ValoraciónAduanera

Regalías, Pagos de Licencias y Ganancias Posteriores.

Julio 2010

Agenda Grupo 6

Temas Expositores

I. Introducción.

Richard AbreuII. Acuerdo OMC Artículo 8.1 c). Nota Interpretativa.

III. Regalías.

IV. Licencias.Elisandro Feliz

V. Contrato de Licencias de Marca. Tipología.

VI. Franquicia

Karina Bueno VII. Derechos Asociados a los Cánones y Derechos de Licencia.

VII.a. Patente.

VII.b. Derecho de Autor Inés Cedano

VII.c. Marcas Comerciales

VII.d. Derecho de Producción

Patricio Martínez VII.e. Derecho de Distribución

VIII. Reventa

IX. Contrato de Compraventa Internacional Juan Jorge Jiménez

X. Opiones Consultivas Marcos Henríquez

I. Introducción(Esquema)

AJUSTES

Costo de envases y embalajesComisiones en venta

Trabajos de ingeniería, planos

Material suministrado por

el importador

Costo de seguro

Gastos de transporte, carga

Cánones y derechos de

licencia

I. El valor de transacción está constituido por los pagos que se tengan que hacer al vendedor, lo que implica realizar ajustes o deducciones que no estén incluidos en la factura

I. El valor de transacción está constituido por los pagos que se tengan que hacer al vendedor, lo que implica realizar ajustes o deducciones que no estén incluidos en la factura

II. Acuerdo Artículo 8.1(c) Nota Interpretativa.

II. Artículo 8 del Acuerdo del Valor de la OMC

“1. Para determinar el valor en aduana, se añadirán al precio realmente pagado o por pagar

por las mercancías importadas:

(...)

c) los cánones y derechos de licencia relacionados con las mercancías objeto de valoración que el comprador tenga que pagar directa o indirectamente como condición de venta de dichas mercancías, en la medida en que los mencionados cánones y derechos no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar (…)”

“1. Para determinar el valor en aduana, se añadirán al precio realmente pagado o por pagar

por las mercancías importadas:

(...)

c) los cánones y derechos de licencia relacionados con las mercancías objeto de valoración que el comprador tenga que pagar directa o indirectamente como condición de venta de dichas mercancías, en la medida en que los mencionados cánones y derechos no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar (…)”

II. Artículo 8 del Acuerdo del Valor de la OMC

El Acuerdo no proporciona una definición específica de las expresiones "canon" y "derechos de licencia". Sin embargo, se entiende por lo general que estas expresiones

significan el derecho a utilizar, producir o vender un producto bajo licencia. De hecho existen varios tipos de derechos intangibles, que incluyen los derechos sobre

"nombres", ideas y conceptos; el importe por concepto de dichos derechos asociados que se refieren a la manufactura, venta, uso o reventa de las mercancías importadas puede

entenderse, con arreglo al artículo 8.1 c), como un canon o derecho de licencia.

II. Nota interpretativa artículo 8 Párrafo 1 c)

Los ajustes por cánones y licencias, podrán comprender entre otras cosas

Pagos relativos a patentes, marcas comerciales y derechos de autor.

Requisitos que deben concurrir para que proceda el ajuste

Requisitos que deben concurrir para que proceda el ajuste

Que estén relacionados con la mercancía objeto de valoración.

Que su pago sea una condición de la venta de las mercancías.

Que no estén incluidas en el precio pagado por pagar en la factura.

III. Regalías

III. Regalías

Una regalía o royalty es el pago que se efectúa al titular de derechos de autor, patentes, marcas o know-how a cambio del derecho a usarlos o explotarlos, o que debe realizarse al Estado por el uso o extracción de ciertos recursos naturales, habitualmente no renovables.

El pago de las Regalías se adiciona al valor en aduanas de las mercancías. Ello es así, porque tradicionalmente el titular del derecho licenciado le vende al importador el artículo licenciado a condición de que le pague una Regalía por cada unidad vendida en el territorio asignado.

Una regalía o royalty es el pago que se efectúa al titular de derechos de autor, patentes, marcas o know-how a cambio del derecho a usarlos o explotarlos, o que debe realizarse al Estado por el uso o extracción de ciertos recursos naturales, habitualmente no renovables.

El pago de las Regalías se adiciona al valor en aduanas de las mercancías. Ello es así, porque tradicionalmente el titular del derecho licenciado le vende al importador el artículo licenciado a condición de que le pague una Regalía por cada unidad vendida en el territorio asignado.

III. Regalías

Actualmente existen otras formas de pago de Regalías, en la que la Regalía la paga quien vende y no quien compra. Es decir, ya no es el importador quien paga la Regalía luego de su importación, sino que el vendedor abona la Regalía al titular del derecho al momento de la exportación. En términos del acuerdo de valor de la OMC, el pago de la Regalía deja de ser una condición de venta para el importador. En este esquema, el titular del derecho no fabrica ni vende los artículos, sino que licencia dichos derechos. De esta manera, si el artículo es vendido y/o exportado entre varios licenciatarios, el titular obtiene mayores Regalías.

Actualmente existen otras formas de pago de Regalías, en la que la Regalía la paga quien vende y no quien compra. Es decir, ya no es el importador quien paga la Regalía luego de su importación, sino que el vendedor abona la Regalía al titular del derecho al momento de la exportación. En términos del acuerdo de valor de la OMC, el pago de la Regalía deja de ser una condición de venta para el importador. En este esquema, el titular del derecho no fabrica ni vende los artículos, sino que licencia dichos derechos. De esta manera, si el artículo es vendido y/o exportado entre varios licenciatarios, el titular obtiene mayores Regalías.

IV. Licencias

IV. Licencias

Una licencia es un contrato mediante el cual una persona recibe de otra el derecho de uso de varios de sus bienes, normalmente de carácter no tangible o intelectual, pudiendo darse a cambio del pago de un monto

determinado por el uso de los mismos.

Una licencia es un contrato mediante el cual una persona recibe de otra el derecho de uso de varios de sus bienes, normalmente de carácter no tangible o intelectual, pudiendo darse a cambio del pago de un monto

determinado por el uso de los mismos.

V. Contrato de Licencia de Marca. Tipología.

V. Contrato de Licencia de Marca

El contrato de licencia de marca, es un contrato mercantil por el que el propietario de una marca (licenciante) permite que otra persona (licenciatario) identifique con ella los bienes y servicios que ofrezca. Tiene por objeto la cesión del derecho de uso de la marca. Para poder hablar del contrato de licencia, es necesario que el licenciatario realice una elaboración parcial o total del bien o servicio identificado con la marca.

La licencia permite que el licenciatario explote la imagen de marca, asumiendo el licenciante cierto riesgo de que la actividad del licenciatario identificada con la marca perjudique a ésta.

El contrato de licencia de marca, es un contrato mercantil por el que el propietario de una marca (licenciante) permite que otra persona (licenciatario) identifique con ella los bienes y servicios que ofrezca. Tiene por objeto la cesión del derecho de uso de la marca. Para poder hablar del contrato de licencia, es necesario que el licenciatario realice una elaboración parcial o total del bien o servicio identificado con la marca.

La licencia permite que el licenciatario explote la imagen de marca, asumiendo el licenciante cierto riesgo de que la actividad del licenciatario identificada con la marca perjudique a ésta.

V. Contrato de Licencia de Marca

TipologíaTipos básicos (requeridos para registro con el modelo OEPM):

•Licencia total o parcial. •Licencia exclusiva o no exclusiva. •Licencia territorial o universal. •Licencia indefinida o temporal.

Otros tipos: •Licencia interna o externa.•Joint Brand Advertising. •Licencia de solicitud o de marca concedida. •Licencia simple o compleja.

VI. Franquicias

VI. Franquicias

Una franquicia consiste en una fórmula comercial entre dos entidades jurídicas económicamente independientes.

Estas entidades estipulan un contrato en el que el franquiciador concede la utilización de la marca, sus servicios y su "saber hacer" a cambio del pago de un canon de enganche y un royalty.

VI. Franquicias

El desarrollo del concepto de franquicias se remonta al siglo XII. Sin embargo, existen dos épocas muy marcadas en el desarrollo de las franquicias como sistema comercial y de

negocios: la primera, a partir de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX y la segunda

desde la posguerra hasta nuestros días.

La franquicia es, por lo general, por un período determinado.

VII. Derechos asociados a los Cánones y Derechos de Licencia

VII. DERECHOS ASOCIADOS A LOS CÁNONES Y DERECHOS DE LICENCIA

Una patente es un conjunto de derechos exclusivos concedidos por un Estado a un inventor o a su cesionario, por un período limitado de tiempo a cambio de la divulgación de una invención.

El titular de una patente puede ser una o varias personas y los derechos de la misma pueden ser transferidos.

VII. DERECHOS ASOCIADOS A LOS CÁNONES Y DERECHOS DE LICENCIA

La primera asociación entre invención y patente, surge en 1621 durante el reinado de Jacobo I Estuardo de Inglaterra. Resulta curioso señalar bajo este sistema, la diferencia entre un corsario y un pirata, la cual no radicaba en sus actividades, sino en que el primero lo hacía bajo la protección de una patente real (la patente de corso) que le permitía asaltar y saquear naves a costa de compartir el botín con las arcas reales.

Desde el siglo XV las monarquías y repúblicas europeas utilizarán el sistema de patentes de monopolio como forma de remuneración de sus colaboradores.

VII. DERECHOS ASOCIADOS A LOS CÁNONES Y DERECHOS DE LICENCIA

Derechos de autor

Un derecho de autor es un derecho que protege al titular contra un uso no autorizado de su trabajo (generalmente artístico o literario), contra la reproducción, copia o traducción del mismo. Estos son derechos que pertenecen exclusivamente al autor, artista, etc.

Esta protección comprende:

* Obras literarias (novelas, artículos, etc.)* Obras de arte (pinturas, dibujos, etc.);* Obras Aquitectónicas* Películas, composiciones musicales, etc; * Documentos de referencia, periódicos, etc. * Fotografías* Entre otros.

VII. DERECHOS ASOCIADOS A LOS CÁNONES Y DERECHOS DE LICENCIA

Los derechos de autor se pueden vender o se puede otorgar un permiso para el uso de los mismos a otras personas o entidades. Ordinariamente, las licencias o permisos de los derechos de autor se otorgan por contratos escritos en los cuales estén de acuerdo todas las partes involucradas.

La primera ley de los derechos de autor fue establecida en 1710 por el Parlamento Británico, conocida como “Estatuto de Anne”, la cual prohibía la impresión, la reimpresión o la importación de libros por un número limitado de años. La ley establecía que todas las obras tendrían un plazo de protección de 14 años prorrogables otros 14 si el autor continuaba vivo (máximo 28 años). Y un único plazo de 21 años para las obras impresas antes de la entrada en vigor de la ley, contando a partir de la fecha de aprobación.

VII. DERECHOS ASOCIADOS A LOS CÁNONES Y DERECHOS DE LICENCIA

Marcas comerciales

Una marca comercial es un mecanismo de mercado que por lo general consiste en un signo particular o "logotipo"; este signo se adhiere a las mercancías importadas e indica su calidad y su prestigio. Normalmente, la protección de una marca comercial pasa por el registro de la marca ante la autoridad competente. El registro se realiza con el objeto de proteger los derechos del titular y para presentar demandas contra quienes copien la marca comercial.

VII. DERECHOS ASOCIADOS A LOS CÁNONES Y DERECHOS DE LICENCIA

Derechos de reproducción

Es un fundamento legal que permite al autor de la obra impedir a terceros efectuar copias o reproducciones de sus obras.

El párrafo 1 de la nota interpretativa al artículo 8.1 c) estipula que los pagos de cánones para la reproducción del producto bajo licencia en el país de importación no formarán parte del valor en aduana del producto importado.

VII. DERECHOS ASOCIADOS A LOS CÁNONES Y DERECHOS DE LICENCIA

La nota interpretativa al artículo 8.1 c) precisa igualmente que "(…) los pagos que efectúe el comprador por el derecho de distribución o reventa de las mercancías importadas no se añadirán al precio realmente pagado o por pagar cuando no constituyan una condición de la venta de dichas mercancías". Es indispensable, por lo tanto, determinar la naturaleza exacta de la venta.

Derecho de distribuciónDerecho exclusivo del dueño de los derechos de autor para distribuir copias de fonogramas de su obra al público, mediante la venta, arrendamiento o alquiler. A diferencia de los demás derechos de autor, el de distribución es violado por el simple hecho de transferir copias de una obra, ya sea que éstas se hayan realizado por medios legales o ilegales, salvo bajo la "doctrina de la primera venta".

VII. DERECHOS ASOCIADOS A LOS CÁNONES Y DERECHOS DE LICENCIA

Derecho de distribución

Por ejemplo, ¿el contrato de venta va acompañado de acuerdos sobre cánones/ licencias? En caso de que así sea, ¿constituyen una condición de la venta?

El contrato de venta y/o la factura comercial no siempre son los únicos documentos pertinentes. Estos hechos deben establecerse antes de tomar cualquier decisión concerniente a los cánones y los derechos de licencia. Debe señalarse, sin embargo, que no es posible deducir los pagos por concepto de derechos de distribución o de reventa cuando dichos pagos ya están incluidos en el precio realmente pagado o por pagar.

VIII. Reventa

VIII. Reventa

La Reventa se define como: “nueva enajenación, casi siempre cercana en el tiempo, por quien ha adquirido algo, y con la finalidad de

obtener una apreciable ganancia.”

VIII. Reventa

De conformidad con el artículo 8.1 d), se añadirá al precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas "el valor de cualquier parte del producto de la reventa, cesión o utilización posterior de las mercancías importadas que revierta directa o indirectamente al vendedor".

Este artículo está directamente vinculado con el artículo 1.1 c) del Acuerdo, el cual establece que el valor en aduana de las mercancías importadas será el valor de transacción, siempre que "no revierta directa ni indirectamente al vendedor parte alguna del producto de la reventa o de cualquier cesión o utilización ulteriores de las mercancías por el comprador, a menos que pueda efectuarse el debido ajuste de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8".

IX. Contrato de Compraventa Internacional de Mercancías

IX. Contrato de Compraventa Internacional de Mercancías

El Contrato de Compraventa Internacional es un texto impreso con las condiciones generales de venta y es especialmente útil para las empresas de tamaño medio o pequeño que se dediquen a la exportación.

El contrato de compraventa es una de las modalidades más usadas en la práctica del comercio internacional, regula las obligaciones de vendedor y comprador.

Para contar con normas y lenguaje universal en materia de contratos de compraventa, las Naciones Unidas elaboró en 1980 la “Convención sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías

IX. Contrato de Compraventa Internacional de Mercancías

El Contrato de compraventa es firmado por el exportador e importador y evidenciado por el documento de contrato respectivo, el cual contiene las características y provisiones de la transacción comercial externa, e incluye las condiciones de transporte, seguro y entrega, términos de pago, así como el tipo de cotización (INCOTERMS).

IX. Contrato de Compraventa Internacional de Mercancías

Ejemplo:

SEXTA.- Patentes y marcas. “La Vendedora” declara y “La Compradora” reconoce que los productos objeto de este contrato, se encuentran debidamente registrados al amparo de la (s) patente (s) número (s) 8339N y la marca (s) número, (s) MJ787 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). “La Compradora” se obliga por medio de este instrumento a prestar toda la ayuda que sea necesaria a “La Vendedora” a costa y riesgo de esta última, para que las patentes y marcas a que se refiere la presente cláusula sean debidamente registradas.

IX. Contrato de Compraventa Internacional de Mercancías

Asimismo, “La Compradora” se compromete a notificar a “La Vendedora”, tan pronto tenga conocimiento, de cualquier violación o uso indebido a dicha (s) patente (s) y marca (s) durante la vigencia del presente contrato a fin de que “La Vendedora” pueda ejercer los derechos que legalmente le correspondan.

X. Opiniones Consultivas

X. Opiniones Consultivas OPINIÓN CONSULTIVA 4.5

 CÁNONES Y DERECHOS DE LICENCIA SEGÚN EL ARTÍCULO 8.1 c) DEL ACUERDO 1. El fabricante extranjero M es propietario de una marca comercial protegida en el país de importación. El importador I fabrica y vende bajo la marca comercial de M seis tipos de cosméticos. I debe pagar a M un canon que representa un 5% de su volumen de venta anual bruto de cosméticos con la marca comercial M. Todos los cosméticos se fabrican según la fórmula de M a base de ingredientes obtenidos en el país de importación, salvo uno para el cual M vende, normalmente, los ingredientes esenciales. ¿Qué trato ha de aplicarse al canon, habida cuenta de los ingredientes importados? 

X. Opiniones Consultivas OPINIÓN CONSULTIVA 4.5

 CÁNONES Y DERECHOS DE LICENCIA SEGÚN EL ARTÍCULO 8.1 c) DEL ACUERDO 2. El Comité de Valoración en Aduana expresó la opinión siguiente:El canon debe pagarse a M tanto si I utiliza los ingredientes de M como si utiliza los suministrados por proveedores locales; por lo tanto, el canon no constituye una condición de venta de las mercancías y, a efectos de valoración, no puede añadirse de conformidad con el artículo 8.1 c) al precio realmente pagado o por pagar. 

X. Opiniones Consultivas OPINIÓN CONSULTIVA 4.10

CÁNONES Y DERECHOS DE LICENCIA SEGÚN EL ARTÍCULO 8.1 c) DEL ACUERDO1. El importador I en el país P compra al fabricante M, del país X, prendas de vestir. M también es titular de una marca relativa a ciertos personajes de cómics. Por el contrato de licencia pactado entre I y M, éste producirá las prendas únicamente para aquél, y colocará sobre ellas, antes de la importación, la imagen de aquellos personajes de cómics así como la marca, e I revenderá esas prendas en el país P. Como contraprestación por este derecho, I acepta pagar a M, además del precio por prendas, un derecho de licencia que se calcula en cierto porcentaje de los precios de venta netos de las prendas en las cuales se han colocado los personajes de cómics y la marca.

X. Opiniones Consultivas OPINIÓN CONSULTIVA 4.10

CÁNONES Y DERECHOS DE LICENCIA SEGÚN EL ARTÍCULO 8.1 c) DEL ACUERDO

2. El Comité Técnico de Valoración en Aduana expresó la opinión siguiente:El pago de un derecho de licencia, por el derecho de revender las prendas importadas provistas de elementos protegidos por una marca, constituye una condición de la venta y está relacionado con las mercancías importadas. Éstas no pueden comprarse sin las imágenes de los personajes de cómics y sin la marca. Por consiguiente, ese pago se añadirá al precio realmente pagado o por pagar.

Gracias por su atención!