SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad...

Año XVI - Número 581

Lima, 12 de julio del 2000

Para nosotros la Patria es América

Proceso 16-AI-99.- Acción de Incumplimiento interpuesta por la Secretaría General contra la

República de Venezuela al aplicar ésta, mediante Decreto No. 2484 del

15 de abril de 1998, aranceles nacionales distintos al Arancel Externo

Común, en contravención a los artículos 90 y 98 del Acuerdo de Cartagena,

5º del Tratado de Creación de este Tribunal, así como la Decisión 370 de

la Comisión de la Comunidad Andina y de la Resolución 095 de la

Secretaría General ....................................................................................

Proceso 45-IP-98.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 párrafo h), 83 párrafo b)

y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,

proveniente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Prime-

ra, del Consejo de Estado de la República de Colombia, Consejero

Ponente Dr. Manuel Urueta Ayola, formulada con motivo de la acción de

nulidad ejercida por la empresa IMPRESORA COLOMBIANA S.A. IMPRECOL

S.A., contra el registro de la marca “IMPRECOL”, correspondiente al

proceso interno No. 4.300; e interpretación de oficio por este Tribunal del

artículo 113 y de la Disposición Final Única, de la misma Decisión 344

Proceso 33-IP-2000.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83, literales a), b), d) y e);

96, 102, 128, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de

Cartagena y del artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia

del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la

República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Primera. Proceso Interno No. 4954. Actor: MAX MARA FASHION GROUP

S.R.L. Marca: MAXMARA .........................................................................

Proceso 29-IP-2000.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a), b), d) y e);

102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de

Cartagena, en concordancia con el artículo 5° del Tratado de Creación

del Tribunal, solicitada por el Consejo de Estado de la República de

Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo.

Proceso Interno No. 5197. Actora: HELADOS LA FUENTE S.A. Marca:

“FUENTE CLARA”. ....................................................................................

S U M A R I O

Tribunal de Justicia de la Comunidad AndinaPág.

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GACETA OFICIAL 12/07/2000 2.40

Quito, 22 de marzo del 2000

V I S T O S:

EXPOSICIÓN SUMARIA DE LOS HECHOS

El 4 de diciembre de 1998 la Secretaría Gene-ral de la Comunidad Andina interpuso anteeste Tribunal demanda contra la República deVenezuela, solicitando se pronuncie sobre laaplicación de aranceles nacionales distintos alAran-cel Externo Común y la consecuente con-travención en que ha incurrido la demandadade los artículos 5 (actual 4) del Tratado deCreación del Tribunal, 90 y 98 del Acuerdo deCartagena, así como de la Decisión 370 de laComisión de la Comunidad Andina y de laResolución 095 de la Secretaría General, apor-tando los siguientes:

1. Antecedentes

El Gobierno de la República de Venezuela,con la expedición del Decreto No. 2484 del 15de abril de 1998, estableció un recargo o im-puesto adicional del 15% a las importacionesde las mercancías comprendidas en varios có-digos arancelarios, excepto para las importa-ciones originarias de los Países Miembros delAcuerdo de Cartagena y para aquellas nego-ciadas al amparo de Acuerdos de Alcance Par-cial y Regional, suscritos en el marco del Tra-tado de Montevideo.

La Secretaría General de la Comunidad Andina,mediante Nota de Observaciones SG/AJF 533-98 del 29 de mayo de 1998, comunicó al Mi-nistro de Industria y Comercio de la Repúblicade Venezuela que el referido Decreto 2484estaría aplicando un gravamen distinto del es-tablecido por la Decisión 370 de la Comisión,que contiene el Arancel Externo Común, en934 subpartidas. Al considerar que esta dife-

rencia arancelaria estaba generando un incum-plimiento de las normas comunitarias, la men-cionada Nota de Observaciones concedió unplazo de 10 días para que el Gobierno deVenezuela diera respuesta.

En contestación a las observaciones formula-das, el 16 de junio de 1999 la República deVenezuela señaló que el Decreto 2484 fuetomado en condiciones de extrema urgenciadebido a la situación fiscal por la que atraviesael país, lo que le impidió cumplir con los pro-cedimientos previstos por la normativa andinapara modificar el Arancel Externo Común. Afirmótambién que al dictar esta medida se tomaronlas debidas previsiones para no afectar lasimportaciones originarias de la Comunidad An-dina.

El 26 de junio de 1998 la Secretaría Generalemitió el Dictamen de Incumplimiento 15-98,publicado en la Gaceta Oficial No. 351 del 1de julio de 1998, que determinó que los aran-celes aplicados por Venezuela constituyen unincumplimiento de las obligaciones emanadasde las normas que conforman el ordenamientojurídico de la Comunidad Andina, en particu-lar, el Capítulo VI del Acuerdo de Cartagena,el artículo 5º (actual 4º) del Tratado de Crea-ción del Tribunal de Justicia del Acuerdo y laDecisión 370 de la Comisión.

En virtud de lo anterior, el Gobierno de Vene-zuela el 24 de noviembre de 1998 comunicó ala Secretaría General sobre la decisión de de-rogar el Decreto 2484.

El 9 de abril de 1999 la Secretaría Generalsolicitó al Gobierno de Venezuela que remitie-ra el Decreto a través del cual se procedió adar cumplimiento al Dictamen 15-98, para locual se le otorgó un plazo de cinco días, sinque hasta la fecha de presentación de la de-

PROCESO 16-AI-99

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la acción deincumplimiento interpuesta por la Secretaría General contra la República deVenezuela al aplicar ésta, mediante Decreto No. 2484 del 15 de abril de 1998

aranceles nacionales distintos al Arancel Externo Común, en contravención alos artículos 90 y 98 del Acuerdo de Cartagena, 5º del Tratado de Creación de

este Tribunal, así como la Decisión 370 de la Comisión de la Comunidad Andinay de la Resolución 095 de la Secretaría General.


manda ese País Miembro haya dado respues-ta alguna.

2. La demanda

Con la presente acción la Secretaría Generalpretende que este Tribunal se pronuncie sobreel incumplimiento de la República de Vene-zuela, determinado en el Dictamen 15-98.

La actora considera que la expedición del De-creto venezolano 2484 de 1998 incumple, enprimer término, los artículos 90 y 98 del Acuer-do de Cartagena, que comprometen a los Paí-ses Miembros de la Comunidad a poner enaplicación un Arancel Externo Común en losplazos y modalidades que establezca la Comi-sión y a no alterar unilateralmente los gravá-menes que se establezcan en las diversas eta-pas del Arancel Comunitario Andino.

Destaca la oportunidad que ha tenido el Go-bierno de Venezuela para dar cumplimiento alordenamiento jurídico andino, tomando en cuentaque ha transcurrido casi un año desde la fechaen que se iniciara el procedimiento administa-tivo hasta la fecha del Dictamen de Incumpli-miento, sin que haya procedido conforme losrequerimientos de la Secretaría.

Al referirse al incumplimiento de la Decisión370 de la Comisión, la actora señala que elartículo 5º prevé la posibilidad de diferir laaplicación del Arancel Externo Común, paraatender situaciones de emergencia nacionalcalificadas previamente por la Secretaría Ge-neral, por lo que ningún País Miembro puede,unilateralmente y sin previa autorización delreferido Organismo Comunitario, establecer uname-dida que altere los gravámenes fijados porla Decisión 370 de la Comisión alegando unasituación de este tipo.

Estima la actora que el mismo Gobierno deVenezuela ha reconocido que la medida adop-tada no cumple con las exigencias de la nor-mativa andina, con lo cual quedaría demostra-do el incumplimiento, que sería flagrante yobjetivo, de acuerdo con el pronunciamientodel Tribunal dentro de los Procesos 2-AI-97, 3-AI-96 y 3-AI-98.

De igual modo considera la Secretaría Gene-ral que el incumplimiento de la República deVenezuela implica un retroceso en el perfeccio-

namiento del Mercado Común Andino, por cuan-to el Arancel Externo establecido mediante laDecisión 370 de la Comisión tiene por finali-dad armonizar los aranceles de importaciónpara los terceros países, con todos los efectospositivos que ello significa para el buen funcio-namiento del mercado subregional.

Finalmente, alega que el incumplimiento delGobierno de Venezuela reclamado por la Se-cretaría General se refiere además a la Reso-lución 095, publicada en la Gaceta Oficial delAcuerdo de Cartagena No. 351, que contieneel Dictamen de Incumplimiento 15-98. Al res-pecto señala que la mencionada Resoluciónconstituye un acto administrativo que se en-cuentra revestido de la presunción de legali-dad y que, por lo tanto, el Gobierno de Vene-zuela está obligado a cumplirlo.

La Secretaría General solicita, además, expre-samente la condenatoria en costas para la de-mandada.

3. La Contestación de la Demanda

La República de Venezuela, por intermedio delMinistro de Industria y Comercio, al contestarla demanda pretende que el Tribunal declaresin lugar la acción de incumplimiento inten-tada por la Secretaría General.

La demandada sostiene que el Gobierno deVenezuela fundamentó la medida de aumentarel arancel externo común, por "razones de ex-tremada urgencia nacional, con el objeto decoadyuvar a subsanar la grave situación fiscalque atraviesa el país".

Reconoce que antes de proceder a dictar elDecreto 2484 se abstuvo de efectuar la co-rrespondiente consulta a la Secretaría Gene-ral, pero alega que tal actitud obedece a quedicho país en ese entonces y aún en la actuali-dad vive una "situación de gravísima crisis yrecesión económica importantes, con una altainflación". A juicio de la demandada, tal situa-ción es notoria y no puede obviarse "por elsólo hecho de no haberse cumplido con unaformalidad".

Considera que la medida no afecta el comer-cio intrasubregional por cuanto no se aplica amercancías originarias de los países andinosni a aquéllos con los cuales se han suscrito


Acuerdos de Alcance Parcial y Regional, en elmarco del Tratado de Montevideo de 1980, taly como lo establece el artículo 2 del Decreto2484. Por el contrario -afirma la demandada-al aumentar el arancel externo de Venezuelaen quince puntos porcentuales para tercerospaíses distintos a los miembros de la Comuni-dad Andina, indirectamente se está beneficiandoal resto de la subregión, ya que resultaría paracualquiera mucho más económico introducirsus mercancías en otro de los Países Andinos,antes que hacerlo en Venezuela.

Concluye la demandada que ha actuado so-metida a la más estricta legalidad, ya que laDecisión 370 permite diferir la aplicación delArancel Externo Común por razones de emer-gencia nacional y, además, no se está afec-tando el comercio dentro de la subregión.

4. Conclusiones de la Actora

Como consecuencia de la audiencia públicacelebrada el 12 de agosto de 1999 la Secreta-ría General reitera su pretensión de declarato-ria de incumplimiento por parte de la Repúbli-ca de Venezuela, con fundamento en las si-guientes consideraciones:

Que el Gobierno de Venezuela ha reconocidola situación de incumplimiento pues, tanto enla contestación de la demanda como durantela audiencia, se evidenció una declaración ex-presa, terminante y seria sobre la modificaciónunilateral del Arancel Externo Común.

Al referirse al argumento de la contestación ala demanda relativo a que "la medida no afec-ta el comercio intrasubregional", la actora indi-ca que ella no ha demandado el incumplimien-to de las disposiciones sobre la Zona de LibreComercio, la cual no se encuentra reguladapor la Decisión 370 de la Comisión.

Manifiesta la actora que la calificación previade la situación de emergencia nacional para eldiferimiento del Arancel Externo Común tienesu plena lógica, pues pretende evitar que lospaíses Miembros lo modifiquen unilateralmen-te. Indica que aún en el supuesto de que lamodificación del arancel resulte justificada, lamisma debe ajustarse en su forma y en sufondo a las normas comunitarias.

Luego de fundamentar el incumplimiento delCapítulo VI del Acuerdo de Cartagena y de la

Decisión 370 de la Comisión sobre el ArancelExterno Común, la actora señala que el Go-bierno de Venezuela, a pesar de las oportuni-dades que ha tenido para el efecto, ha conti-nuado el incumplimiento, al no expedir la dis-posición correspondiente que deje sin efectoel Decreto 2484 de 1998.

Concluye que la medida en cuestión consti-tuye un evidente incumplimiento al Capítulo VIdel Acuerdo de Cartagena, el cual es uno delos mecanismos fundamentales dentro del pro-ceso de conformación de la Zona de LibreComercio y de la Unión Aduanera con miras aalcanzar los objetivos de la integración sub-regional.

La demandada, a pesar de asistir a la audien-cia, no presentó escrito de conclusiones.

C O N S I D E R A N D O:

Que el Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina es competente para conocer de la pre-sente controversia en virtud de las previsionesde los artículos 23 y 24 de su Tratado deCreación, en concordancia con las normas delCapítulo I del Título 2º de su Estatuto (Deci-sión 184 de la Comisión del Acuerdo deCartagena) y del Título II de su ReglamentoInterno, en las que se regula lo pertinente a laAcción de Incumplimiento.

Que se han observado las formalidades inhe-rentes a la Acción de Incumplimiento, sin queexista irregularidad procesal alguna que inva-lide lo actuado.

Que el estado de la causa es el de dictarsentencia, previo el riguroso cumplimiento delas formalidades establecidas en los artículos74 al 79 del Reglamento Interno del Tribunal,para lo cual estima necesario referirse a lossiguientes aspectos:

I. LA OBLIGACIÓN DE CUMPLIR EL ORDE-NAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO

El sometimiento absoluto de los Países Miem-bros y de los Órganos que conforman el Siste-ma Andino de Integración al ordenamiento ju-rídico de la Comunidad es la base fundamen-tal para el cumplimiento, desarrollo y consoli-dación de los objetivos y fines que persigue elAcuerdo de Cartagena.


Los compromisos, positivos o negativos, ad-quiridos por los Países integrantes de esta"Comunidad de Derecho" y plasmados en losTratados Constitutivos y demás normas deri-vadas, imponen no sólo un deber genérico derespeto en consideración a los intereses gene-rales de la Subregión, sino, propiamente, una"obligación" revestida de la característica deexigibilidad del efectivo cumplimiento de laconducta prevista, bajo pena de la restriccióno suspensión de los beneficios derivados de laintegración. En este sentido, los Países Miem-bros, la Secretaría General e incluso los parti-culares afectados en sus derechos tienen elpoder de exigir, por conducto de este Tribunaly previo el agotamiento de los respectivosprocedimientos, el acatamiento de las obliga-ciones emanadas del ordenamiento jurídico.

Para la efectiva observancia de las normasjurídicas comunitarias, los Países Miembrosadquirieron la obligación de asumircomportamien-tos de acción, adoptando lasmedidas necesarias que garanticen su efica-cia, así como de abstención, y entre éstos elde no expedir normas o decisiones contrariasal ordenamiento jurídico andino.

Y en efecto es uniforme el criterio que esteTribunal ha mantenido sobre la obligación queen ambos sentidos impone a los Países Miem-bros el artículo 4º (anterior 5º) del Tratado deCreación. Concretamente en la sentencia del8 de diciembre de 1998, dictada dentro delProceso 3-AI-97 (Gaceta Oficial No. 410 del24 de febrero de 1999), expresó:

“En el orden comunitario la responsabilidadde los Estados se deriva del compromisoque adquiere cada País Miembro de acuer-do con el artículo 5o. Del Tratado del tribu-nal. De acuerdo con esta norma los PaísesMiembros adquieren doble obligación: unade carácter positivo, de ‘hacer’; y, otra deorden negativo, de ‘no hacer’. Por la prime-ra, los Países Miembros deben adoptar todaclase de medidas que garanticen el cumpli-miento de la normativa andina, es decir, delas obligaciones y compromisos adquiridosen virtud del derecho originario y de las quecorresponda por mandato de loas normassecundarias o derivadas. Por otra parte, envirtud de la segunda obligación, el País Miem-bro debe abstenerse de toda medida asísea legislativa, judicial, ejecutiva o adminis-

trativa del orden central o descentralizadogeográficamente o por servicios, llámenseleyes, reglas, procedimientos, requisitos, de-cisiones, decretos, resoluciones, acuerdos,dictámenes, sentencias o providencias quepuedan obstaculizar la aplicación del orde-namiento jurídico andino.

“Las obligaciones anteriores tienen su fun-damento precisamente en el ‘objeto y fin’del proceso de integración al que están com-prometidos los países andinos, cuyos obje-tivos se resumen en el Artículo 1 del Acuer-do de Cartagena codificado, particularmen-te en el propósito de promover el desarrolloequilibrado y armónico de los Países Miem-bros en condiciones de equidad, mediantela integración y la cooperación económica ysocial. De ahí que el Tribunal haya dicho ensu interpretación prejudicial 5-IP-89 ‘...quela nor-ma que se interpreta, siendo de unagran precisión jurídica, constituye fundamentalsoporte para la integración andina, es decir,que su cumplimiento es requisito esencialpara asegurar la realización de los citadosobjetivos del Acuerdo y su fin promordial demejorar en forma persistente’ el nivel devida de los habitantes de la Subregión”.

El incumplimiento de cualquier norma jurídicaoriginaria o derivada, por parte de la deman-dada acarreará la inevitable infracción al refe-rido artículo 4 del Tratado de Creación delTribunal, por lo que ahora corresponde anali-zar la medida adoptada por la República deVenezuela y confrontarla con las disposicio-nes comunitarias invocadas por la SecretaríaGeneral.

II. ANÁLISIS DEL DECRETO VENEZOLANONo. 2484 DEL 15 DE ABRIL DE 1998

Al expedir el Decreto No. 2484, del 15 de abrilde 1998, en vigor desde el 17 de los mismosmes y año, la República de Venezuela esta-bleció “un recargo o impuesto adicional dequin-ce por ciento (15%)” para los códigos arance-larios que en él se indican.

Conforme lo señala el artículo 2 del Decreto,este recargo o impuesto adicional no es apli-cable a las importaciones de mercancías origi-narias de los Países Miembros del Acuerdo deCartagena, ni a aquellas negociadas al ampa-ro de Acuerdos de Alcance Parcial (de Comple-


mentación Económica y de Naturaleza Comer-cial) y Regional, suscritos en el marco delTratado de Montevideo 1980, siempre que seanoriginarias y vengan amparadas por su corres-pondiente Certificado de Origen.

Las consideraciones que el Gobierno de Vene-zuela tuvo para expedir el referido Decreto,según se desprende de su propio texto, fue-ron:

"Que la actual situación económica que atra-viesa el país ha obligado al Ejecutivo Na-cional a tomar medidas para corregir losprincipales desequilibrios fiscales,"y"Que es necesario mantener condiciones deequilibrio en materia de comercio exterior."

De la investigación y análisis realizado por laSecretaría General —sin que éste hubiere sidocontrovertido por parte de la República de Ve-nezuela— se puede observar que el nivel aran-celario de 934 subpartidas del Arancel Exter-no Común fue modificado por el incrementoadicional del 15%, previsto en el Decreto 2484.

Durante el procedimiento previo ante la Se-cretaría General y en el curso de la acción deincumplimiento, la República de Venezuela pu-so de manifiesto que este Decreto fue tomadoen condiciones de extrema urgencia nacional"lo que impidió que nos ajustáramos a los pro-cedimientos previstos en la normativa andinapara modificar el Arancel Externo Común". Adecir de la demandada, la grave crisis y rece-sión económica, con una alta inflación, le obli-gó a tomar esta medida, que supuestamenteno afecta el comercio intrasubregional y másbien beneficiaría al resto de Países Miembrosde la Comunidad.

A pesar del anuncio que el Ministro de Indus-tria y Comercio de la República de Venezuelahiciera el 24 de noviembre de 1998, sobre laintención de derogar el Decreto 2484, hasta lapresente fecha mantiene plena vigencia.

III. EL ARANCEL EXTERNO COMÚN

Este Tribunal ha tenido la oportunidad de pro-nunciarse sobre la importancia y trascenden-cia que tiene el Arancel Externo Común parala consolidación de una Unión Aduanera, en laque no existan gravámenes ni restricciones

entre los Países Miembros y en la que seestablezca un arancel uniforme para la impor-tación de bienes provenientes de países queno sean parte de la Comunidad. Sobre el tema,en la sentencia del 21 de julio de 1999, dictadacomo consecuencia de la acción propuesta porla Secretaría General contra la República deEcua-dor (Proceso 07-AI-98, Gaceta Oficial No.490 del 4 de octubre de 1999), el Tribunalmanifestó:

“Es indudable que en la teoría de la integra-ción, y particularmente, cuando se trata deconstruir una unión aduanera que abarqueel territorio de varios países, lo esencial paraque ello suceda es que cada uno de losterritorios comprometidos se unifique conlos otros para conformar, por una parte, unsolo territorio dentro del cual las mercancíasse muevan libremente sin sujeción al pagode aranceles aduaneros y por otra, un blo-que unificado que en sus relaciones comer-ciales frente a terceros exija el pago dearanceles uniformes o comunes. Esto últi-mo, significa que, como acontece con otrasmedidas que deben armonizarse o integrar-se, los Países Miembros renuncian a legis-lar soberanamen-te en materia de arance-les, pues tal facultad queda deferida, o si sequiere, delegada a los órganos competentesde la respectiva comunidad.

“En el Grupo Andino esta concepción teóri-ca ha sido plenamente llevada a la práctica.Es así como desde su creación, con la sus-cripción hace treinta años del Acuerdo deCartagena se concibió el Arancel ExternoComún como uno de los mecanismos fun-damentales por medio de los cuales debe-rían alcanzarse los objetivos de la integra-ción descritos en los artículos 1º y 2º delreferido Tratado. En efecto, en el artículo 3ibídem se determina con toda claridad y pre-cisión que:

‘Para alcanzar los objetivos del presente Acuer-do se emplearán, entre otros, los mecanis-mos y medidas siguientes:

(...)

‘d) Un Arancel Externo Común cuya etapaprevia será la adopción de un Arancel Ex-terno Mínimo Común’


“El mismo Tratado que da nacimiento al pro-ceso de integración andina, que por cierto,se edifica sobre bases teóricas y experi-mentales similares a las de la ComunidadEuropea, al desarrollar cada uno de los me-canismos fundamentales para el logro delos objetivos integracionistas, dedica todouno capítulo, el VI (artículos 90 al 98), aregular lo concerniente al Arancel ExternoComún; sien-do de destacar en tales nor-mas, entre otros aspectos, la obligación con-traída mediante compromiso por los PaísesMiembros de poner en aplicación en deter-minado plazo el Arancel Común (artículo 90);el compromiso de no alterar unilateralmentelos gravámenes que se establezcan de ma-nera común en el referido Arancel Externo(artículo 98); la obligación de no adquirircompromisos de carácter arancelario conpaíses ajenos a la Subregión sin haber reali-zado las consultas en el seno de la Comi-sión para determinar si existe compatibili-dad entre dichos compromisos y los adquiri-dos con respecto al Arancel Comunitario Andino(artículo 98); la transferencia de competen-cias legislativas en materia de Aranceles ala Comisión, la cual queda facultada paraque, a propuesta de la Secretaría General,modifique los niveles arancelarios comunesen la medida y en la oportunidad que consi-dere conveniente a fin de adecuarlos a loscriterios y necesidades que el Tratado seña-la (artículo 96); y, en fin, la posibilidad ex-cepcional de que gozan los paí-ses paraintroducir modificaciones al Arancel ExternoComún en casos especiales y previa obser-vancia del procedimiento estrictamente le-gislado en el Tratado (artículos 94 y 97).

“No cabe duda, entonces, que el ArancelExterno Común represente en la formaciónde la unión económica andina uno de losmecanismos decisivos para lograr el cum-plimiento de los objetivos propuestos. Sin élno puede hablarse de mercado común y,por supuesto, sin el estricto respeto por par-te de los Países Miembros a las normas quelo conciben en el Tratado y que lo desarro-llan y ponen en vigencia mediante Decisio-nes de la Comisión, poco o nada serio yefectivo podría considerarse dicho proceso.Constituye con el programa de liberación, elámbito indispensable para la construccióndel mercado ampliado es, en otras palabras

parte sustancial de la existencia del merca-do andino.(...)“Pues bien, con la expedición de la Deci-sión 370 por parte de la Comisión del Acuer-do de Cartagena y por la cual se adopta elArancel Externo Común, empiezan a cum-plirse las obligaciones que en el TratadoConstitutivo adquirieron los países respectodel mencionado mecanismo. En esta normacomunitaria, además de adoptarse el Aran-cel se establecen, con fundamento en lasnormas del Acuerdo de Cartagena, los pro-cedimientos y las condiciones en que po-drán introducírsele modificaciones al referi-do instrumento, siendo de destacar que, enningún caso, tales modificaciones podránadoptarse unilateralmente por ningún país;lo cual no significa que en situaciones deemergencia nacional no pueda permitirse eldiferimiento de los aranceles comunes; peroello, a condición de que se cumplan las pre-visiones normativas señaladas y los proce-dimientos especificados para tales eventosen la legislación comunitaria.

“Las anteriores apreciaciones acerca del me-canismo tan significativo como el que cons-tituye el Arancel Externo Común, dejan muyen claro que la vulneración o el irrespeto porparte de alguno de los países miembros alas disposiciones que lo conforman y regu-lan se erigen en un golpe directo y de gra-ves consecuencias al proceso integracionis-ta, razón por la cual deberá considerarse laconducta en tal sentido como un incumpli-miento grave, mucho más cuando, como enel caso que se juzga, no se trata de modifi-caciones parciales a determinadas partidasdel arancel sino de alteraciones generaliza-das a los niveles arancelarios contempladosen el instrumento común”.

En esta ocasión el Tribunal destaca, una vezmás, que el Arancel Externo Común conjunta-mente con el Programa de Liberación constitu-yen los pilares fundamentales sobre los quedescansa el Acuerdo de Cartagena y advierteque el incumplimiento de las normas que rigenestos dos mecanismos, y en especial el pri-mero de los mencionados, crea inseguridadjurídica en las inversiones de terceros paísesque no forman parte de la Subregión, generacondiciones inequitativas en la competencia


en-tre los Países Miembros y desmerece laseriedad del proceso de integración andina ha-cia la Comunidad Internacional.IV. OBLIGATORIEDAD DE LA APLICACIÓN

DEL ARANCEL EXTERNO COMÚN DEN-TRO DE LOS PLAZOS Y MODALIDADESESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN

La Decisión 370 de la Comisión, estableció laestructura concreta del Arancel Externo Co-mún, con base en niveles arancelarios especi-ficados para cada subpartida, y obligó a losPaíses Miembros a fijar sus aranceles nacio-nales según las modalidades previstas en laindicada Decisión. De esta manera el compro-miso general que comporta el Acuerdo deCartagena y concretamente el Capítulo VI so-bre el Arancel Externo Común adquiere plenaeficacia, aplicabilidad y obligatoriedad.

El cumplimiento de los plazos y modalidadesque la Comisión prevea para la aplicación delArancel Externo Común implica no sólo unaactuación puramente formal de obedecer esaDecisión, derivada de los principios generalesresumidos en la máxima jurídica "pacta suntservanda" o de la referida previsión del artícu-lo 4º del Tratado de Creación del Tribunal,sino también su observancia efectiva dentrode los límites de forma, modo y tiempo dis-puestos por la Comisión.

Los niveles arancelarios especificados en laDecisión 370 debieron ser puestos en aplica-ción por los Países Miembros a más tardar el31 de enero de 1995, fecha máxima que se lesconcedió para que adecuaran los arancelesnacionales a las diversas modalidades del Aran-cel Externo Común.

Para evitar en lo posible eventuales modifica-ciones no autorizadas al Arancel Externo Co-mún, apartándose del procedimiento y las con-diciones establecidas por la Comisión y la Se-cretaría General, el artículo 98 del Acuerdo deCartagena establece el compromiso de los Paí-ses Miembros de no alterar unilateralmente losgravámenes que se establezcan en las diver-sas etapas del Arancel Externo.

Se destaca que cualquier comportamiento uni-lateral de los Países Miembros que pretendamodificar los niveles arancelarios legalmentefijados y su inobservancia constituye, a juicio

del Tribunal, un incumplimiento grave a la es-pecífica prohibición establecida en el artículo98 del Acuerdo de Cartagena.V. INCUMPLIMIENTO POR LA DEMANDADA

DEL ARANCEL EXTERNO COMÚN

La República de Venezuela, conforme se haseñalado, a través del Decreto 2484 de abrilde 1998, con el incremento en un 15% adicio-nal a los gravámenes nacionales preexistentes,alteró el nivel arancelario de 934 subpartidasdel Arancel Externo Común.

Este hecho se evidencia claramente no sólodel propio Decreto 2484, cuyo texto no dejadudas sobre la modificación del arancel vene-zolano en un nivel superior al Arancel ExternoComún en la mayoría de las subpartidas andinas,sino también de la admisión implícita porparte de la demandada tanto en la vía admi-nistrativa como en la acción ante el Tribunal,al no haber discutido que el incremento del15% a las importaciones provenientes de paí-ses que no forman parte de la ComunidadAndina implica una alteración a las previsio-nes sobre el Arancel Externo Común.

De manera que el incumplimiento de la Repú-blica de Venezuela de las obligaciones ema-nadas del ordenamiento jurídico de la Comuni-dad Andina configuran lo que la jurisprudenciade este Tribunal y la del Europeo concibencomo un "incumplimiento objetivo" y, además,"no discutido". Es "objetivo" en razón de quese determina por la simple confrontación delas normas comunitarias vulneradas y la ac-ción u omisión del país contraventor. Es, porotra parte "no discutido", en virtud de que noexiste contradicción por la demandada de loshechos alegados por la Secretaría General enlo relativo a la existencia de una alteraciónunilateral del Aran-cel Externo Común. Y sehace aún más evidente y específico dicho in-cumplimiento cuando se tiene en cuenta loprevisto en el artículo 98 del Acuerdo deCartagena, por el cual los Países Miembros sehan comprometido a "no alterar unilateralmentelos gravámenes que se establezcan en las di-versas etapas del Arancel Externo Común".

Para este Tribunal carecen de fundamento ju-rídico, a los efectos de desvirtuar que nosencontremos ante esa figura comunitaria delincumplimiento objetivo, las afirmaciones dela República de Venezuela sobre las razones


de emergencia o urgencia nacional que dichopaís habría tenido para decretar la modifica-ción de una parte de su arancel nacional enniveles que difieren el Arancel Externo Co-mún. Como se analizará infra, para que lassituaciones de emergencia nacional puedandesembocar en alteraciones del Arancel Ex-terno se requieren condiciones y un procedi-miento preestablecidos, que no pueden dejar-se de observar.

El Tribunal rechaza las apreciaciones de laRepública de Venezuela en el sentido de quela modificación del Arancel Externo Común noperjudica al comercio intrasubregional y que,por el contrario, beneficia a los restantes Paí-ses Andinos. Al respecto, observa que no pue-de subsistir una Comunidad de Naciones en laque cada país, por su propia cuenta, tomedecisiones que a su juicio no afectan los inte-reses de la Subregión, a pesar de que lasexpresas disposiciones del ordenamiento jurí-dico comunitario prohiben diáfanamente adop-tar este tipo de comportamientos. El ArancelExterno Común persigue crear condicionesequitativas de inversión y producción en loscinco países, sin que sea admisible sostenerque el incremento arancelario que un país rea-lice no perjudica a los restantes; es la "Integra-ción", la "Unión" y la "Comunidad" las que seven afectadas por la adopción de medidas queimpliquen una modificación a los arancelescomunes aprobados por la Comisión.

VI. VIOLACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ENMATERIA DE ARANCEL EXTERNO CO-MÚN

La República de Venezuela también ha admi-tido, ahora sí de manera explícita e inequívo-ca, que previo a adoptar niveles arancelariosdistintos al Arancel Externo Común no ha cum-plido con el procedimiento previsto en la Deci-sión 370 de la Comisión. En efecto, en lacontestación que diera a la Nota de Observa-ciones formulada por la Secretaría Generalexpresó: "…debo manifestarle que el Decre-to No. 2484 fue dictado en condiciones deextrema urgencia, lo que impidió que nosajustáramos a los procedimientos previs-tos en la normativa andina para modificarel Arancel Externo Común". Del mismo modo,la contestación de la demanda señala que:"…no puede obviarse una terrible crisis eco-

nómica nacional, por el sólo hecho de nohaberse cumplido con una formalidad, yaque la situación subsiste, con o sin consul-ta a la Secretaría".La Decisión 370 de la Comisión prevé la posi-bilidad de diferir la aplicación del Arancel Ex-terno Común para atender situaciones de emer-gencia nacional, para lo cual el Artículo Tran-sitorio 4 delegó a la Junta del Acuerdo deCartagena, hoy Secretaría General de la Co-munidad Andina, el establecimiento de los cri-terios y procedimientos para calificar las situa-ciones de emergencia nacional a las que serefiere la propia Decisión 370 en el artículo 5.En virtud de esta disposición transitoria, laSecretaría General el 24 de febrero de 1998expidió la Resolución No. 060, modificada par-cialmente por la Resolución 214 de 1999. Deacuerdo con estas normas, las condiciones paraque proceda el diferimiento de la aplicacióndel Arancel Externo Común, por situacionesde emergencia nacional son:

- Que exista una situación de emergencia na-cional, en los términos previstos en la Reso-lución No. 60 del 24 de febrero de 1998, queresumidos son: a) los desastres y situacio-nes de grave perturbación nacional ocasio-nados por fenómenos naturales; b) las si-tuaciones de grave perturbación del ordenpúblico interno en el territorio nacional deun País Miembro; c) Las situaciones de gra-ve perturbación de la paz de la nación oca-sionados por estados de guerra, conflictosarmados y similares, con países fuera de laSubregión; y, d) las situaciones de naturale-za económica, no comprendidas en los lite-rales anteriores, que afecten gravemente aun País Miembro, que se deban al casofortuito o la fuerza mayor, que tengan ca-rácter extraordinario e imprevisible y quesean ajenas a la voluntad y control de lasautoridades nacionales.

- Que la situación de emergencia nacionalalegada por el País Miembro sea sometidaa la Secretaría General para su calificación,Órgano Comunitario que deberá aprobar,modificar o denegar el diferimiento en unplazo de 15 días, luego de que haya infor-mado a los demás países de la Comunidadsobre la medida solicitada. En ausencia deun pronunciamiento dentro de este plazo, elpaís solicitante quedaría autorizado para mo-


dificar el Arancel Externo Común de los pro-ductos cuyo diferimiento haya sido solicita-do, hasta tanto se pronuncie la SecretaríaGeneral.

- Que la solicitud de calificación de emergen-cia contenga los requisitos previstos en laResolución 060 de la Secretaría General;entre los cuales merecen destacarse la obli-gación de que el País Miembro señale: lavinculación entre la causal de emergenciaalegada y los productos cuyo arancel sesolicita diferir [literal d) del artículo 3]; yla contribución de la medida a la soluciónde la emergencia [literal f) del artículo 3].

- El diferimiento del Arancel Externo no pue-de durar más de tres meses, prorrogables ajuicio de la Secretaría General, pero sin queopere la prórroga tácita.

El procedimiento requerido para modificar elArancel Externo Común por una situación deemergencia nacional no es de carácter opcio-nal para los Países Miembros, los cuales tie-nen la obligación de solicitar el pronunciamientode la Secretaría General, a fin de que califi-que, de manera previa y necesaria, la existen-cia o no de la situación emergente. La califica-ción que debe realizar el Órgano Ejecutivo yTécnico de la Comunidad Andina no constitu-ye una mera formalidad que puede ser obviada,por más urgente que sea la circunstancia queatraviese un país; tal procedimiento es unaaplicación directa de la prohibición a los Paí-ses Miembros de alterar unilateralmente losgravámenes que se establezcan en las diver-sas etapas del Arancel Externo, lo que permitegarantizar al resto de la Comunidad que no seproduzcan desequilibrios, desventajas o quie-bras en la "unión" aduanera o distorsiones enla competencia.

La medida adoptada por la República de Ve-nezuela no sólo que fue tomada unilateral-mente, sin sometimiento al ineludible proce-dimiento exigido por el artículo 5 de la De-cisión 370 y regulado por la Resolución 060de 1998, la cual, a juicio del Tribunal, tam-bién resulta incumplida, sino que se ha man-tenido vigente por un tiempo excesivamentemayor a los tres meses que la norma comu-nitaria fija como tope para el diferimiento delArancel Externo Común; hechos que restan

valor a cualquier argumentación de la deman-dada que pretenda justificar su grave incum-plimiento al ordenamiento jurídico de la Co-munidad An-dina.VII. EL DICTAMEN DE INCUMPLIMIENTO NO.

15-98

Ante la pretensión de la Secretaría Generalpara que este Tribunal se pronuncie sobre elalegado incumplimiento del Dictamen 15-98amparado por la Resolución No. 095, se ob-serva:

La acción de incumplimiento está precedidade una fase administrativa previa que se iniciaformalmente con el envío al País Miembro deuna Nota de Observaciones preparada por laSecretaría General, en la que se exponen losmotivos que conducirían a concluir en la posi-ble existencia de una contravención al ordena-miento jurídico comunitario. Con la contesta-ción a la Nota de Observaciones o si no sediere respuesta a las mismas en el plazo con-cedido para el efecto, la Secretaría Generaldebe emitir un dictamen motivado, que con-tenga las razones que le hayan llevado a laconvicción de que un País Miembro ha que-brantado las obligaciones derivadas del orde-namiento jurídico andino.

El dictamen motivado resulta, pues, un presu-puesto procesal de la acción de incumplimien-to, y las razones en él contenidas constituyenla materia sobre la cual debe pronunciarse elTribunal, instancia judicial en la que el paísdemandado podrá discutir, refutar y oponerseal juzgamiento que la Secretaría General hu-biere realizado del comportamiento asumidopor el respectivo País Miembro.

El cuestionamiento de la conducta de un PaísMiembro a través de la nota de observacionesy posteriormente del dictamen motivado queemita la Secretaría General debe poner enalerta a dicho país, para que adopte motu propriolas medidas destinadas a hacer cesar el in-cumplimiento. Gracias a esta fase previa elpaís contraventor tendrá conocimiento de lasposibles infracciones cometidas y podrá corre-gir su conducta sin ser sometido a la jurisdic-ción del Tribunal. Sin embargo, si persiste laacción u omisión ilegítima, la Secretaría Ge-neral, los restantes Países Miembros o los par-ticulares afectados en sus derechos puedenacudir a este Órgano Judicial, con el objeto de


que verifique el alegado incumplimiento y obli-gue, por los medios coactivos de los cuales selo ha dotado, a restablecer la vigencia delordenamiento jurídico. Al respecto, la doctrinacomunitaria europea ha expresado lo siguien-te, en relación con los Tratados que confor-man la Comunidad Europea:

“La fase prejudicial prevista por los dos tra-tados tiende a evitar, o cuando menos ate-nuar, las controversias ante el Tribunal deJusticia. La toma de posición de la Comisión[Órgano equivalente a la Secretaría Gene-ral de la Comunidad Andina], bien cuandoella misma provoque el debate, bien en lashipótesis en que la controversia haya surgi-do entre dos o más Estados miembros, per-mite una discusión razonable antes de quese inicie la fase propiamente contenciosa.Sobre todo es interesante la intervenciónobligatoria de la Comisión en toda contro-versia entre Estados miembros, porque estopermite al ejecutivo de la Comunidad, quetiene por misión especial velar por el respe-to de las disposiciones de cada tratado, to-mar posición y dar a conocer su propio pun-to de vista imparcial. Tal toma de posiciónes ciertamente importante por razón del pe-culiar alcance de los dos tratados y facilita,sin duda, el juicio del Tribunal, sin atribuirpor otro lado al ejecutivo (como en cambiopre-vé el art. 88 del tratado C.E.C.A.) laentera responsabilidad en orden a la cues-tión controvertida. El mismo hecho de quecompeta no a la Comisión, sino al Tribunal,la constatación de las eventuales infraccio-nes a las prescripciones de los dos tratados,bajo acción no sólo de la Comisión, sino detodo Estado miembro, hace más fácil y másfrecuente el control jurisdiccional, que sinembargo, según el sistema del tratadoC.E.C.A., se subordina a una acción o a unaausencia de acción por parte del la AltaAutoridad.

En definitiva, el sistema adoptado por lostratados de Roma ofrece una doble ventaja:eliminar, sin inconvenientes, las controver-sias que por su naturaleza pueden resolver-se en la fase preliminar del debate; y, almismo tiempo, la ventaja de hacer en laprác-tica más fácil y directa —en cuantoconfiada a la iniciativa no sólo de la Comi-sión sino de cualquier Estado interesado—

la acción ante el Tribunal de Justicia”(CATALANO, Nicola y RICCARDO, Scarpa,Principios de Derecho Comunitario).

Por lo expuesto:EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-NIDAD ANDINA, en ejercicio de la competen-cia que le asigna la Sección Segunda, Capítu-lo III, de su Tratado de Creación,

D E C L A R A:

PRIMERO: Que la República de Venezuela haincurrido en grave incumplimiento del artículo5º del Tratado de Creación del Tribunal deJusticia del Acuerdo de Cartagena (actualmente4º del Tratado de Creación del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comu-nidad Andina); de la Decisión 370 de la Comi-sión del Acuerdo de Cartagena; y, de la Reso-lución 060 de la Secretaría General.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, el Gobier-no de la República de Venezuela debe cesaren la conducta contraventora de las normascomunitarias mencionadas en el numeral an-terior, derogando las medidas de orden internoque signifiquen alteraciones a los niveles delArancel Externo Común, restableciendo de estamanera la plena vigencia de la Decisión 370de la Comisión.

TERCERO: Condenar a la República de Vene-zuela al pago de las costas causadas con oca-sión de la presente acción de incumplimiento,la cual el Tribunal declara fundada, de confor-midad con el artículo 81 de su ReglamentoInterno.

Léase la presente sentencia en audiencia pú-blica, previa convocatoria de las partes, con-forme a lo dispuesto por el artículo 57 delEstatuto del Tribunal y remítase posteriormen-te a la Secretaría General de la ComunidadAndina copia certificada para su publicaciónen la Ga-ceta Oficial del Acuerdo de Cartagena,en aten-ción a lo previsto en el artículo 34 delTratado del Tribunal.

Luis Henrique Farías MataPRESIDENTE

Juan José Calle y CalleMAGISTRADO

Gualberto Dávalos García


MAGISTRADO

Rubén Herdoíza MeraMAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano

MAGISTRADO

Eduardo Almeida JaramilloSECRETARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA.- La sentencia que antecede esfiel copia del original que reposa en el expe-diente de esta Secretaría. CERTIFICO.-

Dr. Eduardo Almeida JaramilloSECRETARIO

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 45-IP-98

Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 párrafo h), 83párrafo b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,proveniente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del

Consejo de Estado de la República de Colombia, Consejero Ponente Dr. ManuelUrueta Ayola, formulada con motivo de la acción de nulidad ejercida por laempresa IMPRESORA COLOMBIANA S.A. IMPRECOL S.A., contra el registro

de la marca “IMPRECOL”, correspondiente al proceso interno No. 4.300;e interpretación de oficio por este Tribunal del artículo 113 y de la

Disposición Final Única, de la misma Decisión 344.

Quito, 31 de mayo del año 2000

MAGISTRADO-PONENTE: Luis Henrique Farías Mata

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DELA COMUNIDAD ANDINA

V I S T O S:

Que el Consejo de Estado de la República deColombia, Sala de lo Contencioso Administra-tivo, Sección Primera, por intermedio del Con-sejero Doctor Manuel S. Urueta Ayola, ha re-querido la interpretación prejudicial de los ar-tículos 81, 82 párrafo h), 83 párrafo b) y 128de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdode Cartagena;

Se plantea la interpretación en vista de la de-manda de nulidad del registro marcario corres-pondiente al signo distintivo “IMPRECOL”, in-tentada por la sociedad IMPRESORA COLOM-BIANA S.A. IMPRECOL S.A. ante la alta ju-risdicción consultante.

Con vista de lo cual procede este Tribunal aabsolver la consulta formulada, previo resu-men tanto de los hechos como de las preten-siones de las partes ante el juez nacional, y alrespecto observa:

a) Acto demandado

Es la resolución No. 49474 de fecha 12 dediciembre de 1994 emanada de la División deSignos Distintivos de la Superintendencia deIndustria y Comercio de la República de Co-lombia que concede el registro del signo “IM-PRECOL”, destinado a proteger los productoscomprendidos en la Clase Internacional No.16, acto que a criterio del demandante contra-viene lo dispuesto en los artículos 81, 83 pá-rrafo b), 82 párrafo h) y 128 de la Decisión 344de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

b) Hechos

1. IMPRESORA COLOMBIANA S.A., IMPRECOLS.A., se constituyó inicialmente como so-ciedad de responsabilidad limitada, bajo ladenominación de IMPRESORA COLOMBIALIMITADA., IMPRECOL LTDA., con domici-lio en la Ceja, Antioquia, inscripción realiza-da el 19 de diciembre de 1979 ante laNotaría 13ª. de Medellín, y también en fe-cha 28 de diciembre del mismo año ante laCámara de Comercio de Medellín, habiendoquedado aquí asentada en el libro 9º, folio


409, bajo el No. 7243, y con el objeto socialde “producir, comprar, vender y comerciali-zar todo tipo de productos de la industriaeditorial, afines y asimiladas, es decir, losproductos comprendidos en la clase 16 dela Clasificación Internacional de Niza”.

Posteriormente fue reformado el instrumen-to constitutivo de la Sociedad, mediante es-critura No. 6687 del 29 de setiembre de1994, transformándose en sociedad anóni-ma y con la denominación social IMPRE-SORA COLOMBIANA S.A., IMPRECOL S.A.

Además, también presentó en fecha 02 desetiembre de 1987 solicitud de depósito delnombre comercial “IMPRESORA COLOM-BIANA LIMITADA IMPRECOL LTDA.”, elque le fue concedido con fecha 06 de juniode 1989.

2. Por su parte, la sociedad de comercio IM-PRESORES COLOMBIANOS S.A. (actual-mente FORMAS Y VALORES S.A. -FORVALS.A.-) presentó el día 15 de marzo de 1989(dos años después de la solicitud de depósi-to de Nombre Comercial formulada por lademandante, acota el juez consultante) soli-citud de registro de la marca “IMPRECOL”para distinguir los productos comprendidosen la clase 16 de la Clasificación Internacio-nal de Niza, la que le fue concedida el 12 dediciembre de 1994 por resolución No. 49474.

3. Accediendo a la solicitud del 02 de setiem-bre de 1987 reseñada supra, la División deSignos Distintivos de la Superintendenciade Industria y Comercio de la República deColombia expidió el 06 de junio de 1989resolución 4313, concediendo certificado deDepó-sito de Nombre Comercial para la ex-presión “IMPRESORA COLOMBIANA LIMI-TADA IMPRECOL LTDA.”, a favor de lasociedad IMPRESORA COLOMBIANA LI-MITADA IMPRECOL LTDA. (hoy IMPRE-SORA COLOMBIANA IMPRECOL C.A), des-tinada según el demandante a “distinguir alempresario dedicado a la elaboración, pro-ducción y distribución de papel, cartón, yartículos de estas materias no comprendi-dos en otras clases; productos de imprenta;artículos de encuadernación; fotografías;papelería; adhesivos (pegamentos) para lapapelería de la casa; material para artistas;pinceles; máquinas de escribir y artículos

de oficina (excepto muebles); material deinstrucción o de enseñanza (excepto apara-tos), materias plásticas para embalaje (nocomprendidas en otras clases); naipes; ca-racteres de imprenta; clisés. Productos es-tos que corresponden a la clase 16 de lataxonomía Internacional de Niza”.

4. La resolución demandada es la ya identifi-cada en el precedente párrafo “2.”, emana-da de la División de Signos Distintivos de laSuperintendencia de Industria y Comerciode la República de Colombia, que quedófirme en la vía administrativa por no habersido interpuestos contra ella los recursos deque se disponía conforme al Derecho inter-no, y que en su propio texto le fueron seña-lados.

c) Contestación de la demanda

La demandada, Superintendencia de Industriay Comercio, alega:

1. Que “...el acto administrativo impugnado anteel Honorable Consejo de Estado fue ex-pedido por la División de Signos Distintivoscon plena competencia para conceder losregistros de las marcas solicitadas previa-mente con el cumplimiento de los requisitosexigidos por las normas vigentes en materiamarcaria en especial la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena; asi-mismo, es de reiterar que el registro de lasmarcas comerciales ante la Oficina Nacio-nal Competente se rige por lo dispuesto enlas Decisiones de la Comisión del Acuerdode Cartagena”.

Que como consta del expediente adminis-trativo No. 299710, la “demandante no seopuso a la solicitud de registro de la marcaIMPRECOL, para distinguir los productosde la clase 16 presentada por IMPRESO-RES COLOMBIANOS S.A., (hoy FORMASy VALORES S.A. FORVAL S.A.), dentro deltérmino legal establecido para las oposicio-nes...”. (El resaltado corresponde al origi-nal).

2. Que además: “Es inequívoco que a la fechade la expedición de la resolución acusada laparte demandante no era titular de un regis-tro marcario anterior sobre la marca IMPRE-COL para amparar productos de la clase 16


o de una solicitud presentada con anteriori-dad a la de la sociedad IMPRESORES CO-LOMBIANOS S.A. (hoy FORMAS y VALO-RES S.A. FORVAL S.A.)”.

3. Que “...la parte demandante no interpusolos recursos procedentes en la vía guberna-tiva contra el acto administrativo acusado.Es decir, como parte interesada no agotó lavía gubernativa”, no habiendo por tanto cau-sado estado el acto impugnado.

3.1. Que, según expresa, es jurisprudenciadel Consejo de Estado, (sentencia emitidael 29 de julio de 1993, dentro del pro-ceso interno No. 305) que: “...si el inte-resado no hace uso del derecho deformular oposición, la administraciónno incurre en ilegalidad al conceder-lo...”.

3.2. Que así mismo considera: “como hasido reiterativo por parte del Consejode Estado, Sala de lo ContenciososAdministrativo, Sección Primera ‘...eltitular, dueño o propietario de una mar-ca, a la luz de las transcritas disposi-ciones es únicamente el que ha adqui-rido tal derecho de conformidad conlas pautas o exigencias de las normaspertinentes, lo cual se traduce en elregistro de la misma ante la oficinanacional competente...’. (Sentencia pro-ferida el 7 de noviembre de 1990. Ex-pediente No. 305)”.

Por su parte, la sociedad FORMAS Y VALO-RES S.A. FORVAL S.A. alegando la calidadde tercero interesado y coadyuvante de la de-mandada, afirma:

1. Que la actora omite mencionar cómo, enfecha 11 de febrero de 1994 y por medio deun acto de voluntad propio de las socieda-des, decidió cambiar o modificar el nombrecomercial de la sociedad por el de “URIBEIMPRESORES LIMITADA”, nombre que semantuvo vigente hasta el 01 de marzo de1.995, cuando retorna a su anterior deno-minación “IMPRECOL S.A.”

2. Que a través de tal cambio de denomina-ción, el nombre comercial “...perdió vigen-cia y notoriedad por espacio de algo más de

un año, lo que hace presumir que el uso delmismo empieza a regir con efectos jurídicosdesde el primero de marzo de 1.995, enadelante”.

3. Agrega la sociedad FORVAL S.A. que losderechos sobre las marcas “no son conse-cuencia de la existencia física de una per-sona, o la creación de una persona jurídica;dependen para su nacimiento y mantenimien-to de actos formales, como el registro de lamarca...”.

4. Y además, que la naturaleza jurídica delnom-bre comercial y la de la marca sondistintas, ya que mientras el primero preten-de “básicamente individualizar una activi-dad, un establecimiento de comercio en latotalidad que lo conforma, independiente-mente del produc-to final, la Marca tiene porobjeto determinar los resultados del enteproductor, es decir, protege el producto finalque lleva una marca”.

5. Que la División de Signos Distintivos aplicócorrectamente el procedimiento de registro,al publicar en su debido momento la solici-tud de la marca “IMPRECOL” para distin-guir los productos comprendidos en la ClaseInternacional No. 16; y vencido el lapso le-gal previsto para la presentación de obser-vaciones, éstas no fueron formuladas por loque el expediente administrativo correspon-diente a esta denominación siguió el trámitenormal, que concluyó con la concesión delregistro mediante la resolución recurrida, y“...que es requisito sine qua non para quepueda haber pronunciamiento de fondo, queel acto que se acuse sea el resultado de laoposición u observación o de la solicitud decancelación del registro de marca, lo que enel evento sub lite no se produjo”.

6. Señala asimismo la sociedad FORVAL S.A.que “...los Nombres Comerciales no tienenla posibilidad de registro como tal y lo únicoque la División hace es el Depósito, ...queno puede ser controvertible pues el elemen-to de la publicidad del signo no se da, [y] elcontrol del registro y el del depósito son...distintos”.

Con vista de todo lo anterior, este órgano judi-cial andino,

C O N S I D E R A N D O:


I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que este Tribunal es competente para inter-pretar en vía prejudicial las normas que con-forman el ordenamiento jurídico del Acuerdode Cartagena, siempre que la solicitud proven-ga de un juez nacional también con competen-cia para actuar como juez comunitario -tal elcaso de la alta jurisdicción consultante-, y entanto esas normas resulten pertinentes para laresolución del proceso interno; y,

Que igualmente se encuentra conforme la soli-citud con las prescripciones contenidas en losartículos 28 y 29 del Tratado de Creación delTribunal, así como con los requisitos estable-cidos en el artículo 61 del respectivo Estatuto(Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo deCartagena) promulgado en desarrollo del Tra-tado.

II. NORMAS OBJETO DE LA PRESENTE IN-TERPRETACIÓN

Las normas cuya interpretación ha sido reque-rida por la alta jurisdicción consultante son:

DECISIÓN 344

“Artículo 81. Podrán registrarse como mar-cas los signos que sean perceptibles, sufi-cientemente distintivos y susceptibles de re-presentación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo percep-tible capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comer-cializados por una persona de los productoso servicios idénticos o similares de otra per-sona.”

“Artículo 82. No podrán registrarse comomarcas los signos que:(...)

“h) Puedan engañar a los medios comercia-les o al público, en particular sobre la proce-dencia, la naturaleza, el modo de fabrica-ción, las características o cualidades o laaptitud para el empleo de los productos oservicios de que se trate;”

“Artículo 83. Asimismo, no podrán regis-trarse como marcas aquellos signos que, enrelación con derechos de terceros, presen-

ten algunos de los siguientes impedimen-tos: “(...)

“b) Sean idénticos o se asemejen a un nom-bre comercial protegido, de acuerdo con laslegislaciones internas de los Países Miem-bros, siempre que dadas las circunstanciaspudiere inducirse al público a error;(...)”

“Artículo 128. El nombre comercial será pro-tegido por los Países Miembros sin obliga-ción de depósito o de registro. En caso deque la legislación interna contemple un sis-tema de registro se aplicarán las normaspertinentes del Capítulo sobre Marcas de lapresente Decisión, así como la reglamenta-ción que para tal efecto establezca el res-pectivo País Miembro.”

Adicionalmente, este Tribunal considera perti-nente la interpretación de oficio del artículo113 y de la Disposición Final ÚNICA de laDecisión 344:

“Artículo 113. La autoridad nacional compe-tente podrá decretar, de oficio o a peticiónde parte interesada, la nulidad del registrode una marca, previa audiencia de las par-tes interesadas, cuando:

“a) El registro se haya concedido en contra-vención de cualquiera de las disposicionesde la presente Decisión;(...)

“Las acciones de nulidad que se deriven delpresente artículo, podrán solicitarse en cual-quier momento.”

Disposición Final

“ÚNICA. Para los efectos de la presente De-cisión, entiéndase como Oficina Na-cional Competente, al órgano ad-ministrativo encargado del registrode la Propiedad Industrial.

“Asimismo, entiéndase como Auto-ridad Nacional Competente, al ór-gano designado al efecto por la le-gislación nacional sobre la mate-ria.”

III. LA ACCIÓN DE NULIDAD

La Decisión 344 sobre Régimen Común Andi-


no de Propiedad Industrial establece dos víasprocedimentales diferentes para la cesaciónde los derechos conferidos por el registro mar-cario. La primera es la “cancelación”, estable-cida en el artículo 108 conforme al cual:

”La oficina nacional competente cancelaráel registro de una marca a solicitud de cual-quier persona interesada, cuando sin moti-vo justificado, la marca no se hubiese utili-zado en al menos uno de los Países Miem-bros, por su titular o por el licenciatario deéste, durante los tres años consecutivos pre-cedentes a la fecha en que se inicie la ac-ción de cancelación. La cancelación de unregistro por falta de uso de la marca tam-bién podrá solicitarse como defensa en unprocedimiento de infracción, de observacióno de nulidad interpuestos con base en lamarca no usada”.“(...)

“Asimismo, la oficina nacional competentecancelará el registro de una marca, a peti-ción del titular legítimo, cuando ésta seaidén-tica o similar a una marca que hubiesesido notoriamente conocida, de acuerdo conla legislación vigente, al momento de solicitarseel registro”.

y la segunda fue consagrada bajo el nombrede “nulidad” en el artículo 113, transcrito supra.

Se trata en efecto de dos vías procedimentalesdistintas, no sólo por la denominación que elpropio texto legal les asigna, “cancelación” enel primer caso y “nulidad” en el segundo, sinodiferentes también por el fundamento, conte-nido, justificación, finalidad y consecuente le-gitimación para interponer cada una de ellas,como expresamente lo ha diferenciado la rei-terada jurisprudencia de este Tribunal Andino.Porque a menudo se las confunde, interesatambién resaltar la diferencia que entre ellasexiste, con ocasión del caso sometido al cono-cimiento de la alta jurisdicción consultante, yque se encuentra en el origen de la presenteconsulta.

Sin duda contribuye a esa confusión el hechode que, en ocasiones, a la facultad que tiene laoficina nacional competente para cancelar unamarca, que es siempre de la exclusiva incum-bencia del órgano administrativo encargadodel Registro de la Propiedad Industrial, se leacompaña también la de conocer del recurso

de anulación contra resoluciones administrati-vas que conceden una marca, todo en virtudde lo establecido al respecto por las legislacio-nes internas de los Países Miembros, con fun-damento en la Decisión 344, párrafos primeroy segundo de su Disposición Final Única. Res-pecto de la distinción entre los recursos esta-blecidos en los artículos 108 y113, la jurispru-dencia del Tribunal ha desarrollado con proliji-dad el tema. Al respecto podría revisarse lassentencias producidas en las interpretacionesprejudiciales 28-IP-95, de fecha 13 de febrerode 1998, marca “CANALI”. Publicada en G.O.A.C.Nº 332, del 30 de marzo de 1998; 03-IP-99, del14 de mayo de 1999, correspondiente a lamarca “LELLI”. Publciada en G.O.A.C. Nº 461,del 22 de julio de 1999; y, finalmente, el Tribu-nal ha sintetizado el tema en la sentencia No.15-IP-99, del 27 de octubre de 1997, corres-pondiente a la marca “BELMONT (II)”, expe-diente interno No. 3448.

En cuanto a la acción contenida en el artículo113 de la Decisión 344, en términos genera-les, ha establecido la jurisprudencia del Tribu-nal:

El referido artículo 113, en concordancia conel 144 de la Decisión 344, le otorga a losPaíses Miembros, a través de sus legislacio-nes, la facultad de establecer el procedimien-to, así como los requisitos y demás aspectospara regular la acción de nulidad en materiamarcaria, excepto lo que tiene que ver con laprescriptibilidad de la misma, y esto último porencontrarse ya establecido por la propia nor-ma comunitaria andina. Así lo ha dejado sen-tado este Tribunal en el fallo producido conmotivo de la interpretación prejudicial 28-IP-95, caso “CANALI”, sentencia de fecha 13 defebrero de 1998, en la que se pronunció alrespecto, en los siguientes términos:

“por sus características ... tiene la natura-leza de una revisión judicial distinta delcontencioso administrativo, normalmenteprocedente contra los actos que hubierenagotado la vía gubernativa, presupuestoeste último indispensable para que dichorecurso avance hacia la vía judicial,... yaque constituye una consecuencia normal dela revisión efectuada por la administración ainstancia sólo del legítimo titular de unamarca...; ...Obviamente, el ejercicio de esos


recursos -el administrativo y el subsiguientejudicial-, incluido el trámite del ‘agotamien-to de la vía administrativo’ estará someti-do a las regulaciones de cada ordena-miento nacional”. (G.O.A.C. Nº 332 del 30de marzo de 1998. Resaltado de la presentesentencia).

Observa el Tribunal que dentro del procesointerno, el acto recurrido ante el consultantees la resolución Nº 49474 del 12 de diciembrede 1994, que concedió el registro de la marca“IMPRECOL” a favor de la sociedad IMPRE-SORES COLOMBIANOS S.A. (actualmenteFORMAS Y VALORES S.A. -FORVAL S.A.-),resolución en la que por lo demás se previeneal interesado, de que “contra ella proceden losrecursos de reposición ante el Jefe de la Divi-sión de Signos Distintivos y el de apelaciónpara ante el Superintendente Delegado para laPropiedad Industrial, interpuesto dentro de loscinco (5) días hábiles siguientes a la fecha desu notificación” (folio 78). Pero del expedienteremitido a este Tribunal no se desprende indi-cio alguno de que aquella hubiere sido recurri-da a los fines de agotar la vía gubernativa ojerárquica ni, por tanto, que haya “causadoestado”, requisito normalmente indispensablepa-ra acceder al contencioso administrativo ju-dicial. (Criterio sostenido en algunas de lassentencias del Tribunal; al respecto ver sen-tencia producida dentro del caso 20-IP-99, del20 de octubre de 1999, correspondiente al caso:“SUMMER JUICE”, proceso interno colombia-no No. 4933).

Por tanto, en esta ocasión el Tribunal reiterasu jurisprudencia, en el sentido de que el juezconsultante, antes de proceder a adoptar sudecisión sobre el fondo del asunto, deberá de-cidir si la acción de nulidad interpuesta, ejerci-da a tenor de lo establecido en el artículo 113de la Decisión 344 (folio 34, correspondiente ala demanda contencioso-administrativa), ha cum-plido con los requisitos establecidos por el de-recho colombiano para el ingreso y conocimien-to de aquella por la jurisdicción contencioso-administrativa. Criterio que, como se ha deja-do expuesto, ahora se reitera, y que había sidopreviamente sostenido en la sentencia de in-terpretación prejudicial 11-IP-99 del 19 de mayode 1999, correspondiente al caso “LELLI (II)”.

IV. EL CONCEPTO DE MARCA Y SUS CA-RACTERÍSTICAS

El inciso segundo del artículo 81 de la Deci-sión 344, al definir lo que es marca, establece:

“Se entenderá por marca todo signo percep-tible capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comer-cializados por una persona, de los produc-tos o servicios idénticos o similares de otrapersona.”

Refiriéndose la doctrina al concepto de “mar-ca”, señala:

“Se entiende generalmente que una marcaes un signo visible que permite distinguir losbienes o servicios de una empresa, de losbienes o servicios de otras empresas. Es unbien incorporal cuyo principal valor resideen el prestigio y la reputación que determi-nada marca representa.” (Organización Mun-dial de la Propiedad Intelectual, OMPI: “Elpapel de la Propiedad Industrial en la Pro-tección de los Consumidores”, Ginebra 1983,pág. 13).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,por su parte, CONSIDERA, en el presente caso:

Que de las definiciones anteriores se despren-de cómo la marca es un bien inmaterial desti-nado a distinguir un producto o servicio deotros, representado por un signo, el que siendointangible requiere de medios sensibles o de laperceptibilidad para que el consumidor puedaapreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. Un sig-no que no pueda influir en el público consumi-dor para que éste sea capaz de diferenciar unproducto o servicio de otro, no tendría la capa-cidad necesaria para ser distintivo. Así lo hasentado el Tribunal en reiterada jurisprudenciaque más adelante se detalla.

Que de lo anterior se colige igualmente cómopara que un signo pueda ser inscrito en elregistro marcario debe reunir tres requisitosintrínsecos: ser perceptible, suficientemente dis-tintivo y susceptible de representación gráfica.Con la advertencia de que no por el hecho deque un signo cumpla con estos tres requisitos,quede ya necesariamente asegurado su regis-tro, puesto que podría encuadrar aún dentrode alguna de las otras prohibiciones o causalesde irregistrabilidad que la Decisión 344 esta-blece en sus artículos 82 y 83. Así lo ha senta-do constantemente este Tribunal en su juris-


prudencia, y reiterado especialmente en el pro-cedimiento de interpretación prejudicial 11-IP-98 del 03 de mayo de 1998, caso “PAVCO”(G.O.A.C. 359 del 04 de agosto de 1998); y,

Que, más en concreto,

a) En cuanto a la distintividad, función asímismo esencial de la marca, radica aquella endistinguir unos productos o servicios de otros,haciendo posible que el consumidor los dife-rencie. El signo será distintivo cuando por sísolo sirva para identificar un producto o servi-cio, sin que se confunda con él o con suscaracterísticas esenciales o primordiales.

Además, el que sea distintivo significa que esindividual y singular, diferenciándose por símis-mo de cualquier signo. La distintividad exige,por tanto, que el que se pretenda registrar nose confunda con otros ya empleados para “dis-tinguir” productos o servicios de la misma es-pecie. Cuando el signo es incapaz de diferen-ciar unos productos o servicios de otros seme-jantes fabricados o producidos por diferentesempresarios, no puede ser registrado comomarca.

b) La perceptibilidad tiene que ver con lanecesidad de que un signo pueda ser aprecia-do por medio de los sentidos.

Al respecto el Diccionario de la Lengua de laReal Academia Española, define el vocablo“perceptible” como aquello que “se puede com-prender o percibir”; y describe “percibir” comoel hecho de recibir “por uno de los sentidos lasimágenes, impresiones o sensaciones exter-nas”. “Percepción”, dice además, es la “sensa-ción interior que resulta de una impresión ma-terial hecha en nuestros sentidos.” (VigésimaPrimera Edición, Madrid 1992, pág. 1114).

El Tribunal Andino considera asimismo, y con-forme a también reiterada jurisprudencia, quela perceptibilidad hace referencia a todo ele-mento, signo o indicación que pueda ser cap-tado por los sentidos para que, por medio deéstos, penetre en la mente del público, el cualaprehende y a la vez asimila con facilidad elsonido de una palabra. Pero por cuanto para larecepción sensible o externa de los signos seutiliza en forma más general el sentido de lavista, han venido caracterizándose preferente-mente aquellos referidos a una denominación,

un conjunto de palabras, una figura, un dibujo,o un conjunto de dibujos.

c) Adicionalmente, la representación grá-fica es un requisito formal pero también indis-pensable, que permite tanto la publicación co-mo la posibilidad de archivo de las marcassolicitadas y registradas, en las respectivasoficinas de propiedad industrial, y se la conci-be como la “descripción que permite formarseuna idea del signo objeto de la marca, valién-dose para ello de palabras, figuras o signos, ode cualquier otro mecanismo idóneo, siempreque tenga la facultad expresiva de los anterior-mente señalados”. (Marco Matías ALEMAN,“Marcas”, Top Management, Bogotá, pág. 77).

Todos los anteriores conceptos han sido ela-borados, acogidos, sentados y desarrollados,como ha sido expresado supra, por la ya cons-tante jurisprudencia de este Tribunal sentadaal respecto. Véase asimismo la sentencia pro-ducida dentro del caso 04-IP-2000, del 29 demarzo del año en curso, correspondiente a lamarca “PIPRON”, expediente interno N° 5411.

V. LA DISTINTIVIDAD

Al respecto, el Tribunal se permite, dada larelevancia que para el caso concreto tiene elrequisito de la distintividad -brevemente refe-rido en párrafos anteriores- tratarlo in extensode seguidas:

En efecto, como función esencial de la marca,se dirige el requisito de la distintividad a dife-renciar productos o servicios pertenecientes auna persona o empresa, de otros, haciendoposible que el consumidor los distinga. El sig-no será distintivo cuando por sí solo sirva paraidentificar un producto o servicio sin que seconfunda con éstos o con las característicasde los mismos, identificando igualmente el ori-gen empresarial de unos y otros.

También ha sido constantemente reiterada lajurisprudencia del Tribunal Andino a este res-pecto, a partir de la sentencia de interpreta-ción prejudicial en el caso 01-IP-87 del 03 dediciembre de 1987, caso “VOLVO” (G.O.A.C.28 del 15 de febrero de 1988. Jurisprudenciadel Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartage-na, Tomo I, 1984-88, pág. 99); expresó asímismo posteriormente, en la interpretación pre-judicial 22-IP-96 del 12 de marzo de 1997 caso


“EXPOMUJER” (G.O.A.C. 265 del 16 de mayode 1997. Jurisprudencia del Tribunal de Justi-cia de la Comunidad Andina, Tomo V, 1996,pág. 344): El artículo 81 de la Decisión 344 dela Comisión del Acuerdo de Cartagena contie-ne “los tres elementos esenciales que a crite-rio de la norma comunitaria deben estar pre-sentes en una marca para que sea posible suregistro. Entre ellos, la distintividad o capaci-dad...para distinguir un producto o servicio deotro es la base fundamental para identificar unbien y diferenciarlo de los demás, hasta elpunto de que la marca llega a considerarsecomo sinónimo de signo distintivo. La distintividades la razón de ser del derecho a la exclusivi-dad de la marca ya que, desde el punto devista del empresario, le permite individualizarlos productos o servicios que elabora para par-ticipar en un mercado de libre competencia.Desde el punto de vista de los consumidores,el carácter distintivo de la marca hace posibleidentificar el origen, procedencia y calidad delbien que desean adquirir, sin que se vean su-jetos a confusión o engaño”.

En la sentencia de interpretación prejudicialdel 17 de agosto de 1998, correspondiente a lainterpretación prejudicial 04-IP-98, caso“OPTIPAN” (G.O.A.C. 375 del 07 de octubrede 1998), el Tribunal ha dejado ratificado elseñalado criterio.

VI. EL NOMBRE COMERCIAL

La Decisión 344 protege -mas no lo define- alnombre comercial. Generalmente se lo entien-de como el signo que sirve para identificar auna persona natural o jurídica en el ejerciciode su actividad empresarial y que distingue suactividad de otras similares o idénticas. Seestima que bajo esa definición está compren-dido tanto el nombre con el que la personaidentifica su actividad empresarial en el mer-cado, como aquel empleado para distinguir suestablecimiento comercial.

Al respecto, y en consonancia con el Conveniode París (artículo 8), la Decisión 344 estableceque la protección del nombre comercial sereconoce en los Países Miembros sin necesi-dad de depósito o registro; pero, conforme alartículo 128 de ésta, si una legislación internacontemplare un sistema de registro, se aplica-rán las normas pertinentes del propio textocomunitario para el régimen de marcas, así

como la reglamentación que al efecto esta-blezca el respectivo País Miembro.

Para el Tribunal existe armonía entre ambasnormas, la cuales deben ser interpretadas enfunción del principio de la protección del nom-bre comercial sin necesidad del cumplimientode formalidades registrales, de manera quecualquier registro de un nombre comercial tie-ne un carácter facultativo y no obligatorio, y seestablece, en consecuencia, a los fines mera-mente declarativos.

VII. EL USO DEL NOMBRE COMERCIAL

Por tanto, la obligación de acreditar un usoefectivo del nombre comercial, se sustenta enla necesidad de fundamentar la existencia y elderecho de protección del nombre en algúnhecho concreto, sin el cual no existiría ningu-na seguridad jurídica para los competidores.

El artículo 128 de la Decisión 344 señala enefecto:

“El nombre comercial será protegido por losPaíses Miembros sin obligación de depósitoo de registro. En caso de que la legislacióninterna contemple un sistema de registro seaplicarán las normas pertinentes del Capí-tulo sobre Marcas de la presente Decisión,así como la reglamentación que para talefecto establezca el respectivo País Miem-bro”.

Consecuentemente, si se alega la notoriedaddel signo comercial, ella debe ser probada,conforme a los criterios establecidos en el artí-culo 84 de la Decisión 344.

De manera que la protección otorgada al nom-bre comercial se encuentra supeditada a suuso real y efectivo con relación al estableci-miento o a la actividad económica que distin-ga, ya que es el uso lo que permite que seconsolide como tal y mantenga su derecho deexclusiva. Cabe precisar adicionalmente queel hecho de que un nombre comercial se en-cuentre registrado no lo libera de la exigenciade uso para mantener su vigencia.

Las pruebas dirigidas a demostrar el uso delnombre comercial deben servir para acreditarla identificación efectiva de dicho nombre conlas actividades económicas para las cuales se


pretende el registro.

En el caso del nombre comercial -atendiendoa que es el signo que sirve para identificar auna persona natural o jurídica en el ejerciciode su actividad económica, diferenciándolo delas actividades de sus competidores- se consi-dera que el ámbito de protección otorgado porel uso o registro de un nombre comercial seextiende al ramo o giro del comercio o indus-tria correspondiente a las actividades econó-micas que distingue. El uso, y por lo tanto laprotección de un nombre comercial, no se en-cuentra necesariamente restringido a una de-terminada clase en exclusiva, sino que se ex-tiende a toda la actividad económica que dis-tingue, concepto que trasciende del ámbito declase.

Si bien el nombre comercial sirve para identifi-car a una persona natural o jurídica en elejercicio de su actividad económica, en tan-to que una marca es aquel signo que sirvepara diferenciar en el mercado los productos oservicios de un competidor de los productoso servicios de otro competidor, puede suce-der que exista similitud o conexión competiti-va entre las actividades económicas que iden-tifica el nombre comercial y los productos oservicios que distingue una marca, y de ser asíla coexistencia en el mercado puede inducir aconfusión en el público consumidor respecto alorigen empresarial de las actividades econó-micas y los productos o servicios de que setrate.

Vale la pena hacer destacar las diferenciasconceptuales entre la denominación social y elnombre comercial. La denominación o razónsocial identifica al comerciante (persona natu-ral o jurídica) a quien son imputables las con-secuencias de las relaciones jurídicas celebra-das en su nombre, es decir, que lo individualizacomo sujeto de derechos y obligaciones, de-biendo inscribirse en el registro mercantil. Elnombre comercial, en cambio, distingue a lapersona en el ejercicio de su negocio o activi-dad comercial, diferenciándolo de las activida-des idénticas o similares que desarrollan suscompetidores. Sin embargo, nada obsta paraque el signo que constituye un nombre comer-cial determinado, coincida con la denomina-ción o razón social de la empresa.

El uso del nombre social en la publicidad y

documentación comercial y en el etiquetadode los productos, aunque realizadopretendidamen-te en concepto de nombre so-cial, reviste un cierto efecto distintivo publici-tario que guarda estrecha analogía con el quedesempeñan los signos distintivos de la em-presa y muy en particular el nombre comer-cial. Podría decirse así que todo nombre socialtiene dos significados: por un lado, uno prima-rio y primordial, en tanto que sirve para identi-ficar al sujeto jurídico e imputarle derechos yobligaciones; de otro lado, uno secundario, encuanto que indica el origen empresarial de lasprestaciones y servicios.Por lo general todo nombre social utilizado enel mercado es también un nombre comercial.En esta hipótesis, el nombre social funcionaráde facto como nombre comercial. Se trataríasimplemente de un nombre comercial, a me-nos que su utilización se hubiere circunscritoexclusivamente al tráfico jurídico-obligacionalen sentido estricto.

Sin embargo, la definición de nombre comer-cial no debe ser interpretada en forma restric-tiva a efectos de considerar que a través de eldeba identificarse a una sola persona natural ojurídica en el ejercicio de su actividad econó-mica, ya que es posible identificar con un mis-mo nombre comercial a un conjunto de perso-nas naturales o jurídicas que actúan bajo unsolo nombre. De manera que puede extender-se también a asociaciones o sociedades dehecho, como es el caso de los centros comer-ciales y de las juntas de propietarios.

En cuanto a la relación entre el nombre comer-cial y el cese definitivo de la empresa, esteTribunal considera conveniente acotar que, laextinción del nombre comercial va aparejadaal cese definitivo de la actividad económicadel establecimiento, es decir, sobreviene porel no uso del nombre comercial, pero el cesede la actividad no se refiere a la simple sus-pensión temporal, sino al cierre definitivo. Enesta medida el nombre comercial tiene su suerteliga-da al ejercicio real y efectivo del comer-cio. Si éste desaparece, el nombre desapare-ce con él y se convierte en res nullius, de laque terceros pueden apropiarse, siempre quese tomen precauciones y no se dé lugar aconfusión, pues de ser adoptado por otro, elpúblico razonablemente podría pensar que setrata de la reiniciación del uso del signo por suanterior propietario y no de su adopción por un


nuevo usuario.

Se entiende entonces que un nombre comer-cial se ha extinguido si ha cesado el uso delmismo para identificar la actividad económicay viceversa. Así, el hecho de que uno de loslocales a través de los cuales se desarrollauna determinada actividad económica se hubierecerrado, no determina necesariamente la ex-tinción del nombre comercial si es que la acti-vidad económica que éste distingue se siguedesarrollando bajo ese mismo nombre, por mediode otros establecimientos o medios comercia-les. Por lo tanto, no puede considerarse que elcierre de un local determinado -mientras noimplique el cese de la actividad económica ensí-, signifique por sí mismo que el nombrecomercial haya quedado extinguido. Corres-ponde tal determinación al juez nacional en elcaso concreto.

VIII. PRIORIDAD

De los hechos ocurridos en el caso de autos,se puede observar que: en fecha 02 de setiem-bre de 1987 la sociedad IMPRESORA CO-LOMBIANA S.A., IMPRECOL S.A., solicitó eldepósito del nombre comercial “IMPRESORACOLOMBIANA LIMITADA IMPRECOL LTDA.”,el que fue concedido con fecha 06 de junio de1989; y, que en fecha 15 de marzo de 1989 lasociedad IMPRESORES COLOMBIANOS S.A.(actualmente FORMAS Y VALORES S.A.-FORVAL S.A.-), presentó solicitud de registrode la marca “IMPRECOL”, la que le fue conce-dida el 12 de diciembre de 1994, medianteresolución No. 49474, impugnada en la víajudicial interna.

Como puede apreciarse, en el presente casocobra importancia el tema de la prioridad,relacionado concretamente con la solicitud yconcesión del depósito del nombre comercialde la ahora actora respecto de la solicitud deregistro y concesión de la marca propiedad dela demandada.

La prioridad tiene que ver con el hecho de que“el signo primeramente registrado adquiere prio-ridad marcaria ante un signo requerido pararegistro con posterioridad, en base al principio‘primero en el tiempo primero en el derecho’ ”.(Sentencia producida con motivo de la inter-pretación prejudicial 17-IP-96, del 13 de di-ciembre de 1996, dentro del caso: marca

“EDWIN”. Publicado en G.O.A.C. No. 253 del7 de marzo de 1997 y en “Jurisprudencia delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina”,Tomo V, 1996, p. 281).

Por tanto, corresponderá al juez nacional con-sultante determinar, tomando en cuenta el de-recho preferente que pudiere tener el actorsobre el signo del cual solicitó el depósito delnombre comercial, si existe la suficiente simi-litud entre las denominaciones confrontadas,co-mo para producir confusión en el públicorespecto de los productos comercializados eidentificados con la denominación “IMPRECOL”,caso en el cual no procedería el registro delsigno posteriormente solicitado.IX. EL NOMBRE COMERCIAL Y LA MARCA

Si bien el nombre comercial y la marca sonelementos de la Propiedad Industrial de natu-raleza distinta, existe la posibilidad de que elpúblico consumidor sea inducido a error o con-fusión respecto al origen empresarial de di-chos signos, si es que los mismos son idénti-cos o semejantes y se refieren a una actividadeconómica y a un producto o servicio relacio-nados, lo que deberá así mismo ser determi-nado por el juez nacional en el presente caso.

No pueden registrarse como marcas los sig-nos que sean idénticos o se asemejen a unnombre comercial protegido, siempre que da-das las circunstancias pueda inducirse al pú-blico a error, razón por la cual únicamente eltitular de un nombre comercial puede utilizarloy registrarlo como marca y correlativamentesólo el titular de una marca registrada puedeutilizarla y registrarla como nombre comercial.

En la medida en que la denominación socialsea a su vez distintivo empresarial, se la dota-rá de un derecho exclusivo de utilización y sela someterá a las limitaciones típicas de lossignos distintivos.

Finalmente, y por otro lado, respecto al argu-mento de la administración demandada segúnel cual el actor no presentó, en su momento,las oposiciones a la solicitud de registro de lamarca “IMPRECOL”, este Tribunal comunita-rio ratifica lo por él sostenido incesantemente,y, además, en múltiples casos acogido por lapropia administración recurrida, conforme alcual:


La facultad otorgada a la oficina nacional com-petente de proceder al examen de fondo sobrela registrabilidad del signo, es una obligaciónque precede al otorgamiento o no del registromarcario. La existencia de “observaciones” com-promete más al funcionario en la realizacióndel examen de fondo; pero, la inexistencia deellas no lo libera de la obligación legal deproceder al mismo. En efecto, la finalidad per-seguida por la norma es la de que el examende fondo se convierta en una etapa obligatoriadel proceso de concesión o denegación demarcas, y eso incluso lo expresó acertada-mente la administración ahora recurrida den-tro del caso correspondiente a la marca “REN-TAR (nominativa)”, proceso interno No. 3610(Interpretación prejudicial 29-IP-96 del 30 desetiembre de 1998. G.O. del Acuerdo deCartagena No. 394 del 15 de diciembre de1998).

Resta advertir que las causales de irregistrabi-lidad que deben tomarse en cuenta en el exa-men de fondo en el presente caso, no puedenser otras que las taxativamente establecidasen los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, yque, como reiteradamente se ha dejado expre-sado, el funcionario está obligado a examinar-las necesariamente, háyanse formulado o noobservaciones al respecto.

Con base en las consideraciones expuestas,


C O N C L U Y E:

1. De manera constante ha reiterado este Tri-bunal que el señalamiento de las normas andi-nas cuya interpretación es solicitada por eljuez nacional comunitario, en modo alguno li-mita la competencia del juez supranacionalpara proceder a la interpretación, sólo oadicionalmente, de las que considere relevan-tes a los fines de la solución del caso concretoen debate ante el juez nacional; aunque siem-pre con vista de los hechos del proceso apor-tados por éste, sin entrar a analizarlos.

2. Quien se sintiere lesionado por la conce-sión del registro de un signo, que consideresimilar o idéntico a otro notoriamente cono-cido:

a) Si es titular legítimo de la marca notoriapara el momento en que fue solicitado por otroel registro de una similar o idéntica, podráacudir ante la Oficina Nacional que hubiereotorgado dicho registro, en procura de su can-celación; todo conforme al artículo 108 (pá-rrafo final) de la Decisión 344.

b) O, en su caso y con fundamento en lodispuesto por el artículo 113 de la Decisión344, ante la autoridad nacional -administrativao judicial- competente conforme a las pres-cripciones del derecho interno para, acreditan-do su calidad de parte interesada, solicitar ladeclaratoria de nulidad.

Pero en definitiva, los señalados recursos decancelación y de nulidad son de diferente na-turaleza, en cuanto el primero sigue siendoexclusivamente administrativo, de revisión, yel de nulidad en cambio intrínsecamente judi-cial, aunque también extraordinario de revi-sión, y han de ser intentados contra el actoadministrativo concesorio del registro.

En consecuencia, el Tribunal consultante de-berá decidir previamente, si la acción de nuli-dad ante él intentada, la cual fue ejercida confundamento en el artículo 113 de la Decisión344, ha cumplido los requisitos establecidospor el derecho colombiano para que los intere-sados puedan tener acceso a la vía judicialcontencioso-administrativa; especialmente, ysi fuere del caso, el del agotamiento de la víagubernativa.

3. Una vez más se ratifican los criterios sen-tados por este Tribunal, de que al funcionarioadministrativo competente le corresponde elexamen de fondo de la registrabilidad del sig-no, háyanse formulado o no “observaciones”por parte de los interesados; y que dicho exa-men debe preceder necesariamente al otorga-miento o denegación del registro marcario. Asílo ha reconocido pacíficamente la propia Su-perintendencia de Industria y Comercio, comoya se ha dejado expresado.

4. Considera también el Tribunal Andino quela marca, como signo perceptible capaz dedistinguir en el mercado los productos o ser-vicios provenientes de, o comercializados por,una persona, en relación con los idénticos osimilares producidos o comercializados por otra,pos-tula también, y por sí misma, la concu-


rrencia de las otras características deperceptibilidad y viabilidad de representa-ción gráfica del signo que pretende identificartales bienes, en razón de lo cual el signo insu-ficientemente distintivo no es registrable.

5. No pueden registrarse como marcas los sig-nos que sean idénticos o se asemejen a unnombre comercial protegido, siempre que da-das las circunstancias, pueda inducirse al pú-blico a error, razón por la cual únicamente eltitular de un nombre comercial puede utilizarloy registrarlo como marca y correlativamentesólo el titular de una marca registrada puedeutilizarla y registrarla como nombre comercial.

6. El nombre comercial ha sido concebido paraidentificar a una persona natural o jurídica enel ejercicio de su actividad económica, entanto que una marca es aquel signo que sirvepara diferenciar en el mercado los productos oservicios de un competidor, de los productoso servicios de otro. Podría suceder, y de he-cho sucede, que exista similitud o conexióncompetitiva entre las actividades económicasa las cuales identifica el nombre comercial, asícomo también a los productos o servicios a losque distingue una marca, y de ser así la co-existencia en el mercado puede inducir a con-fusión en el público consumidor respecto alorigen empresarial de las actividades econó-micas y de los productos o servicios de que setrate.

7. La protección otorgada al nombre comercialse encuentra supeditada a su uso real y efecti-vo con relación al establecimiento o a la acti-vidad económica a los que distinga, ya que esel uso el que permite que se consolide comotal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabeprecisar adicionalmente que el hecho de queun nombre comercial se encuentre registrado

no lo libera de la exigencia de uso para mante-ner su vigencia.

8. En cuanto a la relación entre el nombrecomercial y el cese definitivo de la empresa,este Tribunal considera conveniente acotar quela extinción del nombre comercial va apareja-da al cese definitivo de la actividad económicadel establecimiento, es decir, sobreviene porel no uso del nombre comercial, pero el cesede la actividad no se refiere a la simple sus-pensión temporal, sino al cierre definitivo. Enesta medida el nombre comercial tiene su suerteligada al ejercicio real y efectivo del comercio.Si éste desaparece, el nombre desaparece tam-bién con él y se convierte en una res nullius dela que terceros se pueden apropiar, siempreque se tomen precauciones y no se dé lugar aconfusión, pues de ser adoptado por otro, elpúblico razonablemente podría pensar que setrata de la reiniciación del uso del signo por suanterior propietario y no de su adopción por unnuevo usuario.

Por su parte el juez nacional consultante, alemitir el respectivo fallo, deberá adoptar lapresente interpretación que de las señaladasnormas del ordenamiento jurídico comunitarioha sido realizada por el Tribunal en la presentesentencia, la que habrá de notificársele me-diante copia certificada y sellada de la misma.Remítasela también a la Secretaría Generalde la Comunidad Andina, a los fines de sucorrespondiente publicación en la Gaceta Ofi-cial del Acuerdo de Cartagena.

El Presidente,Luis Henrique Farías Mata



Gualberto Dávalos GarcíaMAGISTRADO

Guillermo Chahín LizcanoMAGISTRADO



Dr. Eduardo Almeida Jaramillo


PROCESO 33-IP-2000

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83, literales a), b), d) y e); 96, 102,128, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y

del artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo deCartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia,Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso Interno No.

4954. Actor: MAX MARA FASHION GROUP S.R.L. Marca: MAXMARA.

Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHIN LIZCANO

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-NIDAD ANDINA, en Quito a los treinta y undías del mes de mayo del dos mil, en la solici-tud de interpretación prejudicial formulada porel Consejo de Estado de la República de Co-lombia, Sala de lo Contencioso Administrati-vo, Sec-ción Primera, Magistrado Gabriel EduardoMendoza Martelo

V I S T O S:

Que la consulta se tramita con observancia delo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto delTribunal, razón por la cual previamente fueadmitida a trámite mediante auto del cinco demayo del año en curso.

1. ANTECEDENTES.

1.1. Las partes.

Son partes en el proceso interno, en calidadde demandante, la Sociedad MAX MARAFASHION GROUP S.R.L. y la Superintendenciade Industria y Comercio, entidad ésta que sedemanda por el otorgamiento a favor de laseñora LUZ MARINA ACOSTA MADRID delregistro de la marca MAXMARA para distinguirproductos comprendidos en las clases 21 y 24y por la concesión a favor de la misma perso-na del depósito de la enseña comercial para laexpresión MAXMARA.

Se cita como tercero interesado en las resultasdel proceso a la referida persona natural.

1.2. Actos demandados en el proceso in-terno:

Se pide, dentro del proceso interno, la nulidadde los siguientes actos administrativos:

1.2.1. La Resolución Nº 10261 de 28 de no-viembre de 1990, por la cual se conce-de un certificado de depósito de enseñacomercial para la expresión MAXMARAa favor de Luz Marina Acosta.

1.2.2. La Resolución Nº 11464 del 23 de di-ciembre de 1991 por la cual se concedeel registro de la marca MAXMARA afavor de Luz Marina Acosta para distin-guir productos comprendidos en la clase24.

1.2.3. La Resolución Nº 11465 de 23 de di-ciembre de 1991 por la cual se concedeel registro de la marca MAXMARA afavor de Luz Marina Acosta para ampa-rar productos comprendidos en la clase21.

1.3. La demanda.-

Dice la demandante que solicita la nulidad delas Resoluciones antes mencionadas en razónde que ellas concedieron indebidamente el de-pósito y el registro para el signo MAXMARA,que es exactamente igual a la marca notoria-mente conocida MAX MARA de la cual es titu-lar la actora y que distingue productos com-prendidos en las clases 9, 14, 18 y 25 y quesirve también para denominar establecimien-tos de comercio dedicados a la manufactura,compra y venta de bienes pertenecientes a lasclases 3, 14, 18, 25 y 24.

Expone que las solicitudes de registro de lasmarcas MAXMARA para distinguir productosde las clases 21 y 24, hechas por la señora LuzMarina Acosta, no cumplieron cabalmente conlos requisitos previstos en las disposicionesdel ordenamiento jurídico andino. Y que, encambio, la actora solicitó y obtuvo antes del 23de diciembre de 1991 los registros internaciona-


les de marca para el signo MAX MARA en lasclases 9ª, 14, 18, 24 y 25, registros que leotorgan prelación en el derecho marcario. So-bre esto último afirma que los registros otorga-dos por la Superintendencia se ven afectadospor la reivindicación válida de prioridades, esdecir, por el derecho que la ley otorga a unempresario para que registre en Colombia unsigno como marca alegando prioridades conbase en un registro anterior efectuado en otropaís suscriptor de un tratado internacional rati-ficado por Colombia sobre protección de mar-cas.

1.4. Contestación de la demanda.-

No hay constancia en el expediente remitido alTribunal, ni se menciona en los hechos rele-vantes descritos por el Magistrado que realizala consulta, que la Superintendencia de Indus-tria y Comercio haya dado contestación a lademanda.

Aparece, en cambio, la contestación a la de-manda realizada por la señora Luz Marina Acos-ta Madrid, quien aduce que los actos deman-dados son perfectamente válidos ya que fue-ron concedidos por el organismo competentecon arreglo a las disposiciones comunitariasvigentes.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal es competente, por razón del Tra-tado de su Creación, para interpretar, por lavía prejudicial, las normas que conforman elordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena,con el fin de asegurar su aplicación uniformeen el territorio de los Países Miembros, segúnlo dispone el artículo 32 del mismo Tratado.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETA-CIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal interpretará de las normas indica-das en la consulta, los artículos 81, 83 literalesa), b), d) y e), 96, 102 y 128 de la Decisión 344de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Nolo hará con respecto a los artículos 146 y 147de la misma Decisión ni tampoco con respectoal artículo 5º del Tratado de Creación del Tri-bunal por no ser pertinentes al caso 1.

3.1. Artículo 81.

“Podrán registrarse como marcas los sig-nos que sean perceptibles, suficiente-mente distintivos y susceptibles de re-presentación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo per-ceptible capaz de distinguir en el merca-do, los productos o servicios producidoso comercializados por una persona delos productos o servicios idénticos o si-milares de otra persona”

3.2. Artículo 83.

“Así mismo, no podrán registrarse comomarca aquellos signos que, en relacióncon derechos de terceros, presenten al-gunos de los siguientes impedimentos:

“a) Sean idénticos o se asemejen deforma que puedan inducir al públi-co a error, a una marca anterior-mente solicitada para registro o re-gistrada por un tercero, para losmismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto delos cuales el uso de la marca pue-da inducir al público a error;”.

“b) Sean idénticos o se asemejen a unnombre comercial protegido, deacuerdo con las legislaciones inter-nas de los Países Miembros, siem-pre que dadas las circunstanciapudiere inducirse al público a error.

(...)

“d) Constituyan la reproducción, la imi-tación, la traducción o la transcrip-ción, total o parcial, de un signodistintivo notoriamente conocido enel país en el que (sic) solicita elregistro o en el comercio subregio-nal, o internacional sujeto a reci-procidad, por los sectores intere-sados y que pertenezca a un ter-

1 Para una exposición detallada de las razones por las quese considera impertinente la interpretación de estas nor-mas se pueden consultar, entre muchas, las sentenciasdel Tribunal proferidas el 30-VII-97, Proceso 26-IP-96,

Marca SEFRITA, Publicada en G.O.A.C. No. 308 de 28-XI-97 y el 19-III-99, Proceso 43-IP-98, Marca FAIRBANKS,Publicada en G.O.A.C. No. 490 de 4-X-99.


cero. Dicha prohibición será aplica-ble, con independencia de la clase,tanto en los casos en los que eluso del signo se destine a los mis-mos productos o servicios ampara-dos por la marca notoriamente co-nocida, como en aquellos en losque el uso se destine a productoso servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicablecuando el peticionario sea el legíti-mo titular de la marca notoriamen-te conocida;”

“e) Sean similares hasta el punto deproducir confusión con una marcanotoriamente conocida, independien-temente de la clase de los produc-tos o servicios para los cuales sesolicita el registro.

“Esta disposición no será aplicablecuando el peticionario sea el legíti-mo titular de la marca notoriamen-te conocida;”

3.3. Artículo 96.

“Vencido el plazo establecido en el ar-tículo 96, sin que se hubieren presenta-do observaciones, la oficina nacional com-petente procederá a realizar el examende registrabilidad y a otorgar o denegarel registro de la marca. Este hecho serácomunicado al interesado mediante re-solución debidamente motivada.”

3.4. Artículo 102.

“El derecho al uso exclusivo de la marcase adquirirá por el registro de la mismaante la respectiva oficina nacional com-petente”.

3.5. Artículo 128.

“El nombre comercial será protegido porlos Países Miembros sin obligación dedepósito o de registro. En caso de quela legislación interna contemple un sis-tema de registro se aplicarán las nor-mas pertinentes del Capítulo sobre Mar-cas de la presente Decisión, así como lareglamentación que para tal efecto esta-

blezca el respectivo País Miembro.4. CONSIDERACIONES.

Procede, en consecuencia, El Tribunal, a reali-zar la interpretación prejudicial solicitada, paralo cual analizará los aspectos atinentes a losrequisitos para el registro de las marcas; elriesgo de confusión; la protección al nombrecomercial, la notoriedad de la marca y el exa-men de registrabilidad.

4.1. Los requisitos para el registro de mar-ca. (Artículo 81. D. 344)

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comi-sión del Acuerdo de Cartagena, transcrito, con-templa las características básicas que debereunir un signo para ser registrado como mar-ca. Ellas son: la distintividad, la perceptibilidady la posibilidad de representación gráfica.

La distintividad es la característica que permi-te diferenciar o lo que es lo mismo, distinguiren el mercado los productos o servicios produ-cidos o comercializados por una persona, deaquellos idénticos o similares de otra.

El ordenamiento comunitario vigente (art. 81de la Decisión 344) al definir el concepto demarca hace énfasis en el aspecto de la distintivi-dad cuando señala que marca es “todo signoperceptible capaz de distinguir en el merca-do, los productos o servicios producidos o co-mercializados por una persona, de los produc-tos o servicios idénticos o similares de otrapersona”.

Un signo es registrable como marca sólo cuan-do cumple a cabalidad con los tres requisitosenunciados en el artículo 81 ibídem. No obs-tante, ello sólo no basta. Se requiere, además,que el signo solicitado no se encuentre incursoen alguna de las precisas y taxativas causalesde irregistrabilidad de las que se contemplanen los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Por ello, el juez nacional al aplicar las normaspertinentes del ordenamiento jurídico andinodeberá analizar en el presente caso, en primerlugar, si el signo “MAXMARA” cuyo registro seimpugna, cumple con los requisitos señaladosen el citado artículo 81 y, en segundo lugar,determinar si no encaja en alguno o algunosde los conceptos de irregistrabilidad a que an-teriormente se hizo alusión, principalmente alos contemplados en los literales a), b), d) y e)


del artículo 83.4.2. Similitud de Signos y Riesgo de Con-

fusión. (Artículo 83, literal a). D. 344)

Siendo la función principal de la marca la deidentificar los productos o servicios de un fa-bricante o comerciante para diferenciarlos odistinguirlos de los de igual o semejante natu-raleza, pertenecientes a otra empresa o perso-na, el titular del registro debe contar con lafacul-tad de exclusión referida a la utilizacióndel signo. Esto es, debe poseer el derecho deoponerse a que terceros no autorizados por élhagan uso de la marca.

Cuando en un mismo mercado, dos o máspersonas están en capacidad o pretenden utili-zar marcas similares o idénticas para designarproductos o servicios idénticos o de la mismanaturaleza o finalidad, se genera el “riesgo deconfusión” al colocarse a los consumidores enincapacidad para distinguir el origen empresa-rial de los bienes y servicios. Tal incapacidades contraria al libre albedrío con el que debenellos realizar la elección o escogencia.

Para evitar que la confusión se presente, lalegislación andina ha determinado que no pue-den ser objeto de registro aquellos signos quesean idénticos o similares “a una marca ante-riormente solicitada para registro o registradapor un tercero para los mismos productos opara productos o servicios respecto de los cualesel uso de la marca pueda inducir al público aerror”. (artículo 83, literal a)).

El Tribunal ha sido reiterativo en sus pronun-ciamientos sobre el cuidado que se debe teneral practicarse el análisis entre dos signos conel fin de dilucidar si entre ellos se presenta elriesgo de confusión. Ello por cuanto la labor dedeterminar si una marca es confundible conotra presenta diferentes matices y complejida-des según que entre los signos en proceso decomparación exista identidad o similitud y se-gún la clase de productos o servicios a los quecada uno de esos signos pretenda distinguir.Cuando las marcas, no sólo son idénticas sinotienen por objeto individualizar unos mismosproductos o servicios, el riesgo de confusiónes absoluto. Podría presumirse, incluso, la pre-sencia de la confusión.

En los demás casos de comparación, en cam-bio, el análisis exige un mayor esfuerzo del

juez quien deberá precisar si no obstante laidentidad entre los signos confrontados el ries-go no se presenta por estar dirigidos a produc-tos o servicios disímiles, o si, a pesar de ello,el carácter notorio de la marca preexistente seimpone frente al principio de la especialidad;si los signos no son idénticos sino tan sólosimilares, realizar un juicio de valor sobre si elgrado de similitud existente puede o no gene-rar error entre el público consumidor, teniendoen cuenta cuál es el público al que los bienesse encuentran dirigidos y, en fin, toda unaserie de factores y elementos cuyo estudiorequiere, sin duda, el mayor cuidado y la ma-yor objetividad posible 2.

4.3. La protección del nombre comercial.(Artículos 83, literal b). y 128. D. 344)

A partir de la Decisión 311 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena empieza, en el derechocomunitario andino, a darse protección al nombrecomercial frente a la solicitud o al registroposterior de signos marcarios que por aseme-jarse a aquél puedan inducir a error a los con-sumidores. Posteriormente, en el literal b) delartículo 73 de la Decisión 313 se dispuso, queno podían registrarse como marcas los signosque en relación con derechos de terceros “seanidénticos o se asemejen a un nombre comer-cial protegido, de acuerdo con las legislacio-nes internas de los Países Miembros, siempreque dadas las circunstancias pudiere inducirseal público a error”. Tal disposición se repite enforma textual en el literal b) del artículo 83 dela Decisión 344, que es la norma que tomaahora en consideración El Tribunal para efec-tos de su interpretación.

En el caso presente, la demanda contenciosaque pretende la anulación del registro marcarioMAXMARA otorgado a LUZ MARINA ACOSTAMADRID, se fundamenta entre otras disposi-ciones comunitarias en la que se acaba demencionar, pues se alega que esta marca noha debido ser registrada en razón de que exis-tía un nombre comercial, el de MAXMARAFASHION GROUP, notoria e internacionalmenteconocido, que se usaba con anterioridad a laconcesión del registro en referencia.

2 Sobre este tópico puede consultarse la sentencia delTRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINAdel 17-VIII-98. Proceso 4-IP-98. Caso OPTIPAN. EnG.O.A.C. Nº 375 de 7-X-98.


En múltiples providencias emitidas por El Tri-bunal, en las cuales se interpretó, bien, ladisposición contenida en el literal b) del artícu-lo 73 de la Decisión 313, ora, la establecida enel subrogatorio literal b) del artículo 83 de laDecisión 344, se ha sentado precisa jurispru-dencia al respecto, en términos y con los al-cances que ahora, nuevamente, se ratifican.Ha sostenido con respecto a esta norma ElTribunal:

“El nombre comercial para ser oponibleexitosamente ante una marca solicitada oregistrada como lo dispone el artículo 83,literal b) debe haber sido usado con anterio-ridad a la solicitud de la marca en aplicacióndel principio de la prioridad que rigurosa-mente debe regir. Si la utilización personal,continua, real, efectiva y pública del nombrecomercial ha sido posterior a la concesiónde los derechos marcarios, éstos tendránprevalencia sobre el uso del nombre comer-cial. Además, el uso del nombre no debeinducir al público a error, lo que significaría,aplicando las normas sobre marcas, que amás de que entre la marca y el nombreexista una identidad o semejanza, la confundi-bilidad no debe producirse en cuanto a losproductos y servicios que la marca protegey la actividad que el nombre ampara.

“También podría aplicarse en materia de nom-bres comerciales los conceptos de distinti-vidad y de percepción referentes a las mar-cas, así como los de genericidad, descripti-vidad, orden público, moral, etc., que seseñalan en los artículos 82 y 83 de la Deci-sión 344, y los criterios para determinar laexistencia o no de la confundibilidad de nom-bres comerciales entre sí o entre una marcay el nombre.

“El sistema legal de orden comunitario, es-tablece para el usuario o el titular de unnombre comercial, la protección en la fasede inscripción de una marca posterior parapresentar observaciones y la acción de nuli-dad prevista en el artículo 113 de la Deci-sión 344, nulidad que puede originarse deoficio por la propia autoridad nacional o apetición de parte, y en cualquiera de los doscasos previa audiencia de las partes intere-sadas.

“Prueba de uso del nombre comercial

“Corresponderá a quien alegue la existen-cia, la prioridad, o a quien ejercita el dere-cho de observación o el planteamiento de lanulidad de la marca, el probar, por los me-dios procesales al alcance de la justicia na-cional, que el nombre ha venido siendo utili-zado con anterioridad al registro de la marcaen el País donde solicita la protección y queese uso reúne los caracteres y condicionesanotados. La simple alegación del uso nohabilita al poseedor del nombre comercialpara hacer prevaler sus derechos. La facili-dad de determinar el uso puede provenir deun sistema de registro o de depósito que sinser esenciales para la protección, propor-cionan por lo menos un principio de pruebaen favor del usuario” 3.

Consecuente con estas posiciones jurispru-denciales, el juez nacional, al realizar el análi-sis comparativo entre el nombre comercial no-torio o la marca notoria, con la denominaciónmarcaria impugnada, para definir si ésta gene-ra problemas de confusión con respecto a losproductos amparados por aquéllos, deberá, enprimer lugar, determinar si en efecto, se en-cuentra acreditado el carácter de notorio delnombre comercial o de la marca, según elcaso, ello de conformidad con lo previsto en elartículo 84 de la Decisión 344, para que, sihubiere lugar, y como segundo paso, aplicar alcotejo las mismas reglas y criterios de compa-ración que se utilizan para la comparación designos marcarios.

4.4. Notoriedad de la marca. (Artículo 83,literales d) y e). D. 344)

Las reglas contenidas en el artículo 83, litera-les d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión,contemplan una amplia y especial protecciónpara los signos distintivos que reúnan el requi-sito de la notoriedad.

La doctrina y la jurisprudencia han caracteriza-do la marca notoria por sus atributos de “difu-sión” y “reconocimiento” logrados dentro delcírculo de consumidores del producto o servi-cio que con ella se identifica. La notoriedad es

3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.Sentencia de 11-III-98. Proceso 3-IP-98. Caso “BELLAMUJER”. En G.O.A.C. Nº 338 de 11-V-98.


un status, un elevado grado de aceptación yreconocimiento por parte del público, alcanza-do por un signo como consecuencia de sufunción de distinguir determinado tipo de bie-nes o servicios como fabricados o prestadospor una persona en particular.

La notoriedad de la marca es un hecho quedebe probarse. Así lo estipula el artículo 84 dela Decisión 344 cuando señala los elementosque sirven para medir tal circunstancia. Elloporque la marca común, para elevarse al esta-dio de la marca notoria, debe contar con unaserie de factores tales como: calidad del pro-ducto, difusión de la marca, imagen en el mer-cado, comercialización del producto, etc.. Lacarga de la prueba corresponde al titular de lamarca, pues ésta puede ser desconocida in-clusive por la autoridad administrativa o judi-cial y la prueba precisamente pretende con-vencer al juzgador de que la marca alegadacomo notoria reúne características especialesque no poseen las marcas comunes.4

Corresponde, entonces, a la Autoridad Nacio-nal Competente o al Juez, en su caso, estable-cer, con base en las probanzas aportadas porquien desea el reconocimiento de marca noto-ria y por ende la protección especial que deello se deriva, si una marca tiene o no losatributos de la notoriedad, para lo cual el orde-namiento comunitario establece, en forma notaxativa, los criterios del artículo 84 citado.

Es de advertir que dentro del alcance de laprotección especial que otorga la notoriedadcomprobada está lo que dispone el artículo 83,literal e), cuando señala que se puede producirconfusión con una marca notoriamente cono-cida, si existe similitud, sin tener en cuenta laclase de los productos o servicios a que ella serefiere ni tampoco aquellos para los cuales sesolicita el registro.

De la lectura que hace el Tribunal de los dosincisos objeto de la interpretación se puedecolegir que la protección de la marca notoria

no se encuentra limitada por los principios de“especialidad” y de “territorialidad” generalmen-te aplicables con relación a las marcas comu-nes.5

4.5. Trámite de las observaciones. (Artícu-lo 96. D. 344)

Se contempla en la legislación comunitaria an-dina en materia de propiedad industrial la posi-bilidad de que cualquier persona, que tengalegítimo interés, pueda presentar observacio-nes al registro de una marca solicitada.

Según ella, se considera que tiene legítimointerés para presentar las observaciones tantoel titular de una marca registrada ante el inten-to de registrar otra idéntica o similar, así comoquien solicitó primero el registro de la marca.

Las observaciones deben ser tramitadas y re-sueltas por la Oficina Nacional Competente, lacual podrá rechazar las extemporáneas; lasque se fundamenten en solicitud posterior a lapetición de registro de la marca que se obser-va; las que se fundamenten en tratados novigentes para el País Miembro en el que sesolicita la marca o aquellas en que los intere-sados no hubieran pagado las tasas de trami-tación correspondientes.

Según los artículos 94, 95 y 96 de la Decisión344, una vez admitida a trámite la observaciónque no incurra en las causales de rechazomencionadas en el primero de los citados, laOficina Nacional Competente deberá notificaral peticionario para que dentro de los treintadías haga valer sus alegatos.

Vencido el mencionado plazo la Oficina Nacio-nal Competente debe decidir las observacio-nes y luego efectuar indefectiblemente el exa-men de registrabilidad para concluir pronun-ciándose expresamente sobre la concesión odenegación del registro de la marca, pronun-ciamiento que, independientemente de su con-tenido, favorable o desfavorable, deberá plas-marse en resolución debidamente motivada,la que debe ser notificada al peticionario.

El examen de registrabilidad que debe practi-car la oficina correspondiente comprende elanálisis de todas las exigencias que la Deci-sión 344 impone para que un signo pueda serregistrado como marca, partiendo de los requi-

4 Véase al respecto lo dicho en la Sentencia de 21-IV-98.Proceso 23-IP-96. Marca VODKA BALALAIKA. Publica-do en G.O.A.C. Nº 354 de 13-VII-98.

5 En similar sentido se pronunció el Tribunal en Sentenciade 8-X-99. Dentro del Proceso 36-IP-99. Marca FRISKIES.Publicado en G.O.A.C. Nº 504 de 9-XI-99.


sitos establecidos en el artículo 81, ya analiza-dos, y tomando en consideración las prohibi-ciones que señalan los artículos 82 y 83 de lamisma Decisión.El concepto plasmado en la resolución o actoadministrativo por el cual se califica la seme-janza o no de los signos enfrentados y sedetermina la concesión o la denegación delregistro debe estar respaldado en un estudioprolijo, técnico y pormenorizado de todos loselementos y reglas que le sirvieron de basepara tomar su decisión. El funcionario no gozade discrecionalidad en la adopción de su crite-rio puesto que debe adoptar las reglas que ladoctrina y jurisprudencia han establecido. Laaplicación que de éstas se realice en el exa-men comparativo, dependerá en cada caso delas circunstancias y hechos que rodeen a lasmarcas en conflicto. Este parámetro se hallaordenado en el artículo 95 de la Decisión 344,al exigir que “...la oficina nacional competentedecidirá sobre las observaciones y la conce-sión o denegación del registro de marca, locual notificará al peticionario mediante resolu-ción debidamente motivada”.

La Decisión 344 exige reiterativamente (arts.95 y 96) que los pronunciamientos de las auto-ridades nacionales respecto de las solicitudesde registro de marcas sean debidamente moti-vados, es decir, expresen los fundamentos enlos que se basan para emitirlos.6

4.6. Adquisición del derecho al uso exclu-sivo de la marca. (Artículo 102. D. 344)

Ha dicho El Tribunal que la única forma deadquirir el derecho exclusivo y preferente so-bre una marca es mediante el registro, actoque, según el sistema comunitario andino, esconstitutivo y no declarativo de tal derecho.

Una vez registrada la marca, su titular adquie-re el derecho al uso exclusivo el cual comportala posibilidad de ejercerlo en forma positiva yla facultad de prohibir que otros lo utilicen sinsu consentimiento o autorización (iusprohibendi).

El artículo 104 de la Decisión 344 dispone que:

“el registro de la marca confiere a su titular elderecho de actuar contra cualquier tercero quesin su consentimiento realice, con relación aproductos o servicios idénticos o similares paralos cuales haya sido registrada la marca”, al-guno de los actos que se enlistan en dichadisposición.

Tres facultades específicas en cabeza del titu-lar de una marca, se han identificado por lajurisprudencia y la doctrina como derivadasdel derecho exclusivo conferido por el registrode la misma; ellas son:

• La de usarla en el producto o servicio parala que fue concedida, o sobre su envase oenvoltorio; y además, la de interponer ac-ciones judiciales o administrativas a fin deimpedir que esos mismos usos puedan rea-lizarse o ejecutarse por terceros sobre pro-ductos similares que ostentan signos igua-les o semejantes a los suyos.

• La capacidad de comerciar los productos oservicios con identificación de su marca,que se complementa con la prohibición quepuede lograr el titular para que terceros vendanproductos o suministren servicios, bajo elamparo de un signo igual o similar.

• La posibilidad de que el titular utilice la mar-ca en avisos publicitarios, impidiendo queterceros hagan lo propio con esa mismamarca.7

En resumen, conforme al sistema andino, laúnica forma de adquirir el derecho al uso ex-clusivo de la marca es por medio del registro,el cual le permite a su titular ejercer el iusprohibendi para impedir que terceros utilicensu marca, sin su expreso consentimiento, en

6 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.Sentencia de 30-X-98, Proceso 35-IP-98, marca “GLENSIMON”, publicada en la G.O.A.C. Nº 422 del 30-III-99.

7 En abundamiento de los anteriores conceptos sobre for-ma de adquisición del derecho al uso exclusivo y prefe-rente de la marca, se citan a continuación algunas de lassentencias que forman parte de la reiterada jurispruden-cia del Tribunal Comunitario en las que se interpretaronlas normas que ahora se examinan: Sentencia de 18-IX-95, Proceso 12-IP-95, Marca: VERDADERO ARRANCAGRASA. G.O.A.C. No. 199 del 26-I-96. Sentencia de 19-IX-95, Proceso 2-IP-95, Marca: LAURA & LAURA ASHLEY.G.O.A.C. 199, del 26-I-96. Sentencia de 7-VIII-95, Proce-so 7-IP-95, G.O.A.C. 189, del 15-IX-95. Sentencia del 7-VIII-95, Proceso 4-IP-94, Marca: EDEN FOR MAN. G.O.A.C.No. 189 de 15-IX-95. Sentencia del 30-VIII-96, Proceso8-IP-95, Marca LISTER. G.O.A.C. No. 231 del 17-X-96,entre otras.


bienes o servicios idénticos o similares, a talextremo que pueda causar confusión al consu-midor que es a quien protege, en esencia, elderecho marcario. El registro marcario confie-re al titular de la marca, en el país de inscrip-ción el derecho al uso exclusivo de la misma yel ejercicio del ius prohibendi con las limita-ciones y excepciones establecidas por la leycomunitaria.

Con fundamento en las consideraciones ante-riores,


C O N C L U Y E:

Primero: Un signo puede registrarse comomarca únicamente si reúne los re-quisitos de distintividad, percepti-bilidad y susceptibilidad de repre-sentación gráfica a que se refiereel artículo 81 de la Decisión 344 yademás, no encaja en ninguna delas causales de irregistrabilidad aque se refieren los artículos 82 y83 de la Decisión 344.

Segundo: La existencia del riesgo de confu-sión es un aspecto de hecho quedeberá ser analizado por el admi-nistrador o el juez nacional, suje-tándose en todo caso, a las reglasde comparación de signos estable-cidas por la doctrina y la jurispru-dencia.

Tercero: El examen de registrabilidad quedebe practicar la oficina correspon-diente comprende el análisis de to-das las exigencias que la Decisión344 impone para que un signo pue-da ser registrado como marca, par-tiendo de los requisitos estableci-dos en su artículo 81 y tomando enconsideración las prohibiciones queseñalan los artículos 82 y 83 de lamisma Decisión. Debe producirseen todos los casos, aún en aqué-llos en que no se hayan presenta-do observaciones a la solicitud deregistro y la conclusión, sea cualfuere, debe plasmarse en una re-solución motivada.

Cuarto. La protección a la marca notoria,reconoce al titular de la misma otrosderechos que no poseen las mar-cas comunes, pero esto no signifi-ca que la notoriedad surge de lamarca por sí sola, o que para sureconocimiento legal no tengan queprobarse las circunstancias que handado lugar a la presencia de esacaracterística especial. Alegada lanotoriedad de una marca como obs-táculo para el registro de una nue-va marca, la prueba de tal notorie-dad corresponde a quien la alega,quien dispondrá, para ese objeto,de los medios procesales que lalegislación interna haya previsto.Téngase en cuenta que la protec-ción que confiere la marca notoria,de acuerdo a lo establecido en lasnormas andinas interpretadas, esindependiente de la clase de pro-ductos o servicios a que ella serefiere o de aquellos para los cua-les se solicita el registro.

Quinto: La legislación andina protege elnombre comercial sin necesidad deregistro o depósito. Para efectosde determinar la similitud entre unnombre comercial y una marca, seaplican las mismas reglas que parael cotejo entre marcas.

El Consejo de Estado de la República de Co-lombia deberá adoptar la presente interpreta-ción al dictar la sentencia dentro del procesointerno Nº 4954, de conformidad con el artícu-lo 35 del Tratado de Creación del Tribunal deJusticia del Acuerdo de Cartagena.

Notifíquese al Consejo de Estado de la Repú-blica de Colombia, mediante copia certificada.Remítase copia a la Secretaría General de laComunidad Andina para su publicación oficial.






Guillermo Chahín Lizcano

PROCESO 29-IP-2000

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a), b), d) y e);102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,

en concordancia con el artículo 5° del Tratado de Creación del Tribunal,solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia,

Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo.Proceso Interno No. 5197. Actora: HELADOS LA FUENTE S.A.

Marca: “FUENTE CLARA”.

Magistrado Ponente: DR. RUBEN HERDOIZA MERA

MAGISTRADO




EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-NIDAD ANDINA, en Quito a los dos días delmes de junio del año dos mil.

En la solicitud de interpretación prejudicialformulada por el Consejo de Estado de la Re-pública de Colombia, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera, por medio deofi-cio No. 425, de 6 de marzo del año 2000,suscrito por el Consejero de Estado GabrielEduardo Mendoza Martelo y recibido en esteTribunal el 31 de marzo del 2000.

V I S T O S:

Que la consulta se tramita con observancia delo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto delTribunal y que por ello fue admitida a trámite.

1. ANTECEDENTES.

1.1. Las partes.

La parte demandante es la Sociedad HELA-DOS LA FUENTE S.A. y la demandada, LaSuperintendencia de Industria y Comercio dela República de Colombia.

1.2. Síntesis de la demanda.

Se presenta la demanda en acción de nulidady restablecimiento del derecho contra la Reso-lución N° 7533 proferida por la Superintendencia

de Industria y Comercio de la República deColombia, el 20 de marzo de 1996, por la queha sido concedido registro como marca de fá-brica figurativa, para la denominación “FUEN-TE CLARA”, destinada a distinguir productoscomprendidos en la clase 29 del Decreto 755de 1972 o Clasificación Internacional de Niza.

La referida demanda persigue, adicionalmente,la nulidad de las Resoluciones expedidas porla misma Dependencia, número 010694, de 28de abril de 1997, confirmatoria de la Resolu-ción 7533 y por la que se resuelve los recursosde apelación interpuestos y, número 1124, de15 de mayo de 1998, que niega dichos recur-sos y confirma, también, la referida Resolu-ción 7533.

1.3. Contestación de la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio,al contestar a la demanda, solicita que no setome en cuenta las pretensiones y condenaspeticionadas por la demandante, por cuantocarecen de apoyo jurídico y por consiguiente,de sustento legal para que prosperen.

Adicionalmente, ratifica la legalidad de los ac-tos administrativos acusados pues afirma quecon la expedición de las resoluciones N° 7533del 20 de marzo de 1996, N° 010694 del 28 deabril de 1997, expedidas por el jefe de la Divi-sión de Signos Distintivos y N° 1124 del 15 de


mayo de 1998, proferida por el Superintenden-te Delegado para la Propiedad Industrial de laSuperintendencia de Industria y Comercio, nose ha incurrido en violación de normas conte-nidas en la Constitución Nacional, en el Códi-go Contencioso Administrativo y en la Deci-sión 344 de la Comisión del Acuerdo de Car-tagena.

1.4. Resolución Impugnada.

Mediante Resolución No. 7533 del 20 de Mar-zo de 1996, el Jefe de la División de SignosDistintivos declaró infundadas las observacio-nes presentadas por las sociedades PRODUC-TORA DE ALIMENTOS LA FUENTE S.A. yCERVECERIA UNION S.A., con fundamentoen las marcas LA FUENTE, CLARA PILSEN,CLARITA CERVUNION LA CERVEZA DELGRAN SABOR, CLARITA CERVIUNION MEGUSTO MUCHO MAS, CLARITA LA CHICAALEGRE DEL VESTIDO VERDE Y CLARITAPARA LA GENERACION DE LAS SENSACIO-NES, y concedió el signo figurativo, consisten-te en una gota que cae, en cuyo cuerpo y en laparte más ancha, las sombras y luces produ-cen la formación de unas figuras que aseme-jan las letras F y C, iniciales de la expresiónFuente Clara, solicitado por la sociedadAGROPECUA-RIA MONTIJO LTDA., para dis-tinguir productos de la clase 29, por considerarque no encuadra en la causal de irregistrabilidadconte-nida en el artículo 83 literal a) de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo deC a r t a g e -na.

Dentro del término de ley, los doctores MarioDelgado Echeverry, en representación de lasociedad PRODUCTORA DE ALIMENTOS LAFUENTE S.A., y Alvaro Correa Ordoñez, enrepresentación de la sociedad CERVECERIAUNION S.A., interpusieron el recurso de repo-sición y en subsidio el de apelación en contrade las Resoluciones que concedieron el regis-tro en favor de la sociedad AGROPECUARIAMONTIJO LTDA., cuyos fundamentos son:

La sociedad PRODUCTORA DE ALIMENTOSLA FUENTE S.A., manifiesta que al observarla publicación en la Gaceta, de la marca solici-tada, se aprecia que es una marca mixta, en laque el elemento denomitativo es el predomi-nante, por lo que hay confundibilidad entre lasmarcas en conflicto, que el consumidor esta

habituado a retener las marcas a través delelemento nominativo. Además, argumenta quela marca LA FUENTE es notoriamente conoci-da en Colombia.

Así mismo, la SOCIEDAD CERVECERIA UNIONS.A., manifiesta que la solicitud de registrocorresponde a una marca mixta compuesta delas palabras FUENTE y CLARA, expresionesque generarían confusión con las marcas enconflicto.

Por su parte, la Superintendencia de Industriay Comercio, mediante Resolución No. 1124del 15 de mayo de 1998, desconoce que lamarca se publicó en la Gaceta como mixta ydeclara infundadas las observaciones de lasdemandantes, menciona que la División deSignos Distintivos, mediante resolución No.010694 del 28 de abril de 1.997, decidió elrecurso de reposición interpuesto confirmandola resolución impugnada, argumentando quedesde el momento de la solicitud es evidenteel carácter figurativo del signo solicitado y laausencia de elementos nominativos, por lo queno existe riesgo de confusión con las expresio-nes que le sirven de fundamento a las obser-vaciones presentadas.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

La competencia del Tribunal de Justicia de laComunidad Andina para interpretar por víaprejudicial las normas que conforman el orde-namiento jurídico del Acuerdo de Cartagena,con el fin de asegurar su aplicación uniformeen el territorio de los Países Miembros, derivade lo que dispone el artículo 32 del Tratado desu creación.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETA-CIÓN PREJUDICIAL.

De conformidad con la solicitud presentadapor el consultante, el Tribunal procede a inter-pretar los artículos 81, 83 literales a), b), d) ye); y 102 de la Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena. No se interpretan losartículos 146 y 147 de la referida Decisión, yaque como se ha señalado en reiterada juris-prudencia, su aplicación es ajena al caso con-creto y constituyen, además, “compromisos quelos Países Miembros del Acuerdo de Cartagenaadquirieron desde la entrada en vigencia de laDecisión 311. Tales compromisos, de carácter


nacional, no pueden ser invocados ni aplica-dos a los casos en que los particulares partici-pan con intereses individuales” 1. Tampoco in-terpreta el artículo 5 del Tratado de Creacióndel Tribunal, por no ser aplicable al caso.

Las normas de la Decisión 344 de la Comisión,que serán objeto de esta interpretación prejudicial,son en consecuencia las siguientes:

3.1. Artículo 81.

“ Podrán registrarse como marcas los sig-nos que sean perceptibles, suficiente-mente distintivos y susceptibles de re-presentación gráfica.

“ Se entenderá por marca todo signo per-ceptible capaz de distinguir en el merca-do, los productos o servicios producidoso comercializados por una persona delos productos o servicios idénticos o si-milares de otra persona”

3.2. Artículo 83.

“ Así mismo, no podrán registrarse comomarca aquellos signos que, en relacióncon derechos de terceros, presenten al-gunos de los siguientes impedimentos:

“a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, auna marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto de loscua-les el uso de la marca pueda induciral público a error;

“b) Sean idénticos o se asemejen a un nom-bre comercial protegido, de acuerdo conlas legislaciones internas de los PaísesMiembros, siempre que dadas las cir-cunstancias pudiere inducirse al públicoa error;

“d) Constituyan la reproducción, la imitación,la traducción o la transcripción, total oparcial de un signo distintivo notoriamen-te conocido en el país en el que solicita

el registro o en el comercio subregional,o internacional sujeto a reciprocidad, porlos sectores interesados y que perte-nezca a un tercero. Dicha prohibiciónserá aplicable, con independencia de laclase, tanto en los casos en los que eluso del signo se destine a los mismosproductos o servicios amparados por lamar-ca notoriamente conocida, como enaquellos en los que el uso se destine aproductos o servicios distintos.

“ Esta disposición no será aplicable cuan-do el peticionario sea el legítimo titularde la marca notoriamente conocida;

“e) Sean similares hasta el punto de produ-cir confusión con una marca notoriamenteconocida, independientemente de la cla-se de los productos o servicios para loscuales se solicite el registro”.

3.3. Artículo 102.

“ El derecho al uso exclusivo de una mar-ca se adquirirá por el registro de la mis-ma ante la respectiva oficina nacionalcompetente”.

4. CONSIDERACIONES.

Los aspectos a los cuales se referirá el Tribu-nal en esta interpretación comprenden los re-quisitos para el registro de marcas, la similitudy la identidad entre marcas y, el examen deregistrabilidad.

4.1. Requisitos para el registro de marca.

En la normativa comunitaria sobre propiedadindustrial, se establecen los requisitos que debereunir una marca para ser considerada comotal; es así que el artículo 81 de la Decisión 344de la Comisión de la Comunidad Andina, serefiere a las cualidades esenciales de la mar-ca, esto es, perceptibilidad, distintividad y sus-ceptibilidad de representación gráfica. Tam-bién considera la citada norma, en su incisosegundo, que la función fundamental de lamarca es la de distinguir productos o servi-cios.

Concepto de marca

La marca se define como todo signo visible,capaz de distinguir los bienes o servicios pro-

1 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina, Tomo VI, Proceso 26-IP-96, sentencia del 30 deJulio de 1997, Marca: “SEFRITA”, Pág. 307.


ducidos o comercializados en el mercado poruna persona, de los bienes o servicios idénti-cos o similares de otra.Perceptibilidad

El signo no cumpliría la función de marca si notuviera la capacidad de ser perceptible pormedio de los sentidos o de la inteligencia porparte de los consumidores, de manera quepueda ser apreciado en imágenes, impresio-nes, palabras, gráficos, colores, etc.

De la perceptibilidad se desprende también elrequisito de la capacidad diferenciadora, quees el medio más fidedigno de identificar unproducto o un servicio de otro.

Distintividad

Otra de las funciones esenciales de la marca,es la capacidad de individualizar los serviciosy productos, lo que permite diferenciarlos ydistinguirlos en el mercado de otros idénticoso similares. Condición esencial para que unsigno se constituya en marca es, precisamen-te, la distintividad entre un producto y otro.

Se considera que la distintividad constituye unfundamento básico del signo para que puedaser registrado como marca, es así que su obje-to fundamental es la identificación marcaria, yla individualización frente a cualquier otro sig-no que se asemeje o sea idéntico, y que ante-riormente haya sido registrado o solicitado paralos mismos productos o servicios.

Representación gráfica

El tercer requisito es la representación gráfica,la cual comprende la descripción de palabras,figuras o signos para facilitar al administradoruna concepción material del contenido, forma,dimensiones, etc. del signo.

El tratadista Marco Matías Alemán, en suobra: "Marcas", pág. 77, Top ManagementInternational, Bogotá, destaca la importan-cia de esta característica, y hace una rela-ción entre la perceptibilidad con la materia-lización o factibilidad externa para el regis-tro. 2

4.2. Irregistrabilidad de las marcas

La importancia de los requisitos del artículo81, ha sido enfatizada reiteradamente por esteTribunal, ya que un signo sólo puede ser regis-trado como marca cuando cumple a cabalidadcon estos requisitos. Pero aún cuando un sig-no reúna estas características no debe incurriren ninguna de las causales de irregistrabilidadseñaladas en artículo 83, literales a), b), d) ye) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdode Cartagena, relativas a:

Riesgo de confusión

El artículo 83, literal a) de la Decisión 344 dela Comisión de la Comunidad Andina, se refie-re al tema de la confundibilidad, entendiéndo-se por tal el efecto de confundir o tomar unacosa por otra, lo que podría suceder por lasimilitud o semejanza entre dos marcas, o iden-tidad de las mismas.

Es menester establecer que la confusión seorigina en la semejanza entre los signos distin-tivos de los productos que ellos protegen, loque puede llevar a los consumidores a error oconfusión al adquirir esos productos o servi-cios, sin percatarse de que estos provenganposiblemente de empresas diferentes.

La marca que se proyecte registrar, no puedeser confundida con la debidamente inscrita, lacual goza de la protección legal conferida porel registro y por tanto otorga a su titular elderecho de hacer uso exclusivo de ella.

Marca confundible

En el cotejo marcario, tanto la doctrina comola jurisprudencia del Tribunal, han consideradoque:

"...Deberá tenerse en cuenta la visión deconjunto, la totalidad de sus elementos inte-grantes, la unidad fonética y gráfica de losnombres, su estructura general y no las par-tes aisladas unas de otras, ni los elementosparticulares distinguibles en los nombres,ya que por tratarse de estructuras lingüísticasdeberá atenderse antes que nada a la foné-tica.

"Debe evitarse, entonces, la disección o frac-cionamiento de los nombres que se compa-ran, o el pretender examinarlos en sus deta-

2 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina, Tomo V, Proceso 27-IP-95, Pág.: 90.


lles, ya que el consumidor medio no proce-de en tal forma. Por lo mismo deberá poner-se atención preferente a los elementos carac-terizantes de cada denominación, de los cualessuelen depender en la práctica la primeraimpresión o impacto que recibe ese consu-midor medio ante el nombre que sirva demarca." 3

En la doctrina encontramos los siguientes cri-terios generales del Derecho Marcario, quepermiten analizar la similitud de marcas y es-tablecer su aplicación:

"Regla 1.- La confusión resulta de la impre-sión de conjunto despertada por las marcas.

"Regla 2.- Las marcas deben examinarsesucesivamente y no simultáneamente.

"Regla 3.- Quien aprecie el parecido debecolocarse en el lugar del comprador presun-to y tener en cuenta la naturaleza del pro-ducto.

"Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las se-mejanzas y no las diferencias que existenentre las marcas." (Pedro C. Breuer More-no, "Tratado de Marcas de Fábrica y deComercio”, editorial Robis, Buenos Aires,pág. 351 y ss).

4.3. Nombres Comerciales

En el artículo 83, literal b) de la Decisión 344de la Comisión de la Comunidad Andina, seestablece como una de las causales de irre-gistrabilidad de un signo, la identidad o la se-mejanza con un nombre comercial. La solici-tud de registro de un signo marcario que seasemeje a un nombre comercial, puede induciral público a error.

La protección del nombre comercial puede darsepor dos vías:

- La vía del uso del nombre comercial; y- La vía de la inscripción o registro ante la

Oficina Nacional Competente.

Las dos vías tienen absoluta validez, sin tener

prelación o privilegio alguno entre la una y laotra.

De lo mencionado se puede deducir que unnombre comercial preexistente, que reúna losrequisitos exigidos y obligados para la protec-ción, puede oponerse al registro de una marcaidéntica o semejante.

Definición del nombre comercial

Se define al nombre comercial como aquelelemento que identifica la actividad mercantilde una empresa o de una persona de la deotra.

El tratadista Fernández Novoa lo define como"aquella especial denominación bajo la cual unempresario individual o social ejercita la ince-sante actividad económica en que estriba ladimensión dinámica de la empresa".

Requisitos del nombre comercial

Se considera a un nombre comercial plena-mente válido cuando cumple las siguientescondiciones:

“Distintividad.- Tanto intrínseca, esto es,capacidad distintiva propia, como extrínse-ca o disponibilidad, que significa no consti-tuir el nombre comercial o social, una mar-ca u otro signo usado por otra persona oempresa. El nombre comercial no debe serconfundible con otro ni con una marca yaempleada para individualizar personas físi-cas o jurídicas u otros signos que puedanservir de fundamento para una observación.

“Licitud.- Con lo que se pretende que elnombre comercial no esté constituido porsignos prohibidos por la ley, ni contrarios alas buenas costumbres y la moral; ni tampo-co ser engañoso, ni contradecir el principiode veracidad; ni implicar un riesgo de aso-ciación, de confusión, o dilución con otrossignos distintivos, no atentar contra el dere-cho de terceros." 4

Características del nombre comercial

Existen ciertas características que deben to-marse en cuenta en los nombres comerciales:3 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de

Cartagena Proceso 1-IP-87 G.O. No. 28 de 15 de febrerode 1988 4 Proceso 03-IP-99 G.O. No. 461 de 22 de julio de 1999


- Personal.- "La utilización y el ejercicio dela actividad que protege seapor parte de su propietario;

- Público.- "Cuando se ha exteriorizado esdecir, cuando ha salido de laórbita interna;

- Ostensible.- "Cuando puede ser advertidopor cualquier transeúnte; y,

- Continuo.- "Cuando se lo usa de maneraininterrumpida, ya que el nom-bre se adquiere por el uso y sepierde por el no uso que debeser definitivo y no ocasional comoel cierre de un negocio por in-ventarios."

La prueba del uso del nombre comercial co-rresponderá a quien alegue la existencia de suderecho. Debe comprobarse que el nombreha-ya sido utilizado con anterioridad a la soli-citud de registro de la marca.

4.4. Marca Notoria

La norma contenida en el artículo 83, literal d)de la Decisión 344 de la Comisión de la Comu-nidad Andina, contempla una amplia protec-ción para los signos distintivos que reúnan elrequisito de notoriedad.

El Profesor Fernández Novoa define a la mar-ca notoria como aquella que goza de difusióny ha logrado el reconocimiento entre el círculode consumidores del producto que identifica.

Para el tratadista Jorge Otamendi notoriedades "un status de aceptación por parte del públi-co, que sólo es consecuencia del éxito que hatenido el producto o servicio que las marcasdistinguen".

Este Tribunal en varios fallos ha insistido enque:

“la notoriedad de la marca es un hecho quedebe probarse, pues la marca para conver-tirse en notoria es el resultado de una seriede factores como: calidad del producto, di-fusión de la marca, imagen en el mercado,comercialización del producto, etc.; la cargade la prueba corresponde al titular de la

marca, pues ésta puede ser desconocidainclusive por la autoridad administrativa ojudicial y la prueba precisamente pretendeconvencer al juzgador de que la marca ale-gada como notoria reúne características es-peciales que no poseen las marcas comu-nes." 5

"La notoriedad se predica de la marca utili-zada no sólo a nivel nacional sino en elámbito de la subregión y el internacional" 6.

Prueba de notoriedad

La notoriedad de la marca, debe ser probar enlos términos establecidos por la ley; por ello,quien la alega está obligado a probarla. Paraestablecer si una marca es notoria, el juzgadordebe tomar en cuenta lo que menciona la De-cisión 344 de la Comisión de la ComunidadAndina, que son entre otros elementos los si-guientes:

“a) La extensión del conocimiento entre elpúblico consumidor como signo distintivode los productos o servicios para los quefue acordado;

“b)La intensidad y el ámbito de difusión yde la publicidad o promoción de la marca;

“c) La antigüedad de la marca y su uso cons-tante;

“d)El análisis de producción y mercadeo delos productos que distingue la marca.”

Corresponde a la Autoridad Nacional Compe-tente establecer con base a los elementos men-cionados, si una marca es o no notoria.

Confusión con la marca notoriamente co-nocida

El artículo 83, literal e) señala al respecto, quese puede producir confusión con una marcanotoriamente conocida, si existe similitud, sintener en cuenta la clase de productos o servi-cios para los cuales se solicita el registro.

"Dentro del conflicto suscitado entre unamar-ca notoriamente conocida y una marca

5 Proceso 23-IP-96 G.O. No. 354 de 13 de julio de 19986 Proceso 2-IP-94, G.O. No. 160 de julio 21 de 1994


común, el punto esencial radica en determi-nar el momento en que la marca notoria-mente conocida ha obtenido tal calidad a finde impugnar con base en aquella un regis-tro, o bien para hacer valer preferentementelos derechos que confiere la norma cuandose ha registrado una marca en violación delos literales d) y e) del artículo 83 de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena." 7

La propia normativa comunitaria determina quela protección de la marca notoria no se en-cuentra limitada por los principios de "especia-lidad" y de "territorialidad".

4.5. Examen de registrabilidad de las mar-cas

El examen de registrabilidad de las marcastanto de productos como de servicios, se en-cuentra establecido en la Decisión 344.

Dicho examen debe realizar la oficina nacionalcompetente. El Tribunal ha enfatizado en queese examen debe llevarse a cabo, en todocaso, con el criterio del funcionario respectivo:

“La disposición del artículo 96 impone laobligación a la oficina nacional competentede realizar el examen de registrabilidad deuna solicitud marcaria, examen que debeproceder tanto en los casos en que se hanpresentado observaciones como en aque-llos en los que ellas no existan. La inexis-tencia de observaciones, por lo tanto, noexime al administrador, de la exigencia deproceder al examen de registrabilidad, y coneste fundamento a otorgar o denegar el re-gistro de la marca, mediante resolución de-bidamente motivada que será comunicadaal interesado” 8

Al interpretar la misma norma en el proceso27-IP-95 el Tribunal señaló:

"La facultad que se confiere a la oficinanacional competente o al administrador paraque proceda al examen de fondo sobre laregistrabilidad del signo, a más de ser unapotestad, es una obligación que debe cum-

plirse antes de otorgar el registro marcario.

"No puede entenderse que el examen defondo sólo se ha de practicar cuando noexistan "observaciones". ni que se haya deomitir en caso de existencia de estas, cuan-do el fin y el objetivo de la norma es quesea la autoridad administrativa la que, conel examen de fondo, conceda o deniegue lamarca.

"Con la presentación de observaciones y suaceptación o rechazo, no significa que seexima al funcionario de su obligación deproceder al examen de los requisitos quedebe reunir el signo según el artículo 81, yde verificar si no se encuentra incurso enlas prohibiciones fijadas en los artículos 82y 83".

4.6. Derechos conferidos por la marca

En la doctrina y en diversas legislaciones en-contramos dos sistemas para la protección deun signo: el sistema declarativo, que protege ala marca únicamente por su uso y, el sistemaatributivo que sólo confiere derecho al usoexclusivo a raíz de la inscripción del signo enel respectivo registro.

La norma comunitaria que consagra el artículo102 de la Decisión 344 de la Comisión de laComunidad Andina, se encuentra ubicada enel sistema atributivo, en el cual el derechonace exclusivamente del registro del signo;"es decir en las normas del ordenamiento jurí-dico andi-no el registro es título constitutivodel derecho de marcas." 9

La doctrina reconoce tres facultades que sederivan del registro, y por el cual el titularpuede hacer valer su derecho de propietario:

"La facultad de aplicar la marca al producto,que puede ejercerla sobre el mismo produc-to, o sobre su envase o envoltorio; y ade-más se le faculta para interponer acciones afin de impedir que esas mismas acciones ohechos puedan realizarse o ejecutarse porterceros sobre productos similares que os-tentan signos iguales o semejantes a lossuyos;

7 Proceso No. 23-IP.96 G.O. No. 354 de 13 de julio de1998

8 Proceso 22-IP-96, G.O. No. 265 de 16 de mayo de 1997 9 Proceso 20-IP-98, G.O. No. 393 de 14 de diciembre de1998


"Una segunda facultad, entraña la capaci-dad de comerciar esos productos o servi-cios con identificación de su marca. En lafaceta negativa, esa facultad se traduce enla prohibición que puede lograr el titular paraque terceros vendan productos o suminis-tren servicios, bajo el amparo de un signoigual o similar;

"La tercera facultad hace referencia al cam-po publicitario, en el que el titular puedeutilizar la marca en avisos publicitarios, im-pidiendo que terceros lo realicen con esamisma marca." 10

El valor constitutivo del registro de marca seda desde el momento de la concesión por par-te de la Oficina Nacional Competente, adqui-riendo su titular el derecho exclusivo sobreuna marca, derecho subjetivo de usarla parala identificación de productos y servicios.

Con fundamento en las consideraciones ante-riores,


C O N C L U Y E:

Primero: Un signo para poder ser registradocomo marca debe ser perceptible,distintivo y susceptible de repre-sentación gráfica. Además, no debeestar inmerso en ninguna de lasprohibiciones de los artículos 82 y83 de la Decisión 344 de la Comi-sión del Acuerdo de Cartagena, puesde ser ese el caso, el signo nopodrá ser registrado como marca.

Segundo: No puede ser registrado como marcaun signo que sea similar a otro no-toriamente conocido. La notoriedad

del signo que es producto de lagran difusión y del conocimientoque tienen de él los consumidores,de-be ser probada por la parte quela alega.

Tercero: El juez nacional debe determinar siexiste riesgo de confusión entre lossignos enfrentados. Esta confusiónpuede no sólo ser en el campo ideo-lógico sino también en los camposfonético, visual o auditivo, bastan-do que dicha confusión se presen-te en uno de estos campos paraque tal riesgo exista.

El Consejo de Estado de la República de Co-lombia deberá adoptar la presente interpreta-ción al dictar la sentencia dentro del procesointerno Nº 5197, de conformidad con el artícu-lo 35 del Tratado de Creación del Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina.

Notifíquese al Consejo de Estado de la Repú-blica de Colombia, mediante copia certificada.Remítase copia a la Secretaría General de laComunidad Andina para su publicación en laGaceta Oficial.





Guillermo Chahín LizcanoMAGISTRADO




10 Proceso 4-IP-94, G.O. No. 189 de 15 de septiembre de1995


Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

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