SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad...

Proceso 133-IP-2011.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, la Dis-posición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Se-gunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo deQuito, República del Ecuador. Actor: PANIFICADORA MODERNA S.A.Marca: “NUTRICER” (mixta). Expediente Interno N° 7675-CS....................

Proceso 143-IP-2011.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 135 literalesa) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia,Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e, InterpretaciónPrejudicial, de oficio, del artículo 150 de la misma Decisión 486. Marcas:TELCEL (denominativa); TELCEL (mixta); TELCEL MOVIL (denominativa) yTELCEL MÓVILES (denominativa). Actor: sociedad ADMINISTRADORADE MARCAS RD, S. DE RL DE C.V. Proceso interno Nº 2005-00303 ......

Proceso 153-IP-2011.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literal a), 135 literales a) y b)y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina;solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrati-vo, Sección Primera de la República de Colombia. Actor: Papeles Nacio-nales S.A. Marca: “UPM FINESSE” (denominativa). Proceso Interno N°2007-00306 ...................................................................................................

Proceso 161-IP-2011.- Interpretación Prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo deEstado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrati-vo, Sección Primera; e Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos134 literales a) y b), 224 y 228 de la misma Decisión 486. Marca: MAFE(mixta). Actor: sociedad FRITO LAY COLOMBIA LTDA. Proceso interno Nº2009-00074 ...................................................................................................

Proceso 174-IP-2011.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literal a) y 135 literales a), b),e), f) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, deoficio, el artículo 150 de la misma Decisión. Con fundamento en la consultasolicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrati-vo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: “TAXI DRIVER”(denominativa). Actor: PELAEZ HERMANOS S.A. y BATERÍAS WILLARDS.A. Expediente interno: Nº 2006-00244 ....................................................

Proceso 125-IP-2011.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a)de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, elartículo 150 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta solicita-da por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de loContencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: NH12 (denomina-tiva). Actor: VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA. Expediente Interno Nº2007-00232 ...................................................................................................

Para nosotros la Patria es América

S U M A R I O

Tribunal de Justicia de la Comunidad AndinaPág.

Año XXIX - Número 2061

Lima, 12 de junio de 2012

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GACETA OFICIAL 12/06/2012 2.60

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los14 días del mes de marzo del año dos mil doce,procede a resolver la solicitud de InterpretaciónPrejudicial formulada por la Segunda Sala delTribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Admi-nistrativo de Quito, República del Ecuador.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial ysus anexos cumplen con los requisitos com-prendidos en el artículo 125 del Estatuto delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina,así como con las exigencias del artículo 33 delTratado de Creación, por lo que su admisión atrámite fue considerada procedente en el autoemitido el 19 de enero de 2012.

I. PARTES EN EL PROCESO INTERNO.

Demandante: PANIFICADORA MODERNAS.A.

Demandado: El Presidente del Instituto Ecua-toriano de Propiedad Intelec-tual (IEPI), el Director Nacio-nal de Propiedad Industrial y elProcurador General del Esta-do de la República del Ecua-dor.

Tercero interesado: N.V. NUTRICIA.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaes competente para interpretar por la vía pre-judicial las normas que conforman el Ordena-miento Jurídico de la Comunidad Andina, con elfin de asegurar su aplicación uniforme en elterritorio de los Países Miembros.

III. DATOS RELEVANTES.

A. Hechos:

El 10 de mayo de 2000 la sociedad PANIFICA-DORA MODERNA S.A. solicitó el registro delsigno NUTRICER (mixto) en la Clase 30 de laClasificación Internacional de Niza.

El extracto de la solicitud fue publicado en laGaceta de la Propiedad Industrial Nº 424, demayo de 2000. La sociedad N.V. NUTRICIApresentó observación con base en su marcaregistrada “NUTRICIA” (denominativa) en laClase 05.

Mediante Resolución Nº 978314, de 1 de no-viembre de 2000, el Director Nacional de Pro-piedad Industrial aceptó la observación pre-sentada.

PANIFICADORA MODERNA S.A. deduce re-curso contencioso administrativo subjetivo o deplena jurisdicción, pretendiendo la declaratoriade ilegalidad e invalidez jurídica de la menciona-da Resolución Nº 978314, mediante la cual elDirector Nacional de Propiedad Industrial acep-ta la observación presentada por N.V. NUTRICIAy niega el registro de la marca NUTRICER (mix-ta) en la Clase 30.

B. Fundamentos de la Demanda:

La actora manifiesta que:

- El signo solicitado “NUTRICER” (mixto) enla Clase 30 es perfectamente registrable, porlo que la autoridad administrativa hizo mal endenegar el registro, ya que los signos con-frontados poseen entre sí diferencias que lespermiten ser identificados plenamente en elmercado, sin riesgo alguno de confusión oaprovechamiento injusto.

PROCESO 133-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, la

Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda

Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito,República del Ecuador. Actor: PANIFICADORA MODERNA S.A.Marca: “NUTRICER” (mixta). Expediente Interno N° 7675-CS.


- La Resolución Nº 978314 carece de sustentoya que el signo que se intenta registrar:“NUTRICER y logo” se caracteriza por reunirel doble requisito de la novedad y distintividad,necesarios para proceder al registro.

- Señala que el opositor minimiza la importan-cia que posee en la estructura la partícula“CER”, elemento constitutivo que le otorganovedad al signo “NUTRICER” (mixto). Deberecordarse que la marca es un todo y quedebe ser considerada como tal, al momentode decidirse o no su concesión.

- En el plano gráfico-visual se concluye quela terminación “-CER” tiene suficiente fuerzadistintiva para individualizar la marca “NUTRI-CER” (mixta), permitiendo efectivamente alconsumidor reconocerla. Así, fonéticamentelos sonidos finales son totalmente disímiles“-ER” e “ICIA” determinando la diferencia en-tre las marcas confrontadas.

- Indica que los signos confrontados protegenproductos de diversa naturaleza, diferentesentre sí. La marca opositora protege produc-tos comprendidos en la Clase 05 (especial-mente productos dietéticos para niños y en-fermos), a diferencia del signo solicitadoNUTRICER (mixto) destinado a proteger pro-ductos para humanos no comprendidos enotras clases. En consecuencia, no existeriesgo de confusión tanto porque los produc-tos son distintos, como porque se los comer-cializa por distintos medios.

- Manifiesta también que la autoridad adminis-trativa pasa por alto el hecho de que existenregistradas marcas que utilizan ciertos prefi-jos comunes que, como la partícula inicial“NUTRI-”, no son susceptibles de apropia-ción pues nacen del término NUTRICIÓN.

C. Contestación a la Demanda:

El Presidente del Instituto Ecuatoriano dePropiedad Intelectual (IEPI) contesta la de-manda negando sus fundamentos de hecho yderecho. Se ratifica en la legalidad de la Resolu-ción Nº 978314 materia de la impugnación yaque considera que fue emitida en conformidadcon la legislación andina y nacional.

El Director Nacional de Propiedad Indus-trial contesta la demanda negando sus funda-mentos de hecho y derecho. Señala que el sig-

no solicitado era irregistrable ya que, frente a lamarca actora, no cumplía con los requisitoslegales para constituirse como marca.

El Procurador General del Estado se limita aseñalar el domicilio judicial para notificaciones.

D. Tercero Interesado:

La empresa N.V. NUTRICIA, en calidad detercera interesada, contesta la demanda en lossiguientes términos:

- Que, el signo solicitado NUTRICER (mixto)en la Clase 30 carece de distintividad ya quees visual, fonética e ideológicamente similara la marca NUTRICIA (denominativa) regis-trada a su nombre en la Clase 05 medianteTítulo Nº 385-85.

- Que, la demanda es improcedente, ya que laresolución impugnada no viola ninguna de lasdisposiciones legales de la materia.

- Indica que, del análisis de las denominacio-nes NUTRICIA – NUTRICER, se puede ob-servar que éstas poseen la misma longitud,es decir, ocho letras, seis de las cuales sonexactamente iguales (N-U-T-R-I-C), y la mis-ma cantidad de sílabas, que son tres (NU-TRI-CIA y NU-TRI-CER), dos de las cualesson idénticas. Resalta que el elemento iniciales exactamente el mismo en cada denomina-ción (NUTRIC). Todas estas coincidenciasresultan fundamentales para apreciar la se-mejanza que existe entre los signos confron-tados.

- Al permitirse el registro de la marca NUTRI-CER (mixta), se produciría, sin duda, confu-sión ideológica en el público consumidor, puesentre ésta y la denominación NUTRICIA,existe un contenido conceptual extremada-mente parecido.

- Manifiesta que la confusión ideológica es larepresentación o evocación a una mismacosa, característica o idea que impide alconsumidor distinguir entre dos marcas. Así,se debe concluir que la posibilidad de confu-sión conceptual entre las marcas NUTRICIAy NUTRICER es muy alta. Ambos signos evo-can un concepto extremadamente similar ysugieren la idea de nutrición. Las denomina-ciones NUTRICIA y NUTRICER, al ser ex-


presadas ante un oyente, presentan la mis-ma representación mental, sin necesidad deefectuar ningún proceso de asociación. Agre-ga que justamente es esta inmediata evoca-ción la que puede producir confusión.

- En cuanto al logotipo que la demandante haincluido en la denominación NUTRICER, se-ñala que éste no constituye un factor quepermita o facilite el registro de dicho signo,pues este elemento no le aportaría mayordistintividad a la denominación.

- Los productos que protegen las marcas enconflicto se encuentran sumamente relacio-nados entre sí, situación que constituye otroelemento agravante, pues se puede causargran confusión en el público consumidor, quepodría imaginar el origen común de estosproductos y los fabricados por la empresaN.V. NUTRICIA, de reconocida calidad y pres-tigio en el mercado internacional y andino enparticular. Sería imposible para el público con-sumidor discernir entre ambos productos.

- Los productos amparados por la denomina-ción NUTRICIA son productos alimenticios ydietéticos para niños e inválidos mientras quelos productos protegidos por la denominaciónsolicitada por el demandante son papillaspara alimentación de humanos. Por lo tanto,resulta evidente que las marcas en cuestión,en atención a su naturaleza, finalidad a laque se destinan, circulación, estructura, com-posición y presentación, pueden llegar a crearconfusión en el público consumidor.

IV. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

El Juez Consultante solicitó la interpretaciónprejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83literal a) y 95 de la Decisión 344, así como delos artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a) dela Decisión 486.

Conforme se desprende de autos, la solicitud deregistro de marca se presentó el 10 de mayo de2000, es decir, en vigencia de la Decisión 344.Por ello se interpretarán los artículos 81, 82literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344, y deoficio, la Disposición Transitoria Primera de laDecisión 486. No se interpretará el artículo 95de la Decisión 344 por no ser pertinente en elcaso de autos.

A continuación, se inserta el texto de las nor-mas a ser interpretadas:

“DECISIÓN 344

“(…)

“Artículo 81. Podrán registrarse como mar-cas los signos que sean perceptibles, sufi-cientemente distintivos y susceptibles de re-presentación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comercia-lizados por una persona de los productos oservicios idénticos o similares de otra perso-na.

(…)

Artículo 82.- No podrán registrarse como mar-cas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme alartículo anterior;

(…)

Artículo 83. Asimismo, no podrán registrar-se como marcas aquellos signos que, enrelación con derechos de terceros, presentenalgunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, auna marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto de los cua-les el uso de la marca pueda inducir alpúblico a error;

DECISION 486

(…)

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- To-do derecho de propiedad industrial válida-mente concedido de conformidad con la le-gislación comunitaria anterior a la presenteDecisión, se regirá por las disposiciones apli-cables en la fecha de su otorgamiento salvoen lo que se refiere a los plazos de vigencia,en cuyo caso los derechos de propiedad in-


dustrial preexistentes se adecuarán a lo pre-visto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, li-cencias, renovaciones y prórrogas se aplica-rán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, lapresente Decisión regirá en las etapas queaún no se hubiesen cumplido a la fecha desu entrada en vigencia.

(…).”

1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

El Juez Consultante solicitó la interpretaciónprejudicial de normas contenidas en la Decisión486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sinembargo, la solicitud de registro del signo mixtoNUTRICER para identificar productos de la Cla-se 30 se presentó el día 10 de mayo de 2000, esdecir, al amparo de la Decisión 344 de la Comi-sión del Acuerdo de Cartagena. Por tal motivo,es necesario abordar el tema de la aplicación dela norma comunitaria en el tiempo.

Acerca del tránsito legislativo y la definición dela ley aplicable es pertinente señalar que, por logeneral, una nueva norma al ser expedida regu-lará los hechos que se produzcan a partir de suvigencia; es decir, que la ley rige para lo venide-ro según lo establece el principio de irretroacti-vidad. Pero, es claro que no constituye aplica-ción retroactiva de la ley el hecho de que unanorma posterior se utilice para regular los efec-tos futuros de una situación planteada bajo elimperio de la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con elfin de garantizar el respeto a las exigencias deseguridad jurídica en los casos de tránsito le-gislativo, ha diferenciado los aspectos de carác-ter sustancial de aquellos de naturaleza proce-dimental contenidos en las normas, para seña-lar de manera reiterada que la norma comunita-ria de carácter sustancial no es retroactiva, puesel principio de irretroactividad establece que alexpedirse una nueva norma, ésta regulará, porlo general, los hechos que se produzcan a partirde su vigencia, por lo que no afectará derechosconsolidados en época anterior a su entrada envigor. La norma sustantiva no tiene efecto retro-activo, a menos que por excepción se le hayaconferido tal calidad. Este principio constituye

una garantía de estabilidad de los derechos ad-quiridos.

Por ello, en el ámbito de la Propiedad Industrialy de conformidad con la Disposición TransitoriaPrimera de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, y en razón de la ultra activi-dad de la ley, la norma anterior, aunque deroga-da, continúa regulando, bien los requisitos devalidez o bien los derechos conferidos cuandose encontraba en vigor; lo que quiere decir quela eficacia de la ley derogada continúa hacia elfuturo para regular situaciones jurídicas ante-riores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunquelos efectos de tal situación como lo relacionadocon el uso, renovación y plazo de vigencia serigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter proce-sal se caracterizan por tener efecto generalinmediato, es decir, que su aplicación procedesobre los hechos producidos posteriormente asu entrada en vigencia, rigiendo las etapas deprocedimiento que se inicien a partir de esemomento. Para el caso, se reitera que:

“(...) la norma sustancial que se encontrarevigente al momento de presentarse la solici-tud de registro de un signo como marca, serála aplicable para resolver sobre la concesióno denegatoria del mismo; y, en caso de im-pugnación -tanto en sede administrativa co-mo judicial- de la resolución interna que ex-prese la voluntad de la Oficina Nacional Com-petente sobre la registrabilidad del signo,será aplicable para juzgar sobre su legalidad,la misma norma sustancial del ordenamientocomunitario que se encontraba vigente almomento de haber sido solicitado el registromarcario. (Proceso 39-IP-2003. marca: “&MIXTA”, publicado en la Gaceta Oficial N°965, de 8 de agosto de 2003).

A manera de conclusión, y de acuerdo con loanteriormente anotado, si la norma sustancialvigente para la fecha de la solicitud de registrodel signo distintivo ha sido derogada y reem-plazada por otra en el curso del procedimientocorrespondiente, aquella norma será la aplica-ble para determinar si se encuentran cumplidoso no los requisitos que se exigen para el regis-tro.

Por otro lado, las etapas procesales que hayansido ya cumplidas y agotadas a la fecha de en-


trada en vigencia de la nueva norma no se afec-tarán por las nuevas regulaciones de tal carác-ter. A contrario sensu, las nuevas regulacionesde carácter procesal tendrán aplicación inme-diata respecto de las etapas del trámite admi-nistrativo pendientes de realizar.

De la solicitud de interpretación prejudicial remi-tida por el Juez Consultante y de los documen-tos anexos, se desprende que la solicitud deregistro del signo NUTRICER (mixto) se realizóen vigencia de la Decisión 344. Esta disposicióncomunitaria contenía las normas que fijaban loconcerniente a los requisitos para el registro delas marcas, así como, las causales de irregis-trabilidad de los signos y, por lo tanto, es la quedebe ser aplicada al asunto bajo examen.

2. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISI-TOS PARA SU REGISTRO.

El artículo 81 de la Decisión 344 define lo quedebe entenderse como marca. De acuerdo conesta definición legal, este Tribunal ha interpre-tado que la marca constituye un bien inmaterialrepresentado por un signo que, perceptible através de medios sensoriales y susceptible derepresentación gráfica, sirve para identificar ydistinguir en el mercado los productos o servi-cios producidos o comercializados por una per-sona de otros idénticos o similares, a fin de queel consumidor o usuario medio los valore, dife-rencie, identifique y seleccione, sin riesgo deconfusión o error acerca del origen o la calidaddel producto o servicio correspondiente. EsteTribunal se ha pronunciado en reiteradas oca-siones acerca de los requisitos que los signosdeben satisfacer para ser registrados comomarcas, éstos son:

La perceptibilidad, es la capacidad del signopara ser aprehendido o captado por alguno delos sentidos. La marca, al ser un bien inmate-rial, debe necesariamente materializarse paraser apreciada por el consumidor; sólo si estangible para el consumidor, podrá éste com-pararla y diferenciarla, de lo contrario, si es im-perceptible para los sentidos, no podrá ser sus-ceptible de registro.

La distintividad, es considerada por la doctrinay por la jurisprudencia de este Tribunal como lafunción primigenia que debe reunir todo signopara ser susceptible de registro como marca,es la razón de ser de la marca, es la caracterís-

tica que permite diferenciar o distinguir en elmercado los productos o servicios comerciali-zados por una persona de los idénticos o simila-res de otra, para así impedir que se origine unaconfusión en las transacciones comerciales.

Jorge Otamendi sostiene respecto al carácterdistintivo de la marca: “El poder o carácter dis-tintivo es la capacidad intrínseca que tiene parapoder ser marca. La marca, tiene que poderidentificar un producto de otro. Por lo tanto, notiene este poder identificatorio un signo que seconfunde con lo que se va a identificar, sea unproducto, un servicio o cualesquiera de sus pro-piedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Mar-cas”. 7ma. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Ai-res, 2010. p. 25).

La susceptibilidad de representación gráfica,permite componer una imagen o una idea delsigno, en sus características y formas, a fin deposibilitar su registro. Consiste en descripcio-nes realizadas a través de palabras, gráficos,signos mixtos, colores, figuras, etc. de maneraque sus componentes puedan ser apreciadosen el mercado de productos.

3. IRREGISTRABILIDAD DE UNA MARCA PORIDENTIDAD Y SEMEJANZA. RIESGO DE CON-FUSIÓN. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICAE IDEOLÓGICA. REGLAS PARA EFECTUAREL COTEJO MARCARIO.

Tomando en cuenta que la sociedad PANI-FICADORA MODERNA S.A solicitó el registrodel signo NUTRICER (mixto), y que la empre-sa N.V NUTRICIA presentó observación en con-tra de dicha solicitud, con base en su marcaregistrada NUTRICIA (denominativa), el Tri-bunal estima pertinente referirse a los impedi-mentos para el registro de un signo contempla-dos en el literal a) del artículo 83 de la Decisión344, concordado con lo dispuesto por el literala) del artículo 82.

El literal a) del artículo 83 de la Decisión, consa-gra una causal de irregistrabilidad que tiene quever específicamente con el requisito de distinti-vidad. Establece, que no son registrables comomarcas, signos que sean idénticos o similaresa una marca anteriormente solicitada para re-gistro o registrada por un tercero, para los mis-mos productos o servicios, o para productos oservicios relacionados, de manera tal que puedaproducir error en el público consumidor.


Según la Normativa Comunitaria Andina, no esregistrable un signo confundible, ya que no po-see fuerza distintiva; de permitirse su registrose estaría atentando contra el interés del titularde la marca que haya sido registrada, así comoel de los consumidores. Dicha prohibición, con-tribuye a que el mercado de productos y servi-cios se desarrolle con transparencia y, tienecomo efecto, que el consumidor no incurra enerror al realizar la elección de los productos oservicios que desea adquirir.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o lasemejanza de los signos puede dar lugar a dostipos de confusión: la directa, caracterizadaporque el vínculo de identidad o semejanza in-duce al comprador a adquirir un producto o usarun servicio determinado en la creencia de queestá comprando o usando otro, lo que implica laexistencia de un cierto nexo también entre losproductos o servicios; y, la indirecta, caracteri-zada porque el citado vínculo hace que el con-sumidor atribuya, en contra de la realidad de loshechos, a dos productos o dos servicios que sele ofrecen, un origen empresarial común. Lossupuestos que pueden dar lugar al riesgo deconfusión entre varios signos y los productos oservicios que cada uno de ellos ampara, seríanlos siguientes: “(i) que exista identidad entre lossignos en disputa y también entre los productoso servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidadentre los signos y semejanza entre los produc-tos o servicios; (iii) o semejanza entre los sig-nos e identidad entre los productos y servicios;(iv) o semejanza entre aquéllos y también se-mejanza entre éstos”. (Proceso 109-IP-2002,marca: “CHILIS y diseño”, publicado en la Gace-ta Oficial Nº 914, de 1 de abril de 2003,).

De conformidad con lo expuesto, la Oficina Na-cional Competente debe observar y establecersi entre los signos en conflicto existe identidado semejanza, para determinar luego, si esto escapaz de generar confusión entre los consumi-dores. De la conclusión a que se arribe, depen-derá la registrabilidad o no del signo.

La similitud entre dos signos puede darse des-de diferentes ámbitos:

La similitud ortográfica. Se da por la seme-janza de las letras entre los signos a comparar-se. La sucesión de vocales, la longitud de lapalabra o palabras, el número de sílabas, lasraíces o las terminaciones iguales, pueden in-crementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coinciden-cia en las raíces o terminaciones, y cuando lasílaba tónica en las denominaciones compara-das es idéntica o muy difícil de distinguir. Sinembargo, se debe tener en cuenta las particu-laridades de cada caso para determinar unaposible confusión.

La similitud ideológica. Se configura entresignos que evocan una idea idéntica o seme-jante.

Debido a que N.V NUTRICIA alega confusiónideológica en el público consumidor, por consi-derar que el contenido conceptual entre los sig-nos en controversia es extremadamente pare-cido, el Juez Consultante deberá tomar en cuen-ta este tema.

Reglas para el cotejo marcario:

La oficina nacional competente deberá proce-der al cotejo de los signos en conflicto, aplican-do para ello los siguientes parámetros:

• La comparación debe efectuarse sin descom-poner los elementos que conforman el con-junto marcario, es decir, cada signo debeanalizarse con una visión de conjunto, tenien-do en cuenta su unidad ortográfica, auditiva eideológica.

• En la comparación se debe emplear el méto-do del cotejo sucesivo, es decir, se debe ana-lizar un signo y después el otro. No es proce-dente hacerlo de manera simultánea, ya queel consumidor no observa al mismo tiempolas marcas, sino que lo hace en diferentesmomentos.

• Se debe enfatizar en las semejanzas y no enlas diferencias, pues en estas últimas esdonde se percibe el riesgo de confusión o deasociación.

Al realizar la comparación es importante tratarde colocarse en el lugar del presunto compra-dor, siendo un elemento importante para el exa-minador determinar cómo el producto o servicioes captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros han sido adoptadospor el Tribunal en numerosas InterpretacionesPrejudiciales. Podemos destacar las siguien-tes: Proceso 58-IP-2006. Marca: “GUDUPOP”,


publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 dejulio de 2006; y, Proceso 62-IP-2006. Marca:“DK”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de14 de julio de 2006.

Es importante señalar que la comparación entrelos signos deberá realizarse en base al conjuntode elementos que los integran, donde el todoprevalezca sobre las partes y no descomponien-do la unidad de cada uno. En esta labor, comodice el Tribunal: “La regla esencial para determi-nar la confusión es el examen mediante unavisión en conjunto del signo, para desprendercuál es la impresión general que el mismo dejaen el consumidor en base a un análisis ligero ysimple de éstos, pues ésta es la forma común ala que recurre el consumidor para retenerlo y re-cordarlo, ya que en ningún caso se detiene aestablecer en forma detallada las diferenciasentre un signo y otro (…)”. (Proceso 48-IP-2004,marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL”, publicadoen la Gaceta Oficial Nº 1089, del 5 de julio de2004, (citando al proceso 18-IP-98, marca: “USTOP”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, de13 de mayo de 1998).

4. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENO-MINATIVOS Y MIXTOS.

En el proceso interno se aborda la comparaciónentre el signo solicitado NUTRICER (mixto) y lamarca registrada NUTRICIA (denominativa).Por ello, es necesario que el Tribunal analice eltema de la comparación entre signos denomi-nativos y mixtos.

Los signos denominativos se conforman poruna o más letras, números, palabras que formanun todo pronunciable, dotado o no de significadoconceptual; las palabras pueden provenir delidioma español o de uno extranjero, como de lainventiva de su creador, es decir, de la fantasía;cabe indicar que la denominación permite alconsumidor solicitar el producto o servicio através de la palabra, que impacta y permaneceen la mente del consumidor.

El signo mixto está conformado por un ele-mento denominativo y uno gráfico; el primero secompone de una o más palabras que forman untodo pronunciable, dotado o no de un significadoconceptual y, el segundo, contiene trazos defi-nidos o dibujos que son percibidos a través de lavista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidadde variantes y llamarse de diferentes formas:

emblemas, logotipos, íconos, etc. Por lo gene-ral, el elemento denominativo del signo mixtosuele ser el preponderante, ya que las palabrascausan gran impacto en la mente del consumi-dor, quien habitualmente solicita el producto oservicio a través de la palabra o denominacióncontenida en el conjunto marcario. Sin embar-go, de conformidad con las particularidades decada caso, puede suceder que el elemento pre-dominante sea el elemento gráfico, que por sutamaño, color, diseño y otras características,pueda causar mayor impacto en el consumidor.

Cuando la oficina nacional competente realiceel examen de registrabilidad entre signos deno-minativos y mixtos, deberá identificar cuál delos elementos, el denominativo o el gráfico, pre-valece y tiene mayor influencia en la mente delconsumidor. El Tribunal ha reiterado que: “Ladoctrina se ha inclinado a considerar que, engeneral, el elemento denominativo de la marcamixta suele ser el más característico o determi-nante, teniendo en cuenta la fuerza expresivapropia de las palabras, las que por definiciónson pronunciables, lo que no obsta para que enalgunos casos se le reconozca prioridad al ele-mento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño,color y colocación, que en un momento dadopueden ser definitivos. El elemento gráfico sue-le ser de mayor importancia cuando es figurati-vo o evocador de conceptos, que cuando con-siste simplemente en un dibujo abstracto”. (Pro-ceso 26-IP-98, marca: “C.A.S.A.” (mixta), publi-cado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de fe-brero de 1999).

En el caso de que en uno de los signos preva-lezca el elemento gráfico y en el otro el denomi-nativo o viceversa, en principio, no habrá riesgode confusión. Caso contrario deberá proceder-se al cotejo entre signos denominativos.

5. PARTÍCULAS DE USO COMÚN Y PARTÍCU-LAS EVOCATIVAS. LA MARCA DÉBIL.

Dado que la actora manifestó que las marcas enconflicto utilizan el prefijo común “NUTRI-” queno es susceptible de apropiación pues nace deltérmino “NUTRICIÓN”, el Tribunal desarrollará eltema de las partículas de uso común.

Al conformar una marca su creador puede va-lerse de toda clase de elementos como: pala-bras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones,que individualmente consideradas pueden esti-


marse como expresiones descriptivas, genéri-cas o de uso común, por lo que no pueden serobjeto de monopolio o dominio absoluto porpersona alguna.

Si bien la norma andina prohíbe el registro designos conformados exclusivamente por desig-naciones comunes o usuales, las palabras opartículas de uso común, al estar combina-das con otras, pueden generar signos comple-tamente distintivos, caso en el cual se puedeproceder a su registro. El derecho de uso exclu-sivo del que goza el titular de la marca descartaque palabras o partículas necesarias o usualespertenecientes al dominio público puedan serutilizadas únicamente por un titular marcario, yaque al ser esos vocablos usuales, no se puedeimpedir que el público en general los siga utili-zando 1.

Al realizar el examen comparativo de marcasque se encuentran conformadas por partículasde uso común, éstas no deben ser considera-das a efecto de determinar si existe confusión,siendo ésta una circunstancia de excepción a laregla de que el cotejo de las marcas debe reali-zarse atendiendo a una simple visión de conjun-to de los signos que se enfrentan, donde el todoprevalece sobre sus componentes.

El signo registrado como marca es susceptiblede convertirse en débil cuando alguno de loselementos que lo integran es de carácter genéri-co, contiene partículas de uso común, o evocauna cualidad del producto o servicio, deviniendola marca en débil frente a otras que tambiénincluyan uno de tales elementos o cualidadesque, por su naturaleza, no admiten apropiaciónexclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todosigno registrado como marca puede hacerse

débil en el mercado de productos o servicios deque se trate. En efecto, si uno de los elementosque integran el signo es de carácter genérico ode uso común, o si evoca una cualidad del pro-ducto o servicio, el signo se hará débil frente aotros que también incluyan uno de tales ele-mentos o cualidades (…)”. (Proceso 99-IP-2004,marca: “DIGITAL SMOKING”, publicado en laGaceta Oficial Nº 1134, de 11 de noviembre de2004).

En el proceso interno N.V. NUTRICIA tambiénmanifestó que la posibilidad de confusión con-ceptual entre las marcas en conflicto era muyalta ya que ambas “evocan un concepto extre-madamente similar y sugieren la idea de nutri-ción (…)”.

La marca evocativa es la que sugiere en elconsumidor o en el usuario ciertas característi-cas, cualidades o efectos del producto o servi-cio, exigiéndole hacer uso de la imaginación ydel entendimiento, para relacionar aquel signocon este objeto; las marcas evocativas no serefieren de manera directa a una característicao cualidad del producto, haciendo necesario queel consumidor, para llegar a comprender qué esel producto o servicio, deba realizar un proce-so deductivo y usar su imaginación, ya que,únicamente tiene una idea leve otorgada por elsigno.

La marca evocativa cumple la función distintivay, por lo tanto, es registrable. Sin embargo, en-tre más sea la proximidad de la marca evoca-tiva con el producto o servicio que se pretenderegistrar, podrá ser considerado como un signodébil y, en consecuencia, su titular tendría quesoportar el registro de signos que en algún gra-do se asemejen al signo evocativo marcada-mente débil. Esto se da en el caso de las mar-cas evocativas que contienen elementos ge-néricos, descriptivos o de uso común. Si bienestos elementos otorgan capacidad evocativa ala marca, también lo tornan especialmente dé-bil, ya que su titular no puede impedir que terce-ros utilicen dichos elementos.

Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativoes de fantasía y no hay una proximidad marca-da con el producto o servicio que se pretendedistinguir. En este evento, el consumidor ten-drá que hacer una deducción no evidente y, porlo tanto, la capacidad distintiva del signo esmarcadamente fuerte.

1 Sobre el tema Jorge Otamendi señala que:

“El titular de una marca con un elemento de uso co-mún sabe que tendrá que coexistir con las marcasanteriores, y con las que se han de solicitar en elfuturo. Y sabe también que siempre existirá entrelas marcas así configuradas el parecido que se de-riva, necesariamente, de las partículas coparticipadasinsusceptibles de privilegio marcario. Esto necesa-riamente tendrá efectos sobre el criterio que seaplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esoselementos de uso común son marcariamente débi-les”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”.Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010.Pág. 215


6. LA CONEXIÓN COMPETITIVA.

En el presente caso, el signo solicitado NUTRI-CER pretende distinguir productos amparadosen la Clase 30, mientras que la marca registra-da NUTRICIA distingue productos de la Clase05.

Al respecto, se deberá analizar la conexión com-petitiva existente entre los productos y serviciosa que se refieren los signos en conflicto, paracuyo efecto el Tribunal ha acogido los siguien-tes factores de análisis:

a) La inclusión de los productos en unamisma clase del nomenclátor: Esta re-gla tiene especial interés cuando se limitael registro a uno o varios de los productosde una clase del nomenclátor, perdiendosu valor al producirse el registro para todala clase. En el caso de la limitación, laprueba para demostrar que entre los pro-ductos que constan en dicha clase no sonsimilares o no guardan similitud para impe-dir el registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay luga-res de comercialización o expendio de pro-ductos que influyen escasamente para quepueda producirse su conexión competitiva,como sería el caso de las grandes cade-nas o tiendas o supermercados en loscuales se distribuye toda clase de bienesy pasa desapercibido para el consumidorla similitud de un producto con otro. Encambio, se daría tal conexión competitiva,en tiendas o almacenes especializados enla venta de determinados bienes. Igualconfusión se daría en pequeños sitios deexpendio donde marcas similares puedenser confundidas cuando los productos guar-dan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los me-dios de comercialización o distribución tie-nen relación con los medios de difusión delos productos. Si los mismos productos sedifunden por la publicidad general –radio,televisión y prensa-, presumiblemente sepresentaría una conexión competitiva, olos productos serían competitivamenteconexos. Por otro lado, si la difusión esrestringida por medio de revistas especia-lizadas, comunicación directa, boletines,

mensajes telefónicos, etc., la conexión com-petitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre produc-tos: Cierta relación entre los productospuede crear una conexión competitiva. Enefecto, no es lo mismo vender en una mis-ma tienda cocinas y refrigeradoras, quevender en otra helados y muebles; en con-secuencia, esa relación entre los produc-tos comercializados también influye en laasociación que el consumidor haga delorigen empresarial de los productos rela-cionados, lo que eventualmente puede lle-varlo a confusión en caso de que esa simi-litud sea tal que el consumidor medio dedichos productos asuma que provienen deun mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de pro-ductos: Los productos que comúnmentese puedan utilizar conjuntamente (por ejem-plo: puerta y chapa) pueden dar lugar aconfusión respecto al origen empresarial,ya que el público consumidor supondríaque los dos productos son del mismo em-presario. La complementariedad entre losproductos debe entenderse en forma di-recta, es decir, que el uso de un productopuede suponer el uso necesario del otro, oque sin un producto no puede utilizarse elotro o su utilización no sería la de su últi-ma finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pese aque puedan encontrarse en diferentes cla-ses y cumplir distintas funciones o finali-dades, si tienen similares características,existe la posibilidad de que se origine elriesgo de confusión al estar identificadospor marcas también similares o idénticas(por ejemplo: medias de deporte y mediasde vestir).”(Proceso N° 114-IP-2003. Mar-ca: “EBEL”, publicado en la Gaceta Ofi-cial N° 1028, de 14 de enero de 2004).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA,

CONCLUYE:

PRIMERO: De la solicitud de interpretaciónprejudicial remitida por el consul-tante y de los documentos anexos,se desprende que la solicitud de


registro del signo NUTRICER (mix-to) se efectuó en vigencia de la De-cisión 344 de la Comisión del Acuer-do de Cartagena y, por lo tanto, esesa la norma que debe aplicar elJuez Consultante.

SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizarsi el signo NUTRICER (mixto), cum-ple con los requisitos de registra-bilidad establecidos en el artículo81 y 82 a) de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartage-na y si no se encuentra incursodentro de las causales de irregis-trabilidad previstas en el artículo 83de la misma Decisión.

TERCERO: No son registrables como marcaslos signos cuyo uso en el comercioafectara el derecho de un tercero yque, en relación con éste, el signoque se pretenda registrar, sea idén-tico o se asemeje a una marca yaregistrada o a un signo anterior-mente solicitado para registro, paralos mismos productos o servicios,o para productos o servicios respec-to de los cuales el uso de la marcapueda inducir al público a error.

CUARTO: Corresponde a la Administración y,en su caso, al Juzgador determinarel riesgo de confusión con base alos principios y reglas elaboradospor la doctrina y la jurisprudenciaseñalada en la presente interpreta-ción prejudicial que se refieren bá-sicamente a la identidad o a la se-mejanza que pudieran existir entrelos signos y entre los productos.

QUINTO: En el examen de registrabilidad en-tre signos denominativos y mixtosse deberá identificar cuál de loselementos, el denominativo o el grá-fico, prevalece y tiene mayor in-fluencia en la mente del consumi-dor. En el caso de que en uno delos signos prevalezca el elementográfico y en el otro el denominativoo viceversa, en principio, no habráriesgo de confusión. Caso contra-rio deberá procederse al cotejo en-tre signos denominativos.

SEXTO: El derecho de uso exclusivo del ti-tular de la marca no impide que laspartículas de uso común puedan serutilizadas por el público en general.En este sentido, los signos que con-tengan dichas partículas serán con-siderados marcariamente débiles.En el ámbito de los signos distinti-vos, el evocativo sugiere en el con-sumidor o en el usuario ciertas ca-racterísticas, cualidades o efectosdel producto o servicio, exigiéndolehacer uso de la imaginación y delentendimiento para relacionar aquelsigno con este objeto.

SEPTIMO: Todo signo registrado como marcapuede hacerse débil en el mercadode productos o servicios de que setrate. En efecto, si uno de los ele-mentos que integran el signo es decarácter genérico o de uso común,o si evoca una cualidad del produc-to o servicio, el signo se hará débilfrente a otros que también inclu-yan uno de tales elementos o cuali-dades.

OCTAVO: El Juez Consultante deberá consi-derar también los criterios que per-miten establecer la posible conexióncompetitiva existente entre los pro-ductos que distinguen las marcasen las Clases 30 y 05 de la Clasifi-cación Internacional de Niza. Debe-rá tenerse en cuenta, en principio,que de no existir conexión competi-tiva entre los productos, la similitudde los signos no impediría el regis-tro de la marca.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante alemitir el fallo en el proceso interno deberá adop-tar la presente interpretación. Asimismo, debe-rá dar cumplimiento a las prescripciones conte-nidas en el párrafo tercero del artículo 128 delEstatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante co-pia certificada y remítase copia a la SecretaríaGeneral de la Comunidad Andina, para su publi-cación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Car-tagena.


EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a loscatorce días del mes de marzo del año dos mildoce.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y susanexos, remitida por el Consejo de Estado de laRepública de Colombia, Sala de lo Contencio-so Administrativo, Sección Primera relativa alos artículos 134, 135 literales a) y b ) y 136 dela Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, dentro del proceso interno Nº 2005-00303;

El auto de 15 de febrero de 2012, mediante elcual este Tribunal decidió admitir a trámite lareferida solicitud de interpretación prejudicialpor cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratadode Creación del Tribunal y con los requisitoscontemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, com-plementados con los documentos incluidos enanexos.

a) Partes en el proceso interno.

Demandante: sociedad ADMINISTRADORADE MARCAS RD, S. DE RL DE C.V. antes so-ciedad DIPSA MARCAS, S.A. DE C.V.

Demandada: Superintendencia de Industria yComercio de la República de Colombia.

Terceros interesados: sociedad VESTIMUNDOS.A. – VESA y sociedad TELCEL LIMITADA.

a) Hechos.

1. El 6 de diciembre de 2002, la sociedad DIP-SA MARCAS, S.A. DE C.V. solicitó, ante laDivisión de Signos Distintivos de la Superin-tendencia de Industria y Comercio, el regis-tro como marca de los signos TELCEL (deno-minativa), TELCEL (mixta), TELCEL MOVIL(denominativa), TELCEL MOVILES (deno-minativa), para distinguir productos compren-didos en la Clase 25 de la Clasificación Inter-nacional de Niza.

2. El extracto de las solicitudes fue publicadoen la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 525

PROCESO 143-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 135 literales a) y b)y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de loContencioso Administrativo, Sección Primera; e, interpretación prejudicial de

oficio del artículo 150 de la misma Decisión 486. Marcas: TELCEL(denominativa); TELCEL (mixta); TELCEL MOVIL (denominativa) y TELCELMÓVILES (denominativa). Actor: sociedad ADMINISTRADORA DE MARCAS

RD, S. DE RL DE C.V. Proceso interno Nº 2005-00303.

José Vicente Troya JaramilloPRESIDENTE

Ricardo Vigil ToledoMAGISTRADO

Leonor Perdomo PerdomoMAGISTRADA

Carlos Jaime Villarroel FerrerMAGISTRADO

Isabel Palacios LeguizamónSECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-pia del original que reposa en el expediente deesta Secretaría. CERTIFICO.-

Isabel Palacios L.SECRETARIA


de 28 de febrero de 2003. Contra dichas soli-citudes no se presentaron oposiciones.

3. Por Resolución Nº 28542 de 24 de noviem-bre de 2004, la División de Signos Distintivosde la Superintendencia de Industria y Comer-cio, negó el registro del signo TELCEL (deno-minativo). Contra dicha Resolución la socie-dad DIPSA MARCAS, S.A. DE C.V. interpu-so recurso de reposición y en subsidio deapelación.

El recurso de reposición fue resuelto por lamisma División de Signos Distintivos, que porResolución Nº 2204 de 7 de febrero de 2005,confirmó la Resolución impugnada.

El recurso de apelación fue resuelto por elSuperintendente Delegado para la PropiedadIndustrial de la Superintendencia de Industriay Comercio, quien mediante Resolución Nº11894 de 25 de mayo de 2005, confirmó, tam-bién, la Resolución Nº 28542. De esta mane-ra quedó agotada la vía gubernativa.

4. Por Resolución Nº 28540 de 24 de noviem-bre de 2004, la División de Signos Distinti-vos de la Superintendencia de Industria yComercio, negó el registro del signo TELCEL(mixto). Contra dicha Resolución la socie-dad DIPSA MARCAS, S.A. DE C.V. interpu-so recurso de reposición y en subsidio deapelación.


El recurso de apelación fue resuelto por elSuperintendente Delegado para la PropiedadIndustrial de la Superintendencia de Industriay Comercio, quién mediante Resolución Nº10194 de 12 de mayo de 2005, confirmó,también, la Resolución Nº 28540. De estamanera quedó agotada la vía gubernativa.

5. Por Resolución Nº 28536 de 24 de noviem-bre de 2004, la División de Signos Distintivosde la Superintendencia de Industria y Comer-cio, negó el registro del signo TELCEL MO-VIL (denominativo). Contra dicha Resolu-ción la sociedad DIPSA MARCAS, S.A. DEC.V. interpuso recurso de reposición y ensubsidio de apelación.


El recurso de apelación fue resuelto por elSuperintendente Delegado para la Propie-dad Industrial de la Superintendencia de In-dustria y Comercio, quién mediante Reso-lución Nº 11937 de 25 de mayo de 2005,confirmó, también, la Resolución Nº 28536.De esta manera quedó agotada la vía guber-nativa.

6. Por Resolución Nº 28534 de 24 de noviembrede 2004, la División de Signos Distintivos dela Superintendencia de Industria y Comercio,negó el registro del signo TELCEL MOVILES(denominativo). Contra dicha Resolución lasociedad DIPSA MARCAS, S.A. DE C.V. in-terpuso recurso de reposición y en subsidiode apelación.


El recurso de apelación fue resuelto por elSuperintendente Delegado para la PropiedadIndustrial de la Superintendencia de Industriay Comercio, quién mediante Resolución Nº15180 de 28 de junio de 2005, confirmó, tam-bién, la Resolución Nº 28538. De esta mane-ra quedó agotada la vía gubernativa.

7. Todos los registros fueron negados en razónde que la Superintendencia consideró queeran confundibles con la marca TENCEL (no-minativa) registrada para distinguir produc-tos de la Clase 25 a favor de la sociedadTENCEL LIMITED; y, con la marca TEXTEL(mixta) registrada en la Clase 25 a favor dela sociedad VESTIMUNDO S.A. – VESA.

8. El 7 de abril de 2005, se cambió el nombredel solicitante de DIPSA MARCAS, S.A. DEC.V. a ADMINISTRADORA DE MARCAS RD,S. DE R.L. DE C.V.

6. La sociedad ADMINISTRADORA DE MAR-CAS RD, S. DE R.L. DE C.V. interpuso de-manda contencioso administrativa contralas mencionadas resoluciones.


b) Fundamentos jurídicos de la demanda.

La sociedad ADMINISTRADORA DE MARCASRD, S. DE R.L. DE C.V. en su escrito de de-manda presentó los siguientes argumentos:

1. Con la emisión de las Resoluciones impugna-das se ha violado el artículo 136 literal a) dela Decisión 486 y, como consecuencia, sehan violado, también, los artículos 134 y 135literales a) y b) de la misma Decisión.

2. Los signos solicitados a registro “no sonidénticas ni semejantes a las marcas TEN-CEL (nominativa) y TEXCEL (mixta)” puesconstituyen signos distintivos y registrables.

3. Después de citar doctrina y jurisprudenciaafirma que “a pesar de que las marcas endisputa amparan los mismos productos, noson idénticas ni similares hasta el punto decausar una posibilidad de confusión. Por lotanto, pueden coexistir en el mercado”. Agre-ga que “Todo cotejo de las marcas deberealizarse en conjunto, sin descomponer lossignos en conflicto para establecer su simili-tud (…)”.

4. Entre los signos en conflicto no existe simili-tud ortográfica, fonética e ideológica. Y que,además, se debe tomar en cuenta que enuno de los signos solicitados TELCEL (mix-to) “se observa una gran preponderancia desus elementos figurativos y de sus coloresblanco y azul, hecho que evita cualquier posi-bilidad de confusión o asociación con lossignos TENCEL y TELCEL (sic) “.

5. Recalca que sus signos son distintivos yque “ninguno de los signos solicitados es con-fundiblemente semejante con las marcasTENCEL y TEXCEL registradas y que reúnenla distintividad necesaria para su registra-bilidad”.

c) Fundamentos jurídicos de la contestacióna la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comer-cio contesta la demanda sosteniendo que:

1. Con la emisión de las Resoluciones impug-nadas “no se ha incurrido en violación denormas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

2. “(…) las marcas ‘TELCEL’ (nominativa), ‘TEL-CEL’ (mixta), ‘ TELCEL MOVIL’ (nominativa)y ‘ TELCEL MOVILES’ (nominativa) clase 3(sic) presenta (sic) semejanzas gráficas, fo-néticas y visuales con las marcas registra-das ‘TENCEL y ‘TEXCEL’ para distinguir pro-ductos comprendidos en la clase 25 (…)”.

3. Agrega que “los signos solicitados reprodu-cen casi por completo los signos previamen-te registrados, radicándose la diferencia en elcambio de las consonantes ‘X’ y ‘N’ por laconsonante ‘L’ elemento insuficiente para di-ferenciarla ortográfica y fonéticamente de lasmarcas registradas, lo cual no le (sic) confie-ren suficiente distintividad para que el pú-blico consumidor pueda diferenciarlas visual,fonética y conceptualmente de las marcaspreviamente registradas”.

4. Al tratarse de signos que amparan productosde las mismas clases “es evidente que secomercializan a través de los mismos cana-les, situación que indefectiblemente generaconfusión en cuanto al origen empresarial,circunstancia que claramente incrementa elriesgo de confusión”. Por lo que, “los signosconfrontados no pueden coexistir pacífica-mente en el mercado, ya que inducen alconsumidor a error (…)”.

d) Tercero interesado.

Las sociedades VESTIMUNDO S.A. – VESA yTELCEL LIMITADA, terceros interesados en elproceso, no contestaron la demanda.

CONSIDERANDO:

Que, las normas contenidas en los artículos134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de laDecisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, cuya interpretación ha sido solicitada,forman parte del ordenamiento jurídico de laComunidad Andina, conforme lo dispone el lite-ral c) del artículo 1 del Tratado de Creación delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para inter-pretar por vía prejudicial las normas que con-forman el ordenamiento jurídico comunitario, conel fin de asegurar su aplicación uniforme en elterritorio de los Países Miembros, siempre quela solicitud provenga de un Juez Nacional tam-bién con competencia para actuar como Juez


Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribu-nal Consultante, en tanto resulten pertinentespara la resolución del proceso, conforme a loestablecido por el artículo 32 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina (codificado mediante la Decisión472), en concordancia con lo previsto en losartículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal(codificado mediante la Decisión 500);

Que, presentación de la solicitud de registrocomo marcas de los signos TELCEL (denomi-nativo), TELCEL (mixto), TELCEL MOVIL (deno-minativo) y TELCEL MOVILES (denominativo),fue el 6 de diciembre de 2002, en vigencia de laDecisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, los hechos controvertidos y las normasaplicables al caso concreto se encuentran den-tro de la citada normativa, por lo que, de acuer-do a lo solicitado por el consultante se interpre-tarán los artículos 134 literales a) y b), 135literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión486; y, conforme a lo facultado por la normacomunitaria, de oficio, se interpretará el artículo150 de la misma Decisión; y,

Que, el texto de las normas objeto de la inter-pretación prejudicial es el siguiente:

Decisión 486 de la Comisión de la Comu-nidad Andina

“(…)

Artículo 134.- A efectos de este régimenconstituirá marca cualquier signo que seaapto para distinguir productos o servicios enel mercado. Podrán registrarse como marcaslos signos susceptibles de representacióngráfica. La naturaleza del producto o servicioal cual se ha de aplicar una marca en ningúncaso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los si-guientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos,logotipos, monogramas, retratos, etique-tas, emblemas y escudos;

(…)

Artículo 135.- No podrán registrarse comomarcas los signos que:

(…)

a) no puedan constituir marca conforme alprimer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad;

(…)

Artículo 136.- No podrán registrarse comomarcas aquellos signos cuyo uso en el co-mercio afectara indebidamente un derecho detercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una mar-ca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, para los mismosproductos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso dela marca pueda causar un riesgo de confu-sión o de asociación;

(…)

Artículo 150.- Vencido el plazo establecidoen el artículo 148, o si no se hubiesen pre-sentado oposiciones, la oficina nacional com-petente procederá a realizar el examen deregistrabilidad. En caso se hubiesen presen-tado oposiciones, la oficina nacional compe-tente se pronunciará sobre éstas y sobre laconcesión o denegatoria del registro de lamarca mediante resolución.

(…)”.

1. La marca y los requisitos para su registro.La distintividad.

El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse ala marca señala: “(…) constituirá marca cual-quier signo que sea apto para distinguir produc-tos o servicios en el mercado. Podrán regis-trarse como marcas los signos susceptibles derepresentación gráfica. La naturaleza del pro-ducto o servicio al cual se ha de aplicar unamarca en ningún caso será obstáculo para suregistro (…)”. Este artículo tiene un triple conte-nido, da un concepto de marca, indica los requi-sitos que debe reunir un signo para ser registra-do como marca y hace una enumeración ejem-plificativa de los signos registrables.

Con base al concepto del artículo 134 de la De-cisión 486 se define la marca como un bien


inmaterial constituido por un signo conformadopor palabras o combinación de palabras, imáge-nes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, mo-nogramas, retratos, etiquetas, emblemas, es-cudos, sonidos, olores, letras, números, colordeterminado por su forma o combinación decolores, forma de los productos, sus envases oenvolturas y otros elementos de soporte, indivi-dual o conjuntamente estructurados que, sus-ceptibles de representación gráfica, sirvan paradistinguir en el mercado productos o servicios, afin de que el consumidor o usuario medio losidentifique, valore, diferencie, seleccione y ad-quiera sin riesgo de confusión o error acerca delorigen o la calidad del producto o servicio. Esteartículo hace una enumeración enunciativa delos signos que pueden constituir marcas, por loque el Tribunal dice que “Esta enumeración cu-bre los signos denominativos, gráficos y mix-tos, pero también los tridimensionales, así co-mo los sonoros y olfativos, lo que revela elpropósito de extender el alcance de la noción demarca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en laG.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004,marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”).

El requisito de perceptibilidad, que estaba ex-presamente establecido en la Decisión 344, seencuentra implícitamente contenido en esta de-finición toda vez que, un signo para que puedaser captado y apreciado es necesario que pasea ser una impresión material identificable a finde que, al ser aprehendido por medios sensoria-les y asimilado por la inteligencia, penetre en lamente de los consumidores o usuarios. Sobre laperceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice:“(…) es un acierto del artículo 134 no exigir ex-presamente el requisito de la ‘perceptibilidad’,porque ya está implícito en el propio conceptode marca como bien inmaterial en el principal desus requisitos que es la aptitud distintiva” (Ote-ro Lastres, José Manuel, Régimen de Marcasen la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena(sic). Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p.132).

La susceptibilidad de representación gráficajuntamente con la distintividad, constituyen losrequisitos expresamente exigidos por la normacomunitaria.

La susceptibilidad de representación gráfi-ca, es la aptitud que tiene un signo de serdescrito o reproducido en palabras, imágenes,fórmulas u otros soportes, es decir, en algo

perceptible para ser captado por el público con-sumidor.

La distintividad, es la capacidad que tiene unsigno para individualizar, identificar y diferenciaren el mercado los productos o servicios, hacien-do posible que el consumidor o usuario losseleccione. Es considerada como característi-ca esencial que debe reunir todo signo para serregistrado como marca y constituye el presu-puesto indispensable para que ésta cumpla sufunción principal de identificar e indicar el origenempresarial y, en su caso incluso, la calidad delproducto o servicio, sin riesgo de confusión y/oasociación.

En cuanto al requisito de la distintividad, si bieneste artículo con relación a lo que disponía elartículo 81 de la Decisión 344 no hace expresamención a la “suficiente” distintividad, sin em-bargo para efectos de registro del signo, deconformidad con el literal a) del artículo 135 dela Decisión 486 se exige que “(…) el signo de-berá ser apto para identificar y distinguir en elmercado los productos o servicios producidos ocomercializados por una persona de otros idén-ticos o similares, con el objeto de que el consu-midor o usuario los valore, diferencie y seleccio-ne, sin riesgo de confusión y/o de asociación entorno a su origen empresarial o a su calidad (…)esta exigencia se expresa también a través dela prohibición contemplada en el artículo 135,literal b, de la Decisión en referencia, según lacual no podrán registrarse como marcas lossignos que carezcan de distintividad”. (Proceso205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1333,del 25 de abril de 2006, caso “FORMA DE UNABOTA Y SUS SUELAS”).

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “in-trínseca” como una capacidad distintiva “extrín-seca”, la primera se refiere a la aptitud indivi-dualizadora del signo, mientras que la segundase refiere a su no confundibilidad con otrossignos.

La marca salvaguarda tanto el interés de sutitular al conferirle un derecho exclusivo sobre elsigno distintivo, como el interés general de losconsumidores o usuarios, garantizándoles el ori-gen y la calidad de los productos o servicios,evitando el riesgo de confusión y/o de asocia-ción, tornando así transparente el mercado.

Es importante advertir que el literal a) del artícu-lo 135 de la Decisión 486, eleva a causal abso-


luta de irregistrabilidad la falta de alguno de losrequisitos que se desprenden del artículo 134de la misma normativa, es decir, que un signoes irregistrable si carece de los requisitos dedistintividad, susceptibilidad de representacióngráfica o perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la faltade distintividad está consagrada de manera in-dependiente como causal de nulidad absolutaen el artículo 135 literal b) de la Decisión 486.Se reconoce tanto una capacidad distintiva “in-trínseca” como una capacidad distintiva “extrín-seca”, como ya se indicó.

En consecuencia, el Juez Consultante debe ana-lizar en el presente caso, si los signos TELCEL(denominativo), TELCEL (mixto), TELCEL MO-VIL (denominativo) y TELCEL MÓVILES (de-nominativo), cumplen con los requisitos del ar-tículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión dela Comunidad Andina, y si no se encuentrandentro de las causales de irregistrabilidad pre-vistas en los artículos 135 y 136 de la referidaDecisión.

2. Clases de signos. Comparación entre sig-nos denominativos. Comparación entresignos denominativos y mixtos. Compa-ración entre signos mixtos.

Se abordará el tema de las clases de signos yde su comparación, en vista de que los signossolicitados son TELCEL (denominativo), TELCEL(mixto), TELCEL MOVIL (denominativo) y TELCELMÓVILES (denominativo) y los signos sobre labase de los cuales se niegan los registros sonTENCEL (denominativo) y TEXCEL (mixto).

Signos denominativos.

Los signos denominativos llamados también no-minales o verbales, utilizan expresiones acústi-cas o fonéticas, formados por una o varias le-tras, palabras o números, individual o conjunta-mente estructurados, que integran un conjuntoo un todo pronunciable y que pueden o no tenersignificado conceptual. Este tipo de signos sesubdividen en: sugestivos que son los que tie-nen una connotación conceptual que evoca cier-tas cualidades o funciones del producto identifi-cado por el signo; y arbitrarios que no manifies-tan conexión alguna entre su significado y lanaturaleza, cualidades y funciones del productoque va a identificar.

Dentro de los signos denominativos están lossignos denominativos compuestos, que son aque-llos que se componen de dos o más palabras.Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “Noexiste prohibición alguna para que los signos aregistrarse adopten, entre otros, cualquiera deestas formas: se compongan de una palabracompuesta, o de dos o más palabras, con o sinsignificación conceptual, con o sin el acompa-ñamiento de un gráfico (...)”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

Signos mixtos.

Los signos mixtos se componen de un elemen-to denominativo (una o varias palabras) y unelemento gráfico (una o varias imágenes). Lacombinación de estos elementos al ser aprecia-dos en su conjunto produce en el consumidoruna idea sobre el signo que le permite diferen-ciarlo de los demás existentes en el mercado.Sin embargo al efectuar el cotejo de estos sig-nos se debe identificar cuál de estos elementosprevalece y tiene mayor influencia en la mentedel consumidor, si el denominativo o el gráfico.

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marcamixta es una unidad, en la cual se ha solicitadoel registro del elemento nominativo como el grá-fico, como uno solo. Cuando se otorga el regis-tro de la marca mixta se la protege en su integri-dad y no a sus elementos por separado”. (Pro-ceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial:BURBUJA videos 2000).

Comparación entre signos denominativos.

En la comparación entre signos denominativos,sean simples o compuestos, el Tribunal ha ma-nifestado que los signos deben ser observadosen conjunto y con la totalidad de los elementosque lo integran, sin descomponer su unidadfonética y gráfica, teniendo en cuenta la totali-dad de las sílabas y letras que forman los voca-blos de las marcas en pugna, sin perjuicio dedestacar aquellos elementos dotados de espe-cial eficacia diferenciadora, atribuyendo menosvalor a los que ofrezcan disminuyan dicha fun-ción. Para realizar esta labor, se considera queel Juez Consultante deberá tener presente que:

1. Se considerarán semejantes las marcas com-paradas cuando la sílaba tónica de las mis-


mas ocupa la misma posición y es idéntica omuy difícil de distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo or-den habla a favor de la semejanza de lasmarcas comparadas porque la sucesión devocales asume una importancia decisiva parafijar la sonoridad de una denominación.

3. En el análisis de las marcas denominativashay que tratar de encontrar la dimensión máscaracterística de las denominaciones con-frontadas: la dimensión que con mayor fuer-za y profundidad penetra en la mente delconsumidor y determina, por lo mismo, laimpresión general que la denominación va asuscitar en los consumidores.

El examen de los signos es atribución exclusivadel administrador o juez nacional, en su caso,quienes deben aplicar los criterios elaboradospor la doctrina y recogidos por la jurisprudenciacomunitaria para la comparación de todo tipo demarcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signoestá compuesto por una palabra y se solicita suregistro, entre los signos ya registrados y elrequerido para registro, puede existir confusióndependiendo de las terminaciones, número devocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber ele-mentos diferenciadores en dicha expresión, siem-pre en el entendido de que los productos acubrirse sean los mismos. Al cotejar dos mar-cas denominativas, el examinador deberá so-meterlas a las reglas para la comparación mar-caria, y prestará especial atención al criterioque señala que a los signos se les observará através de una visión de conjunto, sin fraccionarsus elementos.

Comparación entre signos mixtos y deno-minativos. Comparación entre signos mix-tos.

Cuando el Juez Consultante, realice el examende registrabilidad entre signos mixtos; o, entreun signo mixto y uno denominativo deberá iden-tificar cuál de los elementos, el denominativo oel gráfico prevalece y tiene mayor influencia enla mente del consumidor. El Tribunal ha reitera-do que: “La doctrina se ha inclinado a conside-rar que, en general, el elemento denominativode la marca mixta suele ser el más característi-co o determinante, teniendo en cuenta la fuerzaexpresiva propia de las palabras, las que pordefinición son pronunciables, lo que no obsta

para que en algunos casos se le reconozcaprioridad al elemento gráfico, teniendo en cuen-ta su tamaño, color y colocación, que en unmomento dado pueden ser definitivos. El ele-mento gráfico suele ser de mayor importanciacuando es figurativo o evocador de conceptos,que cuando consiste simplemente en un dibujoabstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en laG.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999,marca: C.A.S.A. (mixta)).

Además, el cotejo entre un signo mixto o de-nominativo, que contenga en su parte denomi-nativa elementos compuestos, y otro signo mix-to o denominativo, se debe identificar cuál deestos elementos prevalece y tiene mayor in-fluencia en la mente del consumidor, si eldenominativo o el gráfico. A fin de llegar a taldeterminación, “en el análisis de una marcamixta hay que fijar cuál es la dimensión máscaracterística que determina la impresión gene-ral que (…) suscita en el consumidor (…) de-biendo el examinador esforzarse por encontraresa dimensión, la que con mayor fuerza y pro-fundidad penetra en la mente del consumidor yque, por lo mismo, determina la impresión gene-ral que el signo mixto va a suscitar en los con-sumidores”. (Fernández-Novoa, Carlos, “Funda-mentos de Derecho de Marcas”, EditorialMontecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

En el caso concreto, cuando el Juez Consultan-te realice el correspondiente examen de regis-trabilidad del signo mixto y del signo denomina-tivo que cuenten, en su parte denominativa, conelementos compuestos, solicitados como mar-cas habrá de examinar especialmente la rele-vancia y distintividad de los vocablos que laconforman, esto es, si el signo solicitado a re-gistro tiene capacidad distintiva por sí mismo,existiendo uno o más vocablos que doten al sig-no de “la suficiente carga semántica que permi-ta una eficacia particularizadora que conduzcaa identificar el origen empresarial”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 677, de 13de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”).

Por tanto, el signo mixto o denominativo quecuente, además, con una denominación com-puesta será registrable en el caso, de que seencuentre integrado por uno o más vocablosque lo doten por sí mismo de distintividad sufi-ciente y, de ser el caso, siempre que estosvocablos también le otorguen distintividad sufi-ciente frente a signos de terceros.


Con base a estos criterios el Juez Consultantedeberá identificar cuál de estos elementos pre-valece y tiene mayor influencia en la mente delconsumidor, si el denominativo o el gráfico yproceder a su cotejo a fin de determinar elriesgo de confusión, conforme a los criterioscontenidos en la presente interpretación. En elcaso de que en uno de los signos prevalezcael elemento gráfico y en el otro el denomina-tivo o viceversa no habrá, en principio, riesgode confusión. Si el elemento preponderante delsigno mixto es el gráfico, en principio, no existi-ría riesgo de confusión. Caso contrario deberáprocederse al cotejo entre signos denomina-tivos.

Si el elemento preponderante del signo mixto esel denominativo, se deberá hacer el cotejo deconformidad con los parámetros para la compa-ración entre signos denominativos, arriba men-cionados.

3. Irregistrabilidad por identidad o similitudde signos. Riesgo de confusión y/o deasociación. Similitud gráfica, fonética eideológica. Reglas para efectuar el cotejomarcario.

En virtud de que en el proceso interno se debateel posible riesgo de confusión y/o asociaciónentre los signos en conflicto, se abordará el te-ma.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente,precautelar el interés de terceros. En efecto,conforme a lo previsto en el literal a) del referidoartículo 136, no son registrables como marcaslos signos que, en el uso comercial, afectenindebidamente los derechos de terceros, espe-cialmente cuando sean idénticos o se asemejena una marca anteriormente solicitada para re-gistro o registrada para los mismos servicios oproductos, o para productos o servicios respec-to de los cuales el uso de la marca pueda cau-sar un riesgo de confusión y/o de asociación.

Los signos distintivos en el mercado se expo-nen a diversos factores de riesgo; la doctrinatradicionalmente se ha referido a dos clases deriesgos: al de confusión y al de asociación.Actualmente, la lista se ha extendido y se hanclasificado otros tipos de riesgos, con el objeti-vo de protegerlos según su grado de notorie-dad.

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación,el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad deque el consumidor al adquirir un productopiense que está adquiriendo otro (confusióndirecta), o que piense que dicho productotiene un origen empresarial diferente al querealmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad deque el consumidor, que aunque diferencie lasmarcas en conflicto y el origen empresarialdel producto, al adquirirlo piense que el pro-ductor de dicho producto y otra empresa tie-nen una relación o vinculación económica”.(Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C.Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca:SHERATON).

En este sentido, el Tribunal considera que no esnecesario que el signo solicitado para registroinduzca a error a los consumidores, sino que essuficiente la existencia del riesgo de confusióny/o de asociación, tanto con relación al signocomo respecto a los productos o servicios queamparan, para que se configure la irregistrabi-lidad, de donde resulta que el hecho de que lossignos en cuestión amparen productos o servi-cios que pertenezcan a diferentes clases, nogarantiza por sí la ausencia de riesgo de confu-sión y/o asociación, toda vez que dentro de losproductos o servicios contemplados en diferen-tes clases puede darse conexión competitiva yen consecuencia, producir riesgo de confusióny/o de asociación y como tal constituirse encausal de irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión enmateria marcaria, se refiere a la falta de clari-dad para poder elegir un bien de otro, a la quepuedan ser inducidos los consumidores por noexistir en el signo la capacidad suficiente paraser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicadoen la G.O.A.C. Nº 1124, de 4 de octubre de2004, marca: DIUSED JEANS).

Hay riesgo de confusión cuando el consumidoro usuario medio no distingue en el mercado elorigen empresarial del producto o servicio iden-tificado por un signo de modo que pudiera atri-buir, por la falsa apreciación de la realidad, ados productos o servicios que se le ofrecen unorigen empresarial común al extremo que, siexiste identidad o semejanza entre el signo


pendiente de registro y la marca registrada o unsigno previamente solicitado para registro, sur-giría el riesgo de que el consumidor o usuariorelacione y confunda aquel signo con esta mar-ca o con el signo previamente solicitado.

Para determinar la existencia del riesgo de con-fusión será necesario verificar si existe identi-dad o semejanza entre los signos en disputa,tanto entre sí como en relación con los produc-tos o servicios distinguidos por ellos, y conside-rar la situación de los consumidores o usuarios,la cual variará en función de los productos oservicios de que se trate, independientementede la clase a la que pertenezcan dichos produc-tos o servicios.

Con base a jurisprudencia emitida por este Tri-bunal, los supuestos que pueden dar lugar alriesgo de confusión entre varios signos y entrelos productos o servicios que cada una de ellosampara, serían los siguientes: (i) que existaidentidad entre los signos en disputa y tambiénentre los productos o servicios distinguidos porellos; (ii) o identidad entre los signos y seme-janza entre los productos o servicios; (iii) osemejanza entre los signos e identidad entrelos productos y servicios; (iv) o semejanza entreaquellos y también semejanza entre éstos.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejan-za’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanzapresupone que entre los objetos que se compa-ran existen elementos comunes pero coexis-tiendo con otros aparentemente diferenciadores,produciéndose por tanto la confundibilidad. Encambio, entre marcas o signos idénticos, sesupone que nos encontramos ante lo mismo,sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891,de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).

El Tribunal observa que la determinación delriesgo de confusión y/o de asociación corres-ponde a una decisión del funcionario administra-tivo o, en su caso, del juzgador, con base aprincipios y reglas que la doctrina y la jurispru-dencia han sugerido a los efectos de precisar elgrado de confundibilidad, la que va del extremode identidad al de semejanza.

En ese sentido, se busca evitar que el consumi-dor asocie el origen de un producto o servicio aotro de origen empresarial distinto, ya que conla sola posibilidad del surgimiento de dicho ries-

go de asociación, los empresarios se beneficia-rían sobre la base de la actividad ajena.

Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribu-nal, también, ha sentado los siguientes crite-rios: “El primero, la confusión visual, la cual ra-dica en poner de manifiesto los aspectos orto-gráficos, los meramente gráficos y los de forma.El segundo, la confusión auditiva, en donde jue-ga un papel determinante, la percepción sonoraque pueda tener el consumidor respecto de ladenominación aunque en algunos casos vistasdesde una perspectiva gráfica sean diferentes,auditivamente la idea es de la misma denomina-ción o marca. El tercer y último criterio, es laconfusión ideológica, que conlleva a la personaa relacionar el signo o denominación con elcontenido o significado real del mismo, o mejor,en este punto no se tiene en cuenta los aspec-tos materiales o auditivos, sino que se atiende ala comprensión, o al significado que contiene laexpresión, ya sea denominativa o gráfica”. (Pro-ceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendoreferencia al Proceso 13-IP-97, publicado en laG.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, mar-ca: DERMALEX).

En consecuencia el Tribunal, con base en ladoctrina, ha señalado que para valorar la simili-tud marcaria y el riesgo de confusión es nece-sario considerar, los siguientes tipos de simili-tud:

La similitud ortográfica se presenta por lacoincidencia de letras en los segmentos a com-pararse, toda vez que el orden de tales letras,su longitud, o la identidad de sus raíces o termi-naciones, pudieran aumentar el riesgo de confu-sión.

La similitud fonética se da entre signos que alser pronunciados tienen un sonido similar. Ladeterminación de tal similitud depende, entreotros elementos, de la identidad en la sílabatónica o de la coincidencia en las raíces o ter-minaciones. Sin embargo, deben tomarse encuenta las particularidades de cada caso, puesla percepción por los consumidores de las le-tras que integran los signos, al ser pronuncia-das, variará según su estructura gráfica y fonéti-ca.

La similitud ideológica se produce entre sig-nos que evocan la misma o similar idea, que


deriva del mismo contenido o parecido concep-tual de los signos. Por tanto, cuando los signosrepresentan o evocan una misma cosa, caracte-rística o idea, se estaría impidiendo al consumi-dor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo marcario.

A objeto de facilitar a la Autoridad NacionalCompetente el estudio sobre la supuesta con-fusión entre los signos en conflicto, es necesa-rio tomar en cuenta los criterios elaborados porlos tratadistas Carlos Fernández-Novoa y PedroBreuer Moreno que han sido recogidos de ma-nera reiterada por la jurisprudencia de este Tri-bunal y que, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de con-junto despertada por los signos, es decir quedebe examinarse la totalidad de los elemen-tos que integran a cada uno de ellos, sin des-componer, y menos aún alterar, su unidadfonética y gráfica, ya que “debe evitarse portodos los medios la disección de las denomi-naciones comparadas, en sus diversos ele-mentos integrantes”. (Fernández-Novoa, Car-los. Fundamentos de Derecho de Marcas,Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcasdeben ser examinadas en forma sucesiva yno simultánea, de tal manera que en la com-paración de los signos confrontados debepredominar el método de cotejo sucesivo,excluyendo el análisis simultáneo, en aten-ción a que éste último no lo realiza el consu-midor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzasy no las diferencias que existan entre lossignos, ya que la similitud generada entreellos se desprende de los elementos seme-jantes o de la semejante disposición de losmismos, y no de los elementos distintos queaparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocar-se en el lugar del consumidor presunto, to-mando en cuenta la naturaleza de los produc-tos o servicios identificados por los signos endisputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado deMarcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis,Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, esnecesario determinar los diferentes modos en

que pueden asemejarse los signos en disputa eidentificar la posible existencia o no de similitudo identidad, entre los signos en conflicto. Ade-más se recomienda al consultante la importan-cia de determinar la posible existencia o no deuna confusión ideológica.

4. Examen de registrabilidad y debida moti-vación de las Resoluciones.

En razón de que en el proceso interno no sepresentaron oposiciones, el Tribunal interpreta-rá el tema del examen de registrabilidad y ladebida motivación de las Resoluciones.

El artículo 150 de la Decisión 486 dispone quevencidos los 30 días otorgados por el artículo148 si no se hubiesen presentado oposiciones,la oficina nacional competente procederá a rea-lizar el examen de registrabilidad, de donderesulta que el mismo es obligatorio y debe lle-varse a cabo aún en el caso de que no se hu-biesen presentado oposiciones. Por lo tanto, laOficina Nacional Competente en ningún casoqueda eximida de realizar el examen de fondopara conceder o negar el registro.

El examen de fondo sobre la registrabilidad delsigno tiene carácter obligatorio y, en el caso deautos, las normas que corresponde tomar encuenta son las que contienen las causales deirregistrabilidad previstas en los artículos 135 y136 de la Decisión 486.

En consecuencia con lo anterior y en relacióncon marcas de terceros, la oficina nacional com-petente, existan o no oposiciones, deberá anali-zar si el signo solicitado no encuadra dentro delsupuesto de irregistrabilidad contemplado en elartículo 136 litera a) de la Decisión 486.

La resolución con la que se notifica al peticiona-rio y por la cual se concede o deniega el registrosolicitado debe estar debidamente motivada, esdecir, que exprese las razones de hecho y dederecho que inclinaron a la oficina nacional com-petente a pronunciarse en uno u otro sentido,sobre la base de las normas jurídicas aplicablesy de las situaciones de hecho constitutivas delacto, a efectos de permitir al destinatario elejercicio del derecho de defensa.

Además, es importante aclarar que el examende registrabilidad debe ser autónomo, tanto enrelación con las decisiones emitidas por otrasoficinas de registro marcario, como con las de-


cisiones emitidas por la propia Oficina, estosignifica, que se debe realizar un examen deregistrabilidad analizando cada caso concreto,independiente del análisis ya efectuado sobresignos idénticos o similares.

Debe quedar claro, que no se está afirmandoque la Oficina de Registro Marcario no tenga lí-mites a su actuación, o que no pueda utilizarcomo precedentes sus propias actuaciones,sino que ésta tiene la obligación, en cada caso,de hacer un análisis de registrabilidad con lascaracterísticas mencionadas, teniendo en cuen-ta los aspectos y pruebas que obran en cadatrámite. Además, los límites a la actuación dedichas oficinas se encuentran marcados por lapropia norma comunitaria y por las respectivasacciones judiciales para defender la legalidadde los actos administrativos emitidos.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizarsi los signos TELCEL (denominativo), TELCEL(mixto), TELCEL MOVIL (denominativo) y TEL-CEL MÓVILES (denominativo), cumplen con losrequisitos de registrabilidad establecidos en elartículo 134 de la Decisión 486 de la Comisiónde la Comunidad Andina y si no se encuentranincursos dentro de las causales de irregistrabi-lidad previstas en los artículos 135 y 136 de lamisma Decisión.

SEGUNDO: Al cotejar marcas denominativas, elexaminador deberá someterlas a las reglas parala comparación marcaria descritas en la presen-te interpretación prejudicial, y prestará especialatención al criterio que señala que a los signosse les observará a través de una visión de con-junto, sin fraccionar sus elementos.

En el análisis de registrabilidad de un signo, sedebe tener en cuenta la totalidad de los elemen-tos que lo integran y, al tratarse de signos deno-minativos y signos mixtos, comparados con unsigno denominativo y otro signo mixto, es nece-sario conservar la unidad gráfica y fonética delmismo, sin ser posible descomponerlo. Sin em-bargo, al efectuar el examen de registrabilidaddel signo, se debe identificar cuál de sus ele-

mentos prevalece y tiene mayor influencia enla mente del consumidor, si el denominativo o elgráfico y proceder en consecuencia.

Además se deberá tomar en cuenta que dos delos signos solicitados en su parte denominativason compuestos.

TERCERO: No son registrables como marcaslos signos cuyo uso en el comercio afectara elderecho de un tercero y que, en relación conéste, el signo que se pretenda registrar, seaidéntico o se asemeje a una marca ya registra-da o a un signo anteriormente solicitado pararegistro, para los mismos productos o servicios,o para productos o servicios respecto de loscuales el uso de la marca pueda inducir al pú-blico a error, de donde resulta que no es nece-sario que el signo solicitado para registro induz-ca a confusión a los consumidores sino que essuficiente la existencia del riesgo de confusióny/o de asociación para que se configure la pro-hibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y,en su caso, al Juzgador determinar el riesgo deconfusión y/o de asociación con base a princi-pios y reglas elaborados por la doctrina y lajurisprudencia señalados en la presente inter-pretación prejudicial y que se refieren básica-mente a la identidad o a la semejanza que pu-dieran existir entre los signos y entre los pro-ductos y/o servicios que estos amparan.

QUINTO: En el caso de que no se hubiesen pre-sentado oposiciones, la Oficina Nacional Com-petente, de igual manera, procederá a realizarel examen de registrabilidad, de donde resultaque el mismo es obligatorio y debe llevarse acabo aún en el caso de que no se hubiesen pre-sentado oposiciones. Por lo tanto, la OficinaNacional Competente en ningún caso quedaeximida de realizar el examen de fondo paraconceder o negar el registro.

El Consejo de Estado de la República de Co-lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Primera, deberá adoptar la presenteinterpretación prejudicial cuando dicte senten-cia dentro del proceso interno Nº 2005-00303,de conformidad con lo dispuesto por el artículo35 del Tratado de Creación del Tribunal de Jus-ticia de la Comunidad Andina, así como darcumplimiento a lo previsto en el artículo 128,párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.


EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los14 días del mes de marzo del año dos mil doce,procede a resolver la solicitud de InterpretaciónPrejudicial formulada por el Consejo de Estado,Sala de lo Contencioso Administrativo, SecciónPrimera de la República de Colombia

VISTOS

El Oficio Nº 1777, de 27 de julio de 2011, recibi-do el 04 de octubre de 2011, mediante el cual elConsejo de Estado, Sala de lo Contencioso Ad-ministrativo, Sección Primera de la Repúblicade Colombia, solicitó la interpretación prejudi-cial de los artículos 134, 135 literales a) y b) y136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisiónde la Comunidad Andina, a fin de resolver elproceso interno Nº 2007-00306.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial ysus anexos cumplen con los requisitos com-prendidos en el artículo 125 del Estatuto delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina,así como con las exigencias del artículo 33 delTratado de Creación, por lo que, su admisión a

trámite fue considerada procedente en el autoemitido el 19 de enero de 2012.

1. ANTECEDENTES

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada estima procedente destacar comoantecedentes del proceso interno que dio lugara la presente solicitud, lo siguiente:

1.1. Partes en el proceso interno

Demandante: Papeles Nacionales S.A.

Demandado: La Superintendencia de Indus-tria y Comercio (SIC), de la Re-pública de Colombia.

Tercero interesado: UPM-KYMMENE COR-PORATION.

1.2. Determinación de los hechos relevan-tes:

La sociedad UPM-KYMMENE CORPORATIONsolicitó el 18 de noviembre de 2004 el registro

PROCESO 153-IP-2011

Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literal a), 135 literales a) y b) y 136literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; solicitada

por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, SecciónPrimera de la República de Colombia. Actor: Papeles Nacionales S.A. Marca:

“UPM FINESSE” (denominativa). Proceso Interno N° 2007-00306

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presenteinterpretación a la Secretaría General de la Co-munidad Andina para su publicación en la Gace-ta Oficial del Acuerdo de Cartagena.









del signo “UPM FINESSE” (denominativo) en laClase 16 de la Clasificación Internacional deNiza.

El extracto de la solicitud de registro fue publi-cado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº548, de 28 de enero de 2005. La sociedad de-mandante PAPELES NACIONALES S.A. pre-sentó oposición contra dicha solicitud de regis-tro con base en su marca registrada “FINEX”(denominativa) en la misma Clase 16.

La División de Signos Distintivos de la Super-intendencia de Industria y Comercio, al estu-diar la solicitud, concedió el registro solicitado ydeclaró infundada la oposición interpuesta por laactora mediante Resolución Nº 15702, de 30 dejunio de 2005.

Contra la anterior Resolución, la sociedad de-mandante interpuso recurso de reposición yapelación, siendo resuelto el de reposición me-diante Resolución Nº 03939, de 22 de febrero de2007 en el sentido de confirmar la decisiónrecurrida.

Mediante Resolución Nº 07856, de 23 de marzode 2007, el Superintendente Delegado para laPropiedad Industrial de la Superintendencia deIndustria y Comercio, al resolver el recurso deapelación, confirmó la decisión recurrida.

La sociedad PAPELES NACIONALES S.A. pre-sentó demanda por medio de apoderado el 21de agosto de 2007.

La Sección Primera del Consejo de Estado ad-mitió la demanda mediante auto calendado el 26de noviembre de 2007, en el cual ordena senotifique a la entidad demandada Superintendenciade Industria y Comercio y a la tercera interesa-da UPM KYMMENE CORPORATION.

1.3. Fundamentos de derecho contenidosen la demanda.

Conforme se desprende del informe presenta-do por el Juez Consultante, la demandante (PA-PELES NACIONALES S.A.) fundamenta su pe-tición con los siguientes argumentos:

– Que las resoluciones expedidas por la Super-intendencia de Industria y Comercio desco-nocen el contenido de los artículos 134 y 135literales a) y b) de la Decisión 486, en cuanto

que, para que un signo sea registrable debecumplir con los requisitos de perceptibilidad,distintividad y representación gráfica.

– Que el signo solicitado “UPM FINESSE” (de-nominativo) no cumple con el requisito dedistintividad extrínseca, entendida como laaptitud del signo para ser registrado en virtudde no existir otro idéntico o similar anterior-mente solicitado a registro o registrado, afavor de un tercero para distinguir productosidénticos o similares.

– Expuso que “UPM FINESSE” (denominativo)es confundible con la marca “FINEX” (deno-minativa) de la sociedad PAPELES NACIO-NALES S.A., debido a que el elemento predo-minante que determina la confundibilidad delas marcas son las expresiones “FINESSE”y “FINEX”, que se destacan en las marcasen conflicto, lo que hace que la marca regis-trada a favor de KYMMENE CORPORATION,carezca de la distintividad extrínseca que exi-ge la ley.

– Manifestó que se viola el artículo 136 literal a)de la Decisión 486, porque aunque “UPM FI-NESSE” (denominativa) y “FINEX” (denomi-nativa) no son idénticas, no significa que nosean confundibles ya que las expresionesque destacan estos signos, tienen una fonéti-ca y ortografía similar.

– Ambos signos confrontados distinguen losmismos productos de papel de la Clase 16,además que el elemento UPM dentro del sig-no solicitado no contribuye a minimizar elriesgo de confusión en el público consumi-dor.

1.4. Contestación de la demanda

Conforme se desprende del informe presentadopor el Juez Consultante, la Superintendencia deIndustria y Comercio contestó la demanda de-fendiendo la legalidad de las resoluciones im-pugnadas con base en los siguientes argumen-tos:

– Adujo que actuó al amparo de la Decisión486, por cuanto conforme al artículo 136 lite-ral a), los elementos que integran las marcasen debate no presentan similitudes gráficas,ortográficas, fonéticas y conceptuales quelas hagan confundibles entre sí.

– Consideró que carecen de sustento legal losargumentos de la demandante, porque con laexpedición de los actos administrativos acu-


sados no se incurrió en violación de los ar-tículos 134, 136 literal a) y 278 de la Decisión486.

– Concluyó que no existe ningún impedimentolegal ni causal de irregistrabilidad señaladoen la Decisión mencionada que afectara laconcesión de registro.

1.5. Fundamentos del tercero interesado.

La sociedad UPM KYMMENE CORPORATION,tercera interesada, expresó lo siguiente:

– La demandante no demuestra la supuestaviolación de los artículos 134 y 135 literalesa) y b) de la Decisión 486.

– Indicó que la expresión “UPM FINESSE” cum-ple con los requisitos de perceptibilidad, re-presentación gráfica y distintividad expresa-dos en la jurisprudencia del Tribunal Andinode Justicia y del Consejo de Estado.

– Mencionó que al cotejar los signos “UPMFINESSE” y “FINEX” se demuestra que éstosson diferentes, por lo cual no se viola el ar-tículo 136 literal a) de la Decisión 486.

CONSIDERANDO:

Que, este Tribunal es competente para inter-pretar por la vía prejudicial las normas que con-forman el Ordenamiento Jurídico de la Comuni-dad Andina, en tanto resulten pertinentes parala resolución del proceso interno;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial seencuentra conforme con las prescripciones con-tenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina;

Que, el Juez Consultante solicita la interpreta-ción prejudicial de los artículos 134, 135 litera-les a) y b), y 136 literal a) de la Decisión 486. Seprocederá a dicha interpretación, sin embargo,en relación con el artículo 134, sólo se interpre-tará el literal a), por ser el pertinente para elcaso de autos.

El texto de las normas objeto de la presenteinterpretación prejudicial se transcribe a conti-nuación:

DECISÓN 486

(…)

Artículo 134.-

“A efectos de este régimen constituirá marcacualquier signo que sea apto para distinguirproductos o servicios en el mercado. Podránregistrarse como marcas los signos suscep-tibles de representación gráfica. La naturale-za del producto o servicio al cual se ha deaplicar una marca en ningún caso será obs-táculo para su registro.


a) las palabras o combinación de palabras;”

(…)

Artículo 135.-

“No podrán registrarse como marcas los sig-nos que:


b) carezcan de distintividad;”

(…)

Artículo 136.-

“No podrán registrarse como marcas aquellossignos cuyo uso en el comercio afectara in-debidamente un derecho de tercero, en parti-cular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una mar-ca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, para los mismosproductos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso dela marca pueda causar un riesgo de confu-sión o de asociación;”

1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARAEL REGISTRO DE LAS MARCAS.

La marca es un bien inmaterial constituido porun signo conformado por palabras o combina-ción de palabras, imágenes, figuras, símbolos,gráficos, etc., que, susceptibles de representa-ción gráfica, sirvan para distinguir en el mercadoproductos o servicios.


En relación con los requisitos para el registro deun signo como marca, en reiterada jurispruden-cia este Tribunal ha establecido que:

“Un signo puede registrarse como marca sireúne los requisitos de distintividad y sus-ceptibilidad de representación gráfica y, ade-más, si el signo no está incurso en ningunade las causales de irregistrabilidad señala-das en los artículos 135 y 136 de la Decisión486 de la Comisión de la Comunidad Andina.La distintividad del signo presupone su per-ceptibilidad por cualquiera de los sentidos.” 1

Es importante advertir que el literal a) del artícu-lo 135 de la Decisión 486, eleva a causal abso-luta de irregistrabilidad la falta de alguno de losrequisitos establecidos en el artículo 134 de lamisma normativa, es decir, que un signo esirregistrable si carece de distintividad, de sus-ceptibilidad, de representación gráfica o deperceptibilidad.

Ahora bien, conforme se desprende del propiotérmino, el requisito de “perceptibilidad” apuntaa que el signo pueda ser captado por alguno oalgunos de los sentidos 2.

El requisito de “susceptibilidad de representa-ción gráfica” implica que el signo a registrarsecomo marca pueda ser descrito mediante pala-bras, gráficos, signos, colores, figuras, etc., detal manera que sus componentes puedan serapreciados por quien lo observe. Esta caracte-rística es importante para la publicación de lassolicitudes de registro en los medios oficiales,que abre el periodo de oposición por parte deterceros que se consideren afectados por elpedido.

El requisito de “distintividad” es la capacidadque debe tener el signo para distinguir un pro-ducto o servicio de otros. El carácter distintivode la marca le permite al consumidor realizar laelección de los bienes o servicios que deseaadquirir, y permite también al titular de la marcadiferenciar sus productos o servicios de otrossimilares que se ofertan en el mercado. La dis-

tintividad tiene un doble aspecto: 1) distintivi-dad intrínseca, mediante la cual se determina lacapacidad que debe tener el signo para distin-guir productos o servicios en el mercado; y 2)distintividad extrínseca, mediante la cual se de-termina la capacidad del signo de diferenciarsede otros signos en el mercado. Este último as-pecto, tiene que ver con la causal relativa con-tenida en el artículo 136, literal a), que se anali-zará en el acápite siguiente.

El Juez Consultante debe determinar en el pre-sente caso si el signo solicitado “UPM FINESSE”(denominativo), para distinguir productos de laClase 16, cumple con los requisitos arriba men-cionados, para luego determinar si el signo noestá inmerso en alguna de las causales de irre-gistrabilidad señaladas en los artículos 135 y136 de la Decisión 486.

2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDEN-TIDAD Y SIMILITUD. RIESGO DE CONFU-SIÓN Y/O ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARAEL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS.

a) Irregistrabilidad de signos por identidado similitud. Riesgo de confusión y/o deasociación.

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486consagra una causal de irregistrabilidad rela-cionada específicamente con el requisito de dis-tintividad. Establece, que no son registrableslos signos que sean idénticos o se asemejen auna marca anteriormente solicitada para regis-tro o registrada por un tercero, en relación, conlos mismos productos o servicios, o para pro-ductos o servicios respecto de los cuales el usode la marca pueda causar un riesgo de confu-sión y/o de asociación.



El riesgo de asociación es la posibilidad deque el consumidor, que aunque diferencie lasmarcas en conflicto y el origen empresarialdel producto, al adquirirlo piense que el pro-

1 Proceso 133-IP-2006, Marca: “TRANSPACK”, G.O.A.CN° 1451, de 09 de enero de 2007; Proceso 128-IP-2006, Marca: “USA GOLD”, G.O.A.C. N° 1421, de 03 denoviembre de 2006, entre otros.

2 Proceso 132-IP-2004, Marca: “DIADICON”, G.O.A.C Nº1146, de 1 de diciembre de 2004.


ductor de dicho producto y otra empresa tie-nen una relación o vinculación económica”. 3

Según la Normativa Comunitaria Andina, no esregistrable un signo confundible ya que no po-see fuerza distintiva; de permitirse su registrose estaría atentando contra el interés del titularde la marca anteriormente registrada y el inte-rés de los consumidores. Dicha prohibición con-tribuye a que el mercado de productos y servi-cios se desarrolle con transparencia, y tienecomo efecto que el consumidor no incurra enerror al realizar la elección de los productos oservicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Com-petente debe observar y establecer si entre lossignos en conflicto existe identidad o semejan-za, para determinar luego si esto es capaz degenerar confusión o asociación entre los consu-midores. De la conclusión a que se arribe, de-penderá la registrabilidad o no del signo.

La similitud entre dos signos puede darse des-de diferentes ámbitos:

La similitud ortográfica. Se da por la seme-janza de las letras entre los signos a comparar-se. La sucesión de vocales, la longitud de lapalabra o palabras, el número de sílabas, lasraíces o las terminaciones iguales, pueden in-crementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coinciden-cia en las raíces o terminaciones, y cuando lasílaba tónica en las denominaciones compara-das es idéntica o muy difícil de distinguir. Sinembargo, se debe tener en cuenta las particu-laridades de cada caso, para determinar unaposible confusión.

La similitud ideológica. Se configura entresignos que evocan una idea idéntica o seme-jante.

Con vista a lo anterior, el Juez Consultante de-berá verificar si entre el signo “UPM FINESSE”(denominativo) y el signo “FINEX” (denominati-vo) se presenta algún de tipo de identidad osimilitud ortográfica, fonética y/o ideológica.

b) Reglas para el cotejo marcario.

Conforme se encuentra establecido en reiteradajurisprudencia 4 de este Tribunal, la Oficina Na-cional competente debe proceder al cotejo delos signos en conflicto, aplicando para ello lossiguientes parámetros:

• La comparación, debe efectuarse sin des-componer los elementos que conforman elconjunto marcario, es decir, cada signo debeanalizarse con una visión de conjunto, tenien-do en cuenta su unidad ortográfica, auditiva eideológica.

• En la comparación, se debe emplear el méto-do del cotejo sucesivo, es decir, se debeanalizar un signo y después el otro. No esprocedente realizar un análisis simultáneo,ya que el consumidor no observa al mismotiempo las marcas, sino que lo hace en dife-rentes momentos.

• Se debe enfatizar en las semejanzas y no enlas diferencias, ya que en estas últimas esdonde se percibe el riesgo de confusión o deasociación.

• Al realizar la comparación, es importante tra-tar de colocarse en el lugar del presunto com-prador, pues un elemento importante para elexaminador, es determinar cómo el productoo servicio es captado por el público consu-midor.

c) Comparación entre signos denominativossimples y compuestos.

En el proceso interno se alegó que el signosolicitado “UPM FINESSE” (denominativo com-puesto) para la Clase 16 era confundible con lamarca registrada “FINEX” (denominativa) parala misma Clase 16. Por tal motivo, se abordaráel tema de la comparación entre signos denomi-nativos compuestos y simples.

El signo denominativo, llamado también no-minal o verbal, utiliza expresiones acústicas ofonéticas, formadas por una o varias letras, pa-labras o números, individual o conjuntamente

3 Proceso 70-IP-2008, Marca: SHERATON, G.O.A.C. N°1648, del 21 de agosto de 2008.

4 Proceso 58-IP-2006, Marca: “GUDUPOP”, G.O.A.C. N°1370, de 14 de julio de 2006; Proceso 62-IP-2006, Mar-ca: “DK”, G.O.A.C. N° 1370, de 14 de julio de 2006,entre otros.


estructurados, que integran un conjunto o untodo pronunciable, que puede o no tener signifi-cado conceptual. Este tipo de signos se subdi-viden en: sugestivos, que son los que tienen unaconnotación conceptual que evoca ciertas cuali-dades o funciones del producto identificado porel signo; y, arbitrarios, que no manifiestan co-nexión alguna entre su significado y la naturale-za, cualidades y funciones del producto que vaa identificar.5

Al momento de realizar la comparación entredos signos denominativos, el examinador debetomar en cuenta los siguientes criterios:

• Se debe analizar cada signo en su conjunto,es decir, sin descomponer su unidad foné-tica. Sin embargo, es importante tener encuenta las sílabas o letras que poseen unafunción diferenciadora en el conjunto, ya queesto ayudaría a entender cómo el signo espercibido en el mercado.

• Se debe tener en cuenta la sílaba tónica delos signos a comparar, ya que si ocupa lamisma posición, es idéntica o muy difícil dedistinguir, la semejanza entre los signos po-dría ser evidente.

• Se debe observar el orden de las vocales, yaque esto indica la sonoridad de la denomina-ción.

• Se debe determinar el elemento que impactade una manera más fuerte en la mente delconsumidor, ya que esto mostraría cómo escaptada la marca en el mercado.

Al examinar un signo compuesto, la autoridadnacional deberá analizar el grado de distintividadde los elementos que lo componen, y así proce-der al cotejo de los signos en conflicto.

En el supuesto que el signo solicitado comomarca sea un signo denominativo compuesto(es decir, integrado por dos o más palabras) yse tenga que juzgar sobre el riesgo de confusiónde dicho signo con una marca previamente re-gistrada, habrá de examinarse especialmente larelevancia y distintividad de los vocablos que loconforman. No habrá riesgo de confusión “cuan-do los vocablos añadidos a los coincidentesestán dotados de la suficiente carga semántica

que permita una eficacia particularizadora queconduzca a identificar el origen empresarial evi-tando de este modo que el consumidor puedacaer en error” 6 En consecuencia, “de existir unnuevo vocablo en el segundo signo que puedaclaramente lograr que las semejanzas entre losotros términos queden diluidas, el signo seríasuficientemente distintivo para ser registrado”. 7

Con base a estos criterios el Juez Consultantedebe establecer el riesgo de confusión que pu-diera existir entre los signos denominativos “UPMFINESSE” y “FINEX”.


CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede registrarse comomarca si reúne los requisitos dedistintividad y susceptibilidad de re-presentación gráfica y, además, siel signo no está incurso en ningunade las causales de irregistrabilidadseñaladas en los artículos 135 y136 de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina. Ladistintividad del signo presuponesu perceptibilidad por cualquiera delos sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entredos signos distintivos, la autoridadnacional que corresponda deberáproceder al cotejo de los signos enconflicto, para luego determinar siexiste o no riesgo de confusión y/ode asociación, acorde con las re-glas establecidas en la presenteprovidencia.

Se debe tener en cuenta que bastacon la posibilidad de riesgo de con-fusión y/o de asociación para queopere la prohibición de registro.

TERCERO: El Juez Consultante debe estable-cer el riesgo de confusión que pu-

6 Proceso 13-IP-2001, marca: “BOLÍN BOLA”, G.O.A.CNº 677, de 13 de junio de 2001.

7 Ibidem; Proceso 14-IP-2004, marca: LUCKY CHARMS,G.O.A.C. Nº 1082, de 17 de junio de 2004, citando alProceso 21-IP-98, marca: SUPER SAC MANIJAS (mix-ta), G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998.

5 Proceso 33-IP-2011, Marca: CUBA SI, G.O.A.C Nº 1978,de 16 de septiembre de 2011.


PROCESO 161-IP-2011

Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la

República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 224 y

228 de la misma Decisión 486. Marca: MAFE (mixta). Actor: sociedad FRITO LAYCOLOMBIA LTDA. Proceso interno Nº 2009-00074.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a loscatorce días del mes de marzo del año dos mildoce.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y susanexos, remitida por el Consejo de Estado de laRepública de Colombia, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera, relativa al ar-tículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 dela Comisión de la Comunidad Andina, dentro delproceso interno Nº 2009-00074;

El auto de 15 de febrero de 2012, mediante elcual este Tribunal decidió admitir a trámite lareferida solicitud de interpretación prejudicial

por cumplir con los artículos 32 y 33 del Trata-do de Creación del Tribunal y con los requisi-tos contemplados en el artículo 125 del Estatu-to; y,

Los hechos señalados por el consultante, com-plementados con los documentos incluidos enanexos.

a) Partes en el proceso interno.

Demandante: sociedad FRITO LAY COLOM-BIA LTDA.

Demandada: Superintendencia de Industria yComercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: señor León César ChaverraMillán.

diera existir entre los signos deno-minativos “UPM FINESSE” y “FINEX”,aplicando los criterios adoptadospor este Tribunal para la compara-ción entre este clase de signos.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el respectivo fallo en el proceso interno Nº2007-00306, deberá adoptar la presente inter-pretación prejudicial. Deberá, asimismo, dar cum-plimiento a las prescripciones contenidas en elpárrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vi-gente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante co-pia certificada de la presente interpretación yremítase copia a la Secretaría General de laComunidad Andina a efectos de su publica-ción en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Car-tagena.









a) Hechos.

1. El 31 de mayo de 2002, el señor LEÓN CÉ-SAR CHAVERRA MILLÁN solicitó, ante laDivisión de Signos Distintivos de la Super-intendencia de Industria y Comercio, el regis-tro como marca del signo MAFE (mixto), paradistinguir productos comprendidos en la Cla-se 35 de la Clasificación Internacional deNiza.

2. El extracto de la solicitud fue publicado en laGaceta de Propiedad Industrial Nº 554 de 30de septiembre de 2004. Contra dicha solici-tud presentó oposición la sociedad FRITOLAY COLOMBIA LTDA. sobre la base de susmarcas MARGARITA (mixta) registrada parala Clase 29 y MARGARITA (mixta) y CHO-CLITOS (mixta) registradas para la Clase 30.

3. Por Resolución Nº 8651 de 25 de abril de2005, la División de Signos Distintivos de laSuperintendencia de Industria y Comercio,declaró infundada la oposición presentada yconcedió el registro del signo solicitado MAFE(mixto). Contra dicha Resolución la sociedadFRITO LAY COLOMBIA LTDA. interpuso re-curso de reposición y en subsidio de apela-ción.

4. El recurso de reposición fue resuelto por lamisma División de Signos Distintivos, que porResolución Nº 17733 de 30 de mayo de 2008,confirmó la Resolución impugnada.

5. El recurso de apelación fue resuelto por elSuperintendente Delegado para la PropiedadIndustrial de la Superintendencia de Industriay Comercio, quien mediante Resolución Nº33271 de 29 de agosto de 2008, confirmó,también, la Resolución Nº 8651. De esta ma-nera quedó agotada la vía gubernativa.

6. La sociedad FRITO LAY COLOMBIA LTDA.interpuso demanda contencioso administrati-va contra las mencionadas resoluciones.

b) Fundamentos jurídicos de la demanda.

La sociedad FRITO LAY COLOMBIA LTDA.en su escrito de demanda presentó los siguien-tes argumentos:

1. Mediante las Resoluciones impugnadas laSuperintendencia violó el artículo 136 literal

a) de la Decisión 486 ya que “Frito Lay Co-lombia Ltda. es titular de varias marcas regis-tradas con anterioridad a la fecha de la solici-tud de la marca cuya nulidad se pretende,que reivindican la figura caricaturizada de unoso panda (…). La figura caracterizada deloso panda es un elemento esencial del con-junto marcario (…)”.

2. Por su parte el signo solicitado “reivindica lafigura caracterizada de un oso panda, cuyascaracterísticas esenciales coinciden con lasdel mismo animal previamente registrado pormi representada y que al igual que en el casoanterior constituye un elemento esencial delconjunto marcario del que hace parte (…)”.

3. Por lo tanto, “Las caricaturas del oso pandaen uno y otro caso coinciden en lo esencial.Los trazos característicos del dibujo sonacentuadamente parecidos y conceptual-mente representan la misma idea, no solopor evocar el mismo animal, sino por la acti-tud infantil y jocosa de éste. Las diferenciasque anota la Administración referidas a laposición y los gestos faciales son intrascen-dentales para el consumidor, que centra suatención en la primera impresión visual quedespierta la figura”. De esta manera los sig-nos en conflicto son confundibles.

4. Afirma que entre los signos en controver-sia existe conexión competitiva lo que hace“evidente el riesgo de confusión y asocia-ción del origen empresarial a que puede verseexpuesto el público consumidor”.

5. También se violó el literal h) del artículo 136de la misma Decisión 486 ya que las marcasopositoras son notoriamente conocidas.

c) Fundamentos jurídicos de la contestacióna la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comer-cio contesta la demanda sosteniendo que:

1. Con la emisión de las Resoluciones impug-nadas “no se ha incurrido en violación de lasnormas contenidas en la Decisión 486 (…)” yque “la marca solicitada ‘MAFE’ (mixta) noencuadra dentro de las causales de irregis-trabilidad establecidas en el literal a) del ar-tículo 136 de la Decisión 486 (…)”.


2. En los signos en conflicto el elemento deter-minante es el denominativo y “efectuado elestudio de confundibilidad de las marcas mix-tas en controversia se tiene que después deun impacto general, no son confundibles ha-bida cuenta que se trata de expresiones queno guardan relación alguna y que tienen unacomposición distinta; así se tiene que el sig-no solicitado está compuesto de cuatro le-tras y la (sic) marcas previamente registra-das fundamento de la oposición se compo-nen de nueve letras”.

3. Los signos en controversia tiene significa-dos propios y distintos “La marca solicitadaMAFE es diminutivo cariñoso o afectuoso delnombre femenino María Fernanda, por su par-te MARGARITA es el nombre de una flor o deuna mujer, distinto al solicitado, finalmenteCHOCLO significa maíz tierno”.

4. “(…) no se presentan confusiones en los as-pectos gráfico, ortográfico, fonético y con-ceptual se tiene que los signos enfrentadostienen su significado propio que los diferenciaplenamente entre sí que impiden el riesgo deconfusión y de asociación en el público con-sumidor, así como el origen empresarial delos productos que distinguen cada signo”.

5. Respecto a la supuesta violación del artículo136 literal h) de la Decisión 486 “Al concluir-se que la marca MAFE (mixta) solicitada noes una reproducción, imitación, transcripcióno transliteración de los signos marcarios depropiedad de la sociedad Frito Lay ColombiaS.A. se hace irrelevante e innecesario el es-tudio de la notoriedad alegada por la deman-dante”.

CONSIDERANDO:

Que, la norma contenida en el artículo 136 lite-rales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisiónde la Comunidad Andina, cuya interpretación hasido solicitada, forma parte del ordenamientojurídico de la Comunidad Andina, conforme lodispone el literal c) del artículo 1 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina;

Que, este Tribunal es competente para inter-pretar por vía prejudicial las normas que con-forman el ordenamiento jurídico comunitario, conel fin de asegurar su aplicación uniforme en el

territorio de los Países Miembros, siempre quela solicitud provenga de un Juez Nacional tam-bién con competencia para actuar como JuezComunitario, como lo es, en este caso, el Tribu-nal Consultante, en tanto resulten pertinentespara la resolución del proceso, conforme a loestablecido por el artículo 32 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina (codificado mediante la Decisión472), en concordancia con lo previsto en losartículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal(codificado mediante la Decisión 500);

Que, la presentación de la solicitud de registrocomo marca del signo MAFE (mixto), fue el 31de mayo de 2002, en vigencia de la Decisión486 de la Comisión de la Comunidad Andina, loshechos controvertidos y las normas aplicablesal caso concreto se encuentran dentro de lacitada normativa, por lo que, de acuerdo a losolicitado por el consultante se interpretará elartículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486;y, de conformidad con la norma comunitaria, deoficio se interpretarán los artículos 134 literalesa) y b), 224 y 228 de la misma Decisión; y,

Que, el texto de las normas objeto de la inter-pretación prejudicial es el siguiente:

Decisión 486 de la Comisión de la Comu-nidad Andina

“(…)





(…)

Artículo 136.- No podrán registrarse comomarcas aquellos signos cuyo uso en el co-


mercio afectara indebidamente un derecho detercero, en particular cuando:


(…)

h) constituyan una reproducción, imitación,traducción, transliteración o transcripción,total o parcial, de un signo distintivo noto-riamente conocido cuyo titular sea un ter-cero, cualesquiera que sean los productoso servicios a los que se aplique el signo,cuando su uso fuese susceptible de cau-sar un riesgo de confusión o de asociacióncon ese tercero o con sus productos oservicios; un aprovechamiento injusto delprestigio del signo; o la dilución de sufuerza distintiva o de su valor comercial opublicitario.

(…)

Artículo 224.- Se entiende por signo distinti-vo notoriamente conocido el que fuese reco-nocido como tal en cualquier País Miembropor el sector pertinente, independientementede la manera o el medio por el cual se hubie-se hecho conocido.

(…)

Artículo 228.- Para determinar la notoriedadde un signo distintivo, se tomará en conside-ración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miem-bros del sector pertinente dentro de cual-quier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfi-ca de su utilización, dentro o fuera decualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográ-fica de su promoción, dentro o fuera decualquier País Miembro, incluyendo la pu-blicidad y la presentación en ferias, expo-siciones u otros eventos de los productos

o servicios, del establecimiento o de laactividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada parapromoverlo, o para promover el estableci-miento, actividad, productos o servicios alos que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de laempresa titular en lo que respecta al signocuya notoriedad se alega, tanto en el planointernacional como en el del País Miembroen el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adqui-rida del signo;

g) el valor contable del signo como activoempresarial;

h) el volumen de pedidos de personas intere-sadas en obtener una franquicia o licenciadel signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativasde fabricación, compras o almacenamien-to por el titular del signo en el País Miem-bro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional;o,

k) la existencia y antigüedad de cualquierregistro o solicitud de registro del signodistintivo en el País Miembro o en el ex-tranjero.

(…)”.

1. La marca y los requisitos para su registro.La distintividad.

El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse ala marca señala: “(…) constituirá marca cual-quier signo que sea apto para distinguir produc-tos o servicios en el mercado. Podrán registrar-se como marcas los signos susceptibles derepresentación gráfica. La naturaleza del pro-ducto o servicio al cual se ha de aplicar unamarca en ningún caso será obstáculo para suregistro (…)”. Este artículo tiene un triple conte-nido, da un concepto de marca, indica los requi-sitos que debe reunir un signo para ser registra-do como marca y hace una enumeración ejem-plificativa de los signos registrables.


Con base al concepto del artículo 134 de laDecisión 486 se define la marca como un bieninmaterial constituido por un signo conformadopor palabras o combinación de palabras, imáge-nes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, mo-nogramas, retratos, etiquetas, emblemas, es-cudos, sonidos, olores, letras, números, colordeterminado por su forma o combinación decolores, forma de los productos, sus envases oenvolturas y otros elementos de soporte, indivi-dual o conjuntamente estructurados que, sus-ceptibles de representación gráfica, sirvan paradistinguir en el mercado productos o servicios, afin de que el consumidor o usuario medio losidentifique, valore, diferencie, seleccione y ad-quiera sin riesgo de confusión o error acerca delorigen o la calidad del producto o servicio. Esteartículo hace una enumeración enunciativa delos signos que pueden constituir marcas, por loque el Tribunal dice que “Esta enumeración cu-bre los signos denominativos, gráficos y mixtos,pero también los tridimensionales, así como lossonoros y olfativos, lo que revela el propósito deextender el alcance de la noción de marca”.(Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C.Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca:“UNIVERSIDAD VIRTUAL”).

El requisito de perceptibilidad, que estaba ex-presamente establecido en la Decisión 344, seencuentra implícitamente contenido en esta de-finición toda vez que, un signo para que puedaser captado y apreciado es necesario que pasea ser una impresión material identificable a finde que, al ser aprehendido por medios sensoria-les y asimilado por la inteligencia, penetre en lamente de los consumidores o usuarios. Sobre laperceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice:“(…) es un acierto del artículo 134 no exigir ex-presamente el requisito de la ‘perceptibilidad’,porque ya está implícito en el propio conceptode marca como bien inmaterial en el principal desus requisitos que es la aptitud distintiva” (Ote-ro Lastres, José Manuel, Régimen de Marcasen la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena(sic). Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p.132).

La susceptibilidad de representación gráfica jun-tamente con la distintividad, constituyen los re-quisitos expresamente exigidos por la normacomunitaria.

La susceptibilidad de representación grá-fica, es la aptitud que tiene un signo de ser

descrito o reproducido en palabras, imágenes,fórmulas u otros soportes, es decir, en algoperceptible para ser captado por el público con-sumidor.

La distintividad, es la capacidad que tiene unsigno para individualizar, identificar y diferenciaren el mercado los productos o servicios, hacien-do posible que el consumidor o usuario losseleccione. Es considerada como característi-ca esencial que debe reunir todo signo para serregistrado como marca y constituye el presu-puesto indispensable para que ésta cumpla sufunción principal de identificar e indicar el origenempresarial y, en su caso incluso, la calidad delproducto o servicio, sin riesgo de confusión y/oasociación.

En cuanto al requisito de la distintividad, si bieneste artículo con relación a lo que disponía elartículo 81 de la Decisión 344 no hace expresamención a la “suficiente” distintividad, sin em-bargo para efectos de registro del signo, deconformidad con el literal a) del artículo 135 dela Decisión 486 se exige que “(…) el signo de-berá ser apto para identificar y distinguir en elmercado los productos o servicios producidos ocomercializados por una persona de otros idén-ticos o similares, con el objeto de que el consu-midor o usuario los valore, diferencie y seleccio-ne, sin riesgo de confusión y/o de asociación entorno a su origen empresarial o a su calidad (…)esta exigencia se expresa también a través dela prohibición contemplada en el artículo 135,literal b, de la Decisión en referencia, según lacual no podrán registrarse como marcas lossignos que carezcan de distintividad”. (Proceso205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1333,del 25 de abril de 2006, caso “FORMA DE UNABOTA Y SUS SUELAS”).

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “in-trínseca” como una capacidad distintiva “ex-trínseca”, la primera se refiere a la aptitud indi-vidualizadora del signo, mientras que la segun-da se refiere a su no confundibilidad con otrossignos.

La marca salvaguarda tanto el interés de sutitular al conferirle un derecho exclusivo sobre elsigno distintivo, como el interés general de losconsumidores o usuarios, garantizándoles elorigen y la calidad de los productos o servicios,evitando el riesgo de confusión y/o de asocia-ción, tornando así transparente el mercado.


Es importante advertir que el literal a) del artícu-lo 135 de la Decisión 486, eleva a causal abso-luta de irregistrabilidad la falta de alguno de losrequisitos que se desprenden del artículo 134de la misma normativa, es decir, que un signoes irregistrable si carece de los requisitos dedistintividad, susceptibilidad de representacióngráfica o perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la faltade distintividad está consagrada de manera in-dependiente como causar de nulidad absolutaen el artículo 135 literal b) de la Decisión 486.Se reconoce tanto una capacidad distintiva “in-trínseca” como una capacidad distintiva “extrín-seca”, como ya se indicó.

En consecuencia, el Juez Consultante debeanalizar en el presente caso, si el signo MAFE(mixto) cumple con los requisitos del artículo134 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, y si no se encuentra dentrode las causales de irregistrabilidad previstas enlos artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

2. Clases de signos. Comparación entre sig-nos mixtos.

El Tribunal considera necesario examinar loconcerniente a la comparación entre signos mix-tos en virtud de que el signo solicitado MAFE esmixto y las marcas sobre la base de las cualesse presenta la oposición son MARGARITA mix-ta y CHOCLITOS mixta.

Signos mixtos.

Los signos mixtos se componen de un elemen-to denominativo (una o varias palabras) y unelemento gráfico (una o varias imágenes). Lacombinación de estos elementos al ser aprecia-dos en su conjunto produce en el consumidoruna idea sobre el signo que le permite diferen-ciarlo de los demás existentes en el mercado.Sin embargo al efectuar el cotejo de estos sig-nos se debe identificar cuál de estos elementosprevalece y tiene mayor influencia en la mentedel consumidor, si el denominativo o el gráfico.

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marcamixta es una unidad, en la cual se ha solicitadoel registro del elemento nominativo como el grá-fico, como uno solo. Cuando se otorga el regis-tro de la marca mixta se la protege en su integri-

dad y no a sus elementos por separado”. (Pro-ceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial:BURBUJA videos 2000).

Comparación entre signos mixtos.

Cuando el Juez Consultante realice el examende registrabilidad entre signos mixtos; deberáidentificar cuál de los elementos, el denomina-tivo o el gráfico prevalece y tiene mayor influen-cia en la mente del consumidor. El Tribunal hareiterado que: “La doctrina se ha inclinado aconsiderar que, en general, el elemento deno-minativo de la marca mixta suele ser el máscaracterístico o determinante, teniendo encuenta la fuerza expresiva propia de las pala-bras, las que por definición son pronunciables,lo que no obsta para que en algunos casos se lereconozca prioridad al elemento gráfico, tenien-do en cuenta su tamaño, color y colocación,que en un momento dado pueden ser definitivos.El elemento gráfico suele ser de mayor impor-tancia cuando es figurativo o evocador de con-ceptos, que cuando consiste simplemente enun dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publi-cado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de1999, marca: C.A.S.A. (mixta)).

En el cotejo entre signos mixtos se debe identi-ficar cuál de estos elementos prevalece y tienemayor influencia en la mente del consumidor, siel denominativo o el gráfico. A fin de llegar a taldeterminación, “en el análisis de una marcamixta hay que fijar cuál es la dimensión máscaracterística que determina la impresión gene-ral que (…) suscita en el consumidor (…) de-biendo el examinador esforzarse por encontraresa dimensión, la que con mayor fuerza y pro-fundidad penetra en la mente del consumidor yque, por lo mismo, determina la impresión ge-neral que el signo mixto va a suscitar en losconsumidores”. (Fernández-Novoa, Carlos, “Fun-damentos de Derecho de Marcas”, EditorialMontecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

Con base a estos criterios, el Juez Consultantedeberá identificar cuál de estos elementos pre-valece y tiene mayor influencia en la mente delconsumidor, si el denominativo o el gráfico yproceder a su cotejo a fin de determinar el ries-go de confusión, conforme a los criterios conte-nidos en la presente interpretación. En el casode que en uno de los signos prevalezca el ele-


mento gráfico y en el otro el denominativo oviceversa no habrá, en principio, riesgo de con-fusión. Si el elemento preponderante del signomixto es el gráfico, en principio, no existiríariesgo de confusión. Caso contrario deberá pro-cederse al cotejo entre signos denominativos.

Si el elemento preponderante del signo mixto esel denominativo, se deberá hacer el cotejo deconformidad con los parámetros para la compa-ración entre signos denominativos. A saber:

En la comparación entre signos denominativosel Tribunal, sobre la base de la doctrina, Fer-nández Novoa, ha manifestado que los signosdeben ser observados en conjunto y con latotalidad de los elementos que lo integran, sindescomponer su unidad fonética y gráfica, te-niendo en cuenta la totalidad de las sílabas yletras que forman los vocablos de las marcas enpugna, sin perjuicio de destacar aquellos ele-mentos dotados de especial eficacia diferen-ciadora, atribuyendo menos valor a los queofrezcan disminuyan dicha función. Para reali-zar esta labor, se considera que el Juez Consul-tante deberá tener presente que:

1. Se considerarán semejantes las marcas com-paradas cuando la sílaba tónica de las mis-mas ocupa la misma posición y es idéntica omuy difícil de distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo or-den habla a favor de la semejanza de lasmarcas comparadas porque la sucesión devocales asume una importancia decisiva parafijar la sonoridad de una denominación.

3. En el análisis de las marcas denominativashay que tratar de encontrar la dimensión máscaracterística de las denominaciones con-frontadas: la dimensión que con mayor fuer-za y profundidad penetra en la mente delconsumidor y determina, por lo mismo, la im-presión general que la denominación va asuscitar en los consumidores.

El examen de los signos es atribución exclu-siva del administrador o juez nacional, en sucaso, quienes deben aplicar los criterios elabo-rados por la doctrina y recogidos por la jurispru-dencia comunitaria para la comparación de to-do tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signoestá compuesto por una palabra y se solicita su

registro, entre los signos ya registrados y elrequerido para registro, puede existir confusióndependiendo de las terminaciones, número devocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber ele-mentos diferenciadores en dicha expresión, siem-pre en el entendido de que los productos a cu-brirse sean los mismos. Al cotejar dos marcasdenominativas, el examinador deberá someter-las a las reglas para la comparación marcaria, yprestará especial atención al criterio que señalaque a los signos se les observará a través deuna visión de conjunto, sin fraccionar sus ele-mentos.

3. Irregistrabilidad por identidad o similitudde signos. Riesgo de confusión y/o deasociación. Similitud gráfica, fonética eideológica. Reglas para efectuar el cotejode signos distintivos.

En virtud de que en el proceso interno se deba-te el posible riesgo de confusión y/o asociaciónentre los signos en conflicto, se abordará eltema.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente,precautelar el interés de terceros. En efecto,conforme a lo previsto en el literal a) del referi-do artículo 136, no son registrables como mar-cas los signos que, en el uso comercial, afectenindebidamente los derechos de terceros, espe-cialmente cuando sean idénticos o se aseme-jen a una marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada para los mismos servicioso productos, o para productos o servicios res-pecto de los cuales el uso de la marca puedacausar un riesgo de confusión y/o de asocia-ción.

Los signos distintivos en el mercado se expo-nen a diversos factores de riesgo; la doctrinatradicionalmente se ha referido a dos clases deriesgos: al de confusión y al de asociación. Ac-tualmente, la lista se ha extendido y se han cla-sificado otros tipos de riesgos, con el objetivode protegerlos según su grado de notoriedad.


“El riesgo de confusión es la posibilidad deque el consumidor al adquirir un productopiense que está adquiriendo otro (confusión


directa), o que piense que dicho productotiene un origen empresarial diferente al querealmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad deque el consumidor, que aunque diferencie lasmarcas en conflicto y el origen empresarialdel producto, al adquirirlo piense que el pro-ductor de dicho producto y otra empresa tie-nen una relación o vinculación económica”.(Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C.Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca:SHERATON).

En este sentido, el Tribunal considera que no esnecesario que el signo solicitado para registroinduzca a error a los consumidores, sino que essuficiente la existencia del riesgo de confusióny/o de asociación, tanto con relación al signocomo respecto a los productos o servicios queamparan, para que se configure la irregistra-bilidad, de donde resulta que el hecho de quelos signos en cuestión amparen productos oservicios que pertenezcan a diferentes clases,no garantiza por sí la ausencia de riesgo de con-fusión y/o asociación, toda vez que dentro delos productos o servicios contemplados en di-ferentes clases puede darse conexión compe-titiva y en consecuencia, producir riesgo deconfusión y/o de asociación y como tal consti-tuirse en causal de irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión enmateria marcaria, se refiere a la falta de clari-dad para poder elegir un bien de otro, a la quepuedan ser inducidos los consumidores por noexistir en el signo la capacidad suficiente paraser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicadoen la G.O.A.C. Nº 1124, de 4 de octubre de 2004,marca: DIUSED JEANS).

Hay riesgo de confusión cuando el consumidoro usuario medio no distingue en el mercado elorigen empresarial del producto o servicio iden-tificado por un signo de modo que pudiera atri-buir, por la falsa apreciación de la realidad, ados productos o servicios que se le ofrecen unorigen empresarial común al extremo que, siexiste identidad o semejanza entre el signopendiente de registro y la marca registrada o unsigno previamente solicitado para registro, sur-giría el riesgo de que el consumidor o usuariorelacione y confunda aquel signo con esta mar-ca o con el signo previamente solicitado.

Para determinar la existencia del riesgo de con-fusión será necesario verificar si existe identi-dad o semejanza entre los signos en disputa,tanto entre sí como en relación con los produc-tos o servicios distinguidos por ellos, y conside-rar la situación de los consumidores o usuarios,la cual variará en función de los productos oservicios de que se trate, independientementede la clase a la que pertenezcan dichos produc-tos o servicios.

Con base a jurisprudencia emitida por este Tri-bunal, los supuestos que pueden dar lugar alriesgo de confusión entre varios signos y entrelos productos o servicios que cada una de ellosampara, serían los siguientes: (i) que existaidentidad entre los signos en disputa y tambiénentre los productos o servicios distinguidos porellos; (ii) o identidad entre los signos y seme-janza entre los productos o servicios; (iii) o se-mejanza entre los signos e identidad entre losproductos y servicios; (iv) o semejanza entreaquellos y también semejanza entre éstos.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejan-za’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanzapresupone que entre los objetos que se compa-ran existen elementos comunes pero coexis-tiendo con otros aparentemente diferenciado-res, produciéndose por tanto la confundibilidad.En cambio, entre marcas o signos idénticos, sesupone que nos encontramos ante lo mismo,sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891,de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).

El Tribunal observa que la determinación delriesgo de confusión y/o de asociación corres-ponde a una decisión del funcionario adminis-trativo o, en su caso, del juzgador, con base aprincipios y reglas que la doctrina y la jurispru-dencia han sugerido a los efectos de precisar elgrado de confundibilidad, la que va del extremode identidad al de semejanza.

En ese sentido, se busca evitar que el consumi-dor asocie el origen de un producto o servicio aotro de origen empresarial distinto, ya que conla sola posibilidad del surgimiento de dicho ries-go de asociación, los empresarios se beneficia-rían sobre la base de la actividad ajena.

Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribu-nal, también, ha sentado los siguientes crite-


rios: “El primero, la confusión visual, la cual ra-dica en poner de manifiesto los aspectos or-tográficos, los meramente gráficos y los de for-ma. El segundo, la confusión auditiva, en don-de juega un papel determinante, la percepciónsonora que pueda tener el consumidor respectode la denominación aunque en algunos casosvistas desde una perspectiva gráfica sean di-ferentes, auditivamente la idea es de la mismadenominación o marca. El tercer y último crite-rio, es la confusión ideológica, que conlleva a lapersona a relacionar el signo o denominacióncon el contenido o significado real del mismo, omejor, en este punto no se tiene en cuenta losaspectos materiales o auditivos, sino que seatiende a la comprensión, o al significado quecontiene la expresión, ya sea denominativa ográfica”. (Proceso 76-IP-2004, publicado en laG.O.A.C. Nº 1114, de 7 de setiembre de 2004,haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publi-cado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de1998, marca: DERMALEX).

En consecuencia el Tribunal, con base en ladoctrina, ha señalado que para valorar la simili-tud marcaria y el riesgo de confusión es nece-sario considerar, los siguientes tipos de simili-tud:

La similitud ortográfica se presenta por lacoincidencia de letras en los segmentos a com-pararse, toda vez que el orden de tales letras,su longitud, o la identidad de sus raíces o termi-naciones, pudieran aumentar el riesgo de con-fusión.

La similitud fonética se da entre signos que alser pronunciados tienen un sonido similar. Ladeterminación de tal similitud depende, entreotros elementos, de la identidad en la sílabatónica o de la coincidencia en las raíces o ter-minaciones. Sin embargo, deben tomarse encuenta las particularidades de cada caso, puesla percepción por los consumidores de las le-tras que integran los signos, al ser pronuncia-das, variará según su estructura gráfica y fonéti-ca.

La similitud ideológica se produce entre sig-nos que evocan la misma o similar idea, quederiva del mismo contenido o parecido concep-tual de los signos. Por tanto, cuando los signosrepresentan o evocan una misma cosa, caracte-rística o idea, se estaría impidiendo al consumi-dor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo marcario.

A objeto de facilitar a la Autoridad NacionalCompetente el estudio sobre la supuesta con-fusión entre los signos en conflicto, es necesa-rio tomar en cuenta los criterios elaborados porlos tratadistas Carlos Fernández-Novoa y PedroBreuer Moreno que han sido recogidos de ma-nera reiterada por la jurisprudencia de este Tri-bunal y que, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de con-junto despertada por los signos, es decir quedebe examinarse la totalidad de los elemen-tos que integran a cada uno de ellos, sin des-componer, y menos aún alterar, su unidadfonética y gráfica, ya que “debe evitarse portodos los medios la disección de las denomi-naciones comparadas, en sus diversos ele-mentos integrantes”. (Fernández-Novoa, Car-los. Fundamentos de Derecho de Marcas,Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcasdeben ser examinadas en forma sucesiva yno simultánea, de tal manera que en la com-paración de los signos confrontados debepredominar el método de cotejo sucesivo,excluyendo el análisis simultáneo, en aten-ción a que éste último no lo realiza el consu-midor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzasy no las diferencias que existan entre lossignos, ya que la similitud generada entreellos se desprende de los elementos seme-jantes o de la semejante disposición de losmismos, y no de los elementos distintos queaparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocar-se en el lugar del consumidor presunto, to-mando en cuenta la naturaleza de los produc-tos o servicios identificados por los signos endisputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado deMarcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis,Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, esnecesario determinar los diferentes modos enque pueden asemejarse los signos en disputa eidentificar la posible existencia o no de simili-tud o identidad, entre los signos en conflicto.Además se recomienda al consultante la impor-tancia de determinar la posible existencia o node una confusión ideológica.


4. Signos distintivos notoriamente conoci-dos. Su protección y su prueba.

En atención a que la demandante argumentóque sus marcas son notoriamente conocidas,se interpretará el tema.

La Decisión 486 en su artículo 224 entiendecomo signo distintivo notoriamente conocido aaquel que sea reconocido como tal en cualquierPaís Miembro por el sector pertinente, indepen-dientemente de la manera o el medio por el cualse hubiese hecho conocido. En la marca noto-riamente conocida convergen su difusión entreel público consumidor del producto o servicio alque la marca se refiere proveniente del usointensivo de la misma y su consiguiente recono-cimiento dentro de los círculos interesados porla calidad de los productos o servicios que ellaampara, ya que ningún consumidor recordará nidifundirá el conocimiento de la marca cuandolos productos o servicios por ella protegidos nosatisfagan las necesidades del consumidor, com-prador o usuario, respectivamente.

El artículo 228 de la misma Decisión analizaalgunos factores que se deberán tomar en cuen-ta para determinar la notoriedad de un signo,tales como el grado de conocimiento entre losmiembros del sector pertinente, la extensióngeográfica de su utilización y promoción dentroo fuera de cualquier País Miembro, el valor dela inversión ya sea para promoverla o para pro-mover el establecimiento, actividad, productos oservicios a los que aplique, las cifras de ventasy de ingresos de la empresa titular tanto en elplano internacional como en el País Miembrodonde se pretenda su protección, el grado dedistintividad, el valor contable del signo comoactivo empresarial, el volumen de pedidos depersonas interesadas en obtener una franqui-cia o licencia del signo en determinado terri-torio, la existencia de actividades significativasde fabricación, compras o almacenamiento porel titular del signo en el País miembro, los as-pectos de comercio internacional y la existen-cia y antigüedad de cualquier registro o solici-tud de registro del signo distintivo en el PaísMiembro o en el extranjero, influyen decisiva-mente para que ésta adquiera el carácter denotoria, ya que así el consumidor reconocerá yasignará dicha característica debido al esfuerzoque el titular de la misma realice para elevarlade la categoría de marca común u ordinaria alstatus de notoria.

Este Tribunal caracteriza a la marca notoriacomo aquella que reúne la calidad de ser cono-cida por una colectividad de individuos perte-necientes a un determinado grupo de consumi-dores o usuarios del tipo de bienes o de servi-cios a los que les es aplicable, porque se en-cuentra ampliamente difundida entre dicho gru-po. Asimismo el Tribunal ha manifestado “(…) laprotección especial que se otorga a la marcanotoriamente conocida se extiende –caso dehaber riesgo de confusión por similitud con unsigno pendiente de registro- con independenciade la clase a que pertenezca el producto de quese trate y del territorio en que haya sido re-gistrada, pues se busca prevenir el aprovecha-miento indebido de la reputación de la marcanotoria, así como impedir el perjuicio que el re-gistro del signo similar pudiera causar a la fuer-za distintiva o a la reputación de aquélla”. (Pro-ceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº1147, de 3 de diciembre de 2004, marca:BONITO+GRÁFICA).

La notoriedad de la marca no se presume, debeser probada, por quien alega ese estatus. Alrespecto, el Tribunal recogiendo criterios doc-trinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia:“En la concepción proteccionista de la marcanotoria, ésta tiene esa clasificación para efec-tos de otorgarle otros derechos que no los tie-nen las marcas comunes, pero eso no significaque la notoriedad surja de la marca por sí sola,o que para su reconocimiento legal no tenganque probarse las circunstancias que precisa-mente han dado a la marca ese status”. (Proce-so 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231,de 17 de octubre 1996, marca: LISTER).

Por su parte el literal h) del artículo 136 de laDecisión 486 prohíbe el registro como marca deun signo que reproduzca, imite, traduzca, trans-litere o transcriba un signo notoriamente conoci-do cuyo titular sea un tercero, cualesquiera quesean los productos o servicios a los que seaplique el signo, es decir, por fuera de la espe-cialidad cuando su uso pueda causar un riesgode confusión o de asociación, aprovechamientoinjusto del prestigio del signo o la dilución de sufuerza distintiva o de su valor comercial.

Con el objeto de proteger los signos distintivossegún su grado de notoriedad, se han clasifica-do y diferenciado diversos tipos de riesgos, asaber: riesgo de confusión, de asociación, dedilución y de uso parasitario. Al respecto, el Tri-


bunal Comunitario ha expresado en reiteradajurisprudencia lo siguiente:


El riesgo de asociación es la posibilidad deque el consumidor, que aunque diferencie lasmarcas en conflicto y el origen empresarialdel producto, al adquirirlo piense que el pro-ductor de dicho producto y otra empresa tie-nen una relación o vinculación económica.

El riesgo de dilución es la posibilidad de queel uso de otros signos idénticos o similarescause el debilitamiento de la altísima capaci-dad distintiva que el signo notoriamente co-nocido ha ganado en el mercado, aunque seuse para productos que no tengan ningúngrado de conexidad con los que ampara elsigno notoriamente conocido”.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario es laposibilidad de que un competidor parasitario seaproveche injustamente del prestigio de lossignos notoriamente conocidos, aunque la ac-ción se realice sobre productos o servicios queno tengan ningún grado de conexidad con losque ampara el signo notoriamente conocido”.(PROCESO 109-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº 1581, de 4 de febrero de 2008Marcamixta: LOMA´S. Sentencia de 4 de diciembrede 2007).

La normativa comunitaria prevé que el titularde un signo distintivo notoriamente conocidopodrá acudir ante la autoridad nacional compe-tente para prohibir su uso a terceros. Además,el titular de un signo distintivo notoriamenteconocido podrá impedir a terceros realizar losactos indicados en el artículo 155 de la Decisión486, éstos son: “(…) los actos de aplicar o co-locar dicho signo, o un signo idéntico o seme-jante, sobre productos para los cuales hayasido registrado, o sobre los envases, envolturas,embalajes o acondicionamientos de tales pro-ductos (literal a), así como suprimir o modificarla marca con fines comerciales sobre los pro-ductos ya nombrados (literal b); los de fabricar,comercializar o detentar etiquetas, envases,envolturas, embalajes u otros materiales que

reproduzcan o contengan la marca (literal c), losde usar en el comercio un signo idéntico o se-mejante respecto de cualesquiera productos oservicios, caso que tal uso pudiera causar unriesgo de confusión o de asociación (literal d);los de usar en el comercio un signo idéntico osimilar a una marca notoriamente conocida res-pecto de cualesquiera productos o servicios,cuando esto pudiese causar un engaño econó-mico o comercial injusto por razón de una dilu-ción de la fuerza distintiva (literal e); y, los deusar públicamente un signo idéntico o similar auna marca notoriamente conocida, aún para fi-nes no comerciales, cuando ello pudiese causardilución de la fuerza distintiva o del valor comer-cial o publicitario de la marca; o un aprovecha-miento injusto de su prestigio (literal f)”.

Sin embargo, estas prohibiciones no impiden alos terceros el uso de la marca para anunciar,ofrecer en venta o indicar la existencia o dispo-nibilidad de productos o servicios legítima-mente marcados, o para indicar la compatibili-dad o adecuación de piezas de recambio o deaccesorios utilizables con los productos de lamarca registrada, siempre que tal uso sea debuena fe, se lleve a cabo con el propósito deinformar al público, y no sea susceptible deinducirlo a confusión sobre el origen empresarialde tales productos o servicios (artículo 157).Asimismo, las prohibiciones no impiden a losterceros realizar actos de comercio sobre losproductos amparados por la marca, después dehaber sido introducidos en el comercio de cual-quier país por el titular del registro, o por otrapersona con el consentimiento del titular, o vin-culada económicamente a él, en particular cuan-do los productos, y sus envases o embalajes decontacto directo, no hayan sufrido modificación,alteración o deterioro (artículo 158)”. (Proceso149-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº 1586,de 15 de febrero de 2008, caso: competenciadesleal).

El Tribunal considera que “Dentro del conflictosuscitado entre una marca notoriamente cono-cida y una marca común, el punto esencial ra-dica en determinar el momento en que la mar-ca notoriamente conocida debe tener tal cali-dad a fin, o bien de impugnar con ella un regis-tro o bien para hacer valer preferentemente losderechos que confiere la norma cuando se haregistrado una marca (…)”. (Proceso 17-IP-96,publicado en la G.O.A.C. Nº 253, de 7 de marzode 1997).


El juez nacional deberá analizar la dosis deprestigio de la que goza un signo y proceder enconsecuencia, tal como se podría dar en elcaso de estar en conflicto dos signos notoria-mente conocidos, teniendo en cuenta al sectorpertinente y la circunscripción a su propio mer-cado, dentro del cual ha alcanzado su grado denotoriedad. En todo caso deberá probarse algu-no o algunos de los riesgos a los que puedenestar expuestas las marcas notorias, es decir,no basta con probar la notoriedad de la marcapara otorgar su protección más allá de los prin-cipios de territorialidad y de especialidad, sinoque se deberá probar también el riesgo o losriesgos de dilución, uso parasitario o asocia-ción, ya analizados.

5. Conexión competitiva.

Además de los criterios referidos a la compara-ción entre signos, es necesario tener en cuentalos productos o servicios que distinguen dichossignos a efecto de establecer la posible co-nexión competitiva y en su caso aplicar los cri-terios relacionados con la misma. En el presen-te caso, el signo solicitado para registro distin-gue servicios comprendidos en la Clase 35,mientras que los signos sobre la base de loscuales se presenta la oposición distinguen pro-ductos de las Clases 29 y 30, por lo que el juezconsultante, deberá analizar si se trata en efec-to de un caso de conexión competitiva.

Con relación a las consideraciones relativas ala conexión competitiva entre productos o ser-vicios, la orientación jurisprudencial de este Tri-bunal, con base en la doctrina, señala algunaspautas o criterios que pueden conducir a esta-blecer o fijar la similitud o la conexión compe-titiva entre los productos o servicios, que sesintetizan: (i) La inclusión de los productos oservicios en una misma clase del nomenclátor;(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismosmedios de publicidad; (iv) Relación o vinculaciónentre los productos o servicios; (v) Uso con-junto o complementario de productos o servi-cios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo géne-ro de los productos o servicios; (viii) Mismafinalidad; (ix) Intercambiabilidad de los produc-tos o servicios.

La Autoridad Nacional Competente debe consi-derar que, si bien el derecho que se constituyecon el registro de un signo como marca, por

virtud de la regla de la especialidad, en principiocubre únicamente los productos o servicios iden-tificados en la solicitud y ubicados en una delas clases de la Clasificación Internacional deNiza, la pertenencia de dos productos o servi-cios a una misma clase no prueba que seansemejantes, así como su pertenencia a distin-tas clases tampoco prueba que sean diferentes.

También debe tomar en cuenta la intercam-biabilidad, en el sentido de que los consumido-res estimen que los productos o servicios sonsustituibles entre sí para las mismas finalida-des, y la complementariedad, relativa al hechode que los consumidores juzguen que los pro-ductos o servicios deben utilizarse en conjunto,o que el uso de uno de ellos presupone el delotro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Asimismo debe analizar si la conexión compe-titiva podría surgir en el ámbito de los canalesde comercialización o distribución de los pro-ductos o servicios, provenientes de la identidado similitud en la utilización de medios de difu-sión o publicidad. En tal sentido, si ambos pro-ductos o servicios se difunden a través de losmedios generales de publicidad (radio, televi-sión o prensa), cabe presumir que la conexiónentre ellos será mayor, mientras que si la difu-sión se realiza a través de revistas especializa-das, comunicación directa, boletines o mensa-jes telefónicos, es de presumir que la conexiónserá menor.

Finalmente, deberá considerar la clase de con-sumidor o usuario y su grado de atención almomento de identificar, diferenciar y seleccio-nar el producto o servicio. A juicio del Tribunal,“el consumidor al que debe tenerse en cuentapara establecer el posible riesgo de confusiónentre dos marcas, es el llamado ‘consumidormedio’ o sea el consumidor común y corrientede determinada clase de productos, en quiendebe suponerse un conocimiento y una capaci-dad de percepción corrientes (...)”. (Proceso 09-IP-94, publicado en a G.O.A.C. Nº 180, de 10 demayo de 1995, marca: DIDA).

En consecuencia el consultante deberá tener encuenta en el presente caso que, de acuerdo a loprevisto en el artículo 136 literales a) de la De-cisión 486, se encuentra prohibido el registrodel signo cuyo uso pueda inducir al público aerror si, además de ser idéntico o semejante a


una marca anteriormente solicitada para regis-tro o registrada por un tercero o a un nombrecomercial protegido, tiene por objeto un produc-to o servicio semejante al amparado por el signoen referencia, sea que dichos productos o servi-cios pertenezcan a la misma clase del nomen-clátor o a clases distintas que lleven a que seasocie el producto o servicio a un origen empre-sarial común.


EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar siel signo MAFE (mixto), cumple con los requisi-tos de registrabilidad establecidos en el artícu-lo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina y si no se encuentra incur-so dentro de las causales de irregistrabilidadprevistas en los artículos 135 y 136 de la mismaDecisión.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad deun signo, se debe tener en cuenta la totalidadde los elementos que lo integran y, al tratarsede un signo mixto, comparado con otros signosmixtos, es necesario conservar la unidad gráficay fonética del mismo, sin ser posible descom-ponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen deregistrabilidad del signo, se debe identificar cuálde sus elementos prevalece y tiene mayor in-fluencia en la mente del consumidor, si el de-nominativo o el gráfico y proceder en conse-cuencia.

Al comparar un signo mixto con otros signosmixtos se determina que si en éste predominael elemento verbal, debe procederse al cotejode los signos aplicando las reglas que para esepropósito ha establecido la doctrina; y, si porotro lado, en el signo mixto predomina el ele-mento gráfico frente al denominativo, no habría,en principio, lugar a la confusión entre los sig-nos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente enel ámbito comercial.

TERCERO: No son registrables como marcaslos signos cuyo uso en el comercio afectara elderecho de un tercero y que, en relación conéste, el signo que se pretenda registrar, seaidéntico o se asemeje a una marca ya registra-

da o a un signo anteriormente solicitado pararegistro, para los mismos productos o servicios,o para productos o servicios respecto de loscuales el uso de la marca pueda inducir alpúblico a error, de donde resulta que no esnecesario que el signo solicitado para registroinduzca a confusión a los consumidores sinoque es suficiente la existencia del riesgo deconfusión y/o de asociación para que se confi-gure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y,en su caso, al Juzgador determinar el riesgo deconfusión y/o de asociación con base a princi-pios y reglas elaborados por la doctrina y lajurisprudencia señalados en la presente inter-pretación prejudicial y que se refieren básica-mente a la identidad o a la semejanza quepudieran existir entre los signos y entre losproductos y/o servicios que estos amparan.

QUINTO: En los signos distintivos notoriamen-te conocidos convergen su difusión entre el pú-blico consumidor del producto o servicio al queel signo se refiere proveniente del uso intensivodel mismo y su consiguiente reconocimientodentro de los círculos interesados por la calidadde los productos o servicios que él ampara, yaque ningún consumidor recordará ni difundirá elconocimiento del signo cuando los productos oservicios por él protegidos no satisfagan lasnecesidades del consumidor, comprador ousuario, respectivamente.

SEXTO: Además de los criterios sobre la com-paración entre signos, es necesario tener encuenta los criterios relacionados con la conexióncompetitiva entre los productos o servicios. Enel presente caso, al referirse los signos en cues-tión a servicios de la Clase 35 y productos delas Clases 29 y 30, el consultante deberá anali-zar si se trata en efecto de un caso de conexióncompetitiva, con base en los criterios señaladosen la presente interpretación prejudicial.

El Consejo de Estado de la República de Co-lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Primera, deberá adoptar la presenteinterpretación prejudicial cuando dicte senten-cia dentro del proceso interno Nº 2009-00074,de conformidad con lo dispuesto por el artículo35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justi-cia de la Comunidad Andina, así como dar cum-plimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafotercero, del Estatuto del Tribunal.


PROCESO 174-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 135 literales a), b), e), f) yg) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, el

artículo 150 de la misma Decisión. Con fundamento en la consulta solicitada porel Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

de la República de Colombia. Marca: “TAXI DRIVER” (denominativa).Actor: PELAEZ HERMANOS S.A. y BATERÍAS WILLARD S.A.

Expediente interno: Nº 2006-00244.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los14 días del mes de marzo del año dos mil doce,procede a resolver la solicitud de InterpretaciónPrejudicial formulada por la Sección Primera delConsejo de Estado, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, de la República de Colombia.

VISTOS:


1. ANTECEDENTES

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada estima procedente destacar comoantecedentes del proceso interno que dio lugara la presente solicitud, lo siguiente:

1.1. Partes en el proceso interno:

Demandantes: PELAEZ HERMANOS S.A. yBATERÍAS WILLARD S.A.

Demandado: La Superintendencia de Indus-tria y Comercio (SIC), de la Re-pública de Colombia.

Tercera interesada: COÉXITO S.A.

1.2. Determinación de los hechos relevan-tes.

El 09 de noviembre de 2004, la sociedad CO-ÉXITO S.A. solicitó el registro de la marca TAXIDRIVER (denominativa) para distinguir “refri-gerantes, siliconas, líquidos para frenos y adi-tivos” de la Clase 01 de la Clasificación Inter-nacional de Niza.

El extracto de la solicitud de registro fue publi-cado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº548, de 28 de enero de 2005. Posteriormente nose presentaron oposiciones.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presenteinterpretación a la Secretaría General de la Co-munidad Andina para su publicación en la Gace-ta Oficial del Acuerdo de Cartagena.









Mediante Resolución Nº 14395, de 23 de juniode 2005 la División de Signos Distintivos de laSuperintendencia de Industria y Comercio con-cedió el registro solicitado.

Las sociedades PELAEZ HERMANOS S.A. yBATERIAS WILLARD S.A. presentaron deman-da por medio de apoderado ante el Consejo deEstado.

La Sección Primera del Consejo de Estado ad-mitió la demanda mediante auto calendado el27 de octubre de 2006, en el cual ordena senotifique a la entidad demandada Superinten-dencia de Industria y Comercio y a la sociedadCOÉXITO S.A.

1.3. Fundamentos de derecho contenidosen la demanda.

Conforme se desprende del informe presentadopor el Juez Consultante, las sociedades deman-dantes fundamentan su petición en los siguien-tes argumentos:

- Que, la marca impugnada TAXI DRIVER(denominativa) es una marca integrada porexpresiones inglesas o, mejor aún, universa-les, por lo que ambas expresiones en conjun-to son de uso común, tomando en cuentaademás que distingue justamente productosde la Clase 01. En consecuencia, solicitan lanulidad de dicha marca en base al artículo135 de la Decisión 486.

- Consideran que la marca resulta irregistrablepues carece de distintividad, requisito esen-cial para su registro. Ello, por tratarse de unsigno genérico, cuyo registro conllevaría aexcluir ese vocablo del uso común para de-signar un género o una especie de bienes oservicios, convirtiéndolo en un bien de usoexclusivo del titular de la marca.

- De igual forma manifiestan que la marca TAXIDRIVER (para distinguir repuestos, entreellos, “baterías para automóviles) es unamarca descriptiva de los productos a dis-tinguir en la Clase 01, al estar directamenterelacionada con los productos que distingue,lo que pone de manifiesto que describe elproducto y el destino de éste, que es precisa-mente lo que constituye causal de irregis-trabilidad.

- Señalan que, de acuerdo con el artículo 135literal e), una marca no puede ser registradacuando exista relación directa o conexiónentre la denominación solicitada y los pro-ductos que distingue.

- Por último, indican que la marca TAXI DRI-VER (denominativa), además de ser débil,está integrada por dos sustantivos comunesy generales y asimilados a la lengua por elcomún de los habitantes. La población co-lombiana conoce el significado del términoTAXI DRIVER, por lo que no cabe determinarque dicha denominación sea supuestamentede fantasía.

1.4. Contestación a la demanda.

Conforme se desprende del informe presenta-do por el Juez Consultante, la Superintendenciade Industria y Comercio contestó la demandadefendiendo la legalidad del acto administrativosobre la base de los siguientes argumentos:

- Que, la marca TAXI DRIVER (denominativa)para la Clase 01 fue debidamente registrada,ya que cumple con el requisito de distintividaddel artículo 135 de la Decisión 486.

- Manifiesta que no es suficiente que el signoaparezca definido en un diccionario de la len-gua de otro idioma para que se le considere“descriptivo de un producto o servicio” pues,si dicho signo no forma parte del conocimien-to común entre el público consumidor en elterritorio donde éste es solicitado, se podráconsiderar susceptible de registro marcario.

- Asimismo, señala que las sociedades acto-ras en su escrito de demanda no demues-tran de manera fehaciente y contundente queel signo TAXI DRIVER forme parte del conoci-miento común en el idioma castellano.

- A su juicio, la expresión TAXI DRIVER go-za del elemento de distintividad y la mismano conlleva al consumidor a confusión o en-gaño acerca de las características, calidad yotras propiedades de los productos de la Cla-se 01. También indica que dicha expresiónno designa de forma inmediata y directa untipo de producto, porque no conlleva a que elconsumidor medio efectúe una relación es-trecha y directa entre el nombre y el productoa distinguirse.


1.5. Fundamentos del tercero interesado.

Del informe presentado por el Juez Consultantese desprende que la sociedad COÉXITO S.A.,tercero interesado en las resultas del proceso,manifestó que:

- Si bien era cierto que las palabras que inte-gran el signo tenían significado conceptual,esto es aceptado por la legislación marcariatanto para las marcas arbitrarias como paralas evocativas.

- Que, en el presente caso, TAXI DRIVER co-rresponde a una marca arbitraria y evocativarespecto de algunos de los productos de laClase 01. También afirma que la marca regis-trada conforma un signo distintivo especial yregistrable y que la misma es una composi-ción de palabras que tiene significado con-ceptual en idioma inglés y que puede ser en-tendida por los consumidores cuya lenguanativa fuera el español.

- Asevera que la marca en su conjunto, o cadauna de las palabras por separado, no consti-tuye palabra con la que se designa de formadirecta ninguno de los productos identifica-dos con la marca registrada. Su combinaciónda como resultado un signo arbitrario y dis-tintivo, y no uno genérico como pretende de-mostrar la parte actora.

CONSIDERANDO:

Que, este Tribunal es competente para interpre-tar por la vía prejudicial las normas que confor-man el Ordenamiento Jurídico de la ComunidadAndina, en tanto resulten pertinentes para la re-solución del proceso interno;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial seencuentra conforme con las prescripciones con-tenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina;

Que, el Juez Consultante solicita la interpreta-ción prejudicial de los artículos 134 y 135 litera-les a), b), c), e), f) y g) de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina. Se proce-derá a dicha interpretación, sin embargo, no seprocederá a interpretar el literal c) del artículo135, por no ser pertinente en el caso de autos, yla interpretación del artículo 134 se circunscribirá

al literal a). De oficio se interpretará el artículo150 de la mencionada Decisión.

El texto de las normas objeto de la presenteinterpretación prejudicial se transcribe a conti-nuación:

DECISIÓN 486

“(…)

Artículo 134

“A efectos de este régimen constituirá marcacualquier signo que sea apto para distinguirproductos o servicios en el mercado. Podránregistrarse como marcas los signos suscep-tibles de representación gráfica. La naturale-za del producto o servicio al cual se ha deaplicar una marca en ningún caso será obs-táculo para su registro.



(…)”.

Artículo 135

No podrán registrarse como marcas los sig-nos que:


b) carezcan de distintividad;

(…)

e) consistan exclusivamente en un signo oindicación que pueda servir en el comerciopara describir la calidad, la cantidad, eldestino, el valor, la procedencia geográfi-ca, la época de producción u otros datos,características o informaciones de los pro-ductos o de los servicios para los cualesha de usarse dicho signo o indicación,incluidas las expresiones laudatorias refe-ridas a esos productos o servicios;

f) consistan exclusivamente en un signo oindicación que sea el nombre genérico otécnico del producto o servicio de que setrate;


g) consistan exclusivamente o se hubieranconvertido en una designación común ousual del producto o servicio de que setrate en el lenguaje corriente o en la usan-za del país;

(…)

Artículo 150

Vencido el plazo establecido en el artículo148, o si no se hubiesen presentado oposi-ciones, la oficina nacional competente proce-derá a realizar el examen de registrabilidad.En caso se hubiesen presentado oposicio-nes, la oficina nacional competente se pro-nunciará sobre éstas y sobre la concesión odenegatoria del registro de la marca median-te resolución.

(…)”.

1. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SUREGISTRO.

El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse ala marca establece que: “(…) constituirá marcacualquier signo que sea apto para distinguirproductos o servicios en el mercado. Podránregistrarse como marcas los signos suscepti-bles de representación gráfica. La naturalezadel producto o servicio al cual se ha de aplicaruna marca en ningún caso será obstáculo parasu registro (…)”. Este artículo tiene un triplecontenido: da un concepto de marca, indica losrequisitos que debe reunir un signo para serregistrado como marca y hace una enumeraciónejemplificativa de los signos registrables.

Con base al concepto del artículo 134 de la De-cisión 486 se define la marca como un bien in-material constituido por un signo conformadopor palabras o combinación de palabras, imáge-nes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, mo-nogramas, retratos, etiquetas, emblemas, es-cudos, sonidos, olores, letras, números, colordeterminado por su forma o combinación decolores, forma de los productos, sus envases oenvolturas y otros elementos de soporte, indivi-dual o conjuntamente estructurados que, sus-ceptibles de representación gráfica, sirvan paradistinguir en el mercado productos o servicios, afin de que el consumidor o usuario medio losidentifique, valore, diferencie, seleccione y ad-quiera sin riesgo de confusión o error acerca delorigen o la calidad del producto o servicio. Este

artículo hace una enumeración enunciativa delos signos que pueden constituir marcas. Alrespecto, el Tribunal ha señalado que:

“Esta enumeración cubre los signos deno-minativos, gráficos y mixtos, pero tambiénlos tridimensionales, así como los sonoros yolfativos, lo que revela el propósito de exten-der el alcance de la noción de marca”. (Pro-ceso 92-IP-2004, marca: “UNIVERSIDAD VIR-TUAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº1121, de 28 de setiembre de 2004).

El literal a) del artículo 135 eleva a causal abso-luta de irregistrabilidad la falta de alguno de losrequisitos que se desprenden del artículo 134,es decir, que un signo es absolutamente irre-gistrable si carece de distintividad, de sucepti-bilidad de representación gráfica y/o de per-ceptibilidad.

La susceptibilidad de representación grá-fica es la aptitud que tiene un signo de ser des-crito o reproducido en palabras, imágenes, fór-mulas u otros soportes, es decir, en algo per-ceptible para ser captado por el público consu-midor.

La distintividad es la capacidad que tiene unsigno para individualizar, identificar y diferen-ciar en el mercado los productos o servicios,haciendo posible que el consumidor o usuariolos seleccione. Es considerada como caracte-rística esencial que debe reunir todo signo paraser registrado como marca y constituye el pre-supuesto indispensable para que ésta cumplasu función principal de identificar e indicar elorigen empresarial y, en su caso, incluso, lacalidad del producto o servicio, sin riesgo deconfusión o asociación.

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “in-trínseca” como una capacidad distintiva “extrín-seca”, la primera se refiere a la aptitud indi-vidualizadora del signo, mientras que la segun-da se refiere a su no confundibilidad con otrossignos.

La marca salvaguarda tanto el interés de sutitular al conferirle un derecho exclusivo sobre elsigno distintivo, como el interés general de losconsumidores o usuarios, garantizándoles elorigen y la calidad de los productos o servicios,evitando el riesgo de confusión o de asociación,tornando así transparente el mercado.


El Juez Consultante deberá analizar en el pre-sente caso si el signo solicitado TAXI DRIVER(denominativo) cumple con los requisitos delartículo 134 de la Decisión 486 de la Comisiónde la Comunidad Andina, y si no se encuentradentro de las causales de irregistrabilidad pre-vistas en el artículo 135 de la referida Decisión.

2. LOS SIGNOS DESCRIPTIVOS, GENÉRICOSY DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL.

La actora alega que el signo solicitado “TAXIDRIVER” es de uso común, genérico y descrip-tivo para la Clase 01. Por tal motivo, el Tribunalse pronunciará sobre la registrabilidad de estaclase de signos.

Los signos descriptivos informan de maneraexclusiva acerca de las siguientes característi-cas y propiedades de los productos: calidad,cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, va-lor, destino, etc. Se identifica la denominacióndescriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es?en relación con el producto o servicio de que setrata, y se contesta haciendo uso justamentede la denominación considerada descriptiva. Sinembargo, una expresión descriptiva respecto deunos productos o servicios puede utilizarse enun sentido distinto a su significado inicial opropio, de modo que, el resultado será novedo-so cuando se usa para distinguir determinadosproductos o servicios que no tengan relacióndirecta con la expresión que se utiliza.

La denominación genérica determina el gé-nero del objeto que identifica; no se puede otor-gar a ninguna persona el derecho exclusivo so-bre la utilización de esa palabra, ya que secrearía una posición de ventaja injusta frente aotros empresarios. La genericidad de un signodebe ser apreciada en relación directa con losproductos o servicios de que se trate. La expre-sión genérica puede identificarse cuando al for-mular la pregunta ¿qué es?, en relación con elproducto o servicio designado, se responde em-pleando la denominación genérica. Desde elpunto de vista marcario, un término es genéricocuando es necesario utilizarlo en alguna formapara señalar el producto o servicio que deseaproteger, o cuando por sí sólo pueda servir paraidentificarlo. Sin embargo, una expresión gené-rica respecto de unos productos o servicios,puede utilizarse en un sentido distinto a susignificado inicial o propio, de modo que el re-sultado será novedoso, cuando se usa para

distinguir determinados productos o servicios,que no tengan relación directa con la expresiónque se utiliza.

Al conformar una marca su creador puede va-lerse de toda clase de elementos como: pala-bras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones,que individualmente consideradas pueden esti-marse como expresiones descriptivas, genéri-cas o de uso común, por lo que no pueden serobjeto de monopolio o dominio absoluto porpersona alguna.

Si bien la norma andina prohíbe el registro designos conformados exclusivamente por desig-naciones comunes o usuales, las palabras deuso común al estar combinadas con otras pue-den generar signos completamente distintivos,caso en el cual se puede proceder a su registro.El derecho de uso exclusivo del que goza el ti-tular de la marca, descarta que palabras o partí-culas necesarias o usuales pertenecientes aldominio público puedan ser utilizadas única-mente por un titular marcario, ya que al ser esosvocablos usuales, no se puede impedir que elpúblico en general los siga utilizando 1.

En el Proceso 025-IP-2009, marca: “TOTADENT”,publicado en la Gaceta Oficial Nº 1733, de 20 dejulio de 2009, este Tribunal ha señalado que laspalabras de uso común son aquellas que seutilizan en el lenguaje común para identificar yproteger determinados productos o servicios den-tro del mercado, sin importar su origen etimo-lógico.

Por otro lado se considera que, el signo regis-trado como marca es susceptible de convertirseen débil cuando alguno de los elementos que lointegran es de carácter genérico, contiene partí-culas de uso común, o evoca una cualidad del

1 Sobre el tema Jorge Otamendi señala que:

“El titular de una marca con un elemento de uso co-mún sabe que tendrá que coexistir con las marcasanteriores, y con las que se han de solicitar en elfuturo. Y sabe también que siempre existirá entrelas marcas así configuradas el parecido que se de-riva, necesariamente, de las partículas coparticipadasinsusceptibles de privilegio marcario. Esto necesa-riamente tendrá efectos sobre el criterio que seaplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esoselementos de uso común son marcariamente débi-les”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”.Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010.Pág. 215.


producto o servicio, deviniendo la marca en débilfrente a otras que también incluyan uno de taleselementos o cualidades que, por su naturaleza,no admiten apropiación exclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que:

“Todo signo registrado como marca puedehacerse débil en el mercado de productos oservicios de que se trate. En efecto, si unode los elementos que integran el signo es decarácter genérico o de uso común, o si evocauna cualidad del producto o servicio, el signose hará débil frente a otros que tambiénincluyan uno de tales elementos o cualida-des”. (Proceso 99-IP-2004, marca: “DIGITALSMOKING”, publicado en la Gaceta OficialNº 1134, de 11 de noviembre de 2004).

El Juez Consultante, por lo tanto, deberá deter-minar si la palabra “TAXI DRIVER” es descrip-tiva, genérica o de uso común para distinguir“refrigerantes, siliconas, líquidos para frenos yaditivos”.

3. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO Y LOSSIGNOS DE FANTASÍA.

Es pertinente referirse a los signos en idiomaextranjero ya que los signos solicitados incor-poran las expresiones “TAXI DRIVER”, del idio-ma inglés.

Se presume que las palabras en idioma extran-jero y su significado no son de conocimientocomún, por lo que, al formar parte de un signopretendido para ser registrado como marca, selas considera como signo de fantasía, proce-diendo, en consecuencia, su registro.

Las denominaciones de fantasía implican lacreación de un vocablo, el mismo que puede notener significado alguno. Es así que una marcade fantasía gozará generalmente de un mayorpoder distintivo. Por lo tanto, las marcas defantasía o caprichosas por ser elaboración delingenio propio de sus titulares, carecen de con-notación conceptual o significado idiomático,de tal manera que si una denominación gené-rica va acompañada de una palabra de fanta-sía, la posibilidad de que sea admitida su regis-tro aumenta.

Existen palabras extranjeras en que tanto suconocimiento como su significado conceptual

se han generalizado y se han hecho del conoci-miento y comprensión del público; en este caso,cuando una palabra en idioma extranjero queconforma un signo marcario es fácilmente reco-nocible entre el público consumidor o usuario,sea a causa de su escritura, pronunciación osignificado, deberá tenerse en cuenta que elcarácter genérico o descriptivo de una marca noestá referido a su denominación en cualquieridioma. Sin embargo, no pueden ser registradasexpresiones que a pesar de pertenecer a unidioma extranjero, son de uso común en losPaíses de la Comunidad Andina, o son com-prensibles para el consumidor medio de estasubregión debido a su raíz común, a su simili-tud fonética o al hecho de haber sido adopta-das por un órgano oficial de la lengua en cual-quiera de los Países Miembros.

Finalmente, se ha reconocido la existencia deciertos vocablos de origen extranjero que hanllegado a ser aceptados oficialmente en el idio-ma local con acepción común equivalente, comoserían los italianismos, galicismos o anglicismosque terminan siendo prohijados por los organis-mos rectores del idioma en un país dado.

Si el signo en idioma extranjero se encuentraintegrado, entre otros vocablos, por una o máspalabras de uso común, su presencia no impe-dirá el registro de la denominación, caso que elconjunto del signo se halle provisto de otroselementos que lo doten de distintividad sufi-ciente.

4. LA MARCA EVOCATIVA.

COÉXITO S.A. señaló que “TAXI DRIVER” co-rresponde a una marca arbitraria y evocativa conrespecto a algunos de los productos de la Clase01. Por ello, se hace necesario abordar estetema:

La marca evocativa es la que sugiere en elconsumidor o en el usuario ciertas característi-cas, cualidades o efectos del producto o servi-cio, exigiéndole hacer uso de la imaginación ydel entendimiento, para relacionar aquel signocon este objeto; las mismas, no se refieren demanera directa a una característica o cualidaddel producto, haciendo necesario, que el consu-midor para llegar a comprender qué es el pro-ducto o servicio, deba realizar un proceso de-ductivo y usar su imaginación, ya que, única-mente tiene una idea leve otorgada por el signo.


La marca evocativa cumple la función distintivay, por lo tanto, es registrable. Sin embargo,entre más sea la proximidad de la marca evoca-tiva con el producto o servicio que se pretenderegistrar, podrá ser considerado como un signomarcadamente débil y, en consecuencia, sutitular tendría que soportar el registro de signosque en algún grado se asemejen al signo evo-cativo marcadamente débil. Esto se da en elcaso de las marcas evocativas que contienenelementos genéricos, descriptivos o de uso co-mún. Si bien estos elementos otorgan capaci-dad evocativa a la marca, también lo tornanespecialmente débil, ya que su titular no puedeimpedir que terceros utilicen dichos elementos.

Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativoes de fantasía y no hay una proximidad marcadacon el producto o servicio que se pretende dis-tinguir. En este evento, el consumidor tendráque hacer una deducción no evidente y, por lotanto, la capacidad distintiva del signo es mar-cadamente fuerte.

5. EXÁMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REA-LIZAN LAS OFICINAS DE REGISTRO MAR-CARIO. EL EXÁMEN DE REGISTRABILIDADDE OFICIO.

Se interpretará este tema debido a que en elpresente caso no se presentaron oposiciones ala solicitud de registro y la Superintendencia deIndustria y Comercio (SIC) de la República deColombia procedió a realizar el examen de re-gistrabilidad de oficio. Este Tribunal en múlti-ples Interpretaciones Prejudiciales 2 ha aborda-do el tema del examen de registrabilidad, deter-minando cuáles son las características de di-cho examen:

1. El examen de registrabilidad se realiza deoficio. La Oficina Nacional Competente de-be realizar el examen de registrabilidadasí no se hubieren presentado oposicio-nes, o no hubiere solicitud expresa de untercero.

2. El examen de registrabilidad es integral.La Oficina Nacional Competente al anali-zar si un signo puede ser registrado comomarca debe revisar si cumple con todoslos requisitos de artículo 134 de la Deci-sión 486, y luego determinar si el signo so-licitado encaja o no dentro de alguna delas causales de irregistrabilidad consagra-das en los artículos 135 y 136 de la mismanorma.

3. En consecuencia con lo anterior y en rela-ción con marcas de terceros, la OficinaNacional Competente, así hubiera o nooposiciones, deberá revisar si el signo so-licitado no encuadra dentro del supuestode irregistrabilidad contemplado en el ar-tículo 136, literal a); es decir, debe deter-minar si es o no idéntico o se asemeja ono a una marca anteriormente solicitadapara registro o registrada por un tercero,para los mismos productos o servicios, opara productos o servicios respecto de loscuales el uso de la marca pueda causar unriesgo de confusión o de asociación. (Pro-ceso 180-IP-2006. Marca: “BROCHA MONA”,publicado en la Gaceta Oficial Nº 1476, de16 de marzo de 2007).

Además, es necesario precisar que el examende registrabilidad debe ser plasmado en la Re-solución que concede o deniega el registromarcario, es decir, la oficina nacional no puedemantener en secreto el mismo y, en conse-cuencia, la resolución que concede el registromarcario, que en definitiva es la que se notificaal solicitante, debe dar razón de dicho exameny, por lo tanto, cumplir con un principio básicode la actuación pública como es el de la motiva-ción de los actos.

Se debe agregar otro requisito: que este exa-men de oficio, integral y motivado debe serautónomo tanto en relación con las decisionesproferidas por otras oficinas de registro marca-rio, como en relación con anteriores decisionesproferidas por la propia oficina, en el sentido deque ésta debe realizar el examen de registra-bilidad analizando cada caso concreto, es de-cir, estudiando el signo solicitado para registro,las oposiciones presentadas y la informaciónrecaudada para dicho procedimiento, indepen-diente de anteriores análisis sobre signos idén-ticos o similares.

2 Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudi-ciales sobre la materia: Proceso 40-IP-2004. Marca:“BSCH INFOCASH”, publicado en la Gaceta Oficial Nº1111, de 2 de septiembre de 2004; Proceso 03-IP-2005. Marca: “GATES” (mixta), publicado en la GacetaOficial Nº 1185, de 12 de abril de 2005; y, Proceso 167-IP-2005. Marca: “BBVA Bancomer + gráfica a color”,publicado en la Gaceta Oficial Nº 1285, de 17 de enerode 2006.


No se está afirmando que la oficina de registromarcario no tenga límites a su actuación y queno puede utilizar como precedentes sus propiasactuaciones, sino que la oficina de registro mar-cario tiene la obligación en cada caso de hacerun análisis de registrabilidad con las caracterís-ticas mencionadas, teniendo en cuenta los as-pectos y pruebas que obran en cada trámite.Además, los límites a la actuación administrati-va de dichas oficinas se encuentran dados porla propia norma comunitaria y las acciones judi-ciales para defender la legalidad de los actosadministrativos proferidos.



CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede registrarse comomarca si reúne los requisitos dedistintividad y susceptibilidad derepresentación gráfica y, además,si el signo no está incurso en nin-guna de las causales de irregis-trabilidad señaladas en los artícu-los 135 y 136 de la Decisión 486 dela Comisión de la Comunidad An-dina. La distintividad del signo pre-supone su perceptibilidad por cual-quiera de los sentidos.

SEGUNDO: El Juez Consultante deberá esta-blecer si el signo TAXI DRIVER(denominativo) es descriptivo, ge-nérico o de uso común en relacióncon los productos de la Clase 01.

TERCERO: Los signos formados por una o máspalabras en idioma extranjero queno sean parte del conocimiento co-mún, son considerados signos defantasía y, en consecuencia es pro-cedente su registro como marcas.

No serán registrables dichos sig-nos, si el significado conceptual delas palabras en idioma extranjerose ha hecho del conocimiento de lamayoría del público consumidor ousuario y, si además, se trata devocablos genéricos, descriptivos ode uso común en relación con losproductos o servicios que se pre-tende identificar.

CUARTO: El Juez Consultante deberá esta-blecer si el signo denominativo TAXIDRIVER es evocativo, y de estamanera, continuar con el respecti-vo análisis de registrabilidad.

QUINTO: Los signos de fantasía tienen ge-neralmente un alto grado de distin-tividad y, por lo tanto, son de fácilregistro y poseen una mayor fuer-za de oposición en relación conmarcas idénticas o semejantes.

SEXTO: El examen de registrabilidad querealizan las Oficinas de RegistroMarcario debe ser de oficio, inte-gral, motivado y autónomo, de acuer-do a lo expuesto.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante alemitir el fallo en el proceso interno deberá adop-tar la presente interpretación. Asimismo, debe-rá dar cumplimiento a las prescripciones conte-nidas en el párrafo tercero del artículo 128 delEstatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante co-pia certificada y remítase copia a la SecretaríaGeneral de la Comunidad Andina, para su publi-cación en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena.









PROCESO 125-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a) de laDecisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, el artículo 150de la misma Decisión, con fundamento en la consulta solicitada por el Consejode Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Primera. Marca: NH12 (denominativa). Actor: VOLVO DO BRASILVEÍCULOS LTDA. Expediente Interno Nº 2007-00232.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito, a los 21 días del mesde marzo del año dos mil doce, procede a resol-ver la solicitud de Interpretación Prejudicial for-mulada por el Consejo de Estado de la Repúbli-ca de Colombia, Sala de lo Contencioso Admi-nistrativa, Sección Primera.

VISTOS:


I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada, estima procedente destacar comoantecedentes del proceso interno que dio lugara la presente solicitud lo siguiente:

II. LAS PARTES.

Demandante: VOLVO DO BRASIL VEÍCULOSLTDA.

Demandado: La Superintendencia de Indus-tria y Comercio, de la Repúblicade Colombia.

Terceros interesados: CHAID NEME HERMA-NOS S.A.

III. DATOS RELEVANTES

A. HECHOS.

El 17 de noviembre de 2004, la sociedad VOL-VO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA., solicitó el

registro de la marca NH 12 (denominativa) paradistinguir productos de la Clase 12 de la Clasifi-cación Internacional de Niza.

El extracto de la solicitud de registro fue publi-cado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº552 de 31 de mayo de 2005.

Por medio de la Resolución Nº 28235 de 26 deoctubre de 2006, la División de Signos Distinti-vos de la Superintendencia de Industria y Co-mercio, al decidir sobre la solicitud, denegó elregistro de la marca NH 12 (denominativa) ba-sándose en el registro previo de la marca NH(mixta) de la Clase 12, que se encontraba regis-trada a nombre de la sociedad Chaid Neme Her-manos S.A.

En contra de la Resolución Nº 28235, la deman-dante interpuso recurso de reposición y en sub-sidio de apelación, los cuales fueron resueltospor las Resoluciones Nº 34365 de 14 de diciem-bre de 2006 y Nº 2407 de 31 de enero de 2007,confirmando la decisión inicial y quedando ago-tada la vía gubernativa.

La sociedad VOLVO DO BRASIL VEÍCULOSLTDA. presentó demanda por medio de apode-rado el 8 de junio de 2007.

La Sección Primera del Consejo de Estado ad-mitió la demanda mediante auto calendado el 16de julio de 2007, en el cual ordena se notifique ala entidad demandada Superintendencia de In-dustria y Comercio, y al tercero interesado enlas resultas del proceso, la sociedad CHAIDNEME HERMANOS S.A.

B. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.

De acuerdo al informe presentado por el con-sultante, la demandante VOLVO DO BRASILVEÍCULOS LTDA. fundamenta su demanda enlos siguientes argumentos:


- Que, las marcas confrontadas NH (mixta) yNH 12 (denominativa) no son idénticas, todavez que existen elementos diferenciadores yque tampoco eran similarmente confundibles.Expresó también que la marca NH es unamarca mixta dotada de elementos gráficosque la diferencian de la marca solicitada.

- Que, los productos amparados por las mar-cas no generan riesgo de confusión teniendoen cuenta que la marca NH 12 (denominativa)se solicitó para distinguir “camiones”, pro-ductos que están excluidos de la protecciónde la marca NH previamente registrada.

- Que, los camiones no son productos de con-sumo masivo en atención a que son produc-tos de elevados precios dirigidos a consumi-dores especializados.

C. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

De acuerdo al informe presentado por el consul-tante, la demandada Superintendencia de In-dustria y Comercio de la República de Co-lombia, argumentó lo siguiente:

- Que, entre las marcas en conflicto existensemejanzas gráficas, ortográficas y fonéti-cas ya que comparten el elemento “NH”, porlo que se podría presentar riesgo de confu-sión en el público consumidor, en tanto queambas distinguen productos de la misma Cla-se 12, semejanza que no se disipa por la adi-ción de la expresión “12”.

D. TERCERO INTERESADO.

El tercero interesado CHAID NEME HERMA-NOS S.A. no presentó contestación de la de-manda.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaes competente para interpretar por la vía preju-dicial las normas que conforman el Ordenamien-to Jurídico de la Comunidad Andina, con el finde asegurar su aplicación uniforme en el territo-rio de los Países Miembros.

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

Las normas cuya interpretación se solicita sonlas siguientes: los artículos 134 y 136 literal a) y

f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Co-munidad Andina.

La interpretación se circunscribirá a los literalesa) y b) del artículo 134 y al literal a) del artículo136. No se interpretará el literal f) por no serpertinente al caso de autos. De oficio se inter-pretará el artículo 150 de la mencionada Deci-sión.

A continuación, se inserta el texto de las nor-mas a ser interpretadas

DECISIÓN 486

“(…)





(…)

Artículo 136.- No podrán registrarse comomarcas aquellos signos cuyo uso en el co-mercio afectara indebidamente un derechode tercero, en particular cuando:


(…)

Artículo 150

Vencido el plazo establecido en el artículo148, o si no se hubiesen presentado oposi-


ciones, la oficina nacional competente proce-derá a realizar el examen de registrabilidad.En caso se hubiesen presentado oposicio-nes, la oficina nacional competente se pro-nunciará sobre éstas y sobre la concesión odenegatoria del registro de la marca median-te resolución.

(…)”.

1. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SUREGISTRO.

El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse ala marca señala que: “(…) constituirá marcacualquier signo que sea apto para distinguirproductos o servicios en el mercado. Podránregistrarse como marcas los signos suscepti-bles de representación gráfica. La naturalezadel producto o servicio al cual se ha de aplicaruna marca en ningún caso será obstáculo parasu registro (…)”. Este artículo tiene un triplecontenido: da un concepto de marca, indica losrequisitos que debe reunir un signo para serregistrado como marca y hace una enumera-ción ejemplificativa de los signos registrables.

La susceptibilidad de representación gráfica,junto con la distintividad, constituyen los requi-sitos expresamente exigidos.

La susceptibilidad de representación grá-fica, es la aptitud que tiene un signo de ser des-crito o reproducido en palabras, imágenes, fór-mulas u otros soportes, es decir, en algo per-ceptible para ser captado por el público consu-midor.

La distintividad, es la capacidad que tiene unsigno para individualizar, identificar y diferen-ciar en el mercado los productos o servicios,haciendo posible que el consumidor o usuariolos seleccione. Es considerada como caracte-rística esencial que debe reunir todo signo paraser registrado como marca y constituye el pre-supuesto indispensable para que ésta cumplasu función principal de identificar e indicar elorigen empresarial y, en su caso, incluso, lacalidad del producto o servicio, sin riesgo deconfusión o asociación. La distintividad del sig-no presupone su perceptibilidad por cualquierde los sentidos.

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “in-trínseca” como una capacidad distintiva “ex-

trínseca”, la primera se refiere a la aptitud in-dividualizadora del signo, mientras que la se-gunda se refiere a su no confundibilidad conotros signos.

La marca salvaguarda tanto el interés de su ti-tular al conferirle un derecho exclusivo sobre elsigno distintivo como el interés general de losconsumidores o usuarios, garantizándoles elorigen y la calidad de los productos o servicios,evitando el riesgo de confusión o de asociación,tornando así transparente el mercado.

El Juez Consultante debe analizar en el presen-te caso si el signo NH12 (denominativo) cum-ple con los requisitos del artículo 134 de la De-cisión 486 y si no se encuentra dentro de lascausales de irregistrabilidad previstas en losartículos 135 y 136 de la referida Decisión.

2. IRREGISTRABILIDAD DE UNA MARCA PORRIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIA-CIÓN. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA EIDEOLÓGICA. REGLAS PARA EFECTUAREL COTEJO MARCARIO.

El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 es-tablece que no son susceptibles de ser regis-trados como marcas los signos que afectenindebidamente un derecho de un tercero cuandosean idénticos o se asemejen, a una marcaanteriormente solicitada para registro o regis-trada por un tercero, para los mismos productoso servicios, o para productos o servicios res-pecto de los cuales el uso de la marca puedacausar un riesgo de confusión o de asociación.

Los signos que aspiren a ser registrados comomarcas deben ser suficientemente distintivosy, en consecuencia, no deben generar confu-sión con otras marcas debidamente registradasque gozan de la protección legal concedida através del mismo y del derecho que de él sedesprende, consistente en hacer uso de ellascon exclusividad.

Según la Normativa Comunitaria Andina no esregistrable un signo confundible ya que no po-see fuerza distintiva. De permitirse su registrose atentaría contra el interés del titular de lamarca anteriormente registrada y el de los con-sumidores. La prohibición de registro de signosconfundibles contribuye a que el mercado deproductos y servicios se desarrolle con transpa-rencia y así el consumidor no se vea expuesto a


incurrir en error al realizar la elección de losproductos que desea adquirir.

Como ya se mencionó, la ausencia de distinti-vidad de un signo, en relación con una marca yaexistente con anterioridad en el mercado, o conun signo previamente solicitado, puede provo-car error entre los consumidores; por tal cir-cunstancia la norma comunitaria ha determina-do que la sola posibilidad de confusión bastapara negar el registro.

Cabe destacar que tanto la identidad como lasemejanza de los signos constituyen el funda-mento de la prohibición de registro, en la medi-da en que sean de tal naturaleza que determi-nen la posibilidad del riesgo de confusión y/ ode asociación.

Es importante advertir que es de competenciade la Autoridad Administrativa o, en su caso, delJuez competente, observar y establecer deacuerdo a criterios doctrinarios y jurispruden-ciales, si entre los signos que se confrontanexiste identidad o semejanza, para determinarsi las identidades o semejanzas encontradaspor sus características son capaces de generarconfusión entre los consumidores. De la conclu-sión a que se arribe dependerá la calificación dedistintivo o de no distintivo que merezca el signoexaminado.

Marcas idénticas o similares no deben coexistiren el mercado en cabeza de dos o más perso-nas para identificar productos o servicios idénti-cos o de igual naturaleza, ya que ello generaríaun verdadero riesgo de confusión entre los con-sumidores, y el público quedaría en incapacidadde distinguir el origen empresarial de los pro-ductos o servicios y escoger entre ellos con en-tera libertad.

La Jurisprudencia del Tribunal ha manifestadoque “(...) es necesario establecer que, en térmi-nos generales, la confusión se origina en lasemejanza entre los signos distintivos y la ma-yor o menor similitud de los productos que es-tas marcas protejan, factores que llevan a losconsumidores a error o confusión en cuanto alorigen de los productos vendidos con la marcasimilar, sin tomar en cuenta que estos produc-tos pueden provenir de empresas diferentes.(...).(Proceso 161-IP-2004, Marca: “CINCO ES-TRELLAS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº1175, de 15 de marzo de 2005).

El Tribunal ha sostenido también que “la confu-sión en materia marcaria, se refiere a la falta declaridad para poder elegir un bien de otro, a laque puedan ser inducidos los consumidores porno existir en el signo la capacidad suficientepara ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, Mar-ca: “DIUSED JEANS”, publicado en la GacetaOficial Nº 1124, de 04 de octubre de 2004).

Asimismo, sobre el riesgo de asociación, esteTribunal ha destacado que “el riesgo de aso-ciación es la posibilidad de que el consumidor,que aunque diferencie las marcas en conflicto yel origen empresarial del producto, al adquirirlopiense que el productor de dicho producto y otraempresa tienen una relación o vinculación eco-nómica.” (Proceso 70-IP-2008, Marca: “SHE-RATON”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1648,de 21 de agosto de 2008).”

La identidad o la semejanza de los signos pue-de dar lugar a dos tipos de confusión: la direc-ta, caracterizada porque el vínculo de identidado semejanza induce al comprador a adquirir unproducto o usar un servicio determinado en lacreencia de que está comprando o usando otro,lo que implica la existencia de un cierto nexotambién entre los productos o servicios; y laindirecta, caracterizada porque el citado víncu-lo hace que el consumidor atribuya, en contrade la realidad de los hechos, a dos productos odos servicios que se le ofrecen, un origen em-presarial común. (Proceso 109-IP-2002, Marca:“CHILIS Y DISEÑO”, publicado en la GacetaOficial Nº 914, de 1 de abril de 2003).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgode confusión entre varios signos y los produc-tos o servicios que cada uno de ellos ampara,serían los siguientes: que exista (i) identidadentre los signos en disputa y también entre losproductos o servicios distinguidos por ellos; (ii)o identidad entre los signos y semejanza entrelos productos o servicios; (iii) o semejanza en-tre los signos, e identidad entre los productos yservicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y tam-bién semejanza entre éstos.

En lo que respecta a los ámbitos de la confu-sión, el Tribunal ha sentado los siguientes crite-rios:

La similitud ortográfica. Se da por la seme-janza de las letras entre los signos a comparar-se. La sucesión de vocales, la longitud de la pa-


labra o palabras, el número de sílabas, las raí-ces o las terminaciones iguales, pueden incre-mentar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coinciden-cia en las raíces o terminaciones, y cuando lasílaba tónica en las denominaciones compara-das es idéntica o muy difícil de distinguir. Sinembargo, se debe tener en cuenta las particu-laridades de cada caso para determinar unaposible confusión.

La similitud ideológica. Se configura entresignos que evocan una idea idéntica o semejan-te.

En lo que respecta al cotejo marcario, la Ofici-na Nacional Competente o, en su caso, el Juezcompetente, deberá comparar los signos en con-flicto aplicando para ello los siguientes pará-metros:

• La comparación debe efectuarse sin des-componer los elementos que conforman elconjunto marcario, es decir, cada signo debeanalizarse con una visión de conjunto, te-niendo en cuenta su unidad ortográfica, audi-tiva e ideológica.

• En la comparación se debe emplear el méto-do del cotejo sucesivo, es decir, se debeanalizar un signo y después el otro. No esprocedente hacerlo de manera simultánea,ya que el consumidor no observa al mismotiempo las marcas, sino que lo hace en dife-rentes momentos.

• Se debe enfatizar en las semejanzas y no enlas diferencias, pues en estas últimas esdonde se percibe el riesgo de confusión o deasociación.

Al realizar la comparación es importante tratarde colocarse en el lugar del presunto compra-dor, siendo un elemento importante para el exa-minador determinar cómo el producto o servicioes captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros han sido adoptadospor el Tribunal en numerosas InterpretacionesPrejudiciales, entre ellas, el Proceso 58-IP-2006.Marca: “GUDUPOP”, publicado en la GacetaOficial N° 1370, de 14 de julio de 2006; y, Pro-ceso 62-IP-2006. Marca: “DK”, publicado en laGaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006.

Es importante reiterar que la comparación entrelos signos deberá realizarse en base al conjuntode elementos que los integran, donde el todoprevalezca sobre las partes y no descomponien-do la unidad de cada uno. En esta labor, “laregla esencial para determinar la confusión esel examen mediante una visión en conjunto delsigno, para desprender cuál es la impresión ge-neral que el mismo deja en el consumidor, enbase a un análisis ligero y simple de éstos,pues ésta es la forma común a la que recurre elconsumidor para retenerlo y recordarlo, ya queen ningún caso se detiene a establecer en for-ma detallada las diferencias entre un signo yotro (…)”. (Proceso 48-IP-2004, marca “EAU DESOLEIL DE EBEL”, publicado en la GacetaOficial Nº 1089, del 5 de julio de 2004 y Proceso18-IP-98, marca: “US TOP”, publicado en la Ga-ceta Oficial Nº 340, de 13 de mayo de 1998).

3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENO-MINATIVOS Y MIXTOS.

La actora VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA.argumentó en su demanda “que las marcas con-frontadas NH (mixta) y NH 12 (denominativa)no eran idénticas, toda vez que existían elemen-tos diferenciadores…”. Por tal motivo el Tribunalconsidera necesario abordar el tema de la com-paración entre signos denominativos y mixtos.

Los signos denominativos se conforman poruna o más letras, números, palabras que formanun todo pronunciable, dotado o no de significadoconceptual; las palabras pueden provenir delidioma español o de uno extranjero, como de lainventiva de su creador, es decir, de la fantasía.Cabe indicar que la denominación permite alconsumidor solicitar el producto o servicio através de la palabra, que impacta y permaneceen la mente del consumidor.

El signo mixto está conformado por un ele-mento denominativo y uno gráfico; el primero secompone de una o más palabras que forman untodo pronunciable, dotado o no de un significadoconceptual y, el segundo, contiene trazos defi-nidos o dibujos que son percibidos a través de lavista. Los dibujos pueden adoptar gran can-tidad de variantes y llamarse de diferentes for-mas: emblemas, logotipos, íconos, etc. Por logeneral, el elemento denominativo del signomixto suele ser el preponderante, ya que laspalabras causan gran impacto en la mente delconsumidor, quien habitualmente solicita el pro-


ducto o servicio a través de la palabra o denomi-nación contenida en el conjunto marcario. Sinembargo, de conformidad con las particularida-des de cada caso, puede suceder que el ele-mento predominante sea el elemento gráfico,que por su tamaño, color, diseño y otras carac-terísticas, pueda causar mayor impacto en elconsumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes considera-ciones al respecto: “La marca mixta es una uni-dad, en la cual se ha solicitado el registro delelemento nominativo como el gráfico, como unosolo. Cuando se otorga el registro de la marcamixta se la protege en su integridad y no a suselementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002,diseño industrial: “BURBUJA videos 2000”, pu-blicado en Gaceta Oficial Nº 821 del 1 de agos-to de 2002). Igualmente el Tribunal ha reiteradoque: “La doctrina se ha inclinado a considerarque, en general, el elemento denominativo de lamarca mixta suele ser el más característico odeterminante, teniendo en cuenta la fuerza ex-presiva propia de las palabras, las que por defi-nición son pronunciables, lo que no obsta paraque en algunos casos se le reconozca prioridadal elemento gráfico, teniendo en cuenta su ta-maño, color y colocación, que en un momentodado pueden ser definitivos. El elemento gráficosuele ser de mayor importancia cuando es figu-rativo o evocador de conceptos, que cuandoconsiste simplemente en un dibujo abstracto.”(Proceso 26-IP-98. Marca: “C.A.S.A.” (mixta),publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 defebrero de 1999 y Proceso 129-IP-2004. Marca:“GALLO” (mixta), publicado en la Gaceta Oficialdel N° 1158, de 17 de enero de 2005).

Si el elemento determinante del signo mixto esel gráfico, en principio, no habría riesgo de con-fusión. Si por el contrario es el elemento deno-minativo, el cotejo deberá realizarse de confor-midad con las siguientes reglas para la compa-ración entre signos denominativos:

• Se debe analizar cada signo en su conjunto,es decir, sin descomponer su unidad foné-tica. Sin embargo, es importante tener encuenta, las sílabas o letras que poseen unafunción diferenciadora en el conjunto, ya queesto ayudaría a entender cómo el signo espercibido en el mercado.

• Se debe igualmente precisar acerca de lasílaba tónica de los signos a comparar, ya

que si ocupa la misma posición, es idéntica omuy difícil de distinguir, la semejanza entrelos signos podría ser evidente.

• Se debe observar el orden de las vocales,pues esto indica la sonoridad de la denomi-nación.

• Se debe determinar el elemento que impactade una manera más fuerte en la mente delconsumidor, porque esto mostraría cómo escaptada la marca en el mercado.

Pero, si resultare que el elemento característicodel signo mixto es el gráfico, en principio, noexistirá riesgo de confusión con el signo deno-minativo.

En ese orden de ideas, el Juez Consultantedebe establecer el riesgo de confusión que pu-diera existir entre el signo mixto NH y la marcadenominativa NH 12, analizando si existensemejanzas suficientes capaces de inducir alpúblico a error, o si resultan tan disímiles quepueden coexistir en el mercado sin generar per-juicio a los consumidores y al titular de la mar-ca.

4. MARCAS DE FANTASÍA.

Los signos de fantasía constituyen una elabo-ración del ingenio e imaginación de sus auto-res. Es la creación de un vocablo que no tienesignificado por sí mismo, sino que asocia indi-rectamente una idea. Este tipo de signos cau-san en el consumidor o en el usuario un dobleesfuerzo de percepción: aprender la nueva pala-bra y enlazarla con el producto o con los servi-cios distinguidos por éstos.

Sobre los signos caprichosos o de fantasía, elTribunal ha indicado que son: “(…) los vocabloscreados por el empresario que pueden no tenersignificado pero hacen referencia a una idea oconcepto; también lo son las palabras con sig-nificado propio que distinguen un producto oservicio sin evocar ninguna de sus propieda-des. Característica importante de esta clase demarcas es la de ser altamente distintivas (…)se pueden crear combinaciones originales convariantes infinitas y el resultado es el nacimien-to de palabras nuevas que contribuyen a enri-quecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003, Marca: “INSTAFRUTA”, publicado enla Gaceta Oficial Nº 989, de 29 de setiembre de2003).


Por lo tanto, el Juez Consultante, deberá deter-minar si la expresión NH12 es de fantasía.

5. CONEXIÓN COMPETITIVA.

En el presente caso las marcas en conflictopretenden proteger productos amparados en laClase 12. VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA.argumentó que no existía riesgo de confusión“teniendo en cuenta que la marca NH 12 (de-nominativa) se solicitó para distinguir “camio-nes”, productos que están excluidos de la pro-tección de la marca NH previamente registrada”. Es por este motivo que el Tribunal se pronun-ciará sobre el tema de la conexión competitiva.

Al respecto, se deberá analizar la conexión com-petitiva existente entre los productos a que serefieren los signos en conflicto, sobre la base delos siguientes factores de análisis:

a) La inclusión de los productos en unamisma clase del nomenclátor: Esta re-gla tiene especial interés cuando se limitael registro a uno o varios de los productosde una clase del nomenclátor, perdiendosu valor al producirse el registro para todala clase. En el caso de la limitación, laprueba para demostrar que los productosque constan en dicha clase no son simila-res o no guardan similitud para impedir elregistro, corresponde a quien lo alega.

b) Canales de comercialización: Hay lu-gares de comercialización o expendio deproductos que influyen escasamente paraque pueda producirse su conexión compe-titiva, como sería el caso de las grandescadenas o tiendas o supermercados en loscuales se distribuye toda clase de bienesy pasa desapercibido para el consumidorla similitud de un producto con otro. Encambio, se daría tal conexión competitiva,en tiendas o almacenes especializados enla venta de determinados bienes. Igualconfusión se daría en pequeños sitios deexpendio donde marcas similares puedenser confundidas cuando los productos guar-dan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los me-dios de comercialización o distribución tie-nen relación con los medios de difusión delos productos. Si los mismos productos sedifunden por la publicidad general –radio,

televisión y prensa-, presumiblemente sepresentaría una conexión competitiva, olos productos serían competitivamenteconexos. Por otro lado, si la difusión esrestringida por medio de revistas espe-cializadas, comunicación directa, boleti-nes, mensajes telefónicos, etc., la conexióncompetitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre produc-tos: Cierta relación entre los productospuede crear una conexión competitiva. Enefecto, no es lo mismo vender en una mis-ma tienda cocinas y refrigeradoras, quevender en otra helados y muebles; en con-secuencia, esa relación entre los produc-tos comercializados también influye en laasociación que el consumidor haga delorigen empresarial de los productos rela-cionados, lo que eventualmente puede lle-varlo a confusión en caso de que esa simi-litud sea tal que el consumidor medio dedichos productos asuma que provienen deun mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de pro-ductos: Los productos que comúnmentese puedan utilizar conjuntamente (por ejem-plo: puerta y chapa) pueden dar lugar aconfusión respecto al origen empresarial,ya que el público consumidor supondríaque los dos productos son del mismo em-presario. La complementariedad entre losproductos debe entenderse en forma di-recta, es decir, que el uso de un productopuede suponer el uso necesario del otro, oque sin un producto no puede utilizarse elotro o su utilización no sería la de su últi-ma finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pese aque puedan encontrarse en diferentes cla-ses y cumplir distintas funciones o finali-dades, si tienen similares características,existe la posibilidad de que se origine elriesgo de confusión al estar identificadospor marcas también similares o idénticas(por ejemplo: medias de deporte y mediasde vestir).”(Proceso N° 114-IP-2003 de 19de noviembre del 2003. Marca: “EBEL”,publicado en la Gaceta Oficial N° 1028, de14 de enero de 2004).

También deberá considerarse la clase de con-sumidor o usuario y su grado de atención al


momento de diferenciar, identificar y seleccio-nar el producto deseado. Esto a su vez seencuentra relacionado con el grado de atenciónque presta la persona al momento de realizar suelección, lo que dependerá del tipo de consumi-dor, a saber, conforme a la doctrina: a) profesio-nal o experto, b) elitista y experimentado, c) elconsumidor medio.

A juicio del Tribunal, en principio, “el consu-midor al que debe tenerse en cuenta para esta-blecer el posible riesgo de confusión entre dosmarcas, es el llamado consumidor medio o seael consumidor común y corriente de determina-da clase de productos, en quien debe suponer-se un conocimiento y una capacidad de percep-ción corriente (…)” (Proceso 09-IP-94, caso:“DIDA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 180,de 10 de mayo de 1995).

6. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD.

Se abordará este tema ya que en el presenteproceso no se presentaron oposiciones a lasolicitud de registro de la marca NH 12. El Tri-bunal en múltiples Interpretaciones Prejudicia-les 1 ha abordado el tema del examen de regis-trabilidad. En ellas ha determinado cuales sonlas características de dicho examen:

“El examen de registrabilidad se realiza deoficio. La Oficina Nacional Competente deberealizar el examen de registrabilidad así nose hubieren presentado oposiciones, o nohubiere solicitud expresa de un tercero.

El examen de registrabilidad es integral. LaOficina Nacional Competente al analizar siun signo puede ser registrado como marcadebe revisar si cumple con todos los requisi-tos del artículo 134 de la Decisión 486, yluego determinar si el signo solicitado encajao no dentro de alguna de las causales de irre-gistrabilidad consagradas en los artículos 135y 136 de la misma norma.

En consecuencia, con lo anterior y en rela-ción con marcas de terceros, la Oficina Na-cional Competente, así hubiera o no oposi-ciones, deberá revisar si el signo solicitadono encuadra dentro del supuesto de irregis-trabilidad contemplado en el artículo 136, li-teral a); es decir, debe determinar si es o noidéntico o se asemeja o no a una marca ante-riormente solicitada para registro o registradapor un tercero, para los mismos productos oservicios, o para productos o servicios res-pecto de los cuales el uso de la marca puedacausar un riesgo de confusión o de asocia-ción” (Proceso 180-IP-2006. Marca: “BRO-CHA MONA”, publicado en la Gaceta OficialNº 1476, de 16 de marzo de 2007).

Además, es necesario precisar que el examende registrabilidad debe ser plasmado en la Re-solución que concede o deniega el registromarcario, es decir, la Oficina Nacional no puedemantener en secreto el mismo y, en consecuen-cia, la Resolución que concede el registro mar-cario, que en definitiva es la que se notifica alsolicitante, debe dar razón de dicho examen y,por lo tanto, cumplir con un principio básico dela actuación pública como es el de la motivaciónde los actos.

Es este examen de oficio, integral y motivadodebe ser autónomo tanto en relación con lasdecisiones proferidas por otras oficinas de re-gistro marcario, como en relación con anterio-res decisiones proferidas por la propia oficina,en el sentido de que ésta debe realizar el exa-men de registrabilidad analizando cada casoconcreto, es decir, estudiando el signo solicita-do para registro, las oposiciones presentadas yla información recaudada para dicho procedi-miento, independiente de anteriores análisis so-bre signos idénticos o similares.

Lo anterior no implica que la oficina de registromarcario no tenga límites a su actuación y queno puede utilizar como precedentes sus propiasactuaciones, sino que la oficina de registro mar-cario tiene la obligación en cada caso de hacerun análisis de registrabilidad con las caracterís-ticas mencionadas, teniendo en cuenta los as-pectos y pruebas que obran en cada trámite.Además, los límites a la actuación administrati-va de dichas oficinas se encuentran dados porla propia norma comunitaria y las acciones judi-ciales para defender la legalidad de los actosadministrativos proferidos.

1 Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudi-ciales sobre la materia: Proceso 40-IP-2004. Marca:“BSCH INFOCASH”, publicado en la Gaceta Oficial Nº1111, de 2 de septiembre de 2004; Proceso 03-IP-2005. Marca: “GATES” (mixta), publicado en la GacetaOficial Nº 1185, de 12 de abril de 2005; y, Proceso 167-IP-2005. Marca: “BBVA Bancomer + gráfica a color”,publicado en la Gaceta Oficial Nº 1285, de 17 de enerode 2006.




CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizarsi el signo NH 12 (denominativo)cumple con los requisitos de re-gistrabilidad establecidos en el ar-tículo 134 de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andinay si no se encuentra incurso dentrode las causales de irregistrabilidadprevista en el artículo 136 de lamisma Decisión.

SEGUNDO: Para establecer si se configura ono el riesgo de confusión o de aso-ciación entre los signos NH y NH12, será necesario determinar siexiste relación de identidad o se-mejanza entre los signos en dispu-ta, tanto entre sí como entre losproductos o servicios distinguidospor ellos, y considerar la situacióndel consumidor o del usuario, lacual variará en función de tales pro-ductos o servicios.

TERCERO: En la comparación entre una marcadenominativa y una mixta debetenerse presente cuál es el ele-mento que prevalece o predominasobre el otro, es decir, encontrar ladimensión que con mayor fuerza yprofundidad penetra en la mentedel consumidor, si el denominativoo el gráfico. En consecuencia, sien la marca mixta predomina elelemento verbal, debe procederseal cotejo de los signos aplicandolas reglas de comparación entre sig-nos denominativos; y, si por otrolado, en la misma predomina el ele-mento gráfico frente al denomina-tivo, en principio, no habría lugar aconfusión, pudiendo éstas coexis-tir pacíficamente en el ámbito co-mercial.

CUARTO: Los signos de fantasía constituyenuna elaboración del ingenio e ima-ginación de sus autores. Es la crea-

ción de un vocablo que no tienesignificado por sí mismo, sino queasocia indirectamente una idea porlo que, al ser altamente distintivo,es registrable.

QUINTO: El Juez Consultante deberá consi-derar también los criterios que per-miten establecer la posible cone-xión competitiva existente entre lamarca NH 12 que distingue produc-tos comprendidos en la Clase 12, yla marca registrada NH que distin-gue productos de la misma Clasede la Clasificación Internacional deNiza. Deberá tenerse en cuenta, enprincipio, que de no existir conexióncompetitiva entre los productos, lasimilitud de los signos no impediríael registro de la marca.

SEXTO: El examen de registrabilidad querealizan las Oficinas de RegistroMarcario debe ser de oficio, inte-gral, motivado y autónomo, de acuer-do a lo expuesto.

El Consejo de Estado de la República de Co-lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Primera, deberá adoptar la presenteinterpretación prejudicial cuando dicte senten-cia dentro del proceso interno Nº 2007-00232,de conformidad con lo dispuesto por el artículo35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justi-cia de la Comunidad Andina, así como, darcumplimiento a lo previsto en el artículo 128,párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante co-pia certificada y remítase copia a la SecretaríaGeneral de la Comunidad Andina, para su publi-cación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Car-tagena.







TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-

pia del original que reposa en el expediente deesta Secretaría. CERTIFICO.-



Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

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