SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad...

Proceso 15-IP-2007.- Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena formulada por la Sala de DerechoConstitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de laRepública del Perú. Interpretación de oficio del artículo 81 de la mismaDecisión. Actor: AMBROSOLI PERÚ S.A. Marca: “AMBROLIPTUS DEAMBROSOLI. Expediente Interno N° 1746-2005 .........................................

Proceso 19-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por elConsejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Prime-ra, de la República de Colombia, en el Proceso Interno N° 2002-0410.Actor: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉS S.A. Marca: POWERBAR(nominativa) ...................................................................................................

Proceso 190-IP-2006.- Interpretación Prejudicial del artículo 7 de la Decisión 40 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distritalde lo Fiscal Nº 1 de la ciudad de Quito, República del Ecuador. Interpreta-ción, de oficio, del artículo 6 (y anexos) de la misma Decisión. Actor:STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADOMOVIL CIA. LTDA. Caso: “Eliminación de doble tributación y la evasiónfiscal de impuestos” ......................................................................................

Proceso 21-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 108 y 110 de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de DerechoConstitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de laRepública del Perú; e interpretación de oficio del artículo 190 de la mismaDecisión. Marca: ÁBACO y figura. Actor: COOPERATIVA DE AHORRO YCRÉDITO ÁBACO. Proceso interno Nº 1855-2005 ......................................

Para nosotros la Patria es América

S U M A R I O

Tribunal de Justicia de la Comunidad AndinaPág.

Año XXIV - Número 1510

Lima, 19 de junio de 2007

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PROCESO 015-IP-2007

Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena formulada por la Sala de Derecho

Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de laRepública del Perú. Interpretación de oficio del artículo 81 de la misma Decisión.

Actor: AMBROSOLI PERÚ S.A. Marca: “AMBROLIPTUS DEAMBROSOLI. Expediente Interno N° 1746-2005.

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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los

siete días del mes de marzo del año dos milsiete.

GACETA OFICIAL 19/06/2007 2.40

En la solicitud sobre interpretación prejudicialformulada por la Sala de Derecho Constitucionaly Social Permanente de la Corte Suprema deJusticia de la República del Perú, por intermediode su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicialy de sus anexos se desprende que los requisi-tos exigidos por el artículo 33 del Tratado deCreación del Tribunal y 125 de su Estatuto fue-ron cumplidos, por lo que su admisión a trámitefue considerada procedente por auto de 6 defebrero de 2007.

1. ANTECEDENTES

1.1. Las partes

La parte demandante es: la sociedad AMBRO-SOLI PERÚ S.A.

La parte demandada la constituyen: el InstitutoNacional de Defensa de la Competencia y deProtección de la Propiedad Intelectual –INDE-COPI de la República del Perú; el ProcuradorPúblico encargado de los asuntos judiciales delMinisterio de Industria, Turismo, Integración yNegociaciones Comerciales Internacionales.

El tercero interesado del acto administrativo im-pugnado es: PARKE, DAVIS & CO. LIMITED.

1.2. Acto demandado

La sociedad AMBROSOLI PERÚ S.A. impugnóla Resolución Administrativa dictada por el IN-DECOPI Nº 621-2000/TPI-INDECOPI, de 16 demayo de 2000, que confirma la Resolución Nº6303-1997/OSD-INDECOPI, de 26 de mayo de1997 que declaró FUNDADA la observaciónplanteada por Parke, Davis & Co. Limited yDENEGÓ el registro del signo AMBROLIPTUSDE AMBROSOLI, solicitada por AMBROSOLIPERÚ S.A. para distinguir productos de confite-ría, dulcería, chocolatería y demás de la clase30 de la Nomenclatura Oficial.

1.3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por la Sala de DerechoConstitucional y Social Permanente de la CorteSuprema de Justicia de la República del Perúhan podido ser destacados los siguientes as-pectos:

a) Los hechos

Entre los principales hechos considerados rele-vantes en esta causa se encuentran los siguien-tes:

1. El 3 de octubre de 1996, la sociedad AMBRO-SOLI PERÚ S.A. solicitó ante la Oficina deSignos Distintivos del INDECOPI el registrodel signo “AMBROLIPTUS DE AMBROSOLI”,para distinguir productos de confitería, dulce-ría, chocolatería y demás de la clase 30 de laNomenclatura Oficial.

2. El 12 de diciembre de 1996, PARKE, DAVIS& CO. LIMITED formuló observación contra lasolicitud de registro en base a los siguientesargumentos:

a) Ostentar la titularidad de las siguientesmarcas registradas: ICE LYPTUS, CHERRU-LYPTUS, MENTHOL-LYPTUS, MENTA-LYPTUS, HALLS RASPBERRY LYPTUS,HALLS CHERRY LYPTUS, LEMON LYPTUS,ORANGE LYPTUS y MENTHOL-LYPTUSpara distinguir productos de la clase 30 dela Nomenclatura Oficial.

b) Ser titular de una familia de marcas forma-da con base en el término LYPTUS por loque el signo solicitado podría ser conside-rado como una marca más de su empresa.

c) Que el uso del término LYPTUS por partede terceros perjudica la fuerza distintiva desus marcas registradas.

3. El 28 de enero de 1997, AMBROSOLI PERÚS.A. absolvió el traslado de la observación,manifestando lo siguiente:

a) Que el signo solicitado, AMBROLIPTUSDE AMBROSOLI, no era confundible conlas marcas registradas de la empresa ob-servante.

b) Que AMBROSOLI PERÚ S.A. ostenta latitularidad de la marca CALIPTUS, en laclase 30 de la Clasificación Internacional,así como de la notoriamente conocida mar-ca AMBROSOLI, cuyo prefijo AMBRO for-ma parte del signo solicitado e indica laprocedencia empresarial del producto.

4. El 26 de mayo de 1997, la Oficina de SignosDistintivos del INDECOPI expidió la Resolu-


ción Nº 6303-1997/OSD-INDECOPI, la cualdeclaró fundada la observación formulada ydenegó el registro solicitado.

5. El 13 de junio de 1997, AMBROSOLI PERÚS.A. interpuso recurso de apelación en con-tra de la Resolución citada.

6. El 16 de mayo de 2000, el Tribunal del INDE-COPI emitió la Resolución No. 621-2000/TPI-INDECOPI, la cual confirmó la resolución deprimera instancia y denegó el registro delsigno AMBROLIPTUS DE AMBROSOLI paradistinguir productos de la clase 30 de la No-menclatura Oficial.

7. La sociedad AMBROSOLI PERÚ S.A. inter-puso demanda de impugnación, en contra dela resolución últimamente emitida.

8. El 25 de junio de 2002, la Fiscalía Supremaen lo Civil de Lima opina que se declare IN-FUNDADA la demanda incoada por AMBRO-SOLI PERÚ S.A.

9. El 24 de enero de 2005, la Sala Civil Perma-nente de la Corte Suprema de Justicia decla-ró infundada la demanda incoada por AM-BROSOLI PERÚ S.A.

10. Molitalia S.A., sucesor procesal de AmbrosoliPerú S.A. interpuso RECURSO DE APELA-CIÓN en contra de la resolución mencionada“a fin de que sea revisada por el SuperiorJerárquico y REVOCADA en su oportuni-dad”.

b) Fundamentos de la Demanda

La sociedad AMBROSOLI PERÚ S.A. presentóla demanda en contra del acto administrativomencionado anteriormente, manifestando, en loprincipal, los siguientes argumentos:

Afirma que “Si bien el término LYPTUS, formaparte de varias marcas registradas a nombre dela empresa Parke Davis & Co. Limited, dichotérmino no constituye un elemento que determi-ne la presencia de una familia de marcas”.

Sostiene que “En el presente caso, si bien severifica la existencia de una pluralidad de mar-cas en la clase 30 de la Clasificación Internacio-nal, a nombre de un mismo titular, que ostentanel término de origen inglés, LYPTUS (lip-tus’),

también se verifica la existencia de otra marcaregistrada, a favor de otro titular, que lleva lapartícula LIPTUS (liptus), para distinguir produc-tos similares de la misma clase 30 (…)”.

Añade que “Así, existe la marca CALIPTUS (ka-lip-tus), con certificado No. xxxxx (sic), inscritaa favor de Ambrosoli Perú S.A., la misma em-presa que ahora solicita el registro de la marcaAMBROLIPTUS DE AMBROSOLI para distin-guir productos de la misma clase 30 de la Clasi-ficación Internacional”.

Sobre el tema, indica que “la partícula LIPTUSse encuentra totalmente unida, integrada, a ladenominación AMBROLIPTUS formando un to-do indivisible, del mismo modo en que LIPTUSse encuentra integrada en el signo CALIPTUS,registrado a nombre de Ambrosoli Perú S.A.”.

Advierte que la Autoridad Administrativa ha he-cho una incorrecta aplicación de los criterios pa-ra determinar la confundibilidad entre marcas,“ya que, por ejemplo, no ha hecho una aprecia-ción de los signos evaluados, considerando suaspecto de conjunto sino que ha desmembradoel signo AMBROLIPTUS DE AMBROSOLI, enespecial, el término AMBROLIPTUS para hacersu análisis sólo sobre una parte de éste (…)”.

Observa que “AMBRO es el apócope de AM-BROSOLI cuya ubicación al inicio del conjunto,facilita la recordación de este término –AMBRO-por el público consumidor, (…) y forma parte deuna serie de marcas registradas, que el consu-midor o público en general, identifica con la bienconocida familia de marcas AMBROSOLI”.

Indica que “entre el signo solicitado y las mar-cas de la observante, no existe similitud gráfica,fonética, ni conceptual, capaz de causar confu-sión entre los mismos (confusión directa) o ca-paz de inducir a pensar que ambos tienen unmismo origen empresarial (confusión indirec-ta)”.

c) Contestaciones a la demanda

El Instituto Nacional de Defensa de la Com-petencia y de Protección de la PropiedadIntelectual, INDECOPI, del Perú, da contes-tación a la demanda:

Respecto a la familia de marcas sostiene que“En el presente caso se acreditó en el expedien-


te administrativo que la empresa Parke Davis &Co. Limited tiene registrado a su favor variossignos que incluyen en su estructura la partícu-la ‘LYPTUS’ (…)”.

Sobre el registro de la marca “CALIPTUS” afavor de la actora indica que “el término ‘LIPTUS’(que aparece escrito con I y no con Y) carece deindividualidad, puesto que se pierde en la impre-sión del conjunto del signo de tal forma quedicha partícula del signo solicitado no es perci-bida claramente ni individualizada por el públicoconsumidor”.

Afirma que “la autoridad administrativa conside-ró que al estar presente en el signo solicitado eltérmino ‘LYPTUS’ (escrito con I) y al tener ésteindividualidad en la impresión en conjunto delsigno, el consumidor podría pensar que la mar-ca solicitada constituye una variación de lasmarcas ya registradas, atribuyéndoles errónea-mente un mismo origen empresarial (…)”.

Finalmente, señala que “debe apreciarse quelas marcas en conflicto están destinadas a dis-tinguir los mismos productos de la clase 30 dela Nomenclatura Oficial, lo cual incrementa elriesgo de confusión entre las mismas”.

El Procurador Público encargado de los asun-tos judiciales del Ministerio de Industria,Turismo, Integración y Negociaciones Co-merciales Internacionales da contestación ala demanda:

Afirma que “al ser utilizada la partícula LYPTUSpor un mismo titular en diversos signos sin quese encuentre identificada como tal en otras mar-cas registradas para productos similares, pue-de asumirse que el público consumidor ha llega-do a asociar dicha partícula con un origen em-presarial determinado; máxime si se consideraque en las encuestas presentadas por ParkeDavis en el exp. administrativo se consigna queun 79.2 % de los encuestados consideran quelas marcas registradas pertenecen a una solaempresa. De acuerdo con ello el Tribunal delIndecopi llegó a la conclusión que la partículaLYPTUS constituye el componente común deuna familia de marcas registrada a favor deParke Davis & Co. Limited”.

Sostiene que “el término LYPTUS de Parke Da-vis & Co., es percibido por el público consumi-dor en el signo solicitado aún cuando se presen-

te escrito con la letra l, debido a que tiene in-dividualidad en la impresión en conjunto delsigno. En tal sentido el público consumidor pue-de pensar que la marca solicitada constituyeuna variación de las marcas registradas y elloproduce un riesgo de confusión indirecto en lamedida que se les podría atribuir un mismoorigen empresarial”.

d) Tercero interesado

La sociedad PARKE, DAVIS & CO. LIMITEDcontesta la demanda, y manifiesta, principal-mente:

Sobre la familia de marcas cuestionada por laactora señala que “la pertenencia a una familiade marcas, es tan solo uno de los criterios quese han tenido en cuenta para determinar lasemejanza y riesgo de confusión entre los sig-nos en conflicto, siendo el motivo de rechazodel signo AMROLIPTUS (sic) DE AMBROSOLIel riesgo de confusión que genera respecto delas marcas Parke, Davis & Co. Limited”.

En cuanto a la marca de la actora “CALIPTUS”,observa que las gomitas de marca CALIPTUSconstituyen un producto distinto de los carame-los y la marca tiene un pronunciamiento distintopor lo que no se presta a confusión con lafamilia de marcas LYPTUS”.

Indica que “Resulta importante destacar queAmbrosoli Perú S.A. no ha aplicado su marcaCALIPTUS a productos distintos de las gomitas,intentando reiteradamente acceder al registrode marcas que resultan confundibles con lasmarcas de Parke, Davis, & Co. Limited. En estesentido, Ambrosoli Perú S.A. ha solicitado elregistro de la marca FRESOLIPTUS y de lamarca AMBROLIPTUS, en los expedientes (…)habiendo sido ambas denegadas por ser con-fundibles con las marcas de Parke, Davis & Co.Limited”.

Advierte que “el término AMBROLIPTUS se pres-ta a confusión con las marcas registradas deParke, Davis & Co. Limited, y que la frase DEAMBROSOLI es secundaria, ya que el términoAMBROLIPTUS aparece en primer lugar y serálo que recuerde el público consumidor y la ma-nera como identificará el producto”.

Finalmente, manifiesta que “si bien los signosen conflicto deben ser analizados en conjunto,


es evidente que en la marca solicitada AMBRO-LIPTUS DE AMBROSOLI, el elemento principalde dicha marca lo constituye el término AM-BROLIPTUS, ya que el término DE AMBROSOLIes secundario, y se encuentra presente en di-versas marcas y productos de AMBROSOLI,por lo que no identifica un producto específico”.

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que, de conformidad con la disposición previstaen el artículo 1, literal c, del Tratado de Creacióndel Tribunal, la norma cuya interpretación sesolicita, forma parte del ordenamiento jurídicode la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en elartículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal,en correspondencia con lo establecido en losartículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunales competente para interpretar por vía prejudiciallas normas que integran el ordenamiento jurídi-co de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fueadmitida a trámite por auto de 6 de febrero de2007.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS

La Sala de Derecho Constitucional y SocialPermanente de la Corte Suprema de Justicia dela Republica del Perú, ha solicitado la interpre-tación prejudicial del artículo 83 literal a) de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena.

El Tribunal considera que procede la interpreta-ción del artículo correspondiente a la Decisión344, por haber constatado, en los documentosaparejados al expediente, que la solicitud rela-tiva al registro del signo “AMBROLIPTUS DEAMBROSOLI”, ha sido presentada el 3 de octu-bre de 1996, esto es, en vigencia de la Decisión344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Con fundamento en la potestad que deriva delartículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal,se considera pertinente interpretar, de oficio, elordenamiento jurídico sustancial aplicable a lasolicitud en referencia, a saber, el artículo 81)

de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdode Cartagena.

En consecuencia, los textos de las normas aser interpretadas son los siguientes:

DECISIÓN 344

(…)

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRODE MARCAS

“Artículo 81.- Podrán registrarse como mar-cas los signos que sean perceptibles, sufi-cientemente distintivos y susceptibles de re-presentación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comercia-lizados por una persona de los productos oservicios idénticos o similares de otra perso-na.

(…)

Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrar-se como marcas aquellos signos que, enrelación con derechos de terceros, presentenalgunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, a unamarca anteriormente solicitada para regis-tro o registrada por un tercero, para losmismos productos o servicios, o para pro-ductos o servicios respecto de los cualesel uso de la marca pueda inducir al públicoa error;”

(...)

3. CONSIDERACIONES

El Tribunal procede a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual analizará as-pectos relacionados con: Concepto de marca ysus elementos constitutivos; Clases de Marcas:Marcas Denominativas Compuestas; Impedimen-tos para el registro marcario: La identidad y lasemejanza; reglas para realizar el cotejo marca-rio; Riesgo de confusión: Directa e Indirecta; Lafamilia de marcas, la Marca Derivada.


3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOSCONSTITUTIVOS

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena define lo que debeentenderse como marca. De acuerdo a estadefinición legal, este Órgano Jurisdiccional hainterpretado que la marca constituye un bien in-material representado por un signo que, percep-tible a través de medios sensoriales y suscepti-ble de representación gráfica, sirve para identifi-car y distinguir en el mercado los productos oservicios producidos o comercializados por unapersona de otros idénticos o similares, a fin deque el consumidor o usuario medio los valore,diferencie, identifique y seleccione, sin riesgode confusión o error acerca del origen o la cali-dad del producto o servicio correspondiente.

Para Chavanne y Bursa marca “es un signosensible colocado sobre un producto o acompa-ñado a un producto o a un servicio y destinado adistinguirlo de los productos similares de loscompetidores o de los servicios prestados porotros”. 1

Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradasocasiones acerca de los requisitos que los sig-nos deben satisfacer para ser registrados comomarcas, éstos son:

- Perceptibilidad,- Distintividad y,- Susceptibilidad de representación gráfica.

a) Perceptibilidad

Siendo la marca un bien inmaterial, para quepueda ser captado por uno de los sentidos (vis-ta, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensablesu materialización o exteriorización por mediode elementos que transformen lo inmaterial oabstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referen-cia a todo elemento, signo o indicación quepueda ser captado por los sentidos para que,por medio de éstos, la marca penetre en lamente del público, y éste la asimile con facili-dad. Por cuanto para la percepción sensorial o

externa de los signos se utiliza en forma másgeneral el sentido de la vista, han venido carac-terizándose preferentemente aquellos elemen-tos que hacen referencia a una denominación, aun conjunto de palabras, a una figura, a undibujo, o a un conjunto de dibujos.

b) Distintividad

El artículo 81 se refiere también a la distintividad,considerada característica y función primigeniaque debe reunir todo signo para ser susceptiblede registro como marca; lleva implícita la nece-saria posibilidad de identificar y distinguir unosproductos o unos servicios de otros, haciendoviable de esa manera la diferenciación por partedel consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sísolo sirva para diferenciar un producto o unservicio, sin que se confunda con él o con suscaracterísticas esenciales o primordiales.

c) Susceptibilidad de representación gráfica

La susceptibilidad de representación gráfica con-siste en expresiones manifestadas a través depalabras, gráficos, signos mixtos, colores, figu-ras etc., de tal manera que los componentes delsigno puedan ser apreciados en el mercado deproductos.

El signo tiene que ser expresado en forma ma-terial para que el consumidor, a través de lossentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. Latraslación del signo del campo imaginativo desu creador hacia la realidad comercial, puededarse, como ha sido expresado, por medio de lautilización de los elementos referidos en el pá-rrafo anterior.

3.2. CLASES DE MARCAS: Marcas Deno-minativas

La doctrina ha reconocido varias clases de mar-cas, como las denominativas, las gráficas y lasmixtas, en atención a la estructura del signo.

En este contexto, el Tribunal considera conve-niente examinar lo relacionado a las marcasdenominativas compuestas, por corresponder ala clase de los signos en conflicto.

La marca denominativa, llamada también no-minal o verbal, utiliza un elemento acústico o

1 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLASDE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS.Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. TomoI. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16.


fonético y está formada por una o varias letras,palabras, números, etc. que integran un conjun-to o un todo pronunciable, que puede o noposeer significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en dos sub-grupos: las marcas sugestivas que son las quetienen connotación conceptual que evocan cier-tas cualidades o funciones del producto identifi-cado por la marca; y, las marcas arbitrarias queno manifiestan conexión alguna entre su signifi-cado y la naturaleza, cualidades y funciones delproducto que va a identificar.

Dentro de los signos denominativos están lossignos denominativos compuestos, que son losintegrados por dos o más palabras. Al respecto,el Tribunal ha establecido que: “No existe prohi-bición alguna para que los signos a registrarseadopten, entre otras, cualquiera de estas for-mas: se compongan de una palabra compuesta,o de dos o más palabras, con o sin significaciónconceptual, con o sin el acompañamiento de ungráfico (...)”. 2

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios,elaborados en torno a la comparación de mar-cas denominativas, los que han sido recogidosen varios pronunciamientos del Tribunal, comoen el emitido en el Proceso 01-IP-2005:

“(...) ha de ser realizada una visión de conjun-to o sintética, operando con la totalidad delos elementos integrantes, sin descomponersu unidad fonética y gráfica en fonemas ovoces parciales, teniendo en cuenta, por lotanto, en el juicio comparativo la totalidad delas sílabas y letras que forman los vocablosde las marcas en pugna, sin perjuicio dedestacar aquellos elementos dotados de es-pecial eficacia caracterizante, atribuyendomenos valor a los que ofrezcan atenuadafunción diferenciadora.

(...) han de considerarse semejantes las mar-cas comparadas cuando la sílaba tónica delas mismas ocupa la misma posición y esidéntica o muy difícil de distinguir.

(...) la sucesión de las vocales en el mismoorden habla a favor de la semejanza de las

marcas comparadas porque la sucesión devocales asume una importancia decisiva parafijar la sonoridad de una denominación.

(...) en el análisis de las marcas denominati-vas hay que tratar de encontrar la dimensiónmás característica de las denominacionesconfrontadas: la dimensión que con mayorfuerza y profundidad penetra en la mente delconsumidor y determina, por lo mismo, laimpresión general que la denominación va asuscitar en los consumidores.” 3

El examen de los signos es competencia exclu-siva del administrador o juez nacional, en sucaso, quienes deben aplicar los criterios elabo-rados por la doctrina y recogidos por la jurispru-dencia comunitaria para la comparación de todotipo de marcas.

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DEUNA MARCA

La identidad y la semejanza

La legislación andina ha determinado que nopueden ser objeto de registro como marca, lossignos que sean idénticos o similares entre sí,conforme lo establece el literal a) del artículo83, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha señalado:

“La marca tiene como función principal la deidentificar los productos o servicios de unfabricante, con el objeto de diferenciarlos delos de igual o semejante naturaleza, pertene-cientes a otra empresa o persona; es decir,el titular del registro goza de la facultad deexclusividad respecto de la utilización delsigno, y le corresponde el derecho de oponer-se a que terceros no autorizados por él haganuso de la marca”. 4

Ha enfatizado además en sus pronunciamientoseste Organismo, acerca del cuidado que sedebe tener al realizar el estudio entre dos sig-nos para determinar si entre ellos se presenta el

2 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677,de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA. TRIBU-NAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

3 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DELDERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. Es-paña 1984. Págs. 199 y SS.

4 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000,G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca:“CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.


riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor dedeterminar si una marca es confundible conotra, presenta diferentes matices y complejida-des, según que entre los signos en proceso decomparación exista identidad o similitud y se-gún la clase de productos o de servicios a losque cada uno de esos signos pretenda distin-guir. En los casos en los que las marcas nosólo sean idénticas sino que tengan por objetoindividualizar unos mismos productos o servi-cios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuan-do se trata de simple similitud, el examen re-quiere de mayor profundidad, con el objeto dellegar a las determinaciones en este contexto,así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejan-za’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanzapresupone que entre los objetos que se compa-ran existen elementos comunes pero coexis-tiendo con otros aparentemente diferenciado-res, produciéndose por tanto la confundibilidad.En cambio, entre marcas o signos idénticos, sesupone que nos encontramos ante lo mismo,sin diferencia alguna entre los signos”. 5

Es importante señalar que la comparación entrelos signos, deberá realizarse en base al conjun-to de elementos que los integran, donde el todoprevalezca sobre las partes y no descomponien-do la unidad de cada uno. En esta labor, comodice el Tribunal: “La regla esencial para determi-nar la confusión es el examen mediante unavisión en conjunto del signo, para desprendercuál es la impresión general que el mismo dejaen el consumidor en base a un análisis ligero ysimple de éstos, pues ésta es la forma común ala que recurre el consumidor para retenerlo yrecordarlo, ya que en ningún caso se detiene aestablecer en forma detallada las diferenciasentre un signo y otro (…)”. 6

El Tribunal observa también que la determina-ción de la confundibilidad corresponde a unadecisión del funcionario administrativo o, en sucaso, del juzgador, quienes han de determinarlacon base en principios y reglas que la doctrina y

la jurisprudencia han sugerido, a los efectos deprecisar el grado de confundibilidad, la que pue-de ir del extremo de la similitud al de la identi-dad.

Resulta en todo caso necesario considerar lassiguientes características propias de la situa-ción de semejanza:

Similitud ideológica, que se presenta entresignos que evocan las mismas o similares ideas.Al respecto señala el profesor OTAMENDI, queaquélla es la que “deriva del mismo parecidoconceptual de las marcas. Es la representacióno evocación de una misma cosa, característicao idea, la que impide al consumidor distinguiruna de otra”. 7

En consecuencia, pueden ser consideradosconfundibles signos, que, aunque visual o foné-ticamente no sean similares, puedan sin embar-go inducir a error al público consumidor en cuantoa su procedencia empresarial, en caso de evo-car, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por lacoincidencia de letras entre los segmentos acompararse, en los cuales la secuencia de vo-cales, la longitud de la o las palabras, el númerode sílabas, las raíces o las terminaciones co-munes, pueden producir en mayor o menor gra-do, que la confusión sea más palpable u obvia;

Similitud fonética, que se da entre signos queal ser pronunciados tienen un sonido similar. Ladeterminación de tal similitud depende de laidentidad en la sílaba tónica, o de la coinciden-cia en las raíces o terminaciones, entre otras.Sin embargo, deben tenerse en cuenta las parti-cularidades que conserva cada caso, con el finde determinar si existe la posibilidad real deconfusión.

Reglas para realizar el cotejo marcario

La doctrina y la jurisprudencia han establecidocriterios generales, que faciliten al Funcionarioo al juez, la comparación y apreciación de laposible similitud entre las marcas en conflicto.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en sujurisprudencia, las siguientes reglas originadas

5 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S.

6 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089,del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DEEBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340,de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNALDE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

7 OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. EditorialAbeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153.


en la doctrina para realizar el cotejo entre mar-cas:

Regla 1.- La confusión resulta de la impre-sión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse su-cesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las seme-janzas y no las diferencias que existen entrelas marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debecolocarse en el lugar del comprador presuntoy tener en cuenta la naturaleza de los produc-tos. 8

Acerca de la utilidad y aplicación de estosparámetros técnicos, el tratadista Breuer More-no ha manifestado:

“La primera regla y la que se ha consideradode mayor importancia, es el cotejo en conjun-to de la marca, criterio que se adopta paratodo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marcaes la impresión que el consumidor mediotiene sobre la misma y que puede Ilevarle aconfusión frente a otras marcas semejantesque se encuentren disponibles en el comer-cio.

En las marcas es necesario encontrar la di-mensión que con mayor intensidad penetraen la mente del consumidor y determine asíla impresión general que el distintivo causaen el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más deevitar que sus elementos puedan ser fraccio-nados en sus partes componentes para com-parar cada componente de una marca con loscomponentes o la desintegración de la otramarca, persigue que el examen se realice abase de las semejanzas y no por las diferen-cias existentes, porque éste no es el caminode comparación utilizado por el consumidorni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otrocriterio, debe emplearse el método de uncotejo sucesivo entre las marcas, esto es, nocabe el análisis simultáneo, en razón de queel consumidor no analiza simultáneamentetodas las marcas sino lo hace en formaindividualizada. El efecto de este sistemarecae en analizar cuál es la impresión finalque el consumidor tiene luego de la observa-ción de las dos marcas. Al ubicar una marcaal lado de otra se procederá bajo un examenriguroso de comparación, no hasta el puntode ‘disecarlas’, que es precisamente lo quese debe obviar en un cotejo marcario.

La similitud general entre dos marcas no de-pende de los elementos distintos que aparez-can en ellas, sino de los elementos semejan-tes o de la semejante disposición de esoselementos”. 9

3.4. RIESGO DE CONFUSIÓN: directa e indi-recta

Este Órgano Jurisdiccional, en su jurispruden-cia, ha manifestado que no es necesario que elsigno solicitado para registro induzca a error alos consumidores, sino que es suficiente la exis-tencia del riesgo de confusión para que se con-figure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión enmateria marcaria, se refiere a la falta de clari-dad para poder elegir un bien de otro, a la quepuedan ser inducidos los consumidores por noexistir en el signo la capacidad suficiente paraser distintivo”. 10

Para establecer la existencia del riesgo de con-fusión será necesario determinar si existe iden-tidad o semejanza entre los signos en disputa,tanto entre sí como en relación con los produc-tos o servicios distinguidos por ellos, y conside-rar la situación de los consumidores o usuarios,la cual variará en función de los productos oservicios de que se trate.

8 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCASDE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, BuenosAires, Pág. 351 y ss.

9 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000,G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca:“CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.

10 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de2004, marca: DIUSED JEANS. TRIBUNAL DE JUSTICIADE LA COMUNIDAD ANDINA.


El Tribunal ha sostenido que la identidad o lasemejanza de los signos puede dar lugar a dostipos de confusión: la directa, caracterizadaporque el vínculo de identidad o semejanza in-duce al comprador a adquirir un producto o usarun servicio determinado en la creencia de queestá comprando o usando otro, lo que implica laexistencia de un cierto nexo también entre losproductos o servicios; y la indirecta, caracteri-zada porque el citado vínculo hace que el con-sumidor atribuya, en contra de la realidad de loshechos, a dos productos o dos servicios que sele ofrecen, un origen empresarial común. 11

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgode confusión entre varios signos y los productoso servicios que cada una de ellos ampara, se-rían los siguientes: (i) que exista identidad entrelos signos en disputa y también entre los pro-ductos o servicios distinguidos por ellos; (ii) oidentidad entre los signos y semejanza entrelos productos o servicios; (iii) o semejanza en-tre los signos e identidad entre los productos yservicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y tam-bién semejanza entre éstos. 12

En lo que respecta a los ámbitos de la confu-sión el Tribunal ha sentado los siguientes crite-rios: “El primero, la confusión visual, la cual ra-dica en poner de manifiesto los aspectos orto-gráficos, los meramente gráficos y los de for-ma. El segundo, la confusión auditiva, en dondejuega un papel determinante, la percepción so-nora que pueda tener el consumidor respecto dela denominación aunque en algunos casos vis-tas desde una perspectiva gráfica sean diferen-tes, auditivamente la idea es de la misma deno-minación o marca. El tercer y último criterio, esla confusión ideológica, que conlleva a la perso-na a relacionar el signo o denominación con elcontenido o significado real del mismo, o mejor,en este punto no se tiene en cuenta los aspec-tos materiales o auditivos, sino que se atiende ala comprensión, o al significado que contiene laexpresión, ya sea denominativa o gráfica”. 13

3.5. FAMILIAS DE MARCAS. LA MARCA DE-RIVADA

En el proceso interno que dio lugar a la presenteinterpretación prejudicial, la sociedad AMBRO-SOLI PERÚ S.A. afirma que “Si bien el términoLYPTUS, forma parte de varias marcas registra-das a nombre de la empresa Parke Davis & Co.Limited, dicho término no constituye un elemen-to que determine la presencia de una familia demarcas”.

En el Derecho de Marcas se admite en generalla existencia de una pluralidad de marcas queposean un rasgo distintivo común. Por lo gene-ral, el rasgo común y distintivo que figure alinicio de la denominación será el elemento do-minante. Este elemento dominante hará que lasmarcas que lo incluyan produzcan una impre-sión general común, en el sentido de que induci-rá a los consumidores a asociarlas entre sí y apensar que los productos a que se refieren parti-cipan de un origen común. Dado que el elemen-to dominante común obra como un indicador depertenencia de la marca a una familia de mar-cas, es probable que el consumidor medio con-sidere que el producto donde figura el citadoelemento constituye objeto de una marca quepertenece a determinada familia de marcas, porlo que el registro de aquélla, caso de correspon-der a distinto titular, podría inducir a confusión.

En el contexto que antecede, cabe hacer men-ción de la figura de la marca derivada, la cualforma parte de la familia de marcas, en torno ala cual este Tribunal se ha pronunciado en lossiguientes términos:

“(…) en general, resulta admisible que el titu-lar de una marca registrada goce de la facul-tad de usar la marca con variaciones no sus-tanciales o respecto de elementos acceso-rios, sin que este hecho disminuya su protec-ción, a fortiori se desprende que el propieta-rio de la marca inscrita podrá presentar nue-vas solicitudes de registro respecto de sig-nos que constituyan una derivación de la mar-ca ya protegida, y, por tanto, del derecho pre-viamente adquirido. Estas ‘marcas derivadas’–como se las conoce en la legislación espa-ñola (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)–, sin embargo, no pretenderán reivindicar pro-ductos distintos a los amparados por el regis-tro previo, pues en este caso no podrá con-siderárselas como una manifestación del de-

11 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño.TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

12 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891,de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S. TRIBUNAL DEJUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

13 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, pu-blicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998,marca: DERMALEX. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.


recho conferido por las inscripciones anterio-res, sino como un registro totalmente autóno-mo e independiente, por lo que el solicitanteno podrá pretender que el nuevo registro cons-tituya la derivación de un derecho adquiri-do”.14

En consecuencia, el titular de una marca puedepresentar nuevas solicitudes de registro de sig-nos que constituyan una derivación de aquélla,para los mismos productos. Asimismo, puedepresentar observaciones, si considera que elsigno solicitado puede generar confusión con sumarca registrada y ser considerada, por el públi-co consumidor, como una derivación de aquélla.

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. Un signo puede ser registrado como marca,si reúne los requisitos de distintividad, percep-tibilidad y susceptibilidad de representacióngráfica, establecidos por el artículo 81 de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena. Esa aptitud se confirmará, porcierto, si el signo, cuyo registro se solicita,no se encuentra comprendido en ninguna delas causales de irregistrabilidad determina-das por los artículos 82 y 83 de la menciona-da Decisión.

2. Los signos denominativos compuestos sonlos que se encuentran integrados por dos omás palabras o por palabras compuestas,con o sin significación conceptual. En el su-puesto de solicitarse el registro como marcade un signo denominativo compuesto, casoque haya de juzgarse sobre el riesgo de con-fusión de dicho signo con una marca previa-mente registrada, habrá de examinarse espe-cialmente la relevancia y distintividad de losvocablos que formen parte de aquel signo yno de esta marca, resultando que no habrá

riesgo de confusión “cuando los vocablos aña-didos a los coincidentes están dotados de lasuficiente carga semántica que permita unaeficacia particularizadora que conduzca a iden-tificar el origen empresarial evitando de estemodo que el consumidor pueda caer en error”(Proceso 13-IP-2001, ya citado). En conse-cuencia, “De existir un nuevo vocablo en elsegundo signo que pueda claramente lograrque las semejanzas entre los otros términosqueden diluidas, el signo sería suficiente-mente distintivo para ser registrado”. 15

3. No son registrables los signos que, según loprevisto en el artículo 83 literal a), sean idén-ticos o similares a otros ya solicitados o re-gistrados por un tercero, para los mismosproductos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso de lamarca pueda inducir al público a error.

4. La comparación entre signos susceptibles deinducir a error o confusión en el mercadohabrá de hacerse desde sus elementos foné-tico, gráfico y conceptual, pero conducida porla impresión unitaria que cada uno de dichossignos habrá de producir en la sensorialidadigualmente unitaria del consumidor o usuariomedio al que están destinados los productoso servicios. Por tanto, la valoración deberáhacerse sin descomponer la unidad de cadasigno, de modo que, en el conjunto de loselementos que lo integran, el todo prevalezcasobre sus partes, a menos que aquél se halleprovisto de un elemento dotado de tal aptituddistintiva que, por esta razón especial, seconstituya en factor determinante de la valo-ración.

5. El riesgo de confusión deberá ser analizadopor la Autoridad Nacional Competente o porel Juez, según corresponda, sujetándose alas reglas de comparación de signos.

6. En el Derecho de Marcas se admite en gene-ral la existencia de una pluralidad de marcasque posean un rasgo distintivo común, quepor lo general, figura al inicio de la denomina-

14 Proceso N° 84-IP-2000, sentencia del 21 de marzo de2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, del 13 de juniodel mismo año, caso: “KRYSTAL”. Criterio reiterado enlas sentencias dictadas en los expedientes números91-IP-2002 y 97-IP-2002, del 5 de febrero de 2003,publicadas en la G.O.A.C. N° 912, del 25 de marzo delmismo año, casos “ALPIN” y “ALPINETTE”. TRIBUNALDE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

15 Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082del 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”,citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C.N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca: “SUPERSAC MANIJAS (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DELA COMUNIDAD ANDINA.


Proceso 019-IP-2007

Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por el Consejo

de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de laRepública de Colombia, en el Proceso Interno N° 2002-0410. Actor: SOCIETÉ

DES PRODUITS NESTLÉS S.A. Marca: POWERBAR (nominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a lossiete días del mes de marzo del año dos milsiete.

VISTOS

El Oficio Nº 1622, de 25 de septiembre de 2006,mediante el cual el Consejo de Estado, Sala delo Contencioso Administrativo, Sección Prime-ra, de la República de Colombia, remitió la soli-citud de interpretación prejudicial de los artícu-los 134, 135 literal b), y 136 literal a) de laDecisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, con motivo del proceso interno Nº 2002-0410.

Que, la mencionada solicitud cumple con losrequisitos de admisibilidad establecidos en losartículos 32 y 33 del Tratado de Creación delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina ylos contemplados en el artículo 125 de su Esta-tuto, razón por la cual, fue admitida a trámitemediante auto dictado el 6 de febrero de 2007.

1. Las partes.

La parte actora es: SOCIETÉ DES PRODUITSNESTLÉ S.A.

La parte demandada es la Nación colombiana, através de la Superintendencia de Industria yComercio de la República de Colombia.

ción y que será el elemento dominante. Esteelemento dominante hará que las marcas quelo incluyan produzcan una impresión generalcomún, en el sentido de que inducirá a losconsumidores a asociarlas entre sí y a pen-sar que los productos a que se refieren parti-cipan de un origen común.

El titular de una marca puede presentar nue-vas solicitudes de registro de signos queconstituyan una derivación de aquélla, paralos mismos productos. Asimismo, puede pre-sentar observaciones, si considera que elsigno solicitado puede generar confusión consu marca registrada y ser considerada, por elpúblico consumidor, como una derivación deaquélla.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno Nº 1746-2005, deberá adoptar la presente interpretación.Así mismo deberá dar cumplimiento a las pres-cripciones contenidas en el párrafo tercero delartículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copiacertificada y remítase copia a la Secretaría Ge-neral de la Comunidad Andina, para su publica-ción en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena.

Olga Inés Navarrete BarreroPRESIDENTA (E)

Walter Kaune ArteagaMAGISTRADO

Oswaldo Salgado EspinozaMAGISTRADO

Isabel Palacios LeguizamónSECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-pia del original que reposa en el expediente deesta Secretaría. CERTIFICO.-

Isabel Palacios L.SECRETARIA


Tercera interesada: COMPAÑÍA NACIONAL DECHOCOLATES S.A.

1. Determinación de los hechos relevantes

2.1. Hechos.

El 14 de mayo de 2001 la sociedad SOCIETÉDES PRODUITS NESTLÉ S.A., presentó solici-tud de registro del signo POWERBAR (nomina-tivo) para distinguir productos comprendidos enla clase 32 de la Clasificación Internacional deNiza (bebidas gaseosas con contenido de gela-tina; bebidas deportivas, bebidas isotónicas,bebidas y jugos de aloe vera; colas, bebidas defruta; jugos de vegetales (bebidas), jugos defrutas, jugos concentrados de frutas, néctaresde fruta (…).

COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.presentó escrito de oposición a dicha solicituden base a los registros de la marca POWER enclases 29 y 30 de la Clasificación Internacionalde Niza.

La División de Signos Distintivos de la Superin-tendencia de Industria y Comercio de Colombiadenegó el registro de la marca y declaró funda-da la citada oposición mediante Resolución N°43401, de 21 de diciembre de 2001.

La sociedad SOCIETÉ DES PRODUITS NES-TLÉ S.A., interpuso recurso de reposición y ensubsidio de apelación contra la decisión ante-rior, los cuales fueron resueltos mediante Reso-luciones Nos: 6938, del 28 de febrero de 2002 y17040, de 31 de mayo de 2002, en el sentido deconfirmar la Resolución N° 43401, de 21 dediciembre de 2001.

Con fecha 30 de octubre de 2002, la sociedadSOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. inter-pone demanda de nulidad y reestablecimientode derecho contra las resoluciones Nos: 6938,43401 y 17040, arriba citadas.

2.2 Fundamentos de la Demanda.

Señala la actora que la autoridad administrativaviola la norma comunitaria, especialmente losartículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de laDecisión 486, dado que la marca solicitada noes idéntica a la previamente registrada, ni simi-lar al grado de producir riesgo de confusión ni deasociación en el público consumidor, ya que el

término POWER es de uso común para distin-guir alimentos, y si bien este signo se encuen-tra concedido a la empresa opositora, es unsigno débil, ya que permite la coexistencia demarcas que contengan este término en las cla-ses 29 y 30, como efectivamente lo hacen.

De otro lado, señala que los signos sub litis nodistinguen los mismos productos, ya que lasmarcas registradas distinguen productos de lasclases 29 y 30, mientras que la marca solicita-da pretende distinguir productos de la clase 32.

2.3 Contestación a la Demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio,contesta la demanda, alegando la legalidad delos actos administrativos acusados, ya que és-tos se ajustan plenamente a derecho y a loestablecido en las normas legales vigentes enmateria marcaria.

Señala que entre las marcas sub materia exis-ten similitudes en el aspecto ortográfico, visualy auditivo que conllevarían al público consumi-dor a una confundibilidad directa e indirecta, yaque la expresión POWERBAR reproduce la mar-ca registrada POWER limitándose a adicionarlela terminación BAR, lo cual no le otorga sufi-ciente distintividad, ya que si bien los productosque distinguen pertenecen a clases distintas,son productos que comparten la misma natura-leza: el sector alimenticio.

El tercero interesado, no contesta la demanda.

CONSIDERANDO:

Que este Tribunal es competente para interpre-tar por la vía prejudicial las normas que confor-man el Ordenamiento Jurídico de la ComunidadAndina, siempre que la solicitud provenga de unJuez Nacional también con esta competenciapara actuar como Juez Comunitario, en tantoresulten pertinentes para la resolución del pro-ceso interno;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial seencuentra conforme con las prescripciones con-tenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina.

Que, basándose en el oficio remitido por el Con-sejo de Estado, Sala de lo Contencioso Admi-nistrativo, Sección Primera, de la República de


Colombia, procede la interpretación prejudicialde los artículos 134 y 136 literal a) de la Deci-sión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinay, no así del artículo 135 literal b), ya que estácontenido en el artículo 134 del mismo cuerpolegal.

El texto de las normas de la interpretaciónprejudicial se transcribe a continuación:

DECISIÓN 486.

“(…)

Artículo 134.- A efectos de este régimenconstituirá marca cualquier signo que seaapto para distinguir productos o servicios enel mercado. Podrán registrarse como marcaslos signos susceptibles de representacióngráfica. La naturaleza del producto o servicioal cual se ha de aplicar una marca en ningúncaso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, lossiguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos,

logotipos, monogramas, retratos, etique-tas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;d) las letras y los números;e) un color delimitado por una forma, o una

combinación de colores;f) la forma de los productos, sus envases o

envolturas;g) cualquier combinación de los signos o me-

dios indicados en los apartados anterio-res.

(…)

Artículo 136.- No podrán registrarse comomarcas aquellos signos cuyo uso en el co-mercio afectara indebidamente un derechode tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una mar-ca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, para los mismosproductos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso dela marca pueda causar un riesgo de confu-sión o de asociación.

(…)”

En atención a los puntos controvertidos en elproceso interno así como de las normas que vana ser interpretadas, este Tribunal considera quecorresponde desarrollar lo referente a los si-guientes temas:

1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOSESENCIALES PARA SU REGISTRO.

La Decisión 486, en su artículo 134, define a lamarca como “cualquier signo que sea apto paradistinguir productos o servicios en el mercado.Podrán registrarse como marcas los signos sus-ceptibles de representación gráfica”.

Para Chavanne y Bursa marca “es un signosensible colocado sobre un producto o acompa-ñado a un producto o a un servicio y destinado adistinguirlo de los productos similares de loscompetidores o de los servicios prestados porotros”. (Citados por BERTONE, Luis Eduardo yCABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designacio-nes y Nombres Comerciales. Tomo I. EditorialHeliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16).

La marca es un bien inmaterial constituido porun signo conformado por palabras o combina-ción de palabras, imágenes, figuras, símbolos,gráficos, etc., que, susceptibles de representa-ción gráfica, sirvan para distinguir en el mercadoproductos o servicios, a fin de que el consumi-dor o usuario medio los identifique, valore, dife-rencie y seleccione sin riesgo de confusión oerror acerca del origen o la calidad del productoo del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a laestructura del signo, algunas clases de marcas,como las denominativas, las gráficas y las mix-tas. En el marco de la Decisión 486 se puede,sin embargo, constatar la existencia de otrasclases de signos, diferentes a los enunciados,como los sonidos, los olores, los colores, laforma de los productos, sus envases o envoltu-ras, etc., según consta detallado en el artículo134 de la mencionada Decisión.

Los elementos constitutivos de una marca

El requisito de perceptibilidad, que estaba ex-presamente establecido en la Decisión 344, estáimplícitamente contenido en la definición delartículo 134 de la Decisión 486, toda vez que unsigno para que pueda ser captado y apreciado,


es necesario que pase a ser una expresión ma-terial identificable, a fin de que al ser aprehendi-da por medios sensoriales y asimilada por lainteligencia, penetre en la mente de los consu-midores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad sonlos requisitos expresamente exigidos en la De-cisión 486 como elementos esenciales de unamarca.

La susceptibilidad de representación gráfica con-siste en descripciones realizadas a través depalabras, gráficos, signos mixtos, colores, figu-ras etc., de tal manera que sus componentespuedan ser apreciados en el mercado de pro-ductos.

El signo tiene que ser representado en formamaterial para que el consumidor, a través de lossentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. Latraslación del signo del campo imaginativo desu creador hacia la realidad comercial, puededarse por medio de palabras, vocablos o deno-minaciones, gráficos, signos mixtos, notas, co-lores, etc.

La característica de distintividad es fundamentalque reúna todo signo para que sea susceptiblede registro como marca; lleva implícita la posibi-lidad de identificar unos productos o unos servi-cios de otros, haciendo viable de esa manera ladiferenciación por parte del consumidor. Es en-tonces distintivo el signo cuando por sí solosirva para diferenciar un producto o un serviciosin que se confunda con él o con sus caracterís-ticas esenciales o primordiales.

2. IRREGISTABILIDAD MARCARIA POR RIES-GO DE CONFUSIÓN (DIRECTA/INDIRECTA)CON UNA MARCA ANTERIORMENTE RE-GISTRADA. REGLAS PARA EFECTUAR ELCOTEJO MARCARIO.

La legislación andina ha determinado que nopueden ser objeto de registro como marca, lossignos que sean idénticos o similares entre sí,conforme lo establece el literal a) del artículo136, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha señalado:

“La marca tiene como función principal la deidentificar los productos o servicios de un fa-bricante, con el objeto de diferenciarlos de

los de igual o semejante naturaleza, perte-necientes a otra empresa o persona; es de-cir, el titular del registro goza de la facultadde exclusividad respecto de la utilización delsigno, y le corresponde el derecho de oponer-se a que terceros no autorizados por él ha-gan uso de la marca”. (Proceso 46-IP-2000,marca: “CAMPO VERDE”, publicado en laGaceta Oficial Nº 594, de 21 de agosto del2000).

Ha enfatizado además en sus pronunciamientoseste Organismo acerca del cuidado que se debetener al realizar el estudio entre dos signos paradeterminar si entre ellos se presenta el riesgode confusión o de asociación. Esto, por cuantola labor de determinar si una marca es confundi-ble con otra, presenta diferentes matices y com-plejidades, según que entre los signos en pro-ceso de comparación exista identidad o simili-tud y según la clase de productos o de serviciosa los que cada uno de esos signos pretendadistinguir. En los casos en los que las marcasno sólo sean idénticas sino que tengan porobjeto individualizar unos mismos productos oservicios, el riesgo de confusión sería absoluto.Cuando se trata de simple similitud, el examenrequiere de mayor profundidad, con el objeto dellegar a las determinaciones en este contexto,así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determina-ción de la confundibilidad corresponde a unadecisión del funcionario administrativo o, en sucaso, del juzgador, quienes, han de establecer-la en base a principios y reglas que la doctrina yla jurisprudencia han sugerido, a los efectos deprecisar el grado de confundibilidad, la que pue-de ir del extremo de la similitud al de la identi-dad.

La jurisprudencia de este Órgano JurisdiccionalComunitario, basándose en la doctrina, ha se-ñalado que para valorar la similitud marcaria y elriesgo de confusión es necesario, en términosgenerales, considerar los siguientes tipos desimilitud:

La similitud ortográfica que emerge de la co-incidencia de letras entre los segmentos a com-pararse, en los cuales la secuencia de vocales,la longitud de la o las palabras, el número desílabas, las raíces, o las terminaciones comu-nes, pueden inducir en mayor grado a que laconfusión sea más palpable u obvia.


La similitud fonética se presenta entre signosque al ser pronunciados tienen un sonido simi-lar. La determinación de tal similitud depende,entre otros elementos, de la identidad en lasílaba tónica o de la coincidencia en las raíceso terminaciones; sin embargo, deben tenersetambién en cuenta las particularidades de cadacaso, con el fin de determinar si existe la posibi-lidad real de confusión entre los signos confron-tados.

La similitud ideológica se produce entre sig-nos que evocan la misma o similar idea, quederiva del contenido o del parecido conceptualde los signos. Por tanto, cuando los signosrepresentan o evocan una misma cosa, caracte-rística o idea, se estaría impidiendo al consumi-dor distinguir una de otra.

Reglas para realizar el cotejo marcario.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en sujurisprudencia las siguientes reglas originadasen la doctrina para realizar el cotejo entre mar-cas:

Regla 1.- La confusión resulta de la impre-sión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse su-cesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las seme-janzas y no las diferencias que existen entrelas marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe co-locarse en el lugar del comprador presunto ytener en cuenta la naturaleza de los produc-tos. (BREUER MORENO, Pedro C. “TRATA-DO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE CO-MERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág.351 y ss).

Acerca de la utilidad y aplicación de estos pará-metros técnicos, el tratadista Breuer Moreno hamanifestado:

“La primera regla y la que se ha consideradode mayor importancia, es el cotejo en conjun-to de la marca, criterio que se adopta paratodo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marcaes la impresión que el consumidor mediotiene sobre la misma y que puede Ilevarle a

confusión frente a otras marcas semejantesque se encuentren disponibles en el comer-cio.

En las marcas es necesario encontrar la di-mensión que con mayor intensidad penetraen la mente del consumidor y determine asíla impresión general que el distintivo causaen el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más deevitar que sus elementos puedan ser fraccio-nados en sus partes componentes para com-parar cada componente de una marca con loscomponentes o la desintegración de la otramarca, persigue que el examen se realice abase de las semejanzas y no por las diferen-cias existentes, porque éste no es el caminode comparación utilizado por el consumidorni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otrocriterio, debe emplearse el método de un co-tejo sucesivo entre las marcas, esto es, nocabe el análisis simultáneo, en razón de queel consumidor no analiza simultáneamentetodas las marcas sino lo hace en forma indi-vidualizada. El efecto de este sistema recaeen analizar cuál es la impresión final que elconsumidor tiene luego de la observación delas dos marcas. Al ubicar una marca al ladode otra se procederá bajo un examen riguro-so de comparación, no hasta el punto de‘disecarlas’, que es precisamente lo que sedebe obviar en un cotejo marcario.

La similitud general entre dos marcas no de-pende de los elementos distintos que aparez-can en ellas, sino de los elementos semejan-tes o de la semejante disposición de esoselementos”. (Proceso 46-IP-2000, ya citado).

3. CONEXIÓN COMPETITIVA.

El objetivo de la regla de especialidad consisteen evitar el riesgo de confusión, prohibiendo elregistro de marcas que posean denominacionesidénticas o similares a las previamente registra-das, para amparar productos o servicios idénti-cos o similares.

Carlos Fernández Novoa señala al respecto que:

“La consecuencia más palpable de la reglade especialidad de la marca es que sobre unmismo signo pueden recaer dos o más dere-


chos de marca autónomos (pertenecientes adistintos titulares) siempre que cada una deestas marcas autónomas sea utilizada enrelación con una clase o variedad diferentede productos o servicios”. (FERNÁNDEZNOVOA, Carlos. Ob. Cit. Pág. 278).

Deduciendo que pueden existir en el mercadomarcas con denominaciones idénticas o simila-res y que pertenezcan a distintos titulares, siemprey cuando estas denominaciones se encuentrenamparando productos o servicios distintos.

Con el propósito de verificar la existencia desemejanza entre los signos en conflicto y entrelos productos que distinguen, el consultantedebe tomar en cuenta, en razón de la regla de laespecialidad, la identificación de dichos produc-tos y servicios en las solicitudes correspondien-tes y su ubicación en la Clasificación Interna-cional de Niza.

Se deberá analizar el grado de conexión compe-titiva existente entre los productos a que serefieren ambas marcas, para cuyo efecto, elTribunal ha acogido los siguientes factores deanálisis:

a) La inclusión de los productos en unamisma clase del nomenclátor: Esta reglatiene especial interés en el caso subjudice yocurre cuando se limita el registro a uno ovarios de los productos de una clase delnomenclátor, perdiendo su valor al producirseel registro para toda la clase. En el caso de lalimitación, la prueba para demostrar que en-tre los productos que constan en dicha claseno son similares o no guardan similitud paraimpedir el registro, corresponde a quien ale-ga.

b) Canales de comercialización: Hay luga-res de comercialización o expendio de pro-ductos que influyen escasamente para quepueda producirse su conexión competitiva,como sería el caso de las grandes cadenas otiendas o supermercados en los cuales sedistribuye toda clase de bienes y pasa des-apercibido para el consumidor la similitud deun producto con otro. En cambio, se daría talconexión competitiva, en tiendas o almace-nes especializados en la venta de determina-dos bienes. Igual confusión se daría en pe-queños sitios de expendio donde marcas si-milares pueden ser confundidas cuando los

productos guardan también una aparente si-militud.

c) Similares medios de publicidad: Los me-dios de comercialización o distribución tie-nen relación con los medios de difusión delos productos. Si los mismos productos sedifunden por la publicidad general- radio tele-visión y prensa-, presumiblemente se pre-sentaría una conexión competitiva, o los pro-ductos serían competitivamente conexos. Porotro lado, si la difusión es restringida por me-dio de revistas especializadas, comunicacióndirecta, boletines, mensajes telefónicos, etc.,la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre produc-tos: Cierta relación entre los productos pue-de crear una conexión competitiva. En efec-to, no es lo mismo vender en una mismatienda cocinas y refrigeradoras, que venderen otra helados y muebles; en consecuencia,esa relación entre los productos comerciali-zados también influye en la asociación que elconsumidor haga del origen empresarial delos productos relacionados, lo que eventual-mente puede llevarlo a confusión en caso deque esa similitud sea tal que el consumidormedio de dichos productos asuma que pro-vienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de pro-ductos: Los productos que comúnmente sepuedan utilizar conjuntamente (por ejemplo:puerta y chapa) pueden dar lugar a confusiónrespecto al origen empresarial, ya que el pú-blico consumidor supondría que los dos pro-ductos son del mismo empresario. La com-plementariedad entre los productos debe en-tenderse en forma directa, es decir, que eluso de un producto puede suponer el usonecesario del otro, o que sin un producto nopuede utilizarse el otro o su utilización nosería la de su última finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pese aque puedan encontrarse en diferentes clasesy cumplir distintas funciones o finalidades, sitienen similares características, existe la po-sibilidad de que se origine el riesgo de confu-sión al estar identificados por marcas tam-bién similares o idénticas (por ejemplo: me-dias de deporte y medias de vestir).” (Proce-so 114-IP-2003. Marca: “EBEL”, publicado enla Gaceta Oficial N° 1028, del 14 de enero de2004).


4. TÉRMINOS DE USO COMÚN.

Al conformar una marca su creador puede ha-cer uso de una gran cantidad de elementostales como: prefijos o sufijos de uso común, quepor ser tales no pueden ser monopolizados porpersona alguna, por lo que su titular no estáfacultado por la Ley para oponerse a que otroslos utilicen en el diseño de signos marcarios,siempre que el nuevo signo tenga suficientecalidad distintiva, a fin de no generar la posibili-dad de confusión.

Las partículas de uso común que formen partede una marca no deben ser tenidas en cuenta alrealizar el examen comparativo de los signos,ésta es una excepción al principio doctrinario deque el cotejo de las marcas se debe realizaratendiendo a una simple visión de conjunto delos signos que se enfrentan, donde el todo pre-valece sobre sus componentes. Es importanterecalcar que la distintividad debe buscarse en elelemento diferente que integra el signo y en lacondición de signo de fantasía que logre mos-trar el conjunto marcario.

La exclusividad del uso, que confiere el derechoobtenido a través del registro de marcas, des-carta que partículas, prefijos o sufijos comunes,necesarios o usuales que pertenecen al dominiopúblico, puedan ser utilizados únicamente porun titular marcario, porque al ser esos vocablosusuales, no se puede impedir que el público engeneral los siga utilizando, hacerlo constituiráel monopolio del uso de partículas necesariasen beneficio de unos pocos.

Deberá atenderse dicho criterio no sólo en mar-cas que estén destinadas a proteger productosfarmacéuticos, sino en marcas cualesquiera quesean los productos o servicios destinados aproteger.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaen una de sus sentencias ha recogido importan-tes criterios doctrinarios sobre el tema y ha ex-presado lo siguiente:

“La presencia de una locución genérica nomonopolizable resta fuerza al conjunto enque aparece; nadie, en efecto, puede mono-polizar una raíz genérica, debiendo tolerarque otras marcas la incluyan, aunque podránexigir que las desinencias y otros componen-tes del conjunto marcario sirvan para distin-

guirlo claramente del otro”. (Bertone, LuisEduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Gui-llermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78-79). Asimismo, el texto citado agrega que, noobstante su distintividad, el signo puede ha-berse tornado banal “por el crecido númerode registros marcarios que lo contienen; nose trata de una cualidad intrínseca del signo,sino de su posición relativa en ese universode signos que constituye el Registro (...).

Otamendi ha señalado que “una partícula deuso común no puede impedir su inclusión enmarcas de terceros, y fundar en esa sola cir-cunstancia la existencia de confundibilidad,ya que entonces se estaría otorgando al opo-nente un privilegio inusitado sobre una raízde uso general o necesario. El titular de unamarca con un elemento de uso común sabeque tendrá que coexistir con las marcas ante-riores, y con las que se han de solicitar en elfuturo (...) esto necesariamente tendrá efec-tos sobre el criterio que se aplique en el co-tejo. Y, por ello se ha dicho que esos elemen-tos de uso común son marcariamente débi-les y que los cotejos entre marcas que loscontengan deben ser efectuados con criteriobenevolente”. (Otamendi, Jorge; “DERECHODE MARCAS”, Cuarta edición. Editado porLexis Nexis Abeledo Perrot. Buenos Aires-2002, p. 191 y 192)”. (Proceso 39-IP-2003,Marca: “& mixta”, publicado en la GacetaOficial Nº 965, de 8 de agosto de 2003).

5. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO.

En el caso de las marcas que contienen pala-bras en idioma extranjero, cabe presumir que elsignificado de éstas no sea del conocimientocomún, por lo que correspondería considerarlascomo de fantasía; sin embargo, hay palabras enidioma extranjero cuyo uso se ha generalizadoy, por ello, su significado conceptual se ha he-cho del conocimiento de la mayoría del públicoconsumidor.

El Tribunal se ha pronunciado al respecto en lostérminos siguientes: “ (...) cuando la denomina-ción se exprese en idioma que sirva de raíz alvocablo equivalente en la lengua española al dela marca examinada, su grado de genericidad odescriptividad deberá medirse como si se trata-ra de una expresión local, lo cual sucede fre-cuentemente con las expresiones en idiomaslatinos como el italiano o el francés que por


hablarse o entenderse con mayor frecuenciaentre personas de habla hispana o por tener si-militud fonética, son de fácil comprensión parael ciudadano común”. (Proceso 57-IP-2002, mar-ca: “CLASICC”, publicado en la Gaceta OficialNº 840, de 26 de setiembre de 2002).

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTI-CIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede ser registrado comomarca, cuando distingue productoso servicios en el mercado y reúneel requisito de ser susceptible derepresentación gráfica, de confor-midad con lo establecido por el ar-tículo 134 de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina.Esa aptitud se confirmará si el sig-no, cuyo registro se solicita, no seencuentra comprendida en ningunade las causales de irregistrabilidaddeterminadas por los artículos 135y 136 de la mencionada Decisión.La distintividad del signo presupo-ne su perceptibilidad por cualquierade los sentidos.

SEGUNDO: No son registrables los signos que,según lo previsto en el artículo 136,literal a) de la referida Decisión 486,y en relación con derechos de ter-ceros, sean idénticos o se aseme-jen a una marca anteriormente soli-citada para registro o registrada paralos mismos servicios o productoso, para productos o servicios res-pecto de los cuales el uso de lamarca pueda causar en el públicoun riesgo de confusión o de asocia-ción. De ello resulta, que no esnecesario que el signo solicitadopara registro induzca a error o aconfusión a los consumidores, sinoque es suficiente la existencia delriesgo de confusión o de asocia-ción para que se configure la prohi-bición de irregistrabilidad.

TERCERO: La Oficina de Registro Marcario oel Juez Nacional competente, ensu caso, deben establecer el ries-go de confusión que pudiera existir

entre las marcas denominativas“POWERBAR” y “POWER”, aplican-do los criterios desarrollados por ladoctrina y adoptados por este Tri-bunal en relación con la compara-ción de marcas.

Para llegar a determinar la similitudentre dos marcas, se ha de consi-derar también los criterios que per-miten establecer la posible conexióncompetitiva existente entre los pro-ductos y servicios amparados porlas mismas. Deberá tenerse en cuen-ta en ese contexto, en principio,que al no existir conexión entre losproductos o servicios que protegen,la similitud de los signos no impe-diría el registro de la marca que sesolicite.

CUARTO: Las partículas de uso común queforman parte de una marca no de-ben ser tenidas en cuenta al reali-zar el examen comparativo de lossignos, ésta es una excepción alprincipio doctrinario de que el cote-jo de las marcas se debe realizaratendiendo a una simple visión deconjunto. Es importante recalcar quela distintividad debe buscarse en elelemento diferente que integra elsigno y en la condición de signo defantasía que logre mostrar el con-junto marcario.

QUINTO: Una palabra en idioma extranjeroes, en principio, susceptible de re-gistro. Ahora bien, de ser conocidosu significado por la mayoría delpúblico consumidor destinatario delos correspondientes productos oservicios, su carácter genérico odescriptivo deberá medirse como sise tratara de una expresión local;caso contrario, la palabra en cues-tión deberá considerarse como defantasía.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal, el Juez Nacional Consul-tante, al emitir el respectivo fallo, deberá adop-tar la presente interpretación dictada con funda-mento en las señaladas normas del ordena-miento jurídico comunitario. Deberá así mismo,


dar cumplimiento a las prescripciones conteni-das en el párrafo tercero del artículo 128 delvigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certi-ficada y sellada de la presente interpretación, laque también deberá remitirse a la SecretaríaGeneral de la Comunidad Andina a efectos desu publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena.

Ricardo Vigil ToledoPRESIDENTE

Olga Inés Navarrete BarreroMAGISTRADA

PROCESO 190-IP-2006

Interpretación prejudicial del artículo 7 de la Decisión 40 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital delo Fiscal Nº 1 de la ciudad de Quito, República del Ecuador. Interpretación, de

oficio, del artículo 6 (y anexos) de la misma Decisión. Actor: STIMMSOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA.

Caso: “Eliminación de doble tributación y la evasión fiscal de impuestos”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a losocho (8) días del mes de marzo del año dos milsiete.

En la solicitud sobre interpretación prejudicialformulada por la Segunda Sala del Tribunal Dis-trital de lo Fiscal Nº 1 de la ciudad de Quito,República del Ecuador, por intermedio de suPresidente, doctor Jaime Yerovi Vallejo.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicialse desprende que los elementos exigidos por elartículo 33 del Tratado de Creación del Tribunaly 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por loque su admisión a trámite fue considerada pro-cedente por auto de 12 de diciembre de 2006.

1. ANTECEDENTES

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada estima procedente destacar, como

antecedentes del proceso interno que dio lugara la presente solicitud, lo siguiente:

1.1. Las partes

La parte demandante es: la compañía STIMMSOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTESPARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA.

La parte demandada la constituyen: el DirectorGeneral y el Director Regional Norte del Serviciode Rentas Internas, y el Procurador General delEstado de la República del Ecuador.

1.2. Acto demandado

La compañía STIMM SOLUCIONES TECNOLO-GICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MO-VIL CIA. LTDA., con intervención de su Gerentey Representante Legal, interpone demanda deimpugnación de la Resolución Nº 117012006RREC002180, la cual niega el reclamo formal dedevolución de pago en exceso planteado a laResolución 117012005RREC010410, la misma







que negó la solicitud de pago en exceso porconcepto de retenciones en la fuente de im-puesto a la renta del ejercicio económico 2003.

1.3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por la Segunda Sala delTribunal Distrital de lo Fiscal Nº 1 de la ciudadde Quito, República del Ecuador, han podidoser destacados los siguientes aspectos:

a) Los hechos

Entre los hechos principales se encuentran lossiguientes:

- El 18 de enero de 2005, la compañía STIMMSOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGEN-TES PARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA.presentó ante la Dirección Regional Norte delServicio de Rentas Internas, a su decir, “unasolicitud tendiente a que se le reintegre elvalor de 426,225.57 (sic) más los respectivosintereses legales, en base a lo establecidoen el entonces vigente artículo 327 a delCódigo Tributario”.

- El 5 de julio de 2005, la Administración Tribu-taria emitió la Resolución Nº 1170012005RREC010410 mediante la cual se niega la solicitudde pago a STIMM SOLUCIONES TECNOLO-GICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MO-VIL CIA. LTDA. “dejando de devolver a mi re-presentada el valor pagado en exceso, sin nisiguiera mencionar argumento válido relacio-nado con la existencia de la Decisión 40 de laComunidad Andina normativa bajo la cual mirepresentada procedió a pagar por conceptode honorarios a su filial en Perú, única tran-sacción observada por la AdministraciónTributaria dentro de este procedimiento”.

- El 5 de septiembre de 2005, STIMM SOLU-CIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTESPARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA. pre-sentó un reclamo formal de devolución depago en exceso, bajo lo establecido en elartículo 327 a del Código Tributario.

- El 20 de febrero de 2006 se notificó a lacompañía STIMM SOLUCIONES TECNOLO-GICAS INTELIGENTES PARA MERCADOMOVIL CIA. LTDA. con la Resolución Nº117012006RREC002180, en la que se le vuel-ve a negar el pago solicitado, con base a la

interpretación del artículo 7 de la Decisión 40de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

b) Fundamentos de derecho contenidos enla demanda

La compañía STIMM SOLUCIONES TECNO-LOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADOMOVIL CIA. LTDA., con intervención de su Ge-rente y Representante Legal, presentó la de-manda en contra del acto administrativo men-cionado anteriormente.

Hace un análisis de varios artículos de la Cons-titución Política del Estado como son el Art. 23y Art. 256, así como del Art. 220 numeral 3 de laCodificación del Código Tributario, que, a suparecer, son las normas aplicables en el casoen controversia.

Manifiesta que “el 31 de marzo del 2004, se per-feccionó la fusión por absorción de las Compa-ñías STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICASINTELIGENTES PARA MERCADO MOVIL CIA.LTDA. y BRIGHTSTAR ECUADOR CIA. LTDA.,mediante su respectiva inscripción en el Regis-tro Mercantil del Cantón Quito. Cada Compañíaefectuó su propia declaración de impuesto a larenta para el ejercicio 2003, situación que hasido aceptada y entendida por la AdministraciónTributaria y que no genera problemas en la iden-tificación de pago en exceso, objeto del presen-te reclamo”.

“De acuerdo a lo establecido por los Art. 337 y338 de la Ley de Compañías, la Compañía queabsorbe, que en este caso se refiere a STIMMSOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTESPARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA., asumetodos los derechos y obligaciones de la ó lascompañías absorbidas. Para el efecto, el crédi-to tributario por concepto de impuesto a la rentase constituye en un derecho adquirido para lacompañía absorbente. BRIGHTSTAR ECUADORCIA. LTDA. obtuvo un crédito tributario de im-puesto a la renta el cual no pudo compensar,objeto de la presente solicitud, crédito tributarioque pertenece a STIMM SOLUCIONES TECNO-LOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADOMOVIL CIA. LTDA”.

“Conforme se desprende de la declaración deimpuesto a la renta correspondiente al ejerciciofiscal 2003, que fue presentada por mi represen-tada la Compañía BRIGHTSTAR ECUADOR CIA.


LTDA., así como de varios documentos que sus-tentan dicha declaración fiscal 2003, un pago enexceso de impuesto a la renta al Servicio deRentas Internas, en relación a la justa medidade la obligación tributaria que le correspondíasatisfacer por el valor de USD426,225.57”.

“Para el mencionado ejercicio fiscal, y conformese presenta en la declaración de impuesto a larenta del año 2003, la Compañía absorbida, deacuerdo a lo establecido en la Ley de RégimenTributario Interno y de acuerdo a la declaracióndel impuesto a la renta presentada por el ejerci-cio fiscal 2002, no determinó anticipo algunopara el ejercicio 2003, al no cumplirse los su-puestos legales establecidos para dar lugar alpago de dichos anticipos”.

“Sin embargo, durante el ejercicio económico2003, a BRIGHTSTAR ECUADOR CIA. LTDA. lefueron practicadas retenciones en la fuente deimpuesto a la renta por un valor total de USD470,727.00 aproximadamente, detalle el cual seencuentra en la Resolución Nº 117012005RREC010410, la cual adjuntamos a la presente deman-da, siendo que la Compañía generó un impues-to a la renta a pagar el cual ascendió a USD44,501.42, debido a que durante dicho períodomi representada registró utilidades por un valorde USD178005.70 en los resultados de dichoejercicio, y que se originan de acuerdo al detalleestablecido en la declaración de impuesto a larenta presentada por la Compañía relacionadacon el ejercicio 2003”.

“Al generar un impuesto a pagar a pagar (sic)menor a las retenciones efectuadas a BRIGHT-STAR ECUADOR CIA. LTDA., el saldo de lasretenciones efectuadas a la Compañía se cons-tituyen en un pago en exceso, el cual se originacomo sigue:

Descripción Valor USD

Impuesto a la renta causado 44,501.42(-) Valor pagado de anticipos 0.00(-) Retenciones de impuestoa la renta 470,727.00Saldo a favor de la Compañía 426,225.57Total a reclamar 426,226.57

“Como consecuencia de lo detallado, BRIGTH-STAR ECUADOR CIA. LTDA. presentó una soli-citud de pago en exceso tendiente a que sereintegre el valor relacionado con el saldo crédi-

to tributario a favor de la Compañía en conceptode retenciones en la fuente de impuesto a larenta correspondiente al ejercicio económico2003, a través de mi representada la CompañíaSTIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTE-LIGENTES PARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA.cuyo valor ascendió a la suma de USD 426,225.57”.

Con relación a la violación del artículo 7 de laDecisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Car-tagena refiere el argumento de la Administra-ción hecha en la Resolución Nº 117012006RREC002180 y señala que “Al respecto manifestamosnuestro rechazo con la interpretación dada porla Administración Tributaria al Art. 7 de la Deci-sión 40. Es verdaderamente inconcebible quefuncionarios de la Administración Tributaria es-tablezcan que lo señalado en el mencionadoArt. (…), establece lo mismo que lo señalado enel Art. 14 de la Decisión 578. De ser tan senci-llo, como lo quieren hacer parecer los funciona-rios del Servicio de Rentas Internas, no hubiesesido necesario reformar y actualizar los lineamien-tos establecidos en la antigua Decisión 40. Cabeseñalar que la Decisión 40 antes citada utiliza-ba el principio de territorialidad a efectos degravar un ingreso a ser remesado entre los paí-ses miembros (sic) del Pacto Andino, por lo queparece ilógico que en ese tiempo se gravaré(sic) los ingresos dependiendo del lugar en elcual se benefician del servicio. Era lógico en taloportunidad, que los ingresos eran gravados enel lugar en donde se los obtenía, que para elcaso concreto fue Perú”.

Añade también que la interpretación realizadapor la Administración Tributaria no es comparti-da por la Administración Tributaria peruana. Ydice que “Cabe señalar que, el Servicio de Ren-tas Internas, a pesar de ser el organismo recau-dador y de control de los ingresos fiscales en elEcuador, no tiene capacidad de interpretar unanorma o disposición establecida en ConvenidosInternacionales”.

Por otro lado se refiere al Crédito Tributario porRetenciones en la Fuente haciendo el siguientedetalle:

Cuadro Resumen de Comprobantesde retención

Total comprobantes válidos 335,102.85Total comprobantes No válidos 33,242.49Total comprobantes no presentados 102,381.66Total retenciones declaradas 470,727.00


Sobre este asunto dice que BRIGHTSTAR ECUA-DOR CIA. LTDA. “sustenta el crédito tributario,y que dichos comprobantes cumplen la normati-va legal vigente, solicitamos que peritos inde-pendientes, debidamente nombrados mediantela correspondiente diligencia de exhibición con-table, realicen la revisión de los mismos y deter-minen la consistencia de los valores declaradoscomo crédito tributario por BRIGHTSTAR ECUA-DOR CIA. LTDA., aunque reconocemos que exis-te un saldo de retenciones en la fuente que co-rresponde a retenciones de IVA efectuadas a laCompañía, las cuales por un error administrativofueron registradas como un crédito tributariopara el Impuesto a la Renta”.

c) Contestaciones a la demanda

I. El Director General y el Director RegionalNorte del Servicio de Rentas Internas, dancontestación a la demanda diciendo:

Que, “La parte actora no demostró la concu-rrencia del pago y que este haya sido en ex-ceso” pues “La compañía reclamante, esta-bleció en su determinación de Impuesto a laRenta del año 2003, un valor total de ventasque asciende a USD 39`973.545,28, un totalde costo de ventas USD 37.080.823,12, ungasto de administración y ventas por un valorde USD 2`792.968,69, lo cual generó unautilidad a la cual, una vez restados los gastosno deducibles e incorporada la participaciónlaboral, se obtuvo una base imponible queascendió a USD 178.005,70. Dentro del com-ponente del gasto deducible, se encontró queel rubro de USD 2`072.500 correspondiente ahonorarios pagados al exterior y que constanen la casilla 752 de la declaración de Impues-to a la Renta, no cuenta con sustentos ade-cuados que respalden la deducibilidad delmismo, (…).”

Que, “La normativa expuesta es una evidenteaplicación del principio de la fuente comovínculo impositivo. El principio en mención,instruye que el elemento para atar una rentaa una jurisdicción y su respectiva tributación,es el origen de los ingresos, es decir que larenta se tributará en el territorio del cual seorigina independientemente de la nacionali-dad del beneficiario de la renta o de donde sepreste el servicio. Es imperante conocer queel principio de la fuente, como nexo de grava-ción, es el aplicado desde un inicio por la

Comunidad Andina de Naciones, rechazandoel principio de renta mundial. En este sentidoprecisamente, la decisión (sic) 40 de la CAN,para evitar la doble tributación de impuestossobre la renta y el patrimonio, señala en el ar-tículo 4, que la jurisdicción tributaria siemprerecaerá en el país de la fuente productora”.

Respecto al contrato de prestación de serviciosrealizado entre STIMM SOLUCIONES TECNO-LOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADOMOVIL CIA. LTDA. y BRIGHTSTAR ECUADORCIA. LTDA. señala que “Los servicios prestadospor la compañía peruana fueron realizados des-de Perú para la implementación de la actividadeconómica de BRIGHTSTAR ECUADOR CIA.LTDA. es decir, los servicios fueron efectuadospara la implementación de las operaciones téc-nicas en Ecuador, y por ello la renta correspon-diente al pago de los honorarios nace tambiéndesde Ecuador y se la pagó en el país vecino.Lo dicho demuestra de manera evidente que elservicio efectivamente fue prestado en Ecuador,independientemente de donde se realizaron lostrabajos de investigación y la forma de transmi-sión de la consultoría al Ecuador (…) pues alfinal de las cuentas los resultados y los infor-mes fueron entregados a BRIGHTSTAR ECUA-DOR CIA. LTDA. y el servicio fue efectivamentebrindado en el país, tal es así, que la cláusulanueve del contrato que se incorporará comoprueba, señala que es responsabilidad de lasociedad ecuatoriana “obtener todos los permi-sos y autorizaciones necesarias exigidas por laley ecuatoriana, a fin de que la consultora (com-pañía peruana) ejecute las actividades y estipu-laciones establecidas en el presente contrato”.

Señala “(…) sin lugar a dudas, que BRIGHT-STAR ECUADOR CIA. LTDA. debió efectuar re-tenciones en la fuente de la renta que pagó aBRIGHTSTAR PERU S.R.L. en caso de desearque el gasto sea considerado deducible, enatención a la normativa tributaria nacional einternacional ya invocada. En vista de que lacompañía absorbida por STIMM no cumplió contal requisito legal, renunció a su derecho a ladeducción del mismo, y se puede evidenciar sinlugar a dudas que el pago en exceso reclamadono existe en cuanto la base imponible del Im-puesto a la Renta del año 2003, se vería incre-mentado en más de dos millones de dólares,afectando de manera directa al impuesto causa-do y evidenciando que las retenciones que leefectuaron a BRIGHTSTAR fueron del todo lega-


les y lejos de ser en demasía de la justa medi-da”.

Indica que “La contribuyente no demostró laconcurrencia del pago de las retenciones decla-radas, ya que no cuenta con respaldos físicosde sustento”. Asevera en este sentido que “Laparte actora para el efecto adjuntó los compro-bantes de retención, los cuales una vez analiza-dos por la Administración Tributaria se constatóque no respaldan la totalidad de los valoresdeclarados, por consiguiente no es procedenteconsiderarlos como crédito tributario, en cuantoincumple con las disposiciones legales y regla-mentarias del caso”.

Observa que, “La resolución impugnada goza delas presunciones de legitimidad y ejecutoriedady por ende corresponde a la parte actora desvir-tuar dichas presunciones”.

Finalmente, culmina su alegados solicitando que“se deseche la demanda por extemporánea ypor improcedente”.

II. La Procuraduría General del Estado, através del Director de Patrocinio, encargado,delegado del Procurador General del Estado,contesta la demanda deduciendo las siguien-tes excepciones:

1. Negativa pura y simple de los fundamentosde hecho y de derecho de la demanda.

2. Hace suya la contestación a la demanda ylas excepciones planteadas en ella por elDirector General y por el Director Regionaldel Servicio de Rentas Internas, en todocuanto fuera procedente.

3. Alega la procedencia de la Resolución Nº117012006RREC002180, materia de impug-nación.

4. Alega la improcedencia de la demanda y lafalta de derecho de la actora.

5. Alega falta de oportunidad en la presenta-ción de la acción y caducidad del derechode la demandante.

Finalmente, solicita rechazar la demanda, conla correspondiente condena en costas.

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que, de conformidad con la disposición previstaen el artículo 1, literal c), del Tratado de Crea-ción del Tribunal, la norma cuya interpretaciónse solicita forma parte del ordenamiento jurídicode la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en elartículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal,en correspondencia con lo establecido en losartículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunales competente para interpretar por vía prejudiciallas normas que integran el ordenamiento jurídi-co de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fueadmitida a trámite por auto de 12 de diciembrede 2006.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS

El Tribunal compareciente ha solicitado, comoya ha sido dicho, la interpretación prejudicial delartículo 7 de la Decisión 40 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena. Este Órgano Jurisdic-cional Comunitario considera procedente inter-pretar el artículo solicitado; y, con fundamentoen la potestad que deriva del artículo 34 delTratado de Creación del Tribunal, estima perti-nente interpretar, de oficio, el artículo 6 (y anexos)de la misma Decisión.

En consecuencia, los textos de las normas aser interpretadas son los siguientes:

DECISIÓN 40

CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE TRI-BUTACIÓN ENTRE LOS PAÍSES MIEMBROSDEL ACUERDO DE CARTAGENA

(…)

“Artículo 6.- Los Países Miembros que ha-yan suscrito convenios para evitar la dobletributación con anterioridad a la fecha de lapresente Decisión, procurarán armonizar lasdisposiciones de esos convenios con el Con-venio Tipo.

ANEXO I

CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE TRI-BUTACIÓN ENTRE LOS PAÍSES MIEMBROS.


CAPÍTULO I

MATERIA DEL CONVENIO Y DEFINICIONESGENERALES

Artículo 1.- Materia del Convenio

El presente Convenio es aplicable a las per-sonas domiciliadas en cualquiera de los Paí-ses Miembros respecto de los impuestos so-bre la renta y sobre el patrimonio.

CAPÍTULO II

IMPUESTO A LA RENTA

Artículo 4.- Jurisdicción Tributaria

Independiente de la nacionalidad o domiciliode las personas, las rentas de cualquier natu-raleza que estas obtuvieren, solo serán gra-vables en el País Miembro en el que talesrentas tengan su fuente protectora, salvo loscasos de excepción previstos en este Conve-nio.

(…)

Artículo 7.- Beneficios de las empresas

Los beneficios resultantes de las actividadesempresariales solo serán gravables por elPaís Miembro donde estas se hubieren efec-tuado. Se considera, entre otros casos, queuna empresa realiza actividades en el territo-rio de un País Miembro cuando tiene en éste:

a) Una oficina o lugar de administración odirección de negocios;

b) Una fábrica, planta o taller, industrial o demontaje;

c) Una obra en construcción;d) Un lugar o instalación donde se extraen o

explotan recursos naturales, tales comouna mina, pozo, cantera, plantación o bar-co pesquero;

e) Una agencia o local de ventas;f) Una agencia o local de compras;g) Un depósito, almacén, bodega o estableci-

miento similar destinado a la recepción,almacenamiento o entrega de productos;

h) Cualquier otro local, oficina o instalacióncuyo objeto sea preparatorio o auxiliar delas actividades de la empresa;

i) Un agente o representante. Cuando unaempresa efectuare actividades en dos omás Países Miembros, cada uno de ellospodrá gravar las rentas que se generen ensu territorio.

Si las actividades se realizaren por medio derepresentantes o utilizando instalaciones co-mo las indicadas en el párrafo anterior, seatribuirán a dichas personas o instalacionesde beneficios que hubieren obtenido si fuerentotalmente independientes de la empresa.

(…)

Artículo 13.- Rentas provenientes de presta-ción de servicios personales

Las remuneraciones, honorarios, sueldos,salarios, beneficios y compensaciones simi-lares, percibidos como retribuciones de servi-cios prestados por empleados, profesionales,técnicos o por servicios personales en gene-ral, solo serán gravables en el territorio en elcual tales servicios fueren prestados con excep-ción de sueldos, salarios, remuneraciones ycompensaciones similares percibidos por:

a) Las personas que prestaren servicios a unPaís Miembro, en ejercicio de funcionesoficiales debidamente acreditadas, que soloserán gravables por ese país, aunque losservicios se presten dentro del territorio deotro País Miembro.

b) Las atribuciones de naves, aeronaves, au-tobuses y otros vehículos de transporteque realizaren tráfico internacional, que soloserán gravables por el País Miembro encuyo territorio estuviere domiciliado el em-pleador.

(…)

Artículo 14.- Empresas de Servicios Profe-sionales y Asistencia Técnica

Las rentas obtenidas por empresas de servi-cios profesionales y asistencia técnica serángravables solo en el País Miembro en cuyoterritorio se presentaren tales servicios.

3. CONSIDERACIONES

El Tribunal procede a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual analizará as-pectos relacionados con:


- Convenio para evitar la doble tributación y laevasión fiscal de impuestos entre los PaísesMiembros de la Comunidad Andina; Conveniotipo para la celebración de acuerdos sobredoble tributación entre los Países Miembrosde la Comunidad Andina;

- Beneficios que las empresas obtienen poractividades empresariales en los Países Miem-bros de la Comunidad Andina;

- Rentas obtenidas por prestación de serviciosprofesionales y Asistencia Técnica de em-presas en los Países Miembros de la Comu-nidad Andina;

- Supremacía del Derecho Comunitario sobreel Internacional; Principio de ComplementoIndispensable.

3.1. CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE TRI-BUTACIÓN Y LA EVASIÓN FISCAL DEIMPUESTOS ENTRE LOS PAÍSES MIEM-BROS DE LA COMUNIDAD ANDINA. CON-VENIO TIPO PARA LA CELEBRACIÓNDE ACUERDOS SOBRE DOBLE TRIBU-TACIÓN ENTRE LOS PAÍSES MIEMBROSDE LA COMUNIDAD ANDINA

Se entiende como “convenios” a los tratados oacuerdos bilaterales o multilaterales que pue-den tener varios objetivos, uno de ellos, la solu-ción de algún problema, como por ejemplo, y enrelación al presente caso, la Doble TributaciónInternacional. No obstante, en la práctica, resul-ta difícil, aunque no imposible, obtener acuer-dos multilaterales sobre esta materia, debido alas dificultades de orden económico, político yjurídico.

En estos acuerdos se pueden acordar mecanis-mos de compensación tributaria para evitar ocontrarrestar el doble gravamen, como las de lareciprocidad, la deducción, la exención y elcrédito de impuestos. Igualmente pueden esta-blecerse exoneraciones totales o parciales deimpuestos directos o indirectos, aun con baseen la simple cooperación internacional. Pero, latarea o el papel primordial que deben jugar es-tos acuerdos internacionales sobre esta mate-ria es buscar y adoptar criterios uniformes degravabilidad que evite la interferencia de diver-sas facultades impositivas y por ende la DobleImposición Económica Internacional.

Hace más de 30 años, la Comunidad Andinaformuló un convenio modelo para países con elsistema territorial. Este convenio es más cono-cido como el modelo del “Pacto Andino”. Estemodelo sigue vigente en la Comunidad Andina,y hace treinta años fue usado como modelopara los Convenios de Argentina con Chile yBolivia. Así nace la Decisión 40 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena de 16 de noviembrede 1971, la cual contiene dos anexos: el prime-ro con un “Convenio para evitar la doble tributaciónentre los Países Miembros” respecto de losimpuestos sobre la renta y el patrimonio; y, elsegundo anexo con el “Convenio Tipo para lacelebración de acuerdos sobre doble tributaciónentre los Países Miembros y otros Estadosajenos a la Subregión” en materia de impuestosobre la renta, el capital y el Patrimonio. Elanexo II contiene, básicamente, las mismasdisposiciones del anexo I.

Es decir, la Decisión 40 del Acuerdo de Cartage-na establece en sus dos anexos la forma comoen su oportunidad consideró conveniente evitarla doble tributación, tanto entre los países miem-bros como entre éstos y terceros países, a finde evitar el tratamiento discriminatorio a loscontribuyentes en el ámbito internacional, y pro-teger a los gobiernos contra la evasión tributariainternacional.

Las previsiones del Convenio Tipo aplicables alos acuerdos entre los Países Miembros y ter-ceros Países son muy similares y sin diferen-cias sustanciales a las del Modelo de Conveniopara celebrar Tratados entre Países Miembros.

Posteriormente se actualizó a la Decisión 40mediante la emisión de la Decisión 578 de laComisión de la Comunidad Andina, de fecha 4de mayo de 2004.

La Decisión 40 determinó, asimismo, que siexistieren dificultades o dudas originadas en laaplicación de este Convenio se acudiera al Con-sejo de Política Fiscal para su consideración y,en caso de no ser resuelto el problema por esteConsejo, deberá sujetarse a lo establecido en laSección D, del Capítulo II, del Acuerdo de Carta-gena.

Por otra parte, conforme lo establece el artículo6 de la Decisión 40, “Los Países Miembros quehayan suscrito convenios para evitar la dobletributación con anterioridad a la fecha de la


presente Decisión, procurarán armonizar las dis-posiciones de esos convenios con el ConvenioTipo”; así, ese Convenio se guiará y concordaráconforme el Convenio Tipo establecido en estamisma Decisión.

Sobre la doble tributación, por una misma activi-dad, la práctica determina su existencia en elevento que se realice una inversión en otro país,pues las rentas que se obtienen pueden versesometidas a la doble imposición, y, en conse-cuencia, pueden verse gravadas tanto por elEstado de la inversión como por el Estado delinversor.

Al respecto, Grizziotti manifiesta que “no bastaque la misma riqueza y el mismo sujeto econó-mico sean gravados dos veces para que sepueda hablar de duplicación del tributo, sinoque se necesita que se grave dos veces por elmismo título” 1.

La principal causa de la Doble Tributación Inter-nacional, especialmente en los impuestos so-bre la renta, es la concurrencia de dos sistemastributarios distintos para gravar un mismo bene-ficio económico. De allí el interés por proteger alos contribuyentes contra una tributación simul-tánea en el país de la fuente del ingreso y en elpaís de residencia del contribuyente.

El modelo de la Comunidad Andina asigna latributación al país de fuente y no reconoce unnivel mínimo no gravado, ni para actividad em-presarial ni para servicios personales, porqueesto implicaría la doble exoneración.

Como el modelo de la Comunidad Andina repitebásicamente la ley interna de los países territo-riales, el efecto inmediato era mucho más limi-tado que el de los modelos de la OCDE (Organi-zación para la Cooperación y Desarrollo Econó-mico), y la ONU, dado que casi todos los paísesque han utilizado este modelo ya tenían el siste-ma territorial.

El modelo facilita, entre otras cosas, la coope-ración entre administraciones tributarias.

En el caso de autos, el Director General del SRIseñala que: “La normativa expuesta es una evi-dente aplicación del principio de la fuente como

vínculo impositivo. El principio en mención, ins-truye que el elemento para atar una renta a unajurisdicción y su respectiva tributación, es elorigen de los ingresos, es decir que la renta setributará en el territorio del cual se origina inde-pendientemente de la nacionalidad del benefi-ciario de la renta o de donde se preste el servi-cio. Es imperante conocer que el principio de lafuente, como nexo de gravación, es el aplicadodesde un inicio por la Comunidad Andina deNaciones, rechazando el principio de renta mun-dial. En este sentido precisamente, la decisión(sic) 40 de la CAN, para evitar la doble tributa-ción de impuestos sobre la renta y el patrimo-nio, señala en el artículo 4, que la jurisdiccióntributaria siempre recaerá en el país de la fuenteproductora”.

Según la Decisión 40 de la Comisión del Acuer-do de Cartagena el carácter de gravar las rentases el país donde se originen, es decir, que lainversión sólo tributa en el Estado donde sehace la inversión, independientemente del domi-cilio o residencia del sujeto beneficiado, propie-tario o poseedor.

Esta norma general tiene algunas excepciones,donde prima ya el estatuto personal, residenciao domicilio del sujeto, como sucede con losbeneficios de las empresas de transporte inter-nacional y con los dividendos. En estos casos,la renta se considera originada en el país deldomicilio del sujeto.

3.2. BENEFICIOS QUE LAS EMPRESAS OB-TIENEN POR ACTIVIDADES EMPRESA-RIALES EN LOS PAÍSES MIEMBROS DELA COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal considera conveniente analizar estetema en razón de que el Director General y elDirector Regional Norte del Servicio de RentasInternas, en la contestación a la demanda, ex-presan que en el contrato de prestación de ser-vicios realizado entre STIMM SOLUCIONES TEC-NOLOGICAS INTELIGENTES PARA MERCA-DO MOVIL CIA. LTDA. y BRIGHTSTAR ECUA-DOR CIA. LTDA. “Los servicios prestados por lacompañía peruana fueron realizados desde Perúpara la implementación de la actividad económi-ca de BRIGHTSTAR ECUADOR CIA. LTDA. esdecir, los servicios fueron efectuados para laimplementación de las operaciones técnicas enEcuador, y por ello la renta correspondiente alpago de los honorarios nace también desde

1 http://www.legalinfo-panama.com/articulos/articu-los_27a.htm.


Ecuador y se la pagó en el país vecino. Lo dichodemuestra de manera evidente que el servicioefectivamente fue prestado en Ecuador, inde-pendientemente de donde se realizaron los tra-bajos de investigación y la forma de transmisiónde la consultoría al Ecuador (…) pues al final delas cuentas los resultados y los informes fueronentregados a BRIGHTSTAR ECUADOR CIA.LTDA. y el servicio fue efectivamente brindadoen el país, tal es así, que la cláusula nueve delcontrato que se incorporará como prueba, seña-la que es responsabilidad de la sociedad ecua-toriana “obtener todos los permisos y autoriza-ciones necesarias exigidas por la ley ecuatoria-na, a fin de que la consultora (compañía perua-na) ejecute las actividades y estipulaciones es-tablecidas en el presente contrato”.

Así las cosas, el tema sobre los beneficios queobtienen las empresas por actividades empre-sariales en los Países Miembros de la Comuni-dad Andina están muy bien enfocados por laDecisión 40, aplicable al caso en controversia,que expresa:

“Artículo 1.- Materia del Convenio

El presente Convenio es aplicable a las per-sonas domiciliadas en cualquiera de los Paí-ses Miembros respecto de los impuestos so-bre la renta y sobre el patrimonio”.

“Artículo 7.- Beneficios de las empresas

Los beneficios resultantes de las actividadesempresariales solo serán gravables por elPaís Miembro donde estas se hubieren efec-tuado. Se considera, entre otros casos, queuna empresa realiza actividades en el territo-rio de un País Miembro cuando tiene en éste:

a) Una oficina o lugar de administración odirección de negocios;

b) Una fábrica, planta o taller, industrial o demontaje;

c) Una obra en construcción;d) Un lugar o instalación donde se extraen o

explotan recursos naturales, tales comouna mina, pozo, cantera, plantación o bar-co pesquero;

e) Una agencia o local de ventas;f) Una agencia o local de compras;g) Un depósito, almacén, bodega o estableci-

miento similar destinado a la recepción,almacenamiento o entrega de productos;

h) Cualquier otro local, oficina o instalacióncuyo objeto sea preparatorio o auxiliar delas actividades de la empresa;

i) Un agente o representante. Cuando unaempresa efectuare actividades en dos omás Países Miembros, cada uno de ellospodrá gravar las rentas que se generen ensu territorio.

Si las actividades se realizaren por medio derepresentantes o utilizando instalaciones co-mo las indicadas en el párrafo anterior, seatribuirán a dichas personas o instalacionesde beneficios que hubieren obtenido si fuerentotalmente independientes de la empresa”.

El Tribunal observa que en el “Convenio delPacto Andino” no se menciona ni se hace rele-vancia al término “establecimiento permanente”,como sí ocurre en el Modelo de la OCDE, pero,establece claramente la definición del término“empresa”, que significará una organización cons-tituida por una o más personas que realiza unaactividad lucrativa”; y, también sobre “empresade un País Miembro” y “empresa de otro PaísMiembro”, que significan una empresa domici-liada en uno u otro País Miembro.

El concepto de Establecimiento Permanentedetermina, principalmente, el derecho de un Es-tado contratante a gravar los beneficios (ingre-sos) de una empresa del otro Estado contratan-te. Esta figura ha sido utilizada para solucionarlas posiciones incompatibles entre los criteriosde la fuente y del domicilio o residencia.

El artículo 7 referido reconoce el principio terri-torial de la fuente, disponiendo que las activida-des de las empresas se graven donde se efec-túen, define, además, lo que debería entendersepor realizar actividades en un Estado miembro.

Es decir, establece que los beneficios resultan-tes de las actividades empresariales sólo serángravables por el Estado contratante donde és-tas se hubieren efectuado. Para este Conveniodará igual la manera en que una empresa reali-ce actividades en el territorio de un Estado, loimportante consiste en que los beneficios queobtenga dicha empresa sólo se graven en elEstado en donde haya realizado ésta sus activi-dades, de la forma que sea.

De acuerdo a la doctrina, los Estados miembrosde la Comunidad Andina utilizan el criterio de lafuente territorial para las rentas que obtienen los


no residentes, el concepto de establecimientopermanente es una limitante al criterio de lafuente, la Decisión 40 se refiere a él en algunoseventos a manera de hipótesis en el tópico delos beneficios empresariales 2.

Asimismo, algunos estudiosos de esta materiahan dicho que “el contenido y la disposición delestablecimiento permanente en un Modelo deConvenio Andino para evitar la doble tributación,debe orientarse a la defensa del derecho quetiene el país fuente para hacer prevalecer –bajociertas condiciones- el criterio de la fuente oterritorial para gravar a las personas jurídicas noresidentes que realizan actividades en el territo-rio de los estados miembros de la Comunidad”.3.

Si bien en este Convenio no se define ni se men-ciona al establecimiento permanente, existe unalista que establece diversas clases de organiza-ciones o instituciones donde se puede realizarlas actividades de una empresa; debiendo recal-car que este lugar tiene que ser “fijo”, la instala-ción debe de estar en un lugar determinado, sinque esto signifique estar unido materialmente alsuelo. Además se requiere cierto grado de perma-nencia, es decir, que no sea meramente tempo-ral.

Se considera como empresa permanente, portanto, aquélla que tiene tres características prin-cipales: estabilidad, productividad y dependen-cia.

Las actividades de la empresa deben de efec-tuarse en esa instalación fija de negocios. Estacaracterística hace referencia a la existenciadel personal de la empresa en la instalación, yasea el propio empresario o las personas que tie-nen con la empresa relaciones de dependencia.

3.3. RENTAS OBTENIDAS POR PRESTACIÓNDE SERVICIOS PROFESIONALES Y ASIS-TENCIA TÉCNICA DE EMPRESAS EN LOSPAÍSES MIEMBROS DE LA COMUNIDADANDINA

Como ya ha sido dicho, en la Decisión 40 cons-ta también el tópico en materia de impuestosobre la renta, el capital y el patrimonio.

Se consideran impuestos sobre la renta y sobreel patrimonio los que gravan la totalidad de larenta o del patrimonio o cualquier parte de losmismos, incluidos los impuestos sobre las ga-nancias derivadas de la enajenación de bienesmuebles o inmuebles, así como los impuestossobre las plusvalías.

En la Decisión 40, específicamente en el AnexoI, artículo 13, se establece lo relacionado conlas rentas provenientes de prestación de servi-cios profesionales, a saber:

“Artículo 13.- Rentas provenientes de presta-ción de servicios personales

Las remuneraciones, honorarios, sueldos, sa-larios, beneficios y compensaciones simila-res, percibidos como retribuciones de servi-cios prestados por empleados, profesiona-les, técnicos o por servicios personales engeneral, solo serán gravables en el territorioen el cual tales servicios fueren prestadoscon excepción de sueldos, salarios, remune-raciones y compensaciones similares percibi-dos por:

a) Las personas que prestaren servicios a unPaís Miembro, en ejercicio de funcionesoficiales debidamente acreditadas, que soloserán gravables por ese país, aunque losservicios se presten dentro del territorio deotro País Miembro.

b) Las tripulaciones de naves, aeronaves, au-tobuses y otros vehículos de transporteque realizaren tráfico internacional, que soloserán gravables por el País Miembro encuyo territorio estuviere domiciliado elempleador”.

También en la citada Decisión 40, Anexo II,artículos 14 y 15 se mencionan los temas rela-cionados con rentas provenientes de prestaciónde servicios profesionales y asistencia técnica,según se transcribe a continuación:

“Artículo 14.- Rentas provenientes de pres-tación de servicios personales

Las remuneraciones, honorarios, sueldos, sa-larios, beneficios y compensaciones simila-res, percibidos como retribuciones de servi-cios prestados por empleados, profesiona-les, técnicos o por servicios personales engeneral, solo serán gravables en el territorio

2 MONTAÑO Galarza, César. “DERECHO TRIBUTARIOINTERNACIONAL”. El Establecimiento Permanente. Edi-torial TEMIS. S.A. Bogotá-Colombia. 2004. p. 119.

3 IBIDEM. p. 123.


en el cual tales servicios fueren prestadoscon excepción de sueldos, salarios, remune-raciones y compensaciones similares percibi-dos por:

a) Las personas que prestaren servicios a unPaís Miembro, en ejercicio de funcionesoficiales debidamente acreditadas, que soloserán gravables por ese Estado, aunquelos servicios se presten dentro del territo-rio de otro Estado Contratante.

b) Las tripulaciones de naves, aeronaves, au-tobuses y otros vehículos de transporteque realizaren tráfico internacional, que soloserán gravables por el Estado Contratanteen cuyo territorio estuviere domiciliado elempleador”.

“Artículo 15.- Empresas de Servicios Profe-sionales y Asistencia Técnica

Las rentas obtenidas por empresas de servi-cios profesionales y asistencia técnica serángravables solo en el País Miembro en cuyoterritorio se presentaren tales servicios”.

Una empresa de servicios profesionales es unaorganización conformada por uno o más profe-sionales los cuales ofrecen servicios profesio-nales con una finalidad lucrativa. Según estáestablecido en el Convenio de la ComunidadAndina que a éste le interesa que las rentas queobtenga una empresa de servicios profesionalessean gravadas por el Estado en donde se prestarentales servicios, al margen de si éstos se realiza-ron en el mismo Estado en donde se encuentredicha empresa de servicios o en el otro Estado.

Se recalca también que en todos los convenioso modelos realizados con la finalidad de evitar ladoble tributación se puede percibir de distintomodo y medida la influencia de las filosofías queguían de un lado a los países en desarrollo y delotro a los países desarrollados, ya sea que se ledé mayor prioridad al principio de la residencia oal principio de la fuente.

Así mismo, como se indicó, regidos por el prin-cipio de la fuente de la renta, el Tribunal observaque la potestad tributaria de gravarla la tiene elEstado en cuyo territorio dicha renta se originao genera. Por lo que cada país debe gravar sola-mente las rentas que se generan en su jurisdic-ción y abstenerse de gravar las que se generenfuera de ella.

Sobre esta base Atchabahian, con relación a laaplicación de este principio y sus resultados, hadicho:

“La primera de ellas es que el otorgamientode la potestad, con caracteres de exclusivi-dad para un país respecto de las rentas obte-nidas en su territorio, se traduce para esemismo país –a través del reconocimiento deigual derecho a favor de los demás países- enque de modo ninguno ha de gravar rentasobtenidas fuera de aquel territorio, por cua-lesquiera sujetos de derecho. La segundaconsecuencia, muy significativa, es que di-cha exclusividad denota, en el más estrictosentido técnico, que las rentas gravadas porel Estado de un país no han de tomarse encuenta por otro Estado ni aún para el sóloefecto de hacer recaer una más alta alícuotadentro de la progresividad sobre el ingresoglobal que resultaría de la suma de las rentasobtenidas en diferentes países por personasnaturales”. 4

Es preciso señalar que la Decisión 578 expre-sa, respecto de las rentas obtenidas por empre-sas de servicios profesionales, técnicos, de asis-tencia técnica y consultoría que “(…) serángravables sólo en el País Miembro en cuyoterritorio se produzca el beneficio de tales servi-cios. Salvo prueba en contrario, se presume queel lugar donde se produce el beneficio es aquélen el que se imputa y registra el correspondien-te gasto”.

A la luz de lo expresado, corresponde al JuezConsultante tomar en consideración lo estable-cido en la Decisión 40 de la Comisión del Acuer-do de Cartagena y aplicarla al caso concreto.

3.4. DE LA PRIMACÍA DEL ORDENAMIENTOJURÍDICO COMUNITARIO FRENTE AL OR-DENAMIENTO DE ORIGEN INTERNACIO-NAL DE LOS PAÍSES MIEMBROS. ELPRINCIPIO DE COMPLEMENTACIÓN IN-DISPENSABLE

En lo que concierne a la relación propiamentedicha entre el ordenamiento comunitario y elinternacional, el Tribunal ha declarado que ésteconstituye una de las fuentes de aquél, pero

4 ATHCABAHIAN, Adolfo, “EL GRUPO ANDINO Y SUENFOQUE DE LA DOBLE TRIBUTACIÓN INTERNACIO-NAL”. Páginas 126 y 128.


que de ello no se deriva que la Comunidad que-de obligada por el citado ordenamiento. En efec-to, “En el caso de los tratados internacionalessuscritos por los países miembros para la re-gulación de determinadas actividades jurídico-económicas, como la protección a la propiedadindustrial, puede afirmarse que en la medida enque la comunidad supranacional asume la com-petencia ratione materiae para regular este as-pecto de la vida económica, el derecho comuni-tario se vincula al tratado internacional de talmanera que éste le pueda servir de fuente paradesarrollar su actividad reguladora, sin que pue-da decirse, sin embargo, que el derecho comu-nitario se subordina a aquél. Por el contrario,toda vez que el tratado internacional pasa aformar parte del ordenamiento jurídico aplicableen todos y cada uno de los Países Miembros,conservando el derecho comunitario —por apli-cación de sus características ‘existenciales’ deobligatoriedad, efecto directo y preeminencia—la específica de aplicabilidad preferente sobre elordenamiento interno del país respectivo. (...) elprofesor Luis Ignacio Sánchez Rodríguez, (‘LosTratados Constitutivos y el Derecho Derivado’,en ‘Tratado de Derecho Comunitario Europeo’,Tomo I, Ed. Civitas, Madrid, 1986) al analizar lanaturaleza de los tratados constitutivos y elderecho derivado en la Comunidad Europea, con-cluye: ‘El derecho comunitario, en primer térmi-no, es autónomo a un mismo tiempo del dere-cho internacional general y del derecho internode los Estados Miembros’ ”. (Proceso 1-IP-96,publicado en la G.O.A.C. N° 257, del 14 de abrilde 1997).

En este contexto, cabe reiterar que el ordena-miento comunitario no deriva del ordenamientode los Países Miembros, sea éste de origeninterno o internacional, sino del Tratado consti-tutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de suautonomía, se reitera que el ordenamiento jurídi-co de la Comunidad —tanto el primario como elderivado— no depende ni se halla subordinadoal ordenamiento internacional convencional sus-crito por dichos Países. En consecuencia, lostratados internacionales que celebren los Paí-ses Miembros por propia iniciativa, no vinculan ala Comunidad, ni surten efecto directo en ella,sin perjuicio de la fuerza vinculante que talesinstrumentos posean en las relaciones entre loscitados Países Miembros y terceros países uorganizaciones internacionales. Éstos son lostérminos de la articulación de las relacionesentre el ordenamiento jurídico de la ComunidadAndina y el ordenamiento internacional conven-

cional. Como puede observarse, no hay en talestérminos afectación alguna de los principios delius cogens internacional.

El Complemento Indispensable

En cuanto a la figura del “complemento indis-pensable”, el Tribunal ha precisado que “en laaplicación de esta figura las legislaciones inter-nas de cada país no podrán establecer exigen-cias, requisitos adicionales o dictar reglamenta-ciones que de una u otra manera entren en con-flicto con el derecho comunitario andino o res-trinjan aspectos esenciales regulados por él demanera que signifiquen, por ejemplo, una menorprotección a los derechos consagrados por lanorma comunitaria” (Proceso 10-IP-94, de 17 demarzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N°177, del 20 de abril del mismo año).

En consecuencia, el Tribunal concluye que “(...)el desarrollo de la ley comunitaria por la legisla-ción nacional, es empero excepcional y portanto a él le son aplicables principios tales co-mo el del ‘complemento indispensable’, segúnel cual no es posible la expedición de normasnacionales sobre el mismo asunto, salvo quesean necesarias para la correcta aplicación deaquéllas. Este régimen de excepción, dada sunaturaleza de tal, debe ser aplicado en formarestringida de acuerdo con normas elementalesde hermenéutica jurídica. Significa esto que paraque tenga validez la legislación interna se re-quiere que verse sobre asuntos no regulados enlo absoluto por la comunidad, lo cual resultaobvio dentro del espíritu y el sentido natural ylógico de la expresión régimen común sobretratamiento’ que utiliza el artículo 27 del Acuer-do de Cartagena. (Actual artículo 55 de la Deci-sión 563 Codificación del Acuerdo de Cartagena)(…)”. (Proceso 121-IP-2004, publicado en laG.O.A.C. Nº 1139 del 12 de noviembre de 2004,marca: FRUCOLAC).

Con base en estos fundamentos,


CONCLUYE:

1. Las normas sustanciales establecidas en laDecisión 40 de la Comisión del Acuerdo deCartagena formulan claramente el conveniopara evitar la doble tributación entre los Paí-ses Miembros.


2. En la misma Decisión se aprobó el ConvenioTipo para la celebración de acuerdos sobreDoble Tributación entre los Países Miembrosy otros Estados ajenos a la Subregión. Elanexo II contiene, básicamente, las mismasdisposiciones del anexo I.

3. Se considera necesario reafirmar y revisar laspolíticas tributarias tanto a nivel interno comoexterno, ya sea mediante el acercamientocon los demás Estados miembros de la re-gión, para la celebración de futuros convenioso tratados tendientes a eliminar o atenuar, laDoble Imposición Internacional, a efectos decrear un ambiente seguro para la inversiónextranjera y así facilitar el comercio interna-cional.

4. Es importante estandarizar conceptos tribu-tarios, entre ellos, el de “establecimiento per-manente” pues si éste es diferente en cadaPaís, conduciría a dobles tributaciones tantoen el Estado de la fuente de riqueza como enel Estado de donde es residente el extranjero.

Por el “principio de la fuente”, origen o territo-rialidad de la renta, en cada país sólo tributanquienes obtienen la renta en dicho país inde-pendientemente de su lugar de residencia.Por lo tanto, tributarán en dicho país de lafuente del ingreso, sus residentes y los resi-dentes de otros países pero con rentas endicho país.

5. El Juez Consultante deberá dar correcta apli-cación de la Decisión 40 frente a los benefi-cios que las empresas obtienen por activida-des empresariales en los Países Miembrosde la Comunidad Andina, así como a las Ren-tas obtenidas por prestación de servicios pro-fesionales y asistencia técnica, bajo el enten-dido de que se presume que el lugar dondese produce el beneficio es aquél en el que seimputa y registra el correspondiente gasto.

6. El derecho comunitario –por aplicación desus características ‘existenciales’ de obliga-toriedad, efecto directo y preeminencia– con-serva frente al derecho internacional laaplicabilidad preferente sobre el ordenamien-to interno del país respectivo.

En caso de presentarse antinomias entre elDerecho Comunitario Andino y el DerechoInterno de los Países Miembros, prevalece elprimero, al igual que al presentar antinomias

entre el Derecho Comunitario y las demásnormas de Derecho Internacional; lo anteriortiene como efecto inmediato la inaplicabili-dad de la norma contraria al Derecho Comu-nitario Andino.

7. Para que las normas de derecho interno, deconformidad con el principio del complemen-to indispensable, puedan desarrollar o regla-mentar las normas comunitarias, es precisoque dicha reglamentación sea necesaria parasu correcta ejecución. No obstante lo ante-rior, no se autoriza a los Países Miembrospara establecer nuevos derechos u obligacio-nes o modificar los ya existentes y previstosen la citada Decisión.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemi-tir el fallo en el proceso interno remitido através de oficio Nº 628-S-II-S, de 6 de noviembrede 2006, deberá adoptar la presente interpreta-ción.

Asimismo deberá dar cumplimiento a las pres-cripciones contenidas en el párrafo tercero delartículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copiacertificada y remítase copia a la Secretaría Gene-ral de la Comunidad Andina, para su publicaciónen la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.









PROCESO 21-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 108 y 110 de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de Derecho

Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de laRepública del Perú; e interpretación de oficio del artículo 190 de la mismaDecisión. Marca: ÁBACO y figura. Actor: COOPERATIVA DE AHORRO Y

CRÉDITO ÁBACO. Proceso interno Nº 1855-2005.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a losocho días del mes de marzo del año dos milsiete.

VISTOS:

El Oficio Nº 493-2006-SCS-CS, de 14 de di-ciembre de 2006, con sus respectivos anexos,recibido en este Tribunal el 29 de enero de2007, por el que la Sala de Derecho Constitu-cional y Social de la Corte Suprema de Justi-cia de la República del Perú, a través de suPresidenta Doctora Elcira Vásquez Cortez,remitió a este Órgano Jurisdiccional la solici-tud para que proceda a la interpretaciónprejudicial de los artículos 108 y 110 de la De-cisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Car-tagena, dentro del proceso interno Nº 1855-2005;

El auto de 28 de febrero de 2007, mediante elcual este Tribunal decidió admitir a trámite lareferida solicitud de interpretación prejudicialpor cumplir con los requisitos contenidos en losartículos 32 y 33 del Tratado de Creación delTribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consul-tante en la solicitud formulada y complementa-dos con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: COOPERATIVA DE AHORRO YCRÉDITO ÁBACO. Demandados: Instituto Na-cional de Defensa de la Competencia y de laProtección de la Propiedad Intelectual de laRepública del Perú, INDECOPI y Procurador delMinisterio de Industria, Turismo, Integración yNegociaciones Comerciales Internacionales.Tercero interesado: INSTITUTO SUPERIORTECNOLÓGICO ÁBACO.

b) Hechos

El 23 de octubre de 1997, el INSTITUTO SUPE-RIOR TECNOLÓGICO ÁBACO, solicitó la can-celación por falta de uso de la marca de servicioÁBACO (según el INDECOPI debió decir “cons-tituida por la denominación ÁBACO dentro deuna figura circular”), registrada a favor de COO-PERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ÁBACOen la Clase 41, para distinguir específicamenteservicios de educación y esparcimiento.

Por Resolución Nº 4937-1999/OSD-INDECOPI,de 29 de abril de 1999, la Oficina de SignosDistintivos declaró “INFUNDADA la acción decancelación interpuesta por INSTITUTO SUPE-RIOR TECNOLÓGICO ABACO (sic) (…) contrael registro de la marca de servicio constituidapor la denominación ABACO (sic) dentro de unafigura circular (…)”.

Contra dicha Resolución, el 26 de mayo de1999, el Instituto Superior Tecnológico Ábaco,interpuso recurso de apelación, el cual fue re-suelto por Resolución Nº 1513-2000/TPI-INDE-COPI, de 21 de noviembre de 2001, que decidió“REVOCAR la Resolución Nº 4937-1999/OSD-INDECOPI de fecha 29 de abril de 1999 y, enconsecuencia, declarar FUNDADA la acción decancelación interpuesta por Instituto SuperiorTecnológico Ábaco contra la marca de servicioÁBACO y figura registrada (…) a favor de Coo-perativa de Ahorro y Crédito Ábaco (…)”.

Contra la Resolución Nº 1513-2000/TPI-INDE-COPI, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ába-co, presentó demanda contencioso administra-tiva ante la Sala Civil Transitoria de la CorteSuprema de Justicia de la República del Perú,la que por sentencia de 31 de enero de 2005,declaró “INFUNDADA la demanda interpuesta(…)”. Contra esta sentencia la Cooperativa deAhorro y Crédito Ábaco interpuso demanda deapelación, la que fue aceptada por la Sala Civil


Transitoria y elevada a la Sala de Derecho Cons-titucional y Social Permanente de la Corte Su-prema de Justicia de la República del Perú, laque por providencia de 18 de septiembre de2006 consideró que: “(…) resulta necesario sus-pender la tramitación del presente proceso judi-cial, a efecto de solicitar un informe al Tribunalde Justicia de la Comunidad Andina, respecto ala correcta interpretación y la debida aplicaciónde los artículos 108 y 110 de la Decisión 344(…) al caso sublitis, lo que va a coadyuvar adilucidar la controversia; razones por las cua-les: SUSPENDIERON la tramitación del presen-te proceso hasta que el Tribunal de Justicia dela Comunidad Andina, emita el informe corres-pondiente (…)”.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La parte actora, indica que de la solicitud decancelación y de la Resolución materia de im-pugnación “se glosa una evidente extralimita-ción al resolver mas (sic) alla (sic) de lo pedidopor el solicitante, al haber resuelto extrapetitasen evidente perjuicio de la recurrente (…) cuan-do expresamente dice … que la Cooperativatenía registrada la marca, cuando eso en estric-to no había sucedido (…)”. Sostiene que seacredita que “’ABACO’ (sic) es la marca de ser-vicio constituida por signos mixtos, utilizadafrecuentemente por sus titulares; y, que se en-cuentran debidamente registradas en las clasifi-caciones 35, 36, 41 y 42 de la NomenclaturaOficial (…). En virtud de ello (…) somos legíti-mos titulares de la marca ABACO (sic) y de losderechos que su registro otorga, específicamenteel derecho a su USO EXCLUSIVO (…) y aACTUAR CONTRA CUALQUIER TERCERO quesin nuestro consentimiento expreso haga usode nuestra marca. Máxime si su imitación y uti-lización en el tráfico económico induce a error alpúblico consumidor de nuestros servicios (…)”.También manifiesta que con la Resolución im-pugnada se desconoce la naturaleza de la acti-vidad cooperativa.

Manifiesta que “la impugnada omite precisarque durante el período comprendido los tres(sic) años anteriores a la presentación de lasolicitud de cancelación de Marca, la recurrentetenía PROHIBIDO REALIZAR PUBLICIDAD ENMEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS, pordisposición expresa del DECRETO LEY NO.26091 de fecha 28 de diciembre de 1992, lo cualconstituye una causal de fuerza mayor que nos

impidió realizar labores de difusión en la formaque hubiéramos deseado, configurándose el su-puesto regulado en el art. 110 (sic) de la Deci-sión 344”. Indica también que “nuestra Coopera-tiva (…) realiza eventos de índole cultural yeducativo, tales como auspicio y organizaciónde conferencias y simposios, charlas en tano-moshis, etc (…) en forma totalmente gratuita(…)”.

La demandante, dice que, el 15 de abril de1992, solicitó “el registro de la denominación‘ABACO’ (sic) como marca de servicio para dis-tinguir servicios de educación y esparcimientode la Clase 41”, dicho registro fue concedido.También dice que tiene registrada “como marcala denominación ‘ABACO’ (sic) en las Clases 35(…) 36 (…) y 42 (…) así como del nombre co-mercial (…)”. Indica que posteriormente, el 17de diciembre de 1993, se publicó “la solicitud deregistro de la marca de servicio de la denomina-ción ‘Instituto Superior Tecnológico No EstatalAbaco’ (sic) y de su logotipo, la misma quepretendía distinguir servicios de educación de laClase 41 (…)”. Contra esta solicitud de registro,la actora presentó observación, la cual fue “de-clarada fundada (…) denegando de este modo elregistro de la marca de servicios (…)”. Sostieneque en la Resolución emitida para tal efecto se“establece con absoluta claridad que ambas de-nominaciones son confundibles entre sí, pues-to que en ambas el término relevante de conjun-to denominativo resulta ser la palabra ‘ABACO’(sic)”. Además indica que también presentó unadenuncia por competencia desleal y por infrac-ción de las normas de Propiedad Industrial lacual fue declarada fundada.

Finalmente manifiesta que el Instituto SuperiorTecnológico No Estatal Ábaco ha cambiado denombre comercial en tres ocasiones.

d) Fundamentos jurídicos de la contestacióna la demanda

El Instituto Nacional de Defensa de la Com-petencia y de la Protección de la PropiedadIntelectual, INDECOPI, contesta la demanda“negándola y contradiciéndola en todos sus ex-tremos”. Indica que la marca cuya cancelaciónpor falta de uso fue solicitada es “’ABACO’ (sic)dentro de una figura circular (…)” ya que “elcertificado de registro Nº 10049 corresponde ala marca ‘ÁBACO’ y figura registrada a favor dela demandante para distinguir servicios de edu-


cación y esparcimiento de la clase 41 (…)”.Respecto al supuesto desconocimiento de laactividad cooperativa dice que “no es cierto (…)sino que a la luz de las pruebas aportadas en elprocedimiento administrativo y de la propia na-turaleza y fines de la entidad demandante, con-cluyó que no se había acreditado el uso de lamarca “ÁBACO” y figura para distinguir servi-cios de educación”.

Sobre la prueba del uso de la marca en conflictoen lo referente a servicios de esparcimiento diceque “la demandante no presentó ninguna pruebaque demostrara el uso de la marca ‘ÁBACO’ yfigura para distinguir dichos servicios, pues losúnicos documentos que presentó correspondíana noviembre de 1993, es decir, a una fechaanterior al período de tres años precedentes a lafecha de interposición de la acción de cancela-ción por falta de uso. Consecuentemente, elTribunal de INDECOPI ha actuado de acuerdo ala ley al declarar la cancelación de la marca‘ÁBACO’ y figura, al no haber podido la deman-dante acreditar su uso para distinguir serviciosde educación y esparcimiento”.

Finalmente respecto a la prohibición de realizarpublicidad en medios masivos, sostiene que “elsólo hecho que existan restricciones en la publi-cidad de las cooperativas, no implica de ningúnmodo que existan restricciones legales a laprestación de los servicios de las mismas. Prue-ba de ello es que existen también restriccionesa la publicidad de bebidas alcohólicas, tabaco,medicamentos y otros bienes o servicios, sinque ello implique que las marcas que distingandichos productos o servicios no puedan ser usa-das por sus titulares”.

El INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PRI-VADO ÁBACO, tercero interesado en el proce-so, contestó la demanda negándola y contradi-ciéndola en todos sus extremos. Dice que “lamarca ABACO (sic) para distinguir los serviciosa que se refiere la clase 41 (…) no fue utilizadapor su titular ni por licenciatario alguno dentrode los tres (3) años consecutivos anteriores a lafecha de inicio de la solicitud de cancelación deregistro de la marca ante el Indecopi (…) laahora demandante jamás logró acreditar que lamarca sí fue utilizada dentro de los tres añosanteriores a la fecha de solicitud, así comotampoco probó que la falta de uso se debió afuerza mayor, caso fortuito o restricciones a lasimportaciones u otros requisitos oficiales im-

puestos a los bienes y servicios protegidos porla marca” por lo que “ante la falta de probanzadel uso de la marca (…) se dictó la resolucióndefinitiva en la sede administrativa; en este sen-tido precisamos que el tema central para rebatiruna solicitud de cancelación de registro de mar-ca no ha sido ni será demostrado por la COO-PERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO(sic), cuyo objeto es dedicarse a prestar servi-cios de otra índole y no los educativos quenosotros venimos realizando a lo largo de losúltimos años”.

Sostiene que “la demandante no constituye unainstitución de carácter educativo, toda vez quesu finalidad es promover el ahorro y el desarrollode los proyectos (…) siendo una Cooperativa,sus servicios no son abiertos al público en ge-neral, sino que alcanzan únicamente a sus aso-ciados y familiares”.

Indica que “en vista que no se acredita el uso dela marca dentro de los tres años anteriores a lafecha de presentación de nuestra solicitud decancelación del registro de marca ‘ABACO’ (sic)en la clase 41, la demanda presentada por COO-PERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO(sic) deberá ser declarada INFUNDADA por laSala”.

CONSIDERANDO:

Que, las normas contenidas en los artículos108 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena, cuya interpretación hasido solicitada, forman parte del ordenamientojurídico de la Comunidad Andina, conforme lodispone el literal c) del artículo 1 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpre-tar por vía prejudicial las normas que conformanel ordenamiento jurídico comunitario, con el finde asegurar su aplicación uniforme en el territo-rio de los Países Miembros, siempre que lasolicitud provenga de un Juez Nacional tambiéncon competencia para actuar como Juez Comu-nitario, como lo es, en este caso, el TribunalConsultante, en tanto resulten pertinentes parala resolución del proceso, conforme a lo esta-blecido por el artículo 32 del Tratado de Crea-ción del Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina (codificado mediante la Decisión 472),en concordancia con lo previsto en los artículos


2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justiciade la Comunidad Andina (codificado mediante laDecisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud decancelación de registro del signo ÁBACO den-tro de una figura circular fue el 23 de octubre de1997, en vigencia de la Decisión 344, los he-chos controvertidos y las normas aplicables alcaso concreto se encuentran dentro de la citadanormativa, por lo que, conforme a lo expresa-mente solicitado por el Tribunal consultante, seinterpretarán los artículos 108 y 110 de la Deci-sión 344 de la Comisión del Acuerdo de Carta-gena y, en ejercicio de las facultades otorgadaspor el artículo 34 del Tratado de Creación delTribunal y por el artículo 126 de su Estatuto, seinterpretará, de oficio, el artículo 109 de la mis-ma Decisión; y,

Que, las normas objeto de la presente interpre-tación prejudicial se transcriben a continuación:

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdode Cartagena

“(…)

Artículo 108.- La oficina nacional competen-te cancelará el registro de una marca a solici-tud de cualquier persona interesada, cuandosin motivo justificado, la marca no se hubieseutilizado en al menos uno de los Países Miem-bros, por su titular o por el licenciatario deéste, durante los tres años consecutivos pre-cedentes a la fecha en que se inicie la acciónde cancelación. La cancelación de un regis-tro por falta de uso de la marca también podrásolicitarse como defensa en un procedimien-to de infracción, de observación o de nulidadinterpuestos con base en la marca no usada.

Se entenderán como medios de prueba sobrela utilización de la marca los siguientes:

1. Las facturas comerciales que demuestrenla regularidad y la cantidad de comercia-lización al menos durante el año anterior ala fecha de iniciación de la acción de can-celación por no uso de la marca.

2. Los inventarios de las mercancías identifi-cadas con la marca cuya existencia seencuentre certificada por una firma de au-ditores que demuestre regularidad en laproducción o en las ventas, al menos du-

rante el año anterior a la fecha de inicia-ción de la acción de cancelación por nouso de la marca.

3. Cualquier otro medio de prueba permitidopor la legislación del País Miembro dondese solicite la cancelación.

La prueba del uso de la marca corresponderáal titular del registro.

El registro no podrá cancelarse cuando eltitular demuestre que la falta de uso se debióa fuerza mayor, caso fortuito o restriccionesa las importaciones u otros requisitos oficia-les impuestos a los bienes y servicios prote-gidos por la marca.

Asimismo, la oficina nacional competente can-celará el registro de una marca, a petición deltitular legítimo, cuando ésta sea idéntica osimilar a una marca que hubiese sido notoria-mente conocida, de acuerdo con la legisla-ción vigente, al momento de solicitarse elregistro.

Artículo 109.- Recibida una solicitud de can-celación, la oficina nacional competente noti-ficará al titular de la marca registrada paraque dentro del plazo de treinta días hábilescontados a partir de la notificación, haga va-ler los alegatos que estime convenientes a finde probar el uso de la marca.

Vencido el plazo al que se refiere este artícu-lo, la oficina nacional competente decidirásobre la cancelación o no del registro de lamarca, lo cual notificará a las partes, me-diante resolución debidamente motivada.

Artículo 110.- Se entenderá que una marcase encuentra en uso cuando los productos oservicios que ella distingue han sido puestosen el comercio o se encuentran disponiblesen el mercado bajo esa marca, en la cantidady del modo que normalmente corresponde,teniendo en cuenta la naturaleza de los pro-ductos o servicios y las modalidades bajo lascuales se efectúa su comercialización en elmercado.

También se considerará usada una marca,cuando distinga productos destinados exclu-sivamente a la exportación desde cualquierade los Países Miembros, según lo estableci-do en el párrafo anterior.


El uso de una marca en modo tal que difierade la forma en que fue registrada sólo encuanto a detalles o elementos que no alterensu carácter distintivo, no motivará la cancela-ción del registro por falta de uso, ni disminui-rá la protección que corresponda a la marca.

(…)”.

I. De la cancelación de registro marcariopor falta de uso

El artículo 108 de la Decisión 344 en su primerpárrafo determina los motivos que dan lugar a lacancelación de una marca por falta de uso yprevé que la oficina nacional competente cance-lará el registro de una marca a solicitud decualquier persona interesada, cuando sin moti-vo justificado, la marca no se hubiese utilizadoen al menos uno de los Países Miembros, porsu titular o por el licenciatario de éste, durantelos tres años consecutivos precedentes a lafecha en que se inicie la acción de cancelación.La cancelación de la marca por falta de uso,constituye una forma de extinguir administrati-vamente el derecho derivado del registro de lamisma. Al respecto la oficina nacional compe-tente de cada País Miembro es el órgano admi-nistrativo encargado del registro de la PropiedadIndustrial y consiguientemente es el encargadode la cancelación del mismo. Este mismo párra-fo incluye que la causal para la cancelación deun registro marcario por falta de uso puederevestir la forma de excepción o medio de defen-sa en un procedimiento de infracción, de obser-vación o de nulidad interpuestos con base en lamarca no usada.

El Tribunal, sobre el particular, dice: “Para quela acción de cancelación prospere será necesa-rio que, sin motivo justificado, la marca no hu-biese sido utilizada en, al menos, uno de losPaíses Miembros, por parte de su titular, de unlicenciatario, o de otra persona autorizada paraello, durante los tres años consecutivos prece-dentes a la fecha de ejercicio de la acción. Entodo caso, la cancelación no podrá intentarseantes de haber transcurrido tres años desde lafecha de notificación de la resolución que hubie-se agotado el procedimiento administrativo deregistro del signo. Por otra parte, si el signo, através del cual se comercializan los productos oservicios que constituyan su objeto, es utilizadobajo una forma que difiera de la marca registra-da en grado tal que altere su capacidad distinti-

va, podrá configurarse la falta de uso de ésta ypromoverse su cancelación”. (Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1172, de 7de marzo de 2005, marca: CALCIORAL).

Sin embargo, no procederá la cancelación cuan-do el titular del signo demuestre que la falta deuso se ha debido a una situación de fuerza ma-yor, de caso fortuito, o a otro motivo justificado.En el caso concreto la demandante sostieneque “tenía PROHIBIDO REALIZAR PUBLICIDADEN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS,por disposición expresa del DECRETO LEY NO.26091 de fecha 28 de diciembre de 1992, lo cualconstituye una causal de fuerza mayor que nosimpidió realizar labores de difusión en la formaque hubiéramos deseado (…)”, por lo que elJuez Consultante deberá remitirse a las prue-bas aportadas por la actora y a la efectiva vigen-cia del Decreto Ley Nº 26091.

El otro motivo de cancelación de un registro,conforme al referido artículo 108, a petición deltitular legítimo, se da cuando la marca cuyo re-gistro se pretende cancelar sea idéntica o si-milar a una marca que hubiese sido notoriamen-te conocida de conformidad con la legislaciónvigente al momento de solicitarse el registro.

II. Prueba del uso de una marca

Para evitar dicha cancelación, el interesado de-berá probar que en al menos uno de los PaísesMiembros la marca está siendo utilizada. Losmedios de prueba sobre el uso de la marca seencuentran previstos en el segundo párrafo delmismo artículo 108, además que la prueba deluso de la marca corresponderá al titular delregistro. Sin embargo, conforme a este artículoel registro no podrá cancelarse cuando se de-muestre que la falta de su uso se debió a mo-tivos de fuerza mayor, caso fortuito o restriccio-nes a las importaciones, o cualquier otro tipo derequisitos oficiales impuestos a los bienes oservicios protegidos por la marca.

El Tribunal ha sostenido sobre el tema que “(…)no es suficiente el mero uso de la marca sinoque ha de mirarse la relación de éste con elpropietario de la misma y con los productos(bienes y servicios) que él ofrezca, directamen-te o por quien tenga la capacidad para hacerlo.El uso de la marca deberá ser real y efectivo, demanera que no basta con la mera intención deusarla o con la publicidad de la misma, sino que


el uso debe manifestarse externa y públicamen-te, para que sea real y no simplemente formal osimbólico. Si bien en algunos sistemas, actoscomo el de la sola publicidad del producto tie-nen la virtualidad de considerarse como mani-festaciones del uso de la marca, en el régimenandino se considera que dada la finalidad iden-tificadora de la marca con respecto a productosque se lanzan al mercado, el uso de la marcadeberá materializarse mediante la prueba de laventa o de disposición de los bienes o serviciosa título oneroso, como verdaderos actos de co-mercio”. (Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 199, de 26 de enero de 1996, marca:PURO).

El Tribunal ha indicado también que “las dispo-siciones del Régimen Común sobre PropiedadIndustrial no establecen condiciones mínimasen cuanto a la cantidad y volumen de bienescomercializados a manera de uso de la marca;coinciden la doctrina y la jurisprudencia másgeneralizadas en señalar como pautas en estamateria, las de que el uso debe ser serio, debuena fe, normal e inequívoco. El elemento cuan-titativo para determinar la existencia del uso dela marca es relativo y no puede establecerse entérminos absolutos, sino que ha de relacionarsecon el producto o servicio de que se trate y conlas características de la empresa que utiliza lamarca. Así, si se trata de una marca que versasobre bienes de capital, podría ser suficientepara acreditar su uso la demostración de que enun año se han efectuado dos o tres ventas, puessu naturaleza, complejidad y elevado precio,hace que ese número de operaciones tenganivel comercial. En cambio no podría decirseque exista comercialización real de un productocomo el maíz, por el hecho de que en un añosólo se hayan colocado en el mercado tresbultos del grano con la denominación de lamarca que pretende probar su uso”. (Proceso17-IP-95, ya citado).

La carga de la prueba acerca del uso de la mar-ca corresponde a su titular; los medios probato-rios que puede usar para demostrar que estáhaciendo uso efectivo de la misma se encuen-tran previstos en el segundo párrafo del citadoartículo 108 y consisten en la presentación de:(i) facturas comerciales que demuestren la re-gularidad y la cantidad de comercialización almenos durante el año anterior a la fecha de ini-ciación de la acción de cancelación; (ii) inventa-rios de las mercancías identificadas con la mar-

ca cuya existencia se encuentre certificada poruna firma de auditores que demuestre la regula-ridad en la producción; (iii) cualquier otro mediode prueba permitido por la legislación del PaísMiembro en el que se solicite la cancelación.

El Tribunal en reciente sentencia ha dicho: “Elincumplimiento de la exigencia del uso, sin mo-tivo justificado, puede conducir, a solicitud departe interesada, a la cancelación, por parte dela oficina nacional competente, del registro delsigno y, por tanto, a la extinción, en perjuicio desu titular, del derecho a su uso exclusivo. Laexigencia del uso, a objeto de prevenir la cance-lación del registro del signo, se funda en lanecesidad de asegurar el cumplimiento de sufunción principal, cual es la de identificar y dis-tinguir en el mercado los bienes o servicios queconstituyan su objeto”. (Proceso 116-IP-2004,ya citado).

Por otra parte el artículo 110 de la misma Deci-sión da los parámetros de cómo debe entender-se el uso de la marca. Se presume que una mar-ca se encuentra en uso cuando los productos olos servicios distinguidos por ella han sido pues-tos en el comercio o se encuentran disponiblesal amparo de la marca, bajo las característicasque corresponda de acuerdo a la naturaleza delos productos y las modalidades de su comer-cialización en el territorio en el cual el signohaya sido registrado. También, este mismo artí-culo considera la presunción del uso de unamarca cuando la ella está destinada a distinguirproductos destinados exclusivamente a la ex-portación desde cualquiera de los Países Miem-bros de la Comunidad Andina.

Finalmente este artículo prevé una excepciónque evita la cancelación del registro cual es laque se refiere a que una marca puede ser usadade forma diferente a la que fue registrada sóloen cuanto a detalles o elementos que no alterensu carácter distintivo. Este hecho no disminuyela protección que le corresponda a la marca.

III. Legitimación para solicitar la cancela-ción de un registro marcario

De acuerdo al artículo 108 de la mencionadaDecisión 344, la oficina nacional competentecancelará el registro de una marca a solicitud“de cualquier persona interesada”. Por lo tanto,la legitimación para solicitar la cancelación porfalta de uso hace necesario acreditar un interés


legítimo o un derecho subjetivo, es decir, lapersona interesada que pretenda accionar fren-te al acto administrativo de cancelación de re-gistro, previamente deberá demostrar un interéstal que la procedencia de su intervención comoparte procesal le produzca un beneficio de cual-quier tipo a su favor, además, este interés paraactuar, deberá ser actual, no eventual o poten-cial. Por lo tanto, para que opere la acción decancelación de registro por falta de uso, el artí-culo 108 exige la presencia de parte interesada,lo que según el Tribunal “significa que ésta hade tener un derecho subjetivo o al menos uninterés legítimo los que deberán ser acredita-dos, en la vía administrativa o en la vía judicial”.(Proceso 149-IP-2006, publicado en la G.O.A.C.Nº 1452, de 10 de enero de 2007, marca: MI-NERVA (mixta), citando al Proceso 10-IP-97,publicado en G.O.A.C. 308, de 28 de noviembrede 1997, marca: COLSUBSIDIO).

En el caso de la cancelación del registro de unamarca cuando ésta sea idéntica o similar a unamarca que hubiese sido notoriamente conocidaal momento de solicitarse el registro de aquella,la legitimación para plantear dicha cancelaciónla tiene el titular legítimo de la marca notoria-mente conocida. Al respecto el Tribunal ha di-cho que se recoge: “el principio de la correla-ción normal entre la titularidad del derecho sus-tancial que se deduce en juicio y la titularidaddel poder de obrar ante la jurisdicción. Se en-tiende que el titular podrá ser una persona natu-ral o jurídica y que el derecho podrá ser transmi-tido por acto entre vivos o mortis causa, por loque la legitimación alcanzará al titular y a suscausahabientes (…). La autoridad competentedeberá verificar la legitimación de las partes enforma preliminar al examen de las cuestionesde mérito”. (Proceso 96-IP-2004, publicado enla G.O.A.C. Nº 1134, de 3 de noviembre de 2004,caso: acción por presunta infracción del dere-cho sobre el modelo de utilidad consistente enuna “Maquinaria para la fabricación de filtros,cribas o tamices de ranura continua”).

En el caso de autos el consultante deberá de-terminar si el INSTITUTO SUPERIOR TECNO-LÓGICO ÁBACO tenía legitimación para solici-tar la cancelación del registro marcario.

IV. Del procedimiento de cancelación

El procedimiento de cancelación de un registrode marca se encuentra previsto en el artículo109 de la Decisión 344 que dispone que una vez

que la oficina nacional competente reciba unasolicitud de cancelación de registro de marcadeberá notificar al titular de la marca registrada.

El titular del registro dispone de un plazo detreinta días hábiles contados a partir de la notifi-cación para que haga valer los alegatos y prue-bas que considere pertinentes a fin de probar eluso efectivo de la marca cuya cancelación sehaya solicitado.

Vencido el plazo de los treinta días, la oficinanacional competente decidirá sobre la cancela-ción o no del registro de la marca. Esta decisióndeberá ser puesta en conocimiento de las par-tes a través de una resolución debidamentemotivada, es decir que contenga todos los ele-mentos de juicio necesarios en los que la auto-ridad nacional competente basó su decisión.

En virtud de lo anteriormente expuesto,


CONCLUYE:

PRIMERO: La oficina nacional competente can-celará el registro de una marca a solicitud decualquier persona interesada, cuando sin moti-vo justificado, la marca no se hubiese utilizadoen al menos uno de los Países Miembros, porsu titular o por el licenciatario de éste, durantelos tres años consecutivos precedentes a lafecha en que se inicie la acción de cancelación.La cancelación de la marca por falta de uso,constituye una forma de extinguir administra-tivamente el derecho derivado del registro de lamisma.

SEGUNDO: Recibida una solicitud de cancela-ción de registro, la oficina nacional competentenotificará al titular de la marca registrada paraque en el plazo de treinta días contados a partirde la notificación haga valer sus alegatos ypruebas que considere pertinentes a fin de pro-bar el uso efectivo de la marca cuya cancela-ción se haya solicitado. Vencido el plazo de lostreinta días, la oficina nacional competente de-cidirá sobre la cancelación o no del registro dela marca la cual deberá ser notificada por reso-lución motivada.

TERCERO: Sin embargo, el registro no podrácancelarse cuando se demuestre que la falta desu uso se debió a motivos de fuerza mayor,


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caso fortuito o restricciones a las importacio-nes, o cualquier otro tipo de requisitos oficialesimpuestos a los bienes o servicios protegidospor la marca.

CUARTO: Se presume que una marca se en-cuentra en uso cuando los productos o los servi-cios distinguidos por ella han sido puestos en elcomercio o se encuentran disponibles al ampa-ro de la marca, bajo las características que co-rresponda de acuerdo a la naturaleza de losproductos y las modalidades de su comerciali-zación en el territorio en el cual el signo hayasido registrado. Igualmente se presume su usocuando la marca está destinada a distinguirproductos destinados exclusivamente a la ex-portación desde cualquiera de los Países Miem-bros de la Comunidad Andina.

QUINTO: Otro motivo de cancelación de unregistro, conforme al referido artículo 108, surtea petición del titular legítimo, cuando la marcacuyo registro se pretende cancelar sea idénticao similar a una marca que hubiese sido noto-riamente conocida de conformidad con la legis-lación vigente al momento de solicitarse el re-gistro.

SEXTO: La legitimación para solicitar la cance-lación por falta de uso, hace necesario acreditarun interés legítimo o un derecho subjetivo, esdecir, la persona interesada que pretenda accio-nar la cancelación de registro, previamente de-berá demostrar un interés tal que la procedenciade su intervención como parte procesal le pro-duzca un beneficio de cualquier tipo a su favor,además, este interés para actuar, deberá seractual, no eventual o potencial.

La Sala de Derecho Constitucional y social Per-manente de la Corte Suprema de Justicia de laRepública del Perú deberá adoptar la presenteinterpretación prejudicial cuando dicte senten-cia dentro del proceso interno Nº 1855-2005 deconformidad con lo dispuesto por el artículo 35del Tratado de Creación del Tribunal de Justiciade la Comunidad Andina, así como dar cumpli-miento a lo previsto en el artículo 128, párrafotercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presenteinterpretación a la Secretaría General de la Co-munidad Andina para su publicación en la Gace-ta Oficial del Acuerdo de Cartagena.








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