SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad...

Proceso 99-IP-2009.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a), d) y e), 83literal a) y 95, inciso segundo, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuer-do de Cartagena. Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 83literales d) y e) y 84 de la misma Decisión, con fundamento en la consultaformulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo ContenciosoAdministrativo de Quito, República del Ecuador. Actor: ENRIQUE BERNATF. S.A. Marca: “YOGURCHUP”. Expediente Interno N° 7814-LE................

Proceso 92-IP-2009.- Interpretación Prejudicial, a solicitud del consultante, de los artículos 134,135, literales a) y b), y 136 literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembrede 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamen-to en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estadode la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2003-0454. Actor: SO-CIEDAD CHEMOTECNICA S.A. Marca: SIPERTRIN CHEMOTECNICA (de-nominativa). ...................................................................................................

Proceso 96-IP-2009.- Interpretación Prejudicial, a solicitud de la Consultante, de los artículos134, 135, literal b), 136 literales a), b) y h), 190, 225 y 228 de la Decisión486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comuni-dad Andina y, de oficio, de los artículos 191, 192, 193, 200, 224 y 229 de lamisma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la SecciónPrimera del Consejo de Estado de la República de Colombia. ExpedienteInterno Nº 2003-0289. Actor: SOCIEDAD TRANSPACK LTDA. Marca mixta:TRANSPACK .................................................................................................

Para nosotros la Patria es América

S U M A R I O

Tribunal de Justicia de la Comunidad AndinaPág.

Año XXVII - Número 1796

Lima, 18 de enero de 2010

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PROCESO 99-IP-2009

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a), d) y e), 83 literal a) y95, inciso segundo, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 83 literales d) y e) y 84 de lamisma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Saladel Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República

del Ecuador. Actor: ENRIQUE BERNAT F. S.A. Marca: “YOGURCHUP”.Expediente Interno N° 7814-LE.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a loscatorce (14) días del mes de octubre del añodos mil nueve.

En la solicitud sobre interpretación prejudicialformulada por la Primera Sala del Tribunal Distri-

tal Nº 1 de lo Contencioso Administrativo deQuito, República del Ecuador.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicialy de sus anexos se desprende que las exigen-

GACETA OFICIAL 18/01/2010 2.48

cias contempladas en el artículo 33 del Tratadode Creación del Tribunal y los requisitos previs-tos en el artículo 125 de su Estatuto fueroncumplidos, por lo que su admisión a trámite fueconsiderada procedente por auto de 16 de sep-tiembre de 2009.

1. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada, estima procedente destacar, comoantecedentes del proceso interno que dio lugara la presente solicitud, lo siguiente:

1.1. Las partes

La parte demandante es: la sociedad ENRIQUEBERNAT F. S.A.

La parte demandada la constituye: el Presiden-te del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Inte-lectual, el Director Nacional de Propiedad Indus-trial.

El Tercero Interesado es: COMESTIBLES ALDORS.A.

1.2. Actos demandados

La sociedad ENRIQUE BERNAT F. S.A. planteaque se declare la nulidad de la siguiente resolu-ción administrativa:

- No. 977990, de 30 de octubre de 2000 y noti-ficada el 10 de noviembre del mismo año, através de la cual el Director Nacional de Pro-piedad Industrial concede el registro del sig-no “YOGURCHUP”, perteneciente a la claseNo. 30 de la Clasificación Internacional deNiza, a favor de COMESTIBLES ALDOR S.A.

1.3. Hechos relevantes

a) Los hechos:

Entre los principales hechos considerados rele-vantes en esta causa se encuentran los si-guientes:

- El 16 de marzo del 2000, COMESTIBLES AL-DOR S.A. solicitó el registro de la marca defábrica denominada “YOGURCHUP”, para pro-teger productos de la clase internacional 30.

- El 31 de mayo del 2000, ENRIQUE BERNATF. S.A. presentó observación contra el regis-

tro de la denominación “YOGURCHUP”, argu-mentando que podría originar confusión por lacoexistencia de dicho signo con las solicitu-des de registro de los signos “CHUPA” No.77093 de 1997 y “CHUPA CHUPS FANTASYBALL”, No. 99878 de 1999, y las marcas defábrica “CHUPA CHUPS” Nos. 300 del año1974 y 478 de 1990, pertenecientes a la cla-se internacional 30.

- El 8 de junio de 2000, ZANZI S.A. presentósegunda observación contra la solicitud delregistro mencionado, argumentando ser pro-pietaria de la marca “YOGUBAR”, la cualprotege productos de la clase internacional30.

- El 30 de octubre de 2000, el Director Nacio-nal de Propiedad Industrial expidió la resolu-ción No. 977990, a través de la cual resolviórechazar las observaciones presentadas y or-denó conceder el registro del signo solicita-do.

b) Fundamentos de derecho contenidos enla demanda

La sociedad ENRIQUE BERNAT F. S.A. solicitala nulidad del acto administrativo mencionadoanteriormente, manifestando, en lo principal, lossiguientes argumentos:

- “La denominación ‘YOGURCHUP’ solicitada(…) no es distintiva y está destinada a identi-ficar los mismos productos protegidos por lassolicitudes ‘CHUPA’ (…) y ‘CHUPA CHUPSFANTASY BALL’ y las marcas ‘CHUPA CHUPS’(…) de propiedad de mi cliente. Los produc-tos a lo (sic) que están dirigidos las marcas,son idénticos (…)”.

- “En el presente caso, la solicitud de registroestá formada por la raíz ‘YUGUR’ (sic) que esdescriptiva de los productos que ampara, estoes, entre otros, helados y hielos de la ClaseInternacional No. 30, por tal razón no essusceptible de apropiación particular; y, poruna terminación ‘CHUP’ que es la dimensiónpredominante de las marcas de mi mandante.Lo que indudablemente configura la irregis-trabilidad del signo ‘YOGURCHUP’”.

- “(…) el término ‘YOGUR’ es de uso común enla clase de productos que ampara la solicitudde registro ‘YOGURCHUP’ (…)”.


- “ENRIQUE BERNAT F. S.A. es titular de lafamilia de marcas ‘CHUPA CHUPS’”, “la exis-tencia de las marcas ‘CHUPA’, ‘CHUPA CHUPSFANTASY BALL’ y ‘CHUPA CHUPS’, a nom-bre de un mismo titular permitirán presumirque ‘YOGURCHUP’ forma parte de la ‘familiade marcas’ de propiedad de ENRIQUE BER-NAT F. S.A. (…)”.

- “La oficina nacional competente, al momentode realizar el examen de registrabilidad, debeverificar la existencia de los presupuestosseñalados, y en caso de que se compruebenesas circunstancias denegar el registro soli-citado”.

- “La solicitud de registro ‘YOGURCHUP’ essemejante a la marca de alto renombre ‘CHU-PA CHUPS’ de mi representada (…). La exis-tencia de una marca similar a una de altorenombre a nivel internacional en el mercadoecuatoriano atentaría gravemente a la com-petencia desleal y causaría perjuicio a ENRI-QUE BERNAT F. S.A.”.

- “La resolución administrativa, por la cual de-cidió sobre la observación y se concedió elregistro de la marca solicitada, carece de una‘debida motivación’ (…)”.

c) Contestaciones a la demanda

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de laPropiedad Intelectual, en su contestación ala demanda, expresa:

- “Niego los fundamentos de hecho y de dere-cho de la demanda”.

- “Me ratifico en la Resolución No. 977990,materia de la impugnación (…)”.

- “Al momento de dictar sentencia sírvanse aco-ger mis excepciones y rechazar la demanda”.

El Director Nacional de Propiedad Indus-trial, en su contestación a la demanda, expre-sa:

- “La similitud existente entre los signos enconflicto se reduce al vocablo CHUP el mis-mo que aisladamente considerado no ha sidosolicitado para registro, lo que la empresaCOMESTIBLES ALDOR S.A. ha solicitadoes YOGURCHUP, si observamos en conjuntoy no los elementos considerados aislada-mente, pues no tienen igual significado laparte que el todo”

- “Las marcas en conflicto comparten un mis-mo vocablo (CHUP) pero la presencia delvocablo asociado a otra estructura grama-tical (YOGUR) es lo que le confiere distitividady le hace susceptible de ser registrada comomarca”.

d) Tercero interesado

COMESTIBLES ALDOR S.A., pese haber sidolegalmente citada, no contestó a la demandaplanteada.

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que, de conformidad con la disposición previstaen el artículo 1, literal c), del Tratado de Crea-ción del Tribunal, las normas cuya interpreta-ción se solicita forman parte del ordenamientojurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en elartículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal,en correspondencia con lo establecido en losartículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunales competente para interpretar por vía preju-dicial las normas que integran el ordenamientojurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fueadmitida a trámite por auto de 16 de septiembrede 2009.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDÍCOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

La Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de loContencioso Administrativo, de la ciudad deQuito, República del Ecuador, ha solicitado lainterpretación prejudicial de los “artículos 81, 82letras a), d), e), h); 83 letras a) y h); 95 inciso 2de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdode Cartagena”.

El Tribunal considera que procede la interpreta-ción de los artículos correspondientes a la Deci-sión 344, por haber constatado, en los docu-mentos aparejados al expediente, que la solici-tud relativa al registro del signo “YOGURCHUP”,fue presentada el 16 de marzo de 2000, envigencia de la Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena.


Con fundamento en la potestad que deriva delartículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal,se considera pertinente interpretar, de oficio,los artículos 83 literales d) y e) y 84 de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena. Asimismo, se considera que no espertinente la interpretación del literal h) del artí-culo 82. El artículo 83 no contempla al literal h),por lo que no procede su interpretación.

En consecuencia, los textos de las normas aser interpretadas son los siguientes:

DECISIÓN 344

(…)

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRODE MARCAS

“Artículo 81.- Podrán registrarse como mar-cas los signos que sean perceptibles, sufi-cientemente distintivos y susceptibles de re-presentación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, los pro-ductos o servicios producidos o comercializa-dos por una persona de los productos o servi-cios idénticos o similares de otra persona.

(…)

Artículo 82.- No podrán registrarse como mar-cas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme alartículo anterior;

(…)

d) Consistan exclusivamente en un signo oindicación que pueda servir en el comerciopara designar o para describir la especie,la calidad, la cantidad, el destino, el valor,el lugar de origen, la época de producciónu otros datos, características o informa-ciones de los productos o de los serviciospara los cuales ha de usarse;

e) Consistan exclusivamente en un signo oindicación que, en el lenguaje corriente oen el uso comercial del país, sea unadesignación común o usual de los produc-tos o servicios de que se trate;

Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrar-se como marcas aquellos signos que, enrelación con derechos de terceros, presentenalgunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, a unamarca anteriormente solicitada para regis-tro o registrada por un tercero, para losmismos productos o servicios, o para pro-ductos o servicios respecto de los cualesel uso de la marca pueda inducir al públicoa error;

(...)

d) Constituyan la reproducción, la imitación,la traducción o la transcripción, total oparcial de un signo distintivo notoriamenteconocido en el país en el que solicita elregistro o en el comercio subregional, ointernacional sujeto a reciprocidad, por lossectores interesados y que pertenezca aun tercero. Dicha prohibición será aplica-ble, con independencia de la clase, tantoen los casos en los que el uso del signo sedestine a los mismos productos o servi-cios amparados por la marca notoriamenteconocida, como en aquellos en los que eluso se destine a productos o serviciosdistintos.

Esta disposición no será aplicable cuandoel peticionario sea el legítimo titular de lamarca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producirconfusión con una marca notoriamente co-nocida, independientemente de la clase delos productos o servicios para los cualesse solicite el registro.

Esta disposición no será aplicable cuandoel peticionario sea el legítimo titular de lamarca notoriamente conocida;

(…)

Artículo 84.- Para determinar si una marcaes notoriamente conocida, se tendrá en cuen-ta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre elpúblico consumidor como signo distintivode los productos o servicios para los quefue acordada;


b) La intensidad y el ámbito de la difusión yde la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso cons-tante;

d) El análisis de producción y mercadeo delos productos que distingue la marca.

(…)

DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

(…)

Artículo 95.- (…) Vencido el plazo a que serefiere este artículo, la oficina nacional com-petente decidirá sobre las observaciones y laconcesión o denegación del registro de mar-ca, lo cual notificará al peticionario medianteresolución debidamente motivada”.

(...)

3. INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMU-NITARIO.

El Tribunal procede a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual analizará as-pectos relacionados con:

Concepto de marca y elementos constituti-vos;Clases de signos: comparación entre signosdenominativos (referencia a signos denomi-nativos compuestos);Impedimentos para el registro de un signocomo marca: La identidad y la semejanza;Riesgo de Confusión: directa e indirecta;Reglas para realizar el cotejo marcario;Marcas conformadas por términos descripti-vos o comunes;La marca notoria y su prueba: La reproduc-ción o la imitación de un signo notoriamenteconocido. Confusión con la marca notoria-mente conocida;Examen de registrabilidad y debida motiva-ción;La familia de marcas. La marca derivada.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOSCONSTITUTIVOS.

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena define lo que debe

entenderse como marca. De acuerdo a esta de-finición legal, este Órgano Jurisdiccional ha in-terpretado que la marca constituye un bien in-material representado por un signo que, percep-tible a través de medios sensoriales y suscepti-ble de representación gráfica, sirve para identi-ficar y distinguir en el mercado los productos oservicios producidos o comercializados por unapersona de otros idénticos o similares, a fin deque el consumidor o usuario medio los valore,diferencie, identifique y seleccione, sin riesgode confusión o error acerca del origen o la cali-dad del producto o servicio correspondiente.

Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradasocasiones acerca de los requisitos que los sig-nos deben satisfacer para ser registrados co-mo marcas, éstos son:

- Perceptibilidad,

- Distintividad y,

- Susceptibilidad de representación gráfica.

a) Perceptibilidad

Siendo la marca un bien inmaterial, para quepueda ser captado por uno de los sentidos (vis-ta, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensablesu materialización o exteriorización por mediode elementos que transformen lo inmaterial oabstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referen-cia a todo elemento, signo o indicación quepueda ser captado por los sentidos para que,por medio de éstos, la marca penetre en la men-te del público, y éste la asimile con facilidad.Por cuanto para la percepción sensorial o exter-na de los signos se utiliza en forma más generalel sentido de la vista, han venido caracterizán-dose preferentemente aquellos elementos quehacen referencia a una denominación, a un con-junto de palabras, a una figura, a un dibujo, o aun conjunto de dibujos.

b) Distintividad

El artículo 81 se refiere también a la distintividad,considerada característica y función primigeniaque debe reunir todo signo para ser susceptiblede registro como marca; lleva implícita la nece-saria posibilidad de identificar y distinguir unosproductos o unos servicios de otros, haciendo


viable de esa manera la diferenciación por partedel consumidor. Será entonces distintivo el sig-no cuando por sí solo sirva para diferenciar unproducto o un servicio, sin que se confunda conél o con sus características esenciales o pri-mordiales.

c) Susceptibilidad de representación gráfica

La susceptibilidad de representación gráficaconsiste en expresiones manifestadas a travésde palabras, gráficos, signos mixtos, colores,figuras etc., de tal manera que los componentesdel signo puedan ser apreciados en el mercadode productos.

El signo tiene que ser expresado en forma ma-terial para que el consumidor, a través de lossentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. Latraslación del signo del campo imaginativo desu creador hacia la realidad comercial, puededarse, como ha sido expresado, por medio de lautilización de los elementos referidos en el pá-rrafo anterior.

3.2. CLASES DE SIGNOS.

La doctrina ha reconocido varias clases de sig-nos, como los DENOMINATIVOS, los GRÁFI-COS y los MIXTOS, en atención a la estructuradel signo.

En este contexto, tomando en cuenta que lossignos en controversia son “YOGURCHUP”,“CHUPA”, “CHUPA CHUPS FANTASY BALL”, y“CHUPA CHUPS”, el Tribunal considera conve-niente examinar lo concerniente a los signos de-nominativos simples y compuestos, por corres-ponder a las clases de los signos en conflicto.

Los signos denominativas llamadas tam-bién nominales o verbales, utilizan expresionesacústicas o fonéticas, formadas por una o va-rias letras, palabras o números, individual oconjuntamente estructurados, que integran unconjunto o un todo pronunciable, que puede ono tener significado conceptual. Este tipo demarcas se subdividen en: sugestivas que sonlas que tienen una connotación conceptual queevoca ciertas cualidades o funciones del pro-ducto identificado por la marca; y, arbitrariasque no manifiestan conexión alguna entre susignificado y la naturaleza, cualidades y funcio-nes del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su con-junto, producen en el consumidor una idea so-bre la marca que le permite diferenciarla de lasotras existentes en el mercado.

Fernández Novoa ofrece los siguientes crite-rios, elaborados en torno a la comparación demarcas denominativas, los que han sido recogi-dos en varios pronunciamientos del Tribunal.Como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005:

“(...) ha de ser realizada una visión de conjun-to o sintética, operando con la totalidad delos elementos integrantes, sin descomponersu unidad fonética y gráfica en fonemas ovoces parciales, teniendo en cuenta, por lotanto, en el juicio comparativo la totalidad delas sílabas y letras que forman los vocablosde las marcas en pugna, sin perjuicio dedestacar aquellos elementos dotados de es-pecial eficacia caracterizante, atribuyendomenos valor a los que ofrezcan atenuadafunción diferenciadora.”

“(...) han de considerarse semejantes las mar-cas comparadas cuando la sílaba tónica delas mismas ocupa la misma posición y esidéntica o muy difícil de distinguir.”

“(...) la sucesión de las vocales en el mismoorden habla a favor de la semejanza de lasmarcas comparadas porque la sucesión devocales asume una importancia decisiva parafijar la sonoridad de una denominación.”

“(...) en el análisis de las marcas denomina-tivas hay que tratar de encontrar la dimensiónmás característica de las denominacionesconfrontadas: la dimensión que con mayorfuerza y profundidad penetra en la mente delconsumidor y determina, por lo mismo, laimpresión general que la denominación va asuscitar en los consumidores.” 1

Dentro de los signos denominativos están lossignos denominativos compuestos, que son losintegrados por dos o más palabras. Al respecto,el Tribunal ha establecido que: “No existe prohi-bición alguna para que los signos a registrarseadopten, entre otras, cualquiera de estas for-

1 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DELDERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. Es-paña 1984. Págs. 199 y SS.


mas: se compongan de una palabra compuesta,o de dos o más palabras, con o sin significaciónconceptual, con o sin el acompañamiento de ungráfico (...)”. 2

En el supuesto de solicitarse el registro comomarca de un signo denominativo compuesto,caso que haya de juzgarse sobre el riesgo deconfusión de dicho signo con una marca previa-mente registrada, habrá de examinarse espe-cialmente la relevancia y distintividad de losvocablos que formen parte de aquel signo y node esta marca, resultando que no habrá riesgode confusión “cuando los vocablos añadidos alos coincidentes están dotados de la suficientecarga semántica que permita una eficacia par-ticularizadora que conduzca a identificar el ori-gen empresarial evitando de este modo que elconsumidor pueda caer en error”. 3

En consecuencia, “De existir un nuevo vocabloen el segundo signo que pueda claramente lo-grar que las semejanzas entre los otros térmi-nos queden diluidas, el signo sería suficiente-mente distintivo para ser registrado”. 4

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DEUN SIGNO COMO MARCA.

La identidad y la semejanza

La legislación andina ha determinado que nopueden ser objeto de registro como marca lossignos que sean idénticos o similares tantoentre sí como entre los productos o serviciosque amparan, conforme lo establece el literal a)del artículo 83, materia de esta interpretaciónprejudicial.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado:

“La marca tiene como función principal la deidentificar los productos o servicios de unfabricante, con el objeto de diferenciarlos delos de igual o semejante naturaleza, pertene-

cientes a otra empresa o persona; es decir,el titular del registro goza de la facultad deexclusividad respecto de la utilización delsigno, y le corresponde el derecho de opo-nerse a que terceros no autorizados por élhagan uso de la marca”. 5

Ha enfatizado, además, en sus pronunciamien-tos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cui-dado que se debe tener al realizar el cotejoentre dos signos para determinar si entre ellosse presenta el riesgo de confusión. Esto, porcuanto la labor de determinar si una marca esconfundible con otra, presenta diferentes mati-ces y complejidades, según que entre los sig-nos en proceso de comparación exista identi-dad o similitud y según la clase de productos ode servicios a los que cada uno de esos signospretenda distinguir. En los casos en los que lossignos no sólo sean idénticos sino que tenganpor objeto individualizar unos mismos productoso servicios, el riesgo de confusión sería absolu-to. Cuando se trata de simple similitud, el exa-men requiere de mayor profundidad, con el obje-to de llegar a las determinaciones en este con-texto, así mismo, con la mayor precisión posi-ble.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejan-za’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanzapresupone que entre los objetos que se compa-ran existen elementos comunes pero coexis-tiendo con otros aparentemente diferenciadores,produciéndose por tanto la confundibilidad. Encambio, entre marcas o signos idénticos, sesupone que nos encontramos ante lo mismo,sin diferencia alguna entre los signos”. 6

Es importante señalar que la comparación entrelos signos deberá realizarse en base al conjuntode elementos que los integran, donde el todoprevalezca sobre las partes y no descomponien-do la unidad de cada uno. En esta labor, comodice el Tribunal: “La regla esencial para determi-nar la confusión es el examen mediante unavisión en conjunto del signo, para desprendercuál es la impresión general que el mismo dejaen el consumidor en base a un análisis ligero y2 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677,

de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBU-NAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

3 Proceso 13-IP-2001, ya citado.4 Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082,

de 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, ci-tando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N°398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SACMANIJAS (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.

5 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000,G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca:“CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.

6 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S.


simple de éstos, pues ésta es la forma común ala que recurre el consumidor para retenerlo yrecordarlo, ya que en ningún caso se detiene aestablecer en forma detallada las diferenciasentre un signo y otro (…)”. 7

El Tribunal observa también que la determina-ción de la confundibilidad corresponde a unadecisión del funcionario administrativo o, en sucaso, del juzgador, quienes han de determinarlacon base a principios y reglas que la doctrina yla jurisprudencia han sugerido, a los efectos deprecisar el grado de confundibilidad, la que pue-de ir del extremo de la similitud al de la identi-dad.

Resulta, en todo caso, necesario considerar lassiguientes características propias de la situa-ción de semejanza:

Similitud ideológica, que se presenta entresignos que evocan las mismas o similares ideas.Al respecto, señala el profesor OTAMENDI queaquélla es la que “deriva del mismo parecidoconceptual de las marcas. Es la representacióno evocación de una misma cosa, característicao idea, la que impide al consumidor distinguiruna de otra”. 8

En consecuencia, pueden ser consideradosconfundibles signos, que, aunque visual o foné-ticamente no sean similares, puedan sin embar-go inducir a error al público consumidor en cuan-to a su procedencia empresarial, en caso deevocar, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por lacoincidencia de letras entre los segmentos acompararse, en los cuales la secuencia de vo-cales, la longitud de la o las palabras, el númerode sílabas, las raíces o las terminaciones co-munes, pueden producir en mayor o menor gra-do, que la confusión sea más palpable u obvia;

Similitud fonética, que se da entre signos queal ser pronunciados tienen un sonido similar. Ladeterminación de tal similitud depende de la

identidad en la sílaba tónica, o de la coinciden-cia en las raíces o terminaciones, entre otras.Sin embargo, deben tenerse en cuenta las parti-cularidades que conserva cada caso, con el finde determinar si existe la posibilidad real deconfusión.

3.4. RIESGOS DE CONFUSIÓN: Directa e In-directa.

Este Órgano Jurisdiccional, en su jurispruden-cia, ha manifestado que no es necesario que elsigno solicitado para registro induzca a error alos consumidores, sino que es suficiente la exis-tencia del riesgo de confusión para que se con-figure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión enmateria marcaria, se refiere a la falta de clari-dad para poder elegir un bien de otro, a la quepuedan ser inducidos los consumidores por noexistir en el signo la capacidad suficiente paraser distintivo”. 9

Para establecer la existencia del riesgo de con-fusión será necesario determinar si existe iden-tidad o semejanza entre los signos en disputa,tanto entre sí como en relación con los produc-tos o servicios distinguidos por ellos, y conside-rar la situación de los consumidores o usuarios,la cual variará en función de los productos oservicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o lasemejanza de los signos puede dar lugar a dostipos de confusión: la directa, caracterizadaporque el vínculo de identidad o semejanza in-duce al comprador a adquirir un producto o usarun servicio determinado en la creencia de queestá comprando o usando otro, lo que implica laexistencia de un cierto nexo también entre losproductos o servicios; y la indirecta, caracteri-zada porque el citado vínculo hace que el con-sumidor atribuya, en contra de la realidad de loshechos, a dos productos o dos servicios que sele ofrecen, un origen empresarial común. 10

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgode confusión entre varios signos y los produc-

7 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089,del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DEEBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340,de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNALDE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

8 OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. EditorialAbeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153.

9 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTI-CIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

10 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


tos o servicios que cada una de ellos amparaserían los siguientes: (i) que exista identidadentre los signos en disputa y también entre losproductos o servicios distinguidos por ellos; (ii)o identidad entre los signos y semejanza entrelos productos o servicios; (iii) o semejanza en-tre los signos e identidad entre los productos yservicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y tam-bién semejanza entre éstos. 11

En lo que respecta a los ámbitos de la confu-sión, el Tribunal ha sentado los siguientes crite-rios: “El primero, la confusión visual, la cual ra-dica en poner de manifiesto los aspectos orto-gráficos, los meramente gráficos y los de for-ma. El segundo, la confusión auditiva, en dondejuega un papel determinante, la percepción so-nora que pueda tener el consumidor respecto dela denominación aunque en algunos casos vis-tas desde una perspectiva gráfica sean diferen-tes, auditivamente la idea es de la misma deno-minación o marca. El tercer y último criterio, esla confusión ideológica, que conlleva a la perso-na a relacionar el signo o denominación con elcontenido o significado real del mismo, o mejor,en este punto no se tiene en cuenta los aspec-tos materiales o auditivos, sino que se atiende ala comprensión, o al significado que contiene laexpresión, ya sea denominativa o gráfica”. 12

3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJOMARCARIO.

La doctrina y la jurisprudencia han establecidocriterios generales, que faciliten al funcionario oal juez, la comparación y apreciación de laposible similitud entre las marcas en conflicto.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su ju-risprudencia las siguientes reglas originadas enla doctrina para realizar el cotejo entre marcas:

Regla 1.- La confusión resulta de la impre-sión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse su-cesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las seme-janzas y no las diferencias que existen entrelas marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debecolocarse en el lugar del comprador presuntoy tener en cuenta la naturaleza de los produc-tos. 13

Acerca de la utilidad y aplicación de estos pará-metros técnicos, el tratadista Breuer Moreno hamanifestado:

“La primera regla y la que se ha consideradode mayor importancia, es el cotejo en conjun-to de la marca, criterio que se adopta paratodo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marcaes la impresión que el consumidor mediotiene sobre la misma y que puede Ilevarle aconfusión frente a otras marcas semejantesque se encuentren disponibles en el comer-cio.

En las marcas es necesario encontrar la di-mensión que con mayor intensidad penetraen la mente del consumidor y determine asíla impresión general que el distintivo causaen el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más deevitar que sus elementos puedan ser fraccio-nados en sus partes componentes para com-parar cada componente de una marca con loscomponentes o la desintegración de la otramarca, persigue que el examen se realice abase de las semejanzas y no por las diferen-cias existentes, porque éste no es el caminode comparación utilizado por el consumidorni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otrocriterio, debe emplearse el método de uncotejo sucesivo entre las marcas, esto es, nocabe el análisis simultáneo, en razón de queel consumidor no analiza simultáneamentetodas las marcas sino lo hace en forma indi-vidualizada. El efecto de este sistema recaeen analizar cuál es la impresión final que elconsumidor tiene luego de la observación de

11 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891,de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNALDE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

12 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, pu-blicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998,marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.

13 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCASDE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, BuenosAires, Pág. 351 y ss.


las dos marcas. Al ubicar una marca al ladode otra se procederá bajo un examen riguro-so de comparación, no hasta el punto de‘disecarlas’, que es precisamente lo que sedebe obviar en un cotejo marcario.

La similitud general entre dos marcas no de-pende de los elementos distintos que aparez-can en ellas, sino de los elementos semejan-tes o de la semejante disposición de esoselementos”. 14

3.6. MARCAS CONFORMADAS POR TÉRMI-NOS DESCRIPTIVOS O COMUNES.

Tomando en cuenta que la sociedad actora ma-nifiesta que “En el presente caso, la solicitud deregistro está formada por la raíz ‘YUGUR’ (sic)que es descriptiva de los productos que ampa-ra, esto es, entre otros, helados y hielos de laClase Internacional No. 30, por tal razón no essusceptible de apropiación particular; y, por unaterminación ‘CHUP’ que es la dimensión predo-minante de las marcas de mi mandante. Lo queindudablemente configura la irregistrabilidad delsigno ‘YOGURCHUP’”; y, que “(…) el término‘YOGUR’ es de uso común en la clase de pro-ductos que ampara la solicitud de registro‘YOGURCHUP’ (…)”; el Tribunal estima necesa-rio tratar el tema de marcas conformadas portérminos descriptivos o comunes.

Al respecto, al conformar una marca, su creadorpuede valerse de toda clase de elementos quepueden estimarse como expresiones de usocomún, por lo que no pueden ser objeto demonopolio o dominio absoluto por persona algu-na. Menos aún cuando éstas informan exclusi-vamente acerca de la calidad, cantidad, desti-no, valor, lugar de origen, época de producción,características u otros datos del correspondien-te producto o servicio. En este caso, si talescaracterísticas son comunes a otros productoso servicios del mismo género, el signo no serádistintivo y, por tanto, no podrá ser registrado.

Es claro que el titular de una marca que lleveincluida una expresión de tal naturaleza no tieneun dominio exclusivo sobre ella y, en conse-cuencia, no está facultado por la ley para impe-

dir que terceros puedan utilizar dicha expresiónen combinación de otros elementos en la con-formación de signos marcarios, siempre que elresultado sea suficientemente distintivo a fin deno crear riesgo confusión.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la si-guiente manera:

“Una marca puede incluir en su conjunto pa-labras que individualmente consideradaspueden estimarse como expresiones de usocomún, y que por ser tales no pueden serobjeto de monopolio por persona alguna. Porello el titular de una marca que lleve incluidauna expresión de tal naturaleza no está legal-mente facultado para oponerse a que terce-ros puedan utilizar dicha expresión, en com-binación de otros elementos en la conforma-ción de signos marcarios, siempre que el re-sultado sea original y lo suficientemente dis-tintivo a fin de no crear confusión.” (Proceso70-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 21de junio de 2005, publicada en Gaceta Oficialdel Acuerdo de Cartagena N° 1231 de 16 deagosto de 2005).

Al realizar el examen comparativo de marcasque se encuentran conformadas por términos deuso común, éstos no deben ser considerados aefecto de determinar si existe confusión, siendoésta una circunstancia de excepción a la reglade que el cotejo de las marcas debe realizarseatendiendo a una simple visión de conjunto delos signos que se enfrentan, donde el todo pre-valece sobre sus componentes.

En el caso de signos conformados por términosusuales, la distintividad se busca en el elemen-to diferente que integra el signo, ya que dichostérminos son marcariamente débiles.

El derecho de uso exclusivo del que goza eltitular de la marca, descarta que palabras nece-sarias o usuales pertenecientes al dominio pú-blico puedan ser utilizadas únicamente por untitular marcario, ya que al ser esos vocablosusuales, no se puede impedir que el público engeneral los siga utilizando.

Dentro del tema, Jorge Otamendi señala que:

“El titular de una marca con un elemento deuso común sabe que tendrá que coexistir conlas marcas anteriores, y con las que se han

14 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000,G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca:“CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.


de solicitar en el futuro. Y sabe también quesiempre existirá entre las marcas así configu-radas el parecido que se deriva, necesaria-mente, de las partículas coparticipadas in-susceptibles de privilegio marcario. Esto ne-cesariamente tendrá efectos sobre el criterioque se aplique en el cotejo. Y por ello se hadicho que esos elementos de uso común sonmarcariamente débiles”. 15

3.7. LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA.

Tomando en cuenta que la sociedad ENRIQUEBERNAT F. S.A. afirmó en su escrito de deman-da que “La solicitud de registro ‘YOGURCHUP’es semejante a la marca de alto renombre ‘CHU-PA CHUPS’ de mi representada (…). La exis-tencia de una marca similar a una de alto re-nombre a nivel internacional en el mercado ecua-toriano atentaría gravemente a la competenciadesleal y causaría perjuicio a ENRIQUE BER-NAT F. S.A.”; el Tribunal estima adecuado ha-cer referencia al tema de “la marca notoria y suprueba”, en tanto que el Régimen Común dePropiedad Industrial no hace distinción entreellas, otorgándoles, en consecuencia, el mismotratamiento.

El Tribunal señala que la marca notoria es aqué-lla en la que concurren los siguientes aspectos:la difusión de la misma entre el público consu-midor traducido del uso intenso de la misma; y,la calidad de los productos o servicios que ellaampara, ya que ningún consumidor recordará nidifundirá el conocimiento de la marca cuandolos productos o servicios, por ella protegidos,no satisfagan las necesidades del consumidor,comprador o usuario, respectivamente.

La difusión de la marca en los diferentes merca-dos, la intensidad del uso que de ella se hiciere,y el prestigio adquirido, influyen decisivamentepara que ésta adquiera el carácter de notoria,ya que así el consumidor reconocerá y asignarádicha característica, debido al esfuerzo que eltitular de la misma realice para elevarla de lacategoría de marca común u ordinaria al statusde notoria.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, lamarca notoria es “aquella que goza de difusión

o —lo que es lo mismo— es conocida por losconsumidores de la clase de productos a losque se aplica la marca. La difusión entre elsector correspondiente de los consumidores esel presupuesto de la notoriedad de la marca”. 16

El Profesor José Manuel Otero Lastres define ala marca notoriamente conocida como: “aquellamarca que goza de difusión y ha logrado elreconocimiento de los círculos interesados (losconsumidores y los competidores). De esta de-finición se desprende que son dos las notasfundamentales que caracterizan este tipo demarcas: un determinado grado de difusión y elreconocimiento en el mercado por los círculosinteresados como signo indicador del origenempresarial del correspondiente producto o ser-vicio”. 17

Este Tribunal caracteriza a la marca notoriacomo “aquella que reúne la calidad de ser cono-cida por una colectividad de individuos pertene-cientes a un determinado grupo de consumido-res o usuarios del tipo de bienes o de serviciosa los que les es aplicable, porque se encuentraampliamente difundida entre dicho grupo”. 18

La notoriedad de la marca no se presume, debeser probada por quien la alega. Al respecto, elTribunal recogiendo criterios doctrinarios hasentado la siguiente jurisprudencia: “Varios sonlos hechos o antecedentes que determinan queuna marca sea notoria: calidad de los productoso servicios, conocimiento por parte de los usua-rios o consumidores, publicidad, intensidad deuso, que deben ser conocidos por el juez oadministrador para calificar a la marca de noto-ria, y que para llegar a esa convicción deben serprobados y demostrados dentro del proceso ju-dicial o administrativo. Aún en el supuesto deque una marca haya sido declarada administra-tiva o judicialmente como notoria, tiene que serpresentada a juicio tal resolución o sentencia,constituyéndose éstas en una prueba con unacarga de gran contenido procedimental”. (Proce-

15 OTAMENDI Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. EditorialAbeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 191.

16 FERNANDEZ Novoa, Carlos; “Fundamentos de Dere-cho de Marcas”. Editorial Montecorvo, S.A. 1984, p. 32.

17 OTERO LASTRES, José Manuel, “La prueba de la mar-ca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”,Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243.

18 Proceso 07-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 299,de 17 de octubre de 1997, marca: “ELEGANTE TRIGUE-ÑA CON TURBANTE”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBU-NAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


so 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de17 de octubre de 1996, marca: LISTER).

En consecuencia, la notoriedad de la marcaconstituye un hecho que debe ser probado porquien la alega, teniendo en cuenta los criteriosprevistos en el artículo 84 de la Decisión 344, asaber:

“a) La extensión de su conocimiento entre elpúblico consumidor como signo distintivode los productos o servicios para los quefue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión yde la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso cons-tante;

d) El análisis de producción y mercadeo delos productos que distingue la marca”.

La previsión normativa de los citados indicado-res de notoriedad de la marca hace inaplicable asu respecto la máxima notoria non egent proba-tione. Y es que, a diferencia del hecho notorio,la notoriedad de la marca no se halla implícitaen la circunstancia de ser ampliamente conoci-da, sino que es necesaria la demostración sufi-ciente de su existencia, a través de la prueba,entre otros, de aquellos indicadores.

La reproducción o la imitación de un signonotoriamente conocido

En el caso de la marca notoria, la prohibición deregistrar el signo que constituya su reproduc-ción, imitación, traducción o transcripción, totalo parcial, tal y como lo dispone el artículo 83,literal d) de la Decisión 344, será aplicable conindependencia de la clase a que pertenezca yde la naturaleza del producto o servicio de quese trate, toda vez que se trata de prevenir ladilución de la fuerza distintiva de la marca y elaprovechamiento injusto de su prestigio.

Si bien este literal fija tal protección, la notorie-dad, como ya se indicó, es un hecho que debeser probado, como lo establece el artículo 84 deesa Decisión cuando señala los elementos quesirven para medir tal circunstancia. Ello, porque“(...) la marca común, para elevarse al estadode marca notoria, debe contar con una serie defactores, tales como: (...) difusión de la marca,

imagen en el mercado, comercialización del pro-ducto, etc. La carga de la prueba correspondeal titular de la marca, pues ésta puede serdesconocida inclusive por la autoridad adminis-trativa o judicial y la prueba precisamente pre-tende convencer al juzgador de que la marcaalegada como notoria reúne características es-peciales que no poseen las marcas comunes”..19

A tenor de la disposición citada del artículo 83literal d), el reconocimiento de la marca notoria,como signo distintivo de bienes o servicios de-terminados, presupone su conocimiento en elpaís en que se haya solicitado su registro o enel comercio subregional o internacional sujeto areciprocidad, por los sectores interesados, esdecir, por la mayor parte del sector de consumi-dores o usuarios a que estén destinados losbienes o servicios correspondientes.

Confusión con la marca notoriamente cono-cida

El literal e) del artículo 83 de la Decisión 344prevé una protección especial para la marcanotoriamente conocida, independientemente dela clase de los productos o de los serviciosamparados por el signo cuyo registro se pida,pues, en el evento de existir similitud entre lossignos, podría perfectamente producirse riesgode confusión.

Con el objeto de proteger los signos distintivossegún su grado de notoriedad, se han clasifica-do y diferenciado diversos tipos de riesgos. Ge-neralmente la doctrina se ha referido a cuatro, asaber: riesgo de confusión, de asociación, dedilución y de uso parasitario. El Tribunal, enrelación a la marca notoria, dentro del proceso35-IP-2008 ha analizado los riesgos que se po-drían generar:

El riesgo de confusión es la posibilidad deque el consumidor al adquirir un productopiense que está adquiriendo otro (confusióndirecta), o que piense que dicho productotiene un origen empresarial diferente al querealmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad deque el consumidor, que aunque diferencie las

19 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998;G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKABALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CO-MUNIDAD ANDINA.


marcas en conflicto y el origen empresarialdel producto, al adquirirlo piense que el pro-ductor de dicho producto y otra empresa tie-nen una relación o vinculación económica.

El riesgo de dilución es la posibilidad de queel uso de otros signos idénticos o similarescause el debilitamiento de la altísima capaci-dad distintiva que el signo notoriamente co-nocido ha ganado en el mercado, aunque seuse para productos que no tengan ningúngrado de conexidad con los que ampara elsigno notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario esla posibilidad de que un competidor parasita-rio se aproveche injustamente del prestigiode los signos notoriamente conocidos, aun-que la acción se realice sobre productos oservicios que no tengan ningún grado deconexidad con los que ampara el signo noto-riamente conocido.

Asimismo, el Tribunal, dentro de la Interpreta-ción Prejudicial rendida dentro del proceso 82-IP-2009, expresó que en el ámbito de la Deci-sión 344 el signo notoriamente conocido tantoen el mercado como tal, como en el ámbitoregistral, se encuentra protegido contra el ries-go de confusión, asociación y dilución, de con-formidad con lo siguiente:

El artículo 83, literal a), establece:

“Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarsecomo marcas aquellos signos que, en rela-ción con derechos de terceros, presentenalgunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, auna marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto de los cua-les el uso de la marca pueda inducir alpúblico, a error;”

La mencionada norma habla de “error” y, porlo tanto se deben hacer las siguientes preci-siones:

Los consumidores pueden caer en error porconfusión o por asociación; pues podrían pen-sar que están obteniendo un producto dife-

rente al que están comprando (confusión di-recta), y/o que el producto tiene un origenempresarial diferente al que realmente posee(confusión indirecta), y/o pensar que empre-sas que comercializan productos con diferen-tes marcas tienen relación o vinculación en-tre sí (riesgo de asociación). Por lo tanto, elerror puede ser por confusión y/o asociacióny, en consecuencia, las marcas se encuen-tran protegidas contra dichos riesgos.

Si bien el literal mencionado se refiere a lasmarcas ordinarias, la protección contra elriesgo de asociación también es extensiva alas marcas notoriamente conocidas, dadoque éstas gozan de mayor protección. Por lotanto, en este escenario no puede pensarseque mientras las marcas ordinarias se prote-gen contra el riesgo de asociación, las noto-rias notoriamente conocidas no.

Aunque el literal e) del artículo 83 de la Deci-sión 344 sólo se refiera al término confusión,como se mostró anteriormente, la marca no-toriamente conocida también es protegida con-tra el riesgo de asociación.

En relación con el riesgo de dilución, el Tribu-nal ha manifestado lo siguiente:

“En efecto, al diferenciar las causales deirregistrabilidad de las marcas, no dispone,como lo hace la Decisión 486, la protecciónde las marcas comunes en relación con losriesgos de confusión y asociación, sino selimita a decir en el literal a) del artículo 83,que no se pueden registrar como marcassignos que sean idénticos o se asemejen deforma que puedan inducir al público a error, auna marca anteriormente solicitada para re-gistro o registrada por un tercero, para losmismos productos o servicios, o para pro-ductos o servicios respecto de los cuales eluso de la marca pueda inducir al público aerror.

(…)

En efecto, con la anterior disposición se otor-ga protección ampliada al signo notoriamenteconocido, que como ya se ha dicho, excedeel principio de especialidad y territorialidad.Dicha norma no hace referencia a la protec-ción de los signos notoriamente conocidosrespecto de ciertos riesgos determinados,


pero se debe entender que la norma trata desalvaguardar los signos notoriamente conoci-dos del riesgo de confusión en que puedeincurrir el público consumidor, como lo haceexpresamente en relación con la marca gene-ral.

Por otro lado, el literal e) del artículo 83 de laDecisión 344, es una disposición de carácterespecial en relación con protección de lamarca notoria, al disponer que no se puedenregistrar como marcas signos ‘que sean si-milares hasta el punto de producir confusióncon una marca notoriamente conocida, inde-pendientemente de la clase de los productoso servicios para los cuales se solicite elregistro (...)’.

Con esta última disposición se protege a lamarca notoria más allá del principio de espe-cialidad, pero únicamente refiriéndose al ries-go de confusión. No se refiere a la protecciónen relación con otros riesgos como uso para-sitario y dilución.

La Decisión 344 sólo se refiere a los riesgosa que están expuestas las marcas en el mer-cado, al establecer los derechos conferidospor el registro de un signo como marca. Esasí como en el artículo 104, literal d), esta-blece que el titular de una marca registradapuede actuar contra un tercero que use en elcomercio ‘un signo idéntico o similar a lamarca registrada, con relación a productos oservicios distintos de aquellos para los cua-les se ha registrado la misma, cuando el usode ese signo respecto a tales productos oservicios pudiese inducir al público a error oconfusión, pudiese causar a su titular undaño económico o comercial injusto, o pro-duzca una dilución de la fuerza distintiva odel valor comercial de dicha marca’ (subraya-do por fuera del texto).

De manera que en dicha norma se protege nosólo a la marca notoriamente conocida, sinoa las marcas comunes de los riesgos deconfusión y de dilución que pudiese causar eluso indebido de un signo distintivo en elmercado. Se advierte que no se está hablan-do de las causales de irregistrabilidad, sinode las conductas lesivas contra una marcaregistrada, que el titular de la misma puedeatacar.

(…)

De conformidad con la figura de la marcanotoriamente conocida y la finalidad de suprotección, en materia de causales deirregistrabilidad sí es procedente su protec-ción contra el riesgo de dilución. Lo anteriorpor lo siguiente:

o La protección de la marca notoriamenteconocida se instaura para salvaguardar lagran capacidad distintiva que han adquiridodichas marcas en el mercado.

o Uno de los principios que gobiernan delderecho marcario es el del uso real y efectivode la marca en el mercado y, en consecuen-cia, de permitirse que se registre una marcaque al ser usada en el mercado genere dilu-ción de una marca notoria, no habría conso-nancia con el objetivo perseguido al instaurarla figura de la marca notoria y su protecciónen el régimen comunitario andino.

o Además de lo anterior, no habría concor-dancia entre que se proteja a las marcas re-gistradas contra el uso de signos idénticos ysimilares que generen riesgo de dilución (art.104, literal d), con la falta de protección con-tra dicho riesgo respecto las marcas notoria-mente conocidas en el ámbito registral. Esdecir, no es consecuente que se prevea pro-tección en este ámbito contra el uso indebi-do, si por otro lado, en cuestión de marcasnotorias, se permitiera el registro de signosidénticos o similares que al ser usados en elmercado puedan causar riesgo de dilución desu capacidad distintiva.

Lo anteriormente expuesto quiere decir, quedebe hacerse una interpretación conjunta delos literales d) y e) del artículo 83 con el ob-jetivo perseguido al proteger a la marca no-toriamente conocida, que en relación con elregistro de un signo idéntico o similar a unsigno notoriamente conocido, de manera queel Juez Nacional o la Oficina Nacional Com-petente, en su caso, deberán tener en cuentala protección ampliada que establece la nor-mativa comunitaria en el artículo 83, literalesd) y e), siempre y cuando la solicitud deregistro como marca de un signo idéntico osimilar a un signo notoriamente conocido pue-da generar riesgo de confusión, asociación odilución de su capacidad distintiva.

A pesar de que el riesgo de dilución ha idoaparejado con la protección de los signos


notoriamente conocidos, como se vio, el ar-tículo 104, literal d), lo ha extendido tambiéna todo tipo de marca registrada cuando sepresente su uso no autorizado. Haciendo unaadecuación del concepto con la norma co-mentada, la protección contra dicho riesgotiene como objetivo salvaguardar a las mar-cas en relación con cualquier uso de otrossignos idénticos o similares que cause el de-bilitamiento de su capacidad distintiva, aun-que se use para productos que no sean idén-ticos, similares o que no tengan ningún gradode conexidad con los que ampara la marcaregistrada”. (Proceso 145-IP-2006, Interpreta-ción Prejudicial de 16 de noviembre de 2006.Marca: “CAPITAN Z”, publicada en GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena N° 1452, de10 de enero de 2007).

Finalmente, es importante advertir lo que enreiteradas interpretaciones este Organismo haseñalado:

“Dentro del conflicto suscitado entre una mar-ca notoriamente conocida y una marca co-mún, el punto esencial radica en determinarel momento en que la marca notoriamenteconocida debe tener tal calidad a fin, o biende impugnar con ella un registro, o bien parahacer valer preferentemente los derechos queconfiere la norma cuando se ha registradouna marca en violación de los literales d) y e)del artículo 83 de la Decisión 344. En unaacción de cancelación o de nulidad, la exis-tencia de notoriedad se demostrará tanto almomento de iniciarse la acción respectivacomo al momento en que la marca controver-tida se presentó a registro y fue tramitada. Lamarca debe ser notoria con anterioridad a lanueva marca por registrarse (Proceso 17-IP-96, G.O. Nº 253 de 7 de marzo de 1997). Encaso de observaciones la notoriedad deberáprobarse, por el que las alegue o controvierta,en el momento en que tales observacionessean presentadas, es decir, en que dichanotoriedad sea alegada.”.20

En este caso, con relación a la independenciade la clase internacional de los productos y delos servicios amparados por una marca even-

tualmente notoria, sólo podrá ser considerada sidicha notoriedad es anterior a la solicitud deregistro del signo, así como ha sido probada yoportunamente reconocida por el examinador ysi hay riesgo de confusión.

3.8. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. DEBI-DA MOTIVACIÓN.

Tomando en cuenta que la sociedad ENRIQUEBERNAT F. S.A. expresó que “La oficina nacio-nal competente, al momento de realizar el exa-men de registrabilidad, debe verificar la existen-cia de los presupuestos señalados, y en casode que se comprueben esas circunstancias de-negar el registro solicitado”; el Tribunal estimaadecuado referirse al tema de “Examen deRegistrabilidad y Debida Motivación”.

La normativa andina en el procedimiento para elexamen de registrabilidad establece en el ar-tículo 93 de la Decisión 344 que dentro de lostreinta días hábiles siguientes a la publicación,cualquier persona que tenga legítimo interés,podrá presentar observaciones al registro de lamarca solicitada. La persona que tiene legítimointerés, lo acreditará ante la Oficina NacionalCompetente, que es la encargada de calificar talcondición.

Asimismo, el examen de registrabilidad que, enapego a lo dispuesto en el artículo 96 de lamisma Decisión, debe practicar la oficina co-rrespondiente, comprende el análisis de todaslas exigencias que aquélla impone para que unsigno pueda ser registrado como marca, par-tiendo, desde luego, de los requisitos fijadospor el artículo 81 y, tomando en consideraciónlas prohibiciones determinadas por los artículos82 y 83 de la Decisión en estudio.

La facultad conferida a la Oficina Nacional Com-petente para realizar el examen sobre registra-bilidad del signo constituye una obligación queprecede al otorgamiento del registro marcario.La existencia de observaciones compromete aúnmás al funcionario respecto de la realización delexamen de fondo, pero, la inexistencia de lasmismas no lo libera de la obligación de practi-carlo; esto, porque el objetivo de la norma es elde que dicho examen se convierta en etapaobligatoria dentro del proceso de concesión ode denegación de los registros marcarios.

Este Tribunal ha señalado al respecto que:

20 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998;G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKABALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CO-MUNIDAD ANDINA.


“La disposición del artículo 96 impone la obli-gación a la oficina nacional competente derealizar el examen de registrabilidad de unasolicitud marcaria, examen que debe proce-der tanto en los casos en que se han presen-tado observaciones como en aquellos en losque ellas no existan. La inexistencia de ob-servaciones, por lo tanto, no exime al admi-nistrador, de la exigencia de proceder al exa-men de registrabilidad, y con este fundamen-to a otorgar o denegar el registro de la marca,resolución debidamente motivada que serácomunicada al interesado”. 21

Será entonces dicha Dependencia la que, endefinitiva, decida sobre las observaciones for-muladas y, desde luego, respecto de la conce-sión o de la denegación del registro solicitado;el acto de concesión o de denegación del regis-tro debe estar respaldado en un estudio prolijo,técnico y pormenorizado de todos los elemen-tos y reglas que le sirvieron de base para tomarsu decisión. El funcionario debe aplicar las re-glas que la doctrina y la jurisprudencia hanestablecido con esa finalidad. La aplicación quede éstas se realice en el examen comparativodependerá, en cada caso, de las circunstanciasy hechos que rodeen a las marcas en conflicto.

Asimismo, en anteriores providencias el Tribu-nal ha establecido ciertas características que sibien hacen referencia a la Decisión 486, sonperfectamente aplicables al examen de regis-trabilidad en el ámbito de la Decisión 344. Sobreel tema se ha manifestado:

“El Tribunal en múltiples InterpretacionesPrejudiciales 22 ha abordado el tema del exa-men de registrabilidad, pero en uno de susúltimos pronunciamientos determinó con to-da claridad cuáles son las características dedicho examen:

1. El examen de registrabilidad se realiza deoficio. La Oficina Nacional Competente debe

realizar el examen de registrabilidad así nose hubieren presentado oposiciones, o nohubiere solicitud expresa de un tercero.

2. El examen de registrabilidad es integral.La Oficina Nacional Competente al analizarsi un signo puede ser registrado como marcadebe revisar si cumple con todos los requisi-tos de artículo 134 de la Decisión 486, yluego determinar si el signo solicitado encajao no dentro de alguna de las causales deirregistrabilidad consagradas en los artículos135 y 136 de la misma norma.

3. En consecuencia con lo anterior y en rela-ción con marcas de terceros, la Oficina Na-cional Competente, así hubiera o no oposi-ciones, deberá revisar si el signo solicitadono encuadra dentro del supuesto de irregis-trabilidad contemplado en el artículo 136, li-teral a); es decir, debe determinar si es o noidéntico o se asemeja o no a una marca ante-riormente solicitada para registro o registra-da por un tercero, para los mismos productoso servicios, o para productos o servicios res-pecto de los cuales el uso de la marca puedacausar un riesgo de confusión o de asocia-ción”. (Proceso 180-IP-2006. InterpretaciónPrejudicial de 4 de diciembre de 2006, publi-cada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena N° 1476, de 16 de marzo de 2007).

Debida motivación

Parte del artículo 95 de la Decisión 344 señalaque: “Vencido el plazo en el artículo 93, sin quese hubieren presentado observaciones, la ofici-na nacional competente procederá a realizar elexamen de registrabilidad y a otorgar o denegarel registro de la marca”. Esta resolución tieneque ser, necesariamente, motivada en debidaforma y, además, debe expresar, en su pronun-ciamiento, los fundamentos en los que se basapara emitirlos.

Acerca de los actos administrativos referentesa la concesión o a la denegación de registrosmarcarios, este Tribunal ha manifestado:

“(...) requieren de motivación para su validez;pero si, además, la obligación de motivarviene impuesta legalmente -en el presentecaso por la misma norma comunitaria, deprevalente aplicación- debe entonces formarparte de aquél y, además, como lo ha expre-

21 Proceso 22-IP-96, sentencia de 12 de marzo de 1997.G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997. Marca: “EXPO-MUJER”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA.

22 Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudi-ciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005,proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpreta-ción Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferidadentro del proceso 167-IP-2005.


sado la jurisprudencia de este Tribunal Andi-no, podría quedar afectada de nulidad abso-luta la resolución que los contenga si porinmotivación lesiona el derecho de defensade los administrados”. 23

En consecuencia, es necesario precisar que elexamen de registrabilidad debe ser plasmadoen la Resolución que concede o deniega elregistro marcario, es decir la Oficina Nacionalno puede mantener en secreto dicho proceso y,en consecuencia, la resolución que concede elregistro marcario, que en definitiva es la que senotifica al solicitante, debe dar razón de dichoexamen y, por lo tanto, cumplir con un principiobásico de la actuación pública como es el de lamotivación de los actos.

3.9. FAMILIAS DE MARCAS. LA MARCA DE-RIVADA

Tomando en cuenta que en el proceso internoque dio lugar a la presente interpretación preju-dicial la sociedad ENRIQUE BERNAT F. S.A.afirma que “ENRIQUE BERNAT F. S.A. es titu-lar de la familia de marcas ‘CHUPA CHUPS’”,“la existencia de las marcas ‘CHUPA’, ‘CHUPACHUPS FANTASY BALL’ y ‘CHUPA CHUPS’, anombre de un mismo titular permitirán presumirque ‘YOGURCHUP’ forma parte de la ‘familia demarcas’ de propiedad de ENRIQUE BERNAT F.S.A. (…)”; es preciso referirse al tema Familiade Marcas y Marca Derivada.

En el Derecho de Marcas se admite en generalla existencia de una pluralidad de marcas queposean un rasgo distintivo común. Por lo gene-ral, el rasgo común y distintivo que figure alinicio de la denominación será el elemento do-minante. Este elemento dominante hará que lasmarcas que lo incluyan produzcan una impre-sión general común, en el sentido de que induci-rá a los consumidores a asociarlas entre sí y apensar que los productos a que se refieren par-ticipan de un origen común. Dado que el ele-mento dominante común obra como un indica-dor de pertenencia de la marca a una familia demarcas, es probable que el consumidor medioconsidere que el producto donde figura el citadoelemento constituye objeto de una marca que

pertenece a determinada familia de marcas, porlo que el registro de aquélla, caso de correspon-der a distinto titular, podría inducir a confusión.

El fenómeno de la familia de marcas se diferen-cia claramente de la marcas conformadas poruna partícula de uso común, ya que estás po-seen un elemento de uso general muchas vecesnecesario para identificar cierta clase de pro-ductos. Por tal razón, el titular de una marcaque contenga una partícula de uso común nopuede impedir que otros usen esa partícula enla conformación de otro signo distintivo, a con-trario de lo que sucede con la familia de marcas,cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distin-tivo común pueda ser utilizado por otra persona,ya que este elemento distintivo identifica plena-mente los productos que comercializa el titularde la familia de marcas, y genera en el consumi-dor la impresión de que tienen un origen común.

En relación con lo anterior, la Oficina NacionalCompetente o el Juez Competente, en su caso,deberá determinar si se está en frente de unafamilia de marcas o de una partícula de usocomún, para así determinar el riesgo de confu-sión en el público consumidor.

Finalmente, cabe hacer mención de la figura dela marca derivada, la cual forma parte de lafamilia de marcas, en torno a la cual este Tribu-nal se ha pronunciado en los términos siguien-tes: “en general, resulta admisible que el titularde una marca registrada goce de la facultad deusar la marca con variaciones no sustanciales orespecto de elementos accesorios, sin que estehecho disminuya su protección, a fortiori sedesprende que el propietario de la marca inscri-ta podrá presentar nuevas solicitudes de regis-tro respecto de signos que constituyan una deri-vación de la marca ya protegida, y, por tanto,del derecho previamente adquirido. Estas ‘mar-cas derivadas’ –como se las conoce en la legis-lación española (artículo 9 de la Ley de Marcasde 1988)–, sin embargo, no pretenderán reivindi-car productos distintos a los amparados por elregistro previo, pues en este caso no podráconsiderárselas como una manifestación delderecho conferido por las inscripciones anterio-res, sino como un registro totalmente autónomoe independiente, por lo que el solicitante nopodrá pretender que el nuevo registro constituyala derivación de un derecho adquirido”. En elmarco de estas consideraciones, el Tribunal haprecisado también que: “El propietario de la

23 Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de1998. G.O.A.C. Nº 422, de 30 de marzo de 1999.Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.


marca inscrita podrá presentar nuevas solicitu-des de registro respecto de signos que constitu-yan una derivación de la marca ya protegida, ypor tanto, del derecho previamente adquirido,siempre que la nueva solicitud comprenda lamisma marca con variaciones no sustanciales,y, además, que los productos reivindicados enla solicitud correspondan a los amparados porla marca ya registrada”. 24

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. Un signo puede ser registrado como marca sireúne los requisitos de distintividad, percep-tibilidad y susceptibilidad de representacióngráfica, establecidos por el artículo 81 de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena. Esa aptitud se confirmará, porcierto, si el signo, cuyo registro se solicita,no se encuentra comprendido en ninguna delas causales de irregistrabilidad determina-das por los artículos 82 y 83 de la menciona-da Decisión.

2. Las marcas denominativas llamadas tambiénnominales o verbales, utilizan expresionesacústicas o fonéticas, formadas por una ovarias letras, palabras o números, individual oconjuntamente estructurados, que integranun conjunto o un todo pronunciable, que pue-de o no tener significado conceptual. Lossignos denominativos compuestos son losque se encuentran integrados por dos o máspalabras.

En la comparación que incluya una marcacompuesta debe realizarse una visión de con-junto, considerando la totalidad de los ele-mentos integrantes y teniendo en cuenta, enel juicio comparativo, las palabras que lasconstituyen y las sílabas y letras que confor-man los vocablos de las marcas en pugna.

En una marca denominativa compuesta ha-brá de examinarse especialmente la relevan-cia y distintividad de los vocablos que formenparte de ella, resaltando, necesariamente, elelemento más caracterizado del conjuntomarcario y que le otorga una distintividadpropia al signo por registrarse.

3. No son registrables los signos que, según loprevisto en el artículo 83 literal a), sean idén-ticos o similares a otros ya solicitados oregistrados por un tercero, para los mismosproductos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso de lamarca pueda inducir al público a error.

4. La comparación entre signos susceptibles deinducir a error o confusión en el mercado ha-brá de hacerse desde sus elementos fonéti-co, gráfico y conceptual, pero conducida porla impresión unitaria que cada uno de dichossignos habrá de producir en la sensorialidadigualmente unitaria del consumidor o usuariomedio al que están destinados los productoso servicios. Por tanto, la valoración deberáhacerse sin descomponer la unidad de cadasigno, de modo que, en el conjunto de loselementos que lo integran, el todo prevalezcasobre sus partes, a menos que aquél se halleprovisto de un elemento dotado de tal aptituddistintiva que, por esta razón especial, seconstituya en factor determinante de la valo-ración.

5. El riesgo de confusión deberá ser analizadopor la Autoridad Nacional Competente o porel Juez, según corresponda, sujetándose alas reglas de comparación de signos enun-ciadas en la presente interpretación preju-dicial.

6. Al conformar una marca, su creador puedevalerse de toda clase de elementos que pue-den estimarse como expresiones de uso co-mún, por lo que no pueden ser objeto de mo-nopolio o dominio absoluto por persona algu-na. Menos aún cuando éstas informan exclu-sivamente acerca de la calidad, cantidad,destino, valor, lugar de origen, época de pro-ducción, características u otros datos delcorrespondiente producto o servicio. En estecaso, si tales características son comunes aotros productos o servicios del mismo géne-ro, el signo no será distintivo y, por tanto, nopodrá ser registrado.

24 Proceso N° 84-IP-2000, sentencia del 21 de marzo de2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, del 13 de juniodel mismo año, caso: “KRYSTAL”. Criterio reiterado enlas sentencias dictadas en los expedientes números91-IP-2002 y 97-IP-2002, del 5 de febrero de 2003,publicadas en la G.O.A.C. N° 912, del 25 de marzo delmismo año, casos “ALPIN” y “ALPINETTE”. TRIBUNALDE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


En el caso de signos conformados por pala-bras de uso común, la distintividad se buscaen el elemento diferente que integra el signo,ya que dichas palabras son marcariamentedébiles.

7. La marca notoriamente conocida es la queadquiere esa calidad porque se encuentraampliamente difundida entre una colectividadde individuos y ha logrado el reconocimientodel mismo.

La calidad de marca notoriamente conocidano se presume debiendo probarse por quienla alega las circunstancias que le dan eseestatus. El solo registro de la marca en uno omás países no le otorga la categoría de mar-ca notoria, sino que esa calidad resulta delconjunto de factores que es necesario pro-bar, tales como: la extensión de su conoci-miento entre el público consumidor, la inten-sidad y el ámbito de la difusión y de la publi-cidad, la antigüedad de la marca, su usoconstante, y el análisis de producción y mer-cadeo de los productos que distingue la mar-ca.

8. No se podrán registrar como marca, los sig-nos que constituyan la reproducción, la imita-ción, la traducción o la transcripción, total oparcial de un signo distintivo notoriamenteconocido en el país en el que solicita el regis-tro o en el comercio subregional, o interna-cional sujeto a reciprocidad, por los sectoresinteresados y que pertenezca a un tercero.Dicha prohibición será aplicable, con inde-pendencia de la clase, tanto en los casos enlos que el uso del signo se destine a los mis-mos productos o servicios amparados por lamarca notoriamente conocida, como en aqué-llos en los que el uso se destine a productoso servicios distintos, de acuerdo con lo esta-blecido en el literal d) del artículo 83 de laDecisión 344.

9. Tampoco se podrá registrar un signo que seaconfundible con una marca notoriamente co-nocida, siendo indiferente para el efecto, laclase de productos o de servicios para loscuales se hubiera solicitado dicho registro,conforme consta en el artículo 83 literal e) dela Decisión 344 interpretada.

10. La Oficina Nacional Competente debe, ne-cesariamente, realizar el examen de regis-trabilidad del signo solicitado para registro,

el que comprenderá el análisis de todas lasexigencias establecidas por la Decisión 344.Dicho examen debe realizarse aún en aque-llos casos en que no hayan sido presenta-das observaciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independientemen-te de su contenido, favorable o desfavorable,que resuelva las observaciones en el casode haberlas, y determine la concesión o ladenegación del registro de un signo, deberáplasmarse en resolución debidamente moti-vada, la que deberá ser notificada al peticio-nario.

Asimismo, el examen de registrabilidad rea-lizado por las oficinas de registro marcariotiene las siguientes características:

• Debe ser de oficio.• Es integral.• Se debe plasmar en una resolución debi-

damente motivada.• Es autónomo.

11. Los signos pueden estar conformados porpartículas de uso general o común. En estecaso, la distintividad se busca en el elemen-to diferente que integra el signo y en lacondición de signo de fantasía del conjuntomarcario, es decir, la presencia de aquéllosno impedirá el registro de la denominación,caso que el conjunto del signo se halleprovisto de otros elementos que lo doten defuerza distintiva suficiente. Y puesto que elvocablo de uso común no es apropiable enexclusiva, el titular de la marca que lo poseano podrá impedir su inclusión en otro signo,ni fundamentar en esa única circunstanciael riesgo de confusión entre las denomina-ciones en conflicto.

En el caso de denominaciones conformadaspor partículas de uso común, la distintividadse busca en el elemento diferente que inte-gra el signo, ya que dichos términos sonmarcariamente débiles.

12. En el Derecho de Marcas se admite en ge-neral la existencia de una pluralidad de mar-cas que posean un rasgo distintivo comúnque, por lo general, figura al inicio de ladenominación y que será el elemento domi-nante. Este elemento dominante hará quelas marcas que lo incluyan produzcan unaimpresión general común, en el sentido de


PROCESO 92-IP-2009

Interpretación prejudicial, a solicitud del consultante, de los artículos 134, 135,literales a) y b), y 136 literal a), la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la

consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de laRepública de Colombia. Expediente Interno Nº 2003-0454. Actor: SOCIEDADCHEMOTECNICA S.A. Marca: SIPERTRIN CHEMOTECNICA (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito, a los veinte y un díasdel mes de octubre del año dos mil nueve,procede a resolver la solicitud de InterpretaciónPrejudicial formulada por la Sección Primera delConsejo de Estado de la República de Colom-bia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial ysus anexos cumplen con los requisitos com-prendidos en el artículo 125 del Estatuto delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina,así como con las exigencias del artículo 33 delTratado de Creación, por lo que, su admisión a

trámite fue considerada procedente en el autoemitido el 2 de septiembre de 2009.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada estima procedente destacar comoantecedentes del proceso interno que dio lugara la presente solicitud, lo siguiente:

II. LAS PARTES.

Demandante: SOCIEDAD CHEMOTECNICA S.A.

Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SU-PERINTENDENCIA DE INDUS-TRIA Y COMERCIO.

que inducirá a los consumidores a asociarlasentre sí y a pensar que los productos a quese refieren participan de un origen común.

El titular de la marca inscrita podrá solicitarel registro de signos que constituyan deriva-ción de aquélla, siempre que las nuevassolicitudes comprendan la marca en refe-rencia, con variaciones no sustanciales, yque los productos que constituyan su objetocorrespondan a los ya amparados por lamarca registrada.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno Nº 7814-LEdeberá adoptar la presente interpretación. Asi-mismo deberá dar cumplimiento a las prescrip-ciones contenidas en el párrafo tercero del ar-tículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copiacertificada y remítase copia a la Secretaría Ge-

neral de la Comunidad Andina, para su publica-ción en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena.

Carlos Jaime Villarroel FerrerPRESIDENTE

Oswaldo Salgado EspinozaMAGISTRADO

Leonor Perdomo PerdomoMAGISTRADA

Isabel Palacios LeguizamónSECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-pia del original que reposa en el expediente deesta Secretaría. CERTIFICO.-

Isabel Palacios L.SECRETARIA


Tercero interesado: LABORATORIO FRANCOCOLOMBIANO S.A.AMERICAN HOME PRO-DUCTS CORPORATION.

III. DATOS RELEVANTES

A. HECHOS.

Entre los principales hechos, algunos recogidosde los narrados en la demanda y otros de lasolicitud de interpretación prejudicial y de losantecedentes administrativos de los actos acu-sados, se encuentran:

1. La Sociedad CHEMOTECNICA S.A., solicitóel 15 de abril de 2002 el registro como marcadel signo denominativo SIPERTRIN CHEMO-TECNICA para amparar productos compren-didos en la clase 5 de la Clasificación Inter-nacional de Niza.

2. Una vez publicado el extracto en la Gacetade Propiedad Industrial, la Sociedad LABO-RATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRAN-COL S.A., presentó oposición al registro soli-citado con base en la:

Marca denominativa PERTRIN, registrada enColombia bajo el certificado Nº 187425 y paraamparar servicios de la clase 5 de la Clasifi-cación Internacional de Niza.

3. La Jefe de la División de Signos Distintivos dela Superintendencia de Industria y Comercio,mediante Resolución N° 39729 de 12 de di-ciembre de 2002, resolvió declarar fundada laoposición y negar el registro solicitado.

En el acto administrativo comentado, la Su-perintendencia de Industria y Comercio, deoficio, encontró que la existencia de la marcaSPERTRIN, registrada en la Superintenden-cia de Industria y Comercio bajo el certificadoNo. 201167.

4. La Sociedad CHEMOTECNICA S.A., presen-tó recurso de reposición y en subsidio deapelación contra el anterior acto administra-tivo.

5. La Jefe de la División de Signos Distintivos dela Superintendencia de Industria y Comercio,mediante Resolución Nº 08903 de 31 de mar-

zo de 2003, resolvió el recurso de reposiciónen el sentido de confirmar el acto administra-tivo impugnado y conceder el recurso de ape-lación.

7. El Superintendente Delegado para la Propie-dad Industrial de la Superintendecia de Indus-tria y Comercio, mediante Resolución Nº 11642de 29 de abril de 2003, resolvió el recurso deapelación en el sentido de confirmar el actoimpugnado.

8. La Sociedad CHEMOTECNICA S.A., interpu-so ante la Sección Primera, de la Sala de loContencioso Administrativo, del Consejo deEstado, de la República de Colombia, acciónde nulidad y restablecimiento del derecho enrelación con los anteriores actos administra-tivos.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENI-DOS EN LA DEMANDA.

El demandante motivó la demanda con los si-guientes argumentos:

1. Sostiene, que el signo solicitado es distinti-vo, perceptible y susceptible de representa-ción gráfica.

2. Aduce, que los signos no son confundiblesdesde ningún punto de vista: fonético, gráficoe ideológico. Por lo tanto, no existe riesgo deconfusión.

3. Explica, que los signos en conflicto debieronser apreciados en su conjunto, es decir, sinfraccionarlos.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

a. Por parte de la Superintendencia de In-dustria y Comercio.

La Superintendencia de Industria y Comer-cio, contestó la demanda de la siguiente ma-nera:

• Argumenta, que el signo solicitado carecede distintividad, ya que los signos en con-flicto tienen similitud gráfica, ortográfica yfonética.

• Aduce, que es latente la posibilidad deconfusión en el público consumidor.


b. Por parte de las terceras interesadas enlas resultas del proceso.

Por parte de la sociedad LABORATO-RIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL-

La sociedad LABORATORIO FRANCO CO-LOMBIANO LAFRANCOL S.A., contestó lademanda, así:

• Argumenta, que los signos en conflicto notienen elementos visuales, fonéticos, gra-maticales, ni ideológicos que les permitandiferenciarse.

• Afirma, que las marcas son prácticamenteiguales y, por tanto, pueden ocasionar con-fusión en el público consumidor.

• Sostiene, que la marca PERTRIN es defantasía y, por lo tanto, es evidente que laintención de la sociedad CHEMOTECNICAS.A. era aprovecharse del buen nombre dela sociedad LABORATORIO FRANCO CO-LOMBIANO LAFRANCOL S.A.

Por parte de la sociedad AMERICANHOME PRODUCTS CORPORATION.

De los documentos adjuntos a la solicitud deinterpretación prejudicial, se desprende quela sociedad AMERICAN HOME PRODUCTSCORPORATION, no contestó la demanda.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,es competente para interpretar por la vía preju-dicial, las normas que conforman el Ordena-miento Jurídico de la Comunidad Andina, con elfin de asegurar su aplicación uniforme en elterritorio de los Países Miembros.

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

Las normas cuya interpretación se solicita yque serán objeto de interpretación son: artículos134, 135, literales a) y b), y 136, literal a), de laDecisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina.

A continuación, se inserta el texto de las nor-mas a ser interpretadas:

DECISIÓN 486

(…)

Artículo 134

“A efectos de este régimen constituirá marcacualquier signo que sea apto para distinguirproductos o servicios en el mercado. Podránregistrarse como marcas los signos suscep-tibles de representación gráfica. La naturale-za del producto o servicio al cual se ha deaplicar una marca en ningún caso será obs-táculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los si-guientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos,logotipos, monogramas, retratos, etique-tas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o unacombinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases oenvolturas;

g) cualquier combinación de los signos o me-dios indicados en los apartados anterio-res”.

(…)

Artículo 135

“No podrán registrarse como marcas los sig-nos que:

a) no puedan constituir marca conforme alprimer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad”;

(…)

Artículo 136

“No podrán registrarse como marcas aque-llos signos cuyo uso en el comercio afectara


indebidamente un derecho de tercero, en par-ticular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una mar-ca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, para los mismosproductos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso dela marca pueda causar un riesgo de confu-sión o de asociación”;

(…)

VI. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual se analizaránlos siguientes aspectos:

A. Concepto de marca. Requisitos para el regis-tro de las marcas.

B. La irregistrabilidad de signos por identidad osimilitud. Riesgo de confusión y/o de asocia-ción. Las reglas para el cotejo de los signosdistintivos.

C. Comparación entre signos denominativos ydenominativos compuestos.

D. Examen de signos que distinguen productosfarmacéuticos.

E. Partículas de uso común y genéricas en sig-nos que distinguen productos farmacéuticos.

F. Los signos de fantasía.

A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARAEL REGISTRO DE LAS MARCAS.

En el procedimiento administrativo interno, seresolvió negar el registro del signo denominativoSIPERTRIN CHEMOTECNICA. Por tal motivo,es pertinente referirse al concepto de marca ylos requisitos para su registro.

Teniendo en cuenta las InterpretacionesPrejudiciales, que sobre esta materia han sidoemitidas por este Honorable Tribunal a la Sec-ción Primera, de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo, del Consejo de Estado, de laRepública de Colombia, se debe efectuar la

determinación de los requisitos para el registrode las marcas con fundamento en lo establecidoen los siguientes pronunciamientos:

• Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26de octubre de 2006. Marca: “TRANSPACK”,publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007,dictada para el proceso interno del Consejode Estado N° 2003-0044.

• Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”,publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena N° 1421, de 03 de noviembre de2006, dictada para el proceso interno delConsejo de Estado N° 2004-0427.

En las anteriores providencias se concluyó losiguiente:

“Un signo puede registrarse como marca sireúne los requisitos de distintividad y sus-ceptibilidad de representación gráfica y, ade-más, si el signo no está incurso en ningunade las causales de irregistrabilidad señala-das en los artículos 135 y 136 de la Decisión486 de la Comisión de la Comunidad Andina.La distintividad del signo presupone su per-ceptibilidad por cualquiera de los sentidos.”

a) no puedan constituir marca conforme alprimer párrafo del artículo anterior;

Es importante advertir que el literal a) del artícu-lo 135 de la Decisión 486, eleva a causal abso-luta de irregistrabilidad la falta de alguno de losrequisitos que se desprenden del artículo 134de la misma normativa, es decir, que un signoes absolutamente irregistrable si carece dedistintividad, de susceptibilidad de representa-ción gráfica o de perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la faltade distintividad está consagrada de manera in-dependiente como causal de nulidad absolutaen el artículo 135, literal b). La distintividad tieneun doble aspecto: 1) distintividad intrínseca,mediante la cual se determina la capacidad quedebe tener el signo para distinguir productos oservicios en el mercado. Y 2) distintividad ex-trínseca, mediante la cual se determina la capa-cidad del signo de diferenciarse de otros signosen el mercado.


Este último aspecto, tiene que ver con la causalrelativa contenida en el artículo 136, literal b),que analizaremos en el siguiente acápite.

B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS PORIDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CON-FUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS RE-GLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DIS-TINTIVOS.

En el procedimiento administrativo interno, seargumentó que el signo denominativo SIPERTRINCHEMOTECNICA era confundible con la marcadenominativa PERTRIN. Por tal motivo, es perti-nente referirse a la irregistrabilidad de signospor identidad o similitud y a las reglas para elcotejo de signos distintivos.

1. Irregistrabilidad de signos por identidado similitud.

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486de la Comisión de la Comunidad Andina, consa-gra una causal de irregistrabilidad relacionadaespecíficamente con el requisito de distintivi-dad. Establece, que no son registrables signosque sean idénticos o se asemejen a una marcaanteriormente solicitada para registro o registra-da por un tercero, en relación, con los mismosproductos o servicios, o para productos o servi-cios respecto de los cuales el uso de la marcapueda causar un riesgo de confusión y/o deasociación.

Los signos distintivos en el mercado se expo-nen a diversos factores de riesgo; la doctrinatradicionalmente se ha referido a dos clases: alde confusión y/o de asociación. Actualmente, lalista se ha extendido y se han clasificado otrostipos de riesgos, con el objetivo de proteger lossignos distintivos según su grado de notorie-dad..1

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación,el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad deque el consumidor al adquirir un productopiense que está adquiriendo otro (confusióndirecta), o que piense que dicho productotiene un origen empresarial diferente al querealmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad deque el consumidor, que aunque diferencie lasmarcas en conflicto y el origen empresarialdel producto, al adquirirlo piense que el pro-ductor de dicho producto y otra empresa tie-nen una relación o vinculación económica”.(Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudi-cial del 2 de julio de 2008, publicada en Ga-ceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648del 21 de agosto de 2008).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no esregistrable un signo confundible, ya que no po-see fuerza distintiva; de permitirse su registrose estaría atentando contra el interés del titularde la marca anteriormente registrada, así comoel de los consumidores. Dicha prohibición, con-tribuye a que el mercado de productos y servi-cios se desarrolle con transparencia y, comoefecto, que el consumidor no incurra en error alrealizar la elección de los productos o serviciosque desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Com-petente debe observar y establecer si entre los

1 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOSSIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNAECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:

“La realidad económica demostraba que muchas mar-cas poseen una imagen atractiva que puede ser em-pleada en la promoción de productos o serviciosdistintos. La creación de esta imagen no es casual,sino que obedece a una estrategia de marketing y acuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos alos que se ven expuestos estos signos son: dilucióndel valor atractivo de la marca, uso parasitario delas representaciones positivas que condensa el sig-no, utilización de la marca para productos o servi-

cios distintos de forma que pueda dañarse las aso-ciaciones positivas que la marca suscita.De estos riesgos que difieren de los protegidostradicionalmente por el sistema de marcas, sólo elprimero (dilución del valor atractivo de la marca) eramerecedor de una protección ampliada. Para ello lamarca debía revestir determinadas características,entre las cuales, era relevante la implantación delsigno en prácticamente la totalidad del público delos consumidores. Se cuestionó entonces si sóloeste tipo de marcas debían merecer una proteccióncontra los otros riesgos señalados. La conclusión ala que se llegó fue que el fundamento común a estosriesgos, no era tanto la gran implantación que gozael signo en el tráfico económico, sino la reputaciónque condensa la marca, de la cual se hace un usoparasitario o se trata de dañar negativamente. Sur-gen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marcade alta reputación’ para definir a este nuevo tipo designo que condensa una elevada reputación y pres-tigio que lo hace merecedor de una protección másallá de la regla de la especialidad”.


signos en conflicto existe identidad o semejan-za, para determinar luego, si esto es capaz degenerar confusión o asociación entre los consu-midores. De la conclusión a que se arribe, de-penderá la registrabilidad o no del signo.

La similitud entre dos signos puede darse des-de diferentes ámbitos:

La similitud ortográfica. Se da por la seme-janza de las letras entre los signos a comparar-se. La sucesión de vocales, la longitud de lapalabra o palabras, el número de sílabas, lasraíces o las terminaciones iguales, pueden in-crementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coinciden-cia en las raíces o terminaciones, y cuando lasílaba tónica en las denominaciones compara-das es idéntica o muy difícil de distinguir. Sinembargo, se debe tener en cuenta las particula-ridades de cada caso, para determinar una posi-ble confusión.

La similitud ideológica. Se configura entresignos que evocan una idea idéntica o semejan-te.

2. Reglas para el cotejo marcario.

La Autoridad Nacional competente, deberá pro-ceder al cotejo de los signos en conflicto, apli-cando para ello los siguientes parámetros:

• La comparación, debe efectuarse sin des-componer los elementos que conforman elconjunto marcario, es decir, cada signo debeanalizarse con una visión de conjunto, tenien-do en cuenta su unidad ortográfica, auditiva eideológica.

• En la comparación, se debe emplear el méto-do del cotejo sucesivo, es decir, se debeanalizar un signo y después el otro. No esprocedente realizar un análisis simultáneo,ya que el consumidor no observa al mismotiempo las marcas, sino que lo hace en dife-rentes momentos.

• Se debe enfatizar en las semejanzas y no enlas diferencias, ya que en estas últimas esdonde se percibe el riesgo de confusión o deasociación.

• Al realizar la comparación, es importante tra-tar de colocarse en el lugar del presunto com-

prador, pues un elemento importante para elexaminador, es determinar cómo el productoo servicio es captado por el público consumi-dor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptadospor el Tribunal en numerosas InterpretacionesPrejudiciales, entre los cuales, podemos desta-car: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudi-cial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”,publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. YProceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicialde 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicadaen Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°1370, de 14 de julio de 2006.

C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENO-MINATIVOS Y DENOMINATIVOS COMPUES-TOS.

En el proceso interno se debe proceder a lacomparación entre los signos denominativosSIPERTRIN CHEMOTÉCNICA y PERTRIN. Portal motivo, es necesario abordar el tema de lacomparación entre signos denominativos y de-nominativos compuestos.

Al momento de realizar la comparación entredos signos denominativos, el examinador debetomar en cuenta los siguientes criterios:

• Se debe analizar cada signo en su conjunto,es decir, sin descomponer su unidad foné-tica. Sin embargo, es importante tener encuenta las sílabas o letras que poseen unafunción diferenciadora en el conjunto, ya queesto ayudaría a entender cómo el signo espercibido en el mercado.

• Se debe tener en cuenta la sílaba tónica delos signos a comparar, ya que si ocupa lamisma posición, es idéntica o muy difícil dedistinguir, la semejanza entre los signos po-dría ser evidente.

• Se debe observar el orden de las vocales, yaque esto indica la sonoridad de la denomina-ción.

• Se debe determinar el elemento que impactade una manera más fuerte en la mente delconsumidor, ya que esto mostraría cómo escaptada la marca en el mercado.


En atención, a que en el caso bajo estudiouno de los signos en conflicto se encuentraformado por dos palabras, se hace necesariotratar el tema de los signos denominativos com-puestos.

Sobre la viabilidad, de que los signos a regis-trarse adopten palabras compuestas, el Tribu-nal ha manifestado lo siguiente:

“No existe prohibición alguna para que lossignos a registrarse adopten, entre otros, cual-quiera de estas formas: se compongan deuna palabra compuesta, o de dos o máspalabras, con o sin significación conceptual,con o sin el acompañamiento de un gráfico(...) La otra posibilidad, es que de las pala-bras contenidas en la solicitud posterior, launa forme parte de una marca ya registrada(...)”. (Proceso N° 13-IP-2001. InterpretaciónPrejudicial de 2 de mayo de 2001, publicadaen Gaceta Oficial del Acuerdo de CartagenaN° 677 de 13 de junio de 2001).

Al examinar un signo compuesto, la autoridadnacional deberá analizar el grado de distintividadde los elementos que lo componen, y así proce-der al cotejo de las marcas en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:

“En el supuesto de solicitarse el registro comomarca de un signo compuesto, caso quehaya de juzgarse sobre su registrabilidad,habrá de examinarse especialmente la rele-vancia y distintividad de los vocablos que loconforman. Existen vocablos que dotan alsigno de ‘(…) la suficiente carga semánticaque permita una eficacia particularizadora queconduzca a identificar el origen empresarial(…)’. (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001,ya citada). Por tanto, si existe un nuevo voca-blo que pueda claramente dar suficientedistintividad al signo, podrá ser objeto deregistro.” (Proceso 50-IP-2005. InterpretaciónPrejudicial de 11 de mayo de 2005, publicadaen Gaceta Oficial del Acuerdo de CartagenaN° 1217, de 11 de julio de 2005).

En este orden de ideas, el Juez Consultante,aplicando este criterio, debe establecer el ries-go de confusión y/o de asociación que pudieraexistir entre los signos denominativos SIPERTRINCHEMOTECNICA y PERTRIN.

D. EXAMEN DE SIGNOS QUE DISTINGUENPRODUCTOS FARMACÉUTICOS.

El signo SIPERTRIN CHEMOTÉCNICA amparaproductos de la clase 5 de la Clasificación Inter-nacional de Niza. Por lo tanto, es pertinentetratar el examen de los signos que distinguenproductos farmacéuticos.

El examen de los signos destinados a distinguirproductos farmacéuticos, merece mayor aten-ción en procura de evitar la posibilidad de confu-sión entre los consumidores. En estos casos,es necesario que el examinador aplique un cri-terio más riguroso.

A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado dela siguiente manera:

“Lo que se trata de proteger evitando la con-fusión marcaria, es la salud del consumidor,quien por una confusión al solicitar un pro-ducto y por la negligencia del despachador,puede recibir uno de una fonética semejantepero que difiera de su composición y finali-dad. Si el producto solicitado está destinadoal tratamiento gripal y el entregado lo es parael tratamiento amebático (sic), las conse-cuencias en el consumidor pueden ser nefas-tas.

Hay que tomar en consideración lo que seviene denominando en nuestros Países so-bre la cultura ‘curativa personal’, según lacual un gran número de pacientes se autore-cetan bien por haber escuchado el anunciopublicitario de un producto o por haber recibi-do alguna insinuación de un tercero. No seconsidera que cada organismo humano tieneuna reacción diferente frente al mismo fárma-co, y sin embargo la automedicación puedellevar al momento de la adquisición del pro-ducto a un error o confusión por la similitudentre los dos signos.

El criterio jurisprudencial concordante de esteTribunal sobre las marcas farmacéuticas hasido reiterado en varias sentencias. Así, enel Proceso 30-IP-2000, se estableció lo si-guiente:

Este Tribunal se inclina por la tesis de queen cuanto a marcas farmacéuticas el examende la confundibilidad debe tener un estudio yanálisis más prolijo evitando el registro de


marcas cuya denominación tenga una estre-cha similitud para evitar precisamente, que elconsumidor solicite un producto confundién-dose con otro, lo que en determinadas cir-cunstancias puede causar un daño irrepara-ble a la salud humana, más aún tomando enconsideración que en muchos establecimien-tos, aun medicamentos de delicado uso, sonexpendidos sin receta médica y con el soloconsejo del farmacéutico de turno.

Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo estalínea de rigurosidad del examen o compara-ción de dos signos que amparen productosfarmacéuticos, en la conclusión tercera, elTribunal expresó:

Respecto de los productos farmacéuticos,resulta de gran importancia determinar la na-turaleza de los mismos, dado que algunos deellos corresponden a productos de delicadaaplicación, que pueden causar daños irrepa-rables a la salud del consumidor. Por lo tan-to, lo recomendable en estos casos es apli-car, al momento del análisis de las marcasconfrontadas, un criterio riguroso, que bus-que prevenir eventuales confusiones en elpúblico consumidor dada la naturaleza de losproductos con ellas identificadas”. (ProcesoN° 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de30 de enero de 2002, publicada en GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena N° 765, de27 de febrero de 2002).

Este razonamiento se soporta en el criterio delconsumidor medio, que en estos casos es devital importancia, ya que las personas que con-sumen estos productos farmacéuticos no sue-len ser especializadas en temas químicos nifarmacéuticos y, por lo tanto, son más suscep-tibles de confusión al adquirir dichos productos.El criterio comentado insta al examinador aponerse en el lugar de un consumidor medio,que en el caso en cuestión es la población con-sumidora de productos farmacéuticos y, queademás, va a utilizar el producto dentro delámbito de su hogar sin asistencia técnica per-manente.

E. PARTÍCULAS DE USO COMÚN Y GENÉRI-CAS EN SIGNOS QUE DISTINGUEN PRO-DUCTOS FARMACÉUTICOS.

Como quiera que los signos en conflicto coinci-den en la partícula TRIN, es preciso que el JuezConsultante determine si dicha partícula es de

uso común o genérica en la clase 5 de la Clasifi-cación Internacional de Niza, para posterior-mente realizar el cotejo de los signos en conflic-to.

Las marcas farmacéuticas frecuentemente seconfeccionan con la conjunción de elementosde uso general y corriente, que le dan al signoalgún poder evocativo (prefijos, sufijos o pala-bras), ya que ofrecen al consumidor una ideaacerca de las propiedades del producto, susprincipios activos, su uso terapéutico, etc. Porlo tanto, ningún competidor en el mercado pue-de apropiarse de tal partícula común o genérica.

El derecho de uso exclusivo del titular de lamarca no impide que las partículas de uso co-mún o genéricas puedan ser utilizadas por elpúblico en general 2. En este sentido, los signosque contengan dichas partículas serán conside-rados marcariamente débiles.

Por lo tanto, las partículas de uso común o ge-néricas que conforman marcas farmacéuticasno deben ser consideradas a efecto de determi-nar si existe confusión, siendo ésta una cir-cunstancia de excepción a la regla de que elcotejo de las marcas debe realizarse atendien-do a una simple visión de conjunto de los signosque se enfrentan, donde el todo prevalece sobresus componentes.

De conformidad con lo anterior, el Juez Consul-tante deberá determinar si la partícula TRIN esde uso común o genérica en la clase 5, para asíestablecer el riesgo de confusión que pudierapresentarse en el público consumidor.

F. LOS SIGNOS DE FANTASÍA.

La sociedad LABORATORIO FRANCO COLOM-BIANO LAFRANCOL S.A., sostuvo que su mar-

2 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

“El titular de una marca con un elemento de uso co-mún sabe que tendrá que coexistir con las marcasanteriores, y con las que se han de solicitar en elfuturo. Y sabe también que siempre existirá entrelas marcas así configuradas el parecido que sederiva, necesariamente, de las partículas copartici-padas insusceptibles de privilegio marcario. Estonecesariamente tendrá efectos sobre el criterio quese aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho queesos elementos de uso común son marcariamentedébiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MAR-CAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina,2002. Pág. 191.


ca PERTRIN es de fantasía. En consecuencia,se hace necesario abordar el tema de los sig-nos de fantasía.

Los signos de fantasía son producto del ingenioe imaginación de sus autores; consisten en vo-cablos que no tienen significado propio pero quepueden despertar alguna idea o concepto, o queteniendo significado propio no evocan los pro-ductos que distinguen, ni ninguna de sus pro-piedades.

Respecto de esta clase de signos, el Tribunalse ha manifestado de la siguiente manera:

“Son palabras de fantasía los vocablos crea-dos por el empresario que pueden no tenersignificado pero hacen referencia a una ideao concepto; también lo son las palabras consignificado propio que distinguen un productoo servicio sin evocar ninguna de sus propie-dades. Característica importante de esta cla-se de marcas es la de ser altamente distinti-vas (…) se pueden crear combinaciones ori-ginales con variantes infinitas y el resultadoes el nacimiento de palabras nuevas quecontribuyen a enriquecer el universo de lasmarcas”. (Proceso 72-IP-2003. InterpretaciónPrejudicial de 04 de septiembre de 2003,publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena Nº 989 de 29 de septiembre de2003).

Los signos de fantasía tienen generalmente unalto grado de distintividad y, por lo tanto, si sonregistrados poseen una mayor fuerza de oposi-ción en relación con marcas idénticas o seme-jantes.

El Juez Consultante, de conformidad con elcapítulo precedente, deberá comparar los sig-nos enfrentados, determinando la condición defantasía del signo opositor.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA,

C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse comomarca si reúne los requisitos dedistintividad y susceptibilidad de re-presentación gráfica y, además, siel signo no está incurso en ninguna

de las causales de irregistrabilidadseñaladas en los artículos 135 y136 de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina. Ladistintividad del signo presuponesu perceptibilidad por cualquiera delos sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entredos signos distintivos, la autoridadnacional que corresponda deberáproceder al cotejo de los signos enconflicto, para luego determinar siexiste o no riesgo de confusión y/ode asociación, acorde con las re-glas establecidas en la presenteprovidencia.

Se debe tener en cuenta que bastacon la posibilidad de riesgo de con-fusión o asociación para que operela prohibición de registro.

TERCERO: El Juez Consultante, debe estable-cer el riesgo de confusión que pu-diera existir entre los signos deno-minativos SIPERTRIN CHEMOTÉC-NICA y PERTRIN, aplicando los cri-terios adoptados por este Tribunalpara la comparación entre esta cla-se de signos.

CUARTO: El examen de los signos destina-dos a distinguir productos farma-céuticos, merece mayor atenciónen procura de evitar la posibilidadde confusión entre los consumido-res. En estos casos es necesarioque el examinador aplique un crite-rio más riguroso.

QUINTO: El Juez Consultante deberá deter-minar si la partícula TRIN es deuso común o genérica en la clase5, para así establecer el riesgo deconfusión que pudiera presentarseen el público consumidor.

SEXTO: Los signos de fantasía tienen ge-neralmente un alto grado de distinti-vidad y, por lo tanto, si son regis-trados poseen una mayor fuerza deoposición en relación con marcasidénticas o semejantes.

El Juez Consultante, deberá com-parar los signos enfrentados, deter-


PROCESO 96-IP-2009

Interpretación prejudicial, a solicitud de la Consultante, de los artículos 134, 135,literal b), 136 literales a), b) y h), 190, 225 y 228 de la Decisión 486 de 14 de

septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, deoficio, de los artículos 191, 192, 193, 200, 224 y 229 de la misma normativa, con

fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo deEstado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2003-0289.

Actor: SOCIEDAD TRANSPACK LTDA. Marca mixta: TRANSPACK.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito, a los doce días delmes de noviembre del año dos mil nueve, proce-de a resolver la solicitud de Interpretación Preju-dicial formulada por la Sección Primera del Con-sejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial ysus anexos cumplen con los requisitos com-prendidos en el artículo 125 del Estatuto delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina,así como con las exigencias del artículo 33 delTratado de Creación, por lo que, su admisión atrámite fue considerada procedente en el autoemitido el 21 de octubre de 2009.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada estima procedente destacar comoantecedentes del proceso interno que dio lugara la presente solicitud, lo siguiente:

II. LAS PARTES.

Demandante: SOCIEDAD TRANSPACK LTDA.

Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SU-PERINTENDENCIA DE INDUS-TRIA Y COMERCIO.

Tercero interesado: SOCIEDAD INTERNEXAS.A. E.S.P.

minando la condición de fantasíadel signo opositor.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno Nº 2003-0454, deberá adoptar la presente interpretación.Asimismo, deberá dar cumplimiento a las pres-cripciones contenidas en el párrafo tercero delartículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante co-pia certificada y remítase copia a la SecretaríaGeneral de la Comunidad Andina, para su publi-cación en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena.



Ricardo Vigil ToledoMAGISTRADO



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-pia del original que reposa en el expediente deesta Secretaría. CERTIFICO.-



III. DATOS RELEVANTES

A. HECHOS.

Entre los principales hechos, algunos recogidosde los narrados en la demanda y otros de lasolicitud de interpretación prejudicial y de losantecedentes administrativos de los actos acu-sados, se encuentran:

1. La sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P., solici-tó el 4 de abril de 2001 el registro comomarca del signo TRANSPACK (Mixto), paraamparar servicios comprendidos en la clase41 de la Clasificación Internacional de Niza.La representación gráfica es la siguiente:

2. Una vez publicado el extracto en la Gacetade Propiedad Industrial, la sociedad TRANS-PACK LTDA., presentó oposición al registrosolicitado con base en los siguientes signosdistintivos:

• Marca mixta TRANSPACK, registrada enColombia bajo el certificado No. 178827para amparar servicios de la clase 39 de laClasificación Internacional de Niza. La re-presentación gráfica de la marca es la si-guiente:

• Nombre comercial TRANSPACK, utilizadopor la sociedad TRANSPACK LTDA. des-de hace 35 años.

• Enseña comercial mixta TRANSPACK, so-licitada el 26 de febrero de 2001 y deposi-tada en Colombia bajo los certificados Nos.144080 y 14379, para amparar servicios yproductos comprendidos en las clases 36y 16 de la Clasificación Internacional deNiza.

3. La Jefe de la División de Signos Distintivos dela Superintendencia de Industria y Comercio,mediante Resolución N° 44340 de 28 de di-ciembre 2001, resolvió declarar infundada laoposición y conceder el registro solicitado.

4. La sociedad TRANSPACK LTDA., presentórecurso de reposición y en subsidio de apela-ción contra el anterior acto administrativo.

5. La Jefe de la División de Signos Distintivos dela Superintendencia de Industria y Comercio,mediante Resolución Nº 42025 de 24 de di-ciembre de 2002, resolvió el recurso de repo-sición en el sentido de confirmar el acto ad-ministrativo impugnado y concedió el recursode apelación.

6. El Superintendente Delegado para la Propie-dad Industrial de la Superintendecia de Indus-trial y Comercio, mediante Resolución Nº 02517de 31 de enero de 2003, resolvió el recurso deapelación en el sentido de confirmar el actoimpugnado.

7. La sociedad TRANSPACK LTDA, presentóante el Consejo de Estado de la República deColombia, demanda de nulidad y restableci-miento del derecho en relación con los ante-riores actos administrativos.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENI-DOS EN LA DEMANDA.

La demandante soporta la demanda en los si-guientes argumentos:

1. Aduce, que los signos en conflicto poseenidentidad fonética, gráfica y conceptual, loque generaría confusión en el público consu-midor.

2. Sostiene, que las marcas no se analizaronen su conjunto, sino de manera fraccionada.


3. Afirma, que su marca TRANSPACK es noto-riamente conocida a nivel nacional e interna-cional. Por lo tanto, se estaría generando unaprovechamiento injusto de su reputación,provocando así daño económico y dilución desu capacidad distintiva.

4. Agrega, que la sociedad TRANSPACK LTDAposee un gran e histórico posicionamiento enel mercado.

5. Advierte, que el nombre comercial y la ense-ña comercial se deben proteger en relacióncon signos idénticos o semejantes a regis-trarse como marcas, de conformidad con lanormativa vigente sobre la materia.

6. Manifiesta, que de conformidad con los cana-les de publicidad utilizados, los servicios am-parados por los signos en conflicto se en-cuentran relacionados.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

1. Por parte de la Superintendencia de In-dustria y Comercio.

La Superintendencia de Industria y Comercio,contestó la demanda de la siguiente manera:

• Aduce, que los signos en conflicto amparanservicios que no tienen relación o conexióncompetitiva. Por lo tanto, no se generaríariesgo de confusión en el público consumi-dor.

• Sostiene, que hay insuficiencia probatoria pa-ra demostrar la notoriedad de la marca.

• Advierte, que entre la marca solicitada y elnombre comercial TRANSPACK tampoco existeriesgo de confusión, ya que no amparan ser-vicios conexos.

2. Por parte de la tercera interesada en lasresultas del proceso.

La sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P., contestóla demanda de la siguiente manera:

• Afirma, que los servicios amparados por lossignos en conflicto son completamente dife-rentes. Por lo tanto, no se generaría riesgode confusión o de asociación en el públicoconsumidor.

• Sostiene, que los objetos sociales de las so-ciedades TRANSPACK LTDA. e INTERNEXAS.A. E.S.P., son completamente diferentes.

• Aduce, que la notoriedad de la marca de lademandante no está debidamente probada.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,es competente para interpretar por la vía preju-dicial, las normas que conforman el Ordena-miento Jurídico de la Comunidad Andina, con elfin de asegurar su aplicación uniforme en elterritorio de los Países Miembros.

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

Las normas cuya interpretación se solicita son:los artículos 81 y 83, literales a) y d), de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena; y los artículos 4, 97, 134, 135, 136literales a), b) y h), 154, 155, 166, 190, 225, 228y 234 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina.

No obstante lo anterior, sólo se interpretarán losartículos 134, 135 literal b), y 136 literales a), b)y h), 190, 225 y 228 de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina.

Las demás normas de la Decisión 486 no sonpertinentes al asunto bajo examen.

No se interpretarán las normas de la Decisión344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,ya que dicha normativa no se encontraba vigen-te al momento en que se solicitó el registro delsigno mixto TRANSPACK.

Asimismo, el Tribunal, de oficio, interpretará lassiguientes normas: artículos 191, 192, 193, 200,224 y 229 de la Decisión 486.

A continuación se inserta el texto de las normasa ser interpretadas:

DECISIÓN 486

(…)

Artículo 134

“A efectos de este régimen constituirá marcacualquier signo que sea apto para distinguir


productos o servicios en el mercado. Podránregistrarse como marcas los signos suscep-tibles de representación gráfica. La naturale-za del producto o servicio al cual se ha deaplicar una marca en ningún caso será obs-táculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, lossiguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos,logotipos, monogramas, retratos, etique-tas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o unacombinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases oenvolturas;

g) cualquier combinación de los signos o me-dios indicados en los apartados anterio-res”.

(…)

Artículo 135

“No podrán registrarse como marcas los sig-nos que:

(…)

b) carezcan de distintividad;

(…)

Artículo 136

“No podrán registrarse como marcas aquellossignos cuyo uso en el comercio afectara in-debidamente un derecho de tercero, en parti-cular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una mar-ca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, para los mismosproductos o servicios, o para productos o

servicios respecto de los cuales el uso dela marca pueda causar un riesgo de confu-sión o de asociación;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombrecomercial protegido, o, de ser el caso, aun rótulo o enseña, siempre que dadas lascircunstancias, su uso pudiera originar unriesgo de confusión o de asociación;

(…)

h) constituyan una reproducción, imitación,traducción, transliteración o transcripción,total o parcial, de un signo distintivo noto-riamente conocido cuyo titular sea un ter-cero, cualesquiera que sean los productoso servicios a los que se aplique el signo,cuando su uso fuese susceptible de cau-sar un riesgo de confusión o de asociacióncon ese tercero o con sus productos oservicios; un aprovechamiento injusto delprestigio del signo; o la dilución de sufuerza distintiva o de su valor comercial opublicitario”.

(...)

Artículo 190

“Se entenderá por nombre comercial cual-quier signo que identifique a una actividadeconómica, a una empresa, o a un estableci-miento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tenermás de un nombre comercial. Puede consti-tuir nombre comercial de una empresa o es-tablecimiento, entre otros, su denominaciónsocial, razón social u otra designación inscri-ta en un registro de personas o sociedadesmercantiles.

Los nombres comerciales son independien-tes de las denominaciones o razones socia-les de las personas jurídicas, pudiendo am-bas coexistir.”

Artículo 191

“El derecho exclusivo sobre un nombre co-mercial se adquiere por su primer uso en elcomercio y termina cuando cesa el uso delnombre o cesan las actividades de la empre-sa o del establecimiento que lo usa”.


Artículo 192

“El titular de un nombre comercial podrá im-pedir a cualquier tercero usar en el comercioun signo distintivo idéntico o similar, cuandoello pudiere causar confusión o un riesgo deasociación con la empresa del titular o consus productos o servicios. En el caso denombres comerciales notoriamente conoci-dos, cuando asimismo pudiera causarle undaño económico o comercial injusto, o impli-cara un aprovechamiento injusto del prestigiodel nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dis-puesto en los artículos 155, 156, 157 y 158en cuanto corresponda”.

Artículo 193

“Conforme a la legislación interna de cadaPaís Miembro, el titular de un nombre comer-cial podrá registrarlo o depositarlo ante laoficina nacional competente. El registro odepósito tendrá carácter declarativo. El dere-cho a su uso exclusivo solamente se adquiri-rá en los términos previstos en el artículo191”.

(…)

Artículo 200

“La protección y depósito de los rótulos oenseñas se regirá por las disposiciones rela-tivas al nombre comercial, conforme a lasnormas nacionales de cada País Miembro.”

(…)

Artículo 224

“Se entiende por signo distintivo notoriamen-te conocido el que fuese reconocido como talen cualquier País Miembro por el sector perti-nente, independientemente de la manera o elmedio por el cual se hubiese hecho conoci-do”.

Artículo 225

“Un signo distintivo notoriamente conocidoserá protegido contra su uso y registro noautorizado conforme a este Título, sin perjui-

cio de las demás disposiciones de esta Deci-sión que fuesen aplicables y de las normaspara la protección contra la competencia des-leal del País Miembro”.

(…)

Artículo 228

“Para determinar la notoriedad de un signodistintivo, se tomará en consideración entreotros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miem-bros del sector pertinente dentro de cual-quier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfi-ca de su utilización, dentro o fuera decualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfi-ca de su promoción, dentro o fuera decualquier País Miembro, incluyendo la pu-blicidad y la presentación en ferias, expo-siciones u otros eventos de los productoso servicios, del establecimiento o de laactividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada parapromoverlo, o para promover el estableci-miento, actividad, productos o servicios alos que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de laempresa titular en lo que respecta al signocuya notoriedad se alega, tanto en el planointernacional como en el del País Miembroen el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adqui-rida del signo;

g) el valor contable del signo como activoempresarial;

h) el volumen de pedidos de personas inte-resadas en obtener una franquicia o licen-cia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativasde fabricación, compras o almacenamien-to por el titular del signo en el País Miem-bro en que se busca protección;


j) los aspectos del comercio internacional;o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier re-gistro o solicitud de registro del signo dis-tintivo en el País Miembro o en el extranje-ro”.

Artículo 229

“No se negará la calidad de notorio a un signopor el solo hecho que:

a) no esté registrado o en trámite de registroen el País Miembro o en el extranjero;

b) no haya sido usado o no se esté usandopara distinguir productos o servicios, o paraidentificar actividades o establecimientosen el País Miembro; o,

c) no sea notoriamente conocido en el ex-tranjero”.

(…)

VI. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual se analizaránlos siguientes aspectos:

A. Concepto de marca. Requisitos para el regis-tro de las marcas.

B. La irregistrabilidad de signos por identidad osimilitud. Riesgo de confusión y/o riesgo deasociación. Las reglas para el cotejo de lossignos distintivos.

C. Comparación entre signos mixtos.

D. Comparación entre signos denominativos ymixtos.

E. Ámbito de protección del nombre comercialen el marco de la Decisión 486.

F. Ámbito de protección de la enseña comercialen el marco de la Decisión 486.

G. La conexión competitiva

H. La marca notoriamente conocida. Su protec-ción y prueba.

A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARAEL REGISTRO DE LAS MARCAS.

En el procedimiento administrativo interno, seresolvió conceder el registro del signo mixtoTRANSPACK. Por tal motivo, es pertinente re-ferirse al concepto de marca y los requisitospara su registro.

Teniendo en cuenta las Interpretaciones Pre-judiciales, que sobre esta materia han sido emi-tidas por este Honorable Tribunal a la SecciónPrimera, Sala de lo Contencioso Administrativodel Consejo de Estado de la República de Co-lombia, se debe efectuar la determinación delos requisitos para el registro de las marcas confundamento en lo establecido en los siguientespronunciamientos

• Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26de octubre de 2006. Marca: “TRANSPACK”,publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007,dictada para el proceso interno del Consejode Estado N° 2003-0044.

• Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”,publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena N° 1421, de 03 de noviembre de2006, dictada para el proceso interno delConsejo de Estado N° 2004-0427.

En las anteriores providencias se concluyó losiguiente:

“Un signo puede registrarse como marca sireúne los requisitos de distintividad y sus-ceptibilidad de representación gráfica y, ade-más, si el signo no está incurso en ningunade las causales de irregistrabilidad señala-das en los artículos 135 y 136 de la Decisión486 de la Comisión de la Comunidad Andina.La distintividad del signo presupone superceptibilidad por cualquiera de los senti-dos.”

Es importante advertir, que la falta de distintivi-dad está consagrada como causal de nulidadabsoluta (Artículo 135, literal b)). La distintividadtiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínse-ca, mediante la cual se determina la capacidadque debe tener el signo para distinguir produc-tos o servicios en el mercado. Y 2) distintividadextrínseca, por la cual se determina la capaci-


dad del signo de diferenciarse de otros signosen el mercado.

Este último aspecto tiene que ver con la causalrelativa contenida en el artículo 136, literales a)y b), que analizaremos en el siguiente acápite.

B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS PORIDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CON-FUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS RE-GLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DIS-TINTIVOS.

En el procedimiento administrativo interno, seargumentó que el signo mixto TRANSPACK eraconfundible con los siguientes signos distinti-vos: marca TRANSPACK (mixta), nombre co-mercial TRANSPACK (denominativo) y enseñacomercial TRANSPACK (mixta). Por tal motivo,es pertinente referirse a la irregistrabilidad designos por identidad o similitud y las reglas parael cotejo de signos distintivos.

1. Irregistrabilidad de signos por identidado similitud.

Los literales a) y b) del artículo 136 de la Deci-sión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,consagran causales de irregistrabilidad relacio-nadas específicamente con el requisito de dis-tintividad. El primero establece que no son re-gistrables signos que sean idénticos o se ase-mejen a una marca anteriormente solicitada pa-ra registro o registrada por un tercero, en rela-ción con los mismos productos o servicios, opara productos o servicios respecto de los cua-les el uso de la marca pueda causar un riesgode confusión y/o de asociación. El segundoestablece la prohibición de registrar signos quesean idénticos o se asemejen a un nombrecomercial protegido, un rótulo o una enseña,cuando su uso pueda causar riesgo de confu-sión y/o de asociación.

Los signos distintivos en el mercado se expo-nen a diversos factores de riesgo; la doctrinatradicionalmente se ha referido a dos clases: alde confusión y/o de asociación. Actualmente, lalista se ha extendido y se han clasificado otrostipos de riesgos, con el objetivo de protegerlossegún su grado de notoriedad. 1

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociaciónel Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad deque el consumidor al adquirir un productopiense que está adquiriendo otro (confusióndirecta), o que piense que dicho productotiene un origen empresarial diferente al querealmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad deque el consumidor, que aunque diferencie lasmarcas en conflicto y el origen empresarialdel producto, al adquirirlo piense que el pro-ductor de dicho producto y otra empresa tie-nen una relación o vinculación económica”.(Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudi-cial del 2 de julio de 2008, publicada enGaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N°1648 del 21 de agosto de 2008).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no esregistrable un signo confundible, ya que no po-see fuerza distintiva; de permitirse su registrose estaría atentando contra el interés del titularde la marca anteriormente registrada, así comoel de los consumidores. Dicha prohibición con-

1 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOSSIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNAECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:

“La realidad económica demostraba que muchas mar-cas poseen una imagen atractiva que puede ser em-pleada en la promoción de productos o serviciosdistintos. La creación de esta imagen no es casual,sino que obedece a una estrategia de marketing y acuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos alos que se ven expuestos estos signos son: dilucióndel valor atractivo de la marca, uso parasitario delas representaciones positivas que condensa el sig-no, utilización de la marca para productos o servi-cios distintos de forma que pueda dañarse las aso-ciaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidostradicionalmente por el sistema de marcas, sólo elprimero (dilución del valor atractivo de la marca) eramerecedor de una protección ampliada. Para ello lamarca debía revestir determinadas características,entre las cuales, era relevante la implantación delsigno en prácticamente la totalidad del público delos consumidores. Se cuestionó entonces si sóloeste tipo de marcas debían merecer una proteccióncontra los otros riesgos señalados. La conclusión ala que se llegó fue que el fundamento común a estosriesgos, no era tanto la gran implantación que gozael signo en el tráfico económico, sino la reputaciónque condensa la marca, de la cual se hace un usoparasitario o se trata de dañar negativamente. Sur-gen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marcade alta reputación’ para definir a este nuevo tipo designo que condensa una elevada reputación y pres-tigio que lo hace merecedor de una protección másallá de la regla de la especialidad”.


tribuye a que el mercado de productos y servi-cios se desarrolle con transparencia y, comoefecto, que el consumidor no incurra en error alrealizar la elección de los productos o serviciosque desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Com-petente debe observar y establecer si entre lossignos en conflicto existe identidad o semejan-za, para determinar luego, si esto es capaz degenerar confusión y/o asociación entre los con-sumidores. De la conclusión a que se arribe,dependerá la registrabilidad o no del signo.

La similitud entre dos signos puede darse des-de diferentes ámbitos:

La similitud ortográfica. Se da por la seme-janza de las letras entre los signos a comparar-se. La sucesión de vocales, la longitud de lapalabra o palabras, el número de sílabas, lasraíces o las terminaciones iguales, pueden in-crementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coinciden-cia en las raíces o terminaciones, y cuando lasílaba tónica en las denominaciones compara-das es idéntica o muy difícil de distinguir. Sinembargo, se debe tener en cuenta las particula-ridades de cada caso, para determinar una posi-ble confusión.

La similitud ideológica. Se configura entresignos que evocan una idea idéntica o semejan-te.

2. Reglas para el cotejo de signos distinti-vos.

La Autoridad Nacional competente deberá pro-ceder al cotejo de los signos en conflicto, apli-cando para ello los siguientes parámetros:

• La comparación, debe efectuarse sin des-componer los elementos que conforman elconjunto marcario, es decir, cada signo debeanalizarse con una visión de conjunto, tenien-do en cuenta su unidad ortográfica, auditiva eideológica.

• En la comparación, se debe emplear el méto-do del cotejo sucesivo, es decir, se debeanalizar un signo y después el otro. No esprocedente realizar un análisis simultáneo,ya que el consumidor no observa al mismotiempo las marcas, sino que lo hace en dife-rentes momentos.

• Se debe enfatizar en las semejanzas y no enlas diferencias, ya que en estas últimas esdonde se percibe el riesgo de confusión o deasociación.

• Al realizar la comparación, es importante tra-tar de colocarse en el lugar del presuntocomprador, ya que un elemento importantepara el examinador, es determinar cómo elproducto o servicio es captado por el públicoconsumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptadospor el Tribunal en numerosas InterpretacionesPrejudiciales, entre los cuales, podemos desta-car: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicialde 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”,publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. YProceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicialde 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicadaen Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°1370, de 14 de julio de 2006.

C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS.

En el proceso interno se debe proceder a lacomparación entre el signo mixto TRANSPACKy los siguientes signos mixtos: la marca mixtaTRANSPACK y la enseña comercial mixta TRANS-PACK. Por tal motivo, es necesario abordar eltema de la comparación entre signos mixtos.

El signo mixto se conforma por un elementodenominativo y uno gráfico; el primero, se com-pone de una o más palabras que forman un todopronunciable, dotado o no de un significadoconceptual y, el segundo, contiene trazos defi-nidos o dibujos que son percibidos a través de lavista. Los dibujos pueden adoptar gran canti-dad de variantes y llamarse de diferentes for-mas: emblemas2, logotipos3, íconos, etc.

2 “El emblema es una variante, una especie de dibujo,El emblema representa gráficamente cualquier ser uobjeto, y desde luego puede ser registrado comomarca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”,Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Bue-nos Aires Argentina, 2002.

3 Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los nego-cios se entiende lo siguiente; “El logotipo es un gráfi-co que le sirve a una entidad o un grupo de personaspara representarse. Los logotipos suelen encerrarindicios y símbolos acerca de quienes representan”.Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo.


Por lo general, el elemento denominativo delsigno mixto suele ser el preponderante, ya quelas palabras causan gran impacto en la mentedel consumidor, quien habitualmente solicita elproducto o servicio a través de la palabra odenominación contenida en el conjunto marcario.Sin embargo, de conformidad con las particula-ridades de cada caso, puede suceder que elelemento predominante sea el elemento gráfico,que por su tamaño, color, diseño y otras carac-terísticas, logre causar mayor impacto en elconsumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes considera-ciones al respecto:

“La marca mixta es una unidad, en la cual seha solicitado el registro del elemento nomina-tivo como el gráfico, como uno solo. Cuandose otorga el registro de la marca mixta se laprotege en su integridad y no a sus elemen-tos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, pu-blicado en Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002,diseño industrial: BURBUJA videos 2000).Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doc-trina se ha inclinado a considerar que, en ge-neral, el elemento denominativo de la marcamixta suele ser el más característico o deter-minante, teniendo en cuenta la fuerza expre-siva propia de las palabras, las que por defi-nición son pronunciables, lo que no obstapara que en algunos casos se le reconozcaprioridad al elemento gráfico, teniendo encuenta su tamaño, color y colocación, que enun momento dado pueden ser definitivos. Elelemento gráfico suele ser de mayor impor-tancia cuando es figurativo o evocador deconceptos, que cuando consiste simplemen-te en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Ga-ceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 denoviembre de 2004, publicada en Gaceta Ofi-cial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17de enero de 2005).

El Juez Consultante, al realizar la comparaciónentre dos signos mixtos, deberá determinar elelemento característico de cada uno de ellos. Siel elemento determinante en un signo mixto esel denominativo y en el otro el gráfico, en princi-pio, no habría riesgo de confusión. Si por elcontrario, en ambos signos mixtos el elemento

determinante resulta ser el gráfico, el cotejohabrá que hacerse a partir de los rasgos, dibu-jos e imágenes de cada uno de ellos, o delconcepto que evoca en cada caso este elemen-to. Y si en ambos casos, el elemento determi-nante es el denominativo, el cotejo, deberá ha-cerse siguiendo las reglas de comparación en-tre signos denominativos:

• Se debe analizar cada signo en su conjunto,es decir, sin descomponer su unidad fonéti-ca. Sin embargo, es importante tener en cuentalas sílabas o letras que poseen una funcióndiferenciadora en el conjunto, ya que estoayudaría a entender cómo el signo es percibi-do en el mercado.

• Se debe tener en cuenta la sílaba tónica delos signos a comparar, ya que si ocupa lamisma posición, es idéntica o muy difícil dedistinguir, la semejanza entre los signos po-dría ser evidente.

• Se debe observar el orden de las vocales, yaque esto indica la sonoridad de la denomina-ción.

• Se debe determinar el elemento que impactade una manera más fuerte en la mente delconsumidor, ya que esto mostraría cómo escaptada la marca en el mercado.

En este orden de ideas, el Juez Consultante,aplicando este criterio, debe establecer el ries-go de confusión y/o de asociación que pudieraexistir entre los signos mixtos TRANSPACK.

D. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMI-NATIVOS Y MIXTOS.

En el proceso interno se debe proceder a lacomparación entre el signo mixto TRANSPACKy el nombre comercial TRANSPACK. Por talmotivo, es necesario abordar el tema de la com-paración entre signo denominativos y mixtos.

El Juez Consultante, deberá determinar el ele-mento característico del signo mixto y, poste-riormente, proceder al cotejo de los signos enconflicto.

Si el elemento predominante es el denominativo,el cotejo entre signos deberá realizarse de con-formidad con las reglas determinadas en el lite-ral C de la presente providencia para el cotejode signos denominativos.


Pero, si resultare que el elemento característicodel signo mixto es el gráfico, en principio, noexistirá riesgo de confusión con el signo deno-minativo.

En este orden de ideas, el Juez Consultante,aplicando el anterior criterio, debe establecer elriesgo de confusión y/o de asociación que pu-diera existir entre el signo mixto TRANSPACK yel nombre comercial TRANSPACK.

E. ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL NOMBRECOMERCIAL EN EL MARCO DE LA DECI-SIÓN 486.

La demandante argumentó que el signo solicita-do para registro es confundible con el nombrecomercial TRANSPACK. Por tal motivo, se hacenecesario tratar el tema de la protección delnombre comercial en el marco de la Decisión486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El artículo 136, literal b), junto con las disposi-ciones contenidas en el título X de la Decisión486 de la Comisión de la Comunidad Andina,conforman el conjunto normativo que regula eldepósito y la protección del nombre comercial.

El artículo 190 de la Decisión 486 define el nom-bre comercial y delimita su concepto, de mane-ra que se pueden extraer las siguientes conclu-siones:

• El objetivo del nombre comercial es diferen-ciar la actividad empresarial de un comer-ciante determinado.

Si bien la norma hace referencia a los esta-blecimientos de comercio, esto se debe a unproblema conceptual. El signo distintivo queidentifica los establecimientos de comercioes la enseña comercial, cuyo tratamiento seda en el título XI de la Decisión 486. Enconsecuencia, la norma incurre en una im-precisión que será tratada en el literal F de lapresente Interpretación Prejudicial.

• Un comerciante puede utilizar más de unnombre comercial, es decir, identificar susdiferentes actividades empresariales con di-versos nombres comerciales.

• El nombre comercial es independiente de larazón social de la persona jurídica, pudiendocoincidir con ella; es decir, un comerciante

puede tener una razón social y un nombrecomercial idéntico a ésta, o tener una razónsocial y uno o muchos nombres comercialesdiferentes de ella.

• El nombre comercial puede ser múltiple, mien-tras que la razón o denominación social esúnica; es decir, un comerciante puede tenermuchos nombres comerciales, pero sólo unarazón social.

1. Momento a partir del cual se genera laprotección del nombre comercial.

Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 esta-blecen el sistema de protección del nombrecomercial.

De conformidad con estas normas, la protec-ción del nombre comercial goza de las siguien-tes características:

a. El derecho sobre el nombre comercial segenera con su uso. Lo anterior quiere decirque el depósito del nombre comercial no esconstitutivo de derechos sobre el mismo. Elregistro de un nombre comercial puede sersimplemente un indicio del uso, pero no ac-túa como una prueba total del mismo.

b. De conformidad con lo anterior, quien aleguederechos sobre un nombre comercial deberáprobar su uso real, efectivo y constante. ElTribunal ha determinado qué se entiende porel uso real y efectivo de un nombre comercial,así como los parámetros de su prueba, de lasiguiente manera:

“El Tribunal se ha pronunciado, sobre laprotección del nombre comercial que cabederivar de su uso previo, en los términossiguientes: Por tanto, la obligación de acre-ditar un uso efectivo del nombre comercial,se sustenta en la necesidad de fundamen-tar la existencia y el derecho de proteccióndel nombre en algún hecho concreto, sin elcual no existiría ninguna seguridad jurídicapara los competidores (…) de manera que laprotección otorgada al nombre comercial seencuentra supeditada a su uso real y efecti-vo con relación al establecimiento o a laactividad económica que distinga, ya que esel uso lo que permite que se consolide comotal y mantenga su derecho de exclusiva.Cabe precisar adicionalmente que el hecho


de que un nombre comercial se encuentreregistrado no lo libera de la exigencia deuso para mantener su vigencia (…) las prue-bas dirigidas a demostrar el uso del nombrecomercial deben servir para acreditar la iden-tificación efectiva de dicho nombre con lasactividades económicas para las cuales sepretende el registro.” (Proceso 45-IP-98. In-terpretación Prejudicial de 31 de mayo de2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuer-do de Cartagena N° 581, de 12 de julio de2000).

c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo yconstante de un nombre comercial con ante-rioridad a la solicitud de registro de un signoidéntico o similar, podrá oponerse a la mismasi dicho signo puede causar riesgo de confu-sión y/o de asociación en el público consumi-dor.

d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivode un nombre comercial con anterioridad aluso de un signo idéntico o similar, podráoponerse a dicho uso si éste puede causarriesgo de confusión o de asociación.

A diferencia de lo que sucede con el sistemaatributivo del registro marcario, donde el dere-cho surge del registro, el de protección delnombre comercial se basa en un sistema decla-rativo de derechos. Es decir, el derecho sobre elnombre comercial no se adquiere por la inscrip-ción o depósito, sino con su primer uso. Ade-más, para que subsista el derecho, dicho usodebe ser real, efectivo y constante.

Un nombre comercial registrado de una maneray usado de otra, no generaría ninguna clase dederecho. Es decir, el nombre comercial registra-do debe ser el mismo real y efectivamente usa-do en el mercado, ya que de lo contrario nocabría ningún derecho sobre el primero. Lo ante-rior, por cuanto dicho signo, aunque registrado,no tendría relación con el público consumidor.

La función de un sistema de registro de nom-bres comerciales es, por un lado, informativo enrelación con el público consumidor y, por otro,una herramienta para que la Oficina de RegistroMarcario haga su análisis de registrabilidad deoficio e integral. Lo anterior quiere decir, que deexistir un sistema de registro de nombres co-merciales, la Oficina de Registro Marcario al

realizar el respectivo análisis de registrabilidad,deberá tener en cuenta los nombres comercia-les registrados.

En conclusión, como quiera que el uso es elelemento esencial para la protección de un nom-bre comercial, el Juez Consultante deberá, almomento en que el signo mixto TRANSPACKfue solicitado para registro, determinar si el nom-bre comercial TRANSPACK era real, efectiva yconstantemente usado en el mercado, para asídeterminar si era protegible por el ordenamientojurídico comunitario andino.

En tal sentido, el uso del nombre comercialpodrá demostrarse mediante facturas comercia-les, documentos contables, o certificaciones deauditoría que demuestren la regularidad y lacantidad de la comercialización de los serviciosidentificados con el nombre comercial, entreotros.

Asimismo, constituirán uso de un signo en elcomercio, los siguientes actos, entre otros: in-troducir en el comercio, vender, ofrecer en ventao distribuir productos o servicios con ese signo;importar, exportar, almacenar o transportar pro-ductos con ese signo; o, emplear el signo enpublicidad, publicaciones, documentos comer-ciales o comunicaciones escritas u orales, in-dependientemente del medio de comunicaciónempleado y sin perjuicio de las normas sobrepublicidad que fuesen aplicables.

2. Protección en relación con signos idénti-cos y similares.

El artículo 136, literal b), de la Decisión 486 dela Comisión de la Comunidad Andina estableceque, en relación con derechos de terceros, unsigno no podrá registrarse como marca cuandosea idéntico o se asemeje a un nombre comer-cial protegido y, dadas las circunstancias, pue-da causar riesgo de confusión o de asociación.

Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso realy efectivo de un nombre comercial con anteriori-dad a la solicitud de registro de un signo idénti-co o similar, podrá oponerse a dicha solicitud sisu registro pudiera generar riesgo de confusióno de asociación.

Por otro lado, el artículo 192 de la misma Deci-sión consagra la protección del nombre comer-


cial en relación con el uso de signos distintivosidénticos o similares a éste, pero atendiendosiempre a que se configure el riesgo de asocia-ción o de confusión, y a que se pruebe el usoreal y efectivo del nombre comercial.

Es importante advertir, que es de competenciadel examinador observar y establecer de acuer-do a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, sientre los signos que se confrontan existe identi-dad o semejanza, para así determinar si lasidentidades o semejanzas encontradas por suscaracterísticas son capaces de generar confu-sión entre los consumidores. De la conclusión aque se arribe dependerá, entre otros requisitos,la calificación de distintivo o de no distintivo quemerezca el signo examinado y, por consiguien-te, su aptitud o ineptitud para el registro.

F. ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA ENSEÑACOMERCIAL EN EL MARCO DE LA DECI-SIÓN 486.

La demandante argumentó que el signo solicita-do para registro es confundible con la enseñacomercial TRANSPACK. En consecuencia, esnecesario referirse al ámbito de protección de laenseña comercial en el marco de la Decisión486.

La Decisión 486 no trae una definición normativade enseña comercial. Se limita a disponer en elartículo 200, Título XI, “De los Rótulos o Ense-ñas”, que:

“La protección y depósito de los rótulos oenseñas se regirá por las disposiciones rela-tivas al nombre comercial, conforme a lasnormas nacionales de cada País Miembro.”

La enseña comercial se ha definido de la si-guiente manera:

“La enseña comercial se ha entendido comoaquel signo distintivo que se utiliza para iden-tificar un establecimiento mercantil”. 4

El anterior concepto de enseña, se encuentracobijado dentro del establecido en el artículo190 de la Decisión 486 sobre nombre comercial,ya que éste se refiere también a cualquier signoque identifique a un establecimiento mercantil.

Surge la pregunta obligada: ¿el nombre comer-cial y la enseña comercial son lo mismo?

No, pues el primero identifica la actividad co-mercial de un empresario determinado, mien-tras que el segundo identifica un establecimien-to mercantil.

El Tribunal advierte, que la intención del legisla-dor fue diferenciar la figura del nombre comer-cial, de la del rótulo o enseña comercial; por talmotivo, introdujo dos Títulos diferentes, X y XI,para tratar las figuras de manera independiente.El legislador comunitario, incurrió en una impre-cisión al extender el concepto de nombre co-mercial, tal y como se determinó en el mencio-nado artículo 190.

No obstante ello, la diferenciación es meramen-te conceptual, ya que las normas que regulan laprotección y el depósito de las figuras son lasmismas. Además, el propio artículo 200 disponeque la protección y el depósito de las enseñas ylos rótulos se regirán por las normas relativas alnombre comercial.

Por lo tanto, lo que se determinó en relación conla protección del nombre comercial es aplicableigualmente a la protección de la enseña comer-cial; la cual, se soporta en dos factores:

1. Que se pruebe el uso real, efectivo y constan-te de la enseña comercial antes de la solici-tud de registro de un signo idéntico o similar.

2. Que quien alegue y pruebe lo anterior, puedeoponerse al registro del signo idéntico o simi-lar, si éste pudiera causar riesgo de confu-sión y/o de asociación en el público consumi-dor. (artículo 136, literal b, de la Decisión486).

G. LA CONEXIÓN COMPETITIVA.

La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA YCOMERCIO, sostuvo que los servicios ampara-dos por los signos en conflicto no tienen co-nexión competitiva. Por tal motivo, es pertinentetratar este tema.

4 Pachón Muñoz Manuel. “MANUAL DE PROPIEDADINDUSTRIAL”. Pág. 127. Ed. Temis, Bogotá, Colombia,1984.Igualmente, algunas legislaciones de los Países Miem-bros definen la enseña comercial de la misma manera.Se puede ver el artículo 583, numeral 5. “CÓDIGO DECOMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA”, quedispone: “Se entiende por enseña el signo que utilizauna empresa para identificar su establecimiento”


Como los signos en conflicto amparan serviciosy productos de las clases 41, 39, 36 y 16, espreciso que el Juez Consultante matice la reglade la especialidad 5 y, en consecuencia, analiceel grado de vinculación o relación competitiva delos productos y/o servicios que amparan lossignos en conflicto, para que de esta forma sepueda establecer la posibilidad de error en elpúblico consumidor.

Para lo anterior, el consultante deberá analizarla naturaleza o uso de los productos y serviciosidentificados por las marcas, ya que la solapertenencia de varios estos a una misma clasede nomenclátor no demuestra su semejanza,

así como la ubicación de los mismos en clasesdistintas tampoco prueba que sean diferentes.

En relación con lo mencionado, el Tribunal haestablecido algunos de los siguientes criterios yfactores de análisis para definir la conexión com-petitiva entre los productos y/o servicios:

“a) La inclusión de los productos en unamisma clase del nomenclátor: (…) Ocurrecuando se limita el registro a uno o varios delos productos de una clase del nomenclátor,perdiendo su valor al producirse el registropara toda la clase. En el caso de la limita-ción, la prueba para demostrar que entre losproductos que constan en dicha clase no sonsimilares o no guardan similitud para impedirel registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay luga-res de comercialización o expendio de pro-ductos que influyen escasamente para quepueda producirse su conexión competitiva,como sería el caso de las grandes cadenas otiendas o supermercados en los cuales sedistribuye toda clase de bienes y pasa des-apercibido para el consumidor la similitud deun producto con otro. En cambio, se daría talconexión competitiva, en tiendas o almace-nes especializados en la venta de determina-dos bienes. Igual confusión se daría en pe-queños sitios de expendio donde marcas si-milares pueden ser confundidas cuando losproductos guardan también una aparente si-militud.

c) Similares medios de publicidad: Losmedios de comercialización o distribucióntienen relación con los medios de difusión delos productos. Si los mismos productos sedifunden por la publicidad general- radio tele-visión y prensa-, presumiblemente se pre-sentaría una conexión competitiva, o los pro-ductos serían competitivamente conexos. Porotro lado, si la difusión es restringida pormedio de revistas especializadas, comunica-ción directa, boletines, mensajes telefóni-cos, etc., la conexión competitiva sería me-nor.

d) Relación o vinculación entre produc-tos: Cierta relación entre los productos puedecrear una conexión competitiva. En efecto,no es lo mismo vender en una misma tiendacocinas y refrigeradoras, que vender en otra

5 Al respecto el Tribunal se ha manifestado en relacióncon el principio de especialidad en el régimen de laDecisión 344, de la siguiente manera:

El consultante:

“(…) deberá considerar que, si bien el derecho quese constituye con el registro de un signo comomarca cubre únicamente, por virtud de la regla de laespecialidad, los productos identificados en la soli-citud y ubicados en una de las clases del nomenclá-tor, la pertenencia de dos productos a una mismaclase no prueba que sean semejantes, así como supertenencia a distintas clases tampoco prueba quesean diferentes.

Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta,a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literala, de la Decisión 344, que también se encuentraprohibido el registro del signo cuyo uso pueda indu-cir al público a error si, además de ser idéntico osemejante a una marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, tiene por objetoun producto semejante al amparado por la marca enreferencia, sea que dichos productos pertenezcan ala misma clase del nomenclador o a clases distin-tas.

En este supuesto, y a fin de verificar la semejanzaentre los productos en comparación, el consultantehabrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de laespecialidad, la identificación de dichos productosen las solicitudes correspondientes y su ubicaciónen el nomenclátor; además podrá hacer uso de loscriterios elaborados por la doctrina para establecersi existe o no conexión competitiva entre el productoidentificado en la solicitud de registro del signocomo marca y el amparado por la marca ya registra-da o ya solicitada para registro. A objeto de precisarque se trata de productos semejantes, respecto delos cuales el uso del signo pueda inducir al públicoa error, será necesario que los criterios de co-nexión, de ser aplicables al caso, concurran en for-ma clara y en grado suficiente, toda vez que ningunode ellos bastará, por sí solo, para la consecucióndel citado propósito”. (Proceso 68-IP-2002. Interpre-tación Prejudicial de 27 de noviembre de 2002, publi-cada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°876, de 18 de diciembre de 2002).


helados y muebles; en consecuencia, esarelación entre los productos comercializadostambién influye en la asociación que el con-sumidor haga del origen empresarial de losproductos relacionados, lo que eventualmen-te puede llevarlo a confusión en caso de queesa similitud sea tal que el consumidor me-dio de dichos productos asuma que provie-nen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de pro-ductos: Los productos que comúnmente sepuedan utilizar conjuntamente (por ejemplo:puerta y chapa) pueden dar lugar a confusiónrespecto al origen empresarial, ya que el pú-blico consumidor supondría que los dos pro-ductos son del mismo empresario. Lacomplementariedad entre los productos debeentenderse en forma directa, es decir, que eluso de un producto puede suponer el usonecesario del otro, o que sin un producto nopuede utilizarse el otro o su utilización nosería la de su última finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pesea que puedan encontrarse en diferentes cla-ses y cumplir distintas funciones o finalida-des, si tienen similares características, exis-te la posibilidad de que se origine el riesgo deconfusión al estar identificados por marcastambién similares o idénticas (por ejemplo:medias de deporte y medias de vestir”. (Pro-ceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicialde 19 de noviembre de 2003, publicada enGaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°1028 de 14 de enero de 2004).

H. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA.SU PROTECCIÓN Y PRUEBA.

La demandante argumentó, que su marcaTRANSPACK es notoriamente conocida a nivelnacional e internacional. Por lo tanto, el Tribunalse referirá a la marca notoriamente conocida y ala prueba de su notoriedad.

1. Definición.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comuni-dad Andina, le dedica al tema de los signosnotoriamente conocidos un acápite especial. Enefecto, en el Título XII, artículos 224 a 236,establece la regulación de los signos notoria-mente conocidos.

En dicho Título, no sólo se hace referencia a lamarca notoriamente conocida, sino que se am-plía el ámbito de regulación a todos los signosnotoriamente conocidos.

El artículo 224, consagra una definición del sig-no distintivo notoriamente conocido. De éste sepueden desprender las siguientes característi-cas:

• Para que un signo se considere como notoriodebe ser conocido por el sector pertinente,

El artículo 230 establece qué se debe enten-der por sector pertinente:

“Se considerarán como sectores pertinen-tes de referencia para determinar la notorie-dad de un signo distintivo, entre otros, lossiguientes:

a) los consumidores reales o potencialesdel tipo de productos o servicios a losque se aplique;

b) las personas que participan en los cana-les de distribución o comercialización deltipo de productos o servicios a los que seaplique; o,

c) los círculos empresariales que actúan engiros relativos al tipo de establecimiento,actividad, productos o servicios a los quese aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad deun signo bastará que sea conocido dentrode cualquiera de los sectores referidos enlos literales anteriores”.

• Debe haber ganado notoriedad en cualquierade los Países Miembros.

• La notoriedad se puede haber ganado porcualquier medio.

2. Protección.

a. En relación con los principios de especia-lidad, territorialidad y de uso real y efec-tivo de la marca.

El Tribunal ha establecido que la protección dela marca notoria va más allá de los principiosbásicos de especialidad y territorialidad. En re-


lación con la regulación que establece la Deci-sión 486, la protección de los signos notoria-mente conocidos, se da de una manera aúnmás amplia.

En efecto, en relación con los principios deespecialidad, territorialidad y uso real y efectivode la marca, el Título XII de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina, junto con elartículo 136, literal h), de la misma Decisión,conforman el conjunto normativo que consagrala protección del signo notoriamente conocido.

El amparo a la marca notoria rompe el principiode especialidad; ello implica que el examinador,en caso de presentarse conflicto entre el signoa registrar y un signo notoriamente conocido,establecerá, de conformidad con el artículo 136,literal h) mencionado, el riesgo de asociación,el de uso parasitario y el de dilución, indepen-dientemente de la clase en la que se pretendaregistrar el signo idéntico o similar a la marcanotoria.

En cuanto al principio de territorialidad, es pre-ciso señalar que de la propia definición que traeel artículo 224 de la Decisión 486, se desprendeque no se negará la calidad de notorio al signoque no lo sea en el País Miembro donde sesolicita la protección; basta con que sea notorioen cualquiera de los Países Miembros.

Y que, de conformidad con lo establecido en elartículo 229, literal a), no se negará la calidadde notorio y su protección por el sólo hecho deque no se encuentre registrado o en trámite deregistro en el País Miembro o en el extranjero.Por lo tanto, un signo puede ser protegido comonotorio así no se encuentre registrado en elrespectivo País Miembro y, en consecuencia,se brinda protección a los signos que alcancenel carácter de notorios, aunque no se encuen-tren registrados en el territorio determinado.

Igualmente, la protección que otorga la Decisión486 a la marca notoria va más allá de la exigen-cia del uso real y efectivo de las marcas, la cualsustenta figuras como la cancelación del regis-tro de la marca por no uso. En efecto, el artículo229, literal b), dispone que no se negará elcarácter de notorio de un signo por el sólohecho de que no se haya usado o no se estéusando para distinguir productos o servicios, opara identificar actividades o establecimientosen el País Miembro.

La finalidad de dicha disposición es evitar quelos competidores se aprovechen del esfuerzoempresarial ajeno y que, de una manera parasi-taria, usufructúen el prestigio ganado por unamarca notoria, que aunque no se haya usado ono esté siendo usada en el respectivo PaísMiembro, continúa siendo notoria en otros Paí-ses. Se advierte, sin embargo, que la prueba dela notoriedad del signo deberá atender a crite-rios diferentes al del uso del signo en el merca-do, ya que deberá dar cumplimiento a lo indica-do en el artículo 228 de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina.

b. En relación con los diferentes riesgos enel mercado.

En relación con los diferentes tipos de riesgos alos que se exponen los signos distintivos en elmercado, hay que tener en cuenta que la doctri-na tradicionalmente se ha referido, por lo gene-ral, a dos clases de riesgo: el de confusión y elde asociación. Actualmente, la lista se ha ex-tendido y se han clasificado otro tipo de riesgoscon el objetivo de proteger los signos distintivossegún su grado de notoriedad. La Decisión 486atendiendo dicha línea, ha ampliado la protec-ción de los signos notoriamente conocidos, con-sagrando cuatro riesgos. De conformidad conlos artículos 136, literal h), y 226 literales a), b),y c), estos son: el riesgo de confusión, el deasociación, el de dilución y el de uso parasita-rio.

El riesgo de confusión, es la posibilidad de queel consumidor al adquirir un producto pienseque está adquiriendo otro (confusión directa), oque piense que dicho producto tiene un origenempresarial diferente al que realmente posee(confusión indirecta).

El riesgo de asociación, es la posibilidad de queel consumidor, que aunque diferencie las mar-cas en conflicto y el origen empresarial delproducto, al adquirirlo piense que el generador ocreador de dicho producto y otra empresa tie-nen una relación o vinculación económica.

El riesgo de dilución, es la posibilidad de que eluso de otros signos idénticos o similares, cau-se el debilitamiento de la altísima capacidaddistintiva que el signo notoriamente conocido haganado en el mercado, aunque se use paraproductos, que no tengan ningún grado deconexidad con los que ampara el signo notoria-mente conocido.


Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es laposibilidad de que un competidor parasitario, seaproveche injustamente del prestigio de los sig-nos notoriamente conocidos, aunque la acciónse realice sobre productos o servicios, que notengan ningún grado de conexidad con los queampara el signo notoriamente conocido.

En relación con los dos primeros, se buscasalvaguardar los signos notoriamente conocidosde lo siguiente:

Evitar que el público consumidor, caiga enerror, al adquirir determinado producto pen-sando que está adquiriendo otro.

Evitar que el público consumidor, caiga enerror, en relación con el origen empresarialdel signo notoriamente conocido.

Evitar que el público consumidor, caiga enerror, al pensar que las empresas producto-ras tiene algún grado de vinculación.

Sobre el riesgo de dilución, que por lo generalha estado ligado con la protección de la marcarenombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente:

“En efecto, la protección frente al riesgo dedilución se proyecta sobre las conductasadhesivas respecto a las marcas de alto re-nombre susceptibles de perjudicar la posi-ción competitiva de su legitimo titular me-diante el debilitamiento de su extraordinariacapacidad distintiva ganada a través de lapropia eficiencia”. 6

Por último, en relación con el riesgo de usoparasitario, se protege al signo notoriamenteconocido contra el aprovechamiento injusto desu prestigio por parte de terceros, sin importar,al igual que en el caso anterior, los productos oservicios que se amparen. Lo expuesto, estáligado a la función publicitaria de la marca, perose diferencia del riesgo de dilución en que lafinalidad del competidor parasitario es única-mente un aprovechamiento de la reputación, sinque sea necesario que se presente un debilita-miento de la capacidad distintiva de la marcanotoriamente conocida.

Sobre el tema la doctrina ha manifestado:

“El propósito perseguido por el competidorparasitario es claro: o bien la similitud entrelos signos, aunque no medie similitud entrelas prestaciones y sin provocar falsa repre-sentación alguna respecto del origen, sirvepara establecer una relación intelectual queatrae la atención del público consumidor deforma superior a la que alcanzaría con elempleo de un signo renombrado; o bien lasemejanza depara la transmisión conscienteo inconsciente de la reputación que simboli-za el signo pese a la falta de semejanza delos productos del competidor con los origina-rios. En ambos casos la apropiación aprove-cha los esfuerzos publicitarios del legítimotitular o el valioso caudal informativo que elconsumidor asocia al signo”. 7

3. Prueba.

El reconocimiento de la notoriedad de la marca,es un hecho que debe ser probado por quien loalega, a través de prueba hábil ante el Juez o laOficina Nacional Competente, según sea el caso.El reconocimiento de dicha notoriedad corres-ponde otorgarlo a la autoridad nacional compe-tente, con base en que según el artículo 228 dela Decisión 486, para que se pueda determinarsi una marca es notoriamente conocida se debetener en cuenta, entre otros:

“a) el grado de su conocimiento entre losmiembros del sector pertinente dentro decualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfi-ca de su utilización, dentro o fuera decualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfi-ca de su promoción, dentro o fuera decualquier País Miembro, incluyendo la pu-blicidad y la presentación en ferias, expo-siciones u otros eventos de los productoso servicios, del establecimiento o de laactividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada parapromoverlo, o para promover el estableci-miento, actividad, productos o servicios alos que se aplique;

6 MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LAMARCA RENOMBRADA“. Ed. Civitas, Madrid España,1995. Pág. 283 7 Ibídem. Pág. 247.


e) las cifras de ventas y de ingresos de laempresa titular en lo que respecta al sig-no cuya notoriedad se alega, tanto en elplano internacional como en el del PaísMiembro en el que se pretende la protec-ción;

f) el grado de distintividad inherente o adqui-rida del signo;

g) el valor contable del signo como activoempresarial;

h) el volumen de pedidos de personas intere-sadas en obtener una franquicia o licen-cia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativasde fabricación, compras o almacenamien-to por el titular del signo en el País Miem-bro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional;o,

k) la existencia y antigüedad de cualquierregistro o solicitud de registro del signodistintivo en el País Miembro o en el ex-tranjero”.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA,

C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse comomarca si reúne los requisitos dedistintividad y susceptibilidad derepresentación gráfica y, además,si el signo no está incurso en nin-guna de las causales de irregis-trabilidad señaladas en los artícu-los 135 y 136 de la Decisión 486 dela Comisión de la Comunidad An-dina. La distintividad del signo pre-supone su perceptibilidad por cual-quiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entredos signos distintivos, la autoridadnacional que corresponda deberáproceder al cotejo de los signos enconflicto, para luego determinar si

existe o no riesgo de confusión y/ode asociación, acorde con las re-glas establecidas en la presenteprovidencia.

TERCERO: El Juez Consultante, debe estable-cer el riesgo de confusión y/o deasociación que pudiera existir en-tre los signos mixtos TRANSPACK,aplicando los criterios adoptadospor este Tribunal, para la compara-ción entre esta clase de signos.

CUARTO: El Juez Consultante, debe estable-cer el riesgo de confusión y/o deasociación que pudiera existir en-tre el signo mixto TRANSPACK yel nombre comercial denominativoTRANSPACK, aplicando los crite-rios adoptados por este Tribunal,para la comparación entre esta cla-se de signos.

QUINTO: Como quiera que el uso es el ele-mento esencial para la protecciónde un nombre comercial, el JuezConsultante deberá, al momento enque el signo mixto TRANSPACKfue solicitado para registro, deter-minar si el nombre comercialTRANSPACK era real, efectiva yconstantemente usado en el mer-cado, para así determinar si eraprotegible por el ordenamiento jurí-dico comunitario andino.

SEXTO: La enseña comercial es aquel sig-no distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mer-cantil.

De conformidad con el artículo 200de la Decisión 486, la protección yel depósito de las enseñas comer-ciales se regirán por las normasrelativas al nombre comercial. Enconsecuencia, la protección de di-cho signo distintivo se soporta endos factores:

a) Que se pruebe el uso real, efec-tivo y constante de la enseñacomercial antes de la solicitudde registro de un signo idénticoo similar.


b) Que quien alegue y pruebe loanterior, puede oponerse al re-gistro del signo idéntico o simi-lar, si éste pudiera causar riesgode confusión y/o de asociaciónen el público consumidor

SÉPTIMO: Como los signos en conflicto am-paran servicios y productos de lasclases 41, 39, 36 y 16, es precisoque el Juez Consultante matice laregla de la especialidad y, en con-secuencia, analice el grado de vin-culación o relación competitiva delos productos y/o servicios queamparan los signos en conflicto,para que de esta forma se puedaestablecer la posibilidad de erroren el público consumidor, de con-formidad con los criterios plasma-dos en la presente providencia.

OCTAVO: El artículo 224 de la Decisión 486de la Comisión de la ComunidadAndina, consagra una definición designo notoriamente conocido conlas siguientes características:

• Para que un signo se considerecomo notorio, debe ser conocidopor el sector pertinente, enten-diendo por tal lo consagrado enel artículo 230 de la Decisión486.

• Debe haber ganado dicha noto-riedad, en cualquiera de los Paí-ses Miembros.

• Que haya obtenido dicha noto-riedad por cualquier medio.

La Decisión 486 establece, una pro-tección más amplia de los signosnotoriamente conocidos, lo que im-plica, por un lado, de la ruptura delos principios de especialidad, te-rritorialidad y del uso real y efectivode la marca y, por otro, la protec-ción contra los riesgos de confu-sión, asociación, dilución y del usoparasitario, de conformidad con loexpresado en la presente Interpre-tación Prejudicial.

En relación con el riesgo de usoparasitario, se protege al signo no-toriamente conocido contra el apro-vechamiento injusto de su prestigiopor parte de terceros, sin importarlos productos o servicios que seamparen. Lo anterior, está ligado ala función publicitaria de la marca,pero se diferencia del riesgo de di-lución en que la finalidad del com-petidor parasitario, es únicamenteun aprovechamiento de la reputa-ción, sin que sea necesario que sepresente un debilitamiento de lacapacidad distintiva de la marca no-toriamente conocida.

Alegada la notoriedad de una mar-ca como obstáculo para el registrode un signo, la prueba de tal cir-cunstancia, corresponde a quien laalega. Éste dispondrá, para ese ob-jeto, de los medios probatorios pre-vistos en la legislación interna y elreconocimiento corresponde otor-garlo, según el caso, a la OficinaNacional Competente o a la Autori-dad Nacional Competente, con baseen las pruebas presentadas.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno Nº 2003-0289, deberá adoptar la presente interpretación.Así mismo, deberá dar cumplimiento a las pres-cripciones contenidas en el párrafo tercero delartículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante co-pia certificada y remítase copia a la SecretaríaGeneral de la Comunidad Andina, para su publi-cación en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena.






TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-

pia del original que reposa en el expediente deesta Secretaría. CERTIFICO.-



Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

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