SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad...

Proceso 3-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81 y 83 literal a) de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y de la Disposi-ción Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comuni-dad Andina, sobre la base de la solicitud formulada por el Consejo deEstado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administra-tivo, Sección Primera. Actor: LEÓN VIRGILIO RESTREPO ESTRADA.Marca: “LA SOBERANA” (mixta). Expediente Interno Nº 2002-00271 .......

Proceso 6-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Deci-sión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, conforme a la solicitudpresentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala delo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: ATEX. Actor:Sociedad HENKEL KGaA. Proceso interno Nº 2002–00001 ......................

Proceso 10-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por la Sala Cons-titucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República delPerú. Marca: OLYMPIKUS. Actor: sociedad CALCADOS AZALEIA S.A.Proceso interno Nº 2432-2003 .....................................................................

Proceso 13-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de la disposición prevista en el artículo 83, li-teral a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, soli-citada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de laCorte Suprema de Justicia de la República del Perú, e interpretación deoficio de los artículos 81, 83, literales d) y e), y 84 eiusdem. Parte actora:sociedad FERRERO S.p.A. Caso: marca “KINDER”. Expediente Interno:No. 1591-2003 ..............................................................................................

Proceso 14-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos81 y 82, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Car-tagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitudformulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala delo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Parte actora: sociedadLUBRIEXPO LTDA. Caso: signo “SUPER 2000 (mixto)”. Expediente Inter-no: No. 2002-00100 .....................................................................................

Para nosotros la Patria es América

S U M A R I O

Tribunal de Justicia de la Comunidad AndinaPág.

Año XXIII - Número 1338

Lima, 3 de mayo de 2006

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GACETA OFICIAL 03/05/2006 2.56

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a losocho días del mes de marzo del año dos mil seis.

En la solicitud sobre interpretación prejudicialformulada por el Consejo de Estado de la Repú-blica de Colombia, Sala de lo Contencioso Ad-ministrativo, Sección Primera, por intermedio desu Consejero, doctor Gabriel Eduardo MendozaMartelo.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial,recibida por este Tribunal el 30 de noviembre de2005, se ajustó a los requisitos establecidospor el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal,aprobado por medio de Decisión 500 del Conse-jo Andino de Ministros de Relaciones Exterioresy que, en consecuencia, fue admitida a trámitepor medio de auto de 6 de febrero de 2006.

1. ANTECEDENTES

1.1. Las partes

La parte demandante es el señor LEÓN VIRGI-LIO RESTREPO ESTRADA y la parte demanda-da es la Nación colombiana, representada por elSuperintendente de Industria y Comercio. Seconsidera como tercero interesado a la Socie-dad INVERSIONES LA SOBERANA LIMITADA(Sociedad SOBERANA S.A., sucesora en losderechos de Inversiones La Soberana Ltda.).

1.2. Actos demandados

El señor LEÓN VIRGILIO RESTREPO ESTRADAplantea que se declare la nulidad de las siguien-tes resoluciones administrativas:

1. Resolución Nº 25134, de 31 de julio de 2001,mediante la cual la Jefe de la División de Sig-

nos Distintivos de la Superintendencia de In-dustria y Comercio resuelve una oposición yniega el registro del signo LA SOBERANA(mixta) en la clase 30 a favor del señor LEÓNVIRGILIO RESTREPO ESTRADA;

2. Resolución Nº 33769, de 23 de octubre de2001, mediante la cual la Jefe de la Divisiónde Signos Distintivos de la Superintendenciade Industria y Comercio resolvió el recurso dereposición confirmando la decisión contenidaen la Resolución 25134, y concedió el recur-so de apelación interpuesto contra dicha Re-solución;

3. Resolución Nº 06233, de 27 de febrero de2002, expedida por el Superintendente Dele-gado para la Propiedad Industrial de la mismaentidad, quien resolvió el recurso de apela-ción confirmando la decisión contenida en laResolución Nº 25134, en el sentido de negarel registro del signo LA SOBERANA (mixta),y declaró agotada la vía gubernativa en elcorrespondiente trámite.

Solicita adicionalmente el actor que, como con-secuencia de lo anterior, se ordene a la Divisiónde Signos Distintivos: a) La concesión del Certi-ficado de Registro; b) la expedición del corres-pondiente Certificado de Registro; y, c) que atítulo de restablecimiento del derecho, “se reco-nozca en cabeza del señor LEÓN VIRGILIORESTREPO ESTRADA la titularidad del registrode la marca mixta LA SOBERANA, en la clase30”.

1.3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por el Consejo de Es-tado de la República de Colombia, Sala de loContencioso Administrativo, Sección Primera,han podido ser destacados los siguientes as-pectos:

PROCESO 003-IP-2006

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y de la Disposición TransitoriaPrimera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre labase de la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de

Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.Actor: LEÓN VIRGILIO RESTREPO ESTRADA. Marca: “LA SOBERANA”

(mixta). Expediente Interno Nº 2002-00271.


a) Los hechos

Entre los hechos principales relatados en lademanda, se encuentran los siguientes:

a) El 31 de agosto de 1998, el señor LEÓN VIR-GILIO RESTREPO ESTRADA solicitó el re-gistro del signo mixto “LA SOBERANA”, paradistinguir “preparaciones hechas de cerea-les, pan, pastelería y confitería”, comprendi-dos en la Clase 30 1 de la Clasificación Inter-nacional de Niza;

b) El extracto de la solicitud fue publicado en laGaceta de la Propiedad Industrial Nº 468, de7 de diciembre de 1998.

c) La sociedad INVERSIONES LA SOBERANALIMITADA, mediante apoderado, interpuso ob-servación contra la solicitud del registro men-cionado, con fundamento en la marca de supropiedad “LA SOBERANA & Etiqueta” queampara productos de las clases 29 2 y 31 3 dela Clasificación Internacional de Niza.

d) “(…) la Jefe de la División de Signos Distinti-vos de la Superintendencia de Industria yComercio del Ministerio de Desarrollo Econó-mico, mediante Resolución Nº 25134 31 (sic)de Julio de 2001, decidió negar el registro dela marca LA SOBERANA (…)”.

e) Frente a la emisión de la Resolución Nº 25234,la parte demandante interpuso los recursosde reposición y subsidiario, el de apelación.

f) “(…) la Jefe de la División de Signos Distinti-vos de la Superintendencia de Industria yComercio del Ministerio de Desarrollo Econó-mico, resolviendo el recurso de reposicióninterpuesto, mediante Resolución Nº 33769de 23 de Octubre de 2001, decidió confirmar

la decisión contenida en la Resolución Nº25134 de 31 de Julio de 2001 en el sentido denegar el registro de la marca LA SOBERANA(…)”; y,

g) “El Superintendente Delegado para la Propie-dad Industrial, resolviendo el recurso de ape-lación interpuesto, mediante Resolución Nº06233 de 27 de febrero de 2002, decidió con-firmar la decisión contenida en la ResoluciónNº 25134 de 31 de Julio de 2001 en el sentidode negar el registro de la marca LA SOBERA-NA en la Clase 30 al señor LEÓN VIRGILIORESTREPO ESTRADA”.

b) Escrito de demanda

El señor LEÓN VIRGILIO RESTREPO ESTRA-DA, domiciliado en Medellín, Antioquia, Colom-bia, presentó la demanda en contra de las reso-luciones mencionadas anteriormente. Los argu-mentos en que se fundamentó, a través de apo-derado, principalmente, fueron los siguientes:

En relación a la supuesta violación del artículo134 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, manifiesta que el signo porél solicitado cumple con los requisitos exigidospor la norma aludida, expresando que “Estosrequisitos se cumplen a cabalidad en el presen-te caso. El primero de ellos, la distintividad, seconfigura en este caso, ya que el signo es indi-vidual y singular de manera que puede diferen-ciarse de cualquier otro. En segundo lugar, essusceptible de representación gráfica, por cuan-to si ella consiste en hacer una descripción quepermita hacerse una idea del signo objeto de lamarca, el signo LA SOBERANA es susceptiblede representación gráfica”.

En relación a la supuesta violación del artículo136, literal a) de la misma Decisión, expresaque “El aspecto nominativo si bien es idéntico alde la marca fundamento de la negación, suaspecto gráfico no lo es y ello es de sumaimportancia, toda vez que no debe olvidarse quetodo signo distintivo es un conjunto, que puedeestar o no compuesto de varios elementos”.

Por tanto, manifiesta que “al analizar la registra-bilidad del signo LA SOBERANA, constituidopor tres elementos: a) El artículo femenino LA,escrita (sic) en tipo de letra especial; b) La pa-labra SOBERANA también escrita en tipo espe-cial de letra; y c) Un elemento gráfico, de nota-

1 Clase 30.- Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca,sagú, sucedáneos del café, harinas y preparacioneshechas de cereales, pan, pastelería y confitería, hela-dos comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, pol-vos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (con-dimentos); especias; hielo.

2 Clase 29.- Carne, pescado, aves y caza; extractos decarne; frutas y legumbres en conserva, secas y coci-das; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, lechey productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

3 Clase 31.- Productos agrícolas, hortícolas, forestalesy granos, no comprendidos en otras clases; animalesvivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas yflores naturales; alimentos para los animales, malta.


ble tamaño y distintividad, conformado por lafigura de una corona sobre las dos palabras, nodebe atenderse a uno de ellos en forma aisladay separada de los otros, sino a todos en suconjunto”.

Señala que “el signo LA SOBERANA ya regis-trado es también mixto pero su aspecto gráficoes sumamente diferente al de la marca solicita-da”.

Advierte, por lo tanto, que “resulta evidente queno existe la pretendida similitud o semejanzaentre los signos LA SOBERANA (solicitada) yLA SOBERANA (concedida y vigente), menos sila similitud o semejanza se predica del hechode que las marcas compartan la expresión LASOBERANA”; y, destaca que “la dimensión ca-racterística de un determinado signo distintivopuede encontrarse en su aspecto gráfico”.

Enfatiza que no existe conexión competitiva en-tre los productos, por tanto, la similitud o seme-janza entre las marcas carece de toda relevan-cia.

Sobre el tema expresa que “se trata de marcasque amparan productos diferentes comprendi-dos en diferentes clases del nomenclator. Lamarca mixta LA SOBERANA (solicitada) ampa-ra los siguientes productos ‘preparacioneshechas de cereales, pan, pastelería y confi-tería’”.

Y señala que la marca fundamento de la nega-ción se encuentra registrada para distinguir “’car-ne, pescado, aves y caza; extractos de car-ne, frutas y legumbre en conserva, secas ycocidas; jaleas, mermeladas, compotas; hue-vos, leche y productos lácteos; aceites ygrasas comestibles’; y además para distinguir‘productos agrícolas, hortícolas, forestalesy granos, no comprendidos en otras clases;animales vivos, frutas y legumbres frescas;semillas, plantas y flores naturales; alimen-tos para los animales, malta’”.

Indica que se trata en ambos casos de alimen-tos, “pero el hecho de que los productos perte-nezcan a (sic) mismo género no traduce en lanecesaria conclusión de que sean productosestrechamente relacionados entre sí”.

Hace hincapié en la jurisprudencia del Tribunalde Justicia de la Comunidad Andina, en los

casos 08-IP-95 y 31-IP-98, en los cuales se haestablecido reglas o criterios que permiten de-terminar la conexión competitiva. Hace un análi-sis respecto de cada criterio:

En cuanto a la inclusión de los productos en lamisma clase de la nomenclatura, manifiesta quelos productos comparados están en clases dife-rentes; en relación a los canales de comercia-lización, señala que “resulta obvio que los pro-ductos de panadería y pastelería no son vendi-dos en las mismas tiendas especializadasque los demás productos alimenticios, salvoque se trate de un gran supermercado, caso enel cual el criterio no se aplica. Quien quierecomprar frutas no va a una panadería, y quienquiere comprar pan no va a una frutería”; encuanto al uso conjunto o complementario deproductos, indica que “no hay complementarie-dad directa entre un pan y una fruta, o entre unpan y carne. El consumo del uno no supone elconsumo necesario del otro”; y, en relación alas partes y accesorios, observa que “los pro-ductos de panadería y los demás productosalimenticios no son producto principal y parteuno de otro.”

Por lo que concluye que “el examinador en sutarea no puede limitarse a afirmar que existe co-nexión competitiva entre los productos. El exa-minador está obligado a efectuar un análisisdetallado de los criterios antes de hacer unaafirmación en tal sentido, análisis que evidente-mente no realizó cuando decidió negar el regis-tro de la marca LA SOBERANA al señor LEÓNVIRGILIO RESTREPO ESTRADA”.

Manifiesta que “mi representado es titular delnombre comercial LA SOBERANA desde hacemás de cuarenta (40) años (…)”, por lo que “elNombre Comercial de mi representado ha co-existido con las marcas fundamento de la nega-ción por un extenso período de tiempo, sin cau-sar confusión alguna al público consumidor”.

Finalmente observa que “no se configura el pre-tendido riesgo de asociación o confusión puesno se cumplen los dos requisitos requeridos,toda vez que, ni los signos marcarios son idén-ticos, o a tal punto semejantes, que puedaninducir al público a error, ni las marcas enfrenta-das distinguen los mismos o semejantes pro-ductos o servicios, que al ser identificados conuna marca confundible, inducirían al público aerror”.


c) Contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comer-cio de Colombia, en su contestación a la de-manda, solicita que no sean tomadas en cuentalas pretensiones y condenas planteadas por laaccionante en contra de la Nación, Superinten-dencia de Industria y Comercio, por cuanto ca-recen de apoyo jurídico y, por consiguiente, desustento legal para que prosperen.

Manifiesta, en cuanto a los requisitos de regis-trabilidad, que “las palabras LA SOBERANA, sibien son susceptibles de representación gráfi-ca, a contrario de lo que afirma el accionantecarecen de fuerza distintiva por cuanto al efec-tuar el examen en conjunto de los signos com-parados ‘LA SOBERANA’ (registrada) y ‘LA SO-BERANA’ (solicitada) resulta indudable que pre-sentan identidad fonética, lo que claramente nole otorga distintividad suficiente para cumplircon su función diferenciadora en el mercado”.

En relación a la identidad de los signos señalaque “en el presente caso resulta evidente que, elaspecto gráfico de la marca solicitada carecefonéticamente de expresión y por tanto no hayduda de que el medio que utiliza el consumidorpara solicitar el producto es la denominación,es decir la expresión ‘LA SOBERANA’ que esidéntica a ‘LA SOBERANA’, registrada con an-terioridad por la sociedad Inversiones La Sobe-rana Ltda., por lo que evidentemente esta (sic),no tiene aptitud para individualizar suficiente-mente los productos que se quieren protegercon el registro”.

En cuanto a la relación entre los productos afirmaque “Las (sic) marca solicitada LA SOBERANAcomprende productos similares a los prestadospor la marca registrada LA SOBERANA, lo cualgeneraría confusión para el consumidor frente alorigen empresarial de los mismos, pues podrácreerse que se trata de la misma marca o demarcas que pertenecen a un mismo titular, quedistinguen una nueva o una misma linea (sic) deproductos, debido a que están destinados a unmismo tipo de consumidor ademas (sic) de pre-sentar los mismos canales de comercialización”.

Para la Superintendencia, “al tratarse de produc-tos alimenticios en ambos casos, se compartenlas mimas (sic) finalidades, y están destinadosa los mismos mercados, por lo que es evidenteque se comercializan a través de los mismos

canales, situación que indefectiblemente gene-ra confusión en cuanto al origen empresarial,circunstancia que claramente incrementa el ries-go de confusión”.

Arguye que “el demandante en su signo repro-duce una marca registrada y no le agrega ele-mentos gráficos o denominativos que lo hagandiferente en relación con la marca LA SOBERA-NA (anteriormente registrada). Así las cosas, elconsumidor se ve expuesto a confusión indirec-ta en tanto que las semejanzas de los signosconfrontados generan en el mercado la idea deque provienen del mismo empresario o que exis-te vinculación jurídica o económica entre lostitulares, o que se trata de una nueva gama deproductos de determinada empresa, lo que efec-tivamente no sucede”.

Concluye indicando que “el fundamento legal delos actos administrativos acusados y expedidospor el Superintendente Delegado para la Propie-dad Industrial, se ajusta plenamente a derechoy a lo establecido en las normas legales vigen-tes en materia marcaria”.

d) Tercero interesado

La Sociedad INVERSIONES LA SOBERANA LI-MITADA (Sociedad SOBERANA S.A., sucesoraen los derechos de Inversiones La SoberanaLtda.) domiciliada en Antioquia, Colombia, dacontestación a la demanda, a través de su apo-derado.

Manifiesta que “La marca LA SOBERANA & Eti-queta se solicitó a registro desde 1995 paraidentificar productos de las clases 29 y 31, porlo cual la solicitud de registro del señor LeónVirgilio Restrepo Estrada es improcedente enrazón a que mi representada tiene derechos an-teriores sobre la marca LA SOBERANA desdeaños antes que el señor Restrepo solicitara re-gistro para el signo mixto LA SOBERANA en laclase 30 internacional de Niza, siendo éste casiidéntico a las marcas previas de mi represen-tada”.

Alega que “El cotejo de los signos enfrentadosarroja como resultado su imposibilidad de co-existir en el registro, por cuanto al coincidir ensu totalidad la parte nominativa de los signosenfrentados, la coexistencia de las marcas LASOBERANA & Etiqueta y LA SOBERANA &


Etiqueta especialmente en la clase 30 crearíanriesgo de confusión”.

Expresa que “De permitirse la coexistencia delas marca enfrentadas, el consumidor se veríaarrojado a confusión directa e indirecta, puesencontraría productos de la misma naturaleza,identificados con la marca LA SOBERANA, mar-ca que tanto en el registro como en el mercadose encuentra acompañada de distintos elemen-tos gráficos”.

Añade que “Las marcas enfrentadas cubren losmismos productos de la clase 30, además delhecho que mi representada tiene derechos pre-vios en las clases 29 y 31, las cuales abarcanproductos respecto de los cuales existe unaclara asociación con los de la clase 30 portratarse de alimentos que se distribuyen a tra-vés de los mismos canales de comercialización,comparten la misma finalidad y son comple-mentarios entre sí”.

Por lo manifestado, señala que, en definitiva, elsigno cuyo registro se solicita no cumple conlos requisitos establecidos en el artículo 134 dela Decisión 486, por cuanto carece de la distintivi-dad requerida para su registro como marca, detal manera que “no tiene la capacidad de dife-renciar los productos que pretende identificarcon el signo solicitado a registro, de aquellosque mi representada identifica con sus marcas”.

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que, de conformidad con la disposición previstaen el artículo 1, literal c), del Tratado de Crea-ción del Tribunal, las normas constantes en elepígrafe y cuya interpretación se solicita formanparte del ordenamiento jurídico de la Comuni-dad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en elartículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal,en correspondencia con lo establecido en losartículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunales competente para interpretar por vía prejudi-cial las normas que integran el ordenamiento ju-rídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fueadmitida a trámite por auto de 6 de febrero de2006.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS

El Consejo de Estado ha solicitado la interpre-tación prejudicial de los artículos 134 y 136literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina; sin embargo, tomando encuenta que la solicitud de registro del signo “LASOBERANA” (mixta), fue presentada el 31 deagosto de 1998, esto es, en vigencia de la De-cisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Car-tagena, con fundamento en la potestad que de-riva del artículo 34 del Tratado de Creación delTribunal, procede interpretar, de oficio, el orde-namiento jurídico sustancial aplicable a la soli-citud en referencia, a saber, los artículos 81 y83, literal a) de la mencionada Decisión, enlugar de las disposiciones sometidas a con-sulta.

Se interpretará también, de oficio, la Disposi-ción Transitoria Primera de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina.

En consecuencia los textos de las normas a serinterpretadas son los siguientes:

DECISIÓN 486

(…)

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

“Primera: Todo derecho de propiedad indus-trial válidamente concedido de conformidadcon la legislación comunitaria anterior a lapresente Decisión, se regirá por las disposi-ciones aplicables en la fecha de su otorga-miento, salvo en lo que se refiere a los pla-zos de vigencia, en cuyo caso los derechosde propiedad industrial preexistentes seadecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, li-cencias, renovaciones y prórrogas se aplica-rán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de los procedimientos en trámi-te, la presente Decisión regirá en las etapasque aún no se hubieren cumplido a la fechade su entrada en vigencia”.

DECISIÓN 344

(…)


“Artículo 81. Podrán registrarse como mar-cas los signos que sean perceptibles, sufi-cientemente distintivos y susceptibles de re-presentación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, los pro-ductos o servicios producidos o comercializa-dos por una persona de los productos o servi-cios idénticos o similares de otra persona”.

(…)

“Artículo 83. Asimismo, no podrán regis-trarse como marcas aquellos signos que, enrelación con derechos de terceros, presentenalgunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, auna marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto de los cua-les el uso de la marca pueda inducir alpúblico a error”;

(…)

3. CONSIDERACIONES

El Tribunal procede a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual analizará as-pectos relacionados con: la norma comunitariaen el tiempo; la marca y sus elementos consti-tutivos; clases de marcas: denominativa y mix-ta, comparación entre marcas mixtas; impedi-mentos para el registro de una marca: la identi-dad y la semejanza; riesgo de confusión: direc-ta e indirecta; reglas para realizar el cotejomarcario; la conexión competitiva:

3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEM-PO

Conforme ha sido expuesto, este Órgano Juris-diccional ha determinado la improcedencia de lainterpretación de los artículos 134 y 136 literala) de la Decisión 486 de la Comisión de la Co-munidad Andina, al haber constatado que lasolicitud dirigida a la obtención del registro delsigno mixto “LA SOBERANA” ha sido presenta-da el 31 de agosto del año 1998, esto es, en vi-gencia de la Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena.

Lo manifestado resulta no sólo de la aplicaciónde los principios generales del derecho sobretránsito legislativo sino, además, de los térmi-nos de la Disposición Transitoria Primera delRégimen Común sobre Propiedad Industrial es-tablecida por la Decisión 486 de la Comisión dela Comunidad Andina, subrogatoria de la 344;con apoyo en los cuales se determina que, enmateria de derecho sustancial, el régimen apli-cable en principio en el período de transiciónestá constituido por las disposiciones vigentesa la fecha de presentación de la solicitud.

Al respecto el Tribunal ha señalado que:

“…si la norma sustancial, vigente para lafecha de la solicitud de registro de un signocomo marca, ha sido derogada y reemplaza-da por otra en el curso del procedimientocorrespondiente a tal solicitud, aquella normaserá la aplicable para determinar si se en-cuentran cumplidos o no los requisitos quese exigen para el otorgamiento del derecho,mientras que la norma procesal posterior serála aplicable al procedimiento en curso”.4

Así mismo, este Órgano Judicial ha sostenidoque:

“Acerca del tránsito legislativo y la definiciónde la ley aplicable es pertinente señalar que,por lo general, una nueva norma al ser expe-dida regulará los hechos que se produzcan apartir de su vigencia; es decir que la ley rigepara lo venidero según lo establece el princi-pio de irretroactividad. Pero es claro que noconstituye aplicación retroactiva de la ley, elhecho de que una norma posterior se utilicepara regular los efectos futuros de una situa-ción planteada bajo el imperio de la normaanterior.

“Bajo el precedente entendido, el Tribunal,con el fin de garantizar el respeto a las exi-gencias de seguridad jurídica, en los casosde tránsito legislativo ha diferenciado los as-pectos de carácter sustancial de aquéllos denaturaleza procedimental contenidos en lasnormas, para señalar de manera reiteradaque la norma comunitaria de carácter sustan-

4 Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTE-MA PREPAC Y PEPAC. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.


cial no es retroactiva, pues el principio deirretroactividad establece que al expedirseuna nueva norma, ésta regulará, por lo gene-ral, los hechos que se produzcan a partir desu vigencia, por lo que no afectará derechosconsolidados en época anterior a su entradaen vigor. La norma sustantiva no tiene efectoretroactivo, a menos que por excepción se lehaya conferido tal calidad; este principio cons-tituye una garantía de estabilidad de los dere-chos adquiridos”. 5

Finalmente, el Tribunal ha manifestado:

“(…) si bien la norma comunitaria nueva no esaplicable a las situaciones jurídicas origina-das con anterioridad a su entrada en vigenciade conformidad con la Disposición TransitoriaPrimera de la Decisión 486, procede su apli-cación inmediata tanto en algunos de losefectos futuros de la situación jurídica nacidabajo el imperio de la norma anterior y en losplazos de vigencia, como en materia proce-sal.” 6

3.2. LA MARCA Y SUS ELEMENTOS CONS-TITUTIVOS

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena define lo que debe en-tenderse como marca. De acuerdo a esta defi-nición legal, este Órgano Jurisdiccional ha inter-pretado que la marca constituye un bien inmate-rial representado por un signo que, perceptible através de medios sensoriales y susceptible derepresentación gráfica, sirve para identificar ydistinguir en el mercado los productos o servi-cios producidos o comercializados por una per-sona de otros idénticos o similares, a fin de queel consumidor o usuario medio los valore, dife-rencie, identifique y seleccione, sin riesgo deconfusión o error acerca del origen o la calidaddel producto o servicio correspondiente.

Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sen-sible colocado sobre un producto o acompaña-do a un producto o a un servicio y destinado adistinguirlo de los productos similares de los

competidores o de los servicios prestados porotros”. 7

Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradasocasiones acerca de los requisitos que los sig-nos deben satisfacer para ser registrados comomarcas, éstos son:

- Perceptibilidad,

- Distintividad y,

- Susceptibilidad de representación gráfica.

a) Perceptibilidad

Siendo la marca un bien inmaterial, para quepueda ser captado por uno de los sentidos (vis-ta, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensablesu materialización o exteriorización por mediode elementos que transformen lo inmaterial oabstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referen-cia a todo elemento, signo o indicación que pue-da ser captado por los sentidos para que, pormedio de éstos, la marca penetre en la mentedel público, y éste la asimile con facilidad. Porcuanto para la percepción sensorial o externade los signos se utiliza en forma más general elsentido de la vista, han venido caracterizándosepreferentemente aquellos elementos que hacenreferencia a una denominación, a un conjuntode palabras, a una figura, a un dibujo, o a unconjunto de dibujos.

b) Distintividad

El artículo 81 se refiere también a la distintivi-dad, considerada característica y función primi-genia que debe reunir todo signo para ser sus-ceptible de registro como marca; lleva implícitala necesaria posibilidad de identificar y distin-guir unos productos o unos servicios de otros,haciendo viable de esa manera la diferenciaciónpor parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sísolo sirva para diferenciar un producto o unservicio, sin que se confunda con él o con suscaracterísticas esenciales o primordiales.

5 Proceso 155-IP-2005, sentencia de 19 de octubre del2005; marca: “RAPISAL (mixta)”. TRIBUNAL DE JUS-TICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

6 Proceso 184-IP-2005, sentencia de 30 de noviembredel 2005; marca: “OCCIDENTE (mixta)”. TRIBUNAL DEJUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

7 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLASDE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS.Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. TomoI. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16.


c) Susceptibilidad de representación gráfi-ca

La susceptibilidad de representación gráfica con-siste en expresiones manifestadas a través depalabras, gráficos, signos mixtos, colores, figu-ras etc., de tal manera que los componentes delsigno puedan ser apreciados en el mercado deproductos.

El signo tiene que ser expresado en forma ma-terial para que el consumidor, a través de lossentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. Latraslación del signo del campo imaginativo desu creador hacia la realidad comercial, puededarse como ha sido expresado, por medio de lautilización de los elementos referidos en el pá-rrafo anterior.

3.3. CLASES DE MARCAS

La doctrina ha reconocido varias clases de mar-cas, como las denominativas, las gráficas y lasmixtas, en atención a la estructura del signo.

En este contexto, el Tribunal considera conve-niente examinar lo relacionado a las marcasmixtas, por corresponder a la clase de los sig-nos en conflicto y, con carácter referencial a lasmarcas denominativas.

La MARCA DENOMINATIVA, llamada tam-bién nominal o verbal, utiliza un elemento acús-tico o fonético y está formada por una o variasletras que integran un conjunto o un todo pronun-ciable, que puede o no poseer significado con-ceptual.

Este tipo de marcas se subdivide en dos subgru-pos: las marcas sugestivas que son las quetienen connotación conceptual y evocan ciertascualidades o funciones del producto identificadopor la marca; y, las marcas arbitrarias que nomanifiestan conexión alguna entre su significa-do y la naturaleza, cualidades y funciones delproducto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su con-junto, producen en el consumidor una idea so-bre la marca que le permite diferenciarla de lasotras existentes en el mercado.

LA MARCA MIXTA se compone de un elementodenominativo (una o varias palabras) y un ele-mento gráfico (una o varias imágenes).

Esta clase de marcas es una combinación oconjunto de signos acústicos y visuales. Eneste tipo de signos -para la doctrina y este Tri-bunal- habrá de encontrarse, por lo general, unelemento principal o característico y un elemen-to secundario, según predominen, a primera vis-ta, los elementos gráficos o los denominativos.El elemento denominativo es, como norma ge-neral, en las marcas mixtas, el más relevante,aunque no se descarta que en algunos casospueda ser más importante el elemento gráfico.

Al respecto este Tribunal ha manifestado:

“se ha inclinado a considerar que, en general,el elemento denominativo de la marca mixtasuele ser el más característico o determinan-te, teniendo en cuenta la fuerza expresivapropia de las palabras, las que por definiciónson pronunciables, lo que no obsta para queen algunos casos se le reconozca prioridadal elemento gráfico, teniendo en cuenta sutamaño, color y colocación, que en un mo-mento dado pueden ser definitivos”.8

Comparación entre marcas mixtas

En la comparación entre marcas mixtas, el ele-mento predominante en el conjunto marcario se-rá el denominativo, como norma general; aun-que en algunos casos pueda ser más importan-te el elemento gráfico; en todo caso, en la com-paración entre los signos mixtos deberá exami-narse todo el conjunto, tanto el elemento gráficocomo el elemento denominativo, vista su rele-vancia para que el público consumidor identifi-que la marca y distinga el producto.

Si al realizar la comparación se determina queen la marca mixta predomina el elemento deno-minativo, debe procederse al cotejo de los sig-nos aplicando las reglas que para ese propósitoha establecido la doctrina; y, si por otro lado, enla marca mixta predomina el elemento gráficofrente al denominativo, no habría lugar a la con-fusión entre las marcas, pudiendo éstas coexis-tir pacíficamente en el ámbito comercial.

Con base a estos criterios el Juez Consultantedeberá identificar cuál de estos elementos pre-

8 Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de1988, G.O.A.C. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca:“DEVICE (etiqueta)“. JURISPRUDENCIA DEL TRIBU-NAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


valece y tiene mayor influencia en la mente delconsumidor, si el denominativo o el gráfico, yproceder a su cotejo con el elemento correspon-diente del otro signo a fin de determinar el ries-go de confusión, conforme a los criterios conte-nidos en la presente interpretación.

3.4. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DEUN SIGNO COMO MARCA

La identidad y la semejanza

La legislación andina ha determinado que nopueden ser objeto de registro como marca, lossignos que sean idénticos o similares a unamarca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, para los mismos pro-ductos o servicios, o para productos o serviciosrespecto de los cuales el uso de la marca puedainducir al público a error, conforme lo estableceel literal a) del artículo 83 objeto de la interpreta-ción prejudicial solicitada.

Ha enfatizado también en sus pronunciamientosel Organismo, acerca del cuidado que se debetener al realizar el análisis entre dos signospara determinar si entre ellos se presenta elriesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor dedeterminar si una marca es confundible conotra, presenta diferentes matices y complejida-des, según que entre los signos en proceso decomparación exista identidad o similitud y se-gún la clase de productos o servicios a los quecada uno de esos signos pretenda distinguir. Enlos casos en los que las marcas no sólo seanidénticas sino que tengan por objeto individuali-zar unos mismos productos o servicios, el ries-go de confusión sería absoluto. Cuando se tratade simple similitud, el examen requiere de ma-yor profundidad, con el objeto de llegar a lasdeterminaciones en este contexto, así mismo,con la mayor precisión posible.

Riesgo de confusión: directa e indirecta

El Tribunal ha sostenido que la identidad o lasemejanza de los signos puede dar lugar a dostipos de confusión: la directa, caracterizada por-que el vínculo de identidad o semejanza induceal comprador a adquirir un producto o usar unservicio determinado en la creencia de que estácomprando o usando otro, lo que implica laexistencia de un cierto nexo también entre losproductos o servicios; y la indirecta, caracteri-zada porque el citado vínculo hace que el con-

sumidor atribuya, en contra de la realidad de loshechos, a dos productos o dos servicios que sele ofrecen, un origen empresarial común. 9

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgode confusión entre varios signos y los productoso servicios que cada uno de ellos ampara, se-rían los siguientes: (i) que exista identidad entrelos signos en disputa y también entre los pro-ductos o servicios distinguidos por ellos; (ii) oidentidad entre los signos y semejanza entrelos productos o servicios; (iii) o semejanza en-tre los signos e identidad entre los productos yservicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y tam-bién semejanza entre éstos. 10

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejan-za’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanzapresupone que entre los objetos que se compa-ran existen elementos comunes pero coexis-tiendo con otros aparentemente diferenciadores,produciéndose por tanto la confundibilidad. Encambio, entre marcas o signos idénticos, sesupone que nos encontramos ante lo mismo,sin diferencia alguna entre los signos”. (Proce-so 82-IP-2002, ya citado).

Es importante señalar que la comparación entrelos signos, deberá realizarse en base al conjun-to de elementos que los integran, donde el todoprevalezca sobre las partes y no descomponien-do la unidad de cada uno. En esta labor, comodice el Tribunal: “La regla esencial para determi-nar la confusión es el examen mediante unavisión en conjunto del signo, para desprendercuál es la impresión general que el mismo dejaen el consumidor en base a un análisis ligero ysimple de éstos, pues ésta es la forma común ala que recurre el consumidor para retenerlo yrecordarlo, ya que en ningún caso se detiene aestablecer en forma detallada las diferenciasentre un signo y otro…” 11

El Tribunal observa también que la determina-ción de la confundibilidad corresponde a una

9 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

10 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891,de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNALDE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

11 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089,del 5 de julio de 2004, marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL”(citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DEJUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


decisión del funcionario administrativo o, en sucaso, del juzgador, quienes, alejándose de uncriterio arbitrario, han de determinarla con baseen principios y reglas que la doctrina y la juris-prudencia han sugerido, a los efectos de preci-sar el grado de confundibilidad, la que puede irdel extremo de la similitud al de la identidad.

Además, el consultante, en la comparación queefectúe entre los signos “LA SOBERANA” (mix-ta) y “LA SOBERANA & Etiqueta”, deberá con-siderar que, si bien el derecho que se constitu-ye con el registro de un signo como marca cu-bre únicamente, por virtud de la regla de la es-pecialidad, los productos o servicios identifica-dos en la solicitud y ubicados en una de lasclases del nomenclátor, la pertenencia de dosproductos o servicios a una misma clase noprueba que sean semejantes, así como su per-tenencia a distintas clases tampoco prueba quesean diferentes.

Resulta en todo caso necesario considerar lassiguientes características propias de la situa-ción de semejanza:

Similitud ideológica, que se presenta entresignos que evocan las mismas o similares ideas.Al respecto señala el profesor OTAMENDI, queaquélla es la que “deriva del mismo parecidoconceptual de las marcas. Es la representacióno evocación de una misma cosa, característicao idea, la que impide al consumidor distinguiruna de otra”. 12 En consecuencia, pueden serconsiderados confundibles signos, que, aunquevisual o fonéticamente no sean similares, pue-dan sin embargo inducir a error al público con-sumidor en cuanto a su procedencia empresa-rial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por lacoincidencia de letras entre los segmentos acompararse, en los cuales la secuencia de vo-cales, la longitud de la palabra, el número desílabas, las raíces o las terminaciones comu-nes, pueden producir en mayor o menor grado,que la confusión sea más palpable u obvia;

Similitud fonética, que se da entre signos queal ser pronunciados tienen sonido similar. Ladeterminación de tal similitud depende de laidentidad en la sílaba tónica, o de la coinciden-

cia en las raíces o terminaciones, entre otras.Sin embargo, deben tenerse en cuenta las parti-cularidades que conserva cada caso, con el finde determinar si existe la posibilidad real deconfusión.

Reglas para realizar el cotejo marcario

La doctrina y la jurisprudencia han establecidocriterios generales, que faciliten al funcionario oal juez, la comparación y apreciación de la po-sible similitud entre las marcas en conflicto.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en sujurisprudencia, las siguientes reglas originadasen la doctrina para realizar el cotejo entre mar-cas:

“Regla 1.- La confusión resulta de la impre-sión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse su-cesivamente y no simultáneamente.

“Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las se-mejanzas y no las diferencias que existenentre las marcas”

“Regla 4.- Quien aprecie el parecido debecolocarse en el lugar del comprador presuntoy tener en cuenta la naturaleza de los produc-tos. 13.

Acerca de la utilidad y aplicación de estosparámetros técnicos, el tratadista Breuer More-no ha manifestado:

“La primera regla y la que se ha consideradode mayor importancia, es el cotejo en conjun-to de la marca, criterio que se adopta paratodo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la mar-ca es la impresión que el consumidor mediotiene sobre la misma y que puede Ilevarle aconfusión frente a otras marcas semejantesque se encuentren disponibles en el comercio.

“En las marcas es necesario encontrar ladimensión que con mayor intensidad penetraen la mente del consumidor y determine así

12 OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abe-ledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. P. 153.

13 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas deFábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Ai-res, P. 351 y ss.


la impresión general que el distintivo causaen el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más deevitar que sus elementos puedan ser fraccio-nados en sus partes componentes para com-parar cada componente de una marca con loscomponentes o la desintegración de la otramarca, persigue que el examen se realice abase de las semejanzas y no por las diferen-cias existentes, porque éste no es el caminode comparación utilizado por el consumidorni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendootro criterio, debe emplearse el método de uncotejo sucesivo entre las marcas, esto es, nocabe el análisis simultáneo, en razón de queel consumidor no analiza simultáneamentetodas las marcas sino lo hace en forma indi-vidualizada. El efecto de este sistema recaeen analizar cuál es la impresión final que elconsumidor tiene luego de la observación delas dos marcas. Al ubicar una marca al ladode otra se procederá bajo un examen riguro-so de comparación, no hasta el punto de‘disecarlas’, que es precisamente lo que sedebe obviar en un cotejo marcario.

“La similitud general entre dos marcas nodepende de los elementos distintos que apa-rezcan en ellas, sino de los elementos seme-jantes o de la semejante disposición de esoselementos”. 14

3.5. LA CONEXIÓN COMPETITIVA

Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algu-nas pautas o criterios que pueden llevar a esta-blecer o fijar cuándo se da la similitud o cone-xión competitiva entre los productos.

El hecho de que los productos posean finalida-des idénticas o afines podría constituir un indi-cio de conexión competitiva entre ellos, pues talcircunstancia podría dar lugar a que se les ha-llase en el mismo mercado.

En criterio del tratadista Carlos Fernández No-voa, para determinar la conexión competitiva

entre los productos diferenciados por los signosconfrontados, el aspecto fundamental a tomaren consideración es la finalidad o aplicacionesusuales de los productos. Igualmente, señala elautor, los criterios para determinar si a través dela finalidad de los productos o servicios hay o noconexión competitiva, siendo éstos dos; el pri-mero: el principio de la intercambiabilidadde los productos, que tiene que ver con elhecho de si los consumidores consideran sus-tituibles, para las mismas finalidades, los pro-ductos enfrentados; y, el segundo, el de com-plementariedad, que alude a la circunstanciade que el uso de un producto pueda suponer elnecesario uso del otro, o que sin un producto nopuede utilizarse el otro, es decir, que los pro-ductos sean complementarios o vayan a utili-zarse conjuntamente. 15

El Tribunal considera a la finalidad como un cri-terio distinto del de complementariedad y deintercambiabilidad; a este efecto, este ÓrganoJurisdiccional ha acogido como criterios identifi-cadores de la presencia de dicha conexión lossiguientes:

a) La inclusión de los productos en una mis-ma clase del nomenclátor

b) Canales de comercializaciónc) Medios de publicidad idénticos o similaresd) Relación o vinculación entre productose) Uso conjunto o complementario de produc-

tosf) Partes y accesoriosg) Mismo género de los productosh) Misma finalidadi) Intercambiabilidad de los productos

Este Órgano Jurisdiccional estima que debenser aplicados los criterios referidos anteriormen-te y que pueden conducir a establecer cuándose da la similitud o la conexión competitiva en-tre los productos.

También deberá considerarse la clase de con-sumidor o usuario y su grado de atención almomento de diferenciar, identificar y seleccio-nar el producto. Esto a su vez se encuentrarelacionado con el grado de atención que presta

14 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000,G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAM-PO VERDE“. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA.

15 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos de Derechode Marcas. Editorial Montecorvo. S.A. Madrid. p.p. 242- 246.


la persona al momento de realizar su elección,lo que dependerá del tipo de consumidor, asaber, conforme a la doctrina: a) el profesional oexperto, b) elitista y experimentado, c) el con-sumidor medio.

A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debetenerse en cuenta para establecer el posibleriesgo de confusión entre dos marcas, es elllamado ‘consumidor medio’ o sea el consumi-dor común y corriente de determinada clase deproductos, en quien debe suponerse un conoci-miento y una capacidad de percepción corrien-tes (...)”. 16

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA

CONCLUYE:

1. En principio, y con el fin de asegurar el res-peto a las exigencias de seguridad jurídicay de confianza legítima, la norma comunita-ria de carácter sustancial no surte efectosretroactivos; por lo tanto, toda situación jurí-dica en que deba ser aplicada una normacomunitaria, será regulada por la que se en-cuentre vigente al momento de haber sidoplanteada dicha situación, bajo los paráme-tros por aquélla disciplinados. Sin embargo,no constituye aplicación retroactiva cuandola norma posterior debe ser aplicada inme-diatamente para regular los plazos de vigen-cia y los efectos futuros de una situación na-cida bajo el imperio de una norma anterior.

En el caso de la norma comunitaria de ca-rácter procesal, ésta se aplicará, a partir desu entrada en vigencia, a los procedimien-tos por iniciarse o en curso. De hallarse encurso un procedimiento, la nueva norma seaplicará inmediatamente a las actividadesprocesales pendientes, y no, salvo previsiónexpresa, a las ya cumplidas.

Si la norma sustancial vigente, para la fechade la solicitud de registro de un signo, hasido derogada y reemplazada por otra, an-tes de haberse cumplido el procedimiento

correspondiente a dicha solicitud, aquellanorma será la aplicable para determinar sihan sido satisfechos o no los requisitospara el registro del signo, mientras que lanorma procesal posterior será la aplicable alprocedimiento en curso.

2. Un signo puede ser registrado como marca,si reúne los requisitos de distintividad, per-ceptibilidad y susceptibilidad de ser repre-sentado gráficamente, establecidos por elartículo 81 de la Decisión 344 de la Comi-sión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitudse confirmará, por cierto, si la denomina-ción, cuyo registro se solicita, no se encuen-tra comprendida en ninguna de las causalesde irregistrabilidad determinadas por los ar-tículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.

3. En el caso de las marcas mixtas, el JuezConsultante deberá identificar cuál de loselementos prevalece y tiene mayor influen-cia en la mente del consumidor, si el denomi-nativo o el gráfico. Se determina que si en lamarca mixta predomina el elemento deno-minativo, debe procederse al cotejo de lossignos aplicando las reglas que para esepropósito ha establecido la doctrina; y, sipor otro lado, en la marca mixta predominael elemento gráfico frente al denominativo,en principio, no habría lugar a la confusiónentre las marcas, pudiendo éstas coexistirpacíficamente en el ámbito comercial.

4. No son registrables los signos que, segúnlo previsto en el artículo 83, literal a), seanidénticos o similares a otros ya registradospor un tercero, para los mismos productos oservicios, o para productos o servicios res-pecto de los cuales el uso de la marcapueda inducir al público a error.

5. La comparación entre signos susceptiblesde inducir a error o confusión en el mercadohabrá de hacerse desde sus elementos fo-nético, gráfico y conceptual, pero conduci-da por la impresión unitaria que cada uno dedichos signos habrá de producir en la senso-rialidad igualmente unitaria del consumidoro usuario medio al que están destinados losproductos o servicios. Por tanto, la valora-ción deberá hacerse sin descomponer launidad de cada signo, de modo que, en elconjunto de los elementos que lo integran,el todo prevalezca sobre sus partes, a me-

16 Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de laComunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”.


EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a losquince días del mes de marzo del año dos milseis.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y susanexos, remitida adjunta al oficio 1383 de 19 deagosto de 2005, por el Consejo de Estado de laRepública de Colombia, Sala de lo ContenciosoAdministrativa, Sección Primera, por intermediode su Consejero Ponente Doctor Rafael E. Ostaude Lafont Pianeta, relativa a los artículos 81, 83literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión

del Acuerdo de Cartagena, dentro del procesointerno Nº 2002-00001;

El auto de 14 de febrero de 2006 mediante elcual este Tribunal decidió admitir a trámite lareferida solicitud de interpretación prejudicial porcumplir con los requisitos contenidos en losartículos 32 y 33 del Tratado de Creación delTribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consul-tante en la solicitud adjuntada al oficio Nº 1383,complementados con los documentos incluidosen anexos.

PROCESO 006-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, conforme a la solicitud presentada

por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera. Marca: ATEX. Actor: Sociedad HENKEL

KGaA. Proceso interno Nº 2002–00001.

nos que aquél se halle provisto de un ele-mento dotado de tal aptitud distintiva que,por esta razón especial, se constituya enfactor determinante de la valoración.

6. Para llegar a determinar la similitud entredos marcas, se ha de considerar tambiénlos criterios que permiten establecer la po-sible conexión competitiva existente entrelos productos amparados por las mismas.Deberá tenerse en cuenta en ese contexto,en principio, que al no existir conexión entrelos productos que protegen, la similitud delos signos no impediría el registro de lamarca que se solicite.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno Nº 2002-00271, deberá adoptar la presente interpreta-ción. Así mismo deberá dar cumplimiento a lasprescripciones contenidas en el párrafo tercerodel artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copiacertificada y remítase copia a la Secretaría Ge-neral de la Comunidad Andina, para su publica-

ción en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena.

Olga Inés Navarrete BarreroPRESIDENTA

Moisés Troconis VillarrealMAGISTRADO

Walter Kaune ArteagaMAGISTRADO

Ricardo Vigil ToledoMAGISTRADO

Oswaldo Salgado EspinozaMAGISTRADO

Mónica Rosell MedinaSECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-pia del original que reposa en el expediente deesta Secretaría. CERTIFICO.-

Mónica RosellSECRETARIA


a) Partes en el proceso interno

Demandante es HENKEL KGaA., y demandadaes la Superintendencia de Industria y Comerciode la República de Colombia. Tercero interesa-do es la sociedad PEGATEX LTDA.

b) Hechos

El 28 de mayo de 1996, la sociedad PEGATEXLtda. presentó ante la División de Signos Distin-tivos de la Superintendencia de Industria y Co-mercio la solicitud de registro como marca delsigno “ATEX”, para distinguir productos com-prendidos en la Clase 16 de la Clasificación In-ternacional de Niza: “papel y artículos de papel,cartón y artículos de cartón; impresos, diarios yperiódicos, artículos de encuadernación; mate-rias adhesivas para papelería, goma adhesivapara papelería, materias pegamentosas parapapelería, cintas adhesivas, goma de almidón,(cola) goma de borrar, goma de pegar, goma deraspar, lápices de goma, goma para tinta”. Elextracto de dicha solicitud fue publicada en laGaceta de Propiedad Industrial Nº 433 de 19 dejulio de 1996, a la que no se presentaron obser-vaciones.

Mediante Resolución Nº 26557 de 29 de noviem-bre de 1996, la Jefe de la División de SignosDistintivos, concedió el registro a la marca no-minativa ATEX, a favor de la sociedad PEGATEXLimitada.

De acuerdo al consultante y a la demandante, laSociedad HENKEL KGaA. solicitó el registro dela marca PATTEX, siete años antes de que setramitara la solicitud de registro del signo ATEX.La Jefe de la División de Signos Distintivos me-diante Resolución Nº 28912 del 31 de octubredel 2000 resolvió negar el registro de la marcaPATTEX. Contra dicha Resolución se presentórecurso de reposición y en subsidio de apela-ción. Mediante Resolución Nº 4208 del 16 de fe-brero de 2001, la misma División de Signos Dis-tintivos, resolvió el recurso de reposición inter-puesto, en forma desfavorable, confirmando elacto recurrido en todas sus partes. Y medianteResolución Nº 28649 del 30 de agosto de 2001,al resolver el recurso de apelación interpuestose confirmó la Resolución impugnada.

Por el escrito del tercer interesado se comple-mentan los hechos, como se transcribe a conti-nuación: “La marca ATEX para distinguir los

productos comprendidos en la clase 16 fue soli-citada por PEGATEX LTDA el día siete (7) defebrero de 1983, dentro del número de expedien-te 92-219563. Dicha solicitud de registro fuepublicada en la Gaceta de la Propiedad Indus-trial número 322 del 30 de agosto de 1985. (…)La marca fue posteriormente concedida por laSuperintendencia de Industria y Comercio y es-tuvo vigente hasta el 11 de febrero de 1991, esdecir, la marca ATEX clase 16 en cabeza dePEGATEX LTDA se encontraba vigente para lafecha de solicitud de la marca PATTEX dentrodel expediente 92-297235 en 1989 (…) Por otraparte, la marca PATTEX en clase 16 también seencontraba registrada en el año 1984, cuandoHENKEL KGaA solicitó su renovación dentro delexpediente No. 92-228964A, la cual le otorgóvigencia a la marca entre los años 1984 y 1989(…) Lo anterior nos permite concluir que las mar-cas ATEX y PATTEX en clase 16 coexistieronpacíficamente en el mercado, al amparo delEstado, entre los años 1986 y 1989”.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La parte actora adujo, en sustento de sus pre-tensiones, la violación de los artículos 81, 83literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena. Señala que la Super-intendencia de Industria y Comercio al no otor-gar el registro de la marca está vulnerando elartículo 83 literal a), toda vez que: “… en el es-tudio de registrabilidad de la marca ATEX, seomitió la existencia de la marca PATTEX previa-mente solicitada para registro y se concedió suregistro violando de manera directa el literal a)del artículo 83 de la Decisión 344… La marcaATEX es confundible con la marca PATTEX ypor lo tanto no debió haberse concedido su re-gistro, más aún sin haber resuelto previamentela solicitud de registro de la marca PATTEX”. Alo que añade “La confundibilidad entre estos dossignos fue objeto de estudio por parte de laSuperintendencia de Industria y Comercio den-tro del expediente Nº 92 297235, en el que seconcluyó que estas dos marcas no pueden co-existir en el mercado sin generar confusión,solo que, se omitió el hecho de que la marcaPATTEX (expediente 92 297235) es anterior a lamarca ATEX (expediente Nº 96 27038)”.

Con relación a un mejor derecho la parte actorasostiene que: “…la sociedad HENKEL KGaA,solicitó el registro de la marca PATTEX el 19 deenero de 1989, siete años antes de que se so-


licitara el registro de la marca ATEX; por lo tantoel mejor derecho y la preferencia para obtener elregistro lo tiene la sociedad HENKEL KGaA yno la sociedad PEGATEX LIMITADA”. Y hacemención al principio de confundibilidad previstoen la Decisión 344 que “… prohíbe el registrocomo marcas de signos que sean iguales osimilares a marcas registradas o anteriormentesolicitadas a registro”. De donde se desprendeque entre los signos PATTEX y ATEX “…existeconfusión que se deriva de la similitudes gráfi-cas, ortográficas y fonéticas existentes entreellas”.

Respecto a la violación del artículo 81 de laDecisión 344, la sociedad HENKEL KGaA, ex-pone en el sentido que “… tiene un derechopreferente y por lo tanto la marca ATEX, nocuenta con la distintividad necesaria ni es aptapara distinguir en el mercado los productos paralos cuales se registró”.

Por último la parte actora expone: “… el actoadministrativo acusado violó de manera directael artículo 96 de la Decisión 344 … por cuanto laJefe de la División de Signos Distintivos actuócomo si la norma no existiera… De habersecumplido con la obligación de hacer el examende registrabilidad, la Jefe de la División de Sig-nos Distintivos habría encontrado en los archi-vos de la Propiedad Industrial la existencia de lamarca PATTEX expediente Nº 92 297235 solici-tada con anterioridad para registro”.

d) Fundamentos jurídicos de la contesta-ción a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio,contesta la demanda diciendo que: “Con la ex-pedición de las resoluciones acusadas expedi-das por la Superintendencia de Industria y Co-mercio no se ha incurrido en violación de lasnormas contenidas en la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena…”

Indica que “… con las atribuciones legales otor-gadas a la Oficina Nacional Competente (Super-intendencia de Industria y Comercio), especial-mente de las concedidas por el decreto ley nº2153 de 1.992 y la Decisión 344 antes referida,el Jefe de la División de Signos Distintivos de laSuperintendencia de Industria y Comercio expi-dió legal y válidamente la resolución nº 26557del 29 de noviembre de 1996 concediendo elregistro de la marca ATEX para distinguir pro-

ductos comprendidos en la clase 16 de la no-menclatura vigente, solicitada por la sociedadHenkel KgaA (sic)”. A lo que añade que “… laOficina Nacional Competente se ajustó plena-mente al trámite administrativo previsto en ma-teria marcaria garantizando el debido proceso yel derecho de defensa… En consecuencia, elfundamento legal de los actos administrativosacusados y expedidos por el SuperintendenteDelegado para la propiedad (sic) Industrial, seajustan (sic) plenamente a derecho y a lo esta-blecido en las normas legales, vigentes…”.

Asimismo sostiene que: “Efectuado el examende la marca ‘ATEX’ (solicitada) para productosde la clase 16 … se concluye que cumple conlos requisitos establecidos en las normas lega-les vigentes … En consecuencia, la marca ‘ATEX’para la clase 16 es registrable conforme a lodispuesto en la Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena como se expuso acerta-damente por la Oficina Nacional Competentecomo fundamento del acto administrativo ahoraacusado, la que evidentemente no (sic) cumplecon los requisitos exigidos en la Decisión 344de la Comisión del Acuerdo de Cartagena …pues es suficientemente distintiva”.

e) Fundamentos jurídicos de la contesta-ción a la demanda por el tercero intere-sado

En la remisión efectuada por el Consejero deEstado a este Tribunal de la contestación a lademanda por parte del tercero interesado, lasociedad Pegatex Ltda., se encuentra incom-pleta.

No obstante se puede apreciar que, el tercerointeresado se opone a la prosperidad de las pre-tensiones de la demanda por cuanto a su juicio,el acto acusado se ajusta a derecho especial-mente en lo que hace referencia al RégimenAndino de la Propiedad Industrial vigente al mo-mento de su expedición. Además, afirma que:“… las marcas ATEX y PATTEX en clase 16 noson confundibles entre sí, y en consecuenciapueden coexistir pacíficamente en el mercado”.Sostiene que: “… las marcas ATEX y PATTEXcomparten algunas letras, esa semejanza no essuficiente para generar riesgo de confusión, todavez que, como lo ha demostrado el propio mer-cado, las letras P y T que diferencian a lossignos, son suficientes para enervar el mencio-nado riesgo”.


Asimismo sostiene que se debe tener en cuentala coexistencia en el mercado, “… tanto desdeel punto de vista registral como desde el puntode vista fáctico. De hecho, mi representada llevaactualmente mas (sic) de diecinueve (19) añosde uso ininterrumpido de la marca ATEX en laclase 16 en el mercado colombiano”.

CONSIDERANDO:

Que las normas contenidas en los artículos 81,83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Co-misión del Acuerdo de Cartagena, cuya inter-pretación ha sido solicitada, forman parte delordenamiento jurídico de la Comunidad Andina,conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 delTratado de Creación del Tribunal de Justicia dela Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpre-tar por vía prejudicial las normas que conformanel ordenamiento jurídico comunitario, con el finde asegurar su aplicación uniforme en el territo-rio de los Países Miembros, siempre que la so-licitud provenga de un Juez Nacional tambiéncon competencia para actuar como Juez Comu-nitario, como lo es, en este caso, el TribunalConsultante, en tanto resulten pertinentes parala resolución del proceso, conforme a lo esta-blecido por el artículo 32 del Tratado de Crea-ción del Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina (codificado mediante la Decisión 472),en concordancia con lo previsto en los artículos2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justiciade la Comunidad Andina (codificado mediante laDecisión 500);

Que teniendo en cuenta que la solicitud deregistro del signo como marca ATEX se hizo el28 de mayo de 1996 en vigencia de la Decisión344, en consecuencia, los hechos controverti-dos y las normas aplicables al caso concreto seencuentran dentro de la citada normativa por loque, conforme a lo expresamente solicitado porel Tribunal consultante se interpretarán los ar-tículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Las normas objeto de la presente interpretaciónprejudicial se transcriben a continuación:

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdode Cartagena

“Artículo 81.- Podrán registrarse como mar-cas los signos que sean perceptibles, sufi-

cientemente distintivos y susceptibles de re-presentación grafica.

Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comercia-lizados por una persona de los productos oservicios idénticos o similares de otra perso-na”.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrar-se como marcas aquellos signos que, enrelación con derechos de terceros, presentenalgunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, a unamarca anteriormente solicitada para regis-tro o registrada por un tercero, para losmismos productos o servicios, o para pro-ductos o servicios respecto de los cualesel uso de la marca pueda inducir al públicoa error;

(…)”.

“Artículo 96.- Vencido el plazo establecidoen el artículo 93 sin que se hubieren presen-tado observaciones, la oficina nacional com-petente procederá a realizar el examen de re-gistrabilidad y a otorgar o denegar el registrode la marca. Este hecho será comunicado alinteresado mediante resolución debidamentemotivada”.

I. La marca y los requisitos para su registro

Con base al concepto de marca que contiene elartículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en rei-terada jurisprudencia, ha definido la marca comoun bien inmaterial constituido por un signo confor-mado por una o más letras, números, palabras,dibujos, colores u otros elementos de soporte,individual o conjuntamente estructurados que,perceptible a través de medios sensoriales ysusceptible de representación gráfica, sirve paraidentificar y distinguir en el mercado los produc-tos o servicios producidos o comercializadospor una persona de otros idénticos o similares,a fin de que el consumidor o usuario medio losidentifique, valore, diferencie, seleccione y ad-quiera sin riesgo de confusión o error acerca delorigen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su ti-tular al conferirle un derecho exclusivo sobre el


signo distintivo de sus productos o servicios,como el interés general de los consumidores ousuarios de dichos productos o servicios, ga-rantizándoles el origen empresarial y la calidadde éstos, evitando el riesgo de confusión o error,tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los si-guientes requisitos para el registro de un signocomo marca:

La perceptibilidad, es la cualidad que tiene unsigno de poder ser aprehendido por los consu-midores o usuarios a través de los sentidos.

Siendo la marca un bien inmaterial, para quepueda ser captada y apreciada, es necesarioque lo abstracto pase a ser una impresión mate-rial identificable, soportada en una o más letras,números, palabras, dibujos u otros elementosindividual o conjuntamente estructurados a finde que, al ser aprehendida por medios sensoria-les y asimilada por la inteligencia, penetre en lamente de los consumidores o usuarios del pro-ducto o servicio que pretende amparar y, deesta manera, pueda ser seleccionada con faci-lidad.

En atención a que la percepción se realiza ge-neralmente por el sentido de la vista, se consi-deran signos perceptibles aquéllos referidos auna o varias palabras, o a uno o varios dibujos oimágenes, individual o conjuntamente estructu-rados.

La distintividad, es la capacidad que tiene unsigno para individualizar, identificar y diferenciaren el mercado unos productos o servicios deotros, haciendo posible que el consumidor ousuario los seleccione y los requiera. Es consi-derada como característica esencial que debereunir todo signo para ser registrado como mar-ca y constituye el presupuesto indispensablepara que cumpla su función principal de identifi-car e indicar el origen empresarial y la calidaddel producto o servicio, sin riesgo de confusión.

Sobre el carácter distintivo de la marca, el trata-dista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder ocarácter distintivo es la capacidad intrínsecaque tiene para poder ser marca. La marca, tieneque poder identificar un producto de otro. Por lotanto, no tiene ese poder identificatorio un sig-no que se confunde con lo que se va a identifi-

car, sea un producto, un servicio o cualesquierade sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Dere-cho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot,Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado,en reiteradas ocasiones, que: “El signo distinti-vo es aquel individual y singular frente a los de-más y que no es confundible con otros de lamisma especie en el mercado de servicios y deproductos. El signo que no tenga estas caracte-rísticas, carecería del objeto o función esencialde la marca, cual es el de distinguir unos pro-ductos de otros”. (Proceso 19-IP-2000, publica-do en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000,marca: LOS ALPES).

La susceptibilidad de representación gráfi-ca, es la aptitud que tiene un signo de ser des-crito en palabras, imágenes, fórmulas u otrossoportes, es decir, en algo perceptible para sercaptado por el público consumidor. Este requi-sito guarda correspondencia con lo dispuestoen el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, enel cual se exige que la solicitud de registro seaacompañada por la reproducción de la marcacuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene:“La representación gráfica del signo es una des-cripción que permite formarse la idea del signoobjeto de la marca, valiéndose para ello de pala-bras, figuras o signos, o cualquier otro mecanis-mo idóneo, siempre que tenga la facultad expre-siva de los anteriormente señalados”. (Alemán,Marco Matías, “Normatividad Subregional sobreMarcas de Productos y Servicios”, Top Manan-gement, Bogotá, p. 77).

En consecuencia, el Juez Consultante debe ana-lizar en el presente caso, si la marca ATEX (no-minativa) cumple con los requisitos del artículo81 y si no se encuentra incurso dentro de lascausales de irregistrabilidad previstas en losartículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 dela Comisión del Acuerdo de Cartagena.

II. Irregistrabilidad por identidad o similitudde signos, riesgo de confusión y reglaspara efectuar el cotejo marcario

Las prohibiciones contenidas en el artículo 83de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente,precautelar el interés de terceros. El literal a) de


dicho artículo prohíbe que se registren comomarcas los signos que, en relación con dere-chos de terceros, sean idénticos o se asemejena una marca anteriormente solicitada para re-gistro o registrada por un tercero, para los mis-mos productos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso de lamarca pueda inducir al público a error. En con-secuencia, no es necesario que el signo solici-tado para registro induzca a error a los consumi-dores, sino que es suficiente la existencia delriesgo de confusión para que se configure lairregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión enmateria marcaria, se refiere a la falta de claridadpara poder elegir un bien de otro, a la quepuedan ser inducidos los consumidores por noexistir en el signo la capacidad suficiente paraser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicadoen la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de2004, marca: DIUSED JEANS).

Para establecer la existencia del riesgo de con-fusión será necesario determinar si existe iden-tidad o semejanza entre los signos en disputa,tanto entre sí como en relación con los produc-tos o servicios distinguidos por ellos y conside-rar la situación de los consumidores o usuarios,la cual variará en función de los productos oservicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o lasemejanza de los signos puede dar lugar a dostipos de confusión: la directa, caracterizadaporque el vínculo de identidad o semejanza in-duce al comprador a adquirir un producto o ausar un servicio determinado en la creencia deque está comprando o usando otro, lo que im-plica la existencia de un cierto nexo tambiénentre los productos o servicios; y la indirecta,caracterizada porque el citado vínculo hace queel consumidor atribuya, en contra de la reali-dad de los hechos, a dos productos o dos servi-cios que se le ofrecen, un origen empresarialcomún.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgode confusión entre varios signos y los productoso servicios que cada uno de ellos ampara, se-rían los siguientes: (i) que exista identidad entrelos signos en disputa y también entre los pro-ductos o servicios distinguidos por ellos; (ii) oidentidad entre los signos y semejanza entre

los productos o servicios; (iii) o semejanza en-tre los signos e identidad entre los productos yservicios; (iv) o semejanza entre aquellos y tam-bién semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 del 29 deenero de 2003, marca: CHIP’S).

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejan-za’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanzapresupone que entre los objetos que se com-paran existen elementos comunes pero coexis-tiendo con otros aparentemente diferenciadores,produciéndose por tanto la confundibilidad. Encambio, entre marcas o signos idénticos, sesupone que nos encontramos ante lo mismo,sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso82-IP-2002, ya citado).

La comparación entre los signos, deberá reali-zarse en base al conjunto de elementos que losintegran, donde el todo prevalezca sobre laspartes y no descomponiendo la unidad de cadauno. En esta labor, como dice el Tribunal: “Laregla esencial para determinar la confusión es elexamen mediante una visión en conjunto delsigno, para desprender cual es la impresión ge-neral que el mismo deja en el consumidor enbase a un análisis ligero y simple de éstos,pues ésta es la forma común a la que recurre elconsumidor para retenerlo y recordarlo, ya queen ningún caso se detiene a establecer en for-ma detallada las diferencias entre un signo yotro…”. (Proceso 48-IP-2004, publicado en laG.O.A.C. Nº 1089 del 5 de julio de 2004, marca:EAU DE SOLEIL DE EBEL citando a los proce-sos 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP).

En este contexto el Tribunal ha enfatizado acer-ca del cuidado que se debe tener al realizar elcotejo entre dos signos para determinar si entreellos se presenta riesgo de confusión, toda vezque entre los signos en proceso de compara-ción puede existir identidad o similitud así comotambién entre los productos o servicios a losque cada uno de esos signos pretenda distin-guir. En los casos en los que las marcas no só-lo sean idénticas sino que tengan por objeto losmismos productos o servicios, el riesgo de con-fusión sería absoluto. Cuando se trata de sim-ple similitud, el examen requiere de mayor pro-fundidad, con el objeto de llegar a las determi-naciones en este contexto, con la mayor preci-sión posible.


Asimismo, el Tribunal observa que la determina-ción del riesgo de confusión corresponde a unadecisión del funcionario administrativo o, en sucaso, del juzgador, quien alejado de toda arbi-trariedad, la determinará con base a principios yreglas que la doctrina y la jurisprudencia hansugerido a los efectos de precisar el grado deconfundibilidad, la que va del extremo de identi-dad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confu-sión el Tribunal ha sentado los siguientes crite-rios: “El primero, la confusión visual, la cual ra-dica en poner de manifiesto los aspectos orto-gráficos, los meramente gráficos y los de forma.El segundo, la confusión auditiva, en donde jue-ga un papel determinante, la percepción sonoraque pueda tener el consumidor respecto de ladenominación aunque en algunos casos vistasdesde una perspectiva gráfica sean diferentes,auditivamente la idea es de la misma denomina-ción o marca. El tercer y último criterio, es laconfusión ideológica, que conlleva a la personaa relacionar el signo o denominación con elcontenido o significado real del mismo, o mejor,en este punto no se tiene en cuenta los aspec-tos materiales o auditivos, sino que se atiende ala comprensión, o al significado que contiene laexpresión, ya sea denominativa o gráfica”. (Pro-ceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Pro-ceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).

En consecuencia el Tribunal, con base en ladoctrina, ha señalado que para valorar la simili-tud marcaria y el riesgo de confusión es nece-sario considerar, los siguientes tipos de simili-tud:

La similitud ortográfica emerge de la coinci-dencia de letras entre los segmentos a compa-rarse, donde la secuencia de vocales, la longi-tud de la o las palabras, el número de sílabas,las raíces, o las terminaciones comunes, pue-den inducir en mayor grado a que la confusiónsea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da entre signos que alser pronunciados tienen un sonido similar. Ladeterminación de tal similitud depende, entreotros elementos, de la identidad en la sílabatónica o de la coincidencia en las raíces o ter-minaciones. Sin embargo, deben tomarse tam-bién en cuenta las particularidades de cada ca-

so, con el fin de determinar si existe la posibili-dad real de confusión entre los signos confron-tados.

La similitud ideológica se produce entre sig-nos que evocan la misma o similar idea, quederiva del mismo contenido o parecido concep-tual de los signos. Por tanto, cuando los signosrepresentan o evocan una misma cosa, caracte-rística o idea, se estaría impidiendo al consumi-dor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo marcario

A objeto de facilitar a la Autoridad NacionalCompetente el estudio sobre la supuesta con-fusión entre los signos en conflicto, es necesa-rio tomar en cuenta los criterios elaborados porlos tratadistas Carlos Fernández-Novoa y PedroBreuer Moreno que han sido recogidos de ma-nera reiterada por la jurisprudencia de este Tri-bunal y que, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de con-junto despertada por los signos, es decir quedebe examinarse la totalidad de los elemen-tos que integran a cada uno de ellos, sin des-componer, y menos aún alterar, su unidadfonética y gráfica, ya que “debe evitarse portodos los medios la disección de las deno-minaciones comparadas, en sus diversos ele-mentos integrantes” (Fernández-Novoa, Car-los, Ob. Cit. p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcasdeben ser examinadas en forma sucesiva yno simultánea, de tal manera que en la com-paración de los signos confrontados debepredominar el método de cotejo sucesivo, ex-cluyendo el análisis simultáneo, en atencióna que éste último no lo realiza el consumidoro usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzasy no las diferencias que existan entre los sig-nos, ya que la similitud generada entre ellosse desprende de los elementos semejantes ode la semejante disposición de los mismos,y no de los elementos distintos que aparez-can en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocar-se en el lugar del consumidor presunto, to-mando en cuenta la naturaleza de los produc-


tos o servicios identificados por los signos endisputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado deMarcas de Fábrica y de Comercio”, EditorialRobis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, esnecesario determinar los diferentes modos enque pueden asemejarse los signos en disputa eidentificar la posible existencia o no de simili-tud, entre ATEX y PATTEX.

III. Examen de registrabilidad y motivaciónde la resolución

El artículo 96 de la Decisión 344 dispone que,vencidos los 30 días otorgados por el artículo 93de la misma Decisión para la presentación deobservaciones, sin que éstas se hayan presen-tado, la oficina nacional competente procederáa realizar el examen de registrabilidad, de don-de resulta que el mismo es obligatorio y debellevarse a cabo aún en el caso de que no sehubieran presentado observaciones y, en con-secuencia, la oficina nacional competente enningún caso queda eximida de realizar el exa-men de fondo para conceder o negar el registro.

Al respecto el Tribunal ha indicado: “... en elcaso en que no se hubiesen presentado obser-vaciones al registro de una marca, la OficinaNacional Competente igualmente realizará elcorrespondiente examen de registrabilidad yasea para conceder o negar el registro de unamarca y procederá de igual forma que lo indicael artículo anterior, es decir, comunicará sudecisión al peticionario por medio de resolucióndebidamente motivada, es decir, que expreselos fundamentos que la sustenta. La OficinaNacional Competente en ningún caso se en-cuentra eximida de realizar el examen de regis-trabilidad correspondiente ...”. (Proceso 61-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 856 de 24 deoctubre de 2002, marca: LIMPLUS).

Asimismo el Tribunal ha indicado que: “La exis-tencia de observaciones compromete más aúnal funcionario respecto de la realización del exa-men de fondo, pero, la inexistencia de las mis-mas no lo libera de la obligación de practicarlo;esto, porque el objetivo de la norma es el de quedicho examen se convierta en etapa obligatoriadentro del proceso de concesión o de denega-ción de los registros marcarios”. (Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 deabril de 2003, marca: CONSTRUIR Y DISEÑO).

El examen de fondo sobre la registrabilidad delsigno tiene carácter obligatorio y deberá tomaren cuenta las causales de irregistrabilidad pre-vistas en los artículos 82 y 83 de la Decisión344. Por ello, el registro será denegado, sin ne-cesidad de observaciones, cuando la marca so-licitada sea idéntica o confundible con otra yaregistrada.

La resolución con la que se notifica al peticiona-rio por la cual se concede o deniega el registrosolicitado debe estar debidamente motivada,es decir, que exprese las razones de hecho yde derecho que inclinaron a la oficina nacionalcompetente a pronunciarse en uno u otro senti-do, sobre la base de las normas jurídicas aplica-bles y de las situaciones de hecho constitutivasdel acto, a efectos de permitir al destinatario elejercicio del derecho de defensa.

IV. Derecho de prioridad

El derecho de prioridad –prior in tempore potioriure- (primero en el tiempo; mejor en el derecho)es el reconocimiento jurídico que se otorga aquien con anterioridad solicitó el registro de unamarca o a quién ha sido titular del registro deuna marca similar o idéntica a la nueva quepretende registrarse. En la práctica resulta uncriterio dirimente en caso de existir conflicto enlas pretensiones de registro marcario.

Así, quien presente una solicitud posterior deregistro de marca, que sea idéntica o similar aaquella para los mismos productos o servicios opara productos o servicios que puedan causarconfusión en el público consumidor, se encuen-tra frente a una causal de irregistrabilidad, enatención a la prioridad de que goza el primer so-licitante, quien puede presentar observacionescontra la solicitud posterior y ejercer los otrosderechos que la norma comunitaria le confiere.

La prioridad es un concepto de importancia jurí-dica, puesto que permite la determinación de aquien le asiste un mejor derecho para obtenerdeterminado reconocimiento o protección de laley. Se lo ha definido como “Anterioridad en eltiempo o en el orden de una persona o cosa conrespecto a otra. Precedencia. Antelación. Privi-legio. Prelación. Preferencia.” (Cabanellas deTorres Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemen-tal”. Editorial Heliasta. Buenos Aires. 1979. Pág.257). Señalándose respecto de sus efectos que,“...en el reconocimiento de determinados dere-


chos tienen prioridad los más antiguos sobrelos posteriores Qui prius est tempore potior estiure (quien es primero en el tiempo es mejor enel derecho)”. (“Enciclopedia Jurídica Omeba” To-mo XXIII. Editado por DRISKILL. S.A. 1986.Pág.159).

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO.- Un signo para que sea registrablecomo marca debe cumplir con los requisitos dedistintividad, perceptibilidad y susceptibilidad derepresentación gráfica, de conformidad con loscriterios sentados en la presente interpretaciónprejudicial, además no debe estar incurso enlas causales de irregistrabilidad establecidas enlos artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO.- No son registrables como marcaslos signos que, en relación con derechos deterceros, sean idénticos o se asemejen a unamarca ya registrada o a un signo anteriormentesolicitado para registro, para los mismos pro-ductos o servicios, o para productos o serviciosrespecto de los cuales el uso de la marca puedainducir al público a error, de donde resulta queno es necesario que el signo solicitado para re-gistro induzca a error o confusión a los consu-midores sino que es suficiente la existencia delriesgo de confusión para que se configure laprohibición de irregistrabilidad.

TERCERO.- Corresponde a la Administración y,en su caso, al Juzgador, la potestad de determi-nar el riesgo de confusión con base a reglas yprincipios elaborados por la doctrina y la juris-prudencia recogidos en la presente interpreta-ción prejudicial y que se refieren básicamente ala identidad o a la semejanza gráfica, fonética oideológica que pudieran existir entre los signos,donde debe apreciarse de manera especial sussemejanzas antes que sus diferencias.

CUARTO.- Aún cuando no se hubiesen presen-tado observaciones al registro solicitado, la Ofi-cina Nacional Competente obligatoriamente rea-lizará el correspondiente examen de registrabi-lidad para conceder o negar el registro de una

marca, debiendo comunicar su decisión al peti-cionario por medio de resolución debidamentemotivada a efectos de permitirle el ejercicio delderecho de defensa.

QUINTO.- El derecho de prioridad –prior in tem-pore potior iure- (primero en el tiempo; mejor enel derecho) es el reconocimiento jurídico que seotorga a quien con anterioridad solicitó el regis-tro de una marca o quién ha sido titular delregistro de una marca similar o idéntica al signoque pretende registrarse. En la práctica resultaun criterio dirimente en caso de existir conflictoen las pretensiones de registro marcario.

El Consejo de Estado de la República de Co-lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Primera, deberá adoptar la presenteinterpretación prejudicial cuando dicte senten-cia dentro del proceso interno Nº 2002-00001 deconformidad con lo dispuesto por el artículo 35del Tratado de Creación del Tribunal de Justiciade la Comunidad Andina, así como dar cumpli-miento a lo previsto en el artículo 128, párrafotercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presenteinterpretación a la Secretaría General de la Co-munidad Andina para su publicación en la Gace-ta Oficial del Acuerdo de Cartagena.









PROCESO 10-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 dela Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por la Sala Constitucionaly Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca:

OLYMPIKUS. Actor: sociedad CALCADOS AZALEIA S.A.Proceso interno Nº 2432-2003.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a losquince días del mes de marzo del año dos milseis.

VISTOS:

El Oficio Nº 306-2005-SCS-CS de 29 de noviem-bre de 2005, con sus respectivos anexos, reci-bido en este Tribunal el 7 de diciembre de 2005,por el que la Sala Constitucional y Social de laCorte Suprema de Justicia de la República delPerú, a través de su Presidenta doctora ElciraVásquez Cortez, remitió a este Órgano Jurisdic-cional la solicitud para que proceda a la inter-pretación prejudicial de los artículos 81 y 83literal a) de la Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena, dentro del proceso inter-no Nº 2432-2003.

La providencia del 9 de noviembre de 2005, porla que la Sala de Derecho Constitucional y So-cial de la Corte Suprema de Justicia de la Repú-blica del Perú, dice: “… resulta necesario sus-pender la tramitación del presente proceso judi-cial, a efectos de solicitar un informe a la Comu-nidad Andina (sic) respecto de la correcta inter-pretación de los artículos 81 y 83 inciso a) de laDecisión que regulan los requisitos para el re-gistro de marcas y los criterios para establecerla confusión de signos suficientemente distinti-vos en el Régimen Común sobre Propiedad In-dustrial –Decisión número 344; y, cuál es ladebida aplicación de éstos dispositivos al casosub litis, lo que va a coadyuvar a dilucidar lacontroversia; razones por las cuales: SUSPEN-DIERON la tramitación del presente procesojudicial, hasta que el citado Organismo emita elinforme correspondiente …”.

El auto de 14 de febrero de 2006, mediante elcual este Tribunal decidió admitir a trámite lareferida solicitud de interpretación prejudicial porcumplir con los requisitos contenidos en losartículos 32 y 33 del Tratado de Creación delTribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante en lasolicitud que se acompaña al oficio Nº 306-2005-SCS-CS de 29 de noviembre de 2005 com-plementados con los documentos incluidos enanexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad CALCADOS AZALEIAS.A. Demandados: Instituto Nacional de Defen-sa de la Competencia y de la Protección de laPropiedad Intelectual-INDECOPI. Tercero inte-resado: Roberto Padilla Ramírez.

b) Hechos

El 26 de octubre de 1999, Calcados AzaleiaS/A, solicitó el registro como marca del signoOLYMPIKUS para distinguir productos compren-didos en la Clase 25 de la Clasificación Interna-cional de Niza: “Vestidos, calzados y sombrere-ría”. El 26 de noviembre de 1999 la Oficina deSignos Distintivos ordenó la publicación de di-cha solicitud, dejando constancia que se consi-deraban como productos a distinguir: “prendasdeportivas, calzado deportivo y sombrerería, sinincluir los accesorios por tratarse de una am-pliación (sic) de los productos solicitados ini-cialmente”, tal y como señala la Resolución Nº1116–2000.

El 30 de diciembre de 1999, Roberto Padilla Ra-mírez, presentó observación al registro del sig-no OLYMPIKUS (denominativo), en base al re-gistro previo de la marca OLÍMPICO (denomina-tiva), que distinguen zapatos de fútbol y demásde la clase 25 de la Clasificación Internacionalde Niza.

Por Resolución Nº 005496-2000/OSD-INDECOPIde 28 de abril de 2000, la Oficina de SignosDistintivos declaró fundada la observación for-mulada y denegó el registro solicitado.

El 25 de mayo de 2000, Calcados Azaleia S/A,interpuso recurso de apelación contra la Reso-


lución Nº 005496 del 2000, y el 06 de octubre de2000, la Sala de Propiedad Intelectual del Tri-bunal de Defensa de la Competencia y de laProtección de la Propiedad Intelectual del IN-DECOPI emite la Resolución Nº 1116-2000/TPI-INDECOPI, que confirma la Resolución Nº 005496-2000/OSD-INDECOPI y en consecuencia, negóel registro del signo OLYMPIKUS..

Calcados Azaleia S/A interpuso demanda con-tencioso administrativa contra la Sala de Pro-piedad Intelectual del INDECOPI a fin de que sedeje sin efecto la Resolución Nº 1116-2000/TPI-INDECOPI.

En este Proceso Contencioso Administrativo 018-2001, la Sala Civil Transitoria de la Corte Supre-ma de Justicia del Perú, el 26 de junio de 2003,al considerar la Resolución Nº 1116-2000 delINDECOPI y la petición de la sociedad CALCA-DOS AZALEIA S/A, declaró “INFUNDADA lademanda contencioso administrativa interpues-ta…”. Sin embargo cabe señalar que en el con-siderando tercero erróneamente cita, el literal b)del artículo 83 de la Decisión 344, diciendo: “…no pueden ser registradas como marcas aque-llos signos que, en relación a los derechos deterceros sean idénticos o se asemejen a unnombre comercial protegido…”, lo que motivó laobservación por parte del demandante CalcadosAzaleia S/A., quien, al momento de formular laApelación de Sentencia del 6 de agosto de2003, dice: “…lo que más sorprende es que lasentencia apelada se refiere al signo solicitadocomo un ‘nombre comercial’ como se apreciadel extracto reproducido, la Sala Civil consideraque ‘el nombre comercial de la actora y lamarca de la demandada son signos mixtos’”.

El 11 de febrero de 2004, el Ministerio Públicoemite Dictamen Nº 367-2004 y opinó que “… sedeclare Nula la sentencia apelada y se renueveel acto procesal conforme a ley”, en razón delerror cometido por la Sala a momento de expe-dir la sentencia recurrida en el tercer conside-rando “al aplicar indebidamente el inciso b) delartículo 83 de la Decisión 344…”. Además ad-juntó un resumen de la causa.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La parte actora, en demanda contencioso admi-nistrativo ante la Sala Civil de la Corte Supremade Justicia del Perú, sostiene que la marcaOLÍMPICO, en que se sustenta la denegatoria

de la solicitud del signo distintivo OLYMPIKUS,está inscrita para distinguir exclusivamente za-patos de fútbol, de la clase 25. Asimismo sos-tiene que: “si bien los zapatos de fútbol… estáncomprendidos dentro de la definición ‘calzado’ aque se refiere el petitorio de la marca OLYMPI-KUS, no debe dejar de tenerse en cuenta que enel tramite del procedimiento de registro … for-muló una restricción de productos a distinguir…La restricción indicada fue deducida medianteescrito de fecha 22 de setiembre del 2000 … LaSala de Propiedad Intelectual del Tribunal delINDECOPI, sin embargo, no tomó en cuenta talrestricción de productos y resolvió sobre la erra-da apreciación de que se trata de una ‘identidadde productos’”.

Al referirse a la identidad de productos, se fun-damenta en la Decisión 85 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena, artículo 60 diciendo: “…(norma vigente a la fecha en que fue expedido elcertificado de registro de la marca OLÍMPICO),en los procedimientos de registro de la marca…sólo era necesario indicar en las respectivassolicitudes ‘la clase o clases de productos oservicios para los cuales se solicita el registrode marca’ … Era pues válido, bajo esa norma, lautilización de frases genéricas y abstractas,como la frase ‘y demás’, para hacer referenciamas que a un producto o servicio específico, atodos los productos o servicios de la clase engeneral”.

Respecto a la similitud fonética y conceptual delas denominaciones OLÍMPICO y OLYMPIKUSsostiene que: “…INDECOPI no ha tenido enconsideración que el signo que sustenta ladenegatoria de la autoridad administrativa(OLÍMPICO), carece de fuerza distintiva su-ficiente y, por tanto, no constituye en sí un im-pedimento para el registro de la marca OLYM-PIKUS …”.

La debilidad del signo OLÍMPICO se da porque:“la denominación olímpico alude necesariamen-te a la práctica deportiva y como tal no puede serprivativa de ningún agente económico”. Por otrolado, argumenta que “… es válida la utilizacióncomercial de palabras derivadas del término {olím-pico} (como concepto) y, por supuesto, la for-mación de marcas que incluyan tales términos”.

Con relación a la naturaleza de los productos ysu forma de comercialización, dice que: “…OLÍM-PICO consigna como producto a distinguir, es-


pecíficamente, zapatos de fútbol, producto queno será distinguido con el signo solicitadoOLYMPIKUS, (sic) Se aprecia entonces, quelos signos analizados no distinguen los mismosproductos, lo que permite la coexistencia pacífi-ca en el mercado del signo solicitado y de lamarca OLÍMPICO”.

Sobre la semejanza gráfico fonética del términoOLYMPIKUS, señala que: “en relación con cual-quier marca que contenga uno de los vocablosderivados de Olimpo, y particularmente con lamarca registrada OLÍMPICO en que se sustentala observación, se debe atender a la especialdesinencia que le impone la terminación {kus},elemento relevante dentro de la escritura y pro-nunciación de la palabra OLYMPIKUS, así comoa la utilización de la letra {y} que le imprime a larepresentación gráfica de la indicada denomina-ción una peculiar imagen”.

Finalmente, con base en el artículo 81 de la De-cisión 344, dice que: “el signo OLYMPIKUS essuficientemente distintivo para distinguir en elmercado los productos de la clase 25 de a (sic)clasificación internacional… No existe, pues,fundamento legal válido que ampare la preten-sión de la observación en razón a que el signosolicitado posee plena aptitud marcaria, su re-gistro no afecta ningún derecho de propiedadindustrial anteriormente concedido, y no estácomprendido en ninguno de los impedimentosde registro establecidos por ley…”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestacióna la demanda

El Instituto Nacional de Defensa de la Compe-tencia y de la Protección de la Propiedad Inte-lectual – INDECOPI, respecto a la restricciónefectuada por la actora a la lista de los produc-tos a distinguir, dice: “es totalmente falso que laResolución expedida por el Tribunal del Indecopihaya dejado de considerar dicha limitación deproductos efectuada por la actora. Tan falsa re-sulta dicha afirmación que la Resolución impug-nada se pronunció sobre la denegatoria del sig-no solicitado a registro por resultar confundiblecon la marca OLÍMPICO, la misma que se en-contraba registrada a fin de proteger todos losproductos de la clase 25 de la NomenclaturaOficial”.

Asimismo dice que la marca solicitada OLYM-PIKUS resulta gráfica y fonéticamente confundi-

ble con la marca registrada OLÍMPICO, motivopor el cual se encuentra incursa en la prohibi-ción establecida en el inciso a) del artículo 83de la Decisión 344. Afirma que: “Es precisa-mente en aplicación de los criterios antes referi-dos que la autoridad administrativa consideróque las marcas confrontadas si resultan seme-jantes al grado de inducir a confusión al consu-midor ... no por el hecho que una marca com-prenda a otra, ambas van a resultar siendo con-fundibles entre sí… Lo que importa realmentees determinar si considerando los signos en suintegridad estos producen o no confusión, cir-cunstancia que implica tomar en consideraciónsi los elementos adicionales que pudiesen pre-sentar los signos se encuentran o no en aptitudde otorgar la suficiente distintividad requerida”.

También sostiene que, realizado el examen com-parativo, entre el signo solicitado OLYMPIKUSy la marca registrada OLÍMPICO, “se advierteque los signos coinciden en la sílaba tónica(LIM) y en la particular OLIMPIC – las letras Y yK, en este caso, tienen la misma pronunciaciónque las letras I y C – diferenciándose únicamen-te en la inclusión de las letras US al final delsigno solicitado en lugar de la letra O de lamarca registrada, lo cual no es suficiente paraevitar que en su conjunto los signos provoquenuna pronunciación similar”.

Señala que desde el punto de vista conceptual,“ambos signos resultan evocativos de productosdeportivos, ya que la partícula OLIMP alude alos juegos olímpicos…”. Por lo que: “… resultanconfundibles no siendo posible su coexistenciapacífica en el mercado, ante el riesgo de inducira confusión al consumidor respecto al verdaderoorigen empresarial de los productos a distin-guir”.

e) Fundamentos jurídicos del tercero intere-sado

Roberto Padilla Ramírez, en calidad de tercerointeresado, sobre la restricción de productos,señala que: “… la resolución impugnada sí seha pronunciado sobre tal extremo, en tanto queha efectuado la comparación entre el productozapatos de fútbol que distingue mi parte frente acalzado deportivo que distingue la demandan-te…”. En base al pronunciamiento de la resolu-ción impugnada añade que: “… el calzado de-portivo que distingue el signo solicitado com-prende los productos que principalmente distin-


gue la marca registrada (zapatos de fútbol), locual produce identidad de los productos queincrementa el riesgo de confusión entre los sig-nos en disputa”.

Asimismo señala que sí existe riesgo de confu-sión porque: “… teniendo en cuenta la aprecia-ción sucesiva de los signos consideramos suaspecto de conjunto y por mayor énfasis en lassemejanzas que en las diferencias notamos queexiste similitud entre los signos en disputa,desde el punto de vista gráfico, ortográfico, vi-sual, gramatical y fonético por lo que la marcasolicitada no puede coexistir con la marca deproducto registrada OLÍMPICO de mi propie-dad, ya que son más las similitudes que lasdiferencias, siendo que ‘Y’, ‘K’ y ‘US’ en la mar-ca solicitada no resulta suficiente para darledistintividad ya que producen, además que en elaspecto gráfico y gramatical, el mismo efectosonoro que ‘I’, ‘C’ y ‘O’ de la marca registrada,por lo que encontramos que la marca solicitadaresulta ser similar a mi marca…”

Respecto a la limitación de productos, dice que:“En cuanto al término ‘y demás’ debemos serenfáticos, NO EXISTE NINGUNA RESTRICCIÓNde mi derecho que tenemos sobre la totalidadde la clase 25 de la Clasificación Internacional,más cuando todas las prendas que se distingueen la mencionada clase resultan tener el mismosistema y lugar de comercialización por los(sic) que la coexistencia de ambos signos per-judicarla (sic) a nuestra parte en tanto que elpúblico consumidor le compraría al solicitanteen la creencia de que se trata de nuestra empre-sa, ya que siendo tan confundibles ambos sig-nos pensarían de que se trata de nuestra parte ycon un signo derivado”.

Por último solicita que la demanda sea declara-da “infundada e improcedente por cuanto que laResolución impugnada se ha dictado de acuer-do a derecho toda vez que ha resuelto denegan-do el registro de la marca OLYMPIKUS ya queésta no cumple con los requisitos de registrabili-dad establecidos en el art. 81 de la Decisión344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagenaya que se encuentra incursa en las causales deprohibición del registro establecido en el inc. a)del art. 82 e inc. a) del art. 83 del mismo cuerpode leyes Internacionales”.

CONSIDERANDO:

Que las normas contenidas en los artículos 81 y83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena, cuya interpretaciónha sido solicitada, forman parte del ordenamien-to jurídico de la Comunidad Andina, conforme lodispone el literal c) del artículo 1 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpre-tar por vía prejudicial las normas que conformanel ordenamiento jurídico comunitario, con el finde asegurar su aplicación uniforme en el territo-rio de los Países Miembros, siempre que la so-licitud provenga de un Juez Nacional tambiéncon competencia para actuar como Juez Comu-nitario, como lo es, en este caso, el TribunalConsultante, en tanto resulten pertinentes parala resolución del proceso, conforme a lo esta-blecido por el artículo 32 del Tratado de Crea-ción del Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina (codificado mediante la Decisión 472),en concordancia con lo previsto en los artículos2, 4 y 121 de su Estatuto (codificado mediantela Decisión 500);

Que teniendo en cuenta que la solicitud deregistro como marca del signo OLYMPIKUS sepresentó el 26 de octubre de 1999, es decir envigencia de la Decisión 344, los hechos contro-vertidos y las normas aplicables al caso concre-to se encuentran dentro de la citada normativa,por lo que, conforme a lo expresamente solicita-do por el Tribunal consultante, se interpretaránlos artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Las normas objeto de la presente interpretaciónprejudicial se transcriben a continuación:

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdode Cartagena

“Artículo 81.- Podrán registrarse como mar-cas los signos que sean perceptibles, sufi-cientemente distintivos y susceptibles de re-presentación grafica.

Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comercia-lizados por una persona de los productos oservicios idénticos o similares de otra per-sona”.



a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, a unamarca anteriormente solicitada para regis-tro o registrada por un tercero, para losmismos productos o servicios, o para pro-ductos o servicios respecto de los cualesel uso de la marca pueda inducir al públicoa error;

I. La marca y los requisitos para su registro

Con base al concepto de marca que contiene elartículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, enreiterada jurisprudencia, ha definido la marcacomo un bien inmaterial constituido por un sig-no conformado por una o más letras, números,palabras, dibujos, colores u otros elementos desoporte, individual o conjuntamente estructura-dos que, perceptible a través de medios senso-riales y susceptible de representación gráfica,sirve para identificar y distinguir en el mercadolos productos o servicios producidos o comer-cializados por una persona de otros idénticos osimilares, a fin de que el consumidor o usuariomedio los identifique, valore, diferencie, selec-cione y adquiera sin riesgo de confusión o erroracerca del origen o la calidad del producto oservicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de sutitular al conferirle un derecho exclusivo sobre elsigno distintivo de sus productos o servicios,como el interés general de los consumidores ousuarios de dichos productos o servicios, ga-rantizándoles el origen empresarial y la calidadde éstos, evitando el riesgo de confusión o error,tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los si-guientes requisitos para el registro de un signocomo marca:

La perceptibilidad, es la cualidad que tiene unsigno de poder ser aprehendido por los consu-midores o usuarios a través de los sentidos.

Siendo la marca un bien inmaterial, para quepueda ser captada y apreciada, es necesarioque lo abstracto pase a ser una impresión mate-rial identificable, soportada en una o más letras,

números, palabras, dibujos u otros elementosindividual o conjuntamente estructurados a finde que, al ser aprehendida por medios sensoria-les y asimilada por la inteligencia, penetre en lamente de los consumidores o usuarios del pro-ducto o servicio que pretende amparar y, deesta manera, pueda ser seleccionada con faci-lidad.

En atención a que la percepción se realiza ge-neralmente por el sentido de la vista, se consi-deran signos perceptibles aquéllos referidos auna o varias palabras, o a uno o varios dibujos oimágenes, individual o conjuntamente estructu-rados.

La distintividad, es la capacidad que tiene unsigno para individualizar, identificar y diferenciaren el mercado unos productos o servicios deotros, haciendo posible que el consumidor ousuario los seleccione y los requiera. Es consi-derada como característica esencial que debereunir todo signo para ser registrado como mar-ca y constituye el presupuesto indispensablepara que cumpla su función principal de identifi-car e indicar el origen empresarial y la calidaddel producto o servicio, sin riesgo de confusión.

Sobre el carácter distintivo de la marca, el trata-dista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder ocarácter distintivo es la capacidad intrínsecaque tiene para poder ser marca. La marca, tieneque poder identificar un producto de otro. Por lotanto, no tiene ese poder identificatorio un signoque se confunde con lo que se va a identificar,sea un producto, un servicio o cualesquiera desus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derechode Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, CuartaEdición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado,en reiteradas ocasiones, que: “El signo distinti-vo es aquel individual y singular frente a losdemás y que no es confundible con otros de lamisma especie en el mercado de servicios y deproductos. El signo que no tenga estas caracte-rísticas, carecería del objeto o función esencialde la marca, cual es el de distinguir unos pro-ductos de otros”. (Proceso 19-IP-2000, publica-do en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000,marca: LOS ALPES).

La susceptibilidad de representación gráfi-ca, es la aptitud que tiene un signo de ser des-crito en palabras, imágenes, fórmulas u otros


soportes, es decir, en algo perceptible para sercaptado por el público consumidor. Este requi-sito guarda correspondencia con lo dispuestoen el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, enel cual se exige que la solicitud de registro seaacompañada por la reproducción de la marcacuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene:“La representación gráfica del signo es una des-cripción que permite formarse la idea del signoobjeto de la marca, valiéndose para ello de pa-labras, figuras o signos, o cualquier otro meca-nismo idóneo, siempre que tenga la facultad ex-presiva de los anteriormente señalados”. (Ale-mán, Marco Matías, “Normatividad Subregionalsobre Marcas de Productos y Servicios”, TopManangement, Bogotá, p. 77).

En consecuencia, el Juez Consultante debe ana-lizar en el presente caso, si el signo OLYMPIKUScumple con los requisitos del artículo 81 y si nose encuentra incurso en las causales de irregis-trabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de lareferida Decisión 344 de la Comisión del Acuer-do de Cartagena.

II. Irregistrabilidad por identidad o similitudde signos. Riesgo de confusión. Similitudgráfica, fonética e ideológica. Reglas paraefectuar el cotejo marcario. Conexión com-petitiva

Las prohibiciones contenidas en el artículo 83de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente,precautelar el interés de terceros. El literal a) dedicho artículo prohíbe que se registren comomarcas los signos que, en relación con dere-chos de terceros, sean idénticos o se asemejena una marca anteriormente solicitada para re-gistro o registrada por un tercero, para los mis-mos servicios o productos, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso de lamarca pueda inducir al público a error. En con-secuencia, no es necesario que el signo solici-tado para registro induzca a error a los consumi-dores, sino que es suficiente la existencia delriesgo de confusión para que se configure lairregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión enmateria marcaria, se refiere a la falta de clari-dad para poder elegir un bien de otro, a la quepuedan ser inducidos los consumidores por noexistir en el signo la capacidad suficiente para

ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicadoen la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004,marca: DIUSED JEANS).

Para establecer la existencia del riesgo de con-fusión será necesario determinar si existe iden-tidad o semejanza entre los signos en disputa,tanto entre sí como en relación con los produc-tos o servicios distinguidos por ellos y conside-rar la situación de los consumidores o usuarios,la cual variará en función de los productos oservicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o lasemejanza de los signos puede dar lugar a dostipos de confusión: la directa, caracterizada por-que el vínculo de identidad o semejanza induceal comprador a adquirir un producto o a usar unservicio determinado en la creencia de que estácomprando o usando otro, lo que implica laexistencia de un cierto nexo también entre losproductos o servicios; y la indirecta, caracteri-zada porque el citado vínculo hace que el con-sumidor atribuya, en contra de la realidad de loshechos, a dos productos o dos servicios que sele ofrecen, un origen empresarial común.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgode confusión entre varios signos y entre los pro-ductos o servicios que cada uno de ellos ampa-ra, serían los siguientes: (i) que exista identidadentre los signos en disputa y también entre losproductos o servicios distinguidos por ellos; (ii)o identidad entre los signos y semejanza entrelos productos o servicios; (iii) o semejanza en-tre los signos e identidad entre los productos yservicios; (iv) o semejanza entre aquellos y tam-bién semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 del 29 deenero de 2003, marca: CHIP’S).

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejan-za’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanzapresupone que entre los objetos que se compa-ran existen elementos comunes pero coexis-tiendo con otros aparentemente diferenciadores,produciéndose por tanto la confundibilidad. Encambio, entre marcas o signos idénticos, sesupone que nos encontramos ante lo mismo,sin diferencia alguna entre los signos”. (Proce-so 82-IP-2002, ya citado).

La comparación entre los signos, deberá reali-zarse en base al conjunto de elementos que losintegran, donde el todo prevalezca sobre las


partes y no descomponiendo la unidad de cadauno. En esta labor, como dice el Tribunal: “Laregla esencial para determinar la confusión esel examen mediante una visión en conjunto delsigno, para desprender cual es la impresión ge-neral que el mismo deja en el consumidor enbase a un análisis ligero y simple de éstos,pues ésta es la forma común a la que recurre elconsumidor para retenerlo y recordarlo, ya queen ningún caso se detiene a establecer en for-ma detallada las diferencias entre un signo yotro…”. (Proceso 48-IP-2004, publicado en laG.O.A.C. Nº 1089 del 5 de julio de 2004, marca:EAU DE SOLEIL DE EBEL citando a los proce-sos 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP).

En este contexto el Tribunal ha enfatizado acer-ca del cuidado que se debe tener al realizar elcotejo entre dos signos para determinar si entreellos se presenta riesgo de confusión, toda vezque entre los signos en proceso de compara-ción puede existir identidad o similitud así comotambién entre los productos o servicios a losque cada uno de esos signos pretenda distin-guir. En los casos en los que las marcas nosólo sean idénticas sino que tengan por objetolos mismos productos o servicios, el riesgo deconfusión sería absoluto. Cuando se trata desimple similitud, el examen requiere de mayorprofundidad, con el objeto de llegar a las deter-minaciones en este contexto, con la mayor pre-cisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determina-ción del riesgo de confusión corresponde a unadecisión del funcionario administrativo o, en sucaso, del juzgador, quien con cierta discrecionali-dad pero alejado de toda arbitrariedad, la determi-nará con base a principios y reglas que la doctri-na y la jurisprudencia han sugerido a los efectosde precisar el grado de confundibilidad, la queva del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confu-sión el Tribunal ha sentado los siguientes crite-rios: “El primero, la confusión visual, la cual ra-dica en poner de manifiesto los aspectos orto-gráficos, los meramente gráficos y los de for-ma. El segundo, la confusión auditiva, en dondejuega un papel determinante, la percepción so-nora que pueda tener el consumidor respecto dela denominación aunque en algunos casos vis-tas desde una perspectiva gráfica sean diferen-tes, auditivamente la idea es de la misma deno-

minación o marca. El tercer y último criterio, esla confusión ideológica, que conlleva a la perso-na a relacionar el signo o denominación con elcontenido o significado real del mismo, o mejor,en este punto no se tiene en cuenta los aspec-tos materiales o auditivos, sino que se atiende ala comprensión, o al significado que contiene laexpresión, ya sea denominativa o gráfica”. (Pro-ceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Pro-ceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).

En consecuencia el Tribunal, con base en ladoctrina, ha señalado que para valorar la simili-tud marcaria y el riesgo de confusión es nece-sario considerar, los siguientes tipos de simili-tud:

La similitud ortográfica emerge de la coinci-dencia de letras entre los segmentos a compa-rarse, donde la secuencia de vocales, la longi-tud de la o las palabras, el número de sílabas,las raíces, o las terminaciones comunes, pue-den inducir en mayor grado a que la confusiónsea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da entre signos que alser pronunciados tienen un sonido similar. Ladeterminación de tal similitud depende, entreotros elementos, de la identidad en la sílabatónica o de la coincidencia en las raíces o ter-minaciones. Sin embargo, deben tomarse tam-bién en cuenta las particularidades de cadacaso, con el fin de determinar si existe la posibi-lidad real de confusión entre los signos confron-tados.

La similitud ideológica se produce entre sig-nos que evocan la misma o similar idea, quederiva del mismo contenido o parecido concep-tual de los signos. Por tanto, cuando los signosrepresentan o evocan una misma cosa, caracte-rística o idea, se estaría impidiendo al consumi-dor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo marcario

A objeto de facilitar a la Autoridad NacionalCompetente el estudio sobre la supuesta con-fusión entre los signos en conflicto, es necesa-rio tomar en cuenta los criterios elaborados porlos tratadistas Carlos Fernández-Novoa y PedroBreuer Moreno que han sido recogidos de ma-nera reiterada por la jurisprudencia de este Tri-bunal y que, son los siguientes:


1. La confusión resulta de la impresión de con-junto despertada por los signos, es decir quedebe examinarse la totalidad de los elemen-tos que integran a cada uno de ellos, sin des-componer, y menos aún alterar, su unidadfonética y gráfica, ya que “debe evitarse portodos los medios la disección de las denomi-naciones comparadas, en sus diversos ele-mentos integrantes” (Fernández-Novoa, Car-los, Ob. Cit. p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcasdeben ser examinadas en forma sucesiva yno simultánea, de tal manera que en la com-paración de los signos confrontados debepredominar el método de cotejo sucesivo, ex-cluyendo el análisis simultáneo, en atencióna que éste último no lo realiza el consumidoro usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzasy no las diferencias que existan entre lossignos, ya que la similitud generada entreellos se desprende de los elementos seme-jantes o de la semejante disposición de losmismos, y no de los elementos distintos queaparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarseen el lugar del consumidor presunto, toman-do en cuenta la naturaleza de los productos oservicios identificados por los signos en dispu-ta (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Mar-cas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis,Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, esnecesario determinar los diferentes modos enque pueden asemejarse los signos en disputa eidentificar la posible existencia o no de simili-tud, entre OLYMPIKUS Y OLIMPICO así comorelacionarlos con los productos o servicios queamparan.

Conexión competitiva

Además de los criterios referidos a la compara-ción entre signos, es necesario tener en cuentalos productos que distinguen dichos signos aefecto de establecer la posible conexión compe-titiva y en su caso aplicar los criterios relaciona-dos con la misma. En el presente caso, al refe-rirse los signos en cuestión a productos ubica-dos en la misma clase, pero claramente especi-ficados, el consultante deberá analizar si se tra-ta en efecto de un caso de conexión competitiva.

Con relación a las consideraciones relativas a laconexión competitiva entre productos, la orien-tación jurisprudencial de este Tribunal, con baseen la doctrina, señala algunas pautas o criteriosque pueden conducir a establecer o fijar la simi-litud o la conexión competitiva entre los produc-tos, que se sintetizan: (i) La inclusión de losproductos en una misma clase del nomenclá-tor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mis-mos medios de publicidad; (iv) Relación o vincu-lación entre los productos; (v) Uso conjunto ocomplementario de productos; (vi) Partes y ac-cesorios; (vii) Mismo género de los productos;(viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad delos productos .

El Tribunal ha sostenido que: “en este supues-to, y a fin de verificar la semejanza entre losproductos en comparación, el consultante ha-brá de tomar en cuenta, en razón de la regla dela especialidad, la identificación de dichos pro-ductos en las solicitudes correspondientes y suubicación en el nomenclátor; además podrá ha-cer uso de los criterios elaborados por la doctri-na para establecer si existe o no conexión com-petitiva entre el producto identificado en la soli-citud de registro del signo como marca y el am-parado por la marca ya registrada o ya solicitadapara registro. A objeto de precisar que se tratade productos semejantes, respecto de los cua-les el uso del signo pueda inducir al público aerror, será necesario que los criterios de co-nexión, de ser aplicables al caso, concurran enforma clara y en grado suficiente, toda vez queninguno de ellos bastará, por sí solo, para laconsecución del citado propósito”. (Proceso 67-IP-2002, marca: “GOODNITES”, publicado en laG.O.A.C. N°. 871 del 11 de diciembre de 2002).

La Autoridad Nacional Competente debe consi-derar que, si bien el derecho que se constituyecon el registro de un signo como marca, porvirtud de la regla de la especialidad, en principiocubre únicamente los productos identificadosen la solicitud y ubicados en una de las clasesde la Clasificación Internacional de Niza, la per-tenencia de dos productos a una misma claseno prueba que sean semejantes, así como supertenencia a distintas clases tampoco pruebaque sean diferentes.

También debe tomar en cuenta la intercambia-bilidad, en el sentido de que los consumidoresestimen que los productos son sustituibles en-tre sí para las mismas finalidades, y la comple-


mentariedad, relativa al hecho de que los con-sumidores juzguen que los productos debenutilizarse en conjunto, o que el uso de uno deellos presupone el del otro, o que uno no puedeutilizarse sin el otro.

Asimismo debe analizar si la conexión competi-tiva podría surgir en el ámbito de los canales decomercialización o distribución de los produc-tos, provenientes de la identidad o similitud enla utilización de medios de difusión o publici-dad. En tal sentido, si ambos productos se di-funden a través de los medios generales depublicidad (radio, televisión o prensa), cabe pre-sumir que la conexión entre ellos será mayor,mientras que si la difusión se realiza a través derevistas especializadas, comunicación directa,boletines o mensajes telefónicos, es de presu-mir que la conexión será menor.

Finalmente, deberá considerar la clase de con-sumidor o usuario y su grado de atención almomento de identificar, diferenciar y seleccio-nar el producto o servicio. A juicio del Tribunal,“el consumidor al que debe tenerse en cuentapara establecer el posible riesgo de confusiónentre dos marcas, es el llamado ‘consumidormedio’ o sea el consumidor común y corrientede determinada clase de productos, en quiendebe suponerse un conocimiento y una capaci-dad de percepción corrientes...” (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº 180 de 10 demayo de 1995, marca: DIDA).

En consecuencia el consultante deberá tener encuenta en el presente caso que, de acuerdo a loprevisto en el artículo 83 literal a) de la Decisión344, también se encuentra prohibido el registrodel signo cuyo uso pueda inducir al público aerror si, además de ser idéntico o semejante auna marca anteriormente solicitada para regis-tro o registrada por un tercero, tiene por objetoun producto semejante al amparado por la mar-ca en referencia, sea que dichos productos per-tenezcan a la misma clase del nomenclátor o aclases distintas, que lleven a confusión respec-to del origen empresarial y calidad del producto.

III. Marca débil

El signo registrado como marca es susceptiblede convertirse en débil cuando alguno de loselementos que lo integran es de carácter genéri-co, contiene partículas de uso común, o evocauna cualidad del producto o servicio, deviniendo

la marca en débil frente a otras que tambiénincluyan uno de tales elementos o cualidadesque, por su naturaleza, no admiten apropiaciónexclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todosigno registrado como marca puede hacersedébil en el mercado de productos o servicios deque se trate. En efecto, si uno de los elementosque integran el signo es de carácter genérico ode uso común, o si evoca una cualidad del pro-ducto o servicio, el signo se hará débil frente aotros que también incluyan uno de tales elemen-tos o cualidades”. (Proceso 99-IP-2004, aproba-do el 22 de septiembre de 2004, marca: DIGITALSMOKING).

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO.- Un signo para que sea registrablecomo marca debe cumplir con los requisitos dedistintividad, perceptibilidad y susceptibilidad derepresentación gráfica, de conformidad con loscriterios sentados en la presente interpretaciónprejudicial, además no debe estar incurso enlas causales de irregistrabilidad establecidasen los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO.- No son registrables como marcaslos signos que, en relación con derechos deterceros, sean idénticos o se asemejen a unamarca ya registrada o a un signo anteriormentesolicitado para registro, para los mismos servi-cios o productos, o para productos o serviciosrespecto de los cuales el uso de la marca puedainducir al público a error, de donde resulta queno es necesario que el signo solicitado pararegistro induzca a error o confusión a los consu-midores sino que es suficiente la existencia delriesgo de confusión para que se configure laprohibición de irregistrabilidad.

TERCERO.- Corresponde a la Administración y,en su caso, al Juzgador la potestad de determi-nar el riesgo de confusión con base a reglas yprincipios elaborados por la doctrina y la juris-prudencia recogidos en la presente interpreta-ción prejudicial y que se refieren básicamente ala identidad o a la semejanza gráfica, fonética o


ideológica que pudieran existir entre los signos,donde debe apreciarse de manera especial sussemejanzas antes que sus diferencias.

CUARTO: Además de los criterios referidos a lacomparación entre signos, es necesario teneren cuenta los criterios relacionados con la co-nexión competitiva entre los productos. En elpresente caso, al referirse los signos en cues-tión a productos que pertenecen a la mismaclase, pero claramente especificados, el con-sultante deberá analizar si se trata en efecto deun caso de conexión competitiva, con base enlos criterios expuestos en la presente interpre-tación prejudicial.

QUINTO: El signo registrado como marca, essusceptible de convertirse en débil, cuando al-guno de los elementos que lo integran es decarácter genérico, contiene partículas de usocomún, o si evoca una cualidad del producto oservicio, deviniendo la marca en débil frente aotras que también incluyan uno de tales ele-mentos o cualidades que, por su naturaleza, noadmiten apropiación exclusiva.

La Sala Constitucional y Social de la Corte Su-prema de Justicia de la República del Perú, de-berá adoptar la presente interpretación prejudi-cial cuando dicte sentencia dentro del procesointerno Nº 2432-2003 de conformidad con lo dis-puesto por el artículo 35 del Tratado de Creación

del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,así como dar cumplimiento a lo previsto en elartículo 128, párrafo tercero, del Estatuto delTribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presenteinterpretación a la Secretaría General de la Co-munidad Andina para su publicación en la Ga-ceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.








PROCESO Nº 13-IP-2006

Interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 83, literal a, dela Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la SalaPermanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia

de la República del Perú, e interpretación de oficio de los artículos 81, 83,literales d) y e), y 84 eiusdem. Parte actora: sociedad FERRERO S.p.A.

Caso: marca “KINDER”. Expediente Interno: No. 1591-2003.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA. San Francisco de Quito, quince demarzo del año dos mil seis.

VISTOS

La providencia dictada el 9 de noviembre de2005 por la Corte Suprema de Justicia de la

República del Perú, Sala de Derecho Constitu-cional y Social (expediente N° 1591-2003), se-gún la cual, “… deviene en necesario suspenderla tramitación del presente proceso judicial aefectos de solicitar un informe al Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina, respecto de lainterpretación prejudicial del inciso a) del artícu-lo 83 de la decisión 344 … así como cual (sic)


debe ser la debida aplicación de dicho dispositi-vo al caso sub examine, con el fin de coadyuvara dilucidar la presente controversia”, por lo que“SUSPENDIERON la tramitación del presenteproceso judicial, hasta que el citado organismoemita el informe correspondiente; con conoci-miento de los sujetos procesales …”, providen-cia recibida en este Tribunal el 15 de diciembrede 2005, junto con el expediente de la causa, enel cual obran, entre otras, las siguientes actua-ciones:

1. De los hechos que se desprenden de lademanda y de otros escritos

En la “demanda de IMPUGNACIÓN DE RESO-LUCIÓN ADMINISTRATIVA para que se declarela nulidad de la resolución administrativa N°526-1998-TPI-INDECOPI, del 18 de mayo de1998, emitida por el Tribunal de Defensa de laCompetencia y de la Propiedad Intelectual”, for-mulada ante el Presidente de la Sala Civil de laCorte Suprema de Justicia de la República delPerú por el representante de la sociedad FE-RRERO S.p.A, contra el “Instituto Nacional deDefensa de la Competencia y de la Protecciónde la Propiedad Intelectual - INDECOPI”, el se-ñor “Samuel Elías Torres Arteaga” y el “Procura-dor Público a cargo de los asuntos judiciales delMinisterio de Industria, Turismo, Integración yNegociaciones Comerciales Internacionales”, sealega que “El 7 de marzo de 1997, Samuel ElíasTorres Arteaga solicitó … el registro de la marcaKINDER, en la clase 31, para distinguir produc-tos agrícolas y los demás de la clase 31 de lanomenclatura oficial”; que “El 19 de abril de1997, fue publicado en el Diario Oficial El Perua-no el extracto de la solicitud de registro de lamarca KINDER, en la clase 31, contra la cualinterpusimos observación, dentro del plazo co-rrespondiente”; que “Por resolución Nº 9895(rectius 9835) -97-INDECOPI/OSD, de 31 dejulio de 1997, la Oficina de Signos Distintivosdel Indecopi declaró infundada la observacióninterpuesta por nuestra parte y otorgó, a favorde Samuel Elías Torres Arteaga, el registro dela marca KINDER, en la clase 31”; que “El 27 deagosto de 1997, interpusimos apelación contrala resolución expedida por la Oficina de SignosDistintivos del INDECOPI, y luego el Tribunal deDefensa de la Competencia y de la Protecciónde la Propiedad Intelectual … confirmó en se-gunda y última instancia administrativa la reso-lución … (y) declaró infundada nuestra apela-ción”.

Según el “RESUMEN DE LA CAUSA SIGNADACON EL NÚMERO 1591-2003” (folio 208), “LASALA SUPREMA EN LO CIVIL declara FUNDA-DA LA DEMANDA”, en su sentencia del 24 deenero de 2003.

Por último, obra en el expediente el recurso deapelación ejercido por el Instituto Nacional deDefensa de la Competencia y de la Protecciónde la Propiedad Intelectual (INDECOPI), en fe-cha 23 de febrero de 2003, contra la sentenciade la Sala Civil de la Corte Suprema de Justiciadel Perú (folios 191 a 195); y la contestación al“recurso de apelación de sentencia”, presenta-da por FERRERO S.p.A. en fecha 5 de mayo de2003 (folios 197 a 201).

2. Del texto de la resolución impugnada

La Resolución Nº 526-1998-TPI-INDECOPI, del18 de mayo de 1998, dictada por el Tribunal deDefensa de la Competencia y de la PropiedadIntelectual del INDECOPI, señala, entre otrasconsideraciones, que “Ferrero S.p.A. (Italia) for-muló observación a la solicitud de registro pre-sentada manifestando ser titular de las marcasKINDER, KINDER COUNTRY, KINDER HUEVOCON SORPRESA y KINDER SORPRESA quedistinguen productos de la clase 30 de la No-menclatura Oficial … Finalmente, manifestó quela marca KINDER SORPRESA es notoriamenteconocida de acuerdo a las pruebas presentadasen el expediente Nº 229573 y tal como se esta-bleció en la Resolución Nº 720-95-INDECOPI/TDCPI, por lo que su protección es independien-te de la clase en que está registrada”; que “Confecha 8 de mayo de 1998, Samuel Elías TorresArteaga precisó que los productos que espe-cíficamente pretende distinguir con el signo so-licitado son frutas frescas conforme al siguientedetalle: manzanas, peras, naranjas, nectarinas,uvas, duraznos, ciruelas, mangos, melones, san-días y piñas, los cuales son diferentes a los quedistingue la marca registrada en la clase 30 dela Nomenclatura Oficial”; que “El artículo 89 dela Decisión 344 no ha precisado el momento enel cual, dentro del procedimiento administrativo,el peticionario puede modificar su solicitud ini-cial. Sin embargo, si se parte del hecho de queun procedimiento administrativo contiene variasfases, una de las cuales es la del procedimientode tramitación o sea el conjunto de actos o ac-tuaciones que conducen al acto definitivo, estoes, a la resolución del administrador, esos cam-bios secundarios pueden ser admitidos desde la


presentación de la solicitud inicial hasta el mo-mento que la Administración dicte resoluciónpor medio de la cual quede firme dicho acto,este es, hasta el momento en que se haya ago-tado la vía administrativa”; que “Al respecto, elTribunal de Justicia de la Comunidad Andina haseñalado en el Proceso 15-IP-97 que la modifi-cación de la solicitud inicial de una marca pue-de solicitarse hasta el momento en que se hayaagotado la vía administrativa …”; que “Adi-cionalmente, la Sala ha tenido presente la sen-tencia emitida con fecha 16 de octubre de 1996por el Tribunal de Justicia de la Comunidad An-dina en el proceso Nº 20-IP-95 en el que se pre-cisa que el solicitante del registro de una marcapuede modificar la solicitud inicial en cualquiermomento del trámite hasta que el acto adquierafirmeza en la vía administrativa, respecto de loselementos secundarios y no sustanciales”; que“la solicitante pretendió distinguir inicialmentecon el signo solicitado productos agrícolas ydemás de la clase 31 de la Nomenclatura Ofi-cial, habiendo limitado posteriormente su solici-tud de registro a manzanas, peras, naranjas,nectarinas, uvas, duraznos, ciruelas, mangos,melones, sandías y piñas”; y que “Teniendo encuenta … que la limitación de productos efec-tuada se refiere a un aspecto secundario delsigno solicitado, la Sala conviene en aceptar lalimitación de la solicitud de registro efectuadapor Samuel Elías Torres Arteaga”.

Que “la Sala ha tenido a la vista la ResoluciónNº 720-95-INDECOPI/TDCPI de fecha 18 de abrilde 1995, recaída en el expediente Nº 229573, yha verificado contrariamente a lo manifestadopor la solicitante en el sentido que en dicha Re-solución se declara notoria su marca - que enella sólo se manifiesta que la solicitante haacreditado que la marca de producto KINDERSORPRESA se comercializa en diferentes paí-ses del mundo”; que “los medios probatoriospresentados por la observante si bien acreditanla comercialización y publicidad de productosdistinguidos con la marca KINDER SORPRE-SA, no acreditan la extensión, intensidad y di-fusión de conocimiento de la marca registradaentre el público consumidor peruano o andino,razón por la que no se ha demostrado la calidadde notoria de la misma de acuerdo con los cri-terios establecidos en el artículo 84 de la Deci-sión 344, no siendo además a la Sala evidenteque la marca registrada goce de tal calidad”;que “En el caso concreto, el signo solicitadopretende distinguir manzanas, peras, naranjas,

nectarinas, uvas, duraznos, ciruelas, mangos,melones, sandías y piñas (clase 31), y la marcaKINDER distingue principalmente chocolates,productos de chocolate; la marca KINDER COUN-TRY distingue principalmente café, té, cocoa,azúcar, arroz, tapioca, sagú, café artificial; hari-nas y preparaciones hechas de cereales; pan,pastelería y confitería, helados; miel, jarabe demelaza, polvos para hacer subir la masa; sal,mostaza; vinagre, salsas (condimentos); espe-cias, hielo; la marca KINDER SORPRESA dis-tingue (además de los productos que distingueKINDER COUNTRY) sucedáneos del café, pre-paraciones hechas de cereal (excluyendo fo-rraje), bizcochos, tortas, levadura y levadura derepostería; productos de cocoa, tales como pastade cocoa para bebidas, pasta de chocolate;cubiertas tales como cubiertas de chocolate,huevos de chocolate, pralines, mazapán, deco-raciones para árboles de navidad hechas dechocolate, productos hechos de chocolate co-mestible con un relleno con alcohol, artículos deazúcar, confitería incluyendo pastelería fina ygruesa, gomas de mascar y caramelos sin azú-car y la marca KINDER HUEVO CON SORPRE-SA distingue huevos de chocolate conteniendoun juguete sorpresa (clase 30). La naturaleza delos productos en uno y otro caso es diferente”;que “En efecto, por un lado se trata del frutocomestible de algunas plantas, las cuales nosufren ninguna transformación para su consumoy, por el otro, de productos alimenticios de ori-gen vegetal preparados para el consumo huma-no, así como lo (sic) coadyuvantes para mejorarel gusto de las comidas”; que “En cuanto a loscanales de comercialización, si bien tanto losproductos que distingue el signo solicitado (fru-tas) como los productos que distinguen las mar-cas registradas pueden encontrarse en super-mercados, se comercializan en secciones se-paradas y especialmente acondicionadas …Además, las frutas suelen expenderse tambiénen tiendas especializadas (fruterías). Ademáslos productos por sí mismos son suficientemen-te identificables por el público consumidor alque van dirigidos en atención a sus propias ne-cesidades y a las características intrínsecas delos productos”.

Que, “dada la distinta naturaleza de los produc-tos que distinguen los signos en cuestión, laSala determina que a pesar de la identidad exis-tente con una de las marcas registradas por laobservante, su concurrencia en el mercado noinducirá a confusión al público consumidor res-


pecto del producto y del origen empresarial delmismo”; y que “el signo solicitado no se en-cuentra incurso en la prohibición prevista en elartículo 83 inciso a) de la Decisión 344 … razónpor la que procede su acceso a registro”, demodo que se resuelve “CONFIRMAR la Resolu-ción Nº 9835-97-INDECOPI/OSD de fecha 31 dejulio de 1997 y, en consecuencia, OTORGAR elregistro de la marca de producto KINDER …”.

3. De los fundamentos de derecho de la de-manda

La demanda formulada por el representante dela sociedad FERRERO S.p.A., se apoya en va-rias disposiciones nacionales y en “Los Artícu-los 81 y 83 inc. a) de la Decisión 344 del Acuer-do de Cartagena”; y de su texto se desprendenlos siguientes argumentos: que en su resolu-ción N° 526-1998-TPI-INDECOPI, el Tribunal deDefensa de la Competencia y de la PropiedadIntelectual del INDECOPI “no ha tenido en con-sideración que nuestras marcas KINDER, KIN-DER COUNTRY, KINDER HUEVO CON SOR-PRESA Y KINDER SORPRESA son confundiblescon la marca solicitada KINDER, conforme seaprecia de una simple comparación entre lasmarcas en litigio”; que “el solo hecho de que lamarca de la contraria haya sido solicitada paradistinguir productos de la clase 31, mientrasque nuestra marca distingue productos de laclase 30, no quita validez a nuestra acción,pues la función de la clasificación de productoses administrativa, y es un intento de orden parafines de cobranzas de aranceles, pero como tales perfectible y no es un impedimento para laadecuada protección al consumidor”; que “esclaro que la diferencia de clases es de carácterpuramente administrativo y que cuando se tratade ver semejanzas de productos el número de laclase es irrelevante”; que las “marcas KINDER,KINDER COUNTRY, KINDER HUEVO CON SOR-PRESA y KINDER SORPRESA son notorias, talcomo lo estableció la resolución Nº 720-95-IN-DECOPI/TDCPI, de 18 de abril de 1995, por locual su protección abarca las 42 clases de lanomenclatura conforme a lo dispuesto por elArt. 83 inc. e) de la Decisión 344”; que “El he-cho de que estos productos tengan marcas idén-ticas puede ocasionar confusión en el públicoconsumidor adquiriendo un producto en vez delque realmente deseaba. Debe considerarse queel público no conoce la clasificación internacio-nal de productos ni su división en diferentesclases”; y que “Para que dos signos sean con-

fundibles, no es necesario que todos sus ele-mentos constitutivos sean semejantes, la solasimilitud de los elementos principales puedeoriginar tal consecuencia no deseada por la ley,tal como sucede en el presente caso”.

En el Resumen citado se recoge además elalegato de la demanda según el cual “al expedirsela Resolución administrativa impugnada no seha tenido en cuenta que la marca registrada afavor del codemandado Samuel Elías Torres Ar-teaga constituida por la denominación KINDERpara distinguir productos de la clase 30 de laNomenclatura oficial no reúne los requisitos se-ñalados en el artículo 81 de la Decisión 344 …y, por tanto se encuentra incursa en la prohibi-ción al registro de la marca prevista en el artícu-lo 83, inciso a) de la acotada Decisión 344”.

4. De los fundamentos de derecho de los es-critos de contestación a la demanda

4.1. En su escrito de contestación, el apodera-do del Instituto Nacional de Defensa de la Com-petencia y de la Protección de la Propiedad In-telectual (INDECOPI) sostiene, entre otros pun-tos, que “… debe quedar claro que al hablarsedel principio de especialidad este no se refiereexclusivamente a las clases, sino a los produc-tos y/o servicios distinguidos”; que “a efectosde evaluar la posibilidad de que se produzcaconfusión o error en el público consumidor en elcaso de coexistir dos marcas similares en elmercado, resultará necesario tener muy en cuen-ta cuáles son los productos o servicios que lasmarcas habrán de distinguir en el comercio.Así, la posibilidad de confusión en el públicoconsumidor dependerá de los factores vincula-dos a la naturaleza de los productos distingui-dos”; que “Para determinar si hay o no relaciónentre productos o servicios distinguidos por dosmarcas, que a su vez pertenecen a diferentesclases de la Nomenclatura Oficial y también adiferentes titulares, debe analizarse diversos fac-tores …”, tales como “Los lugares de distribu-ción y modalidades o canales de comercializa-ción (…) El tipo de consumidor de destino delproducto o servicio (…) Las modalidades publi-citarias y promocionales (…) De esta manera escomo en el derecho marcario, y tal como loconsagra también nuestro ordenamiento, resul-ta posible registrar marcas similares gráfica ofonéticamente pero que se encuentran destina-das a distinguir productos o servicios totalmen-te diferentes”; que “La protección de la marca


notoria constituye una excepción al principio deespecialidad, en razón a que se encuentra am-parada con independencia de los productos oservicios para los cuales se encuentra registra-da o aplicada”; que “La notoriedad es un gradosuperior al que llegan muy pocas marcas. Esuna aspiración que los titulares marcarios siem-pre tienen. El lograr ese status implica un grannivel de aceptación por parte del público quesólo es consecuencia del éxito que ha tenido elproducto o servicio que las marcas distinguen”.

Que “La Sala podrá constatar que el Tribunal delINDECOPI, al realizar la apreciación integral delos signos KINDER (solicitado) y KINDER COUN-TRY y etiqueta; KINDER HUEVO CON SOR-PRESA y etiqueta; y KINDER SORPRESA (re-gistradas), consideró razonable que el mayorgrado de atención a ciertos elementos se debía,entre otros, al hecho que en la conformación delsigno solicitado y las marcas registradas, aúncuando estos poseían en común el vocabloKINDER, ello no resultaba ser por si solo unelemento relevante para determinar la mismaimpresión sonora y gráfica entre los signos, porcuanto existían otros elementos de mayor rele-vancia y diferenciación tales como la extensiónde las marcas, la grafía de las letras, los ele-mentos denominativos adicionales, la ubicacióny dimensiones de los elementos denominativosen el conjunto marcario, la secuencia de lasvocales y consonantes que las conforman, lasdiferentes sílabas, y otros elementos figurativosy cromáticos que otorgaban a cada uno de lossignos una sonoridad, pronunciación e impactovisual totalmente diferente”, que “El razonamien-to aplicado por el Tribunal del INDECOPI en laResolución emitida encuentra sustento tambiénen que la existencia de un vocablo común entrelos signos, como lo es KINDER, no puede serconsiderado de uso exclusivo de la actora porcuanto es necesario evaluar los elementosdiferenciadores que existen en relación a lamarca registrada y viceversa, y que al conjuntode cada uno de los signos sea capaz de otorgarsuficiente individualidad”; que “La Sala se servi-rá merituar que la marca KINDER, que finalmen-te concedió el Tribunal del INDECOPI es sus-tancialmente distinta de la marca KINDERCOUNTRY y etiqueta (…) De igual manera, elTribunal del INDECOPI, al efectuar el examenentre los signos KINDER y el signo KINDERHUEVO CON SORPRESA … ciñó también supronunciamiento a los criterios establecidos enla ley nacional vigente. Criterio similar fue el que

se aplicó también al momento de efectuar elexamen de los signos KINDER y el signo KINDERSORPRESA”.

Que “la simple inclusión de una denominaciónen otra (como es el caso de las marcas KINDERy KINDER COUNTRY y etiqueta; KINDER HUE-VO CON SORPRESA y etiqueta; KINDER SOR-PRESA) no constituye una causa obligatoria dedenegatoria a registro tal como lo ha pretendidohacer creer la demandante”; que “De esta mane-ra es como el Tribunal del INDECOPI al momen-to de comparar los signos KINDER (solicitado)y KINDER COUNTRY y etiqueta; KINDER HUE-VO CON SORPRESA y etiqueta; KINDER SOR-PRESA (registradas) observó que entre éstosexistían mayores elementos diferenciadores quesemejanzas, por lo que dicho Colegiado consi-deró que ambas marcas podían coexistir en elmercado”; que “el registro de la marca KINDER… en relación a los signos KINDER COUNTRYy etiqueta; KINDER HUEVO CON SORPRESA;y KINDER SORPRESA, vista en su conjunto yen función a los productos que distinguen (sic)constituye un signo suficientemente distintivoque posee individualidad y una especial impre-sión fonética y gráfica que le permite cumplir sufunción diferenciadora en el mercado”; que “enla Resolución que invoca la demandante (estoes la Resolución Nº 720-95-INDECOPI/TDCPI)recaída en el expediente Nº 239691, las prue-bas sobre la supuesta notoriedad estuvieron re-feridas al signo KINDER SORPRESA, y no res-pecto del resto de sus marcas, esto es KINDERCOUNTRY y etiqueta; KINDER HUEVO CONSORPRESA y etiqueta, como pretende hacerlocreer las (sic) demandante”; que “además deello, dicha resolución jamás se pronunció sobrela supuesta notoriedad de la referida marca talcomo se evidencia del propio texto de la Resolu-ción que ahora se impugna en sede judicial”;que “en el referido expediente administrativo lanotoriedad de ninguna manera resultó un hechoacreditado, puesto que en la citada Resoluciónlo único que se demostró fue que la marcaKINDER SORPRESA se encontraba registradaen diferentes países, circunstancia que, tal comoya se ha mencionado, no acredita la concurren-cia de los elementos o condiciones, que permi-tan determinar que una marca resulta notoria-mente conocida”, y que “siendo que la notorie-dad alegada por la demandante nunca resultóuna circunstancia que se acreditara, es queeste extremo de la demanda resulta plenamenteinfundado”.


4.2. En cuanto a la contestación del Procura-dor Público a cargo de los asuntos judiciales delMinisterio de Industria, Turismo, Integración yNegociaciones Comerciales Internacionales, desu texto se desprende que “… resulta evidenteque los argumentos de la actora son totalmenteinsubsistentes, y únicamente pretenden confun-dir a la Sala con coincidencias que según ellaexisten entre las marcas en litigio, tales comotener los mismos elementos principales o adu-cir que sus marcas son notoriamente conoci-das; lo cual carece de sustento y en nada des-virtúa los alcances de la Resolución -correcta yarreglada a derecho- emitida por el Tribunal. Me-nos aún demuestra la confundibilidad que ale-gan existe entre los citados signos, que repeti-mos, únicamente se asemejan porque tienen ensu estructura la palabra KINDER”; que aún cuan-do las marcas en conflicto “distinguen produc-tos de diferente naturaleza pues por un lado setrata de frutos comestibles de algunas plantas,las cuales no sufren ninguna transformación parasu consumo, y por otro lado de productos alimen-ticios de origen vegetal preparados para el con-sumo humano, así como los coadyuvantes paramejorar el gusto de las comidas; ambos son pro-ductos que pueden comercializarse en los mis-mos establecimientos; y de allí el cuidado y ri-gurosidad para su análisis”; y que “El criterio dela Autoridad Administrativa para resolver estecaso, ha sido correcto y no debe ser cuestiona-do, ya que al efectuar el examen comparativoentre las marcas, ha tenido en cuenta todos losriesgos para conceder el registro de la marcaKINDER, tales como: Apreciación Sucesiva delos Signos considerando su aspecto de conjun-to (…) Semejanza Gráfico-Fonética: … de lacomparación de la marca solicitada KINDERcon la marca registrada se aprecia, que los sig-nos son idénticos a nivel gráfico y fonético (…)que la diferente secuencia de vocales y con-sonantes que conforman los signos, determinaque en conjunto cada uno tenga una pronuncia-ción diferente … que en conjunto cada signo seescribe distinto y produce un impacto visual di-ferente. En consecuencia dada la distinta natura-leza de los productos que distinguen los signosen cuestión y a pesar de la identidad existentecon una de las marcas registradas por la accio-nante, su concurrencia en el mercado no indu-cirá a confusión al público consumidor respectodel producto y origen empresarial del mismo”.

4.3. Y, en su escrito de contestación, el señorSAMUEL ELÍAS TORRES ARTEAGA argumen-

ta que “conforme a lo dispuesto … por la Deci-sión 344 … el análisis sobre el riesgo de confu-sión no se debe limitar tan solo a los aspectosgráficos y/o fonéticos de los signos solicitados… sino que también se debe tomar en cuenta lanaturaleza de los productos a los que habrán deaplicarse esas marcas”; que “La identidad o se-mejanza entre los signos que forman las mar-cas enfrentadas solo podrá inducir a error o con-fusión en el mercado si se destinan a protegerproductos idénticos o relacionados. El signo yel producto a distinguir indisolublemente (sic)unidos y no se los puede separar a efectos deanalizar el riesgo de confusión”; que “Para de-terminar la posible relación entre productos dis-tintos a fin de establecer la posibilidad de confu-sión se deben considerar múltiples circunstan-cias globalmente, a saber: La finalidad, aplica-ción o uso de los productos; el material con queestán hechos; Los lugares de distribución y lasmodalidades o canales de comercialización; eltipo de consumidor de destino del producto ylas modalidades publicitarias o promocionales”;que “Estamos de acuerdo en la afirmación de lademandante respecto a que la clasificación enclases de los productos y servicios tiene carác-ter meramente administrativo y por tanto notendrá influencia en la determinación del gradode vinculación de los productos”; y que “LaResolución de la Sala de Propiedad Intelectual,en su apartado 5.1, analizó la naturaleza de losproductos marcados y de aquellos para los cua-les solicitábamos el registro de la marca y fueen base a dicho análisis que determino (sic) queno había riesgo de confusión. La Sala de Propie-dad Intelectual nunca se limito (sic) a afirmarque por el hecho de que los productos a distin-guir estaban ubicados en clases distintas noexistiría riesgo de confusión. … basta la lecturade la Resolución materia del presente procesopara darse cuenta de cual fue el análisis efec-tuado por la Sala de Propiedad Intelectual”.

5. De la sentencia de la Sala Civil de la Cor-te Suprema de Justicia de la Repúblicadel Perú

Según el Resumen varias veces citado, la sen-tencia de la Sala Civil de la Corte Suprema delPerú se fundamentó en que “… si bien las mar-cas del demandante distinguen productos de laclase 30 de la Nomenclatura Oficial … mientrasque la marca solicitante distingue producots(sic) de la clase 31 … sin embargo no obstanteencontrarse ambas marcas en clases distintas


debe considerarse que es primordial que la mar-ca se diferencie de la otra de tal forma que taldistincion (sic) sea clara e inmediatamente per-ceptible en el público consumidor, mas aun(sic) si consideramos que ambas son comesti-bles que se expenden a los mismos lugares,dando lugar a confusión y a entenderse que sonvendidos por una misma entidad”; y que “elpublico (sic) consumidor no tiene que ser nece-sariamente especializado para conocer en for-ma específica la clasificación internacional deambos productos, por lo tanto la coexistenciade las marcas antes mencionadas con las mis-mas palabras y en los mismos lugares, va ainducir a confusión o error al publico (sic) con-sumidor, contraviniendose (sic) lo dispuesto enel inciso e) del artículo 83 de la Decisión 344”.

Del texto de la sentencia se desprende ademásque “… por mayoría se declara FUNDADA la de-manda y en consecuencia NULA la resoluciónadministrativa quinientos veintiséis – mil nove-cientos noventiocho – TPI – INDECOPI …” (folios182 a 190).

6. Del recurso de apelación

A propósito del recurso de apelación ejercidopor el Instituto Nacional de Defensa de la Com-petencia y de la Protección de la PropiedadIntelectual (INDECOPI), contra la sentencia dic-tada por la Sala Civil de la Corte Suprema deJusticia de la República del Perú, el Resumenda cuenta, a título de argumentos, que “Comose podra (sic) constatar, por un lado se trata delfruto comestible de algunas lanmtas (sic), lascuales no sufren ninguna transformación parasu consumo y por el otro, de productos alimenti-cios de origen vegetal que son preparados parael consumo humano, así como los coadyuvantespara mejorar el gusto de las comidas”; que “Encambio el criterio empleado por la Sala a fin dedeterminar la supuesta confusion (sic) entre lossignos, esto es la basada en si los mismos re-sultaban o no ser productos comestibles, resul-ta en extremo rigida (sic) y no obedece a laverdadera intención de la norma por cuanto conello se limitaría en extremo de una gran variedadde marcas en el mercado”; que “De esta maneraresulta facil (sic) de constatar que la clasifica-ción efectuada por la Resolucion (sic) que seimpugna (de si se tratan o no de productoscomestibles), no resulta la más acorde paradeterminar la naturaleza de los productos, y porende la posibilidad de confusion (sic) entre los

signos”; que “La Sala igualmente yerra en lo queconcierne al analisis (sic) de los canales decomercialización, como se podra facilmente (sic)constatar si bien tanto los productos que distin-gue el signo solicitado (frutas) como los produc-tos que distinguen las marcas registradas pue-den encontrarse en supermercados, se comer-cializan en secciones separadas y especial-mente acondicionadas, de acuerdo a su funcion(sic)”; y que “La resolución que se impugnatampoco ha tomado en consideración (sic) quelas frutas suelen expenderse tambien (sic) entiendas especialmente (fruterias) (sic) y que losproductos por si mismos son suficientementeidentificables por el publico (sic) consumidor alque van dirigidos en atencion (sic) a sus propios(sic) necesidades y a las características intrin-secas (sic) de los productos”.

7. De la contestación al recurso de apela-ción

En el texto de la contestación al recurso de ape-lación en referencia, presentado por el apodera-do de la parte actora, FERRERO S.p.A., se ale-ga que “como bien lo ha considerado la SalaCivil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia… la función de la clasificación de productos esadministrativa, y es un intento de orden, y comotal es perfectible y no es un impedimento para laadecuada protección al consumidor”; y que “Seha demostrado a la Sala Civil Transitoria de laCorte Suprema de Justicia que nuestras marcasKINDER, KINDER COUNTRY, KINDER HUEVOCON SORPRESA y KINDER SORPRESA sonnotorias … por lo cual su protección abarca las42 clases de la nomenclatura …”.

CONSIDERANDO

Que la norma cuya interpretación se solicitaes la prevista en el artículo 83, literal a, de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena;

Que, de conformidad con la disposición pre-vista en el artículo 1, literal c, del Tratado deCreación del Tribunal, la norma cuya interpreta-ción se pide forma parte del ordenamiento jurídi-co de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en elartículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal,en correspondencia con lo dispuesto en los ar-tículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal


es competente para interpretar por vía prejudi-cial las normas que integran el ordenamientojurídico de la Comunidad Andina;

Que, en cumplimiento de la disposición indi-cada en el artículo 125 del Estatuto, y segúnconsta en el auto que obra a folios 216 y 217 delexpediente, la presente solicitud de interpreta-ción prejudicial fue admitida a trámite; y,

Que, examinada la aplicabilidad de la dispo-sición sometida a consulta, el Tribunal estimaque procede su interpretación, y también, sobrela base de la potestad que deriva del artículo 34de su Tratado de Creación, la interpretación deoficio de las disposiciones previstas en los ar-tículos 81, 83, literales d) y e), y 84 de la De-cisión 344 citada, cuyos textos son del tenorsiguiente:

“Artículo 81.- Podrán registrarse como mar-cas los signos que sean perceptibles, sufi-cientemente distintivos y susceptibles de re-presentación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comercia-lizados por una persona de los productos oservicios idénticos o similares de otra perso-na”.


a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, auna marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto de los cua-les el uso de la marca pueda inducir alpúblico a error;

(…)

d) Constituyan la reproducción, la imitación,la traducción o la transcripción, total oparcial, de un signo distintivo notoriamen-te conocido en el país en el que solicita elregistro o en el comercio subregional, ointernacional sujeto a reciprocidad, por lossectores interesados y que pertenezca a

un tercero. Dicha prohibición será aplica-ble, con independencia de la clase, tantoen los casos en los que el uso del signo sedestine a los mismos productos o servi-cios amparados por la marca notoriamenteconocida, como en aquellos en los que eluso se destine a productos o serviciosdistintos.

Esta disposición no será aplicable cuandoel peticionario sea el legítimo titular de lamarca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producirconfusión con una marca notoriamente co-nocida, independientemente de la clase delos productos o servicios para los cualesse solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuandoel peticionario sea el legítimo titular de lamarca notoriamente conocida;

(…)”.

“Artículo 84.- Para determinar si una marcaes notoriamente conocida, se tendrá en cuenta,entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre elpúblico consumidor como signo distintivode los productos o servicios para los quefue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión yde la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso cons-tante;

d) El análisis de producción y mercadeo delos productos que distingue la marca”.

I. De la definición de marca y de los requi-sitos para su registro

El artículo 81 de la Decisión 344 citada define elconcepto de marca. Sobre la base de esta defi-nición legal, el Tribunal ha interpretado que lamarca constituye un bien inmaterial representa-do por un signo que, perceptible a través demedios sensoriales y susceptible de represen-tación gráfica, sirve para identificar y distinguiren el mercado los productos o servicios produci-dos o comercializados por una persona de otrosidénticos o similares, a fin de que el consumidoro usuario medio los valore, diferencie, identifi-


que y seleccione, sin riesgo de error o confusiónacerca del origen o la calidad del producto oservicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otor-gándole un derecho exclusivo sobre el signodistintivo de sus productos y servicios, así comoel interés general de los consumidores o usua-rios a quienes se halla destinada, garantizandoa éstos, sin riesgo de error o confusión, el ori-gen y la calidad del producto o servicio que elsigno distingue. En definitiva, la marca procuragarantizar la transparencia en el mercado.

El artículo 81 en referencia somete además elregistro de un signo como marca al cumplimien-to de los siguientes requisitos:

En primer lugar, el signo debe ser perceptible,es decir, susceptible de ser aprehendido por elconsumidor o el usuario a través de los sentidos,a fin de ser captado, retenido y asimilado poréste. La percepción se realiza, por lo general, através del sentido de la vista. Por ello, se consi-deran signos perceptibles, entre otros, los queconsisten en letras, palabras, formas, figuras,dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

En segundo lugar, el signo debe ser suficiente-mente distintivo, es decir, apto para identificar ydistinguir en el mercado los productos o servi-cios producidos o comercializados por una per-sona de otros idénticos o similares. Esta aptituddistintiva constituye presupuesto indispensablepara que la marca cumpla sus funciones princi-pales de indicar el origen empresarial y la cali-dad del producto o servicio. La distintividad, ade-más, debe ser suficiente, es decir, de tal magni-tud que no haya razón para temer que el signoinduzca a error o confusión en el mercado.

El Tribunal ha señalado sobre el particular que“… la distintividad o capacidad de la marca paradistinguir un producto o servicio de otro es labase fundamental para identificar un bien y dife-renciarlo de los demás, hasta el punto de que lamarca llega a considerarse como sinónimo designo distintivo. La distintividad es la razón deser del derecho a la exclusividad de la marcaque, desde el punto de vista del empresario, lepermite individualizar los productos o serviciosque elabora para participar en un mercado delibre competencia. Desde el punto de vista delos consumidores el carácter distintivo de lamarca hace posible identificar el origen, proce-

dencia y calidad del bien que desean adquirir,sin que se vean sujetos a confusión o engaño”(Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP-96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena N° 231, del 17 de octubre de1996, caso “MAMMA”).

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptiblede representación gráfica, es decir, apto paraser expresado en imágenes o por escrito, lo queconfirma que, en principio, ha de ser visualmenteperceptible. Por ello, las formas representativasen que consisten los signos pueden estar cons-tituidas por las expresiones ya citadas. Esterequisito guarda correspondencia con el previs-to en el artículo 88, literal d, de la Decisión 344,en el cual se exige que la solicitud de registrosea acompañada por la reproducción de la mar-ca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Del artículo 81 se desprende pues, por interpre-tación a contrario, la prohibición de registro deun signo como marca si no cumple con losrequisitos acumulativos que la citada disposi-ción prevé en forma expresa.

II. De las marcas denominativas y mixtas

En lo que concierne a la estructura del signoutilizado, y a propósito del caso en estudio, elTribunal estima necesario hacer referencia a lasmarcas denominativas y mixtas.

Las primeras, llamadas también nominales overbales, utilizan un signo acústico o fonético yestán formadas por una o varias letras que, in-tegradas en un todo pronunciable, pueden ha-llarse provistas o no de significado conceptual.En este tipo de marcas se distinguen las suges-tivas —provistas de una connotación conceptualrelativa a la evocación de las cualidades o fun-ciones del producto designado por la marca— ylas arbitrarias, desprovistas de conexión entresu significado y la naturaleza, cualidades o fun-ciones del producto a identificar.

Y las segundas, las marcas mixtas, se encuen-tran integradas por dos elementos que formanparte del conjunto: una denominación, semejan-te a la clase de marcas arriba descrita, y un grá-fico, definido como un signo visual que evocauna figura con una forma externa característica.

En relación con la comparación entre dos sig-nos, caso que uno de ellos o ambos pertenez-


can a la clase de signos mixtos, la jurispruden-cia de este Tribunal ha puesto de relieve losiguiente:

“el elemento denominativo de la marca mixtasuele ser el más característico o determinan-te, teniendo en cuenta la fuerza expresivapropia de las palabras, las que por definiciónson pronunciables, lo que no obsta para queen algunos casos se le reconozca prioridadal elemento gráfico, teniendo en cuenta sutamaño, color y colocación de la gráfica, queen un momento dado pueden ser definitivos.El elemento gráfico suele ser de mayor im-portancia cuando es figurativo o evocador deconceptos, que cuando consiste simplemen-te en un dibujo abstracto” (Sentencia dicta-da en el expediente Nº 04-IP-88, publicadaen la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena N° 39, del 29 de enero de 1989, caso“DAIMLER”).

III. De la comparación entre marcas. Delriesgo de confusión. De la confusión di-recta e indirecta. De la identidad y se-mejanza. De las reglas de comparación.De la conexión competitiva.

Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 esta-blecen prohibiciones que impiden el registro deun signo como marca. Según la prevista en elartículo 83, literal a, no podrá registrarse comomarca el signo que, en relación con derechosde terceros, sea idéntico o se asemeje, de for-ma que pueda inducir al público a error, a unamarca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, para el mismo produc-to o servicio, o para un producto o servicio res-pecto del cual el uso de la marca pueda induciral público a error.

Cabe precisar que la tutela prevista en la dispo-sición citada tiene por objeto la marca que, deconformidad con el artículo 93 de la Decisión enreferencia, haya sido solicitada anteriormentepara registro o registrada por un tercero en unoo varios de los Países Miembros de la Comuni-dad.

Del texto de la disposición del artículo 83, literala, se desprende que la prohibición no exige queel signo pendiente de registro induzca a error alos consumidores o usuarios, sino que basta laexistencia de este riesgo para que se configureaquella prohibición.

Para establecer la existencia del riesgo de con-fusión del signo pendiente de registro respectode una marca ya registrada, o ya solicitada pararegistro, será necesario determinar si existerelación de identidad o de semejanza entre lossignos en disputa, tanto entre sí como entre losproductos o servicios distinguidos por ellos, yconsiderar la situación de los consumidores ousuarios, la cual variará en función de los pro-ductos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos pue-de dar lugar a dos tipos de confusión: la directa,caracterizada porque el vínculo de identidad osemejanza induce al consumidor o al usuario asolicitar un producto o un servicio determinadoen la creencia de que obtendrá otro; y la indirec-ta, caracterizada porque el citado vínculo haceque el consumidor atribuya, en contra de larealidad de los hechos, a dos productos o servi-cios que se le ofrecen, un origen empresarialcomún.

En consecuencia, los supuestos que puedendar lugar al riesgo de confusión, entre varios sig-nos y entre los productos o servicios que cadauno de ellos ampara, serían los siguientes: queexista identidad entre los signos en disputa ytambién entre los productos o servicios distin-guidos por ellos; o identidad entre los signos ysemejanza entre los productos o servicios; osemejanza entre los signos e identidad entrelos productos y servicios; o semejanza entreaquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre lossignos habrá de hacerse desde sus elementosgráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, di-cha comparación deberá ser conducida por laimpresión unitaria que el signo habrá de produ-cir en la sensorialidad igualmente unitaria delconsumidor o del usuario medio a que está des-tinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse acabo sin descomponer la unidad de cada signo,de modo que, en el conjunto de los elementosque lo integran, el todo prevalezca sobre suspartes, a menos que aquél se halle provisto deun elemento dotado de tal aptitud distintiva que,por esta razón especial, se constituya en factordeterminante de la valoración.

El Tribunal ha declarado a este propósito que“La regla esencial para determinar la confusiónes el examen mediante una visión en conjuntodel signo, para desprender cuál es la impresión


general que el mismo deja en el consumidor, enbase a un análisis ligero y simple de éstos,pues ésta es la forma común a la que recurre elconsumidor para retenerlo y recordarlo, ya queen ningún caso se detiene a establecer en for-ma detallada las diferencias entre un signo yotro. La labor de la determinación de la confun-dibilidad depende del criterio subjetivo del admi-nistrador o del juez, el que deberá atender a lasreglas que la doctrina y la jurisprudencia deeste Tribunal han establecido para el efecto”(Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP-98, del 30 de marzo de 1998, publicada en laG.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso“US TOP”). Y en lo que concierne a los ámbitosde la confusión, el Tribunal ha señalado los si-guientes criterios: “El primero, la confusión vi-sual, la cual radica en poner de manifiesto losaspectos ortográficos, los meramente gráficosy los de forma. El segundo, la confusión auditiva,en donde juega un papel determinante la per-cepción sonora que pueda tener el consumidorrespecto de la denominación, aunque en algu-nos casos vistas desde una perspectiva gráficasean diferentes, auditivamente la idea es de lamisma denominación o marca. El tercer y últi-mo criterio, es la confusión ideológica, que con-lleva a la persona a relacionar el signo o deno-minación con el contenido o significado real delmismo, o mejor, en este punto no se tienen encuenta los aspectos materiales o auditivos, sinoque se atiende a la comprensión, o al significa-do que contiene la expresión, ya sea denominativao gráfica” (Sentencia dictada en el expedienteN° 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, publicadaen la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998,caso “DERMALEX”).

En este contexto, el Tribunal ha establecido quela similitud ortográfica se presenta por el pareci-do entre las letras de los signos objeto de com-paración, toda vez que el orden de tales letras,su longitud, o la identidad de sus raíces o termi-naciones, pudieran incrementar el riesgo de con-fusión.

En cuanto a la similitud fonética o auditiva, haseñalado que, si bien la misma depende, entreotros factores, de la identidad de la sílaba tóni-ca de las palabras, así como de sus raíces oterminaciones, deberán tomarse en cuenta lasparticularidades de cada caso, pues la percep-ción por los consumidores de las letras queintegran los signos, al ser pronunciadas, variarásegún su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológi-ca, ha indicado que la misma se configura en-tre signos que evocan una idea idéntica o se-mejante.

Por lo demás, la doctrina advierte que “cuandolos signos sean idénticos o muy semejantes,mayor deberá ser la diferenciación exigible en-tre los productos o servicios a los que se apli-can. Y a la inversa, esto es, cuando los produc-tos o servicios sean idénticos o muy similares,mayor deberá ser la diferenciación exigible en-tre los signos enfrentados (STJCE, de 22 dejunio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ,Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Edito-rial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p.475).

En definitiva, el Tribunal ha estimado que laconfusión puede manifestarse cuando, al perci-bir la marca, el consumidor supone que se tratade la misma a que está habituado, o cuando, sibien reconoce cierta diferencia entre las marcasen conflicto, cree, por su similitud, que provie-nen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia delriesgo de confusión, el examinador deberá to-mar en cuenta los criterios que, elaborados porla doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Trata-do de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Bue-nos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), hansido acogidos por la jurisprudencia de este Tri-bunal, y que son del siguiente tenor:

1. La confusión resulta de la impresión deconjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en for-ma sucesiva y no simultánea.

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzasy no las diferencias que existan entre lasmarcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colo-carse en el lugar del comprador presunto,tomando en cuenta la naturaleza de losproductos o servicios identificados por lossignos en disputa.

El artículo 83 de la Decisión 344 prohíbe el re-gistro de un signo como marca si, además deser idéntico o semejante a una marca anterior-mente solicitada para registro o registrada porun tercero, tiene por objeto productos o servi-cios idénticos o semejantes a los que constitu-


yan su objeto, de modo que el uso del signopueda inducir al público a error (literal a).

En lo que concierne a la verificación de la exis-tencia del vínculo de semejanza entre los pro-ductos en comparación, el consultante habrá detomar en cuenta, en razón de la regla de la es-pecialidad, la identificación de aquéllos en lassolicitudes correspondientes y su ubicación enel nomenclátor; además, podrá hacer uso de loscriterios elaborados por la doctrina para esta-blecer si existe o no conexión competitiva entrelos productos a que se refieren los signos. Apropósito del juicio sobre la semejanza entredichos productos, será necesario que los crite-rios de conexión, de ser aplicables, concurranen forma clara y en grado suficiente, toda vezque ninguno de ellos bastará, por sí solo, parala consecución del citado propósito.

En primer lugar, el hecho de que los productosposean finalidades idénticas o afines podría cons-tituir un indicio de conexión competitiva entreellos, pues tal circunstancia podría dar lugar aque se les hallase en el mismo mercado.

En segundo lugar, es pertinente la utilización decriterios como el de intercambiabilidad, relativoal hecho de que los consumidores considerenque los productos son sustituibles entre sí paralas mismas finalidades, y el de complementarie-dad, relativo al hecho de que los consumidoresjuzguen que los productos deben utilizarse enconjunto, o que el uso de uno de ellos presupo-ne el del otro, o que uno no puede utilizarse sinel otro (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; “Funda-mentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Edito-rial Montecorvo S.A., 1984, pp. 242 y ss.).

En tercer lugar, la conexión competitiva podríaconfigurarse en el ámbito de los canales de co-mercialización, por virtud de la identidad o simi-litud en los medios de difusión o publicidad delos productos en cuestión. En efecto, si sedifunden a través de los medios generales depublicidad (radio, televisión o prensa), cabe pre-sumir que la conexión entre ellos será mayor,mientras que si la difusión se realiza a través derevistas especializadas, comunicación directa,boletines o mensajes telefónicos, es de presu-mir que la conexión será menor.

Por último, también deberá tomarse en cuentala clase de consumidor o usuario y su grado deatención al momento de diferenciar, identificar yseleccionar el producto.

Las consideraciones que anteceden, especial-mente las relativas al punto de la conexión com-petitiva entre productos, guardan corresponden-cia con la orientación jurisprudencial de esteTribunal, el cual, ya en sentencia de fecha 30 deagosto de 1996 (dictada en el expediente Nº 08-IP-95, publicada en la G.O.A.C. Nº 231, del 17de octubre de 1996, caso “LISTER”, y reiteradaen las sentencias dictadas en los expedientesN° 30-IP-2000, del 1º de septiembre de 2000,caso “AMERICAN BRANDS (mixta)”; 60-IP-2000,del 24 de enero de 2001, caso “MAXVALL”; 03-IP-2001, del 9 de mayo de 2001, caso “DIPLO-MATICO”; 5-IP-2001, del 27 de marzo de 2001,caso “ACERO DIAMANTE + gráfica”; 50-IP-2001,del 31 de octubre de 2001, caso “ALLEGRA”; y67-IP-2001, del 12 de diciembre de 2001, caso“ECOGEL”), con motivo del examen de disposi-ciones previstas en las Decisiones 85 y 313,dejó establecido que: “El principio de la espe-cialidad de la marca evita, en consecuencia,que con un solo signo se pretenda monopolizartodos los productos. Por efecto de esta regla,se pueden proteger marcas idénticas o simila-res para productos diferentes. Según la Deci-sión 85 ... la limitación del registro en cuanto ala similitud de los productos está dada por la‘clase del nomenclator’ a la que pertenece elproducto (artículo 68). Pese a este fin de lanorma, el artículo 58, literal f) y el artículo 68 dela Decisión 85, han encasillado la ‘especialidad’sólo en referencia a la ‘clase’ del nomenclator,sin dejar la puerta abierta a que se examine lasimilitud de los productos ... Este principio oconcepto ha tenido otro alcance al tenor de lasdisposiciones del artículo 82 (rectius 83) de laDecisión 344, pues el literal a) no hace relacióna una clase del nomenclator sino a los produc-tos o servicios identificados y enumerados en lasolicitud, con lo cual se ‘evidencia que en unamisma clase de la nomenclatura internacional,podrían coexistir dos marcas utilizadas en laidentificación de productos o servicios disímilessiempre que no se induzca a error’ ”.

IV. De la marca notoria y de la necesidadde su prueba

Este Tribunal ha calificado de notoria la marcaprovista de la cualidad de ser conocida por unacolectividad de individuos pertenecientes al gru-po de consumidores o usuarios del tipo de bie-nes o servicios de que se trate, por encontrarseampliamente difundida entre dicho grupo (Sen-tencia dictada en el expediente N° 07-IP-96, del


29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C.N° 299, del 17 de octubre de 1997, caso “REMA-VENCA”).

Ahora bien, a tenor de la disposición prevista enel artículo 83, literal d, de la Decisión 344, el re-conocimiento de la marca notoria, como signodistintivo de bienes o servicios determinados,presupone su conocimiento en el país en que sehaya solicitado el registro del signo del tercero,o en el comercio subregional, o en el comerciointernacional sujeto a reciprocidad, por los secto-res interesados, es decir, por la mayor parte delsector de consumidores o usuarios a que estándestinados los bienes o servicios de que setrate.

De conformidad con la disposición citada, laprotección especial que se otorga a la marcanotoriamente conocida se extiende —caso queel signo que se pretende registrar constituya sureproducción, imitación, traducción o transcrip-ción, total o parcial— con independencia de laclase a que pertenezcan los productos, igualeso distintos, de que se trate, pues se busca pre-venir el aprovechamiento indebido de la reputa-ción de la marca notoria, así como impedir elperjuicio que el registro del signo similar pudieracausar a la fuerza distintiva o a la reputación deaquélla. Por la misma razón, la protección cita-da se extiende independientemente del territo-rio en que haya sido registrada la marca.

En este contexto, el Tribunal reitera que “la pro-tección de la marca notoria no se encuentra li-mitada por los principios de ‘especialidad’ y de‘territorialidad’ generalmente aplicables con rela-ción a las marcas comunes” (Sentencia dictadaen el expediente N° 17-IP-2001, del 27 de abrilde 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 674, del31 de mayo de 2001, caso “HARINA GALLO DEORO”, criterio adoptado ya en la sentencia dic-tada en el expediente N° 36-IP-99, del 8 de oc-tubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 504,del 9 de noviembre de 1999, caso “FRISKIES”).

Sin embargo, en relación con el atributo de no-toriedad de la marca, el Tribunal ha estableci-do que “Para que una marca notoria pueda im-pedir el registro de otra solicitada o anular elregistro ya efectuado, dicha notoriedad tieneque haber sido anterior a la solicitud impugna-da, noto-riedad que deberá ser probada …” (Sen-tencia dictada en el expediente N° 08-IP-98, de13 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C.

N° 338, del 11 de mayo del mismo año, caso“HERMES”).

En cuanto a la prueba de la notoriedad de lamarca, el Tribunal se ha pronunciado en lostérminos siguientes:

“En la concepción proteccionista de la marcanotoria, ésta tiene esa clasificación para efec-tos de otorgarle otros derechos que no lostienen las marcas comunes, pero eso no sig-nifica que la notoriedad surja de la marca porsí sola, o que para su reconocimiento legalno tengan que probarse las circunstanciasque precisamente han dado a la marca esestatus” (Sentencia dictada en el expedienteN° 08-IP-95, del 30 de agosto de 1996, publi-cada en la G.O.A.C. N° 231, del 17 de octu-bre de 1996, caso “LISTER”).

En efecto, la notoriedad de la marca constituyeuna cuestión de hecho que ha de ser probadasobre la base, entre otros, de los criterios previs-tos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber,la extensión de su conocimiento, la intensidad yel ámbito de la difusión y de la publicidad o pro-moción de la marca, su antigüedad y uso cons-tante, y el análisis de producción y mercadeode los productos que la marca distingue.

La previsión normativa de los citados indicadoresde notoriedad de la marca hace inaplicable a surespecto la máxima notoria non egent probatio-ne. Y es que, a diferencia del hecho notorio, lanotoriedad de la marca no se halla implícita enla circunstancia de ser ampliamente conocida,sino que es necesaria la demostración suficien-te de su existencia, a través de la prueba, entreotros, de aquellos indicadores.

Finalmente, el Tribunal ha precisado que “Enuna acción de caducidad o de nulidad, la exis-tencia de notoriedad se demostrará tanto almomento de iniciarse la acción respectiva comoal momento en que la marca controvertida sepresentó a registro y fue tramitada” (Sentenciadictada en el expediente N° 28-IP-96, de 31 deoctubre de 1997, publicada en la G.O.A.C. N°318, del 26 de enero de 1998, caso “CIEL”).

V. De los signos en idioma extranjero

En el caso del signo integrado por una o máspalabras en idioma extranjero, es de presumirque el significado de éstas no forma parte del


conocimiento común, por lo que cabe conside-rarlas como de fantasía y, en consecuencia,procede el registro como marca de la denomina-ción de que se trate.

A contrario, la denominación en idioma extran-jero no será registrable si el significado concep-tual de las palabras que la integran se ha hechodel conocimiento de la mayoría del público consu-midor o usuario, habiéndose generalizado suuso, y si se trata de vocablos genéricos o des-criptivos.

El Tribunal se ha pronunciado al respecto en lostérminos siguientes: “...cuando la denominaciónse exprese en idioma que sirva de raíz al voca-blo equivalente en la lengua española al de lamarca examinada, su grado de genericidad odescriptividad deberá medirse como si se trata-ra de una expresión local … Al tenor de lo esta-blecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, elcarácter genérico o descriptivo de una marca noestá referido a su denominación en cualquieridioma. Sin embargo, no pueden ser registradasexpresiones que a pesar de pertenecer a unidioma extranjero, son de uso común en los Paí-ses de la Comunidad Andina, o son comprensi-bles para el consumidor medio de esta Subregióndebido a su raíz común, a su similitud fonética oal hecho de haber sido adoptadas por un órganooficial de la lengua en cualquiera de los PaísesMiembros …” (Criterio vertido en la sentenciadictada en el expediente N° 69-IP-2001, publica-da en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de2002, caso “OLYMPUS”, y presente en las sen-tencias dictadas en los expedientes N° 16-IP-98, 03-IP-95, 04-IP-97, 03-IP-2002 y 15-IP-2002).

Sobre la base de las consideraciones que ante-ceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CO-MUNIDAD ANDINA

CONCLUYE

1° En el caso de autos, será registrable comomarca el signo que cumpla con los requisitosprevistos en el artículo 81 de la Decisión 344, yque no incurra en las prohibiciones establecidasen los artículos 82 y 83 eiusdem.

2º En la comparación entre un signo mixto yuno denominativo, deberá tomarse en cuentaque, en principio, el elemento predominante deaquél será el denominativo, vista su relevanciapara que el público consumidor identifique la

marca y distinga el producto o servicio, lo queno obsta para que, por su tamaño, color y ubica-ción, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

3° Para establecer si existe riesgo de confu-sión entre el signo solicitado para registro comomarca y la marca previamente registrada, seránecesario determinar si existe relación de iden-tidad o semejanza entre los signos en disputa,tanto entre sí como entre los productos distin-guidos por ellos, y considerar la situación delconsumidor o del usuario, la cual variará en fun-ción de tales productos. No bastará con la exis-tencia de cualquier semejanza entre los signosen cuestión, ya que es legalmente necesarioque la similitud pueda inducir a confusión o erroren el mercado.

4º La comparación entre los signos habrá dehacerse desde sus elementos gráfico, fonéticoy conceptual, pero conducida por la impresiónunitaria que cada signo en disputa habrá deproducir en la sensorialidad igualmente unitariadel destinatario de los productos correspondien-tes. Por tanto, la valoración deberá hacerse sindescomponer la unidad de cada signo, de modoque, en el conjunto de los elementos que lo in-tegran, el todo prevalezca sobre sus partes, amenos que aquél se halle provisto de un ele-mento dotado de tal aptitud distintiva que, poresta razón especial, se constituya en factordeterminante de la valoración.

5° En la comparación entre los productos co-rrespondientes, el consultante deberá tomar encuenta su identificación en las solicitudes deregistro y su ubicación en el nomenclátor; ade-más, podrá acudir a los criterios elaborados porla doctrina para establecer si existe o no co-nexión competitiva entre ellos. A objeto de pre-cisar si se trata de productos semejantes, res-pecto de los cuales el uso del signo puedainducir al público a error, será necesario que loscriterios de conexión, de ser aplicables, concu-rran en forma clara y en grado suficiente, todavez que ninguno de ellos bastará, por sí solo,para la consecución del citado propósito.

6° De conformidad con la disposición previstaen el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, laprotección especial que se otorga a la marcanotoriamente conocida, en relación con el pro-ducto o servicio que constituya su objeto, seextiende —caso que el signo que se pretenderegistrar constituya su reproducción, imitación,


traducción o transcripción, total o parcial— conindependencia de la clase a que pertenezcanlos productos, iguales o distintos, de que setrate, y del territorio en que haya sido registra-da, pues se busca prevenir su aprovechamientoindebido, así como impedir el perjuicio que elregistro del signo similar pudiera causar a lafuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

La disposición prevista en el artículo 83, literale, eiusdem, prohíbe el registro de un signo comomarca que sea similar al punto de producir con-fusión con una marca notoriamente conocida,con independencia de los productos o serviciosque pretenda distinguir, por lo que será necesa-rio examinar la confusión por similitud que pu-diera existir entre los signos para que procedala irregistrabilidad.

De invocarse la notoriedad de la marca para for-mular observaciones a la solicitud de registro deun signo, el interesado deberá probar aquéllasobre la base de los indicadores señalados enel artículo 84 de la Decisión 344, así comodemostrar su existencia para la fecha de lasolicitud de registro del signo en cuestión.

7° En el caso del signo integrado por una omás palabras en idioma extranjero, si el signifi-cado de éstas no forma parte del conocimientocomún, corresponde considerarlas como de fan-tasía, por lo que procede el registro del signo.En cambio, si su significado se ha hecho delconocimiento de la mayoría del público consu-midor o usuario y se trata de vocablos genéri-cos, descriptivos o de uso común, la denomina-ción no será registrable.

De conformidad con la disposición prevista en elartículo 35 del Tratado de Creación del Tribu-

nal, la Sala de Derecho Constitucional y Socialde la Corte Suprema de Justicia de la Repúblicadel Perú, deberá adoptar la presente interpreta-ción en la sentencia que pronuncie y, a tenor dela disposición prevista en el artículo 128, tercerpárrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitirdicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediantecopia certificada y sellada, y remítase tambiéncopia a la Secretaría General de la ComunidadAndina, para su publicación en la Gaceta Oficialdel Acuerdo de Cartagena.










TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA. San Francisco de Quito, quince demarzo del año dos mil seis.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial delas disposiciones previstas en “Los artículos134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 dela Comunidad Andina”, formulada por el Consejode Estado de la República de Colombia, Sala delo Contencioso Administrativo, Sección Prime-ra, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Ga-briel Eduardo Mendoza Martelo, y recibida eneste Tribunal en fecha 16 de diciembre de 2005,así como el informe de los hechos que el solici-tante considera relevantes para la interpreta-ción, y que, junto con los que derivan de autos,son del tenor siguiente:

1. Demanda

1.1. Cuestión de hecho

Según el consultante, la parte actora alegaque “el 23 de junio de 2000 la sociedad LUBRI-EXPO LTDA, solicitó ante la División de SignosDistintivos de la Superintendencia de Industria yComercio, el registro de la marca ‘SUPER 2000’(Mixta) para amparar productos comprendidosen la clase 1 del Decreto 755 de 1972 o Clasifi-cación Internacional de Niza” (Clase 1: Produc-tos químicos destinados a la industria, ciencia,fotografía, horticultura y silvicultura; resinas arti-ficiales en estado bruto, materias plásticas enestado bruto; abono para las tierras; composi-ciones extintoras; preparaciones para el templey soldadura de metales; productos químicosdestinados a conservar los alimentos; materiascurtientes; adhesivos (pegamentos) destinadosa la industria); que “Publicado el extracto de lasolicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial …no se presentó demanda de observaciones por

parte de terceros”; que “la Superintendencia deIndustria y Comercio expidió la Resolución núm.02925 de 31 de enero de 2001, por medio de lacual negó el registro de marca ‘SUPER 2000’Clase 1 a la sociedad LUBRIEXPO LTDA.”; yque “contra la citada Resolución dicha sociedadinterpuso recurso de reposición y, en subsidioel de apelación; siendo resuelto el primero deellos a través de la Resolución núm. 16948 de24 de mayo de 2001, expedida por la Jefe de laDivisión de Signos Distintivos de la Superinten-dencia de Industria y Comercio, que confirmó laResolución impugnada y el segundo lo fue através de la Resolución No. 29569 de 17 de sep-tiembre de 2001, expedida por el Superinten-dente Delegado para la Propiedad Industrial dela Superintendencia de Industria y Comercio,que confirmó la resolución 02925”.

1.2. Cuestión de derecho

Informa el consultante que la actora denunciala violación del artículo 134 de la Decisión 486,toda vez que “la marca ‘SUPER 2000’ es lo sufi-cientemente apta para distinguir los productosque pretende amparar, ya que resulta de unacombinación original de elementos denomina-tivos, gráficos y figurativos consistentes en laexpresión SUPER, escrita en un tipo de letraespecial, la figura de tres estrellas, una dentrode la otra, el gráfico de una franja gruesa, simu-lando el signo del visto bueno o flecha y el nú-mero 2000 sombreado, que le otorgan distinti-vidad a la unidad marcaria”; y que “según loconsagrado en el artículo en mención, puedenconstituir marcas las letras y los números, yque el examen de registrabilidad de una marcadebe hacerse a partir del conjunto de la misma,por lo que, tal como lo consideró el TribunalAndino de Justicia en proceso (sic) 72-IP-2001,la originalidad en la combinación de los signoses lo que determina la distintividad”.

PROCESO Nº 14-IP-2006

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 82,literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como

de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de

Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Primera. Parte actora: sociedad LUBRIEXPO LTDA. Caso: signo

“SUPER 2000 (mixto)”. Expediente Interno: No. 2002-00100.


El consultante indica además que la actoradenuncia la violación del artículo 135, literalesa) y b), de la Decisión 486, “por cuanto la marca‘SUPER 2000’ es lo suficientemente distintiva,ya que no guarda una relación con los produc-tos que distingue, como tampoco versa sobreuna cualidad única y exclusiva del productocomo tal y en cuanto a tal”, y porque “la marcacuyo registro se pretende ya se encuentra enuso para distinguir productos de la clase 1ª acargo de la parte demandante, y por lo tanto, deacuerdo con el último inciso del artículo 135ibídem, ha adquirido aptitud distintiva respectode los productos y servicios a los cuales seaplica”.

La actora alega en su demanda que “… tantola Decisión 344 como la Decisión 486, consa-gran la registrabilidad de marcas consistentesen cifras”; que “El citado artículo 134 establecela regla general según la cual constituirá marcacualquier signo que sea apto para distinguirproductos o servicios en el mercado”; que “Di-cha norma tiene un triple carácter: Es expresa,permisiva y constitutiva de una regla general.Por consiguiente, cualquier norma que contraríedicha regla general permisiva solamente pue-de ser una norma expresa, prohibitiva y consti-tutiva de una regla de excepción. No existe en laDecisión 486, norma expresa, prohibitiva y ex-cepcional, que consagre la irregistrabilidad dedeterminadas (sic) números o combinación denúmeros, incorporados en un conjunto de ele-mentos distintivos formando una marca com-puesta”; que “… la marca comercial 2000 es ab-solutamente registrable desde el punto de vistaintrínseco, máxime si está comprendida en unconjunto marcario constituido por elementos grá-ficos, figurativos y denominativos. No puede …la Superintendencia otorgarle al número 2000,cifra comprendida en la marca solicitada enregistro, el carácter de expresión numérica deldominio público, puesto que tal afirmación impli-ca un desconocimiento y violación a la disposi-ción legal que permite como regla general elregistro de las marcas consistentes en númeroso en combinación de números, e igualmente porel hecho de que el número 2000 constituye unode los variados elementos que constituyen lamarca SUPER 2000 (MIXTA)”.

Que “La marca solicitada está constituida porun conjunto de elementos, gráficos, figurativos,numéricos, y por último por un conjunto verbal odenominativo, así: • Expresión o denominación

SUPER, escrita en un tipo especial de letra.• La figura de tres estrellas, uno (sic) dentro dela otra. • El gráfico de una franja gruesa simu-lando el signo del visto bueno o flecha. • El nú-mero 2000, sombreado. Al verificarse un estudioa cerca (sic) de la registrabilidad de una marca,no puede fraccionarse el signo en fonemas ovoces parciales, o en elementos figurativos ográficos parciales, o en elementos numéricosparciales. Debe partirse del principio de la uni-dad marcaria”; que “Verbalmente la expresiónSUPER 2000, o SUPER DOS MIL, es una uni-dad lingüística, y que como tal, es decir comounidad marcaria verbal no permite su fracciona-miento, y su estudio de registrabilidad debepartir del conjunto como tal”; que “… apartándo-nos de la regla general, a que se refiere elTribunal, es decir al estudio de la registrabilidadmarcaria a partir del conjunto es a todas lucesevidente que individualmente considerados to-dos y cada unos (sic) de los elementos que com-ponen o integran la marca SUPER 2000 (MIX-TA), son intrínsecamente registrables …”; que“Los elementos denominativos, gráficos y figu-rativos, que componen la marca SUPER 2000(mixta), son individualmente registrables, así:• Expresión o denominación SUPER, escrita enun tipo especial de letra: es expresión absoluta-mente registrable, puesto que no se refiere auna cualidad o característica exclusiva de lo(sic) productos de la clase 1ª, ni se refiere alnombre del producto, ni guarda una estrecha re-lación la expresión con el producto. • La figurade tres estrellas, uno (sic) dentro de la otra, esun signo absolutamente distintivo intrínsecamen-te. • El gráfico de una franja gruesa, simulandoel signo del visto bueno o flecha, es un signo ab-solutamente distintivo intrínsecamente. • El nú-mero 2000, sombreado, es un signo absolutamen-te distintivo intrínseca (sic)”; que “Si la mayoríade los elementos que integran una marca com-puesta, son individualmente considerados comoregistrables, por ser distintivos, los (sic) seránaún más, todos en su conjunto, puesto que sudisposición, creatividad y combinación, le otor-gan distintividad a la unidad marcaria”; que “…la palabra SUPER 2000 (MIXTA), no guarda unarelación exclusiva, en un doble sentido, es de-cir, primero, no guarda una relación idiomática-mente necesaria, indispensable, irreemplaza-ble, única, directa y estrecha con los productosque distinguen, y, segundo, no versa sobre unacualidad que es única y exclusiva del productocomo tal y en cuanto a tal”; y que “… la nuevaDecisión 486, actualmente vigente, modificó


sustancialmente el artículo 81 y el artículo 82de la derogada Decisión 344, al eliminar el re-quisito de la ‘suficiencia distintiva’, en los ar-tículos 134 y 135 de la Decisión 486 … al añadirexpresamente el último inciso que aparece enel artículo 135 de la Decisión 486”.

2. Contestación a la demanda

En el escrito de contestación a la demanda,presentado por el apoderado de la Superinten-dencia de Industria y Comercio, se argumentaque “la Decisión 486 como ordenamiento legalvigente en materia de Propiedad Industrial esaplicable válida y legalmente con respecto alasunto que nos ocupa, y constituía el régimenlegal que debía adoptarse por la Oficina Nacio-nal Competente en materia de marcas”; que “Sereitera que la marca ‘SUPER 2000’ (mixta) paradistinguir productos comprendidos en la clase 1de la nomenclatura vigente se encuentra incursadentro de la causal de irregistrabilidad estable-cida en el literal a) del artículo 82 de la Decisión344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagenavigente”; que “La Oficina Nacional Competenteprocedió acertadamente a efectuar un análisis yel respectivo estudio de la marca ‘SUPER 2000’(mixta) … dentro de un criterio objetivo y univer-sal conforme a la jurisprudencia y la doctrinaconcluyéndose que esta marca no está provistade los suficientes elementos que le den fuerzadistintiva, y que por lo mismo no cumple con losrequisitos para que ser (sic) registrada comomarca, y con su registro se estaría privando alos competidores del titular, de utilizar la expre-sión que se pretende registrar para identificarlos mismos productos comprendidos en la cla-se 1 de la nomenclatura vigente”; que “… el sig-no ‘SUPER 2000’ (mixta) (sic) para distinguirproductos comprendidos en la clase 1 que sepretende registrar como marca y en el cual elfactor nominativo es el predominante dada lafuerza expresiva de las palabras, contiene den-tro de su conjunto la expresión ‘SUPER’, el cualevidentemente es de uso común dentro de lossignos que distinguen productos comprendidosdentro de clase 1 de la nomenclatura vigente;por lo tanto, el signo solicitado carece de ladistintividad para constituirse como marca, porla incapacidad de distinguir en el mercado losproductos que pretende; además de ello, resul-ta claro que el número ‘2000’ no permite laidentificación de los productos amparados encabezas (sic) de un origen empresarial, siendode uso común por parte de los demás competi-

dores”; que “En consecuencia, la marca ‘SU-PER 2000’ (mixta)igurativa (sic) para productosde la clase 1 en debate, es irregistrable confor-me a lo dispuesto en la Decisión 344 … la queevidentemente no cumple con los requisitos exi-gidos en el artículo 81 de la misma Decisión 486(sic) … pues no es suficientemente distintiva”; yque “En consecuencia, los actos administrati-vos acusados … no son nulas (sic), se ajustana pleno derecho y a las disposiciones legalesvigentes y aplicables sobre marcas y no violen-tan normas de carácter superior y supranacionalcomo lo aduce la parte demandante”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solici-ta son las previstas en “Los artículos 134 y 135literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comuni-dad Andina”;

Que, de conformidad con la disposición pre-vista en el artículo 1, literal c, del Tratado deCreación del Tribunal, las normas cuya interpre-tación se pide forman parte del ordenamientojurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en elartículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal,en correspondencia con lo dispuesto en losartículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribu-nal es competente para interpretar por vía preju-dicial las normas que integran el ordenamientojurídico de la Comunidad Andina;

Que, en cumplimiento de la disposición indi-cada en el artículo 125 del Estatuto, y segúnconsta en el auto que obra al folio 155 del ex-pediente, la presente solicitud de interpretaciónprejudicial fue admitida a trámite; y,

Que, una vez examinada la vigencia de lasnormas sometidas a consulta, así como los ele-mentos documentales remitidos junto con la so-licitud, el Tribunal encuentra pertinente obrar deconformidad con la potestad que deriva del ar-tículo 34 de su Tratado de Creación y, en conse-cuencia, ya que la solicitud de registro comomarca del signo “SUPER 2000 (mixto)” fue pre-sentada el 23 de junio de 2000, es decir, envigencia de la Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena, proceder a la interpre-tación de oficio del ordenamiento jurídico sus-tancial aplicable a la solicitud en referencia,esto es, los artículos 81 y 82, literal a, de la ci-


tada Decisión 344, así como la Disposición Tran-sitoria Primera de la Decisión 486 de la Co-misión de la Comunidad Andina. Los textos delas disposiciones a interpretar son del tenor si-guiente:

Decisión 344

“Artículo 81.- Podrán registrarse como mar-cas los signos que sean perceptibles, sufi-cientemente distintivos y susceptibles de re-presentación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, los pro-ductos o servicios producidos o comercializa-dos por una persona de los productos o servi-cios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 82.- No podrán registrarse comomarcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme alartículo anterior;

(...)”.

Decisión 486

“DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Todo derecho de propiedad in-dustrial válidamente concedido de conformi-dad con la legislación comunitaria anterior ala presente Decisión, se regirá por las dispo-siciones aplicables en la fecha de su otorga-miento salvo en lo que se refiere a los plazosde vigencia, en cuyo caso los derechos depropiedad industrial preexistentes se adecua-rán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, li-cencias, renovaciones y prórrogas se aplica-rán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, lapresente Decisión regirá en las etapas queaún no se hubiesen cumplido a la fecha desu entrada en vigencia”.

I. De la aplicación del ordenamiento comu-nitario en el tiempo

En principio, y con el fin de garantizar el respetoa las exigencias de seguridad jurídica y confian-

za legítima, la norma comunitaria de caráctersustancial no surte efectos retroactivos, lo quesignifica que las situaciones jurídicas discipli-nadas en ella se encuentran sometidas, en sí yen sus efectos, a la norma vigente al tiempo desu constitución. Por tanto, la norma comunita-ria posterior no es aplicable, salvo previsión ex-presa, a las situaciones jurídicas nacidas conanterioridad a su entrada en vigencia. Sin em-bargo, en materia de propiedad industrial, pro-cede su aplicación inmediata a los efectos futu-ros de la situación nacida bajo el imperio de lanorma anterior.

En efecto, el régimen común en materia de pro-piedad industrial se ha apoyado en la irretroacti-vidad de la norma sustancial, pues desde la vi-gencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a travésde las Decisiones 311 (Disposición TransitoriaCuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y344 (Disposición Transitoria Primera), tiene es-tablecido que todo derecho de propiedad indus-trial, válidamente otorgado de conformidad conla normativa anterior, debe subsistir por el tiem-po de su concesión. La Disposición TransitoriaPrimera de la Decisión 486 se apoya asimismoen el respeto de los derechos válidamente con-cedidos conforme a “las disposiciones aplica-bles en la fecha de su otorgamiento”, cualesson las vigentes para la fecha de presentaciónde la solicitud de registro, pero añade, a títulode excepción, que los plazos de vigencia de losderechos preexistentes deberán adecuarse a loprevisto en dicha Decisión. La Disposición Tran-sitoria en referencia contempla además laaplicabilidad inmediata de la norma sustancialposterior a los efectos futuros del derecho naci-do bajo la vigencia de la norma anterior, puesdispone la aplicación de la nueva Decisión aluso, goce, obligaciones, licencias, renovacio-nes y prórrogas del derecho válidamente conce-dido, así como a su plazo de vigencia.

Y si el ius superveniens se halla constituido poruna norma de carácter procesal, ésta se aplica-rá, a partir de su entrada en vigencia, a los pro-cedimientos por iniciarse o en curso. De hallar-se en curso el procedimiento, la nueva norma seaplicará inmediatamente a la actividad procesalpendiente, y no, salvo previsión expresa, a la yacumplida. Por tanto, en tutela del principio deseguridad jurídica, si la norma sustancial, vigen-te para la fecha de la solicitud de registro de unsigno como marca, ha sido derogada y reempla-


zada por otra en el curso del procedimientocorrespondiente a tal solicitud, aquella normaserá la aplicable a los efectos de determinar sise encuentran cumplidos o no los requisitosque se exigen para el otorgamiento del dere-cho, mientras que la norma procesal posteriorserá la aplicable al procedimiento en curso, enaquellas de sus etapas que aún no se hubiesencumplido.

En el caso de autos, del expediente administra-tivo se desprende que la solicitud de registrocomo marca del signo mixto SUPER 2000 fueformulada el 23 de junio de 2000, por lo que lanorma sustancial aplicable, a los efectos de ve-rificar el cumplimiento de los requisitos de re-gistro del signo en referencia, es la vigente parala fecha de la solicitud de registro, esto es, laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena.

II. De la definición de marca y de los requi-sitos para su registro

El artículo 81 de la Decisión 344 citada define elconcepto de marca. Sobre la base de esta defi-nición legal, el Tribunal ha interpretado que lamarca constituye un bien inmaterial representa-do por un signo que, perceptible a través de me-dios sensoriales y susceptible de representa-ción gráfica, sirve para identificar y distinguir enel mercado los productos o servicios producidoso comercializados por una persona de otrosidénticos o similares, a fin de que el consumidoro usuario medio los valore, diferencie, identifi-que y seleccione, sin riesgo de error o confusiónacerca del origen o la calidad del producto oservicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otor-gándole un derecho exclusivo sobre el signodistintivo de sus productos y servicios, así comoel interés general de los consumidores o usua-rios a quienes se halla destinada, garantizandoa éstos, sin riesgo de error o confusión, el ori-gen y la calidad del producto o servicio que elsigno distingue. En definitiva, la marca procuragarantizar la transparencia en el mercado.

El artículo 81 en referencia somete además elregistro de un signo como marca al cumplimien-to de los siguientes requisitos: perceptibilidad,susceptibilidad de representación gráfica ydistintividad.

En primer lugar, el signo debe ser perceptible,es decir, susceptible de ser aprehendido por elconsumidor o el usuario a través de los senti-dos, a fin de ser captado, retenido y asimiladopor éste. La percepción se realiza, por lo gene-ral, a través del sentido de la vista. Por ello, seconsideran signos perceptibles, entre otros, losque consisten en letras, palabras, números, for-mas, figuras, dibujos o cifras, por separado o enconjunto.

En segundo lugar, el signo debe ser susceptiblede representación gráfica, es decir, apto paraser expresado en imágenes o por escrito, lo queconfirma que, en principio, ha de ser visualmenteperceptible. Por ello, las formas representativasen que consisten los signos pueden estar cons-tituidas por las expresiones ya citadas. Esterequisito guarda correspondencia con el pre-visto en el artículo 88, literal d, de la Decisión344, en el cual se exige que la solicitud deregistro sea acompañada por la reproducción dela marca cuando ésta contenga elementos grá-ficos.

En tercer lugar, el signo debe ser suficientemen-te distintivo, es decir, apto para identificar ydistinguir en el mercado los productos o servi-cios producidos o comercializados por una per-sona de otros idénticos o similares, con el obje-to de que el consumidor pueda adquirir talesproductos sin riesgo de error o confusión, demodo que, de ser positiva la experiencia, repitala adquisición, y, de ser negativa, los rechace.Esta aptitud distintiva constituye presupuestoindispensable para que la marca cumpla susfunciones principales de indicar el origen em-presarial y la calidad del producto o servicio. Ladistintividad, además, debe ser suficiente, esdecir, de tal magnitud que no haya razón paratemer que el signo induzca a error o confusiónen el mercado, según la percepción de la cate-goría de consumidores de que se trate.

El Tribunal ha señalado sobre el particular que“… la distintividad o capacidad de la marca paradistinguir un producto o servicio de otro es labase fundamental para identificar un bien y dife-renciarlo de los demás, hasta el punto de que lamarca llega a considerarse como sinónimo designo distintivo. La distintividad es la razón deser del derecho a la exclusividad de la marcaque, desde el punto de vista del empresario, lepermite individualizar los productos o servicios


que elabora para participar en un mercado delibre competencia. Desde el punto de vista delos consumidores el carácter distintivo de lamarca hace posible identificar el origen, proce-dencia y calidad del bien que desean adquirir,sin que se vean sujetos a confusión o engaño”(Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP-96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena N° 231, del 17 de octubre de 1996,caso “MAMMA”).

El requisito de la capacidad distintiva implicapor tanto que el signo solicitado para registrocomo marca no debe constituir una denomina-ción genérica, descriptiva o de uso común, ydebe permitir al consumidor el establecimientode un vínculo entre el signo y el producto quedistingue.

Sin embargo, la combinación de dos o más ele-mentos que constituyan por separado expresio-nes genéricas, descriptivas o de uso común, po-drá ser objeto de registro como marca si talcombinación posee capacidad distintiva sufi-ciente.

Del artículo 81 se desprende finalmente, porinterpretación a contrario, la prohibición de re-gistro de un signo como marca si no cumple losrequisitos acumulativos que la citada disposi-ción prevé en forma expresa; además, el artícu-lo 82, literal a, impide el otorgamiento del regis-tro citado a toda denominación que no puedaser considerada como marca por no cumplir conlos requisitos en referencia.

III. De los signos mixtos. De los signos deno-minativos compuestos

En lo que concierne a la estructura del signoutilizado, y a propósito del caso en estudio, elTribunal estima necesario hacer referencia a lossignos mixtos y, a propósito de la denomina-ción integrante de este tipo de signos, a la de-nominación compuesta.

Las marcas mixtas se encuentran integradaspor dos elementos que forman parte del conjun-to: una denominación, formada por una o variasletras, palabras o números que, integrada en untodo pronunciable, puede hallarse provista o node significado conceptual, y un gráfico, definidocomo un signo visual que evoca una figura conuna forma externa característica.

En relación con el examen de registrabilidad deeste tipo de signos, la jurisprudencia del Tribu-nal ha puesto de relieve lo siguiente:

“el elemento denominativo de la marca mixtasuele ser el más característico o determinan-te, teniendo en cuenta la fuerza expresivapropia de las palabras, las que por definiciónson pronunciables, lo que no obsta para queen algunos casos se le reconozca prioridadal elemento gráfico, teniendo en cuenta su ta-maño, color y colocación de la gráfica, queen un momento dado pueden ser definitivos.El elemento gráfico suele ser de mayor im-portancia cuando es figurativo o evocador deconceptos, que cuando consiste simplemen-te en un dibujo abstracto” (Sentencia dictadaen el expediente Nº 04-IP-88, publicada en laGaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”).

La denominación integrante de la marca mixtapuede ser sugestiva –provista de una connota-ción conceptual relativa a la evocación de cua-lidades o funciones del producto designado porla marca- o arbitraria –desprovista de conexiónentre su significado y la naturaleza, cualidadeso funciones del producto que constituya su ob-jeto.

La denominación, además, puede ser simple ocompuesta. En relación con la denominacióncompuesta, el Tribunal ha declarado que: “Noexiste prohibición alguna para que los signos aregistrarse adopten, entre otros, cualquiera deestas formas: se compongan de una palabracompuesta, o de dos o más palabras, con o sinsignificación conceptual, con o sin el acompa-ñamiento de un gráfico ...” (Sentencia dictadaen el Proceso N° 13-IP-2001, del 2 de mayo de2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, del 13de junio del mismo año, caso “BOLIN BOLA”).

En el supuesto de solicitarse el registro comomarca de una denominación compuesta, casoque haya de juzgarse sobre su registrabilidad,habrá de examinarse especialmente la relevan-cia y distintividad de los vocablos que lo confor-man. Debe haber uno o más vocablos que dotenal signo de “… la suficiente carga semánticaque permita una eficacia particularizadora queconduzca a identificar el origen empresarial …”(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya cita-da). Por tanto, la denominación compuesta seráregistrable en el caso de que se encuentre inte-


grada por uno o más vocablos que la doten dedistintividad suficiente.

IV. De la marca débil

Todo signo registrado como marca puede hacer-se débil en el mercado de productos o serviciosde que se trate. En efecto, si uno de los elemen-tos que integran el signo es de carácter genéri-co o de uso común, o si evoca una cualidad delproducto o servicio, el signo se hará débil frentea otros que también incluyan uno de tales ele-mentos o cualidades, inapropiables en exclusi-va. Según la doctrina, “la presencia de una locu-ción genérica no monopolizable resta fuerza alconjunto en que aparece; nadie, en efecto, pue-de monopolizar una raíz genérica, debiendo tole-rar que otras marcas la incluyan, aunque podránexigir que las desinencias u otros componentesdel conjunto marcario sirvan para distinguirloclaramente del otro” (BERTONE, Luis Eduardo;y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo:“Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y 79).

Otamendi, por su parte, destaca que el titular deuna marca débil, al contener ésta “una partículade uso común no puede impedir su inclusión enmarcas de terceros, y fundar en esa sola cir-cunstancia la existencia de confundibilidad, yaque entonces se estaría otorgando al oponenteun privilegio inusitado sobre una raíz de uso ge-neral o necesario ... Esto necesariamente ten-drá efectos sobre el criterio que se aplique en elcotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elemen-tos de uso común son marcariamente débiles, yque los cotejos entre marcas que los conten-gan deben ser efectuados con criterio benevo-lente” (OTAMENDI, Jorge; op.cit., pp. 191 y 192).

Sobre la base de las consideraciones que ante-ceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CO-MUNIDAD ANDINA

CONCLUYE

1° Si la norma sustancial, vigente para la fe-cha de la solicitud de registro de un signo comomarca, ha sido derogada y reemplazada por otraen el curso del procedimiento correspondiente atal solicitud, aquella norma será la aplicablepara determinar si se encuentran cumplidos ono los requisitos que se exigen para el otorga-miento del derecho, mientras que la norma pro-cesal posterior será la aplicable al procedimien-to en curso.

2º En el caso de autos, será registrable comomarca el signo que cumpla con los requisitosprevistos en el artículo 81 de la Decisión 344, yque no incurra en las prohibiciones establecidasen los artículos 82 y 83 eiusdem.

3º El requisito de la capacidad distintiva im-plica que el signo solicitado para registro comomarca no debe constituir una denominación ge-nérica, descriptiva o de uso común, y debepermitir al consumidor el establecimiento de unvínculo entre el signo y el producto que distin-gue.

La combinación de dos o más elementos queconstituyan por separado expresiones genéri-cas, descriptivas o de uso común, podrá serobjeto de registro como marca si tal combina-ción posee capacidad distintiva suficiente.

4° Para el examen de registrabilidad de un sig-no mixto, compuesto por un elemento denomi-nativo y uno gráfico, deberá tomarse en cuentaque, en principio, el elemento predominante deaquél será el denominativo, vista su relevanciapara que el público consumidor identifique lamarca y distinga el producto o servicio, lo queno obsta para que, por su tamaño, color y ubica-ción, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

A los efectos de juzgar sobre la registrabilidadde la denominación compuesta, habrá de exa-minarse especialmente la relevancia y distinti-vidad de los vocablos que la conformen. Si de ladenominación forman parte uno o más vocablosque brindan al conjunto la fuerza distintiva sufi-ciente, el signo podrá ser objeto de registro.

5° Si uno de los elementos que integran unsigno es de carácter genérico o de uso común,o si evoca una cualidad del producto o serviciode que se trate, el signo se hará débil frente aotros que también incluyan uno de tales ele-mentos o cualidades, inapropiables en exclusi-va.

De conformidad con la disposición prevista en elartículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal,el Consejo de Estado de la República de Colom-bia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sec-ción Primera, deberá adoptar la presente inter-pretación en la sentencia que pronuncie y, atenor de la disposición prevista en el artículo128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal,


deberá remitir dicha sentencia a este órganojurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediantecopia certificada y sellada, y remítase tambiéncopia a la Secretaría General de la ComunidadAndina, para su publicación en la Gaceta Oficialdel Acuerdo de Cartagena.










Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

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