Maquetación 1 - elzaburu.es · Traducción: Emma J. TWEEDALE, Russell SACKS (comentarios 1, 4 y...

AE-2015

ANUARIO ELZABURU 2015

JURISPRUDENCIA EUROPEA

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

ELZABURU, S.L.P. Madrid 2016

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ANUARIO ELZABURU 2015



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Estab 1865Abogados y Consultores

P. Industrial e Intelectual

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Primera edicin: Marzo 2016

Palabras de presentacin

Por quinto ao consecutivo nuestra Firma se complace en compartir consus clientes y con sus compaeros de profesin el Anuario Elzaburude jurisprudencia europea en propiedad industrial e intelectual.

En esta ocasin la seleccin de Sentencias abarca un total de 35 asuntosresueltos por el Tribunal de Justicia de la Unin Europea, el TribunalSupremo espaol y el Tribunal de Marca Comunitaria y de Dibujos yModelos Comunitarios con sede en Alicante.

El comn denominador en todos los casos no es otro que el carctersupranacional de los intereses y derechos en liza y la perspectivaeuropea que subyace en los litigios analizados. El formato acuado poreste Anuario, con un lustro ya de bagaje a sus espaldas, permiteaproximarse a la realidad prctica de la jurisprudencia de una manerasencilla y carente de ambiciones cientficas.

El Anuario es fruto del esfuerzo colectivo de un equipo de redactoresque entienden que estas labores altruistas forman parte tambin delservicio profesional al cliente.

Vaya por delante nuestro agradecimiento a todos aquellos que seadentren en las pginas de este Anuario.

ALBERTO ELZABURU ANTONIO TAVIRAPresidente Consejero Delegado

COMIT EDITORIAL DE ELZABURU

Manuel Desantes (Presidente), Antonio Castn, Jess Gmez Montero,Carlos Morn, Elisa Prieto Castro.

COLABORADORES EN ESTA EDICIN

Enrique ARMIJO CHAVARRI, Mara CADARSO, Juan Jos CASELLES,Antonio CASTN, Manuel DESANTES, Fernando DAZ, Cristina ESPN,Patricia GARCA, Carolina GARCA DE LA RASILLA, Jess GMEZMONTERO, Pablo HERNNDEZ, Alba M LPEZ, Patricia MARISCAL, CarlosMORN, Joaqun ROVIRA, Transi RUIZ, Pedro SATURIO, Jos Ignacio SANMARTN, Ana SANZ.

Traduccin: Emma J. TWEEDALE, Russell SACKS (comentarios 1, 4 y 20)

Sumario

MARCAS

1. In dubio pro renombre. Sentencia del Tribunal de Justiciade 10 de diciembre de 2015, The English Cut vs. El CorteIngls (C-603/14 P). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Indemnizacin coercitiva por incumplimiento de sentenciacondenatoria por infraccin de marca comunitaria. Auto delTribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y ModelosComunitarios de 8 de octubre de 2015. . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Forma del producto y distintividad adquirida. Sentencia delTribunal de Justicia de 16 de septiembre de 2015, KIT KAT(C-215/14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. mbito geogrfico y econmico del renombre. Sentenciadel Tribunal de Justicia de 3 de septiembre de 2015,Iron & Smith (C-125/14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Tradedress e infraccin de marca comunitaria poraprovechamiento indebido de la notoriedad. Sentencia delTribunal Supremo de 2 de septiembre de 2015. . . . . . . . . . .

6. El significado o la pronunciacin de una marca comunitariaen una lengua no oficial de la UE tambin puede tenerseen cuenta. Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de juniode 2015 (C-147/14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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7. El alcance del derecho de exclusiva conferido por las marcasnacionales. Auto del Tribunal de Justicia de 10 de marzo de2015, UH (C-491/14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DERECHOS DE AUTOR, SOCIEDAD DE LAINFORMACIN, INTERNET

8. Comunicacin pblica por entidades de radiodifusin atravs de la tcnica de la introduccin directa. Sentenciadel Tribunal de Justicia de 19 de noviembre de 2015, SBS(C-325/14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Libertad de la legislacin de los Estados miembros paradeterminar quines pueden ser acreedores del derecho deremuneracin por copia privada. Sentencia del Tribunal deJusticia de 12 de noviembre de 2015, Reprobel (C-572/13) . .

10. Normativa nacional que ampla los derechos de propiedadintelectual contemplados en las Directivas comunitarias.Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de marzo de 2015,C More Entertainment (C-279/13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Examen del sistema nacional dans que regula el rgimende la copia privada en aspectos tales como el reembolso, ladeterminacin de la cuanta, la diferenciacin de soportes ola propiedad del dispositivo con el que realizar lareproduccin privada. Sentencia del Tribunal de Justicia de 5de marzo de 2015, Copydan (C-463/12). . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. El derecho de participacin de los artistas plsticos en lareventa de sus obras, Quin lo paga? Sentencia del Tribunalde Justicia de 26 de febrero de 2015, Christies (C-41/14) . . .

13. Competencia judicial internacional en materia de infraccinde derechos de propiedad intelectual que tiene lugar a travsde internet. Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de enerode 2015, Art & Allposters (C-441/13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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PATENTES

14. Cambio de doctrina en la aplicacin del ADPIC a patenteeuropea de procedimiento reconvertida en patente deproducto. Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembrede 2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Sobre la fecha de la primera autorizacin decomercializacin en la UE a efectos de la determinacin dela duracin del CCP. Sentencia del Tribunal de Justiciade 6 de octubre de 2015, Seattle Genetics (C-471/14). . . . . .

16. Plazo para cumplir con la obligacin de pago de laremuneracin justa al titular de la proteccin de unaobtencin vegetal. Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 dejunio de 2015, Saatgut-Treuhandverwaltungs (C-242/14). . .

17. Compatibilidad del Reglamento 1257/2012 por el que seestablece una cooperacin reforzada en el mbito de lacreacin de una proteccin unitaria mediante patente conel Derecho de la Unin Europea. Sentencia del Tribunalde Justicia de 5 de mayo de 2015, Espaa contra ParlamentoEuropeo y Consejo (C-146/13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Rgimen lingstico de la patente europea con efectounitario. Compatibilidad del Reglamento 1260/2012 porel que se establece una cooperacin reforzada en el mbitode la creacin de una proteccin unitaria mediante patenteen lo que atae a las disposiciones sobre traduccin con elDerecho de la Unin Europea. Sentencia del Tribunal deJusticia de 5 de mayo de 2015, Espaa contra ParlamentoEuropeo y Consejo (C-147/13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19. Infraccin de patente europea. Test de equivalencia. Valorde la jurisprudencia extranjera. Valor de las Directrices de laEPO. Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de abril de 2015.

20. El examen de la claridad en procedimientos de oposicin antela EPO. Decisin de la Alta Cmara de Recursos de la OficinaEuropea de Patentes de 24 de marzo de 2015 (G 0003/14). .



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21. Imposibilidad de conceder CCP para una combinacin deproductos no recogida en el texto original de la patente.Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de marzo de 2015,Boehringer (C-577/13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Interpretacin del mecanismo especfico previsto en elActa de adhesin a la UE de 2003 relativo a la importacinparalela de productos desde los nuevos Estados miembros.Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de febrero de 2015,Merck (C-539/13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Imposibilidad de conceder un CCP para productos cuyosefectos teraputicos no estn contemplados en la AC.Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de enero de 2015,Forsgren (C-631/13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DISEOS

24. La relacin de la denominada clusula de reparacin conel derecho comunitario de marcas. Auto del Tribunal deJusticia de 6 de octubre de 2015, Ford Motor (C-500/14). . . .

25. El usuario informado en la infraccin de diseo comunitarioregistrado. Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria,Dibujos y Modelos Comunitarios de 30 de septiembrede 2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Necesidad del titular de un diseo comunitario no registradode acreditar su novedad y carcter singular. Sentencia delTribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y ModelosComunitarios de 25 de marzo de 2015. . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. La descripcin del diseo escapa del mbito de proteccin.Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos yModelos Comunitarios de 5 de febrero de 2015. . . . . . . . . .

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PIRATERA

28. Lmites al secreto bancario en la investigacin de ventasonline de productos con marcas falsificadas. Sentenciadel Tribunal de Justicia de 16 de julio de 2015, CotyGermany (C-580/13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29. Productos designados con una marca que se despachan alibre prctica y se incluyen en el rgimen suspensivo deimpuestos especiales sin el consentimiento del titular dela marca. Derecho del titular a oponerse a esa inclusin.Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de julio de 2015,Bacardi (C-379/14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DATOS PERSONALES

30. Proteccin de datos y derecho a la intimidad y honor.Listas negras. Carga de la prueba. Sentencia del TribunalSupremo de 12 de noviembre de 2015. . . . . . . . . . . . . . . . . .

31. Derecho al olvido digital. Sentencia del Tribunal Supremode 15 de octubre de 2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32. La Decisin de Puerto seguro es invlida y atenta contra losderechos fundamentales de los habitantes de la UninEuropea. Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de octubrede 2015, Schrems (C-362/14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33. Libertad de expresin y responsabilidad de sitios web.Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de16 de junio de 2015, Delfi (64569/09). . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DENOMINACIONES DE ORIGEN

34. El uso del trmino Champagne para identificar un bar decopas constituye infraccin de la denominacin de origenprotegida Champagne. Sentencia de la Audiencia Provincialde Granada de 28 de octubre de 2015. . . . . . . . . . . . . . . . . .



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NOMBRES DE DOMINIO

35. Cancelacin de un nombre de dominio por incumplimientode normas relativas al procedimiento de registro. Resolucinde Red.es de 14 de diciembre de 2015, VOGUE. . . . . . . . . . .

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Marcas

1. Indubioprorenombre.SentenciadelTribunaldeJusticiade10dediciembrede2015,TheEnglishCutvs.ElCorteIngls(C-603/14P).

n n n 1. HECHOS. El 9 de febrero de 2010, la firma espaola The EnglishCut S.L. solicit la marca comunitaria THE ENGLISH CUT (denominativa)para distinguir productos de la clase 25 (vestidos ). El Corte Inglspresent oposicin sobre la base de su marca espaola EL CORTE INGLS(denominativa) y diversas marcas comunitarias EL CORTE INGLS(figurativas) que entre otros, tambin distinguan productos de la clase25. Los motivos invocados en apoyo de la oposicin fueron los previstosen el Art. 8.1 b) RMC (riesgo de confusin) y 8.5 RMC (marcarenombrada). La oposicin y el posterior recurso fueron desestimados.

Fundamentalmente, la Sala de Recursos de la OAMI consider que lasdenominaciones The English Cut/El Corte Ingls no presentabansimilitud en el plano fontico ni visual. nicamente, la semejanza engrado mnimo- exista en el nivel conceptual pero, siendo las marcasglobalmente diferentes, no proceda la aplicacin del Art. 8.1 b) RMC.A su vez, la Sala manifest que El Corte Ingls no haba demostrado laexistencia real o potencial de un perjuicio para su marca, por lo quetampoco aplic el Art. 8.5 RMC.

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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=172884&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=649692http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0207&rid=15

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El posterior recurso ante el Tribunal General fue desestimado. ElTribunal ratific que globalmente las marcas enfrentadas erandiferentes. Y, adems, aun reconociendo el gran renombre de las marcasEl Corte Ingls, manifest que no resultaba aplicable el Art. 8.5 RMC,pues los signos en conflicto no eran similares.

n n n 2. PRONUNCIAMIENTOS. El Tribunal de Justicia estim el recursode El Corte Ingls y anul la sentencia del Tribunal General al considerarque incurra en un error de derecho en la medida en que declara quedado que los signos en conflicto no presentan un grado de similitudsuficiente para poder aplicar el Art. 8.1 b) RMC- cabe deducir que,tampoco, concurren en el caso de autos los requisitos para la aplicacindel apartado 5 de ese mismo artculo.

Sobre la base de tales circunstancias, se devuelve el asunto al TribunalGeneral para que resuelva, nuevamente, sobre si el grado de similitudapreciado a la hora de examinar las marcas, pese a ser ligero, essuficiente por concurrir otros factores pertinentes como la notoriedado el renombre de las marcas anteriores- para que el pblico interesadoestableciese un vnculo entre los signos en conflicto, a los efectos delArt. 8.5 RMC.

n n n 3. COMENTARIO. La presente sentencia nos da una magnficaoportunidad para resumir los principios bsicos que deben ser tenidosen cuenta para la aplicacin del Art. 8.5 RMC y, en consecuencia, parala proteccin de las marcas de renombre. As, claramente, se disponeque para la aplicacin del Art. 8.5 RMC se exigen de forma acumulativalos tres siguientes requisitos: identidad o similitud de los signos enconflicto; existencia de renombre de la marca anterior; riesgo de que eluso sin justa causa del signo cuyo registro como marca se solicita, seaproveche indebidamente del carcter distintivo o del renombre de lamarca anterior o les sea perjudicial.

Lo importante de la sentencia que comentamos es que corrobora queel grado de similitud que pueda existir entre las marcas, aunque no seasuficiente para aplicar el Art. 8.1 b) RMC, no por ello se puede deducirque, tambin, es insuficiente para aplicar el Art.8.5 RMC, pues laproteccin que esta disposicin prev en favor de la marca renombrada,puede aplicarse aunque los signos en conflicto presenten un menorgrado de similitud.

Y, en relacin con el requisito del vnculo entre los signos que losconsumidores deben hacer para que resulte de aplicacin el Art. 8.5RMC, el Tribunal de Justicia tambin hace una declaracin trascendente;a saber: las infracciones contempladas en el Art. 8.5 RMC, no requierenque la asociacin que los consumidores puedan establecer entre lossignos en conflicto, sea inmediata.

Consideramos acertadas las conclusiones del Tribunal de Justicia y ellonos lleva a seguir animando a los Tribunales y dems rganos quejuzgan en materia de marcas a que consideren un principio queentiendo debe ser un pilar del Derecho de Marcas. De la misma maneraque en el Derecho de Consumo o de la Publicidad rige el principio indubio pro consumidor por qu no acuar a la hora de analizar laprohibicin del Art. 8.5 RMC un postulado similar como puede ser elque podemos denominar como in dubio pro renombre. JessGMEZ MONTERO

2. Indemnizacincoercitivaporincumplimientodesentenciacondenatoriaporinfraccindemarcacomunitaria.Autodel Tribunal deMarca Comunitaria, Dibujos yModelosComunitariosde8deoctubrede2015.

n n n 1. HECHOS. El Auto trae causa de un pleito por infraccin dederechos de marca comunitaria interpuesto por Unin de Cosecherosde Labastida S.L contra Bodegas y Viedos Puerta de la Bastida SL. Lademandada haba sido condenada a cesar en el uso del distintivoPUERTA DE LA BASTIDA para identificar vinos y a retirar del mercadocualesquiera productos, material publicitario o medio en el que seconsigne dicho signo.

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JURISPRUDENCIAEUROPEAPROPIEDADINDUSTRIALEINTELECTUAL
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En el proceso de ejecucin de Sentencia que se sigui a continuacin,el Juzgado acord requerir a la parte ejecutada para que, en el plazode un mes cesara en el uso de puerta de la bastida y, en particular, seprocediera a la cancelacin de un nombre de dominio. Despus dediversos trmites, el Juzgado fij como indemnizacin coercitiva por elretraso en el cumplimiento de dicha condena la cifra de 37.200 Euros (arazn de 600 Euros por da). El Tribunal estima la apelacin interpuestacontra el fallo y revoca la indemnizacin.

n n n 2. PRONUNCIAMIENTOS. El Tribunal comienza por establecer ladoctrina general sobre la indemnizacin coercitiva, aquella que procedepor cada da que pase sin que el demandado d cumplimiento a unasentencia de condena. La sentencia advierte al respecto: Dospresupuestos son necesarios para que proceda fijar una indemnizacincoercitiva: a) que la sentencia dictada en el procedimiento porinfraccin de marca haya condenado a la cesacin de los actos deviolacin de la misma; y b) que los actos infractores no hayan cesado.En tal caso, y promovida la ejecucin de la sentencia condenatoria (puesel importe de la indemnizacin se ha de fijar, segn el precepto referido,en fase de ejecucin de sentencia), el Tribunal fijar una indemnizacin(cuyo destino, por tanto, es ser entregada a la parte ejecutante)coercitiva (pues tiene por finalidad impulsar al ejecutado a la cesacinde los actos de infraccin), con las siguientes circunstancias: a) suimporte mnimo no podr ser inferior a 600 Euros por da; b) el des aquo (da a partir del cual surgir la obligacin de indemnizar ) serfijado en ejecucin; y c) des a quem ser el da que se produzca lacesacin efectiva de la violacin

En el caso enjuiciado la imposicin de la indemnizacin coercitiva habatenido lugar por el retraso por parte de la condenada en la cancelacindel nombre de dominio asociado a su signo. Para el Tribunal, sinembargo, concurren varias circunstancias que impiden unaindemnizacin de esta clase: (i) la condena por infraccin no contenaun pronunciamiento especfico respecto al nombre de dominio (ii) eldemandado, al ser requerido a la cancelacin del nombre redirigi loscontenidos de la web a otro sitio de Internet (iii) el demandadodemostr que no poda renunciar al nombre de dominio por cuestionesadministrativas ajenas a su voluntad y (iv) durante la tramitacin delprocedimiento de ejecucin, el demandado acord con la parte actorala cesin del nombre de dominio.

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En estas condiciones el Tribunal declara: La indemnizacin coercitivatiene como finalidad, una vez que los trminos de la condena a lacesacin de los actos de violacin de la marca son claros (o puedeninferirse fcilmente, dados los trminos en que el litigio se haplanteado), incitar al ejecutado, que voluntaria y conscientemente losignora, a respetarlos. Exige, pues, una conducta conscientementereticente al cumplimiento del fallo condenatorio, en lo que respecta acesar en los actos de violacin de la marca ajena. Y esta conducta noparece, segn lo anteriormente razonado, en el caso que nos ocupa, yaque ni el fallo condenatorio contena referencia alguna a la cancelacindel nombre de dominio (cuya existencia constaba, antes de lapresentacin de la demanda, a la parte actora) ni, con posterioridad, yuna vez que en ejecucin se dot de contenido a dicho fallo, ordenandola cancelacin, le fue posible obtenerlo, por causas organizativas delservicio, ajenas a su voluntad; habiendo desplegado, no obstante, unaconducta diligente a tal fin (pues solicit, con reiteracin, al prestadordel servicio, la cancelacin del nombre de dominio) y habiendoadoptado adems, desde tiempo antes, una actuacin tendente a evitarla produccin de perjuicios al titular de la marca, vaciando de contenidola pgina.

n n n 3. COMENTARIO. No abundan las sentencias que examinan laaplicacin de la indemnizacin coercitiva. Se trata de una medida deespecial importancia para soslayar voluntades remisas al cumplimientode una condena de cese en las acciones por violacin de derechos demarca. La imposicin de una indemnizacin por cada da que pase sinque se d cumplimiento a la condena refuerza la eficacia de la Sentenciay da sentido al principio de seguridad jurdica. Pero la norma apenasestablece la obligacin de indemnizar y el importe diario que puede serreclamado.

Esta Sentencia resuelve algunas interrogantes y revela que la actituddel condenado puede operar como una suerte de atenuante a la horade apreciar la viabilidad de una indemnizacin coercitiva. AntonioCASTN

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3. Formadelproductoydistintividadadquirida.SentenciadelTribunaldeJusticiade16deseptiembrede2015,KITKAT(C-215/14).

n n n 1. HECHOS. Nestl solicit ante la Oficina de Marcas britnica elregistro como marca de la forma de los chocolates Kit Kat:

La compaa Cadbury UK, Ltd plante oposicin alegando que la marcacareca de carcter distintivo y que incurra en la prohibicin de registrode los signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por lanaturaleza del producto y por la forma del producto necesaria paraobtener un resultado tcnico. La Oficina de Marcas admiti la oposicinestimando que no se haba acreditado suficientemente la adquisicinde carcter distintivo por la marca. Adems, consider que la formapara la que se haba solicitado el registro tena tres caractersticas:

la forma bsica, de tableta rectangular; la presencia, posicin y profundidad de las hendiduras dispuestaslongitudinalmente a lo largo de la tableta, y

el nmero de hendiduras, que, junto con la anchura de la tableta,determinan el nmero de barritas.

La primera de esas caractersticas, segn la Oficina britnica, constituauna forma que resultaba de la propia naturaleza de los productossolicitados (con excepcin de los pasteles y la pastelera), y las otras doseran necesarias para obtener un resultado tcnico.

Recurrida esta decisin ante la High Court of Justice britnica, sta elevuna peticin de decisin prejudicial.

n n n 2. PRONUNCIAMIENTOS. El Tribunal de Justicia examina enprimer lugar la cuestin relativa a la posible aplicacin acumulativa dela prohibicin de registro de los signos consistentes en la forma del

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producto cuando esa forma viene impuesta por la naturaleza delproducto y cuando es necesaria para obtener un resultado tcnico. Ajuicio del Tribunal, es irrelevante el hecho de que una forma puedaincurrir simultneamente en varias de las causas de denegacin, siendosuficiente para denegar el registro con que una sola de esas causas seaplique plenamente a la forma en cuestin.

En segundo lugar, el Tribunal resuelve la cuestin sobre si la prohibicinde registro de las formas necesarias para la obtencin de un resultadotcnico se refiere nicamente al modo en que funciona el producto o sise aplica tambin al modo en que se fabrica. El TJ considera que elpunto de vista relevante al respecto es el del consumidor, para quienlas funcionalidades del producto son determinantes, pero no as lasmodalidades de fabricacin. Por tanto, interpreta que la prohibicin nose aplica al modo en que se fabrica el producto.

Por ltimo, el TJ analiza la cuestin relativa a la adquisicin de carcterdistintivo por el uso y la prueba que el titular de la marca debe aportarpara acreditarlo. A este respecto, el TJ sostiene que para la adquisicinde carcter distintivo a travs del uso no es necesario que la marca seutilice aisladamente, sino que puede tratarse de un uso como parte deuna marca registrada o en combinacin con otra marca.

Ahora bien, puntualiza que lo esencial es que como consecuencia deluso la marca pueda indicar a los sectores interesados que los productosproceden de una empresa determinada. Para cumplir con esta exigenciael solicitante del registro de la marca debe aportar prueba de que dichamarca por s sola, aislada del resto de elementos que en el uso de lamisma hayan podido acompaarla, sirve para indicar el origenempresarial del producto.

n n n 3. COMENTARIO. En relacin a la primera cuestin, el TJ reitera ladoctrina fijada en la reciente sentencia Hauck, C 205/13 (el caso de la sillaTripp-Trapp), en el sentido de que las tres causas particulares deprohibicin de registro de las formas de los productos tienen carcterautnomo y son de aplicacin independiente. Como explica el AbogadoGeneral en sus conclusiones, lo que el TJ excluy en la sentencia Hauckfue la posibilidad de aplicar de forma combinada las tres diferentes causasde denegacin, pero no la de aplicarlas de manera acumulada, siempreque al menos una sola de ellas afecte plenamente al signo en cuestin.

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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157848&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=592644http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164950&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=592644

Por su parte, la cuestin relativa a la distintividad adquirida por el usoincide en un interesante aspecto que se plantea de forma habitual enel caso de las marcas consistentes en la forma del producto. En casi todaslas ocasiones estas marcas se presentan en el mercado acompaadas demarcas denominativas o mixtas. As ocurre tambin con el Kit Kat, quesiempre se ha comercializado en un envase con un logotipocaracterstico y en el que las propias palabras Kit Kat estn grabadas enlas cuatro barritas que componen la tableta de chocolate:

Para resolver esta cuestin, el TJ se apoya en el criterio seguido en lassentencias Nestl, C 353/03, y Colloseum Holding, C 12/12, conforme alcual para que una marca adquiera carcter distintivo a travs del uso noes preciso que haya habido un uso aislado de la misma, sino que admitesu uso como parte de otra marca o en combinacin con ella. Pero pesasobre el titular de la marca la carga de probar que la marca por s misma-sin las otras marcas con las que se ha usado en el mercado- es distintiva.

En la prctica, el modo ms directo de cumplir con este requerimiento sera travs de una encuesta en la que a los encuestados se les exhiba elproducto marcado exclusivamente con el signo que se pretende registrar,sin el resto de elementos adicionales con que los que habitualmente sepresente en el mercado. As lo hicieron tanto Nestl en el procedimientonacional que ha dado lugar a esta sentencia como Levi Strauss en elcorrespondiente a la sentencia Colloseum. Carlos MORN

4. mbitogeogrficoyeconmicodelrenombre.Sentenciadel Tribunal de Justicia de 3 de septiembre de 2015,Iron&Smith(C-125/14).

n n n 1. HECHOS. El Tribunal de Justicia resuelve una cuestinprejudicial planteada por un tribunal hngaro sobre la eficacia

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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=59884&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=592644http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=136430&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=592644http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=166827&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=165084

territorial del renombre de una marca comunitaria a efectos del artculo4, apartado 3, de la Directiva 2008/95 (denegacin de una solicitud demarca por su incompatibilidad con una marca comunitaria renombradaanterior para distintos productos).

En el asunto analizado por el tribunal hngaro que plante la cuestinprejudicial, la marca comunitaria anterior en la que se basaba la oposicina una solicitud de marca posterior se consideraba renombrada en el ReinoUnido e Italia, pero no en Hungra, pas de la nueva solicitud. El tribunalhngaro consideraba que la cuestin presentaba ciertas analogas con eldebatido tema del uso de la marca comunitaria y de cul debe ser suextensin territorial para ser considerado suficiente, cuestin resuelta porel Tribunal de Justicia fundamentalmente en el caso Leno (C-149/11).

En definitiva, en este caso se trataba de determinar si el renombre deuna marca comunitaria en algunos pases de la Unin Europea puedetambin ser esgrimido y tener consecuencias jurdicas en otros pasesde la Unin en los que el signo no es renombrado.

n n n 2. PRONUNCIAMIENTOS. El tribunal dicta una sentencia bienestructurada en la que afirma con nitidez lo siguiente:

1. Cuando se acredite el renombre de una marca comunitaria anterioren una parte sustancial de la Unin Europea, que puede inclusocoincidir con el territorio de un solo Estado miembro, debeconsiderarse que esa marca comunitaria anterior goza de renombreen toda la Unin Europea.

2. Los criterios establecidos por la jurisprudencia acerca del uso efectivode la marca comunitaria no son aplicables necesariamente paradeterminar la existencia del renombre.

3. La marca comunitaria renombrada puede beneficiarse de laproteccin especfica establecida en la directiva para tales marcasincluso en los Estados miembros donde no goce de renombre si seacredita que una parte del pblico, comercialmente noinsignificante, conoce la marca y establece un vnculo entre ella y lamarca nacional posterior, y que existe una infraccin efectiva y actualcontra la marca comunitaria o un serio riesgo de que se produzca enel futuro.

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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0095&rid=1http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131968&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=315000

n n n 3. COMENTARIO. El Tribunal seala con claridad que la marcacomunitaria renombrada anterior gozar de la proteccin reforzada de lasmarcas renombradas incluso en aquellos pases de la Unin en los que nocabra calificarla como tal, siempre y cuando se cumplan ciertas condicionesde riesgo real y perjuicio efectivo que en realidad la jurisprudencia ya venaexigiendo incluso en aquellos territorios donde no haba duda delrenombre de la marca anterior, por ejemplo en las sentencia de los casosGeneral Motors (C-375/97) o Royal Shakespeare (T-60/10).

Por ello, la sentencia ha sido valorada como una buena noticia para lostitulares de marcas renombradas, que pueden beneficiarse de laproteccin reforzada tambin en aquellos pases de la Unin en los queestrictamente su marca no es renombrada, si bien es cierto que elrequisito de acreditar el riesgo real y perjuicio efectivo en el territoriocorrespondiente puede suponer en la prctica una dificultad para hacervaler el renombre. Jos Ignacio SAN MARTN

5. Tradedress e infraccin de marca comunitaria poraprovechamientoindebidodelanotoriedad.Sentencia delTribunalSupremode2deseptiembrede2015.

n n n 1. HECHOS. El grupo Kraft ejercita frente a la sociedad Gulln accinpor infraccin de derechos de marca y competencia desleal. La demandase basa en un conjunto de marcas comunitarias y nacionales registradaspor Kraft en torno a las siguientes formas y envases de galletas:

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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44685&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=315230http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124801&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=315359http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7500993&links=&optimize=20151023&publicinterface=true

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La accin se dirige contra la comercializacin por Gulln de los dosenvases de galletas que seguidamente se reproducen:

En su defensa, la demandada formul diversas excepciones procesales(cosa juzgada y prescripcin) as como una reconvencin por falta deuso contra uno de los registros de marca.

La sentencia de apelacin estima parcialmente la demanda y condenaa Gulln al pago de una indemnizacin por los daos y perjuicioscausados en un importe total de 323.450 Euros. El Tribunal Supremorevoca la Sentencia y absuelve a la demandada.

n n n 2. PRONUNCIAMIENTOS. La sentencia del Tribunal Supremoanaliza en primer trmino la reconvencin por falta de uso que Gullnhaba interpuesto contra la marca figurativa tridimensional de Kraftconsistente en el dibujo de una galleta en forma de sndwich. El hechoes que Kraft vena utilizando esta marca conjuntamente con ladenominacin Oreo dispuesta en su interior y este conjunto grficodenominativo haba sido objeto de un registro independiente de marca.Para el Tribunal esta circunstancia revela que la marca estaba siendousada en forma distinta a como haba sido registrada, ya que sin ladenominacin Oreo la forma tridimensional de la marca originalencerraba escasa distintividad.

A continuacin el Tribunal examina si el envase de galletas morenazosde la demandada supone una infraccin de la marca envase de Kraftsobre sus galletas Oreo por aprovechamiento indebido de sunotoriedad. La Sentencia recuerda la jurisprudencia del Tribunal deJusticia de la Unin Europea que exige que para que apreciar estamodalidad de infraccin es necesario que el pblico pertinenteestablezca un vnculo entre el signo y la marca de renombre.

Para el Tribunal, en el caso enjuiciado, la notoriedad de la marca deKraft reside en el elemento denominativo (Oreo), que aparece muyresaltada en el envase por la dimensin de la letra. De ese modo laausencia de dicha denominacin en el envase de la demandada sin quese introduzca alguna que se le parezca o evoque, facilita que el parecidoen el resto de los elementos del envoltorio que constituye la reseadamarca tridimensional no sea suficiente para provocar una conexin quepermita el aprovechamiento desleal de la marca notoria.

A continuacin el Tribunal examina si la comercializacin por Gulln desus galletas cookies poda suponer un acto de competencia desleal porconfusin con respecto a la presentacin flow pack de las galletasChipsAhoy de Kraft.

La sentencia empieza por advertir en este punto: una cosa es que, confrecuencia, en la valoracin que encierra el juicio de confusin del art.6 LCD se ponga de manifiesto que el empleo de denominacionesdistintas en las formas de presentacin, alguna de ellas con gran fuerzadistintiva, impide que se genere riesgo de confusin para el consumidor,y otra distinta que con carcter general el empleo de denominacionesdistintas evite el riesgo de confusin. Sobre este particular la Sentenciaes clara: Cabe emplear denominaciones distintas, y, sin embargo, quela semejanza de los envases, por su forma, dimensiones y combinacinde colores, genere riesgo de confusin al consumidor medio

Sin embargo, al aplicar esta doctrina al caso enjuiciado la Sentenciapuntualiza: Pero este no es el caso, pues la fuerza distintiva deChipsAhoy! y su posicin destacada en el envase de Kraft es tal que,aunque el envase de la demandada pueda asemejarse, la ausencia dela denominacin ChipsAhoy! y la mencin de una denominacingenrica del producto (Cookies) impiden que en el consumidor puedagenerarse riesgo de confusin, aunque sea en la modalidad deasociacin, respecto del fabricante de ChipsAhoy!

Anlogas razones sirven al Tribunal para desestimar la accin porcompetencia desleal basada en los actos de explotacin del crditoajeno que tambin haba ejercitado Kraft contra el envase de cookiesde Gulln. Seala el Tribunal en este punto: En nuestro caso, para queel acto de competencia desleal se hubiera llevado a cabo por lademandada hubiera sido necesario acreditar que el envase sin la

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http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1991-628&tn=1&p=20140328&vd=#a6http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1991-628&tn=1&p=20140328&vd=#a6

mencin a ChipsAhoy!, que es lo que se asemeja al empleado por lademandante, condensaba la reputacin o prestigio de las galletasChipsAhoy! Y de esto no existe ninguna acreditacin. En realidad es elsigno ChipsAhoy! el que condensa esta reputacin o prestigio, por loque su empleo o el empleo de otro semejante que permitieraaprovecharse de su prestigio s justificara la apreciacin de un acto deaprovechamiento de la reputacin ajena.

n n n 3. COMENTARIO. Hay sentencias que resultan perniciosas por lainterpretacin que se puede hacer de ellas antes que por lospronunciamientos que realmente contienen. El mensaje simplista quese puede extraer de algunos pronunciamientos aislados no siemprecoincide con la doctrina real que el Tribunal aplica en razn de loshechos concretos que en el caso se debaten. Y no hay que olvidar queel Tribunal est llamado a resolver cada caso en funcin del materialprocesal que las partes someten a su consideracin y no de un supuestointers general o de premisas de carcter doctrinal.

Una interpretacin simplista de esta Sentencia del Tribunal Supremopondra en peligro la posibilidad de perseguir las imitacionesconfusorias de muchas marcas tridimensionales y productos. Bastara,simplemente, con modificar el elemento denominativo para asegurarseuna respuesta judicial contraria a la imitacin. Pero no es esa la reflexinque debe inspirar esta Sentencia.

Si se repara en las imgenes de los envases enfrentados y se leen lospronunciamientos de la Sentencia con la debida ponderacin seobservar que para el Tribunal este caso se aparta de la doctrina generalsegn la cual un cambio en la denominacin entre productos o envasesparecidos no exime de una condena por confusin. El problema en elcaso enjuiciado es que el elemento denominativo juega un papelextraordinario en el conjunto y es el que aglutina, abstraccin hecha delos restantes, la notoriedad del signo. Antonio CASTN

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6. ElsignificadoolapronunciacindeunamarcacomunitariaenunalenguanooficialdelaUEtambinpuedetenerseencuenta.SentenciadelTribunaldeJusticiade25dejuniode2015(C-147/14).

n n n 1. HECHOS. Normalmente tenemos claros cules son los factoresque debemos tener en cuenta a la hora de efectuar un examen delriesgo de confusin entre dos marcas, como, por ejemplo, el grado desimilitud entre los signos distintivos o entre los productos o serviciosdesignados. Tambin sabemos que para valorar la similitud entre lossignos, la valoracin se debe hacer desde una triple perspectiva: lafontica, la visual y la conceptual.

Estos son, en definitiva, factores que todo profesional en la materiaconoce y aplica a la hora de examinar el riesgo de confusin. Pero, qusucede cuando estamos ante dos marcas escritas en una lengua nooficial de la Unin Europea? Se debe tener en cuenta tambin elsignificado de sus palabras en la lengua de origen o incluso su modo depronunciacin? Cmo debe interpretarse el artculo 9.1 (b) delReglamento de Marca Comunitaria relativo al derecho del titular de unamarca comunitaria a prohibir el uso de cualquier signo que implique unriesgo de confusin por parte del pblico?

En este caso concreto, las marcas comunitarias examinadas contenanpalabras rabes escritas tanto en caracteres latinos como tambinrabes y presentaban un elevado grado de similitud desde el punto devista visual. Sin embargo, si se comparaban desde el punto de vista dela lengua rabe, las marcas presentaban grandes diferencias fonticasy visuales al tener significados y pronunciaciones sustancialmentediferentes.

Por otra parte, los productos protegidos por las marcas comunitariaseran productos alimenticios de origen eminentemente rabe, lo cualllevaba a la conclusin de que el pblico pertinente estara integrado

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principalmente por consumidores musulmanes con conocimientosbsicos en la lengua rabe escrita.

El resultado del examen de riesgo de confusin podra variarsustancialmente segn se tuviera o no en cuenta el conocimiento en lalengua extranjera, de modo que el Tribunal Mercantil de Bruselas decidesuspender el proceso y plantear una cuestin prejudicial al TJ en relacina si debe interpretarse el artculo 9.1 (b) del Reglamento en el sentidode que, para apreciar riesgo de confusin entre una marca comunitariay un signo, deben tenerse en cuenta elementos tales como el significadoy pronunciacin de las palabras en una lengua no oficial de la UE enaquellos casos en los que se pudiera deducir que el pblico pertinentetiene conocimientos bsicos sobre dicha lengua.

n n n 2. PRONUNCIAMIENTOS. A la vista de estas circunstancias, el TJllega a la conclusin de que el artculo 9, apartado 1, letra b), delReglamento n207/2009 debe interpretarse en el sentido de que, paraapreciar el riesgo de confusin que pudiera existir entre una marcacomunitaria y un signo que abarquen productos idnticos o similares, yque contengan sendos trminos rabes dominantes y similares desde elpunto de vista grfico, escritos con caracteres latinos y con caracteresrabes, debe tenerse en cuenta el significado y la pronunciacin de esostrminos, en un contexto en el que el pblico pertinente de la marcacomunitaria y del signo en cuestin tenga conocimientos bsicos de lalengua rabe escrita.

Entiende, adems, que de no contar con estos elementos, laapreciacin del riesgo de confusin sera nicamente parcial y, enconsecuencia, no tendra en cuenta la impresin global que producenen el pblico pertinente de las marcas y el signo considerado.

n n n 3. COMENTARIO. El Reglamento de Marca Comunitaria noestablece ningn concepto legal de pblico. Lo ms cercano a unadefinicin que se encuentra sobre esta figura est en la jurisprudenciadel TJ, segn la cual, el pblico pertinente est conformado por aquellosconsumidores destinatarios de los productos o servicios protegidos porla marca comunitaria, normalmente informados y razonablementeatentos y perspicaces. Asimismo, en casos anteriores, el Tribunal hadistinguido entre consumidores relativos a una lengua u otra,considerndose en muchos casos como un componente importante enla apreciacin de riesgo de confusin.

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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0207&rid=1

De lo anterior, por tanto, no cabe interpretar lmite o restriccin algunaen la normativa marcaria para que en la apreciacin de riesgo deconfusin se puedan tener en cuenta elementos tales como elsignificado o pronunciacin de una marca en una lengua no oficial dela UE, si, como ocurre en el presente caso, cabe deducir que encircunstancias normales el pblico pertinente tendra conocimientossobre dicha lengua.

A mi juicio, la decisin del TJ se ajusta a la realidad econmica y socialde la Unin Europea, un mercado en el que concurren consumidores detodas las nacionalidades y etnias. Tener en cuenta el conocimiento delpblico destinatario, sea o no europeo, era seguramente la decisin msacertada. Joaqun ROVIRA

7. El alcance del derecho de exclusiva conferido por lasmarcasnacionales.AutodelTribunaldeJusticiade10demarzode2015,UH(C-491/14).

n n n 1. HECHOS. La peticin de decisin prejudicial fue presentada enel marco de un litigio entre Rosa dels Vents Assessoria, S.L. (Rosa delsVents) y U Hostels Albergues Juveniles, S.L. (U Hostels), en relacincon la accin ejercitada por Rosa dels Vents por la infraccin de sus marcasprioritarias mediante la utilizacin por U Hostels de una marca registradaposterior sobre la representacin estilizada del denominativo UH.

Frente a la accin ejercitada por Rosa dels Vents, U Hostels aleg queRosa dels Vents no haba ejercitado la correspondiente accin denulidad contra su registro de marca. Ante ello, y a la vista de lascontradicciones existentes entre la jurisprudencia del TS y la del TJ(sentencia Fdration Cynologique Internationale) el Juzgado de loMercantil n 3 de Madrid decidi suspender el procedimiento y plantearla siguiente cuestin prejudicial:

Debe interpretarse el artculo 5.1 de la Directiva [2008/95] en elsentido de que el derecho exclusivo del titular de una marca de prohibira cualquier tercero el uso en el trfico econmico de signos idnticos osimilares a su marca se extiende al tercero titular de una marcaposterior, sin que sea necesaria una declaracin previa de nulidad deesta ltima marca?.

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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d51d4362bfe9744d41a08ae5bc8b5c701e.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oc3yRe0?text=&docid=162941&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=864649http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=134112&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=864649

n n n 2. PRONUNCIAMIENTOS. En su Auto, el TJ comienza por analizarla sentencia dictada en el caso Fdration Cynologique Internationale(C-561/11) y tras exponer las consideraciones que sirvieron de base a lainterpretacin del TJ del artculo 9.1 del Reglamento de MarcaComunitaria, afirma que las mismas resultan pertinentes a la hora deinterpretar el alcance, tal y como ha sido armonizado por la Directiva2008/95, del derecho exclusivo conferido por las marcas que hayan sidoobjeto de registro en un Estado miembro o en la Oficina Benelux de lapropiedad intelectual o que hayan sido objeto de un registrointernacional que surta efectos en algn Estado miembro.

Tanto el artculo 9.1 del Reglamento como el artculo 5.1 de la Directivaconfieren al titular de una marca registrada un derecho de exclusiva ylo habilitan para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento,el uso en el trfico econmico de signos que puedan ser lesivos para sumarca, sin distinguir si los terceros son titulares de una marca o no.

De acuerdo con el TJ, una normativa como el artculo 34.2 de la Ley deMarcas que prohbe el uso a los terceros est redactada en trminosanlogos a los actos de la UE de que se trata y, por tanto, el rganonacional debe aplicar dicho artculo de un modo que resulte conforme conel artculo 5.1 de la Directiva, tal y como ha sido interpretado por el TJ.

Adems, el TJ entiende que del contenido del artculo 9 de la Directivaanlogo al artculo 54 del Reglamento se deriva que, antes de quesobrevenga la caducidad por tolerancia que prev, el titular de unamarca est facultado tanto para solicitar la nulidad de una marcaposterior como para oponerse al uso de la misma mediante una accinpor infraccin.

Finalmente, el TJ precisa que no hay ninguna disposicin en la Directivaque limite el derecho exclusivo del titular de la marca en favor deltercero titular de una marca posterior.

As las cosas, del artculo 5.1 de la Directiva se deduce que el titular deuna marca debe disponer de la posibilidad de prohibir al titular de unamarca posterior que haga uso de ella y ello en la medida en que lasdisposiciones de la Directiva deben interpretarse a la luz del principiode prioridad, en virtud del cual, la marca anterior prima sobre la marcaposterior.

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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=134112&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=864649http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0207&rid=1http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0207&rid=1http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0095&rid=1http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0095&rid=1http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093&tn=1&p=20150725&vd=#a34

Por todo lo expuesto, el TJ responde a la cuestin planteada que elartculo 5.1 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que elderecho exclusivo del titular de una marca de prohibir a cualquiertercero el uso en el trfico econmico de signos idnticos o similares asu marca se extiende al tercero titular de una marca posterior, sin quesea necesaria una declaracin previa de nulidad de esta ltima marca.

n n n 3. COMENTARIO. El Auto del TJ confirma la posicin adoptadapor el TS en su sentencia de 14 de octubre de 2014 (Denso), en la queel tribunal espaol se aparta del que vena siendo su criterio hasta lafecha por estar en contradiccin con la doctrina sentada por el TJ en susentencia en el asunto Fdration Cynologique Internationale. AnaSANZ

Notas

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http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7241210&links=28079110012014100640&optimize=20150105&publicinterface=true

Derechos

deautor,

sociedaddela

informacin,

internet

8. Comunicacinpblicaporentidadesde radiodifusina

travsdelatcnicadelaintroduccindirecta.Sentencia

delTribunaldeJusticiade19denoviembrede2015,SBS

(C-325/14).

n n n 1. HECHOS. SBS es una entidad de radiodifusin privada queemite en Blgica bajo una tcnica llamada introduccin directa, queconsiste en que las seales portadoras de programas se transmiten aotros distribuidores a travs de una lnea privada de modo que, duranteeste proceso de transmisin, ningn usuario puede tener acceso a lasmismas. Son los destinatarios de estas transmisiones las compaasdistribuidoras- las que, a travs de diferentes tcnicas (cable, satlite,lnea xDSL), difunden las seales entre sus abonados. Por su parte,SABAM es la entidad de gestin de derechos de propiedad intelectualque se encarga de administrar los derechos de los autores de msica enBlgica. El litigio principal es promovido por esta entidad contra SBS alconsiderar la primera que la actividad llevada a cabo por el organismode radiodifusin constituye un acto de comunicacin pblico y comotal, est sujeto a la suscripcin y abono de la respectiva licencia con lostitulares de derechos a travs de SABAM. Por el contrario, SBS consideraque son los diferentes distribuidores a los que sta enva la seal, losque llevan a cabo la comunicacin al pblico. El asunto llega al Tribunalde Apelacin de Bruselas, quien plantea cuestin prejudicial ante el TJen torno al posible encaje de la actividad llevada a cabo por SBS dentrodel concepto comunitario de comunicacin al pblico.

n n n 2. PRONUNCIAMIENTOS. La sentencia que se comenta viene aprofundizar sobre el concepto de comunicacin al pblico del artculo

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3.1 de la Directiva 2001/29/CE, de la Sociedad de la Informacin. Comoya hiciera en asuntos anteriores, el anlisis del TJ se articuladesgranando los dos conceptos que, hermanados y de formacumulativa, constituyen la actividad de explotacin que regula elprecepto citado. (i) Por un lado, el acto de comunicacin en s mismo. Aeste respecto, la lnea seguida por el TJ hasta la fecha ha sido la deentender la comunicacin al pblico en sentido amplio, como el actode hacer accesible al pblico con independencia de si efectivamenteel pblico accede o no a la obras. As se desprende, entre otras, de lassentencias del TJ dictadas en los asuntos Football Association PremierLeague (C-403/08; sentencia de 4 de octubre de 2011), Airfield (C-431/09;sentencia de 13 de octubre de 2011) o PPL (C-162/10; sentencia de 15de marzo de 2012). (ii) En segundo lugar, el concepto de pblico. Tal ycomo ha sealado el TJ en asuntos previos (sentencias SGAE, C-306/05,e ITV Broadcasting y otros, C-607/11), el concepto de pblico hacereferencia a un nmero indeterminado de destinatarios,telespectadores potenciales, e implica, por lo dems, un nmeroconsiderable de personas. Cuando la obra o prestacin ya ha sidocomunicada previamente, para que el nuevo acto de difusin constituyauna comunicacin al pblico es preciso que el pblico al que se dirijasea un pblico nuevo (asunto Svensson, C-466/12, sentencia de 13 defebrero de 2014). A estos efectos, el TJ ha sealado que un pblico esnuevo cuando no haya sido tenido en cuenta por los autores de laobras/s protegida/s cuando autorizaron su utilizacin para lacomunicacin pblica de origen. Uno de los factores que el Tribunaltoma en consideracin para determinar si el pblico es nuevo o no es elpapel ms o menos activo que desempea el agente que lleva a cabo elsegundo acto de comunicacin. Si acta como un mero intermediariotcnico, el TJ considera que esta segunda difusin no constituye unacomunicacin al pblico, sino que se trata de una fase ms que formaparte del proceso de comunicacin iniciado en origen. En este caso, elTJ pone especial nfasis en el hecho de que la actividad que llevan acabo los agentes a los que SBS distribuye sus seales no constituye unsimple medio tcnico destinado a garantizar o a mejorar la recepcinde la emisin de origen en su zona de cobertura, sino que se trata deuna prestacin de servicios autnoma, a travs de la cual obtienen unbeneficio, y mediante la cual permiten al pblico acceder a las obras. Espor ello que en el presente asunto el TJ considera que s hay un pbliconuevo y que, por tanto, el acto de comunicacin al pblico es llevado acabo por los distribuidores, que son quienes hacen posible que el

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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029&rid=1http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=110361&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=350572http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=111226&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=350572http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=120461&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=350572http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=66355&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=350572http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=134604&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=350572http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147847&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=350572

pblico pueda acceder a las obras, y no por SBS, la compaademandada en el litigio principal.

n n n 3. COMENTARIO. En esta sentencia el TJ contina profundizandoen la conceptualizacin y alcance del derecho de comunicacin pblica,que es de todos los derechos de propiedad intelectual, si no el msproblemtico, s el que ha sido objeto de un mayor nmero decuestiones prejudiciales ante el TJ. Si bien la argumentacin del Tribunalen este caso es absolutamente coherente con las resoluciones dictadaspor l mismo sobre esta materia hasta la fecha, lo cierto es queprecisamente con base en estas resoluciones anteriores quiz ni siquierahubiera sido necesaria la segunda parte del anlisis en torno al conceptode pblico. De acuerdo a la propia doctrina del TJ, la utilizacin dediferentes tcnicas de comunicacin por los distintos agentes queintervienen en un proceso de comunicacin al pblico determina, pors sola, la existencia de dos actos de comunicacin dirigidos a pblicosdiferentes (asunto TVCatchup, C-607/11; sentencia de 7 de marzo de2013). En todo caso, qu duda cabe de que la presente resolucincontribuye a arrojar luz sobre el controvertido concepto decomunicacin al pblico. Patricia MARISCAL

9. Libertadde lalegislacinde losEstadosmiembrospara

determinarquinespuedenseracreedoresdelderechode

remuneracinporcopiaprivada.SentenciadelTribunalde

Justiciade12denoviembrede2015,Reprobel(C-572/13).

n n n 1. HECHOS. El artculo 2 de la Directiva 2001/29/CE contempla unalista de titulares del derecho de reproduccin en la que no estn incluidoslos editores. Y el artculo 5.2 del mismo cuerpo legal, al regular el derechoa recibir una remuneracin compensatoria por copia privada, indica quesus beneficiarios sern los titulares del derecho de reproduccin. La leyBelga del derecho de autor hace acreedores del derecho de remuneracinpor copia privada a autores y editores a partes iguales.

En el caso Reprobel, Hewlett Packard cuestiona, apoyndose en loresuelto por el Tribunal de Justicia en el caso Luksan (C-277/10), que unaley nacional pueda sancionar al editor como acreedor del derecho deremuneracin por copia privada.


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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=134604&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=350572http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=171384&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=365506http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029&rid=1http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119322&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=365506

n n n 2. PRONUNCIAMIENTOS. En este caso, el abogado Generalemiti su opinin el 11 de junio de 2015 e indic que la Directiva2001/29 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que losEstados miembros instauren una remuneracin especfica en beneficiode los editores, destinada a compensar el perjuicio que estos ltimospuedan sufrir como consecuencia de la comercializacin y utilizacin deequipos y aparatos de reprografa, siempre que la percepcin y el abonode esa remuneracin no se hagan en detrimento de la compensacinequitativa debida a los autores en aplicacin de las letras a) y b) delartculo 5, apartado 2, de la Directiva.

La Sentencia adoptada el 12 de noviembre afronta la cuestin de formams directa que el Abogado General. No se detiene a explicar laposibilidad de una remuneracin compensatoria para el editor, sino quese limita a indicar que los editores no pueden beneficiarse de unacompensacin por [las] excepciones [de reprografa y cualquier otra]cuando tal beneficio tenga como consecuencia privar a los titulares delderecho [autores] total o parcialmente de tal compensacin equitativaa la que tienen derecho por estas mismas excepciones.

n n n 3. COMENTARIO. La Sentencia deja sin contestar la posibilidadcontemplada por el Abogado General de que las legislaciones de losEstados miembros reconozcan un derecho de compensacin extra enfavor del editor o la posibilidad de que existan acuerdos entre autoresy editores permitidos por las legislaciones nacionales. PabloHERNNDEZ

10. Normativa nacional que ampla los derechos de

propiedad intelectual contemplados en las Directivas

comunitarias.SentenciadelTribunaldeJusticiade26de

marzode2015,CMoreEntertainment(C-279/13).

n n n 1. HECHOS. C More Entertaiment es una compaa de capitalnoruego que, entre otras emisiones de carcter deportivo, retransmitepor internet partidos de hockey sobre hielo a sus abonados. El Sr.Sandberg, de nacionalidad sueca, incluy en una pgina web enlaces atravs de los cuales los internautas podan acceder al visionado dedichos partidos eludiendo el pago de cantidad alguna.

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La negativa del Sr. Sandberg a suprimir esos enlaces dio lugar a unprocedimiento penal por infraccin de derechos de autor ante lajurisdiccin sueca que dio lugar a una primera sentencia condenatoriaal pago de multa y abono de una indemnizacin. En segunda instanciael tribunal penal sueco rectific la primera resolucin, entendiendo quelas emisiones no tenan la originalidad necesaria para merecerproteccin por derechos de autor. La resolucin sostuvo, sin embargola condena al entender que las emisiones estaban protegidas por losderechos afines a la propiedad intelectual que corresponden alorganismo radiodifusor.

El asunto alcanz el Tribunal Supremo sueco quien decidi plantearvarias cuestiones que tenan que ver con la consideracin del enlacecomo acto de comunicacin pblica, pero fueron retiradas a la luz dela Sentencia Svensson (C-466/12). Se mantuvo nicamente una cuestinprejudicial en la que el Tribunal peda a la Corte europea quedeterminara si los Estados miembros pueden otorgar al titular dederechos de propiedad intelectual un derecho exclusivo ms amplio [] que los derivados del artculo 3, apartado 2 de la Directiva 2001/29.

n n n 2. PRONUNCIAMIENTOS. El Tribunal manifiesta que su interpre-tacin va a estar guiada por las finalidades que justifican la armonizacinen materia de propiedad intelectual. En este sentido la Sentencia afirmaque el objetivo de crear un mercado interior que opere con las reglas de lalibre competencia exige que el derecho de autor se adapte y complete enla medida necesaria para lograr esa finalidad. Por ello, el Tribunal entiendeque debern reajustarse las diferencias de proteccin jurdica de laslegislaciones nacionales que dificulten el correcto funcionamiento delmercado interior y el adecuado desarrollo de la sociedad de la informacinen Europa. Esto es, si los problemas sealados no se producen, el Tribunalentiende que opera la libertad regulatoria de los Estados miembros, puestoque la Directiva no tiene como finalidad suprimir o evitar aquellasdiferencias entre normativas nacionales que no repercutan negativamenteen el funcionamiento del mercado interior.

En el caso concreto enjuiciado, la conclusin expuesta conlleva elreconocimiento de que el Estado sueco puede conceder a las emisionesde los organismos de radiodifusin una proteccin ms ampliada sobresus emisiones que la que deriva estrictamente de los mandatos de lanorma comunitaria.


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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147847&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=365506http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029&rid=1

n n n 3. COMENTARIO. La Sentencia examina el grado de armonizacinque exigen la Directiva 2001/29 y la Directiva 2006/115 que sustituye ala 92/100 sobre alquiler y prstamo. En su opinin, la Directiva de lasociedad de la informacin no pretende evitar o suprimir diferencias sise refieren a actos que no han sido regulados por lo que habr queentender que no deja margen en aquellos que han sido objeto deregulacin. Y la Directiva 2006/115, sin embargo, permite que losEstados miembros puedan ampliar la proteccin concedida a lostitulares de derechos, indicando que, en relacin con los derechosafines, estas ampliaciones tienen su lmite en que resulte afectada laproteccin otorgada a los derechos de autor. Pablo HERNNDEZ

11. Examendelsistemanacionaldansqueregulaelrgimendelacopiaprivadaenaspectostalescomoelreembolso,

la determinacin de la cuanta, la diferenciacin desoportesolapropiedaddeldispositivoconelquerealizarlareproduccinprivada.SentenciadelTribunaldeJusticia

de5demarzode2015,Copydan(C-463/12).

n n n 1. HECHOS. Copydan es la entidad de gestin danesa encargadade recaudar el canon por copia privada y cuya reclamacin a Nokia delpago del canon por las tarjetas de memoria de los telfonos mvilesque esta compaa vende en Dinamarca es la causa de las cuestionesprejudiciales que aqu se examinan.

Con ocasin de este procedimiento, el rgano judicial dans plante alTribunal de Justicia una larga batera de cuestiones prejudiciales cuyaresolucin es reordenada por la Corte en una Sentencia inspiradafundamentalmente por un criterio esclarecedor de la regulacin de lacopia privada.

n n n 2. PRONUNCIAMIENTOS. El Tribunal de Justicia aborda, enprimer lugar, la cuarta cuestin relativa a la conformidad a Derechocomunitario de una disposicin que sujeta al canon de copia privadasoportes multifuncionales en los que la funcin principal puede no serla realizacin de copias para uso privado. El Tribunal seala que no esrelevante que un soporte sea monofuncional o multifuncional ni quela funcin de reproduccin sea, en su caso, secundaria con respecto a

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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029&rid=1http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0115&rid=1http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0115&rid=1http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=162691&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=356427

otras funciones ya que se presume que los usuarios finales explotantodas las funciones disponibles. Ahora bien, naturalmente la cuanta dela remuneracin debe fijarse a la luz de la importancia relativa de lacapacidad del soporte para realizar reproducciones de obras para usoprivado.

Seguidamente, el Tribunal trata la quinta cuestin relativa a la legalidadde un sistema de remuneracin que grava las tarjetas externas peroexime a las memorias internas de los reproductores MP3. La corte aplicael principio de igualdad, consagrado en el artculo 20 de la Carta de losDerechos Fundamentales de la Unin, para sealar que el Derechocomunitario exige que no se traten de manera diferente situaciones queson comparables. Pero corresponder al tribunal nacional examinar silas memorias en cuestin son comparables y si la diferencia de trato estjustificada.

A continuacin, el Tribunal examina la cuestin sexta en la que sesomete a estudio el sistema dans de reembolso del canon por copiaprivada a los profesionales. La Sentencia formula su respuesta concarcter orientador de los principios que deben guiar al tribunal danspara decidir en el caso concreto.

La resolucin seala que es posible imponer el pago del canon aprofesionales que adquieren y posteriormente venden dispositivosgrabadores siempre que existan dificultades prcticas para cobrar a losusuarios finales, y siempre que los profesionales con carcter general yno slo limitado a los que reconozca COPYDAN queden exentos delpago si acreditan que sus clientes son igualmente profesionales confines manifiestamente ajenos al de la reproduccin por uso privado.

La cuestin prejudicial que afronta posteriormente el Tribunal es latercera y versa sobre la interpretacin que debe darse a la posibilidadde no establecer compensacin por un lmite, cuando el dao causadomnimo tal y como explica el considerando 35 en relacin al artculo 5de la Directiva 2001/29/CE. El Tribunal explica que la fijacin del umbralpor debajo del cual el perjuicio puede calificarse de mnimo a estosefectos forma parte del margen de apreciacin que se reconoce a losEstados miembros. En todo caso, esta discrecionalidad tendr comolmite el principio de igualdad de trato.


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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=EShttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=EShttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029&rid=1

Resueltas las anteriores cuestiones, el Tribunal responde a los sieteapartados en que se descompone la primera de las cuestionesprejudiciales. El primero y segundo tratan sobre la incidencia sobre laremuneracin compensatoria de una potencial autorizacin otorgadapor el titular para que los usuarios realicen copias privadas. El Tribunalconsidera que, cuando la Ley ha excluido el derecho del titular aautorizar las copias privadas, un acto de este tipo no tiene repercusinen la compensacin equitativa.

Al responder a los apartados c y d de la primera cuestin, el tribunalaborda tambin la segunda cuestin prejudicial relativa a la incidenciaque las medidas tecnolgicas pueden tener sobre la compensacinequitativa por copia privada. El Tribunal declara que la aplicacin demedidas tecnolgicas es de carcter voluntario y el hecho de que no seapliquen no conlleva la eliminacin de la compensacin equitativa comoya haba dicho en VG Wort (C-457/11). Ahora bien, los Estados miembross pueden tener en cuenta la aplicacin o no de tales medidas para fijarel nivel concreto de la compensacin a fin de incentivarlos a adoptarlay de que contribuyan a as voluntariamente a la correcta aplicacin dela excepcin relativa a la copia privada para uso privado

El apartado f) de la primera cuestin prejudicial plantea una cuestinya resuelta como es la aplicacin de la copia privada a reproduccionesefectuadas a partir de fuentes ilcitas. La Resolucin del Tribunal repiteen este punto lo ya decidido en la sentencia ACI Adam (C-435/12). LaDirectiva se opone a una legislacin nacional que no distingue lasituacin en la que la fuente a partir de la que se realiza unareproduccin para uso privado es lcita de aquella en la que dichafuente es ilcita, puesto que en semejante rgimen, todos los usuariosque adquieren equipos, aparatos o soportes gravados por el canon seven penalizados indirectamente y, de este modo, quienes no realizanreproducciones de fuentes ilcitas, han de asumir un coste adicionalnada desdeable por poder realizar las copias para uso privadocubiertas por la excepcin previstas por la Directiva.

En el apartado e) se examina si la copia privada ampara la realizacinde copias, usando el dispositivo de un tercero. El Tribunal seala en estepunto que la descripcin de los elementos que componen la copiaprivada no contempla la vinculacin jurdica entre el copiador y elaparato con el que realiza la copia por lo que entiende que el legislador

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no ha considerado pertinente regular qu tipo de relacin debe existir.Por ello concluye que la normativa europea no se opone a unanormativa nacional que establece una compensacin equitativa por lasreproducciones de obras protegidas efectuadas por una persona fsicaa partir o mediante un dispositivo que pertenece a un tercero.

n n n 3. COMENTARIO. Ante el gran nmero de cuestiones formuladaspor el tribunal dans, la Corte de Justicia Europea realiza en estaSentencia una autntica recopilacin de la doctrina que ya habapronunciado sobre copia privada a fin de dictar una suerte de gua deprincipios que permita al Tribunal del caso aplicar correctamente la leycomunitaria a su caso concreto. Hay, no obstante algnpronunciamiento novedoso como es el referido a la no exigencia de queel dispositivo que se use para realizar la copia pertenezca a la personafsica que realice la reproduccin privada. Pablo HERNNDEZ

12. Elderechodeparticipacindelosartistasplsticosenlareventadesusobras,Quinlopaga?Sentenciadel

TribunaldeJusticiade26defebrerode2015,Christies(C-41/14).

n n n 1. HECHOS. Christies France SNC es una compaa francesa dedicadaa la subasta de obras de arte. Entre sus condiciones generales defuncionamiento del ao 2008 haba una clusula en la que se estipulabaque en las ventas realizadas a travs de esta casa de subastas, y que seencontrasen sujetas al pago del derecho de participacin (droit de suite),el comprador quedaba obligado a abonar a la firma una cantidadequivalente al importe del mismo. As, Christies France SNC perciba eldinero en nombre del vendedor y lo entregaba posteriormente a laentidad de gestin encargada de su recaudacin. La SNA, una asociacincompetidora, estim que las ventas realizadas por Christies France a lasque se haba aplicado la clusula controvertida constituan un acto decompetencia desleal y eran contrarias a la normativa nacional depropiedad intelectual reguladora del derecho de participacin. La clusulafue declarada nula por la Cour dAppel de Pars, y Christies recurri antela Cour de Cassation, que decidi suspender el procedimiento a fin deplantear al TJ si la regla del artculo 1.4 de la Directiva 2001/84/CE debaser interpretada en el sentido de que es al vendedor a quien correspondesoportar definitivamente el pago del derecho.


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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dde5f5c3d474674a03bff98c7aef5b1ed4.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSb3f0?text=&docid=162539&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=350572http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0084&rid=1

n n n 2. PRONUNCIAMIENTOS. El derecho de participacin enbeneficio del autor de una obra de arte original, ms conocido comodroit de suite, es, como su propio nombre indica, un derecho deremuneracin que corresponde a los autores de obras plsticas y queconsiste en una participacin econmica en las sucesivas reventas de susobras. Si bien este derecho fue objeto de armonizacin comunitaria enel ao 2011, la Directiva 2001/84/CE no contempl todos los aspectosrelativos a su funcionamiento, dejando algunos flecos, como es el de laidentidad de la persona que deba soportar definitivamente el coste delcanon. Segn su artculo 1, apartado 4: El pago del derecho (...) correra cargo del vendedor. Los Estados miembros podrn disponer que unade las personas fsicas o jurdicas a las que se refiere el apartado 2(profesionales del mercado del arte) que no sea el vendedor tengaresponsabilidad exclusiva o compartida con el vendedor para el pagodel derecho. Para resolver esta cuestin, el Tribunal parte de lanecesidad de diferenciar entre la persona obligada al pago y la personaque definitivamente lo soporta. Segn el TJ, la Directiva se limita a fijarla primera de las cuestiones, pero no se pronuncia sobre la segunda. Eneste sentido considera que no es contraria al Derecho comunitario unaclusula como la contenida en las clusulas generales de ChristiesFrance por la que el coste del derecho es repercutido al comprador final.

n n n 3. COMENTARIO. La razn de ser del droit de suite es nica yexclusivamente la de hacer partcipe al autor del xito econmico desus obras, compensando as la desproporcin que pudiera existir entreel precio por el cual el autor se desprendi de su obra y aquel quepudiera llegar a alcanzar en posteriores ventas en las que intervenganprofesionales del mercado del arte. En lnea con ello, lo que viene adecir el TJ en esta sentencia es que el objetivo de la armonizacincomunitaria del droit de suite debe limitarse a garantizar la efectivapercepcin de la remuneracin por parte del autor, dejando al arbitriode los Estados la decisin sobre quin puede o debe soportar en ltimainstancia el pago. Patricia MARISCAL

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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0084&rid=1

13. Competencia judicial internacional en materia deinfraccindederechosdepropiedadintelectualquetiene

lugar a travs de internet. Sentencia del Tribunal deJusticia de 22 de enero de 2015, Art & Allposters(C-441/13).

n n n 1. HECHOS. La Sra. Hejduk, fotgrafa profesional de arquitectura,realiz diversas obras fotogrficas a partir de los trabajosarquitectnicos del austriaco Georg W. Reinberg. ste, con elconsentimiento de la primera, utiliz sus fotografas en el marco de unaponencia organizada por la empresa alemana EnergieAgentur en el ao2004. Posteriormente, la compaa alemana, sin recabar autorizacinalguna, tom las fotografas y las puso a disposicin del pblico en susitio de internet. La Sra. Hejduk, al tener conocimiento de ello, interpusouna accin por vulneracin de sus derechos de propiedad intelectualante los tribunales austriacos. EnergieAgentur present una excepcinde incompetencia internacional sobre la base de que el sitio de interneten el que se encontraban accesibles las obras no estaba destinado a unpblico austriaco, sino alemn, como se pona de relieve en el hecho deque el dominio del sitio fuera .de. Por su parte, la actora en el litigioprincipal consideraba que el hecho de que las fotografas pudieran serconsultadas desde Austria bastaba para atribuir competencia a lostribunales austriacos en virtud de lo dispuesto en el artculo 5.3 delReglamento 44/2001. En tal tesitura, el Handelsgericht Wien decideplantear cuestin prejudicial ante el TJ.

n n n 2. PRONUNCIAMIENTOS. El apartado 3 del artculo 5 delReglamento 44/2001 permite que, en materia delictual o cuasidelictual,una persona domiciliada en un Estado miembro sea demandada en otroEstado miembro en el que se haya producido o pudiere producirse elhecho daoso. Tal y como ha sealado en TJ con anterioridad, laprevisin del artculo 5.3, como excepcin a la norma general, ha deinterpretarse de forma restrictiva. Es por ello que, para que esta normapueda operar, ha de existir un vnculo de conexin particularmenteestrecho entre la controversia y el rgano jurisdiccional del lugar en elque se ha producido o puede producirse el hecho daoso que justifiquela atribucin a este ltimo de la competencia para conocer del asunto.Este vnculo de conexin puede darse, bien con el hecho causal uoriginador del dao, bien con la materializacin o el riesgo dematerializacin de ese dao. En este caso el hecho causal es el proceso


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tcnico consistente en poner a disposicin del pblico en internet lasfotografas, lo cual tiene lugar en Alemania. Sin embargo, lamaterializacin del dao se produce tanto en Alemania como enAustria, desde donde tambin es posible acceder a las obras. A estosefectos, el Tribunal seala que no es preciso que el sitio de internetcontrovertido se dirija al o est destinado al Estado miembro delrgano jurisdiccional ante el que se ha ejercitado la accin. Por ello, ycomo quiera que los derechos de autor de la Sra. Hejduk sobre susfotografas se encuentran igualmente reconocidos en Austria, elTribunal estima que son competentes los tribunales austriacos paraconocer de una infraccin de derechos de propiedad intelectualoriginada en Alemania pero que despliega sus efectos en Austria al seraccesibles las obras en este Estado a travs de internet.

n n n 3. COMENTARIO. La cuestin prejudicial que resuelve el TJ yahaba sido planteada en trminos prcticamente idnticos en el asuntoPinckney (C-170/12). En la sentencia de 3 de octubre de 2013, el Tribunalde Justicia afirm que el riesgo de materializacin en un concretoEstado miembro de un dao derivado de la infraccin de derechos deautor depende exclusivamente de que los derechos cuya infraccininvoca el demandante estn protegidos en el territorio de ese Estadomiembro y de que sea posible acceder desde ese Estado miembro, atravs de internet, a la obra en cuestin. Patricia MARISCAL

Notas

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Patentes

14. CambiodedoctrinaenlaaplicacindelADPICapatente

europeadeprocedimientoreconvertidaenpatentede

producto. Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de

diciembrede2015.

n n n 1. HECHOS. Astrazeneca AB, titular de una patente europea sobrela quetiapina y de su certificado complementario de proteccin,interpone accin por infraccin contra Alter y otros laboratorios enrelacin con el ofrecimiento y venta de un medicamento genrico dedicho principio activo.

La patente, con fecha de prioridad anterior a la Ley de 1986, haba sidovalidada en Espaa slo con reivindicaciones relativas al procedimientode preparacin de tal compuesto, pero no con reivindicaciones deproducto. En enero de 2007 Astrazeneca AB present ante la OEPM unarevisin de la traduccin al espaol de la patente, cuyo texto contena lasreivindicaciones de producto. La peticin fue rechazada y la decisin dela OEPM fue recurrida ante la jurisdiccin contencioso-administrativa.

Aunque la revisin de la patente no haba sido publicada en el BOPI, enjulio de 2008 Astrazeneca interpuso su accin por violacin, basada enlas reivindicaciones de producto, despus de que diversos laboratoriosfarmacuticos obtuviesen las autorizaciones de comercializacin parael genrico de la quetiapina. El asunto es objeto de fallos contrapuestosen instancia y apelacin antes de llegar al Tribunal Supremo.

n n n 2. PRONUNCIAMIENTOS. El Tribunal Supremo empieza porrecordar que la revisin de la traduccin de una patente europea no

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http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7570725&links=&optimize=20160111&publicinterface=truehttp://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-7900

puede surtir efecto mientras no sea publicada en el BOPI y que ladecisin que adopte la OEPM al respecto debe ser objeto de control porlos tribunales del orden contencioso-administrativo. Mientras no seresuelve el recurso no puede plantearse una accin civil por infraccin.

A continuacin la Sentencia examina si la patente europea deAstrazeneca, pese a la denegacin de la revisin de la traduccin, podabeneficiarse de la aplicacin de los artculos 27.1 y 70.2 del ADPIC,habida cuenta que las reivindicaciones de producto estaban en el textooriginal de la patente europea. El recurrente invocaba la propiajurisprudencia de la Sala primera del Tribunal Supremo que hababendecido la aplicacin del ADPIC y hecho posible la conversin depatentes de procedimiento en patentes de producto.

La Sentencia reconoce, en efecto, que el Tribunal Supremo se habadecantado en su jurisprudencia por la tesis de la aplicabilidad plena delADPIC a aquellas patentes europeas que por mor de la reserva espaolaal Convenio de la Patente Europea eran concedidas para Espaa comopatentes de procedimiento y no de producto. Desde la entrada en vigordel ADPIC caba interpretar que las reivindicaciones de producto deestas patentes adquiran plena vigencia.

Sin embargo el Tribunal Supremo aade que esta valoracin no puedeser ya la misma despus de que el Tribunal de Justica de la UninEuropea se pronunciase en su Sentencia de 18 de julio de 2013, asuntoDaiichi (C-414/11) Sankyo/Demo. En esta Sentencia el Tribunal de Justiciaconsidera que, en virtud de las reglas establecidas en los artculos 27 y70 del Acuerdo ADPIC, una patente obtenida a raz de una solicitud enla que se reivindicaba la invencin tanto del procedimiento deobtencin de un producto farmacutico como de dicho productofarmacutico en s mismo, pero que se concedi nicamente respectodel procedimiento de fabricacin, no protege, a partir de la entrada envigor del citado Acuerdo, la invencin de dicho producto farmacutico.

As las cosas el Tribunal Supremo concluye: tambin en nuestro caso,si la patente europea de producto fue validada en Espaa mediante lapublicacin de un pliego de reivindicaciones de procedimiento, porqueal tiempo de la solicitud rega la reserva de patentes farmacuticas deproducto, la posterior entrada en vigor del Acuerdo ADPIC, no justificaque, a partir de entonces, por virtud de los arts. 27.1 y 70.2 del ADPIC

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https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_04c_s.htmhttps://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_09_s.htmhttp://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=139744&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=245168

aquella patente proteja en Espaa la invencin de productofarmacutico.

n n n 3. COMENTARIO. La Sentencia del Tribunal de Justicia de la UninEuropea de 18 de julio de 2013 en el asunto Daiichi Sankyo/Demo(C-414/11), y los Autos posteriores de 30 de enero de 2014, en losasuntos Warner-Lambert v Minerva (C-462/13) y Warner-Lambert vSiegerPharma (C-372/13) han echado por tierra la doctrinajurisprudencial acuada por los tribunales espaoles sobre laaplicabilidad del ADPIC y la transformacin de patentes deprocedimiento en patentes de producto.

Se recordar, por pasadas ediciones de este mismo Anuario, quedurante casi dos dcadas la litigiosidad en Espaa entre la industriafarmacutica innovadora y la del genrico ha estado marcado por estapolmica. La sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2012,favorable a la aplicabilidad del ADPIC, haba sido interpretada como elpunto de inflexin definitivo que despejaba cualquier duda al respecto.Pero el Tribunal de Justicia de la Unin Europea tena la ltima palabray el Tribunal Supremo espaol as lo corrobora con esta Sentencia.Antonio CASTN

15. Sobre la fecha de la primera autorizacin de

comercializacinenlaUEaefectosdeladeterminacin

deladuracindelCCP.SentenciadelTribunaldeJusticia

de6deoctubrede2015,SeattleGenetics(C-471/14).

n n n 1. HECHOS. El conflicto que dio lugar a esta resolucin versa sobrela interpretacin del concepto fecha de la primera comercializacin enla UE previsto en el art.13.1 del Reglamento 469/2009 relativo al CCPpara los medicamentos; del producto objeto de la solicitud de CCP. Loshechos que originaron la controversia se resumen a continuacin. LaComisin Europea concedi una autorizacin de comercializacin(AC) para el medicamento Adcetris el 25 de octubre de 2012. DichaAC se notific a su solicitante el 30 de octubre de 2012. El 2 denoviembre de 2012, Seattle Genetics solicit ante la Oficina de Patentesaustriaca un CCP para el producto Adcetris, que fue concedida. LaOficina consider que la fecha a tomar en cuenta para el cmputo de


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