MACKENNA, IRARRÁZAVAL, CUCHACOVICH & PAZ

2020

COMO PROTEGER MI INNOVACIÓN.

Juan Avendaño Parra

¿QUÉ ES LA INNOVACIÓN?

Juan Avendaño Parra

INNOVACIÓN + PROTECCIÓN

Nuevas tecnologías

Nuevos productos

Software y aplicaciones informáticas.

Modelos de Negocios

Patentes de invención

Modelos de utilidad

Derechos de autor

Marcas comerciales

Secretos industriales

Contratos

ASPECTOS A CONSIDERAR

Extrajurídicos

Características del proyecto.

Etapa de vida del proyecto.

Características del mercado.

Características del equipo.

Financiamiento.

Jurídicos

Temas societarios.

Propiedad intelectual.

Derecho laboral.

Aspectos tributarios.

Permisos.

Normativa sectorial.

Contratos.

LA ESTRATEGIA Y EL CICLO DE VIDA DEL EMPRENDIMIENTO

BLINDAJE JURÍDICO

La estrategia de Propiedad Intelectual no puede ser un hecho aislado.

Debe ser parte de una estrategia legal general.

La estrategia legal debe ser parte de la estrategia general de transferencia.

La comunicación entre los distintos miembros del equipo y asesores es fundamental!!

PROTECCIÓN

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual (PI) es fundamental en muchos emprendimientos de base tecnológica.

Se deben identificar los activos susceptibles de protección.

Muchas veces la PI no protegerá adecuadamente, por lo que hay que saber sus debilidades para complementar por medio de otras formas de protección.

PATENTES DE INVENCIÓN

Protección de invenciones, es decir, soluciones a problemas de la técnica.

Requisitos:

Novedad.

Nivel inventivo.

Aplicabilidad industrial.

No incurrir en causal de irregistrabilidad.

Plazo de protección: 20 años contados desde la fecha de solicitud de la primera patente.

Registrales y nacionales.

Tratados internacionales:

PCT

Paris.

MODELOS DE UTILIDAD

Es una creación que pretende entregar una configuración o forma tridimensional nueva a objetos conocidos, o partes de los mismos, que se utilicen para realizar un trabajo práctico, siempre que esta nueva configuración produzca una mejor utilización del objeto en la función a la que está destinado. Para obtener una patente de Modelo de Utilidad, éste debe ser nuevo y susceptible de aplicación industrial.

Requisitos:

Novedad.

Aplicabilidad industrial.

Plazo de protección: 10 años a contar de la presentación de la primera patente.

Registrales y nacionales.

Tratados internacionales:

PCT

Paris.

DISEÑOS INDUSTRIALES

Toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva.

Novedad

10 años, contado desde la fecha de su solicitud

DIBUJOS INDUSTRIALES

Bajo la denominación de dibujo industrial se comprende toda disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas o colores que se desarrollen en un plano para su incorporación a un producto industrial con fines de ornamentación y que le otorguen, a ese producto, una apariencia nueva.

Novedad

Plazo de protección: 10 años, contado desde la fecha de su solicitud.

MARCAS COMERCIALES

Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales.

Plazo de protección: 10 años a contar de la fecha de concesión renovables indefinidamente.

Registrales y nacionales.

DERECHOS DE AUTOR

Los derechos de autor son aquellos que, por el sólo hecho de la creación de la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera sea su forma de expresión.

Requisitos: Creación de la obra.

Original.

Duración: Derechos patrimoniales: 70 años contados desde la muerte del autor.

Derechos morales: perpetuos.

No registrales.

NOMBRES DE DOMINIO

Los nombres de dominio son direcciones de Internet fáciles de recordar y suelen utilizarse para identificar sitios Web.

No son derechos de propiedad intelectual pero están íntimamente relacionados a las marcas comerciales y los derechos de autor.

Pueden ser renovados indefinidamente.

SECRETOS INDUSTRIALES

Se puede considerar como secreto industrial o empresarial todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva.

ESTRATEGIA DE PATENTAMIENTO Y EXPLOTACIÓN COMERCIAL

ACTIVIDADES DE PATENTAMIENTO.

Dependiendo de la clase de tecnología de que se trate, las actividades depatentamiento se pueden llevar a cabo en distintas etapas de negocio.

Invenciones biológicas suelen ser patentables en etapas tempranas, mientras quelas que consisten en dispositivos en etapas más avanzadas.

Es posible patentar en casi todas las etapas de desarrollo de la invención,especialmente en las siguientes: Pruebas de concepto.

Pruebas de prototipo.

Prototipos de producción.

ESTRATEGIA DE PATENTAMIENTO

Es importante determinar en qué punto del desarrollo tecnológico convienepatentar.

Un buena estrategia es presentar patentes sucesivas que protejan las mejorasrealizadas durante el proceso de desarrollo de la tecnología.

La estrategia depende de distintos factores: Plazo de desarrollo de la tecnología.

Potencial competencia por parte de terceros.

Presupuesto.

Un conjunto de patentes suelen hacer de una empresa, Start Up o Spin Off másatractivo desde el punto de vista comercial.

ESTRATEGIA DE PATENTAMIENTO

Internacionalización de la patente.

Dependiendo del país, hay distintos plazos para presentar patentes en elextranjero.

Es importante definir la estrategia de internacionalización desde un comienzo ypreveer el financiamiento necesario.

Lo normal es que luego de presentar la patente en un primer país, hayan 30 mesespara presentarla en otros países (en la medida que se presente una solicitud PCTdentro del plazo legal). Hay excepciones relevantes: Argentina.

Taiwan.

PCT

PROTECCIÓN EN PAÍSES OFERENTES VS. PAÍSES DEMANDANTES

Considerando que los presupuestos sonlimitados, puede ser conveniente centrarse enalgunos países:

Si la producción de la tecnología seconcentra en pocos países y se utiliza enmuchos: patente en los países oferentes.

Si la producción de la tecnología seconcentra en mucho países pero se utilizaen pocos: patente en países demandantes.

Normalmente la situación en menos clara.

Otros criterios para definir dónde pantentardicen relación con las redes que se puedaostentar en otros países, por ejemplo:

Tecnologías desarrolladas en conjunto conotras universidades.

Inversionistas extranjeros.

Licenciatarios extranjeros.

REGISTRO MARCARIO DE INVENCIONES PATENTADAS

En muchos casos es relevante registrar marcaspara distinguir invenciones patentadas.

Aunque la patente expire, el titular podráseguir utilizando exclusivamente la marca.

Muchas veces, incluso cuando no ha expiradola patente, la marca permite posicionar elproducto patentado por sobre otros nuevosproductos que resuelven de mejor manera lasolución.

PATENTE COMO ACTIVO

La patente no sólo es importante por cuantoprotege la invención, sino que también porcuanto es un activo para su titular.

Como aporte de capital a una Start Up o SpinOff.

Tienen valor contable.

Es analizada durante los procesos de due-dilligence.

Puede ser transferida de maneraindependiente.

Es incluso un instrumento de marketing.

ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN POR LA VÍA CONTRACTUAL

BLINDAJE JURÍDICO DESDE LA PERSPECTIVA CONTRACTUAL

Cláusulas.

Contratos.

Acuerdos.

Actos unilaterales.

ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE CONTRATOS

El contrato es un acto jurídico por medio del cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa.

Por regla general se rigen por normas de derecho privado y, por lo tanto, hay plena libertad para determinar si contratar o y los términos del contrato.

PROTECCIÓN CONTRACTUAL

Entre los contratos y cláusulas contractuales más relevantes están los siguientes: Acuerdos de confidencialidad (NDA).

Acuerdos de no competencia.

Acuerdos de transferencia de material.

Acuerdos sobre participación en los resultados.

Contratos de I+D.

Contratos de prestación de servicios.

Contratos de licencia.

Contratos de Know-How.

ANÁLISIS DE LOS CONTRATOS

Los contratos de transferencia de tecnología suelen incluir distintos tipos de cláusulas.

Es necesario analizar siempre en detalle el tenor de cada cláusula y no limitarse a leer el título.

Se debe tener presente el real poder de negociación de cada una de las partes, para saber cuándo es posible solicitar la modificación, inclusión o eliminación de alguna cláusula.

ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD (NDA)

Definición: Manifestación de la voluntad de las partes encaminada a producir la obligación de guardar y no revelar a terceros información que una de las partes desea proteger.

Generalmente se conoce como NDApor sus términos en inglés: non disclousure agreement.

Pueden ser unilateral o bilateral, dependiendo de si se pretender resguardar la información de una o de ambas partes.

ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD (NDA)

Se puede desarrollar en una etapa pre-contractual o incluir dentro de un contrato.

Pueden ser un contrato en sí mismo o una cláusula dentro de otro contrato.

Su estructura puede ser simple o compleja.

CONTENIDO DEL NDA

Un NDA completo debe incluir lo siguiente: Contextualización del intercambio de

información.

Definición adecuada de información confidencial.

Usos permitidos de la información confidencial.

Extensión de obligación a dependientes.

Duración.

ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD (NDA)

Algunas aplicaciones relevantes del NDA son las siguientes: Presentación a potenciales

inversionistas.

Alumnos tesistas.

Investigadores provenientes de otras universidades.

Contratos de trabajo de los investigadores internos.

Contratos de prestación de servicios.

Contratos de know-how.

ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD (NDA)

¿Qué sucede si se infringe un acuerdo de confidencialidad? Surge la obligación de indemnizar perjuicios

por parte de quién infringió el acuerdo.

Los perjuicios suelen ser sumamente complejos de valorizar.

Si había información vinculada a la novedad de una patente, se podría ver afectada la novedad de la misma y por lo tanto no ser patentable, a menos que quepa dentro de la divulgación inocua.

ACUERDOS SOBRE PROPIEDAD DE RESULTADOS

Los acuerdos sobre propiedad de los resultados corresponden a un acuerdo expreso sobre la titularidad de los derechos de propiedad intelectual que resulten de ciertas actividades, tales como: Participación de alumnos tesistas.

Encargos a terceros.

Contratos de trabajo.

Contratos de I+D con otras instituciones.

Etc.

ACUERDOS SOBRE PROPIEDAD DE RESULTADOS

Se puede incluir toda clase de distribución en la propiedad de los resultados.

OJO! Una cosa es la propiedad de los resultados y otra cosas son los beneficios económicos que se deriven de la misma.

En las políticas de las universidades normalmente se establece que la propiedad será de la Universidad, pero que los investigadores tendrán derechos sobre los beneficios económicos.

ACUERDOS DE NO COMPETENCIA

Los acuerdos de no competencia son aquellos en que una parte se obliga a no desarrollar actividades económicas que puedan competir con las de la contraria.

El objetivo es evitar que una vez terminada la relación jurídica con una persona, ésta pueda aprovechar el conocimiento adquirido durante dicha relación para competir en el mercado.

ACUERDOS DE NO COMPETENCIA

Estas cláusulas se pueden incluir en toda clase de contrato y pueden ser especialmente útiles en los siguientes casos: Cuando se encarga un software a un

tercero.

Cuando se presenta un modelo de negocios basado en una ventaja no patentable.

En pactos de accionistas.

Contratos de trabajo.

Etc.

MEMORANDOS DE ENTENDIMIENTO (MOU)

Es un documento suscrito entre dos o más partes por medio del cual dichas parten dejan por escrito su intención de desarrollar determinadas actividades en el futuro.

Por regla general no son vinculantes, pero muchas veces incluyen cláusulas que sí lo son, tales como NDA’s y cláusulas de no competencia.

MEMORANDOS DE ENTENDIMIENTO (MOU)

Son especialmente relevantes por cuanto permiten avanzar con las negociaciones de manera más adecuada y evitan que la discusión sobre determinados temas se repita.

Un buena práctica es celebrarlos luego de cada ronda de negociación, con el objeto de que las partes no puedan desconocer lo negociado previamente.

CONTRATOS DE I+D

Son contratos celebrados normalmente entre universidades y/o empresas para regular los términos en que se desarrollará tecnología a futuro.

Suelen incluir las cláusulas descritas previamente, especialmente las relativas a la confidencialidad y la propiedad de los resultados.

Es recomendable que quede claro el background que aporta cada parte.

CONTRATOS DE I+D

Es frecuente que estos contratos se suscriban durante las etapas iniciales del proyecto y que no se analicen como corresponden.

Muchas veces los procesos de generación de innovación se ven truncados por cuanto estos contratos no son negociados de manera adecuada.

CONTRATOS DE I+D

Cuando el resultado final puede ser una patente, es frecuente que se regule también lo siguiente: ¿Quién asumirá los costos del

patentamiento?

¿Quién estará a cargo de llevar adelante los procesos de patentamiento?

¿Cómo se repartirán los beneficios económicos de la explotación de una patente?

¿Qué pasa si una de las partes desea desistirse una vez que una patente ha sido presentada?

¿Qué sucede si la patente ha sido rechazada?

Etc.

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Los contratos de prestación de servicios son aquellos por medio de los cuales se regula un encargo a un tercero, ya sea persona natural o jurídica, quien actúa como independiente.

Estos contratos son sumamente comunes y relevantes, por cuanto regulan, por ejemplo, el desarrollo de un software, la producción de un prototipo, etc.

Por regla general la propiedad de los resultados será de quién realice el encargo.

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Es recomendable incluir siempre que sea posible cláusulas sobre confidencialidad, no competencia y propiedad de los resultados.

CONTRATO DE LICENCIA

El contrato de licencia es aquel por medio del cual el titular de un derecho de propiedad intelectual (el licenciante) faculta a un tercero (el licenciatario) poder explotarlo bajo determinadas condiciones.

La licencia supone la existencia de un derecho de propiedad intelectual previo: Una marca.

Una patente.

Un modelo de utilidad.

Un software.

CONTRATO DE LICENCIA

Normalmente el contrato de licencia es un contrato oneroso, en que el licenciatario paga un precio por la explotación del derecho de propiedad industrial. En los contratos de licencia el precio suele ser denominado Royalty.

La negociación de las cláusulas del contrato de licencia es sumamente compleja, ya que debe reflejar el modelo de negocios que se pretende implementar para la transferencia de la tecnología objeto del contrato.

EXCLUSIVIDAD

Licencias exclusivas son aquellas por medio de la cual se estipula que el licenciatario será el único licenciatario de la tecnología.

La exclusividad puede ser absoluta o estar limitada a determinado territorio.

La exclusividad es positiva para el licenciatario por cuanto evita tener competidores que comercialicen exactamente la misma tecnología.

La exclusividad puede ser negativa para el licenciante.

Supongamos un caso extremo: el licenciatario decide no comercializar la tecnología y el royalty está fijado en función de las ventas. En dicho caso, el licenciante no tendría ingresos.

Debido a lo señalado precedentemente, la exclusividad debe tener siempre contrapesos y cláusulas de salida.

ROYALTY

Uno de los aspectos más complejos de los contratos de licencia es la determinación del royalty.

Algunas fórmulas para determinar el royalty son las siguientes: Precio fijo en una única oportunidad.

Precio fijo mensual.

Precio fijo por unidad comercializada.

Porcentaje de los ingresos.

Porcentaje de las utilidades.

La redacción de esta cláusulas debe ser hecha teniendo en consideración una serie de aspectos contable-financieros que eviten que las partes se puedan ver perjudicadas.

OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR

Asistencia técnica, formación del personal, abastecimiento, control de calidad, etc.

Habrán normas sobre la promoción de los productos o servicios relacionados a la licencia?

Producción de nuevas versiones o incluso tecnologías o productos totalmente nuevos mediante modificación o mejoras de la tecnología.

Podrá el licenciatario encargar a terceros la fabricación de la tecnología?

Subarrendar la tecnología.

Defensa del privilegio.

CONTRATO DE CESIÓN

El contrato de cesión consiste en la transferencia de la propiedad del activo intelectual, ya se a de la patente, del registro marcario o de otro derecho de propiedad intelectual.

Cundo el activo intelectual está registrado en distintos países, la cesión puede hacerse sólo respecto de algunos. De este modo, una misma tecnología podría ser propiedad de distintas personas en distintos países.

Esta clase de operaciones puede ser útil, por ejemplo, en aquellos casos en que el titular de la tecnología no tiene la capacidad para gestionarla y por lo tanto se la cede a un tercero.

Así mismo, es frecuente que grandes compañías hagan compras de portafolios de tecnologías.

En este contexto, es importante notar la diferencia de comprar una Start Up que es propietaria de tecnología y la tecnología propiamente tal, lo que quedará claro al analizar los aspectos societarios vinculados al emprendimiento y la innovación.

CONTRATO DE KNOW-HOW

Es el contrato por medio del cual una parte revela a la otra la solución de problemas técnicos que no se hallan cubiertos por patentes, a fin que este último pueda aplicar dicha solución en su propia actividad empresarial.

Tiene un objetivo similar al de la licencia pero en el supuesto de que no hay un derecho de propiedad intelectual previo.

Se basan en el secreto industrial y por lo tanto la confidencialidad es clave.

FRANQUICIA

La franquicia es un acuerdo entre dos o más personas por el cual a una parte, denominada franquiciado, se le concede el derecho de ingresar en el negocio de ofrecer, vender o distribuir bienes o servicios bajo el plan de mercadeo o sistema prescrito o sugerido en parte sustancial por la otra parte, el franquiciante, y la operación del negocio del franquiciado de acuerdo con este plan o sistema, está materialmente asociada con la marca del franquiciante, su nombre comercial, logotipo, publicidad o cualquier otro símbolo de este o alguna de sus afiliadas, y la persona a quien se le concede el derecho de ingresar a dicho negocio se le requiere a pagar directa o indirectamente una suma o franquicia. (Álvaro Puelma).

Quien desarrolla el negocio debe cumplir con una serie de estándares.

Se licencian las marcas pero también se entrega un know-how que permita estandarizar el negocio con el resto de la franquicia.

JOINT VENTURE

Una figura jurídica de asociación que puede dar origen o no a una nueva entidad constituida entre empresas, instituciones o entidades que conservan su autonomía como tales, con la finalidad de llevar a cabo un negocio único o varios proyectos relacionados entre sí. (Ricardo Sandoval).

Es especialmente relevante para las empresas ya que esta figurales permite asociarse a empresas con experiencia en otros mercados.

Zaffar & Associates

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