Esteban Pelayo ProteccióN, ExplotacióN Y DifusióN

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Como gestionar y explotar los resultados de Proyectos de I+D:

Protección de la propiedad intelectual, explotación y difusión.

Esteban Pelayo Villarejo

INFO – Instituto de Fomento de la Región de Murcia

Agencia de Desarrollo Regional (España)

Seminario Use & DiffuseGestión, Explotación y Difusión de la Propiedad Intelectual Gestión, Explotación y Difusión de la Propiedad Intelectual

generada en proyectos de I+D en colaboración con la industriagenerada en proyectos de I+D en colaboración con la industriaCastelldefels - 23 de octubre de 2009

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Instituto de Fomento de la Región de Murcia

• El principal objetivo del INFO es potenciar el desarrollo de las PYMEs de la Región de Murcia mediante:

1. Promoción económica2. Captación de inversión3. Eliminación de obstáculos4. Y el establecimiento de un entorno

que favorezca la competitividad

Maria Luisa López Asistencia a empresas en el 7º

Programa Marco (FP7)

[email protected]

Pedro Casado Asesoramiento en

Propiedad Industrial

[email protected]

Esteban PelayoAsesoramiento en


[email protected]

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Objetivos para hoy

• Determinar quién es el propietario de los resultados de los proyectos europeos

• Dar unas pautas claras de cómo hay que hacer la protección de esos resultados, cómo se pueden explotar y hacer la difusión de los mismos

Vida del proyecto(Ejecución de la I+D+i)

Acuerdo de

Consorcio

Firma del Contrato con la Comisión

Inicio del proyecto

Finalización del proyecto

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Programa• ¿Que se puede proteger?• Patentes• Internacionalización• Costes• Comercialización • Infracciones y ejercicio de derechos

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Derechos registrados

Patentes

Duración: hasta 20 años

Marcas

Duración: 10 años renovables

Modelos de utilidad

Duración: hasta 10 años

DiseñosDuración:

5 años renovables hasta 25


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Ejemplos de derechos no registrados

No es necesario registrar los derechos de autor (copyright)

Los rechos estarán vigenetes hasta 70 años después de la muerte del creador

En casos especiales las marcas y los diseños pueden no ser registradosl

Literatura

Música

Pintura

Películas

Planos constructivos

Trabajos científicos

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Contenido de la 1ª parteA. Patentes. Definiciones y solicitud

B. El documento de patente

C. El proceso de concesión de una patente

D. Internacionalización de patentes

E. Modelos de utilidad, variedades vegetales y CCPs

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¿Qué es una patente?

Primera definición (genérica):• Un acuerdo entre la sociedad y el

inventor

Una definición alternativa (legal):• Una patente es un derecho

exclusivo a explotar una invención en un determinado país. Este derecho dura 20 años

• Una patente es un derecho a prohibir que otros exploten la invención

ES2259490 - Aspersor Soterrado de Cabeza Emergente

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Derecho a prohibirUna patente prohíbe que otros distintos de su titular realicen las siguientes

explotaciones comerciales:– Producir, vender, fabricar, el ofrecimiento, la introducción en el comercio, la importación o la

utilización de un producto objeto de la patente

…una patente no permite prohibir que otros distintos de su titular:– actos realizados con fines no comerciales y en en un ámbito

privado – actos realizados con propósito experimental – Agotamiento del derecho– Producción en farmacias de medicinas

Pero…

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¿Qué es un invento?

• Un nuevo desarrollo técnico que define la solución de un problema técnico con medios técnicos

• Debe ser reproducible

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Para que un invento sea patentable:

• Debe tener aplicación industrial

• Debe ser nuevo – NOVEDAD

• Debe diferir de manera compleja (poco evidente) de lo que ya se conoce – ACTIVIDAD INVENTIVA

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¿Qué puede ser patentado?

• Un producto

• Un procedimiento de fabricación

• Dispositivos para el proceso productivo

• Dispositivos para el uso del producto

• El uso del producto

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¿Qué no se puede patentar?• Programas de ordenador

• Tratamientos médicos o quirúrgicos

• Métodos matemáticos

• Métodos de negocio

• Descubrimientos o teorías científicas

• Creaciones estéticas

• Nuevas especies de animales o variedades vegetales

• Invenciones contrarias al orden público y la moral

• El cuerpo humano o cualquier parte constitutiva del mismo

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Las partes de una patente

• Instancia

• Descripción

– Ámbito de la invención

– Antecedentes o Estado del Arte

– Descripción de la invención

– Descripción de los dibujos

– Modo de realización preferente

• Reivindicaciones

• Dibujos

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Proceso de solicitud de una patenteAdmisión a trámite

Examen formal y técnico

Continuación del procedimiento

Informe del Estado de la Técnica

Publicación solicitud + IET

Publicación reanudación procedimiento general

Traslado de observaciones de terceros

Examen modificaciones y concesión solicitud

Publicación reanudación examen previo

Admisión oposiciones de terceros

Traslado al solicitante de examen previo y oposiciones

Resolución motivada y traslado al solicitante

Denegación o concesión

Procedimiento General de concesión

Procedimiento con examen

previo

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¿Dónde patentar?

Las patentes nacionales se usan:• Para la protección en los mercados locales o en unos pocos

países de interés para la empresa• Como una patente prioritaria para extenderla a otros países

Las solicitudes internacionales (PCT) de patentes se usan:• Para obtener una protección en 143 países y para retrasar la

entrada en fase nacional (hasta 30 meses desde la fecha de prioridad)

Las patentes regionales (Patente Europea) se usan:• Para la protección en varios países de una determinada región

a un coste más reducido que ir extendiendo país por país

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Prioridad

Durante los 12 meses siguientes al primer depósito puede: Registrar su solicitud en otros países basándose en una

“reserva” que se le hace durante los 12 meses siguientes a la primera solicitud

Para solicitudes de patentes esto significa que: La novedad se evalúa desde la solicitud en el primer país.

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El Convenio de la Patente Europea (CPE)

• Un único lugar de registro

• Un único lugar dónde hacer todas las formalidades

• Un único lugar de concesión

• Es más económico para un grupo determinado de países

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Los países que forman parte de la Organización Europea de Patentes

La organización tiene ahora mismo 36 Estados Miembros

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Cost of a European Patent Application* (*) Ten years in six countries

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El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)

• Novedad internacional y examen preliminar

• Iguales efectos que un depósito nacional regular

• Decisión final de países designados - elegidos

Principales ventajas:• Un único lugar de

registro• Formalidades únicas• Retraso a 30/31 meses

la entrada en fase nacional

142 paísesoctubre 2009

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Fechas importantes del sistema PCT

(meses)

Solicitud internacional

PCT

120 30

Informe de búsqueda y

opinión escrita

16 18

Publicación internacional

(opcional)Solicitud de

Examen preliminar

internacional

Solicitud prioritaria

Fase Nacional

22 28

(opcional)Entrega de

informe internacion

al de examen

Tasa de transmisión 69’25 €Tasa se sol. intermac 848’00 €Tasa de búsqueda 1.700’00 €

Tasa de Examen 555’33 €

Tasa de gestión 121’00 €

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Tendencia de registro PCT

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006

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Ejemplos de algunas solicitudes de patentes internacionales PCT de empresas de la Región de Murcia (I)

WO/2009/047377 - Casco con estructura de refuerzoWO/2009/080839 - Intercambiador de calor de carcasa y tubos compacto

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Ejemplos de algunas solicitudes de patentes internacionales PCT de empresas de la Región de Murcia (II)

WO/2008/090238 – Aditivo para horchata de chufa exenta de proteínas lácticas

WO/2008/142180 - Procedimiento de televisión digital en tres dimensiones

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WO/2008/068361 – Producto alimenticio cárnico cocido con bajo contenido en grasa saturada y procedimiento de obtención

WO/2008/087230 - Válvula ventosa de triple función para instalaciones hidráulicas

Ejemplos de algunas solicitudes de patentes internacionales PCT de empresas de la Región de Murcia (III)

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Modelo de utilidad

• Sistema de patentes para invenciones de menor contenido técnico

• Condiciones:– Solucionar un problema técnico– Nuevo– Actividad Inventiva (en algunos países, por ejemplo Turquía

no es necesario)

• Se usa con frecuencia para invenciones concernientes:– Enseres domésticos– Herramientas– Muebles

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El Modelo de Utilidad

Se parece a una patente La U en el número de publicación indica que es un modelo de utilidad

U as - utility - utilité - utilidad - utilità

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Otros derechosVariedades vegetales• Variedades de todos los géneros botánicos y especies,

incluyendo híbridos entre géneros y especies• Variedad – un grupo de plantas con un mismo taxón botánico

del rango más bajo

Certificados Complementarios de Protección para los siguientes productos:

• Un “principio activo”, o una combinación de principios activos, o un “producto farmacéutico”;

o

• Una “sustancia activa”, o una combinación de sustancias activas de un “compuesto para la protección de cultivos”

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Duración de un Certificado Complementario de Protección

• Al final de los 20 años de vida legal de la patente, se le añade el tiempo transcurrido entre:

– la fecha de presentación de la patente – y el de autorización de la comercialización

• Este período añadido puede ser como máximo de 5 años– El caso más habitual es que se tarde más de 5 años en dar la autorización de comercialización de cinco

año.– En este caso, el solicitante pierde ese período adicional, teniendo el producto una protección otorgada

por derechos exclusivos máxima de 25 años desde la solicitud de la patente.

Solicitud de la patente

Autorización de comercialización 20 años

Dominio públicoProducto genérico

CCP

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Ejemplo de un CCP sobre un medicamento contra el Alzheimer

1986 Solicitud de patente en los EEUU1987 Solicitud de patente europea198819891990199119921993 Concesión de patente española1994199519961997199819992000 Autorización comercialización CEE y España2001 Concesión del CCP (C200100009) hasta 2012 20022003200420052006 Expiración de la validez de la patente2007 1er año del CCP2008 2º año del CCP2009 3er año del CCP2010 4º año del CCP2011 5º año del CCP2012 a partir del 15.01.2012 es dominio público

Patente de Galantamina para el tratamiento del alzheimer

Nombre comercial: Reminyl

Solicitante:SYNAPTECH, INC

Licenciatario exclusivo en España: Janssen-Cilag

http://www.janssen-cilag.es

5 años

20 años

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Conclusiones de la primera parte• Una patente es un derecho

exclusivo– Novedad– Actividad inventiva– Aplicación industrial

• Necesita ser registrado– Solicitud: documento de patente– Coste: tasas

• Es un título nacional– Prioridad– Solicitud internacionales PCT y

patentes europeas

• Otros títulos vinculados a las patentes

– Modelos de utilidad– Variedades vegetales– Certificados Complementarios

de Protección

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Segunda Parte: Explotación

La protección facilita una buena comercialización

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¿Cómo ganan dinero las empresas con el sistema de patentes?

1. Mediante la explotación de la invención• Haciendo uso de los derechos exclusivos para fabricar y

comercializar el producto

2. Otros usos del sistema para la empresa• “Imagen” tecnológica de la empresa• Facilita la cooperación y el trabajo en red• Licencia o cesión • Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva

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Protección e información en el desarrollo de una idea de negocio

Secretos industriales

Nombre comercial

Modelos de utilidad

Patentes

Protección de diseños

Marcas

Derechos de autor

MERCADOSMERCADOSMERCADOSMERCADOS

PRODUCTO,PRODUCTO,SERVICIOSERVICIO

PRODUCTO,PRODUCTO,SERVICIOSERVICIO

IDEAIDEAIDEAIDEA

Información sobre soluciones técnicas Patent Information Patent databases Information services

Información acerca de competidores Registros de nombres comerciales Registros de marcas y diseños Servicios de información

IDEAIDEA

Desarrollo de productos e investigación

Comercialización

Emprendedores

Creatividad

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Un ejemplo de idea de negocio basadas en la tecnología

WO 2006/051136 - Dispositivo para la recolección de arenilla y/o cálculos expulsados por la uretra

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La propiedad industrial en el desarrollo de un negocio

Product life cycle and economy

Protección

IncertidumbreTecnologica

Incertidumbre Comercial

Inversión

Cash flow

Cash flow acumulado

Período de amortización

Beneficio

Ingresos

I + D Lanzamiento Crecimiento Madurez Saturación Declive

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Búsquedas

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Protección combinada

• Hay que registrar todos aquello que podamos hacer efectivo en tribunales

• Barrera a la entrada (M. Porter)

TapónPatente

Coca ColaMarca registrada ®

The Coca Cola CompanyNombre comercial

Campañas publicitarias Propiedad intelectual ©

EnvaseDiseño y Marca tridimensional

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Proteger las diferentes dimensiones de un producto

TecnologíaPATENTES

AparienciaDISEÑO

Marketing MARCAS

Client

InnovaciónSeguridad

ErgonomíaEstética

Imagen / MarcaBuen nombre

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Es necesario el desarrollo de una estrategia global en protección de innovaciones en la empresa

Evitar duplicaciones

I+D

Vigilancia Tecnológica

Competidores

Tendencias

Mercados,

Inteligencia competitiva

Estrategia en DPI

Evaluación de proyectos

de I+D Desarrollo de ProductoPosibilidades

de proteger la tecnología

Producción

Métodos de producción

Soluciones técnicas

Gerencia

Responsabilidades

Implementación

Politica de protección

Financiación¿Cómo convencer a los financieros?

Analisis de riesgos

Marketing

Revelación de información

critica del negocio

¿Permanecer fuera

del mercado?¿Existen

restricciones?

¿Hacerlo o comprarlo?¿Licencias?

¿Alianzas?

¿Cómo prioteger tecnologías clave

de la empresa?¿Cómo defenderse

de infracciones?

Propiedad intelctual

PromociónKnow-how de la empresa

Invenciones laborales

Personal, recursos

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Segunda Parte: Explotación1. Fabricar y comercializar

2. Imagen tecnológica

3. Cooperación y trabajo en red

4. Licencia

5. Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva

Un activo valioso si se usa

efectivamente

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Imagen tecnológica

Los 10 mayores solicitantes de patentes Españolas en 2007

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48

Principales solicitantes de Patentes Europeas

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49

Principales solicitantes de PCT

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4. Licencia


Un activo valioso si se usa

efectivamente

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Las patentes facilitan el trabajo en red

• La innovación está basado en la colaboración y el trabajo en red

• La colaboración sobre temas confidenciales y la gestión de riesgos se hace más sencilla mediante una protección ajustada y un uso de la información adecuado

• Se delimitan perfectamente los derechos de la cooperación y la explotación de los resultados

PYME

Oficinas de

Patentes

Agentes de la

propiedad industrial

Socios tecnológicos

Institutos de Investigación

Universidades

Investigación de mercados

Seguros

Ayudas y subvenciones

CréditosClientes

ProveedoresIntermediarios

El entorno empresarial es una red© ip4inno

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4. Licencia


Un activo valioso si cuando se usa efectivamente

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Licencia y cesión de patentes• Tipos de licencias

– Licencias contractuales– Licencias de pleno derecho– Licencias obligatorias (Art. 86LP)

• Licencias contractuales– Obtención de rendimientos económicos de la patente por

parte de un tercero. – Contrato en el que el titular de la patente otorga parte (o todo)

de su derecho de explotación a cambio del pago de un precio.

Licenciante Licenciatario

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Tipos de licencias

Plena

Limitada

Contenido

Duración

Territorio

ObjetoPatente concedida

Solicitud de patente

ExclusividadSimpleExclusiva

Alcance

Art. 75.3 LP: “Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia contractual tendrá derecho realizar todos los actos que integran la explotación de la invención patentada, en todas sus aplicaciones, en todo el territorio nacional, durante toda la duración de la patente.”

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Obligaciones de las partes• Inscribirla en la OEPM para que tenga efectos frente a

terceros

• Obligaciones del licenciante– Legitimidad para otorgar la licencia– Entrega de know-how y asistencia técnica– Notificación previa en caso de retirada de solicitud o de

renuncia de la patente

• Obligaciones del licenciatario– Pago del precio de la licencia– Explotación de la patente

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Licencias de pleno derecho• Ofrecimiento de licencia: cualquier interesado se puede convertir en

licenciatario

• Ventajas para el licenciante:– Eximido de la acción de caducidad por la obligación de explotar la

invención.– 50% del importe de las anualidades– Ganancia por obtener finalmente un contrato de licencia

• Características– Licencia no exclusiva– Procedimiento ágil: una semana después de notificación de la OEPM– Pagos de regalías cada tres meses– Posibilidad de que fije el canon o compensación la OEPM a falta de

acuerdo entre las partes. – Tasa = 20’4 €

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4. Licencia


Información de tecnologías y competidores

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Ferrari se interesa por el turbo

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¿Para qué sirve la información de patentes y marcas?

Entorno tecnológico

Entorno competitivo

Entorno legal

Información: derechos exclusivos ¡Tenerlos en cuenta!

Información: competidores ¿Principales empresas en el mercado?

¿Mecanismos de protección?Información Técnica ¿Literatura técnica?

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Tipos de búsquedas• Búsqueda para selección de idea

– Aflorar ideas– Realizar búsquedas independientes en esp@cenet– Búsquedas superficiales y amplias

• Búsqueda sobre el estado del arte– Buscar las últimas soluciones técnicas en la línea en

que se planea establecer la empresa– Es mejor que esta búsqueda la haga un profesional– (esp@cenet no es suficiente para hacer una búsqueda

del estado del arte• Búsqueda sobre novedad

– Es conveniente hacer este tipo de búsqueda siempre antes de registrar un modelo de utilidad o una determinada patente

• Búsqueda para confirmar la libertad de explotar– Se exploran los obstáculos existentes a la producción

o la comercialización– Se parece a una búsqueda del estado del arte. Se

buscan sólo patentes en vigor y en los mercados (países) en los que se comercializará el producto.

• Análisis de competidores– Monitorización en continuo de la línea de negocio de la

empresa. Invenciones de la competencia

Selección

Novedad

Estado del arte

Libertad de

explotar

Amplitud de la búsqueda

Profundidad de la búsqueda © ip4inno

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Esp@cenetBase de datos de ideas

> 60 millones de patentes

Desde 1836

Documento completo

91 países

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Para saber mas…www.oepm.es Oficina Española de Patentes y Marcas

www.epo.org Oficina Europea de Patentes

www.ompi.int Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual

oami.europa.eu Oficina de Armonización del Mercado Interior

www.espacenet.com Base de datos europea de patentes

www.ipr-helpdesk.org Helpdesk de la Comisión para participantes en el Programa Marco

www.innovaccess.eu Protección de innovaciones en Europa

www.coapi.org Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial

peral.ifrm-murcia.es Noticias divertidas de propiedad industrial

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Agradecimiento…• Esta presentación se ha realizado tomando muchas

trasparencias elaboradas por el proyecto IP4INNO del que forman parte las siguientes entidades:

EPO IPO Croatia Fraunhofer Gesellschaft

Hungarian PO IEEPI Turkish Patent Institute

INPI Portugal DKPTO METUTECH (TR)

PRH Finland EBN Fundación EOI

OEPM Funditec (ES) CRP Henry Tudor

INPI France IWT Flanders University of Alicante

UPM (ES)

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Esta es la última trasparenciaVamos a terminar…

¿Tiene alguna pregunta mas?

Esteban Pelayo VillarejoServicio Peral de Asesoramiento en Propiedad Industrial

Instituto de fomento de la Región de Murcia

http:// peral.ifrm-murcia.esTel.: 968 362812 Móvil: 680 405976

E-mail: [email protected]

Gracias por su atenciónGracias por su atención

Esteban Pelayo ProteccióN, ExplotacióN Y DifusióN

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