Derecho Privado IV_Lectura3

8/17/2019 Derecho Privado IV_Lectura3

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Módulo 3PropiedadIntelectual.Publicidad


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6 Contratos sobreobras intelectuales y de

propiedad industrial

En el estudio de los contratos sobre obras intelectuales aparece un

elemento muy particular que no estaba necesariamente presente en los

contratos analizados en los módulos anteriores; este es el elemento extra

patrimonial que en los contratos que ahora estudiaremos tienen gran

importancia.

La noción de bienes inmateriales es muy amplia. Quedan comprendidos,

dentro de su espectro, los diseños, los bienes culturales, las ideas

patentables y los modelos de invención. Podemos inferir, sin dificultad, quees a través de estos bienes intangibles que se centra el desarrollo

tecnológico y económico de los países en la era moderna, donde para ello

la educación desempeña un rol clave, debiendo ser una prioridad en todo

país que desee progresar seriamente y a largo plazo.

Para dar una idea del amplio campo de actuación que tienen estos bienes

inmateriales, protegidos por las leyes que estudiaremos, mencionaremos al

“derecho de autor” que se aplica a la música, a la literatura, a la pintura, ala escultura, entre otros.

Los bienes inmateriales, de esencial importancia en los contratos

analizados en este módulo, se caracterizan por emerger de la creación

humana y carecen de sustancialidad o materia. Esa inmaterialidad se

transformará en materialidad sólo al momento en que se plasmen en algún

elemento, a través de una impresión, edición o cualquier otro medio que lo

haga reproducible, siendo justamente a partir de este momento donde se

viabiliza su explotación comercial. Con la explotación comercial, surge la

necesidad de proteger la obra intelectual, para que sea oponible a

terceros, que pueden fácilmente copiarla y obtener beneficios ilegítimos.


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Es allí donde llega en auxilio nuestro ordenamiento jurídico brindando un

amplio marco normativo de protección, en el que encontramos al Derecho

de propiedad cuyo interés de protección es el uso de la obra y la exclusión

de terceros a través de su oponibilidad. A su vez, en el derecho de

propiedad, podemos distinguir dos ámbitos específicos de aplicación: a. El

de la propiedad industrial, y b. El de los derechos intelectuales.

Ahora bien, debemos comprender que dentro del ámbito de estudio en

que nos encontramos, existen dos esferas de igual importancia, que

conviven y son reconocidas por el derecho. Una de ellas relacionada con el

ámbito no económico o extra patrimonial; y la otra, por el contrario,

relacionada con la faz de la explotación económica o patrimonial. Valga

destacar que es justamente ésta última la que puede recaer en objeto de

algún contrato.

En este punto, haremos un paréntesis para mencionar la repercusión que

ha tenido la nueva regulación del Código Civil y Comercial respecto a la

materia bajo estudio, en lo que refiere a la calificación de los bienes

cuando el titular de la obra intelectual ha contraído matrimonio. Este es,

sin lugar a dudas, un punto de sumo interés al tiempo de decidir la

concertación de un vínculo jurídico que los tome como objeto de

contratación. Sobre esta temática se ha debatido in extenso en la doctrina

a los fines de arribar a una solución. Así, encontramos, por un lado, una

posición que se ha pronunciado a favor de la ganancialidad de la obra

intelectual. Funda su posición en la idea de que toda obra intelectual

refleja el talento de su autor, pero también se compone de su trabajo.

Señalan los autores que esta es una característica común a cualquier tipo

de trabajo cuyos frutos son gananciales, como, por ejemplo, sucede con

otras labores profesionales tales como llevar adelante un juicio elaborando

la demanda, seleccionando los hechos, evaluando la prueba y

argumentando sobre su mérito; o cuando se concibe, dirige y ejecuta una

obra de ingeniería, sin duda se encuentra presente el talento creador del

abogado o ingeniero. Se preguntan, entonces: ¿por qué en estos casos

nadie duda del carácter ganancial de los honorarios percibidos? Dentro de

esa línea de pensamiento, hay quienes proponen que, al producirse la

liquidación de la sociedad conyugal, la obra intelectual sea incluida

íntegramente en la hijuela de su autor y se compense su valor en la hijueladel otro cónyuge (Llambías, 1997).

Esta es la solución que adopta el nuevo artículo 499 del Código Civil y

Comercial Unificado, que prevé como novedad la atribución preferencial al

autor de los bienes amparados por la propiedad intelectual o artística, con

cargo de pagar en dinero la diferencia al otro cónyuge o a sus herederos

(Büeres, 2015).

Claro está que si la obra intelectual fue producida con antelación a la

celebración del matrimonio, acorde con la línea normativa antes señalada,


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encuadrará en la categoría de bienes propios. En tal sentido, reza el

artículo 464 del Código Civil y Comercial:

Bienes propios. Son bienes propios de cada uno de los

cónyuges: (…) o) la propiedad intelectual, artística oindustrial, si la obra intelectual ha sido publicada o

interpretada por primera vez, la obra artística ha sido

concluida, o el invento, la marca o el diseño industrial han

sido patentados o registrados antes del comienzo de la

comunidad. El derecho moral sobre la obra intelectual es

siempre personal del autor.1

En cuanto a la prueba del carácter propio o ganancial de un bien, en estecaso puntual de la obra intelectual, el artículo 466 del mismo plexo

normativo expresamente prevé que:

Se presume, excepto prueba en contrario, que son

gananciales todos los bienes existentes al momento de la

extinción de la comunidad. Respecto de terceros, no es

suficiente prueba del carácter propio la confesión de los

cónyuges. Para que sea oponible a terceros el carácter

propio de los bienes registrables adquiridos durante lacomunidad por inversión o reinversión de bienes propios, es

necesario que en el acto de adquisición se haga constar esa

circunstancia, determinándose su origen, con la

conformidad del otro cónyuge. En caso de no podérsela

obtener, o de negarla éste, el adquirente puede requerir

una declaración judicial del carácter propio del bien, de la

que se debe tomar nota marginal en el instrumento del cual

resulta el título de adquisición. El adquirente también puede

pedir esa declaración judicial en caso de haberse omitido la

constancia en el acto de adquisición.2

De tal manera, se mantiene la presunción de ganancialidad que contenía el

anterior Código Civil respecto de los bienes existentes al tiempo de la

extinción de la comunidad, salvo que se demuestre que son propios

(Bueres, 2015).

1 Art. 464 - Código Civil y Comercial Argentino.



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6.1 Las obras intelectuales

La Ley 11.723, en su artículo 1, define a la obra intelectual diciendo: “…es

toda producción científica, literaria, artística o didáctica, sea cual fuere elprocedimiento de reproducción”.3

La última parte de la definición es clave, porque es el propio ordenamiento

jurídico el que solicita que la obra tenga algún medio que la vuelva

reproducible, vale decir, que la idea que se ha pergeñado debe encontrarse

plasmada en algún medio que permita su “tangibilidad”. Sin embargo, laobra intelectual debe reunir también las siguientes características:

Originalidad: en cuanto a su forma de reproducción, en su

forma de expresión, ya que las ideas en sí mismas pueden

circular libremente, diferenciándose en cuanto al método omedio que utiliza el autor para reproducirlas. Para lograr la

protección de la explotación comercial, no puede consistir en

una combinación de elementos existentes.

Significación: lo que significa ni más ni menos que debe

tratarse de algo de cierta entidad, de cierto peso para la

sociedad. No necesariamente algo trascendente, más bien sí un

cierto nivel de importancia.

Por su parte, la jurisprudencia ha entendido que:

Se debe entender por "obra" o "producción" científica,

literaria o artística, una expresión personal, original y

novedosa de la inteligencia, resultado de la actividad del

espíritu que tenga individualidad, que represente algo y sea

una creación integral. El juez se encuentra facultado para

determinar si existen estas características en una obra

determinada para que proceda la protección legal.4

Debemos aclarar que para que nuestro ordenamiento jurídico ampare una

determinada obra, basta con que ésta no sea una copia de otra y que,

además, importe una construcción intelectual significativa. La novedad

implicará que estamos frente a un invento, y de ello podrá resultar su

patentabilidad, pero para lograr el amparo de la Ley no es requisito.

3 Ley 11.723 - Ley de Propiedad Intelectual - Honorable Congreso de la Nación Argentina.

4 C.N. Conten. ádmins. Fed. Sala lB, 7-7-83, ED. 681.


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Conforme lo expresa el artículo 1 de la ley 11.723:

Son obras dignas de protección para nuestro derecho: los

escritos de toda naturaleza o extensión, las obras científicas,

literarias, artísticas o dramáticas, las composiciones

musicales o dramáticos musicales, las obras

cinematográficas, coreográficas, dibujos, pinturas,

esculturas, arquitectura; modelos artísticos; impresos,

planos y mapas; fotografías, imagen fotográfica, bases de

datos, entre otras.5

Adentrándonos en el ámbito del derecho de autor, podemos afirmar que

quien ha producido la obra o la ha creado tiene derecho a su titularidad. Asu vez, los derechos que emanan de la titularidad de la obra son

transmisibles por actos inter vivos o mortis causa; es decir, a través de un

contrato a todo aquel que, con autorización del autor, traduzca, refunde,

adapte, modifique o transporte la obra; o bien, en caso de muerte de su

titular (autor), a sus herederos.

Este derecho de autor en cabeza del o de los titulares de la obra

comprende la posibilidad de disponer de la misma, en distintas formas, ya

sea publicándola, ejecutándola o exponiéndola en general al público.

Asimismo, comprende el derecho a enajenarla o adaptarla, y es por

intermedio de esta facultad que el autor podrá contratar libremente,

aprovechando la faz patrimonial del derecho bajo estudio.

Podemos afirmar, entonces, siguiendo a Lorenzetti (1999) que el autor

puede:

Excluir a todo aquel que intente o pretenda utilizar su obra con

fines comerciales.

Impedir que la obra se modifique, en cuanto a sus aspectos

sustanciales.

Tiene el derecho de editar la obra, poniéndola a disposición delpúblico.

Explotar la obra en cualquier forma.

Modificar la obra, por ejemplo, para insertarla en algún

mercado específico.

Disponer de la obra, ya sea de manera gratuita u onerosa, a su

criterio.

5 Art. 1 – Ley 11.723 – Ley de Propiedad Intelectual - Honorable Congreso de la Nación

Argentina.


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La totalidad de los derechos que, a modo de ejemplo, acabamos de referir,

forman parte de la faz económica o patrimonial y, por lo tanto, son

libremente transmisibles, y, aún más, al no tratarse de cuestiones de orden

público, pueden incluso renunciarse o limitarse en el tiempo.

En cambio, el autor no puede ser jamás despojado de la fazextrapatrimonial, revistiendo las características de imprescriptible,

inalienable e irrenunciable.

La propiedad intelectual sobre las obras corresponde a los autores durante

su vida y a sus herederos o derechohabientes hasta setenta años contados

a partir del 1 de enero del año siguiente al de la muerte del autor. En los

casos de obras en colaboración, este término comenzará a contarse desde

el 1 de enero del año siguiente al de la muerte del último colaborador. Para

las obras póstumas, el término de setenta años empezará a correr a partir

del 1 de enero del año siguiente al de la muerte del autor. Un caso que

puede presentarse y que está contemplado en la ley, es el del autor que

fallece sin dejar herederos, y se declara vacante su herencia. Los derechos

que a aquél correspondiesen sobre sus obras pasarán al Estado por todo el

término de Ley, sin perjuicio de los derechos de terceros.

Respecto de los derechos de los herederos o derechohabientes, la ley

prevé que éstos no podrán oponerse a que terceros reediten las obras del

causante cuando dejen transcurrir más de diez años sin disponer su

publicación. Tampoco podrán oponerse los herederos o derechohabientes

a que terceros traduzcan las obras del causante después de diez años de su

fallecimiento. En estos casos, si entre el tercero editor y los herederos oderechohabientes no hubiera acuerdo sobre las condiciones de impresión

o la retribución pecuniaria, ambas serán fijadas por árbitros.

La propiedad intelectual que recae sobre obras anónimas pertenecientes a

instituciones, corporaciones o personas jurídicas, dura cincuenta años

contados desde su publicación.6

Cualquiera puede publicar con fines didácticos o científicos, comentarios,

críticas o notas referentes a las obras intelectuales, incluyendo hasta mil

palabras de obras literarias o científicas u ocho compases en las musicales

y, en todos los casos, sólo las partes del texto indispensables a ese efecto.Quedando comprendidas en esta disposición las obras docentes, de

enseñanza, colecciones, antologías y otras semejantes.

Todas las disposiciones que estamos analizando son igualmente aplicables

a las obras científicas, artísticas y literarias, publicadas en países

extranjeros, sea cual fuere la nacionalidad de sus autores, siempre que

6 Art. 8 – Ley 11.723 – Ley de Propiedad Intelectual - Honorable Congreso de la Nación

Argentina.


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pertenezcan a naciones que reconozcan el derecho de propiedad

intelectual.

Para asegurar la protección de la Ley argentina, el autor de una obra

extranjera sólo necesitará acreditar el cumplimiento de las formalidades

establecidas para su protección por las leyes del país en que se haya hechola publicación. La protección que la Ley argentina acuerda a los autores

extranjeros no se extenderá a un período mayor que el reconocido por las

Leyes del país donde se hubiere publicado la obra. Si tales leyes acuerdan

una protección mayor, regirán los términos de la Ley argentina vigente.

Nada impide que el autor o sus derechohabientes puedan enajenar o ceder

total o parcialmente su obra. Esta enajenación es válida sólo durante el

término establecido por la Ley y confiere a su adquirente el derecho a su

aprovechamiento económico sin poder alterar su título, forma y contenido.

Pero, atento hemos referido anteriormente, aunque el autor enajenare la

propiedad de su obra, conserva sobre ella el derecho a exigir la fidelidad de

su texto y título, en las impresiones, copias o reproducciones, como

asimismo la mención de su nombre o seudónimo como autor.

6.1.1 Bienes inmateriales, culturales, derechos reales

y personales. Niveles de protección

Los bienes inmateriales pueden ser definidos por contraposición a los

bienes materiales, como aquellos que carecen de "materia". Sin embargo,

pueden adquirir materialidad cuando se incorporan a una obra, sea a

través de su impresión, representación, etc., que permiten su

reproducción. Entonces, mientras los bienes inmateriales son la creación

del intelecto humano, la obra es la materialización de esa creación.

Sólo cuando la creación del intelecto es insertada en una obra, puede

reproducirse y, por ende, ser objeto de explotación económica. Nace aquí,

entonces, el interés de su protección por la ley, para evitar que los autores

del bien inmaterial o intelectual puedan ver menoscabado su derecho

sobre la obra en la cual se concreta su creación.

Siguiendo a Lorenzetti (1999):

La obra intelectual admite entonces una protección basada

en:

a) El derecho real de propiedad, que permite su uso y su

oponibilidad a terceros;


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b) el derecho personal basado en el contrato que se celebre

sobre ella, el que sólo puede ser oponible a la contraparte y

no a los terceros;

c) la acción extracontractual basada en los daños causados

por terceros a la propiedad intelectual;

d) la protección basada en los derechos personalísimos, en

los supuestos en que se trate de obras que sean expresión

de la personalidad;

e) la defensa penal en los casos en que exista tipificación

delictiva.

Dentro de los bienes inmateriales, protegidos por derechos

reales, es necesario distinguir:

- La propiedad industrial: que comprende las patentes de

invención, marcas, designaciones comerciales, dibujos,

diseños industriales.

Resulta aplicable la ley 24.481, modificada por la ley 24.572

de patentes de invención y modelos de utilidad, la 22.362 de

marcas y designaciones comerciales, y el decreto 6673/63

de modelos y diseños industriales, secreto (ley 22.802).

- Los derechos intelectuales: se aplica la ley 11.723, y el

Derecho común (art. 12, ley 11.723), así como: laConvención para la Protección de las Obras Literarias y

Artísticas, de Berna, 1886, ratificada por ley 17.251; la

Convención Universal sobre Derechos de Autor, de Ginebra,

ratificada por decreto-ley 12.088/57; la Convención sobre

Protección de Artistas Productores de Fonogramas (ley

23.921); el Registro Internacional de Obras Audiovisuales

(ley 24.039), y el Acuerdo sobre los Aspectos de los

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el

Comercio, ratificado por ley 24.425. (Lorenzetti, 1999 , pág.

14 y 15).

6.1.2 Derecho de autor. Obra y propiedad intelectual

La protección del derecho de autor se origina con la creación de la obra, sin

necesidad de otra formalidad, verbigracia, sin necesidad de su registro.

Este último viene a asegurar al autor de la obra su exclusividad y, por ende,

le permite hacer cesar su utilización sin su autorización.


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Ahora bien, podemos afirmar que existe una cierta confusión terminológica

entre las expresiones "derecho de autor", "derechos intelectuales", "obra

intelectual", "propiedad intelectual, todo lo cual se corresponde con

diversas posturas doctrinarias cuyo tratamiento excede este trabajo. Para

nuestros fines, es suficiente con señalar que la ley protege el derecho de

autor, y que éste tiene dos aspectos: uno vinculado a los elementosextrapatrimoniales, y otro a su explotación económica. Este último aspecto

permite que sea objeto de los contratos (Lorenzetti, 1999).

Así, el citado autor expresa que:

La obra es lo que produce el autor y es intelectual porque

emana de una creación del intelecto, pero a los fines de su

utilización económica, la obra es lo que el Derecho dice que

es, y está definida por el cúmulo de derechos reales ypersonales que se le reconocen. (Lorenzetti, 1999, p. 16).

Añade a ello que “la propiedad intelectual es una forma de proteger laproducción del intelecto confiriéndole al autor un derecho real sobre la

misma” (Lorenzetti, 1999, tomo 3, p. 16).

Sabido es que el derecho de autor es protegido por el artículo 17 de la

Constitución Nacional, el que expresamente prevé: “Todo autor o inventor

es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por eltérmino que le acuerde la ley”.7

El art. 1 de la ley 25.036 define a la obra intelectual como "toda producción

científica, literaria, artística o didáctica, sea cual friere el procedimiento de

reproducción".8 De tal modo, la obra intelectual es “un hacer reproducible”(Lorenzetti, 1999, p. 17).

La mencionada ley enumera de manera meramente ejemplificativa las

obras que son objeto de tutela legal.

Para profundizar en esta temática, remitimos al alumno a la bibliografía de

la lectura obligatoria, en Lorenzetti (1999), páginas 17 y siguientes.

7 Art.17 - Constitución Nacional.

8 Art.1 - Ley 25.036 –Ley de Modificación de la Ley 11.723 – Ley de propiedad Intelectual.

Honorable Congreso de la Nación Argentina.


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6.1.3 Derechos del autor

El autor, en tanto titular del derecho sobre una obra, goza de los siguientes

derechos:

- El derecho de excluir a quienes pretendan usar su obra para explotarla

económicamente.

- El derecho de impedir la modificación de aspectos sustanciales de la

obra.

- El derecho de editar la obra.

- El derecho de difundir públicamente la obra y explotarla.

- El derecho de modificar la obra.

- El derecho de traducir la obra a otro idioma.

- El derecho de disponer o desprenderse de la obra, gratuita u

onerosamente.

6.2 Contrato de Edición

6.2.1 Definición

La ley 11.723 define al contrato de edición en su artículo 37, expresando

que: “Habrá contrato de edición cuando el titular del derecho de propiedadsobre una obra intelectual, se obliga a entregarla a un editor, y éste areproducirla, difundirla y venderla”.9

6.2.2 Calificación y delimitación

El derecho de autor necesita de una forma legal para llevar adelante su

explotación comercial. A tal fin, el ordenamiento jurídico estatuyó al

contrato de edición.

Las tres actividades (reproducción, difusión y venta) que surgen de la

definición antes brindada, en su conjunto, son las que conforman la

actividad del editor, pese a tratarse de tres procesos distintos.

Reproducción: es la “impresión” de la obra, esto es, el procedimientopor el cual se inserta la obra en un soporte tangible.

Difusión: es la actividad de promoción de la obra.

9 Art 37 - Ley 11.723 - Ley de Propiedad Intelectual - Honorable Congreso de la Nación

Argentina.


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Venta: es la actividad por la cual el editor emplea los medios

necesarios para lograr colocar la obra en el mercado al que se

encuentra destinada. La obligación del editor es de medios, porque

éste no se compromete a un resultado específico, sino sólo a poner sus

“mejores esfuerzos” para lograr el éxito comercial de la obra. Es

común que en el mismo contrato de edición se prevea cuál va a ser el

número de ediciones que constituirá la relación contractual, e incluso

en cuántos ejemplares consistirá cada una de ellas. Si nada de esto

estuviese estipulado en el contrato, se estará, como sucede

habitualmente, a los usos y costumbres del lugar. Valga destacar que

su falta de previsión en el contrato no acarrea consecuencias jurídicas

como la nulidad. El contrato será igualmente válido.

Una cuestión relevante es el hecho de que puede pactarse un precio, a

través de las ventas efectivas que se realicen, lo que aleja las dudas en

cuanto a la locación de obra, ya que estamos frente a un contrato denaturaleza más compleja.

En cambio, si el autor estuviese contratado de manera permanente,

debiendo entregar sus obras a cambio de un precio, independientemente

de las cantidades de obras a entregar, estaríamos frente a una clara

locación de servicios, o bien una relación de dependencia, ajustada a la

normativa laboral.

También habrá locación de obra (y no contrato de edición) si en el contrato

que se celebra se prevé sólo la actividad de impresión de la obra, sin que

haya ningún tipo de distribución, ni promoción alguna.

Por último, también puede suceder que exista sólo una actividad de

distribución, donde tampoco existiría el contrato de edición, sino que

estaríamos, valga la redundancia, frente a un contrato de distribución en el

que el distribuidor coloca la obra en los puntos de venta.

6.2.3 Caracteres

Siguiendo a Lorenzetti (1999), podemos afirmar que el contrato de edición

tiene los siguientes caracteres:

1) Es bilateral o sinalagmático: pues genera obligaciones

recíprocas para ambas partes.

2) Es oneroso: conforme lo establece el artículo 40. Pero puede

ser gratuito si el autor no cobra ningún precio y el editor actúa

por un interés no económico, sino de apoyo a las artes.

3) Es consensual: ya que queda concluido por el mero acuerdo de

voluntades.


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4) Es un contrato de empresa: porque el editor es un empresario

dedicado al intercambio de bienes y servicios en el mercado

económico.

6.2.4 Objeto

Como todo contrato, el contrato de edición tiene un objeto que debe ser

lícito, no prohibido por la ley ni contrario a las buenas costumbres.

Este objeto se encuentra constituido, según el artículo 1° de la ley 11.72310,

por las obras intelectuales que sean susceptibles de reproducción,

verbigracia, los libros artísticos, literarios o científicos, los grabados, las

estampas, las fotografías, las grabaciones fonográficas, las copias

cinematográficas, los software, las bases de datos, etcétera.

6.2.5 Forma y prueba

El contrato puede celebrarse en forma verbal o por escrito. En este último

caso, el art. 40 de la ley 11.72311 establece una serie de recomendaciones

en orden a su contenido, cuya lectura sugerimos.

En cuanto a la acreditación de su existencia, rigen los principios generales

relativos a la prueba de los contratos que establece la ley de fondo.

6.2.6 El autor. Obligaciones y derechos

Derechos y obligaciones del autor:

Realizar la obra.

Entregar la obra.

Colaboración. Garantía de autenticidad y disfrute.

10 Art 1 - Ley 11.723 - Ley de Propiedad Intelectual - Honorable Congreso de la Nación

Argentina. 11

Art 40 - Ley 11.723 - Ley de Propiedad Intelectual - Honorable Congreso de la Nación

Argentina.


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6.2.7 El editor. Obligaciones y derechos

Derechos y obligaciones del editor:

Pagar el precio de la obra.

Imprimir, distribuir y vender la obra. Colaboración.

Información.

6.2.8 Riesgos del contrato

En cuanto a los riesgos por pérdida o deterioro, podemos afirmar que el

momento que define la asignación de la asunción de los riesgos es el de la

entrega de la obra misma. En efecto, desde ese momento se transmite elcontrol de la obra, por lo que puede inferirse que previamente a la entrega

los riesgos serán a cargo del autor, mientras que con posterioridad caerán

en cabeza del editor.

Para los casos de fuerza mayor o caso fortuito, la doctrina manifiesta

mayoritariamente la falta de responsabilidad, extinguiéndose el contrato

por imposibilidad de cumplimiento del objeto del contrato (Lorenzetti,

1999).

6.2.9 Modificaciones subjetivas

Para estudiar este punto, se referencia al alumno a la lectura de la

bibliografía obligatoria, en Lorenzetti (1999), tomo 3, página 37.

6.2.10 Extinción

El contrato bajo análisis puede extinguirse por las siguientes causales:

Venta de las ediciones convenidas: el contrato se ha cumplido,

agotando su objeto. Las partes se deberán eventualmente las

rendiciones de cuenta que correspondieren.

Pérdida de la obra: a los fines de determinar la responsabilidad,

remitimos a los conceptos anteriormente vertidos.

Resolución: frente al incumplimiento de una de las partes, la parte

cumplidora podrá resolver el contrato, debiendo regirse por las

disposiciones propias de los contratos en general.


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Vencimiento del plazo resolutorio: libremente las partes pueden

acodar sujetar la duración del vínculo a una fecha determinada.

Acaecida la misma, se extingue el contrato.

Muerte o incapacidad de las partes: si se produce la muerte del

autor, previo a la entrega de la obra, el contrato se extingue, sin

ningún derecho a indemnización por parte del editor. En lo que

atañe a la incapacidad, ésta comprenderá no sólo la demencia,

sino cualquier incapacidad física que impida al autor desarrollar la

obra pactada. Curioso es el caso en que la muerte del autor

acontezca con la obra ya próxima a finalizar, en cuyo caso los

herederos no podrán obligar al editor a un pago parcial, por una

obra inconclusa. Si los herederos continúan y finalizan la obra, el

editor podrá publicarla, en cuyo caso estaremos frente a un nuevo

contrato.

Quiebra del editor: en dicha situación es posible pedir la

resolución del contrato. Sin embargo, el síndico de la quiebrapodrá solicitar autorización judicial para que el contrato se

cumpla, según la conveniencia de los acreedores del editor.

Supresión de la obra: el autor podrá incluso suprimir la obra,

extinguiendo el contrato, sin perjuicio de la correspondiente

indemnización de los daños y perjuicios que hubiese ocasionado al

autor.

Seguidamente daremos algunos conceptos de interés de la Ley 11.723,

referidas a la inscripción de la obra y sus eventuales sanciones.

Entre otras cuestiones importantes, ¿qué procedimiento debemos seguir

para inscribir una obra intelectual?

Según lo establece la ley 11.723 en su artículo 61 y siguientes, la obra

deberá presentarse en el Registro Nacional de Propiedad Intelectual,

donde deberá depositar el editor de las obras, comprendidas en el artículo

1°, tres ejemplares completos, dentro de los tres meses siguientes a su

aparición. Si la edición fuera de lujo o no excediera de cien ejemplares,

bastará con depositar un solo ejemplar. En el mismo término y condiciones

deberán respetarse las presentaciones para las obras impresas

provenientes de países extranjeros, pero que tuvieren editor en laRepública. Los plazos se contarán desde el primer día de ponerse en venta

en territorio argentino.12

Para el caso de pinturas, arquitecturas, esculturas, etcétera, el depósito

consistirá en un croquis o fotografía del original, con las indicaciones

suplementarias que permitan identificarlas.

12 Arts. 61 y sgtes - Ley 11.723 - Ley de Propiedad Intelectual - Honorable Congreso de

la Nación Argentina.


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Para películas cinematográficas, el depósito consistirá en una relación del

argumento, diálogos, fotografías y escenarios de sus principales escenas. Y,

finalmente, para los programas de computación, consistirá el depósito de

los elementos y documentos que determine la reglamentación.

A toda persona que se presente a inscribir una obra con los ejemplares ocopias respectivas, le será entregado un recibo provisorio, con los datos,

fecha y circunstancias que sirven para identificar la obra, haciendo constar

su inscripción.

Una de las actividades a desarrollar por el Registro Nacional de la

Propiedad Intelectual consiste en publicar diariamente, en el Boletín

Oficial, la nómina de las obras presentadas para su inscripción, además de

las actuaciones que la Dirección estime necesarias, con indicación de su

título, autor, editor, clase a la que pertenece y demás datos que las

individualicen. Pasado un mes desde la publicación, sin haberse deducido

oposición, el Registro las inscribirá y otorgará a los autores el título de

propiedad definitivo si éstos lo solicitaren.

Para aquellos casos en que existiese algún reclamo, éste deberá realizarse

dentro del plazo de un mes, y se levantará un acta de exposición, de la que

se dará traslado por cinco días al interesado, debiendo el Director del

Registro Nacional de la Propiedad Intelectual resolver el caso dentro de los

diez días subsiguientes.

Dicha resolución podrá apelarse al ministerio respectivo, dentro de otros

diez días y la resolución ministerial no será objeto de recurso alguno, salvoel derecho de quien se crea lesionado para iniciar el juicio correspondiente.

¿Qué consecuencias trae la falta de inscripción?

Pues bien, la falta de inscripción trae como consecuencia la suspensión del

derecho del autor hasta el momento en que la efectúe, recuperándose

dichos derechos en el acto mismo de la inscripción, por el término y

condiciones que correspondan, sin perjuicio de la validez de las

reproducciones, ediciones, ejecuciones y toda otra publicación hechas

durante el tiempo en que la obra no estuvo inscripta.

Es importante destacar que no se admitirá el registro de una obra sin la

mención de su "pie de imprenta". Se entiende por tal, la fecha, lugar,

edición y la mención del editor.

Ahora bien, en la misma Ley 11.723 se establece, además, cuáles serán las

sanciones, frente a los distintos incumplimientos. Veamos algunos de ellos

a continuación.


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Para aquellos casos en que se defrauda en cualquier forma los derechos de

propiedad intelectual reconocidos por la Ley, se reprimirá con la pena

establecida por el artículo 172 del Código Penal.13

Sin perjuicio de la disposición general del artículo

precedente, se consideran casos especiales de defraudación

y sufrirán la pena que el Código Penal establece, además del

consecuente secuestro de la edición ilícita:

a) El que edite, venda o reproduzca por cualquier

medio o instrumento, una obra inédita o publicada sin

autorización de su autor o derechohabientes.

b) El que falsifique obras intelectuales,

entendiéndose como tal la edición de una obra ya editada,ostentando falsamente el nombre del editor autorizado al

efecto.

c) El que edite, venda o reproduzca una obra

suprimiendo o cambiando el nombre del autor, el título de la

misma o alterando dolosamente su texto.

d) El que edite o reproduzca mayor número de los

ejemplares debidamente autorizados.14

La Ley de propiedad Intelectual prevé también la posibilidad de lograrmedidas preventivas. Efectivamente, los jueces podrán, previa fianza de los

interesados, decretar preventivamente la suspensión de un espectáculo

teatral, cinematográfico, filarmónico u otro análogo; el embargo de las

obras denunciadas, así como el embargo del producto que se haya

percibido por todo lo anteriormente indicado y toda medida que sirva para

proteger eficazmente los derechos que ampare esta Ley de propiedad

Intelectual.

Ninguna formalidad se ordena para aclarar los derechos del autor o de sus

causahabientes. En caso de contestación, los derechos estarán sujetos a los

medios de prueba establecidos por las Leyes vigentes.

En cuanto a la posibilidad de iniciar acciones en el ámbito civil, podemos

afirmar que en todo juicio motivado por esta Ley, ya sea por aplicación de

sus disposiciones, como consecuencia de los contratos y actos jurídicos que

tengan relación con la propiedad intelectual, regirán, fuera de las medidas

preventivas, en que se establece para las excepciones dilatorias en los

13 Art 172 – Código Penal Argentino.

14 Art. 72 - Ley 11.723 - Ley de Propiedad Intelectual - Honorable Congreso de la Nación

Argentina.


18/48

17

respectivos códigos de Procedimientos, en lo Civil y Comercial, con las

siguientes modificaciones que establece la ley que protege los derechos del

autor:

a) Siempre habrá lugar a prueba a pedido de las partes o

de oficio pudiendo ampliarse su término a 30 días, si el

juzgado lo creyere conveniente, quedando firme a esta

resolución.

b) Durante la prueba y a pedido de los interesados se

podrá decretar una audiencia pública, en la sala del tribunal

donde las partes, sus letrados y peritos expondrán sus

alegatos u opiniones.

Esta audiencia podrá continuar otros días si uno sólofuera insuficiente.

c) En las mismas condiciones del inciso anterior y cuando

la importancia del asunto y la naturaleza técnica de las

cuestiones lo requieran, se podrá designar un jurado de

idóneos en la especialidad de que se tratare, debiendo estar

presidido para las cuestiones científicas por el Decano de la

Facultad de Ciencias Exactas o la persona que éste

designare, bajo su responsabilidad, para reemplazarlo; para

las cuestiones literarias, el Decano de la Facultad de Filosofía

y Letras; para las artísticas, el Director del Museo Nacional

de Bellas Artes y para las musicales, el Director del

Conservatorio Nacional de Música.15

El artículo 81, sigue:

Complementarán el jurado dos personas designadas de

oficio. El jurado se reunirá y deliberará en último término enla audiencia que establece el inciso anterior. Si no se hubiere

ella designado, en una especial y pública en la forma

establecida en dicho inciso.

Su resolución se limitará a declarar si existe o no la lesión

a la propiedad intelectual, ya sea legal o convencional. Esta

resolución valdrá como los informes de los peritos


Argentina.


19/48

18

nombrados por partes contrarias, cuando se expiden de

común acuerdo.16

6.3 Los derechos de propiedad

industrial

Como antes dijimos, los bienes inmateriales comprenden en su abanico a

los derechos de propiedad industrial.

Cuando hablamos de propiedad industrial, estamos cometiendo una falta

de tecnicismo jurídico, porque no se trata de un derecho de propiedad en

el sentido regulado por el Código Civil y Comercial, aunque puedan existirciertas analogías. La diferencia fundamental está dada porque la propiedad

industrial refiere más a la oponibilidad que al goce sobre una cosa, por lo

que se relaciona más con los derechos absolutos y relativos, antes que con

los derechos reales y personales. Si, en cambio, nos referimos a la

propiedad del Derecho Civil o derecho real de dominio, podemos observar

que es un derecho perpetuo, lo que no resulta aplicable en materia de

propiedad industrial, donde la exclusividad es otorgada por un plazo

determinado de tiempo al titular.

Entendemos a la propiedad industrial en sentido lato o amplio, abarcando,

por lo tanto, a la industria, al sector agrario, al de servicios, y al comercio.

Entre los derechos industriales quizás resulte obvio mencionar que se

encuentran comprendidas las marcas, los nombres, el secreto industrial y

el denominado know how .

En síntesis, los derechos de propiedad industrial comprenden todos

aquellos que son susceptibles de patentamiento, a saber:

a) las marcas;

b) el nombre comercial:c) el secreto industrial:

d) la asistencia técnica:

e) el Know How;

f) entre otros.


Argentina.


20/48

19

6.3.1 Costumbres actuales y finalidad económica

Enseña Lorenzetti (1999) que los derechos industriales son de suma

importancia en el ámbito económico puesto que el escenario económico

actualmente muestra un evidente grado de desmaterialización, de modo

tal que los recursos y ganancias se concentran en gran medida en bienes

inmateriales, también denominados intangibles. Así, por ejemplo, cuando

se vende una empresa, los que asumen un mayor valor en términos

económicos son la marca, los signos, los diseños, etc.

Como tales bienes intangibles son fáciles de reproducir o copiar, el

ordenamiento jurídico ha acudido a su protección diseñando un sistema

innovador a través de un registro denominado “patentamiento”, quecomenzó a otorgar al titular el derecho a excluir a tercero de su

explotación, asegurándole así el derecho a una explotación económica

exclusiva.

Pero no debemos perder de vista que en esta materia estudiaremos los

derechos industriales sobre los bienes intangibles patentables como objeto

de los contratos de empresa.

6.3.2 La protección basada en derechos reales y

personales

El derecho protege a los bienes intangibles concediendo un privilegio deexplotación exclusiva a su titular, en la medida en que sean patentables y

se encuentren patentados. La contracara de ello es que el titular goza del

derecho a excluir a terceros de su explotación. Ahora bien, estos derechos

industriales, debido a su inmaterialidad, necesitan de otros que le dan

entidad económica y le permiten su circulación.

De tal modo, siguiendo a Lorenzetti (1999), podemos decir que estos

bienes gozan de una protección que viene dada por el derecho real, que

permite su uso y su oponibilidad a terceros; y por el derecho personal,

basado en el contrato que se celebre sobre él, que sólo puede ser oponible

a la contraparte y no a los terceros. Además, por una acción

extrapatrimonial, basada en los daños causados por terceros a la propiedad

industrial, y por la defensa penal en los casos en que exista tipificación

delictiva.

6.3.2 Los derechos de propiedad industrial

Remitirse a lo expuesto en el punto 6.


21/48

20

6.3.4 Patentes

En lo que se refiere al derecho de patentes, podemos afirmar que se trata

de una de las áreas de mayor importancia en la actualidad. Esto obedece a

que se trata de la concesión de un poder de explotación exclusiva sobre un

invento. Los caracteres propios de la tan mencionada exclusividad de la

explotación son el ser: a. temporario, agotándose tanto por el vencimiento

del plazo de ley, como por el no uso. b. Contener limitaciones de Orden

Público. c. Se deben aplicar parámetros de licitud y razonabilidad, sin

incurrir en abusos.

La Ley 24.48117 sobre patentes de invención, en su art. 4, entiende como

patentable a las invenciones y productos o procedimientos siempre que

sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de

aplicación industrial. A su vez, estipula que se considere invención a toda

creación humana que permita transformar materia o energía para su

aprovechamiento por el hombre. Y expresa que será considerada novedosa

toda invención que no esté comprendida en el estado de la técnica; para,

finalmente, establecer que por estado de la técnica deberá entenderse el

conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la

fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la

prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la

explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el

país o en el extranjero. Señala también cuándo existe actividad inventiva y

cuándo existe aplicación industrial.18

Asimismo, la ley no considerará invenciones y, por ende, no les brindará la

protección que surge de ella, a:

a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos

matemáticos;

b) Las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación

estética, así como las obras científicas;

c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de

actividades intelectuales, para juegos o para actividades

económico-comerciales, así como los programas de

computación;

17 Art 4 - Ley 24.481 – Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad- Honorable

Congreso de la Nación Argentina.18

Art 4 - Ley 24.481 – Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad- Honorable

Congreso de la Nación Argentina.


22/48

21

d) Las formas de presentación de información;

e) Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de

diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a

animales;

f) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezcla de

productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones

o de materiales, salvo que se trate de su combinación o

fusión de tal manera que no puedan funcionar

separadamente o que las cualidades o funciones

características de las mismas sean modificadas para obtener

un resultado industrial no obvio para un técnico en la

materia;

g) Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la

naturaleza.19

El hecho de que no se los considere invenciones es propio de la naturaleza

que llevan inserta, por lo que se considera correcto el criterio seguido por

el legislador.

La ley determina que no serán patentables:

a) Las invenciones cuya explotación en el territorio de la

República Argentina deba impedirse para proteger el ordenpúblico o la moralidad, la salud o la vida de las personas o de

los animales o para preservar los vegetales o evitar daños

graves al medio ambiente;

b) La totalidad del material biológico y genético existente en

la naturaleza o su réplica, en los procesos biológicos

implícitos en la reproducción animal, vegetal y humana,

incluidos los procesos genéticos relativos al material capaz

de conducir su propia duplicación en condiciones normales y

libres, tal como ocurre en la naturaleza;

c) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos y

los procedimientos esencialmente biológicos para su

producción, sin perjuicio de la protección especial conferida

por la Ley 20.247 y la que eventualmente resulte de

19 Art. 6 - Ley 24.481 – Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad- Honorable



23/48

22

conformidad con las convenciones internacionales de las

que el país sea parte.20

Podemos afirmar que:

El derecho a la patente pertenecerá al inventor o sus

causahabientes quienes tendrán el derecho de cederlo o

transferirlo por cualquier medio lícito y concertar contratos

de licencia.

La patente confiere a su titular los siguientes derechos

exclusivos, sin perjuicio de lo normado en los artículos 36,

37, 102 y 103 de la ley bajo examen:

a) Cuando la materia de la patente sea un producto, el deimpedir que terceros sin su consentimiento, realicen actos

de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o

importación del producto objeto de la patente;

b) Cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el

titular de una patente de procedimiento tendrá derecho de

impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto

de utilización del procedimiento y los actos de: uso, oferta

para la venta, venta o importación para estos fines del

producto obtenido directamente por medio de dichoprocedimiento.21

La Ley establece que salvo prueba en contrario se presumirá inventor a la

persona o personas físicas que se designen como tales en la solicitud de

patente o de certificado de modelo de utilidad. 22El inventor o inventores,

por supuesto, tendrán derecho a ser mencionados en el título

correspondiente.

Es importante destacar que:

20 Art. 7 - Ley 11.723 - Ley 24.481 – Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad-

Honorable Congreso de la Nación Argentina. 21

Art. 8 - Ley 24.481 – Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad- Honorable

Congreso de la Nación Argentina. 22




24/48

23

El derecho conferido por la patente estará determinado por

la primera reivindicación aprobada, las cuales definen la

invención y delimitan el alcance del derecho. La descripción

y los dibujos o planos o, en su caso, el depósito de material

biológico servirán para interpretarlas.23

Una situación particular es aquella de las invenciones desarrolladas

durante una relación laboral. En efecto, la Ley de patentes de invención

prevé distintas situaciones, que trataremos a continuación:

a) Las realizadas por el trabajador durante el curso de su

contrato o relación de trabajo o de servicios con el

empleador que tengan por objeto total o parcialmente la

realización de actividades inventivas, pertenecerán al

empleador.

b) El trabajador, autor de la invención bajo el supuesto

anterior, tendrá derecho a una remuneración suplementaria

por su realización, si su aporte personal a la invención y la

importancia de la misma para la empresa y empleador

excede de manera evidente el contenido explícito o implícito

de su contrato o relación de trabajo.24

Para aquellos casos en los que no existieran las condiciones estipuladas en

el punto:

a) cuando el trabajador realizara una invención en relación

con su actividad profesional en la empresa y en su obtención

hubieran influido predominantemente conocimientos

adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios

proporcionados por ésta, el empleador tendrá derecho a la

titularidad de la invención o a reservarse el derecho de

explotación de la misma. El empleador, téngase presente,

deberá ejercer tal opción dentro de los noventa (90) días de

realizada la invención.25

Ley de patentes de invención prevé también situaciones tales como:

c) Cuando sea el empresario quien asuma la titularidad de una invención o

se reserve el derecho de explotación de la misma, el trabajador tendrá

23 Art. 11 - - Ley 24.481 – Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad- Honorable


Art. 10 incisos a y b - - Ley 24.481 – Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad-


Art. 10 inc. b - - Ley 24.481 – Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad-



25/48

24

derecho a una compensación económica justa, fijada en atención a la

importancia industrial y comercial del invento, teniendo en cuenta el valor

de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y los aportes del

propio trabajador. En el supuesto de que el empleador otorgue una licencia

a terceros, el inventor podrá reclamar al titular de la patente de invención

el pago de hasta el cincuenta por ciento (50 %) de las regalíasefectivamente percibidas por éste.

d) Una invención industrial será considerada como

desarrollada durante la ejecución de un contrato de trabajo

o de prestación de servicios, cuando la solicitud de patente

haya sido presentada hasta un (1) año después de la fecha

en que el inventor dejó el empleo dentro de cuyo campo de

actividad se obtuvo el invento.

e) Las invenciones laborales en cuya realización no

concurran las circunstancias previstas en los puntos a) y b)

pertenecerán exclusivamente al autor de las mismas. f) Será

nula toda renuncia anticipada del trabajador a los derechos

conferidos en este artículo. 26

Tal supuesto, como puede fácilmente advertirse, configurará una práctica

abusiva, que deberá tenerse por no escrita.

Veamos ahora el complejo trámite de otorgamiento que está previsto en

nuestra legislación. Ello, como ya referimos, no hace más que desalentar la

generación de patentes, y, en consecuencia, desalentar la creatividad

aplicada al desarrollo económico y social de una comunidad. Países con

una firme intención de crecimiento, lejos de desalentar la creatividad bajo

análisis, invierten grandes sumas de dinero para el desarrollo de la misma.

Adentrémonos ahora al trámite mencionado en la Ley 24.481, donde “paraobtener una patente será preciso presentar una solicitud escrita ante la

Administración Nacional de Patentes del Instituto Nacional de la Propiedad

Industrial, con las características y demás datos que indique esta ley y su

reglamento”. 27

La patente podrá ser solicitada directamente por el inventor

o por sus causahabientes o a través de sus representantes.

Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros

países se reconocerá como fecha de prioridad la fecha en

26 Art. 10 incisos d y e – Ley 24.481 – Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad-





26/48

25

que hubiese sido presentada la primera solicitud de patente,

siempre y cuando no haya transcurrido más de un (1) año de

la presentación originaria. 28

Adviértase que el derecho de prioridad enunciado en el párrafo anterior

deberá ser invocado en la solicitud de patente, debiendo el solicitante

presentar, en la forma y plazos que reglamentariamente se establezca, una

declaración de prioridad y una copia certificada por la oficina de origen de

la solicitud anterior acompañada de su traducción al castellano, cuando esa

solicitud esté redactada en otro idioma.29

Adicionalmente, para reconocer la prioridad que estamos

tratando, deberán satisfacerse los requisitos siguientes:

I) Que la solicitud presentada en la República Argentina

no tenga mayor alcance que la que fuera reivindicada en la

solicitud extranjera, si lo tuviere, la prioridad deberá ser sólo

parcial y referida a la solicitud extranjera.

II) Que exista reciprocidad en el país de la primera

solicitud.30

La Ley prevé el caso de varios inventores que hayan realizado la misma

invención independientemente los unos de los otros.

El derecho a la patente pertenecerá al que tenga la solicitud

con fecha de presentación o de prioridad reconocida, en su

caso, más antigua. Si la invención hubiera sido hecha por

varias personas conjuntamente el derecho a la patente

pertenecerá en común a todas ellas. 31

Nada impide que el solicitante desista de su solicitud en cualquier

momento de la tramitación.

Para el caso de que la solicitud corresponda a más de un solicitante, el

desistimiento bajo análisis deberá hacerse en común, por todos los










27/48

26

solicitantes. Si no lo fuera, los derechos del renunciante acrecerán a favor

de los demás solicitantes, en partes iguales.

La solicitud de patente no podrá comprender más que una sola invención o

un grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que integren

un único concepto inventivo en general. De otra manera, deberán

presentarse otras solicitudes, para cada una de ellas.

Las solicitudes que no cumplan con este requisito habrán de ser divididas

de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente.

En cuanto a los plazos:

Si transcurrieran noventa (90) días corridos desde la fecha

de presentación de la solicitud sin que se acompañe latotalidad de la documentación, ésta se denegará sin más

trámite, salvo casos de fuerza mayor debidamente

justificada. La falta de presentación dentro del mismo plazo

de los elementos consignados en el punto f) originará la

pérdida del derecho a la prioridad internacional.32

Dentro de la documentación a presentar:

La invención deberá ser descripta en la solicitud de manera

suficientemente clara y completa para que una persona

experta y con conocimientos medios en la materia pueda

ejecutarla. Asimismo, deberá incluir el mejor método

conocido para ejecutar y llevar a la práctica la invención, y

los elementos que se empleen en forma clara y precisa.33

Para los supuestos que se presentaren “dibujos, planos y diagramas que se

acompañen deberán ser lo suficientemente claros para lograr lacomprensión de la descripción”.34








28/48

27

La solicitud de patente en trámite y sus anexos serán confidenciales hasta

el momento de su publicación, ello a los fines de proteger al autor de la

misma.

¿Puede la solicitud tener observaciones? Y para el caso de afirmativa, ¿qué

sucede?

Cuando la solicitud merezca observaciones, la

Administración Nacional de Patentes correrá traslado de las

mismas al solicitante para que, dentro del plazo de sesenta

(60) días, haga las aclaraciones que considere pertinentes o

presente la información o documentación que le fuera

requerida. Si el solicitante no cumple con los requerimientos

en el plazo señalado, su solicitud se considerará desistida.

Todas las observaciones serán formuladas en un solo acto

por la Administración Nacional de Patentes, salvo cuando se

requieran aclaraciones o explicaciones previas al solicitante.

Cualquier persona podrá formular observaciones fundadas a

la solicitud de patentes y agregar prueba documental dentro

del plazo de sesenta (60) días a contar de la publicación

(artículo 26). Las observaciones deberán consistir en la falta

o insuficiencia de los requisitos legales para su concesión.35

Para el caso de que las observaciones formuladas por la Administración

Nacional de Patentes no fuesen salvadas por el solicitante, se procederá a

denegar la solicitud de la patente comunicándoselo por escrito al

solicitante, con expresión de los motivos y fundamentos de la resolución,

como suele hacerse toda vez que se niega, debe fundamentarse la

negativa.

Aprobados todos los requisitos que correspondan, la Administración

Nacional de Patentes procederá a extender el título correspondiente.

La concesión de toda patente se hará sin perjuicio de tercero con mejor

derecho que el solicitante y sin garantía del Estado en cuanto a la utilidad

del objeto sobre el que recae. El tercero que se considere con algún

derecho de reclamo, dispone de todas las vías administrativas y legales

para el reconocimiento de sus legítimos derechos.

Asimismo la Ley prevé que:




29/48

28

El anuncio de la concesión de la Patente de Invención se

publicará en el Boletín que editará la Administración

Nacional de Patentes. El aviso deberá incluir las menciones

siguientes:

a) el número de la patente concedida;

b) la clase o clases en que se haya incluido la patente;

c) el nombre y apellido, o la denominación social, y la

nacionalidad del solicitante y, en su caso, del inventor, así

como su domicilio;

d) el resumen de la invención y de las reivindicaciones;

e) la referencia al boletín en que se hubiere hecho pública

la solicitud de patente y, en su caso, las modificaciones

introducidas en sus reivindicaciones;

f) la fecha de la solicitud y de la concesión, y g) el plazo

por el que se otorgue.36

Cabe aclarar que:

Sólo podrán permitirse cambios en el texto del título de una

patente para corregir errores materiales o de forma. Las

patentes de invención otorgadas serán de público

conocimiento y se extenderá copia de la documentación aquien la solicite, previo pago de los aranceles que se

establezcan.37

Finalmente, recordamos que según los términos del artículo 35 de la Ley

24.481, el plazo que se otorga para la explotación de una patente es de

veinte (20) años.38

6.3.5 Marcas

La Marca es un elemento de gran importancia en lo que atañe al mundo

comercial de la actualidad, no pudiendo confundirse con la patente ya que

no requiere novedad alguna, ya que se trata de un signo distintivo que

permite identificar determinados productos o servicios a los consumidores.



Arts. 33 y 34 - Ley 24.481 – Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad-





30/48

29

Se destacan en el ámbito de la marca los caracteres de notoriedad y

reconocibilidad, aplicables tanto a consumidores, como a competidores del

titular.

Sus funciones más destacadas son:

Remite al origen empresario de los bienes.

Distingue el producto, orientando a los consumidores y

permitiéndoles apreciar sus características particulares.

Permite generar un posicionamiento estratégico de la empresa,

asimilando la marca a una reputación empresarial en el mercado.

Publicidad, ya que representa la imagen de la empresa.

Recomendamos al alumno la lectura del artículo 1 de la Ley 22.362.39

Téngase presente que no se consideran marcas y no son registrables según

el artículo 2 de la ley 22.362:

a) los nombres, palabras y signos que constituyen la

designación necesaria o habitual del producto o servicio a

distinguir, o que sean descriptos de su naturaleza, función,

cualidades u otras características;

b) los nombres, palabras, signos y frases publicitarias que

hayan pasado al uso general antes de su solicitud de

registro;

c) la forma que se dé a los productos;

d) el color natural o intrínseco de los productos o un solo

color aplicado sobre los mismos.40

Como así tampoco podrán ser registrados, según el artículo siguiente:

a) una marca idéntica a una registrada o solicitada con

anterioridad para distinguir los mismos productos o

servicios;

b) las marcas similares a otras ya registradas o solicitadas

para distinguir los mismos productos o servicios;

39 Art. 1 - Ley 22.362 – Ley de Marcas – Honorable Congreso de la Nación Argentina.40 Art. 2 - Ley 22.362

– Ley de Marcas

– Honorable Congreso de la Nación Argentina.


31/48

30

c) las denominaciones de origen nacional o extranjeras. Se

entiende por denominación de origen el nombre de un país

de una región, de un lugar o área geográfica determinado

que sirve para designar un producto originario de ellos y

cuyas cualidades y características se deben exclusivamente

al medio geográfico. También se considera denominación deorigen la que se refiere a un área geográfica determinada

para los fines de ciertos productos.

d) las marcas que sean susceptibles de inducir a error

respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad,

técnicas de elaboración, función, origen de precio u otras

características de los productos o servicios a distinguir;

e) las palabras, dibujos y demás signos contrarios a la moral

y a las buenas costumbres;

f) las letras, palabras, nombres, distintivos, símbolos, que

usen o deban usar la Nación, las provincias, las

municipalidades, las organizaciones religiosas y sanitarias;

g) las letras, palabras, nombres o distintivos que usen las

naciones extranjeras y los organismos internacionales

reconocidos por el gobierno argentino;

h) el nombre, seudónimo o retrato de una persona, sin su

consentimiento o el de sus herederos hasta el cuarto grado

inclusive;

i) las designaciones de actividades, incluyendo nombres y

razones sociales, descriptivas de una actividad, para

distinguir productos. Sin embargo, las siglas, palabras y

demás signos, con capacidad distintiva, que formen parte de

aquéllas, podrán ser registrados para distinguir productos o

servicios;

j) las frases publicitarias que carezcan de originalidad.41

La propiedad de una marca y la exclusividad de uso también se obtienen

con su registro (art. 6), debiendo tener, para ser titular de una marca o

para ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso un interés

legítimo del solicitante o del oponente.42

41 Art. 3 - Ley 22.362 – Ley de Marcas – Honorable Congreso de la Nación Argentina.

42 Art. 6 - Ley 22.362 –

Ley de Marcas –



32/48

31

En cuanto a los plazos, el término de duración de la marca registrada será

de diez (10) años. Podrá ser renovada indefinidamente por períodos

iguales si la misma fue utilizada, dentro de los Cinco (5) años previos a cada

vencimiento, en la comercialización de un producto, en la prestación de un

servicio, o como parte de la designación de una actividad. La transferencia

de la marca registrada es válida respecto de terceros una vez inscripta en laDirección Nacional de la Propiedad Industrial.43

6.3.6 Nombre comercial

Se diferencia de la marca el llamado nombre comercial, porque éste refiere

al titular del comercio, en tanto la marca refiere al producto o servicio que

se presta.

El derecho al nombre nace con su uso y difusión social sin necesidad de

registración alguna, en tanto el derecho a la marca nace recién con su

registración.

6.3.7 La información

Todo lo referido a la investigación y desarrollo de una creación, genera

información que es propiedad de la empresa, y que debe ser protegido

dentro del ámbito de la competencia desleal, ya que suelen ser

sumamente onerosas estas actividades, que pretenden la investigación,

para luego generar un producto o servicio y explotarlo comercialmente.

6.3.8 El know-how

El Know How es un conocimiento práctico, reproducible y probadamente

exitoso. La protección del know how no proviene de una ley específica,sino que su marco de protección es contractual, por lo que amerita que las

partes dediquen todo el tiempo que sea necesario para su correcta

definición e identificación. Por otra parte, si las partes no lo previeran por

vía contractual, podemos apoyarnos en las leyes de defensa de la

competencia, para su protección.

43 Art. 5 - Ley 22.362 –

Ley de Marcas –



33/48

32

6.4 Contrato de licencia

6.4.1 Definición

El contrato de licencia es aquel por medio del cual el titular de un derechode propiedad industrial cede a otra el uso y goce sobre el mismo. A través

de este contrato, se transmite el derecho de uso y explotación, sin

transmitirse las acciones derivadas del derecho en cuestión, pudiendo

incluso celebrar otros contratos de licencia si no hubiera pactado

exclusividad con el licenciatario. Debemos recordar que el contrato de

licencia posee tipicidad social.

6.4.2 Calificación

El contrato de licencia, como todos los contratos, se conforma de cláusulas

que definen su contenido. Entre esas cláusulas, las más comunes son:

a) aquella que determina la naturaleza del objeto del contrato;

b) la cláusula que prevé las obligaciones de las partes;

c) la cláusula que establece el carácter de la transferencia del uso y

goce, esto es, si es definitivo o temporario;

d) la cláusula que fija el precio y la modalidad de pago;

e) la cláusula que estipula el cálculo de la regalía (o royalty).

f) la cláusula que prevé la duración o plazo contractual;

g) la cláusula que determina las limitaciones al uso y goce.h) la cláusula que delimita el mercado asignado de actuación del

licenciatario;

i) la cláusula que estipula la asistencia técnica a brindar por el

licenciante;

j) la cláusula que prevé las causales de extinción;

k) entre otras.

6.4.3 Caracteres

Son características del contrato de licencia:

El licenciante es el sujeto que autoriza al licenciatario a utilizar la

patente del modo convenido, a su riesgo, pero sin transferirle el

derecho del que es titular.


34/48

33

El licenciatario, por su parte, se compromete a utilizar en la forma

convenida la patente objeto del contrato, pagando a cambio de

ello una retribución en dinero.

En principio, rige lo convenido por las partes, el derecho de patentes yfinalmente, en ausencia de normas específicas, las normas relativas a la

locación, atento encontramos en un contrato de cesión de uso.

6.4.4 Modalidades

Siguiendo a Lorenzetti (1999), diremos que las licencias pueden clasificarse

en:

1) Desde el punto de vista de su duración, sin plazo o

con plazo.

2) Desde el punto de vista de los derechos que se

otorgan al licenciatario, en contratos de explotación total o

parcial.

3) Según el área de explotación, pueden extenderse a

todo un país, a varios países, o a una zona determinada.

4) Según las licencias sean o no exclusivas, en licencias

con exclusividad y licencias parciales.

5) Finalmente, en licencias independientes de otra

relación jurídica o accesorias de otro contrato. (Lorenzetti,

1999, p. 88).

6.4.5 Contenido

El contrato de licencia, como todos los contratos, encuentra su contenidoen las cláusulas que lo conforman y que contienen los elementos

esenciales, naturales, y accidentales del contrato de que se trate. Entre

éstas, podemos mencionar como cláusulas más frecuentes del contrato de

licencia a las siguientes, a saber:

1) El objeto del contrato (tecnología)

2) Las obligaciones de las partes (cedente o exportador y

cesionario o importador)


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3) Mención sobre el carácter definitivo o temporario de la

transferencia de tecnología

4) Precio pactado y modalidad de pago; esto es, si el precio es

único, o si es periódico; y si será un precio fijo o se determina un

porcentual sobre las ventas realizadas, entre otras modalidadesque las partes pueden estipular en ejercicio de su autonomía de la

voluntad

5) Moneda en la que debe efectuarse el pago

6) La determinación de las pautas para el cálculo del royalty

(regalía)

7) La indicación de los impuestos que gravan a la operación y a

la transferencia del royalty y quién será el obligado a su pago

8) La duración del contrato

9) La indicación de la producción mínima de los productos

generados con la tecnología recibida que debe lograr el cesionario

10) Determinación del mercado dentro del cual puede actuar el

cesionario

11) La determinación de la asistencia técnica que debe prestar el

cedente

12) Determinación de la calidad de los bienes o servicios a

producir y sus precios en el mercado

13) Fijación de las garantías y sanciones para el caso deincumplimiento por cualquiera de las partes;

14) Las causas de extinción del contrato;

15) La designación de la jurisdicción judicial a la que se someten

las partes en caso de controversias.

6.4.6 Obligaciones del licenciante

Expresa Roncero Sánchez que “La obligación esencial del licencianteconsiste en la concesión del uso de explotación sobre el derecho que

constituye el objeto del contrato” (citado en Lorenzetti, 1999, pág. 89). Ycontinúa expresando que esta “…obligación presenta una pluralidad dedeberes de prestación positiva tendientes a permitir el uso y goce por

parte del licenciatario, mostrando un claro paralelismo con la locación de

cosas” (citado en Lorenzetti, 1999, pág. 89-90).


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Además, y aunque resulta obvio por ser una obligación común a todos los

contratos de cesión de uso, señalamos que el contrato de licencia pone en

cabeza del licenciante la obligación de garantizar la existencia del derecho

cuyo uso transfiere y así también su goce sin perturbación alguna. En los

primeros tiempos, esta cuestión había dado lugar a un arduo debate, pero,

en la actualidad, la doctrina abrumadoramente mayoritaria considera quela licencia reconoce como naturaleza jurídica la de ser un contrato de

cesión de uso y goce.

6.4.7 Obligaciones del licenciatario

La obligación principal del licenciatario es el pago del precio pactado en el

contrato de licencia.

Existe en doctrina una discusión acerca de la existencia de otras

obligaciones de carácter secundario. Remitimos para su lectura a la

bibliografía de consulta obligatoria (Lorenzetti, 1999).

6.5 Otros contratos vinculados a los

derechos de propiedad industrial

Otros contratos propios de la propiedad industrial son el de cesión de

derechos industriales, de delimitación del uso de una marca, de fabricación

por cuenta de terceros, de know-how, de asistencia técnica, y de

transmisión de secreto industrial.

6.5.1 Cesión de derechos industriales. Definición.Efectos

La Cesión de derechos industriales, al igual que la cesión de créditos que

regulaba el viejo Código Civil de Vélez, implica la transmisión del derecho

(en este caso, industrial). De tal modo, se distingue del contrato de licencia

antes analizado por cuanto este último contrato, como se expuso, sólo

importa transmitir el uso y goce del derecho de explotación.


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6.5.2 Contrato de delimitación del uso de una marca.

Definición. Efectos

Es el contrato por el cual los titulares de dos o más marcas, entre las que

existe colisión, fijan los límites de uso para su coexistencia (Lorenzetti,

1999).

En términos más simples, expresa el autor Lorenzetti antes referenciado

que se trata de “pactos de no agresión” (Lorenzetti, 1999).

A diferencia del contrato de licencia, las partes involucradas son ambos

titulares de una marca.

El efecto de este contrato es la restricción convenida y, por lo tanto,voluntaria del ejercicio de los derechos que derivan de la titularidad de una

marca.

6. 5.3 Contrato de fabricación por cuenta de terceros.

Definición. Efectos

Básicamente estamos frente a una locación de obra, que consiste en el

encargo de fabricar un determinado bien, al que luego se le incorpora una

marca.

Quien realiza la obra no será responsable de los daños que se causen con

motivo de la marca a terceros, dicha responsabilidad continúa siempre en

cabeza del titular del derecho.

6.5.4 Contrato de know-how. Definición. Efectos

El contrato de Know How es una categoría dentro de los contratos de

propiedad intelectual, precisamente porque su objeto (know how) es una

obra intelectual.

Remitimos al alumno a lo ya expresado al estudiar el contrato de

franquicia.


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6.5.5 Contrato de asistencia técnica. Definición.

Efectos

Por intermedio de este contrato, la empresa asistente se obliga a poner al

servicio de la otra parte toda su pericia y experiencia, asumiendo una

obligación de hacer, en lo que se refiere a la asistencia técnica de un

proceso industrial. Se trata de un contrato de servicios y, por lo tanto, son

aplicables las normas jurídicas relativas a los mismos.

6.5.6 Transmisión de secreto industrial. Definición.

Efectos

Nos encontramos, como se podrá inferir, nuevamente en el ámbito de la

protección de la competencia desleal, en cuanto el secreto industrial trata

de técnicas o procedimientos creados por una empresa, y, por lo tanto, de

su exclusiva propiedad, pero que no encuentra protección en la normativa

propia de la propiedad intelectual en sentido amplio. Generalmente, es

celosamente custodiado, ya que le permite asegurar ciertas ventajas en el

mercado. Al transmitirse, suele hacerse en un único acto.

7 Contratos

publicitarios

7.1 La publicidad

7.1.1 Bienes jurídicos protegidos: competencia,

libertad de expresión, consumidores

Para comprender la noción y contenido del contrato de publicidad, antes

bien debemos conocer su objeto, esto es, la publicidad jurídicamente


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permitida o publicidad lícita que delimita el bien jurídico protegido por el

contrato de publicidad.

En los comienzos, el bien jurídico protegido se enfocaba en la competencia

leal entre empresas, por lo que se restringían las publicidades que pudieran

perjudicar la imagen de una empresa o restringir su competencia en elmercado; por ejemplo, con la utilización de publicidades que compararan.

Más adelante, se cambia el enfoque hacia el respeto por la libertad de

expresión en todo mensaje publicitario, cayendo los límites en la

publicidad; para, finalmente, adoptar una mirada proteccionista del

consumidor, a cuyo fin se le debe brindar una información lo más detallada

posible del bien o servicio que se pretende introducir en el mercado. Es así

que en la publicidad se comienza a dar prioridad a la función de

información por sobre la de persuasión o incentivo de adquirir los

productos que se ofrecen en el mercado.

7.1.2 Definición

Lorenzetti (1999) define a la publicidad como “una forma de comunicaciónproducida por una persona física o jurídica, pública o privada, con el fin de

promover la contratación de productos o servicios” (Lorenzetti, 1999, p.103).

7.1.3 Calificación como servicio de valor pecuniario

La publicidad es un servicio, y, como tal, se presta con una finalidad

económica y con un determinado valor pecuniario en el mercado. Esta

calificación es precisamente la que autoriza que la publicidad sea objeto de

contratación y que, como tal, se le impongan restricciones al derecho de

publicitar.

7.1.4 Restricción al derecho de publicidad

Las restricciones al derecho de publicitar pueden ser de origen legal o

convencional, según surjan de la ley o del acuerdo entre las partes.

Por su parte, Lorenzetti (1999) califica a las restricciones sólo a título

ejemplificativo, en prohibiciones expresas y prohibiciones basadas en el

interés público.

7.1.5 Publicidad ilícita


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7.1.6 Publicidad y omisión del deber de informar

El artículo 1100 del nuevo Código Civil y Comercial44, en concordancia con

lo que establecía el artículo 4 de la ley 24.240 de defensa del consumidor,

prevé que:

El proveedor está obligado a suministrar información al,

consumidor en forma cierta y detallada, respecto de todo lo

relacionado con las características esenciales de los bienes y

servicios que provee, las condiciones de su comercialización

y toda otra circunstancia relevante para el contrato. La

información debe ser siempre gratuita para el consumidor y

proporcionada con la claridad necesaria que permita su

comprensión.45

La doctrina especializada ha entendido que de esta norma surgen dos

nociones bien diferenciadas. Así, se ha entendido que el dispositivo

reglamenta dos tópicos diferentes: la información, por un lado, y la

publicidad, por el otro, con finalidades distintas. Afirma Büeres (2015) que

la información hace al conocimiento y contribuye a formar el

consentimiento del consumidor, mientras que la publicidad tiende a

motivar la adquisición de un producto o servicio. El deber de informar debe

cumplirse en forma previa a celebrar el contrato de consumo y de maneraconcomitante a su celebración. La información debe ser la necesaria, esto

es, aquella que es veraz de modo tal que elimine todo contenido engañoso,

falso, exacto, serio, objetivo, y que se encuentre respaldada por pruebas o

experimentaciones. Además, debe ser suficiente, es decir, apta para los

fines previstos y comprensible al consumidor; también debe ser eficaz,

posibilitando al consumidor que se involucre sin duda alguno en el acto

que va a realizar, con plena conciencia y conocimiento del mismo, objetiva

y, finalmente, oportuna.

El nuevo Código civil y comercial, además, prevé una serie de prohibiciones

según las cuales está prohibida toda publicidad que contenga indicaciones

falsas o de tal naturaleza que induzcan o puedan inducir a error al

consumidor, cuando recaigan sobre elementos esenciales del producto o

servicio; efectúe comparaciones de bienes o servicios cuando sean de

naturaleza tal que conduzcan a error al consumidor; sea abusiva,


45 Art. 4 - Ley 24.240 – Ley de Protección del Consumidor – Honorable Congreso de la

Nación Argentina.


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discriminatoria o induzca al consumidor a comportarse de forma perjudicial

o peligrosa para su salud o seguridad.46

A su vez, el artículo 110247 prevé que los consumidores afectados o

quienes resulten legalmente legitimados pueden solicitar al juez el cese de

la publicidad ilícita, la publicación, a cargo del demandado, de anunciosrectificatorios en una suerte de derecho de réplica, y, en su caso, pueden

pedir también una sentencia condenatoria por los daños producidos.

7.1.7 Interpretación

La interpretación de la publicidad será aquella que le da el consumidor

medio. De tal modo, se aleja de la regla que rige en material contractual

conforme a la cual se atenderá al fin tenido en cuenta por las partes o a loque verosímilmente éstas pudieron entender o querer de acuerdo con las

circunstancia del caso. Más aún en caso de duda, se estará a favor del

consumidor.

7.2 Contrato de publicidad

7.2.1 Definición

Siguiendo a Borda, podemos decir que “hay contrato de pub

Derecho Privado IV_Lectura3

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