7/25/2019 121-IP-2012.doc

1/17

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 121-IP-2012

Interpretacin prejudicial del artculo 136 literal a) de la Deciin!"6 de la Co#iin de la Co#unidad $ndina olicitada por laSala de Derec%o Contitucional & Social Per#anente de laCorte Supre#a de 'uticia de la Rep(lica del Per(* einterpretacin prejudicial de o+icio de lo artculo 13! literale a)& ) & 1,0 de la #i#a Deciin.arca/ P$E$ IDS 4#i5ta)$ctor/ eor $7REIO $8$R$DO CER$Proceo interno 9 1!30-2011

E RI:7$ DE '7SICI$ DE $ CO.7ID$D $DI$, en San Francisco de Quito,a los veintisis das del mes de noviembre del ao dos mil doce.

8ISOS/

La solicitud de interpretacin prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Dereco!onstitucional y Social "ermanente de la !orte Suprema de #usticia de la $ep%blica del"er%, dentro del proceso interno &' ()*+-+((.

l auto de (* de noviembre de -+(-, mediante el cual este /ribunal decidi admitir a

tr0mite la re1erida solicitud de interpretacin prejudicial por cumplir con los artculos *- y** del /ratado de !reacin del /ribunal y con los re2uisitos contemplados en el artculo(-3 del statuto4 y,

Los ecos sealados por el consultante, complementados con los documentos incluidosen anexos.

a) Parte en el proceo interno

Demandante5 seor 67$L89 6L:6$6D9 !$&6.Demandado5 8nstituto &acional de De1ensa de la !ompetencia y de la "roteccin de la

"ropiedad 8ntelectual de la $ep%blica del "er%, 8&D!9"8.

) ;ec%o

(. l (( de noviembre de -++), el seor 67$L89 6L:6$6D9 !$&6 solicit ante el8&D!9"8 el re;istro como marca del si;no "L6&/6

7/25/2019 121-IP-2012.doc

2/17

- 2 -

con1undible con las marcas !C8LD$& "L6&/ y 1i;ura y !C8LD$& "L6&/ ylo;otipo re;istradas a 1avor de la sociedad "$9!C/S6 para distin;uir productos de la!lase -3 de la !lasi1icacin 8nternacional de &i=a.

). !ontra dica $esolucin, el seor 67$L89 6L:6$6D9 !$&6 interpuso recursode apelacin, el cual 1ue resuelto por el /ribunal de De1ensa de la !ompetencia y de la

"roteccin a la "ropiedad 8ntelectual del 8&D!9"8 2ue, por $esolucin &' (+-(-++3?/"88&D!9"8, de (3 de septiembre de -++3, decidi !9&F8$6$ la $esolucinimpu;nada.

3. l seor 67$L89 6L:6$6D9 !$&6 interpuso demanda contenciosoadministrativa, contra las $esoluciones antes citadas, la cual 1ue resuelta por Sentenciade "rimera 8nstancia, $esolucin n%mero (*, de *+ de abril de -++E, donde la QuintaSala speciali=ada en lo !ontencioso 6dministrativo de la !orte Superior de #usticia deLima, declar @F7&D6D6 la demanda GH4 en consecuencia &7L6 la $esolucin &'(+-(-++3?/D!8&D!9"8, y 9$D&6$ 2ue el 8&D!9"8 emita nueva resolucinotor;ando el re;istro de la marca "L6&/6 . !ontra dica Sentencia el 8&D!9"8 interpuso recurso de casacin, el cual 1uedeclarado procedente por la Sala de Dereco !onstitucional y Social "ermanente de la!orte Suprema de #usticia del "er%, 2ue por "rovidencia de -3 de octubre de -+(+declar 2ue @resulta necesario suspender la pro;ramacin de la vista de la causa a 1in

de solicitar el in1orme al re1erido /ribunal respecto a la interpretacin prejudicial delartculo (*I inciso aH de la Decisin &' )EI GH lo 2ue va a coadyuvar a dilucidar lacontroversia GHB.

c) >-++3?9SD8&D!9"8, de (3de mar=o de -++3, mediante las cuales el 8&D!9"8 le ne; el re;istro como marca

del si;no "L6&/6

7/25/2019 121-IP-2012.doc

3/17

- 3 -

p0;ina *(+ existan re;istradas a 1avor de distintos titulares in1inidad de si;nos 2uecontienen el trmino

7/25/2019 121-IP-2012.doc

4/17

- 4 -

+) -H, en concordancia con lo previsto en los artculos -, ) y (-( del statutodel /ribunal codi1icado mediante la Decisin 3++H4

Que, la presentacin de la solicitud de re;istro como marca del si;no "L6&/6

7/25/2019 121-IP-2012.doc

5/17

- 5 -

"odr0n constituir marcas, entre otros, los si;uientes si;nos5

aH las palabras o combinacin de palabras4

bH las im0;enes, 1i;uras, smbolos, ;r01icos, lo;otipos, mono;ramas, retratos,eti2uetas, emblemas y escudos4

GH

$rtculo 136-&o podr0n re;istrarse como marcas a2uellos si;nos cuyo uso enel comercio a1ectara indebidamente un dereco de tercero, en particularcuando5

aH sean idnticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada parare;istro o re;istrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, opara productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puedacausar un ries;o de con1usin o de asociacin4

GH

$rtculo 1,0- :encido el pla=o establecido en el artculo ()E, o si no seubiesen presentado oposiciones, la o1icina nacional competente proceder0 areali=ar el examen de re;istrabilidad. n caso se ubiesen presentadooposiciones, la o1icina nacional competente se pronunciar0 sobre stas y sobrela concesin o dene;atoria del re;istro de la marca mediante resolucin.

GHB.

1 a #arca & lo re>uiito para u re?itro

l artculo (*) de la Decisin )EI al re1erirse a la marca seala5 () constituir marcacualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.Podrn registrarse como marcas los signos susceptibles de representacin grfica. Lanaturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningn casoser obstculo para su registro ()!.ste artculo tiene un triple contenido, da unconcepto de marca, indica los re2uisitos 2ue debe reunir un si;no para ser re;istradocomo marca y ace una enumeracin ejempli1icativa de los si;nos re;istrables.

!on base al concepto del artculo (*) de la Decisin )EI se de1ine la marca como unbien inmaterial constituido por un si;no con1ormado por palabras o combinacin depalabras, im0;enes, 1i;uras, smbolos, ;r01icos, lo;otipos, mono;ramas, retratos,eti2uetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, n%meros, color determinado porsu 1orma o combinacin de colores, 1orma de los productos, sus envases o envolturas yotros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados 2ue, susceptiblesde representacin ;r01ica, sirvan para distin;uir en el mercado productos o servicios, a1in de 2ue el consumidor o usuario medio los identi1i2ue, valore, di1erencie, seleccione yad2uiera sin ries;o de con1usin o error acerca del ori;en o la calidad del producto oservicio. ste artculo ace una enumeracin enunciativa de los si;nos 2ue puedenconstituir marcas, por lo 2ue el /ribunal dice 2ue "sta enumeracin cubre los signosdenominativos# grficos $ mi%tos# pero tambi&n los tridimensionales# as' como lossonoros $ olfativos# lo que revela el propsito de e%tender el alcance de la nocin de

7/25/2019 121-IP-2012.doc

6/17

- 6 -

marca!. "roceso M-8"-++), publicado en la A.9.6.!. &' ((-( del -E de setiembre de-++), marca5 @7&8:$S8D6D :8$/76LBH.

l re2uisito de perceptibilidad, 2ue estaba expresamente establecido en la Decisin*)), se encuentra implcitamente contenido en esta de1inicin toda ve= 2ue, un si;nopara 2ue pueda ser captado y apreciado es necesario 2ue pase a ser una impresin

material identi1icable a 1in de 2ue, al ser apreendido por medios sensoriales yasimilado por la inteli;encia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.Sobre la perceptibilidad, #os anuel 9tero Lastres dice5 () es un acierto del art'culo* no e%igir e%presamente el requisito de la +perceptibilidad,# porque $a est impl'citoen el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitosque es la aptitud distintiva!. 9tero Lastres, #os anuel, $;imen de arcas en laDecisin )EI del 6cuerdo de !arta;ena sicH. $evista #urdica del "er%. #unio, -++(, p.(*-H.

La susceptibilidad de representacin ;r01ica juntamente con la distintividad, constituyenlos re2uisitos expresamente exi;idos por la norma comunitaria.

a uceptiilidad de repreentacin ?r@+ica= es la aptitud 2ue tiene un si;no de serdescrito o reproducido en palabras, im0;enes, 1rmulas u otros soportes, es decir, enal;o perceptible para ser captado por el p%blico consumidor.

a ditintiAidad, es la capacidad 2ue tiene un si;no para individuali=ar, identi1icar ydi1erenciar en el mercado los productos o servicios, aciendo posible 2ue el consumidoro usuario los seleccione. s considerada como caracterstica esencial 2ue debe reunirtodo si;no para ser re;istrado como marca y constituye el presupuesto indispensablepara 2ue sta cumpla su 1uncin principal de identi1icar e indicar el ori;en empresarial

y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin ries;o de con1usin y?oasociacin.

n cuanto al re2uisito de la distintividad, si bien este artculo con relacin a lo 2uedispona el artculo E( de la Decisin *)) no ace expresa mencin a la @su1icienteBdistintividad, sin embar;o para e1ectos de re;istro del si;no, de con1ormidad con elliteral aH del artculo (*3 de la Decisin )EI se exi;e 2ue () el signo deber ser aptopara identificar $ distinguir en el mercado los productos o servicios producidos ocomercializados por una persona de otros id&nticos o similares# con el ob-eto de que elconsumidor o usuario los valore# diferencie $ seleccione# sin riesgo de confusin $o deasociacin en torno a su origen empresarial o a su calidad () esta e%igencia se

e%presa tambi&n a trav&s de la prohibicin contemplada en el art'culo /# literal b# dela 0ecisin en referencia# segn la cual no podrn registrarse como marcas los signosque carezcan de distintividad!. "roceso -+38"-++3, publicado en la A.9.6.!. &' (***,del -3 de abril de -++I, caso5 @F9$6 D 7&6 N9/6 J S7S S7L6SBH.

Se reconoce tanto una capacidad distintiva intr'nseca!como una capacidad distintivae%tr'nseca!, la primera se re1iere a la aptitud individuali=adora del si;no, mientras 2uela se;unda se re1iere a su no con1undibilidad con otros si;nos.

La marca salva;uarda tanto el inters de su titular al con1erirle un dereco exclusivosobre el si;no distintivo, como el inters ;eneral de los consumidores o usuarios,

;aranti=0ndoles el ori;en y la calidad de los productos o servicios, evitando el ries;o decon1usin y?o de asociacin, tornando as transparente el mercado.

7/25/2019 121-IP-2012.doc

7/17

- 7 -

s importante advertir 2ue el literal aH del artculo (*3 de la Decisin )EI, eleva a causalabsoluta de irre;istrabilidad la 1alta de al;uno de los re2uisitos 2ue se desprenden delartculo (*) de la misma normativa, es decir, 2ue un si;no es irre;istrable si carece delos re2uisitos de distintividad, susceptibilidad de representacin ;r01ica operceptibilidad.

6simismo, se debe tener en cuenta 2ue la 1alta de distintividad est0 consa;rada demanera independiente como causal de nulidad absoluta en el artculo (*3 literal bH de laDecisin )EI. Se reconoce tanto una capacidad distintiva @intrnsecaB como unacapacidad distintiva @extrnsecaB, como ya se indic.

n consecuencia, el #ue= !onsultante debe anali=ar en el presente caso, si el si;no"L6&/6 +8"-++E, publicado en la A.9.6.!. &' (I)Edel -( de a;osto de -++E, marca5 SC$6/9&H.

7/25/2019 121-IP-2012.doc

8/17

- 8 -

n este sentido, el /ribunal considera 2ue no es necesario 2ue el si;no solicitado parare;istro indu=ca a error a los consumidores, sino 2ue es su1iciente la existencia delries;o de con1usin y?o de asociacin, tanto con relacin al si;no como respecto a losproductos o servicios 2ue amparan, para 2ue se con1i;ure la irre;istrabilidad, de donderesulta 2ue el eco de 2ue los si;nos en cuestin amparen productos o servicios 2uepertene=can a di1erentes clases, no ;aranti=a por s la ausencia de ries;o de con1usin

y?o asociacin, toda ve= 2ue dentro de los productos o servicios contemplados endi1erentes clases puede darse conexin competitiva y en consecuencia, producir ries;ode con1usin y?o de asociacin y como tal constituirse en causal de irre;istrabilidad.

l /ribunal a sostenido 2ue La confusin en materia marcaria# se refiere a la falta declaridad para poder elegir un bien de otro# a la que puedan ser inducidos losconsumidores por no e%istir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo!."roceso E38"-++), publicado en la A.9.6.!. &' ((-), de ) de octubre de -++),marca5 D87SD #6&SH.

Cay ries;o de con1usin cuando el consumidor o usuario medio no distin;ue en elmercado el ori;en empresarial del producto o servicio identi1icado por un si;no de modo2ue pudiera atribuir, por la 1alsa apreciacin de la realidad, a dos productos o servicios2ue se le o1recen un ori;en empresarial com%n al extremo 2ue, si existe identidad osemejan=a entre el si;no pendiente de re;istro y la marca re;istrada o un si;nopreviamente solicitado para re;istro, sur;ira el ries;o de 2ue el consumidor o usuariorelacione y con1unda a2uel si;no con esta marca o con el si;no previamente solicitado.

"ara determinar la existencia del ries;o de con1usin ser0 necesario veri1icar si existeidentidad o semejan=a entre los si;nos en disputa, tanto entre s como en relacin conlos productos o servicios distin;uidos por ellos, y considerar la situacin de los

consumidores o usuarios, la cual variar0 en 1uncin de los productos o servicios de 2uese trate, independientemente de la clase a la 2ue pertene=can dicos productos oservicios.

!on base a jurisprudencia emitida por este /ribunal, los supuestos 2ue pueden darlu;ar al ries;o de con1usin entre varios si;nos y entre los productos o servicios 2uecada una de ellos ampara, seran los si;uientes5 iH 2ue exista identidad entre los si;nosen disputa y tambin entre los productos o servicios distin;uidos por ellos4 iiH oidentidad entre los si;nos y semejan=a entre los productos o servicios4 iiiH o semejan=aentre los si;nos e identidad entre los productos y servicios4 ivH o semejan=a entrea2uellos y tambin semejan=a entre stos.

l /ribunal a di1erenciado entre5 la +seme-anza, $ la +identidad,# $a que la simpleseme-anza presupone que entre los ob-etos que se comparan e%isten elementoscomunes pero coe%istiendo con otros aparentemente diferenciadores# produci&ndosepor tanto la confundibilidad. "n cambio# entre marcas o signos id&nticos# se supone quenos encontramos ante lo mismo# sin diferencia alguna entre los signos!. "roceso E-8"-++-, publicado en la A.9.6.!. &' EM(, de -M de enero de -++*, marca5 !C8"OSH.

l /ribunal observa 2ue la determinacin del ries;o de con1usin y?o de asociacincorresponde a una decisin del 1uncionario administrativo o, en su caso, del ju=;ador,con base a principios y re;las 2ue la doctrina y la jurisprudencia an su;erido a los

e1ectos de precisar el ;rado de con1undibilidad, la 2ue va del extremo de identidad al desemejan=a.

7/25/2019 121-IP-2012.doc

9/17

- 9 -

n ese sentido, se busca evitar 2ue el consumidor asocie el ori;en de un producto oservicio a otro de ori;en empresarial distinto, ya 2ue con la sola posibilidad delsur;imiento de dico ries;o de asociacin, los empresarios se bene1iciaran sobre labase de la actividad ajena.

$especto a los 0mbitos de la con1usin el /ribunal, tambin, a sentado los si;uientes

criterios5 "l primero# la confusin visual# la cual radica en poner de manifiesto losaspectos ortogrficos# los meramente grficos $ los de forma. "l segundo# la confusinauditiva# en donde -uega un papel determinante# la percepcin sonora que pueda tenerel consumidor respecto de la denominacin aunque en algunos casos vistas desde unaperspectiva grfica sean diferentes# auditivamente la idea es de la misma denominacino marca. "l tercer $ ltimo criterio# es la confusin ideolgica# que conlleva a la personaa relacionar el signo o denominacin con el contenido o significado real del mismo# ome-or# en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos# sino quese atiende a la comprensin# o al significado que contiene la e%presin# $a seadenominativa o grfica!. "roceso >I8"-++), publicado en la A.9.6.!. &' (((), de >de setiembre de -++), aciendo re1erencia al "roceso (*8"M>, publicado en laA.9.6.!. &' *-M, de M de mar=o de (MME, marca5 D$6LPH.

n consecuencia el /ribunal, con base en la doctrina, a sealado 2ue para valorar lasimilitud marcaria y el ries;o de con1usin es necesario considerar, los si;uientes tiposde similitud5

a i#ilitud orto?r@+icase presenta por la coincidencia de letras en los se;mentos acompararse, toda ve= 2ue el orden de tales letras, su lon;itud, o la identidad de susraces o terminaciones, pudieran aumentar el ries;o de con1usin.

a i#ilitud +ontica se da entre si;nos 2ue al ser pronunciados tienen un sonidosimilar. La determinacin de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidaden la slaba tnica o de la coincidencia en las races o terminaciones. Sin embar;o, debentomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepcin por losconsumidores de las letras 2ue inte;ran los si;nos, al ser pronunciadas, variar0 se;%n suestructura ;r01ica y 1ontica.

a i#ilitud ideol?icase produce entre si;nos 2ue evocan la misma o similar idea,2ue deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los si;nos. "or tanto, cuandolos si;nos representan o evocan una misma cosa, caracterstica o idea, se estaraimpidiendo al consumidor distin;uir una de otra.

Re?la para e+ectuar el cotejo #arcario

6 objeto de 1acilitar a la 6utoridad &acional !ompetente el estudio sobre la supuestacon1usin entre los si;nos en con1licto, es necesario tomar en cuenta los criterioselaborados por los tratadistas !arlos Fern0nde=&ovoa y "edro Nreuer oreno 2ue ansido reco;idos de manera reiterada por la jurisprudencia de este /ribunal y 2ue, son lossi;uientes5

(. La con1usin resulta de la impresin de conjunto despertada por los si;nos, esdecir 2ue debe examinarse la totalidad de los elementos 2ue inte;ran a cada uno de ellos,

sin descomponer, y menos a%n alterar, su unidad 1ontica y ;r01ica, ya 2ue debe evitarsepor todos los medios la diseccin de las denominaciones comparadas# en sus diversos

7/25/2019 121-IP-2012.doc

10/17

- 10 -

elementos integrantes!. Fern0nde=&ovoa, !arlos. Fundamentos de Dereco dearcas, d. ontecorvo S.6., adrid (ME), p. -(3H.

-. n el examen de re;istrabilidad las marcas deben ser examinadas en 1ormasucesiva y no simult0nea, de tal manera 2ue en la comparacin de los si;noscon1rontados debe predominar el mtodo de cotejo sucesivo, excluyendo el an0lisis

simult0neo, en atencin a 2ue ste %ltimo no lo reali=a el consumidor o usuario com%n.

*. Deben ser tenidas en cuenta las semejan=as y no las di1erencias 2ue existanentre los si;nos, ya 2ue la similitud ;enerada entre ellos se desprende de los elementossemejantes o de la semejante disposicin de los mismos, y no de los elementosdistintos 2ue apare=can en el conjunto marcario.

). Quien aprecie la semejan=a deber0 colocarse en el lu;ar del consumidorpresunto, tomando en cuenta la naturale=a de los productos o servicios identi1icados porlos si;nos en disputa. Nreuer oreno, "edro, /ratado de arcas de F0brica y de!omercio, d. $obis, Nuenos 6ires, pp. *3( y s.s.H.

n el cotejo 2ue a;a el #ue= consultante, es necesario determinar los di1erentes modosen 2ue pueden asemejarse los si;nos en disputa e identi1icar la posible existencia o no desimilitud o identidad, entre los si;nos en con1licto. 6dem0s, se recomienda al consultantela importancia de determinar la posible existencia o no de una con1usin ideol;ica.

3 Clae de i?no Co#paracin entre i?no #i5to

Se abordar0 el tema en ra=n a 2ue los si;nos en con1licto son mixtos. 6dem0s, setomar0 en cuenta 2ue en su parte denominativa son compuestos.

Si?no #i5to

Los si;nos mixtos se componen de un elemento denominativo una o varias palabrasH yun elemento ;r01ico una o varias im0;enesH. La combinacin de estos elementos al serapreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el si;no 2ue lepermite di1erenciarlo de los dem0s existentes en el mercado. Sin embar;o al e1ectuar elcotejo de estos si;nos se debe identi1icar cu0l de estos elementos prevalece y tienemayor in1luencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el ;r01ico.

Sobre el tema la jurisprudencia dice5 @La marca mi%ta es una unidad# en la cual se ha

solicitado el registro del elemento nominativo como el grfico# como uno solo. 1uando seotorga el registro de la marca mi%ta se la protege en su integridad $ no a sus elementospor separado!."roceso 338"-++-, publicado en la A.9.6.!. &' E-( del ( de a;osto de-++-, diseo industrial5 N7$N7#6 videos -+++H.

Co#paracin entre i?no #i5to

!uando el #ue= !onsultante realice el examen de re;istrabilidad entre si;nos mixtos,deber0 identi1icar cu0l de los elementos, el denominativo o el ;r01ico prevalece y tienemayor in1luencia en la mente del consumidor. l /ribunal a reiterado 2ue5 La doctrinase ha inclinado a considerar que# en general# el elemento denominativo de la marca

mi%ta suele ser el ms caracter'stico o determinante# teniendo en cuenta la fuerzae%presiva propia de las palabras# las que por definicin son pronunciables# lo que noobsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento grfico#

7/25/2019 121-IP-2012.doc

11/17

- 11 -

teniendo en cuenta su tama2o# color $ colocacin# que en un momento dado puedenser definitivos. "l elemento grfico suele ser de ma$or importancia cuando es figurativoo evocador de conceptos# que cuando consiste simplemente en un dibu-o abstracto!."roceso -I8"ME, publicado en la A.9.6.!. &' )(+, de -) de 1ebrero de (MMM, marca5!.6.S.6. mixtaHH.

n e1ecto, el /ribunal a mani1estado 2ue, en el anlisis de una marca mi%ta ha$ quefi-ar cul es la dimensin ms caracter'stica que determina la impresin general que() suscita en el consumidor () debiendo el e%aminador esforzarse por encontrar esadimensin# la que con ma$or fuerza $ profundidad penetra en la mente del consumidor$ que# por lo mismo# determina la impresin general que el signo mi%to va a suscitar enlos consumidores!.Fern0nde=&ovoa, !arlos, @Fundamentos de Dereco de arcasB,ditorial ontecorvo S.6., adrid (ME), p. -*> a -*MH.

n el caso concreto, cuando el #ue= !onsultante realice el correspondiente examen dere;istrabilidad del si;no mixto 2ue cuente, en su parte denominativa, con elementoscompuestos, solicitado, como marca abr0 de examinar especialmente la relevancia ydistintividad de los vocablos 2ue la con1orman, esto es, si el si;no solicitado a re;istrotiene capacidad distintiva por s mismo, existiendo uno o m0s vocablos 2ue doten alsi;no de la suficiente carga semntica que permita una eficacia particularizadora queconduzca a identificar el origen empresarial!. "roceso (*8"-++(, publicado en laA.9.6.!. &' I>>, de (* de junio de -++(, marca5 @N9L8& N9L6BH.

"or tanto, el si;no mixto 2ue cuente, adem0s, con una denominacin compuesta ser0re;istrable en el caso, de 2ue se encuentre inte;rado por uno o m0s vocablos 2ue lodoten por s mismo de distintividad su1iciente y, de ser el caso, siempre 2ue estosvocablos tambin le otor;uen distintividad su1iciente 1rente a si;nos de terceros.

!on base a estos criterios el #ue= !onsultante deber0 identi1icar cu0l de estos elementosprevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a 1in de determinar el ries;ode con1usin, con1orme a los criterios contenidos en la presente interpretacin. n el casode 2ue en uno de los si;nos prevale=ca el elemento ;r01ico y en el otro el denominativo oviceversa no abr0, en principio, ries;o de con1usin. !aso contrario deber0 procederse alcotejo entre si;nos denominativos, de acuerdo a las re;las de comparacin ya indicadas.Si el elemento preponderante del si;no mixto es el denominativo, se deber0 acer elcotejo de con1ormidad con los par0metros para la comparacin entre si;nosdenominativos. 6 saber5

n la comparacin entre si;nos denominativos, sean simples o compuestos, el /ribunala mani1estado 2ue los si;nos deben ser observados en conjunto y con la totalidad delos elementos 2ue lo inte;ran, sin descomponer su unidad 1ontica y ;r01ica, teniendoen cuenta la totalidad de las slabas y letras 2ue 1orman los vocablos de las marcas enpu;na, sin perjuicio de destacar a2uellos elementos dotados de especial e1icaciadi1erenciadora, atribuyendo menos valor a los 2ue o1re=can disminuyan dica 1uncin."ara reali=ar esta labor, se considera 2ue el #ue= !onsultante deber0 tener presente2ue5

(. Se considerar0n semejantes las marcas comparadas cuando la slaba tnica delas mismas ocupa la misma posicin y es idntica o muy di1cil de distin;uir.

-. La sucesin de las vocales en el mismo orden abla a 1avor de la semejan=a delas marcas comparadas por2ue la sucesin de vocales asume una importanciadecisiva para 1ijar la sonoridad de una denominacin.

7/25/2019 121-IP-2012.doc

12/17

- 12 -

*. n el an0lisis de las marcas denominativas ay 2ue tratar de encontrar ladimensin m0s caracterstica de las denominaciones con1rontadas5 la dimensin2ue con mayor 1uer=a y pro1undidad penetra en la mente del consumidor ydetermina, por lo mismo, la impresin ;eneral 2ue la denominacin va a suscitaren los consumidores.

l examen de los si;nos es atribucin exclusiva del administrador o jue= nacional, en sucaso, 2uienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y reco;idos por lajurisprudencia comunitaria para la comparacin de todo tipo de marcas.

l /ribunal a resaltado 2ue cuando un si;no est0 compuesto por una palabra y sesolicita su re;istro, entre los si;nos ya re;istrados y el re2uerido para re;istro, puedeexistir con1usin dependiendo de las terminaciones, n%mero de vocales, su1ijos, pre1ijos,etc., por no aber elementos di1erenciadores en dica expresin, siempre en elentendido de 2ue los productos a cubrirse sean los mismos. 6l cotejar dos marcasdenominativas, el examinador deber0 someterlas a las re;las para la comparacinmarcaria, y prestar0 especial atencin al criterio 2ue seala 2ue a los si;nos se lesobservar0 a travs de una visin de conjunto, sin 1raccionar sus elementos.

! Si?no eAocatiAo Si?no en idio#a e5tranjero

l /ribunal interpretar0 el tema en virtud a 2ue el si;no solicitado "L6&/6

7/25/2019 121-IP-2012.doc

13/17

- 13 -

otorgan capacidad evocativa al signo# tambi&n lo tornan especialmente d&bil# $a que sutitular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos (). 1osa distinta ocurrecuando el signo evocativo es de fantas'a $ no ha$ una fuerte pro%imidad con el producto oservicio que pretende distinguir. "n este evento# el consumidor tendr que hacer unadeduccin no evidente $# por lo tanto# la capacidad distintiva del signo es marcadamentefuerte!."roceso (**8"-++M, publicado en la A.9.6.!. &' (E*+ de ) de mayo de -+(+,

marca5 S7 $D8!6 denominativaHHB.

n este sentido, en el caso concreto y bajo los criterios emitidos en la presenteinterpretacin prejudicial, el #ue= !onsultante deber0 anali=ar si los si;nos en con1licto seencuentran con1ormados por partculas o palabras evocativas en idioma extranjero, por lo2ue tambin deber0 tomar en cuenta los criterios 2ue abajo se desarrollan sobre si;nos enidioma extranjero.

Si?no en idio#a e5tranjero

Se presume 2ue las palabras en idioma extranjero y su si;ni1icado no son deconocimiento com%n, por lo 2ue, al 1ormar parte de un si;no pretendido para serre;istrado como marca, se las considera como si;no de 1antasa, procediendo, enconsecuencia, su re;istro. 6l respecto, con1orme lo a mani1estado el /ribunal, Lasdenominaciones de fantas'a () implican la creacin de un vocablo# el mismo que puedeno tener significado alguno. "s as' que una marca de fantas'a gozar generalmente de unma$or poder distintivo. Por lo tanto# las marcas de fantas'a o caprichosas por serelaboracin del ingenio propio de sus titulares carecen de connotacin conceptual osignificado idiomtico# de tal manera que si una denominacin gen&rica va acompa2adade una palabra de fantas'a# la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta!."roceso (I8"ME, publicado en la A.9.6.!. &' *ME, de (+ de septiembre de (MME,

marca5 S6L/8& eti2uetaH.

xisten palabras extranjeras en 2ue tanto su conocimiento como su si;ni1icadoconceptual se an ;enerali=ado y se an eco del conocimiento y comprensin delp%blico4 en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero 2ue con1orma un si;nomarcario es 10cilmente reconocible entre el p%blico consumidor o usuario, sea a causade su escritura, pronunciacin o si;ni1icado, deber0 tenerse en cuenta 2ue el carctergen&rico o descriptivo de una marca no est referido a su denominacin en cualquieridioma. 3in embargo# no pueden ser registradas e%presiones que a pesar de pertenecera un idioma e%tran-ero# son de uso comn en los Pa'ses de la 1omunidad 4ndina# o soncomprensibles para el consumidor medio de esta subregin debido a su ra'z comn# a

su similitud fon&tica o al hecho de haber sido adoptadas por un rgano oficial de lalengua en cualquiera de los Pa'ses 5iembros!."roceso (I8"ME, ya citadoH.

6l respecto, el /ribunal a mani1estado 6o sern registrables dichos signos# si elsignificado conceptual de las palabras en idioma e%tran-ero se ha hecho delconocimiento de la ma$or'a del pblico consumidor o usuario $# si adems# se trata devocablos gen&ricos# descriptivos o de uso comn en relacin con los productos oservicios que se pretende identificar!. "roceso >+8"-+(- de (- de septiembre de-+(-H.

Finalmente, se a reconocido la existencia de ciertos vocablos de ori;en extranjero 2ue

@han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepcin comnequivalente# como ser'an los italianismos# galicismos o anglicismos que terminansiendo prohi-ados por los organismos rectores del idioma en un pa's dado!. "roceso *

7/25/2019 121-IP-2012.doc

14/17

- 14 -

8"M3, publicado en la A.9.6.!. &' (EM, de (+ de septiembre de (MM3, marca5!9&!&/$6D9S J #7A9S D F$7/6S /7//8F$7//8H.

Si el si;no en idioma extranjero se encuentra inte;rado, entre otros vocablos, por una om0s palabras de uso com%n, su presencia no impedir0 el re;istro de la denominacin,caso 2ue el conjunto del si;no se alle provisto de otros elementos 2ue lo doten de

distintividad su1iciente.

, E5a#en de re?itrailidad $utono#a de la O+icina acional co#petentepara e#itir u Reolucione

l /ribunal se re1erir0 al tema, en virtud a 2ue en el proceso interno no se presentaronoposiciones por parte de terceros.

l artculo (3+ de la Decisin )EI dispone 2ue vencidos los *+ das otor;ados por elartculo ()E si no se ubiesen presentado oposiciones, la 91icina &acional !ompetenteproceder0 a reali=ar el examen de re;istrabilidad, de donde resulta 2ue el mismo esobli;atorio y debe llevarse a cabo a%n en el caso de 2ue no se ubiesen presentadooposiciones. "or lo tanto, la 91icina &acional !ompetente en nin;%n caso 2uedaeximida de reali=ar el examen de 1ondo para conceder o ne;ar el re;istro.

l examen de 1ondo sobre la re;istrabilidad del si;no tiene car0cter obli;atorio y, en elcaso de autos, las normas 2ue corresponde tomar en cuenta son las 2ue contienen lascausales de irre;istrabilidad previstas en el artculo (*3 literal eH de la Decisin )EI.

La resolucin con la 2ue se noti1ica al peticionario y por la cual se concede o denie;a elre;istro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, 2ue exprese las ra=ones

de eco y de dereco 2ue inclinaron a la o1icina nacional competente a pronunciarseen uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurdicas aplicables y de lassituaciones de eco constitutivas del acto, a e1ectos de permitir al destinatario elejercicio del dereco de de1ensa.

9tra de las caractersticas del examen de re;istrabilidad es la autonoma 2ue debetener la o1icina nacional competente al emitir sus resoluciones.

6l respecto, /ribunal a mani1estado 2ue el sistema de re;istro marcario 2ue se adopten la !omunidad 6ndina se encuentra soportado en la actividad autnoma eindependiente de las 91icinas !ompetentes en cada "as iembro. Dica actividad,

2ue aun2ue de manera ;eneral se encuentra re;ulada por la normativa comunitaria,deja a salvo la mencionada independencia, y es as como el !aptulo 88 de la Decisin)EI de la !omisin de la !omunidad 6ndina re;ula el procedimiento de re;istromarcario, e instaura en cabe=a de las 91icinas &acionales !ompetentes elprocedimiento y el respectivo examen de re;istrabilidad.

Dica autonoma se mani1iesta tanto en relacin con decisiones emanadas de otraso1icinas de re;istro marcario principio de independenciaH, como en relacin con suspropias decisionesB. "roceso ((+8"-++E, publicado en la A.9.6.!. &' (I>I, de 3 dediciembre de -++E, marca5 L6& !76D9$H.

Sobre el primer tema, el /ribunal a dico5 @Si bien las 91icinas !ompetentes y lasdecisiones 2ue de ellas emanan son independientes, al;unas 1i;uras del derecomarcario comunitario las ponen en contacto, como sera el caso del dereco de

7/25/2019 121-IP-2012.doc

15/17

- 15 -

prioridad o de la oposicin de car0cter andino, sin 2ue lo anterior si;ni1i2ue de nin;unamanera uni1ormi=ar los pronunciamientos de las mismas.

n este sentido, el principio de independencia de las 91icinas de $e;istro arcariosi;ni1ica 2ue ju=;ar0n la re;istrabilidad o irre;istrabilidad de los si;nos como marcas,sin tener en consideracin el an0lisis de re;istrabilidad o irre;istrabilidad reali=ado en

otra u otras 91icinas !ompetentes de los "ases iembros. De con1ormidad con loanterior, si se a obtenido un re;istro marcario en determinado "as iembro esto nosi;ni1ica 2ue inde1ectiblemente se deber0 conceder dico re;istro marcario en los otros"ases. 9 bien, si el re;istro marcario a sido ne;ado en uno de ellos, tampoco si;ni1ica2ue deba ser ne;ado en los dem0s "ases iembros, a%n en el caso de presentarsecon base en el dereco de prioridad por aberse solicitado en el mismo "as 2ue ne;el re;istro.B "roceso >(8"-++>, publicado en la A.9.6.!. &R (33*, de (3 de octubrede -++>, marca5 9&6$!H.

7n aspecto de especial importancia en relacin a este tema constituye el eco 2ue elprincipio de independencia implica dejar en libertad a la 91icina &acional !ompetentepara 2ue, de acuerdo a su criterio de interpretacin de los ecos y de las normas,adopte la decisin 2ue considere m0s adecuada en relacin al caso puesto en suconocimiento. n cual2uier evento es menester 2ue se justi1i2ue de manera su1iciente yra=onable el criterio adelantado.

Sobre el se;undo tema, como se advirti, la norma comunitaria coloc en cabe=a de las91icinas &acionales de $e;istro arcario la obli;acin de reali=ar el examen dere;istrabilidad, el 2ue es obli;atorio y debe llevarse a cabo a%n en el caso de 2ue noubiesen sido presentadas observaciones4 en consecuencia, la 6utoridad !ompetenteen nin;%n caso 2ueda eximida de reali=ar el examen de 1ondo para conceder o ne;ar el

re;istro. n el caso de 2ue sean presentadas oposiciones, la 91icina &acional!ompetente se pronunciar0 acerca de ellas, as como, acerca de la concesin o de ladene;acin del re;istro solicitado.

6simismo, es pertinente a;re;ar 2ue este examen de o1icio, inte;ral y motivado debeser autnomo tanto en relacin con las decisiones pro1eridas por otras o1icinas dere;istro marcario, como en relacin con anteriores decisiones pro1eridas por la propiao1icina, en el sentido de 2ue sta debe reali=ar el examen de re;istrabilidad anali=andocada caso concreto, es decir, estudiando el si;no solicitado para re;istro, lasoposiciones presentadas y la in1ormacin recaudada para dico procedimiento,independiente de anteriores an0lisis sobre si;nos idnticos o similares.

!on ello no se est0 a1irmando 2ue la o1icina de re;istro marcario no ten;a lmites a suactuacin y 2ue no puede utili=ar como precedentes sus propias actuaciones, sino 2uela o1icina de re;istro marcario tiene la obli;acin en cada caso de acer un an0lisis dere;istrabilidad con las caractersticas mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos ypruebas 2ue obran en cada tr0mite. 6dem0s, los lmites a la actuacin administrativa dedicas o1icinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las accionesjudiciales para de1ender la le;alidad de los actos administrativos emitidos.

n virtud de lo anteriormente expuesto,

E RI:7$ DE '7SICI$ DE $ CO.7ID$D $DI$

COC7E/

7/25/2019 121-IP-2012.doc

16/17

- 16 -

PRI.ERO/ l #ue= !onsultante debe anali=ar si el si;no "L6&/6

7/25/2019 121-IP-2012.doc

17/17

- 17 -

SHPI.O/ La 91icina &acional !ompetente, proceder0 a reali=ar el examen dere;istrabilidad, ya 2ue el mismo es obli;atorio y debe llevarse a cabo a%n en el caso de2ue no se ubiesen presentado oposiciones. "or lo tanto, la 91icina &acional!ompetente en nin;%n caso 2ueda eximida de reali=ar el examen de 1ondo paraconceder o ne;ar el re;istro.

l sistema de re;istro marcario 2ue adopt la !omunidad 6ndina se basa en laactividad autnoma e independiente de las 91icinas !ompetentes en cada "asiembro. sta actividad, aun2ue ;eneralmente se encuentra re;ulada por la normativacomunitaria, deja a salvo la mencionada independencia.

La Sala de Dereco !onstitucional y Social "ermanente de la !orte Suprema de#usticia de la $ep%blica del "er%, deber0 adoptar la presente interpretacin prejudicialcuando dicte sentencia dentro del proceso interno &' ()*+-+((, de con1ormidad con lodispuesto por el artculo *3 del /ratado de !reacin del /ribunal de #usticia de la!omunidad 6ndina, as como dar cumplimiento a lo previsto en el artculo (-E, p0rra1otercero, del statuto del /ribunal.

OI