Post on 22-Apr-2015
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Como gestionar y explotar los resultados de Proyectos de I+D:
Protección de la propiedad intelectual, explotación y difusión.
Esteban Pelayo Villarejo
INFO – Instituto de Fomento de la Región de Murcia
Agencia de Desarrollo Regional (España)
Seminario Use & DiffuseGestión, Explotación y Difusión de la Propiedad Intelectual Gestión, Explotación y Difusión de la Propiedad Intelectual
generada en proyectos de I+D en colaboración con la industriagenerada en proyectos de I+D en colaboración con la industriaCastelldefels - 23 de octubre de 2009
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Instituto de Fomento de la Región de Murcia
• El principal objetivo del INFO es potenciar el desarrollo de las PYMEs de la Región de Murcia mediante:
1. Promoción económica2. Captación de inversión3. Eliminación de obstáculos4. Y el establecimiento de un entorno
que favorezca la competitividad
Maria Luisa López Asistencia a empresas en el 7º
Programa Marco (FP7)
ProgramaMarco@info.carm.es
Pedro Casado Asesoramiento en
Propiedad Industrial
Patentes@info.carm.es
Esteban PelayoAsesoramiento en
Propiedad Industrial
Patentes@info.carm.es
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Objetivos para hoy
• Determinar quién es el propietario de los resultados de los proyectos europeos
• Dar unas pautas claras de cómo hay que hacer la protección de esos resultados, cómo se pueden explotar y hacer la difusión de los mismos
Vida del proyecto(Ejecución de la I+D+i)
Acuerdo de
Consorcio
Firma del Contrato con la Comisión
Inicio del proyecto
Finalización del proyecto
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Programa• ¿Que se puede proteger?• Patentes• Internacionalización• Costes• Comercialización • Infracciones y ejercicio de derechos
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Derechos registrados
Patentes
Duración: hasta 20 años
Marcas
Duración: 10 años renovables
Modelos de utilidad
Duración: hasta 10 años
DiseñosDuración:
5 años renovables hasta 25
Propiedad Industrial
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Ejemplos de derechos no registrados
No es necesario registrar los derechos de autor (copyright)
Los rechos estarán vigenetes hasta 70 años después de la muerte del creador
En casos especiales las marcas y los diseños pueden no ser registradosl
Literatura
Música
Pintura
Películas
Planos constructivos
Trabajos científicos
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Contenido de la 1ª parteA. Patentes. Definiciones y solicitud
B. El documento de patente
C. El proceso de concesión de una patente
D. Internacionalización de patentes
E. Modelos de utilidad, variedades vegetales y CCPs
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¿Qué es una patente?
Primera definición (genérica):• Un acuerdo entre la sociedad y el
inventor
Una definición alternativa (legal):• Una patente es un derecho
exclusivo a explotar una invención en un determinado país. Este derecho dura 20 años
• Una patente es un derecho a prohibir que otros exploten la invención
ES2259490 - Aspersor Soterrado de Cabeza Emergente
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Derecho a prohibirUna patente prohíbe que otros distintos de su titular realicen las siguientes
explotaciones comerciales:– Producir, vender, fabricar, el ofrecimiento, la introducción en el comercio, la importación o la
utilización de un producto objeto de la patente
…una patente no permite prohibir que otros distintos de su titular:– actos realizados con fines no comerciales y en en un ámbito
privado – actos realizados con propósito experimental – Agotamiento del derecho– Producción en farmacias de medicinas
Pero…
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¿Qué es un invento?
• Un nuevo desarrollo técnico que define la solución de un problema técnico con medios técnicos
• Debe ser reproducible
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Para que un invento sea patentable:
• Debe tener aplicación industrial
• Debe ser nuevo – NOVEDAD
• Debe diferir de manera compleja (poco evidente) de lo que ya se conoce – ACTIVIDAD INVENTIVA
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¿Qué puede ser patentado?
• Un producto
• Un procedimiento de fabricación
• Dispositivos para el proceso productivo
• Dispositivos para el uso del producto
• El uso del producto
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¿Qué no se puede patentar?• Programas de ordenador
• Tratamientos médicos o quirúrgicos
• Métodos matemáticos
• Métodos de negocio
• Descubrimientos o teorías científicas
• Creaciones estéticas
• Nuevas especies de animales o variedades vegetales
• Invenciones contrarias al orden público y la moral
• El cuerpo humano o cualquier parte constitutiva del mismo
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Contenido de la 1ª parteA. Patentes. Definiciones y solicitud
B. El documento de patente
C. El proceso de concesión de una patente
D. Internacionalización de patentes
E. Modelos de utilidad, variedades vegetales y CCPs
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Las partes de una patente
• Instancia
• Descripción
– Ámbito de la invención
– Antecedentes o Estado del Arte
– Descripción de la invención
– Descripción de los dibujos
– Modo de realización preferente
• Reivindicaciones
• Dibujos
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Contenido de la 1ª parteA. Patentes. Definiciones y solicitud
B. El documento de patente
C. El proceso de concesión de una patente
D. Internacionalización de patentes
E. Modelos de utilidad, variedades vegetales y CCPs
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Proceso de solicitud de una patenteAdmisión a trámite
Examen formal y técnico
Continuación del procedimiento
Informe del Estado de la Técnica
Publicación solicitud + IET
Publicación reanudación procedimiento general
Traslado de observaciones de terceros
Examen modificaciones y concesión solicitud
Publicación reanudación examen previo
Admisión oposiciones de terceros
Traslado al solicitante de examen previo y oposiciones
Resolución motivada y traslado al solicitante
Denegación o concesión
Procedimiento General de concesión
Procedimiento con examen
previo
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Contenido de la 1ª parteA. Patentes. Definiciones y solicitud
B. El documento de patente
C. El proceso de concesión de una patente
D. Internacionalización de patentes
E. Modelos de utilidad, variedades vegetales y CCPs
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¿Dónde patentar?
Las patentes nacionales se usan:• Para la protección en los mercados locales o en unos pocos
países de interés para la empresa• Como una patente prioritaria para extenderla a otros países
Las solicitudes internacionales (PCT) de patentes se usan:• Para obtener una protección en 143 países y para retrasar la
entrada en fase nacional (hasta 30 meses desde la fecha de prioridad)
Las patentes regionales (Patente Europea) se usan:• Para la protección en varios países de una determinada región
a un coste más reducido que ir extendiendo país por país
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Prioridad
Durante los 12 meses siguientes al primer depósito puede: Registrar su solicitud en otros países basándose en una
“reserva” que se le hace durante los 12 meses siguientes a la primera solicitud
Para solicitudes de patentes esto significa que: La novedad se evalúa desde la solicitud en el primer país.
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El Convenio de la Patente Europea (CPE)
• Un único lugar de registro
• Un único lugar dónde hacer todas las formalidades
• Un único lugar de concesión
• Es más económico para un grupo determinado de países
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Los países que forman parte de la Organización Europea de Patentes
La organización tiene ahora mismo 36 Estados Miembros
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Cost of a European Patent Application* (*) Ten years in six countries
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El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)
• Novedad internacional y examen preliminar
• Iguales efectos que un depósito nacional regular
• Decisión final de países designados - elegidos
Principales ventajas:• Un único lugar de
registro• Formalidades únicas• Retraso a 30/31 meses
la entrada en fase nacional
142 paísesoctubre 2009
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Fechas importantes del sistema PCT
(meses)
Solicitud internacional
PCT
120 30
Informe de búsqueda y
opinión escrita
16 18
Publicación internacional
(opcional)Solicitud de
Examen preliminar
internacional
Solicitud prioritaria
Fase Nacional
22 28
(opcional)Entrega de
informe internacion
al de examen
Tasa de transmisión 69’25 €Tasa se sol. intermac 848’00 €Tasa de búsqueda 1.700’00 €
Tasa de Examen 555’33 €
Tasa de gestión 121’00 €
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Tendencia de registro PCT
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006
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Ejemplos de algunas solicitudes de patentes internacionales PCT de empresas de la Región de Murcia (I)
WO/2009/047377 - Casco con estructura de refuerzoWO/2009/080839 - Intercambiador de calor de carcasa y tubos compacto
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Ejemplos de algunas solicitudes de patentes internacionales PCT de empresas de la Región de Murcia (II)
WO/2008/090238 – Aditivo para horchata de chufa exenta de proteínas lácticas
WO/2008/142180 - Procedimiento de televisión digital en tres dimensiones
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WO/2008/068361 – Producto alimenticio cárnico cocido con bajo contenido en grasa saturada y procedimiento de obtención
WO/2008/087230 - Válvula ventosa de triple función para instalaciones hidráulicas
Ejemplos de algunas solicitudes de patentes internacionales PCT de empresas de la Región de Murcia (III)
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Contenido de la 1ª parteA. Patentes. Definiciones y solicitud
B. El documento de patente
C. El proceso de concesión de una patente
D. Internacionalización de patentes
E. Modelos de utilidad, variedades vegetales y CCPs
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Modelo de utilidad
• Sistema de patentes para invenciones de menor contenido técnico
• Condiciones:– Solucionar un problema técnico– Nuevo– Actividad Inventiva (en algunos países, por ejemplo Turquía
no es necesario)
• Se usa con frecuencia para invenciones concernientes:– Enseres domésticos– Herramientas– Muebles
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El Modelo de Utilidad
Se parece a una patente La U en el número de publicación indica que es un modelo de utilidad
U as - utility - utilité - utilidad - utilità
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Otros derechosVariedades vegetales• Variedades de todos los géneros botánicos y especies,
incluyendo híbridos entre géneros y especies• Variedad – un grupo de plantas con un mismo taxón botánico
del rango más bajo
Certificados Complementarios de Protección para los siguientes productos:
• Un “principio activo”, o una combinación de principios activos, o un “producto farmacéutico”;
o
• Una “sustancia activa”, o una combinación de sustancias activas de un “compuesto para la protección de cultivos”
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Duración de un Certificado Complementario de Protección
• Al final de los 20 años de vida legal de la patente, se le añade el tiempo transcurrido entre:
– la fecha de presentación de la patente – y el de autorización de la comercialización
• Este período añadido puede ser como máximo de 5 años– El caso más habitual es que se tarde más de 5 años en dar la autorización de comercialización de cinco
año.– En este caso, el solicitante pierde ese período adicional, teniendo el producto una protección otorgada
por derechos exclusivos máxima de 25 años desde la solicitud de la patente.
Solicitud de la patente
Autorización de comercialización 20 años
Dominio públicoProducto genérico
CCP
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Ejemplo de un CCP sobre un medicamento contra el Alzheimer
1986 Solicitud de patente en los EEUU1987 Solicitud de patente europea198819891990199119921993 Concesión de patente española1994199519961997199819992000 Autorización comercialización CEE y España2001 Concesión del CCP (C200100009) hasta 2012 20022003200420052006 Expiración de la validez de la patente2007 1er año del CCP2008 2º año del CCP2009 3er año del CCP2010 4º año del CCP2011 5º año del CCP2012 a partir del 15.01.2012 es dominio público
Patente de Galantamina para el tratamiento del alzheimer
Nombre comercial: Reminyl
Solicitante:SYNAPTECH, INC
Licenciatario exclusivo en España: Janssen-Cilag
http://www.janssen-cilag.es
5 años
20 años
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Conclusiones de la primera parte• Una patente es un derecho
exclusivo– Novedad– Actividad inventiva– Aplicación industrial
• Necesita ser registrado– Solicitud: documento de patente– Coste: tasas
• Es un título nacional– Prioridad– Solicitud internacionales PCT y
patentes europeas
• Otros títulos vinculados a las patentes
– Modelos de utilidad– Variedades vegetales– Certificados Complementarios
de Protección
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Segunda Parte: Explotación
La protección facilita una buena comercialización
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¿Cómo ganan dinero las empresas con el sistema de patentes?
1. Mediante la explotación de la invención• Haciendo uso de los derechos exclusivos para fabricar y
comercializar el producto
2. Otros usos del sistema para la empresa• “Imagen” tecnológica de la empresa• Facilita la cooperación y el trabajo en red• Licencia o cesión • Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva
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Protección e información en el desarrollo de una idea de negocio
Secretos industriales
Nombre comercial
Modelos de utilidad
Patentes
Protección de diseños
Marcas
Derechos de autor
MERCADOSMERCADOSMERCADOSMERCADOS
PRODUCTO,PRODUCTO,SERVICIOSERVICIO
PRODUCTO,PRODUCTO,SERVICIOSERVICIO
IDEAIDEAIDEAIDEA
Información sobre soluciones técnicas Patent Information Patent databases Information services
Información acerca de competidores Registros de nombres comerciales Registros de marcas y diseños Servicios de información
IDEAIDEA
Desarrollo de productos e investigación
Comercialización
Emprendedores
Creatividad
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Un ejemplo de idea de negocio basadas en la tecnología
WO 2006/051136 - Dispositivo para la recolección de arenilla y/o cálculos expulsados por la uretra
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La propiedad industrial en el desarrollo de un negocio
Product life cycle and economy
Protección
IncertidumbreTecnologica
Incertidumbre Comercial
Inversión
Cash flow
Cash flow acumulado
Período de amortización
Beneficio
Ingresos
I + D Lanzamiento Crecimiento Madurez Saturación Declive
© ip4inno
Búsquedas
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Protección combinada
• Hay que registrar todos aquello que podamos hacer efectivo en tribunales
• Barrera a la entrada (M. Porter)
TapónPatente
Coca ColaMarca registrada ®
The Coca Cola CompanyNombre comercial
Campañas publicitarias Propiedad intelectual ©
EnvaseDiseño y Marca tridimensional
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Proteger las diferentes dimensiones de un producto
TecnologíaPATENTES
AparienciaDISEÑO
Marketing MARCAS
Client
InnovaciónSeguridad
ErgonomíaEstética
Imagen / MarcaBuen nombre
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Es necesario el desarrollo de una estrategia global en protección de innovaciones en la empresa
Evitar duplicaciones
I+D
Vigilancia Tecnológica
Competidores
Tendencias
Mercados,
Inteligencia competitiva
Estrategia en DPI
Evaluación de proyectos
de I+D Desarrollo de ProductoPosibilidades
de proteger la tecnología
Producción
Métodos de producción
Soluciones técnicas
Gerencia
Responsabilidades
Implementación
Politica de protección
Financiación¿Cómo convencer a los financieros?
Analisis de riesgos
Marketing
Revelación de información
critica del negocio
¿Permanecer fuera
del mercado?¿Existen
restricciones?
¿Hacerlo o comprarlo?¿Licencias?
¿Alianzas?
¿Cómo prioteger tecnologías clave
de la empresa?¿Cómo defenderse
de infracciones?
Propiedad intelctual
PromociónKnow-how de la empresa
Invenciones laborales
Personal, recursos
© ip4inno
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Segunda Parte: Explotación1. Fabricar y comercializar
2. Imagen tecnológica
3. Cooperación y trabajo en red
4. Licencia
5. Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva
Un activo valioso si se usa
efectivamente
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Imagen tecnológica
Los 10 mayores solicitantes de patentes Españolas en 2007
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Principales solicitantes de Patentes Europeas
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Principales solicitantes de PCT
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Segunda Parte: Explotación1. Fabricar y comercializar
2. Imagen tecnológica
3. Cooperación y trabajo en red
4. Licencia
5. Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva
Un activo valioso si se usa
efectivamente
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Las patentes facilitan el trabajo en red
• La innovación está basado en la colaboración y el trabajo en red
• La colaboración sobre temas confidenciales y la gestión de riesgos se hace más sencilla mediante una protección ajustada y un uso de la información adecuado
• Se delimitan perfectamente los derechos de la cooperación y la explotación de los resultados
PYME
Oficinas de
Patentes
Agentes de la
propiedad industrial
Socios tecnológicos
Institutos de Investigación
Universidades
Investigación de mercados
Seguros
Ayudas y subvenciones
CréditosClientes
ProveedoresIntermediarios
El entorno empresarial es una red© ip4inno
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Segunda Parte: Explotación1. Fabricar y comercializar
2. Imagen tecnológica
3. Cooperación y trabajo en red
4. Licencia
5. Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva
Un activo valioso si cuando se usa efectivamente
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Licencia y cesión de patentes• Tipos de licencias
– Licencias contractuales– Licencias de pleno derecho– Licencias obligatorias (Art. 86LP)
• Licencias contractuales– Obtención de rendimientos económicos de la patente por
parte de un tercero. – Contrato en el que el titular de la patente otorga parte (o todo)
de su derecho de explotación a cambio del pago de un precio.
Licenciante Licenciatario
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Tipos de licencias
Plena
Limitada
Contenido
Duración
Territorio
ObjetoPatente concedida
Solicitud de patente
ExclusividadSimpleExclusiva
Alcance
Art. 75.3 LP: “Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia contractual tendrá derecho realizar todos los actos que integran la explotación de la invención patentada, en todas sus aplicaciones, en todo el territorio nacional, durante toda la duración de la patente.”
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Obligaciones de las partes• Inscribirla en la OEPM para que tenga efectos frente a
terceros
• Obligaciones del licenciante– Legitimidad para otorgar la licencia– Entrega de know-how y asistencia técnica– Notificación previa en caso de retirada de solicitud o de
renuncia de la patente
• Obligaciones del licenciatario– Pago del precio de la licencia– Explotación de la patente
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Licencias de pleno derecho• Ofrecimiento de licencia: cualquier interesado se puede convertir en
licenciatario
• Ventajas para el licenciante:– Eximido de la acción de caducidad por la obligación de explotar la
invención.– 50% del importe de las anualidades– Ganancia por obtener finalmente un contrato de licencia
• Características– Licencia no exclusiva– Procedimiento ágil: una semana después de notificación de la OEPM– Pagos de regalías cada tres meses– Posibilidad de que fije el canon o compensación la OEPM a falta de
acuerdo entre las partes. – Tasa = 20’4 €
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Segunda Parte: Explotación1. Fabricar y comercializar
2. Imagen tecnológica
3. Cooperación y trabajo en red
4. Licencia
5. Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva
Información de tecnologías y competidores
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Ferrari se interesa por el turbo
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¿Para qué sirve la información de patentes y marcas?
Entorno tecnológico
Entorno competitivo
Entorno legal
Información: derechos exclusivos ¡Tenerlos en cuenta!
Información: competidores ¿Principales empresas en el mercado?
¿Mecanismos de protección?Información Técnica ¿Literatura técnica?
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Tipos de búsquedas• Búsqueda para selección de idea
– Aflorar ideas– Realizar búsquedas independientes en esp@cenet– Búsquedas superficiales y amplias
• Búsqueda sobre el estado del arte– Buscar las últimas soluciones técnicas en la línea en
que se planea establecer la empresa– Es mejor que esta búsqueda la haga un profesional– (esp@cenet no es suficiente para hacer una búsqueda
del estado del arte• Búsqueda sobre novedad
– Es conveniente hacer este tipo de búsqueda siempre antes de registrar un modelo de utilidad o una determinada patente
• Búsqueda para confirmar la libertad de explotar– Se exploran los obstáculos existentes a la producción
o la comercialización– Se parece a una búsqueda del estado del arte. Se
buscan sólo patentes en vigor y en los mercados (países) en los que se comercializará el producto.
• Análisis de competidores– Monitorización en continuo de la línea de negocio de la
empresa. Invenciones de la competencia
Selección
Novedad
Estado del arte
Libertad de
explotar
Amplitud de la búsqueda
Profundidad de la búsqueda © ip4inno
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Esp@cenetBase de datos de ideas
> 60 millones de patentes
Desde 1836
Documento completo
91 países
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Para saber mas…www.oepm.es Oficina Española de Patentes y Marcas
www.epo.org Oficina Europea de Patentes
www.ompi.int Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual
oami.europa.eu Oficina de Armonización del Mercado Interior
www.espacenet.com Base de datos europea de patentes
www.ipr-helpdesk.org Helpdesk de la Comisión para participantes en el Programa Marco
www.innovaccess.eu Protección de innovaciones en Europa
www.coapi.org Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial
peral.ifrm-murcia.es Noticias divertidas de propiedad industrial
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Agradecimiento…• Esta presentación se ha realizado tomando muchas
trasparencias elaboradas por el proyecto IP4INNO del que forman parte las siguientes entidades:
EPO IPO Croatia Fraunhofer Gesellschaft
Hungarian PO IEEPI Turkish Patent Institute
INPI Portugal DKPTO METUTECH (TR)
PRH Finland EBN Fundación EOI
OEPM Funditec (ES) CRP Henry Tudor
INPI France IWT Flanders University of Alicante
UPM (ES)
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Esta es la última trasparenciaVamos a terminar…
¿Tiene alguna pregunta mas?
Esteban Pelayo VillarejoServicio Peral de Asesoramiento en Propiedad Industrial
Instituto de fomento de la Región de Murcia
http:// peral.ifrm-murcia.esTel.: 968 362812 Móvil: 680 405976
E-mail: patentes@info.carm.es
Gracias por su atenciónGracias por su atención