TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 66-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición del juez consultante de los artículos 134, 136 literal a) y 137, correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio, literales a), b), f) y g) del artículo 134, artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado de Colombia. Demandante: HARINERA DEL VALLE S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (SIC) Asunto: Marca: “ZONIA (mixta)”. Expediente Interno: 2012-00314.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve (19) días del mes de junio del año dos mil catorce.

VISTOS:

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, a través de Oficio No. 1318 de 13 de mayo de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día, solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a), 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de once (11) de junio de 2014.

PARTES EN EL PROCESO INTERNO:

Demandante: HARINERA DEL VALLE S.A.Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA

REPÚBLICA DE COLOMBIA (SIC)

Tercero interesado: ORGANIZACIÓN SOLARTE & CIA. S.C.A.

DATOS REVELANTES:

A. LOS HECHOS

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

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1. El 8 de marzo de 2008, la sociedad ORGANIZACIÓN SOLARTE & CIA S.C.A., solicitó el registro de la marca ZONIA (mixta) para distinguir productos encasillados en la clase internacional 30.

2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A presentó oposición a la solicitud de registro con fundamento en la similitud gráfica existente entre el signo solicitado y las marcas “LA MUÑECA (mixtas y figurativas), de las cuales es titular.

3. Mediante Resolución 72805 de 24 de diciembre de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por HARINERA DEL VALLE S.A. y concedió el registro del signo ZONIA (mixto) clase 30, al considerarse que el signo no estaba incurso en causales de irregistrabilidad.

4. Contra la resolución antes citada, HARINERA DEL VALLE S.A., profirió recurso de reposición y en subsidio de apelación.

5. Con Resolución 9539 de 23 de febrero de 2011, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de reposición, revocando la Resolución impugnada y negando el registro del signo ZONIA (mixto).

6. La compañía ORGANIZACIÓN SOLARTE & CIA. S.C.A., presentó recurso de apelación en contra de la resolución 9539, el cual fue a su vez resuelto mediante Resolución No. 0069907 de 30 de noviembre de 2011, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria, que revocó la Resolución 9539 de 23 de febrero de 2011 y confirmó la Resolución 72805 de 24 de diciembre de 2010, por la cual concedió el registro de la marca y rechazó la oposición.

7. HARINERA DEL VALLE S.A., presentó acción de nulidad ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

8. A través de providencia de 31 de marzo de 2014, el Consejo de Estado, formula la petición de Interpretación Prejudicial a este Tribunal.

B. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

La sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

9. Que el signo solicitado ZONIA (mixto), no cumple con los requisitos exigidos por la normativa comunitaria para que sea admitido a registro, los cuales son perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

10. El signo solicitado ZONIA (mixto), en su parte gráfica, constituye una imitación de los elementos gráficos de las marcas LA MUÑECA, previamente registradas por HARINERA DEL VALLE S.A.

11. Por la evidente similitud entre los signos en conflicto, el signo solicitado es capaz de generar confusión e inducción a engaño al consumidor, por lo que concluye que la marca ZONIA, no es suficientemente distintiva para identificar productos de la clase 30.

12. Que si bien se tratan de marcas mixtas, la marca ZONIA, copia prácticamente todos los aspectos gráficos de las marcas previamente registradas.

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13. Que el registro de la marca ZONIA (mixta) y la posterior modificación de sus empaques, tienen la intención de perpetrar actos de competencia desleal, así como aprovecharse de la reputación del signo LA MUÑECA, previamente adquiridos.

C. Contestación a la demanda

De la revisión del expediente, no reposa contestación a la demanda efectuada por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

D. Tercero Interesado

ORGANIZACIÓN SOLARTE & CIA. S.C.A., en calidad de Tercero Interesado, contestó a la demanda de nulidad en el siguiente sentido:

14. Que se desestimen las pretensiones de la actora por carecer de fundamento.

15. Los derechos del signo ZONIA recaen sobre un conjunto distintivo complejo, compuesto por diferentes elementos, por un elemento denominativo, predominante y arbitrario ZONIA, figuras y diseños diferentes, elementos gráficos y combinaciones de colores que le dotan de distintividad suficiente.

16. Es titular de los registros marcarios de ZONIA, previamente registrados.

17. Tratándose de signos mixtos, el elemento predominante es el denominativo, por lo que comparados los signos LA MUÑECA y ZONIA, se aplica precisamente el criterio doctrinal, eliminándose toda posibilidad de riesgo de confusión directa e indirecta entre los signos cotejados.

18. En el proceso reposa un peritaje efectuado por Luis Correa, donde se confirma que los elementos que presenta Harinera del Valle como elementos que causan riesgo de confusión respecto de los empaques de ZONIA y MUÑECA, son los códigos comúnmente usados en el mercado de pastas en particular.

19. El empaque que utilizan no lleva una figura de una muñeca, sino de una cocinera, y que en sí los diseños utilizados por las marcas en conflicto, son accesorios en el conjunto de las marcas cotejadas, ya que el elemento denominativo es el elemento fundamental distintivo de los conjuntos marcarios objeto del cotejo.

20. Coexistencia pacífica desde el año 2008 entre los signos ZONIA y LA MUÑECA, sin que haya existido confusión o distorsión alguna en el mercado.

21. “La evolución de los logos corporativos es una práctica normal y necesaria en el mercado por parte de cualquier empresario que busca impactar al consumidor con nuevos productos, nuevos signos distintivos, nuevos empaques, cambios de diseño, de presentación de los productos, etc. Siendo una práctica común, mal podría sostenerse que cualquier cambio en un logo corporativo constituya por sí mismo, un argumento de la existencia de supuestos actos de competencia desleal en el mercado. Tal como se verifica en la demanda de Harinera del Valle, su empaque también ha cambiado en el tiempo.”

22. Titularidad del derecho de autor de la obra artística COCINERITA, la cual hace parte integrante de la marca mixta registrada ZONIA.

CONSIDERANDO:

14. El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a), 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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15. Se considera que procede la interpretación de los artículos 134 y 136 literal a), 137, correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “ZONIA (mixto)”, fue presentada el 8 de marzo de 2008, en vigencia de la Decisión 486 mencionada, no siendo aplicable la interpretación del artículo 172 del mencionado cuerpo legal, por no ser objeto del caso en análisis.

16. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio, literales a), b) f) y g) del artículo 134, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

17. Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

(…)

Artículo 134:

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

(…)

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores..”

Artículo 136:

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

Artículo 137:

Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

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Artículo 258:

Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Artículo 259:

Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,

c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

ASPECTOS A SER ANALIZADOS

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada por el Tribunal Arbitral, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. B. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y/o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo marcario.C. Comparación entre signos mixtos. Comparación entre signos mixtos y figurativos. Elementos gráficos de uso común en la conformación de signos marcarios (figuras y colores).D. Elementos gráficos de uso común en la conformación de marcas (figuras y colores).E. De la coexistencia marcaria.F. La solicitud de registro marcario para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Competencia desleal por confusión con una marca registrada y aprovechamiento de la reputación ajena. La figura del Trade Dress.G. La protección acumulada de los derechos de propiedad intelectual. El registro de un signo como marca previamente objeto de protección por derecho de autor.

A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS.

18. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”.

19. Por su parte, para el tratadista Jorge Otamendi: “La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro (…) .La marca juega un papel preponderante, casi esencial en el proceso competitivo. Sin embargo nada de esto cambia la naturaleza esencial de distinguir productos o servicios.”1

20. La marca es un signo que diferencia un producto o servicio respecto de los demás ofertados en el comercio, permite al consumidor elegir entre varios, motivo por el cual debe poder distinguirse para que no exista confusión al momento de su elección.

1 Otamendi Jorge, Derecho de Marcas, Edit. Abeledo- Perrot, Buenos Aires, Cuarta Edición, 2002, pág. 7

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21. La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las figurativas o gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, donde se protegen los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión.

22. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

Requisitos para el registro de las marcas.

23. Para que un signo sea apto a ser admitido como marca necesariamente: i) Debe gozar de distintividad y; ii) Debe ser susceptible de representación gráfica.

24. Distintividad , es decir, que pueda diferenciar un producto o servicio respecto de otro, que por sí sola sea capaz de identificarse sin crear confusión con otros o con sus características o propiedades intrínsecas, requisito necesario ya que el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, enuncia como prohibición absoluta de registro como marca, aquellos signos que precisamente carezcan de distintividad.

25. La representación gráfica, consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, sonidos, etc.

26. Este Tribunal dentro de la Interpretación Prejudicial 259-IP-2013 al respecto de este tema ha expresado que:

“Dentro de los elementos constitutivos de una marca, el requisito de perceptibilidad, se encuentra implícitamente contenido en la definición del artículo 134 de la Decisión 486. Es claro que para que un signo pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, esta es la única forma en que podrá ser aprehendida por los medios sensoriales de los consumidores y asimilada posteriormente por su inteligencia.

La representación gráfica y la distintividad, por su parte, son requisitos expresamente establecidos en la norma comunitaria.

La susceptibilidad de representación gráfica está relacionada con las expresiones o descripciones, ya sea a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., que se utiliza para describir al signo y que sirven para que puedan ser apreciados en el mercado de otros productos o servicios existentes.

Es claro que el signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, olores, etc.

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La distintividad por su parte, constituye la función primordial de una marca, radica en la capacidad de poder identificar productos o servicios en el mercado, respecto de terceros. Es entonces distintivo un signo, cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.”

27. El juez consultante debe proceder a analizar, si el signo ZONIA (mixto) cumple con los requisitos propios de una marca para poder ser admitido a registro, en particular si es suficientemente distintivo respecto de otros signos existentes en el mercado para productos de la clase internacional No. 30, y si es identificable respecto de otros.

B. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO DE MARCAS.

28. La actora en su acción de nulidad aduce que: “La marca mixta ZONIA, en su aspecto figurativo, es confundiblemente idéntica con las marcas LA MUÑECA de propiedad de HARINERA DEL VALLE S.A.” sumado a esto, que los dos productos en conflicto en su uso real y efectivo en el mercado lo realiza para identificar “PASTAS ALIMENTICIAS”, por lo que es importante definir cuándo un signo es irregistrable por identidad o similitud.

29. El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro de las prohibiciones para registrar un signo como marca define que:

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;”

30. Para que el signo solicitado incurra en la causal antes enunciada, debe necesariamente: i) existir un signo anteriormente solicitado o registrado por un tercero, ii) deben tratarse de los mismos productos o servicios y iii) que exista el riesgo de causar confusión o asociación, es decir, el consumidor debe tomar un producto por otro, considerando que se trata del que usualmente adquiere, ya que no le es factible diferenciar uno por otro.

31. La jurisprudencia de este Tribunal, tomando como pilar la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud entre marcas y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica, que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

Para Otamendi: “Es quizá la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y la cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes.”2

2 Otamendi Jorge, ídem, pág. 147.

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La similitud fonética, se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Respecto a este aspecto, el mismo tratadista Otamendi ya citado, ha dicho que: “Esta confusión se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar. Esta pronunciación puede ser la correcta o deformada, lo que importa es cuál es la pronunciación que una parte considerable del público efectúa de la palabra en cuestión.”3

La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

32. El Juez consultante debe tener especial cuidado al efectuar el estudio entre los signos en conflicto ZONIA (mixto) y LA MUÑECA (figurativo y mixto) para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación, su labor va a ser la de determinar si la marca solicitada es confundible con las otras registradas.

33. La confusión entre dos signos es irrefutable cuando se trata de signos idénticos para distinguir mismos productos o servicios, sin embargo, cuando hablamos de similitud marcaria el análisis es distinto, deberá revisarse con profundidad si en efecto existe el riesgo de confusión en el público consumidor y aplicando los factores antes mencionados referentes a la similitud ortográfica, fonética e ideológica, toda vez que la simple coincidencia de rasgos entre signos no conlleva a la necesaria confusión entre ellos.

C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS Y FIGURATIVOS.

34. La compañía HARINERA DEL VALLE S.A., soporta su acción de nulidad en la titularidad de las marcas LA MUÑECA como signos figurativos y mixtos, mientras que la marca solicitada ZONIA es un signo mixto, por lo que para mejor referente del Juez consultante, se efectuará un análisis del cotejo entre los distintos tipos de marcas, para lo cual reproducirá los signos en controversia.

SIGNOS DE HARINERA DEL VALLE SIGNO SOLARTELA MUÑECA ZONIA

3 Otamendi Jorge, ídem, pág. 150.

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35. Este Tribunal y la doctrina han reconocido la existencia de varias clases de signos en lo que respecta a la composición del mismo, clasificándolos en: i) denominativos, ii) gráficos o figurativos y, iii) las mixtos.

36. Signos denominativos: “Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.”4

37. Signos gráficos o figurativos, “Los signos figurativos son aquéllos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber:

1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario.

2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.”5

38. Signos mixtos: “Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).”6

Comparación entre signos mixtos.

39. HARINERA DEL VALLE S.A., es titular de la marca LA MUÑECA (mixta), mientras que ORGANIZACIÓN SOLARTE & CIA. S.C.A., solicita el registro de la marca ZONIA (mixta). A pesar de que la actora enuncia ser titular de varios signos, el que predomina en su cotejo es el siguiente:

4 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

5 Interpretación Prejudicial 08-IP-2011.6 Interpretación Prejudicial 19-IP-2012.

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SIGNO LA MUÑECA EXPRESS SIGNO ZONIA (mixto)(mixto)

40. Este Tribunal refiriéndose al cotejo entre signos mixtos ha expresado lo siguiente:

“Dentro de la parte denominativa de un signo mixto, puede darse que ésta sea compuesta, es decir, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”.

El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas mixtas con parte denominativa compuesta debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.7

41. En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y que son las que se enuncian a continuación:

“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.”

“(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.”

7 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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“(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.”

“(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 8

42. Si, dentro del contexto de un signo predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, dejando a que sea el Juez quien determine si comparados los signos en cotejo son aptos de convivir en el mercado.

Comparación entre signos figurativos y mixtos

43. HARINERA DEL VALLE en su acción enuncia además que es titular de los siguientes signos figurativos que incorporan la silueta de la MUÑECA, materia de conflicto, respecto a la figura que aparece en el signo solicitado, conforme se desprende de las gráficas que se detallan a continuación:

SIGNOS FIGURATIVOS SIGNO ZONIA (mixto)

8 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS.

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44. Refiriéndose al cotejo entre signos figurativos y mixtos, este Tribunal reitera la posición plasmada en la Interpretación Prejudicial de 25 de octubre de 2011, expedida en el marco del proceso 97-IP-2011 en donde se señala que:

“Al comparar un signo mixto y uno figurativo se debe distinguir el elemento característico o determinante del primero, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación.

El juez consultante, en un primer análisis debe determinar cuál de los dos elementos prevalece en la marca mixta, si el gráfico o el denominativo, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente:

“Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa”. (Proceso N° 23–IP-2004. Interpretación prejudicial del 5 de mayo de 2004).

Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de marcas; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el juez nacional o la oficina de registro marcario, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo los siguientes criterios para la comparación entre marcas figurativas.

“El cotejo de marcas figurativas, requiere de un examen más elaborado, ya que en este caso, debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al aspecto ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa: el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer; por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.

Al comparar marcas figurativas, se deben aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas, por ello, el juzgador debe observar los criterios sugeridos por Breuer Moreno y acogidos por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (…)”. (Proceso N° 23-IP-2004. Interpretación prejudicial del 5 de mayo de 2004).”

45. En este orden de ideas, la corte consultante aplicando este criterio debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto ZONIA y las figurativas de propiedad de HARINERA DEL VALLE S.A., analizando cuál es el elemento predominante, si la parte denominativa o el elemento gráfico.

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D. ELEMENTOS GRÁFICOS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS (FIGURAS Y COLORES).

46. En el presente proceso, el tercero interesado manifiesta que los rasgos en común entre los signos son palabras y figuras necesarias para el producto que se expende en el mercado, por lo que se hace importante referirse al tema de los gráficos de uso común relacionado a las figuras y colores.

47. Una marca mixta como ya se analizó, está conformada por una parte denominativa (palabras, números, combinación de ambos) y una parte figurativa (dibujos, trazos, formas) que en un conjunto crean un signo diferente. Dentro del contexto de la gráfica puede a su vez su creador incorporar no solo palabras de uso común, sino también gráficos y colores como barras de codificación, señales de información alimenticia, caracteres o símbolos de reciclaje, entre otros tantos que son de uso general para los productores de la misma rama.

48. Cuando la autoridad competente confiere la titularidad de una marca mixta, se entiende que engloba la totalidad de las palabras, figuras, colores delimitados, sin embargo de lo cual, su propietario, no puede reivindicar el uso o apropiación exclusiva de aquellas grafías necesarias y usuales que el resto de su competencia necesita para poder en sí identificar el mismo producto o las mismas propiedades en el sector al que se dirige.

49. Cuando el titular incluye gráficos de uso común dentro del contexto de su marca mixta, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar los mismos símbolos, figuras, dentro de otra marca siempre y cuando el nuevo signo sea distintivo y no vaya a causar confusión o riesgo de asociación en el consumidor.

50. Para efectuar el cotejo de signos mixtos que incorporen gráficos y colores de uso común para el sector al que se destinan, el juzgador no debe considerarlos respecto de la eventual confusión, pese a que el cotejo es siempre en conjunto, ateniéndose más a las semejanzas que a las diferencias, esta es la excepción, en cuanto no pueden interferir en la comparación figuras o colores sobre los cuales no existe un derecho de exclusividad.

51. Respecto al empleo de términos uso común, este Tribunal ha manifestado en su Interpretación Prejudicial 211-IP-2013 que:

“Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”

52. La corte consultante deberá determinar si los elementos gráficos que componen el signo solicitado son de uso común en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para poder realizar un correcto análisis de registrabilidad.

53. El juzgador es quien debe comparar qué gráficas y colores son aquellos que no deben entrar dentro del análisis, limitándose al cotejo entre aquellas partes que sí son distintivas y protegidas bajo los lineamientos del derecho de marcas.

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E. DE LA COEXISTENCIA MARCARIA.

54. Aduce ORGANIZACIÓN SOLARTE & CIA. S.C.A. que: “Desde el año 2008, fecha de registro de las marcas mixtas ZONIA correspondientes a los números de registro 374186 y 373426, la figura de la COCINERITA ha coexistido pacíficamente en el mercado con las marcas de Harinera del Valle sin que a la fecha puede comprobarse o se allegue prueba por el demandante, de la existencia de confusión o de distorsión causada en el mercado por la coexistencia de los productos ZONIA y LA MUÑECA”.

55. Se reitera lo expresado en Interpretación Prejudicial de 29 de septiembre de 2010, expedida en el proceso 97-IP-2010:

“Respecto a la coexistencia de hecho que surge de la mera coexistencia pacífica de signos o marcas dentro del mercado, el Tribunal ha manifestado “Se trataría al parecer de una mera ‘coexistencia de hecho’ que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica, la cual permite la suscripción de convenios privados entre los titulares de las marcas que posibilitan la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la condición de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión en el público respecto del origen de los bienes y servicios ... La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”. (Proceso 15-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: TMOBIL).”

“La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”. (Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 12 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 916, de 2 de abril de 2003)”.

56. Por lo antes expuesto, el Juez consultante es quien debe verificar dentro del examen de registrabilidad si los signos en conflicto son o no capaces de inducir a error o confusión considerando que la coexistencia de hecho no confiere derechos, por lo que se debe analizar los signos en conflicto en mérito de verificar si es admisible y no crearía confusión en el consumidor.

F. LA SOLICITUD DE REGISTRO MARCARIO PARA PERPETRAR, FACILITAR O CONSOLIDAR UN ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL. COMPETENCIA DESLEAL POR CONFUSIÓN CON UNA MARCA REGISTRADA Y APROVECHAMIENTO DE LA REPUTACIÓN AJENA. LA FIGURA DEL TRADE DRESS.

57. HARINERA DEL VALLE S.A. manifiesta que: “Consideramos que la sociedad ORGANIZACIÓN SOLARTE & CIA S.C.A., solicitó el registro de la marca mixta ZONIA, con el propósito de ejecutar actos de competencia desleal”, efectuando a continuación un análisis de sus motivos, los cuales se fundamentan principalmente en el cambio de empaque del producto ZONIA en el tiempo, solicitando un empaque que guarda confusión con sus signos registrados.

58. La Decisión 486, en lo referente a los actos de competencia desleal enuncia que:

Artículo 258:

“Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.”

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Artículo 259:

“Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.”

59. Para el Dr. Ricardo Antequera Parilli, “(…) la competencia desleal no tiene como bien jurídico protegido un aporte intelectual (obra, invención, marca), ni atribuye un derecho subjetivo que implique un monopolio de explotación sobre una creación determinada o u bien inmaterial autónomo, pues su regulación legal está dirigida a obtener una abstención respecto de ciertas conductas que, al atentar contra la ética comercial o industrial, lesionan, tanto al empresario honesto como a la fe pública y a los derechos del consumidor.”9

60. Considerando que la afirmación de la parte actora está vinculada al eventual acto de competencia desleal por uso de un empaque o presentación del producto, es importante hacer referencia en este acápite, a lo relacionado a la apariencia del producto, conocido en otras legislaciones y en la doctrina como el “Trade Dress”, figura que por cierto no está como tal contemplada en la Decisión 486, lo cual no le resta importancia como para que pueda ser incorporada y analizada como uno de los eventuales aspectos relacionados con la competencia desleal.

61. Refiriéndose a la figura del Trade Dress, el Dr. Ricardo Antequera Parilli ha mencionado que:

“Las imitaciones de signos distintivos ajenos implican la posibilidad de que el fraude se cometa en relación con otros elementos, igualmente protegidos en el marco de la propiedad intelectual, concretamente en relación con el derecho de autor y/o con el derecho marcario.En primer lugar, está el llamado “look and feel”, es decir, la manera como es percibida la marca por los consumidores, especialmente por su asociación sonora o visual a un origen empresarial determinado, lo que opera a través del llamado “vestido de la marca” o “trade dress.”

Y es que la apreciación visual de los dibujos, las fotografías, los mensajes comerciales audiovisuales y otros elementos publicitarios que se utilizan para identificar a un producto o a un servicio, con el fin de asociarlos a un determinado origen empresarial o vincularlos a una cosa o a una idea o concepto determinados, conforma lo que se denominada “trade dress” de la marca, que sin perjuicio de su protección por el derecho de autor (como dibujos, fotografías, obras audiovisuales u obras de arte aplicado), es susceptible de ser atacado a través de otras prácticas ilícitas, tales como la “imitación fraudulenta”, la “simulación de producto” y el “aprovechamiento parasitario”.

La situación, es por supuesto, más evidente, cuando se trata de imitaciones serviles de las diferentes formas de expresión visual, con los mismos elementos conceptuales o aludiendo a las mismas cosas o ideas, ya que sin perjuicio del delito de plagio “clónico” o simulado-, violatorio del derecho de autor, hay una ilicitud en el marco de la protección de

9 Derecho de Autor, Parilli Antequera Ricardo, Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de Derechos de Autor, 1998, Venezuela, pág. 57.

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los signos distintivos y/o en el campo de la represión contra las prácticas empresariales deshonestas.”10

62. Existen varios pronunciamientos11 en los cuales las Oficinas de los países Miembros de la Comunidad Andina, han hecho referencia a este aspecto, por lo que este Tribunal, en aplicación al caso en concreto procede a efectuar el análisis pertinente.

63. Este Tribunal de igual manera ha hecho referencia al aspecto relacionado al Trade Dress y la competencia desleal, por lo que reiterando el análisis realizado en la Interpretación Prejudicial 234-IP-2013 podemos decir que:

“En efecto, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia ha afirmado que el vestido de producto se puede proteger mediante la figura de la marca comercial tridimensional, el diseño industrial o, inclusive, la posibilidad de interponer acciones por competencia desleal derivadas de actos de engaño, de confusión y de imitación. La SIC determinó que el trade dress se puede proteger en Colombia a través de las acciones por competencia desleal, inclusive aunque no exista una marca registrada previamente, puesto que lo que se busca es evitar que sucedan actos capaces de crear confusión por cualquier medio respecto del establecimiento, producto o actividad de un competidor12.

Por otro lado, respecto de la presentación o apariencia de los productos y/o servicios en el mercado (trade dress) el Indecopi ha señalado que “los actos de competencia desleal no involucran sólo a marcas registradas, sino también a la forma de presentación de los productos (o servicios) en el mercado (trade dress)”13.

Mediante Resolución 2730-2012/CSD-INDECOPI de 17 de agosto de 201214, el Indecopi señaló lo siguiente: “En efecto, la imitación es uno de los primeros supuestos de deslealtad, además de ser históricamente el más antiguo15. En ese sentido, a efectos de determinar si con el signo solicitado se pretende perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, se debe tomar en cuenta si la característica copiada o imitada en general (apariencia o forma de presentación), ha adquirido en el mercado un significado especial identificando bienes, o productos o servicios. Al respecto, para determinar si la solicitante ha infringido el deber de diferenciación que le es exigible, se debe evaluar fundamentalmente que los signos, presentación y/o apariencia general de los bienes, servicios o establecimientos si corresponden a la opositora presuntamente afectada por la imitación, cuando menos cuenten con los siguientes elementos16:

10 Antequera Parilli, Ricardo, El Arte Aplicado a la Industria, Revista Propiedad Intelectual, ISSN: 1316-1164, Mérida Venezuela, Año V, No. 8 y 9, págs. 102,103.

11 Véase los casos de trade dress en América Latina, citados en: Luis José Diez Canseco Núñez, “Competencia desleal y Trade dress”, pp. 18-22. Disponible en web: http://www.docstoc.com/docs/121910199/Competencia-desleal-y-Trade-Dress-Luis-Jose-Diez-Canseco

12 TOBÓN FRANCO, Natalia, “La protección del trade dress de los establecimientos de comercio en Colombia”. Disponible en web: http://www.nataliatobon.com

13 Criterio recogido de la Resolución 447-2002/TPI-INDECOPI de 13 de mayo de 2002, recaída en el expediente 112398-2000.

14 Solicitante: Banco de Crédito del Perú. Opositora: Banco Internacional del Perú S.A.A. – INTERBANK. Expediente: 395228-2009.

15 PORTELLANO DIEZ, Pedro. La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal. Editorial Civitas 1995, Madrid, p. 262.

16 Peter K. Yu. “Intellectual Property and Information Wealth: Trademark and unfair competition”, 2007, Estados Unidos de América, p. 327.

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Se pueda identificar cuáles son los elementos o atributos particulares que constituyen la imagen o apariencia (trade dress) protegible. Que se demuestre que la imagen o apariencia (trade dress) es distintiva en el mercado. Que se demuestre que la imagen o apariencia (trade dress) es ante todo no funcional”. Otro proceso del Indecopi que puede ser tomado como referencia fue el caso de “Scotch Brite” v. “Score White”. La primera interpuso una denuncia por infracción a derechos de propiedad industrial y por actos de competencia desleal (actos de confusión y explotación de la reputación ajena), debido a las marcadas similitudes entre las etiquetas de las esponjas abrasivas que comercializaba. Si bien el Tribunal del Indecopi desestimó la pretensión por infracción a derechos de exclusiva puesto que las marcas eran diferentes y, por lo tanto, no generarían por sí mismas riesgo de confusión; declaró fundada la acción de infracción en el extremo referido a actos de competencia desleal de la siguiente manera:

“La emplazada no puede alegar desconocer ni la marca, ni la etiqueta, ni la presentación del producto esponja para cocina o paño abrasivo de la marca SCOTCH BRITE, debido a que éste es el producto precursor y líder en lo relativo a la venta de estos productos, siendo obvio que la emplazada, conocedora de la fama y prestigio de los productos SCOTCH BRITE, ha decidido explotar ilegítimamente a su favor esa reputación que le es ajena y es por ello que imita la marca, etiqueta y trade dress del producto SCOTCH BRITE en su producto de marca SCORE WHITE, para de esa manera vender su producto a un público que lo adquiere en la creencia que está comprando un producto SCOTCH BRITE o un producto vinculado a él y que tiene el mismo origen empresarial”17.

En el ámbito de la Comunidad Andina, dentro del Proceso 129-IP-2006 de 4 de octubre de 2006, este Tribunal vinculó la figura de la apariencia de producto o “vestido de producto” al ámbito de la competencia desleal de la siguiente manera:

17 Minnesota Mining and Manufacturing Company v. C.M.R. del Perú (“Scotch Brite” v. “Score White”), Resolución 858-2002/TPI-INDECOPI, Expediente 123587-2001.

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“Similar criterio al que utiliza el registrador para la inscripción a registro de marcas tridimensionales, deberá utilizarse para reconocer el derecho respecto de un diseño de envase utilizado en el mercado para un producto determinado, ya que no podrá concederse el derecho sobre un trade dress (forma o presentación de un producto en el mercado) en el ámbito de la competencia desleal, si este diseño no posee distintividad, por ser uno de forma usual. De igual manera a como se ha mencionado en referencia a los criterios que debe observar el registrador, en materia de competencia desleal es necesario, para reconocer el derecho sobre la forma o presentación de un producto (un envase en este caso), que éste posea una forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo”.

Dentro del Proceso 23-IP-98 de 25 de septiembre de 1998, este Tribunal recogió el criterio tomado en dos sentencias que en su estudio trae el profesor Areán Lalín:

“(…)

Sin embargo, en la sentencia de 12 de abril de 1977 y al fallar el caso Fotomat Corporation v. Cochran (194 USPQ 128), el Tribunal de Distrito de Kansas sostuvo abiertamente que la configuración del quiosco de Fotomat (singularmente su tejado) tan solo de manera incidental cumplía finalidades funcionales: antes al contrario, se trataba, a su entender, de una configuración esencialmente arbitraria y distintiva que constituía una marca válida de servicios y se había convertido en el símbolo de la compañía. En consecuencia, el Tribunal decidió que la parte demandada debería abstenerse de utilizar en sus edificios comerciales una estructura arquitectónica que provocase el riesgo de confusión con la estructura que constituía la marca de la demandante. Y la misma tesis fue sustentada por el Tribunal del Distrito Sur de California al resolver en la sentencia de 26 de agosto de 1980 el caso Fotomat Corporation v. Ace Corporation (208 USPQ 92).

“En la misma línea se sitúan los casos relacionados con la decoración de unos restaurantes franquiciados bajo la marca “Freddie Fuddruckers”. Restaurantes que están diseñados de tal forma que los clientes puedan ver el almacenaje y la preparación de la comida, para demostrar que ésta se halla en buenas condiciones y es cuidadosamente elaborada. A la luz de los casos Fuddruckers v. Ridgeline (ND tex 1984), Fuddruckers v. Doc’s BR Others, (9th. Cir. 1987) y otros como Prufrock Ltd. Inc. v. Lasater et al. (8th. Cir. 1986) o Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana Inc. (5th. Cir. 1991) -uno de los pocos casos de marcas que han llegado a conocimiento del Tribunal Supremo (Sentencia de 26 de junio de 1992) desde la promulgación de la Lanhan Act-, se puede concluir que existe en los Estados Unidos una tendencia a proteger como marca la decoración de establecimientos comerciales cuando los consumidores reconocen tal decoración (el trade dress) como indicadora de una determinada procedencia empresarial, incluso aunque los elementos individuales de que se compone, sean comunes o funcionales” (documento citado, pp. 4 y 5).

(…)”.

Cabe señalar que de acuerdo con la Ley de Marcas de los Estados Unidos de América (Lanham Act de 1946), las formas tridimensionales y las envolturas y envases de productos son protegibles como marcas. Dicha protección fue denominada trade dress y la misma ha alcanzado un gran desarrollo a través de la jurisprudencia emanada de sus tribunales18. El trade dress puede incluir rasgos del producto tales como el color, tamaño,

18 Ver: Leading Case- Two Pesos Inc. vs. Taco Cabana Inc., 505 U.S. 763 (1992).

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diseño, etc. O inclusive del servicio, tales como rasgos arquitectónicos, el menú o la disposición de elementos en el local19.

Por lo tanto, el trade dress consiste en la suma de los elementos decorativos y de presentación que identifican un producto o establecimiento y que por su presentación generan una percepción distintiva en la mente del consumidor.

En el caso de los productos se tomará en cuenta la apariencia visual integral, referente al tamaño, forma, combinación de colores, textura, formato de letras, gráficos, modalidades de oferta, empaques, incluye protección del carácter distintivo de la interface y el diseño de elementos de una página web.

La protección de las iniciativas empresariales no sólo incluye el tradicional espectro de los derechos de exclusiva, sino también la apariencia integral del negocio, a través del reconocimiento y protección del trade dress, instituto de génesis jurisprudencial que tímidamente se abre camino entre los derechos industriales, intelectuales y el Derecho de la represión de la competencia desleal.

En la jurisprudencia de Estados Unidos de América, nutrida de la incesante casuística de los litigios ante las Cortes, así como la labor de registro de los signos distintivos por parte de la United States Patent and Trademark Office (USPTO) se han desarrollado métodos de evaluación de la registrabilidad de un trade dress, como la no funcionalidad fáctica o jurídica, que lo distingue de otras figuras del derecho industrial, lo cual nos evoca la necesidad de aprehender las herramientas del derecho comparado para la gesta de sistemas eficientes.

Los países de América Latina han optado por extender el ámbito del Derecho de Marcas a través de las marcas tridimensionales, concepto que quiebra la relación significante-significado entre la marca y producto, para poder diferenciarse de los demás agentes que concurren en el mercado (deber de diferenciación). Sin embargo, habida cuenta las limitaciones que éste ofrece, se ha promovido que se recurra a las acciones de represión de la competencia desleal. En efecto, resulta útil aprovechar la flexibilidad brindada por las normas de represión de la competencia desleal.

En la Decisión 486, el Derecho de la represión de la competencia desleal y el Derecho de Marcas no deben considerarse compartimentos estanco. Por el contrario, se encuentran estrechamente relacionados.

Por un lado, en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina no se permiten los registros que se hubiesen solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal (artículo 137 de la Decisión 486). Asimismo, un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado, sin perjuicio de las demás disposiciones de la Decisión 486 que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro (artículo 225 de la Decisión 486). Además, los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 regulan el tema de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, así como el artículo 262 de la misma normativa el de la competencia desleal en el ámbito de los secretos empresariales. Finalmente, los artículos 267, 268 y 269 de la Decisión 486 regulan las acciones por competencia desleal20.

19 FERRERO DIEZ CANSECO, Gonzalo, “Nuevas marcas: ¿Algo nuevo bajo el sol?, Anuario Andino de Derechos Intelectuales, Año IV, Nº 5, Lima, 2009, p. 328.

20 Artículo 267.- Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título.Artículo 268.- La acción por competencia desleal conforme a este Título prescribe a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal, salvo que las normas internas establezcan un plazo distinto.

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Por otro lado, en el Derecho de la represión de la competencia desleal no se permiten, de la misma manera, las vulneraciones a los derechos de propiedad intelectual de terceros. En efecto, la normativa andina reconoce la importancia de la protección de los derechos de exclusiva, sin embargo, este derecho tiene como contraparte un deber, el de la diferenciación.

Al respecto, cabe indicar que existe un “derecho a imitar” que consiste en que un concurrente en el mercado puede lícitamente imitar las iniciativas empresariales de otro concurrente. Sin embargo, el denominado “derecho a imitar” no puede ser ejercido por las empresas de modo irrestricto. Por el contrario, debe ser ejercido respetando los límites que el ordenamiento jurídico establece.

En consecuencia, existen dos límites al derecho de imitación: primero, el deber de respetar la propiedad intelectual de terceros (derechos de autor, derechos sobre signos distintivos, derechos sobre patentes de invención, derechos sobre diseños y otros); y, segundo, un deber de diferenciación del empresario en observancia de la buena fe comercial, evitando caer en actos de competencia desleal por confusión, imitación sistemática o explotación indebida de la reputación ajena21.

Por lo tanto, en el presente caso este Tribunal considera pertinente traer a colación lo señalado en el artículo 137 de la Decisión 486: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.

La Corte consultante debe verificar si existen indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, dando lugar a un aprovechamiento indebido del prestigio ajeno ganado mediante el trade dress. Dentro del Proceso 51-IP-2013 de 19 de junio de 2013, este Tribunal precisó que: “El análisis que haga la oficina nacional competente debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal”.

64. Para que efectivamente exista cabida a la afirmación de la actora, el Juez consultante deberá considerar el impacto visual del conjunto de elementos que configuran los signos así como los colores, figuras y palabras que cada uno posee.

65. Efectuando un análisis de los signos confrontados, en síntesis se puede verificar que:

Artículo 269.- Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar, de oficio, las acciones por competencia desleal previstas en dicha legislación.

21 La Resolución 1091-2005/TDC del Indecopi (caso Bembos contra Renzo’s) dio lugar a este precedente de observancia obligatoria aplicable a todos los casos de actos de confusión.

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a) El signo solicitado está compuesto por la parte denominativa ZONIA mientras que el registrado LA MUÑECA EXPRESS.b) El posicionamiento del empaque de la marca LA MUÑECA EXPRESS es horizontal, mientras que de ZONIA es vertical.c) Ambos signos utilizan como colores predominantes el rojo, verde y amarillo.d) La marca LA MUÑECA incorpora en su presentación una figura femenina en traje de color azul, que da la apariencia de una niña, mientras que la marca ZONIA posee una figura femenina vestida de color rojo que utiliza un gorro como los utilizados por los chefs.e) Ambos signos utilizan palabras comunes como pasta.

66. El Juez del proceso deberá analizar a profundidad aspectos como los detallados anteriormente, revisando si en efecto el empaque de los productos en su conjunto y analizados de manera global, guardan similitud al extremo de que el consumidor tome un producto por otro y no exista forma de diferenciarlos, considerando que cada uno guarda en sí un elemento denominativo, figuras, trazos y expresiones peculiares que deben considerarse al momento de efectuar el cotejo marcario y determinar si en efecto existe o no una imitación de la presentación del producto.

G. LA PROTECCIÓN ACUMULADA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA PREVIAMENTE OBJETO DE PROTECCIÓN POR DERECHO DE AUTOR.

67. La ORGANIZACIÓN SOLARTE & CIA S.C.A., dentro de su memorial de contestación, manifiesta que es titular de los derechos patrimoniales de autor sobre la obra artística COCINERITA, inscrita bajo el Libro 5 Tomo 215 Partida 39 en el Registro de la Dirección Nacional del Derecho de Autor, la cual hace parte de la marca mixta ZONIA registrada.

68. El artículo 13 de la Decisión 351 enuncia cuales son los derechos patrimoniales, a través de los cuales el autor posee la facultad exclusiva de realizar, autorizar o prohibir la reproducción, comunicación pública, distribución pública, la importación y la traducción de su obra sin su autorización.

69. A continuación se procederá a analizar la denominada figura de la protección acumulada de los derechos de propiedad intelectual, en vista de la afirmación de la parte actora respecto a su titularidad y la relación con el signo registrado.

70. Un mismo bien intangible puede a su vez estar protegido bajo varias figuras de la propiedad intelectual, tal es así que un boceto, un dibujo puede ser tanto una obra bajo la protección del derecho de autor, así como una marca, o a su vez un diseño industrial que está enmarcado en el área de las patentes, puede acumular su protección de igual

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manera bajo el derecho de autor, de ahí que nace la amplitud que posee una persona para poder proteger sus creaciones, siempre y cuando éstas reúnan las condiciones que la legislación contempla para cada caso en particular.

71. Respecto a esta apreciación, el Tribunal dentro de la Interpretación Prejudicial 115-IP-2011 se ha pronunciado en el siguiente sentido:

“Diferentes objetos o bienes intelectuales pueden ser protegidos por diferentes modalidades de propiedad intelectual. Para tratar estos temas la doctrina ha llamado a esta superposición de figuras y regulaciones, “zonas fronterizas” o “zonas de contacto”.22

Un conjunto de sonidos puede ser entendido como una obra musical y protegido por el derecho de autor, pero a su vez puede ser protegido como una marca sonora. Un dibujo que representa una figura en tres dimensiones puede ser protegido como una obra de arte por parte del derecho de autor, pero también ser objeto de protección como marca tridimensional o diseño industrial; inclusive, de conformidad con su grado inventivo puede ser protegido como modelo de utilidad o patente de invención. Así, de esta manera, podríamos citar muchos ejemplos mediante los cuales ilustraríamos la conexión que había entre los figuras de protección intelectual.”

72. El derecho de autor que es una creación del intelecto humano, nace con su creación, teniendo como requisito primordial su originalidad, mientras que la marca como ya se lo mencionó, para ser susceptible de registro, debe ser distintiva y susceptible de representación gráfica.

73. La creación de un dibujo, en el presente caso de la gráfica de COCINERITA, puede a su vez tener dos vertientes de protección, a través del derecho de autor como obra artística y a su vez también utilizada como marca para distinguir productos de la clase internacional No. 30, naciendo de ahí la posibilidad de una protección acumulada sobre un mismo bien intangible, es decir, amparada tanto por el derecho de autor, como el derecho de marcas.

74. Al gozar de protección como derecho de autor la figura de COCINERITA, para que a su vez pueda gozar de la protección como marca, debe ser distintiva respecto del resto de gráficas que puedan guardar similitud o semejanza, actuación que la debe analizar el juzgador del proceso en particular, ya que por el simple hecho de que un objeto esté protegido por el derecho de autor, esto no necesariamente deviene que se deba proteger como marca, para que esto suceda, debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y representación gráfica.

Sobre la base de estos fundamentos, En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: La marca es un signo que diferencia un producto o servicio respecto de los demás ofertados en el comercio, permite al consumidor elegir entre varios, motivo por el cual debe poder distinguirse para que no exista confusión al momento de su elección.

22 ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. “ESTUDIOS DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS AFINES”. Fundación AISGE. Madrid. 2007. Págs. 17 a 24. Hablando sobre las zonas fronterizas entre el derecho de autor y las diferentes figuras de protección de la propiedad industrial.

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SEGUNDO: Para que un signo sea apto a ser admitido como marca necesariamente: i) Debe gozar de distintividad, y; ii) Debe ser susceptible de representación gráfica.

TERCERO: El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”.

La distintividad es un requisito intrínseco y necesario con el que debe cumplir un signo para ser considerado como marca, al no poder identificarse o ser evidente en cuanto a las características propias de los productos o servicios que ampara, sencillamente pierde su capacidad de diferenciarse y por tanto no es admisible a registro.

CUARTO: La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

QUINTO: El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas mixtas con parte denominativa compuesta debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

SEXTO: Para que efectivamente exista cabida a la afirmación de la actora, el Juez consultante deberá considerar el impacto visual del conjunto de elementos que configuran los signos así como los colores, figuras y palabras que cada uno posee.

SÉPTIMO: Para efectuar el cotejo de signos mixtos que incorporen gráficos y colores de uso común para el sector al que se destinan, el juzgador no debe considerarlos respecto de la eventual confusión, pese a que el cotejo es siempre en conjunto, ateniéndose más a las semejanzas que a las diferencias, esta es la excepción, en cuanto no pueden interferir en la comparación figuras o colores sobre los cuales no existe un derecho de exclusividad.

OCTAVO: Respecto a la coexistencia de hecho que surge de la mera coexistencia pacífica de signos o marcas dentro del mercado, el Tribunal ha manifestado “Se trataría al parecer de una mera ‘coexistencia de hecho’ que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica, la cual permite la suscripción de convenios privados entre los titulares de las marcas que posibilitan la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la condición de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión en el público respecto del origen de los bienes y servicios.

La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”.

El Juez consultante es quien debe verificar dentro del examen de registrabilidad si los signos en conflicto son o no capaces de inducir a error o confusión considerando que la coexistencia de hecho no confiere derechos, por lo que se debe analizar los signos en conflicto en mérito de verificar si es admisible y no crearía confusión en el consumidor.

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NOVENO: La Corte consultante debe verificar si existen indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, dando lugar a un aprovechamiento indebido del prestigio ajeno ganado mediante el trade dress.

DÉCIMO: Efectuado el análisis de los signos confrontados se puede verificar lo siguiente: i) El signo solicitado está compuesto por la parte denominativa ZONIA mientras que el registrado LA MUÑECA EXPRESS; ii) El posicionamiento del empaque de la marca LA MUÑECA EXPRESS es horizontal, mientras que de ZONIA es vertical; iii) Ambos signos utilizan como colores predominantes el rojo, verde y amarillo; iv) La marca LA MUÑECA incorpora en su presentación una figura femenina en traje de color azul, que da la apariencia de una niña, mientras que la marca ZONIA posee una figura femenina vestida de color rojo que utiliza un gorro como los utilizados por los chefs; y v) Ambos signos utilizan palabras comunes como pasta.

DÉCIMO PRIMERO: Al gozar de protección como derecho de autor la figura de la COCINERITA, para que a su vez pueda gozar de la protección como marca, debe ser distintiva respecto del resto de gráficas que puedan guardar similitud o semejanza, actuación que la debe analizar el juzgador del proceso en particular, ya que por el simple hecho de que un objeto esté protegido por el derecho de autor, esto no necesariamente deviene que se deba proteger como marca, para que esto suceda, debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y representación gráfica.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2012-00314, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo PerdomoPRESIDENTA

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros José Vicente Troya JaramilloMAGISTRADA MAGISTRADO

Luis José Diez Canseco NúñezMAGISTRADO

Gustavo García BritoSECRETARIO

PROCESO 66-IP-2014