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UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES Argumentación en base a derechos marcarios, utilizada en conflictos sobre asignación de nombres de dominio: análisis de sus principios y criterios MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE LICENCIASO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES Memorista Eugenia Duffau García Profesor Guía: Lorena Donoso Abarca 2008
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UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
Argumentación en base a derechos marcarios,
utilizada en conflictos sobre asignación de
nombres de dominio: análisis de sus principios y
criterios
MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE LICENCIASO EN CIENCIAS
JURÍDICAS Y SOCIALES
Memorista
Eugenia Duffau García
Profesor Guía:
Lorena Donoso Abarca
2008
1
INDICE Introducción .............................................................................................................5 PRIMERA PARTE
I. Importancia de los nombres de dominio..................................................9 I.a. La doble naturaleza de los nombres de dominio...................................12 I.b. Valor de algunos nombres de dominio..................................................18
II. Procedimiento de solución de conflictos por nombres de dominio.....................20
II.a. Órganos jurisdiccionales.......................................................................21
II.b. Procedimiento de solución de controversias
establecido en el Reglamento de Nic Chile........................................25
II.b.1. Procedimiento del artículo 14º inciso 2 del Reglamento...................28
II.c. Procedimiento de revocación de nombres de dominio........................29
II.d. Procedimiento de Asignación de nombres de dominio........................33
II.e Criterios de los árbitros en un procedimiento de
asignación de nombres de dominio......................................................36
III. Legislación aplicable a los conflictos sobre nombres de dominio......................40
III.a. Normas Constitucionales....................................................................43
III.b. Legislación que se considera relacionada con los nombres
de dominio............................................................................................44
1. III.b.1. Derecho de marcas: .............................................................45
2. III.b.4. Derecho de Propiedad Industrial...........................................49
3. III.b. 5 Derecho de la libre competencia..........................................50
4. III.b. 6 Tratados y convenios............................................................52
5. III.b. 7 Principios de derecho............................................................54
6. III.b. 8 Aplicación del Reglamento de Nic Chile y la UDRP.............55
7. III.b. 9. Pronunciamientos de determinadas organizaciones
internacionales (OMPI)..........................................................57
8. III.b.10 Jurisprudencia......................................................................58
9. III.b.11 Doctrina.................................................................................59
2
IV. Argumentos.......................................................................................................60
I. Principio “First come, first served”............................................................63
1. Principio de “first come, first served” en el Reglamento...................67
II. Tesis del Mejor Derecho.........................................................................68
1. El artículo 14 del Reglamento y el Mejor Derecho...........................71
2. Mejor Derecho expuesto por los solicitantes....................................74
3. Interés legítimo.................................................................................75
III. Mala fe...................................................................................................76
1. Mala fe alegada por las partes.........................................................79
2. Procedimiento arbitral y mala fe.......................................................82
3. Buena fe...........................................................................................83
4. Domain-grabbing..............................................................................84
IV. Marcas registradas...............................................................................86
1. Marcas y nombres de dominio.........................................................87
2. Principios marcarios........................................................................88
3. Solicitudes de registro.....................................................................92
4. Derecho a utilizar la marca en medios de comunicación................94
V. Confusión...............................................................................................98
1. Requisitos para que el nombre de dominio infrinja derechos
marcarios......................................................................................103
1 a) Identidad o similitud entre los signos marca y nombre
de dominio....................................................................................104
1 b) Identidad o semejanza entre productos o servicios....................107
2. Teoría del Medio...........................................................................109
3. Marcas notorias o renombradas....................................................111
VI. Asociación...........................................................................................114
1. ¿subgénero de la confusión o figura autónoma?...........................118
VII. Dilución...............................................................................................121
1. La Federal Trademark Dilution Act (FTDA) y su aplicación
en EEUU........................................................................................122
3
2. Tipos de dilución............................................................................124
3. La dilución en conflictos.cl.............................................................126
VIII. Libre competencia........................................................................ 130
1. Tomar provecho de la fama y notoriedad ajenas.........................132
2. Impedir el acceso a Internet.........................................................135
IX. Abuso de derecho........................................................................136
1. Abuso de derecho: primer solicitante..........................................138
2. Abuso de derechos marcarios.....................................................142
2 a) Doctrina del abuso de derechos marcarios...............................142
2 b) Reverse domain name hijacking................................................144
X. No comparecencia.......................................................................146
1. La no comparecencia del primer solicitante es irrelevante..........147
2. La no comparecencia del primer solicitante es
un factor a considerar...................................................................148
3. No comparecencia del primer solicitante es suficiente para asignar el
nombre de dominio al segundo solicitante...................................150
XI. Otros signos distintivos...............................................................153
1. Razón social y nombre comercial..............................................153
2. Denominación de origen e indicaciones geográficas.................155
3. Nombre propio de una persona natural.....................................160
XII. Titularidad sobre otros nombres de dominio..............................165
1. No utilizar nombres de dominio.................................................167
2. Acumulación de nombres de dominio........................................169
XIII. Forma en que los usuarios acceden a la página.......................170
XIV. Logical Choice...........................................................................172
XV. Nombres que corresponden a genéricos..................................173
1. Nombres de fantasía...............................................................178
XVI. Passing off................................................................................178
XVII. Capitalización de la trayectoria comercial................................179
XVIII. Criterio de notoriedad del signo pedido...................................179
XIX. Resumen de los argumentos y criterios.................................181
4
1. Argumentos principales de las partes..........................181
2. Argumentos secundarios de las partes........................182
3. Criterios principales de los fallos..................................187
4. Criterios complementarios de los fallos........................188
SEGUNDA PARTE: JURIMETRÍA I. Presentación..................................................................................................1
II. Juez árbitro: Héctor Bertolotto Villouta..........................................................5
III. Juez árbitro: Guillermo Carey Claro.............................................................12 IV. Juez árbitro: Juan Agustín Castellón Munita................................................18 V. Juez árbitro: Luis Claro Swinburn...............................................................24 VI. Juez árbitro: Lorena Donoso Abarca...........................................................30 VII. Juez árbitro: Andrés Echeverría Bunser......................................................35 VIII. Juez árbitro: Cristián Mir Balmaceda...........................................................41 IX. Juez árbitro: Ruperto Pinochet Olave..........................................................46 X. Juez árbitro: Cristián Saieh Mena................................................................52 XI. Juez árbitro: Oscar Andrés Torres Zagal.....................................................57 TOTAL ...........................................................................................................62 CONCLUSIONES...................................................................................................72
5
Análisis de los principios y criterios presentes en la argumentación utilizada en conflictos sobre inscripción de nombres de dominio, en casos de pluralidad de solicitudes, basada en derechos sobre registros marcarios.
La controversia por nombres de dominio en internet se ha convertido en una
“nueva frontera”. Los gobiernos han sido negligentes en crear una nueva
legislación desarrollada específicamente para los nuevos desafíos planteados por
las nuevas tecnologías en general y por internet en especial. Esta nueva área de
conflictos parece estar un poco fuera de lugar, si se la compara con las
controversias que tradicionalmente se presentan ante tribunales. Ante tal inacción,
los conflictos que se suscitan en estos ámbitos deben resolverse recurriendo a las
normas y principios jurídicos existentes, en espera de una regulación especial que
norme la conducta en las novedosas circunstancias que plantean las tecnologías
emergentes. Por lo tanto, el reto para los tribunales y los abogados es la
aplicación de los principios legales existentes a las disputas que acontezcan en la
“nueva frontera” que es la Red.
Las disputas en torno a los nombres de dominio son una categoría de
conflictos jurídicos que va en franco aumento. Hace unos años, cuando el “boom”
de Internet recién se iniciaba, el interés por acceder a las direcciones electrónicas
que son los nombres de dominio no era una preocupación relevante para las
empresas y el público en general. En la actualidad, un nombre de dominio puede
ser considerado un activo esencial para su poseedor. La importancia que han
cobrado recientemente no ha alcanzado a provocar una legislación que los regule
a nivel nacional, debiendo aplicarse la normativa vigente de nuestro ordenamiento
jurídico que parezca más relacionada. Como han sostenido en reiteradas
ocasiones las partes en conflicto ante un arbitraje por un nombre de dominio, la
doctrina chilena y comparada ha determinado que con respecto a los nombres de
dominio existe una “lógica relación”1 con los derechos marcarios. La relevancia de
la aplicación de esta normativa en conflictos por nombre de dominio es mayúscula:
1 Fallo por arbitraje “marcopololtda.cl” (Juez árbitro sr. Pinochet Olave, Ruperto, fallo resuelto el 01/10/2005, entre las
partes: Sociedad Recauchajes Marco Polo Limitada con Marcopolo S.A., con line http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos?t=b&b=marcopololtda 17/04/06) entre varios otros. Este relación entre nombres de dominio y derecho marcario es, en la generalidad de los casos, aludida por el demandante – segundo solicitante.
6
es el principal fundamento esgrimido por el segundo solicitante (equivale al
demandante en estos tipos de conflictos) para impugnar el derecho del primer
solicitante (demandado) al nombre de dominio que ha inscrito y obtener “que, en
definitiva, el nombre de dominio le sea adjudicado”, como reza la frase que, con
ciertas variaciones, normalmente cierra el alegato del segundo solicitante.
La relación entre los nombres de dominio y los derechos que proporciona la
titularidad de una marca inscrita ha justificado la llamada “Tesis del mejor
derecho”, frente a la aplicación del principio de “first come, first served” que en la
actualidad se ha transformado en un principio aplicable en forma subsidiaria a la
dicha “Tesis del mejor derecho”. Pero, en ocasiones, la titularidad de derechos
marcarios como único fundamento de peso de la argumentación de un segundo
solicitante puede dar lugar a situaciones injustas. Volviendo al artículo de Stephen
Davidson; “Hasta ahora, la legislación tradicional de derecho marcario ha
resultado ser particularmente inefectiva para resolver un cierto set de disputas por
nombres de dominio- aquellos en que una de las partes que ha obtenido
legítimamente un nombre de dominio, es demandada por otra parte que reclama
que el uso de ese nombre de dominio viola sus derechos marcarios preexistentes
(...) en cada una de estas instancias, el detentador del nombre de dominio
parecería tener un derecho legítimo y preexistente a utilizar el nombre de dominio
que eligiera, mas allá de cualquier derecho marcario que su contraparte tuviera
para utilizar el nombre como un signo identificador de bienes y servicios”. Esta
actitud consiste en que los titulares de registros marcarios ejerzan sus derechos
por sobre los derechos también legítimos de terceros se conoce como “reverse-
domain name hijacking”(“secuestro inverso de nombre de dominio”). Consistente
en la conducta en que “alguien con una marca registrada pretende un nombre de
dominio –incluso si las partes se desenvuelven en industrias completamente
diferentes y el nombre en cuestión es tan común como “lluvia””2.
2 Traducción libre de una cita de R. BASILE JR, ANDREW en el artículo de DAVIDSON, STEPHEN “Appplying the trademark misuse doctrine to domain name disputes”, on line http://www.gahtan.com/cyberlaw/Domain_Names/Articles/ , 17/04/06.
7
En el presente trabajo se pretende analizar la argumentación basada en
registros marcarios, que sirve esencialmente para justificar la llamada “tesis del
mejor derecho”, que ha ido relegando el principio de “first come, first served” a una
aplicación subsidiaria o de última ratio. No es un trabajo sobre “reverse domain
name hijacking”; el “reverse domain...” es una de muchas argumentaciones que
pueden utilizar las partes en un conflicto de nombre de dominio.
Este trabajo consiste en una recopilación y un análisis de las
argumentaciones basadas en la titularidad de registros marcarios que sean más
relevantes para fundamentar el derecho a la adjudicación de un nombre de
dominio. Estas argumentaciones pueden provenir tanto del demandado como
demandante en un conflicto en que se dispute el derecho sobre un nombre de
dominio; pero serán normalmente la base central de lo alegado por el
demandante, mientras que el demandado – ya amparado por el principio de “first
come, first served”- puede prescindir de este tipo de argumentos.
Este trabajo se centra en los argumentos utilizados en los casos de
pluralidad de solicitudes; es decir, cuando una persona natural o jurídica solicita la
inscripción de un nombre de dominio determinado, y dentro del plazo establecido
otro interesado se opone a la asignación del nombre de dominio al primer
solicitante, reclamándolo para sí. Sin perjuicio de que se presenten los mismos
argumentos en los casos de revocación de dominio, la argumentación utilizada
para uno y otro conflicto tiene diferencias que hacen necesaria esta aclaración: los
casos analizados corresponden a pluralidad de solicitudes, por lo tanto es sobre
este tipo de conflicto sobre nombres de dominio que tratará este trabajo.
Como generalmente los titulares de marcas comerciales son las personas
jurídicas que lucran en base a la fama o notoriedad que éstas tengan, los
conflictos de pluralidad de solicitudes que tienen como base argumentativa los
registros marcarios de una o ambas partes consisten en empresas que buscan
tener presencia en la Red, o empresas que resienten que un nombre de dominio
solicitado les perjudicaría. Se trata, en suma, de personas jurídicas que pretenden
8
un nombre de dominio determinado, utilizando como base los derechos que le
corresponden como titular de una marca determinada.
Esta memoria se compone de dos partes, divididas a su vez en capítulos:
La primera parte describe en forma teórica los principales argumentos
aducidos por las partes, y los criterios planteados por los árbitros en los casos de
asignación de nombres de dominio. Está dividida en los siguientes capítulos:
El primer capítulo, “Importancia de los nombres de dominio”, realiza una
introducción general al tema y busca presentar las razones de las partes para
enfrentarse en un procedimiento de asignación de nombres de dominio.
El segundo capítulo, “Procedimiento de resolución de conflictos
relacionados con nombres de dominio”, acota el medio o instancia procesal en que
se desenvolverán las partes.
El tercer capítulo, “Legislación aplicable a los conflictos sobre nombres de
dominio”, describe la legislación con que las partes apoyan normalmente sus
pretensiones.
El cuarto capítulo, “Argumentos y razonamientos”, trata de los criterios
relevantes en la resolución de un procedimiento arbitral sobre asignación de
nombres de dominio. Es el capítulo principal de la memoria.
La segunda parte de la memoria, “Jurimetría”, consiste en un análisis
práctico de 100 casos, que tiene por objeto dilucidar la aplicación real de los
argumentos y criterios expuestos en la primera parte de la memoria. Está dividida
en los 10 árbitros del panel arbitral de Nic Chile cuyos casos fueron analizados.
Finalmente, la memoria tiene un Anexo, en que se presentan en forma muy
resumida los casos utilizados en la segunda parte, con los considerándose
jurídicamente relevantes.
9
I. Importancia de los nombres de dominio
Se dice que el “boom” de los nombres de dominio comenzó a principios de
los años noventa, cuando internet empieza a ser un fenómeno masivo en el
ámbito internacional. Desde entonces el interés por los nombres de dominio ha ido
creciendo, como también los casos de conflicto en que dos o más interesados
disputan una misma denominación como domino. Este trabajo trata de un tipo
específico dentro de esta clase de conflictos; el que tiene por protagonista (s) al
titular de un registro marcario sobre una denominación determinada, que intenta
hacer valer un privilegio sobre el nombre de dominio correspondiente a esa
denominación amparándose principalmente en los derechos derivados de su
marca.
Internet comenzó a ser un ámbito de interés desde un punto de vista
económico desde que cobró importancia como un “mercado virtual”. Las empresas
descubrieron en la Red un nuevo medio de transar, publicitar, presentar a los
potenciales consumidores sus bienes o servicios, medio que además tenía la
extraordinaria potencialidad de llegar a muchos eventuales consumidores, a un
costo menor que el que deben afrontar en el mercado “real”. Con el crecimiento y
masificación de internet, su importancia económica también se ha incrementado.
En opinión de Gonzalo Sánchez Serrano3; ―en los comienzos de los años 90 el
mundo comercial descubre las infinitas potencialidades de este nuevo medio como
instrumento de promoción y venta de bienes y servicios. A raíz de este hecho,
surgen los apetitos económicos y se gatillan los primeros conflictos (..).‖
En Chile, el interés por los nombres de dominio se inicia unos años más
tarde que en el resto del mundo, marcándose como hito el caso de la empresa
“Cibercafé” de la Serena en 1997. Desde entonces el interés va en crescendo;
para agosto de 2005 la cifra de dominios.cl inscritos era un 20% mayor que la que
3 SÁNCHEZ SERRANO, GONZALO. “Marcas comerciales y dominios de Internet, surgimiento de una problemática jurídica”
disponible en http://www.anfitrion.cl/actualidad/relacion/sanchez.html, 17/04/06
10
se tenía en agosto de 2004.4 Es de esperarse que ese porcentaje, de por sí alto,
se incrementara a partir de septiembre de 2005, con la modificación que permitió
incorporar la eñe, la “u” con diéresis y acentos en dominios de internet y que
causó una verdadera explosión en el número de solicitudes, de un normal de 200
a nada menos que unas 2.500 en el día inmediatamente posterior a la
modificación (aquella publicitada con la propaganda “¿nandu.cl, o ñandú.cl?”)5.
Se calcula que, de los nombres de dominio inscritos bajo el.CL, un 60%
corresponde a empresas. La brecha con los nombres registrados por personas
naturales se ha acortado, ya que hasta hace algún tiempo este segmento
representaba sólo el 25% del total. Según opina la directora legal y comercial de
NIC Chile, Margarita Valdés6, esto demuestra dos fenómenos: primero, que las
personas se están atreviendo cada vez más en la iniciativa de creación de un sitio
web. Segundo, que muchas empresas pymes han optado por tener presencia en
internet pero inscribir su dominio con una persona natural como su titular, en
espera que su sociedad esté mejor constituida. Estas cifras demuestran quienes
son los principales interesados en los nombres de dominio: las empresas. Tanto
las grandes empresas como las pymes, que han descubierto en los nombres de
dominio un activo patrimonial sumamente relevante.
Para participar en internet no es necesario tener un nombre de dominio,
basta con una dirección IP. La IP es el elemento que identifica a los sujetos
usuarios de internet y les permite comunicarse dentro de la Red. Consiste en una
dirección única para cada terminal de la Red, individualizando a cada
computadora conectada a Internet, funcionando como el identificador que permite
la ubicación dentro de la Red. Es el lugar virtual desde el que todo participante
puede interactuar dentro de Internet. Son una dirección numérica creada para
identificar las innumerables computadoras que están conectadas en la red de
manera que éstas puedan transmitir y recibir información. Técnicamente consiste
4 Diario “EL MERCURIO”, sección “Economía y Negocios” , de fecha martes 23 de agosto de 2005.
5 “Marcas comerciales y dominios de Internet, surgimiento de una problemática jurídica” disponible en página web Nic Chile
http://www.nic.cl/anuncios/2005-09-21.html, 17/04/06 6 Diario “EL MERCURIO” , sección “Economía y negocios”, de fecha martes 23 de agosto de 2005
11
en la asignación de una serie de números a cada terminal de la red, una serie
numérica. El diseño fue pensado como un numero binario de 32 bits (4 octetos),
sin prever la enorme cantidad de computadores que existe actualmente, de ahí el
proyecto de Ipv6 que pretende modificar el protocolo IP ampliando el número de
posibilidades de direcciones. Las direcciones IP se clasifican en dinámicas y fijas,
cumpliendo ambas el rol de identificar los equipos conectados a Internet.
Existiendo las direcciones IP, en principio un usuario no necesita de un
nombre de dominio para participar en Internet. Pero las direcciones IP son una
larga serie numérica extremadamente difícil de recordar, por lo que es imposible
que una persona – que no un aparato- pueda identificar los sitios que le interesan
dentro de internet mediante la dirección IP de éstos. Para que los usuarios
tuvieran una forma más simple de identificar los sitios web es que se habilitan los
nombres de dominio. El sistema de nombres de dominio, desarrollado por la
University of Southern California, consiste en la “alfabetización” de las
direcciones numéricas, lo que permite que sean fácilmente recordadas y hace
posible su manejo. Funciona como un recurso mnemotécnico que consiste en la
equivalencia de códigos entre la serie de números que forma una dirección IP, con
un conjunto de números o letras que permite a los usuarios la memorización de las
denominaciones. Porque un nombre de dominio será siempre más fácil de
recordar que la serie numérica IP a la que identifica. En Chile, la función de
designar un determinado nombre a un número IP, a fin que los usuarios de
internet en Chile (que tiene el TLDcc de.CL) puedan ser identificados
adecuadamente, la cumple el Departamento de Ciencias de la computación de la
Universidad de Chile (DCC, Nic Chile). Su función, en palabras de la directora
legal y comercial de Nic Chile, Margarita Valdés:” El servicio prestado por Nic
Chile, y los demás NICs del mundo es asimilable a un sistema de publicación
(advertising) que hace visibles a los dominios, los hace funcionales cuando están
operativos, coordinando la información de los registros con la de los computadores
de la red, de manera de hacerlos "visibles" en la oportunidad de ser "requeridos",
12
ya sea por medio de una cuenta de correo electrónico, ya sea si son buscados
asociados a una pagina web7.”
El nombre de dominio puede definirse como “Un dominio, es una dirección
nemotécnica o alias de internet. Esta dirección en caracteres alfabéticos, lo que
hace es apuntar hacia determinada dirección IP -(4 series de números) que es lo
que entienden los routers de internet, o conductores para alcanzar determinada
información. La IP, la proporciona el alojador de la web.8”. Es una palabra que
localiza dentro de Internet. Como tal, no tiene mayor valor que el que tendría
cualquier tipo de dirección, ya sea en un entorno real o virtual. Los conflictos
suscitados por los nombres de dominio no se deben a este primera y principal
función de los nombres de dominio, sino en una segunda característica que la
doctrina ha llamado función de identificación, función o carácter distintivo, o
secondary meaning; cuando un solicitante de un nombre de dominio decida
inscribir una combinación que, además de localizar su sitio web, sirva como
orientación a los usuarios sobre el sujeto titular de la web, o los productos o
servicios que éste ofrezca. Un buen ejemplo es el citado por Gonzalo Sánchez
Serrano: Una dirección IP típica será, por ejemplo, 204.146.144.253. Este número
identifica al operador de una página web de Coca-cola. Para hacerse accesible al
público, a esta empresa no le conviene identificarse con un número largo y difícil
de recordar. El acceso a su público no vendrá mediante ese número o dirección
IP, sino mediante un nombre de dominio fácil de recordar, que el usuario
identifique con la empresa= cocacola.cl9.
I. a) La doble naturaleza de los nombres de dominio
En doctrina se ha dicho que los nombres de dominio tienen una doble
naturaleza; cumplen en primer lugar con su función fundamental de servir como
una dirección, que resulte más fácil de recordar y más amigable para el usuario
7 VALDÉS, MARGARITA “Nic Chile: Administrador de dominios.cl” artículo on line
http://www.anfitrion.cl/actualidad/relacion/valdes.html, 17/04/06 8 Definición en http://www.buscarportal.com/webmasters/dominios.php 20/02/06
9 SÁNCHEZ SERRANO, GONZALO “Marcas comerciales y dominios de Internet, surgimiento de una problemática jurídica”
artículo on line http://www.anfitrion.cl/actualidad/relacion/sanchez.html, 17/04/06
13
que la serie numérica IP. Pero también pueden cumplir una segunda función,
como agentes identificadores dentro de Internet. Los nombres de dominio pueden
cumplir un rol distintivo de la actividad empresarial de su titular, o de productos o
servicios. Es decir, identificarán al sujeto que desarrolla una actividad o
prestación, o a productos y servicios.
Este carácter distintivo de los nombres de dominio es una circunstancia de
hecho, no está determinada en forma previa ni es un rasgo común a todos los
nombres de dominio. A decir de F. Carbajo Cascón10, los nombres de dominio
pasan por una “transmutación de su naturaleza técnica originaria convirtiéndose
en importantes identificadores comerciales o personales, incluso genéricos (... )
los nombres de dominio se han revelado, pues, como el principal signo
identificativo y diferenciador o distintivo en el nuevo medio digital de comunicación
(Internet), adquiriendo especial trascendencia en el mercado mercado electrónico
que se desarrolla en el mismo”. Un nombre de dominio que incorpore un signo a la
empresa es un auténtico activo, porque pone en contacto a la empresa con los
usuarios de internet.
El “secondary meaning” o distintividad sobrevenida se produce cuando un
nombre de dominio sugiera o represente a los usuarios de la red los bienes o
servicios ofrecidos en las páginas web, o se identifique a sus productores o
autores. Esta función del nombre de dominio es un fenómeno que, en la mayor
parte de los casos, es intencionalmente producido por quien inscribe un nombre
de dominio. Es una estrategia de trademarketing que pretende que el nombre de
dominio sea la entrada, la “cara” al mercado virtual de la Red. Es una
funcionalidad no connatural a los nombres de dominio. Como ha determinado la
Comisión Preventiva11, "La función natural de un nombre de dominio es la de una
dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales
informáticas (ordenadores) conectadas a la red, de manera simple y rápida. Sin
10
FERNANDO CARBAJO CASCÓN, “Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en internet” 2º edición, año 2002, Editorial Aranzadi, Navarra, España, páginas 69 y 70. 11
Dictamen Nº 1183 de la Comisión Preventiva Central, de fecha 05-11-2001, rol 364-01 FNE, al conocer de la denuncia en contra de la Empresa Euromármoles S.A realizada por Atika S.A
14
embargo, dado que son fáciles de recordar e identificar, muchas veces cumplen
también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir
una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales,
por lo cual a menudo se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa
titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios."
Fernando Carbajo Cascón distingue las posibles funciones distintivas del
nombre de dominio en Internet con trascendencia en este espacio electrónico. 1).-
La primera sería la identificación de una determinada persona física o jurídica, ya
sea que realice funciones comerciales o no. En este caso el nombre de dominio se
usaría con funciones de nombre civil (patronímico, seudónimo o denominación
social). 2)- Uso del nombre de dominio para identificar productos o servicios
concretos que se comercialicen en una página web. Se utiliza el nombre de
dominio con funciones de marca. También podría identificar bienes o servicios
pertenecientes a una zona geográfica o modo de elaboración común, entonces se
usaría como denominación de origen o de indicación de procedencia. 3).- Uso del
nombre de dominio para identificar un sujeto determinado en la red, distinguir o
publicitar su actividad o sus establecimientos, celebrar transacciones comerciales
por este medio electrónico, lo que configura el uso del nombre de dominio con
funciones de nombre comercial. 4).- Uso del nombre de dominio para identificar
una obra del ingenio ofertada en el tráfico tradicional, y/o distinguir y comercializar
una obra a la que se puede tener acceso directamente por Internet. Uso del
nombre de dominio con funciones de título de obra. 5).- Uso del nombre de
dominio como indicador genérico de productos, servicios, actividades, lugares
geográficos o cualquier tipo de información en abstracto, uso con funciones de
indicador genérico o simple uso publicitario.
La importancia que puede llegar a adquirir un nombre de dominio específico deriva
del hecho que, debido a circunstancias técnicas del sistema, cada nombre de
dominio será único en su respectivo TLD. Bajo un TLD cualquiera, por ejemplo.CL,
no pueden existir nombres de dominio idénticos, de modo que, por ejemplo, sólo
existirá un dominio “nic.cl”, o “idea.cl”, aunque pueda existir “ideas.cl” o
15
“ideas.com”. Un nombre de dominio puede incluir o hacer referencia al nombre
comercial u otro signo de su titular (marcas, establecimiento comerciales),
apareciendo claramente como distintivo empresarial. Pero un nombre de dominio
también puede cumplir su rol de identificador aunque no coincida con otros signos
distintivos de la empresa. El sitio web Dominios24h.com, que se dedica a
negocios on-line, asesorando a empresas que quieran tener presencia en internet
y también a la compra y venta de nombres de dominio, dice en su página que:
“Como usted seguramente sabe, uno de los mejores métodos para tener
presencia en el mercado a través de Internet, es controlar uno de los nombres
genéricos, fáciles de memorizar y por lo tanto rentables a la hora de hacer
publicidad con ellos. Estos nombres son los denominados nombres de dominio,
conocidos en la red como "dominios" (...) La mejor dirección para cualquier
empresa que trate de generar tráfico, es la que contenga una de las palabras más
comunes y fáciles de recordar asociadas a su negocio o a su imagen de marca”12.
Que un nombre de dominio tenga una naturaleza distintiva es una
característica que el dominio adquiere mediante su uso, no una circunstancia que
tenga por sí. Debe atenderse entonces a las circunstancias concretas de cada
caso para determinar si un nombre distintivo presenta o no una naturaleza
distintiva, pues “Tan erróneo es afirmar con carácter general que los nombres de
dominio nunca tienen una función distintiva, como sostener que la poseen en todo
caso”.13 El carácter distintivo que pueda alcanzar un nombre de dominio, que
intrínsecamente es una dirección electrónica, será consecuencia del uso que se
haya hecho de éste. Cabe señalar que cuando un nombre de dominio alcanza
naturaleza distintiva14, es posible y conveniente inscribirlo como marca. En
especial desde la vigencia de la ley 19.996 que en su artículo 19 inc. 1º dispone
que Cuando “los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el
registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional.” A
12
http://www.dominios24h.com/qsomos.htm 15/02/06 13
FEZER, citado por GARCÍA VIDAL, ÁNGEL en “Derecho de marcas e Internet”, 1º edición, año 2002, editorial Tirant lo Blanch, página 69, nota al pie nº 64. 14
Por ejemplo, “amazon.com”
16
éstas alturas no puede discutirse que Internet es (entre otras muchas cosas) un
mercado, en que un signo puede llegar a adquirir distintividad.
Dependiendo de la capacidad que tenga la expresión para evocar en el usuario
circunstancias que convengan al titular del dominio, ya sea porque la expresión
corresponda a un signo distintivo propio, o sea una denominación común con un
gran valor por su significado (ej. “Business”), un nombre de dominio puede llegar a
ser un activo comercial de su titular o incluso tener un alto valor económico en sí
mismo. Así, aunque técnicamente no sean más que la dirección de un ordenador,
los nombres de dominio pueden llegar a adquirir un gran valor como signos
distintivos propios del medio virtual que es internet.
No todos los nombres de dominio tendrán esta doble naturaleza, debido a
que no todos cumplen con funciones de identificación para limitarse a su función
primordial, esto es, constituir una dirección que identifica fácilmente una
computadora conectada a internet. Gonzalo Sánchez Serrano habla de los
“Techies", los ingenieros en la jerga del medio, que abogan por esta función
meramente técnica de los dominios; de los “Marquistas”, los abogados de
propiedad intelectual y titulares de marcas comerciales, que señalan la función
distintiva de los nombres de dominio para reclamar una opción preferente sobre
éstos. Concluye este autor diciendo: “La verdad es que los nombres de dominios,
hace bastante tiempo, trascendieron su funcionalidad meramente técnica,
convirtiéndose además en un identificador comercial, hecho respecto del cual,
intentan hacerse cargo las legislaciones nacionales y los tratados
internacionales15”.
Suele considerarse la importancia de los nombres de dominio desde el punto de
vista de las empresas, que los utilizan para tener presencia en la Red y con el fin
de desarrollar sus fines comerciales. En especial, se enfoca el conflicto por
nombres de dominio a partir de los intereses de las grandes empresas, a las que
se considera más susceptibles de sufrir perjuicios derivados de una inscripción y
15
SÁNCHEZ SERRANO, GONZALO “Marcas comerciales y dominios de internet, surgimiento de una problemática jurídica”, artículo on-line http://www.anfitrion.cl/actualidad/relacion/sanchez.html, 17/04/06
17
uso de nombres de dominio. La doctrina parece partir de la base que los conflictos
más numerosos o relevantes se suscitarán por los intereses de la empresa de
cierta importancia, y así se ha visto como lógica y obvia la aplicación de las
normativas sobre marcas y de libre competencia en los casos de conflicto sobre
nombres de dominio. La doctrina formulada sobre casos de conflicto de nombre de
dominios también parece estar enfocada a los derechos sobre marcas registradas,
y a la importancia que puedan tener esas marcas en el tráfico comercial.
Criterios como el de los “derechos adquiridos” se han concentrado en
cuando esos derechos adquiridos sean marcas registradas u otros derechos de
índole patrimonial, o relacionados con actividades comerciales (razón social,
nombre comercial, por ejemplo); el argumento estrella de la confusión se refiere a
las marcas, por no hablar de la protección especial que en derecho comparado se
le otorga a las marcas notorias o renombradas, y que se refleja en la actual ley de
marcas, principalmente en su artículo 20 letra g (ley 19.996).
Sin adelantar materias propias de capítulos posteriores, este párrafo
pretende hacer notar que, pese a que la doctrina se concentra principalmente en
el uso comercial que se le pueda dar a los nombres de dominio, también es
relevante considerar que Internet alberga múltiples intereses no patrimoniales, de
personas que utilizan la Red para fines no comerciales. Como escribe Javier A.
Maestre16, “El nombre de dominio, desde el momento en que es necesario para
todos los agentes activos de la Red –sobre la que ha de tenerse en cuenta su
esencial carácter abierto y beneficiosa diversidad-, es un recurso disponible para
toda la comunidad de Internet, debiendo respetarse en su configuración la
pluralidad de identidades que la integran desde diferentes perspectivas sociales,
culturales e incluso jurídicas.” No sólo las empresas tienen intereses legítimos en
nombres de dominio. Las páginas no comerciales, de particulares que obedecen a
un interés no comercial deben encontrarse en igualdad de condiciones respecto a
los participantes de Internet que realizan actividades económicas, y en torno a los
cuales parece centrarse la discusión sobre nombres de dominio.
16
.MAESTRE RODRÍGUEZ Javier A, “El derecho al nombre de dominio”, edición única, 2001, ed.DOMINIURIS.COM, página 37.
18
Sin olvidar esta condición de pluralidad de intereses dentro de Internet, este
trabajo se centrará en adelante en los conflictos relacionados precisamente con
los intereses económicos en juego respecto de los nombres de dominio. Primero
porque el tema de este trabajo son los argumentos que utilizarán los titulares de
registros marcarios, y una marca comercial en esencia apunta a un interés y una
(posible) actividad económica; y segundo, porque son las empresas las principales
protagonistas de las controversias relacionadas con los nombres de dominio,
desde que hace algunos años el valor de éstos como signos distintivos (y en
algunas ocasiones con un valor en sí mismos) los ha convertido en un importante
activo.
I. b) Valor de algunos nombres de dominio
La característica de que cada nombre de dominio (como SLD) es único
dentro de su TLD tiene muchas e importantes consecuencias. La principal es que,
aunque existan varios interesados en un nombre de dominio (que pueden o no
tener derechos e intereses legítimos sobre la denominación de que se trate), sólo
uno podrá ser titular del nombre de dominio, y el resto deberá contentarse con
otras expresiones similares, o iniciar un proceso para que el nombre de dominio le
sea asignado. (Otras consecuencias importantes serán tratadas en posteriores
secciones de este trabajo, como la relación entre esta condición única de los
nombres de dominio y los principios que tradicionalmente han regido el derecho
marcario, específicamente el principio de especialidad y el principio de
territorialidad). Si bien la naturaleza jurídica de los nombres de dominio es un
punto bastante discutido en doctrina, es posible sacar una conclusión indiscutible
a partir del hecho de que los nombres de dominio puedan tener una función de
identificación y sean únicos: los nombres de dominio son un recurso con
potencialidad económica importante, y son además un recurso escaso. Esto
puede causar que un nombre de dominio sea valioso al ser susceptible de
comercialización, pues se admite que los nombres de dominio puedan ser
transables, transmitibles y transferibles por su titular.
19
El interés creciente por los nombres de dominio ha causado que algunos de
ellos puedan alcanzar un gran valor comercial. En diciembre de 1999, el dominio
“business.com” alcanzó la cifra de 7.5 millones de dólares17. Como ya se ha dicho,
los nombres de dominio más valiosos serán los genéricos (fáciles de recordar) y
los que contengan una expresión que se asocie al negocio o imagen de marca de
la empresa, como por ejemplo la expresión “123” para ENTEL, “puc” para la
Pontificia Universidad Católica de Chile: podemos añadir que también tendrán un
gran valor los nombres de dominio que se asocien a determinados productos o
servicios de una empresa, como por ejemplo “anosdorados” o “superpack”. En
Internet incluso se ofrecen servicios de tasación y subasta de nombres de
dominio, así los sitios jesusdenazaret.com, negociostv.com o concejales.org se
subastan a un precio de 100 euros, mientras que nuevosmercados.com se ofrece
a 250 euros, y agentescomerciales.com a 350. También se ofrece un sistema de
dominios en alquiler en la misma página.
Pero no sólo los nombres de dominio con un alto costo comercial pueden
ser valiosos para su titular. Internet se ha comparado con una gran vitrina virtual
en que es fácil presentar una empresa, productos o servicios, por un costo mucho
menor al que se debe desembolsar en el marcado “real”. En este sentido son una
interesante oportunidad para las pymes, que pueden competir en internet
mediante una página web, igual que como deben presentarse las mayores
empresas: “La total globalidad de Internet ha hecho que cada persona pueda
ofrecer productos y servicios a nivel mundial en cosa de segundos, sin que se
necesite de capital o infraestructura para ello. Dependiendo de la efectividad de
una página web, es muy difícil -si no imposible- darse cuenta del tamaño,
trayectoria y seriedad de una compañía que ofrezca sus productos o servicios por
esa vía.18 “Esta característica hace que el “mercado virtual” de Internet sea una
oportunidad de negocios para las pymes que podrán competir en los mismos
términos que una gran empresa, mediante una página web.
17
El ranking de los nombres de dominio que alcanzaron los precios más altos se puede encontrar en http://www.dominios24h.com/dominios.php?mpagados (13/02/06) 18
CLARO Felipe, “Estrategias para la recuperación de dominios de internet”, artículo on line http://www.anfitrion.cl/actualidad/relacion/claro.html, 17/04/06
20
II. Procedimiento de solución de conflictos
por nombres de dominio
Es imposible hablar de la argumentación en conflictos por nombres de
dominio sin referirse previamente a los tipos de conflictos que pueden suscitarse,
los órganos que deben conocer de éstos, y los procedimientos o sistemas de
solución a los que deben ceñirse dichos órganos. Debido a que distintos tipos de
conflictos tienen normativas propias, de índole procesal, que indicarán desde la
competencia del órgano jurisdiccional que conoce hasta los criterios de resolución
de conflictos que se aplicarán. Es dentro de un sistema jurisdiccional determinado
que las partes en conflicto deberán presentar sus argumentos, y así la
argumentación será distinta si se expone ante un juez civil que ante un juez
árbitro, dentro de un sistema de prueba reglada o en un sistema de apreciación de
la prueba que admita más libertad. A partir de la determinación del medio
jurisdiccional en que deberán actuar, las partes elegirán desde los argumentos a
utilizar hasta la forma de probarlos y exponerlos. Por lo tanto, el desarrollo de este
trabajo contempla necesariamente el estudio previo de los órganos que resolverán
los conflictos, los sistemas procesales a aplicarse y los tipos de conflictos que
puedan presentarse.
Si bien los derechos de las partes serían los mismos cualquiera fuera el
órgano competente y el procedimiento, la forma de exponer los argumentos y
hasta la argumentación misma variará enormemente según cómo sea el medio
jurisdiccional en que se desarrolle el juicio, a su vez el tipo de juicio determina a la
argumentación y el proceder de las partes. Sólo mediante una correcta descripción
del medio en que las partes harán valer sus argumentos, será posible entender a
cabalidad porqué se seleccionan unos argumentos sobre otros, o las razones por
las cuales se pone énfasis en alguna circunstancia determinada.
21
II. a) Órganos jurisdiccionales
Para nuestro país, la entidad encargada del registro de Nombres de
Dominio Superior por Código de País, es decir los “dominios.cl”, es el
Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, que
también es conocido como “Nic Chile”, siendo esta última denominación la
utilizada en este trabajo para referirse a la institución. Nic Chile administra el
sistema de nombres de dominio gTLDS por la delegación de esta gestión hecha
por IANA, entidad antecesora de ICANN. En principio, es la entidad que se ocupa
del registro de nombres de dominio, pero Nic Chile actúa únicamente como
entidad registradora y no participa en la resolución de conflictos que se generen
por nombres de dominio. Como declara en el artículo 2º del Reglamento: “Se deja
expresa constancia de que NIC Chile actúa únicamente en calidad de ente
coordinador delegado de IANA con el propósito de llevar el registro de nombres de
dominio. No tiene ni tendrá facultades jurisdiccionales ni otras prerrogativas ni
obligaciones que las que en esta Reglamentación se expresa”. No dirime las
controversias sobre nombres de dominio (en cambio, ha establecido un
procedimiento de solución de controversias que se describirá más adelante), por lo
tanto no es el órgano encargado de conocer y resolver los conflictos de esta
naturaleza. Esto corresponde a una tendencia internacional propiciada primero por
IANA y luego por ICANN, en que se entiende que los organismos registradores de
nombres de dominio son meramente entes registrales, y deben abstenerse de
desarrollar labores de naturaleza jurisdiccional. En el procedimiento arbitral
establecido en el Reglamento, Nic Chile sólo tiene una participación mínima,
necesaria para que el procedimiento funcione, cual es la designación del árbitro,
como establece el artículo 12º inciso 4 del Reglamento: “(...) NIC Chile no tendrá
ninguna participación en la etapa de arbitraje, excepto designar al árbitro de
acuerdo al procedimiento y acatar su dictamen.”
22
Pueden distinguirse dos órganos distintos con competencia para decidir
sobre conflictos por un nombre de dominio. 19El primero son los tribunales de
justicia, que no quedan privados de competencia para conocer de éstos conflictos,
pese al contrato que el solicitante de un nombre de dominio celebra con Nic Chile
y al que nos referiremos inmediatamente; el segundo es un árbitro arbitrador,
órgano jurisdiccional contemplado en el Reglamento. Sobre el contrato con Nic
Chile, este dispone que cuando una persona contrata con Nic Chile la asignación
de un nombre de dominio, por el solo hecho de realizar la solicitud acepta las
normas del Reglamento; Artículo 6º del reglamento: “Por el hecho de solicitar la
inscripción, transferencia, revocación o con ocasión de la renovación de un
nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante o nuevo
titular, según corresponda: (....)acepta expresamente, suscribe y se compromete a
acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin
reservas de ninguna especie”.
Este contrato, sin lugar a dudas un contrato de adhesión, impone a las
partes la obligación de acatar el Reglamento como parte integrante del contrato.
Aunque no ha sido decretado por alguna autoridad, vincula a las partes en virtud
del artículo 1545 del Código Civil, constituyendo una ley para las partes
contratantes.
Entre las normas del reglamento se encuentran aquellas relativas al
arbitraje como medio de resolución de conflictos. La cláusula que establece el
arbitraje como obligatorio es la del Artículo 12º inc. 1 del Reglamento, que señala
que, el los casos de pluralidad de solicitudes; “(...)se iniciará el proceso de
acuerdo a lo establecido en el PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE,
contenido en el anexo 1 de esta reglamentación”. Podría interpretarse que esta
cláusula sustrae el conocimiento de estos asuntos de los tribunales ordinarios de
19
Cabe señalar que además es posible la intervención de los órganos que tutelan la libre competencia, el especial el Tribunal de Libre Competencia. La razón por la que dicho tribunal no se incluye en este capítulo es porque su competencia es especial, no directamente referida a la materia en estudio. En cambio, los tribunales de justicia tienen una competencia general, y llegado el caso sería perfectamente posible que una persona accionara ante los tribunales ordinarios por un conflicto de asignación de nombres de dominio. La trascendencia de la normativa sobre libre competencia en conflictos sobre asignación de nombres de dominio será revisada en el capítulo siguiente.
23
justicia, porque cada parte por separado se habría comprometido para aceptar el
arbitraje como forma de solución de conflictos. Siendo un contrato debe operar el
artículo 1545 del Código Civil, así que el Reglamento pasa a ser vinculante para el
solicitante, en virtud de la autonomía de la voluntad, y la teoría de las obligaciones.
Pero hemos dicho que el Reglamento dispone el arbitraje sin perjuicio de la
competencia que le corresponda a los tribunales ordinarios. Así lo señala también
Felipe Claro, en su artículo “Estrategias para la recuperación de dominios de
Internet” “Ninguna de las medidas administrativas que puedan tomarse priva a la
parte afectada de recurrir a los Tribunales Ordinarios de Justicia, iniciando las
acciones que estime conveniente.20 “. De la misma opinión son Patricio de la Barra
y Diego Valenzuela, quienes en su artículo “Reglamentación para el
funcionamiento del registro de nombres del dominio. CL”21, declaran que; “cabe
señalar que la existencia de un procedimiento de Mediación y Arbitraje en los
términos antes expuestos, en nada priva a las partes para ejercer las acciones
ordinarias que el ordenamiento jurídico les confiere, tales como acciones de
infracción marcaria ante los juzgados del crimen correspondiente, denuncias ante
los organismos antimonopolios correspondientes, e incluso acción de protección
como existen algunos precedentes a la fecha”.
Hemos establecido la competencia de dos tipos de órganos, los tribunales
ordinarios de justicia (con competencia general) y los tribunales arbitrales
previstos por el reglamento de Nic Chile22. En la práctica, es infinitamente más
conveniente para las partes optar por el sistema de tribunales arbitrales, que
utilizan un procedimiento administrativo para la resolución de conflictos. Como
señala Felipe Claro ;” debe quedar en claro que este procedimiento no pretende
privar a las partes de su legítimo derecho a recurrir a los tribunales, pero la
tendencia natural es a preferir estos sistemas por sobre los tradicionales.‖
20
CLARO Felipe, “Estrategias para la recuperación de dominios de internet”, artículo on line http://www.anfitrion.cl/actualidad/relacion/claro.html, 17/04/06 21
DE LA BARRA, Patricio y VALENZUELA, Diego, “Estrategias para la recuperación de dominios de Internet”, artículo on line http://www.anfitrion.cl/actualidad/relacion/claro.html, 17/04/06 22
Sin olvidar, por supuesto, que el Tribunal de Libre Competencia puede eventualmente conocer materias relacionadas con conflictos por asignación de nombres de dominio, que se presenten en los casos contemplados dentro de su competencia especial.
24
Además, la acción que ha primado entre los particulares ha sido la interposición
del recurso de protección, el que por lo general no prospera, debido a que la
Corte Suprema normalmente ha desestimado estos recursos, como sucedió en el
caso “ondac.cl”. En este caso, acontecido en 1998, una empresa proveedora de
software llamada Ondac Chile Ltda.. quiso inscribir el nombre de dominio
“ondac.cl”, solicitud que fue rechazada porque dicho dominio ya había sido
inscrito por la sociedad Asesorías y Textos computacionales Ltda. La empresa
Ondac tenía derechos de marca registrada sobre la expresión, por lo que recurrió
de protección contra de la Universidad de Chile alegando que la negativa de Nic
Chile a asignarle ese nombre de dominio vulneraba sus derechos constitucionales
y de propiedad intelectual. El recurso fue rechazado en la Corte de Apelaciones
por las siguientes razones: 1)- El recurrido sólo cumplió con la reglamentación
vigente. 2)- No cabe exigirle a Nic Chile un juicio o pronunciamiento respecto al
alcance de la protección sobre las marcas registradas al momento de realizarse
una inscripción 3)- el conocimiento de este tema no es propio de un recurso de
protección. No corresponde elucubrar en este trabajo si el criterio de la Corte es
correcto o errado23, sino que cabe hacer presente que el caso “ondac.cl”
ejemplifica el pensamiento de las Cortes de Apelaciones (al menos la de Santiago)
y la Corte Suprema con respecto a los recursos de apelación presentados sobre
conflictos relativos a nombres de dominio.
La inmensa mayoría de los casos serán conocidos entonces por los
órganos y mediante el procedimiento establecido en el Reglamento de Nic Chile,
por lo que corresponde, entonces, estudiar lo dispuesto por el Reglamento, para
entender a cabalidad la instancia en que las partes deberán proponer sus
respectivos argumentos. A ello debemos sumar que los tribunales de justicia han
23
R. JIJENA L, P.A PALAZZI Y J. TÉLLEZ V (autores de “Protección de nombres de dominio y marcas comerciales en internet”) piensan que el criterio de la Corte es errado. En su fallo la Corte no entró al fondo del asunto y se limitó a un análisis meramente formal, cuando; “en la especie no cabía desconocer la aplicación de la ley de propiedad industrial ni la procedencia del recurso del recurso de protección para detener una conducta perjudicial y atentatoria contra la garantía constitucional del derecho de propiedad”. Tanto más cuando la Corte consideró y reconoció en su fallo que la empresa Asesorías y Textos computacionales Ltda.. podía haber infringido la ley de propiedad industrial al inscribir el dominio “ondac.cl”, pero no profundizó en esta consideración. Ponencia de RENATO JAVIER JIJENA LEIVA,” DOMINIOS Y MARCAS EN INTERNET. EL REGLAMENTO DEL NIC.CL” on line http://comunidad.derecho.org/congreso/ponencia28.html
25
determinado que el mecanismo para otorgar nombres de dominios y dirimir
conflictos es el establecido en la Reglamentación de Nic Chile24.
II.b) Procedimiento de solución de controversias establecido en
el Reglamento de Nic Chile
Durante los primeros casi 10 años de administración del registro de los
nombres de dominios por Nic Chile, prácticamente no se presentaron conflictos. A
principios de los años noventa comenzó un interés mundial por los nombres de
dominio, al explotar el uso comercial de la Internet, que provocó los primeros
casos de conflicto en esos años. Sin embargo, este interés (que crece a niveles
exponenciales) no llegó a Chile sino hasta unos años después. En efecto, los
conflictos por el registro de dominios bajo .cl comenzaron a ser verdaderamente
numerosos a fines de los años noventa. En concreto, el primer conflicto se
produce el año 1997, marcando un hito cuando la empresa “Cibercafé” provocó un
incidente de proporciones al intentar registrar para sí decenas de marcas
comerciales nacionales e internacionales.
En un principio, el Departamento de Ciencias de la Computación de la
Universidad de Chile estimaba que los conflictos sobre nombres de dominio eran
competencia de la justicia ordinaria. Debido a la lentitud y desconocimiento de los
tribunales de justicia, en esta primera etapa los principales afectados por la falta
de normativa respecto de la solución de disputas relativas a nombres de dominio
se vieron forzados a optar por transar sus disputas extrajudicialmente. El sistema
de registros de dominio se caracterizaba por su informalidad, no se exigía
documentación alguna al solicitante de un nombre de dominio. La falta de
normativas para la resolución de conflictos hacían que, para las empresas y
titulares de marcas registradas, la Internet se comparara con el lejano Oeste. Pero
frente a los incidentes suscitados, el Departamento de Ciencias de la Computación
de la Universidad de Chile dicta el 9 de septiembre de 1997 su “Reglamentación
24
Recurso de protección en caso de la marca “Ondac”- ondac.cl, Rol No 3.269-98, Santiago de Chile, 14/12/1998. On line http://www.nic.cl/normativa/fallos/ondac.html
26
para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL”., reglamento que
preparaba desde 1996. La irrupción de esta normativa y de sus posteriores
modificaciones (la última modificación es de Septiembre de 2005) ha puesto orden
al caos existente, disponiendo un mecanismo para la resolución de conflictos que
ha funcionado en la práctica.
El procedimiento contemplado en el Reglamento de Nic Chile es
administrativo. Se caracteriza por ser será rápido, eficaz, rentable, y porque en
gran medida se realiza en línea, así por ejemplo las notificaciones pueden
realizarse vía e-mail, la notificación que hace Nic Chile en caso de existir una
disputa se realiza por dicho medio. Las decisiones adoptadas en este
procedimiento se limitarán a ordenar la anulación o la transferencia de registros de
nombres de dominio, no hay sanciones salvo una posible condena en costas en el
caso de que la parte solicitante de un nombre de dominio haya actuado de mala fe
o el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar.
Según dispone el artículo 7 del Anexo 1, se determinó que el medio más
idóneo para la resolución de conflictos suscitados por nombres de dominio es el
arbitraje. Las virtudes del arbitraje sobre la justicia ordinaria para conocer de este
tipo de conflictos es un tema que excede a este trabajo, por lo que sólo se
mencionará, a modo de lista, las razones que llevaron a preferir al arbitraje: 1)- Es
un medio más rápido, idóneo para el medio ágil y en crecimiento acelerado como
es Internet. 2)- Los tribunales ordinarios no tienen el conocimiento especializado
de la materia que sí tienen los árbitros. 3)- El procedimiento a utilizar en un juicio
ante un árbitro arbitrador es mucho más conveniente para materias como las de
conflictos de nombres de dominio, tanto por su mayor rapidez e informalidad,
como también porque en este tipo de materias donde no hay una legislación
especializada y sólo cabe aplicar la legislación general, es positivo que el juez
cuente con una mayor libertad de apreciación, como la que tienen los árbitros
arbitradores.
27
Este procedimiento es obligatorio para los solicitantes de un nombre de
dominio, como dispone el artículo 12 inc. 3 del reglamento: ―(...)Por el sólo hecho
de presentar su solicitud, todos los Solicitantes se obligan a aceptar el mecanismo
de mediación y arbitraje para solución de conflictos que se susciten en la
inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y
las costas según lo determine el árbitro”.
El procedimiento de solución de conflictos contenido en el reglamento de
Nic Chile tiene las siguientes características:
1)- Se establece el principio de responsabilidad de los solicitantes,
contenido en el artículo 14º del Reglamento: “Será de responsabilidad exclusiva
del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de
publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como
asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros”.
2)- Nic Chile delimita sus responsabilidades como ente meramente registral.
Queda establecido en el artículo 2º, donde se declara que no tiene prerrogativas
jurisdiccionales –es decir, no le corresponde actuar como tribunal-, y además
limita su responsabilidad en el artículo 6º inc, final, donde se entiende que por el
hecho de solicitar la inscripción el solicitante: “libera de cualquier responsabilidad a
la Universidad de Chile, al Departamento de Ciencias de la Computación, a NIC
Chile y a sus funcionarios y asesores, por las obligaciones, responsabilidades y
otros actos o hechos que le generen obligaciones al solicitante, renunciando
expresa y anticipadamente a las acciones legales”.
4)- Establece un procedimiento de mediación y arbitraje. En el artículo 12º
del Reglamento se establece este procedimiento, que es desarrollado in extenso
en el Anexo 1.
5)- Dispone medidas de publicidad. En el artículo 3º, que le impone
mantener un servicio de información web como única publicidad obligatoria. El
artículo 11 en adelante dispone la publicidad de las solicitudes.
28
Puede sostenerse que existen tres tipos de procedimiento establecidos en
el Reglamento, correspondientes a tres situaciones de conflicto distintas.
Consisten en el procedimiento de REVOCACIÓN de un nombre de dominio,
procedimiento de ASIGNACIÓN de un nombre de dominio o casos de pluralidad
de solicitudes, y el caso especial del artículo 14º del Reglamento de Nic Chile.
Estos tipos de procedimiento son similares, pero presentan variaciones de cierta
importancia. Por ser el procedimiento del artículo 14º una situación excepcional,
será tratado en primer lugar. Los procedimientos de revocación y de asignación de
nombres de dominio, siendo más importantes, serán analizados separadamente.
Sin olvidar que el fin último de este capítulo es determinar las características del
procedimiento de asignación de nombres de dominio (casos de pluralidad de
solicitudes).
II.b)1. Procedimiento del artículo 14º inciso 2 del Reglamento
Este procedimiento corresponde sin duda a una situación excepcional. El
artículo 14º en su inciso 2 establece que; “NIC Chile, sin estar obligado a ello,
podrá solicitar el pronunciamiento de un árbitro, a costa del solicitante, de acuerdo
a las normas del Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Anexo 1 de esta
reglamentación, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contraríe
ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente. En este
caso, se suspenderá la tramitación del dominio solicitado hasta que se dicte la
sentencia correspondiente”. Es una opción de Nic Chile dar lugar o no a esta
facultad, en los casos en que el nombre de dominio solicitado vulnere “...las
normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal
y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por
terceros”, como dispone el mismo artículo 14 en su inciso 1.
Aunque el artículo 14º no lo dice expresamente, de su redacción podría
desprenderse que el requisito de que el dominio vulnere normas y principios del
Reglamento se refiere a lo dispuesto en el artículo 14 inc.1. La característica de
29
que esta vulneración sea ostensible va a cumplirse en los casos en que un
derecho o interés legítimo que pueda verse afectado sea algo notorio, evidente.
Llevado a las marcas, la disposición del artículo 14 podría ser interpretada como
que en la práctica será una forma más de protección a las marcas notorias o
renombradas. Como se verá en el desarrollo del trabajo, las marcas notorias o
renombradas tienen un tratamiento especial, de modo que la protección a estas
marcas es bastante superior a la del resto de las marcas comerciales.
Resumiendo, por la redacción del artículo 14º - por la descripción de los casos en
que procedería esta facultad de Nic Chile- puede estimarse que, en los hechos,
esta opción será utilizada cuando una expresión correspondiente a una marca de
renombre sea solicitada como nombre de dominio por una persona distinta a su
titular. Será probablemente, en la práctica, una forma de protección a marcas
notorias o renombradas no establecida ni en el Reglamento ni en la ley, con el
potencial de ser una protección bastante efectiva.
II. c). Procedimiento de revocación de nombres de dominio
El proceso de revocación de un nombre de domino está regulado en los
artículos 21 y siguientes del Reglamento de Nic Chile, siendo prácticamente
idéntico a la regulación determinada por ICANN en el UDRP (Uniform Dispute
Resolution Policy). Salvo en que la regulación de IANNA se limita a la protección
de los derechos de marcas que pudieran verse lesionados por la inscripción de un
determinado nombre de dominio, como aparece en distintas disposiciones del
UDRP, entre ellas el punto 3, “La demanda”, b) viii), que exige como requisito en la
presentación de la demanda:”especificar la marca o marcas de productos o de
servicios en la que se base la demanda y, respecto de cada marca, describir los
productos o servicios, si los hubiere, con los que se utiliza la marca (el
demandante también podrá describir por separado otros productos y servicios con
los que, en el momento en que se presenta la demanda, tiene intención de utilizar
30
la marca en el futuro.);25”. Es decir, la UDRP se restringe a los casos en que
titulares de un derecho de marcas -y sólo de éste tipo de derechos- pretendan una
protección frente a un registro. Mientras que de la regulación de NIC Chile se
desprendería la posibilidad de que este método de resolución de conflictos pudiera
aplicarse también a casos en que los titulares de otros derechos distintos a los
marcarios consideraran que el registro de un nombre de dominio es lesivo a sus
intereses, el artículo 20 del Reglamento de Nic Chile dispone que: ”Toda persona
natural o jurídica que estime gravemente afectados sus derechos por la asignación
de un nombre de dominio podrá solicitar la revocación de esa inscripción,
fundamentando su petición según lo dispuesto en el artículo 21 de la presente
reglamentación.”. Al no condicionar la procedencia de este mecanismo a sólo los
casos de lesiones a derechos sobre marcas, se abren bastante las posibilidades
de revocación de un nombre de dominio. Así, por ejemplo, se podrá aplicar el
sistema de revocación en casos de lesiones a derechos de una persona respecto
del uso de su propio nombre, o del uso de la razón social de una empresa. El
artículo 22 a) confirma la procedencia del sistema de revocación a casos distintos
a las lesiones a derechos de marcas, al decir que: “(...) La inscripción de un
nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres
condiciones siguientes:
a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una
marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un
nombre por el cual el reclamante es reconocido (...)”. Es decir, los casos
contemplados son las infracciones a los derechos de marcas, y a todo otro nombre
por el cual el reclamante es reconocido.
La similitud entre las normas de la UDRP y el sistema de revocación de
nombres de dominio no son de extrañar; la práctica de solución de controversias
desarrollada por ICANN para los gTLDs ha tenido una importante acogida como
método de solución de conflictos en diversos ccTLDs, pese a que algunos países
25
“Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio” Política aprobada el 26 de agosto de 1999, Traducción al español de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. On line http://arbiter.wipo.int/domains/rules/icann/icannrules-es.pdf, 17/04/06 http://www.reuna.cl/central_apunte/docs/icannrules-es.pdf
31
han optado por desarrollar su propia normativa de resolución de conflictos
(México, Venezuela, por ej). Además del hecho que las reuniones celebradas por
ICANN en las que se aprobó la UDRP fueran celebradas en Santiago, durante
agosto de 1999.
Los artículos correspondientes al procedimiento de revocación de nombres
de dominio son el artículo 20 al artículo 22 del Reglamento, cuya similitud con la
UDRP ya ha sido mencionada. Este sistema fue establecido en atención a la gran
cantidad de casos de ciberpiratería. Las normas del Reglamento establecen
criterios de resolución de un conflicto de revocación en su artículo 22,
estableciendo tres requisitos copulativos para hacer procedente una revocación de
dominio; Artículo 22: “Será causal de revocación de un nombre de dominio el que
su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La
inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan
las tres condiciones siguientes:
a. Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a
una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el
reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.
b. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o
intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y
c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe‖.
El tercer requisito, de la mala fe, es la idea que subyace en el procedimiento
de revocación de nombres de dominio; evitar inscripciones abusivas que lesionen
en forma conciente, a propósito, derechos e terceros; es decir, persigue que se
establezca la mala fe del titular del nombre de dominio ya asignado para que sea
procedente su revocación. Incluso, la concurrencia de mala fe podría desvirtuar la
legitimidad de los derechos o intereses del titular del nombre de dominio, debido a
que es perfectamente posible tener derechos o intereses legítimos sobre un
nombre de dominio e igualmente estar actuando de mala fe. En estos casos, como
32
opina F. Carbajo Cascón26, a pesar de que no se cumple uno de los requisitos
establecidos (porque sí hay derechos o intereses) la mala fe desvirtuaría los
derechos o intereses legítimos del titular del dominio.
La mala fe del titular del nombre de dominio, así como la falta de derechos
o intereses legítimos, será un hecho que le corresponderá probar al demandante.
La prueba de la falta de derechos o intereses legítimos corresponde a un hecho
negativo, que no debe ser probado, por lo que corresponde al demandado
acreditar que sí tiene derechos o intereses sobre el nombre de dominio. Lo que es
más justo, considerando que es el demandado quien mejor que nadie conoce y
puede probar sus derecho o intereses. La prueba de la mala fe también
corresponde al demandante. Como es una prueba extremadamente difícil –porque
corresponde al fuero interno del demandado- el artículo 22 también dispone
circunstancias que servirán de presunciones de la mala fe del demandado. Es una
enunciación no taxativa de conductas que corresponden a situaciones de
ciberpitarería o cybersquatting, domain hijacking y non quite domain grabbing. No
es taxativa, por lo que toda otra conducta que a juicio del árbitro evidencie mala fe,
podrá ser también una presunción. De la misma forma que establece situaciones
que manifiestan la mala fe del demandado, el artículo 22º también enumera en
forma no taxativa situaciones que le servirán al demandado para demostrar su
buena fe, y evitar que el nombre de dominio sea revocado.
Cabe señalar que el procedimiento de revocación fue incluido en el
Reglamento de Nic Chile a partir de la modificación del año 1999, debida al
establecimiento por ICANN de su régimen de solución de controversias, la UDRP.
Mientras que el procedimiento de conflicto en inscripción de nombres de dominio
(o pluralidad de solicitudes) es anterior y ya estaba establecido para cuando la
modificación de 1999. Entonces era el único procedimiento establecido para
impugnar una inscripción de nombres de dominio, lo que propiciaba la situación
injusta de que, si una persona titular de derechos o intereses vulnerados por el
26
CARBAJO CASCÓN, Fernando “Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en internet” 2º edición, año 2002, Editorial Aranzadi, Navarra, España página 291
33
registro de un nombre de dominio, no se percataba de la solicitud del nombre de
dominio en el plazo de 30 días que establece el reglamento para realizar una
segunda solicitud, luego no podría solicitar que dicho nombre de dominio le fuera
asignado aunque efectivamente se lesionaran sus derechos. Esta es la situación
que se presentó el año 1998 con el caso “ondac.cl”, cuando la empresa titular de
derechos marcarios sobre la expresión no pudo inscribirla como nombre de
dominio, debido a que el dominio “ondac,cl” ya había sido inscrito por otra
empresa. La empresa que inscribió “ondac,cl” estaba a todas luces incurriendo en
ciberpiratería, específicamente en domain hijacking como lo reconoció al evacuar
el informe solicitado por la Corte de Apelaciones al decir que se inscribió la sigla
“en espera de lograr un acuerdo” con la empresa titular de la marca. El fallo del
recurso de protección interpuesto entonces hace eco de esta situación; la Corte
de Apelaciones rechazó el recurso porque los recurridos se habían limitado a
actuar según la Reglamentación de Nic Chile, y como declaró el Departamento de
Ciencias de la Computación la Universidad de Chile, en el plazo de 30 días
establecido para la oposición no se dedujo oposición alguna, por lo tanto la
solicitud fue acogida. Por esto fue tan necesario establecer posteriormente el
sistema de revocación de nombres de dominio, generado en las reuniones de
ICANN como una reacción ante las prácticas de inscripciones abusivas de
nombres de dominio, que perjudicaban enormemente a los titulares legítimos de
derechos. En este contexto es pertinente citar el caso del dominio
macdonalds.com, inscrito por el periodista y escritor de la revista “Wired” Joshua
Quitter, quien lo inscribiera precisamente para llamar la atención acerca de la
necesidad de regular el sistema de asignación de dominios.
II. d) Procedimiento de Asignación de nombres de dominio
Debido a que es el procedimiento al que se referirá en adelante este
trabajo, será analizado con mayor detalle.
El procedimiento de revocación es distinto del procedimiento que se
presenta en casos de pluralidad de solicitudes, como queda de manifiesto en el
34
articulo 1 del Anexo 1 del Reglamento de Nic Chile, que dice: “Los conflictos que
se susciten en la inscripción, tramitación y revocación de nombres de dominio en
el dominio CL...” distinguiendo claramente la inscripción de un nombre de dominio
de su revocación. Los conflictos suscitados a raíz de la inscripción de un nombre
de dominio son aquellos que se suscitan durante el procedimiento de inscripción y
de publicación de los artículos 6 y siguientes del Reglamento de Nic Chile. El
artículo 10 de la Reglamentación establece que NIC Chile mantendrá una lista de
las solicitudes en trámite. Los eventuales interesados tienen un plazo de 30 días
calendario desde la publicación de la solicitud en esa lista para presentar sus
propias solicitudes sobre el nombre de dominio. Deberán presentar una solicitud
idéntica o "solicitud competitiva", no una oposición al registro del nombre de
dominio, no se admitirán oposiciones a la inscripción de determinado nombre de
dominio sino solicitudes de inscripción. De modo que el conflicto surge cuando
efectivamente se presentan durante ese tiempo dos o más solicitudes sobre el
nombre de dominio cuya inscripción se solicita. Este tipo de conflictos se
denomina en los fallos “Conflictos por asignación de nombres de dominio”, en
menor medida, también se les llama “Pluralidad de solicitudes”.
La regulación establecida por ICANN en la UDRP, que entrega criterios
sobre resolución de conflictos por nombres de dominio, se aplica en Chile a los
casos de revocaciones de nombres de dominio, es decir, aquellos casos en que
los derechos de algún particular sean lesionados por el uso de un nombre de
dominio ya asignado a un solicitante. De la regulación de NIC Chile no puede
establecerse que dichos criterios serán también utilizados en los casos de
asignaciones de nombres de dominio. Todo lo contrario, a partir de que los
procedimientos de inscripción y de revocación de nombres de dominio están
tratados en títulos distintos, y que los artículos que son copia fiel de la regulación
de la UDRP están contemplados en el título correspondiente a la revocación,
puede concluirse que los criterios de la UDRP se aplican en los casos de
revocaciones, pero no en los casos de asignaciones; al menos, no existe una
norma en el título correspondiente a la inscripción de nombres de dominio que
35
haga forzosamente aplicables en esta instancia los criterios contemplados para la
revocación. Esta interpretación es coherente con la distinción hecha en el artículo
1º del Anexo del Reglamento de Nic Chile entre los conflictos suscitados en la
inscripción de los que acontezcan en una revocación. Por lo tanto, la normativa
que debe aplicarse en los procedimientos de asignación de nombres de dominio
no es la de los artículos 20 y siguientes del Reglamento de Nic Chile,
correspondientes a los criterios establecidos por ICANN.
Las normas que rigen el procedimiento de asignación de nombres de
dominio parecen quedar establecidas en el Anexo 1 del Reglamento de Nic Chile,
específicamente en el artículo 7, donde se establece que: “Los árbitros tendrán el
carácter de "arbitrador", y en contra de sus resoluciones no procederá recurso
alguno”. En cuanto a las normas que rigen al árbitro en el conocimiento y
resolución del conflicto, tendrá el carácter de árbitro arbitrador. Por lo tanto, sólo
queda sujeto a las reglas de procedimiento establecidas por las partes en forma
conjunta y por el árbitro, como además dispone el anexo del Reglamento de Nic
Chile (artículo 8 inc. 3). También deberá aplicarse la normativa del Reglamento
que establece que en caso de que ninguna de las partes comparezca a la
audiencia fijada para este efecto se asignará el nombre de dominio al primer
solicitante, o al titular en caso de revocación. En todo lo demás, deberán aplicarse
las normas propias de los árbitros arbitradores regulados por el Código Orgánico
de Tribunales en su artículo 223 inc. 3: “El arbitrador fallará obedeciendo a lo que
su prudencia y la equidad le dictaren, y no estará obligado a guardar en sus
procedimientos y en su fallo otras reglas que las que las partes hayan expresado
en el acto constitutivo del compromiso, y si éstas nada hubieren expresado, a las
que se establecen para este caso en el Código de Procedimiento Civil”.
El árbitro arbitrador era la solución más idónea, dado que el procedimiento
ante estos árbitros no tiene la rigidez de los procedimiento judiciales, y por cuanto
los medios de prueba no están condicionados a lo establecido en el Código de
Procedimiento Civil, pudiendo aceptar el árbitro cualquier tipo de prueba que las
partes produzcan, y valorarlas como estime conveniente. Los árbitros arbitradores
36
pueden juzgar sin atenerse en el procedimiento a los plazos y formas comunes
establecidos para los tribunales; no están obligados a aplicar las reglas de
derecho al fondo del litigio; y pueden decidir la contienda según su leal saber y
entender.
El sistema de asignación de nombres de dominio no queda
obligatoriamente sujeto a los criterios de resolución de conflictos de los artículos
20 a 22 del Reglamento, propios de la revocación. En suma, no se presenta el
requisito de la mala fe ni la inscripción abusiva como supuesto necesario para la
asignación de un nombre de dominio al segundo solicitante, como en cambio sí es
necesaria para que se revoque un nombre de dominio. Esto causa que los árbitros
en la decisión por la asignación de un nombre de dominio obedezcan a criterios y
principios que, si bien pueden coincidir con los de la revocación, serán más
amplios y apuntarán a otras circunstancias; en especial, a establecer cuál de las
partes tiene un MEJOR DERECHO para asignarse el nombre de dominio
disputado. Esta teoría del mejor derecho es el principio que se erige como
principal al momento de dirimir un conflicto por asignación de un nombre de
dominio. No requiere la mala fe de la contraparte, ni siquiera que la contraparte
carezca de derechos o intereses legítimos; al solicitante le basta con probar que
tiene un derecho o interés que debe ser privilegiado sobre los que exhiba su
contendor. Siendo así, no requiriendo la prueba de la mala fe del primer
solicitante, ni de que la inscripción sea abusiva, al segundo solicitante le basta con
probar que tiene un mejor derecho para que se le asigne el nombre de dominio en
disputa, lo que mejora en gran medida la situación del segundo solicitante frente a
un juicio de asignación de nombre de dominio, que la que tiene la parte que
solicita la revocación de un nombre de dominio.
II.e Criterios de los árbitros en un procedimiento de asignación de
nombres de dominio
37
El procedimiento de asignación de nombres de dominio no contempla los
requisitos del articulo 22 del Reglamento. Por lo tanto, no parece existir un criterio
a priori que guíe la forma de resolver los conflictos de asignación. El principio de
“First come, first served” que fue en un tiempo el principio rector del mecanismo de
asignación, en la actualidad (y como se verá posteriormente) está relegado a una
posición subsidiaria, de modo que será un criterio dirimente sólo en aquellos casos
cuando ningún otro criterio pueda determinar la elección del árbitro. Frente al
principio de “First come, first served” ha surgido como criterio principalísimo el de
la teoría del “Mejor Derecho”, que como se ha señalado es posible debido a la
amplitud en la apreciación que puede hacer un árbitro conociendo de un conflicto
por asignación de nombre de dominio. En un procedimiento de revocación, el
criterio principal será el de mala fe del titular del nombre de dominio. Sin perjuicio
que la eventual mala fe de un solicitante también será un factor decisivo en contra
de ese solicitante y a favor del que se encuentra de buena fe, lo que se recalca es
que, en caso de una asignación, no es necesario que un primer solicitante se
encuentre de mala fe para que el nombre de dominio le pueda ser asignado a un
segundo solicitante. De hecho, en la mayoría de los casos tanto el primer como el
segundo solicitante se encuentran efectivamente de buena fe; de modo que, en
los casos en que el nombre de dominio se ha asignado al segundo solicitante, es
porque éste demostró tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio en
disputa. El “Mejor Derecho” será tratado con mayor detalle más adelante. Pero es
importante señalar ahora que es una multitud de circunstancias las que pueden
determinar cuando se tiene un mejor derecho. Entre éstas, la más aludida es el
derecho sobre una marca registrada que tenga la parte que busca que se declare
el mejor derecho el su favor. Cada árbitro decide en atención a la legislación
vigente y a los principios del ordenamiento jurídico. Como los nombres de dominio
no tienen una regulación expresa en la legislación, será necesario que los árbitros
apliquen la legislación existente como estimen pertinente.
Con todo, en ciertos fallos los árbitros han intentado establecer criterios
objetivos que guíen la decisión del árbitro al momento de resolver un conflicto de
38
asignación de nombres de dominio. No siendo aplicable el artículo 22 en casos de
asignación, se ha interpretado que el artículo 14 podría contener criterios para
resolver éstos conflictos: Art. 14: “Será de responsabilidad exclusiva del solicitante
que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad,
los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo,
derechos válidamente adquiridos por terceros”. Se interpreta este artículo como
estableciendo pautas para determinar un eventual mejor derecho de alguna de las
partes en el conflicto, de modo que se desglosa el párrafo y cada una de sus
referencias es un requisito distinto. Así el artículo 14 estaría estableciendo 3
requisitos que deben concurrir al momento de asignar un nombre de dominio;
abuso de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil, derechos
válidamente adquiridos. En caso de que una inscripción incurra en abuso de
publicidad, sea competencia desleal o contraríe la ética mercantil, o vulnere los
derechos válidamente adquiridos por terceros, deberá asignarse el nombre de
dominio a aquella parte que no incurra en estos supuestos. El modo de aplicar el
artículo 14 como pauta de resolución de conflictos es el siguiente:
Sentido y alcance de los supuestos contenidos en el artículo 14 del
Reglamento y su aplicación a los caso en análisis;
a).- Solicitud que contraría normas sobre abusos de publicidad. Dado el
tenor del texto, esta hipótesis alcanzaría únicamente a supuestos que
contravienen normas expresas sobre publicidad, entendidas como normas
positivas de aplicación general. El actual texto legal 19.733 entrega pocas luces
para dar sentido a este supuesto, ya que sólo parecen aplicables las figuras
típicas de su art. 29: delitos de calumnia e injuria cometidos a través de cualquier
medio de comunicación social. El abuso de publicidad debe referirse además al
nombre de dominio en sí mismo, a la expresión que se utiliza como nombre de
dominio y no al contenido de una página web. En cuanto a las normas del Código
de Ética Publicitaria del CONAR, éstas no son de aplicación general, por lo tanto
sería discutible entenderlas contempladas en la hipótesis de abuso de publicidad.
39
b).- Solicitud que contraría principios de competencia leal o ética mercantil.
Los supuestos aquí subsumibles no están limitados, como en la hipótesis
precedente a normas de aplicación general y obligatoria, de manera que su ámbito
de alcance es ciertamente mucho más amplio. Sirven tanto normas expresas
como principios generales propiamente tales (emanan de la legislación en su
conjunto: Constitución política, DL.211, Convenio de París, ley de protección al
consumidor). Adicionalmente y para dar sentido a este supuesto, son aplicables
las normas del Código de Ética Publicitaria del CONAR.
c).- Solicitud que contraría derechos válidamente adquiridos por terceros:
Una solicitud afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren
copulativamente dos presupuestos, que deben verificarse al momento de la
solicitud cuestionada:
(i) que el titular de la solicitud examinada carezca de todo derecho o interés
legítimo en relación a un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que
esté aludido, reproducido o contenido en el nombre de dominio disputado; y (ii)
que un tercero afectado (litigante de la controversia) sea titular de algún derecho
válidamente adquirido en relación a un nombre, marca u otra designación o signo
distintivo que esté aludido, reproducido o contenido en el nombre de dominio
disputado. Esta norma comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea
que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho
en sí o a su libre ejercicio. Conforme a lo dicho, puede sostenerse que una
solicitud contraría derechos válidamente adquiridos por terceros cuando mediante
ésta: se perturbe, afecte o perjudique un derecho adquirido de un tercero sobre un
nombre, marca u otra designación o signo distintivo que esté aludido, reproducido
o incluido en el nombre de dominio disputado, siempre que el titular de la solicitud
de nombre de dominio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre,
marca u otra designación o signo distintivo que esté aludido, reproducido o
incluido en el nombre de dominio disputado27‖. Si no se cumplen las hipótesis
27
Caso “superpack.cl”, resuelto por el juez árbitro MORALES ANDRADE, Marcos, con fecha 24 de mayo de
2005. On line http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos?t=b&b=superpack, 17/04/06
40
previstas en el artículo 14, entonces se deberá resolver recurriendo únicamente a
las razones de prudencia y equidad, correspondiendo determinar si existen
antecedentes que permitan concluir si alguna de las partes detenta un derecho o
interés superior, que justifique que el nombre de dominio le sea asignado. Sólo en
falta de ese derecho o interés superior de alguna de las partes, se recurrirá al
principio de “First Come, First served”.
Esta forma de establecer pautas de resolución de conflictos a partir del
artículo 14 no es en modo alguno una práctica usual en los árbitros. Pero es una
forma de resolver una controversia de una asignación de nombres de dominio, a
partir de criterios que se ha buscado sean objetivos y apriorísticos. Esta pauta ha
sido extraída del caso superpack.cl, resuelto por el juez árbitro don Marcos
Morales Andrade.
III. Legislación aplicable a los conflictos sobre nombres de
dominio
Internet irrumpió en la historia alterando prácticamente todos las áreas de
actividad; con respecto a los negocios, aparece como un mercado inédito, el
“mercado virtual”; está cambiando las formas de interrelación de las personas (la
posibilidad de conocer a alguien sin verle físicamente, por ejemplo); etc. Siendo un
fenómeno bastante nuevo, los ámbitos a los que a afectado todavía no terminan
de acomodarse a su existencia. El derecho, en especial, es una disciplina que se
demora en reaccionar ante el embate de Internet. No se ha producido una
legislación especial sobre el tema, sino que se ha adecuado la normativa ya
existente adaptándola. Se sigue la idea que si bien Internet es efectivamente un
fenómeno, no lo es tanto para que se le considere ajeno a la realidad existente,
que no se le pueda aplicar la normativa general; dicho en otros términos, Internet
no es un fenómeno jurídico. Se piensa que es perfectamente posible aplicar
normas de otras áreas para solucionar los problemas relacionados con la Red.
Esta postura podría resultar, de cierta forma, positiva, desde que Internet es un
41
medio capaz de integrar todas las esferas de actividad, de modo que una
legislación específica podría resultar ser restrictiva, o insuficiente para contener
todas las posibilidades presentes. Pero también es una postura negativa, porque
se aplican a Internet cuerpos normativos diseñados para otros ámbitos, con
principios que pueden colisionar con la naturaleza de Internet, a riesgo de
desnaturalizar la norma existente o limitar las posibilidades de acción en la red.
Así, por ejemplo, la aplicación de la legislación sobre marcas en conflictos de
nombres de dominio ha debido adecuarse y prescindir de supuestos básicos para
su aplicación (no podría aplicarse a Internet el principio de la territorialidad, la no
existencia de un clasificador marcario en Internet, y especialmente la imposibilidad
de coexistencia entre dos signos idénticos). La legislación sobre marcas, además,
está determinada por intereses comerciales y apunta necesariamente a privilegiar
la actividad económica, de negocios, por sobre muchas otras actividades e
intereses presentes en la Red. La normativa referente a marcas, en consecuencia,
debería ser aplicada con cuidado, para no obstar al desarrollo de actividades no
comerciales en Internet.
Los conflictos sobre nombres de dominio no tienen una regulación especial.
Debe aplicarse, por tanto, la legislación general que más parezca tener una
relación con el tema, mientras no exista una legislación especializada. Este
capítulo trata de las normas que se han entendido como más relacionadas, y por
tanto son las que se aplican normalmente para la resolución de conflictos por
nombres de dominio.CL.
Como se ha dicho, los conflictos sobre nombres de dominio.CL son
resueltos –en la gran mayoría de los casos- por árbitros especializados, que
actúan como arbitradores. Incluso con la libertad que les otorga la naturaleza de
arbitradores, estos árbitros se encuentran en una posición compleja; deben
adecuar un fenómeno inédito a categorías jurídicas preexistentes al fenómeno
mismo, ninguna de las cuales responde satisfactoriamente a las peculiares
características de los nombres de dominio. Y deben hacerlo, además, de modo
42
que proteja los intereses legítimos y los derechos de las partes, y al mismo tiempo
no coartar el desarrollo de actividades en Internet. Por lo tanto, los árbitros se
encuentran en Terra Incognita, sin criterios apriorísticos y sólo con el deber de
resolver conflictos totalmente nuevos, con las figuras jurídicas y principios que
estimen más atingentes.
Del estudio de un total de 40 casos, puede establecerse cierta clasificación
de las normas más invocadas por las partes, y a las que más recurren los árbitros
en los procedimientos sobre asignación de nombres de dominio (pluralidad de
solicitudes):
-Normas constitucionales.
-Legislación que se estima relacionada con los nombres de dominio:
Derecho de marcas
Derecho de la libre competencia
Derecho de Propiedad Intelectual
Tratados o convenios (en especial vinculados con la OMC)
Otros (que se relacionan a los casos específicos)
-Principios generales del Derecho
Además, las partes y los árbitros también recurren a criterios que no son
normas jurídicas:
- Reglamento de Nic Chile.
- UDRP, como mecanismo de resolución de conflictos establecido por la
ICANN.
- Pronunciamientos de determinadas organizaciones internacionales
(OMPI).
- Doctrina.
43
En definitiva, y sin perjuicio de lo anterior, las partes en un conflicto sobre
asignación de nombres de dominio son libres para presentar al árbitro los
argumentos y los medios de prueba que quieran.
III.a Normas Constitucionales
Las normas constitucionales aparecen como invocadas por las partes para
fundamentar sus pretensiones, pero es extraño el caso en que un árbitro base su
fallo en una disposición constitucional.
La norma más invocada por las partes es, naturalmente, el artículo 19 nº
25: “La Constitución asegura a todas las personas:
25º.- La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor
sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo
que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular.
El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos,
como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad
a la ley.
Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de
invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras
creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley.
Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas y a
la propiedad industrial lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto
del número anterior, y28”. En la mayoría de los casos las partes pretenden la
protección constitucional a sus derechos de marcas, art. 19 nº 25 inciso 3. Debido
a que la propiedad incorporal sobre el signo que es la marca faculta a su titular
para apropiarse en forma exclusiva de las utilidades que este bien genere (se
apoya también en el artículo 584 del Código Civil)
Además del art. 19 nº25, las partes invocan a su favor el derecho de
propiedad, artículo 19 nº 24. Lo hacen con dos fines: el primero es para alegar un
derecho de propiedad sobre el nombre de dominio, criterio que ha sido rechazado
28
Constitución Política de la República, ley de reforma constitucional 20.050
44
porque no se entiende que exista un derecho de propiedad sobre los nombres de
dominio (la naturaleza jurídica de los nombres de dominio y del derecho que se
ejerce sobre éstos es un tema muy controvertido, al que no corresponde referirse
aquí). El segundo argumento esgrimido por las partes que se fundamenta en el
artículo 19 nº 24, es la propiedad sobre una marca: la utilización del signo en un
medio de comunicación constituye ejercicio del derecho de propiedad,
corresponde a las facultades inherentes al dominio. De no asignársele el nombre
de dominio a la parte titular de la marca, se le estaría privando de esta facultad.
La libertad de emprendimiento, del artículo 19 nº 21, también es una norma
constitucional invocada con cierta regularidad, generalmente para justificar la
elección de la expresión inscrita como nombre de dominio por el primer
solicitante, como medio de defensa contra las pretensiones del segundo
solicitante.
Son éstas las normas constitucionales más invocadas. Sin perjuicio de que,
en otros casos, también se invoquen otras disposiciones. Como por ejemplo, una
parte podría invocar el derecho a la libertad de expresión para defender la
denominación que ha elegido como nombre de dominio, frente a la impugnación
de su contraparte.
III. b) Legislación que se considera relacionada con los nombres de
dominio
Existen distintas leyes que se consideran relacionadas con los nombres de
dominio. Esta relación puede ser casual, cuando debido a las circunstancias
propias del caso se hagan aplicables normas que normalmente no tendrían que
ver con conflictos por nombres de dominio, o puede corresponder a las
legislaciones que la doctrina nacional y comparada han considerado como
relacionadas a los nombres de dominio debido a su naturaleza y el campo que
regulan. En esta sección sólo se analizarán este segundo tipo de normas. En todo
caso los argumentos que se fundamentan en estas normas son los de mayor peso
45
para las partes que pretenden un nombre de dominio, y merecen un capítulo
aparte; la aplicación de las leyes, cuando constituyan un argumento de la partes,
será tratada en el análisis propio de cada argumento.
III. b.1 Derecho de marcas
La legislación marcaria se ha entendido relevante para la resolución de
conflictos relativos a nombres de dominio desde que dichos conflictos
comenzaron. En prácticamente todos los casos de asignación de nombres de
dominio, al menos una de las partes en conflicto tiene un derecho marcario, y
generalmente apoyará sus pretensiones en ese derecho.
Las marcas son la forma del derecho de propiedad sobre signos distintivos
más común. En Chile está regulada por la ley 19.996, que entró en vigencia hace
muy poco tiempo. En su artículo 19º, esta ley determina que los signos que
pueden configurar una marca podrán consistir en “palabras, incluidos los nombres
de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes,
gráficos, símbolos, combinaciones de colores, así como también, cualquier
combinación de estos signos.”. Para efectos de los nombres de dominio, sólo las
marcas que constituyen una expresión podrán verse vulneradas por la inscripción
de un nombre de dominio, cuando exista identidad o similitud fonética entre la
marca y el dominio. Es decir, sólo cuando un nombre de dominio sea idéntico o
similar a la expresión-marca, podría considerarse infringido el derecho de marcas.
Esta identidad o similitud no bastan, son sólo el primer requisito para que se
considere vulnerado el derecho del titular de la marca.
La utilización de la expresión contenida en una marca o de parte de ésta en un
nombre de dominio no significa considerarlos como la marca misma, ni –por tanto-
considerar que el titular de la marca tenga derechos exclusivos sobre el nombre
de dominio, sólo porque la expresión usada como nombre de dominio corresponde
total o parcialmente a la marca. Es decir, los nombres de dominio no son la
46
proyección virtual de las marcas. El derecho exclusivo sobre la marca no se
entiende automáticamente aplicado a un uso exclusivo de la expresión-marca
como nombre de dominio. La aplicación de la ley marcaria no implica que los
nombres de dominio queden subordinados a los derechos marcarios. La
legislación marcaria se aplicará en defensa de una marca, cuando un signo pedido
como nombre de dominio vulnere los derechos sobre la marca.
Los derechos del titular de una marca consisten, en palabras de la ley de
marcas, en: Artículo 19 bis D.- “La marca confiere a su titular el derecho exclusivo
y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha
conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o
industriales comprendidos en el registro.” Esta primera parte del artículo otorga un
derecho positivo, de hacer, que consiste en usar la marca – su signo distintivo- en
el tráfico económico para cumplir su función de identificación. Pero también
confieren el derecho de impedir que otros puedan utilizar el signo-marca; es un
derecho excluyente. Relacionado esto con los nombres de dominio: la primera
faceta del derecho, aquella que faculta al titular para utilizar su marca en el tráfico
económico, servirá a la parte titular de la marca y primer solicitante del nombre de
dominio, para justificar su Mejor derecho al nombre de dominio, porque al
inscribirlo está ejerciendo un derecho legítimo sobre su marca (en este caso, el
nombre de dominio sería la protección virtual de la marca). En cuanto a la
segunda faceta del derecho, aquella que faculta al titular de la marca para impedir
que otros actúen en el tráfico económico bajo el signo correspondiente a su
marca, será el argumento preferente para la parte titular de la marca y segundo
solicitante, que alegará que el nombre de dominio, en cuanto signo distintivo, está
siendo usado vulnerando el derecho de exclusividad que tiene sobre ese signo.
Esta facultad de impedir el uso de terceros del signo correspondiente a la marca
no se ejerce de por sí, no basta la identidad o similitud entre los signos; es
necesario que concurran otros requisitos, y sólo entonces se considerará que el
derecho de exclusividad sobre la marca ha sido infringido. Estos requisitos son:
que el nombre de dominio sea similar o idéntico a la marca, que el nombre de
dominio esté cumpliendo una función de identificación (esté funcionando como un
47
signo distintivo), que las actividades, productos o servicios de las partes sean
idénticas o similares.
La aplicación de la ley de marcas se debe a la doble naturaleza de los
nombres de dominio, a la que se ha hecho referencia anteriormente. Si el nombre
de dominio fuera tan sólo una dirección virtual, sería imposible que se relacionara
con derechos de terceros sobre marcas. Pero los nombres de dominio pueden
actuar como signos distintivos, en cuanto identifiquen dentro (o fuera) de la Red a
personas, bienes o servicios. Es en esta función distintiva cuando pueden vulnerar
los derechos del titular de un registro marcario, en especial el derecho de
exclusividad sobre la marca. Pese a que, en ciertos casos, un uso meramente
técnico también podría infringir las normas sobre marcas (por ej. En el caso
especial de una marca notoria o renombrada), lo más común es que se requiera
que el nombre de dominio esté cumpliendo una función de identificación para
determinar si hay o no vulneración a derechos marcarios. Se ha dicho que, para
determinar si un nombre de dominio tiene la función de signo distintivo, siempre
hay que apreciar el contenido de la página web asociada a ese nombre de
dominio. Por lo tanto, en una página web vacía de contenido el nombre de dominio
no estaría cumpliendo ningún rol de identificación, lo que en principio excluiría la
aplicación de la ley de marcas.
Que el signo distintivo cumpla la función de identificador no basta para
considerar que se vulnera el derecho del titular de la marca cuya expresión se usa
como nombre de dominio. En virtud del principio de especialidad de los registros
marcarios, es necesario que esa función de identificador se ejerza dentro del
ámbito de protección de la marca, es decir, dentro del sector de actividad descrito
en la clase. Sólo de esta forma podría producirse confusión. Es el riesgo de
confusión lo que justifica la asignación del nombre de dominio al titular de la
marca, y no la marca propiamente tal. Como el riesgo de confusión es un
argumento principal en un conflicto sobre nombres de dominio, se tratará
extensamente en un capítulo posterior. Pero eso no impide describir en forma
48
general a la confusión como la posibilidad de inducir a error a los usuarios de
Internet sobre la persona titular del registro marcario, o sobre la procedencia
empresarial de bienes o servicios, así, por ejemplo, accederían al sitio pensando
equivocadamente que el titular es una empresa específica, debido a la similitud o
identidad del nombre de dominio con el signo por el cual los usuarios identifican a
una determinada persona, bienes o servicios. Como ha alegado más de un
segundo solicitante, “El propósito de los nombres de dominio es la identificación
de su titular en internet(...) Está implícita la idea de que quien se identifique ―Coca-
cola‖, Nike y/o ―Universidad de Chile‖ sea efectivamente esa entidad29”.
La ley de marcas regula esta situación en su Artículo 19 bis D inciso segundo: “Por
consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier
tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales
marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos
comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los
cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el
tercero pueda inducir a error o confusión.‖. La posibilidad de que se induzca a
error o confusión es una circunstancia de hecho, que deberá ser apreciada en
cada caso concreto. La ley dispone una presunción en el mismo artículo 19 bis D
inciso 4: “Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para
productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos, se
presumirá que existe confusión.”. A contrario sensu, cuando no exista tal identidad
entre los signo y además entre los productos o servicios, corresponderá probar la
posibilidad de confusión a aquella de las partes que la alegue. Sin perjuicio de la
protección especial a las marcas renombradas, a que nos referiremos luego.
El hecho de ser titular de una marca no otorga derechos per sé sobre un
nombre de dominio. Los nombres de dominio no son la proyección virtual de las
marcas. Son esencialmente direcciones electrónicas, susceptibles de tener una
función de signo identificador. Por lo tanto, el hecho de que una parte sea titular de
una marca idéntica o similar al nombre de dominio, en principio no debería
29
Clínica Las Condes S.A en caso “anosdorados.cl”, Universidad de Los Andes en “los-andes.cl”, ANSELL HEALTHCARE PRODUCTS INC. REP SARGENT & KRAHN en “lifestyles.cl”, y otros, disponibles en http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos
49
significar gran cosa. La parte sólo a demostrado tener un derecho sobre la
expresión, no sobre el nombre de dominio. La parte titular de la marca deberá
entonces probar que la inscripción sobre el registro marcario vulnera sus
derechos, para que el nombre de dominio le sea asignado, lo que generalmente
dependerá de la identidad o similitud de los signos, de que el nombre de dominio
esté efectivamente cumpliendo funciones de identificación, de que las actividades
de las partes sean lo suficientemente similares, para que – concurriendo todas
estas circunstancias- se determine que existe un riesgo de confusión. Esto será
más o menos fácil, dependiendo –entre otros- de si el signo corresponde a una
denominación de fantasía o a una expresión de uso general y común en sí misma.
El que la expresión corresponda a una denominación genérica es un argumento
más, propio de un primer solicitante que intenta defender sus intereses, que será
tratado posteriormente.
III.b. 4. Derecho de Propiedad Industrial
Es una rama del derecho que está en auge internacionalmente. Se piensa que
el derecho industrial será una importante fuente de riquezas en el futuro, debido al
valor de algunos bienes regulados por este derecho (biotecnología, productos
farmacéuticos). Para resumir esta importancia, el proyecto de modificación de la
ley 19.039 menciona que “El notable progreso de los países desarrollados en el
siglo XX se apoyó en grandes avances en el campo del conocimiento y la ciencia,
actividades que se tradujeron en progreso económico y social gracias a marcos
jurídicos adecuados. Dicha protección legal posibilitó que el conocimiento
adquiriera valor económico, generando incentivos para continuar con arduas y
costosas investigaciones‖30.
El derecho de propiedad industrial tiene su primera manifestación en el artículo
584 del Código Civil, Para ser reconocido posteriormente en la Constitución de
1925 en su artículo 10 nº 11. Actualmente, la propiedad industrial tiene rango
30
Proyecto iniciado en Mensaje del Presidente de la República. El texto citado corresponde al Informe de la Comisión Mixta sobre el Proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.039, sobre privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial. On line http://www.gobernabilidad.cl/modules.php?name=News&file=article&sid=735
50
constitucional en el artículo 19 nº 25; pero de los derechos que contempla la
propiedad industrial, el que interesa para este trabajo es el derecho de marcas,
que ya fue tratado. Este trabajo trata específicamente de los argumentos utilizados
por las partes en un conflicto de asignación de nombres de dominio, donde al
menos una de las partes ostenta una marca. Por lo tanto, los derechos derivados
de la propiedad intelectual no tendrán una injerencia significativa en esta materia,
salvo cuando una de las partes alegue la autoría sobre una denominación
específica. Pero en esos casos dicha parte estará también amparada por el
derecho de marcas, así que el argumento de ser la creadora de la expresión será
un apoyo y no el argumento central. De todas formas, este argumento también
será tratado en su momento.
III.b. 5 Derecho de la libre competencia
Es también una rama del derecho bastante aplicada en relación a los
conflictos por nombres de dominio. El derecho de la libre competencia no obedece
a los principios propios del derecho marcario. Su interés es el Orden Público
Económico; su aplicación a conflictos por nombres de dominio quedará
condicionada a los supuestos en que una inscripción vulnere las normas de libre
competencia. Admite entonces supuestos no contemplados por la ley de marcas:
por ejemplo, un nombre de dominio no tiene que cumplir una función de
identificación para que se aplique este derecho si de alguna manera se infringe la
libre competencia, por ejemplo si el nombre de dominio impide que el interesado
acceda a Internet, cumpliéndose las hipótesis previstas. En esta rama del derecho
será trascendente el no uso del nombre de dominio, porque podría demostrar esta
circunstancia de estar impidiendo que el interesado acceda al mercado virtual.
Existen dos argumentos invocados frecuentemente por las partes que derivan
de la aplicación del derecho de libre competencia: el aprovechamiento que una
parte haga de la fama y notoriedad del signo perteneciente a otra, y que el nombre
51
de dominio se ha inscrito con la finalidad de impedir que la parte interesada tenga
presencia en Internet.
Se puede definir a la libre competencia, como la posibilidad que tiene cualquier
persona de participar en una determinada actividad económica, ya sea como
oferente o demandante, con libertad de decidir cuándo entrar y salir de un
mercado sin que exista nadie que pueda imponer, individual o conjuntamente,
condiciones en las relaciones de intercambio. La legislación de la libre
competencia busca proteger la libre competencia en sí misma. las normas sobre
Libre Competencia debieran pretender, precisamente, evitar los abusos de la
libertad de empresa y de la libertad contractual, en cuanto estos afecten la Libre
Competencia. Es un conjunto normativo novedoso, que intenta evitar distintas
conductas restrictivas a la libre competencia. En EEUU es muy importante en la
forma de la legislación antitrust. En Chile, la ley que rige la Libre Competencia es
la 19.911, que en su artículo 3º determina su ámbito de acción: “Artículo 3º.- El
que ejecute o celebre, individual o colectivamente, cualquier hecho, acto o
convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o que tienda a
producir dichos efectos, será sancionado con las medidas señaladas en el artículo
17 K de la presente ley, sin perjuicio de las medidas correctivas o prohibitivas que
respecto de dichos hechos, actos o convenciones puedan disponerse en cada
caso. Se considerarán, entre otros, como hechos, actos o convenciones que
impiden, restringen o entorpecen la libre competencia, los siguientes:
a) Los acuerdos expresos o tácitos entre agentes económicos, o las prácticas
concertadas entre ellos, que tengan por objeto fijar precios de venta o de compra,
limitar la producción o asignarse zonas o cuotas de mercado, abusando del poder
que dichos acuerdos o prácticas les confieran.
b) La explotación abusiva por parte de una empresa, o conjunto de empresas que
tengan un controlador común, de una posición dominante en el mercado, fijando
precios de compra o de venta, imponiendo a una venta la de otro producto,
asignando zonas o cuotas de mercado o imponiendo a otros abusos semejantes.
52
c) Las prácticas predatorias, o de competencia desleal, realizadas con el objeto de
alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante.” Los hechos
mencionados en esta ley son sólo a vía de ejemplo. Por lo tanto, cuando una parte
quiera denunciar a otra de una práctica anticompetitiva, no será necesario que
subsuma la conducta en alguna de las hipótesis de las letras a, b o c. Lo que
deberá probar es que la conducta de su contraparte impide, restringe o entorpece
la libre competencia.
Ya se ha dicho que los argumentos más utilizados relacionados con la libre
competencia son:1)- el aprovechamiento indebido de la fama y notoriedad ajena.
Implica que la marca tenga la suficiente notoriedad como para que se pueda
configurar un aprovechamiento, pero no al punto de exigir que se sea una marca
notoria. Y 2)- Impide a la contraparte acceder a Internet mediante una
denominación que la identifica. También puede considerarse como un argumento
relativo a la libre competencia el derecho a capitalizar la trayectoria comercial, que
significa en breves palabras que la parte que le ha otorgado fama al signo sea
quien aproveche los beneficios de esa fama. Finalmente, el fenómeno del passing
off (cuando los usuarios no acceden a la página deseada, sino a una de un titular
que ocupa una denominación similar a la buscada) podría ser una especie de
aprovechamiento indebido de la fama ajena. Cada uno de estos argumentos se
analizará en detalle en un capítulo posterior.
III.b. 6 Tratados y convenios
La principal norma internacional invocada por las partes en los casos
estudiados es el Convenio de París31. También cabe señalar el ADPIC32, Acuerdo
de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio. Sin embargo, existen también otros instrumentos
internacionales que podrían ser relevantes para los conflictos de nombres de
dominio, si bien indirectamente: los acuerdos contraídos por Chile que le obliguen
31
Promulgado en Chile en 1991, por Decreto Supremo Nº 425, del Ministerio de Relaciones Exteriores. 32
Acuerdo suscrito por Chile junto con el tratado que crea la OMC, publicado en el D.O el 17 de mayo de 1995.
53
a modificar su legislación (la mayor parte de los tratados contemplan capítulos
especiales relativos al tema). Así, por ejemplo, el proyecto de modificación de la
ley 19.039, aclara que el objetivo de dicha modificación era cumplir las
obligaciones contraídas por Chile en virtud del Acuerdo de Marrakech y de los
compromisos contraídos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC:
acuerdos de la Ronda de Uruguay), si bien su cumplimiento en la ley 19.996 fue
más bien tardío. De la misma forma, los tratados internacionales de comercio
suscritos por Chile, y las relaciones comerciales que de ellos se deriven,
seguramente tendrán alguna incidencia en nuestra legislación.
El Convenio de París: El convenio de París para la Protección de la Propiedad
Intelectual es el primer tratado internacional de gran alcance que busca la
protección internacional de las creaciones intelectuales. Fue promulgado en Chile
por Decreto Supremo Nº 425, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1991.
Contempla la protección de las patentes (invenciones); las marcas; y los diseños
industriales. La modificación a la ley 19.039 obedeció también a la necesidad de
Adecuación de la legislación chilena a este convenio.
Cuando las partes se refieren al convenio de París buscan específicamente
la aplicación de su artículo 8º que establece que: “El nombre comercial será
protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro,
forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.33” Se hace difícil
determinar el peso de esta norma para la decisión del árbitro, debido a que las
partes que la utilizan para reforzar su argumento suelen presentar además otro
tipo de legislación y argumentos de apoyo. Ninguno de los casos se basa
exclusivamente en este Convenio; más bien, las partes lo aluden para reforzar sus
posturas. Pero como no establece una obligación que no contemple, a su vez, la
ley de marcas, solicitar su aplicación cuando se tiene derechos marcarios sobre la
expresión es un poco redundante. La protección otorgada por el Convenio de
33
Por ejemplo, casos “havanaclub,cl”,” faber.cl”, disponibles en http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos
54
París al nombre comercial sí sería relevante, en aquellos casos en que una parte
hiciera uso de una expresión como nombre comercial, no registrada como marca.
III.b. 7 Principios de derecho
Los principios generales del derecho son una fuente principal para dirimir
conflictos sobre nombres de dominio, ya sea que las partes invoquen su
aplicación, o que los árbitros fundamenten su fallo en atención a algún principio.
Los principios más importantes en esta materia son el Principio de la Buena Fe, y
el principio “Prior tempore, potior iure”, que en la jerga del medio recibe el nombre
de principio de “First come, First served”. Y el respeto a los derechos adquiridos,
que está contemplado en el artículo 14º del Reglamento de Nic Chile, y además
forma parte integrante de la tesis del Mejor Derecho. La tríada formada por la
Buena Fe, el principio “First come, first served”, y la tesis del Mejor Derecho,
forman parte de todos los fallos estudiados; ya sea que se los aluda
explícitamente o no, los árbitros siempre ponderan las pretensiones de las partes
en atención a estos tres principios, son la vara con la que se mide cada caso. Y
además tienen una especie de orden de prelación: buena fe- mejor derecho- first
come. Si se determina que existe mala fe en una de las partes, se asignará el
nombre de dominio a la que esté de buena fe. Si una de las partes prueba un
Mejor Derecho, el nombre de dominio le será asignado. Y sólo en falta de un Mejor
derecho, cuando las partes estén en igualdad de condiciones, se dirime el conflicto
en función del principio de “first come...”, que tiene una aplicación –por así decirlo-
subsidiaria. (Otros principios, a pesar de estar presentes en los casos, no serán
analizados porque no se pueden aplicar en la resolución de los conflictos por
asignación de nombres de dominio: así, por ejemplo, la autonomía de la voluntad
está operando siempre, pero no se entiende que algún caso pueda resolverse en
aplicación de este principio).
Los principios de Mejor Derecho y First come serán los principales
fundamentos de los casos, por lo que recibirán un análisis aparte. El principio de la
Buena Fe, a pesar de subyacer en todo el ordenamiento jurídico, no tiene un rol
tan fundamental en los casos de asignación de nombres de dominio como los
principios anteriores. Es aquí donde está la principal diferencia entre los sistemas
de revocación y de asignación de nombres de dominio: el rol que debe jugar la
buena fe en la resolución de uno y otro. En la revocación de un nombre de
55
dominio, la mala fe será el principio central del procedimiento, dado que el artículo
22 del Reglamento de Nic Chile requiere la mala fe del titular del dominio para su
revocación, contemplando presunciones a favor y en contra del titular demandado.
Pero en los conflictos por asignación de nombres de dominio, la mala fe no es un
requisito sine qua non, como en las revocaciones. En las asignaciones de
nombres de dominio el interesado no necesita probar la mala fe de su contraparte.
Basta con que pruebe que tiene un Mejor Derecho sobre el nombre de dominio en
conflicto; y si es la parte primer solicitante, que se tiene derechos al menos
equivalentes a los que ostenta el contrario. Las partes en una asignación de
dominio pueden prescindir de la mala fe, siempre de difícil prueba, para
concentrarse en producir los argumentos que estimen más convenientes para
configurar un Mejor Derecho. Sin perjuicio, por supuesto, de alegar la mala fe de la
contraparte si se presenta en el caso, circunstancia en que se pueden utilizar las
presunciones establecidas en el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile.
En los conflictos por asignaciones de dominio no es demasiado común que
una de las partes alegue la mala fe de la otra. Normalmente se hace para reforzar
una postura, acusando de mala fe pero sin esforzarse en rendir prueba a ese
respecto. La presunción de buena fe en la actuación de las partes es muy fuerte
en los árbitros, bastando alguna de la circunstancias del artículo 22 (presunciones
de buena fe) para que los árbitros desestimen inmediatamente las acusaciones de
mala fe. Las partes, además, prefieren concentrarse en sus otros argumentos que
apoyan su mejor derecho. Salvo casos en que la mala fe de una de las partes era
evidente y fácilmente acreditable; intento de vender el dominio que consta en una
copia del correo electrónico, por ejemplo, como sucede en el caso de asignación
del dominio “sk8clan.cl”. Otro caso que se resolvió en base de la mala fe del
demandado, fue “ralphlauren.cl” en que se presumió la mala fe del primer
solicitante a partir de la notoriedad de la marca que, dada su fama, es de suponer
que era conocida por éste, quien a sabiendas inscribió por propio un nombre de
dominio consistente en un signo ajeno.
III.b. 8 Aplicación del Reglamento de Nic Chile y la UDRP
El reglamento de Nic Chile es tanto un argumento de las partes, como un
criterio de resolución de conflictos para los árbitros. O bien las partes estructuran
56
su argumentación en base al artículo 14º o 22º, o los árbitros han visto en alguno
de estos artículos un criterio objetivo para la resolución de conflictos por nombres
de dominio.
El Reglamento de Nic Chile no tiene sanción oficial. Es una construcción
privada, que se hace obligatoria a las partes mediante el contrato de adhesión
suscrito con Nic Chile y en virtud de la autonomía de la voluntad; en suma, es
parte integrante del contrato con Nic Chile y tiene fuerza legal para la parte en
virtud de la ley del contrato del artículo 1545 del Código Civil. El Reglamento de
Nic Chile establece criterios de fondo en dos artículos: el artículo 14º, y el artículo
22º. Hemos dicho que el artículo 22º es propio de las revocaciones, y por lo tanto
su aplicación no es forzosa en los casos de asignación de un nombre de dominio.
Pero nada impide que las partes invoquen sus disposiciones34, o que el árbitro
decida resolver el conflicto aplicando la totalidad o parte de este artículo, sus
requisitos y presunciones. El árbitro que resuelve el conflicto es un árbitro
arbitrador, por lo que es libre de adoptar los criterios que estime más convenientes
en la resolución de conflictos. Las disposiciones de la UDRP son bastante
similares a las del artículo 22 del Reglamento. En los casos en que se ha
solicitado la aplicación de la UDRP, se ha solicitado también la aplicación del
artículo 22º del Reglamento.
Pero es más usual que las partes y los árbitros vean en el artículo 14º los
criterios de resolución de conflictos en asignaciones de nombres de dominio, como
el artículo 22 lo es para las revocaciones. En principio, el artículo 14º establece la
responsabilidad del solicitante de un nombre de dominio y no un criterio de
resolución de conflictos: Artículo 14º inciso 1: “Será de responsabilidad exclusiva
del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de
publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como
asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.”. Los árbitros y las
partes suelen ver en este artículo un criterio sobre cómo debe resolverse una
disputa por un nombre de dominio, de la siguiente forma: cada hipótesis prevista
en el artículo debe ser ponderada, de tal modo que se determine la concurrencia
34
“Caso gestion3.cl”, primer solicitante se defiende alegando que no se presentan las condiciones del artículo 22. Si bien el nombre de dominio le fue asignado, concentrar su defensa en que no se configuran los requisitos de este artículo podría haberle sido perjudicial, porque el Mejor Derecho –criterio de asignación- es mucho menos restrictivo que el criterio del artículo 22 –criterio de revocación-. Es este caso, el demandado alegó también otras circunstancias a su favor, lo que junto a los argumentos débiles de su contraparte determinaron que el caso se resolviera mediante el principio “first come, first served” Este caso fue resuelto por el juez árbitro BERTOLOTTO VILLOUTA, Héctor, en fallo de 27 de octubre de 2004.
57
de abusos de publicidad, infracciones a la libre competencia, infracciones a
derechos válidamente adquiridos. Será especialmente importante la infracción a
derechos válidamente adquiridos, porque es en esta disposición donde las partes
han encontrado la aplicación del derecho marcario y la protección a sus marcas.
Algunos solicitantes estructuran su argumentación en base a esta
disposición. La mayor parte, en cambio, presenta todos los argumentos que tiene
sin postular cómo estos argumentos se relacionarían a alguna disposición, sea al
artículo 14 o al 22. La mayoría de las partes combina criterios de ambos artículos
para apoyar sus pretensiones, porque lo que en definitiva les interesa es
configurar un Mejor Derecho que su contraparte. Así es bastante frecuente que
una parte alegue la infracción a sus derechos de marcas (es decir, derechos
válidamente adquiridos del artículo 14) y la falta de derechos o intereses legítimos
de la contraparte sobre el nombre de dominio (requisito del artículo 22 letra b).
Algunos árbitros se fundamentan en el artículo 14º, ya sea para tener un
criterio de resolución de conflictos, ya sea para ordenar la enunciación de los
razonamientos de sus fallos. La utilización del artículo 14º como criterio para
resolver conflictos ya fue mencionada, en el capítulo sobre órganos
jurisdiccionales35. Las circunstancias que establece el artículo 14º son una guía
para determinar un mejor derecho de una de las partes o causales de rechazo
para una solicitud36.
III.b. 9. Pronunciamientos de determinadas organizaciones
internacionales (OMPI).
Entre los organismos internacionales cuya competencia se relaciona con la
materia en estudio, el más trascendente es la OMPI, por su vinculación directa a la
Propiedad Intelectual. Otros organismos, como la OMC o ISO, tienen también
injerencia pero no en una vinculación tan directa. La OMPI es un organismo
especializado de la ONU con sede en Ginebra. Tiene a su cargo la administración
35
Caso “superpack.cl”, juez árbitro Morales Andrade, Marcos, fallo de 24 de mayo de 2005. http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos 36
Caso “lasbrisas.cl”, el árbitro calificó los supuestos del artículo 14º como “causales de rechazo”. Juez árbitro Carey Claro, Guillermo, fallo de 2 de junio de 2000. http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos
58
de 23 tratados internacionales que abordan diversos aspectos de la protección de
la propiedad intelectual. “La OMPI tiene a su cargo la elaboración o modernización
de tratados, legislación e instituciones gubernamentales, fomento de actividad
inventiva y la transferencia de tecnología, formación de especialistas, creación de
un cuerpo de expertos prácticos, explotación de la información tecnológica
contenida en la documentación sobre patentes y la facilitación de acceso a obras
extranjeras protegidas por derechos de autor. Además, realiza actividades
administrativas relativas al registro internacional de derechos de la propiedad
industrial.37”
La OMPI ejerce su acción emitiendo Informes. Los países miembros
deberán adecuar sus legislaciones según los informes de la OMPI que los
obliguen, en este sentido la función de este organismo tiene una importancia
indirecta en la materia en estudio, ya que sus pronunciamientos influirán en la
legislación nacional. En cuanto a las marcas, es especialmente relevante el
Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) de 1994. Sobre nombres de dominio,
ha emitido informes como “El reconocimiento de los derechos y el uso de nombres
en el sistema de nombres de dominio de internet” del 3 de septiembre de 2003.
OMPI también tiene influencia como tribunal de resolución de conflictos, su
panel arbitral se ocupa (con otros organismos) de los conflictos sobre nombres de
dominio llamados genéricos (gTLDs). En nuestro caso, los fallos de la OMPI han
servido como jurisprudencia de apoyo a los árbitros.
III. b. 10 Jurisprudencia
La jurisprudencia tiene una importancia secundaria como fuente de derecho
para la resolución de conflictos sobre nombres de dominio. Las partes o los
árbitros se refieren a jurisprudencia tanto nacional -en el sentido que se citan fallos
37
http://www.cinu.org.mx/negocios/ompi.htm (17/04/06)
59
sobre dominios.CL-, como los fallos emblemáticos de la OPMI. También se utiliza
jurisprudencia extranjera, especialmente de EEUU. La importancia de la
jurisprudencia aparece cuando un razonamiento de un árbitro es aceptado como
correcto por los demás árbitros o por las partes, y comienza a ser aplicado. Los
árbitros uniforman sus criterios en base a algunos razonamientos doctrinarios
especialmente aceptados, como es, actualmente, el carácter de aplicación
subsidiaria del principio de “First come, first served”; o la interpretación de la
naturaleza jurídica de los nombres de dominio y la Teoría del Medio38.
En general, es relativamente inusual que las partes invoquen jurisprudencia.
Cuando lo hacen, se refieren a fallos del panel arbitral de Nic Chile, siendo extraña
la ocasión en que aludan a sentencias de organismos internacionales o tribunales
extranjeros. Es más común que los árbitros fundamenten sus fallos en
jurisprudencia, especialmente a la del panel de Nic Chile, aunque también se
refieran en ocasiones a sentencias de órganos jurisdiccionales extranjeros o
internacionales.
III.b.11 Doctrina
La doctrina es una fuente importante para resolver los conflictos por
asignación de dominio. Tal vez debido a la falta de regulación especial sobre el
tema de los derechos de dominio, es esencial la opinión doctrinaria que tengan los
árbitros sobre determinadas materias para la resolución del fallo. Todos los
argumentos que se estudian a continuación corresponden a construcciones
doctrinarias. Desde la aplicación de la legislación relevante, al valor que pueda
asignársele a ciertas conductas de las partes, la postura del árbitro determinará
sin duda el resultado del caso. El capítulo siguiente trata de los argumentos que
las partes presentan en un conflicto sobre asignación de nombres de dominio. La
tesis más importante será, sin duda, la del Mejor Derecho.
38
Razonamientos expuestos por el juez árbitro Guillermo Carey Claro, fallo de “lasbrisas.cl”, 2 de junio de 2000.
60
IV. Argumentos
En este capítulo se revisarán los argumentos que presentan las partes en
un conflicto de asignación de un nombre de dominio. Como el tribunal que decidirá
el conflicto en un árbitro arbitrador, las partes tienen plena libertad para idear los
argumentos que las favorezcan y los medios de prueba pertinentes. A pesar de
que los medios de prueba utilizados también son un tema interesante, en este
trabajo se prescindirá de los medios probatorios para concentrarse en los
argumentos propiamente tales.
Pero este trabajo no se limita a las argumentaciones esgrimidas por las
partes. En muchos casos, son lo árbitros quienes incorporan a la causa una
noción novedosa, no alegada por las partes pero que sirve al árbitro para resolver,
por cierto, los árbitros arbitradores no están limitados en su fallo a lo que aleguen
las partes, pueden decidir en base a argumentos que ninguno de los solicitantes
había siquiera insinuado39.
Como los fallos de los árbitros se centran en evaluar cuál de los solicitantes
tiene un Mejor Derecho, lo que aleguen las partes debería apuntar siempre a
reforzar su posición con respecto al nombre de dominio (normalmente probando
39
Un caso que ejemplifica esto es el de “trabajadores-ccu.cl”, en definitiva asignado al segundo solicitante (la CCU), pero no por los argumentos que alegara esta parte. En efecto, de la lectura del caso aparece que la argumentación del segundo solicitante, si bien fue extensa, no alcanzó a configurar un mejor derecho (se desestimó la confusión, se determinó que la marca no implicaba derechos sobre la expresión en conflicto, no había mala fe del primer solicitante). El árbitro, sin embargo, asignó el nombre de dominio a esta parte, pero en razón a una consideración propia e inédita, de que la parte primer solicitante, en su carácter de organización sindical, no podría utilizar ese nombre de dominio sin generar confusión porque no representaba a la totalidad de los trabajadores de la CCU: “En este sentido, y teniendo presente la abundante documentación acompañada y no objetada sobre sindicatos y organizaciones adscritas al Primer Solicitante, las cuales incluso son distintas a la empresa CCU, parece imprudente otorgar protección jurídica en la red para ese particular nombre de dominio a un colectivo que, si bien es cierto goza de todos los derechos que la legislación laboral le otorga, es evidente también que no representa ni representará a todos los trabajadores de la empresa o grupos de empresas CCU, por lo que asignársele el nombre de dominio solicitado importaría vincular un colectivo mucho mayor, constituido por los trabajadores de las empresas CCU, a un Sindicato específico, pese a la relevancia que este último tenga y que, desde luego, este Tribunal no desconoce.”. Pese a la particularidad del razonamiento que motivó el fallo (intrínseco al caso y prácticamente irrepetible), este fallo es bastante citado por los demandantes para apoyar sus pretensiones. Lo que a mi juicio es un error, porque la argumentación del demandante en este caso fue desestimada, y sólo se resolvió el caso a su favor debido a una interpretación del árbitro; pero, en definitiva, el caso “trabajadores-ccu.cl”no puede probar un derecho preferente de los titulares de una marca, como en alguna ocasión se ha intentado. Caso fallado por SAIEH MENA, Cristián, 29 de noviembre de 2002. http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos
61
intereses o derechos), o a menoscabar la posición del contrario. Las partes en los
conflictos sobre asignaciones de nombres de dominio tienden a presentar los
mismos fundamentos como argumentación central. El riesgo de confusión, por
ejemplo, se alega en la mayoría de los casos por el segundo solicitante. Cuando
algún interesado innova en su argumentación, lo hará generalmente como un
argumento secundario. En especial, las partes que concurren como segundo
solicitante presentan argumentos similares, basados en la propiedad sobre una
marca registrada, alegando la confusión, asociación, dilución, falta de derechos o
intereses legítimos en el oponente40. En cambio, el primer solicitante, que no
siempre tiene un registro marcario sobre la expresión como apoyo, suele ser más
innovadora en su defensa.
Un conflicto sobre asignación de nombres de dominio se produce cuando
una parte – primer solicitante - solicita la inscripción de un nombre de dominio, y
en el término de 30 días que contempla el artículo 10 del Reglamento, otro
interesado –segundo solicitante- presenta también su propia solicitud para el
mismo nombre de dominio. El segundo solicitante cumplirá entonces con el rol de
demandante, y el primer solicitante de demandado; por ello llamamos a las partes
demandado y demandante en este capítulo. En todo caso, si bien lo normal es que
un caso de pluralidad de solicitudes tenga sólo dos interesados en un nombre de
dominio, pero nada impide que el número sea mayor41. El procedimiento, resumido
y contemplando sólo los aspectos más relevantes para los propósitos de este
trabajo, es el siguiente: el demandado solicita la inscripción de un nombre de
dominio, solicitud que se publica en la página de Nic Chile en una lista de
solicitudes en trámite por un plazo de 30 días. Durante ese plazo, el demandante
realiza su propia solicitud, lo que da inicio al Procedimiento de Mediación y
Arbitraje, contemplado en el artículo 12º del Reglamento y, principalmente, en el
Anexo 1.Nic Chile no puede asignar el dominio cuando existen dos o más
solicitudes en trámite para ese nombre, la controversia se notifica a las partes
40
Si se quiere, estos argumentos son la ortodoxia del segundo solicitante. 41
Por ejemplo, tras la incorporación de la eñe en dominios de Internet, se presentaron 61 solicitudes para el nombre de dominio “ñuñoa.cl”, estando el Municipio en el décimo lugar. Fuente: Diario EL MERCURIO, sección “Economía y Negocios” 30 de octubre de 2005
62
mediante correo electrónico. En una primera etapa la controversia se somete a
mediación, si en esta instancia no se resuelve el conflicto, se sigue con el
procedimiento de arbitraje. En una disposición armónica con lo dispuesto en el
Código Orgánico de Tribunales, las partes designan al árbitro de común acuerdo,
de entre los nombres de la nómina que lleva Nic Chile, y sólo a falta de este
acuerdo el árbitro será designado por Nic Chile. En los casos en que la
designación del árbitro recaiga sobre Nic Chile, cada parte tiene derecho a tachar
hasta tres nombres de la nómina, y el árbitro se designa finalmente por sorteo
entre los nombres no tachados. El árbitro deberá rechazar o aceptar su
designación dentro de 10 días hábiles. En caso de aceptar, el árbitro cita a las
partes a una audiencia a fin de establecer el procedimiento arbitral a seguir, si las
partes no se ponen de acuerdo o una de ellas no concurre, el árbitro fija el
procedimiento unilateralmente. Si ninguna de las partes concurre a la audiencia, el
árbitro aplicará lo dispuesto en el artículo 8 y asignará consecuentemente el
nombre de dominio a la primera solicitud. Las partes podrán presentar las pruebas
que estimen convenientes, y además el árbitro podrá solicitar a Nic Chile
información sobre los nombres de dominio de que es titular o solicitante una parte,
incluyendo solicitudes eliminadas de trámite. Como dispone el artículo 7º del
reglamento, contra el fallo arbitral no procederá recurso alguno.
Las estadísticas de la página web de Nic Chile demuestran que, en un caso
sobre asignación de nombres de dominio, la parte demandada obtiene la
asignación en la gran mayoría de los fallos. El porcentaje histórico es que el
65,8% de los nombres de dominio en conflicto sean asignados al primer
solicitante; un 33,6% al segundo, y un 0,6% al tercer solicitante. La primera
conclusión es que en estos casos el demandado tiene, estadísticamente, un mejor
pronóstico. Adelantando conclusiones, es probable que esta diferencia a favor del
primer solicitante se deba a la aplicación del principio de “first come, first served”,
que incluso en su carácter subsidiario es un importante criterio para dirimir
conflictos. Este rango histórico se ha mantenido prácticamente igual en el ultimo
año.
63
I. Principio de “First come, first served”
Es la manifestación en el área de nombres de dominio del principio
“prior in tempore, potior in iure”, y consiste simplemente en la asignación del
nombre de dominio a quien sea su primer solicitante.
Antes de la masificación de Internet, cuando se restringía a un uso
académico, no existía regulación y la Red se manejaba en base a la buena fe.
Entonces se entendía que el nombre de dominio se asignara a quien lo pidiera
primero: pero tras el boom de los nombres de dominio a principios de los noventa,
se hizo evidente que los conflictos ya no podrían ser resueltos con la sola
aplicación del “First come”. Los problemas que se suscitaron entonces forzaron la
implementación de un procedimiento de asignación de nombres de dominio.
Desde el momento en que se admite un procedimiento en que exista una segunda
solicitud sobre el nombre de dominio, es lógico pensar que el principio de “first
come” no puede tener ya una aplicación inmediata, porque entonces el
procedimiento no tendría sentido. Si un demandante tiene la posibilidad de que se
le asigne un nombre de dominio es porque existen criterios distintos al de “first
come” y que deben primar sobre éste. En apoyo a lo dicho, cabe citar el fallo del
caso “havanaclub.cl” en que el árbitro considera que: “el principio de first come,
first served no es el principio rector del sistema de asignación de nombres de
dominio existente en Chile, dado que la Reglamentación para el funcionamiento
del Registro de Nombres del Dominio CL específicamente establece en su artículo
10 inciso primero, un término de 30 días corridos contados desde la publicación de
la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página web de NIC
Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se
estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre
de dominio. Esta posibilidad que se le otorga a los terceros, consagrada desde la
dictación de la primera Reglamentación en septiembre de 1997, nace
precisamente para evitar los abusos que ocurrieron previo a ella, en que los
64
nombres de dominio eran inscritos sin que existiera la posibilidad de que terceros
pudieran reclamar frente a una inscripción abusiva. En consecuencia, de primar el
principio first come, first served como principio rector del sistema de asignación de
nombres de dominio, la posibilidad de que terceros presentaren una solicitud
competitiva no cumpliría objetivo alguno. En efecto, a juicio de este árbitro, el
principio first come, first served sólo debe operar en el caso de encontrarse las
partes en igualdad de condiciones, esto es, cuando ninguna de las partes pueda
probar un mejor derecho42;‖
Se coincide en que la aplicación del principio de “first come” es subsidiaria,
y debe restringirse a aquellos casos en que las partes no acreditan derechos o
intereses, o tienen derechos e intereses de igual valor. De tal modo que, ante
solicitantes que detentan derechos legítimos frente a una expresión en disputa, se
debe privilegiar al primer solicitante.
“First come, first served” como una prioridad del primer solicitante: en este
supuesto, el principio de “first come..” es considerado precisamente como un
principio del sistema de asignación de nombres de dominio, de tal forma que el
demandado (amparado por el principio) tiene una prioridad, que sólo puede ser
desconocida por su mala fe o por un mejor derecho del demandante. El
demandante tiene, por lo tanto, que desvirtuar el principio de “first come...”. La
labor del demandado será más fácil, amparado como está por el principio no le es
absolutamente necesario probar un mejor derecho sino que le bastaría con una
argumentación de intereses legítimos. Se interpreta el principio en el sentido que
el nombre de dominio debe ser asignado al primer solicitante, salvo que se
configure algún supuesto de excepción que permita romper esta regla general. El
primer solicitante tiene así una ventaja inicial que sólo cede si se demuestra que
ha actuado de mala fe, o si un interesado posterior demuestra tener un Mejor
derecho.
42
Laudo arbitral de Christian Ernst Suarez, caso “havanaclub.cl”, disponible en www.nic.cl
65
En la práctica, los demandados no se basan únicamente en el principio de “first
come...”, porque para asegurarse de la aplicación de este principio deben
demostrar derechos o intereses al menos equivalentes al del demandante. En
esta concepción, el principio no sería una regla absoluta, pero es una prioridad
que beneficia al demandado desde el inicio del proceso, debiendo el demandante
desvirtuar el principio.
First come, first served no es un principio preponderante y no puede ser
entendido como una ventaja inicial del demandado: para esta interpretación, el
principio de “First come...” corresponde más a la descripción técnica del
funcionamiento del sistema de asignación antes que a un principio orientador.
Según esta interpretación, deben analizarse primero otros principios y otras
normas, y sólo en el evento que el conflicto no pueda ser resuelto mediante un
criterio distinto se procederá a aplicar el “first come...”, que no es así una ventaja
inicial sino un criterio dirimente de ultima ratio. Dentro de un orden de prelación o
jerárquico de los distintos criterios aplicables en la resolución de un conflicto, el
principio de “first come...” es sólo una solución a aplicar en defecto o ausencia de
otras normas o principios jurídicos que permitan solucionar una controversia de
esta naturaleza. No constituye un principio «rector» a partir del cual el árbitro ha
de construir el razonamiento que conduce a la sentencia. Esta interpretación se
apoya en que el artículo 14º del Reglamento es una norma que afecta a cada
solicitante sin distinción; estando todas las partes sometidas a la misma obligación
negativa de la norma, debe concluirse que ninguna de ellas está en situación de
ventaja con respecto al nombre de dominio. Sobre el principio de “first come...” el
fallo del caso “superpack.cl” dice: “El principio en cuestión se explica en los
sistemas de TLDs en donde la asignación de un nombre de un dominio secundario
es coetánea con su solicitud, y por tanto corresponde más bien a una
denominación para explicar en forma breve cómo funcionan técnicamente tales
sistemas, pero de allí a concluir que se trata de un principio preponderante
destinado a resolver conflictos jurídicos entre solicitantes litigantes hay un trecho
que no resulta justificado. Por lo mismo, en el sistema que rige la asignación de
66
nombres de dominio del ccTLD <.cl>, en donde se da cabida a más de una
solicitud sobre un mismo SLD cuya asignación definitiva queda suspendida, la
verdadera aplicabilidad de este principio debe entonces ser definida con arreglo al
conjunto de normas que conforman dicho sistema.”., para concluir que “Sólo en el
supuesto de que ninguna de tales normas o principios permitan solucionar la
controversia, y que como consecuencia de ello todas la solicitudes en conflicto se
mantengan en igualdad de condiciones, entonces resultará legítimo solucionar la
controversia conforme al citado aforismo, lo cual equivale a asignarle el carácter
de solución de ultima ratio.‖. Esta interpretación es armónica con el principio de
imparcialidad de la administración de justicia. Si se considera al “First come, first
served” como una prioridad inicial del primer solicitante, se estaría ejerciendo
jurisdicción en base a una premisa discriminatoria.
En la práctica, la diferencia entre una y otra concepción no es relevante,
porque el principio se aplica siempre cuando el demandante no pueda probar
derechos e intereses que superen a los demandado. Pero en la primera
concepción, el demandado parte con un beneficio adicional a su favor, las partes
desde el inicio no están en igualdad de condiciones, y la carga del demandante
sería mayor. En la segunda interpretación, ambos solicitantes parten con las
mismas condiciones. Cabe citar nuevamente el fallo “superpack.cl”; luego,
estando todas las partes sometidas a la misma obligación de no afectar las
normas, principios y derechos referidos, entonces resulta forzoso concluir que
ninguna de ellas está en situación de ventaja con respecto al SLD disputado, en
desmedro de los demás solicitantes, sino que todas ellas deben cumplir, sin
excepciones ni morigeraciones de ninguna especie, con lo dispuesto en la citada
norma. Por lo mismo, en el contexto de un litigio por asignación, cualesquiera de
las partes en conflicto puede sostener y acreditar que el o los restantes solicitantes
no han cumplido con lo dispuesto en la norma en análisis, facultad que no está
reservada ni para los solicitantes posteriores ni para el primero.”. Los criterios que
deben evaluarse primero, y que se prefieren por sobre la aplicación del principio
de “first come...”, son en primer lugar los establecidos en el artículo 14º del
67
reglamento: competencia desleal, ética publicitaria y mercantil, así como los
derechos legítimamente adquiridos por terceros de buena fe. Estos principios
tienen mayor valor que el de “first come...” y en caso de presentarse, el caso debe
resolverse en atención a ellos. En segundo lugar, el árbitro puede además
considerar otros criterios distintos a los del artículo 14º que deben evaluarse en
forma preferencial al de “first come...”, tales como criterio de identidad,
cronológico, del grado de notoriedad, etc.
La interpretación mayoritaria es la primera concepción del principio de “first
come, first served”, reconocido nacional e internacionalmente como una regla de
solución de conflictos. Es decir, como un principio- beneficio de la parte
demandante que se determina al inicio del juicio, aunque tenga una aplicación
subsidiaria43.
El principio de “first come, first served” en el Reglamento
El principio de “first come, first served” no está regulado en forma explícita
en el Reglamento. Pero se ha interpretado que se contempla tangencialmente en
el artículo 8º, inciso 4 del Anexo 1 del Reglamento: “Para el caso en que ninguna
de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el árbitro emitirá una
resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante, o
que se mantenga su actual asignación, en caso de solicitud de revocación.”. Se
establece un caso en que, estando las partes en iguales condiciones (ninguna
asiste a la audiencia), exista un criterio que permita optar por una de ellas y
resolver el conflicto.
43
A primera vista, la aplicación del principio de “first come, first served” como una ventaja inicial del primer solicitante puede parecer una situación injusta. Lo será indudablemente en los casos de ciberpiratería, pero considerando que el procedimiento está enfocado precisamente a evitar esos supuestos de mala fe, es poco probable que se aplique el “first come..” en un caso de esa índole (a pesar de que sí se hizo en el pasado, amparando situaciones de ciberpiratería, lo que motivó la instauración del procedimiento). El principio de “first come...” a operado en la práctica como un criterio que beneficia al demandado sólo en los casos en que realmente existe igualdad de condiciones, o cuando el demandante no prueba su mejor derecho. Se ampara así a un demandado frente a solicitudes infundadas de demandantes, muchas veces grandes empresas contra personas naturales, casos donde las condiciones de las partes no son materialmente equivalentes. Con la interpretación del “first come..” como un principio orientador, se exige a los demandantes probar efectivamente un mejor derecho, descartando así que la presión o mejores recursos de un demandante priven al demandado del dominio.
68
II. Tesis del Mejor Derecho
En los conflictos de asignación de nombres de dominio, existen dos razones
principales para que un árbitro disponga la asignación a uno de los solicitantes:
mala fe del contendor y mejor derecho de la parte asignataria. Sólo en ausencia
de mala fe y de un mejor derecho de alguno de los solicitantes, el árbitro resuelve
según el principio de “first come, first served”. Por sobre la mala fe, el “Mejor
Derecho” es el argumento por excelencia alegado por las partes, y es el criterio
conforme al cual los árbitros prefieren resolver, por consideralo más justo que la
aplicación del principio de “First come..”.
Hemos dicho que el concepto de “Mejor Derecho” es el criterio principal
para la resolución de conflictos de asignación de nombres de dominio44. Es,
además, la razón por la que el principio de “first come, first served” no se aplique
directamente sino en forma subsidiaria, solo cuando las partes se encuentran en
igualdad de condiciones debido a que ninguna de ellas pudo probar tener un mejor
derecho que su contraparte. Lo que indica una forma de proceder de los árbitros:
en primer lugar, se busca en los antecedentes del caso proporcionados por las
partes u obtenidos como medida para mejor resolver, toda circunstancia que
indique un mejorderecho. Sólo si esto no es posible, los árbitros aplican el
principio de “first come..”, en ocasiones bastante a desgano, como indica el árbitro
Gonzalo Sánchez Serrano “Marcas comerciales y dominios de Internet,
surgimiento de una problemática jurídica”: De la apasionante tarea de ser árbitro
en Internet, se podría decir que uno de las pocas cosas hechas a disgusto, por lo
menos en mi caso, es verse en la necesidad de aplicar el principio ―first come, first
served‖, cuando se trata de dos empresas con respetables y definidas trayectorias
comerciales”.
44
La jurisprudencia ha dicho: “Que la regulación sobre esta materia está orientada a la asignación de un nombre de dominio en conflicto a "aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho", y que es esta la coordenada que permite dilucidar el conflicto” fallo de arbitraje por asignación del nombre de dominio “appv.cl”, juez árbitro Pinochet Olave, Ruperto, fallo de 12 de octubre de 2004.
69
El “Mejor Derecho” es un concepto construido por los árbitros y las partes,
pero obedece a razones de equidad y principios fundamentales de nuestro
ordenamiento jurídico. Una definición de los elementos contenidos en este
concepto es prácticamente imposible, porque corresponden a circunstancias de
hecho únicas para cada caso. En cambio, sí se puede discernir un método como
se determina la existencia de un mejor derecho a favor de alguna de las partes,
que es el siguiente: partiendo de la base que en un conflicto sobre asignación de
nombres de dominio las partes se encuentran en un pie de igualdad45, se debe
estudiar la situación de cada solicitante, evaluando los derechos o intereses que
pueda hacer valer para justificar sus pretensiones sobre el nombre de dominio.
Luego, las circunstancias propias de cada solicitante se comparan entre sí. Si de
la comparación resulta que uno de los solicitantes puede justificar mejor que el
otro sus pretensiones sobre el nombre de dominio en disputa, significa que ese
solicitante tiene un Mejor Derecho para que el nombre de dominio le sea asignado.
Sí, por el contrario, ponderadas las circunstancias de cada solicitante, la igualdad
entre ellos se mantiene, entonces y sólo entonces se aplica el principio de “first
come..” ante la necesidad de dirimir finalmente el conflicto.
Prácticamente todos los argumentos que se estudian a continuación son
parte de una argumentación tendiente a demostrar que la parte que los alega tiene
un mejor derecho. Es decir, estos argumentos no son válidos en sí mismos, sino
que apuntan a crear el convencimiento de un mejor derecho, siendo este Mejor
Derecho lo que justifica un fallo favorable para el solicitante, y no otros
argumentos aislados, como –por ejemplo- el derecho a capitalizar la trayectoria
45
en este sentido se pronuncia el árbitro en el fallo de “puertomontt.cl”:” Al respecto, conforme se explica en los apartados siguientes, este sentenciador es de opinión que todas las partes del conflicto se encuentran en igualdad o paridad de posiciones jurídico-procesales dentro del litigio, al mismo tiempo que se hallan en la misma situación jurídica con respecto al nombre de dominio en conflicto, lo cual explica el esquema procedimental seguido en autos y la forma como se aborda este
fallo”. Juez árbitro MORALES ANDRADE, Marcos, fallo de 28 de mayo de 2003. http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos
Aunque esta igualdad de las partes es tal conforme a cómo se interprete el principio de “first come, first served”,;como ya se ha dicho en el capítulo respectivo, también se lo puede interpretar como una prioridad del primer solicitante. Así lo considera el árbitro de “ciudadcristal.cl”: “Que el primer solicitante de autos es don Roberto Gonzalo Cavagnola Zúñiga, por lo que de acuerdo al principio que norma esta materia referente a nombres de dominio en virtud del cual el primer solicitante como tal, tiene prioridad sobre el nombre de dominio que solicita y sólo en virtud de su mala fe al pedir el dominio o de un mejor derecho de un solicitante posterior, podría no otorgársele”. Pero esta discusión no es relevante en este capítulo: Si aparece que existe un Mejor Derecho para el segundo solicitante, el nombre de dominio le será asignado sea como sea que se considere al principio de “first come...”. Juez árbitro BERTOLOTTO VILLOUTA, Héctor, 25 de junio de 2003 http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos
70
comercial. A nuestro juicio, los argumentos que pretenden demostrar un mejor
derecho podrían clasificarse en: 1)- aquellos que buscan probar que, por
circunstancias propias del solicitante, debe entenderse que le asiste un mejor
derecho, por ejemplo el derecho a capitalizar la trayectoria comercial, la creación
del signo, etc. y 2)- los que buscan demostrar que, de asignarse el nombre de
dominio a la contraparte, se estaría produciendo una situación indeseable. Muchos
de estos últimos argumentos, que atacan la posición del contrario, no forman parte
de la argumentación por establecer un mejor derecho, sino que corresponden a
otros argumentos como mala fe, o a las circunstancias del artículo 14 del
Reglamento.
Finalmente, existen criterios no alegados por las partes, pero aplicados de
oficio por el árbitro, que más que intentar establecer un mejor derecho, buscan
evitar la aplicación del principio de “first come...”. En algunos casos el tribunal
arbitral resuelve sin establecer si alguna de las partes tiene efectivamente un
mejor derecho que la contraria, sino que se limita a indicar razones por las que, a
su juicio, el primer solicitante no debe beneficiarse con la asignación del nombre
de dominio en disputa. Son, por ejemplo, el criterio de que la no comparecencia
indica automáticamente mala fe de esa parte, y otros criterios casuísticos en
dónde no se establece que un segundo solicitante tenga un mejor derecho, sino
que el fallo consiste en una enunciación de razones por las cuales se niega al
primer solicitante la asignación del nombre de dominio en disputa.46
Se ha criticado la denominación “Mejor Derecho” para este criterio de
resolución de conflictos en una asignación de nombres de dominio47. Se considera
46
Por ejemplo, el caso “trabajadores-ccu.cl” 47
Notas al pie de página en los fallos “puertomontt.cl”, “vascos.cl” y “superpack.cl”, todos ellos casos resueltos por el árbitro
don Mercos Morales Andrade:‖ La tesis del mejor derecho sobre el nombre de dominio litigioso es utilizada de manera recurrente en numerosos fallos arbitrales e invocada comúnmente en la práctica del ramo, no obstante que envuelve un error conceptual contenido ya en su sola enunciación. En efecto, así formulada, la tesis supone que en un conflicto por asignación de nombre de dominio —esto es, antes de que éste sea asignado a alguna de las partes litigantes— una de ellas ya detenta un derecho sobre el nombre de dominio en cuestión, lo que obviamente es erróneo, no sólo porque éste aún no ha sido asignado, sino porque los posibles derechos en que se fundan las pretensiones de las partes no recaen sobre el nombre de dominio en sí, sino sobre otros bienes u objetos de derecho (marcas, nombres, signos distintivos, etc.), los cuales, en rigor, únicamente sirven de fundamento para sostener el interés legítimo de ser asignatario del nombre de dominio litigioso. Por otro lado, la tesis en cuestión supone que al menos dos partes detentan algún tipo de derecho, ya que sólo puede haber un mejor derecho allí donde confluyen al menos dos derechos, debiendo decidirse cuál de ellos es el preponderante, pero resulta que la tesis en análisis se la utiliza sin distinciones, incluso cuando únicamente una de las partes litigantes ha acreditado algún tipo de derecho que la habilita para ser asignataria del dominio disputado. “
71
que es erróneo, porque indica que una de las partes en el conflicto tiene antes de
iniciado el procedimiento de asignación, un derecho sobre el nombre de dominio,
lo que es erróneo, ya que mientras el nombre de dominio no sea asignado,
ninguna de las partes ostenta un derecho sobre éste. Tampoco los derechos que
alegan los solicitantes son derechos sobre el nombre de dominio en disputa, sino
que recaen sobre otros bienes u objetos de derecho: con respecto al nombre de
dominio no constituyen derechos, sino que serán sólo razones en apoyo de los
intereses de su titular. Conforman un interés del titular de estos derechos sobre el
nombre de dominio, y nunca un derecho preexistente sobre éste. También se
critica que la voz “mejor” indica que ambas partes ostentan intereses sobre el
nombre de dominio, cuando en los hechos es perfectamente posible que solo uno
de los solicitantes acredite derechos en apoyo de sus intereses sobre el nombre
de dominio. Es importante recalcar de esta crítica que efectivamente las partes no
tienen jamás derechos sobre el nombre de dominio en sí mismo, sino hasta que
éste les es asignado.
El artículo 14 del Reglamento y el Mejor Derecho
El artículo 14 establece una serie de circunstancias por las cuales las partes
solicitantes serán responsables, y podrían eventualmente no conseguir la
asignación del nombre de dominio en disputa. Consisten en infracciones a la
normativa vigente sobre abusos de publicidad, principios de la competencia leal y
de la ética mercantil, y derechos válidamente adquiridos por terceros. Para efectos
de esta memoria, se ha considerado que la argumentación tendiente a probar las
circunstancias previstas en el artículo 14, no forma parte de la argumentación que
pretende demostrar un mejor derecho. Mejor derecho y los hechos del artículo 14
son materias que normalmente se alegan en conjunto, pero sus ámbitos son
distintos y, por lo tanto, deben ser tratadas como argumentaciones
independientes. A pesar de que la intención de las partes al invocar las
circunstancias del artículo 14 será menoscabar las pretensiones de la contraria, y
72
en este sentido se asimilaría a cualquier otro tipo de argumentación con el mismo
propósito, el artículo 14 previene conductas atentatorias contra el ordenamiento
jurídico, y como tales deben ser evitadas con independencia de que algún
solicitante hubiese demostrado un mejor derecho o no. De aparecer en el caso
una circunstancia del artículo 14, se deberá resolver en atención a ese hecho. Por
el contrario, el Mejor Derecho es un concepto separado de la norma del artículo
14, y por lo tanto su contenido no se restringe a lo dicho en ese artículo. Un caso
podrá decidirse exclusivamente en base a la Tesis del Mejor derecho, aunque no
se presenten las situaciones del artículo 14, y viceversa.
El contenido del “Mejor Derecho” responde a las circunstancias propias de
cada caso. Es posible, sin embargo, trazar líneas generales de lo que los árbitros
entienden como elementos comúnmente integrantes del “Mejor derecho”. De la
revisión de fallos aparece que muchas veces los árbitros consideran situaciones
previstas en el artículo 14 del Reglamento como parte de una argumentación
sobre Mejor Derecho. Ya se ha dicho que, para facilitar su estudio, el mejor
derecho y las situaciones del artículo 14 serán analizadas separadamente, pero no
está demás recordar que nada obsta a que las condiciones previstas en la norma
citada formen también parte de una argumentación de Mejor Derecho.
El fallo de “24horas.cl” menciona criterios que normalmente se han
considerado como constitutivos de un mejor derecho: “Por último, la demanda
hace referencia también a algunos aspectos contenidos en la jurisprudencia, en
relación con los criterios posibles de considerar a fin de determinar qué constituye
un mejor derecho a un cierto nombre de dominio, los que también solicita sean
considerados en este caso; tales como actuación de buena fe, creación intelectual,
tiempo de uso, derechos preexistentes legalmente constituidos y protección a los
signos famosos y notorios”.
El árbitro de “superpack.cl” hece la distinción entre la aplicación del artículo
14, y la tesis del mejor derecho, no refiriéndose a esta por ese nombre sino
73
aludiendo a “razones de prudencia y equidad”: “En consecuencia, habiendo texto
expreso que establece condiciones o requisitos de registrabilidad de un nombre de
dominio, entonces la aplicación preferente de la citada norma del art. 14, párrafo
1º, de la RNCh resulta ineludible a estos efectos, de manera que en primer término
deberá decidirse si alguna de las solicitudes en conflicto contraría normas vigentes
sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil o
derechos válidamente adquiridos por terceros. La apreciación de los hechos
involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, además, ser
armónicas con los principios de prudencia y equidad.
Si aún así se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran
excluidas de los alcances de dicha norma, entonces la controversia deberá
resolverse únicamente recurriendo a las razones de prudencia y equidad.‖.
Criterios que podrían guiar al árbitro para la resolución de conflictos según estas
razones de prudencia y equidad, y que a nuestro juicio deben considerarse como
elementos integrantes de un análisis de Mejor Derecho, son: Sin pretender agotar
la temática, pueden mencionarse a título ejemplar el criterio de la identidad, que
implica preferir a aquella parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés
pertinente sea idéntico al SLD del dominio litigioso, y si ninguno de de los
derechos de las partes presenta dicha identidad, a aquella parte cuyo derecho, o
el núcleo relevante o evocativo del mismo, sea idéntico al SLD del dominio litigioso
o presente mayor similitud o vinculación lógica; el criterio cronológico, que significa
privilegiar a la parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea
preexistente en términos relevantes, supuesto que todas las partes en conflicto
ostenten derechos o intereses de la misma naturaleza; el criterio de la notoriedad,
que en el mismo supuesto anterior permite decidir a favor de la parte cuya marca,
nombre u otro derecho pertinente goce de tal fama o nombradía que permita
presumir que mediante la asignación del dominio litigioso a otra parte se producirá
confusión en los usuarios de la Red o dilución de marca, y si todos los signos
distintivos se encuentran en similar posición, debe preferirse la pretensión de
aquella parte cuyo signo distintivo o derecho pertinente ostente mayor notoriedad
comparativa; el criterio del abuso de derecho, que tendrá incidencia en los casos
74
en que una de las partes, titular de un derecho pertinente, lo ejerza de manera
arbitraria o abusiva; el criterio de la buena o mala fe, para cuya apreciación
pueden servir de guía los parámetros no taxativos expuestos en el art. 22 de la
RNCh2; y el criterio del derecho preferente, aplicable en supuestos en los cuales
todas las partes en conflicto detenten derechos o intereses pertinentes, pero de
diversa naturaleza.
Como es obvio, la preeminencia de uno u otro criterio es una cuestión de difícil —o
acaso imposible— solución abstracta y la decisión casuística dependerá de los
principios de prudencia y equidad aplicables”.
Mejor derecho expuesto por los solicitantes
La tesis del mejor derecho es el principal argumento de los solicitantes
siguientes al primero. Por su parte, quienes actúan como primer solicitante tienen
a su favor la eventual aplicación del principio de “first come..”, por lo que en
ocasiones se limitan a refutar lo alegado por la contraparte y solicitar la aplicación
de este principio. Pero a partir de la acogida que ha tenido la tesis en estudio, los
primeros solicitantes también han pasado a alegar a su respecto un mejor derecho
propio sobre el nombre de dominio en disputa, y sólo en forma subsidiaria indican
la aplicación del principio de “first come..”. Lejos, los argumentos más utilizados
para defender un mejor derecho son la titularidad de marcas registradas, idénticas
o similares a la expresión utilizada como nombre de dominio. La titularidad de
otros nombres de dominio similares, la posibilidad de confusión, carecer la
contraparte de intereses y derechos en el nombre de dominio, son también parte
de la argumentación típica del segundo solicitante (cada uno de estos argumentos
se expone en un capítulo aparte, y se exponen en conjunto en el segmento de
Jurimetría). La mayoría de los solicitantes utilizan argumentaciones muy similares.
La gran excepción la constituyen los primeros solicitantes que no son titulares de
marcas registradas sobre la expresión. Estos solicitantes, quedando fuera de la
argumentación usual, deben ingeniárselas para exponer razones de peso,
75
suficientes como para contrarrestar los derechos marcarios de sus contrapartes.
Son éstos solicitantes quienes exponen argumentos inéditos, ampliando en esta
forma el ámbito de materias que deben considerar los árbitros en un litigio sobre
asignación de nombres de dominio.
Interés legítimo
Se ha dicho que un Mejor Derecho puede fundamentarse en una
multiplicidad de factores inherentes a cada caso. Entre las circunstancias que
invocan las partes en apoyo de sus pretensiones se suele distinguir entre los
argumentos que son derechos adquiridos y los que indican un interés legítimo
sobre el nombre de dominio. La posibilidad de que un solicitante tenga intereses
sobre el nombre de dominio y que éstos puedan incluso equipararse a derechos
adquiridos parece surgir de la distinción que se efectúa en el artículo 22 letra b)
del Reglamento, que indica las situaciones en que una inscripción de un nombre
de dominio se considera abusiva: “Que el asignatario del nombre de dominio no
tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio”. A
contrario sensu, la existencia de intereses legítimos podría reflejar una inscripción
no abusiva, de tal forma que, al solicitar la inscripción de un nombre de dominio
determinado, el solicitante sólo estaría ejerciendo válidamente sus derechos. Un
interés legítimo es, sin duda, más difícil de acreditar que un derecho adquirido.
Entre los derechos adquiridos que alegan las partes, en casi todos los
casos se invoca la titularidad sobre una marca y el derecho de exclusividad que
otorga un registro marcario48. Un interés legítimo, en cambio, puede consistir en
múltiples intereses lícitos diferentes en cada caso. En el caso “safratech.cl” la
exposición del segundo solicitante consiste en: “Que por su parte existe un interés
legítimo, buena fe, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos
comerciales consolidados, elementos que lo perfilan como titular de "un mejor
derecho" para optar al dominio en cuestión”.Algunos de los argumentos que se
48
ver capítulo III.b.1, “Derecho de marcas: ley 19.996”
76
verán en los capítulos siguientes forman intereses legítimos y no derechos
adquiridos, como: capitalización de la trayectoria comercial, criterio de notoriedad
del signo pedido, etc.
En cuanto a la forma de probar intereses legítimos, el límite será la
imaginación que tengan las partes. Pero hay formas usuales de señalar al árbitro
la existencia de intereses legítimos, como por ejemplo declarar la intención que se
tiene al inscribir el nombre de dominio: “Que, con todo, lo señalado en el punto
anterior no resulta de relevancia o gravitación determinante, puesto que los
solicitantes de un nombre de dominio no están obligados a expresar o acreditar
como lo construyeron ni cuales son sus motivaciones para usarlo; a menos que
voluntariamente deseen hacerlo, a fin de argumentar sobre la buena fe con que
han obrado49”.
III. Mala fe
En un procedimiento sobre asignación de un nombre de dominio no es
necesario probar la mala fe de la contraparte, sino que basta con que el solicitante
demuestre tener un mejor derecho. La mala fe del contrario es esencial en el
procedimiento de revocación, pero puede considerarse hasta innecesaria en una
asignación. En efecto, pese a que las partes suelen alegar la mala fe de su
contrario, en pocos casos se basan solamente en esa mala fe y prefieren
complementar ese argumento con otros que apunten a demostrar un mejor
derecho. Los árbitros, por su parte, suelen fallar atendiendo más a los argumentos
de mejor derecho que a los de mala fe. La mayor parte de los casos en que se
alega mala fe presentan un esquema similar: la mala fe se alega en conjunto con
otros argumentos, siendo generalmente aquellos argumentos distintos al de mala
fe la base de las pretensiones de cada parte, y al momento de fallar los árbitros
buscan determinar un mejor derecho antes que una presunta mala fe.
49
Fallo caso “m2.cl”, juez árbitro ECHEVERRÍA BUNSTER, Andrés. Fallo de 29 de enero de 2003
77
Cabe preguntarse porqué en un arbitraje sobre asignación de nombres de
dominio la mala fe no cumpla un rol principal ni como argumento de las partes, ni
como criterio dirimente de los árbitros. Es preciso señalar que en los casos en que
la mala fe se puede probar fehacientemente los árbitros fallarán en contra de la
parte que se encuentre de mala fe; pero casos de mala fe tan evidente son los
menos. En la mayor parte de los casos es prácticamente imposible determinar en
forma fehaciente que una de las partes se encuentra de mala fe. Esta dificultad en
probar la mala fe del contrario es la razón porque el argumento no tenga la fuerza
que podría esperarse. En nuestra legislación, la buena fe se presume: El artículo
707 del Código Civil expresa este principio al decir que:”La buena fe se presume,
excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria.. ( inc. 2º
)... En todos los otros la mala fe deberá probarse.”50. Lo que es complementado
por el Reglamento en su artículo 22, al establecer presunciones de mala fe contra
el demandado, como asimismo situaciones demostrativas de su buena fe: “La
concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación
sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del
dominio objetado:
a. Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre
de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra
forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al
reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los
costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el
propietario de la marca registrada del bien o servicio,
b. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de
impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca
en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya
50
La aplicación de este principio puede ejemplificarse mediante este extracto del fallo “smokingpaper.cl”: Siendo la buena fe
la regla general, ésta habrá de presumirse respecto de ambos solicitantes y en cuanto a los demás antecedentes legitimantes de la solicitud de nombres de dominio, quien alega que la inscripción es contraria a sus derechos habrá de acreditar los antecedentes en que funda sus alegaciones. Juez árbitro DONOSO ABARCA, Lorena, fallo de 22 de julio de 2004
78
establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta
pauta de conducta.
c. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante
de perturbar o afectar los negocios de la competencia.
d. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya
intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio
web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la
marca del reclamante.
Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores, la concurrencia de
alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea
taxativa, servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio
objetado no ha actuado de mala fe:
e. Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o
haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de
ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre,
f. Que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido
por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con
esa denominación, y
g. Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del
dominio ("fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni
con el fin de confundir a los consumidores.
Sobre la aplicación del artículo 22º del Reglamento en conflictos sobre
asignación de nombres de dominio, se ha dicho que: “Aunque dicha norma forma
parte del sistema regulatorio de la acción de revocación de nombres de dominio,
del punto de vista sistemático nada impide utilizarla como guía ilustrativa,
ciertamente no vinculante, para decidir acerca de la buena o mala fe de alguna de
las partes en un conflicto por asignación de nombre de dominio. Por otro lado, si
tales parámetros de texto positivo son válidos para decidir la revocación de un
79
nombre de dominio ya inscrito, con mayor razón pueden utilizarse en un conflicto
en donde el nombre de dominio ni siquiera ha sido aún asignado”51.
Pese a las presunciones del artículo 22º, la prueba de la mala fe es
extremadamente difícil. Es por eso que las partes prefieren privilegiar argumentos
demostrativos de un mejor derecho, más fáciles de probar, y sobre los cuales
tienen un mejor manejo, debido a que corresponden a circunstancias propias de
cada parte, y no al fuero interno de la contraria como es la mala fe.
Pero no son sólo las circunstancias descritas en el artículo 22º del
Reglamento las que son consideradas por los árbitros como descriptivas de
conductas de mala fe. También el contenido del artículo 14º del Reglamento ha
sido interpretado como conductas de mala fe, de tal forma que si un “Solicitante
esté contrariando normas de abusos de publicidad o principios de competencia
leal, ética mercantil o derechos adquiridos de terceros52” se puede interpretar
como una conducta de mala fe, toda vez que el artículo 14º hace responsables a
las partes que incurran en estos supuestos. Sin embargo, la interpretación más
usual del artículo 14º no considera que se refiera a mala fe de un solicitante, sino
que a circunstancias de hecho independientes de la buena o mala fe de las partes.
La interpretación más usual del artículo 14º prefiera evaluar las circunstancias del
caso antes de una posible mala fe, y por lo tanto en esta interpretación es
innecesario referirse a la subjetividad del solicitante. Sobre este respecto, ver el
capítulo II.e “Criterios de los árbitros en un procedimiento de asignación de
nombres de dominio”.
Mala fe alegada por las partes
Las acusaciones de mala fe alegadas por las partes en un conflicto por
asignación de un nombre de dominio no corresponden necesariamente a las
circunstancias que el artículo 22º del Reglamento califica como presunciones de
51
fallo de “puertomontt.cl”, juez árbitro MORALES ANDRADE, Marcos, fallo de 28 de mayo de 2003 52
fallo de “e-computacion.cl”, juez árbitro SAIEH MENA, Cristián, fallo de 9 de diciembre de 2002
80
mala fe, ni las circunstancias del artículo 14º interpretadas como tales. Por el
contrario, la mayor parte de las veces la acusación se basa en un hecho no
contemplado como presunción en el artículo 22º ni descrito en el 14º: se acusa al
solicitante de estar actuando de mala fe, debido a que la expresión que conforma
el nombre de dominio corresponde a un signo distintivo de fama y notoriedad
tales, que el solicitante no podía sino conocerlo. Está, entonces, solicitando como
nombre de dominio una expresión que sabe ajena. La parte que esgrime el
argumento confía en que esta fama y notoriedad sean suficientes para formar una
presunción de mala fe. Incluso en los conflictos por revocación de nombres de
dominio, este argumento es más utilizado que las presunciones del artículo 22º del
Reglamento, debido seguramente a que la prueba es mucho más simple que
intentar probar las circunstancias que forman dichas presunciones. Por lo tanto, la
argumentación de mala fe se sustenta en los dos fundamento siguientes:
1).- Expresión corresponde a un signo distintivo: En los conflictos por
asignación de nombres de dominio, las partes fundamentan sus acusaciones de
mala fe principalmente en la circunstancia de que la expresión inscrita como
nombre de dominio corresponde a una marca de renombre, cuya titularidad no
podía ser ignorada por quien ha solicitado la inscripción del nombre de dominio.
Se acreditaría la mala fe cuando ningún consumidor medio y de buena fe podría
alegar desconocimiento del signo notorio. Así, por ejemplo, este argumento está
presente en la argumentación del segundo solicitante del nombre de dominio
“bancosodimac.cl”, quien alegó que 53” Sodimac constituye un prestigiosa y
reconocida marca comercial en el país, lo cual obsta a estimar que el primer
solicitante haya inscrito de buena fe el nombre de dominio en disputa”.Es en los
casos de revocación de un nombre de dominio en que el renombre de un signo
distintivo adquiere especial importancia, como base para una presunción de mala
fe54. Este conocimiento indudable de que la expresión constituye un signo
53
si bien la argumentación central de este segundo solicitante apuntó más a la expresión “sodimac” como marca de renombre y al peligro de confusión, que a una eventual mala fe del primer solicitante. Caso “bacosodimac.cl”, resuelto por juez árbitro DONOSO ABARCA, Lorena, fallo de 29 de octubre de 2003 54
Así sucede en el caso “kino.cl”, “americanexpress.cl”, metropolis-internet.cl, todos accesibles en http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos
81
distintivo ajeno no es una de las causales de mala fe del articulo 22º, pero estas
causales son meramente enunciativas y no taxativas. Queda a criterio del árbitro
determinar si existe o no mala fe a partir de esta circunstancia. En el caso
“24.horas.cl” el árbitro se remite a la definición de la RAE de mala fe: “malicia o
temeridad con que se hace una cosa o se posee o detenta algún bien”,
concluyendo que la inscripción de un signo de la notoriedad de “24 horas” permite
sostener que se “ha actuado con malicia o temeridad tanto en el acto de solicitar
el registro como al poseer o detentar el dominio inscrito a su nombre.”, tanto más
debido a que no se acreditó un interés legítimo sobre la expresión55.
2)- Otras circunstancias que configurarían mala fe:
Sobre las presunciones del artículo 22º del Reglamento: en conflictos sobre
asignación de nombres de dominio, es poco común que las partes intenten probar
las circunstancias propias de las presunciones de este artículo, siendo más común
en revocaciones de nombres de dominio: así, por ejemplo, en el caso “metropolis-
internet” se acusó al demandado de tener como práctica habitual la inscripción y
posterior venta de nombres de dominio, habiéndole vendido ya al demandante el
nombre de dominio “chiletabacos.com”.
Circunstancias propias de cada caso: los hechos propios de cada caso
pueden ser circunstancias que demuestren la mala fe de alguno de los
solicitantes. Así, por ejemplo, en el conflicto sobre asignación del nombre de
dominio “miapizza.cl” se alegó como actuar de mala fe la animadversión del primer
solicitante, que con la inscripción de dicho nombre de dominio buscaba perjudicar
al segundo solicitante, quien era su antiguo empleador.
La dificultad en determinar la mala fe de una de las partes hace que los
árbitros sean cautelosos al apoyar sus fallos en dicha circunstancia. Incluso en los
casos en que podría pensarse que la mala fe de un solicitante se encuentra
acreditada, un árbitro evitará apoyarse única y exclusivamente en esa mala fe,
55
A partir de los casos estudiados, y sin olvidar las características propias de los nombres de dominio, tal vez podría asimilarse este criterio a una posesión irregular, en términos del artículo 702 del Código Civil; debido a que el solicitar a sabiendas la inscripción de un signo ajeno como nombre de dominio, se obtendría de mala fe su asignación.
82
sino que intentará sostener su fallo en el mejor derecho del solicitante de buena fe,
mencionando la mala fe del otro sólo a mayor abundamiento56.
Procedimiento arbitral y mala fe
El carácter de árbitro arbitrador que tiene el tribunal en este procedimiento
le permite realizar una apreciación de la buena o mala fe de los solicitantes, en
forma menos restrictiva que si se tratara de un árbitro de derecho o de un tribunal
ordinario. De este modo es posible que el árbitro construya presunciones, a partir
de las cuales determine la mala fe de alguna de las partes. La mala fe no puede
presumirse, pero los jueces sí pueden dictar sentencias condenatorias en base a
presunciones judiciales construidas a partir de los hechos de la causa, como
señala el árbitro de “americanexpress.cl”, que en su considerando décimo quinto
dice: “Que dada la condición de árbitro arbitrador de este Tribunal los criterios
fundamentales que deben guiar el proceso de resolución de un asunto litigioso son
los de la búsqueda de la prudencia y equidad en el fallo, y que es la misma Ley -
Código de Procedimiento Civil- la que autoriza a obviar consideraciones legales
estrictas en aras de la verdad procesal”. Mientras que en el considerando décimo
séptimo señala “Que, a juicio de este Tribunal, la función jurisdiccional en el siglo
XXI debe transitar desde un excesivo formalismo observado en el derecho
decimonónico hacia la resolución adecuada de los problemas de fondo, dando así
adecuada respuesta y solución de los conflictos de relevancia jurídica que se
produzcan en la sociedad”. En el mismo caso, el árbitro aplica un análisis
doctrinario para determinar la mala fe de una de las partes: con la intención de
clarificar buena o mala fe, aplica el criterio de Fernando Rozas Vial -Los Bienes,
Ed. Forense, 1984, p. 229-: "El que tiene dudas sobre la legitimidad del dominio
está de mala fe, ya que el código emplea las expresiones "conciencia" y
56
Por ejemplo, en el fallo “metropolis-internet”, en que el árbitro sí consideró la mala fe del demandado, pero conjuntamente
con el mejor derecho del demandante; se evitó fundamentar el fallo en la mala fe exclusivamente. Fallo de revocación de dominio, resuelto por SÁNCHEZ SERRANO, Gonzalo, con fecha 31 de marzo de 2004.
83
"persuasión". Aunque su naturaleza jurídica es doctrina, es sin duda una fuente de
derecho que el árbitro podía aplicar como forma de dirimir el conflicto57.
Buena fe
La buena fe del solicitante del nombre de dominio es una base
indispensable para la determinación de un eventual mejor derecho. Pero las partes
no se limitan a enunciar que actúan de buena fe, además buscan comprobarlo,
generalmente recurriendo a las hipótesis de buena fe contempladas en el artículo
22º del Reglamento letras e,f y g, ya mencionadas anteriormente. De este modo,
las partes entregan como elementos de prueba instrumentos que acrediten que se
está utilizando el nombre de dominio para ofrecer bienes o servicios bajo la
denominación correspondiente al nombre de dominio; que se es conocido por tal
denominación; y/o que se hace un uso no comercial, que tampoco pretende
inducir a error a los consumidores. Las formas en que esto se prueba son
variadas, dependiendo de lo que se quiera probar. Si se quiere demostrar el uso
efectivo del nombre de dominio para comercializar bienes y servicios, se buscará
una inspección personal del tribunal a la página web correspondiente, que también
puede ser decretada de oficio como medida para mejor resolver. Este medio
probatorio no siempre beneficiará al solicitante, si la página web está en
construcción o resulta insuficiente no se formará convicción en el tribunal58, o
incluso podría perjudicar al titular de la página web cuando su contenido
efectivamente pueda provocar confusión59. También la entrega de proyectos de
páginas web es común para acreditar la buena fe del solicitante. Para acreditar
que se es conocido por la expresión correspondiente al nombre de dominio
disputado, sirve cualquier medio privado o público, tal como: publicidad, afiches,
57
. En este mismo fallo, además, se sostiene la posibilidad de que la mala fe se alegue como una circunstancia autónoma y suficiente para la revocación de un dominio. Las condiciones copulativas del artículo 22º del Reglamento estarían prescritas para el caso en que se alegue una inscripción abusiva, que es distinto de alegar mala fe. Sólo si se alega la inscripción abusiva deben acreditarse las circunstancias del artículo 22º, al alegarse la mala fe se vuelve a las reglas generales. Lo que es un criterio interesante, pero lamentablemente no correspondiente a la materia de esta memoria, y por lo tanto sólo se le menciona a vía de ejemplo de la aplicación del argumento de mala fe en el procedimiento arbitral de revocación. Fallo por revocación “americanexpress.cl”, resuelto por juez árbitro PINOCHET OLAVE, Ruperto, con fecha 1 de abril de 2004 58
Por ejemplo, en el caso “bancosodimac.cl”, resuelto por juez árbitro DONOSO ABARCA, Lorena, con fecha 29 de octubre de 2003 59
Casos “castrol.cl”, “metropolis-internet.cl”, en http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos
84
papelería comercial, letreros públicos, Servicio de Impuestos Internos, cuentas
corrientes bancarias, etc.
Domain-Grabbing
La creciente importancia de Internet como mercado virtual ha provocado la
aparición de diversas prácticas reñidas con la buena fe, que en general se
denominan de “ciberpiratería”. Existen distintas conductas que consisten en
intentos de aprovechamiento, realizados de mala fe y con el afán especulativo de
obtener ganancias a costa de la inscripción de un nombre de dominio sobre el que
un tercero tiene derechos o intereses.
Cybersquatting o ciberocupación: es el registro de un nombre de dominio
con la finalidad de venderlo posteriormente o de obtener algún beneficio por su
traspaso.
Warehousing: almacenamiento o colección de nombres de dominio
coincidentes con signos ajenos para negociar con ellos, ofreciéndolos a
quienquiera que esté interesado en éstos.
Estas prácticas predatorias en que se inscriben a sabiendas signos
distintivos ajenos son conocidas como “Domain-Grabbing”.
La utilización de un signo ajeno como nombre de dominio puede tener otros
propósitos distintos de su eventual venta o intercambio. Puede utilizarse un
dominio para crear confusión entre los usuarios, quienes creerán que el origen de
los productos o servicios ofrecidos en la página es el titular del signo notorio que
fue inscrito como nombre de dominio por un tercero. O para crear confusión entre
el público de Internet. Estas prácticas son conocidas como “Non quite Domain
Name Grabbing”
85
En la práctica, en conflictos por asignación de nombres de dominio es
sumamente extraño que se acuse directamente a la contraparte de estar
efectuando ciberpiratería. Es más común que los solicitantes describan conductas
que corresponden a figuras de domain-grabbing o non quite domain grabbing,
pero evitando etiquetarlas de tales. Es posible que se deba a que es más fácil
probar una situación de confusión propiamente tal (que no requiere que la
contraparte esté actuando de mala fe) que acusar de un non quite domain
grabbing, que implica una intención conciente de provocar confusión y, por lo
tanto, requiere de mala fe. En suma, si las consecuencias de una conducta son en
sí mismas suficientes para que el dominio sea asignado a su contraparte
(confusión, asociación, atentado a la libre competencia, por ej.), se vuelve
innecesario y una mala estrategia conducir la discusión sobre la conducta
propiamente tal, donde hay que probar mala fe, cuando basta con demostrar la
ilegitimidad de los resultados de dicha conducta.
En los conflictos por asignación de nombres de dominio es muy poco
frecuente que el segundo solicitante alegue una práctica de ciberpiratería por parte
del primero. En este caso le corresponderá probar fehacientemente la mala fe en
la inscripción del nombre de dominio, o su acusación será desestimada. En la
mayor parte de los casos estudiados en que un solicitante alega ciberpiratería, no
logra probar la mala fe y, por ende, se concluye que las partes en el conflicto
actúan de buena fe. Contando con la Teoría del Mejor Derecho, las acusaciones
de ciberpiratería se han vuelto un argumento secundario, a menos que el
comportamiento de la contraparte no deje lugar a dudas. Es posible que la
consecuencia de la aceptación de la Teoría del Mejor Derecho provocara que la
determinación de mala fe se realice en forma estricta, sin las presunciones de
mala fe que se le critica a otros paneles arbitrales que siguen la UDRP, en
especial a OMPI. En efecto, la asignación de nombres de dominio tiene como
criterio central al mejor derecho de las partes, y no a la mala fe (como ocurre con
la UDRP), abriendo un campo de discusión independiente al fuero interno de las
partes donde se busca determinar, con arreglo a las normas vigentes, una
86
infracción a derechos preexistentes o intereses legítimos sobre el nombre de
dominio. Una de muchos argumentos posibles es la mala fe de la contraparte y
que ésta incurra en conductas de ciberpiratería, algo que en conflictos del TLD.cl
se interpretará en forma restrictiva, con una considerable carga probatoria sobre la
parte que alega dicho comportamiento. En la resolución de conflictos bajo otros
sistemas donde se privilegie un comportamiento de mala fe como en la UDRP
(como es el caso también del mecanismo de revocación), se observa un
relajamiento en los criterios para determinar la existencia de mala fe, interpretando
con laxitud una circunstancia que, de encontrarse en una jurisdicción ordinaria,
sólo se concluiría ante pruebas fehacientes. Un buen ejemplo son las decisiones
de OMPI en que se presume mala fe cuando se ha inscrito un nombre de dominio
que luego no es utilizado. Incluso si se trata de una expresión genérica, los
paneles arbitrales de OMPI han considerado que la no utilización efectiva del
dominio inscrito es una evidencia suficiente de falta de interés legítimo.
IV. Marcas registradas
La titularidad sobre marcas registradas es un argumento de peso en
conflictos por asignación de nombres de dominio. Es generalmente el segundo
solicitante quien detenta en su beneficio un registro marcario, que debe ser
protegido en cuanto consiste en “derechos válidamente adquiridos por terceros” de
los que habla el artículo 14 del Reglamento. Pero la mera tenencia de un derecho
marcario sobre una expresión idéntica o similar a la utilizada como nombre de
dominio, no significa a priori que su titular tenga algún derecho sobre ese nombre
de dominio. La titularidad de un registro marcario tendrá trascendencia en un
conflicto sobre asignación de nombres de dominio sólo cuando sean infringidos los
derechos marcarios del propietario de la marca. Y como se verá a
continuación,dichos derechos se infringen si existe la posibilidad que el nombre de
87
dominio induzca a error a los consumidores, presentándose entonces el peligro de
confusión.
La confusión no es la única forma en que pueden entenderse infringidos los
derechos que proporcionan las marcas, pero sí la principal. Junto con la confusión
se presentan las figuras de la asociación y de la dilución marcaria, que también
son bastante alegadas por los solicitantes, pero que tienen menor acogida en los
fallos arbitrales que la confusión.
En la primera parte de este capítulo se hace una revisión general a la
aplicabilidad de la legislación marcaria en conflictos por asignación de nombres de
dominio. En la segunda parte se analizan las hipótesis de infracción a derechos de
marcas, es decir, riesgo de confusión, asociación y dilución.
Marcas y nombres de dominio
En el tráfico comercial una marca puede asumir distintas formas. Como
describe la ley de Propiedad Industrial, ley 19996 en su Artículo 19 inc.1º.- “Bajo
la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea
susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos,
servicios o establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podrán
consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números,
elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de
colores, así como también, cualquier combinación de estos signos”. Es evidente
que la relación entre marca y nombre de dominio sólo puede darse cuando la
marca sea un signo consistente en palabras o números. El nombre de dominio
debe, además, estar cumpliendo las funciones propias de una marca como signo
capaz de identificar en el mercado virtual determinados productos, servicios o
empresas que los provean; es decir, debe estar cumpliendo una función de
identificación, secundaria a su función principal de dirección, lo que en el capítulo
88
I.a se denominó “secondary meaning” o distintividad sobrevenida. Para considerar
que se afecta el derecho del titular de la marca, el nombre de dominio debe ser
idéntico o similar a la marca60. Si se cumplen todas estas condiciones,
corresponde al árbitro evaluar si la inscripción del nombre de dominio infringe
efectivamente los derechos del titular de la marca.
Principios marcarios
Las diferencias entre los nombres de dominio y las marcas hacen imposible
que la legislación marcaria se aplique directamente a las materias relativas a
dominios. Los árbitros y las partes han debido adaptar la legislación de Propiedad
Industrial, así como otras normativas relacionadas a nombres de dominio, pero
creadas para materias profundamente disímiles. Con respecto a las marcas, la
primera gran diferencia que corresponde mencionar es la función intrínseca a
marcas y nombres de dominio. Mientras que la función propia y esencial de una
marca es la identificación de productos, servicios o sus oferentes en el comercio,
un nombre de dominio es una dirección virtual, y sólo en forma secundaria
cumplirá un rol de marca, materia que ya fue tratada en el capítulo I.a., y que se
sintetiza en un extracto del fallo “willcom.cl”, que refiriéndose a los nombres de
dominio señala que: “la finalidad de estas instituciones las diferencia en cuanto a
que mientras las marcas comerciales tienen por objeto identificar a actores y
productos en un determinado mercado (en este caso el de las tecnologías
asociadas a las telecomunicaciones inalámbricas) los nombres de dominio están
destinados naturalmente a localizar un sitio web en la red, facilitando el proceso a
través de la definición de una cadena de caracteres que cumpla condiciones
mnemotécnicas”. Otra diferencia fundamental es que dos nombres de dominio
idénticos no puedan coexistir bajo un mismo TLD. Debido a que los nombres de
dominio son en realidad una cadena de caracteres alfanumérica única, o como
60
El requisito de que el signo debe ser idéntico o similar a la marca para considerar que se infringen derechos marcarios, está presente en varias disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial, ver especialmente los artículos 19 bis d, 20 letras g y h.
89
explica Ángel García Vidal: “el registro de un nombre de dominio da lugar a una
presencia mundial y no se distinguen los nombres de dominio de segundo nivel
según sectores distinguidos. Por ello no es posible la coexistencia de dos
dominios iguales con un mismo TLD61”. En cambio, es posible la existencia de dos
marcas iguales, mientras se mantengan en rubros económicos distintos, esto es,
se refieran a clases distintas dentro del clasificador marcario. Esta diferencia a
resultado ser fundamental en la evolución de la forma en que se ha aplicado la
legislación marcaria en conflictos sobre asignación de nombres de dominio, pues
se refiere a la aplicación de un principio central en la legislación marcaria: el
principio de especialidad.
De los grandes principios que rigen la normativa sobre marcas, no hay
discusión en que el principio de territorialidad no opera en los conflictos sobre
nombres de dominio. Este principio se refiere a que la protección de los derechos
de propiedad intelectual se limita al territorio del Estado en donde el titular haya
registrado su marca, o de una zona territorial determinada dentro de ese Estado.
De tal forma que para proteger su signo distintivo el interesado deberá registrarlo
como marca en todos los países en donde pretenda actuar. Este principio está
recogido en el Artículo 23 bis B inc.1º.- de la Ley de Propiedad Industrial:”Los
registros de marcas que distinguen productos, servicios y establecimientos
industriales tendrán validez para todo el territorio de la República. (inc. 2º) Los
registros de marcas que protejan establecimientos comerciales servirán sólo para
la región en que estuviera ubicado el establecimiento”. Pero el alcance de los
nombres de dominio es mundial. Internet tiene una “vocación extraterritorial62” que
hace ilusoria la aplicación de este principio, descartado tempranamente por la
doctrina y la jurisprudencia. Mientras que el principio de territorialidad se ha
entendido como inaplicable, el otro gran principio marcario, el de especialidad, ha
generado discusiones en cuanto a su aplicabilidad en conflictos sobre nombres de
dominio. El principio de especialidad determina que la protección entregada a las
61
GARCÍA VIDAL, Ángel “derecho de Marcas e Internet”, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2002. Página 146. 62
ARIAS BOUZADA, Jorge “Nombres de Dominio”, apuntes del curso de Postgrado - Quinto semestre de la Especialización en Derecho Comercial, módulo de "PROPIEDAD INTELECTUAL".Facultad de Derecho - Universidad de la República. http://www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/arias.html (13/02/06)
90
marcas se limita a la o las clases en que la marca está registrada, dentro del
clasificador marcario. Este principio supone que los derechos que confiere la
inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o
servicios para los que hubiere sido solicitada. Es decir que pueden coexistir
marcas iguales o semejantes para distinguir productos o servicios distintos, porque
en estos casos no hay posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de
los productos o servicios. Este principio funciona como una limitación a los
derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un
determinado sector de servicios o productos, respecto del cual el titular tiene
especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo
marcario. De esta forma, el derecho de exclusividad del titular sobre su marca se
limita a los bienes o servicios incluidos en la clase determinada. Al respecto,
Fernando Carbajo Cascón63 habla de unicidad del registro de dominios y
universalidad de la red frente a especialidad distintiva y territorialidad de los signos
distintivos típicos. Resolver los conflictos suscitados en registros de nombres de
dominio, propone una interpretación coordinada de la normativa sobre marcas con
las reglas técnicas propias de los nombres de dominio.
A diferencia de las marcas, los nombres de dominio no se clasifican por
clases de productos o servicios. En Internet no existe un clasificador marcario, por
lo que en ciertos casos64 un solicitante ha alegado lo que denomina carácter
“universal” del registro de nombres de dominio. A juicio de este solicitante, al no
existir una diferenciación por clase la identidad o similitud de un nombre de
dominio y una marca produciría ipso facto confusión. Como alegara en
“dagestion.cl”: “En Internet cuando se registra un nombre de dominio el registro es
universal, es decir, no hay diferenciación alguna de clase, como sucede en el caso
de las marcas comerciales, por lo tanto, si se le concede el registro al otro
63
Fernando Carbajo Cascón, “Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en internet” 2º edición, año 2002,
Editorial Aranzadi, Navarra, España, página 118 64
casos “dagestion.cl”, gestionjudicial.cl”, “su-gestion.cl”, “gestionporcompetencias.cl”. Todos casos en que el segundo solicitante es la sociedad Editorial Gestión Ltda. De estos casos, “su-gestion.cl”, “dagestion.cl”, “gestionporcompetencias.cl” fueron fallados a favor del segundo solicitante. Pero la validez del argumento es dudosa, debido a que en dos de estos casos el primer solicitante no comparece a defender sus derechos, y es en atención a esta inactividad que se falla en su contra. En el caso en que el primer solicitante se defiende, el fallo es adverso. Fallos accesibles en http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos
91
solicitante se producirá irremediablemente confusión en el público consumidor
aunque la información que se provea y los servicios que se presten sean
totalmente distintos”. Pero esta postura no se condice con la opinión generalizada,
que considera que el mero hecho de poseer un registro marcario no otorga
derecho alguno sobre el nombre de dominio, ni implica inmediatamente un peligro
de confusión. Si bien los requisitos para la existencia de riesgo de confusión se
detallan más adelante, es necesario señalar como supuesto básico en este
capítulo que la propiedad sobre marcas comerciales, aun cuando sea idéntica al
nombre de dominio en disputa, no habilita a su titular para alegar que por ese sólo
hecho se estarían lesionando sus derechos marcarios. A este respecto es
conveniente citar el fallo “t-gestiona.cl”; “Como se ha señalado en reiteradas
oportunidades, este árbitro es de la convicción de que la propiedad sobre una
marca comercial aun cuando sea idéntica al nombre de dominio en disputa, no
habilita a un segundo solicitante para alegar que por ese solo hecho se estarían
lesionando los derechos derivados de esa marca, toda vez que éstos se
encuentran limitados exclusivamente a los servicios, productos y establecimientos
comprendidos en los respectivos registros, considerando el carácter específico de
las prerrogativas que derivan de la propiedad marcaria”. En síntesis, se ha
impuesto la opinión de que el principio de especialidad no se descarta como
criterio de resolución de conflictos por asignación de nombres de dominios, sino
que será un dato relevante para efectuar el análisis de cada caso en particular, si
bien lo que importa determinar finalmente es si existe o no lesión a derechos
marcarios. El principio de especialidad no tiene aplicación en el ámbito de los
conflictos entre nombres de dominio, pero tiene relevancia cuando el conflicto
enfrenta al titular de un dominio con el titular de una marca. La especialidad regiría
únicamente para proteger aquellos casos en que el registro de un nombre de
dominio publicita determinados bienes o servicios coincidentes con los que
identifica una marca comercial registrada en forma previa; Es imposible que el
principio se aplique cuando el contenido del dominio cuestionado es radicalmente
distinto al producto o servicio que ofrece el titular de la marca registrada
En el Reino Unido se ha aplicado un criterio distinto, que permite al titular
92
de una marca registrada en la clase 38 (Telecomunicaciones) impedir el registro
de un nombre de dominio idéntico o similar a la marca. Esto porque se considera
que Internet es una forma de "telecomunicación" y como tal su uso indebido
estaría alcanzado por la protección marcaria operativa sobre las marcas
registradas en la clase 38. En el caso del Reino Unido se puede apreciar una
aplicación directa del principio de especialidad a los nombres de dominio.
Solicitudes de registro
La titularidad de registros marcarios es una argumentación que cubre dos
frentes, debido a que puede intentarse como una situación prevista en el artículo
14 del Reglamento, o como fundamento de la alegación de un Mejor Derecho del
titular de la marca sobre el nombre de dominio. El inciso primero del artículo 14
habla de “derechos válidamente adquiridos por terceros”, lo que sin duda engloba
a los derechos del titular de un registro marcario sobre la expresión que conforma
la marca. Pero una marca también puede ir en apoyo del Mejor Derecho de su
titular, constituyendo no un derecho sobre el nombre de dominio, sino
demostrando un interés legítimo. La distinción podría tener relevancia en los casos
donde no aparece que se esté infringiendo derechos marcarios, donde no se
cumple lo descrito en el artículo 14 del Reglamento, pero sí podrían servir para
indicar un interés legítimo del titular de la marca similar al nombre de dominio. Y
es también relevante para los casos donde el solicitante no es titular de una
marca, sino de apenas una solicitud de registro.
Una solicitud de registro de una marca no entrega derecho alguno sobre la
expresión que se pretende registrar. No existe un derecho de exclusividad basado
en la solicitud de registro, no existen derechos adquiridos sino hasta que el signo
pedido pasa a ser una marca comercial. En principio, entonces, una solicitud de
registro no es una argumentación que pueda configurar la situación descrita en el
artículo 14 del Reglamento, debido a que sólo entrega un derecho personal
93
respecto a la Administración, consistente en la potestad de exigirle un
pronunciamiento acerca de la marca solicitada: el peticionario está legalmente
facultado para instar por el otorgamiento del registro pedido y presentar los
recursos legales tendientes a ese fin, pero no más que eso. Es un derecho
personal que se limita a la relación jurídica entre la Administración y quien solicita
la marca, y jamás podría hacerse valer respecto de terceros ajenos a esta relación
como fundamento de pretensiones sobre el signo solicitado como marca. El árbitro
de “superpack.cl” considera a la solicitud de registro como: “Se trata, a juicio de
este sentenciador, de un derecho de carácter eventual, el cual, por medio del
cumplimiento de acontecimiento futuro e incierto pasa entonces a ser actual, pero
sin efecto retroactivo”. En suma, se niega la posibilidad de que el peticionario de
un registro marcario pueda invocar algún derecho sobre la marca solicitada frente
a terceros.
Con todo, si el árbitro aprecia que una solicitud de registro fue efectuada de
buena fe, puede otorgarle el valor de un hecho susceptible de indicar un interés
legítimo de ese peticionario sobre el nombre de dominio; en pocas palabras,
fundamenta un eventual mejor derecho, basado en la buena fe e interés legítimo
del solicitante. Citando nuevamente el fallo “superpack.cl”, “Lo anterior dice
relación únicamente con la temática de los derechos adquiridos invocables en el
contexto de un conflicto por asignación de nombre de dominio. Distinta puede ser
la solución a la hora de valorar la posible existencia de intereses legítimos”. Por
supuesto que el mero hecho de existir una solicitud de registro no indica de por sí
un interés legítimo, pero si se ha actuado de buena fe, y existen además otras
circunstancias que demuestran un interés legítimo en el nombre de dominio (uso
efectivo de la expresión, ser conocido en el mercado por tal denominación aunque
no sea una marca, por ejemplo), se puede concluir la existencia de un mejor
derecho en atención a intereses legítimos sobre el nombre de dominio.
94
Derecho a utilizar la marca en medios de comunicación
En diversos casos, el solicitante titular de una marca ha alegado que la
inscripción de un nombre de dominio correspondiente a su marca es un ejercicio
válido de su derecho de propiedad. Partiendo de la base que el titular de una
marca puede hacer uso de esta en cualquier medio de comunicación, un nombre
de dominio sería tan solo el ejercicio de este derecho en el medio de
comunicación Internet. Los solicitantes se apoyan en la definición que da la OMPI
en el artículo 1º de su "Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre
la protección de las marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos
en Internet", en donde se señala que Internet es un "medio interactivo de
comunicación que contiene información que es simultánea e inmediatamente
accesible, independientemente de su ubicación territorial, para los miembros del
público desde el lugar y en el momento que ellos elijan". Por lo tanto, la inscripción
de un nombre de dominio idéntico o similar a una marca registrada, por una
persona distina al titular de la marca, estaría entorpeciendo el derecho de uso que
confiere el dominio sobre el registro marcario. El titular de una marca tendría
efectivamente un derecho al nombre de dominio entendiéndolo como una
manifestación de sus derechos marcarios. El segundo solicitante del nombre de
dominio “moser.cl” describe esta pretensión de la siguiente manera: “Argumenta
que estos registros dejan establecido que su representada está amparada en
nuestro país por un derecho absoluto y excluyente, consistente en la exclusividad
de operar mercantilmente con dicha expresión y que partiendo de esta premisa,
deben evitarse los actos que supongan una afectación a dicha expresión, como
sería la concesión de un nombre de dominio, o distintivo en Internet, a una
persona diferente”65. Muchos fallos han hecho eco de este argumento. El fallo de
“smartpass.cl” dice, al hablar de los derechos del titular de la marca idéntica al
nobmre de dominio: “El derecho de propiedad así constituido, da a su titular los
derechos de uso, goce y disposición de la marca comercial que le ha sido
concedida y su inscripción por un tercero como nombre de dominio, constituye
65
Fallo arbitral “moser.cl”, juez árbitro Pinochet Olave, Ruperto, fallo de fecha 1 de marzo de 2004
95
claramente un entorpecimiento a su derecho de uso sobre la marca en el ámbito
de la Internet, privando a su titular de uno de los atributos de su
propiedad”(...)”Que, en consecuencia, al pedir un nombre de dominio idéntico a
una marca comercial registrada, el primer solicitante contrarió derechos
válidamente adquiridos por un tercero”.E incluso considera la posibilidad de que
esta circunstancia configure un caso de responsabilidad objetiva; “Que lo anterior
redunda en una responsabilidad objetiva, no siendo menester entrar a analizar si
el primer solicitante obró o no de buena fe, ni el grado de conocimiento que pudo
haber tenido sobre la existencia de la marca en cuestión; ni aún en este caso, en
que la marca se encuentra registrada en un ámbito claramente relacionado con
aquel para el cual el primer solicitante declara tener intenciones de utilizar el
nombre de dominio en disputa.” Contrariando de esta forma la normativa civil que
establece como regla la responsabilidad subjetiva, y sólo en casos de ley expresa
admite una responsabilidad objetiva. Otro caso paradigmático es el fallo de
“m2.cl”:”Se discute, y probablemente se continuará discutiendo, si los nombres de
dominio constituyen o no alguna forma de propiedad; pero lo que nadie discute es
que las marcas comerciales constituyen definitivamente un derecho de propiedad
garantizado en la Constitución Política y establecido de acuerdo con las normas
de la Ley sobre Propiedad Industrial, que garantizan a su titular los derechos de
uso, goce y disposición sobre la marca registrada y le confiere la exclusividad en
el uso de dicha denominación.‖(...) Que al hacer primar el derecho de propiedad
constituido sobre una marca comercial registrada, no se está ampliando su
cobertura, lo cual sería completamente impropio de las facultades de este árbitro,
sino que se está garantizando que el titular de la marca tenga un derecho pleno
sobre la misma a usarla en todos los medios, de modo que esté también en
capacidad de promover sus publicaciones en la red de Internet”. El fallo concluye
que el derecho de propiedad del titular de la marca “m2” ;”se ve amenazado en
uno de sus atributos por la posible inscripción de la misma denominación como
nombre de dominio por parte de un tercero, puesto que ello entorpecería su
derecho al uso de su marca en el ámbito de la Internet”.
96
Por otra parte, existe también una abultada jurisprudencia que descarta la
hipótesis planteada. Haciéndose cargo de la alegación del segundo solicitante, el
árbitro del caso “moser.cl” determinó que: “Que, al contrario de lo expresado por el
segundo solicitante tal facultad no constituye un derecho absoluto y excluyente,
sino relativo a la clase y al nombre preciso al cual la autoridad ha concedido la
protección marcaria.”
El árbitro del caso “infotravel.cl” determinó que: “la propiedad sobre una
marca comercial idéntica al nombre de dominio en disputa, no habilita a un
segundo solicitante para alegar que por ese solo hecho se estarían lesionando los
derechos derivados de esa marca, toda vez que éstos se encuentran limitados
exclusivamente a los servicios comprendidos en los respectivos registros,
considerando el carácter específico de las prerrogativas que derivan de la
propiedad marcaria66”.
El árbitro del caso “anosdorados.cl” determina que la aplicación de la
legislación marcaria a conflictos de asignación de nombres de dominio debe
contemplar el principio de especialidad, que es de la esencia de esta legislación:
“Que, sin embargo, este acercamiento debe hacerse guardando los principios y
normas que rigen en materia marcaria. Es así como la siendo la especialidad de la
esencia del derecho marcario, la identidad entre dos signos sólo puede afectar a
solicitantes que se desempeñen en el mismo mercado objetivo, situación que es
recogida en el clasificador internacional de marcas, vigente en nuestro país”.
La tesis del nombre de dominio como ejercicio del derecho de uso derivado
de la propiedad marcaria, en que el nombre de dominio es considerado una
proyección virtual de la marca, presenta tres falencias. En primer lugar, la teoría
criticada supone que los nombres de dominio tienen una finalidad exclusivamente
de publicidad, y por lo tanto no serían distintos a cualquier otra forma de
66
En igual sentido se pronuncia el fallo de los casos “t-gestiona.cl”, “gestionyeconomia.cl”, “lasbrisas.cl” que al igual que “infotravel.cl” fueron resueltos por el árbitro don Guillermo Carey Claro. Se encuentran estos fallos en http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos
97
exposición pública de la marca. Pero los nombres de dominio no son advertising.
Su naturaleza es de “una herramienta técnica de naturaleza mnemotécnica dentro
de un sistema de comunicación telemático como es el "Domain Name System", es
una dirección electrónica alfanumérica cuyo objetivo esencial es hacer posible la
localización y comunicación fluida y eficiente entre los diversos computadores
conectados a la Red Internet”67, una función que no podría entenderse como el
ejercicio de un derecho de propiedad. Interpretar a los nombres de dominio como
el ejercicio del derecho de uso de la marca en Internet, significa desconocer su
naturaleza de dirección virtual, susceptible de desarrollar un sinnúmero de
funciones. La aceptación de esta tesis implica restringir los nombres de dominio a
una única función secundaria; la de identificación. En segundo lugar, la aceptación
de esta tesis extiende injustificadamente el ámbito de protección legal otorgado a
las marcas. La ley de Propiedad Industrial limita la protección de la marca a los
productos o servicios de la clase bajo la que fue concedida, de tal forma que el
titular de la marca sólo puede impedir que terceros utilicen marcas idénticas o
similares en operaciones comerciales de productos o servicios que sean idénticos
o similares a aquellos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de
que dicho uso pueda inducir a error o confusión68. Por lo tanto, para determinar
que un nombre de dominio vulnera derechos marcarios, parece adecuado realizar
previamente el examen de identidad o similitud de productos o servicios, y de
riesgo de error o confusión, requisitos que establece la ley. Determinar que la
inscripción de un nombre de dominio afecta derechos marcarios por el sólo hecho
de ser idéntico o similar a la expresión de una marca, significa extender el ámbito
de protección de una marca a extremos reservados para la marcas con carácter
de notorias. En tercer lugar, al determinar la preeminencia de los derechos
marcarios sobre los nombres de dominio, se están desconociendo otros derechos
67
Fallo de arbitraje “puente.cl”, juez árbitro MOYA BRUZZONE, Alejandra Irma, fallo de fecha 25 de octubre de 2004 68
Artículo 19 bis D de la ley 19.039, actualizada con la ley 19.996: La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro. Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión”
98
igualmente válidos en nuestro ordenamiento jurídico69. Se estaría descartando a
priori la posibilidad de que un usuario común de internet (persona natural, sin
intereses ni actividades comerciales) pueda inscribir un nombre de dominio que se
asemeje a una marca, y tener la posibilidad de defender sus intereses legítimos
frente al titular de ésta. Lo que es especialmente relevante cuando una marca
corresponda a una palabra o expresión común en cualquier lenguaje; se estaría
impidiendo que otras personas distintas al titular del dominio pudieran inscribir en
el TLD.cl nombres de dominio que llevaran la expresión de la marca, aunque dicha
expresión fuera una palabra de uso común como “farmacia”, o una indicación
geográfica como “París”, con independencia de estar o no lesionando
efectivamente derechos marcarios, otorgándose un derecho exclusivo sobre
palabras, no marcas. Lo que contraría las disposiciones de la Ley de Propiedad
Industrial, que en su artículo 20 letra e) determina que no podrán registrarse
expresiones genéricas como marcas. La circunstancia de que en Internet es
imposible determinar si una expresión se utiliza o no como genérico70 no puede
ser una excusa para desconocer la ley y extender los derechos de propiedad de
una marca en forma no contemplada por la normativa vigente. Por último, este
criterio estaría limitando las potencialidades de Internet al restringir la Red a ser
meramente un mercado virtual.
II. Confusión
La posibilidad de confusión es uno de los argumentos más utilizados por los
titulares de registros marcarios que pretenden un nombre de dominio. Refleja el
interés porque el signo distintivo que es la marca identifique a sus titulares, y lo
haga de un modo positivo, conveniente para éstos. Sin embargo, en ocasiones se
alega la confusión sin que realmente exista tal posibilidad, como un argumento de
69
En este sentido el árbitro de “trabajadores-ccu”: “razonar en el sentido de protección de una derecho marcario en el tráfico virtual a través de la necesaria y automática asignación del nombre de dominio a quien ostenta la titularidad marcaria importaría privar a personas, naturales o jurídicas de buena fe, de la posibilidad de obtener asignaciones que no necesariamente menoscabarían los derechos de los titulares marcarios o crearían confusión en los usuarios de los productos o servicios asociados a la marca‖. 70
A menos de analizar la página web a la que accede. A este respecto, ver fallo arbitral “kiwi.cl” y “revistapuntonet.cl”, ambos en http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos
99
peso pero infundado. Por lo tanto, los árbitros suelen revisar cuidadosamente cada
caso para determinar la efectividad del riesgo de confusión y una infracción al
derecho de marcas.
El daño que puede causar la confusión a las marcas es adecuadamente
descrito por Felipe Claro: 71” En cualquier caso de infracción, es fundamental
actuar lo más rápido posible. El daño que el uso indebido de un nombre ajeno
puede causar al creador legítimo de ese nombre puede multiplicarse
descontroladamente a nivel mundial, en un muy breve plazo. Inmediatamente, el
público comienza a percibir la confusión, sin saber quién o qué es lo que hay
detrás del nombre, lo cual produce una incertidumbre tal que puede costar meses
o años para reeducar al consumidor respecto del verdadero nombre de un
producto o empresa. El daño causado puede ser muy superior al que en la
práctica se pueda determinar y cuantificar, ya que no queda rastro de las
confusiones sufridas por los anónimos usuarios de Internet“. Para que se produzca
confusión, es necesario que se infrinja el derecho de marcas. Se entiende que el
resultado de la infracción será la confusión, y es para evitar este resultado que se
protege al titular de la marca. La ley 19.996 restringe la protección al derecho de
exclusividad del titular de la marca “a condición de que el uso hecho por el tercero
pueda inducir a error o confusión”. Artículo 19 bis D, inc 2º. Los casos en que no
se configuran los requisitos para la existencia de confusión (que se verán más
adelante), podrían ser casos de competencia desleal.
La función esencial de una marca es la de identificar una actividad,
productos o servicios con el titular de la marca.,en general, para indicar su origen
empresarial. Si un signo es confundido con la marca, los productos, actividades o
servicios bajo ese signo se entenderán como de procedencia del titular de la
marca, quien normalmente es identificado mediante el signo de esa marca.
La confusión ha sido definida por distintos autores:
71
CLARO Felipe, “Estrategias para la recuperación de dominios de internet”, artículo on line http://www.anfitrion.cl/actualidad/relacion/claro.html, 17/04/06
100
Ángel García Vidal lo ha definido como “El riesgo de confusión consiste en
el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o
servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas
económicamente; que ha de tomarse como referencia a un consumidor medio
normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz”. El mismo autor,
analizando la UDRP determina que, según esta Política, “En principio, solo cabe
sostener la existencia de confusión o de peligro de confusión cuando al acudir a
una determinada dirección URL que contiene un nombre de dominio igual o similar
a la marca, y a la vista de sus contenidos, los internautas pueden creer que el
titular del signo distintivo es el responsable del sitio de Internet o que lo patrocina
de alguna manera.”72.
Fernando Carbajo Cascón73 distingue riesgo de confusión en sentido
estricto, inmediato y mediato, y riesgo de confusión en sentido amplio o riesgo de
asociación. La confusión inmediata o directa sería aquella producida sobre el
propio signo y proyectada sobre la identidad misma de la empresa; confusión
sobre el origen empresarial de la actividad o productos debido a la identidad o
semejanza entre el signo de la marca, y aquel con que la actividad o productos se
identifica. La confusión mediata o indirecta tiene lugar entre signos no
confundibles entre sí, pero que una serie de características comunes puede llevar
a los consumidores a deducir un origen empresarial común. Es decir, cuando una
actividad o producto no desarrollado por la empresa titular de la marca, es
percibido por el público como perteneciente a ella. El signo de la marca pasa a
identificar también productos o actividades, llevando al usuario a pensar que es el
titular de esa marca quien los desarrolla. Ejemplo de la confusión directa sería el
caso “havanaclub.cl”, en que se determinó que los usuarios creerán que ese
dominio se relaciona con la marca de ron propiedad del demandante Habana club
Holding S.A, y no con la marca “habanaclub” del primer solicitante, produciéndose
confusión si se le asignara el dominio al demandado. Un ejemplo de confusión
72
GARCÍA VIDAL, Ángel en “Derecho de marcas e Internet”, 1º edición, año 2002, editorial Tirant lo Blanch, páginas 116, y 242. 73
Fernando Carbajo Cascón, “Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en internet” 2º edición, año 2002, Editorial Aranzadi, Navarra, España, páginas 159 y 160, nota al pie de página nº 154
101
indirecta sería el caso “harlistas.cl”, en que la expresión no es confundible con la
marca “Harley Davidson” de la que deriva, pero la relación entre el término y la
marca podría crear confusión en los usuarios quienes pensarían que el titular de la
marca está detrás del nombre de dominio74. Cabe señalar que la clasificación que
Carbajo Cascón hace de confusión es discutida, y su definición de confusión
indirecta o mediata puede entenderse como asociación propiamente tal y no
confusión.
Los árbitros en conflictos por asignación de nombres de dominio han
descrito circunstancias que configuran confusión en los usuarios, como;
El usuario que ingresa a la página web de un nombre de dominio que pueda ser
confundido con una marca, lo hará esperando encontrar información relacionada
al titular de la marca. Es importante señalar que los árbitros no restringen la
posibilidad de confusión sólo al riesgo de que el nombre de dominio sea
confundido con una marca, admiten que la confusión también podría producirse
con respecto a otros signos distintivos tales como el nombre comercial, razón
social, y –especialmente- otros nombres de dominio cuyo titular sea alguna de las
partes. Así, por ejemplo: ―Que, en este sentido cabe señalar la tesis que ha sido
recogida por una amplia gama de la doctrina y jurisprudencia afirmando que el
nombre de dominio, en cuanto signo con identidad identificativa, proporciona
información sobre el origen de la página WEB, por lo que es de esperar que los
individuos que accedan a la misma encontrarán en ella los productos que su
sentido común y racionalidad le indican atendida, desde luego, la fama y
notoriedad que se le han conferido.”75.
Finalmente, la descripción de Javier A. Maestre señala que “Es de suponer
que las personas que accedan a una página determinada, que tenga como
dirección una conocida marca, esperen encontrar ahí a la empresa o personas
que están detrás de esa marca. En definitiva, el nombre de dominio, en tanto que
74
Aunque esta interpretación es discutible. El fallo arbitral se basó más en el legítimo interés del segundo solicitante (H.D Michigan, Inc, titular de la marca “Harley Davidson”) que en la posibilidad de confusión. 75
Considerando vigésimo primero, fallo caso “fantuzzi.cl”, juez árbitro Saieh Mena, Cristián, fallo de fecha 19 de julio de 2004
102
un signo con sustantividad identificativa, proporciona información sobre la
procedencia de la página, o al menos hay mucha gente que entiende que así
debería ser”. Este autor agrega que “el uso, como nombre de dominio, de una
marca ajena, válidamente registrada, es susceptible de constituir una violación del
derecho exclusivo a utilizar esa marca en el tráfico económico que tiene el titular
del signo inscrito, al poder inducir a error en los consumidores, sobre los servicios
que ofrecen ambas iniciativas”76.
En conclusión, se puede definir a la confusión como la probabilidad cierta
de que el signo utilizado sea confundido con una marca ajena, de modo que la
procedencia de las actividades, bienes y servicios desarrollados bajo ese signo,
sean percibidos como propios del titular de la marca. En los nombres de dominio
se produciría la confusión cuando el usuario ingresara efectivamente al sitio web
identificado mediante la expresión confundible con la marca, y pudiera confundir la
información, bienes y/o servicios ofrecidos en esa página como originados en el
titular de la marca. Siguiendo el criterio de los árbitros, no es necesario que el
signo distintivo que erróneamente se confunda con el nombre de dominio sea una
marca, también podría confundirse con otros signos distintivos como nombre
comercial, razón social, otros nombres de dominio. Como, por ejemplo, si se
inscribiera un nombre de dominio “amazon-chile.cl” y fuera usado para publicitar y
vender libros, podría pensarse que el titular del nombre de dominio es parte (o al
menos está auspiciado) por el popular sitio “amazon.com77”
El derecho del titular de la marca susceptible de ser infringido por un
nombre de dominio es el derecho de exclusividad, contemplado en el artículo 19
bis D de la ley 19.996, incisos 1º y 2º: “La marca confiere a su titular el derecho
exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico (...), inc. 2º- Por
consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier
tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales
marcas idénticas o similares (...)”. El titular de la marca tiene derecho a impedir el
76
MAESTRE RODRÍGUEZ Javier A, “El derecho al nombre de dominio”, edición única, 2001, ed.DOMINIURIS.COM página 82. 77
En este capítulo sólo se tratará la confusión cor respecto a marcas y nombres de dominio. No con respecto a otros signos distintivos.
103
uso del signo de la marca, bajo ciertos supuestos ( que se verán luego ) y siempre
y cuando “y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o
confusión.” Como indica el inc.2º del mismo artículo.
Requisitos para que el nombre de dominio infrinja derechos marcarios
Las condiciones que deben estar presentes para que el nombre de dominio
infrinja derechos marcarios pueden resumirse en que “Se requieren dos requisitos
para que se de esta situación: a)-: "identidad de los signos en conflicto" y b)-
"similitud o identidad de los productos a que se refiere"78. Es decir, dos
condiciones copulativas consistentes en que ;
- El nombre de dominio sea idéntico o similar al signo.
- Sea utilizado en el tráfico económico para identificar bienes y servicios
similares a los que identifica el signo de que se trata (marca).
Ambos requisitos están contemplados en la ley 19.996, en su artículo 19º bis D
inciso 2; “Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que
cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones
comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o
establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a
aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso
hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión.”.
Además de estos dos requisitos, se infiere una tercera condición, que debe
ser previa:
- Que el nombre de dominio esté cumpliendo funciones de identificador.
Esto, sin perjuicio al tratamiento especial de que gozan las marcas
renombradas.
78
Fallo del caso “fantuzzi.cl”; http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos?t=b&b=fantuzzi
104
Se ha visto que, para que un nombre de dominio infrinja una marca
comercial, es necesario que sea confundido con la marca misma. Para que esto
sea posible el nombre de dominio debe estar funcionando como identificador, de la
misma forma que operan las marcas; el nombre de dominio tiene que tener la
doble naturaleza que se explicó en un capítulo precedente. Un uso meramente
descriptivo del nombre de dominio (en que no se pueda confundir el signo con la
marca, por similares que sean) no vulnera el derecho exclusivo del titular de la
marca. Este uso identificativo debe, además, estar dirigido al tráfico económico; es
decir, el nombre de dominio debe estar siendo utilizado con fines comerciales. De
modo que, en los nombres de dominio que accedan a páginas en que no se
pretenda un uso comercial, el riesgo de confusión debería ser inmediatamente
descartado, e igualmente en el caso de nombres de dominio que no se utilicen o
accedan a páginas carentes de contenido. Los requisitos del derecho marcario, del
que es parte el argumento en análisis, imponen un uso comercial del nombre de
dominio para que sea posible la infracción a derechos marcarios y la consiguiente
confusión. Sin perjuicio de que el no uso del nombre de dominio pueda ser
considerado de mala fe, o en el caso de páginas no comerciales se esté dando un
aprovechamiento ilícito de la fama de un signo, pero estas hipótesis son ajenas al
derecho de marcas. En lo que resta del capítulo y para hacer más clara la
exposición del tema, se supondrá que se cumple siempre con el rol de
identificación del nombre de dominio.
Identidad o similitud entre los signos marca y nombre de dominio
Para que se vulneren derechos marcarios debe existir identidad o similitud
entre el nombre de dominio y la marca. Debido a las características del nombre de
dominio, esta identidad o semejanza deberá ser fonética. Para determinar esta
característica se deberá prescindir de los TLD, debido a que no se entiende que
las siglas correspondientes a los TLD cumplan funciones identificativas. La
indicación.cl, entonces, no causará una distinción suficiente entre el nombre de
dominio y la marca. Si los signos son iguales, este requisito parecería cumplirse
105
sin mayor análisis, porque parece apuntar a que se determine la identidad y
similitud sólo contemplando al nombre de dominio en sí mismo ( por así decirlo, en
abstracto: sin relacionarlo con la página web a la que acceda ). La relación con el
contenido de la página forma parte del segundo requisito. Así que, para que se
cumpla este primer requisito, basta la comparación del nombre de dominio en sí y
la identidad o semejanza con la marca.
Cuando el nombre de dominio consista en una variación a una marca ajena,
la situación no será esencialmente distinta de cuando sean idénticos. En ambos
casos el sentenciador deberá ponderar las circunstancias concretas y decidir si se
infringen o no derechos marcarios, teniendo presentes este requisito de identidad
y similitud, con el requisito siguiente. Pero en los casos donde no exista una
identidad entre los signos, corresponde comparar integralmente los signos sin
descomponerlos, pero determinando a la vez, dentro del signo analizado, cuál de
sus componentes tiene primacía y puede considerarse lo que identifica al signo,
por excelencia. Esto se revela como un trabajo bastante superior a si hubiese
identidad entre los signos, en especial cuando la similitud exista, pero su
relevancia pueda ser puesta en duda.
Elemento distintivo dentro de la marca: un buen ejemplo es el caso faber.cl.
En este caso el primer solicitante era A. W Faber Castell Germany (la empresa
productora de lápices y artículos similares) dueña de la marca “Faber-Castell”. No
existe, por tanto, identidad entre el nombre de dominio “faber.cl” y la marca
“Faber-Castell”, dado que la expresión en el nombre de dominio corresponde a
sólo una parte (elemento) de la expresión que conforma la marca. La empresa
alegó tener intereses legítimos sobre el nombre de dominio debido a que la
expresión “faber”, si bien no es una marca, es la forma en que normalmente se
identifica a sus productos. El elemento idiomático “Castell”, la segunda parte de la
marca, no es fácil de pronunciar ni de escribir en español, por lo tanto un usuario
chileno va buscar la palabra corta y precisa con que identifica al producto. Es
decir, “faber” es dentro de la marca el elemento más identificativo (al menos en
106
Chile). Aunque no exista identidad entre el nombre de dominio y la marca, la
similitud es suficiente como para generar confusión en los usuarios. (y para
justificar un interés legítimo sobre el nombre de dominio que contrarrestare la
marca “Faber” del segundo solicitante).
La marca es matizada con el resto de la expresión del nombre de dominio;
en este caso, parte del nombre de dominio corresponde efectivamente a parte o la
totalidad de la expresión-marca. Pero el resto de la expresión que configura al
nombre de dominio hace que sea altamente improbable que un usuario confunda
al nombre de dominio con la marca. Así, por ejemplo, existe en doctrina el caso de
los sitios “suck”. En estos casos, el titular del nombre de dominio pretende hacer
una crítica a la empresa identificada mediante la marca, añadiendo palabras
peyorativas a las siglas de la marca para formar al nombre de dominio. De modo
que es improbable que un usuario considere que el titular del sitio es además
titular de la marca que está siendo denigrada.
Pero además existen otras circunstancias en que un nombre de dominio
pueda contener a una marca, pero sin que exista la posibilidad de confusión.
Ejemplos son:
1)- el caso “trabajadores-ccu”: el árbitro determinó que la expresión “trabajadores”
diluye a la expresión-marca “CCU”, o al menos constituye una vinculación evidente
con un grupo distinto a las actividades identificadas mediante la marca. Pese a la
notoriedad de la marca, el nombre de dominio en cuestión no podría confundirse a
tal punto por los usurarios, que éstos ingresaran al sitio buscando información
sobre las actividades, bienes o servicios que son identificados mediante la marca.
El nombre de dominio en sí indica una vinculación con una realidad distinta y
ajena al ámbito de la marca.
2)- el segundo ejemplo está formado por casos en que la expresión-marca está
fusionada a tal punto con otras siglas distintas, que es poco probable que se
produzca confusión (dado que es hasta difícil distinguir la marca entre las palabras
que forman el nombre de dominio). Es el caso “byjusdorangeparis.cl”, en que el
107
demandante era Almacenes París Comercial S.A, que alegaba que dicho nombre
de dominio infringía sus derechos sobre la marca “París”. El árbitro estimó que no
se observaba en el caso un similitud o identidad entre la marca registrada y el
nombre de dominio en disputa.
3)- el tercer ejemplo son aquellos casos en que la marca es una palabra genérica.
Es lógico que los derechos marcarios sobre una palabra no puedan otorgar
derechos sobre todo tipo de signo que lleve la palabra, sobre todo si no es un
producto de la fantasía de su titular sino una palabra común del lenguaje. En estos
casos, sin embargo, no podría descartarse de inmediato la similitud del dominio
con la marca, habría que efectuar igual la comparación con el contenido de la
página web, especialmente si se trata de una marca de renombre. El caso de este
ejemplo es el caso “tugato.cl”, en que el demandante fue Viña San Pedro S.A, que
alegó infracción a su marca “Gato”, expresión que identifica a sus vinos. El
demandado respondió que la palabra “Gato” es de uso común en el lenguaje, y
que pretendía crear un sitio dedicado a estos animales domésticos, por lo que en
modo alguno se infringían derechos del demandante.
Identidad o semejanza entre productos o servicios
Este segundo requisito consiste en que las actividades desarrolladas en la
página web puedan colisionar con los bienes o servicios por los cuales fue
conferido el derecho sobre la marca similar o idéntica al nombre de dominio. No es
suficiente con que el nombre de dominio sea utilizado para fines comerciales, es
necesario además que distinga a productos o servicios que sean idénticos o
similares a aquellos identificados mediante la marca. Esta similitud, además, debe
ser suficiente como para que “se presten para inducir a error o engaño respecto de
la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos,
comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan
relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o
establecimientos” - Artículo 20 letra f de la ley 19.996.
108
La protección que otorga la ley 19.996 es amplia. Contempla la similitud de
los productos o servicios que 1)- formen parte de la clases cubiertas por la marca;
2)- sean bienes o servicios considerados bajo clases distintas, pero que sean
relacionadas; 3)- sean considerados bajo clases distintas, pero que de alguna
forma se indique una conexión entre los bienes y servicios. La ley 19.996 completó
el artículo 20 letra F indicando expresamente los casos en que se entendería la
similitud, dando posibilidades bastante extensas de confusión79.
La mayor parte de la doctrina consultada (autores y árbitros) coincide en
que, para que se produzca confusión, debe existir identidad o similitud en los
productos. Pero también existen opiniones divergentes, que declaran que esto no
sería un requisito forzoso para configurar la confusión. Así, se ha opinado que son
muchos y múltiples los requisitos a tener en cuenta para considerar que pueda
existir riesgo de confusión, y la identidad o similitud de los productos en uno entre
varios hechos, cuya ausencia puede ser compensada por otras variantes80, el
riesgo de confusión debe ser apreciado de manera global teniendo en cuenta
todos los factores presentes del caso en concreto.
De presentarse los requisitos revisados, debe concluirse que
probablemente exista un riesgo de confusión. En todo caso, la existencia o no del
riesgo es una apreciación que debe hacer el árbitro con respecto a cada caso
específico. Corresponde probar el riesgo de confusión a la parte que lo alega, en
aplicación del artículo 1698 del Código Civil. Pero la ley 19.996 contiene una
presunción de confusión en su artículo 19 bis D inc. final: “Cuando el uso hecho
por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o
establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumirá que existe
confusión.”.
79
La ley 19.039 en su artículo 20 letra f decía sólo “ Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos”, sin especificar estos supuesto. La ley 19.996 indica como supuesto de confusión que de alguna forma se indique una conexión entre los bienes y servicios, que es una situación en que los bienes podrían ser diferentes en sí mismos, bastando con una conexión para que se consideren suficientemente similares. 80
WAGNER Y FRASSI, reseñandos por García Vidal, Ángel en “Derecho de marcas e Internet”, 1º edición, año 2002, editorial Tirant lo Blanch, página 179 y 180.
109
Para evaluar el riesgo de confusión, el árbitro deberá tener como modelo la
capacidad media de discernimiento de los consumidores. A este respecto, se ha
dicho que los usuarios de Internet no corresponden a la media normal del resto de
los consumidores, en cuanto a información con que cuentan y capacidad de
discernimiento. Éstas características serían superiores en el grupo de personas
usuarios de Internet. Se ha dicho que tienen: a)- un nivel cultural mayor al de la
media, y b)- se percibe la marca en forma activa, en sentido que no se limita a
verla en el mundo “real”, sino que la busca en forma activa, tecleando el nombre
de dominio directamente. A este respecto, un estudio de Junio de 1997 realizado
por la Universidad de Chile81 determinó que en el país: el típico usuario de Internet
es hombre, joven, con estudios superiores, que utilizan Internet principalmente
para navegar; aunque también es alto el porcentaje de uso para buscar
información sobre productos y servicios, que es donde podría producirse la
confusión 82 (el 60% de la veces que se conectan, aprovechan de buscar
información sobre productos y marcas).
Teoría del Medio
La teoría del medio permite determinar cuando un nombre de dominio
vulnera derechos marcarios. Permite en qué casos es procedente que se asigne el
nombre de dominio al titular de la marca. Considera a Internet como un medio de
publicidad, información y transacción (en general, ve la Red como un medio de
comunicación), no distinto a un teléfono, un periódico o un programa de radio. Por
otra parte, se debe considerar que “el espectro de la propiedad marcaria está
limitado a los productos protegidos por el registro correspondiente, por lo tanto,
dado el carácter de especialidad marcario, no se puede pretender un derecho per-
81
Demographics and Behavior of the Chilean Internet Population. Rafael Mendoza, Miguel y Álvarez de Toledo, José. Estudio de 1997. On line http://jcmc.indiana.edu/vol3/issue1/mendoza.html; 82
Most people access the Internet for browsing or exploring, mentioning this behavior as a reason for about 80% of the times they connect. (... ). The second activity people do is search for information on companies and organizations (more than 60% of the time they connect). The third activity, very close to the second one, is the search for information about products and services (almost 60% of the time). In fourth place, we found that in about 50% of the cases people like to look for new things at their favorite sites. The pattern of behavior found in Chile is very similar to the one found in the studies done by Commercenet/Nielsen in the USA and Canada.
110
se sobre una denominación en internet por el sólo hecho de tener una marca
comercial. Para que efectivamente se produzca la infracción, en aplicación de la
teoría del medio, el nombre de dominio debe infringir la marca comercial
exclusivamente respecto del ámbito de protección de dicha marca83”.
Por tanto, si en el uso que se haga del nombre de dominio, que no es más
que un uso dentro de un medio (no distinto a un diario, por ej.), se infringen
derechos marcarios, entonces será procedente que esos derechos se protejan
mediante la asignación del nombre de dominio al titular de los derechos marcarios.
Esta infracción debe producirse según el principio de especialidad de los registros
marcarios, respecto del ámbito de protección de la marca. Este ámbito de
protección de la marca no se restringe a que las partes se desenvuelvan dentro de
la misma clase. Como determina la ley 19.996, además de pertenecientes a la
misma clase, los derechos marcarios pueden ser infringidos mediante actividades
que desarrolle las partes en clases distintas pero relacionadas (Art. 20 letra h); o
aquellas expresiones que indiquen una conexión entre los bienes y servicios
ofrecidos por las partes (art. 20 letra f):
Artículo 20.- “No podrán registrarse como marcas:
f) Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la
procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos,
comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan
relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o
establecimientos.
h) Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que
puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con
anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial o industrial
idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas.”. Una
marca no se infringe por el mero hecho de que el nombre de dominio sea idéntico
o similar a la marca, además es necesario que se vulnere el sector protegido por
83
Guillermo Carey Claro, “Aspectos sobre la naturaleza de los nombres de dominio en Chile “, artículo on line http://www.anfitrion.cl/actualidad/relacion/carey.html, 17/04/06
111
la marca, de forma que: “Por ejemplo, si una persona registró el dominio monza.cl
y lo usa para vender helados, el titular de la marca Monza que protege productos
relacionados con vehículos motorizados, no tendría derecho de invocar el registro
marcario por dicho uso.”84.
La nueva ley de marcas 19.996 aumenta la protección a las marcas
comerciales, en relación a la legislación anterior. Esta ley adecua la normativa
chilena a los acuerdos asumidos con la OMC. Una de sus grandes innovaciones
es la protección a las marcas notorias.85
Marcas notorias o renombradas
Todo lo dicho anteriormente se aplica a las marcas que no tengan la
característica de ser notorias. Con respecto a las marcas notorias, el tratamiento
es distinto; gozan de una protección especial aumentada. Las marcas notorias
tienen en derecho comparado un régimen aparte y distinto del que rige para el
resto de las marcas. Esto es efectivo también en Chile desde la reciente entrada
en vigencia de la ley 19.996, que en su artículo 20º, letra g, inc. 2 dispone:” De
igual manera, las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad,
podrán impedir el registro de otros signos idénticos o similares solicitados para
distinguir productos, servicios o establecimiento comercial o industrial distintos y
no relacionados, a condición, por una parte, de que estos últimos guarden algún
tipo de conexión con los productos, servicios o establecimiento comercial o
industrial que distingue la marca notoriamente conocida y que, por otra parte, sea
probable que esa protección lesione los intereses del titular de la marca notoria
registrada. Para este caso, la fama y notoriedad se determinará en el sector
pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos
84
Ejemplo de Guillermo Carey Claro en su artículo “Aspectos sobre la naturaleza de los nombres de dominio en Chile” on line http://www.anfitrion.cl/actualidad/relacion/carey.html 85
Esta mayor protección, sin embargo, está lejos de lo deseado por EEUU, el embajador norteamericano Craig Kelly incluso ha hecho notar la preocupación norteamericana por la legislación chilena, a la que se juzga insuficiente
85 En el seminario
"Comercializando valor: la importancia de construir marca y conocer al consumidor en EE.UU.", el embajador Kelly manifestó que "es mi deber como embajador el comunicar algunas preocupaciones de Washington", el día 28/09/2005
112
servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales en
Chile.” Este artículo consagra una protección adicional a las marcas notorias (idea
que tiene origen en la legislación de EEUU, especialmente en la anti dilution act).
En el caso de las marcas notorias no es forzoso que exista identidad o similitud
entre los productos, bastando con que se presente sólo el primer requisito: la
identidad o similitud entre los signos. Esto permitirá que las marcas notorias
puedan impedir –en cuanto a las marcas propiamente tales- el registro de otros
signos idénticos o similares, aunque se trate de rubros distintos y no relacionados.
Basta la existencia de una posible lesión a los titulares de la marca. La protección
se extiende protección no sólo a actos de violación de derechos marcarios
equivalentes directos, si no que también a “actos que generen un riesgo de lesión
para tal derecho86‖. Las marcas notorias son las únicas que tienen una protección
para la marca en sí, pues la idea fuerza de la legislación marcaria es la protección
a los consumidores, no a las marcas. Lo que se rompe con las marcas notorias,
protegidas hasta del riesgo de verse lesionadas. En el Diario Financiero se
resumen los efectos de esta nueva protección:,” marcas famosas como Falabella,
que normalmente son asociadas a una actividad específica como retail, podrán
impedir que terceros registren marcas confundibles para otros rubros distintos.(...)
Esto porque se incorpora la protección a marcas notorias chilenas, lo que permitirá
que marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad puedan ahora
impedir el registro de otros signos idénticos o similares aunque se trata de rubros
distintos y no relacionados.87” En síntesis, para que se entienda vulnerado el
derecho marcario sobre una marca notoria no será necesaria la infracción en
actividades relacionadas, porque no va a operar el principio de especialidad. Esta
lógica de las marcas notorias rompe el criterio establecido por la Teoría del Medio:
―Estos aspectos son discutibles cuando estamos en presencia de marcas famosas
y notorias que en cierta forma trascienden el principio de especialidad marcaria
86
Fallo de la corte de Dusseldorf, caso Epson, 4 de abril de 1997, párrafos 14V y 15 IV. On line
http://www.lawcircle.com/observer (12/02/06) 87
Entrevista a Juan Pablo Silva, reseñada en http://web.ceo.cl/609/article-69991.html (12/02/06)
113
según la parte de la doctrina y ciertos reconocimientos jurisprudenciales en la
materia.88”
La aplicación de esta protección reforzada de las marcas en conflictos
sobre nombres de dominio está por verse, se ha señalado que es discutible la
aplicación de la Teoría del Medio a las marcas renombradas. Pero podría
considerarse también que, dadas las especiales características de Internet, la
legislación sobre marcas no deba aplicarse directamente, sino adaptándola a la
materia de los nombres de dominio. Los nombres de dominio no tienen por función
esencial la identificación de su titular, bienes o servicios, por lo que no deberían
ser equiparados a las marcas. El análisis de cada caso deberá indicar si el nombre
de dominio está cumpliendo funciones de identificador, y sólo entonces será
procedente la aplicación de la ley de propiedad industrial. Por otra parte, incluso si
el nombre de dominio cumple funciones de signo distintivo, deberán ponderarse
las condiciones de cada caso para determinar la aplicación de la protección
reforzada a las marcas y de la presunción del artículo 19º bis D. Los nombres de
dominio pueden abarcar un sinnúmero de intereses distintos e igualmente valiosos
que los intereses comerciales amparados por las marcas. No sería procedente la
aplicación de las normas de propiedad intelectual, a menos que el nombre de
dominio estuviera amparando interese comerciales y, por tanto, actuando como
una marca. Fuera de esos casos, la aplicación de la legislación de marcas a casos
en que los nombres de dominio no estén identificando bienes o servicios, o
obedezcan a intereses no patrimoniales, no sería procedente; o, al menos,
deberán ser considerados además estos intereses no patrimoniales y la legislación
específica que los regule89.
Las marcas comerciales de renombre son bienes intangibles cuyo valor puede
superar con creces a cualquier otro activo de la empresa. Se entiende una mayor
88
CAREY CLARO, Guillermo “Aspectos sobre la naturaleza de los nombres de dominio en Chile “, artículo on line http://www.anfitrion.cl/actualidad/relacion/carey.html (17/04/06) 89
Por ejemplo;. El sitio de una fundación sin fines de lucro, de una ONG,; nombres de dominio que amparen el ejercicio de la libertad de conciencia –art.19 nº6 de la Constitución- , derecho de sindicalización –art. 19º nº16 de la Constitución más Código del Trabajo, etc)
114
protección en atención a esta importancia, y porque se entiende las marcas
renombradas estarían más expuestas a las inscripciones abusivas, que el resto de
las marcas. El argumento de que la marca sea notoria, y por lo tanto merezca una
mayor protección, era ya un argumento alegado por las partes en conflictos sobre
asignación de nombres de dominio, bajo la ley 19.039. Es de esperar que el
reconocimiento legal de esta calidad incrementará la importancia que las partes le
den a este argumento. Pero no se debe olvidar que la protección a las marcas
notorias tiene una razón de ser, tal es evitar inscripciones abusivas que
perjudiquen la capacidad de identificación de esas marcas (el efecto de dilución
del Federal trademark Dilution Act). Si esta mayor protección es utilizada de modo
que perjudique los intereses legítimos de otros, debería entenderse que es un
ejercicio abusivo de un derecho y un reverse domain hijacking.
VI. Asociación
Es conveniente iniciar este capítulo reseñando algunas definiciones del
concepto de asociación.
Definición del fallo arbitral “farmacias.cl”, resuelto por el juez árbitro Pablo
Canovas Silva: “El segundo riesgo, de asociación, no previene la confusión de
productos, sino que estos se asocien, ya que una persona ajena a la marca
famosa, se podría aprovechar de la reputación de ésta, perjudicando al titular de la
marca conocida. Si bien en este caso, no se requiere la identidad de producto, se
requiere la identidad de los signos en conflicto, lo que se da en este caso, como se
expuso en el párrafo anterior; no obstante, para que este riesgo sea real, necesita
de las siguientes condiciones: a) Que la marca tenga carácter renombrado; b) Que
se produzca aprovechamiento ilícito de la reputación del signo anterior; c) Que el
aprovechamiento ilícito se haga en beneficio propio o de un tercero (al respecto
véase Factbook Comercio Electrónico, Davara&Davara Asesores Jurídicos,
Editorial Aranzadi, año 2001, páginas. 120 y sgtes.).‖.
115
Definición de F.Carbajo Cascón90: Siguiendo la doctrina alemana, este autor
distingue entre riesgo de confusión en sentido estricto, y riesgo de confusión en
sentido amplio o riesgo de asociación. El riesgo de confusión en sentido estricto
tiene lugar sobre el propio signo y se proyecta sobre la identidad misma de la
empresa (los consumidores interpretan erróneamente el origen empresarial de la
actividad o productos en razón de la identidad o semejanza de los signos). En el
riesgo de confusión en sentido amplio o Asociación, no se confunden los signos ni
las empresas, pero características comunes entre los signos pueden llevar a los
consumidores a inferir un origen empresarial común; conducir al público a suponer
la existencia de lazos económicos u organizativos entre ellas, asociando un signo
con otro. El riesgo de asociación suele presentarse respecto a signos que sean
notorios en un determinado sector de actividad.
La actitud conciente de querer provocar confusión está bien descrita en el caso de
revocación “dimarc.cl”; ―Cree el Reclamante que existe una actitud manifiesta y
dirigida a confundir a los consumidores y usuarios de Internet en torno al origen o
prestador de los servicios obtenidos, generando una asociación de los signos en
conflicto, que se proyecta sobre la "identidad misma" de las empresas. Con esto,
se pretende que los consumidores deduzcan un origen empresarial común,
derivado de la reunión de una serie de circunstancias, tales como la cuasi
identidad de marca y nombre de dominio, venta de iguales productos, a idénticos
clientes o clientes potenciales, por un mismo medio de comunicación, que
conducen al público a suponer "a lo menos", la existencia de lazos económicos u
organizacionales entre ellas, asociando un signo con otro‖.
Los rasgos comunes en las definiciones estudiadas de “Asociación”,
permiten elucubrar una definición propia: la asociación es una forma de confusión,
en que el público consumidor no confunde los signos (marca y nombre de
dominio) en cuanto a los productos o servicios que éstos identifican, pero las
características de los signos inducen a error sobre el origen empresarial, indicando
90
Fernando Carbajo Cascón, “Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en internet” 2º edición, año 2002, Editorial Aranzadi, Navarra, España, nota al pie páginas 159 y 160.
116
erróneamente una relación comercial o industrial entre el titular de la marca y el
nombre de dominio. El público no piensa que el titular del nombre de dominio sea
el mismo de la marca, pero sí infiere una relación económica o respaldo entre
ambos, que es inexistente. De este modo el titular del nombre de dominio podría
estar aprovechándose ilegítimamente de la fama de la marca, induciendo a error a
los consumidores sobre el origen y calidad de la información contenida en la
página web, afectando también el prestigio de la marca.
Se produce asociación en los casos en que la empresa identificada por una
marca es relacionada erróneamente con la página web identificada por un nombre
de dominio, que de alguna manera es confundido por el público con la marca.
Debe tratarse, entonces, de una marca que goce de cierto reconocimiento, el
suficiente como para provocar la asociación en los usuarios de Internet. Pero no
es un requisito que se trate de una marca notoria, basta con que sea lo
suficientemente reconocida en su sector de actividad, como para que se produzca
la asociación.
Como es un subgénero de la confusión, la asociación debería cumplir con los
mismos requisitos. Y así se ha considerado en varios fallos, como por ejemplo
“bibliomayor.cl”, caso resuelto a favor del primer solicitante debido a que las
disímiles actividades entre ambos solicitantes no producirían confusión ni
asociación en el público: “...su uso no se refiere ni interfiere con las actividades
propias de una Universidad que llegue a causar equívocos en cuanto a su origen y
público destinatario.‖. Pero en muchos casos se ha obviado la identidad o similitud
entre los productos o servicios, esencial para la confusión91, bastando la identidad
o similitud entre las expresiones de la marca y del nombre de dominio para
establecer la existencia de un riesgo de asociación. Así, por ejemplo, el árbitro del
caso “mica.cl” falló a favor del primer solicitante pese a que no existía identidad o
91
Por ejemplo, los casos “pymeok.cl”, “labsonda.cl” y “cite.cl” fueron resueltos a favor de los segundos solicitantes, quienes basaran sus pretensiones en el riesgo de confusión y asociación, a pesar de que no se acreditara la identidad ni similitud entre los productos o servicios. En estos casos el árbitro parece determinar la existencia de asociación basándose únicamente en la identidad entre las expresiones de la marca y del nombre de dominio. Sin embargo, estos fallos no deben ser tomados como demostrativos de un criterio establecido, porque la no comparecencia del primer solicitante para ambos casos fue un factor tanto o más importante que los riesgos mencionados para que se fallara en su contra.
117
similitud en los servicios ofrecidos por los solicitantes (diseños de páginas web el
primer solicitante, persona natural: productos para el hogar el segundo solicitante,
una casa comercial). Este árbitro no descartó el requisito de la identidad o
similitud, pero falló en consideración a la identidad de los signos más un peligro
“potencial”; “Que, así las cosas, existiendo un peligro de confusión, por identidad
absoluta de los signos distintivos y por similitud potencial o real de los productos
que se ofrecen o podrían comercializarse, corresponde al arbitrador dispensar
medidas de cautela a favor de quien ostenta los derechos marcarios a que nos
hemos venido refiriendo(...)‖, debido a que “atendido que el ámbito de desarrollo
de actividades profesionales del Primer Solicitante podría eventualmente verse
relacionada o asociada con las actividades mercantiles del Segundo.92”. Es esta
interpretación del contenido del riesgo de asociación la que postulan los segundos
solicitantes en los casos “bibliomayor.cl” y “elcuervo.cl”93. En “elcuervo.cl”: “Que el
nombre de dominio "elcuervo.cl" es plenamente identificable con una renombrada
marca "CUERVO" de bebidas alcohólicas y típicamente mexicana, y creará desde
el primer momento una asociación equivocada en cualquier página o sitio Web
que exista en Chile, y ello evidentemente puede traer graves consecuencias
derivadas del error que se causará a los consumidores en cuanto al origen y
calidad de la información que se brinde en la página Web, lo que puede también
afectar el prestigio de los productos del actor‖.
En ciertos casos, el árbitro no ha necesitado siquiera de la identidad entre
los signos para determinar la existencia de un peligro de asociación. Es el caso
“rutadelasal.cl”, fallado en rebeldía del primer solicitante, en que se determinó que
dicho nombre de dominio podría asociarse a la actividad del segundo solicitante,
principal productora de sal en Chile: “Que el dominio en disputa tiene un
significado que se encuentra íntimamente ligado a la actividad comercial que
realiza y que por lo tanto al ser una de las empresas más conocidas en nuestro
92
La posibilidad de fallar en atención a un hecho futuro e incierto podría generar justificadas dudas; se está intentando satisfacer un requisito necesario con una suposición. En especial teniendo en cuenta que, si eventualmente aconteciera la situación descrita, el segundo solicitante cuenta con el procedimiento de revocación para defender sus derechos. 93
Ambos fallados en contra del segundo solicitante.
118
país, existe una asociación evidente para los usuarios de la red entre este nombre
de dominio y Sociedad Punta de Lobos S.A‖.
La existencia de un riesgo de asociación no tiene, por lo tanto, un criterio
fijo en la jurisprudencia. Si bien puede establecerse que los árbitros aceptan la
idea que la asociación debería cumplir con los requisitos de la confusión: y que los
casos en que se determinó un riesgo de asociación pese a la no correspondencia
entre productos o servicios, en su mayor parte fueron fallados en rebeldía del
primer solicitante, lo que seguramente tuvo trascendencia en que se fallara en su
contra.
Riesgo de asociación: subgénero de la confusión o figura autónoma?
Como señala Javier A. Mestre, el riesgo de asociación ha sido objeto de
una agria polémica en la doctrina española94. La discusión se centra en determinar
si el riesgo de asociación es un tipo de confusión, o si se trata de una figura
autónoma, con características propias y distintas del riesgo de confusión. El fondo
de la polémica yace en que, si la asociación es un subgénero de la confusión,
entonces deberá cumplir con los mismos requisitos de identidad o similitud de los
productos o servicios confrontados. Si, por el contrario, se la considera una figura
distinta, entonces no será requisito para la existencia del riesgo de confusión este
identidad o similitud de los productos, ofreciendo una protección a la marca que
supera el principio de especialidad.
Si la asociación es parte del riesgo de confusión, entonces en los supuestos
donde no exista identidad o similitud entre los productos o servicios, no podría
darse jamás una infracción a la legislación marcaria. En esos casos el solicitante
titular de la marca deberá recurrir a la legislación sobre competencia desleal, la
94
MAESTRE RODRÍGUEZ Javier A, “El derecho al nombre de dominio”, edición única, 2001, editorial Dominiuris.com 2001,
Ed. dominiuris.com. página 84.
119
que sí puede operar sancionando ilícitos en los casos en que no exista la identidad
o similitud exigida por el derecho de marcas.
Asociación como una figura autónoma: Esta doctrina
considera que el riesgo de asociación es independiente de la existencia de una
identidad o similitud en los productos o servicios, situación que es un requisito sine
qua non de la confusión. Es, por lo tanto, un concepto más amplio que la
confusión. Se acepta la posibilidad de infracciones al derecho marcario, incluso si
no hay identidad o similitud en los productos y servicios.
Asociación como una forma de confusión: Según esta
doctrina, para que exista un riesgo de asociación es necesaria una relación de
competencia entre las partes solicitantes, manifestada en la identidad o similitud
de los productos o servicios. En este caso, los supuestos concurrenciales (donde
no se aprecia esta identidad o similitud) no podrían constituir infracciones a la
legislación marcaria, aunque sí a la de libre competencia.
Al parecer, esta polémica en la doctrina tiene su origen en la interpretación
de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo
de las Comunidades Europeas, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia
de marcas (89/104/CEE), de la UE, que dice: (artículo 4º, titulado “Otras formas de
denegación o de nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores”) ―1. El
registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su
nulidad: (letra b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser
idénticos o similares los productos o servicios designados por ambas marcas,
exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de
asociación con la marca anterior.‖.Un fallo del Tribunal Benelux estableció que
“existe semejanza entre una marca y un signo cuando, teniendo en cuenta las
peculiaridades del caso, en particular, la fuerza distintiva de la marca, la marca y el
signo, considerados en sí mismos y en sus relaciones mutuas, presentan, desde el
punto de vista fonético, gráfico o conceptual, una similitud que permita establecer
120
una asociación entre el signo y la marca95”, jurisprudencia que considera que
puede existir asociación sin los requisitos de la confusión. Se entiende que basta
una relación entre la marca y el signo (nombre de dominio) que sea capaz de
evocar la marca, sin necesidad de similitud entre procductos o servicios. La
percepción de los consumidores relaciona los signos, a menudo de forma
inconsciente, trasmitiendo al nombre de dominio el “goodwill” de la marca,
perjudicando a ésta y provocando dilución. Esta jurisprudencia interpreta la
Directiva en conformidad con la Ley uniforme Benelux sobre las marcas, y es el
criterio defendido por los gobiernos belga, luxemburgués y neerlandés. Según esta
tesis, existirían tres supuestos relativos a la asociación: ―en primer lugar, el
supuesto en el que el público confunde el signo y determinada marca (riesgo de
confusión directa); en segundo lugar, el supuesto en el que el público establece un
vínculo entre los titulares del signo y de la marca y los confunde (riesgo de
confusión indirecta o de asociación); en tercer lugar, el supuesto en el que el
público relaciona el signo y la marca, debido a que la percepción del signo evoca
la marca, sin, no obstante, confundirlos (riesgo de asociación propiamente dicho)‖.
Fernando Carbajo Cascón declara como superada esta discusión sobre la
naturaleza del reisgo de asociación. Cita la sentencia del TJCE96 de 11 de
noviembre de 1997 en el caso Sabel BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, en
que se concluye que el riesgo de asociación es parte integrante del riesgo de
confusión, y por lo tanto no otorga protección al signo fuera del principio de
especialidad. Este fallo contradice al del Tribunal de Benelux en los siguientes
términos: “Tal interpretación de la Directiva es rechazada tanto por el Gobierno del
Reino Unido como por la Comisión.
A este respecto, procede recordar que la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la
Directiva sólo es aplicable cuando, debido a la identidad o similitud de las marcas
y los productos o servicios designados, «exista por parte del público un riesgo de
confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior». Pues
95
Reseña del fallo Jullien/Verschuere, sentencia de 20 de mayo de 1983, citada en la decisión prejudicial del TJCE de 21 de diciembre de 1988. 96
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
121
bien, según estos términos, el concepto de riesgo de asociación no es una
alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el
alcance de éste. Los propios términos de esta disposición excluyen, pues, la
posibilidad de aplicarla si no existe, por parte del público, un riesgo de confusión.”.
Por lo tanto, y siguiendo lo postulado por Carbajo Cascón, debe considerarse que
el pronunciamiento del TJCE ha establecido, como reza la parte resolutiva del
pronunciamiento prejudicial: “EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, pronunciándose sobre
la cuestión planteada por el Bundesgerichtshof mediante resolución de 29 de junio
de 1995, declara:
El criterio de «riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación
con la marca anterior», contenido en la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la
Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia
de marcas, debe interpretarse en el sentido de que la mera asociación entre dos
marcas que el público podría hacer por medio de la concordancia en su contenido
conceptual no basta, por sí sola, para deducir la existencia de un riesgo de
confusión en el sentido de la citada disposición‖.
VII. Dilución
La dilución de una marca es el perjuicio al valor distintivo de este signo para
distinguir a su empresa y prestaciones en el mercado. Se ha definido como
“Dilución marcaria: La dilución es el cercenamiento gradual o la dispersión de la
identidad y retención de la marca o nombre en la mente del público, por su uso en
productos competitivos. (...)Se produce cuando una marca notoria disminuye su
poder distintivo como consecuencia del uso que hacen terceros para distinguir
otros productos o servicios de los de la marca notoria o productos de inferior nivel
o calidad”97. La Federal Trademark Dilution Act, conocida como la “ley
antidilución”, la define como: "the lessening of the capacity of a famous mark to
97
MERCURIALI, Carlos “El desafío de las marcas en Internet”, Revista de derecho Informático Nº 27, octubre de 2000.
122
identify and distinguish goods or services, regardless of the presence or absence
of (1) competition between the owner of the famous mark and other parties, or (2)
likelihood of confusion, mistake, or deception." Una traducción libre de esta
definición es: “La disminución de la capacidad de una marca famosa para
identificar o distinguir bienes o servicios, sin considerar la presencia o ausencia de
(1) una relación de competencia entre el propietario de la marca famosa y las
demás partes o (2) la posibilidad de confusión, error o engaño”. Las características
principales de la Dilución son, por lo tanto, a)- que se da únicamente en el caso de
marcas famosas, b)- no es una subclase de la confusión, desde que no deben
necesariamente cumplirse los requisitos propios de la confusión, c)- no depende
de la presencia de otras posibilidades de perjuicios a la marca notoria, como
confusión, engaño o error. Para que pueda existir posibilidad de dilución marcaria,
bastaría que se inscriba como nombre de dominio una marca famosa ajena; en
síntesis, el mero uso no autorizado de una marca famosa constituiría dilución en
los términos de la Ley antidilución.
Parecería que las características de la dilución la vuelven una institución
jurídica fuerte y protectora de los derechos marcarios, pero en la práctica no
resulta tan efectiva. El requisito de que la marca deba ser famosa inhibe la
aplicación de la dilución en un gran número de casos.
Para el análisis de la dilución se seguirá lo dispuesto por la Federal
Trademark Dilution Act, la legislación y jurisprudencia norteamericana en general,
por ser esta una institución reciente surgida en EEUU.
La Federal Trademark Dilution Act (FTDA) y su aplicación en EEUU
Firmada por el presidente Clinton en 1996, la FTDA es una ley federal
creada con la intención de que los titulares de marcas famosas tuviesen un arma
para perseguir el uso no autorizado de su marca en situaciones no competitivas.
123
Desde entonces ha sido ampliamente aplicada en conflictos por nombres de
dominio. Bajo esta ley federal, la dilución puede ocurrir incluso cuando quien utiliza
la marca no es un competidor del titular de la marca, o cuando no existen
posibilidades de confusión, debido a que cautela otro tipo de daño propio de la
dilución. Este daño consiste en el debilitamiento o reducción de la habilidad de una
marca, para distinguir en forma clara y precisa a la empresa fuente de un producto
o servicio.
Ciertos usos de marcas famosas quedan expresamente excluidos de la
FTDA. Son: (1) “Fair Use” de una marca, en el contexto de promociones o
anuncios comerciales que utilicen comparaciones. (2) non-commercial uses, los
usos no comerciales de la marca tales como parodia, sátira o comentarios
editoriales; y (3) cualquier forma de noticias o comentarios de noticias.
La FTDA no ha tenido la aplicación que se esperaba. Al parecer los
tribunales de EEUU no se acostumbran a un argumento que se base
exclusivamente en la similitud de los signos en conflicto. Pese a lo tajante de la
FTDA, algunas cortes exigen que se pruebe efectivamente el peligro de dilución o
un perjuicio económico efectivo, o establecen factores para guiar sus resoluciones
que implican riesgo de confusión98. La reluctancia a la aplicación de la FTDA se
debe a que se la ha visto como una posible amenaza a la libertad de expresión y a
los intereses de los pequeños comerciantes. Incluso se la ha percibido como un
intento de modificar los fines tradicionales de la legislación marcaria, para llevarla
a proteger intereses comerciales por sobre la protección a los consumidores.
Debido a que la finalidad esencial de la legislación sobre marcas en EEUU se
enfoca a evitar la confusión, la teoría de la dilución cambia abruptamente el foco
de análisis al determinar que la diferencia de actividades económicas y mercados
relevantes no tiene importancia para apreciar un riesgo de dilución.
98
Ver artículo de LATIMER, HUGH “U.S Supreme Court Splits the Dilution Baby”, de abril de 2003, a propósito del caso Moseley v. Victoria Secret Catalogue. On line http://www.wrf.com/publication.cfm?publication_id=10888 (17/04/06)
124
La Corte Suprema de EEUU ha restringido la interpretación de la FTDA,
cuando a propósito del caso Moseley v. Victoria Secret Catalogue, una serie de
instituciones en calidad de amici curiae solicitaron a la Corte una interpretación de
la FTDA, alegando que si se la interpretaba en forma amplia se estaría
expandiendo el ámbito de protección marcaria hasta la creación de verdaderos
monopolios. La Corte Suprema determinó que no bastaba la identidad o similitud
entre los signos para que existiera dilución, sino que esta debía ser probada.
Sugirió además que la FTDA se refiere sólo a la dilución de la capacidad de
identificación de una marca, y no contempla los casos de perjuicios a la imagen o
reputación de una empresa, producto o servicio99. En la actualidad se encuentra
en proceso de ser dictada la “The Trademark Dilution Revision Act of 2005” o H.R
683, actualización de la FTDA.
La dilución es un concepto jurídico novedoso introducido a escena por la
FTDA, que no ha tenido una buena acogida, principalmente porque se la percibe
como un cambio de foco en la legislación de marcas, que apunta a proteger más a
los titulares de las marcas famosas que a los consumidores, haciéndola similar a
las leyes de protección de patentes o de copyright.
Tipos de dilución
La FTDA distingue dos tipos de dilución: “blurring” y “tarnishment”. Blurring
es el debilitamiento de la capacidad de identificación del signo, debido a que la
marca que originalmente identificaba a sólo un titular, comienza a ser utilizada por
otros, para distinguir otros bienes o servicios no competitivos, con lo que la marca
se desliga de la empresa, productos o servicios que identificaba en un inicio. La
significación unívoca del signo para designar a su titular original se debilita. Así,
por ejemplo, una marca notoria como “Sony” podría ser utilizada para identificar a
99
Con este fallo se confirma la idea que “the FTDA has failed to live up to its potential, and has failed to provide owners of famous marks the protection that they rightly or wrongly anticipated.” Artículo de IRA JAY LEVY, FTDA – Much hobbed one year after Victoria`s Secret.
125
una empresa de restaurantes, o a una línea aérea, actividades del todo ajenas con
las que realiza la empresa que se identifica con “Sony”, generando además bienes
o servicios distintos a los identificados con esta marca. No sería un caso de
confusión ni de asociación. Pero si otros comienzan a utilizar la marca “Sony”,
creando entonces un “Sony” de comida, “Sony” de viajes, el carácter distintivo de
la marca se debilita pues ya no identifica a un único titular. Ejemplos reales son la
utilización de la marca Buick para aspirinas, y Kodak para pianos100.
El segundo tipo de dilución es el “tarnishment”. En este caso, el uso de la
marca degrada, ridiculiza o empaña la cualidad distintiva de la marca. Por ejemplo,
el uso no autorizado de una marca como un nombre de dominio que identifique
productos de poca calidad o relacione la marca con un contexto que resulte
perjudicial para la imagen del titular de la marca o de sus productos. Un ejemplo
es el uso de la marca “Barbie´s playhouse” para un sitio web de pornografía.
El carácter de “marca famosa” necesario para justificar la posibilidad de
dilución de la marca es una cuestión de hecho, entregada a la apreciación del
tribunal.
Para que existe dilución es necesario que se haga uso comercial de la
marca. En este sentido, cabe señalar el uso que de ha dado a la FTDA en casos
de cybersquatting, en los que se ha alegado que el registro de marcas ajenas
como nombres de dominio no constituye un uso comercial de las mismas, dado
que los sitios web construidos por los cyber-squatters no venden ni promocionan
productos. Sin embargo, las cortes han determinado que existe un uso comercial
de la marca cuando una persona negocia inscribiendo nombres de dominio
coincidentes con marcas famosas, y luego venciéndolos a los titulares de las
marcas. Como jurisprudencia típica de estos casos se suele citar el caso
“Panavision v. Toeppen”, aunque es más conocido por iniciar el estereotipo del
ciberocupador.
100
Sobre los pianos Kodak se determinó que “ Kodak pianos, without more, constitutes dilution, since Kodak no longer would be "unique" or "singular."” (House Report, H. Rep. at 1030. )
126
La dilución en conflictos.cl
Ni la ley 19.039 ni su posterior modificación, la 19.996, contemplan
expresamente la dilución. Sin embargo, en atención al carácter del arbitraje que se
lleva a cabo en la resolución de conflictos por asignación, es perfectamente
posible que los árbitros resuelvan teniendo en cuenta un elemento de la doctrina
extranjera, como es la dilución. Por otra parte, la ley 19.996 sí contempla una
protección aumentada en caso de marcas notorias en su artículo 20 letra g): “las
marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad, podrán impedir el
registro de otros signos idénticos o similares solicitados para distinguir productos,
servicios p establecimiento comercial o industrial distintos y no relacionados, a
condición, por una parte, de que estos últimos guarden algún tipo de conexión con
los productos, servicios o establecimiento comercial o industrial que distingue la
marca notoriamente conocida y que, por otra parte, sea probable que esa
protección lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada. Para este
caso, la fama y notoriedad se determinará en el sector pertinente del público que
habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a
esos establecimientos comerciales o industriales en Chile”.
Si bien es una protección aumentada con respecto a las marcas no
notorias, se mantiene como requisito tener al menos una conexión entre las
actividades de las partes. También se exige que sea probable que se lesione los
intereses del titular de la marca notoria. No es una protección tan radical como la
que establece la FTDA. Un punto en común con ambas legislaciones es que la
notoriedad de la marca es un hecho que debe ser apreciado por el juez en cada
caso específico, si bien la ley 19.996 entrega una guía para determinar si una
marca es notoria o no, mandando que sea determinando según el público habitual
en el mercado específico.
127
Se observa que las partes conectan la dilución con otro concepto: la
identidad comercial. De tal forma que la dilución es en parte entendida como el
perjuicio no sólo sobre la capacidad de identificación de la marca, sino también
con el daño causado a la identidad comercial.“Identidad comercial” designa la
imagen de la marca en el mercado, el grado en que los consumidores relacionan
la marca con determinadas características deseables. Es la reputación de la
marca y la confianza de su clientela hacia los bienes, servicios o empresa que se
identifican mediante ese signo. Equivale al concepto de “goodwill”, que es un
favorable posicionamiento de la marca en los consumidores, constituyendo un
activo esencial; un perjuicio al goodwill de la marca es tanto o más perjudicial que
el debilitamiento de la capacidad de la marca para identificar. En este sentido, el
segundo solicitante en el caso “elfinanciero.cl” alegó que “Hace presente que
puede producirse el delicado tema de la "dilución marcaria", ya que si en el
mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria muy
similar a las marcas del opositor, que identifique determinados servicios o
productos que no corresponden a don Víctor Manuel Ojeda Méndez, generándose
un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado al signo solicitado, lo
que traduciría en un atentado a la "identidad comercial", avalándose un
aprovechamiento injusto e ilegal por la contraparte, del prestigio y fama que
actualmente goza don Víctor Manuel Ojeda Méndez y sus empresas en el
mercado”. En “pesquera-miramar.cl” el segundo solicitante también alega
perjuicios a su imagen comercial: “si en el mercado y en la publicidad comienza a
circular una expresión identificatoria idéntica a las marcas, dominios y razón social
de su representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique servicios
que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un
debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados
por su mandante. Esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho
ya que se está afectando el derecho de propiedad que su mandante tiene sobre su
imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y
constitucional. Sostiene que en definitiva, lo anterior se traduce en un importante
atentado a la "identidad comercial", un concepto que es reconocido como uno de
128
los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto, la máxima
protección jurídica”.
En los árbitros, un criterio recurrente asociado con la dilución es que el
solicitante que alega dilución se identifique realmente con el signo, de tal forma
que exista un peligro cierto de perjuicio para ese solicitante. Es decir, que sea
factible que en una búsqueda intuitiva en la red, un consumidor encuentre al
nombre de dominio buscando los bienes, servicios o empresa identificados por la
marca. En “ebelparis.cl” el árbitro determina que “Almacenes Paris es una marca
que es de reconocida trayectoria y que se encuentra asentada en el público
consumidor, de manera tal, que cuando los usuarios-consumidores de Internet,
buscan encontrar información de Almacenes Paris y/o sus productos, lo harán
instintivamente a través de los nombres de dominio "Almacenesparis.cl" ó
"Almacenesparis.com", nombres de dominio, que como consta en autos y como lo
declara el segundo solicitante a fs. 120, son de titularidad de Almacenes Paris
Comercial S.A., no existiendo consecuentemente, riesgo de dilución de la marca o
de confusión en el público consumidor”. Por último, es necesario que el titular de la
marca pretenda identificarse mediante ese signo, para que exista efectivamente
una dilución que le resulte perjudicial. En este sentido, el árbitro de
“cristalinternet,cl” determinó que: “De esta forma, el que esa parte, pese a ser
titular de distintos nombres de dominio sólo utilice efectivamente "cristal.cl", hacen
presumir fundadamente su intención de identificarse en la Red bajo esta única
denominación, la que, conforme a los criterios de distintividad secundaria, sí podrá
analizarse bajo los parámetros de fama y notoriedad que han sido invocados”.
Cuando la parte ya cuenta con una fuerte presencia en Internet, si es titular
de varios nombres de dominio coincidentes con su marca y, por lo tanto, tiene
asegurada una ubicación preferente en los buscadores, podría entenderse que un
solo nombre de dominio no sería suficiente para causar dilución en el mercado
virtual. Esta hipótesis es extraída del fallo de “directoriointernet.cl”: “Que en
cuanto a que con la asignación del dominio al primer solicitante se produciría
129
dilución de los signos de que es titular la segunda solicitante, éste árbitro estima
que no es efectivo, puesto que, como ha acreditado esta misma parte, hoy en día,
sin contar con el nombre de dominio en disputa, goza de una gran presencia en
los buscadores, los que la arrojan dentro de su primera página de resultados una
referencia a sus productos, lo cual lleva a sostener que su imagen en la red está
ampliamente reconocida. Asimismo, como esta misma parte acredita, cuenta con
un alto número de nombres de dominio, que si bien acreditan su interés legitimo
por tener presencia en la red, dan fuerza suficiente para estimar que cuenta con
los medios necesarios para garantizar su preminencia y ubicuidad frente a los
usuarios de Internet”.
Por último, cabe señalar que los árbitros exigen al menos una conexión
entre las actividades económicas de las partes, para estimar que puede existir
dilución. En “cristalinternet.cl” el árbitro desestimó el argumento de la dilución:
“Que en el caso de autos no existe riesgo de dilución de la marca, por cuanto
ambos solicitantes actúan en sectores distintos del mercado”. También el árbitro
de “pesquera-miramar.cl”: “De otra parte, como sostiene esa misma parte, su
representada se desenvuelve en el sector textil, y siendo así se hace más remota
la posibilidad de riesgo de dilución de la marca, por cuanto ambos solicitantes
actúan en sectores distintos del mercado”.
En conflictos por asignaciones de nombres de dominio, las partes suelen
invocar a su favor la dilución de su marca. Pese a lo frecuente de este argumento,
no es mayormente relevante para los árbitros al momento de fallar. Seguramente
se debe a que no a prendido la concepción estadounidense de que la dilución
pueda operar como una figura independiente, bastando la identidad o similitud
entre la marca notoria y el nombre de dominio para entender que existe dilución.
Por el contrario, se exige al menos una conexión entre las actividades económicas
de las partes, configurándose un requisito de la confusión. Es bastante probable
entonces que, antes de determinar la existencia o no de dilución, los árbitros fallen
considerando la posibilidad de confusión, como sucedió en “havanaclub.cl” y
130
“hugoboss.cl”, dos casos en que era bastante plausible aplicar el criterio de la
dilución, pero que fueron resueltos por el de confusión. El requisito de notoriedad
de la marca es también un punto en contra, debido a lo difícil de determinar
cuando una marca es notoria y merece una protección aumentada. Finalmente, la
entrada en vigencia de la nueva Ley de Propiedad Industrial (ley 19.996),
posiblemente marque un cambio respecto al concepto de dilución, hasta ahora
relegado frente al de confusión. En efecto, esta ley contempla la protección a las
marcas notorias, exigiendo sólo un grado de conexión entre las actividades de las
partes, requisito menor al que contempla la confusión. Es factible entonces que la
nueva ley entregue a las marcas notorias una protección aumentada al punto de
poder impedir el registro de marcas idénticas o similares aún en rubros distintos: la
protección que otorga el peligro de dilución de una marca. Por lo tanto, y ante las
nuevas disposiciones legales, cabría esperar que la importancia de la dilución
como argumento aumente.
VIII. Libre Competencia
Las infracciones a la libre competencia están contempladas en el artículo 14
del Reglamento: “Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su
inscripción no contraríe las normas vigentes sobre (...)los principios de la
competencia leal y de la ética mercantil‖. No todas las posibles infracciones a la
competencia leal y ética mercantil deben regirse únicamente por la legislación de
libre competencia, como señala el segundo solicitante en el caso “exxonmobil.cl”
otra legislación aplicable ante los supuestos del artículo citado son “la
Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL;
en la Ley 19.039; en el artículo 19 No 25 de la Carta Fundamental; en el Convenio
de París para la Protección de la Propiedad Industrial; en el ADPIC (TRIPS),
Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados
con el comercio; asimismo, basó su argumentación en lo que ha señalado la
Comisión Preventiva Central de los Organismos de Defensa de la Competencia
creados por el DL 211, en relación con los nombres de dominio y el tráfico virtual”.
131
Pero la actual Ley 19.911 puede subsumir los casos en que se entienda vulnerado
el Orden Público Económico mediante la inscripción abusiva de un nombre de
dominio. El artículo 3º de esta ley describe en forma amplia los comportamientos
que infringen la Libre Competencia como: ―º.- El que ejecute o celebre, individual o
colectivamente, cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o
entorpezca la libre competencia, o que tienda a producir dichos efectos, será
sancionado con las medidas señaladas en el artículo 17 K de la presente ley, sin
perjuicio de las medidas correctivas o prohibitivas que respecto de dichos hechos,
actos o convenciones puedan disponerse en cada caso.”. Sigue el artículo
mencionando a vía ejemplar una serie de situaciones en que se infringen las
disposiciones legales de esta ley, de las cuales la letra c), “Las prácticas
predatorias, o de competencia desleal, realizadas con el objeto de alcanzar,
mantener o incrementar una posición dominante.‖, es el más descriptivo de las
situaciones de abuso el inscripción de nombres de dominio. Se tiene, por tanto, un
artículo plenamente aplicable a las prácticas abusivas en la materia en estudio en
una doble perspectiva: sancionando en forma general toda inscripción que impida,
restrinja o entorpezca la libre competencia (o tienda a hacerlo), y aquellas
prácticas de la letra c), relacionadas con una posición dominante en el mercado.
En el capítulo III.b.5 se mencionó que los argumentos más utilizados para
alegar infracciones a la libre competencia son: a)- el aprovechamiento indebido de
la fama y la notoriedad ajena, y b)- impedir el acceso a Internet por medio de una
denominación que identifica al solicitante101. Estos son argumentos que las partes
alegan conjuntamente, pero para su mejor análisis, serán desarrollados por
separado. Cabe señalar que los órganos encargados de velar por la libre
competencia se deben a la protección de la transparencia y buen funcionamiento
101
En el fallo de “amarillasmercantil.cl” se describen las prácticas atentatorias a la libre competencia en que puede incurrirse en la inscripción de un nombre de dominio de la siguiente manera: “Que, establecida de esta forma las facultades jurisdiccionales de este Sentenciador en materia de competencia leal, preciso es destacar que serán objeto de análisis para la decisión de este conflicto aquellos eventuales o supuestos actos de los solicitantes que tengan por finalidad generar confusión en el mercado, aquellos que tiendan de alguna forma tomar provecho de la notoriedad ajena y aquellos que constituyan barreras de entrada producto de posiciones de abuso de poder”. Durante el estudio previo a la realización de este capítulo se consideró que el aprovechamiento de la notoriedad ajena implica necesariamente confusión o asociación, por lo que ambos casos se engloban en “aprovechamiento indebido de la fama y notoriedad ajena”. Y el argumento de que el nombre de dominio impide el acceso a Internet incluye aquellos actos que constituyen barreras de entrada derivados de un abuso de posición dominante. Juez árbitro Saieh Mena, Cristián, fallo de 17 de junio de 2003
132
del mercado, y no a los derechos individuales de las partes en conflicto, por lo que
los solicitantes en un conflicto por nombres de dominio deberán probar que una
inscripción determinada obstaculiza el debido funcionamiento del mercado, no que
infringe derechos propios de ese solicitante. La materia regulada por esta
legislación es el Orden Público Económico y no los derechos subjetivos de los
solicitantes, pues está ―destinada a la protección de un bien jurídico que importa al
común de las personas, el que en caso de verse alterado, debe ser repuesto, aún
cuando el asunto se trate o haya surgido de una contienda entre partes102‖.
Tomar provecho de la fama y notoriedad ajenas
Es un argumento usado con frecuencia, generalmente por un segundo
solicitante con derechos sobre la utilización de una marca conocida. No se
requiere que la marca sea notoria para que se de una situación de
aprovechamiento, pero la marca debe ser al menos lo suficientemente conocida
en su mercado relevante como para hacer creíble tal aprovechamiento. Esta figura
requiere necesariamente de un riesgo de confusión o asociación, únicos casos en
que puede existir aprovechamiento de la fama de una marca ajena. En la reseña
del dictamen de la Comisión Preventiva, en el caso de “atika.cl”, el titular de la
marca “atika” alega como infracción a la libre competencia que el uso del nombre
de dominio por un tercero ajeno a la marca “probablemente provocaría confusión o
engaño en el público consumidor, el cual creería que dicha página pertenece a su
representada, o que ésta la ha entregado en licencia a la denunciada o que
consiente en dicha utilización. La conducta denunciada constituye una alteración a
la transparencia del mercado y produce un perjuicio manifiesto a los
consumidores, al inducirles a posibles errores.”. El informe del Fiscal Nacional
Económico considera que el registro como nombre de dominio de una marca
conocida, efectuado por una empresa competidora, creará “un factor potencial de
error o confusión de los usuarios de ese medio de comunicación, que, obviamente,
asociarán el nombre de dominio con la empresa propietaria de la marca.‖. El
102
Dictamen de la Comisión Preventiva en “atika.cl”, Rol N° 364-01 FNE, 12 de octubre de 2001. on line http://www.nic.cl/normativa/fallos/atika.html
133
Dictamen de la Comisión Preventiva en “avon.cl” determinó que la inscripción de la
marca afamada de un competidor como nombre de dominio ―constituye un
aprovechamiento indebido de valores y esfuerzos ajenos, que limita el normal
desarrollo de las actividades de un tercero en el mercado virtual y, además, es
factor de error o confusión en los usuarios de ese medio de comunicación, quienes
obviamente pensarán que el sitio web al que accede el nombre de dominio
pertenece a la empresa cuyo signo típico reproduce o a alguien relacionado con
ella.‖
En “atika.cl” y “avon.cl” se consideró que la conducta del primer solicitante,
en ambos casos una empresa que registró como nombre de dominio la marca de
la competencia, es un caso de competencia desleal como lo describen los
artículos 1º y 2º letra f) del D.L 211 de 1973. El artículo 1º del D.L 211 dispone:
“Art. 1. El que ejecute o celebre, individual o colectivamente, cualquier hecho, acto
o convención que tienda a impedir la libre competencia dentro del país en las
actividades económicas, tanto en las de carácter interno como en las relativas al
comercio exterior, será penado con presidio menor en cualquiera de sus grados.
Cuando el delito incida en artículos o servicios esenciales tales como los
correspondientes a alimentación, vestuario, vivienda, medicina o salud, la pena se
aumentará en un grado.‖ Mientras que el artículo 2º letra f): ―En general, cualquier
otro arbitrio que tenga por finalidad eliminar, restringir o entorpecer la libre
competencia‖.
Para que exista un aprovechamiento de la fama ajena debe producirse
previamente una confusión o asociación en el público consumidor, que redunde en
un beneficio indebido para quien inscribió como nombre de dominio la marca
ajena. Por lo tanto, deben cumplirse los supuestos de la confusión. El nombre de
dominio debe contener una expresión idéntica o similar a la expresión de la marca,
y las actividades de los solicitantes estar relacionadas. En cuanto a la similitud
entre las expresiones, el caso “exxonmobil.cl” se resuelve: “Que, en consideración
a lo anterior, no otorgar la protección señalada podría conducir a una grave
134
problemática que supondría el registro de nombres de dominio equivalentes e
idénticos a marcas o signos notorios por quiénes no son titulares de éstos, con los
cuantiosos perjuicios patrimoniales que dicha situación podría acarrear para las
personas jurídicas interesadas, amén de los usuarios de los productos y servicios
respectivos y, desde luego, a la sociedad como un todo, en la que el
relacionamiento social, cultural, político y, desde luego económico, crece
exponencialmente a través de Internet”. En cambio, en “flujometros.cl” se
determinó que la similitud no era suficiente como para causar confusión: “cabe
entonces determinar en que medida el nombre de dominio solicitado tiene alguna
similitud con la denominación "Metro", en términos de afectar substancialmente la
actividad del titular de esta última. Esta situación a juicio de este Árbitro no ocurre
por las siguientes razones:(...) la expresión "flujometros", asociada con
instrumentos o aparatos técnicos medidores de flujos; y por la otra la expresión
"Metro", notoria y conocida en nuestro país, como identificatoria de un sistema de
transporte de pasajeros (...)” lo que se apoya en que los solicitantes no tienen
rubros de actividad coincidentes.
Sobre las actividades económicas relacionadas, el árbitro de
“amarillasmercantil.cl” y de “facsa.cl”determinó que “entre los principios generales
que informan el concepto de competencia se encuentra la participación de los
sujetos que compiten en mercados iguales o similares, es decir, la competencia
requiere no sólo de una noción jurídica de participación en la vida económica de la
sociedad, sino de una noción concreta de participación en un rubro similar, que
enfrente a los competidores ante grupos objetivos similares de consumidores103”.
Si los solicitantes no ejercen actividades económicas similares, no hay riesgo de
confusión ni de asociación y, por ende, no hay posibilidades de aprovechamiento
indebido. En el caso “elmetro.cl”, en que el primer solicitante era una ferretería
llamada “El Metro” y el segundo solicitante a empresa Metro S.A, el árbitro
determinó que “este Tribunal debe señalar que, indudablemente, nos encontramos
103
Criterio relevante, por ejemplo, para resolver “saldefrutatex.cl”: “una situación que agudiza la imposibilidad de asignar el nombre de dominio en conflicto a MAVER S.A. es que dicha empresa posee la calidad de competidor comercial para el mismo producto, dado lo cual el potencial de confusión y dilución en este caso es radical.” Juez árbitro Sanchez Serrano, Gonzalo, fallo de 8 de octubre de 2003
135
frente a dos mercados objetivos diversos, en lo que no se advierte concurrencia de
naturaleza alguna que haga a lo menos presumir atentados contra la legislación
que cautela la libre competencia por la asignación al Primero de ellos del nombre
de dominio en cuestión.104‖.
Impedir el acceso a Internet
En esta hipótesis, la inscripción de un nombre de dominio coincidente con
una marca u otro signo tiene como fin impedir que un competidor ingrese al
mercado virtual a través de su signo propio. Se pretende que el competidor no se
identifique adecuadamente en el registro.cl, entorpeciendo sus posibilidades de
publicidad y comercio de sus productos y servicios. Es una conducta que además
de perjudicar directamente al competidor, obstaculiza el desarrollo del mercado
virtual que es Internet. El denunciante en “atika.cl” describe esta conducta de la
siguiente manera: ―importa una conducta tendiente a impedir la libre competencia
y, además, constituye un acto de competencia desleal, contraria a los principios
básicos de la ética mercantil, ya que, en definitiva, su único objeto es impedir el
legítimo derecho de su representada de comercializar sus productos en la red
Internet por medio de la dirección que naturalmente le corresponde”.
Imposición de barreras de entrada: la conducta que hemos descrito es
considerada una imposición indebida de barreras de entrada al mercado de
Internet. Existen al menos seis tipos fundamentales de barreras de entrada, pero
todos tienen en común que consisten en un grado de dificultad para la empresa
que quiere acceder a un determinado sector, y que su existencia determina que el
mercado es imperfectamente competitivo105. El registro de un nombre de dominio
constituye una barrera de entrada si impide a un competidor desarrollar sus
actividades económicas a partir de una denominación que le identifica. A este
104
En igual sentido se resolvió el caso “cerrocalan.cl”. Juez árbitro Saieh Mena, Cristián, fallo de 1 de junio de 2004 105
VON WEIZSACHER define “barreras de entrda” en 1980 como ―…they thus can be defined to be socially undesirable limitations of entry, which are attributable to the protection of resource owners already in the industry‖. Una traducción libre del texto sería “pueden ser definidas como limitaciones de entrada socialmente indeseables, atribuibles a la protección de los dueños de los recursos que ya operan en la industria”. On line http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/fs/barreras.htm (17/04/06)
136
respecto, el fallo de “atika.cl” determinó que la inscripción como nombre de
dominio de la marca de un competidor es una barrera de entrada, pues “con ello
se le impide a la denunciante desarrollar una estrategia mercantil a través de
internet basada en su nombre, mercado al que ésta tiene derecho a acceder con
su marca distintiva (..)que la intención de la denunciada ha sido, precisamente,
entorpecer el comercio electrónico a la denunciante, imponiendo esta barrera que
le impide abrirse con su marca hacia este particular mercado‖.
Los argumentos estudiados son complementarios. Las partes los deducen
en conjunto, y cuando los árbitros fallan según las normas de la libre competencia
consideran ambas circunstancias, el fallo de “avon.cl” es un ejemplo de esto: “al
registrar como nombres de dominio marcas comerciales que gozan de fama y
notoriedad, pertenecientes y que identifican a empresas competidoras, sin hacer
uso de ellos, lo que constituye un aprovechamiento indebido de valores y
esfuerzos ajenos, que limita el normal desarrollo de las actividades de un tercero
en el mercado virtual y, además, es factor de error o confusión en los usuarios de
ese medio de comunicación, quienes obviamente pensarán que el sitio web al que
accede el nombre de dominio pertenece a la empresa cuyo signo típico reproduce
o a alguien relacionado con ella”. Sin embargo, los árbitros no suelen basar su
fallo en las normas sobre libre competencia. Esto porque en las situaciones en que
se infringen estas normas también se suele producir confusión o asociación con
una marca registrada. Siendo este el caso, los árbitros prefieren fallar aplicando la
Ley de Marcas106.
IX. Abuso del derecho
Una definición simplificada de la Teoría del Abuso de Derecho, válida para
traer a colación esta doctrina, sería la siguiente: el ejercicio abusivo o ilegítimo de
106
Sobre la aplicación preferente de las normas sobre derecho marcario, por sobre las normas de Libre Competencia, escribe JAVIER TORRE DE SILVA en “Internet, propiedad industrial y competencia desleal” (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid 2002, página 18): “ en cada caso, es preciso examinar si el ámbito de aplicación de ambas normas y los intereses jurídicos protegidos por ellas coinciden. En caso afirmativo, procederá aplicar la Ley de Marcas (...); en caso contrario, podrá aplicarse la Ley de Competencia Desleal”.
137
un derecho es contrario al ordenamiento jurídico. En palabras de la abogada Ana
María Hubnër, “Desde esta perspectiva se puede afirmar que los derechos no sólo
tienen por misión satisfacer a su titular, sino que han sido concebidos dentro de un
contexto social, tomando en cuenta los intereses y el beneficio de toda la
comunidad, de manera que, su ejercicio conlleve la armonía y la paz entre los
diversos miembros de la sociedad. Es decir, existe un fin superior que subordina el
interés individual al beneficio de toda la comunidad. Por ello, según afirma Planiol,
es impropio hablar de "uso abusivo del derecho" pues "el derecho cesa donde
comienza el abuso; no puede existir un uso abusivo de ningún derecho por la sola
e irrefutable razón de que un sólo y mismo acto no puede ser, a la vez, conforme a
derecho y contrario a él107". Por lo tanto, si un derecho se ejerce en forma tal que
cause perjuicios injustificados a la comunidad, su titular está desnaturalizando ese
derecho pues actúa en forma contraria al fin social en virtud del que está
reconocido y es amparado ese derecho. Citando nuevamente a la profesora
Hübner, “la conducta del titular del derecho deja de ser legítima cuando no se
concilia con las garantías individuales y colectivas, y ello ocurrirá cada vez que se
desvía del ejercicio normal del derecho, dándosele una apariencia de finalidad
legítima, en circunstancias que se ha apartado del objeto que tuvo en vista el
legislador”.
El árbitro de “puertomontt.cl” habla del criterio del abuso de derecho,
caracterizándolo como relevante para la resolución de conflictos en atención a las
razones de prudencia y equidad que deben guiar la labor de un árbitro: “; el criterio
del abuso de derecho, que tendrá incidencia en los casos en que una de las
partes, titular de un derecho pertinente, lo ejerza de manera arbitraria o abusiva”.
Con respecto a los conflictos por asignación de nombres de dominio, la
teoría del abuso del derecho puede aplicarse tanto al primer solicitante como a
uno posterior que intente hacer valer derechos marcarios sobre el nombre de
dominio, pero de distinta forma. Por lo general, un primer solicitante no amparado
107
HÜBNER, Ana María, “Algunas reflexiones acerca del abuso del Derecho” . On line http://www.colegioabogados.cl/revista/13/articulo8.htm (17/04/06)
138
por derechos marcarios será acusado de abusar del derecho a inscribir nombres
de dominio, solicitando el registro de dominio que infringen derechos de otros bajo
la preferencia que le otorga el principio de “first come, first served”. Mientras que
para los posteriores solicitantes titulares de marcas la acusación será de abusar
de sus derechos marcarios, ejerciéndolos fuera del ámbito determinado por el
legislador, y con el fin de despojar al primer solicitante de un nombre de dominio
sobre el que tiene aspiraciones legítimas. Es la conducta que en doctrina se ha
llamado “reverse domain name hijaking”.
Abuso del derecho: primer solicitante
Un primer solicitante puede incurrir en un abuso de derecho respecto a la
facultad de inscribir nombres de dominio.cl, cuando lo realiza en forma
indiscriminada y sin tener intereses legítimos respecto del dominio. Sin embargo,
respecto de la conducta del primer solicitante no se observa que el abuso de
derecho sea una doctrina independiente de los demás supuestos de infracción ya
estudiados; el abuso de derecho se manifiesta en los supuestos de confusión y/o
de infracciones a la libre competencia. En los casos que se alega abuso de
derecho de un primer solicitante, este argumento va íntimamente ligado al de
confusión o práctica desleal. Como se observa en la argumentación del segundo
solicitante en “vivendi.cl”: “un uso indiscriminado o abusivo de los mismos
(nombres de dominio) pueda inducir a error a los usuarios de la Red Internet o
incluso pueda causar perjuicios a quienes teniendo legítimas aspiraciones de
inscribirlos a su nombre, vean afectados sus derechos por inscripciones previas,
que haciendo abuso del derecho a contratar el servicio de inscripción y
mantenimiento del nombre bajo un determinado ccTLD, inscriban un nombre de
dominio en la expectativa que por el sólo hecho de ser titulares de la primera
inscripción se aplique en su favor el principio de first come, first served”. De todas
formas es correcta la conexión entre el abuso del derecho de inscribir nombres de
dominio con la confusión o con una práctica desleal, debido a que sólo si existe un
139
perjuicio para el titular de la marca registrada es que será razonable que se le
asigne el nombre de dominio en calidad de segundo solicitante.
Una segunda hipótesis de abuso de derecho en la inscripción de nombres
de dominio apunta a la conducta de algunos solicitantes de inscribir grandes
cantidades de dominios, lo que puede traer como consecuencia un perjuicio para
otros. Existe la conducta llamada de “coleccionar nombres de dominio”, que es en
sí legítima y corresponde al libre ejercicio de facultades legales, mientras se
realice de buena fe. Pero aún en una inscripción de buena fe se puede perjudicar
a un tercero, y cuando se infringen derechos o intereses legítimos sin que exista
un interés en el nombre de dominio más allá del afán de coleccionar, se puede
estar incurriendo en un abuso de derecho. Este abuso podría perjudicar no sólo a
otros interesados sino también al desarrollo de Internet, pues en numerosos casos
se inscriben nombres de dominio que jamás son utilizados, impidiendo que otros
que sí usarían tal dominio se beneficien con tal recurso. De esta forma se están
creando (aún involuntariamente) barreras de entrada al mercado virtual, y además
se está inutilizando un recurso deseable como un nombre de dominio atractivo
para los usuarios. El fallo de “puertomontt.cl” señala, después de enumerar los
intereses del segundo solicitante sobre el nombre de dominio: “Todo lo
anteriormente expuesto, ciertamente, contrasta con la situación del Primer
Solicitante, quien hasta la fecha no le ha dado uso al nombre de dominio en
disputa y sólo se ha limitado a vincularlo a un sitio web vacío de contenido, lo cual,
conforme se ha concluido, constituye un acto de «acaparamiento» de dicho
nombre de domino y, por lo mismo, un supuesto de abuso de derecho‖. La
conducta de inscribir numerosos dominios suele ser alegada en contra de un
primer solicitante con el fin de probar mala fe y una conducta de cybersquatting.
No se utiliza para describir una conducta de abuso de derecho, la que en principio
sería independiente de la buena o mala fe del solicitante, pues el abuso de
derecho se configura con el ejercicio exorbitante de un derecho que resulta
perjudicial a otros, sin requerir que la conducta sea dolosa. Pero aún si las partes
no lo alegan, los árbitros sí han considerado que la inscripción de numerosos
140
nombre de dominio que no son utilizados constituye un abuso, que perjudica a otro
interesado y al desarrollo del comercio electrónico. Citando nuevamente el caso
“puertomontt.cl”, la conducta del primer solicitante fue la siguiente: “al revisar
someramente las páginas a que este alude en su presentación, se puede ver que
en la gran mayoría de ellas no existe nada más que una carátula desprovista de
todo contenido, debiendo considerar a este respecto que muchas de ellas le
fueron concedidas hace más de un año a la fecha, tiempo mas que razonable para
desarrollar debidamente un sitio de Internet. Lo anterior puede constatarse en las
páginas de las ciudades de Valdivia, Osorno, Calama, Iquique, Portillo y San
Fernando. Cabe hacer presente asimismo, que en la página de Villarrica, una de
las únicas páginas donde hay algo de información, no es, en la actualidad, de
propiedad del primer solicitante”. Esta conducta no fue considerada de mala fe,
pero es una conducta susceptible de infringir derechos y transformarse en una
práctica contraria a la libre competencia. El fallo de “innovasalud.cl” apunta a que
el no uso de un nombre de dominio es en sí una conducta que evidencia falta de
interés, siendo potencialmente perjudicial: ”Es más, si bien la operatividad efectiva
del dominio no constituye en el orden nacional una causal de caducidad del
dominio, la doctrina comparada ha estimado que la simple solicitud de inscripción
de un dominio, sin su activación en un tiempo razonable puede ser estimado como
una falta de interés que redunda en un uso ineficiente de la Red que podría
redundar en que terceros que tienen un interés legítimo se vean en incapacidad de
tener presencia en Internet, perdiendo eficacia el principio "first come first served".
La inscripción de numerosos nombres de dominio sin tener la intención de
utilizarlos es una conducta que desnaturaliza la función de los nombres de
dominio, provocando trabas injustificadas para el derecho de otros de desarrollar
libremente su actividad económica en Internet. En este sentido se pronuncia el
fallo de “cristalinternet.cl”: ―Es más, si bien a utilización del nombre de dominio
inscrito no es un requisito para su mantención, la mera inscripción y acumulación
de nombres de dominio sin ser utilizados, desnaturaliza esta institución, pudiendo
constituirse con el tiempo en una práctica que entorpezca el desarrollo de la red
Internet, más aún si consideramos el carácter único y exclusivo que el
141
funcionamiento de la red exige respecto de cada cadena de caracteres
alfanuméricos utilizada como nombre de dominio‖.
Una interpretación interesante es la contenida en el voto disidente del fallo
de “famosa.com”, resuelto a favor del primer solicitante debido a que no se probó
mala fe como requiere la UDRP. El voto disidente declaró que la conducta del
primer solicitante, de inscribir cientos de nombres de dominio de los llamados
genéricos con afán especulativo, de tal modo que los nombres inscritos tuviesen
altas probabilidades de coincidir con una marca ajena: “cuando el demandado
registró el nombre de dominio en disputa ―famosa.com‖, es mi convencimiento que
calculó, asumiendo que no sabía sobre el registro de la marca del demandante y
su uso en Canadá y otros países, que tal nombre era ya una marca valiosa para
varias entidades, la mayor parte probablemente de Italia o de países de habla
hispana o con una numerosa población hispano-parlante. En mi opinión, el método
de negocios del demandado nos lleva a concluir que no está realmente interesado
si alguno de sus cientos de registros de dominios infringe una marca comercial o
la marca de un individuo sobre su propio nombre famoso derivada del common
law (...) Aunque el demandado podría perfectamente no saber del demandante, no
es un requisito de la UDRP 4(b)(iv) que el demandado conozca el o los titulares
cuya marca está infringiendo. En opinión de este panelista, cuando un registrador
se aventura en otros idiomas y culturas en busca de nombres de dominio sin
realizar una revisión sobre las marcas registradas y sin contar con asistencia legal,
la probabilidad de infringir derechos marcarios por error o intencionalmente es tan
alta que, ante circunstancias como esta, puede decirse que el demandado ha
registrado y utiliza la marca de mala fe108”. Es decir, el total desinterés por las
consecuencias que la inscripción a gran escala de nombres de dominio puede
ocasionarle a otros, es una culpa grave que podría equipararse a mala fe.
108
Traducción libre del fallo “famosa.com” http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1689.html (14/04/’06)
142
Abuso de derechos marcarios
El segundo solicitante y siguientes también pueden incurrir en un abuso de
derecho, con respecto a los derechos que les otorgan registros marcarios. La
doctrina habla de “reverse domain name hijaking”, en adelante “reverse D.H”, para
referirse a las situaciones en que el titular de una marca intente hacer valer sus
derechos en forma abusiva, con el fin de despojar a solicitantes legítimos de sus
nombres de dominio. Cercano al reverse D.H, se ha intentado en EEUU aplicar la
teoría del mal uso de los derechos marcarios a conflictos por nombres de dominio.
En primer lugar se analizará esta doctrina norteamericana, para luego centrarse
en la institución del reverse H.J y su utilización en asignaciones de dominios.cl.
Doctrina del abuso de derechos marcarios109
Existen casos en que titulares de nombres de dominio con un interés
legítimo sobre éstos son demandados por titulares de derechos marcarios, pese a
que no se está infringiendo la marca en modo alguno. En estos casos existe una
mala utilización de los derechos sobre la marca que en EEUU se conoce como
“doctrine of trademark misuse”. Deriva de otras dos doctrinas; doctrina del mal uso
(o uso impropio) de patentes, y doctrina del mal uso de derechos de copyright, sin
tener aún el peso de éstas110.
La doctrina del uso impropio de derechos marcarios previene utilizarlos de
modo que infrinjan el interés público envuelto en el otorgamiento de un registro
marcario. Con respecto a los nombres de dominio, esto sucedería si el titular de
una marca intenta hacer valer sus derechos marcarios para obtener un nombre de
dominio en forma injustificada, despojando o impidiendo la utilización del nombre
de dominio, en circunstancias que no existe infracción a derechos marcarios ni a la
109
J. DAVIDSON, STEPHEN Y A. STEPHEN J., NICOLE, “applying the trademark misuse doctrine to domain names disputes”, de
Engisch. Copyright de 1996. on line http://www.gahtan.com/cyberlaw/Domain_Names/Articles/ , 17/04/06. 110
Debido a que las patentes y los derechos de copyright otorgan un monopolio a sus titulares, se considera más probable que se produzcan situaciones de abuso de este derecho absoluto, que en el derecho marcario donde las facultades del titular de la marca están limitadas.
143
libre competencia. Existen dos vertientes de esta teoría, la primera se centra en la
legislación antitrust y principios de libre competencia, mientras la segunda
equipara la legislación sobre marcas con la de libre competencia. Desde el punto
de vista de la competencia desleal (específicamente la Lanham Act) la marca es
utilizada en contra de la libre competencia, utilizando derechos marcarios para
obstaculizar las actividades comerciales de otro. El segundo enfoque se basa en
la “unclean hands doctrine” o doctrina de “manos sucias”; es una defensa que
establece que el demandante que ha incurrido en conductas contrarias a la ética,
relacionadas con la materia del juicio, no puede solicitar la protección de la corte y
su demanda debe ser desestimada. Un ejemplo que ilustraría la doctrina de
unclean hands es un constructor que demanda por el no pago de una ampliación,
cuando ha fabricado documentos falsos para acreditar sus gastos; se sanciona un
comportamiento ilegal o inmoral negándole la protección del tribunal a la parte
culpable, cuando este comportamiento reprobable tiene relación con el asunto
principal del juicio y la contraparte actúa de buena fe. La aplicación de esta
doctrina a conflictos por nombres de dominio sería ante la utilización torcida de los
derechos sobre una marca, en circunstancias en que no se han infringido
derechos marcarios, para obtener propósitos distintos a la protección de la marca.
El titular de la marca estaría aprovechándose de estos derechos legales cuando
busca hacerlos valer en ámbitos distintos a la protección o ejercicio de la marca, y
en forma contraria al interés público y bien jurídico protegido por el derecho de
marcas. Específicamente, en aquellos casos donde es evidente que no existe
peligro de confusión, dilución de la marca ni infracción a la libre competencia, los
titulares de marcas que demandan basándose en sus derechos marcarios sólo
están presionando en forma ilegítima, utilizando su superioridad económica para
tratar de obtener un derecho que no les corresponde, usando en forma impropia
los derechos concedidos en la legislación de marcas.
La doctrina del mal uso de los derechos marcarios puede ser utilizada como
una defensa ante acusaciones infundadas de infracción a una marca. Pero puede
144
ser más eficaz si es utilizada como una estrategia ofensiva, cuando pasa a ser una
argumentación de reverse D.H.
Reverse domain name Hijaking
Básicamente el reverse domain name hijaking es lo mismo que la doctrina del uso
impropio de derechos marcarios, pero aplicada como ofensiva en un conflicto por
asignación de nombres de dominio. En la reunión trimestral del directorio de
ICANN realizada en Santiago en agosto de 1999, se aprobó minimizar el "reverse
domain name hijacking", entendiéndolo como el “abuso que las grandes
compañías podrían hacer para intimidar a pequeños titulares de dominios y
forzarlos a ceder esos nombres111”. No es una argumentación que se utilice en
gran medida, a pesar de que podría ser bastante efectiva en los casos de
oposiciones infundadas que se basen en derechos marcarios. El reverse D.H es
propuesto como una práctica de mala fe que tiene como fin despojar de un
nombre de dominio a un titular legítimo. El fallo de “bancosodimac.cl” contiene una
descripción de reverse D.H: “Sostiene el primer solicitante que los dichos y
actitudes de la contraria le llevan a creer que en autos estaríamos en presencia de
un caso de reverse domain name hijacking, esto es, de un hostigamiento por el
uso del nombre de dominio, es decir, la utilización de mala fe de una política de
revocación de nombres de dominio a fin de intentar privar de aquél disputado al
titular del mismo registrado; se trata, continua la parte, de un esfuerzo sistemático
por parte del titular de una marca por tomar el nombre de dominio de su poseedor
legítimo, quién ha registrado de buena fe‖.
La UDRP Rule 1 define reverse D.H como “utilizar la UDRP de mala fe, con
el fin de despojar al titular de un nombre de dominio registrado de su dominio112”.
En caso de que los paneles arbitrales lleguen al convencimiento de que el
111
Documento redactado por VALDÉS CORTÉS, Margarita . ON LINE http://www.nic.cl/legal/icann-stgo.html 112
traducción libre
145
demandante actúa de mala fe intentando un reverse D.H pueden declararlo y fallar
en atención a esta mala fe e intento de abusar del procedimiento administrativo.
Se produce un reverse D.H en toda demanda que se intenta a pesar del
conocimiento de que el titular del registro se encuentra de buena fe, o a sabiendas
de que tiene derechos y/o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Las
circunstancias de acoso al titular del registro o la mala fe fehaciente del
demandante no son requisitos del reverse D.H, sino que son sólo circunstancias
agravantes.
En la mayor parte de los casos el titular de la marca que deduce una
oposición infundada en un procedimiento de asignación de nombres de dominio
(es decir, un reverse D.H), tiene una mayor capacidad económica y la experiencia
del procedimiento por sobre el primer solicitante, que suele ser una persona
natural o una institución más pequeña. Este primer solicitante se verá forzado a
participar en un procedimiento en que el mejor escenario posible será la
conservación de su dominio, después de pasar por gastos de tiempo y esfuerzo
considerables. Un caso clásico de reverse D.H es “pokey.org”, cuyo titular era un
niño de 11 años, que desarrollaba una página web dedicada a juegos de
computador y programas de televisión. Recibió cartas amenazantes y luego fue
demandado por la empresa Prema Toy Co. (titular de marcas sobre sus juguetes
Gumby y Pokey), quien sólo se desistió por la repercusión pública que alcanzó el
caso113.
En conflictos por asignación de nombres de dominio.cl, es poco frecuente
que se alegue la existencia de un reverse D.H. Sin embargo, muchos de los
casos estudiados corresponden a situaciones de reverse D.H. En estos casos es
común que los árbitros otorguen el nombre de dominio al primer solicitante en
atención a lo infundado de la pretensión del segundo solicitante. Sin embargo, hay
otros casos en que los árbitros han fallado a favor del titular de una marca que
113
Caso extraído de “Reverse domain name hijaking; setting the limits of Trade Mark protection in Cyberspace”, artículo de RICHARD A.J MUNDEN, LL.B. (Warwick), B.C.L. (Oxon); Research Associate, Oxford Intellectual Property Research Centre
146
ejerce sus derechos fuera del ámbito de protección de la marca y en una forma
abusiva; la mayor parte de estos fallos se deben a que el primer solicitante no
comparece a las audiencias, y el árbitro otorga en forma automática el nombre de
dominio al segundo solicitante.
X. No comparecencia
El procedimiento de mediación y arbitraje contemplado en el Anexo 1 del
Reglamento de Nic Chile dispone una serie de etapas sucesivas, que exigen la
comparecencia de los solicitantes del nombre de dominio. Dentro del
procedimiento de arbitraje se contempla la celebración de una audiencia que tiene
por objetivo establecer el procedimiento a seguir. Es al referirse a esta audiencia
donde el Anexo contempla la única disposición que le asigna una trascendencia
jurídica a la no comparecencia, en el artículo 8 inc.4º: “Para el caso en que
ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el árbitro emitirá una
resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante, o
que se mantenga su actual asignación, en caso de solicitud de revocación”. En
principio, es la no comparecencia del segundo solicitante lo que se sanciona en el
Anexo, causando que el nombre de dominio sea asignado al primer solicitante,
mientras que la presencia o ausencia de este primer solicitante no es relevante
para la prosecución del arbitraje. Sin embargo, el carácter de árbitro arbitrador del
juez de estos conflictos lo habilita para asignarle valor a la no comparecencia del
primer solicitante, si por razones de justicia y equidad lo estimara pertinente.
Frente a la no comparecencia del primer solicitante, los árbitros adoptan
tres posturas: primero, la ausencia de la parte es irrelevante, por lo tanto el
segundo solicitante debe efectuar sus descargos y probar su mejor derecho sobre
el nombre de dominio, o las razones por las que no debe ser asignado al primer
solicitante. Segundo, la ausencia del primer solicitante será un dato relevante que
indica falta de interés en el proceso, pero no es determinante y opera como apoyo
de otros argumentos, o a mayor abundamiento. Tercero, la no comparecencia del
147
primer solicitante es un factor válido y suficiente en sí mismo para determinar que
el nombre de dominio sea asignado al segundo solicitante. Se analizarán los tres
criterios a partir de casos.
La no comparecencia del primer solicitante es irrelevante
Los árbitros consideran que, pese a que el primer solicitante no ha
defendido sus pretensiones sobre el nombre de dominio, opera a su favor el
principio de “first come, first served”, por lo tanto el segundo solicitante deberá dar
razones suficientes para evitar la aplicación de ese principio. De todas formas, que
un solicitante no defienda sus pretensiones no quiere decir que las del contrario
sean justas o suficientes como para que el nombre de dominio le sea asignado.
Esté presente o ausente el primer solicitante, en todos los casos el segundo
solicitante deberá probar un mejor derecho sobre el nombre de dominio para que
éste le sea asignado. En estos casos, la no comparecencia del primer solicitante
beneficia al segundo sólo en que le bastará desvirtuar la aplicación del “first
come...”, y dado que su contraparte no ha defendido su postura, no se enfrenta al
problema de que el contrario alegue también un mejor derecho sobre el nombre de
dominio. En el caso de "byjusdorangeparis.cl", el arbitraje se llevó a cabo sin que
el primer solicitante se hiciera presente. El segundo solicitante alegó la titularidad
de registros marcarios con la expresión “Paris”, la posibilidad de confusión y
dilución, que fueron desestimados por el árbitro. Se determinó que el segundo
solicitante no logró acreditar un mejor derecho sobre el nombre de dominio, y por
lo tanto se resolvió a favor del primer solicitante según el principio de “first come,
first served”. Este criterio se repite en “laexotica.cl”, en que el fallo señala: “En
mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme prudencia y
equidad y por aplicación de los principios "first come first served", y teniendo en
consideración a que los litigantes tienen distinto giro de negocios y mercados, de
tal suerte que no se producirá confusión entre los usuarios de la red Internet”. Está
presente también en el fallo de “pharmaservice.cl”: “Que, dalo lo anterior, los
148
señores Farmacias Ahumada S.A. no han acreditado tener derechos preexistentes
sobre la expresión "pharmaservice.cl", que les conceda un mejor derecho al
nombre de dominio en disputa, razón por la cual corresponde en consecuencia
asignárselo al primer solicitante”. De los fallos estudiados, el que mejor ilustra este
criterio es “123informaciones.cl”; “Que, la falta de actividad por parte del primer
solicitante sólo acredita que existe un mayor interés por parte de ENTEL de
adjudicarse el dominio pero esto no constituye mejor derecho.”, mejor derecho que
no fue acreditado porque el segundo solicitante demostró el uso y derechos
marcarios sobre el guarismo “123”, pero no sobre la expresión completa, y que
además “Que, el tener registrado 123 para múltiples servicios y productos y con
distintas variantes no puede otorgarle per-se un monopolio sobre todas y cada una
de las aplicaciones del mismo, cuestión que por lo demás está ratificado por los
hechos, desde el momento que existen otros dominios que incluyen el guarismo
123, y que pertenecen a terceros”. No logrando demostrar un mejor derecho, debe
aplicarse el principio de “first served”.
La no comparecencia del primer solicitante es un factor a considerar
Si bien es necesario que el segundo solicitante defienda sus pretensiones
sobre el nombre de dominio, la no comparecencia del primer solicitante es un
factor de peso en su contra, por lo que la generalidad de los casos se resuelven a
favor del segundo solicitante. Existe un análisis de los fundamentos del segundo
solicitante, pero suele ser menos riguroso que el los casos donde ambos
solicitantes se apersonan en el procedimiento. La no comparecencia se entiende
como falta de interés en el procedimiento, y por lo tanto justifica un mejor derecho
de la contraparte, a quien parece interesar más el nombre de dominio. O bien, al
ser imposible para el árbitro conocer los argumentos del primer solicitante, deberá
fallar teniendo en vista solamente lo expuesto por el segundo solicitante, que será
una argumentación de mejor derecho aplicable con preferencia sobre el principio
de “first come, first served” que es lo único que ampara a un primer solicitante que
149
no se presente. La mayor parte de los casos estudiados siguen este criterio, que
estima como dato importante la no comparecencia del primer solicitante, pero que
requiere una argumentación demostrativa de un mejor derecho por parte del
segundo. De esta forma, la no comparecencia es un eficaz apoyo a la
argumentación de mejor derecho del segundo solicitante, que con dicho respaldo
no requiere ser tan completa como en los casos en que ambos solicitantes
defienden sus pretensiones. Ejemplos son los fallos “degestion.cl”: “Que, a mayor
abundamiento, según el criterio de este Tribunal el silencio mantenido por el
primer solicitante a lo largo de este procedimiento ha impedido e imposibilitado a
esta Juez Arbitro conocer las razones y/o motivos que lo llevaron en su
oportunidad a solicitar la inscripción del nombre de dominio materia de estos
autos. De igual forma, tal como se ha señalado en los considerandos anteriores,
no obstante encontrarse amparado por el principio "first come first served", este
principio no puede ser aplicado única y exclusivamente, sin consideración de los
demás elementos de convicción que cada una de las partes aporte para probar su
mejor derecho”. Otro caso ilustrativo es “elcaciqueeschile.cl”: “Los argumentos
anteriores unido al hecho de que el primer solicitante, no presentó planteamiento
alguno para acreditar su mejor derecho ni contra argumentó los planteamientos
del segundo solicitante, hacen concluir a éste sentenciador que el nombre de
dominio en disputa, ―elcaciqueeschile.cl‖ identifica al Club Social y Deportivo Colo-
Colo”, quien era el segundo solicitante. Siguiendo la teoría de que el principio de
“first come, first served” es de aplicación subsidiaria, la no comparecencia del
primer solicitante impide su aplicación, debido a que primarán los argumentos de
mejor derecho de la otra parte. Esta consideración se tomó en cuenta en el fallo
de “viajeselmercurio.cl”: “La pasividad del actor en este proceso, impide que se
pueda aplicar el principio del "First come, First served", ya que su aplicación se da
generalmente en aquellos procesos en que ambas partes no acreditan derecho o
interés alguno o bien cuando ambas partes acreditan derechos o intereses de
igual valor o que merecen igual protección jurídica.”, lo que de todas formas
implica que el segundo solicitante argumentara un mejor derecho con al menos
algún fundamento.
150
Una interpretación de la no comparecencia del primer solicitante es que,
reconociendo que el procedimiento en rebeldía debe entenderse como la negación
de las pretensiones del demandante, es imposible conocer los derechos o
intereses legítimos que esa parte pueda tener a su favor. Si el segundo solicitante
presenta derechos e intereses legítimos, entonces deberá entenderse que tiene un
mejor derecho sobre el nombre de dominio que el primer solicitante, quien sólo
cuenta con el principio de “first come, firse served”, cuya aplicación se restringe a
los casos en que las partes se encuentran en igualdad de condiciones. No existe
tal igualdad cuando una de las partes ha demostrado tener derechos e intereses,
mientras la otra se mantiene en silencio. El fallo de “oceano.cl” postula que:”si bien
es cierto en nuestro ordenamiento jurídico la buena fe se presume y el silencio del
demandado se mira como negación o rechazo de lo expuesto por el actor, todo
proceso requiere necesariamente la intervención del demandado para los fines
señalados precedentemente, cuando el actor ha rendido prueba que respalda el
derecho o interés invocado. A criterio de este tribunal, la pasividad del demandado
en este proceso, impide que se pueda aplicar el principio del "First come, First
served", ya que su aplicación se da generalmente en aquellos procesos en que
ambas partes no acreditan derecho o interés alguno o bien cuando ambas partes
acreditan derechos o intereses de igual valor o que merecen igual protección
jurídica”.
No comparecencia del primer solicitante es suficiente para
asignar el nombre de dominio al segundo solicitante
En ocasiones, los árbitros no toman en cuenta (o lo hacen sólo en
apariencia) la argumentación de mejor derecho del segundo solicitante, fallando
en atención a la no comparecencia del primero. El primer criterio que aparece en
los fallos es el del efecto preclusivo de la rebeldía. El efecto preclusivo de la
rebeldía consiste en el reconocimiento de todo lo obrado por la contraparte, que
en los hechos significa un fallo siempre favorable al segundo solicitante. Se
151
explica claramente en el fallo de “thenutrasweetcompany.cl”: “En este sentido, es
de opinión de este Tribunal Arbitral que esta rebeldía debe producir y produce
para el caso concreto una consecuencia jurídica específica, que es el efecto
preclusivo de la misma lo que, atendidas las circunstancias y materia en conflicto,
puede traer aparejado el reconocimiento de los instrumentos, probanzas,
argumentaciones, intereses y derechos alegados por la parte que sí ha dado
cumplimiento a las ritualidades del proceso, realizando las presentaciones de rigor
y acompañando las probanzas que la fundan”. Atribuir semejante consecuencia al
hecho de no presentarse en un procedimiento arbitral significa desconocer un
principio procesal; que quien no comparece y guarda silencio no significa que
acepte lo dicho en la demanda, y en consecuencia, ante el silencio del demandado
le corresponde al demandante probar todo lo que alegara en su demanda (“el que
calla no otorga”). Para justificar la aplicación del efecto preclusivo, se presentan
los siguientes argumentos114: a)- Siendo un procedimiento voluntario, no cabe
interpretarlo de la misma forma que un procedimiento judicial ordinario. La
inactividad del primer solicitante permite deducir que ha perdido su interés. b)- el
artículo 8 del reglamento sanciona la inactividad del segundo solicitante, porque
supone que su falta de comparecencia es indicativa de la pérdida del interés por el
nombre de dominio, conclusión que debe operar del mismo modo en sentido
contrario. c)- la condición de árbitro arbitrador posibilita la presunción de que, si
una parte no exhibe un comportamiento procesal idóneo para sustentar su interés,
debe tenerse por abandonada la pretensión que originalmente exhibió. d)- el
efecto preclusivo de la inactividad procesal es una sanción que se encuentra
consagrada a nivel legal; artículos 201, 435, 693 y 695 del Código de
Procedimiento Civil.
Siguiendo el criterio de la tesis del “efecto preclusivo”, el fallo de
"institutodedesarrolloycapacitacion.cl" atribuye a la no comparecencia del primer
solicitante el valor de un desistimiento tácito: “Que este Tribunal ha entendido en
mérito de lo expresado en el punto anterior, que el segundo solicitante se ha
114
Ver fallos “thenutrasweetcompany.cl”, “proyectochile,cl”, “lamayor.cl”, “axebrasil.cl”, “finanzasonline.cl”, todos casos resueltos por el árbitro don Cristián Saieh Mena, disponibles en http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos
152
desistido tácitamente de su solicitud de asignación del nombre de dominio en
disputa” y por lo tanto “habiéndose desistido tácitamente el segundo solicitante de
su solicitud de asignación de nombre de dominio, ya no existe conflicto real entre
partes, debido a que solo nos encontramos ante una sola solicitud de inscripción”.
Finalmente, otro criterio es atribuir valor a la no comparecencia del primer
solicitante a partir de normativa relacionada a nombres de dominio que así lo
considere. Se ha invocado el Reglamento de la Comunidad Europea 874/2004, en
fallos como “godzilla.cl”: Que, aún siendo difícil atribuir significado jurídico al
silencio procesal, puede tenerse en cuenta por interpretación analógica, lo
dispuesto por el recientemente aprobado REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD
EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de
política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de
primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro, Reglamento que
en su artículo 22 Nº 10, prescribe que: "La ausencia de respuesta de cualquiera de
las partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de
los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de
expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones
de la parte contraria115".
La no comparecencia se ha interpretado como indicio de mala fe. Incluso en
casos donde el segundo solicitante no ha alegado mala fe, ni se ha rendido prueba
para acreditarlo (ni a petición de la parte, ni de oficio por el tribunal), algunos
árbitros suponen la existencia de mala fe del primer solicitante, como por ejemplo
en el caso “groupzurich” en que el fallo señala: “La total ausencia de medios
probatorios en su favor y su rebeldía, de hecho, han generado en este
sentenciador una suposición en el sentido que, en la intención de que le sean
asignados los nombres de dominio en disputa ha existido, eventualmente mala fe”.
115
Ver fallos “pymeok.cl”, “appv.cl”, “godzilla.cl”, “nereida.cl”, “trensur.cl”, “cameo.cl”, “colocoloeschile,cl”, todos resueltos por el árbitro don Ruperto Pinochet Olave, disponibles en http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos
153
Una parte de la jurisprudencia ha sido dura con los primeros solicitantes
que no se presentan al procedimiento arbitral. Se lo considera especialmente
grave debido a que este procedimiento no tiene costos para el primer solicitante,
posición que se resume en el siguiente extracto del fallo “appv.cl”: “Que, el primer
solicitante, no obstante, haber sido reglamentariamente notificado en cada una de
las instancias del proceso ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha
sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede
atribuírsele cierta responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del
procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requería ni siquiera el
patrocinio de un abogado y, que además, de acuerdo a lo previsto en el
Reglamento Nic-Chile la defensa de su posición jurídica no importaba al referido
primer solicitante incurrir en gasto alguno‖.
XI. Otros Signos Distintivos
Las marcas comerciales no son los únicos signos distintivos protegidos que
pueden hacerse valer en un conflicto por asignación de nombres de dominio.
Otros signos distintivos relevantes serán la razón social, el nombre comercial, la
denominación de origen y el indicador geográfico.
Razón social y nombre comercial
La razón social es el nombre de la persona jurídica que conforma una
sociedad. Se le puede definir como “Nombre legal de una sociedad que ésta utiliza
para distinguirse de otras en el tráfico jurídico y económico y bajo el cual contrae
sus obligaciones, y que no puede coincidir con la razón social de otra sociedad
inscrita en el Registro general de sociedades”116. La razón social varía según el
tipo de sociedad. En sociedades colectivas o comanditarias se forma
imperativamente con los nombres de todos o algunos socios, mientras que las
116
http://www.finanzas.com/idglo.8610..id.0/diccionario/resultados.htm
154
sociedades anónimas pueden adoptar la expresión que deseen incluyendo las
palabras “sociedad anónima” o la abreviatura “S.A” (denominación). Es un atributo
de la persona jurídica y como tal debe ser objeto de protección. La ley ampara la
razón social entregando a su propietario la capacidad de demandar la modificación
de razones sociales inscritas con posterioridad que sean idénticos o semejantes a
su razón social.
No es necesario que la razón social coincida con el nombre comercial de
una empresa o establecimiento, el que puede ser un nombre de fantasía no
relacionado con la razón social. El nombre comercial es el signo o denominación
que sirve para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su
actividad para distinguirla de actividades idénticas o similares. En Chile no existen
normas específicas que protejan los nombres comerciales; pese a estar protegidos
por la Convención de París, lo más recomendable es inscribir los nombres
comerciales como marcas.
En conflictos por nombre de dominio, la razón social y el nombre comercial
pueden formar parte de un argumento de Mejor Derecho. Es presumible que la
parte que ha inscrito como nombre de dominio una expresión idéntica o similar a
su razón social o nombre comercial tiene un interés legítimo en ese nombre de
dominio, lo que es un principio de argumento de mejor derecho. Puede apoyar
tanto al titular de una marca como a un solicitante que carezca de registros
marcarios. Su relevancia como argumentación radica en que apoyan las
pretensiones de la parte que busca establecer la existencia de un mejor derecho,
o de al menos uno equivalente al del contrario.
Es sumamente frecuente que las partes aleguen a su favor que su razón
social o nombre comercial coincide con el nombre de dominio. Es una
argumentación que debe ir acompañada para ser relevante en la resolución del
caso(de derechos marcarios o del principio de “first come..”).
155
Denominación de origen e indicaciones geográficas
Se define como denominación de origen el nombre de una región, de un
lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar
un producto agrícola o un producto alimenticio, que sea: 1)- originario de la región,
de un lugar determinado o de un país, y 2)- Cuya calidad o características propias
y únicas, se deban fundamental o exclusivamente a la ubicación geográfica, con
sus factores naturales y humanos, y cuya producción, transformación y
elaboración se realice en una zona geográfica delimitada117. El artículo 92 letra b)
de la ley 19.996 define la denominación de origen como ―Se entiende por
denominación de origen aquella que identifica un producto como originario del
país, o de una región o de una localidad del territorio nacional, cuando la calidad,
reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su
origen geográfico, teniendo en consideración, además, otros factores naturales y
humanos que incidan en la caracterización del producto‖.
Actualmente, las denominaciones de origen que reconoce la legislación
chilena son relativas a bebidas alcohólicas, estando reguladas en la Ley de
alcoholes y su Reglamento.
Las indicaciones geográficas son un signo utilizado para productos que
tienen un origen geográfico concreto y poseen cualidades o una reputación
derivadas específicamente de su lugar de origen. Generalmente consisten en el
nombre del lugar de origen de los productos. Al igual que la denominación de
origen, es una clasificación establecida para proteger tanto a consumidores como
a productores de los bienes que genuinamente corresponden a la denominación
de origen o al indicador geográfico, evitando imitaciones que induzcan a engaño a
los consumidores. El artículo 92 letra a) define indicador geográfico como: ―Se
entiende por indicación geográfica aquella que identifica un producto como
117
Artículo 2(a) del Reglamento (CEE) nº 2081/92 del Consejo de 14 de julio de 1992 (C.E).
156
originario del país o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la
calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable,
fundamentalmente, a su origen geográfico‖.
Las diferencias entre denominaciones de origen e indicaciones geográficas
se describe en el fallo de “limondepica.cl”: “Que normalmente estas dos últimas
expresiones se asimilan como semejantes, no obstante que para la legislación y
práctica comercial internacional tienen diferencias. Concretamente, la
"denominación de origen" es una especie de indicación geográfica, que
corresponden a títulos de protección de indicaciones geográficas utilizadas para
productos de una calidad o características especiales que se deben exclusiva o
esencialmente a su origen geográfico. Conllevan un reconocimiento de autoridad
por medio de actos administrativos, por ejemplo regulaciones. (...) las únicas
denominaciones de origen reconocidas en nuestra legislación, son aquellas
contempladas en la Ley de Alcoholes y su Reglamento. No existen otras” mientras
que “indicación geográfica” consiste en: “la expresión "Limón de Pica" es
considerada una indicación geográfica, es decir, "una expresión que identifica un
producto como originario de una localidad determinada, y cuya calidad u otra
característica del producto es imputable a su origen geográfico". En el caso
concreto, las características especiales de los limones producidos en la zona de
Pica, son atribuibles a su origen geográfico;‖
Con respecto a la industria vitivinícola, Chile ha suscrito el Convenio ADPIC
(Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio, TRIPs en inglés), como Anexo 1C del convenio que
crea la OMC en 1994. El ADPIC obliga a proteger las indicaciones geográficas de
los vinos y licores, y a establecer una serie de restricciones para el registro de
marcas que contengan una determinada denominación de origen. En sus artículos
23 y siguientes regula los conflictos que puedan surgir con respecto a las
indicaciones geográficas (contra marcas, indicaciones geográficas homónimas,
coinciden con la denominación de un productor, etc). Cabe señalar que, si bien el
157
TRIPs contiene una normativa que resuelve los problemas, en la práctica es
escasamente aplicado118.
La nueva legislación de propiedad industrial contempla un registro de
indicaciones geográficas o denominaciones de origen que tendrán una duración
indefinida. Deberán ser reconocidas e incorporadas en el departamento de
protección industrial del ministerio de economía; Cualquier persona, natural o
jurídica, podrá solicitar el registro de una indicación geográfica o denominación de
origen, siempre que represente a un grupo significativo de productores, fabricantes
o artesanos, cualquiera sea su forma jurídica, cuyos predios o establecimientos de
extracción, producción, transformación o elaboración se encuentren dentro de la
zona de delimitación establecida por la indicación geográfica o denominación de
origen solicitada. También las autoridades nacionales, regionales, provinciales o
comunales podrán solicitar este registro en indicaciones geográficas o
denominaciones de origen que se encuentren dentro de su jurisdicción territorial.
El artículo 93 inc.2º de la ley 19.996 protege la utilización de los indicadores
geográficos y denominaciones de origen; “Las indicaciones geográficas y
denominaciones de origen no podrán ser objeto de apropiación o gravamen que
limiten o impidan su uso por los interesados que cumplan con los requisitos
establecidos en esta ley y en el reglamento de uso de la indicación o
denominación‖. De este modo se protege a los productores legítimos y a los
consumidores, que se aseguran de comprar un producto genuino.
118
MEKIS M. FEDERICO, “Sistemas marcarios e indicaciones geográficas de vinos: un punto de vista de la industria
vitivinícola Chilena” 3º Seminario Internacional; “La aplicación del acuerdo “ADPIC” relacionado con el comercio en las
materias silvoagropecuarias”. On line
http://www2.sag.gob.cl/Publicaciones/propiedad_intelectual/federico_mekis_sistemas_marcarios_industria_vino.doc
158
Existen dos características esenciales de las denominaciones de origen y
las indicaciones geográficas que las hacen argumentos relevantes en un conflicto
por asignación de nombres de dominio. La primera característica es que pueden
ser utilizadas por todos los productores que fabrican sus productos en el lugar
designado cumpliendo con las cualidades típicas de su lugar de origen. La
segunda, es que personas no autorizadas no pueden utilizarlas cuando su uso
puede inducir a error en relación con el verdadero origen del producto. Se trata de
etiquetas con protección jurídica en la ley de propiedad industrial, que
expresamente prohíbe la limitación de su uso por los interesados que cumplan los
requisitos reglamentarios y legales. Por lo tanto, en principio, un nombre de
dominio coincidente con una denominación de origen o un indicador geográfico,
debería poder ser utilizado por todos los productores que cumplan con las
condiciones requeridas para la utilización de estos signos. La asignación de un
nombre de dominio a una persona natural o jurídica, que impidiera su uso a otros
productores calificados, podría ser considerada una circunstancia ilegítima y
sancionada por la Ley de Propiedad Industrial. El titular de una marca que intente
hacer valer sus derechos sobre una expresión usada como nombre de dominio,
que coincida a la vez con su marca y con una denominación de origen o indicación
geográfica, se encontrará con el impedimento legal de que los signos
denominación de origen e indicador geográfico no pueden ser apropiados por un
particular, porque constituyen un beneficio instaurado para la colectividad de
productores que cumplan con los requisitos para utilizarlos. Es poco probable
entonces que derechos sobre una marca puedan hacerse valer sobre una
expresión que corresponda a una denominación de origen o indicador geográfico.
Las expresiones que forman estos signos son de uso común, y en ningún caso
pueden ser atribuibles a un solo individuo. Utilizados como signos identificatorios
en Internet, los usuarios esperarán encontrar información sobre esos productos
característicos de una zona y sobre los productores de la localidad.
En los fallos del panel arbitral de nic Chile se ha privilegiado las
características de los signos en estudio por sobre la titularidad de registros
159
marcarios. El fallo de “vinosapalta.cl” se refiere a la denominación de origen,
respecto del nombre “apalta” que es un valle productor de vinos tintos, con
respecto a una marca comercial “Finca de apalta”, señalando que; “Las marcas
comerciales son incompatibles con las denominaciones de origen y el hecho que
MONTES S.A. use en sus productos la denominación de origen "Santa Cruz
Valley Apalta Vineyard" desvirtúa ipso facto toda su argumentación marcaria en
contra del uso de la expresión "apalta" por parte de terceros como denominación
de origen. MONTES S.A. ha reconocido expresamente la función de
"Denominación de Origen" del nombre Apalta, cuya función es diferente a la
función de su marca FINCA DE APALTA”. Debido a que en la época “apalta” no
era una denominación de origen reconocida, se la puede considerar un indicador
geográfico: “La Ley 19.039 prohíbe registrar como marcas comerciales las
expresiones empleadas para indicar el origen de los productos. Para este árbitro la
expresión "vinosapalta" sugiere la idea de "vinos originarios de la indicación
geográfica Apalta", que en nada afecta el registro de la marca FINCA DE APALTA‖
El fallo de “limondepica.cl” apunta a la característica de las indicaciones
geográficas de constituir un beneficio para una colectividad que cumple con las
condiciones legales y reglamentarias para hacer uso de la indicación, pero lo hace
analizando la figura desde el punto de vista de la libre competencia. Se demuestra
que los indicadores geográficos son merecedores de protección incluso sin la
norma expresa del artículo 93 inc. 2º de la ley 19.996, debido a que su atribución
exclusiva a una sola persona natural o jurídica que no represente a la colectividad
de productores puede considerarse una práctica desleal: “Que expuesto lo
anterior, cabe entonces preguntarse si es legítimo que una persona natural se
atribuya la titularidad de una indicación geográfica para su uso en la red IP,
cuando existen muchas personas a las cuales les interesa usar la misma
indicación, más aún cuando estos últimos se encuentran debidamente
organizados a través de una estructura jurídica para mejorar sus expectativas
comerciales, sin restringir o afectar el ingreso de otros, como es el caso de la
Cooperativa Agrícola de Pica Limitada; (....)En efecto, desde el momento que ha
quedado acreditado en autos, y es de todos conocidos que la indicación "Limón de
160
Pica" tiene un claro carácter distintivo de productos que tiene un origen geográfico
y características o cualidades claramente definidas, resulta entonces que la
titularidad en manos de una sola persona de ese nombre de dominio, constituiría
un acto de atribución engañosa de una indicación geográfica, siendo esto último
un claro acto de competencia desleal. Desde un punto de vista del uso de
indicaciones geográficas, la protección contra la competencia desleal sirve para
permitir y facilitar el uso en común de las referidas indicaciones de modo de
proteger a los productores y a quienes ejercen actividades comerciales en la zona
o localidad, en lugar de crear derechos de propiedad individual sobre ellas “.
Nombre Propio de una persona natural
En el TLD.cl se admite que una persona natural pueda registrar un nombre
de dominio. Siendo el nombre propio de una persona natural su signo distintivo por
excelencia, es común que se pretenda un dominio coincidente con ese nombre
propio o con un seudónimo por el cual la persona sea conocida. Debe entenderse
por nombre la designación que sirve para individualizar a una persona social y
jurídicamente. Surge un conflicto con una marca cuando las expresiones coinciden
y el titular del registro marcario deduce una oposición. Son casos de Logical
Choice, en que ambas partes tienen intereses legítimos sobre el dominio.
En Chile se sigue el sistema español para la designación de personas, el
que consiste en adoptar los primeros apellidos de ambos padres, anteponiéndoles
una designación individual; si bien podría ser suficiente para la individualización de
una persona su nombre individual seguido del apellido de su padre. Se protege
constitucionalmente los derechos sobre el nombre propio en el artículo 19 nº4.
Como atributo de la personalidad, el nombre está regulado en el Código Civil, que
no lo define pero alude en distintas disposiciones al “nombre y apellido” de la
persona. Está constituido por dos partes; 1)- Pronombre, que es el nombre
individual o propiamente tal, como Diego o Laura. 2)- los apellidos, nombre
patronímico o de familia, que indica que la persona pertenece a un determinado
grupo familiar ( García, Reyes ). El nombre se adquiere por filiación y está formado
161
por el nombre que los padres le asignen más el patronímico formado por los
apellidos de estos. Cabe preguntarse entonces si la protección sobre el nombre
propio recae sobre la expresión completa, o si pueden protegerse sus partes por
separado, por ejemplo sólo el patronímico. A este respecto el árbitro de
“barraza.cl” concluye que el nombre como atributo de la personalidad es el
conjunto completo del pronombre más los apellidos, y su protección no se refiere a
las partes individuales del nombre, como el pronombre o uno de los apellidos;
“Podemos apreciar que de acuerdo a las normas citadas y a la forma de
individualización de los ciudadanos en Chile, se entiende por nombre, como
atributo de la personalidad, en el caso de autos el conjunto de FERNANDO
BARRAZA LUENGO (con su apellido materno incluso) o al menos FERNANDO
BARRAZA. Por la otra parte dicho atributo es: ANDREA BARRAZA CANDIA (su
apellido materno incluso) o al menos ANDREA BARRAZA”. Un apellido es sólo
una parte de lo que jurídicamente es el nombre como atributo de la personalidad y
no podría protegerse como tal sin causar todo tipo de problemas de orden
práctico, debido a que existe más de una persona con el mismo apellido que
podrían alegar los mismos derechos legítimos sobre este.
Pese a lo expuesto, en otros fallos se ha considerado que el patronímico de
una persona es una forma suficiente de individualización y un derecho capaz de
oponerse a los intereses del titular de una marca. En este sentido el fallo de
“palacios.cl”, en que el primer solicitante es una persona natural de apellido
“palacios”, señala: “Que, la expresión ―palacios‖ efectivamente corresponde a su
nombre patronímico, sobre el cual goza de un derecho, desde el momento que es
la forma única e indiscutida de individualizarlo, y se trata de un atributo de la
personalidad (...)Que, en el caso del primer solicitante el nombre patronímico es
fundamental, pues de otra forma no es posible individualizar a una persona‖.
Sumado al hecho que el segundo solicitante es conocido por la expresión
“carpaspalacios”, y no “palacios” a secas, se determinó que los derechos de la
persona natural sobre su patronímico eran al menos equivalentes a los del
segundo solicitante sobre su marca.
162
La relevancia que pueda tener el derecho de una persona sobre el nombre
de dominio que corresponda a su patronímico, depende totalmente del criterio de
cada árbitro. En el caso “schuler.cl”, se le asignó el nombre de dominio a un
segundo solicitante que ni siquiera tenía derechos marcarios sobre la expresión, la
que formaba parte de su razón social. Se determinó que tenía derechos
“indirectos” sobre la marca “schuler”, propiedad de una persona natural socio
mayoritario de la sociedad que actuaba como segundo solicitante: “Que al
respecto, le parece a este Tribunal que el hecho que la expresión "schuler"
corresponda al patronímico del primer solicitante y el hecho de presentar su
solicitud en forma previa, no puede por sí sola prevalecer respecto de los
derechos del segundo solicitante dado que, este último ha usado esta expresión y
tiene derechos previos sobre la misma, al usarla como la parte distintiva de la
razón social de su empresa, constituida con anterioridad a la presentación de la
solicitud de nombre del domino por el primer solicitante y al incluirla también como
nombre de fantasía de la misma, que igualmente constituye un hecho que este
Tribunal debe considerar, la circunstancia, que si bien la segunda solicitante no
detente derechos directos sobre la marca "Schuler", es evidente, que existe, sobre
la misma, un interés legítimo, puesto que tiene un nexo de tipo material o
sustantivo, toda vez que la usa como parte distintiva de su razón social y nombre
de fantasía, con conocimiento y consentimiento del titular de la marca, puesto que
es socio capitalista mayoritario de esta sociedad, lo cual da cuenta de un derecho
de uso sobre la marca, hechos todos los cuales, de acuerdo a las normas de
prudencia y equidad de este sentenciador, denotan un mejor derecho por parte del
segundo solicitante, que habilitan para dejar sin efecto el principio resumido en las
expresiones inglesas "First Come, First Served".
Con independencia del valor relativo que los árbitros otorgan a los patronímicos,
puede concluirse, al menos, que una persona natural que pretenda un nombre de
dominio correspondiente a su apellido se ha considerado suficiente como para
163
configurar un mejor derecho cuando se actúa de buena fe.119 Por ejemplo, el
árbitro de “moser.cl” considera que: “Que, el interés expresado por el primer
solicitante de tener un nombre de dominio en el cual se refleje su nombre
patronímico en Internet, como ocurre con otros nombres en Chile, es un interés
que puede ser reconocido y amparado por este árbitro, toda vez que no se
probado que con tal pretensión se lesione derecho ajeno alguno‖. Pero este mejor
derecho puede ser de menor envergadura que un derecho marcario: una marca
determinada es un identificador por excelencia, que suele estar cumpliendo sus
funciones desde un tiempo anterior al que las personas naturales llevan
identificándose en determinado mercado mediante su apellido. Sin embargo, una
marca no es tampoco un derecho suficiente para la asignación de un nombre de
dominio, debiendo configurarse una infracción a la marca, una práctica desleal o
un riesgo de confusión, asociación o dilución, para que en definitiva se le asigne el
nombre de dominio al segundo solicitante en virtud de sus derechos sobre una
marca equivalente. El caso “moser.cl” fue fallado a favor del primer solicitante
(persona natural apellidada “moser”) debido a que no existía un riesgo cierto de
confusión, ni lesión a derechos ajenos. Por lo tanto, correspondía asignar el
nombre de dominio al primer solicitante: “debiendo ampararse en este caso la
libertad de emprender, así como la libertad de usar el nombre patronímico propio,
ya sea en forma privada como pública, como una manifestación de atributos
esenciales de la personalidad, hoy entendido también como derecho de la
personalidad, así como elemento integrante de los derechos esenciales que
amparan al ser humano lo anterior, en virtud de numerosos pactos internacionales
de derechos humanos que han sido ratificados por nuestro país”.
Otro caso en que el nombre de dominio corresponde a un apellido y a una
marca es “santa-maria.cl”, fallado a favor del primer solicitante (persona natural
apellidada “santa maría”). En este caso, los intereses del primer solicitante se
basaban en su patronímico y en que es la denominación mediante la que se ha
identificado un estudio jurídico particular por un período superior a noventa años.
119
Debe destacarse que los nombres de dominio que corresponden a apellidos a secas (sin patronímico o un segundo apellido) son aquellos que pueden colisionar con marcas; “barraza.cl”, “moser.cl”, “fantuzzi.cl”, “santa-maria.cl”.
164
Añadido que las actividades económicas de los solicitantes son disímiles, se
consideró un derecho equivalente a la marca del segundo solicitante y se falló por
el principio de “first come, first served”.
Para determinar un mejor derecho sobre un nombre de dominio no basta
con la titularidad sobre una marca. Pero en ciertos casos la posibilidad de
confusión, circunstancia que justifica la asignación del dominio al titular del registro
marcario, se ha interpretado con bastante amplitud, bastando la eventualidad de
un riesgo de confusión (no la presencia de un riesgo cierto, sino una posibilidad
futura e incierta) para que el árbitro falle a favor del titular de la marca, por sobre la
persona que tiene intereses sobre el nombre de dominio derivados de su nombre.
La resolución del caso “mica.cl” presenta esta situación. “Mica” es al mismo tiempo
una marca, y las iniciales del primer solicitante. Se consideró que existía un riesgo
de confusión debido a que “atendido que el ámbito de desarrollo de actividades
profesionales del Primer Solicitante podría eventualmente verse relacionada o
asociada con las actividades mercantiles del Segundo‖.
Finalmente, el caso “fantuzzi.cl” enfrentó también a un primer solicitante
apellidado fantuzzi, con la empresa titular de la marca. Se resuelve a favor del
titular de la marca, en atención a que “fantuzzi” es una marca notoria y cuenta con
una tutela aumentada debido a su relevancia.
En la jurisprudencia de OMPI aparece el concepto de “marca de hecho”,
como signo distintivo susceptible de ser protegido; “debe quedar claro también que
a través de diversas decisiones del Centro se ha venido en ampliar
casuísticamente el tipo de bien jurídico a proteger a través de la Política Uniforme
y del Reglamento, llegando a proteger no solamente derechos marcarios, sino
también lo que se denominan marcas de hecho coincidentes con nombres de
personas físicas que desarrollan una actividad en el mercado notoria, conocida,
pero que no resulta protegida sensu estricto por medio de un derecho de
165
marca120”. Es una forma de extensión de la protección legal sobre ls marcas a los
nombres de personas naturales, cuando están haciendo las veces de marcas
comerciales. Es una doctrina aplicada a nombres famosos. En similar sentido se
falló el caso “juliarobertscom”, en que el panel arbitral determinó que el nombre
“Julia Roberts” tiene una asociación suficiente con la actriz como para configurar
una marca de common law, por lo que tenía derechos sin necesidad de registrar
su nombre como marca.
XII. Titularidad sobre otros nombres de dominio
Es bastante común que un solicitante apoye su argumentación de Mejor
Derecho presentando su titularidad sobre otros nombres de dominio, relacionados
de alguna manera con el nombre de dominio en conflicto. La intención es
demostrar su interés en el nombre de dominio disputado, pero en ocasiones este
argumento es contraproducente. Enfrentado a un solicitante que presenta uno o
más nombres de dominio similares al que está en disputa, un árbitro puede no
darle importancia, considerar que efectivamente fundamentan un mejor derecho, o
concluir que la tenencia sobre otros nombres de dominio hace innecesaria la
asignación del que está en disputa a ese solicitante.
La tenencia de varios nombres de dominio no implica adquirir derechos
futuros sobre un nombre de dominio nuevo. El nombre de dominio no es un signo
distintivo típico, sino más bien un localizador o una dirección electrónica, por lo
que la preexistencia de dominios similares no limita la inscripción de nuevos
dominios. Tampoco otorgan derechos de exclusividad a su titular, de modo que
pueda impedir acceder a otros a dominios que contengan una palabra
determinada que ya utiliza como nombre de dominio. Sin embargo, algunos
solicitantes parecen entender que el mayor número posible de nombres de
dominio que contengan una palabra determinada les entrega un cierto derecho
sobre la palabra. El segundo solicitante en “rutadelasal.cl” alegó: “Que le asiste un
120
Fallo del panel administrativo de OMPI, caso nºD2001-0710, Xavier Hernández Creus v. Isidro Sentis
Sales. Ver también casos D2000-0001, y D2000-0896.
166
mejor derecho por cuanto es dueña del dominio sal.cl, argumento según señala es
el de mayor relevancia para resolver el conflicto materia de estos autos, ya que
sería imposible para cualquier persona natural o jurídica registrar todas aquellas
variantes imaginables de los nombres de dominios ya registrados, a fin de evitar el
nuevo registro de un nombre de dominio similar por otros interesados y evitar de
esa forma posibles confusiones‖.
La titularidad sobre dominios similares al que está en disputa puede avalar
la existencia de un riesgo de confusión. Si existe actualmente un dominio en uso,
es posible que la inscripción de uno nuevo que sea similar cause confusión entre
los usuarios. El fallo de “asa-chile.cl” fue resuelto a favor del segundo solicitante,
en atención a la similitud del nombre de dominio disputado con la marca y
especialmente con un nombre de dominio del segundo solicitante: “fasachile.cl”. El
fallo señala; “Que efectivamente el segundo solicitante acreditó ser titular de
numerosas marcas y dominios bajo la denominación FASA o similares, la que
guarda gran similitud con el nombre de dominio en disputa ASA-CHILE.CL, y
especialmente, con el dominio de la cual es titular FASACHILE.CL, situación que
podría llevar a confusión a los usuarios de Internet”.
En diversos casos la titularidad sobre otros nombres de dominio es una
circunstancia que ha perjudicado al solicitante. Se ha considerado que la tenencia
de distintos nombres de dominio significa que la parte ya cuenta con un acceso e
identificadores en Internet, por lo que la asignación de un nombre de dominio no le
traería mayores beneficios que los que tiene actualmente. En el fallo de
“directoriointernet.cl” se aprecia que; “Asimismo, como esta misma parte acredita,
cuenta con un alto número de nombres de dominio, que si bien acreditan su
interés legitimo por tener presencia en la red, dan fuerza suficiente para estimar
que cuenta con los medios necesarios para garantizar su preminencia y ubicuidad
frente a los usuarios de Internet”. O bien, la asignación de un dominio en conflicto
al titular de muchos nombres de dominio puede considerarse contrario a la libre
competencia. El fallo “vinochile.cl” señala: “La pretensión de Viña San Pedro S.A.
167
sobre el dominio en disputa, habida consideración de que ya tiene aseguradas sus
direcciones electrónicas para un portal que le permita comercializar sus vinos,
podría constituir un obstáculo a la libre competencia y al derecho que tienen todas
las personas de ejercer actividades de comercio legítimas a través de la red de
Internet”.
No utilización de nombres de dominio
La tenencia de varios nombres de dominio que no son utilizados puede
perjudicar a su titular al momento de solicitar un nuevo dominio. La utilización
efectiva de los nombres de dominio no es una exigencia, pero los nombres de
dominio son direcciones virtuales y, por lo tanto, se entiende que su solicitante
pretende darle un uso. Por lo tanto, en principio la ausencia de una norma que
obligue al titular a usar el dominio para conservarlo implicaría que su no uso no
debería tener mayores consecuencias. Sin embargo, esas consecuencias se
presentan; en general es mal visto por los árbitros que un solicitante tenga varios
nombres de dominio inutilizados. Un criterio proveniente de la jurisprudencia de
OMPI es que la no utilización de un nombre de dominio daría pie a una especie de
presunción de mala fe, la que se extiende a los casos en que el nombre de
dominio tiene un uso no empresarial o profesional. Los paneles consideran que no
hay un interés efectivo, y eso configuraría la mala fe requerida por la UDRP121. Sin
ir tan lejos como para presumir mala fe, la jurisprudencia del panel de Nic Chile
suele reprochar a la parte que no usa un nombre de dominio asignado. En el fallo
de “innovasalud.cl” este reproche menoscaba el interés legítimo del solicitante:
“Que a la fecha de esta sentencia, la primera solicitante no ha puesto en
operaciones el dominio conflictivo, por lo cual no es posible a este árbitro apreciar
si esta parte tiene interés en mantener la designación bajo su nombre, ni menos
aun si el uso que pretende hacer del mismo es abusivo. Es más, si bien la
operatividad efectiva del dominio no constituye en el orden nacional una causal de
caducidad del dominio, la doctrina comparada ha estimado que la simple solicitud
de inscripción de un dominio, sin su activación en un tiempo razonable puede ser
121
Boletín n 25 de Dominiuris, 27 junio de 2000.
168
estimado como una falta de interés que redunda en un uso ineficiente de la Red
que podría redundar en que terceros que tienen un interés legítimo se vean en
incapacidad de tener presencia en Internet, perdiendo eficacia el principio "first
come first served". Este fallo se refiere a la no utilización del nombre de dominio
en disputa. Es necesario mencionar que en los casos de asignación de un nombre
de dominio se permite que el primer solicitante le de un uso temporal al dominio,
condicionado a la resolución final del conflicto, en el artículo 10 inc.2 del
Reglamento de registro del dominio.cl. Pero la incertidumbre de esta situación es
tenida en cuenta en otros fallos como una circunstancia que justifica la no
utilización del nombre de dominio, en el fallo de “flujometros.cl” el árbitro expone
este criterio: “Que respecto a los argumentos esgrimidos en cuando a la ausencia
de uso por no existir una página web identificada con el nombre de dominio en
conflicto, no constituye para este Árbitro un argumento válido, ya que dada la
precariedad de la situación mientras no se asigne el nombre de dominio en
definitiva, es razón más que suficiente para que ello no ocurra”.
si una parte da uso solamente a uno de los varios nombres de dominio que
le fueron asignados, se entiende que el interés de esa parte es identificarse en
Internet mediante ese dominio exclusivamente, y por lo tanto no tiene un interés
real en un nuevo dominio. A propósito de un segundo solicitante, titular de varios
dominios pero que sólo utiliza uno de ellos, el fallo de “cristalinternet.cl” señala: De
esta forma, el que esa parte, pese a ser titular de distintos nombres de dominio
sólo utilice efectivamente "cristal.cl", hacen presumir fundadamente su intención
de identificarse en la Red bajo esta única denominación, la que, conforme a los
criterios de distintividad secundaria, sí podrá analizarse bajo los parámetros de
fama y notoriedad que han sido invocados
El no uso de los nombres de dominio opera en contra del argumento de
dilución marcaria, debido a que es la propia parte la que provoca el efecto cuando
presenta a sus usuarios dominios vacíos de contenido. Citando nuevamente el
fallo “cristalinternet.cl”:” Es más, la circunstancia de que la segunda solicitante sea
169
titular de distintos nombres de dominio, sin darles el uso que naturalmente les
corresponde, diluye el argumento que esta misma parte invoca, en cuanto a la
necesidad de evitar la dilución del signo protegido "cristal", pues es esta misma
parte la que con su actitud contribuye a dicha situación, puesto que los usuarios
de Internet, en su utilización, serán reconducidos a páginas vacías de contenido,
en las que a lo sumo, en el caso de bierfestcristal.cl, se visualiza un mensaje
"dominio protegido", sin que siquiera se reconduzca al sitio web efectivamente
utilizado”.
Como ocurre con las marcas, no basta que el signo distintivo esté en poder
de la parte para que se entienda que existe un interés legítimo sobre el dominio en
disputa. Es necesario que los signos cumplan su función de identificación (función
esencial en las marcas, sobreviniente en los dominios) para que se considere que
se infringen derechos o se produce un riesgo de confusión. Por lo tanto, si se
pretende que la tenencia de un nombre de dominio configure un interés legítimo
para ese solicitante, se infrinjan derechos o se produzca un riesgo de confusión,
es necesario que el signo distintivo esté cumpliendo sus funciones propias.
Acumulación de nombres de dominio
En ocasiones, la gran cantidad de nombres de dominio sin uso de un
solicitante permiten calificar su conducta de acumulación de dominios. Esta
situación es a menudo objeto de reproche por parte de los árbitros. Si bien hay
casos en que no se le da importancia, como en “paltas.cl”, donde el árbitro
concluyó que: “el hecho que el segundo solicitante Comercial Sydney Tower Ltda.
sea o no titular de numerosos nombres de dominio ―genéricos‖, no es asunto
pertinente en la especie, ya que no es está discutiendo acerca de la titularidad o
validez de tales posibles nombres de dominio, sino únicamente acerca de la
asignación del nombre de dominio paltas.cl”, se ha interpretado esta acumulación
como indicativa de la falta de interés de la parte en el nombre de dominio, y como
una circunstancia que entorpece el desarrollo de Internet. El fallo de “willcom.cl”
170
señala que: “Es más, si bien a utilización del nombre de dominio inscrito no es un
requisito para su mantención, la mera inscripción y acumulación de nombres de
dominio sin ser utilizados, desnaturaliza esta institución, pudiendo constituirse con
el tiempo en una práctica que entorpezca el desarrollo de la red Internet, más aún
si consideramos el carácter único y exclusivo que el funcionamiento de la red
exige respecto de cada cadena de caracteres alfanuméricos utilizada como
nombre de dominio”. Los nombres de dominio son la identificación de su titular en
Internet, por lo que su inutilización priva de un recurso valioso para el acceso a la
Red de otros agentes, obstruyendo el desarrollo que interesados más diligentes
puedan proporcionar. Lamentablemente es esta una conducta en que suelen
incurrir algunos titulares de marcas, acumulando nombres de dominio sin uso, en
una conducta calificable de abusiva y contraria a los intereses generales de la
comunidad. El fallo de ”somkingpaper.cl” llama la atención sobre este fenómeno: ‖
En efecto, la Red Internet se ha constituido en la base y centro de la sociedad de
la información y su desarrollo y uso eficiente pasa necesariamente por el uso leal y
legítimo que de ella hagan sus usuarios. Siendo así, las conductas de mera
inscripción de nombres de dominio por titulares marcarios, sin que éstos en
definitiva sean usados, se ha constituido en una práctica dañina para la Red, pues
el poder de las grandes corporaciones impide en definitiva que nuevos actores se
incorporen a la red, con el consecuente perjuicio a los usuarios, que no podrán ser
informados a través de este medio”.
XII. Forma en que los usuarios acceden a la página
Los nombres de dominio han adquirido una gran relevancia económica como
identificadores dentro de la Red. Consiste en una distintividad sobrevenida que es
reconocida doctrinaria y jurisprudencialmente, aplicando las normas marcarias a
los conflictos sobre nombres de dominio. Una conducta típica de los usuarios de
Internet es ingresar a los sitios digitando directamente el nombre de dominio
deseado. En los casos de “nordika.cl” y de “los-andes.cl”, por ejemplo, se alegó
que “es reconocida la actitud de los usuarios de la red de ingresar a los sitios
mediante nombres que le son familiares”. Sin embargo, es cada vez más común
171
que los usuarios de Internet utilicen un buscador o motor de búsqueda para
encontrar la información que desean. Los buscadores se guían a través de las
llamadas “etiquetas meta” o meta tags y no mediante los nombres de dominio.
Estas etiquetas en cada página proporcionan descripción del contenido y palabras
clave para la búsqueda. Es por las meta tags y no por los nombres de dominio
como se realiza la búsqueda en Internet, como explica el árbitro de “farmacias.cl”
en su fallo: “Al respecto, cabe señalar lo siguiente: el que una persona llegue a
una página web a través de un motor de búsqueda, no tiene relación alguna con el
nombre de dominio, en efecto, el programa que proporciona asistencia en la
preparación de documentos para World Wide Web (WWW), llamado HTML editor,
exige que al inscribir las direcciones de web de una página nueva (URLs) en un
buscador o motor de búsqueda, se coloquen las llamadas "Etiquetas Meta" o
palabras con las que él que elaboró la página para la Red considera que está va a
ser buscada al interior de ella. (esta acción es esencial en un hipertexto, entendido
éste como Documento que reúne imágenes, textos, sonidos o vídeos relacionados
entre sí por medio de enlaces, de tal modo que al señalar una palabra o gráfico se
pasa de uno a otro. La World Wide Web es una forma de usar la Internet por
medio de hipertextos conectados entre sí.) De ahí, que la relación entre nombre de
dominio, motor de búsqueda, y una página determinada, no tiene asidero técnico,
siendo, por lo demás, imposible para el titular de una marca registrada, el evitar
que al inscribirse una página en la Red, se pongan las "Etiquetas Meta" que el
diseñador de la página estime conveniente, inclusive dicha marca. Por lo que se
rechazan estas aprehensiones del segundo solicitante”. Esta conducta de los
usuarios, actualmente mayoritaria, no impide el riesgo de confusión, asociación o
dilución marcaria. Pero es importante tener en cuenta esta circunstancia porque el
nombre de dominio ya no es la forma por excelencia en que los usuarios acceden
a la información en Internet, esta función corresponde a los buscadores y
programas similares, que no se guían por los nombres de dominio. Si bien es
cierto que los dominios son la presentación o cara visible de su titular en Internet,
no son la única forma de hacer la marca presente en la Red. Incluso, es muy
probable que marcas famosas sean incluidas en las meta tags de páginas no
172
relacionadas con el titular de la marca, en conflictos que no tienen que ver con
asignación de nombres de dominio, pero que implican también una posible
infracción a derechos marcarios.
Logical Choice
Se denominan “logical choice” los casos de conflicto fortuito entre partes
con intereses y derechos legítimos sobre el nombre de dominio que se disputan.
Son casos en que una persona inscribe por casualidad un nombre de dominio que
coincide con una marca o signo distintivo ajeno. Este tipo de conflicto se debe a
las características técnicas de Internet que impiden la coexistencia de dos
dominios idénticos, que no sucede en un entorno “real” (en oposición a “virtual”)
donde dos signos distintivos iguales pueden coexistir sin mayor problema, por
ejemplo dos marcas idénticas en clases distintas del nomenclátor. Los casos en
que ambos solicitantes actúan de buena fe son logical choice, en que se pueden
enfrentar derechos o intereses de distinta envergadura, determinando un mejor
derecho para una de las partes: pero es común que los casos de logical choice se
resuelvan según el principio de “first come, first served”, citando el caso
“ebelparis.cl”; "logical choice" (casos de coincidencia fortuita) se trata acá de
hipótesis de conflictos fortuitos, en donde ambas partes tienen intereses legítimos
sobre un determinado nombre de dominio, pero que necesariamente han de
resolverse a favor de alguno de los interesados, dada la naturaleza exclusiva de
los nombres de dominio derivadas de su función localizadora en la Red.
Justamente es en los casos de "logical choice" como es el de autos, donde la
aplicación del principio "first come first served", cobra plena relevancia, dada la
existencia de buena fe de parte de ambos solicitantes.”
El concepto de “logical Choice” es utilizado generalmente por los árbitros,
para descartar mala fe en los solicitantes y para encuadrar el conflicto en sí. En un
caso de logical choice es donde deben ponderarse más que en ningún otro los
derechos e intereses legítimos de las partes, y donde las razones de prudencia y
equidad de los árbitros arbitradores deben aplicarse especialmente, para
173
determinar entre pretensiones legítimas aquella que corresponde a un mejor
derecho, o bien estableciendo una igualdad entre las partes que deberá ser
resuelta por el principio de “first come, first served”: “atendiendo a las distintas
categorizaciones de los conflictos por nombres de dominio que efectúa la doctrina
debe encuadrarse en la hipótesis de "logical choice", esto es, un conflicto fortuito,
surgido entre legítimos solicitantes, derivado más bien de la necesaria
exclusividad de los nombres de dominio, condición técnica que los diferencia
substancialmente de las marcas comerciales, en las que un signo distintivo
idéntico puede subsistir sin colisionar, en la medida que sea inscrito en distintas
clases122‖.
XV. Nombres que corresponden a genéricos
En el sistema de registro de nombres de dominio.cl se permite la inscripción
de genéricos, lo que en otros sistemas no es permitido (.es).
Un nombre de dominio puede corresponder a una expresión que sea a la
vez una marca y un genérico, entendiéndose por genérico una palabra de uso
común en un lenguaje y que no constituyen una creación intelectual de su titular.
Surge un conflicto cuando se inscribe como dominio un genérico, que además
corresponde a una marca. En estos casos es poco probable que el titular de la
marca y segundo solicitante pueda obtener la asignación del nombre de dominio,
salvo que se den supuestos de confusión o se le otorgue protección como marca
notoria, o la inscripción se realice de mala fe; en general, no se entiende que la
inscripción de un nombre de dominio con una expresión que corresponda a un
genérico pueda infringir las normas sobre derechos marcarios o libre competencia,
tanto en la jurisprudencia nacional como extranjera. En la jurisprudencia extranjera
se señala comúnmente al caso “sting.com”, en que el conocido cantante Sting
demandó al titular del registro. En este caso se consideró que “sting” es una
122
Fallo de “ i-com.cl”, juez árbitro DONOSO ABARCA, Lorena. Fallo de 28 de julio de 2003
174
palabra de uso común en inglés, y por lo tanto nadie puede alegar propiedad
sobre ella123ni aún teniendo una marca registrada u otro signo equivalente.
Dentro de la jurisprudencia del panel arbitral de la OMPI, el caso “famosa.com”
señala que: “En la mayor parte de los casos en que los paneles de la UDRP fallan
que el registro de una palabra común se ha hecho de mala fe, los árbitros han
inferido, a partir de evidencia circunstancial, que el demandado seleccionó el
nombre de dominio debido a que correspondía a la marca del demandante. Son
pocos los casos en que se considera que el demandado actuara de mala fe en el
registro de una palabra común como nombre de dominio ignorando que era
también una marca. La mayor parte de este panel rechaza esa interpretación,
pues considera que la intencionalidad del demandado al inscribir el nombre de
dominio debe relacionarse de alguna forma con la marca o su titular, para
satisfacer el requisito de una inscripción de mala fe124”. En principio, el inscribir
como nombre de dominio una palabra común se está haciendo uso de un derecho
legítimo y actuando de buena fe.
Los fallos del panel arbitral de conflictos por el TLD.cl siguen esta teoría, de
que en principio la inscripción de un genérico es el ejercicio legítimo de un
derecho, y no porque coincida con una marca debe entenderse que se infringen
derechos o se actúa de mala fe. Para el titular de una marca, es mucho más difícil
obtener la asignación de un nombre de dominio cuando su marca en un genérico,
que cuando la marca es un nombre de fantasía. El fallo de “elmetro.cl” dice:
“también es una cuestión notoria que la acepción "metro" no puede ser acotada
123
Si bien el caso se resolvió en contra del cantante debido a que no pudo probar mala fe del titular del registro; el Panel resolvió rechazar la demanda, debido a que el demandante no ha probado la existencia de los tres requisitos que requiere la Política Uniforme.
124 Traducción libre del fallo de OMPI: “Several UDRP panels have found bad faith registration of domain names that
correspond to common words, but in the majority of these cases the panels have inferred, from circumstantial evidence, that the respondent selected the domain name because it corresponded to the complainant's trademark. There are a few cases in which respondents that registered a common word as a domain name without knowing that it was also in use as a trademark have been found to have registered the domain name in bad faith. A majority of this panel rejects that proposition, believing that a respondent's reason for selecting the domain name must relate in some manner to the complainant or its trademark in order to satisfy the requirement of bad faith registration”. On line http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1689.html
175
única y exclusivamente al concepto de Transporte de Pasajeros o Ferrocarril
Subterráneo como el Segundo Solicitante ha aducido, ya que de la simple lectura
de las diversas definiciones que entrega el Diccionario de la Lengua consultado,
se colige que se trata de un concepto más bien de carácter genérico, con diversas
definiciones como se dijo, entre las cuales se cuenta la de medida de longitud
equivalente a cien centímetros. Es en relación a esta definición de la palabra
"metro" que el Primer Solicitante ha utilizado comercialmente durante veinte años,
como signo distintivo, el pie de metro, instrumento que sirve para medir y que se
enmarca dentro de los productos que comercializa‖.
En Chile, el Tribunal de Libre Competencia ha tenido un criterio semejante.
En la causa rol 58/2004, “El golfo comercial S.A en contra de Capuy S.A”,
determinó que el intentar hacer valer derechos sobre una expresión genérica, de
tal forma que se pretenda impedir su uso por terceros, significa una conducta
contraria a la libre competencia que busca imponer barreras de entrada; “debe
tenerse presente que la identificación de un producto por la vía del nombre
genérico entrega claras ventajas a una empresa, si ésta logra impedir que la
competencia utilice dicho nombre, e implica la imposición de claras barreras a la
entrada al mercado relevante las que, si bien no son infranqueables, son de
suficiente entidad como para estimar que tienen por objeto y efecto alcanzar,
mantener o incrementar una posición dominante en el mercado (...). En
consecuencia, forzoso es arribar a la convicción de que los hechos imputados a la
demandada tienden a impedir el uso de una denominación genérica por la
demandante, dificultando la libre competencia en el mercado” incurriendo en un
acto de competencia desleal que tendría por objeto lo descrito en el artículo 3º
letra c) de la ley 19.911.
En la jurisprudencia sobre asignaciones de nombres de dominio el criterio
es generalmente el mismo; la inscripción como nombre de dominio de una
expresión genérica no sería una práctica desleal, ni aún en el caso de existir un
registro marcario sobre el genérico; en el caso paltas.cl: ―Que, en consecuencia, el
176
solo hecho de inscribir, como nombre de dominio, una palabra genérica para un
rubro o actividad, no implica de por sí atentado alguno a la libre, leal y/o sana
competencia mercantil‖. De reconocerse un derecho a priori sobre una expresión
genérica, se estaría creando un monopolio sobre una palabra contrario a la libre
competencia. Esta idea se señala en el fallo de “diabetesdrugstore.cl”:”Que por lo
anterior, no puede arrogarse Farmacias Ahumada el privilegio y exclusividad de
usar ella sola el formato "drugstore", que es una denominación genérica de
almacén, ya que de hacerlo tendría el monopolio sobre este tipo de
establecimientos, lo que sería contrario a la libre competencia y al derecho de
desarrollar cualquier actividad económica garantizado por la Constitución Política
del Estado en el art. 19 Nº21.‖ Es sumamente difícil que el registro de un nombre
de dominio consistente en una expresión compuesta por una o más palabras
genéricas sea considerado una práctica contraria a la libre competencia. Como
sucede, por ejemplo, con la expresión “amarillas”, considerada una expresión
genérica. Si el titular de una marca que corresponde a una expresión genérica
decide invertir en el posicionamiento de dicha marca en el mercado, deberá
hacerlo conciente del riesgo que implica la utilización de un genérico: “en total
conocimiento del riesgo que para sus inversiones implica el hecho incuestionable
e incontrovertible de que la expresión que ha elegido para su promoción e
identificación es un genérico (...)y no puede, por tanto, ser ahora un argumento de
fondo y decisorio litis que le permita prevenir el ingreso de otros competidores en
términos leales y lícitos al mismo mercado (...) no debe permitirse que mediante
un instrumento de carácter jurisdiccional se abra camino a la formación de una
barrera económica artificial como la descrita 125”.
Pese a que la posición predominante es que la inscripción de genéricos
como nombres de dominio no atenta contra la libre competencia, sí es posible que
la notoriedad y el posicionamiento específico de una marca signifique un mejor
derecho para su titular. En este sentido, el fallo de “saldefrutatex.cl” señala: “Que
Maver S.A. también sostiene que la marca SAL DE FRUTA sería genérica o
125
Fallo de “amarillasmercantil.cl”. Juez árbitro Saieh Mena, Cristián, fallo de 17 de junio de 2003.
177
carente de distintividad. Al respecto, aún suponiendo que ello fuese así, la
notoriedad que ha alcanzado dicha expresión en el mercado chileno en los últimos
treinta años, su uso extensivo en el mercado, la publicidad empleada en su
difusión y la relación contractual entre las partes existente en el pasado, confieren
en conjunto al titular de dicha marca -SmithKline Beecham Chile S.A.- un mejor
derecho sobre el nombre de dominio "saldefrutatex.cl", que su contraparte Maver
Ltda. La referida notoriedad que ha alcanzado la marca SAL DE FRUTA ha
permitido que dicha expresión adquiera lo que en doctrina marcaria se denomina
secondary meaning -institución que incluso ha sido reconocida en algunos fallos
de nuestro Departamento de Propiedad Industrial- y en virtud del cual se otorga un
reconocimiento de tipo marcario a aquellas expresiones respecto de las cuales se
ha generado un posicionamiento específico y existe una asociación de los
consumidores entre la expresión identificatoria y el producto o servicio.-“. Este fallo
puede relacionarse con lo dispuesto en el artículo 19 inc.1º de la nueva Ley de
Propiedad Industrial, que al describir los signos susceptibles de ser marcas
comerciales dispone que “Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos,
podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el
mercado nacional”. Esta posibilidad es inédita en nuestra legislación, y permitirá
que expresiones como “Home Center” puedan ahora ser registradas como
marcas.
Cuando la expresión está compuesta por una palabra genérica y una de
fantasía, se entiende que el núcleo central de la marca es la palabra de fantasía, y
será con respecto a ésta que el titular de la marca podrá impedir inscripciones de
dominio coincidentes. No se entiende que la protección alcance a la palabra
genérica, que pese a ser también parte de la marca, carece de distintividad
suficiente como para identificar por sí sola a los productos, servicios o empresas
que se identifican mediante la marca. El fallo de “willcom.cl” determina: “Que,
además de lo anterior habrá de tenerse presente que el registro marcario invocado
por la segunda solicitante está compuesto por dos términos, a saber "entel" y
WILL, siendo el núcleo del mismo el término entel, correspondiente al nombre de
178
fantasía de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. En efecto, esta
protección no puede alcanzar al término WILL, por cuanto ésta constituye una
expresión genérica, que designa a una tecnología específica caracterizada por
constituir un sistema inalámbrico”.
Nombres de fantasía
Cuando una marca no corresponde a una palabra de uso común, sino que
es un nombre de fantasía sin significado en sí mismo, la vinculación con su titular
y los bienes que identifica es mucho más fuerte que si se tratara de una palabra
genérica. Un nombre de fantasía ha sido creado para designar un bien o una
empresa, y no corresponde a concepto alguno más allá de los productos o
servicios que identifica. Es una creación intelectual de su titular, que tiene por
único objeto la identificación de sus productos o servicios. Por lo tanto, con
respecto a un nombre de fantasía es más probable que se den los supuestos de
confusión o asociación, que se determine que su inscripción por un tercero es una
práctica desleal, que se le otorgue protección por considerársele una marca
renombrada o, finalmente, es más posible que se entienda que su inscripción
como nombre de dominio es de mala fe. En caso de no considerarse que se
infringen normas marcarias o de libre competencia, la invención de un nombre de
fantasía es un apoyo al mejor derecho sobre la expresión, en vistas que es una
creación intelectual de su titular. Como ejemplo, el fallo de “mobilair.cl”; “Que la
expresión Mobil corresponde a una expresión de fantasía, y como tal, una
creación intelectual de su titular, en este caso, creación de Mobil Oil Corporation,
quien además la ha registrado como marca comercial”.
Passing Off
El passing off es una especie de desvío, que se produciría cuando un
usuario ingresa a la Red buscando una información determinada, relacionada con
el titular de una marca o de un nombre de dominio, y en vez de encontrar los sitios
179
que busca es desviado a una página identificada con un nombre de dominio
engañosamente similar al signo que busca, produciéndose confusión y error sobre
la titularidad de esa página. Como alega el segundo solicitante de “degestion.cl”:
“Que se produciría lo que se llama "passing off", ya que cuando los usuarios de
Internet utilicen un buscador para encontrar la página "degestion.cl", se producirá
un desvío que los llevará a la página "gestion.cl", lo que sin duda, a su vez,
producirá error y confusión respecto de los servicios que ambas partes prestan, ya
que pensarán que esta página se relaciona con "GESTION" y que corresponde a
las empresas del grupo”. Argumento que no tiene mucho sentido desde que los
buscadores se guían mediante las meta tags y no por los nombres de dominio.
Aplicado a nombres de dominio, por lo tanto, el “passing off” no se ve como un
fenómeno que deba considerarse en cuanto al nombre de dominio en sí mismo,
pero sí en cuanto a conflictos originados por el uso de las etiquetas meta.
XII. Capitalización de la trayectoria comercial
Es un argumento que consiste en que la parte que ha desarrollado
determinada actividad comercial, relacionada con el nombre de dominio en
disputa, es la que tiene un mejor derecho para que se le asigne el dominio. Es la
ganancia que en justicia se pretende de la titularidad de un nombre de domino, y
que se debe al esfuerzo del solicitante, derivado de una iniciativa y actividad
económicas legítimas. Es injusto que el solicitante que no ha desarrollado la
actividad obtenga los eventuales beneficios de un nombre de dominio, a partir de
la actividad de su contraparte. Este argumento se alega en diversos casos y
siempre forma parte de una argumentación de mejor derecho o interés legítimo.
Generalmente es alegado por el segundo solicitante.
XVIII. Criterio de notoriedad del signo pedido
Forma parte también de una argumentación de mejor derecho, y es aún
más utilizado que el argumento de “capitalización de la trayectoria comercial”, al
180
que se asemeja en gran medida. El criterio de notoriedad del signo pedido
consiste en que la parte que ha posicionado el signo en el mercado, otorgándole
fama y notoriedad a través de sus inversiones, es quien debe beneficiarse de las
eventuales ganancias que obtenga ese signo, entre estas la utilización del signo
que ha posicionado como nombre de dominio. Por lo tanto, el solicitante tendría un
mejor derecho sobre los nombres de dominio idénticos al signo que lo identifica, o
a aquellas expresiones a las que el signo se asemeje engañosamente o forme
parte. El segundo solicitante de “nordika.cl” lo explica en los siguientes términos:
”esta teoría postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que
ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio a nivel nacional y/o
internacional. Al respecto expresa que su representada tiene el mejor derecho
sobre el nombre de dominio ―nordika.cl‖, debido a que ella le ha otorgado fama y
prestigio a nivel nacional e internacional a la denominación ―NORDIK”.
XIX. Resumen de los argumentos y criterios
181
La segunda parte de esta memoria, “Jurimetría”, consiste en un estudio
empírico de la aplicación de los argumentos revisados. Para facilitar su
comprensión, se ha considerado conveniente reseñar en forma breve cada uno de
los argumentos, siguiendo los siguientes parámetros:
1. Argumentos principales de las partes: Son los argumentos presentados
por los solicitantes como principales: es decir, la línea argumentativa básica
de cada solicitante (distinguiendo por supuesto el primer del segundo). Es
raro el caso en que un solicitante que se defiende ocupe un solo
argumento, lo normal es que las pretensiones se fundamenten en la mayor
cantidad posible, pero se puede distinguir entre la multiplicidad de
argumentos una línea argumentativa básica, es decir, el fundamento
general en que se fundamenta principalmente cada parte.
2. Argumentos secundarios de las partes: Junto con una argumentación
general, principal, las partes suelen interponer una alegación secundaria.
No le otorgan la misma atención e importancia que a la argumentación
principal, pero los argumentos secundarios complementan u operan en
subsidio de los principales. De esta forma, por ejemplo, una alegación
(principal) de Mejor Derecho se complementa con la Capitalización de la
Trayectoria Comercial, o con un criterio cronológico; ambos argumentos
con los que el Mejor Derecho está íntimamente relacionado y lo
fundamentan. El principio de “First come, first served” se apoya en la no
existencia de un riesgo de confusión, etc. Los argumentos secundarios
también pueden interponerse en forma independiente, como por ejemplo
una argumentación principal a partir de un riesgo de Confusión, y una
secundaria basada en la presunta Mala fe de la contraparte.
3. Criterios principales de los fallos arbitrales: una vez expuesta la
argumentación de las partes, queda por analizar los criterios principales
para los laudos. Consiste en el principio o criterio según el cual el árbitro
resuelve el conflicto.
182
4. Criterios complementarios de los fallos: son las consideraciones de los
árbitros que complementan el fundamento principal del fallo, especificando
el razonamiento del juez árbitro.
I. Argumentos principales de las partes
1. Identidad de marca y nombre de dominio: consiste en una situación
de hecho: que la marca y la expresión que conforma el nombre de
dominio son idénticas. Esta circunstancia hace más plausible la
existencia de un riesgo de confusión o de dilución, especialmente
cuando la marca es notoria o corresponde a una expresión de fantasía.
2. Confusión: posibilidad de que la expresión que configura el nombre de
dominio sea confundida con una marca de propiedad de un tercero, de
tal modo que las actividades desarrolladas en ese dominio sean
percibidas como propias del titular de la marca. También es posible un
riesgo de confusión respecto a otros signos distintivos además de las
marcas, como nombre comercial, razón social, otros nombres de
dominio.
3. Mala fe: conducta de alguno de los solicitantes que indique que su
proceder es inauténtico, falso, reñido con el ordenamiento jurídico y/o
con los fines propios de los nombres de dominio y su procedimiento de
asignación; toda circunstancia que evidencie un actuar de mala fe por
alguna de las partes, sean o no aquellas contempladas en el artículo
22º del Reglamento.
4. Prácticas desleales: toda forma de proceder que sea contraria a las
normas y principios de la competencia leal y de la ética mercantil.
183
5. Marca notoria: circunstancia de que la marca propiedad del solicitante
tiene un carácter de notoria o renombrada, es decir, goza de fama y
notoriedad. En atención a esta característica, la marca contará con una
protección jurídica especial, mayor que la que le correspondería a una
marca común.
6. Interés legítimo: forma parte de una argumentación de Mejor Derecho.
Un interés legítimo fundamenta y legitima la pretensión del solicitante
sobre el nombre de dominio disputado. El solicitante que alega tener un
interés legítimo busca acreditar un Mejor Derecho que su oponente, o al
menos equiparar las condiciones en que se encuentran.
7. Similitud de la marca y nombre de dominio: circunstancia de que la
marca propiedad del solicitante y el expresión del nombre de dominio se
parezcan. Es una condición necesaria para que se presente el riesgo de
confusión, y además las partes utilizan este argumento para justificar un
interés legítimo. En el estudio práctico se lo ha considerado un
argumento aparte por la frecuencia con que las partes alegan esta
similitud para fundamentar sus pretensiones.
II. Argumentos secundarios de las partes
1. Confusión, dilución: el solicitante alega la existencia de un riesgo de
confusión (ya reseñada) y de dilución marcaria. La dilución marcaria es
un fenómeno de disminución de la capacidad de una marca para
identificar una empresa, bienes o servicios. Es el deterioro del poder
distintivo del signo, como consecuencia del uso que hacen terceros del
mismo signo para distinguir otros productos o servicios a los de la
marca, o productos o servicios de inferior calidad. La dilución es propia
184
de marcas notorias. En este estudio se hermanan confusión y dilución
debido a que los solicitantes suelen alegar la concurrencia de ambas
como argumento secundario.
2. Mala fe: ya reseñada. El caso de ser alegada como un argumento
secundario significa que el solicitante ha centrado su pretensión en un
argumento distinto al de la mala fe, pero también deduce este a mayor
abundamiento.
3. Domain Grabbing: conductas relacionadas con inscripciones de
nombres de dominio que implican un intento de aprovechamiento,
realizado de mala fe y con afán especulativo, de obtener ganancias a
costa de la inscripción como nombre de dominio de una expresión sobre
la que un tercero tiene derechos o intereses. También denominado
ciberpiratería.
4. Prácticas desleales: Ya reseñada, consiste en toda forma de proceder
que sea contraria a las normas y principios de la competencia leal y de
la ética mercantil.
5. Abuso de derecho: ejercicio abusivo o ilegítimo de un derecho. En el
caso del primer solicitante, suele consistir en la inscripción
indiscriminada y carente de intereses legítimos de nombres de dominio,
que causa perjuicio a terceros. Los solicitantes siguientes que tengan
derechos marcarios pueden incurrir en un reverse domain name
hijacking”,conducta descrita en el número 19º.
6. Ejercicio de derechos marcarios: el solicitante que tiene derechos
sobre una marca comercial alega que el nombre de dominio en disputa
(que es idéntico o similar a la expresión de su marca) debe serle
asignado, por cuanto su solicitud corresponde al ejercicio legítimo de
185
sus derechos marcarios. Cuenta con un Mejor derecho y, al mismo
tiempo, la solicitud realizada por la contraparte lesiona sus derechos
adquiridos en la forma descrita por el artículo 14º del Reglamento.
7. Razón social/nombre comercial: el solicitante tiene una razón social o
nombre comercial idéntico o similar al dominio en disputa. Este hecho le
permite fundamentar intereses legítimos sobre el nombre de dominio, la
existencia de un riesgo de confusión para el consumidor, y
eventualmente la posibilidad de una práctica desleal de la contraparte.
8. Nombre propio de persona natural (mayormente utilizado por las
personas naturales cuyo nombre y/o apellido está siendo utilizado como
dominio): el solicitante- persona natural fundamenta su interés legítimo
en el nombre de dominio, debido a que la expresión corresponde a su
nombre y/o apellido. Si se tratara de una persona natural con cierta fama
podría alegar también un intento de aprovechamiento. También las
personas jurídicas pueden utilizar este argumento, cuando la persona
natural cuyo nombre y/o apellido está siendo utilizado como nombre de
dominio está relacionada a la empresa (como fundador, socio, etc.)
9. Otros signos distintivos: el solicitante alega en su favor derechos
sobre otros signos distintivos, tales como nombres de dominio similares
al disputado, denominaciones de origen, indicaciones geográficas, etc.
Se refuerza la posición del solicitante en cuanto a su Mejor Derecho
sobre el nombre de dominio en disputa.
10. Expresión es genérica: el solicitante rechaza las pretensiones de su
contraparte, que alega tener derechos o intereses sobre la expresión
que conforma el nombre de dominio objeto de la controversia, debido a
que dicha expresión es un genérico: una palabra de uso común en un
lenguaje, que no constituye una creación intelectual de la contraparte.
186
Por lo tanto, nadie podría ejercer derechos excluyentes sobre las
palabras propias del idioma.
11. Expresión es de fantasía: el solicitante alega que la expresión sobre la
que ejerce derechos consiste en una creación intelectual, una
construcción fonética carente de significado, creada para identificar a un
titular, producto o servicio. En este caso, además de fundamentar un
Mejor Derecho, el solicitante cuenta con un derecho de propiedad
intelectual sobre la expresión.
12. Capitalización de la trayectoria comercial/notoriedad del signo
pedido: fundamenta un Mejor derecho del solicitante, que ha
desarrollado una actividad económica legítima relacionada con la
expresión que conforma el nombre de dominio. Esta actividad ha
difundido y valorizado la expresión; por lo tanto, el solicitante tiene un
Mejor Derecho que su antagonista, quien de asignársele el nombre de
dominio se aprovecharía injustamente de la fama entregada a la
expresión por el solicitante. Se trata de un argumento sumamente
difundido.
13. Actividades de las partes no están relacionadas: el hecho de que las
actividades comerciales de las partes sean distintas significa que, según
dispone la Teoría del Medio, una determinada solicitud no vulnera los
derechos previos del titular de una marca similar o idéntica que
desarrolla una actividad comercial distinta y no relacionada al solicitante.
Además, al ser la similitud de actividades un requisito para la existencia
de un riesgo de confusión, si las actividades son disímiles la
confundibilidad distintiva no se presenta.
187
14. Falta de interés en el nombre de dominio: el solicitante acusa a su
contraparte de efectuar una solicitud temeraria, pues carece de un
interés legítimo sobre el nombre de dominio.
15. Marca notoria: argumento ya reseñado en el número 5 anterior, el
solicitante alega derechos sobre una marca comercial que tiene el
carácter de notoria. En atención a esta característica, la marca contará
con una protección jurídica especial, mayor que la que le correspondería
a una marca común.
16. No existe un riesgo de confusión: el solicitante rechaza la existencia
de un riesgo de confusión.
17. No se usan nombres de dominio: el solicitante alega que su
contraparte es titular de otros nombres de dominio, que se encuentran
en desuso. Indica que la contraparte carece de un interés real en el
nombre de dominio (por lo tanto, de un interés legítimo), debido a que ya
cuenta con otros nombres de dominio para acceder a Internet, pero no lo
hace.
18. Criterio cronológico: el solicitante alega estar utilizando la expresión
que conforma el nombre de dominio durante más tiempo que su
contraparte. El uso de la expresión es anterior, configurando un Mejor
Derecho.
19. Reverse domain name hijacking: conducta de un titular de derechos
marcarios que, sin tener un interés real en un nombre de dominio similar
o idéntico a la marca, ni ser perjudicado por el registro de ese dominio,
impide su asignación a terceros. Implica un uso abusivo de derechos
marcarios, que rebasa el ámbito de protección jurídica a las marcas
188
pues la intención del titular no es proteger sus derechos marcarios, sino
impedir el uso de una expresión a terceros con intereses legítimos.
0. Parte no comparece: el primer solicitante no se hace parte en el
procedimiento de asignación. La valoración de esta conducta queda
al criterio de cada árbitro, que puede considerarlo un hecho
irrelevante, un factor a considerar, o una condición suficiente para
asignar el nombre de dominio al segundo solicitante.
III. Criterios principales de los fallos
1. First come, first served: el árbitro decide la controversia aplicando el
principio de “primer llegado, primer servido”, en virtud del cual se asigna
el nombre de dominio al primer solicitante. La aplicación de este
principio es de última ratio.
2. Mejor derecho: se asigna el nombre de dominio a la parte que ha
probado ser más merecedora de éste, sea por contar con derechos
adquiridos, intereses legítimos, etc.
3. Infracciones al art.14: se rechaza una solicitud determinada en base a
que, de asignarse el nombre de dominio a aquel solicitante rechazado,
se vulnerarían las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los
principios de la competencia leal y de la ética mercantil, y/o derechos
válidamente adquiridos por terceros.
4. Mala fe: se niega la asignación del nombre de dominio al solicitante que
ha actuado de mala fe.
189
5. No comparecencia: los árbitros valoran libremente la conducta de las
partes. En los casos en que un fallo se fundamenta en la no
comparecencia del primer solicitante, el árbitro considera esta conducta
como un hecho suficiente para asignar el nombre de dominio al segundo
solicitante.
III. Criterios complementarios de los fallos
1. No se infringe derechos marcarios: el árbitro considera que la
inscripción del nombre de dominio no vulnera los derechos marcarios
invocados en el procedimiento. Se incluye la consideración de que
no existe el riesgo de confusión en este número 1 de los criterios
complementarios.
2. Expresión corresponde a marca: la identidad o similitud de las
expresiones correspondientes a la marca y al nombre de dominio es
un factor relevante en el fallo, ya sea como requisito de un riesgo de
confusión, Mejor derecho del titular de la marca, o la calidad de
notoria que tiene la marca afectada.
3. Expresión corresponde a un signo distintivo distinto de la
marca: la identidad o similitud de las expresiones correspondientes
al nombre de dominio y a otros signos distintivos diferentes a una
marca registrada, es un factor relevante para el fallo arbitral.
4. Actividades de las partes no tienen relación: El árbitro considera
que no existe una relación entre las actividades de las partes. Como
esta relación es un requisito para la existencia de un riesgo de
confusión, el árbitro desecha dicho riesgo.
190
5. Signo o marca notoria: la calidad de notoria de una marca
comercial le significa una protección jurídica aumentada, que es
aplicada por el árbitro. Si bien la ley dispone esta protección a las
marcas registradas, los árbitros arbitradores pueden perfectamente
considerarla aplicable a otros signos distintos a marcas, que sean
también notorios.
6. Infringe derechos marcarios: el árbitro considera que una solicitud
vulnera los derechos marcarios invocados en el procedimiento de
asignación, y por lo tanto la rechaza. Se incluye en este número la
consideración de existencia de un riesgo de confusión.
7. Se asocia la expresión con la parte: el árbitro considera que uno
de los solicitantes es identificado por el público mediante la expresión
correspondiente al nombre de dominio en disputa.
8. No se acredita un Mejor Derecho: los solicitantes no logran
acreditar un mejor derecho sobre el nombre de dominio. Lo normal
es que en estos casos se aplica el principio de “First come, first
served”.
9. No se usa el nombre de dominio: la conducta de los solicitantes es
libremente valorada por los árbitros. En este caso, el árbitro
considera negativamente la conducta de uno de los solicitantes, que
consistente en conservar la titularidad de nombres de dominio, pero
sin utilizarlos.
10. Aplicación principio de especialidad: el árbitro a aplicado el
principio de especialidad marcaria y/o la Teoría del Medio, que
permiten determinar cuando se infringen derechos marcarios.
1
Jurimetría
Para la elaboración de la segunda parte de esta memoria fueron analizados
cien casos de la jurisprudencia del panel arbitral de Nic Chile, que tienen como
indicador o parámetro el hecho que el opositor a la asignación del dominio, es
decir, el segundo solicitante, esgrime a su favor la titularidad de una marca. Los
casos fueron elegidos en forma aleatoria, y no corresponden necesariamente a
aquellos que fueron utilizados como fuente de investigación para el capítulo
anterior. De esta forma se cumple con los objetivos de esta memoria, un estudio
de los argumentos derivados de la propiedad de registros marcarios en casos de
asignación de nombres de dominio. Ninguno de los casos estudiados tiene más de
dos solicitantes en conflicto, porque si bien en algunos de estos casos se
presentaron originalmente más de dos oposiciones, sólo uno de los opositores
perseveró en el procedimiento y los demás fueron desestimados debido a su
inactividad.
Aunque cada conflicto tiene características únicas, del estudio de casos es
posible, mediante un razonamientos inductivo, identificar los argumentos en
abstracto que se estudiaron en el primer capítulo de esta memoria. Se le asignó
un número a cada argumento, formando grupos de argumentos o criterios según
la oportunidad procesal en que eran procedentes y quien los utilizara en el juicio.
De esta manera se obtienen 4 grupos de argumentos:
1. Argumentos principales de las partes.
2. Argumentos secundarios de las partes.
3. Fundamento principal del fallo.
4. Criterios complementarios del fallo arbitral.
Cada uno de estos grupos es descrito brevemente en el último capítulo de
la primera parte de esta memoria, capítulo XIX de “Resumen de argumentos y
criterios”. Asimismo, en este capítulo puede encontrarse un resumen de cada uno
2
de los principios y criterios que forman los grupos. Su lectura es fundamental para
una mejor comprensión de esta segunda parte.
A continuación, se presentan las tablas en base a las cuales se realizó el
análisis de casos. Dentro de los grupos, se asigna un número a cada uno de los
argumentos o criterios.
I. Argumentos principales de las partes:
Identidad de marca y nombre de dominio
1
Confusión 2
Mala fe 3
Prácticas desleales 4
Marca notoria 5
Interés legítimo 6
Similitud de marca y nombre de dominio
7
Se ha dejado afuera ex profeso el argumento de “First come, first served”,
porque opera siempre a favor del primer solicitante, sea que este lo alegue o
no. Por lo tanto, este principio debe suponerse como presente en todos los
casos, incluso en aquellos en que el primer solicitante no comparece. Sin
embargo, cabe recordar la importancia del principio de “first come..” y su
trascendencia para el primer solicitante.
II. Argumentos secundarios de las partes:
Confusión, dilución 1
Mala fe 2
Domain Grabbing 3
Prácticas desleales 4
Abuso de derecho 5
Ejercicio de derechos marcarios 6
3
Razón social/nombre comercial 7
Nombre propio de persona natural 8
Otros signos distintivos (otras marcas, nombres de dominio similares, etc)
9
Expresión es genérica 10
Expresión es de fantasía 11
Capitalización de la trayectoria comercial/notoriedad del signo pedido
12
Actividades de las partes no están relacionadas
13
Falta de interés en el nombre de dominio
14
Marca notoria 15
No existe un riesgo de confusión 16 17
No se usan nombres de dominio
Criterio cronológico (uso del signo es anterior)
18
Reverse domain name hijacking 19
Parte no comparece 0
III. Fundamento principal del fallo:
First come, first served 1
Mejor derecho 2
Infracciones al art.14 3
Mala fe 4
No comparecencia 5
4
IV. Criterios complementarios del fallo arbitral:
Se analizaron casos de 10 jueces del panel arbitral de Nic Chile, con el
objeto de determinar si la consideración que se da a cada argumento y la decisión
es semejante o, por el contrario, la importancia de los argumentos difiere según el
árbitro que conoce del caso. De esta manera se podrá concluir la trascendencia
real de los argumentos basados en la propiedad marcaria. Una síntesis de cada
uno de los casos, ordenados por árbitro, se encuentra como anexo de esta
memoria.
A continuación, se exponen los resultados:
No infringe derechos marcarios (incluyendo la no existencia de riesgo de confusión)
1
Expresión corresponde a marca
2
Expresión corresponde a un signo distintivo distinto de la marca
3
Actividades de las partes no Tienen relación
4
Signo o marca notoria 5
Infringe derechos marcarios (incluye riesgo de confusión)
6
Se asocia la expresión con la parte
7
No se acredita un mejor derecho
8
No se usa el nombre de dominio
9
Aplicación principio de especialidad
10
5
1. Juez Árbitro: Héctor Bertolotto Villouta
ARGUMENTOS PRINCIPALES DE LAS PARTES:
Argumentos del segundo solicitante:
Argumentos del primer solicitante
1)-identidad de marca y nombre de dominio 2 1
2)-Confusión 6 1
3)-Mala fe
4)-Prácticas desleales
5)-Marca notoria
6)-Interés legítimo 1 2
7)-Similitud de marca y nombre de dominio
NO COMPARECE 5
ARGUMENTOS SECUNDARIOS DE LAS PARTES:
Argumentos secundarios: segundo solicitante Primer solicitante
1)-Confusión, dilución 1
2)-Mala fe
3)-Domain Grabbing
4)-Prácticas desleales 2
5)-Abuso de derecho
6)-Ejercicio de derechos marcarios
7)-Razón social/nombre comercial
8)-Nombre propio de persona natural
9)-Otros signos distintivos (otras marcas, nombres de dominio similares, etc)
10)-Expresión es genérica
11)-Expresión es de fantasía
12)-Capitalización de la trayectoria comercial/notoriedad del signo pedido 3
13)-Actividades de las partes no están relacionadas
14)-Falta de interés en el nombre de dominio
15)-Marca notoria 1 1
16)-No existe un riesgo de confusión 1
17)-No se usan nombres de dominio
18)-Criterio cronológico (uso del signo es anterior) 2
19)-Reverse domain name hijacking
Parte no comparece 5
FALLO ARBITRAL:
Fallo arbitral: favorable a
6
Primer solicitante 5
Segundo solicitante 4
Fundamento principal del fallo:
1) First come, first served 4
2) Mejor derecho 4
3) Infracciones al art.14 1
4) Mala fe
5) No comparecencia
Criterios complementarios:
1) No infringe derechos marcarios(incluyendo la no existenciade riesgo de confusión) 1
2) Expresión corresponde a marca
3) Expresión corresponde a un signo distintivo distinto de la marca 1
4) Actividades de las partes no Tienen relación
5) Signo o marca notoria 1
6) Infringe derechos marcarios (incluye riesgo de confusión) 1
7) Se asocia la expresión con la parte 2
8) No se acredita un mejor derecho 2
9) No se usa el nombre de dominio
10)Aplicación principio de especialidad
Año del fallo:
2000
2002
2003 1
2004 7
2005 2
RESULTADOS EN GRÁFICOS:
7
Argumentos centrales 2ºsol.
Identidad demarca y nombrede dominio
Confusión
Interés legítimo
Argumentos centrales 1ºsol.
Identidad demarca y nombrede dominioConfusión
Interés legítimo
No comparece
8
Argumentos secundarios 2ºsol.
Confusión, dilución
Prácticas desleales
Capitalización de latrayectoriacomercial/notoriedad delsigno pedido
Marca notoria
Argumentos secundarios 1ºsol.
Marca notoria
No existe unriesgo deconfusión
Criteriocronológico (usodel signo esanterior)
9
Asignación del nombre de dominio
56%
44%
Primer solicitante
Segundo solicitante
10
Fundamento esencial del fallo
45%
44%
11%
First come, first served
Mejor derecho
Infracciones al art.14
11
Criterios complementarios del fallo
13%
13%
13%
13%24%
24%
No infringe derechos marcarios(incluyendo
la no existenciade riesgo de confusión)
Expresión corresponde a un signo distintivo
distinto de la marca
Signo o marca notoria
Infringe derechos marcarios (incluye riesgo
de confusión)
Se asocia la expresión con la parte
No se acredita un mejor derecho
Juez árbitro don Héctor Bertolotto Villouta
Observaciones : Árbitro es exigente con la demostración de un Mejor
Derecho y del riesgo de confusión. Otorga importancia a que la parte se identifique
efectivamente con la expresión.
12
2. Juez Árbitro: Guillermo Carey Claro
ARGUMENTOS PRINCIPALES DE LAS PARTES:
Argumentos del segundo solicitante:
Argumentos del primer solicitante
1)-identidad de marca y nombre de dominio 3 2
2)-Confusión 2
3)-Mala fe
4)-Prácticas desleales
5)-Marca notoria
6)-Interés legítimo 5
7)-Similitud de marca y nombre de dominio 3 1
NO COMPARECE
ARGUMENTOS SECUNDARIOS DE LAS PARTES:
Argumentos secundarios: Segundo solicitante Primer solicitante
1)-Confusión, dilución 1
2)-Mala fe 1
3)-Domain Grabbing 1
4)-Prácticas desleales 1
5)-Abuso de derecho
6)-Ejercicio de derechos marcarios
7)-Razón social/nombre comercial 1
8)-Nombre propio de persona natural
9)-Otros signos distintivos (otras marcas, nombres de dominio similares, etc)
10)-Expresión es genérica
11)-Expresión es de fantasía 1 1
12)-Capitalización de la trayectoria comercial/notoriedad del signo pedido 3
13)-Actividades de las partes no están relacionadas 3
14)-Falta de interés en el nombre de dominio 1
15)-Marca notoria
16)-No existe un riesgo de confusión
17)-No se usan nombres de dominio
18)-Criterio cronológico (uso del signo es anterior)
19)-Reverse domain name hijacking
13
FALLO ARBITRAL:
Fallo arbitral: favorable a
Primer solicitante 7
Segundo solicitante 1
Fundamento principal del fallo:
1) First come, first served 5
2) Mejor derecho 3
3) Infracciones al art.14
4) Mala fe
5) No comparecencia
Criterios complementarios:
1) No infringe derechos marcarios(incluyendo la no existenciade riesgo de confusión)
2) Expresión corresponde a marca 1
3) Expresión corresponde a un signo distintivo distinto de la marca 1
4) Actividades de las partes no Tienen relación
5) Signo o marca notoria
6) Infringe derechos marcarios (incluye riesgo de confusión)
7) Se asocia la expresión con la parte
8) No se acredita un mejor derecho
9) No se usa el nombre de dominio
10)Aplicación principio de especialidad 5
Año del fallo:
2000 1
2001 1
2002 2
2003 4
2004
RESULTADOS EN GRÁFICOS:
14
Argumentos centrales 2ºsol.
Identidad de marcay nombre dedominio
Confusión
Similitud de marcay nombre dedominio
Argumentos centrales 1º sol.
Identidad de marcay nombre dedominio
Interés legítimo
Similitud de marcay nombre dedominio
15
Argumentos secundarios 2ºsol.
Confusión, dilución
Mala fe
Prácticas desleales
Razón social/nombre
comercial
Expresión es de fantasía
Capitalización de la
trayectoria
comercial/notoriedad del
signo pedido
16
Argumentos secundarios 1ºsol.
Domain Grabbing
Expresión es defantasía
Actividades delas partes noestánrelacionadas
Falta de interésen el nombre dedominio
Asignación del nombre de dominio
87%
13%
Primer solicitante
Segundo solicitante
17
Fundamento esencial del fallo
First come, first served
Mejor derecho
Criterios complementarios del fallo
Expresión corresponde a marca
Expresión corresponde a un signodistintivo distinto de la marca
Aplicación principio de especialidad
Observaciones: El árbitro es riguroso en la aplicación del principio de especialidad
de las marcas comerciales. Teoría del Medio. De los árbitros estudiados, es el que
más casos ha resuelto a favor del primer solicitante. Los fallos de este árbitro
suelen ser citados por las partes o por los otros árbitros, para fundamentar sus
argumentos o sus fallos. Cuenta con varios casos de revocación. Sus casos de
18
asignación de nombres de dominio son relativamente antiguos, los más recientes
datan de 2003.
3. Juez árbitro: Juan Agustín Castellón Munita
ARGUMENTOS PRINCIPALES DE LAS PARTES
Argumentos del segundo solicitante:
Argumentos del primer solicitante
1)-identidad de marca y nombre de dominio 3
2)-Confusión 1
3)-Mala fe
4)-Prácticas desleales
5)-Marca notoria 1
6)-Interés legítimo 3
7)-Similitud de marca y nombre de dominio 3
NO COMPARECE 5
ARGUMENTOS SECUNDARIOS DE LAS PARTES:
Argumentos secundarios: Segundo solicitante Primer solicitante
1)-Confusión, dilución 1
2)-Mala fe 1
3)-Domain Grabbing
4)-Prácticas desleales
5)-Abuso de derecho
6)-Ejercicio de derechos marcarios
7)-Razón social/nombre comercial
8)-Nombre propio de persona natural 1
9)-Otros signos distintivos (otras marcas, nombres de dominio similares, etc)
10)-Expresión es genérica 1
11)-Expresión es de fantasía
12)-Capitalización de la trayectoria comercial/notoriedad del signo pedido 3 1
13)-Actividades de las partes no están relacionadas
14)-Falta de interés en el nombre de dominio
15)-Marca notoria
16)-No existe un riesgo de confusión
17)-No se usan nombres de dominio
18)-Criterio cronológico (uso del signo es anterior)
19)-Reverse domain name hijacking
FALLO ARBITRAL:
Fallo arbitral: favorable a
Primer solicitante 2
19
Segundo solicitante 6
Fundamento principal del fallo:
1) First come, first served 2
2) Mejor derecho 6
3) Infracciones al art.14
4) Mala fe
5) No comparecencia
Criterios complementarios:
1) No infringe derechos marcarios(incluyendo la no existenciade riesgo de confusión) 1
2) Expresión corresponde a marca 1
3) Expresión corresponde a un signo distintivo distinto de la marca 1
4) Actividades de las partes no Tienen relación
5) Signo o marca notoria 2
6) Infringe derechos marcarios (incluye riesgo de confusión)
7) Se asocia la expresión con la parte 3
8) No se acredita un mejor derecho
9) No se usa el nombre de dominio
10)Aplicación principio de especialidad
Año del fallo:
2000
2002 4 casos
2003 2 casos
2004 2 casos
2005
Resultados en gráficos:
Argumentos centrales 2ºsol.
Identidad demarca ynombre dedominio
Confusión
Marca notoria
Similitud demarca ynombre dedominio
20
Argumentos centrales 1ºsol.
Interés legítimo
No comparece
Argumnetos secundarios 2ºsol.
Confusión,dilución
Mala fe
Capitalización dela trayectoriacomercial/notoriedad del signopedido
21
Argumento secundarios 1ºsol.
Nombre propiode personanatural
Expresión esgenérica
Capitalización dela trayectoriacomercial/notoriedad del signopedido
Asignación del nombre de dominio
25%
75%
Primer solicitante
Segundo solicitante
22
Fundamento esencial del fallo
25%
75%
First come, first served
Mejor derecho
23
Criterios complementarios al fallo
13%
13%
13%
24%
37%
No infringe derechosmarcarios(incluyendo la noexistenciade riesgo de confusión)
Expresión corresponde a marca
Expresión corresponde a un signodistintivo distinto de la marca
Signo o marca notoria
Se asocia la expresión con laparte
Observaciones: el árbitro protege los derechos de los titulares de marcas
registradas, pero no contra partes que demuestren otros intereses jurídicamente
relevantes y carezcan de registros marcarios (casos “tugato.cl”, santa-maria.cl” ).
Fundamenta una protección a las marcas atendiendo al derecho constitucional del
artículo 19 nº25. Condena en costas al primer solicitante en el arbitraje de
“chanel.cl” y de “isaprecansalud.cl”, haciendo uso de un derecho poco utilizado por
los árbitros. Establece la situación de un tercer solicitante en “micuenta.cl”. En el
fallo de “tugato.cl” indica que, ante la eventualidad de una infracción a derechos
marcarios, la parte afectada cuenta con el procedimiento de revocación (una
simple amenaza a los derechos marcarios no justificaría entonces la asignación
del dominio al titular de la marca).
24
4. Juez árbitro: Luis Claro Swinburn
ARGUMENTOS PRINCIPALES DE LAS PARTES:
Segundo solicitante Primer solicitante
1)-identidad de marca y nombre de dominio 4
2)-Confusión 2
3)-Mala fe
4)-Prácticas desleales
5)-Marca notoria 1
6)-Interés legítimo 6
7)-Similitud de marca y nombre de dominio 4 4
NO COMPARECE 1
ARGUMENTOS SECUNDARIOS DE LAS PARTES:
Argumentos secundarios: Segundo solicitante Primer solicitante
1)-Confusión, dilución 1 1
2)-Mala fe 1
3)-Domain Grabbing
4)-Prácticas desleales 1
5)-Abuso de derecho
6)-Ejercicio de derechos marcarios
7)-Razón social/nombre comercial 2
8)-Nombre propio de persona natural
9)-Otros signos distintivos (otras marcas, nombres de dominio similares, etc) 4
10)-Expresión es genérica 2
11)-Expresión es de fantasía
12)-Capitalización de la trayectoria comercial/notoriedad del signo pedido 1
13)-Actividades de las partes no están relacionadas 2
14)-Falta de interés en el nombre de dominio 1
15)-Marca notoria
16)-No existe un riesgo de confusión
17)-No se usan nombres de dominio
18)-Criterio cronológico (uso del signo es anterior)
19)-Reverse domain name hijacking 1
FALLO ARBITRAL:
Fallo arbitral: favorable a
Primer solicitante 6
Segundo solicitante 6
25
Fundamento principal del fallo:
1) First come, first served 5
2) Mejor derecho 3
3) Infracciones al art.14 3
4) Mala fe
5) No comparecencia
Criterios complementarios:
1) No infringe derechos marcarios(incluyendo la no existenciade riesgo de confusión) 1
2) Expresión corresponde a marca
3) Expresión corresponde a un signo distintivo distinto de la marca 1
4) Actividades de las partes no Tienen relación
5) Signo o marca notoria 2
6) Infringe derechos marcarios (incluye riesgo de confusión) 2
7) Se asocia la expresión con la parte
8) No se acredita un mejor derecho 3
9) No se usa el nombre de dominio
10)Aplicación principio de especialidad
Año del fallo:
2001 1
2002 4
2003 4
2004 2
2005
Resultados en gráficos:
26
Argumentos centrales 2ºsol.
Identidad de
marca y nombre
de dominio
Confusión
Marca notoria
Similitud de
marca y nombre
de dominio
Argumentos centrales 1ºsol.
Interés legítimo
Similitud de marca
y nombre de
dominio
No comparece
27
Argumentos secundarios 2ºsol.
Confusión, dilución
Mala fe
Prácticas desleales
Razón social/nombre
comercial
Otros signos
distintivos (otras
marcas, nombres de
dominio similares, etc)
Falta de interés en el
nombre de dominio
28
Argumentos secundarios 1ºsol.
Confusión, dilución
Expresión es genérica
Capitalización de latrayectoriacomercial/notoriedad delsigno pedido
Actividades de las partesno están relacionadas
Reverse domain namehijacking
Asignación del nombre de dominio
50%50%Primer solicitante
Segundo solicitante
29
Fundamento esencial del fallo
46%
27%
27%
First come, first served
Mejor derecho
Infracciones al art.14
Criterios complementarios del fallo
11%
11%
22%
22%
34%
No infringe derechos marcarios(incluyendola no existenciade riesgo de confusión)
Expresión corresponde a un signodistintivo distinto de la marca
Signo o marca notoria
Infringe derechos marcarios (incluye riesgode confusión)
No se acredita un mejor derecho
Observaciones: el árbitro le da importancia al uso del nombre de dominio en la
página web a la que accede, verificando si el contenido de la página puede causar
confusión o vulnerar derechos (“offroad4x4.cl”, “kiwi.cl”, “naturista.cl”). Carácter de
genérico de una expresión debe ser determinada caso a caso (kardex.cl).
Razones de certeza jurídica justifican una protección a las marcas por sobre otros
signos distintivos. Importancia de las denominaciones de origen.
30
5. Lorena Donoso Abarca
ARGUMENTOS PRINCIPALES DE LAS PARTES
Segundo solicitante Primer solicitante
1)-identidad de marca y nombre de dominio
2)-Confusión 3
3)-Mala fe 1
4)-Prácticas desleales 2
5)-Marca notoria 1
6)-Interés legítimo 2
7)-Similitud de marca y nombre de dominio 2 2
NO COMPARECE 5
ARGUMENTOS SECUNDARIOS
Argumentos secundarios: Segundo solicitante Primer solicitante
1)-Confusión, dilución
2)-Mala fe
3)-Domain Grabbing
4)-Prácticas desleales 2
5)-Abuso de derecho
6)-Ejercicio de derechos marcarios
7)-Razón social/nombre comercial
8)-Nombre propio de persona natural
9)-Otros signos distintivos (otras marcas, nombres de dominio similares, etc)
10)-Expresión es genérica
11)-Expresión es de fantasía 1
12)-Capitalización de la trayectoria comercial/notoriedad del signo pedido 6
13)-Actividades de las partes no están relacionadas 1
14)-Falta de interés en el nombre de dominio
15)-Marca notoria
16)-No existe un riesgo de confusión
17)-No se usan nombres de dominio
18)-Criterio cronológico (uso del signo es anterior)
19)-Reverse domain name hijacking 2
FALLO ARBITRAL
Fallo arbitral: favorable a
Primer solicitante 4
Segundo solicitante 5
31
Fundamento principal del fallo:
1) Principio first come 4
2) Mejor derecho 3
3) Infracciones al art.14
4) Mala fe
5) No comparecencia 2
Criterios complementarios:
1) No infringe derechos marcarios(incluyendo la no existenciade riesgo de confusión)
2) Expresión corresponde a marca
3) Expresión corresponde a un signo distintivo distinto de la marca
4) Actividades de las partes no Tienen relación
5) Signo o marca notoria 1
6) Infringe derechos marcarios (incluye riesgo de confusión)
7) Se asocia la expresión con la parte 1
8) No se acredita un mejor derecho 1
9) No se usa el nombre de dominio 4
10)Aplicación principio de especialidad 2
Año del fallo:
2000
2002 1 caso
2003 3 casos
2004 5 casos
2005
RESULTADOS EN GRÁFICOS
Argumentos centrales 2ºsol.
Confusión
Mala fe
Prácticas
desleales
Marca notoria
Similitud de
marca y nombre
de dominio
32
Argumentos centrales 1ºsol.
Interés legítimo
Similitud de
marca y nombre
de dominio
NO COMPARECE
Argumentos secundarios 2ºsol.
Prácticas
desleales
Expresión es de
fantasía
Capitalización de
la trayectoria
comercial/notoried
ad del signo
pedido
33
Argumentos secundarios 1ºsol.
Actividades de las
partes no están
relacionadas
Reverse domain
name hijacking
Asignación del nombre de dominio
44%
56%
Primer solicitante
Segundo solicitante
34
Fundamento principal del fallo
45%
33%
22%
Parte no comparece
Mejor derecho
No comparecencia
Criterio complementario del fallo
11%
11%
11%
45%
22%
Signo o marca notoria
Se asocia la expresión con la
parte
No se acredita un mejor derecho
No se usa el nombre de dominio
Aplicación principio de
especialidad
Observaciones: Titularidad de registro marcario se considera un antecedente de
Mejor Derecho. Árbitro es estricto en que la protección a la marca cubre la
totalidad de la expresión y no partes de la misma. Reproche a la no utilización de
nombres de dominios como entorpecimiento al desarrollo de Internet y
desnaturalización de la institución. No comparecencia del primer solicitante no es
determinante para la resolución del caso.
35
6. Juez Árbitro: Andrés Echeverría Bunser
ARGUMENTOS PRINCIPALES DE LAS PARTES:
Argumentos del segundo solicitante:
Argumentos del primer solicitante
1)-identidad de marca y nombre de dominio 2 1
2)-Confusión 3
3)-Mala fe
4)-Prácticas desleales
5)-Marca notoria 1
6)-Interés legítimo 4
7)-Similitud de marca y nombre de dominio 3 2
NO COMPARECE 2
ARGUMENTOS SECUNDARIOS DE LAS PARTES
Argumentos secundarios: Primer solicitante Segundo solicitante
1)-Confusión, dilución 3 1
2)-Mala fe
3)-Domain Grabbing 1
4)-Prácticas desleales 1
5)-Abuso de derecho
6)-Ejercicio de derechos marcarios
7)-Razón social/nombre comercial
8)-Nombre propio de persona natural
9)-Otros signos distintivos (otras marcas, nombres de dominio similares, etc)
10)-Expresión es genérica
11)-Expresión es de fantasía
12)-Capitalización de la trayectoria comercial/notoriedad del signo pedido 2
13)-Actividades de las partes no están relacionadas 1
14)-Falta de interés en el nombre de dominio 1
15)-Marca notoria
16)-No existe un riesgo de confusión
17)-No se usan nombres de dominio
18)-Criterio cronológico (uso del signo es anterior)
19)-Reverse domain name hijacking 3
Parte no comparece 2
FALLO ARBITRAL:
36
Fallo arbitral: Favorable a
Primer solicitante 4
Segundo solicitante 5
Fundamento principal del fallo:
1) First come 1
2) Mejor derecho 4
3) Infracciones al art.14 4
4) Mala fe
5) No comparecencia
Criterios complementarios:
1) No infringe derechos marcarios(incluyendo la no existenciade riesgo de confusión) 1
2) Expresión corresponde a marca
3) Expresión corresponde a un signo distintivo distinto de la marca 2
4) Actividades de las partes no Tienen relación
5) Signo o marca notoria 1
6) Infringe derechos marcarios (incluye riesgo de confusión) 3
7) Se asocia la expresión con la parte
8) No se acredita un mejor derecho
9) No se usa el nombre de dominio 1
10)Aplicación principio de especialidad 1
Año del fallo:
2000 1 caso
2002 4 casos
2003 2 casos
2004
2005
RESULTADOS EN GRÁFICOS:
Argumentos centrales 2º sol.
Identidad de marca ynombre de dominio
Confusión
Marca notoria
Similitud de marca ynombre de dominio
37
Argumentos centrales 1ºsol.
Identidad de marca ynombre de dominio
Interés legítimo
Similitud de marca ynombre de dominio
NO COMPARECE
Argumentos secundarios 2ºsol.
Confusión, dilución
Domain Grabbing
Prácticas desleales
Capitalización de la
trayectoria
comercial/notoriedad
del signo pedido
Falta de interés en el
nombre de dominio
38
Argumentos secundarios 1ºsol.
Confusión,dilución
Actividades delas partes noestánrelacionadasReverse domainname hijacking
Asignación nombre de dominio
44%
56%
Primer solicitante
Segundo solicitante
39
Fundamento esencial del fallo
First come
Mejor derecho
Infracciones al art.14
40
Criterios complementarios al fallo
11%
22%
11%34%
11%
11%
No infringe derechos marcarios(incluyendo la noexistenciade riesgo de confusión)
Expresión corresponde a un signo distintivo distintode la marca
Signo o marca notoria
Infringe derechos marcarios (incluye riesgo deconfusión)
No se usa el nombre de dominio
Aplicación principio de especialidad
Juez árbitro don Andrés Echeverría Bunser.
Observaciones : árbitro considera que la inscripción como nombre de
dominio de una expresión que corresponde a una marca ajena, es un
entorpecimiento al ejercicio de los derechos marcarios de uso de dicha marca y,
por lo tanto, se contraría derechos válidamente adquiridos en los términos del
artículo 14 del Reglamento. Pero este criterio sólo se aplica cuando la marca y el
dominio son idénticos. En casos en que sólo existe similitud, el árbitro pareciera
privilegiar el derecho a desarrollar una actividad comercial lícita, por sobre un
derecho de propiedad que puede ejercerse sólo sobre una parte de la expresión.
Se observa un especial cuidado en distinguir marcas fuertes de débiles, evitando
que se ejerzan derechos de exclusividad sobre una palabra común o expresión
que no corresponda a una invención creativa de la parte.
41
7. Juez árbitro: Cristián Mir Balmaceda
PRINCIPALES ARGUMENTOS DE LAS PARTES:
Segundo solicitante Primer solicitante
1)-identidad de marca y nombre de dominio 4
2)-Confusión 4
3)-Mala fe
4)-Prácticas desleales
5)-Marca notoria 2
6)-Interés legítimo 2
7)-Similitud de marca y nombre de dominio
NO COMPARECE 7
ARGUMENTOS SECUNDARIOS DE LAS PARTES
Argumentos secundarios: Segundo solicitante Primer solicitante
1)-Confusión, dilución 3
2)-Mala fe 2
3)-Domain Grabbing
4)-Prácticas desleales 2
5)-Abuso de derecho
6)-Ejercicio de derechos marcarios
7)-Razón social/nombre comercial
8)-Nombre propio de persona natural
9)-Otros signos distintivos (otras marcas, nombres de dominio similares, etc)
10)-Expresión es genérica
11)-Expresión es de fantasía 1
12)-Capitalización de la trayectoria comercial/notoriedad del signo pedido 2
13)-Actividades de las partes no están relacionadas
14)-Falta de interés en el nombre de dominio
15)-Marca notoria
16)-No existe un riesgo de confusión
17)-No se usan nombres de dominio
18)-Criterio cronológico (uso del signo es anterior) 1
19)-Reverse domain name hijacking
FALLO ARBITRAL:
Fallo arbitral: favorable a
Primer solicitante 2
Segundo solicitante 8
Fundamento principal del fallo:
1) First come, first served 2
42
2) Mejor derecho 1
3) Infracciones al art.14
4) Mala fe
5) No comparecencia 6
Criterios complementarios:
1) No infringe derechos marcarios(incluyendo la no existenciade riesgo de confusión)
2) Expresión corresponde a marca
3) Expresión corresponde a un signo distintivo distinto de la marca
4) Actividades de las partes no Tienen relación
5) Signo o marca notoria 1
6) Infringe derechos marcarios (incluye riesgo de confusión)
7) Se asocia la expresión con la parte 6
8) No se acredita un mejor derecho 1
9) No se usa el nombre de dominio
10)Aplicación principio de especialidad
Año del fallo:
2000
2002
2003 4 casos
2004 5 casos
2005
RESULTADOS EN GRÁFICOS:
Argumentos centrales 2ºsol.
Identidad de
marca y nombre
de dominio
Confusión
Marca notoria
43
Argumentos centrales 1ºsol.
Interés legítimo
No comparece
Argumentos secundarios 2ºsol.
Confusión, dilución
Mala fe
Prácticas
desleales
Capitalización de
la trayectoria
comercial/notoried
ad del signo
pedidoCriterio cronológico
(uso del signo es
anterior)
44
Asignación del nombre de dominio
22%
78%
Primer solicitante
Segundo solicitante
Fundamento esencial del fallo
22%
11%
67%
First come, first served
Mejor derecho
No comparecencia
45
Criterios complementarios al fallo
13%
74%
13%
Signo o marca notoria
Se asocia la expresión con la parte
No se acredita un mejor derecho
Observaciones : Aplicación principio de especialidad. Árbitro
considera que la no comparecencia del primer solicitante indica una
falta de interés en la asignación del nombre de dominio. Se considera
si el nombre de dominio está siendo utilizado o no. Gran cantidad de
casos en que el primer solicitante no comparece (7 de 9).
46
8. Juez Árbitro: Ruperto Pinochet Olave
ARGUMENTOS PRINCIPALES DE LAS PARTES:
Segundo solicitante Primer solicitante
1)-identidad de marca y nombre de dominio 2 1
2)-Confusión 4
3)-Mala fe 2
4)-Prácticas desleales
5)-Marca notoria 2
6)-Interés legítimo 4
7)-Similitud de marca y nombre de dominio 4
NO COMPARECE 9
ARGUMENTOS SECUNDARIOS DE LAS PARTES:
Argumentos secundarios: Segundo solicitante Primer solicitante
1)-Confusión, dilución 3
2)-Mala fe
3)-Domain Grabbing 2
4)-Prácticas desleales 1
5)-Abuso de derecho
6)-Ejercicio de derechos marcarios
7)-Razón social/nombre comercial 2
8)-Nombre propio de persona natural
9)-Otros signos distintivos (otras marcas, nombres de dominio similares, etc) 1
10)-Expresión es genérica 1
11)-Expresión es de fantasía 1
12)-Capitalización de la trayectoria comercial/notoriedad del signo pedido 2
13)-Actividades de las partes no están relacionadas
14)-Falta de interés en el nombre de dominio
15)-Marca notoria 3
16)-No existe un riesgo de confusión
17)-No se usan nombres de dominio
18)-Criterio cronológico (uso del signo es anterior)
19)-Reverse domain name hijacking 2
FALLO ARBITRAL:
47
Fallo arbitral: favorable a
Primer solicitante 5
Segundo solicitante 9
Fundamento principal del fallo:
1) First come, first served 4
2) Mejor derecho 4
3) Infracciones al art.14
4) Mala fe
5) No comparecencia 6
Criterios complementarios:
1) No infringe derechos marcarios(incluyendo la no existenciade riesgo de confusión) 1
2) Expresión corresponde a marca 1
3) Expresión corresponde a un signo distintivo distinto de la marca 1
4) Actividades de las partes no Tienen relación
5) Signo o marca notoria 3
6) Infringe derechos marcarios (incluye riesgo de confusión) 1
7) Se asocia la expresión con la parte
8) No se acredita un mejor derecho 1
9) No se usa el nombre de dominio
10)Aplicación principio de especialidad
Año del fallo:
2000
2002
2003 2 casos
2004 5 casos
2005 7 casos
Resultados en gráficos:
48
Argumento central del 2ºsol.
Identidad demarca y nombrede dominio
Confusión
Mala fe
Marca notoria
Similitud demarca y nombrede dominio
Argumento central 1ºsol.
Identidad demarca y nombrede dominio
Interés legítimo
No comparece
49
Argumentos secundarios 2ºsol.
Confusión, dilución
Domain Grabbing
Razón social/nombre
comercial
Otros signos distintivos
(otras marcas,
nombres de dominio
similares, etc)
Expresión es de
fantasía
Capitalización de la
trayectoria
comercial/notoriedad
del signo pedido
Marca notoria
50
Argumentos secundarios 1ºsol.
Prácticasdesleales
Expresión esgenérica
Reverse domainname hijacking
Asignación del nombre de dominio
36%
64%
Primer solicitante
Segundo solicitante
51
Fundamento esencial del fallo
29%
29%
42%
First come, first served
Mejor derecho
No comparecencia
Criterios completarios del fallo
12%
12%
13%
37%
13%
13%
No infringe derechos marcarios(incluyendo lano existenciade riesgo de confusión)
Expresión corresponde a marca
Expresión corresponde a un signo distintivodistinto de la marca
Signo o marca notoria
Infringe derechos marcarios (incluye riesgode confusión)
No se acredita un mejor derecho
Observaciones: el árbitro le da gran importancia a la no comparecencia del primer
solicitante aproximadamente desde el año 2005. Aplica el Reglamento de la
Comunidad Europea 874/2004 de 28 de abril de 2004. Escasa aplicación del
principio de first come, first served.
52
9. Juez árbitro: Cristián Saieh Mena
ARGUMENTOS PRINCIPALES DE LAS PARTES:
Segundo solicitante Primer solicitante
1)-identidad de marca y nombre de dominio 3 1
2)-Confusión 5
3)-Mala fe
4)-Prácticas desleales
5)-Marca notoria
6)-Interés legítimo 6
7)-Similitud de marca y nombre de dominio 2 1
NO COMPARECE 3
ARGUMENTOS SECUNDARIOS DE LAS PARTES:
Argumentos secundarios: Segundo solicitante Primer solicitante
1)-Confusión, dilución 2
2)-Mala fe 1
3)-Domain Grabbing
4)-Prácticas desleales 2
5)-Abuso de derecho
6)-Ejercicio de derechos marcarios
7)-Razón social/nombre comercial 1 1
8)-Nombre propio de persona natural 1
9)-Otros signos distintivos (otras marcas, nombres de dominio similares, etc) 1
10)-Expresión es genérica 2
11)-Expresión es de fantasía 2
12)-Capitalización de la trayectoria comercial/notoriedad del signo pedido 2
13)-Actividades de las partes no están relacionadas
14)-Falta de interés en el nombre de dominio
15)-Marca notoria
16)-No existe un riesgo de confusión
17)-No se usan nombres de dominio 1
18)-Criterio cronológico (uso del signo es anterior)
19)-Reverse domain name hijacking
FALLO ARBITRAL:
Fallo arbitral: favorable a
Primer solicitante 5
Segundo solicitante 6
53
Fundamento principal del fallo:
1) First come, first served 3
2) Mejor derecho 3
3) Infracciones al art.14
4) Mala fe
5) No comparecencia 4
Criterios complementarios:
1) No infringe derechos marcarios(incluyendo la no existenciade riesgo de confusión) 2
2) Expresión corresponde a marca 1
3) Expresión corresponde a un signo distintivo distinto de la marca
4) Actividades de las partes no Tienen relación
5) Signo o marca notoria 1
6) Infringe derechos marcarios (incluye riesgo de confusión) 1
7) Se asocia la expresión con la parte
8) No se acredita un mejor derecho 2
9) No se usa el nombre de dominio
10)Aplicación principio de especialidad 1
Año del fallo:
2000
2002 2 casos
2003 4 casos
2004 3 casos
2005 1 caso
Resultados en gráficos:
Argumentos centrales 2ºsol.
Identidad de
marca y nombre
de dominio
Confusión
Similitud de
marca y nombre
de dominio
54
Argumentos centrales 1ºsol.
Identidad de
marca y nombre
de dominio
Interés legítimo
Similitud de
marca y nombre
de dominio
No comparece
Argumentos secundarios 2ºsol.
Confusión, dilución
Mala fe
Prácticas
desleales
Razón
social/nombre
comercial
Otros signos
distintivos (otras
marcas, nombres
de dominio
similares, etc)Capitalización de
la trayectoria
comercial/notoried
ad del signo
pedido
55
Argumentos secundarios 1ºsol.
Razónsocial/nombrecomercial
Nombre propiode personanatural
Expresión esgenérica
Expresión es defantasía
No se usannombres dedominio
Asignación del nombre de dominio
40%
60%
Primer solicitante
Segundo solicitante
56
Fundamento esencial del fallo
30%
30%
40%
First come, first served
Mejor derecho
No comparecencia
Criterios complementarios del fallo
24%
13%
13%13%
24%
13%
No infringe derechosmarcarios(incluyendo la no existenciaderiesgo de confusión)
Expresión corresponde a marca
Signo o marca notoria
Infringe derechos marcarios (incluyeriesgo de confusión)
No se acredita un mejor derecho
Aplicación principio de especialidad
Observaciones : Énfasis en la protección a las marcas notorias. En
ocasiones el árbitro fundamenta sus resoluciones en razones no
consideradas por las partes, utilizando criterios inéditos (ver fallo
“trabajadores-ccu.cl”). Ante la no comparecencia del primer
solicitante, el árbitro falla de inmediato a favor del segundo (según el
“efecto preclusivo de la rebeldía”), sin analizar (o haciéndolo sólo
superficialmente) la legitimidad de la solicitud del opositor.
57
10. Juez árbitro: Oscar Andrés Torres Zagal
ARGUMENTOS PRINCIPALES DE LAS PARTES
Segundo solicitante
Primer solicitante
1)-identidad de marca y nombre de dominio
2)-Confusión 6
3)-Mala fe
4)-Prácticas desleales 1
5)-Marca notoria
6)-Interés legítimo 3
7)-Similitud de marca y nombre de dominio 2 1
NO COMPARECE 6
ARGUMENTOS SECUNDARIOS DE LAS PARTES
Argumentos secundarios: Segundo solicitante
Primer solicitante
1)-Confusión, dilución 2 1
2)-Mala fe
3)-Domain Grabbing 1
4)-Prácticas desleales 1
5)-Abuso de derecho
6)-Ejercicio de derechos marcarios
7)-Razón social/nombre comercial
8)-Nombre propio de persona natural
9)-Otros signos distintivos (otras marcas, nombres de dominio similares, etc) 1
10)-Expresión es genérica
11)-Expresión es de fantasía
12)-Capitalización de la trayectoria comercial/notoriedad del signo pedido 2
13)-Actividades de las partes no están relacionadas 2
14)-Falta de interés en el nombre de dominio 1
15)-Marca notoria
16)-No existe un riesgo de confusión
17)-No se usan nombres de dominio
18)-Criterio cronológico (uso del signo es anterior)
19)-Reverse domain name hijacking
Fallo arbitral:
Fallo arbitral: favorable a
Primer solicitante 6
Segundo solicitante 4
58
Fundamento principal del fallo:
1) First come, first served 4
2) Mejor derecho 3
3) Infracciones al art.14 2
4) Mala fe
5) No comparecencia
Criterios complementarios:
1) No infringe derechos marcarios(incluyendo la no existenciade riesgo de confusión) 2
2) Expresión corresponde a marca 2
3) Expresión corresponde a un signo distintivo distinto de la marca
4) Actividades de las partes no Tienen relación 1
5) Signo o marca notoria
6) Infringe derechos marcarios (incluye riesgo de confusión) 2
7) Se asocia la expresión con la parte
8) No se acredita un mejor derecho
9) No se usa el nombre de dominio
10)Aplicación principio de especialidad
Año del fallo:
2000
2002
2003 2 casos
2004 4 casos
2005 3 casos
Resultados en gráficos:
Argumento esencial 2ºsol.
Confusión
Prácticas
desleales
Similitud de
marca y nombre
de dominio
59
Argumento esencial 1ºsol.
Interés legítimo
Similitud de
marca y nombre
de dominio
No comparece
Argumento secundario 2ºsol.
Confusión,
dilución
Domain Grabbing
Prácticas
desleales
Otros signos
distintivos (otras
marcas, nombres
de dominio
similares, etc)
Capitalización de
la trayectoria
comercial/notoried
ad del signo
pedido
60
Argumento secundario 1ºsol.
Confusión, dilución
Actividades de laspartes no estánrelacionadas
Falta de interés enel nombre dedominio
Asignación del nombre de dominio
56%
44%
Primer solicitante
Segundo solicitante
61
Fundamento esencial del fallo
45%
33%
22%First come, first served
Mejor derecho
Infracciones al art.14
Criterios complementarios del fallo
28%
29%
14%
29%
No infringe derechos marcarios(incluyendo lano existenciade riesgo de confusión)
Expresión corresponde a marca
Actividades de las partes no Tienen relación
Infringe derechos marcarios (incluye riesgo deconfusión)
Observaciones : Titularidad de marcas es un factor que puede fundamentar un
interés legítimo, pero no es determinante. No comparecencia del primer solicitante
no es determinante, el segundo solicitante deberá probar un mejor derecho para la
62
asignación del nombre de dominio. Interpretación restrictiva de las circunstancias
del caso para determinar un riesgo de confusión.
TOTAL
ARGUMENTOS PRINCIPALES DE LAS PARTES
Segundo solicitante Primer solicitante
1)-identidad de marca y nombre de dominio 23 6
2)-Confusión 37 1
3)-Mala fe 3
4)-Prácticas desleales 4
5)-Marca notoria 8
6)-Interés legítimo 1 35
7)-Similitud de marca y nombre de dominio 24 17
NO COMPARECE 41
ARGUMENTOS SECUNDARIOS DE LAS PARTES
Argumentos secundarios: Segundo solicitante Primer solicitante
1)-Confusión, dilución 17 3
2)-Mala fe 6
3)-Domain Grabbing 4 1
4)-Prácticas desleales 12 1
5)-Abuso de derecho 1
6)-Ejercicio de derechos marcarios
7)-Razón social/nombre comercial 6 1
8)-Nombre propio de persona natural 2
9)-Otros signos distintivos (otras marcas, nombres de dominio similares, etc) 7
10)-Expresión es genérica 6
11)-Expresión es de fantasía 3 5 12)-Capitalización de la trayectoria comercial/notoriedad del signo pedido 26 2
13)-Actividades de las partes no están relacionadas 9
14)-Falta de interés en el nombre de dominio 2 2
15)-Marca notoria 5 1
16)-No existe un riesgo de confusión 1
17)-No se usan nombres de dominio 1
18)-Criterio cronológico (uso del signo es anterior) 1 2
19)-Reverse domain name hijacking 8
FALLO ARBITRAL:
Fallo arbitral: favorable a
Primer solicitante 46
63
Segundo solicitante 54
Fundamento principal del fallo:
1) First come, first served 37
2) Mejor derecho 35
3) Infracciones al art.14 10
4) Mala fe
5) No comparecencia 18
Criterios complementarios:
1) No infringe derechos marcarios(incluyendo la no existenciade riesgo de confusión) 10
2) Expresión corresponde a marca 6
3) Expresión corresponde a un signo distintivo distinto de la marca 7
4) Actividades de las partes no Tienen relación 1
5) Signo o marca notoria 12
6) Infringe derechos marcarios (incluye riesgo de confusión) 10
7) Se asocia la expresión con la parte 12
8) No se acredita un mejor derecho 10
9) No se usa el nombre de dominio 5
10)Aplicación principio de especialidad 9
Año del fallo:
2000 2
2001 2
2002 18
2003 29
2004 36
2005 13
Resultados en gráficos:
64
Argumentos principales 2º sol.
23%
37%3%
4%
8%
1%
24%
1)-identidad demarca y nombre dedominio2)-Confusión
3)-Mala fe
4)-Prácticasdesleales
5)-Marca notoria
6)-Interés legítimo
7)-Similitud demarca y nombre dedominio
65
Argumentos principales 1º sol.
6%
1%
35%
17%
41%
Identidad de marca ynombre de dominio
Confusión
Interés legítimo
Similitud de marca ynombre de dominio
NO COMPARECE
66
67
Argumentos secundarios 2º sol.
19%
7%
4%
13%
7%8%3%
30%
2%
6% 1%
Confusión, dilución
Mala fe
Domain Grabbing
Prácticas desleales
Razón social/nombre
comercial
Otros signos distintivos (otras
marcas, nombres de dominio
similares, etc)
Expresión es de fantasía
Capitalización de la
trayectoria
comercial/notoriedad del
signo pedido
Falta de interés en el nombre
de dominio
Marca notoria
Criterio cronológico (uso del
signo es anterior)
68
Argumentos secundarios 1º sol.
6%2%
2%
2%
4%
11%
9%
4%
16%
4%
2%
2%
2%
4%
15%
15%
Confusión, dilución
Domain Grabbing
Prácticas desleales
Razón social/nombre comercial
Nombre propio de persona natural
Expresión es genérica
Expresión es de fantasía
Capitalización de la trayectoria comercial/notoriedaddel signo pedido
Actividades de las partes no están relacionadas
Falta de interés en el nombre de dominio
Marca notoria
No existe un riesgo de confusión
No se usan nombres de dominio
Criterio cronológico (uso del signo es anterior)
Reverse domain name hijacking
Reverse domain name hijacking
69
Asignación del nombre de dominio
46%
54%
Primer solicitante
Segundo solicitante
70
Fundamento principal del fallo
37%
35%
10%
18%
First come, first served
Mejor derecho
Infracciones al art.14
No comparecencia
71
Criterios Complementarios del fallo
12%
7%
9%
1%
15%
12%
15%
12%
6%
11%
1) No infringe derechosmarcarios(incluyendo la no existenciaderiesgo de confusión)
2) Expresión corresponde a marca
3) Expresión corresponde a un signodistintivo distinto de la marca
4) Actividades de las partes no Tienenrelación
5) Signo o marca notoria
6) Infringe derechos marcarios (incluyeriesgo de confusión)
7) Se asocia la expresión con la parte
8) No se acredita un mejor derecho
9) No se usa el nombre de dominio
10)Aplicación principio de especialidad
72
Conclusiones
Esta memoria trata de un análisis los conflictos suscitados por la titularidad
de un nombre de dominio, analizando los argumentos derivados de la propiedad
marcaria aducidos en un juicio arbitral, con el fin de determinar: 1)- El sustento
jurídico de estos argumentos 2)- El modo y frecuencia en que son deducidos en
los juicios arbitrales 3)- La forma en que son acogidos o desestimados por los
árbitros. Con este fin, una primera parte de la memoria consistió en un ensayo,
que se basa tanto en doctrina nacional e internacional como en los considerandos
arbitrales de distintos fallos (de árbitros del panel de Nic Chile y de otras
organizaciones), y que corresponde al Nº1 de los objetivos. Una segunda parte, en
cambio, es fruto del trabajo práctico centrado en el análisis de más de 100 laudos,
pronunciados por 10 árbitros específicos del panel de Nic Chile, que cubre los
objetivos 2) y 3) de la memoria. Por consiguiente, las conclusiones derivadas de
esta memoria deben dividirse en dos partes correlativas al trabajo realizado.
I. Conclusiones generales
Conflictos por asignación de nombres de dominio. Marcas
Los conflictos por la titularidad de un nombre de dominio en Internet son de
aquellos que la Teoría del Conflicto llama “Juegos de suma-cero”1. Es decir, las
partes en conflicto tienen intereses diametralmente opuestos, y si una gana debe
ser porque la otra necesariamente pierda. La característica técnica de que es
imposible la coexistencia de dos nombres de dominio idénticos, más la naturaleza
del procedimiento de resolución de conflictos2, redundan en que quien dirime un
1 HIGHTON, Elena, y ÁLVAREZ, Gladys, “Mediación para resolver conflictos”, editorial Ad-Hoc, 1998.
Páginas 84 y siguientes. 2 Tanto el Reglamento de Nic Chile como la UDRP de ICANN presentan un procedimiento en que el
mecanismo de resolución de disputas es la asignación del nombre de dominio a una de las partes que lo
disputan.
73
conflicto de asignación de un nombre de dominio lo asigna a sólo una de las
partes; los demás interesados no acceden al uso del nombre de dominio que
pretendían. Salvo iniciativas aisladas de compartir nombres de dominio, en la
generalidad de los casos se cumple la característica de un conflicto de suma cero,
cuyo único resultado posible es la estructura de “ganar-perder”.
Entre los distintos intereses que pueden existir sobre un nombre de
dominio, destacan los del titular de una marca comercial que sea idéntica o similar
a la expresión utilizada como nombre de dominio. Antes de proceder en el análisis
de estos conflictos, conviene describir brevemente a los nombres de dominio.
Los nombres de dominio son, esencialmente, una cadena de caracteres
alfanuméricos, vinculada al código numérico o número IP correspondiente a un
servidor conectado a Internet. Es decir, son una dirección virtual que tiene ciertas
características que la hacen más conveniente para el usuario que el uso de una
dirección IP: los nombres de dominio son mucho más fáciles de recordar, permite
al usuario identificarse en la Red mediante el mismo signo que lo identifica en el
mercado tradicional (función de identificador), la dirección virtual que es un
nombre de dominio puede ser elegida libremente por el usuario. En la función de
identificador que puede cumplir un nombre de dominio, es posible asimilarle a una
marca comercial. Una última característica relevante de los nombres de dominio
es que, por cuestiones técnicas, sólo puede existir un nombre de dominio
correspondiente a una expresión determinada en cada TLD.
Pese a cumplir una eventual función de identificación en la Red, un nombre de
dominio no puede asimilarse totalmente a una marca comercial. Los nombres de
dominio se crean porque son un mecanismo mnemotécnico que facilita el acceso
de los usuarios de Internet a la página web del titular de ese nombre de dominio,
no para cumplir el rol comercial de identificar bienes, servicios o a determinadas
entidades (empresas, personas jurídicas o naturales) que normalmente se
identifican en el mercado con una expresión dada. Los nombres de dominio no
son la proyección virtual de las marcas comerciales. Sus funciones son múltiples,
74
y superan a las propias de las marcas comerciales; son una dirección virtual que
no tiene satisface necesariamente intereses económicos, pudiendo ser utilizada
para cualquier actividad comercial y no comercial factible de desarrollarse en
Internet, desde la dirección para la página web de una ONG (por ejemplo,
Oceana.cl), personas naturales, grupos u organizaciones que busquen informar a
la población (chilesustentable.net), hasta herramientas de marketing y
posicionamiento de empresas. Por lo tanto, existe una variada gama de intereses
que justifican la utilización de un nombre de dominio. La coincidencia entre una
marca y la expresión de un nombre de dominio puede deberse tanto a actividades
legítimas en la Red, como a casos de ciberocupación.
Los conflictos entre marcas y nombres de dominio tienen como ejes
principales:
Valorización de los nombres de dominio
Principio de First come, first served
El principio de especialidad
Ausencia del principio de territorialiedad
Ausencia de regulación
Los nombres de dominio han adquirido un considerable valor como
herramientas de marketing, como medios de identificación en el mercado virtual de
Internet, siendo utilizados de la misma forma que una marca comercial. Este
interés creciente en los nombres de dominio otorga a algunos de ellos un valor
comercial. Esta importancia comercial de ciertos nombres de dominio ha causado
el fenómeno de la ciberocupación, y la posterior reacción de los organismos
dedicados a la administración de nombres de dominio por proteger a los usuarios
de la ciberpiratería. Por otra parte, ha determinado también que los argumentos de
propiedad marcaria pasen a ser centrales en los conflictos de asignación de
nombres de dominio, propiciando en ocasiones el uso abusivo de los derechos
marcarios por los titulares de marcas.
75
El principio de First come, first served es una manifestación del principio
general de “prior in tempore, potior in iure”, primero en el tiempo, mejor en el
derecho, que con respecto a los nombres de dominio se transforma en una
preferencia del primero que solicite el nombre de dominio, para que se le asigne
por sobre otros interesados. Los solicitantes posteriores deberán probar que
tienen derechos o intereses legítimos que signifiquen un Mejor Derecho, es decir,
que respondan a bienes jurídicos con el peso suficiente para desvirtuar el principio
de First come, first served y hacer concluir al árbitro que, en justicia, el nombre de
dominio corresponde a ese solicitante posterior.
Una diferencia radical con las marcas comerciales es que el principio de
especialidad se manifiesta en forma distinta a la normal en el ámbito de conflictos
de la legislación marcaria. Incluso se ha sostenido que este principio sería
inaplicable; por las características técnicas de internet, no pueden existir dos
nombres de dominio idénticos en el mismo TLD, sólo puede haber un dominio,
aunque los interesados pertenezcan a diferentes rubros. No existe en Internet la
coexistencia pacífica que el clasificador marcario posibilita en el mercado real.
Pero el principio de especialidad sí es aplicable a los conflictos por la asignación
de un nombre de dominio, determinando la extensión de la protección a los
derechos marcarios.
El principio de territorialidad es inaplicable en Internet. Todo tipo de frontera
territorial desaparece en la Red, en que ha generado un sistema globalizado en
que el acceso a la información, y la identificación de los usuarios en Internet, es
independiente a la soberanía territorial de los países. La Red tiene un carácter
planetario, los usuarios de los distintos países pueden acceder a la misma página,
al mismo tiempo, sin restricción alguna derivada de su nacionalidad o ubicación
geográfica.
Finalmente, la ausencia de una legislación especializada hace aplicables a
este tipo de conflicto las normas generales del ordenamiento jurídico, adaptadas
para este fin.
76
Procedimiento
Derechos marcarios y nombres de dominio pueden entrar en conflicto, lo
que impone la implementación de un procedimiento que facilite su resolución. Para
el ccTLD .cl, el organismo de registro Nic Chile ha creado un sistema arbitral, sin
perjuicio de la competencia de los tribunales ordinarios. Este procedimiento arbitral
de Nic Chile es el medio más utilizado para la resolución de conflictos por
asignación de un nombre de dominio disputado por dos o más partes. Es en la
actividad del panel arbitral de Nic Chile donde se establece principalmente la
jurisprudencia sobre casos de asignación de nombres de dominio.
El procedimiento para obtener un nombre de dominio en Chile es sencillo.
El organismo registral es Nic Chile, delegado para el ccTLD .cl por la autoridad
mundial que asigna los nombres de dominio, ICANN. El procedimiento se inicia
con un formulario disponible en la página de Nic Chile, www.nic.cl. Una vez que se
completa el formulario, la solicitud del nombre de dominio pasa a una lista de
solicitudes en trámite por un plazo de 30 días corridos, con el fin de que
eventuales interesados tomen conocimiento de esta solicitud y presenten sus
propias solicitudes competitivas. De suceder, se notifica a las partes esta
circunstancia, iniciándose el procedimiento de resolución de conflictos establecido
por Nic Chile en el anexo 1 de su Reglamento, denominado “Procedimiento de
Mediación y Arbitraje”. La libertad para solicitar y ser titulares de los nombres de
dominio que correspondan a sus marcas, puede considerarse una primera forma
de protección que establece el sistema para los titulares de marcas comerciales.
La existencia de un procedimiento de oposición a las solicitudes intentadas es la
contrapartida de esta libertad, permitiendo un equilibrio adecuado entre los
interesados por un nombre de dominio. Existiendo solicitudes competitivas, se
contemplan los mecanismos de mediación y arbitraje que dispone el Anexo. En
primer lugar, se cita a las partes a una instancia de mediación, que ha probado ser
sumamente exitosa; más de la mitad de las disputas se resuelven por esta vía,
77
que es además una instancia propia de Nic Chile, no contemplada en la UDRP. Si
las partes no llegan a un acuerdo en la mediación, se procede a la designación de
un árbitro, de común acuerdo entre las partes o mediante sorteo, en que cada
interesado puede tachar hasta un máximo de 3 árbitros de la lista que para estos
efectos tiene Nic Chile. Este árbitro tiene facultades de arbitrador. Las partes
designan el procedimiento, de no haber acuerdo entre ellas lo hace el árbitro. La
sentencia arbitral se notifica a las partes y a Nic Chile mediante carta certificada.
Argumentos
No se discute que la resolución de conflictos suscitados en Internet se
sujeta a las reglas generales del ordenamiento jurídico. No existe una legislación
especial que regula a la Red, por lo tanto, el derecho operante será el mismo que
en cualquier otro tipo de conflictos no regulados en forma especial. De esta forma,
los argumentos utilizados por las partes en un conflicto de asignación de un
nombre de dominio, y los criterios jurídicos, de equidad y prudencia conforme a los
que se resuelven estos conflictos, serán los mismos que rigen en el derecho en
general. En la primera parte de esta memoria se analizaron las argumentaciones
más comunes en los conflictos por asignación de nombres de dominio, en relación
a la titularidad de registros marcarios de una o ambas partes. Estos argumentos
corresponden a instituciones jurídicas del derecho común, pero adaptadas a las
características propias del conflicto.
La lista de los argumentos presentados en esta memoria corresponde a los
más usuales en los conflictos por asignación de nombres de dominio del ccTLD
.cl, resueltos por el panel arbitral de Nic Chile. En modo alguno significa que sean
los únicos intentados por las partes. Debido a que se privilegió la presentación de
aquellos argumentos efectivamente utilizados en forma masiva, se dejaron de lado
otros argumentos cuya presencia es mínima, al menos en conflictos del ccTLD cl,
como por ejemplo los casos de “Parody sites”.
78
Los argumentos utilizados por las partes suelen parecerse bastante, en
especial en las oposiciones de los segundos solicitantes, que hace las veces de
demandantes. En las defensas del primer solicitante se observa una mayor
originalidad, en especial en los casos donde no están protegidos por los derechos
industriales de una marca. Lo usual es que las partes intenten convencer al árbitro
mediante distintas vías, de modo que se complementen y apoyen, o funcionen en
subsidio unas de otras. Así, por ejemplo, una argumentación típica seria la
titularidad sobre una marca idéntica o similar al nombre de dominio en disputa
(generalmente un buen número de registros marcarios), aduciendo un riesgo de
confusión y dilución marcaria, más el derecho a la capitalización de la trayectoria
comercial, con el fin de configurar un Mejor Derecho de esa parte. El análisis de
cada argumento, y la forma en que funciona en la práctica en los casos, se
desarrolla a continuación.
II. Estudio de casos
Cada arbitraje ante Nic Chile es un caso puntual, único, con características
propias e irrepetibles. Los árbitros de Nic Chile se preocupan de interiorizarse de
los pormenores del asunto, y no es raro el caso en que se falle atendiendo
principalmente a alguna característica única del caso o la condición particular de
alguna de las partes involucradas. Sin embargo, pese a la particularidad de cada
caso y cada fallo, se pueden establecer líneas generales o tendencias, ya sea
para todos los árbitros en general, o para cada árbitro en particular.
En un primer análisis de los resultados, se puede concluir que la titularidad
de un registro marcario coincidente con la expresión que forma el nombre de
dominio es un derecho que opera a favor del segundo solicitante, sin ser
concluyente. Esto queda en evidencia al enfrentar las cifras estadísticas históricas
de Nic Chile, con los resultados del estudio realizado a propósito de esta memoria,
79
sobre aquellos casos en que el opositor a la solicitud de un nombre de dominio
alega en su favor derechos derivados de la titularidad de una marca:
A) Asignación de nombres de dominio, cifras estadísticas de Nic
Chile
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
Primer
solicitante
Segundo
solicitante
Tercer
solicitante
B) Asignación de nombres de dominios, restringido a los casos en
que las solicitudes competitivas se amparan en derechos marcarios:
42
44
46
48
50
52
54
Primer
solicitante
Segundo
solicitante
Entre los árbitros del panel de Nic Chile, existen algunos criterios que, por
ser mayoritarios, pueden considerarse una doctrina establecida: entre éstos, la
aplicación de la Teoría del Medio y la idea que la propiedad sobre una marca
comercial no otorga a su titular derechos per se sobre un nombre de dominio3.
3 Estos criterios mayoritarios fueron desarrollados como doctrina en la primera parte de esta memoria, en cada
capítulo correspondiente, y así, por ejemplo, el criterio de que la propiedad de una marca comercial no otorga
derechos sobre un nombre de dominio fue presentado respecto al principio de especialidad, y luego a
propósito del argumento de la Confusión.
80
Pero existen también argumentaciones con respecto a las cuales los árbitros
tienen opiniones bastante divergentes.
Esta sección de las conclusiones se centrará en el análisis de los casos
estudiados, en relación a los argumentos expuestos en la primera parte de la
memoria, con el fin de determinar la forma en que son utilizados por las partes y
su trascendencia en los fallos arbitrales.
1)- Principio de “first come, first served”
Opera como una ventaja favorable al primer solicitante. Determina la forma
en que las partes deben proceder, debido a que en función de este principio el
segundo solicitante tiene una carga mayor, debiendo probar un Mejor Derecho
sobre el nombre de dominio, que supere a los derechos e intereses del primer
solicitante y al principio de First come. El primer solicitante, en cambio, sólo debe
probar que sus derechos o intereses son equivalentes a los del segundo
solicitante.
En el análisis de los casos, queda de manifiesto que el principio de “First
come” es el criterio más utilizado por los árbitros para resolver conflictos, pero es
seguido de cerca por la Tesis del Mejor Derecho (generalmente favorable al
segundo solicitante). Esta Tesis del Mejor Derecho, más los fallos basados en la
no comparecencia del primer solicitante, y los casos en que se infringen las
disposiciones del artículo 14 del Reglamento, determinan la ventaja del segundo
solicitante en los casos en que tenga a su favor derechos de propiedad marcaria.
2)- Tesis del Mejor Derecho
Las partes pueden justificar su Mejor Derecho en un sinnúmero de causas,
pero principalmente se utiliza la propiedad marcaria, sobre una marca similar o
idéntica a la expresión del nombre de dominio, de lo que se deriva un riesgo de
81
confusión y de aprovechamiento desleal de la fama ajena. Además se utilizan
esporádicamente otros argumentos, como: que la marca es una expresión de
fantasía (y por ende una marca fuerte) o lo contrario, que la marca es un genérico
(marca débil, existen muchas más posibilidades que un árbitro considere legítimo
el uso de la expresión genérica); criterio cronológico, de quién se identificó antes
con la expresión, sea o no una marca; etc.
Aunque puede favorecer al primer o segundo solicitante indistintamente, en
la práctica la tesis del Mejor Derecho fundamenta principalmente los fallos a favor
del segundo solicitante. Es la base de la argumentación de todo segundo
solicitante, porque la manera más factible de obtener un fallo favorable (más
factible que probar la mala fe de la contraparte, o la infracción a las normas del
artículo 14 del Reglamento). Es el segundo criterio más utilizado por los árbitros
para fallar.
3)- Mala Fe
Es un elemento poco alegado por las partes, casi nunca en forma principal
(las más de las veces se alega después de presentados los argumentos
principales), tanto por el primer como segundo solicitante. En ocasiones, los
segundos solicitantes acusan al primer solicitante de ciberpiratería, pero jamás
rinden pruebas a este respecto. Este es la falencia principal de una acusación de
mala fe, la parte que acusa no entrega pruebas y, por consiguiente, el árbitro
desecha la acusación y se concentra en los demás argumentos en la causa.
Si bien existen fallos que contemplan y declaran expresamente la mala fe
de una de las partes, no es un fundamento central de los fallos. Como mucho, los
árbitros lo contemplan en sus fallos para apoyar su decisión, o posiblemente como
una sanción moral a la parte que ha actuado de mala fe. Pero su importancia en
este tipo de conflictos es marginal.
4)- Marcas registradas
82
La titularidad de una marca registrada se utiliza para: a) fundamentar un
mejor derecho, y b) probar un interés legítimo y un derecho preexistente, con el fin
de que se configure una infracción al artículo 14 del Reglamento. Toda parte que
cuente con una marca igual o similar a la expresión del nombre de dominio, va a
fundamentar sus pretensiones en sus derechos marcarios.
Debido a la estructura de esta memoria, todos los segundos solicitantes
estudiados dedujeron su solicitud competitiva basada principalmente en sus
derechos marcarios, de los que se deriva un Mejor Derecho, el riesgo de
confusión, una infracción a derechos de propiedad, etc. Los resultados obtenidos
prueban que es una importante ventaja a favor de la parte; cuando los registros
históricos de Nic Chile evidencian una tendencia favorable al primer solicitante, en
los casos en que el segundo solicitante tiene a su favor derechos marcarios esta
tendencia se invierte, favoreciendo al segundo solicitante. El factor que causa esta
inversión es la propiedad marcaria. En suma, si bien los derechos marcarios no
son determinantes, sí configuran una importante ventaja para su titular en los
casos de asignación de nombres de dominio.
5)- Confusión
A partir de la importancia de la Confusión en el ámbito de derecho marcario,
los solicitantes de un nombre de dominio alegan profusamente la existencia de un
riesgo de confusión para obtener la asignación del nombre de dominio en disputa.
La Confusión es alegada principalmente por el segundo solicitante, ya sea como
argumento principal o secundario, para determinar la existencia de un Mejor
Derecho que lo favorece. Es el hecho más alegado por los segundos solicitantes.
Ahora bien, en el análisis de los fallos se observa que, aunque es un factor
esencial si el árbitro determina su existencia, el riesgo de confusión no parece
tener una importancia correlativa en los fallos a la que le dan las partes en sus
argumentaciones. Esto porque los árbitros evalúan las circunstancias de cada
caso en forma restrictiva, y suelen concluir que no existe el riesgo de confusión
que alega el segundo solicitante. Como puede observarse en el gráfico final de
83
Criterios Complementarios del fallo, los casos en que se determinó la existencia
de un riesgo de confusión, equivalen a los casos en que el árbitro consideró que la
confusión alegada no era efectiva.
Es posible concluir que el riesgo de confusión es un argumento que tiene
una aplicación menor en los fallos, en comparación a la importancia que le dan las
partes solicitantes. Los árbitros aprecian el riesgo de confusión en forma
restrictiva. Por lo tanto,
en los casos en que las partes aleguen la existencia de un riesgo de confusión,
deberán tener sumo cuidado en probarlo.
6)- Asociación
Es un elemento inexistente en forma autónoma. Tanto en la argumentación
de las partes, como en los fallos arbitrales, va indisolublemente unida a la
Confusión. No tiene un desarrollo propio. En la práctica, es una figura accesoria al
Riesgo de Confusión, y por lo tanto todo lo dicho sobre la Confusión debe
entenderse aplicado también a la Asociación.
7)- Dilución
Es un elemento con un desarrollo mucho menor que la Confusión, y
generalmente va unido a ésta. Pero las partes le dan una importancia propia,
derivada del grave riesgo que significa la dilución de una marca. En cuanto a los
fallos arbitrales, se mantiene la unión entre confusión-asociación-dilución, de
manera que es difícil evaluar la importancia real de la argumentación de dilución
marcaria en sí misma, independiente del riesgo de confusión. Sin embargo, es
posible concluir que: a) es un argumento con una importancia marginal, pese a la
atención que recibe por los solicitantes b) si se desestima el riesgo de confusión,
invariablemente se desestimará el de dilución c) opera como complemento de la
Confusión y, al igual que esta, si trascendencia es menor a lo que parecen creer
los solicitantes.
84
8)- Libre competencia
Las acusaciones de que la contraparte ha incurrido en una práctica desleal,
de infracción a la libre competencia, son comunes en la argumentación de los
segundos solicitantes. Se utiliza para probar un Mejor Derecho, o para configurar
una infracción al artículo 14 del Reglamento. Generalmente se utiliza junto con el
riesgo de Confusión, debido a su complementariedad: es esta confusión
propiciada en los usuarios la que determinará un aprovechamiento ilícito de la
fama de la contraparte, o la que le perjudicará dentro del mercado.
Al igual que la Confusión, los árbitros interpretan los hechos en forma
restrictiva para evaluar la existencia de infracciones a la libre competencia, tanto
más cuando implica concluir un comportamiento desleal, reñido con la buena fe
comercial y ética mercantil. Sin embargo, los árbitros no dudan en condenar los
comportamientos desleales cuando observan su existencia.
9)- Abuso de derecho
La Teoría de Abuso de Derecho, referida a los casos de acumulación de
nombres de dominio, prácticamente no es utilizada por las partes en conflictos por
asignación de nombres de dominio. Parece ser que las partes no confían en la
aceptación de la Teoría de Abuso de derecho por parte de los árbitros, y por
consiguiente su uso es casi nulo. En cambio, la no utilización de los nombres de
dominio como demostrativa de falta de interés en los dominios disputados, tiene
una aplicación mayor tanto en los argumentos de las partes como en los fallos
arbitrales. En general, depende de cada árbitro si le otorga o no valor al hecho de
que una parte cuente con varios dominios inutilizados; puede ser considerado un
antecedente superfluo, no relativo al caso, o por el contrario, puede probar la
conducta abusiva de una de las partes al pretender nombres de dominio que en
definitiva no utilizará, desnaturalizando de esta forma una institución cuya esencia
es servir como una dirección virtual.
85
La doctrina de reverse domain name hijacking presenta un mayor uso, ya sea que
se le llame “reverse domain name hijacking” o la parte (que será siempre el primer
solicitante) describa sus elementos, sin llegar a darle este nombre técnico. Su
aceptación por parte de los árbitros, sin embargo, no es alentadora.
10)- No comparecencia
Es un criterio arbitral cada vez más aplicado. Es el tercer criterio principal
para resolver los casos, superando incluso al número de casos fallados según
infracciones al artículo 14 del Reglamento. Con respecto a este criterio, es tajante
la diferencia en su aplicación, algunos árbitros jamás fallan atendiendo a si el
primer solicitante ha comparecido o no, mientras que otros aplican este criterio
sistemáticamente.
11)- Otros signos distintivos
La existencia de otros signos distintivos en poder de los solicitantes es un
hecho que indudablemente beneficia a la parte que lo presenta. Los solicitantes
aducen como razones de un Mejor Derecho sobre el nombre de dominio el que ya
se identifiquen con determinada expresión, debido a un signo distintivo que no
consiste en una marca comercial.
La importancia de estos otros signos distintivos dependerá exclusivamente
del árbitro que falle el caso. Es posible que un árbitro considere que son derechos
de menor envergadura que una marca comercial, y en consecuencia los
desestime. En cambio, otro árbitro les dará mayor importancia al considerar que
configuran un interés legítimo en el nombre de dominio, capaz de oponerse a los
derechos de propiedad marcaria. En general, es posible concluir que no basta con
la titularidad sobre otros signos, al igual que el argumento de titularidad sobre una
marca comercial, es necesario que la partes lo complementen.
86
La importancia que la nueva legislación marcaria entrega a las
denominaciones de origen e indicaciones geográficas, seguramente terminará por
entregarles un valor añadido respecto de otros tipos de signos distintivos.
12)- Titularidad sobre otros nombres de dominio
Cuando una de la partes es titular de otros nombres de dominio, similares o
relacionados con el que está en disputa, va a presentar este hecho al árbitro como
un antecedente principal. En ocasiones, algunos solicitantes le dan tanta o más
importancia a los nombres de dominio con que ya cuentan, que a sus propias
marcas comerciales. La intención de los solicitantes al lucir sus nombres de
dominio es: a) confirmar la existencia de un Mejor Derecho, amparados por el uso
e identificación del signo, y b) probar la existencia de un riesgo de confusión,
porque los usuarios podrían creer que el titular de su dominio es el mismo que el
del dominio en disputa.
La recepción por los árbitros de este antecedente varía bastante, pero en
general no es un hecho que influya decisivamente en un laudo arbitral. En general,
no basta contar con varios nombres de dominio ,es necesario que se utilicen y la
parte efectivamente se identifique en esos dominios, para que el argumento cobre
trascendencia. A veces puede ser incluso perjudicial para el solicitante que,
teniendo varios dominios en su poder, no los utilice, evidenciando así su falta de
interés real en los dominios.
13)- Forma en que los usuarios acceden a la página
Es un antecedente a considerar por parte de los árbitros. Para ponderar la
existencia real de alguna de las circunstancias descritas por las partes, como
riesgo de confusión, aprovechamiento indebido de la notoriedad ajena, etc. La
conducta de los usuarios y la forma en que éstos llegan a la página es un
elemento decisivo para la estimación del árbitro
87
14)- Logical Choice
Es una circunstancia fortuita, en que dos partes actuando de buena fe
coinciden en sus pretensiones sobre un nombre de dominio específico, que por
razones distintas es valioso para ambos interesados. Teniendo ambas partes
intereses legítimos, el árbitro debe dirimir la controversia atendiendo al Mejor
Derecho, y si se trata de intereses y derechos equivalentes, resuelve según el
principio de “First come”. La mayoría de los casos de asignación de nombrs de
dominio corresponden a casos de logical choice. Por la naturaleza técnica de
Internet, aunque ambas partes cuenten con pretensiones legítimas, sólo a una de
ellas puede asignársele el dominio.
15)- Expresiones Genéricas
Es un argumento valioso para los primeros solicitantes, debido a que puede
anular los derechos marcarios de un segundo solicitante. Cuando la expresión a
que corresponda una marca es un genérico, su protección es bastante menor que
si se tratara de un nombre de fantasía, sin significado alguno más allá de la marca.
Tratándose de genéricos, aparece como injusto proteger en forma excesiva a la
marca registrada, estableciendo así un monopolio particular sobre una palabra del
idioma común. Es un elemento que los árbitros toman en cuenta para fallar.
16)- Passing off
Son pocos los solicitantes que alegan la circunstancia de passing off, pero
como se trata de partes que suelen participar como segundos solicitantes en
conflictos por asignación de nombres de dominio, da la impresión que es un
argumento usado con regularidad. Pretende probar la existencia de un riesgo de
confusión. Los árbitros no toman en cuenta este argumento, como no sea para
refutarlo.
88
17)- Capitalización de la trayectoria comercial, y criterio de
notoriedad del signo pedido.
Son argumentos sumamente utilizados por las partes. Apuntan a que la
fama adquirida por una expresión determinada aproveche a quien le otorgó esa
notoriedad. Tiene la salvedad que no es un argumento de marca notoria, por lo
que para alegarlo no es necesario probar la fama y notoriedad de la marca. Pero
implica un cierto grado de conocimiento de la marca en los usuarios, que es una
circunstancia que en ocasiones los solicitantes omiten probar.
No son argumentos suficientes en sí mismos. Deben acompañar una
argumentación más extensa de Mejor Derecho para prosperar. Operan como
apoyo.
18)- Marca notoria
En la primera parte de la memoria, la marca notoria se trató en el capítulo
propio de las marcas. En la segunda parte de la memoria, en cambio, fue tratada
como un argumento autónomo. Se puede concluir que la trascendencia de una
argumentación de marca notoria va en aumento, y es de esperar que cobre aún
más importancia a partir de la modificación a la Ley de Propiedad Industrial. Por el
momento, se trata de una circunstancia que suelen alegar las partes, que es de
difícil prueba, pero que es relativamente determinante en los casos en que se
consigue convencer al árbitro de que la marca es, efectivamente, notoria y
famosa.
Como una última observación del análisis de casos prácticos, cabe señalar
la presencia continua de algunas personas naturales y jurídicas en los casos de
asignación de nombres de dominio, que se encuentran siempre en la misma
89
posición de primer o segundo solicitante. A este respecto, son varias las personas
naturales que inscriben gran cantidad de nombres de dominio, y son luego
demandados por otros interesados que los acusan de cierpiratería. Mientras que
en el caso de segundos solicitantes, son personas jurídicas quienes una y otra vez
disputan nombres de dominio inscritos primero por otros, en ocasiones con
evidente falta de fundamento. Es notable la conducta de los árbitros del panel de
Nic Chile que, a pesar de encontrarse repetidamente con estas partes, no adoptan
una predisposición contraria a estos solicitantes.
90
BIBLIOGRAFÍA
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Fondo Editorial de Derecho y Economía. 2003
2) “Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en internet”
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editorial Tirant lo Blanch.
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edición actualizada. Civitas Ediciones, S.L, 2001.
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competencia y propiedad industrial” Alberto Bercovitz . Aranzadi, Navarra 2001.
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y López de Letona. Editorial Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 2002
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10) “Informática para abogados” Celia Fernández Allar, Joaquín María
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91
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Nova Tesis, 2001.
Leyes:
Constitución Política de la República
Ley de propiedad Industrial 19.996
Ley de Propiedad Industrial 19.039
Ley de Defensa de la Libre Competencia 19.911
Código Civil
Informe de la Comisión Mixta sobre proyecto de reforma a la ley 19039 Memorias: “Nombres de Dominio en Chile: Algunas cuestiones jurídicas” Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias jurídicas y sociales. Carlos Aranís Olivares. Profesor Guía: Lorena Donoso Abarca. Universidad de Chile, Facultad de derecho. Septiembre 2002. “La Informática y algunos Derechos Fundamentales” Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias jurídicas y sociales. Claudia Pía Gonzales Poblete. Profesor Guía: Lorena Donoso Abarca. Universidad de Chile, Facultad de derecho. 2001.
Artículos on line:
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2.- Aspectos sobre la naturaleza de los nombres de dominios Guillermo Carey
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3.- Análisis del reglamento chileno para la administración del dominio.cl,
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dominios de Internet”, artículo on line, disponible en
http://www.anfitrion.cl/actualidad/relacion/claro.html, 17/04/06
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4.- El arbitraje en Internet, Gabriela Paiva. Artículo on line disponible en
http://www.anfitrion.cl/actualidad/relacion/paiva.html 17/04/06
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dominios.cl” artículo on line disponible en
http://www.anfitrion.cl/actualidad/relacion/valdes.html, 17/04/06
6.- Estrategias para la recuperación de dominios de Internet Felipe Caro artículo on line http://www.anfitrion.cl/actualidad/relacion/claro.html, 17/04/06
7.- Reglamento de Nic Chile http://www.nic.cl/reglamentacion.html 17/04/06
8.- Artículo “Applying the trademark misuse doctrine to domain name disputes” de
Stephen J. Davidson. On line, http://www.cla.org/trademark%20misuse.pdf.
17/04/06
9.- Artículo “Demographics and behavior of the Chilean Internet population”
http://jcmc.indiana.edu/vol3/issue1/mendoza.html, 17/04/06
10.- “Nombres de Dominio” Lorena Donoso. Artículo on line,
http://www.colegioabogados.cl/revista/22/articulo_12.htm 17/04/06
11.- “El Registro de Nombres de Dominio en Chile “ Gabriela Paiva H. Artículo on line
http://www.colegioabogados.cl/revista/20/articulo9.htm 17/04/06
Artículos en diarios:
Reportajes de “Economía y Negocios” de “El Mercurio”:
- 23 de Agosto de 2005
- 30 de Octubre 2005
Jurisprudencia:
93
Dictamen Nº 1183 de la Comisión Preventiva Central, de fecha 05-11-2001, rol
364-01 FNE, al conocer de la denuncia en contra de la Empresa Euromármoles
S.A realizada por Atika S.A ( caso Euromármoles)
Recurso de protección en caso de la marca “Ondac”- ondac.cl, Rol No 3.269-98,
Santiago de Chile, 14/12/1998. On line
http://www.nic.cl/normativa/fallos/ondac.html
Casos panel arbitral de Nic chile:
exxonmobil.cl, byjusdorangeparis.cl, harlistas.cl, revistapuntonet.cl,
bancosodimac.cl, fantuzzi.cl, infotravel.cl, scotia,cl, marcopololtda.cl, fuchs.cl,
laexotica.cl, tugato.cl, godzilla.cl, scotia.cl, anosdorados.cl, portalmelon.cl,
123informaciones.cl, andinafax andinatech.cl, apertura.cl, tecnometro.cl,
elfinanciero.cl, sk8clan.cl, ebelparis.cl, bb2.cl, metroclub.cl, lamayor.cl, inter-
farma.cl, viajeselmercirio.cl, t-gestiona.cl, su-gestion.cl,
gestionjudicial.clgestionporcompetencias.cl, zapatillastigre.cl, asa-chile.cl,
sindicatodeprofesionalesytecnicosaguasandinas.cl, chileproyectopais.cl,
empresaantilhue.cl, ninewest.cl, pagoexpress.cl, gestioncreativa.cl,
gestionyeconomia.cl, gestion3.cl, gestionytecnologia.cl gestionytecnologiapuc.cl,
havanaclub.cl, ralphlauren.cl, kiwi.cl, santa-maria.cl, isantander.cl,
hotelagosdelsur.cl, pesquera-miramar.cl, vinosapalta.cl, amarillasmercantil.cl,
varela-cia.cl, willcom.cl, nortino.cl, miapizza.cl, lacost.cl, elcaciqueeschile.cl,
superpack.cl, pharmaservice.cl, farmacias.cl, lasbrisas.cl, finissima.cl, hugoboss.cl,
o2.cl, los-andes.cl, 123telefonos.cl, innovasalud.cl, m2.cl, elcuervo.cl, faber.cl,
chilecorp.cl, mediometro.cl, nordika.cl, errazurizovalle.cl vinaerrazurizovalle.cl,
oceano.cl, eq.cl, losalpes.cl, prodema.cl, pasol.cl, hyundaijmr.cl, casadelbosque.cl,
vinoselmilagro.cl, econotickets.cl econoviajes.cl, bibendum.cl, biobiolider.cl,
gsuez.cl, metrovision.cl, loslibertadores.cl, constructor.cl, colocoloeschile.cl,
offroad4x4.cl, vinafrayjorge.cl, curiforservicio.cl, metropropiedades.cl,
sebastian2006.cl, 123informaciones.cl, bradesco.cl, lacost.cl, cotopremium.cl, 123-
wap.cl, 123agro.cl.
1
HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA
NOMBRE DE DOMINIO: gsuez.cl
Fecha sentencia: 9 de marzo de 2005
Partes: 1º- Gonzalo Suez Chávez, y 2º- sociedad Suez
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: suez. Riesgo de confusión. Titularidad
de nombres de dominio similares. Posicionamiento de la expresión “Suez”.
Argumentos del primer solicitante: No comparece.
Fallo arbitral: Favorable al primer solicitante. No hay indicios de confusión. Nombre de
dominio corresponde a la inicial del nombre y al apellido del primer solicitante. Segundo
solicitante carece de un mejor derecho.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 8º: “Que de lo expuesto y prueba
rendida por el segundo solicitante, no consta que exista por su parte un mejor derecho
respecto del nombre de dominio solicitado "gsuez.cl", ni que de parte del primer solicitante
exista algún indicio respecto a que realiza o realizará alguna actividad comercial que vaya a
entorpecer o producir confusión respecto del origen empresarial de sus servicos y productos
en el mercado.”
Nombre del árbitro: Héctor Bertolotto Villouta
NOMBRE DE DOMINIO: 123telefonos.cl
Fecha sentencia: 16 de noviembre de 2004
Partes: 1º- Jessica Arlette Muñoz Cerda, y 2º- sociedad Empresa Nacional de
Telecomunicaciones S.A.
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: 123. Guarismo esencial para la
identidad comercial y corporativa de ENTEL. Signo distintivo asociado al segundo solicitante
que corresponde a una concesión estatal del número como multicarrier. Nombre de dominio es
la adición de un simple genérico a un signo notorio.
Argumentos del primer solicitante: No comparece.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. Denominación 123 se identifica con el
segundo solicitante, en forma previa a la solicitud del nombre de dominio. Existe un mejor
derecho del segundo solicitante.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 6º: “Que la segunda solicitante, la
sociedad Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., tiene registrada a su nombre en
distintas clases del Clasificador Internacional de Marcas Comerciales, entre otros servicios de
telecomunicaciones vía internet, etc., de la clase 38 y entre otras, la marca comercial "123" en
Chile según la documentación acompañada en autos, desde el año 2000, es decir cuatro años
de antigüedad y en consecuencia con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud
del primer solicitante de autos ante Nic Chile.”
Nombre del árbitro: Héctor Bertolotto Villouta
2
NOMBRE DE DOMINIO: gestion3.cl
Fecha sentencia: 27 de octubre de 2004
Partes: 1º- María Paz Balada Valero (representando a la sociedad José Balada y Compañía
Limitada), y 2º- sociedad Editorial Gestión Ltda..
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: Gestión. Riesgo de confusión y dilución
marcaria. Capitalización de la trayectoria comercial. Posibilidad de passing off.
Argumentos del primer solicitante: Opta por el nombre de dominio por una situación de
hecho. No hay riesgo de confusión. La contraparte no tiene exclusividad sobre la expresión
Gestión, existen 217 nombres de dominio y 67 solicitudes marcarias que llevan esta palabra. El
segundo solicitante no utiliza los nombres de dominio que le han sido asignados.
Fallo arbitral: Favorable al primer solicitante. Marcas aludidas por el segundo solicitante
están registradas a nombre de otra persona. Giros de los solicitantes son distintos. La titularidad
sobre varios nombres de dominio no le otorga al segundo solicitante un monopolio sobre la
palabra Gestión.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 8º: “Que al efecto el segundo
solicitante acompañó a los autos copias impresas de registros de marcas del Departamento de
Propiedad Industrial, pero esta prueba será desestimada ya que consta en éllas que son de
propiedad de un tercero extraño al juicio, distinto del segundo solicitante de autos. También
acompañó copias de impresos de la página de internet de Nic Chile, de nombres de dominio de
su propiedad que contienen la palabra "gestion".”. Considerando 9º: “Que el sólo hecho que
el segundo solicitante tenga registrado distintos nombres de dominio que contengan la palabra
"gestion", no le otorga un monopolio sobre dicha palabra de modo tal que no se pueda
registrar otro nombre de dominio que la contenga. Tanto es así que consta de la
documentación acompañada por el primer solicitante y de la propia base de datos del sitio de
Internet de Nic Chile, que existen numerosas solicitudes y registros de nombres de dominio que
contienen la palabra "gestion" y que pertenecen a terceros distintos del segundo solicitante, lo
anterior se ve apoyado por la jurisprudencia nacional reiterada en esta materia y acompañada
a los autos y que se extiende también a otras "palabras basales" o "palabras núcleo" que
forman la parte principal de un determinado nombre de dominio, en donde se aplica este
criterio como por ejemplo "Universidad", "Banco", "Desarrollo" etc. “
Nombre del árbitro: Héctor Bertolotto Villouta
NOMBRE DE DOMINIO: su-gestion.cl
Fecha sentencia: 21 de julio de 2004
Partes: 1º- Carlos Eduvi Chacón Vivanco, y 2º- Su Gestión y Cía. Ltda..
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar; Gestión. Riesgo confusión y dilución
marcaria. Inversión en el signo. Posibilidad de passing off.
Argumentos del primer solicitante: No comparece.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. Uso efectivo de la expresión por parte del
segundo solicitante. Riesgo de confusión si se le asigna el nombre de dominio al primer
solicitante.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 7º: “Que la palabra "gestion" más
el agregado "su", no es suficiente para diferenciar un nombre de otro y en segundo lugar su
3
uso por un titular distinto al segundo solicitante interferirá con las actividades propias de éste
último causando equívocos en cuanto a su origen empresarial y público destinatario”.
Nombre del árbitro: Héctor Bertolotto Villouta
NOMBRE DE DOMINIO: eq.cl
Fecha sentencia: 9 de octubre de 2003
Partes: 1º- sociedad Eduardo Quezada y Compañía Limitada, y 2º- Sociedad Agrícola
Hacienda Canteras Limitada
Argumentos del segundo solicitante: Marca idéntica: Eq. Riesgo de confusión. Conducta
parasitaria del primer solicitante.
Argumentos del primer solicitante: Uso efectivo del signo, que corresponde a las iniciales
del fundador de la sociedad. Se identifica con el signo antes que el segundo solicitante.
Fallo arbitral: Favorable al primer solicitante. Segundo solicitante no acreditó un mejor
derecho, ni mala fe del primero.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 1º: “Que el primer solicitante de
autos es la sociedad Eduardo Quezada y Compañía Limitada, por lo que de acuerdo al
principio que norma esta materia referente a nombres de dominio, en virtud del cual el primer
solicitante como tal, tiene prioridad sobre el nombre de dominio que solicita y sólo en virtud
de su mala fe al pedir el dominio o de un mejor derecho de un solicitante posterior, podría no
otorgársele”. Considerando 5º: “Todos documentos que acreditan un uso anterior, y legítimo,
por parte del primer solicitante de la expresión "eq" en relación a la fecha del registro e
incluso de su respectiva solicitud, de la misma marca comercial por parte del segundo
solicitante”.
Nombre del árbitro: Héctor Bertolotto Villouta
NOMBRE DE DOMINIO: losalpes.cl
Fecha sentencia: 23 de mayo de 2005
Partes: 1º- Omar Esteban Parada Queirolo, y 2º- sociedad Farmacias Ahumada S.A
Argumentos del segundo solicitante: Marca idéntica: Los alpes. Expresión asociada al
segundo solicitante.
Argumentos del primer solicitante: No comparece.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. Expresión es asociada al segundo solicitante.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 5º: “Que por todo lo anterior, está
claramente establecido que el nombre "los alpes" está asociado a la representada del segundo
solicitante: FARMACIAS AHUMADA S.A. en su rubro principal”.
Nombre del árbitro: Héctor Bertolotto Villouta
NOMBRE DE DOMINIO: fuchs.cl
Fecha sentencia: 27 de septiembre de 2004.
Partes: 1º- sociedad Fuchs Petrolub A G, y 2º- sociedad Central Impulsora S.A. de C.V
4
Argumentos del segundo solicitante: Marca idéntica: Fuchs. Riesgo de confusión y de
dilución marcaria. Derecho a capitalizar trayectoria comercial. Marca notoria. Primer
solicitante actúa de mala fe.
Argumentos del primer solicitante: Marca idéntica: Fuchs. Derecho a capitalizar trayectoria
comercial. Marca notoria. Creador del signo.
Fallo arbitral: Favorable al primer solicitante. No hay un mejor derecho del segundo
solicitante.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 10º: “Que las normas y principios
del derecho de propiedad industrial invocados por el segundo solicitante, como las que
regulan la irregistrabilidad de las marcas y el principio de la especialidad de las mismas, no
rigen ni se aplican en esta materia por ser inconciliables con las normas y principios que
informan el derecho referido a los nombres de dominio”. Considerando 11º: “Que del mismo
modo no son aplicables en la especie las normas sobre revocación de registros de nombres de
dominio que contempla la Reglamentación de Nic Chile, por tratarse el presente juicio de un
conflicto de solicitudes.”
Nombre del árbitro: Héctor Bertolotto Villouta
NOMBRE DE DOMINIO: portalmelon.cl
Fecha sentencia: 21 de junio de 2004
Partes: 1º- Luis Guillermo Césped Arco, y 2º- sociedad Empresas Melón S.A
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: Melón. Riesgo de confusión. Segundo
solicitante se identifica con la expresión melón desde hace casi un siglo. Titularidad de
nombres de dominio semejantes. Primer solicitante intenta aprovecharse de la notoriedad del
signo.
Argumentos del primer solicitante: No comparece.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. Expresión se identifica con el segundo
solicitante. Mejor Derecho del segundo solicitante.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 6º: “Que la denominación "melón"
de acuerdo a la documentación acompañada, se identifica plenamente y es asociada con el
nombre de la empresa de la parte del segundo solicitante y de su producto "Cemento Melón" y
en segundo lugar su uso se produjo con anterioridad a la fecha de presentación en Nic Chile
de la solicitud del nombre de dominio de autos por la parte del primer solicitante”.
Considerando 7º: “Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie el
principio doctrinario aplicable en este tipo de conflictos "first come, first served", por haber
acreditado el segundo solicitante poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en
disputa "portalmelon.cl"
Nombre del árbitro: Héctor Bertolotto Villouta
NOMBRE DE DOMINIO: ripleypesos.cl
Fecha sentencia: 10 de junio de 2004
Partes: 1º- sociedad Sales Rapp Collins S.A., y 2º - sociedad Almacenes París Comercial S.A
Argumentos del segundo solicitante: Administra un programa piloto para la empresa
Comercial Eccsa S.A., dueña de los establecimientos Ripley
5
Argumentos del primer solicitante: Cuenta con solicitudes de marca “Pesos París”. Ha
creado el programa “Pesos París”en beneficio de sus clientes. Riesgo de confusión. Solicitudes
de registros marcarios son anteriores a las del primer solicitante.
Fallo arbitral: Favorable al primer solicitante. Existiría peligro de confusión si se asigna el
nombre de dominio al segundo solicitante. No hay un mejor derecho del segundo solicitante.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 12º: “Que las expresiones "París" y
"Ripley" del segundo y primer solicitante respectivamente, resultan ser la parte mas
importante de sus respectivas empresas y se identifican plenamente con sus multitiendas,
siendo nombres ampliamente conocidos por los consumidores chilenos, por lo que cualquier
agregado de uso común en el comercio a las palabras "París" y "Ripley" y a cualquier nombre
de otra multitienda existente en el mercado, como pesos, liquidación, ofertas, superventas,
ventasnocturnas, no producirá confusión en el mercado y serán suficientemente
diferenciables”. Considerando 13º: “Que a mayor abundamiento, si se otorgará el nombre en
disputa "ripleypesos" al segundo solicitante Almacenes París, se crearía en el mercado una
confusión de proporciones e induciría a error a los consumidores y usuarios respecto del
origen empresarial del mismo”. Considerando 14º: “Que no son aplicables en la especie las
normas de la ley de Propiedad Industrial.”
Nombre del árbitro: Héctor Bertolotto Villouta
JUAN AGUSTÍN CASTELLÓN MUNITA
NOMBRE DE DOMINIO: oceana.cl
Fecha sentencia: 28 de enero de 2004
Partes: 1º- Marcelo Alejandro Vargas Mussons, y 2º- Oceana Inc.
Argumentos del segundo solicitante: Marca idéntica: Oceana. Institución internacional sin
fines de lucro dedicada a la protección de los océanos.
Argumentos del primer solicitante: Comerciante de productos marítimos a restaurantes.
Nombre de dominio indica el origen de sus productos. Inversión de tiempo y dinero.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante en atención a un Mejor Derecho. Segundo
solicitante hace uso del signo, como marca y como razón social. Razón social del primer
solicitante es distinta a la expresión “Oceana”, y reconoció haber inscrito el dominio a
sabiendas de que correspondía a un signo ajeno.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 3º: “Que la parte de Marcelo
Vargas Mussons sólo ha probado ser la primera solicitante del nombre de dominio en disputa,
circunstancia que la ampara con la presunción de mejor derecho a su favor conocida como
principio "first come, first served", la cual, sin embargo, no es una presunción de derecho y
puede ceder ante prueba contraria”. Considerando 6º: “Al sopesar la posición y las pruebas
rendidas en autos, el Tribunal adquiere la convicción de que la parte de Oceana Inc. tiene
derechos marcarios y amplios intereses en el nombre de dominio "oceana.cl", el cual es
también su razón social, los cuales ejerce continuamente; intereses y derechos que son de
índole superior a los que ha acreditado tener la parte de don Marcelo Alejandro Vargas
Mussons, los cuales sólo consisten en la presunción de mejor derecho atendida su calidad de
primer solicitante del referido nombre”.
6
Nombre del árbitro: Juan Agustín Castellón Munita
NOMBRE DE DOMINIO: chanel.cl
Fecha sentencia: 11 de septiembre de 2002
Partes: 1º- Molychile S.A., y 2º- Chanel SARL
Argumentos del segundo solicitante: Marca idéntica: Chanel. Marca notoria. Corresponde al
nombre de la creadora de la marca. Solicita protección atendiendo la notoriedad de la marca.
Argumentos del primer solicitante: No comparece.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. Expresión “Chanel” corresponde a un
nombre de fantasía con renombre mundial.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 6º: “Confrontados los derechos e
intereses de las partes y la utilización efectiva que han efectuado del nombre Chanel, lo cual
fue objeto de la prueba decretada en autos, sólo confluye a favor de la primera solicitante el
haber impetrado el nombre de dominio chanel.cl en primer lugar y con anterioridad a
cualquier otro solicitante. Sin embargo, no consta otro interés ni derecho adicional legítimo a
su favor; no se ha comprobado por su parte desarrollo alguno de dicho nombre de dominio y
si bien no es posible, a juicio de este sentenciador, imponerle consecuencias adversas por la no
comparecencia al proceso, sí obran en su desmedro el reconocimiento tácito de la totalidad de
los instrumentos acompañados por la segunda solicitante y la falta de pronunciamiento sobre
los argumentos y aseveraciones de esta última, los cuales, integrados a los medios de prueba
acompañados y que constan en autos, constituyen presunciones de veracidad de esos
argumentos y aseveraciones. Para la segunda solicitante, en cambio, obra en su favor la
prueba no objetada de poseer inscritas numerosas marcas comerciales con el nombre Chanel,
muchas de ellas con anterioridad a la inscripción del nombre de dominio por parte de
Molychile S.A.; de ser su propio nombre empresarial el que se discute, así como la presunción,
que emana de tales inscripciones a su favor, de los documentos reconocidos, de su nombre o
razón social y de sus aseveraciones no desmentidas ni objetadas, de hacer un uso permanente
del nombre y de poseer un mejor derecho al nombre que integra la denominación del dominio
en disputa”.
Nombre del árbitro: Juan Agustín Castellón Munita
NOMBRE DE DOMINIO: 123-wap.cl
Fecha sentencia: 8 de noviembre de 2002
Partes: 1º- Vipnet soc. com. Vision, imagen y publicidad Ltda., y 2º- Empresa Nacional de
Telecomunicaciones S.A.
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: 123. Uso de la expresión es notoria,
como sinónimo del segundo solicitante.
Argumentos del primer solicitante: No comparece.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. Conexión del guarismo 123 con el segundo
solicitante es un hecho notorio. Concesión del Estado de Chile del código de acceso
multicarrier “123” da carácter de explotable y exclusiva a la expresión. Imagen corporativa del
segundo solicitante, asociada a la expresión, le entrega un mejor derecho.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 2º- “Que, de los hechos antes
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expuestos, tienen la calidad de públicos y notorios, y por ende no necesitan de prueba para ser
acreditados, la identificación de la demandante con el signo 123; el que esa expresión dimana
a su favor de una concesión del Estado de Chile y que la demandante hace publicidad masiva
de ese signo”. Considerando 3º: “En cuanto a la afirmación de la demandante de que la
concesión sobre la expresión 123 otorgada por el Estado de Chile necesariamente implica su
condición de "explotable" y "exclusiva", el Tribunal estima que se trata de una deducción
lógica y la comparte. En la especie, ello viene a significar que la concesión sobre el código de
acceso multicarrier 123 otorga a su titular un derecho a esa expresión, el que puede y debe ser
ejercido por su titular y puede y debe ser amparado por los tribunales de justicia”.
Considerando 9º:” Desde el punto de vista del Derecho a aplicar, el Tribunal arbitral goza de
competencia para fallar de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dicten. Sin embargo,
merece consultarse la Legislación vigente sobre el tema, la cual se constituye primeramente
por la norma del artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado,
la cual garantiza a todas las personas la propiedad industrial sobre las patentes de invención,
marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el
tiempo que establezca la Ley. Esta norma constitucional se interpreta en la especie, en que
colisiona una expresión otorgada en concesión a una de las partes por el Estado de Chile y un
nombre de dominio inscrito como segunda solicitante con un nombre de dominio inscrito
primeramente, en el sentido de que la expresión otorgada en concesión goza de la garantía del
Constituyente respecto de las actuaciones posteriores que la amenazan, cual es el caso de la
inscripción del nombre de dominio en disputa por parte de la primera solicitante.
Adicionalmente, se aplican a este caso las normas del artículo 14 del reglamento para el
funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL, en el sentido de que todo solicitante
de nombres de dominio debe respetar los derechos válidamente adquiridos por terceros con
anterioridad. Esta disposición es consistente con la norma del artículo 10 del mismo
Reglamento, que otorga a los terceros afectados con una solicitud de nombre de dominio el
derecho a presentar sus propias solicitudes para ese mismo nombre dentro del término de 30
días contados desde la primera solicitud”
Nombre del árbitro: Juan Agustín Castellón Munita
NOMBRE DE DOMINIO: los-andes.cl
Fecha sentencia: 26 de diciembre de 2002
Partes: 1º- Juan Pablo Reyes Tollini, 2º- Universidad de Los Andes, y 3º- Industria de
muebles Andes S.A
Argumentos del segundo solicitante: Marca idéntica: Los Andes, y otras marcas no dicha
expresión. Riesgo de confusión. Titularidad de nombres de dominio similares. Capitalización
de la trayectoria comercial.
Argumentos del tercer solicitante: No comparece. Queda excluida del juicio por su rebeldía.
Argumentos del primer solicitante: No comparece.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. Expresión corresponde a su marca comercial
y a su razón social. Marca notoria. Mejor Derecho del segundo solicitante. Se reconoce la
existencia de otras personas jurídicas que también se distinguen mediante la expresión.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 5- “No obstante todo lo anterior,
este Tribunal se hace un deber el asumir la influencia que puede tener en este proceso de ser el
nombre "Los Andes" el distintivo ostensible de otras corporaciones y empresas de Chile. En
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efecto, a simple vista, podrían aspirar a ese nombre distintas corporaciones ligadas a la
localidad de Los Andes, la compañía Chilena de Fósforos, con su tradicional marca "Andes",
etc. Sin embargo, la respuesta a las inquietudes que plantea este tema se encuentra en la
naturaleza misma de la acción por oposición o por mejor derecho de los artículos 10 y 14 del
reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL y artículo 8o del
anexo 1 procedimientos de Mediación y Arbitraje. En efecto, esa acción no persigue el
reconocimiento o la declaración de un derecho único y excluyente al nombre de dominio, sino
el mejor derecho de entre los varios que aspiran a un mismo nombre”.
Nombre del árbitro: Juan Agustín Castellón Munita
NOMBRE DE DOMINIO: santa-maria.cl
Fecha sentencia: 3 de marzo de 2003
Partes: 1º- José Luis Santa María Zañartu, y 2º- Administradora de Fondos de Pensiones
Santa María S.A.
Argumentos del segundo solicitante: Marca idéntica: Santa María. Expresión asociada a esta
parte.
Argumentos del primer solicitante: Expresión corresponde a su apellido. Pretende utilizar el
nombre de dominio para publicitar su oficina de abogados. Sus actividades profesionales
siguen una tradición familiar que se ha identificado con su apellido desde hace 90 años. No hay
riesgo de confusión.
Fallo arbitral: Favorable al primer solicitante. Expresión “santa-maria” está vinculada a
ambos solicitantes: es el apellido del primer solicitante, quien ha utilizado efectivamente la
expresión. Y corresponde a la razón social y marcas del segundo solicitante, quien también usa
la expresión. Ambas partes justifican derechos. Se aplica, por tanto, el principio de “first
come”.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 6º: “No obstante lo señalado en el
considerando quinto anterior, existen en el Decreto ley No. 3.500 del año 1980 dos
disposiciones legales que se refieren directamente al nombre o razón social de las
administradoras de fondos de pensiones y que tienen por objeto el impedir a toda clase de
personas que no se encuentran constituídas como tales el arrogarse la calidad de administradora
de fondos de pensiones y el recalcar el carácter específico de esta clase de sociedades. Se trata
de los artículos 25 y 30 del referido Decreto ley, que expresan, en sus partes pertinentes, lo
siguiente:
Artículo 25: "ninguna persona natural o jurídica que no se hubiere constituido conforme a las
disposiciones de esta ley como Administradora de Fondos de Pensiones podrá arrogarse la
calidad de tal.- Tampoco podrá poner en su local u oficina plancha o aviso que contenga
expresiones que indiquen que se trata de una Administradora de Fondos de Pensiones, ni
podrá hacer uso de membretes, carteles, títulos, formularios, recibos, circulares o cualquier
otro papel que contenga nombres u otras palabras que indiquen que los negocios a que se
dedican dichas personas son los de administradora...".
Artículo 30: "La razón social de las Administradoras deberá comprender la frase
"Administradora de Fondos de Pensiones", o la sigla "A.F.P." y no podrá incluír nombres o
siglas de personas naturales o jurídicas existentes, o nombres de fantasía que, a juicio de la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, puedan inducir a equívocos
respecto de la responsabilidad patrimonial o administrativa de ellas".
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Lo anterior significa, para los fines de este proceso, que sólo las administradoras de fondos de
pensiones pueden inscribir a su favor los nombres de dominio que contengan las expresiones
"Administradora de Fondos de Pensiones" o "A.F.P.", pero que no es dable suponer que la Ley
les asigna preferencia sobre un nombre de dominio cuando tales expresiones que las identifican
no van incluídas en él, como sucede en la especie. Considerando 7º: “Por consiguiente, y por
cuanto la demandada y primera solicitante ha justificado poseer sobre el nombre de dominio en
disputa un interés a lo menos similar en entidad al de la demandante, y en todo caso digno de
ser amparado por el principio "First come, first served",
Nombre del árbitro: Juan Agustín Castellón Munita
NOMBRE DE DOMINIO: tugato.cl
Fecha sentencia: 27 de julio de 2004
Partes: 1º- Marcelo Eduardo Rojas Vidal, y 2º- Viña San Pedro S.A.
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: Gato. Riesgo de confusión. Uso y fama
de la expresión. Criterio de notoriedad del signo pedido.
Argumentos del primer solicitante: “Gato” es una mascota. Pretende crear un sitio web
dedicado a los gatos.
Fallo arbitral: Favorable al primer solicitante. Palabras que forman el nombre de dominio son
genéricos, que juntos tienen un significado. No hay riesgo de confusión. En caso de una
eventual infracción a derechos marcarios, existe el sistema de revocación.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 8º: “La denominación "tugato" se
configura por el "nominativo y vocativo del pronombre personal de segunda persona en
género masculino o femenino y número singular tú" (Diccionario de la Real Academia
Española, 21ª edición de 1992) y por el nombre del animal mamífero "gato".- En la especie,
dicha denominación, al contener las palabras "tu" y "gato" sin solución de continuidad (la
cual pudo tener lugar mediante el uso de guión, que el sistema sobre nombres de dominio
permite) pone de relieve la conjunción de ambos conceptos, realzando la atribución del animal
a una segunda persona abstracta y aminorando la individualidad de ambas palabras.
Adicionalmente, ambas palabras. Individualmente consideradas, son genéricas, quedando
afectas, entre otras normas legales, al artículo 19 inciso 3º de la Ley Nº 19.039, sobre
privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial. Los asertos
anteriores llevan a la consecuencia de que la demandante, que posee inscrita la marca "gato"
y otras denominaciones que la contienen, no posee mejor derecho a una denominación que
contempla la palabra "gato" en conjunción con el pronombre personal "tú", ambas genéricas y
ambas aminoradas por la fórmula copulativa empleada. Del mismo modo, tampoco se percibe
que dicho nombre de dominio en manos de un tercero depare una amenaza a sus derechos,
desde que dificilmente un sitio web con las palabras "tugato.cl" pueda desviar a sus usuarios,
clientes y proveedores de su clara órbita de actividades, negocios y productos. Por otra parte,
de concretarse tal amenaza, el sistema de nombre de dominios provee una acción específica -la
acción de revocación- tendiente a poner término a tal estado de cosas. El demandado ha sido
vehemente en manifestar su intención de desarrollar un sitio web para amantes de los gatos, la
cual lo sitúa en un plano de buena fé que no ha sido contrariado, y deja asentado en un
proceso judicial antecedentes probatorios que equivalen a confesión extrajudicial, cuyo valor
puede llegar al de plena prueba, supuesto el caso de que faltara a su palabra y amenazara con
abuso o mala fé los derechos de la demandante”.
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Nombre del árbitro: Juan Agustín Castellón Munita
NOMBRE DE DOMINIO: isaprecansalud.cl
Fecha sentencia: 30 de diciembre de 2002
Partes: 1º- Maripaz Baraja Gallego, y 2º- Isapre Consalud S.A
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: “Isapre Consalud”. Parte se identifica
con la expresión. Inscripción del primer solicitante es abusiva. Art.2º letra b) ley 18.933
prohíbe a las personas naturales o jurídicas no registradas el dedicarse al giro de las
Instituciones de Salud Previsional, ni utilizar avisos que impliquen serlo, ni efectuar
propaganda con el término Isapre. Semejanza gramática y fonética entre el nobmre de dominio
y la marca. Se cumple con los requisitos del art. 22 del Reglamento.
Argumentos del primer solicitante: No comparece.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. Ley 18.933 prohíbe el uso de nombres que
puedan inducir a pensar que una persona no registrada cumpla funciones de Isapre. Objeto
ilícito en la inscripción del primer solicitante redunda en la nulidad absoluta del contrato.
Condena en costas al primer solicitante.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 3º:”Que el artículo 23 de la Ley Nº 18.
933 establece de un modo perentorio e inequívoco la prohibición de cualquiera persona
natural o jurídica que no haya sido registrada por la Superintendencia de Instituciones de
Salud Previsional de emplear nombres inductivos a pensar que se trata de esa clase de
instituciones, y sanciona la infracción de esa prohibición con presidio menor en sus grados
medio a máximo”. Considerando 4º:”Que la demandada, doña Maripaz Baraja Gallego, ha
manifestado con su rebeldía una total indiferencia respecto del proceso, y no ha efectuado
argumentación alguna en orden a justificar la solicitud a su favor del nombre de dominio
correspondiente a una institución de salud previsional, y ni siquiera ha alegado buena fé o
justa causa de error en su proceder, en circunstancias de que, atendida la presunción de
Derecho de conocimiento de la ley que se contiene en el artículo 8º del Código Civil, no puede
alegar ignorancia del artículo 23 de la ley 18.933, que es ley expresa y vigente en la materia”.
Considerando 5º: “Que, atendidos los términos del artículo 23 de la Ley 18.933, cabe aplicar a
la solicitud de la demandada en orden a inscribir para sí el nombre de dominio
"isaprecansalud.cl" la disposición del artículo 1.466 del Código Civil, que establece haber
objeto ilícito en los actos prohibidos por las leyes, y procediendo en consecuencia, declarar
nulo absolutamente dicho acto de conformidad con el artículo 1.682 inciso 1º del mismo
código.” Considerando 6º:”Que este Tribunal arbitral tiene el imperativo, a la luz del artículo
1.683 del Código Civil, de declarar la nulidad absoluta cuando ella aparece de manifiesto en
el acto o contrato, cual es este caso, máxime si se considera que se otorgó a la demandada la
totalidad del término de emplazamiento para hacer valer los motivos que tuvo para inscribir
dicho nombre de dominio, o a lo menos los argumentos que mostraban su buena fé o justa
causa de error en ese proceder”. Considerando 7º: “Que es tan obvia la infracción al texto
expreso del artículo 23 de la ley 18.933 por parte de la demandada, y resulta acreditado de tal
manera el interés de la demandante en el nombre en disputa, al ser el mismo suyo con la sola
sustitución de una vocal, sin motivo lícito aparente, que este Tribunal considera haberse
formado una total convicción de la verdad del proceso, sin que las pruebas que se presenten o
pudieran presentar al respecto puedan apartarlo de esa conclusión, ni tenga sentido
pronunciarse sobre las restantes acciones o fundamentos de hecho y de derecho deducidos,
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razón por la cual no es necesario ni el pronunciamiento sobre esas pruebas ni sobre las
acciones ni sus fundamentos, y viniendo toda dilación en la dictación del fallo a ser trámite
superfluo, con riesgo para la demandante y para el régimen legal de las instituciones de salud
previsional, quebrantado por la actitud de la demandada”.
Nombre del árbitro: Juan Agustín Castellón Munita
NOMBRE DE DOMINIO: scotianhomes.cl
Fecha sentencia: 3 de marzo de 2003
Partes: 1º- Eugenia Verónica Lazo Emparanza, y 2º- The Bank of Nova Scotia
Argumentos del segundo solicitante: Marcas similares, que contienen la voz Scotia. Razón
social. Institución bancaria internacional identificada con dicha expresión. Primer solicitante no
tiene relación alguna con el nombre. Notoriedad del signo pedido.
Argumentos del primer solicitante: No comparece.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante, en atención a un Mejor Derecho.
Identificación del segundo solicitante con la expresión “Nova Scotia”. Marcas, razón social y
logo determinan un mejor derecho.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 6º: “Para Los fines de esta litis,
corresponde confrontar los derechos e intereses de las partes y la utilización efectiva que han
efectuado del nombre "scotianhomes", lo cual fue objeto preciso de la prueba decretada en
autos, cuyos puntos no fueron objeto de impugnación ni observación alguna por las partes.
Sobre el particular, confluye a favor de la demandada el haber impetrado el nombre de
dominio "scotianhomes" en primer lugar y con anterioridad a cualquier otro solicitante, lo
cual basta para situarla en la posición de gozar de dispensa de la prueba respecto de su
interés sobre el nombre de dominio, el cual le será asignado en definitiva a menos de
demostrarse que el oponente tiene un mejor derecho a él”. Considerando 8º: “Los
antecedentes aportados por las partes no permiten atribuir mala fé a la primera solicitante y
demandada de autos en la adquisición de un nombre de dominio al que no tenía derecho, pero
el Tribunal puede fundadamente presumir que esa parte estaba en conocimiento de que se
trataba de un nombre cuyo componente principal y determinante está ligado a otra empresa, y
que ello es un hecho público y notorio. Por otra parte, la dispensa de prueba acerca del mejor
derecho de que goza en esta clase de procesos la primera solicitante no constituye en lo
absoluto una presunción de derecho, sino a lo sumo una presunción legal que, en caso de
controversia, debe ser reforzada con argumentos positivos de mejor derecho o a lo menos con
defensas concluyentes de falta de mejor derecho de la parte contraria. La demandada nada
dijo frente a las alegaciones contrarias, nada controvirtió al respecto y nada probó”.
Nombre del árbitro: Juan Agustín Castellón Munita
NOMBRE DE DOMINIO: micuenta.cl
Fecha sentencia: 22 de diciembre de 2004.
Partes: 1º- Luitzen Aant Beiboer, 2º- Metrópolis Intercom S.A., y 3º- Cuentas Punto Com S.A
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: MI. Siglas de Metrópolis Intercom.
Riesgo de confusión, debido a que el nombre de dominio inducirá a error respecto a su servicio
de e-mail www.mi.cl , ya que la palabra “cuenta” se utiliza para identificar a un correo
electrónico determinado. No intenta incurrir en domain name hijacking. Cita arbitraje “mi.cl”
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que fue asignado a esta parte, contra el mismo demandado en el arbitraje actual.
Argumentos del tercer solicitante: Marca similar: Miscuentas.com. Titular de dominio
“miscuentas.cl”. Riesgo de confusión. Capitalización de la trayectoria comercial.
Argumentos del primer solicitante: Nombres de dominio "micuenta.cl" y "cuenta.cl" están o
estuvieron inscritos desde el año 2000 a nombre de la sociedad "Financial Software S.A.",
ligada con el primer solicitante.
Fallo arbitral: Primer solicitante acredita buena fe. Segundo solicitante demostró propiedad y
uso de la expresión “MI”, pero en el nombre de dominio en disputa la palabra “mi”
corresponde a un genérico que indica posesión. Portal del tercer solicitante, sus registros
marcarios y la fama de sus servicios hacen razonable estimar un riesgo de confusión y de
dilución con respecto al tercer solicitante.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 4º: “Que no obstante el tiempo
transcurrido en posesión de la primera solicitante el nombre de dominio, este tribunal no le
atribuirá el carácter de prueba de mejor derecho, dado que, a juicio de este juzgador, la
circunstancia de que el nombre de dominio deba ser renovado cada dos años, pues de lo
contrario se pierde para su titular de un modo indefectible, así como la circunstancia de que
cada renovación abre el período de oposición de 30 días referido en los artículos 10 y 12 del
Reglamento para el Registro de Nombres de Dominio .CL, son prueba clara de que cada
solicitud de inscripción de nombre de dominio crea un título originario.” Considerando 6º:
“Que no obstante lo anterior, el Tribunal estima que, en la especie, la denominación
"micuenta" tiene un significado preciso, como significado de una cuenta personal, que excede
de la vinculación con las siglas MI adscritas a la parte, como pudiese haber sucedido si las
palabras mi y cuenta hubiesen estado separadas por un guión, como permite el sistema de
registros de nombres de dominio .CL. Al respecto, cabe considerar que la palabra MI,
posesivo apócope de MIO (Diccionario de la Real Academia Española, 21ª edición de 1992) es
una denominación genérica, destinada de por sí a emplearse como antepuesta al nombre
(DRAE), y a no tratarse de una actividad en clara e inequívoca relación con el giro de su
titular, no puede razonablemente encontrar amparo cada vez que se la emplee, como bien
expresó la parte en su libelo de fojas 18”. Considerando 8º: “Por la índole de las actividades
del portal www.miscuentas.com, resulta ser efectivo el riesgo de que usuarios del mismo,
desinformados de sus mecanismos de operación, intenten ingresar a él a través de las palabras
www.micuenta.cl, de donde se configura, como adicional a los derechos de la parte al nombre
en disputa, cuestión a que luego se hará relación, un riesgo de dilución que encuentra amparo
en el artículo 10º del Reglamento para el registro de Nombres de Dominio .Cl, el cual permite
presentar solicitudes de nombre de dominio a quienes se "estimaren afectados" por una
solicitud anterior”. Considerando 10º: “En cuanto a la circunstancia de que la parte de
Cuentas Punto Com S.A. es la tercera solicitante del nombre de dominio, este Tribunal estima
que dicha posición la coloca en desventaja respecto del primer solicitante, más no de los
posteriores que son anteriores a ella, toda vez que el Reglamento para el Registro de Nombres
de Dominio .Cl establece claras diferencias a favor del primer solicitante, cuales son: a) la
habilitación temporal del funcionamiento técnico del nombre de dominio que sólo puede tener
lugar, habiendo varios solicitantes, respecto del primero de ellos (art. 10 inc. 2º Reglamento),
b) en caso de que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia arbitral, el
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nombre de dominio en disputa debe ser asignado al primer solicitante. (art. 8 inc. 4º anexo 1
procedimientos de Mediación y Arbitraje) y c) las costas del arbitraje serán compartidas por
las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al primer solicitante (art. 8
inc. 5º Anexo 1). Sin embargo, el mismo Reglamento no establece diferencia alguna entre los
solicitantes posteriores, cualquiera sea el orden de sus solicitudes”.
Nombre del árbitro: Juan Agustín Castellón Munita
GUILLERMO CAREY CLARO
NOMBRE DE DOMINIO: lasbrisas.cl
Fecha sentencia: 2 de junio de 2000
Partes: 1º- Las Brisas de Chicureo S.A. y 2º - Labsa S.A.
Argumentos del segundo solicitante: Marca idéntica. Otras marcas con el signo.
Capitalización de la trayectoria comercial.
Argumentos del primer solicitante: Marca idéntica. Buena fe. No afecta negocios de la
contraparte.
Fallo arbitral: Favorable al primer solicitante. Aplicación del principio de “first come”.
Protección a una marca no es absoluta, la inscripción no afecta el ámbito de protección de la
marca del segundo solicitante. No hay derechos exclusivos en base a marcas sin previo análisis
de infracción a derechos. Aplicación de la Teoría del Medio.
Considerandos jurídicamente relevantes: “Que en opinión de este sentenciador el
asignatario de un nombre de dominio no detenta un derecho de propiedad sino que una forma
de uso y goce que éste efectúa respecto del cual puede o no tener derecho.
Que así las cosas esta forma de uso puede encontrarse asociada, como ocurre en la especie, a
otra manera de uso de signos distintivos, de las cuales la más común que nuestro
ordenamiento reconoce, la propiedad sobre marcas comerciales.
Que sobre esto último debe tenerse presente que el espectro de la propiedad marcaria está
limitado a los productos o servicios protegidos por el registro correspondiente, por lo tanto,
dado el especial marco de protección que arranca del derecho marcario, no se puede
pretender un derecho per-se sobre una denominación en internet por el sólo hecho de tener
una marca comercial. Para que efectivamente se produzca la infracción alegada por el
reclamante, el nombre de dominio debe infringir la marca comercial de propiedad de éste,
específicamente respecto del ámbito de protección de dicha marca.”
Nombre del árbitro: Guillermo Carey Claro
NOMBRE DE DOMINIO: vinoselmilagro.cl
Fecha sentencia: 4 de febrero de 2003
Partes: 1º - José Angel Puertas Pons , y 2º- Tomás García Kohler.
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: El milagro. Primer solicitante busca
evitarle el acceso a Internet. Capitalizar trayectoria comercial. Piensa dedicarse a la producción
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de vinos.
Argumentos del primer solicitante: Solicitud de marca similar: El milagro, actualmente
apelada por el segundo solicitante. Non quite domain name grabbing por parte del segundo
solicitante. Primer solicitante produce vinos en su fundo El Milagro.
Fallo arbitral: Favorable al primer solicitante. Ambas partes cuentan con pretensiones
legítimas, pero otorgar el dominio al segundo solicitante sería concederle más derechos que los
otorgados por el registro marcario.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 6º: “Que en opinión de este árbitro,
el segundo solicitante, don Tomás García Kohler, detenta derechos legítimos sobre la
expresión EL MILAGRO, en virtud del uso y publicidad que le ha dado a esta, pero
particularmente, en relación al registro marcario que posee desde el año 1999, el cual ya ha
sido citado. Sin perjuicio de la anterior, es de vital importancia resaltar el hecho de que el
espectro de la propiedad marcaria está limitado a los productos protegidos por el registro
correspondiente, por lo tanto, dado el carácter de especialidad marcaria, no se puede
pretender un derecho per-se sobre una denominación en internet por el sólo hecho de tener
una marca comercial. Para que efectivamente se produzca la infracción a dicho derecho
exclusivo, el nombre de dominio en cuestión debería infringir la marca comercial respecto del
ámbito de protección de dicha marca, cosa que por la información acompañada y debidamente
acreditada en el expediente, no se produce en la especie. Sostener lo contrario sería otorgar a
un nombre de dominio derechos más extensos que aquellos otorgados por los registros
marcarios”. Considerando 7º: “Sin perjuicio de lo anterior y como señalamos en la parte
expositiva de esta resolución, el Sr. Tomás García Kohler, segundo solicitante, planteó que
como manera de diversificar sus actividades tenía proyectado dedicarse a la elaboración de
vino, respecto del cual utilizaría la marca EL MILAGRO.
Si bien dicha expectativa se encuentra protegida por nuestra Constitución en el
artículo 19 N°21, siempre y cuando no sea contraria a la moral, orden público o seguridad
nacional, ésta no basta para constituir un derecho a su favor en relación con la expresión
VINOS EL MILAGRO, de manera de poder revertir el principio del “first come, first served”.
Nombre del árbitro: Guillermo Carey Claro
NOMBRE DE DOMINIO: bibendum.cl
Fecha sentencia: 26 de diciembre de 2001
Partes: 1º- , y 2º- Compagnie Generale Des Etablissements Michelin-Michelin Et Cie
Argumentos del segundo solicitante: Marca idéntica. Riesgo de confusión. Creador del
signo. Capitalización de la trayectoria comercial. El logo correspondiente al muñeco bibendum
es una marca notoria e internacional.
Argumentos del primer solicitante: Solicitud de marca. Expresión proviene del latín.
Ámbitos comerciales de las partes no están relacionados.
Fallo arbitral: Favorable al primer solicitante. Ambas partes están de buena fe. Protección a
la marca notoria aún no es un criterio reconocido por la legislación chilena.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 10º: “Que en opinión de este árbitro, el derecho de propiedad sobre la denominación usada como nombre de
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dominio nace, en este caso, de la marca comercial, de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 No.25 de la Constitución Política de la República de Chile y en la Ley No. 19.039 de Propiedad Industrial. Por su parte, el registro de un nombre de dominio constituiría una forma de hacer uso de una denominación en internet, con el objeto que terceros sean capaces de identificar servicios y productos de su titular en el mundo virtual. Por lo tanto, los derechos de Trend Chile se encuentran amparados por una marca comercial registrada para la cobertura indicada (clase 33), como a su vez, los derechos de Compagnie Generale Des Etablissements Michelin-Michelin Et Cie también se encuentran amparados por los registros y coberturas citadas. El espectro de la propiedad marcaria está limitado a los productos protegidos por el registro correspondiente, por lo tanto, dado el carácter de especialidad marcaria, no se puede pretender un derecho per-se sobre una denominación en internet por el sólo hecho de tener una marca comercial. Para que efectivamente se produzca la infracción a dicho derecho exclusivo, el nombre de dominio en cuestión debería infringir la marca comercial respecto del ámbito de protección de dicha marca, cosa que por la información acompañada y debidamente acreditada en el expediente, no se produce en la especie. Sostener lo contrario sería otorgar a un nombre de dominio derechos más extensos que aquellos otorgados por los registros marcarios.”. Considerando 11º: “Por su parte, consta en autos en una forma indubitada la fama y notoriedad de la marca BIBENDUM de propiedad de Compagnie Generale Des Etablissements Michelin-Michelin Et Cie para la cobertura de las clases, 1, 12 y 17. Si bien es cierto que hay doctrina que ha reconocido el valor universal de las marcas notoriamente conocidas, en la que la protección transciende a los productos específicos en los que se ha consolidado la marca, estimamos que las normas vigentes en Chile no permiten otorgar a una marca famosa y notoria derechos que se extiendan respecto de la cobertura específica en que la marca ha sido registrada y usada. Este criterio ha sido confirmado al rechazarse las oposiciones de Compagnie Generale Des Etablissements Michelin-Michelin Et Cie en contra de las solicitudes de Trend Chile.” Nombre del árbitro: Guillermo Carey Claro
NOMBRE DE DOMINIO: gestionyeconomia.cl
Fecha sentencia: 4 de febrero de 2003
Partes: 1º - Pontificia Universidad Católica de Chile, y 2º- Víctor Ojeda Méndez
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: gestión. Riesgo de confusión y dilución.
Capitalización de la trayectoria comercial. Notoriedad del signo pedido (Gestión).
Argumentos del primer solicitante: Interés en el nombre de dominio por un curso de
magíster que lleva a cabo. Una marca comercial no otorga derechos per-se sobre un nombre de
dominio. El segundo solicitante no tiene la exclusividad sobre la expresión “gestión”.
Actividades de las partes no están relacionadas.
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Fallo arbitral: Favorable al primer solicitante. Aplicación del principio de “first come”. La
marca no otorga derechos per-se sobre un nombre de dominio. Aplicación principio de
especialidad. Asignar el dominio al segundo solicitante significaría otorgar derechos más
extensos que los reconocidos por el registro marcario. Actividades de las partes son distintas.
No hay exclusividad sobre la palabra “gestión”. Segundo solicitante no probó la notoriedad
alegada.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 3º: “Como se ha señalado en
reiteradas oportunidades este árbitro es de la convicción de que la propiedad sobre una marca
comercial idéntica al nombre de dominio en disputa, no habilita a un segundo solicitante para
alegar que por ese solo hecho se estarían lesionando los derechos derivados de esa marca,
toda vez que éstos se encuentran limitados exclusivamente a los servicios comprendidos en los
respectivos registros, considerando el carácter específico de las prerrogativas que derivan de
la propiedad marcaria. En este caso en particular, la marca Gestión de Economía ha sido
otorgada para distinguir productos de la clase 16, clase que incorpora papel, cartón y
artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos
de encuadernación, fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la
casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto
muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para
embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés, de
acuerdo al clasificador publicado en la página web del Departamento de Propiedad Industrial.
Por lo tanto, para que efectivamente se produzca la infracción al derecho exclusivo que emana
de este registro, y por lo tanto, para que se pueda romper el principio de “first come, first
served” el nombre de dominio en cuestión debería infringir en forma necesaria e inequívoca la
marca Gestión de Economía respecto de productos de la clase 16. Sostener lo contrario sería
otorgar a un nombre de dominio derechos más extensos que aquellos otorgados por los
registros marcarios. En el caso que nos ocupa, de acuerdo a la información proporcionada
por el primer solicitante, las actividades que ambas partes desean desarrollar en el sitio web
que se identifique con el nombre de dominio en disputa son absolutamente diferentes y no
relacionadas, no infringiendo por tanto el ámbito de protección del registro marcario. Estos
argumentos se aplican con mayor fuerza en este caso debido a que la marca enunciada no es
idéntica al nombre de dominio en disputa, junto con el hecho de que tampoco posee el segundo
solicitante la exclusividad de la marca “gestión” como fue señalado por el primer solicitante,
afirmación que no fue controvertida por el segundo solicitante.”
Nombre del árbitro: Guillermo Carey Claro
NOMBRE DE DOMINIO: t-gestiona.cl
Fecha sentencia: 3 de julio de 2003
Partes: 1º-Telefónica S.A. , y 2º- Editorial Gestión Ltda.
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: “gestión”. Riesgo de confusión.
Capitalización de la trayectoria comercial. Creadora de la expresión, que además forma parte
de su razón social.
Argumentos del primer solicitante: Marca idéntica: t-gestiona. Internacional. Difusión de la
expresión “t-gestiona” hace que sea asociada a esta parte.
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Fallo arbitral: Favorable al primer solicitante. El primer solicitante tiene derechos sobre la
expresión. No hay infracción a los derechos del segundo solicitante. Asignar el nombre de
dominio al segundo solicitante sería otorgarle derechos más extensos que los reconocidos por la
legislación marcaria.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 4º: “Particularmente en este caso,
no nos encontramos siquiera frente a expresiones idénticas, sino que ante denominaciones
diferenciables como son T-GESTIONA y GESTIÓN.
A lo anterior debe agregarse que según lo postulado en otras ocasiones por este árbitro, para
que efectivamente se produzca la infracción al derecho exclusivo que emana de un registro, y
por lo tanto, para que se pueda romper el principio de "first come, first served", el nombre de
dominio en cuestión debe infringir en forma necesaria e inequívoca la marca GESTION
respecto del ámbito de protección que ésta efectivamente protege. Sostener lo contrario sería
otorgar a un nombre de dominio derechos más extensos que aquellos otorgados por los
registros marcarios. Considerando 5º: “Que a este respecto, corresponde destacar que el
primer solicitante demostró poseer derechos sobre la expresión t-gestiona en virtud de los
registros marcarios de esta misma marca, enumerados en la parte expositiva de este fallo,
circunstancia que elimina la posibilidad de deslegitimar la pretensión del primer solicitante
para obtener el registro del nombre de dominio en disputa.”
Nombre del árbitro: Guillermo Carey Claro
NOMBRE DE DOMINIO: vinafrayjorge.cl
Fecha sentencia: 3 de octubre de 2002
Partes: 1º- Agroindustrias Fray Jorge Ltda., 2- Ximena Abalos del Pedregal
3º- Viña Morandé S.A.
Argumentos del segundo solicitante: No consigna honorarios arbitrales y pierde la calidad de
parte.
Argumentos del tercer solicitante: Marca similar: Fray León. Riesgo de confusión.
Argumentos del primer solicitante: Marcas Fray Jorge y Viña Fray Jorge, cuyo titular es la
sociedad matriz de la parte. Creadora de la expresión. Razón social.
Fallo arbitral: Favorable al primer solicitante. Nombre de dominio relacionado con su razón
social. Marcas registradas de terceros no son pertinentes al caso, argumento válido para ambas
partes, que presentaron marcas ajenas en su favor.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 3º: “Finalmente en lo relativo a las
marcas, el primer solicitante en su presentación señaló que Sociedad Agrícola Oasis Ltda.,
sociedad matriz de Agroindustrias Viña Fray Jorge Ltda, posee una serie de registros
marcarios que se refieren a la denominación en disputa. Sin perjuicio de esto, dichos registros
no son pertinentes en este caso, ya que corresponden a una tercera sociedad que no cuenta con
la calidad de parte en el presente pleito, por lo que Agroindustrias Fray Jorge Ltda. no puede
alegar derecho marcario alguno respecto a la denominación "vinafrayjorge.cl".
Por su parte, los registros marcarios respecto del signo FRAY LEON pertenecen a Viña Fray
León S.A, asociada de Viña Morandé, por lo que a esta última no le corresponde alegar
derecho alguno sobre registros que no le pertenecen. Junto con esto, Viña Morandé alegó la
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existencia del nombre de dominio "frayleon.cl", que también pertenece a Viña Fray León S.A,
por lo que dicho argumento corre la misma suerte que las marcas mencionadas.
De acuerdo a lo anterior, el presente caso debe resolverse sin tomar en cuenta aspectos
relativos a la propiedad marcaria, cuestión que obliga a concluir que no pueden encontrarse
vulnerados derechos preexistentes del segundo solicitante”.
Nombre del árbitro: Guillermo Carey Claro
NOMBRE DE DOMINIO: curiforservicio.cl
Fecha sentencia: 3 de febrero de 2003
Partes: 1º- Sergio Pérez Mena, y 2º- Automotriz Curifor S.A.
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: Curifor. Expresión es parte de su razón
social.
Argumentos del primer solicitante: Persona natural. Realiza servicios de mantención de
autos identificándose con la expresión.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. La semejanza entre el nombre de dominio y
la marca es extrema. Expresión “Curifor” es una creación intelectual. El primer solicitante
utiliza la expresión porque lo habilita un contrato de concesión suscrito con el segundo
solicitante.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 4º: “Desarrollando la idea expuesta
en el considerando precedente, este árbitro es de la convicción de que ambas expresiones no
pueden pertenecer a titulares diferentes, en cuanto éstas se asemejan de manera extrema. La
señalada conclusión encuentra su fundamento en los siguientes argumentos.” Considerando 5º:
“En primer lugar es necesario señalar que la expresión CURIFOR, no tiene significado alguno
en la lengua española, ni tampoco en lengua extranjera, de acuerdo al conocimiento general
que de estas puede tenerse. En este sentido, es evidente por tanto, que la expresión CURIFOR
tiene un creador intelectual al cual le asisten todos los derechos que nuestra constitución y
ordenamiento jurídico le otorgan para proteger su creación intelectual. De acuerdo a los
antecedentes acompañados por ambas partes en autos, solamente los Sres. Automotriz Curifor
S.A. probaron su titularidad en relación a la denominación en comento, al indicar que la
Sociedad Automotriz Curifor S.A. se encuentra constituida desde el año 1967, adoptando su
razón social “Automotriz Curifor S.A.” en marzo de 1969, datos que no fueron objetados por
el primer solicitante. De esta manera, dichos datos constituyen el registro más antiguo que
consta en autos de la denominación CURIFOR, denominación que pertenece a los Sres.
Automotriz Curifor S.A.” Considerando 8º: “Sin perjuicio de lo anterior, el presente conflicto
tiene como objeto la expresión CURIFORSERVICIO y no CURIFOR, por lo que es necesario
determinar si la palabra SERVICIO le otorga a la expresión en disputa la suficiente
distintividad de manera de poder pertenecer ambas expresiones, CURIFOR y
CURIFORSERVICIO a titulares diferentes sin vulnerar los derechos que a cada una de las
partes corresponde. Es la opinión de este árbitro que la expresión CURIFORSERVICIO,
pertenece a los Sres. Automotriz Curifor S.A., en cuanto la adición que el primer solicitante
realizó a la expresión original CURIFOR, no constituye una creación intelectual, ya que
simplemente viene en especificar a qué actividad distingue la expresión en comento, es decir
solamente describe el rubro que se desea distinguir con el nombre de dominio
curiforservicio.cl. La expresión en disputa, por tanto, no constituye una creación intelectual
imputable al Sr. Sergio Pérez Mena, ya que constituye una expresión descriptiva, tal como lo
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serían las expresiones “curiformotorcenter”, “curiforvehículos”, “curiforreparaciones”, etc.”
Considerando 9º: “La circunstancia que el Sr. Sergio Pérez Mena haya explotado
comercialmente, junto a su padre, don Sergio Pérez Jara el giro relacionado con los servicios
de asistencia técnica a vehículos motorizados en virtud del contrato de concesión, demuestra
que el uso en el comercio y los esfuerzos de posicionamiento en el mercado de la expresión
CURIFORSERVICIO por parte del Sr. Pérez Mena, se hizo reconociendo la calidad de dueño
que Automotriz Curifor S.A. tenía respecto de dicha expresión. Ello, ya que precisamente en
virtud del contrato de concesión entre las partes, se ocupó comercialmente de la expresión de
la referencia. Desconocer lo anterior significaría contrariar los principios de buena fe en el
ejercicio de los contratos.
Nombre del árbitro: Guillermo Carey Claro
NOMBRE DE DOMINIO: infotravel.cl
Fecha sentencia: 21 de febrero de 2002
Partes: 1º- Cristián Marcelo López Ugalde, y2º- Comercial Promociones y Turismo S.A.
Argumentos del segundo solicitante: Marca idéntica: Infotravel. Mala fe del primer
solicitante.
Argumentos del primer solicitante: Persona natural. Tiene un interés legítimo en un
proyecto. El segundo solicitante no usa su marca.
Fallo arbitral: Favorable al primer solicitante. Actividades económicas de las partes son
distintas, los derechos marcarios están limitados a los servicios comprendidos en el respectivo
registro. Aplicación principio “first come”.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 7º: “Que la propiedad sobre una marca comercial idéntica al nombre de dominio en disputa, no habilitan al segundo solicitante para alegar que por ese solo hecho se estarían lesionando los derechos derivados de esa marca, toda vez que éstos se encuentran limitados exclusivamente a los servicios comprendidos en los respectivos registros, considerando el carácter específico de las prerrogativas que derivan de la propiedad marcaria. Que en opinión de este árbitro, el registro de un nombre de dominio constituiría una forma de hacer uso de una denominación en internet, con el objeto que terceros sean capaces de identificar servicios y productos de su titular en el mundo virtual. Por lo tanto, para que efectivamente se produzca la infracción a dicho derecho exclusivo, y por lo tanto, se pueda romper el principio de “first come, first served” el nombre de dominio en cuestión debería infringir en forma necesaria e inequívoca a la marca comercial respecto de todo el ámbito de protección de dicha marca, cosa que por la información acompañada y debidamente acreditada en el expediente, no se produce en la especie. Sostener lo contrario sería otorgar a un nombre de dominio derechos más extensos que aquellos otorgados por los registros marcarios.” Considerando 8º: “Que las afirmaciones contenidas en el numeral anterior no significan desconocer los derechos que asisten al titular de una marca comercial, toda vez que el hecho de no haberse verificado en el presente caso los supuestos que habilitan a dar por alterado el principio de “first come, first served”, no impiden al titular de una marca comercial el ejercicio las acciones que le pertenecen en contra de todo aquel
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que invada el ámbito de protección comprendido en el título respectivo. En efecto, los principios que gobiernan el sistema de asignación de nombres de dominio, no se encuentran regidos por un sistema de clasificación de actividades comerciales que permitan su otorgamiento en forma restringida para un determinado giro, al igual que la legislación aplicable a las marcas comerciales. En razón de ello, la asignación al primer solicitante en virtud del principio de “first come, first served”, no habilitan a éste a usar el nombre de dominio en cuestión en desmedro de los derechos de un titular de marca comercial registrada, supuesto que de verificarse, excede la materia de autos y la competencia de este tribunal.” Nombre del árbitro: Guillermo Carey Claro
LUIS CLARO SWINBURN
NOMBRE DE DOMINIO: cofradianauticadelpacifico.cl
Fecha sentencia: 13 de junio de 2003
Partes: 1º- Servogav Ltda., y 2º- Corporacion Cofradia Nautica del Pacifico
Argumentos del segundo solicitante: Marca idéntica: Cofradía náutica del Pacífico. Razón
social. Utilización del signo. Titularidad sobre otros nombres de dominio semejantes. Primer
solicitante sabía que la expresión identifica al segundo solicitante.
Argumentos del primer solicitante: No contesta a la demanda.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante, por Mejor Derecho. Marca idéntica, derechos
sobre el nombre, expresión creada por el segundo solicitante. Primer solicitante es un ex
empleado.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 7º: “Como aspecto fundamental en
temas de Internet, cabe hacer presente que la regla general es que el primer solicitante de un
nombre de dominio tiene un mejor derecho a adjudicárselo, salvo que el segundo solicitante
demuestre un aún mejor derecho para quedarse con el nombre de dominio pedido.
El segundo solicitante ha demostrado ampliamente los derechos que posee sobre el nombre en
disputa, respaldados por una importante actividad náutica en la bahía de Algarrobo y por la
existencia de una marca comercial idéntica al nombre pedido, a lo cual se suma el hecho de
ser el primer solicitante un ex empleado de la CORPORACIÓN COFRADÍA NAUTICA DEL
PACIFICO.
Por el conocimiento que este árbitro tiene del término COFRADIANAUTICADELPACIFICO,
éste constituye una expresión creada por el segundo solicitante, por lo que sólo corresponde
proteger la identidad de su actividad deportiva y evitar que terceros usurpen indebidamente su
nombre”.
Nombre del árbitro: Felipe Claro Swinburn
NOMBRE DE DOMINIO: metronewsweek.cl
Fecha sentencia: 13 de abril de 2004
Partes: 1º- Juan Francisco Santelices Pastori, y 2º- Metro S.A.
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Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: Metro. Marca famosa. Riesgo de
confusión y dilución. Intento de aprovechamiento del primer solicitante de la fama del segundo
solicitante. Solicitud del primer solicitante es un acto de competencia desleal.
Argumentos del primer solicitante: posee registros y solicitudes de marca asociados al
nombre de dominio en disputa.
Fallo arbitral: Favorable al primer solicitante. Oposición de Metro S.A a la solicitud de
registro marcario presentado por el primer solicitante fue desestimada. En coherencia con la
decisión de la autoridad marcaria, se desestima también la oposición en autos.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 3º: “Existe cierto consenso
nacional e internacional en el sentido de considerar que se produce infracción a las marcas
registradas cuando los nombres de dominio puedan causar confusión entre los consumidores.
Los nombres de dominio no son marcas comerciales. Sin embargo, a veces se comportan como
verdaderos signos distintivos, al igual que las marcas”. (...) “Dentro del procedimiento fijado
por las partes, se acordó esperar el resultado de la solicitud de inscripción de la marca
METRO NEWS WEEK, pedida bajo el N° 502.265 por el primer solicitante. En dicho trámite,
se rechazó la oposición deducida por Metro S.A. y se acogió la oposición interpuesta por
Tidnings AB Metro, quien no se opuso a la presente solicitud de nombre de dominio.” (...) “En
vista de lo anterior y para ser consecuente con lo resuelto por la autoridad marcaria,
corresponde desestimar la oposición deducida por METRO S.A. en contra de un nombre de
dominio idéntico a la marca en cuestión”.
Nombre del árbitro: Luis Claro Swinburn
NOMBRE DE DOMINIO: kardex.cl
Fecha sentencia: 9 de mayo de 2002
Partes: 1º- Bash seguridad S.A, y 2º- Kardex systems Inc.
Argumentos del segundo solicitante: Marca idéntica: Kardex. No presenta ni contesta
demanda.
Argumentos del primer solicitante: Titularidad sobre varias marcas y nombres de dominio.
Uso de la expresión para distinguir un producto. Uso del nombre de dominio en disputa.
Registros marcarios de las partes están en clases distintas del clasificador.
Fallo arbitral: Favorable al primer solicitante. Aplicación del principio “First come, first
served”
Considerandos jurídicamente relevantes: “Existe cierto consenso nacional e internacional
en el sentido de considerar que se produce infracción a las marcas registradas cuando los
nombres de dominio puedan causar confusión entre los consumidores, y lo anterior se aplica
especialmente cuando se está en presencia de marcas notorias, es decir, aquéllas ampliamente
reconocidas por la mayoría de las personas en un mercado particular para identificar un bien
o servicio. Los nombres de dominio no son marcas comerciales. Sin embargo, a veces se
comportan como verdaderos signos distintivos, al igual que las marcas.
A fin de considerar si la expresión KARDEX es genérica en Chile, es necesario establecer que
la esfera de protección de una marca también circunscribe el ámbito de su generalidad.
Además, un término genérico se tiende a identificar con el producto o servicio al que pretende
distinguir y, excepcionalmente, puede llegar a constituir una marca registrada para identificar
determinados bienes o servicios en aquellas clases donde el término no sea considerado
genérico.
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Si aceptamos que es el clasificador marcario el que determina el carácter genérico de una
marca, según la clase involucrada, al no existir un clasificador de productos y servicios en el
ccTLD.cl, el carácter supuestamente genérico del término KARDEX se desdibuja, ya que no
hay ninguna clasificación de productos o servicios contra la cual se lo pueda contrastar. Todo
nombre de dominio puede ser y no ser genérico a la vez. Dependerá, en gran medida, del uso
que se le dé al sitio una vez activado el mismo, para determinar si estamos o no frente a un
nombre genérico. En Chile el término KARDEX constituye una expresión genérica y de uso común en relación
con cajoneras de carpetas colgantes de la clase 20. Mayoritariamente las personas de este
país relacionan la palabra KARDEX con ese producto. Este árbitro ha realizado una búsqueda
en el buscador Google y ha podido determinar el amplio uso que se hace en Chile de la
expresión KARDEX como un término genérico que identifica un producto de la clase 20.
Confirma lo anterior el hecho que el registro de la palabra KARDEX se encuentra en la clase
7 y no en la clase 20. Ambas partes pretenden usar el término KARDEX como identificador, como signo distintivo,
marcador, localizador o dirección IP). La única diferencia entre el signo distintivo KARDEX
de cada parte es el uso que se hace del mismo, que en el ámbito marcario les permite coexistir
pacíficamente en el mercado, sin que se produzca conflicto, ya que no hay interferencia entre
la clase 7, por una parte, y la clase 20, por la otra, más si es genérica en dicha clase. Si en la
práctica una de las partes comienza a invadir la esfera de protección de la otra marca,
entonces existen medios legales para impedir tal invasión, pero el ejercicio de tales medios
escapa al presente arbitraje. En caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este árbitro se inclina a
preferir el que fue pedido primero, por un asunto de certeza jurídica, lo cual es coincidente
con la legislación chilena, que otorga preferencia al que inscribe primero como marca
comercial un nombre cualquiera, cuando dos o más personas lo han estado usando
simultáneamente. En el presente caso, si bien una parte exhibe marca comercial para su rubro
respectivo, la otra opera en un rubro en que la expresión pedida es considerada genérica, por
lo que sólo queda determinar quién pidió primero el nombre de dominio en discusión.
Nombre del árbitro: Luis Felipe Claro Swinburn
NOMBRE DE DOMINIO: offroad4x4.cl
Fecha sentencia: 13 de junio de 2003
Partes: 1º- Jean Pierre Fouere Bonett, y 2º- Soc. Irarrazaval y Cia. Ltda.
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: 4wdoffroad center. Titularidad sobre
nombres de dominio similares. Posicionamiento de la expresión.
Argumentos del primer solicitante: Término es genérico. Tiene intenciones de formar un
club.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. Uso que el primer solicitante ha dado al
nombre de dominio en la página web correspondiente sí entra en conflicto con las actividades
del segundo solicitante. Se produce confusión por el contenido de la página.
Considerandos jurídicamente relevantes: “En caso de tener que preferir un signo distintivo
por sobre otro, este árbitro se inclina a preferir el que ostenta el respaldo de la marca
registrada previamente, por un asunto de certeza jurídica, lo cual es coincidente con la
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legislación chilena, que otorga preferencia al que inscribe como marca comercial un nombre
cualquiera, cuando dos o más personas lo hayan estado usando simultáneamente sin registro.
En el presente caso, el registro de la marca 4WD OFF ROAD CENTER o similar ha sido
previo a la presentación de la solicitud del nombre de dominio en disputa.
Las afirmaciones originales de don JEAN PIERRE FOUERE BONETT respecto de que no
pensaba usar el nombre de dominio para fines comerciales han resultado ser falsas, ya que en
el portal habilitado por él se afirma lo siguiente: "Pronto la mas grande web de Chile para la
compra y venta de su 4x4 créditos, permutas, ventas, compras, mecánica, importación
repuestos, tour, rally, preguntas en línea, video conferencia, un supermercado para tu 4x4
etc."
A juicio de este árbitro, los términos "OFFROAD4X4" y "4WD OFF ROAD CENTER" son
confusamente similares entre sí. No es aceptable que al momento de ingresarse a la página
offroad4x4.cl se vaya a dar al garage QUEIROLO de la clase 37, y no exista un enlace hacia
los servicios distinguidos por la marca 4WD OFF ROAD CENTER, por lo que corresponde
reestablecer la correcta identificación de los servicios ofrecidos por las partes y redireccionar
el nombre de dominio offroad4x4.cl hacia la marca 4WD OFF ROAD CENTER.
Nombre del árbitro: Luis Felipe Claro Swinburn
NOMBRE DE DOMINIO: vinosapalta.cl
Fecha sentencia: 13 de junio de 2003
Partes: 1º- Jose Rybertt y Cia. Ltda., y 2º- Montes S.A.
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: Finca de Apalta. Solicitante realiza una
actividad comercial en vinos, mientras la contraparte no es vitivinícola. Titularidad de otros
nombres de dominio con la expresión Apalta.
Argumentos del primer solicitante: Nombre de dominio es genérico, la expresión Apalta
está en numerosos registros marcarios de terceros. Reverse domain name hijacking del segundo
solicitante.
Fallo arbitral: Favorable al primer solicitante. Apalta es una denominación de origen,
existiendo en el valle de Apalta varios productores. Incompatibilidad de las marcas comerciales
con denominaciones de origen.
Considerandos jurídicamente relevantes: En el caso en disputa, ambas partes están
contestes en que la expresión "Apalta" corresponde al nombre de un valle productor de vinos
tintos, ubicado en Colchagua, entre Nancagua y Santa Cruz.
De acuerdo al Decreto de Agricultura 464, de 1994, que establece la Zonificación Vitícola, la
Región del Valle Central incluye la Subregión del Valle de Rapel. A su vez, esta Subregión
comprende la Zona denominada Valle de Colchagua que, a su vez, se divide en las Áreas
denominadas San Fernando, Chimbarongo, Nancagua, Santa Cruz, Palmilla, Peralillo, Lolol y
Marchigüe.
En otras palabras, el Área de Apalta (ubicada entre Nancagua y Santa Cruz) corresponde a
una denominación de origen pura y simple, que aún cuando todavía no ha sido reconocida
oficialmente, es de esperar que lo sea en el futuro, producto de las cuantiosas inversiones y
actividad que están ocurriendo en esa área. Situaciones similares las han experimentado
Zonas o Áreas como Valle de Leyda, San Juan, etc.
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Las marcas comerciales son incompatibles con las denominaciones de origen y el hecho que
MONTES S.A. use en sus productos la denominación de origen "Santa Cruz Valley Apalta
Vineyard" desvirtúa ipso facto toda su argumentación marcaria en contra del uso de la
expresión "apalta" por parte de terceros como denominación de origen. MONTES S.A. ha
reconocido expresamente la función de "Denominación de Origen" del nombre Apalta, cuya
función es diferente a la función de su marca FINCA DE APALTA.
La Ley 19.039 prohíbe registrar como marcas comerciales las expresiones empleadas para
indicar el origen de los productos.
Por su parte, el Convenio TRIPs, subscrito por Chile, obliga a proteger las indicaciones
geográficas de los vinos y licores y establece una serie de restricciones para el registro de
marcas que contengan una determinada denominación de origen. La situación varía según el
momento en que la denominación de origen sea reconocida oficialmente por la autoridad.
Nombre del árbitro: Luis Felipe Claro Swinburn
NOMBRE DE DOMINIO: kiwi.cl
Fecha sentencia:
Partes: 1º- Luitzen Aant Beiboer, y 2º- Kiwi European Holdings B.V.
Argumentos del segundo solicitante: Marca idéntica: Kiwi. Riesgo de confusión. Razón
social. Capitalización de la trayectoria comercial.
Argumentos del primer solicitante: El término es genérico. No se pretende hacer un uso
comercial del nombre de domino.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. Respaldo de la marca registrada por razones
de certeza jurídica. No se ha acreditado un riesgo de infracción a derechos marcarios. Kiwi es
genérico. El uso efectivo del nombre de dominio en la página web a la que accede sí infringe
derechos del segundo solicitante.
Considerandos jurídicamente relevantes: “Sin entrar a considerar si la marca registrada
KIWI es notoria o no, la opinión de este árbitro es que el carácter distintivo de las marcas se
hace más evidente en relación con expresiones propiamente de fantasía y sólo en menor
medida respecto de marcas constituidas por términos parcial o totalmente genéricos. La razón
de ello es que, por definició n, un término genérico se identifica con el producto o servicio al
que pretende distinguir y, excepcionalmente, puede llegar a constituir una marca registrada
para identificar determinados bienes o servicios en aquellas clases donde el término no sea
considerado genérico.
Entonces, cabe preguntarse si existen términos genéricos en Internet. Si aceptamos que es el
clasificador marcario el que determina el cará cter genérico de una marca, según la clase
involucrada, al no existir un clasificador de productos y servicios en el ccTLD.cl, el carácter
supuestamente genérico del término KIWI se desdibuja, ya que no hay ninguna clasificación de
productos o servicios contra la cual se lo pueda contrastar. Todo nombre de dominio puede ser
y no ser genérico a la vez. Dependerá, en gran medida, del uso que se le dé al sitio una vez
activado el mismo, para determinar si estamos o no frente a un nombre genérico.
En caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este á rbitro se inclina a
preferir el que ostenta el respaldo de la marca registrada, por un asunto de certeza jurídica, lo
cual es coincidente con la legislación chilena, que otorga preferencia al que inscribe como
marca comercial un nombre cualquiera, cuando dos o más personas lo han estado usando
simultáneamente sin registro. En el presente caso, el registro de la marca ha sido previo al
25
registro del nombre de dominio en disputa.
En Chile el término KIWI constituye una expresión genérica y de uso común, referida al
arbusto y fruto de ese nombre, y esa es la acepción con que mayoritariamente las personas de
este país relacionan la palabra KIWI. Por lo tanto, este árbitro es de la opinión que no
obstante la notoriedad que podría tener la marca "KIWI" en el mercado nacional e
internacional para artículos relacionados con el cuidado y limpieza de calzado, primaría en
Chile el concepto generalizado asociado a la fruta denominada kiwi.
Se ha acreditado en autos que don LUITZEN AANT BEIBOER ha usado como signo distintivo
la expresión KIWI.CL, para distinguir un portal de negocios, tal como se indicara más arriba,
lo que entra en directo conflicto con los derechos de propiedad intelectual del segundo
solicitante, por las restricciones técnicas de Internet indicadas anteriormente, ya que sólo uno
de ellos tiene cabida en el ccTLD.cl. En consecuencia, sólo un solicitante podrá operar el
nombre de dominio kiwi.cl “.
Nombre del árbitro: Luis Felipe Claro Swinburn
NOMBRE DE DOMINIO: bb2.cl
Fecha sentencia: 9 de mayo de 2002
Partes: 1º- Carlos Bustamante Rodríguez, y 2º - Manufacturas Barbados Limitada
Argumentos del segundo solicitante: Marca idéntica: BB2. Inversión en el signo. Primer
solicitante actúa de mala fe.
Argumentos del primer solicitante: Pretende crear una línea de accesorios. Fuerte inversión
en el signo. Tenía una página web, que retiró.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. BB2 es una marca notoria, mientras que el
primer solicitante carece de derechos marcarios.
Considerandos jurídicamente relevantes: “Existe cierto consenso nacional e internacional
en el sentido de considerar que se produce infracción a las marcas registradas cuando los
nombres de dominio puedan causar confusión entre los consumidores, y lo anterior se aplica
especialmente cuando se está en presencia de marcas notorias, es decir, aquéllas ampliamente
reconocidas por la mayoría de las personas en un mercado particular para identificar un bien
o servicio. Los nombres de dominio no son marcas comerciales. Sin embargo, a veces se
comportan como verdaderos signos distintivos, al igual que las marcas. Por el conocimiento que este árbitro tiene del término BB2, éste constituye una expresión
notoria en la clase 25 y se encuentra registrado a nombre de una de las partes en dicha clase. En caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este árbitro se inclina a
preferir el que muestra el sustento de una marca comercial, por un asunto de certeza jurídica,
lo cual es coincidente con la legislación chilena, que otorga preferencia al que inscribe
primero como marca comercial un nombre cualquiera, cuando dos o más personas lo han
estado usando simultáneamente.”
Nombre del árbitro: Luis Felipe Claro Swinburn
NOMBRE DE DOMINIO: ninewest.cl
Fecha sentencia: 9 de mayo de 2002
Partes: 1º- Andres Morales Blaschkowsky, y 2º- Forus S.A.
26
Argumentos del segundo solicitante: Marca idéntica: Nine west. Riesgo de confusión. Actúa
como agente oficioso de Nine West Group, Inc.
Argumentos del primer solicitante: Proyectos legítimos en Internet no relacionados con el
rubro del segundo solicitante.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. Nine west es una expresión notoria.
Considerandos jurídicamente relevantes: “Existe cierto consenso nacional e internacional
en el sentido de considerar que se produce infracción a las marcas registradas cuando los
nombres de dominio puedan causar confusión entre los consumidores, y lo anterior se aplica
especialmente cuando se está en presencia de marcas notorias, es decir, aquéllas ampliamente
reconocidas por la mayoría de las personas en un mercado particular para identificar un bien
o servicio. Los nombres de dominio no son marcas comerciales. Sin embargo, a veces se
comportan como verdaderos signos distintivos, al igual que las marcas”.(...) “En caso de tener
que preferir un signo distintivo por sobre otro, este árbitro se inclina a preferir el que muestra
el sustento de una marca o licencia de marca comercial, por un asunto de certeza jurídica, lo
cual es coincidente con la legislación chilena, que otorga preferencia al que inscribe primero
como marca comercial un nombre cualquiera, cuando dos o más personas lo han estado
usando simultáneamente. En el presente caso, sólo una parte exhibe marca o licencia de marcas comerciales para su
rubro respectivo, por lo que en este caso particular el derecho de uso exclusivo reconocido por
la legislación marcaria debe primar por sobre una solicitud de nombre de dominio que
pretende ser usada con fines comerciales”.
Nombre del árbitro: Luis Felipe Claro Swinburn
NOMBRE DE DOMINIO: revistapuntonet.cl
Fecha sentencia: 8 de mayo de 2002
Partes: 1º- Terra Networks Chile S.A., y 2º- Puntonet Comunicaciones S.A.
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: Puntonet. Riesgo de confusión. Razón
Social. Titular del nombre de dominio “puntonet.cl”. Servicios de los solicitantes son similares.
Argumentos del primer solicitante: Marca similar: Puntonet. Expresión corresponde a una
revista editada por esta parte.
Fallo arbitral: Favorable al primer solicitante. La expresión Punto Net es genérica. Ambas
partes cuentan con derechos marcarios. Opera el principio de “First come, first served”.
Considerandos jurídicamente relevantes: : “En Chile el término PUNTONET o similar
constituye una expresión genérica y de uso común en relación con servicios de Internet,
independientemente de los registros y solicitud exhibidos por las partes. Mayoritariamente las
personas de este país relacionan la palabra PUNTONET o similar con la partícula
“gTLD.net”. Confirma lo anterior el hecho que el registro 571.919 PUNTONET fue
originalmente rechazado por genérico y finalmente concedido con protección sólo “al
conjunto”. Por su parte, la solicitud 520.705 PUNTONET fue rechazada por genérica y se
encuentra en actual trámite de apelación, a pesar de tratarse de una etiqueta, lo cual reafirma
que la expresión PUNTONET o similar, en relación con servicios de computación o Internet es
bastante genérica, por describir los servicios a que debe aplicarse. Tal carácter genérico es
27
menos perceptible en relación con revistas de la clase 16. Un ejemplo que ilustra una situación
similar a la anterior lo constituye la marca DIESEL, que está inscrita en la clase 25 bajo el N°
457.016, pero que es considerada genérica en la clase 4. Ambas partes pretenden usar el término PUNTONET o similar como identificador, como signo
distintivo, marcador, localizador o dirección IP (ya sea que a través de este término se
identifique una revista, en un caso, o servicios de computación e Internet, en el otro). La única
diferencia entre el signo distintivo PUNTONET o similar de cada parte es el uso que se hace
del mismo, que en el ámbito marcario les permite coexistir pacíficamente, sin que se produzca
conflicto, ya que no hay interferecia entre la clase 16, por una parte, y las clases 38 y 42, por
la otra. Si en la práctica una de las partes comienza a invadir la esfera de protección de la
otra marca, entonces existen medios legales para impedir tal invasión, pero el ejercicio de
tales medios escapa al presente arbitraje.
En caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este árbitro se inclina a
preferir el que fue pedido primero, por un asunto de certeza jurídica, lo cual es coincidente
con la legislación chilena, que otorga preferencia al que inscribe primero como marca
comercial un nombre cualquiera, cuando dos o más personas lo han estado usando
simultáneamente. En el presente caso, ambas partes exhiben marcas comerciales para sus
rubros respectivos, por lo que sólo queda determinar quién pidió primero el nombre de
dominio en discusión, en la medida que las marcas comerciales aportadas a la causa hayan
existido al momento de pedirse los nombres de dominio en disputa.”
Nombre del árbitro: Luis Felipe Claro Swinburn
NOMBRE DE DOMINIO: naturista.cl
Fecha sentencia: 13 de junio de 2003
Partes: 1º- Jean Pierre Fouere Bonett, y 2º- Sociedad Restaurant y Salon de Te El Naturista
Ltda.
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: El naturista. Titularidad sobre el
dominio “elnaturista.cl”. Capitalización de la trayectoria comercial. Uso de la página web le
genera perjuicios.
Argumentos del primer solicitante: Término es genérico. Pretende presentar productos
naturales fabricados por Nutrilife. No hay riesgo de confusión.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. Uso del nombre de dominio entra en
conflicto con los negocios del primer solicitante, pues la página web promociona restaurantes
competidores, infringiendo derechos marcarios.
Considerandos jurídicamente relevantes: “Sin entrar a considerar si la marca registrada
NATURISTA es notoria o no, este árbitro ha constatado que en la página web naturista.cl don
JEAN PIERRE FOUERE BONETT distingue un portal de negocios donde promociona
numerosos restaurantes de la clase 42, competidores de la contraparte, a los cuales se accede
a través del nombre naturista.cl., lo que entra en directo conflicto con los derechos de
propiedad intelectual del segundo solicitante, titular de la marca registrada EL NATURISTA
en la misma clase 42.
Ambas partes pretenden usar en el comercio el término NATURISTA como identificador, como
signo distintivo, marcador, localizador o dirección IP. La única diferencia entre el signo
distintivo NATURISTA de una parte y el de la otra es que en un caso tal signo se encuentra
respaldado por la existencia de una marca registrada y en el otro caso no.
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En caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este árbitro se inclina a
preferir el que ostenta el respaldo de la marca registrada previamente, por un asunto de
certeza jurídica, lo cual es coincidente con la legislación chilena, que otorga preferencia al
que inscribe como marca comercial un nombre cualquiera, cuando dos o más personas lo
hayan estado usando simultáneamente sin registro. En el presente caso, el registro de la marca
EL NATURISTA ha sido previo a la presentación de la solicitud del nombre de dominio en
disputa.
No es aceptable que al momento de ingresarse a la página naturista.cl se vaya a dar a
numerosos restaurantes de comida sana de la clase 42, salvo al restaurant EL NATURISTA,
por lo que corresponde reestablecer la correcta identificación de los restaurantes de comida
sana y redireccionar el nombre de dominio naturista.cl hacia el restaurant EL NATURISTA.
Nombre del árbitro: Luis Felipe Claro Swinburn
NOMBRE DE DOMINIO: emersonchile.cl
Fecha sentencia: 22 de septiembre de 2004
Partes: 1º- Emerson Electric (US) Holding Corporation (Chile) Ltda., y 2º- Emerson Radio
Corporation
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: Emerson, más otras. Titular del nombre
de dominio “emersonelectric.cl”.
Argumentos del primer solicitante: Marca similar: Emerson. Razón social. Fama de la
marca, que podría beneficiar indebidamente a la contraparte. Titular del dominio “emerson.cl”.
Mala fe del primer solicitante.
Fallo arbitral: Favorable al pimer solicitante. Interés legítimo de ambos solicitantes.
Se aplica principio de “First come, first served”.
Considerandos jurídicamente relevantes: “Ambos solicitantes han acreditado el uso que
han hecho del nombre EMERSON en sus diversas razones sociales, bajo diversas variantes,
desde hace numerosas décadas y desde mucho antes que existiera Internet. De este modo, el
interés legítimo que asiste a ambas partes para usar el nombre de dominio en disputa en los
términos del Reglamento para el Registro de Nombres de Dominio de Nic Chile y de acuerdo a
lo previsto por el artículo 8 del Convenio de Paris (*), por estar presente la partícula
EMERSON desde hace décadas en sus diversas razones sociales, basta a este árbitro para
decidir el presente caso, atendida la evidente antigüedad en el mercado de ambos solicitantes y
de sus correspondientes razones sociales que incluyen la denominación EMERSON, sin que
sea necesario entrar en otras consideraciones secundarias.
En consideración a lo anterior, lo determinante para resolver esta disputa es determinar quién
solicitó primero el nombre de dominio, ya que el interés legítimo de ambos para pedirlo surge
en forma previa a la creación de IANA y de Nic Chile, previa al correspondiente ccTLD.cl, a lo
que se suma el hecho que el nombre de dominio en disputa estuvo disponible para las partes
por muchos años, antes de que ellas decidieran protegerlo en forma exclusiva. Por lo tanto,
corresponde privilegiar al solicitante más diligente y aplicar el principio first come first
served, por las razones expuestas anteriormente.”
Nombre del árbitro: Luis Felipe Claro Swinburn
LORENA DONOSO ABARCA
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NOMBRE DE DOMINIO: smokingpaper.cl
Fecha sentencia: 22 de julio de 2004
Partes: 1º- Nancy Marcia Elizabeth Albornoz, y 2º- Miquel y Costa & Miquel S.A.
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: smoking. Capitalización trayectoria
comercial. Titularidad de nombres de dominio relacionados. Intento del primer solicitante de
aprovechar fama de la marca.
Argumentos del primer solicitante: Persona natural. No comparece.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. Se presume buena fe de las partes. Signo del
segundo solicitante merece protección en cuanto representa un importante valor comercial.
Titularidad marcaria e interés legítimo del segundo solicitante representan un mejor derecho.
Inactividad del primer solicitante y no uso del nombre de dominio impide ponderar sus
intereses.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 1º: “Asimismo, como una expresión
del principio de buena fe, quien actúa en la red infringe los principios normativos que la
inspiran cuando con su acción produce un desmedro a los derechos de terceros. Es en este
sentido que se ha entendido que la Red no altera los principios jurídicos tradicionales, en
cuanto a que en ella imperan los principios de buena fe, de seguridad jurídica, en el sentido
que el ordenamiento jurídico proporcionará los medios necesarios para el restablecimiento del
imperio del derecho en caso que a través de acciones desarrolladas en la red se menoscaben
derechos de terceros.” Considerando 6º: “En este punto habremos de tener presente que la
distintividad sobrevenida que se reconoce a los nombres de dominio se refiere a que éstos
pueden llegar a constituirse un medio indirecto de identificación en el medio virtual, en la
medida que se reflejen en el contenido real de la página web a la que sirve como clave o
código de acceso (cual es su función principal). Es así como siendo los dominios de libre
configuración por los usuarios, en la medida que éstos los formulen en términos coincidentes
con el contenido de las páginas web que direccionan, podrán llegar a identificarlos o
distinguirlos al punto de merecer una tutela legal, más no necesariamente por la vía de la
protección marcaria sino reconociéndoles un importante valor comercial dentro y fuera del
mercado virtual y otorgándoles protección a través de las normas que resguardan la
competencia leal que debe imperar en el mercado, norma que integra el llamado orden público
económico. De otra parte, la identidad o semejanza fonética o gráfica de estos con signos
distintivos reconocidos en exclusividad por el ordenamiento jurídico permite atender a las
normas de protección de dichos signos a la hora de resolver un conflicto por asignación o
revocación de nombres de dominio. Con esto queremos evidenciar que, sin reconocerles
carácter de signos distintivos a los nombres de dominio, la eventual función de distintividad de
los mismos ha alertado a la doctrina nacional e internacional en cuanto a la potencial lesión
que en su registro puede producirse a algún derecho exclusivo, como son los derechos
marcarios.”
Considerando 7º: “Quede su parte, este árbitro ha verificado que el primer solicitante no ha
dado un uso efectivo al dominio inscrito ni ha entregado antecedentes que permitan sostener
su interés en la consolidación del mismo bajo su esfera de protección. Siendo así, la
inactividad del primer solicitante, manifestada en su ausencia de este procedimiento y el hecho
de no haber dado uso al nombre de dominio impide realizar calificaciones en torno a su fair
30
use o uso legítimo sin perjuicio de terceros, que podría restablecer el equilibrio entre las
partes. Asimismo, de los antecedentes que constan en autos no se desprende que esta parte
tenga un ánimo efectivo de desarrollarse e identificarse a través de este término en la Red de
Redes.”
Nombre del árbitro: Lorena Donoso Abarca
NOMBRE DE DOMINIO: adimac.cl
Fecha sentencia: 28 de julio de 2003
Partes: 1º- Constructora y Comercializadora de Elementos para la Construccion Ltda., y 2º-
Adimark Investigaciones de Mercado Ltda.
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: adimark. Inscripción del primer
solicitante es abusiva y de mala fe. Capitalización trayectoria comercial. Cita fallo sta-emilia.cl.
Confusión. Se priva del acceso a Internet.
Argumentos del primer solicitante: No Comparece
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. Segunda solicitante cuenta con acceso a
Internet con su dominio adimark.cl. No hay peligro de dilución. No comparecencia del primer
solicitante y no uso del dominio hacen imposible conocer sus argumentos y permite presumir
falta de interés. No uso del dominio desnaturaliza esta institución.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 4º: “Que el argumento marcario
debe ser considerado en su real dimensión, esto es, como uno de los antecedentes a considerar
en la resolución de conflictos por solicitudes competitivas, el cual debe ser aplicado en
coherencia con los demás principios que inspiran esta materia. Esto por cuanto los nombres
de dominio son identificadores mnemotécnicos, que coadyuvan al funcionamiento práctico de
la Red, a través de la localización de los distintos sitios Web que se levantan y mantienen en
esta Red de Redes. Siendo así, a los nombres de dominio les asiste una función primaria de
carácter técnico, sin que nuestro ordenamiento les haya reconocido algún carácter
identificador o derecho exclusivo a la usanza del que se concede a los titulares de propiedad
intelectual, industrial o incluso patronímico.
Sin perjuicio de lo anterior, hoy en día a consecuencia de su uso y de cara a los usuarios de la
Red la doctrina reconoce que han adquirido de facto un carácter identificador de los bienes
y/o servicios o de sus productores o autores en su actuación en el "tercer entorno", lo que ha
llevado a la doctrina a reconocer una "secondary meaning" o "distintividad sobrevenida", que
les hace colisionar con los signos distintivos, especialmente las marcas comerciales, sobre
todo por la importancia adquirida por la Internet en las estrategias de trademarketing. Ello ha
llevado a que en la resolución de los conflictos a que la inscripción de un nombre de dominio
se deba analizar si la inscripción del dominio afecta derechos de terceros, a fin de evitar usos
indiscriminados o abusivos de los mismos, que puedan causar perjuicios a quienes teniendo
legítimas aspiraciones de inscribirlos a su nombre, vean afectados sus derechos por
inscripciones previas.
Sin embargo esta distintividad sólo será aplicable en aquellos casos en que la titular del
dominio haya ejercido actos concretos que demuestren su voluntad de identificarse con el
referido dominio, lo cual sólo podrá determinarse caso a caso, mediante el examen de los
respectivos sitios web.
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Nombre del árbitro: Lorena Donoso Abarca
NOMBRE DE DOMINIO: bancosodimac.cl
Fecha sentencia: 29 de octubre 2003
Partes: 1º- Rodrigo Andrés Carvallo Illanes , y 2º- Sodimac S.A.
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: sodimac, que es parte de su razón social.
Intento del primer solicitante de aprovechar fama de la marca. Confusión. Signo notorio.
Titularidad de dominio sodimac.cl.
Argumentos del primer solicitante: Persona natural, estudiante. Busca desarrollar un
proyecto en Internet. No hay prejuicio a los intereses del segundo solicitante. Intento de
Reverse domain name hijacking del segundo solicitante.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. Se presume buena fe en las partes.
Denominación sodimac es creación intelectual del segundo solicitante, y además una marca de
prestigio. No se observa una vinculación real entre el proyecto presentado por el primer
solicitante y el nombre de dominio en disputa.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 5º: “Siendo así habremos de
considerar su la titularidad marcaria invocada, con las particularidades del caso de autos, es
un antecedente suficiente para atribuir un mejor Derecho al segundo solicitante. En este
sentido, habremos de tener presente que la distintividad sobrevenida que se reconoce a los
nombres de dominio se refiere, entre otros elementos, a que los usuarios de la Red los
invoquen para la localización de sujetos o productos que reconoce en el mundo real a través
de algún signo o denominación reconocido por el sistema jurídico. Es así como siendo los
dominios de libre configuración por los usuarios, en la medida que éstos los formulen en
términos coincidentes con cadenas de caracteres respecto de los cuales alguna persona tenga
derechos válidamente adquiridos y reconocidos por el ordenamiento jurídico en exclusividad,
podrá verse afectado por una oposición de el titular de ese derecho, si bien no necesariamente
por medio de la titularidad marcaria, sino, en base al reconocimiento que la marca es un
activo patrimonial que contribuye al posicionamiento de ese actor en el Mercado virtual, como
una extensión natural del mercado físico analógico en que tradicionalmente se ha desenvuelto
antes, otorgándoles protección a través de las normas que resguardan la competencia leal que
debe imperar en el mercado.” Considerando 6º: “En el caso de autos, la segunda solicitante es
titular de las marcas que invoca, todas constituidas por la expresión SODIMAC. Entre ellas
destaca la Marca BANCO SODIMAC, idéntica a la expresión solicitada en estos autos como
signo de dominio. Asimismo, esta marca goza de un reconocido prestigio a nivel nacional que
hace estimar a este árbitro que es posible que, aun en el caso que no contara con la marca
Banco Sodimac habría de reconocérsele el derecho que invoca, dentro de las normas que rigen
a las marcas notorias.”
Nombre del árbitro: Lorena Donoso Abarca
NOMBRE DE DOMINIO: pesquera-miramar.cl
Fecha sentencia: 13 septiembre de 2004
Partes:1º- Cia. Pesquera Camanchaca S.A., y 2º- Manufacturas de Vestuario Mavesa Limitada
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Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: Miramar. Creador del signo. Capitalizar
trayectoria comercial.
Argumentos del primer solicitante: Marca similar: Miramar. Reverse domain name hijacking
del segundo solicitante. Actividades económicas distintas.
Fallo arbitral: Favorable al primer solicitante. Ambas partes cuentan con derechos marcarios
idénticos, igualdad de condiciones. Aplicación de principio first come, first served.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando tercero: “Que, contrariamente a lo
sostenido por la segunda solicitante, el principio "first come-first served" no constituye una
trampa en la cual caen los árbitros en la resolución de conflictos por asignación de nombres
de dominio sino que es fruto de la reflexión natural de un jurista que aplica al funcionamiento
de a la Red Internet el viejo principio prior in tempore prior en iure. Asimismo, se inserta
dentro de la lógica inherente un sistema jurídico informado por el principio de buena fe y el de
seguridad jurídica. Conforme a ello y como resulta evidente en nuestro derecho,
presumiéndose la buena fe de las partes y la legitimidad en la inscripción, es natural que
frente a inscripciones competitivas en que ambas partes detentan derechos de igual entidad se
asigne el dominio al primer solicitante.
En todo caso esta aplicación no es automática y habrá de realizarse por el juez árbitro, de
acuerdo a su real saber y entender, previo ponderarse los antecedentes acompañados por las
partes de acuerdo a la equidad y racionalidad, sobre todo considerando que en el caso de los
nombres de dominio sólo podrá servirse a uno de los solicitantes bajo un mismo registro, en
atención a las características técnicas de funcionamiento del sistema.” Considerando 6º: “Que
de su parte, como es de suyo conocido, son principios fundamentales de la protección
marcaria la especialidad y la territorialidad de la protección. Conforme a ello y en cuanto a
que con la asignación del dominio al primer solicitante se produciría dilución de los signos de
que es titular la segunda solicitante, éste árbitro estima que no es efectivo, puesto que tal y
como señala la segunda solicitante su presenta en el mercado la ha construido bajo el signo
MAVESA y malamente podría un dominio con tan alto grado de especificidad como pesquera-
miramar llamar a confusión a los usuarios, en perjuicio de esa parte. De otra parte, como
sostiene esa misma parte, su representada se desenvuelve en el sector textil, y siendo así se
hace más remota la posibilidad de riesgo de dilución de la marca, por cuanto ambos
solicitantes actúan en sectores distintos del mercado.”
Nombre del árbitro: Lorena Donoso Abarca
NOMBRE DE DOMINIO: willcom.cl
Fecha sentencia: 30 de mayo 2003
Partes: 1º- Jose Antonio Gonzalez Calderon, y 2º- Empresa Nacional de Telecomunicaciones
S.A.
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: Entelwill. Posicionamiento de la
expresión will y willcom. Primer solicitante se aprovecha del signo. Capitalización trayectoria
comercial.
Argumentos del primer solicitante: No comparece.
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Fallo arbitral: Favorable al primer solicitante. Se presume buena fe de las partes. Protección
de la marca Entelwill no alcanza a una sola de sus partes. De muchos nombres de dominio, el
segundo solicitante sólo utiliza entelwill.cl.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 2º: “Que como primer argumento la
segunda solicitante invoca la propiedad sobre el registro marcario "entel WILL", cuya
efectividad ya se ha analizado en el considerando primero, por lo que en este acápite sólo
habrá de elucidarse si este derecho es suficiente para sostener que esta parte tiene un mejor
derecho sobre el dominio en disputa. A este respecto la jurisprudencia sostenida en la materia
es clara en concluir que los derechos marcarios difieren de aquellos emanados de los nombres
de dominio en tres sedes esenciales: a) En primer lugar, en cuanto al alcance del Derecho,
pues como bien señala la segunda solicitante, el registro que tiene inscrito lo está para
productos de la clase 38 y tiene como destino natural protegerle en el mundo de los negocios,
tal y como se desprende del principio de especialidad y territorialidad que rige la materia. Es
así como este derecho no alcanza al registro de dominios de Internet, regulado en nuestro país
por NIC-Chile, al punto traer aparejado necesariamente el mejor derecho al nombre de
dominio, si bien constituye un antecedente a tener en vistas al momento de resolver; b) En
segundo lugar en cuanto a su naturaleza, por cuanto mientras las marcas comerciales se
encuentran amparadas bajo el alero del derecho de propiedad, respecto de los nombres de
dominio no se ha reconocido esta protección, sino más bien se reconoce que se encuentran
dentro del marco de los derechos personales (aquellos que emanan de la suscripción del
contrato con NIC Chile), sin perjuicio de reconocer que sobre dichos derechos personales hay
una especie de propiedad; c) En tercer lugar, la finalidad de estas instituciones las diferencia
en cuanto a que mientras las marcas comerciales tienen por objeto identificar a actores y
productos en un determinado mercado (en este caso el de las tecnologías asociadas a las
telecomunicaciones inalámbricas) los nombres de dominio están destinados naturalmente a
localizar un sitio web en la red, facilitando el proceso a través de la definición de una cadena
de caracteres que cumpla condiciones mnemotécnicas.”
Nombre del árbitro: Lorena Donoso Abarca
NOMBRE DE DOMINIO: gestionytecnologia.cl, gestionytecnologiapuc.cl
Fecha sentencia: 20 de abril 2003
Partes: 1º- Pontificia Universidad Católica de Chile, y 2º- Editorial Gestión Ltda..
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: Gestión. Uso efectivo y posicionamiento
de la expresión gestión en el mercado. Capitalizar trayectoria comercial.
Argumentos del primer solicitante: Intención de publicitar sus actividades en Internet. El
nombre de dominio se relaciona con los cursos que lleva a cabo. Uso del signo pedido. Nombre
de dominio se encuentra en funcionamiento.
Fallo arbitral: Favorable al primer solicitante por principio de first come, first served. Marca
no otorga derechos per-se sobre un nombre de dominio.
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Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 6º: “Que, tratándose de la
protección marcaria, ésta sólo opera en la hipótesis de encontrarse una inscripción vigente y
para las clases y espacios territoriales que en la misma inscripción se señalan. En nuestro
caso, no siendo ninguna de las partes titular de marca, no podrán considerarse las
argumentaciones de la segunda solicitante en orden a invocar en su favor los privilegios y
derechos que emanan de la titularidad de una marca comercial.” Considerando 7º: “Que, en
efecto, la Internet como fenómeno habrá de ser recogida por el sistema jurídico como un
objeto de estudio y como un espacio en el cual se desarrollan relaciones jurídicas de la más
diversa índole. Esta red no podrá abstraerse del sistema jurídico y en aquellas aplicaciones en
las que el Derecho positivo se vea superado por el avance técnico habremos de recurrir a los
principios generales del Derecho, que en definitiva inspiran a todo el sistema jurídico y, es
más, constituyen uno de los elementos reconocidos por nuestro legislador al momento de fijar
las normas de hermenéutica legal. Como es bien sabido, muchos de los principios jurídicos son
precisamente recogidos a través de aforismos jurídicos, como es el caso del antiguo aforismo
"prior in tempore prior in iure", base jurídica que da origen al criterio o principio "first come
first served", el que además vemos reflejado en la normativa que rige las creaciones del
intelecto humano, en el sentido que aquella persona que crea una obra que reviste caracteres
de originalidad es amparada por el sistema jurídico sin perjuicio que conste o no ésta en algún
registro. Es así como no es efectivo que este criterio emane sólo de las mentes de los
ingenieros, sino que encuentra su sustento en la tradición jurídica continental europea, de la
cual nuestro sistema jurídico es heredero y tributario. En todo caso, habremos de reconocer
que este aforismo, en su expresión en los nombres de dominio se ve dramáticamente
potenciado desde el momento en que, atendidas las condiciones técnicas del funcionamiento de
la Red, "el primero que llega es el único servido".
Nombre del árbitro: Lorena Donoso Abarca
NOMBRE DE DOMINIO: innovasalud.cl
Fecha sentencia: 20 de julio de 2004
Partes: 1º- Projectland Ltda. , y 2º- Novasalud Com S.A.
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: Novasalud, y otras. Titularidad de
nombres de dominio con la expresión novasalud. Signo notorio. Capitalización trayectoria
comercial. El primer solicitante intenta aprovecharse de la fama del signo. Afectaría
eventualmente derechos del segundo solicitante si el dominio es vendido o arrendado.
Argumentos del primer solicitante: No comparece.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. Caso de logical choice, segundo solicitante no
acreditó mala fe del primero. El nombre de dominio y la marca del segundo solicitante tienen la
misma raíz semántica, pero no se observa riesgo de confusión. Primer solicitante no ha dado
uso al nombre de dominio, lo que se interpreta como falta de interés.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 3º: “Que el sistema de nombres de
dominio fue creado como una reacción natural a la proliferación del uso de Internet y su
desarrollo como medio a través de las cuales las personas naturales o jurídicas se comunican
e informan a potenciales interesados en los productos, bienes o servicios que ofrecen puedan
llegar a ellos de forma simple y prácticamente intuitiva. Esto ha llevado a que áreas del
derecho que antes permanecieron ajenas al desarrollo tecnológico hoy se encuentren abocadas
35
al estudio de cómo este fenómeno puede afectar derechos exclusivos válidamente adquiridos en
virtud del sistema jurídico tradicional. Es el caso del derecho marcario, en tanto que la
inscripción de un nombre de dominio puede producir efectos no deseados respecto de los
derechos de esta naturaleza constituidos y vigentes. Es asimismo el caso del Derecho de la
Competencia, que se acerca toda vez que a través de la inscripción de un dominio pueda
afectar la libre y sana competencia que debe imperar en un mercado determinado. Es en base
a estos criterios que la segunda solicitante funda su oposición a la inscripción del nombre de
dominio en disputa por el primer solicitante.” Considerando 6º: “Que a la fecha de esta
sentencia, la primera solicitante no ha puesto en operaciones el dominio conflictivo, por lo
cual no es posible a este árbitro apreciar si esta parte tiene interés en mantener la designación
bajo su nombre, ni menos aun si el uso que pretende hacer del mismo es abusivo. Es más, si
bien la operatividad efectiva del dominio no constituye en el orden nacional una causal de
caducidad del dominio, la doctrina comparada ha estimado que la simple solicitud de
inscripción de un dominio, sin su activación en un tiempo razonable puede ser estimado como
una falta de interés que redunda en un uso ineficiente de la Red que podría redundar en que
terceros que tienen un interés legítimo se vean en incapacidad de tener presencia en Internet,
perdiendo eficacia el principio "first come first served".
En el caso de autos, la segunda solicitante ha acreditado tener interés en el uso efectivo del
dominio para la promoción de servicios atingentes al área de la salud. Ha demostrado
asimismo que su interés está legitimado en parte, más no necesariamente por el registro
marcario que detenta, correspondiente a la misma familia terminológica y además por el
desarrollo efectivo de servicios informativos del área salud. Este interés frente a la falta del
mismo de la primera solicitante lleva a que en conciencia, este árbitro estime que el segundo
solicitante detenta un mejor derecho para ser titular consolidado del dominio innovasalud.cl,
disputado en autos.
Nombre del árbitro: Lorena Donoso Abarca
NOMBRE DE DOMINIO: metrovision.cl
Fecha sentencia: 20 de octubre de 2003
Partes: 1º- Oyanedel e Hijos Ltda., y 2º- Metro S.A.
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: Metro. Riesgo de confusión y dilución.
Capitalización trayectoria comercial.
Argumentos del primer solicitante: No comparece.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. Voluntad efectiva del segundo solicitante de
identificarse con el signo.
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Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 2º: “Que uno de los derechos
validamente adquiridos en el entorno analógico es la titularidad sobre un registro marcario, lo
cual ha sido reconocido en el Reglamento para la Administración del Sistema de Nombres de
Dominio de Nic Chile, en su titulo relativo a la revocación. La ubicación de esta normativa no
es baladí, por cuanto ello nos lleva a sostener que los criterios de buena y mala fe que en ellos
se recogen se aplican respecto de un dominio cuya titularidad está consolidada y que en su uso
se producen las actuaciones lesivas a los derechos o intereses legalmente protegidos de un
tercero. Por tanto no es susceptible de ser aplicado automáticamente respecto de un conflicto
por asignación de un nombre de dominio, sino que habrá de hacerse un acabado análisis de
los hechos, que permita sostener que el titular provisorio (primer solicitante) ha realizado
acciones que configuran las hipótesis que la norma señala. Por tanto, no habiendo pruebas
contundentes a este respecto, no podrá darse aplicación a las mismas en estos autos.”
Considerando 3º: “Que, de otra parte, en la resolución de conflictos por asignación de
nombres de dominio, la doctrina y jurisprudencia está asimismo conteste en orden a que el
principio basal para su resolución es el de first come first served, el que no constituye, como
señala el abogado de la segunda solicitante, una mera importación de tecnicismos creados por
los ingenieros, sino más bien una lógica aplicación del viejo adagio jurídico prior in tempore
prior in iure. Efectivamente, no registramos novedad del sistema jurídico a este respecto.
Asimismo, no es efectivo que este principio lleve a una trampa en que habrá de caer el árbitro,
sino un criterio que informará la resolución del conflicto, más no una fórmula matemática que
en forma simplista constituya una mera subsunción de los hechos a la misma. En efecto, la
jurosprudencia en esta materia ha sido clara en cuanto a que procede su aplicación en
aquellos casos en que las partes se encuentren en igualdad de condiciones y derechos.
Rompiéndose este equilibrio, por la prueba de una de las partes de su mejor derecho,
habremos de pasar a un segundo estadio de análisis, en el sentido de vislumbrar si este mejor
derecho es suficiente como para atribuirle la titularidad del dominio a esta parte.”
Nombre del árbitro: Lorena Donoso Abarca
NOMBRE DE DOMINIO: cristalinternet.cl
Fecha sentencia: 22 de noviembre de 2002
Partes: 1º- Productora CTM Ltda, y 2º- Compañía Cervecerias Unidas S.A.
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: Cristal. Riesgo de confusión. Parte es
ampliamente conocida por la expresión “Cristal”. Cita sentencia “kiwi.cl”. Criterio de
notoriedad del signo pedido. Contraparte no cuenta con registros marcarios.
Argumentos del primer solicitante: Marca similar: Cristal, cuyo titular es socio del primer
solicitante. Uso efectivo del nombre de dominio. Contraparte ha inscrito varios nombres de
dominio, sin darles uso. Reverse domain name hijacking. La diferencia de actividades de las
partes impide que pueda existir confusión.
Fallo arbitral: Favorable al primer solicitante. Pese a que las marcas aludidas por el primer
solicitante no son de su propiedad, sino que están registradas a nombre de un socio, es de
presumir que la empresa goza del uso de las marcas por la tolerancia del titular. Argumento de
dilución marcaria del segundo solicitante no es aceptable, por cuanto varios de sus nombres de
dominio conducen a páginas sin contenido, lo que causa la dilución de la marca por la acción
de su propio titular.
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Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 2º: “Que respecto del primer punto,
"cristal" está inscrita como marca denominativa para productos de la clase 18 y 28 a nombre
del Sr. Manríquez. Esta marca fue inscrita con fecha 13 de mayo de 1999, es decir, un año
antes de la escritura social de productora CTM, sin que conste en autos ni en el registro
marcario, que se haya transferido a esta su titularidad, ni que haya sido aportada por su
titular a esta última. Sin perjuicio de lo anterior, consta de escritura social de fecha 05 de
junio de 2000, de fs. 7, que el Sr. Tala Manríquez es socio mayoritario de la sociedad
productora CTM Ltda., detentando además la representación única y exclusiva de la misma,
con las más amplias facultades. Pues bien, considerando que los derechos exclusivos de marca
conceden el dominio pleno sobre los mismos, atribuyendo al titular el derecho a impedir que
un tercero los utilice dentro de las clases para los cuales fueron inscritos. Considerando que
en la persona del Sr. Manríquez confluyen tanto la calidad de único titular de la marca y por
tanto único sujeto legitimado para oponerse a su uso por un tercero y la de administrador
plenipotenciario de la sociedad productora CTM, deberemos presumir que a lo menos esta
empresa goza del uso de la misma por la mera tolerancia de su titular. Estando dentro de la
órbita del Derecho Privado, en que prima el principio de autonomía de la voluntad y no siendo
competencia de este árbitro, no corresponde a esta instancia calificar más allá este uso por
mera tolerancia.” Considerando 7º: “Como argumento central de su mejor derecho, el segundo
solicitante invoca la necesidad de proteger la marca renombrada "cristal" de la cual es titular
para las clases 32 y 33, en atención a que, de entregarse el dominio a un tercero, existiría
riesgo de dilución de esa marca y confusión a los consumidores. Este árbitro estima sin
embargo que no es posible considerar el argumento de la fama y notoriedad invocada, por no
concurrir en este caso los requisitos contemplados al efecto en nuestro Derecho, conforme
dispone el artículo 20 letra g) de la ley 19.039. Es más, la circunstancia de que la segunda
solicitante sea titular de distintos nombres de dominio, sin darles el uso que naturalmente les
corresponde, diluye el argumento que esta misma parte invoca, en cuanto a la necesidad de
evitar la dilución del signo protegido "cristal", pues es esta misma parte la que con su actitud
contribuye a dicha situación, puesto que los usuarios de Internet, en su utilización, serán
reconducidos a páginas vacías de contenido, en las que a lo sumo, en el caso de
bierfestcristal.cl, se visualiza un mensaje "dominio protegido", sin que siquiera se reconduzca
al sitio web efectivamente utilizado. De esta forma, el que esa parte, pese a ser titular de
distintos nombres de dominio sólo utilice efectivamente "cristal.cl", hacen presumir
fundadamente su intención de identificarse en la Red bajo esta única denominación, la que,
conforme a los criterios de distintividad secundaria, sí podrá analizarse bajo los parámetros
de fama y notoriedad que han sido invocados. (...)Es más, si bien a utilización del nombre de
dominio inscrito no es un requisito para su mantención, la mera inscripción y acumulación de
nombres de dominio sin ser utilizados, desnaturaliza esta institución, pudiendo constituirse con
el tiempo en una práctica que entorpezca el desarrollo de la red Internet, más aún si
consideramos el carácter único y exclusivo que el funcionamiento de la red exige respecto de
cada cadena de caracteres alfanuméricos utilizada como nombre de dominio.”
Nombre del árbitro: Lorena Donoso Abarca
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ANDRÉS ECHEVERRÍA BUNSER
NOMBRE DE DOMINIO: zapatillastigre.cl
Fecha sentencia: 13 de marzo de 2002
Partes: 1ºer.- Tigre Chile S.A y 2º- Sociedad anónima manufacturera de caucho, tejidos y
cuero Catecu S.A
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: Tigre. Marca registrada en la clase ,
correspondiente a zapatillas. Expresión zapatillas se refiere a calzado. Capitalización
trayectoria comercial.
Argumentos del primer solicitante: Marca similar: Tigre. Pretende crear un portal sobre su
producción de zapatillas, aparato utilizado para unir cañerías o tubos. Parte ha otorgado
notoriedad al signo distintivo en este mercado.
Fallo arbitral: Favorable al primer solicitante. Ambas partes tienen derechos legítimos.
Acepción de la palabra zapatillas corresponde a los significados aludidos por las partes. Uso
efectivo y signos notorios en sus respectivos rubros. Expresión corresponde a la razón social
del primer solicitante, por lo que se estima que tiene un mejor derecho.
Considerandos jurídicamente relevantes: considerando 12º: “Con lo relacionado se
desprende que ambas partes tienen derechos legítimos sobre la expresión “TIGRE” y se da
por sentado que han obrado de buena fe, puesto que para las dos empresas resulta importante
proteger su marca comercial cuya convivencia en el mundo real era posible debido al sistema
de clases que permite que dos empresas utilicen la misma marca en rubros diferentes, lo cual
no ocurre en el mundo virtual, donde las direcciones de Internet tienen que ser únicas y
exclusivas; de esta forma se concluye que ninguna de las dos empresas tiene mejor derecho
sobre la otra a la expresión “TIGRE”, puesto que ambas poseen marcas comerciales
registradas; dichos signos son notorios en sus respectivos rubros y se utilizan efectivamente.”
Considerando 16º: “A lo anterior se agrega también que debe hacerse lugar al argumento del
primer solicitante en orden a proteger su razón social, fundamentalmente a la luz de lo
previsto en el Art. 8 del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial,
promulgado en Chile por Decreto Nº 425 publicado en el Diario Oficial de 30 de Septiembre
de 1991, que establece que “el nombre comercial será protegido en todos los países de la
unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de
comercio”.
Nombre del árbitro: Andrés Echeverría Bunster
NOMBRE DE DOMINIO: hyundaijmr.cl
Fecha sentencia: 22 de octubre de 2003
Partes: 1ºer.- Pablo Rojas (SOC WINNERSOFT INGIENERIA INFORMATICA
LIMITADA), y 2º- Hyundai Motor Company
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: Hyundai. Marca notoria. Corresponde a
la razón social. Riesgo de confusión. Aprovechamiento del primer solicitante de la notoriedad
del signo.
Argumentos del primer solicitante: No comparece.
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Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. Hyundai es una marca notoria. Infracción a
derechos marcarios. Se presume que el primer solicitante ha actuado de mala fe.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 8º: “Que al no comparecer el
primer solicitante, éste no ha formulado planteamiento alguno, por lo cual el sentenciador
carece de información respecto de sus motivaciones; al tiempo que tampoco se cuenta con
antecedentes respecto a la legitimidad de sus derechos; debido a lo cual el Tribunal deberá
formarse una convicción sólo con los elementos disponibles”. Considerando 11º: “Habida
consideración de la notoriedad del signo distintivo "HYUNDAI", de propiedad de Hyundai
Motor Company, no cabe sino concluir que si un tercero solicita la inscripción del mismo a su
nombre, siendo la parte esencial de un nombre de dominio, ha actuado con malicia o
temeridad y, por lo tanto, de mala fe, y con violación a los derechos exclusivos que
corresponde al titular de una marca comercial registrada”.
Nombre del árbitro: Andrés Echeverría Bunster
NOMBRE DE DOMINIO: casadelbosque.cl
Fecha sentencia:
Partes:
Argumentos del segundo solicitante: Marca idéntica, También cuenta con etiquetas. Riesgo
de dilución de la marca. Nombres de dominio similares. Capitalización trayectoria comercial.
Argumentos del primer solicitante: No comparece.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. Inscripción vulnera derechos adquiridos.
Riesgo de confusión.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 8º: “Que al no comparecer el primer
solicitante, éste no ha formulado planteamiento alguno, por lo cual el sentenciador carece de
información respecto de sus motivaciones; al tiempo que tampoco se cuenta con antecedentes
respecto a la legitimidad de sus derechos; debido a lo cual el tribunal deberá formarse una
convicción sólo con los elementos disponibles”. Considerando 11º: “Que dada la semejanza ya
establecida entre el nombre de dominio en disputa con las marcas registradas de propiedad de
Agrícola Casas del Bosque Limitada, el primer solicitante no ha dado cumplimiento a lo
previsto en el Artículo 14 de la Reglamentación antes citada, por cuanto ella vulnera los
derechos válidamente adquiridos en el territorio nacional sobre la propiedad de la marca
"CASAS DEL BOSQUE", que corresponde a Agrícola Casas del Bosque Limitada”.
Considerando 12º: “Que aún cuando no haya sido alegado en autos, al sentenciador no puede
escapar la circunstancia de que el Artículo 8º del Convenio de París para la Protección e la
Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de 30 de Septiembre de 1991, protege los
nombres comerciales "sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca
de fábrica o de comercio". Adicionalmente, el Artículo 10 bis del mismo cuerpo legal, obliga a
los países de la Unión a dar una protección eficaz contra la competencia desleal, señalando
que "constituye acto de competencia desleal, todo acto de competencia contrario a los usos
honestos en materia industrial y comercial"; debiendo en particular prohibirse "cualquier acto
capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los
productos o la actividad industrial o comercial de un competidor".
Nombre del árbitro: Andrés Echeverría Bunster
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NOMBRE DE DOMINIO: o2.cl
Fecha sentencia: 30 de noviembre de 2001
Partes: 1º- Rafael Pantoja Montes y 2º- Compañía Cervecerías Unidas S.A.
Argumentos del segundo solicitante: Matriz de la sociedad es propietaria de marca idéntica.
Riesgo de confusión. Capitalizar trayectoria comercial, notoriedad del signo pedido. 1ºer
solicitante no utiliza el signo. Non quite domain name grabbing.
Argumentos del primer solicitante: Solicitud de marca idéntica. Signo O2 es un concepto
genérico. 2ºdo solicitante no pretende usar el nombre de dominio, sino que busca su
inutilización. Rubros económicos distintos. Marca del 2ºdo solicitante es “Cachantún O2” y no
“O2”. Reverse domain name hijacking.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. El primer solicitante no prueba uso de la
expresión. Página web indica “portal en construcción”. No se conoce motivación del primer
solicitante. El segundo solicitante utiliza y destaca la expresión O2.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 5º: “El principio según el cual el
primer solicitante es el que tiene un derecho prioritario sobre el nombre de dominio pedido,
sólo puede ser aplicado si ninguno de los solicitantes demuestra tener un mejor derecho que
otro, toda vez que de otra forma no puede entenderse la reglamentación para el
funcionamiento del registro de nombres del dominio cl, ya que, si así no fuera, no tendría
sentido conceder un plazo para que los que se estimen afectados con una solicitud, puedan
también pedir el mismo nombre de dominio para sí”. Considerando 7º: “Que la parte del
primer solicitante no ha rendido prueba alguna destinada a demostrar que utiliza la expresión
“O2” para prestar servicios de publicidad. Solamente posee un portal de Internet en
construcción y declara la intención de implementar un negocio en tal sentido, a varios meses
plazo”. Considerando 12º: “De acuerdo a lo relacionado, debe concluirse que el mejor
derecho al signo en disputa corresponde a quien tiene derechos de propiedad legalmente
constituidos sobre el mismo, como es el registro de una marca comercial, apoyado por un uso
efectivo en el comercio; careciendo de los mismos aquel que pudo haber también constituido
un derecho de propiedad sobre dicho signo, pero abandonó su tramitación, además de no
haber hecho uso alguno de tal denominación sino sólo exhibir posibles proyectos futuros
dentro de un marco de escasa certeza”.
Nombre del árbitro: Andrés Echeverría Bunster
NOMBRE DE DOMINIO: m2.cl
Fecha sentencia: 29 de enero de 2003.
Partes: 1º- Red Televisiva Megavisión S.A. y 2º- Consorcio Periodístico de Chile
Argumentos del segundo solicitante: Marca idéntica: M2. Produce la revista M2. 1ºer
solicitante no puede probar sus argumentos.
Argumentos del primer solicitante: Marca similar: Megavisión, Mega. Tiene portal de
dominio m2.cl. M2 funde signos de Mega y Metrópolis. Rubros económicos distintos.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. La declaración de operar en ámbitos
económicos distintas es efectuada pro una persona que no es representante legal del primer
solicitante, sin capacidad para obligarle. El segundo solicitante se ve impedido de ejercer su
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derecho sobre su marca porque no puede incorporarlo a Internet. Restricción al derecho de
propiedad. ( entorpece derecho al uso de la marca en internet )
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 17º: “Se discute, y probablemente
se continuará discutiendo, si los nombres de dominio constituyen o no alguna forma de
propiedad; pero lo que nadie discute es que las marcas comerciales constituyen
definitivamente un derecho de propiedad garantizado en la Constitución Política y establecido
de acuerdo con las normas de la Ley sobre Propiedad Industrial, que garantizan a su titular
los derechos de uso, goce y disposición sobre la marca registrada y le confiere la exclusividad
en el uso de dicha denominación”. Considerando 19º: “Que al hacer primar el derecho de
propiedad constituido sobre una marca comercial registrada, no se está ampliando su
cobertura, lo cual sería completamente impropio de las facultades de este árbitro, sino que se
está garantizando que el titular de la marca tenga un derecho pleno sobre la misma a usarla
en todos los medios, de modo que esté también en capacidad de promover sus publicaciones en
la red de Internet”. Considerando 20:” Que, en virtud de lo expuesto, al Consorcio
Periodístico de Chile S.A. (COPESA) le asiste un derecho de propiedad derivado de la
protección legal de que goza sobre su marca comercial M2, la que también utiliza en sus
publicaciones, el cual se ve amenazado en uno de sus atributos por la posible inscripción de la
misma denominación como nombre de dominio por parte de un tercero, puesto que ello
entorpecería su derecho al uso de su marca en el ámbito de la Internet”.
Nombre del árbitro: Andrés Echeverría Bunster
NOMBRE DE DOMINIO: smartpass.cl
Fecha sentencia: 3 de abril de 2002
Partes: 1º- Jaime Sánchez y Asociados Limitada, y 2º- Customtracks Corporation
Argumentos del segundo solicitante: Marca idéntica: Smartpass. Riesgo de confusión.
Notoriedad del signo pedido. 1er solicitante no utiliza la expresión. Rubros de negocios
coincidentes.
Argumentos del primer solicitante: Desarrolla un proyecto de negocios relativo al transporte
urbano. Expresión busca designar una tarjeta multiaplicación.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. Inscripción contraría derechos válidamente
adquiridos del titular de la marca Smartpass, entorpeciendo el derecho de uso de la marca en
Internet.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 12º: “Que en virtud de lo anterior,
la reglamentación de Nic Chile no establece ningún tipo de causales para la procedencia de
las solicitudes competitivas; lo cual nos lleva a concluir que debe obtener una sentencia
favorable, quien acredite tener el mejor derecho sobre el dominio en disputa”. Considerando
15º: “Que la circunstancia de solicitar un nombre de dominio idéntico a una marca comercial
de propiedad de un tercero, contraría los derechos válidamente adquiridos por el titular de
dicha marca comercial. En efecto, el titular de una marca comercial tiene derecho de
propiedad sobre la misma, constituido en base a las normas del Artículo 19 No. 25 de la
Constitución Política de la República de Chile y de la Ley No. 19.039. El derecho de propiedad
así constituido, da a su titular los derechos de uso, goce y disposición de la marca comercial
que le ha sido concedida y su inscripción por un tercero como nombre de dominio, constituye
claramente un entorpecimiento a su derecho de uso sobre la marca en el ámbito de la Internet,
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privando a su titular de uno de los atributos de su propiedad”. Considerando 17º: “Que lo
anterior redunda en una responsabilidad objetiva, no siendo menester entrar a analizar si el
primer solicitante obró o no de buena fe, ni el grado de conocimiento que pudo haber tenido
sobre la existencia de la marca en cuestión; ni aún en este caso, en que la marca se encuentra
registrada en un ámbito claramente relacionado con aquel para el cual el primer solicitante
declara tener intenciones de utilizar el nombre de dominio en disputa”.
Nombre del árbitro: Andrés Echeverría Bunster
NOMBRE DE DOMINIO: clinicasancarlos.cl
Fecha sentencia: 25 de enero de 2002
Partes: 1º- María Eliana Fuentes Alegría (a petición de sociedad Clínica San Carlos Limitada),
y 2º- Pontificia Universidad Católica de Chile
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: San Carlos. Riesgo de confusión. Parte
es propietaria de la clínica San Carlos, que forma parte de su red de salud. Notoriedad del signo
pedido.
Argumentos del primer solicitante: Intención de promocionar en una página web la clínica
San Carlos, ubicada en la ciudad de San Carlos, provincia de Ñuble (contrato de hosting).
Nombre comercial. 2ºdo solicitante no tiene una marca sino sólo una solicitud. Reverse domain
name hijacking del segundo solicitante. Uso del signo por más de 10 años.
Fallo arbitral: Favorable al primer solicitante. Protección al nombre comercial (Artículo 8 del
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial). Primer solicitante hace uso
del signo desde doce años antes que el segundo solicitante. Segundo solicitante es titular de
solicitudes de registros marcarios.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 10º: “El Artículo 8 del Convenio de
París para la Protección de la Propiedad Industrial, promulgado en Chile por Decreto No.
425 publicado en el Diario Oficial de 30 de Septiembre de 1991, que establece que “el nombre
comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de
registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”. Considerando 11º: “Que en
virtud de lo anterior, a la sociedad Clínica San Carlos Limitada le asiste un derecho legal de
protección sobre su nombre comercial; lo cual no puede estimarse ajeno a este fallo, máxime
si, como se ha demostrado dicha empresa se constituyó y comenzó a utilizar tal denominación
desde el 10 de Marzo de 1989, esto es, más de 12 años antes de solicitar el nombre de
dominio; mientras que Universidad Católica de Chile utiliza la expresión “CLINICA SAN
CARLOS” sólo desde el año 2001 en que presentó sus solicitudes de registro de marcas e
inauguró el centro asistencial con tal denominación”. Considerando 12º: “Con lo descrito debe
concluirse que el mejor derecho a la asignación del nombre de dominio en disputa
corresponde a la sociedad Clínica San Carlos Limitada, por cuanto ella ha hecho uso esa
razón social, por un espacio de tiempo considerable, en forma real y efectiva; mientras que la
Pontificia Universidad Católica de Chile sólo comenzó a utilizar dicha denominación 12 años
después y únicamente como una expresión de fantasía para identificar uno de sus campus, sin
haber constituido ningún derecho legal sobre el nombre en litigio, con anterioridad al
conflicto suscitado en autos”
Nombre del árbitro: Andrés Echeverría Bunster
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NOMBRE DE DOMINIO: "ahumadayasociados.cl"
Fecha sentencia: 1 de abril de 2002
Partes: 1º- Ahumada y asociados S.A, y 2º- Farmacias Ahumada S.A
Argumentos del segundo solicitante: Marcas similares: varias con la expresión “Farmacias
Ahumada” y “Ahumada”. Riesgo de confusión. Cuenta con distintos asociados.
Argumentos del primer solicitante: Expresión corresponde a su razón social y nombre
comercial. Utiliza la expresión”Ahumada” antes que el segundo solicitante. Notoriedad del
signo pedido. Contraparte se identifica con “farmacias ahumada” y no “Ahumada”. Intento de
monopolizar la expresión (reverse domain name hijacking).
Fallo arbitral: Favorable al primer solicitante. Derecho legal del primer solicitante sobre el
signo que forma su razón social. Marca notoria del segundo solicitante no le da un derecho
exclusivo sobre el apellido “Ahumada”.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 13º: “Que la doctrina distingue
entre marcas fuertes y marcas débiles dependiendo de la mayor o menor exclusividad del
elemento distintivo. Generalmente la fortaleza de una marca está ligada a la creatividad
asociada al signo mismo.Si se crea un signo totalmente nuevo para convertirlo en marca
comercial, carente de todo significado, nunca antes usado en ningún rubro del comercio, esa
será una marca fuerte. Si, por el contrario, se adopta una expresión evocativa, o se incorpora
una raíz, prefijo o sufijo que sea compartido por otros en el mercado, esa marca será menos
exclusiva y menos fuerte, por cuanto compartirá elementos con otros signos distintivos, o la
misma expresión podrá ser utilizada en otros rubros por terceros, teniendo todos derecho
legítimo a ella, pero ninguno una exclusividad absoluta. Estaremos frente a una marca débil.
Lo mismo ocurre si se adopta como marca una expresión del lenguaje habitual, nombres de
lugares, apellidos comunes, etc La fortaleza o debilidad de un signo, como hemos dicho, dice
relación con su exclusividad y no necesariamente con su distintividad. De hecho una marca
débil puede ser una marca notoria. Llevado al extremo, puede constituir un signo distintivo
notorio una expresión que, por ser genérica, no ha sido posible registrarla como marca, pero
por efecto de una profusa publicidad y los esfuerzos de marketing que hayan hecho sus
usuarios, puede transformarse en un signo notorio. Tan frecuente puede resultar aquello, que
el tema ha sido tratado en el acuerdo ADPIC, en el Artículo 15.1, que en su parte pertinente
dice: “cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios
pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al
carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso”. Considerando 15º: “Con lo
relacionado, se desprende que los señores Farmacias Ahumada S.A., si bien son titulares de la
marca notoria “FARMACIAS AHUMADA” no por ello poseen derechos exclusivos sobre el
apellido “AHUMADA” ni resulta lógico suponer que puedan imponer alguna forma de
monopolio sobre el mismo”. Considerando 16º: “Si en el mundo real de los productos físicos y
las marcas comerciales los señores Farmacias Ahumada no tienen la exclusividad absoluta
sobre el término “AHUMADA”, no resulta aceptable que pretendan tal exclusividad en el
mundo virtual y resulta claramente abusiva su pretensión de copar toda posibilidad de uso
legítimo de ese término, aún para aquellos que poseen el apellido Ahumada”.
Nombre del árbitro: Andrés Echeverría Bunster
NOMBRE DE DOMINIO: cielab.cl
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Fecha sentencia: 30 de diciembre de 2004
Partes: 1º.-Centro Internacional de Estudios Laborales Chile Limitada, y 2º.- Asociación
Chilena de Seguridad.
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: Ciel.CIEL Chile es el Centro Integral de
Evaluación Laboral, creado por el segundo solicitante. Nombre de dominio ciel.cl. Primer
solicitante intenta aprovecharse de la fama de la expresión.
Argumentos del primer solicitante: Nombre de dominio corresponde a la abreviación de sus
siglas.
Fallo arbitral: Favorable al primer solicitante. Primer solicitante tiene un interés legítimo en
identificarse mediante la expresión, acrónimo de su nombre. No se aprecia una relación de
competencia.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 9º: “Siendo de esta forma, la nueva
empresa creada, el Centro Internacional de Estudios Laborales Chile Limitada, tiene un
interés legítimo en el uso de una identificación que le permita desarrollar sus actividades y
darse a conocer públicamente, habiendo estructurado una sigla sobre la base de su propio
nombre, que es la que ha solicitado como nombre de dominio”. Considerando 11º: “Que tanto
la marca CIEL de propiedad de la Asociación Chilena de Seguridad como el nombre de
dominio CIELAB pedido por el Centro Internacional de Estudios Laborales Chile Limitada, de
acuerdo a lo expresado por las partes, son acrónimos de denominaciones estructuradas sobre
la base de palabras propias del lenguaje usual y corriente, utilizadas en su sentido natural:
"Centro Integral de Evaluación Laboral" y "Centro Internacional de Estudios Laborales Chile
Limitada", respectivamente.” Considerando 12º: “Que para estos casos la lógica indica que las
exigencias de distintividad deben ser menores que tratándose de signos creados como términos
de fantasía; puesto que el lenguaje utilizado en su sentido natural no puede ser objeto de
apropiación, y los acrónimos que deriven de esos nombres necesariamente deberán compartir
muchos de sus elementos.”
Nombre del árbitro: Andrés Echeverría Bunster
CRISTIÁN MIR BALMACEDA
NOMBRE DE DOMINIO: loslibertadores.cl
Fecha sentencia: 9 de julio de 2004
Partes: 1º- Sociedad Los Libertadores Transportes Limitada, y 2º- sociedad Transportes
Cometa S.A
Argumentos del segundo solicitante: Marca idéntica: los libertadores. Riesgo de confusión.
Primer solicitante intenta aprovecharse de la fama del segundo. Actividades económicas
iguales (transporte), segundo solicitante se identifica con la expresión.
Argumentos del primer solicitante: No comparece.
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Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. No comparecencia del primer solicitante.
Nombre de dominio lleva a una página incoherente con la razón social del primer solicitante.
Expresión es característica del segundo solicitante.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 10º: “Que atendido lo expuesto en el
considerando anterior, al tratarse de una denominación distintiva y característica del segundo
solicitante, resultaba esencialmente relevante que el primer solicitante acreditara su mejor
derecho por medios de prueba suficientes, que a su vez también confirmaran la buena fe de su
solicitud, lo que no ocurrió;” Considerando 11º: ” Que sin otro tipo de razones que la ya
expuestas, en caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este Arbitro se
inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado el sustento de su protección a través de
privilegios industriales (marca comercial), por un asunto de certeza jurídica, lo cual es
coincidente con la legislación chilena, que otorga preferencia al que inscribe primero como
marca comercial un nombre cualquiera, cuando dos o más personas lo han estado usando
simultáneamente;”.
Nombre del árbitro: Cristián Mir Balmaceda
NOMBRE DE DOMINIO: gestioncreativa.cl
Fecha sentencia: 13 de septiembre de 2004.
Partes: 1º- Francisca Vargas Garay, y 2º- Editorial Gestión Limitada
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: gestión. Riesgo de confusión y dilución
marcaria. Titularidad sobre varios nombres de dominio con la expresión “Gestión”. Capitalizar
trayectoria comercial.
Argumentos del primer solicitante: No comparece.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. No comparecencia del primer solicitante
evidencia falta de interés.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 9º: “Que habiendo sido legalmente
emplazada la primera solicitante, ésta ha demostrado un total desinterés en la presente causa
para hacer valer sus derechos, desde el momento que no ha comparecido en gestión alguna, ni
menos ha acompañado en autos prueba de ninguna especie tendiente a acreditar su mejor
derecho o desvirtuar la prueba acompañada por la parte de Editorial Gestión Limitada;”
Considerando 12º: “Que sin otro tipo de razones que las ya expuestas, en caso de tener que
preferir un signo distintivo por sobre otro, este Árbitro se inclina a preferir a quien
efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo, y el sustento de su protección a través
de privilegios industriales (marca comercial), nombres de dominio, nombre comercial o razón
social, por un asunto de certeza jurídica, lo cual es coincidente con la legislación chilena, que
otorga preferencia al que inscribe primero como marca comercial un nombre cualquiera,
cuando dos o más personas lo han estado usando simultáneamente;”.
Nombre del árbitro: Cristián Mir Balmaceda
NOMBRE DE DOMINIO: ralphlauren.cl
Fecha sentencia: 9 de julio de 2003
Partes: 1º- Rodrigo Rivera Pizarro, y 2º- sociedad The Polo/Lauren Company
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Argumentos del segundo solicitante: Marca idéntica: Ralph Lauren. Marca notoria.
Titularidad sobre nombres de dominio similares. Primer solicitante intenta aprovechar
notoriedad de la marca. Es de suponer que el primer solicitante conocía la marca, y por lo tanto
actúa de mala fe.
Argumentos del primer solicitante: No comparece.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. Expresión corresponde a marca notoria y
signo distintivo del segundo solicitante. Se infiere mala fe del primero.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 15º: “Que sin perjuicio del respaldo
legal antes citado, a juicio de este Arbitro cabe también reprochar la conducta del Sr. Rodrigo
Rivera, por el sólo hecho de que el segundo solicitante es una empresa de reconocida
trayectoria y notoriedad mundial, titular de un nombre -Ralph Lauren- de reconocida fama en
el sector del vestuario principalmente, que trasciende precisamente debido a sus importantes
campañas publicitarias, todo lo cual a juicio de este árbitro no pudo haber sido desconocido
por el primer solicitante. Ello, sumado a la rebeldía de esta última parte en la causa, no
permite a este Arbitro sino confirmar que existió un claro ánimo de apropiación indebida de
un nombre de dominio ajeno”.
Nombre del árbitro: Cristián Mir Balmaceda.
NOMBRE DE DOMINIO: hotelagosdelsur.cl
Fecha sentencia: 26 mayo de 2003
Partes: 1º- Sociedad Hotelera y de Turismo Osorno Ltda., y 2º- la sociedad Hotelera Lago
Esmeralda Ltda.
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: Lagos del sur. Riesgo de confusión.
Titularidad sobre otros nombres de dominio similares. Capitalización de la trayectoria
comercial. Notoriedad del signo pedido.
Argumentos del primer solicitante: se identifica con un nombre de fantasía correspondiente
al dominio solicitado. Utiliza el dominio.
Fallo arbitral: Favorable al primer solicitante. Segundo solicitante tiene un interés secundario
en el nombre de dominio, ya que actúa bajo el dominio andinadelsud.cl. Nombre de dominio
solicitado se encuentra en uso.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 14º: “Que no obstante lo anterior,
existen algunos argumentos que para este Juez Arbitro son de relevancia, y le permiten crearse
una convicción sobre el tema: a) Que por una parte el primer solicitante tiene actualmente en
uso activo una página web identificada con el nombre de dominio, situación que el segundo
solicitante no ha desmentido; b) Que asimismo, el segundo solicitante ha demostrado sólo
tener ciertos vínculos a asimilaciones relativas con esa denominación, toda vez que sólo figura
registrada a su nombre, entre otras, la marca comercial "Lagos del Sur", más no la marca
comercial "Hotel Lagos del Sur"; c) Que asimismo, el segundo solicitante, sólo ha acreditado
tener un interés secundario en el nombre de dominio "hotelagosdelsur.cl" ya que al menos en
este proceso, ha acreditado hacer uso e identificarse a través del nombre de la agrupación
comercial a la que pertenece "andinadelsud.cl";
Nombre del árbitro: Cristián Mir Balmaceda
NOMBRE DE DOMINIO: nortino.cl
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Fecha sentencia: 9 de julio de 2004
Partes: 1º- Jorge Alberto Eterovic Rojas, y 2º- Empresa Periodística La Nación S.A
Argumentos del segundo solicitante: Marca idéntica: Nortino. Riesgo de confusión y dilución
marcaria. Expresión corresponde a un suplemento de prensa. Capitalización de la trayectoria
comercial.
Argumentos del primer solicitante: No comparece.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. No comparecencia del primer solicitante.
Denominación “nortino” identifica claramente al segundo solicitante.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 10º: “Que atendido lo expuesto en el
considerando anterior, al ser el segundo solicitante un legítimo titular, reconocido por medio
legales de la misma denominación que el nombre de dominio en discusión, permite
fundadamente sostener que existe una clara identificación de ambos, sin crear duda alguna
respecto a la eventual confusión que su uso por distintos titulares y bajo sus distintas formas,
crearía en el público en general;” Considerando 13º: “Que a mayor abundamiento, este
Arbitro conforme las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse
en su actuar a la calidad de "Arbitrador", en cuanto debe resolver en el sentido que la
prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige
este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios es que este Arbitro ha
valorado la prueba acompañada por el segundo solicitante para respaldar su pretensión,
creándose la convicción absoluta de que a este último corresponde el mejor derecho sobre el
nombre de dominio "nortino.cl";
Nombre del árbitro: Cristián Mir Balmaceda
NOMBRE DE DOMINIO: constructor.cl
Fecha sentencia: 22 de noviembre de 2004
Partes: 1º- Serv Cons Comerc des Comunic y Capac en Tecnologías de Inf Ltda., y 2º-
Sociedad Química Nacional Soquina S.A
Argumentos del segundo solicitante: Marca idéntica: Constructor. Parte es creadora de la
expresión. Intento del primer solicitante de aprovechar la fama del segundo.
Argumentos del primer solicitante: Lleva un proyecto virtual de servicios.
Fallo arbitral: Favorable al primer solicitante. Ambas partes de buena fe. La expresión
“constructor” es un término común. A pesar de que corresponde a una marca, puede ser
utilizada también por agentes distintos al titular de la marca para distinguir actividades
diferentes a las que éste lleva a cabo. Aplicación principio “first come, first served”.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 12º, letra c): “Que si bien la
denominación "Constructor" es un signo notorio y conocido en palabras del segundo
solicitante, el mismo no fue registrado por ésta como nombre de dominio, y sólo se hizo como
solicitud competitiva a la del primer solicitante;” Considerando 14º: “Que la expresión
"Constructor" es un término común y de amplio uso, por lo que su apropiación a través de un
reconocimiento oficial como marca comercial para distinguir ciertos y determinados
productos, en ningún impide que se use para distinguir otras actividades diferentes.
Ciertamente, es determinante para este Árbitro el hecho de que la protección legal otorgada
por una marca comercial tiene un ámbito restringido y/o limitado al tipo de productos o
servicios identificados en el Clasificador Internacional de Productos y Servicios, y que en este
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caso el segundo solicitante ha acreditado que la marca comercial "Constructor" le pertenece
única y exclusivamente para distinguir productos de las clases 2 y 4, por lo que sus derechos
en ningún caso le permiten hacerlo extensivo a otras actividades”.
Nombre del árbitro: Cristián Mir Balmaceda
NOMBRE DE DOMINIO: pulse.cl
Fecha sentencia: 18 octubre de 2004
Partes: 1º- sociedad Med Cell S.A., y 2º- la sociedad Mc Cann Erickson S.A. de Publicidad
Argumentos del segundo solicitante: Marca idéntica: Pulse. Riesgo de confusión.
Denominación designa a los servicios de estudio e investigación de la parte desde hace 7 años.
Prestigio de la marca. Marca del primer solicitante es posterior. Primer solicitante no usa el
dominio.
Argumentos del primer solicitante: No comparece.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. No comparecencia del primer solicitante
indica falta de interés. Denominación “pulse” es de propiedad y uso del segundo solicitante.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 13º: “Que a mayor abundamiento,
este Árbitro conforme las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe
ajustarse en su actuar a la calidad de "Arbitrador", en cuanto debe resolver en el sentido que
la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se
rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Árbitro ha
valorado la prueba acompañada por la segunda solicitante para respaldar su pretensión,
creándose la convicción absoluta de que a esta última corresponde el mejor derecho sobre el
nombre de dominio pulse.cl;”
Nombre del árbitro: Cristián Mir Balmaceda
NOMBRE DE DOMINIO: cite.cl
Fecha sentencia: 23 de mayo de 2003
Partes: 1º- Mauricio Alfredo Leyton Salas, y 2º- sociedad Optica Rotter & Krauss S.A
Argumentos del segundo solicitante: Marca idéntica: Cite. Riesgo de asociación. Marca
registrada hace 14 años.
Argumentos del primer solicitante: No comparece.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. No comparecencia del primer solicitante
indica desinterés. Denominación es un signo distintivo y característico del segundo solicitante.
Principio de certeza jurídica.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 11º: “Que sin otro tipo de razones o
motivos que los ya expuestos, en caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro,
este Arbitro se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado tener algún título o
interés de uso sobre el mismo, sustentado por un reconocimiento legal expreso, cuyo es el
registro marcario;” Considerando 12º: “Que desde ese mismo punto de vista, el
reconocimiento legal que se ha hecho de la protección de la denominación "Cite" como
privilegio industrial, reconoce un principio de certeza jurídica, que es coincidente con la
legislación chilena que otorga preferencia al que inscribe primero como marca comercial un
nombre cualquiera, cuando dos o más personas lo han estado usando simultáneamente;”
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Nombre del árbitro: Ciristián Mir Balmaceda
NOMBRE DE DOMINIO: brembo.cl
Fecha sentencia: 25 abril de 2003
Partes: 1º- sociedad Roland Spaarwater Ltda., y 2º- sociedad Freni Brembo S.p.A.
Argumentos del segundo solicitante: Marca idéntica: Brembo. Marca notoria. Razón social.
Titularidad sobre dominios similares. Primer solicitante reconoce haber conocido la marca, por
lo tanto actúa de mala fe.
Argumentos del primer solicitante: No comparece.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. No comparecencia del primer solicitante
indica desinterés. Denominación Brembo identifica claramente al segundo solicitante. Es
posible concluir que el primer solicitante actuó con ánimo de apropiarse de un signo ajeno.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 10, letra c): “Que también es un
hecho absolutamente indubitado que la denominación "Brembo" bajo sus distinta formas de
protección jurídica o en sus distintas formas de transmisión y publicidad al público, léase
nombre comercial, marca comercial o de fábrica e incluso nombre de dominio bajo el
TLD.com, es de propiedad y uso del segundo solicitante;” Considerando 13º: “Que a mayor
abundamiento, este Arbitro conforme las facultades que le han sido otorgadas por el
Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de "Arbitrador", en cuanto debe resolver
en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes
por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este
Arbitro ha valorado la prueba acompañada por el segundo solicitante para respaldar su
pretensión, creándose la convicción absoluta de que a este último corresponde el mejor
derecho sobre el nombre de dominio "brembo.cl";
Nombre del árbitro: Cristián Mir Balmaceda.
RUPERTO PINOCHET OLAVE:
NOMBRE DE DOMINIO: marcopololtda.cl
Fecha sentencia: 10 enero de 2005
Partes: 1º- Recauchajes Marco Polo Limitada, y 2º- Marcopolo S.A.
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: marcopolo. Riesgo de confusión y
dilución. Expresión es esencial de la matriz Marco Polo S.A.
Argumentos del primer solicitante: Es una sociedad de responsabilidad limitada. Actividades
económicas de los solicitantes son distintas. Segundo solicitante intenta impedir el acceso a
Internet.
Fallo arbitral: Favorable al primer solicitante. De asignarse el nombre de dominio al segundo
solicitante se generaría confusión, debido a que es una sociedad anónima y el dominio lleva las
siglas Ltda.. Actividades económicas distintas. Expresión Marco Polo no está vinculada
exclusivamente al segundo solicitante, existen otras marcas y nombres de dominio de terceros
que la utilizan.
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Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 10º, letra f): “Que la doctrina
asentada por el Juez don Guillermo Carey Claro en la sentencia infotravel.cl nos lleva a
concluir que, la solicitud de un nombre de dominio no idéntico sino que sólo parecido a las
marcas comerciales y nombres de dominio del segundo solicitante, no puede considerarse una
circunstancia que, por sí sola, tenga la aptitud causal de consolidar mejor derecho a favor del
segundo solicitante. Criterio que debe ser aplicado al caso de marras”.
Nombre del árbitro: Ruperto Pinochet Olave
NOMBRE DE DOMINIO: godzilla.cl
Fecha de la sentencia: 9 de diciembre de 2004
Partes: 1º- Eduardo Cabezas Casas-Cordero, y 2º- Toho Co. Ltd
Argumentos del segundo solicitante: Marca idéntica: Godzilla. Marca notoria. Titularidad de
varios nombres de dominio similares. Capitalización trayectoria comercial.
Argumentos del primer solicitante: No comparece
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. Se resuelve en atención a la no comparecencia
del primero.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 3º: “Que, el primer solicitante, no
obstante, haber sido reglamentariamente notificado en cada una de las instancias del proceso
ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos
de mejor derecho, aspecto en que puede atribuírsele cierta responsabilidad, ya que dada la
naturaleza misma del procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requería ni
siquiera el patrocinio de un abogado y, que además, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento
Nic-Chile la defensa de su posición jurídica no importaba al referido primer solicitante
incurrir en gasto alguno.” Considerando 4º: “Que, aún siendo difícil atribuir significado
jurídico al silencio procesal, puede tenerse en cuenta por interpretación analógica, lo
dispuesto por el recientemente aprobado REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA
874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés
general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como
los principios en materia de registro, Reglamento que en su artículo 22 Nº 10, prescribe que:
"La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de
solución de controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las
audiencias del grupo de expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las
reclamaciones de la parte contraria".
Nombre del árbitro: Ruperto Pinochet Olave
NOMBRE DE DOMINIO: harlistas.cl
Fecha sentencia: 29 diciembre de 2003
Partes: 1º- Sergio Andrés Rademacher Lizana, y 2º- H.D. MICHIGAN, INC
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: Harley Davidson. Riesgo de dilución de
la marca. Marca notoria. Expresión harlistas designa a los usuarios de sus productos.
Argumentos del primer solicitante: Persona natural. No comparece
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Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. Expresión notoria vinculada con el segundo
solicitante.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 4º: “Que, de todos modos el primer
solicitante se encuentra amparado por el principio first come first served, el que no puede ser
considerado como criterio único o principal para la decisión de esta clase de conflictos, pues
si así fuera el conocimiento de los mismos por esta justicia arbitral carecería de sentido”.
Considerando 5º: “Que, a juicio de este Tribunal la actitud de silencio mantenida por el
primer solicitante y el no cumplimiento de las cargas procesales impuestas evidentemente ha
impedido el conocimiento de las razones que han llevado a solicitar la inscripción del nombre
en disputa”.
Nombre del árbitro: Ruperto Pinochet Olave
NOMBRE DE DOMINIO: prodema.cl
Fecha sentencia: 12 de marzo de 2004
Partes: 1º- Proveedores de Madera Manufacturada Ltda., y 2º- Prodema S. A.
Argumentos del segundo solicitante: Marca idéntica: Prodema. Razón social. Titular de
prodema.com
Argumentos del primer solicitante: Marca idéntica: Prodema. Pero Caducada.
Fallo arbitral: Favorable al primer solicitante. La marca del primer solicitante es relevante,
aún si está caducada. Igualdad de condiciones entre las partes. Aplica principio de first come,
first served.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 10º: “Que, respecto de la
afirmación del primer solicitante de poseer registrada la marca Prodema para la clase 19, 20
y 31, y que ha requerido su renovación y aplicación para la clase 38, este Tribunal en
inspección personal al Departamento de Propiedad Intelectual sólo ha encontrado la marca
prodema, del titular Prodema Ltda., para las clases 19, 20, 29, 30 y 31, caducadas, respecto de
algunas de las cuales existiría una solicitud de renovación, solicitudes que como se sabe no
otorgan derechos marcarios sino hasta el cumplimiento de la condición suspensiva consistente
en la aceptación a inscripción de la marca solicitada. No obstante, este Tribunal da valor al
hecho de que el primer solicitante haya tenido inscrita a su nombre en algunas clases la marca
prodema y que haya solicitado su renovación, lo que este juez estima como el germen de un
derecho legítimo y la existencia de una voluntad concluyente de perseverar en la titularidad de
dichas marcas en el futuro. Situación muy distinta a la de un solicitante que nunca ha tenido
inscrita una marca, o que, habiéndola tenido no manifestado de renovar marcas que pueden
haber caducado por múltiples razones”. Considerando 12º: “Que, de todo lo expresado a este
Tribunal le asiste la convicción de que ambas empresas realizan una actividad comercial
legítima en el rubro, el primer solicitante con más presencia nacional y el segundo con más
presencia internacional; de que ambos solicitantes tienen derecho a usar el nombre, ya que
forma parte de sus razones sociales lo a no ha producido hasta el momento confusión en el
mercado ni entre consumidores -al menos no hay evidencia de eso-; que ambas partes tienen o
han tenido derechos sobre la marca prodema en diversas clases, y que en el caso del primer
solicitante, si bien sus marcas se encuentran caducadas también lo es el hecho de que ha
solicitado la renovación de marcas que fueron suyas, por lo que en este caso no puede
apreciarse una diferencia tan grande que pudiera este argumento desequilibrar la decisión
52
final a favor del segundo solicitante”.
Nombre del árbitro: Ruperto Pinochet Olave
NOMBRE DE DOMINIO: asa-chile.cl
Fecha sentencia: 6 de octubre de 2003
Partes: 1º- Transportes Nacionales e Inter Austral Shipping Agency Limitada, y 2º- Farmacias
Ahumada S.A
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: Fasa. Titularidad del dominio
fasachile.cl
Argumentos del primer solicitante: actúa fuera de plazo.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. Similitud de marcas y nombre de dominio del
segundo solicitante determinan un mejor derecho. El primer solicitante no actúa en tiempo y
forma.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 3º: “Que, el primer solicitante no
allegó sus argumentos ni pruebas en tiempo y forma, lo que se acreditó en autos con la
resolución de este Tribunal en que declaró el único escrito de argumentación y prueba de tal
parte como presentado fuera de plazo, tanto del período de planteamiento como del período de
respuestas, por lo que por elementales razones de seguridad jurídica, y por ser tal situación de
la exclusiva responsabilidad procesal de la parte, constando en el proceso su correcta
notificación y su participación en el comparendo de conciliación y fijación de bases, tal escrito
no puede ni debe ser considerado en la resolución del asunto de fondo, sin comprometer
gravemente las reglas procesales acordadas, especialmente la regla 4 b) de las Bases que
prescribe que: "Todos los plazos serán fatales y se entenderán extinguidos por su solo
transcurso", y la regla 4 e), que dispone que los escritos además de presentarse en formato
papel, deberán ser enviados al correo electrónico del árbitro, cuestión que en la especie no
sucedió.”
Nombre del árbitro: Ruperto Pinochet Olave.
NOMBRE DE DOMINIO: andinafax.cl, andinatech.cl.
Fecha sentencia: 20 de julio de 2004
Partes: 1º- Roger Brian Hurst, y 2º- Embotelladora Andina S.A
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: embotelladora Andina. Expresión es
parte de la Razón social. Signo andina es notorio y común a todas sus marcas.
Argumentos del primer solicitante: Expresión andina es genérico. Partes tienen negocios
distintos. Intención del segundo solicitante de monopolizar la expresión andina – reverse
domain name hijacking. Existencia de otras marcas con la expresión.
Fallo arbitral: Favorable al primer solicitante. Buena fe de las partes. Actividades económicas
distintas. Marca del segundo solicitante está formada por dos expresiones genéricas que
adquieren distintividad en conjunto: embotelladora andina. Andina no es atributo exclusivo de
una parte. No hay mejor derecho del segundo solicitante.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 6º; “Que, en relación a los
argumentos esgrimidos por el primer solicitante y, en especial, a la circunstancia que la
53
expresión ANDINA es genérica, y que la misma en conjunto con otras diversas expresiones hoy
es utilizada en los más diversos productos de las más diversas especies, así como el hecho de
que sirve de nombre a instituciones de derecho público y privado, puede darse por acreditado
por este Tribunal, en atención a la prueba documental aportada y al conocimiento directo que
este juez árbitro arbitrador posee de tales hechos”. Considerando 7º: “Que, en cuanto a la
alegación del primer solicitante en el sentido que el verdadero signo distintivo del segundo
solicitante es "Embotelladora Andina", en cuanto combinación de dos conceptos genéricos y
que, sólo reunidos en un concepto adquieren originalidad y carácter distintivo, será estimada
por el Tribunal por estimar que se ajusta a los principios generales del Derecho marcario, lo
que no obsta a la protección que específicamente cada una de las combinaciones que
contienen la palabra Andina y, en sus respectivas clases, deba darse por a Embotelladora
Andina por parte de las autoridades judiciales y administrativas del país”. Considerando 10º:
“Que, la marca "EMBOTELLADORA ANDINA" sería un signo notorio para identificar un
establecimiento comercial de embotelladora y actividades relacionadas; sin perjuicio de lo
cual es un hecho notorio y evidente que la expresión andina es utilizada por diversos sujetos en
diversas marcas y nombres de dominio, lo que demuestra que en sí sólo no puede considerarse
atributo exclusivo de ninguna persona, salvo para el dominio andina.cl, pero no en cuanto
elemento que puede ser combinado con otros conceptos, que dan, según se ha dicho, como
resultado signos completamente distintivos para diversos productos u servicios”.
Considerando 12º; “Que, de la prueba aportada al proceso y del significado mismo de los
nombres andinatech y andinafax, puede darse por probado que la intención seria y real del
primer solicitante es realizar una actividad en un rubro muy diverso al que desarrolla el
segundo solicitante, circunstancia por la que el Tribunal estima muy difícil que otorgar los
nombres de dominio al primer solicitante pueda inducir a confusión a los usuarios de la red,
todo lo señalado no obstante de poder considerar que si en el futuro el primer solicitante, sus
cesionarios o herederos hicieran un uso indebido, que produjera colisión de intereses con
derechos legítimamente constituidos y amparados por al ordenamiento jurídico, le cabría al
segundo solicitante, con sobrada razón, la posibilidad de ejercitar la correspondiente acción
de revocación, todo ello en conformidad a la Reglamentación vigente.”
Nombre del árbitro: Ruperto Pinochet Olave
NOMBRE DE DOMINIO: tecnometro.cl
Fecha sentencia: 2 enero de 2004
Partes: 1º- Tecnosolution S.A., y 2º- Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S. A
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: metro. Capitalización trayectoria
comercial. La razón social del primer solicitante no contiene la expresión tecnometro.
Argumentos del primer solicitante: No comparece.
Fallo arbitral: Favorable al primer solicitante. Razón social del primer solicitante no contiene
la expresión. El segundo solicitante no logra probar la titularidad de una marca, o razón social
que utilice la expresión tecnometro. Metro es un genérico, su protección no puede limitar su
utilización por otros agentes económicos y sociales. Protección marcaria debe ser prudente.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 6º; “Que, a juicio de este Tribunal
la expresión metro, si bien por si sola es una marca protegida cuyo titular es la empresa de
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transporte de pasajeros Metro S. A., también constituye una expresión genérica del idioma
castellano, cuyas acepciones van más allá de identificar a un determinado sistema de
transporte de pasajeros, por lo que su protección no puede llegar a limitar -por parte de los
demás agentes sociales y económicos- su utilización”
Nombre del árbitro: Ruperto Pinochet Olave
NOMBRE DE DOMINIO: metroclub.cl
Fecha sentencia: 1 de marzo 2005
Partes: 1º- Archivert S.A., y 2º- Metro S.A.
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: Metro, y otras con la expresión metro.
Riesgo de confusión y dilución. Capitalizar trayectoria comercial.
Argumentos del primer solicitante: No comparece.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. Se resuelve en atención a la no comparecencia
del primero.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 3º- “Que, aún siendo difícil atribuir
significado jurídico al silencio procesal, puede tenerse en cuenta por interpretación analógica,
lo dispuesto por el recientemente aprobado REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD
EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de
interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así
como los principios en materia de registro, Reglamento que en su artículo 22 Nº 10, prescribe
que: "La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de
solución de controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las
audiencias del grupo de expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las
reclamaciones de la parte contraria".
Nombre del árbitro: Ruperto Pinochet Olave
NOMBRE DE DOMINIO: colocoloeschile.cl
Fecha sentencia: 17 de enero de 2005
Partes: 1º- Gerardo Enrique Valle Concha, y 2º- Club Social y Deportivo Colo Colo
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: Colo-Colo. Riesgo de confusión y
dilución. Marca notoria. Razón social. Grito de la barra del club. Titularidad de otros nombres
de dominio similares. Notoriedad del signo pedido, trayectoria comercial. Creación de la
expresión.
Argumentos del primer solicitante: Persona natural. No comparece.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. Notoriedad del signo del segundo solicitante.
No comparecencia del primer solicitante.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 4º: “Que, aún siendo difícil atribuir
significado jurídico al silencio procesal, puede tenerse en cuenta por interpretación analógica,
lo dispuesto por el recientemente aprobado REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD
EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de
interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así
55
como los principios en materia de registro, Reglamento que en su artículo 22 Nº 10, prescribe
que: "La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de
solución de controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las
audiencias del grupo de expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las
reclamaciones de la parte contraria".
Nombre del árbitro: Ruperto Pinochet Olave
NOMBRE DE DOMINIO: bradesco.cl
Fecha sentencia: 17 de mayo de 2005
Partes: 1º- Francisco José De Jesús Olejnik Alba, y 2º- Banco Bradesco S.A.
Argumentos del segundo solicitante: Marca idéntica: Bradesco. Riesgo de confusión y
dilución. Expresión es nombre de fantasía. Titularidad de otros nombres de dominio similares.
Argumentos del primer solicitante: No comparece.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. Atención a registros marcarios. No
comparecencia del primer solicitante.
Considerandos jurídicamente relevantes:
Nombre del árbitro: Ruperto Pinochet Olave
NOMBRE DE DOMINIO: biobiolider.cl
Fecha sentencia: 30 de noviembre de 2004
Partes: 1º- Club ciclista Bío Bío Líder Concepción, y 2º-
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: Bío-bío. Palabra bío-bío se asocia al
segundo solicitante. Mala fe del primer solicitante, quien debía conocer la marca. Alega intento
de venta del nombre de dominio.
Argumentos del primer solicitante: Bío-bío es un nombre geográfico. Primer solicitante es
una persona jurídica sin fines de lucro. Conducta del segundo solicitante de impedir el uso de la
palabra –reverse domain name hijacking-.
Fallo arbitral: Favorable al primer solicitante. Existen más de 60 marcas con el toponímico
bío-bío, no es objeto de una protección exclusiva en el derecho marcario. Existen también otros
nombres de dominio con la expresión. Corresponde al acervo cultural.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 3º: “Que, de lo expuesto por las
partes en sus correspondientes escritos de planteamientos y de respuestas, queda nítidamente
determinado que la litis se ha trabado sobre la utilización de la expresión "Bio Bio" en el
nombre de dominio solicitado a inscripción, ya que la otra parte del mismo, esta es la palabra
"lider", no ha sido objeto de controversia. Así las cosas la resolución del asunto implica
necesariamente el determinar la naturaleza de la expresión utilizada, como también los
derechos que las partes puedan tener sobre ella en al ámbito de la propiedad intelectual”.
Considerando 5º: “Que, corroborando lo anterior, este Tribunal Arbitral, en inspección
personal efectuada a la web del Departamento de Propiedad Industrial el día 24 de Noviembre
de 2004, ha podido comprobar que el toponímico "Bío Bío" se encuentra integrado en más de
sesenta marcas comerciales, pertenecientes a diversas clases y a los más diversos titulares, lo
que demuestra que no ha sido objeto de reconocimiento como apto de protección privada en el
56
ámbito del Derecho marcario, actuación que consta en la impresión de la mencionada visita,
documentos que se agregan a la presente sentencia”. Considerando 7º: “Que, de acuerdo a lo
prescrito en el artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial: "No pueden registrarse como
marcas: letra e) Las expresiones empleadas para indicar el … origen, nacionalidad,
procedencia,… de los productos, servicios o establecimientos;…", función que a juicio de este
Tribunal arbitral cumple el toponímico "Bío Bío." Considerando 9º: “Que, por lo expresado, a
juicio de este Tribunal no cabe duda de que el nombre "Bío Bío" corresponde al acervo
cultural general de la comunidad nacional, por lo tanto, no es susceptible de protección en el
ámbito privado si no es en combinación con otros conceptos que lo hagan novedoso, y por lo
mismo, utilizable legítimamente por las diversas personas naturales o jurídicas, de derecho
público o privado, en sus nombres, marcas o nombres de dominios eso claro está, siempre que
se dé cumplimiento a las demás prescripciones que regulan las diversas materias señaladas”.
Nombre del árbitro: Ruperto Pinochet Olave
NOMBRE DE DOMINIO: miapizza.cl
Fecha sentencia: 17 de mayo de 2005
Partes: 1º- Marcelo Iván Ramírez Rivera, y 2º- CM sociedad gastronómica Ltda..
Argumentos del segundo solicitante: Mala fe: inscripción del dominio corresponde al intento
de perjudicar a un ex empleador.Confusión. Non quite domain name grabbing.
Argumentos del primer solicitante: persona natural. No comparece.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. Se resuelve en atención a la no comparecencia
del primero.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 4º: “Considerando 3º: “Que, aún
siendo difícil atribuir significado jurídico al silencio procesal, puede tenerse en cuenta por
interpretación analógica, lo dispuesto por el recientemente aprobado REGLAMENTO DE LA
COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas
de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer
nivel «.eu», así como los principios en materia de registro, Reglamento que en su artículo 22 Nº
10, prescribe que: "La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento
alternativo de solución de controversias dentro de los plazos establecidos o su
incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podrán considerarse motivos
suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria".
Nombre del árbitro: Ruperto Pinochet Olave
NOMBRE DE DOMINIO: lacost.cl
Fecha sentencia:17 de mayo de 2005
Partes: 1º- Hugo Ramón Lara Vásquez, comercialización, servicios y consultoría E.I.R.L, y
2º- Sporloisirs S.A
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: Lacoste. Riesgo de confusión. Marca
notoria.
Argumentos del primer solicitante: No comparece.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. Se resuelve en atención a la no comparecencia
del primero.
Considerandos jurídicamente relevantes:
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Nombre del árbitro: Ruperto Pinochet Olave
NOMBRE DE DOMINIO: hugoboss.cl
Fecha sentencia: 1 de marzo de 2005
Partes: 1º- Erich Alfredo Philipp Pellegrini, y 2º- Huggo Boss AG.
Argumentos del segundo solicitante: Marca idéntica: Hugo Boss. Riesgo de Confusión.
Riesgo de dilución. Titularidad de nombres de dominio similares. Criterio de notoriedad del
signo pedido. Capitalización de la trayectoria comercial.
Argumentos del primer solicitante: Persona natural, gerente de empresa distribuidora.
Pretende utilizar el nombre de dominio para informar a sus consumidores. Es distribuidor de
productos Hugo Boss. Intento del segundo solicitante de impedir que promocione los productos
que distribuye compromete la libre competencia.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. El primer solicitante es una persona natural y
no la sociedad distribuidora de la que es gerente. Hugo Boss es una marca renombrada. Las
partes coinciden en áreas comerciales. No se compromete la libre competencia.
Considerando jurídicamente relevantes: Considerando 1º: “Que puede darse por probado,
que don Erich Alfredo Philipp Pellegrini es socio principal y gerente general de la sociedad
"Gallery Import S.A., sociedad distribuidora de perfumes en el mercado nacional,
distribuyendo, entre otros, productos de perfumería de la marca Hugo Boss, no obstante, que
el nombre de dominio ha sido solicitado en su calidad de persona natural, y no en
representación de la referida sociedad distribuidora de perfumes, por lo que, lo que se ha
dicho de ésta no necesariamente ha de resultar aplicable a la resolución del caso sub lite,
sobre todo si se tiene en cuenta el principio recogido en nuestro Código Civil que prescribe
que la sociedad es una persona distinta de los socios individualmente considerados,
disposición plenamente aplicable dada su carácter de norma general aplicable a la totalidad
del ordenamiento jurídico chileno”. Considerando 6º: “Que, el Tribunal, reconoce a Hugo
Boss la categoría de marca renombrada, por la abundante prueba aportada, y dado que una
marca renombrada constituye -desde la perspectiva del derecho procesal- un hecho público y
notorio, al ser conocido por la gran mayoría de la comunidad, por el conocimiento directo que
este árbitro arbitrador tiene de la misma, lo que exige un grado superior de protección por
parte de ordenamiento jurídico, debido a que las numerosas solicitudes, inscripciones y
publicidad desarrollada por la empresa demuestran su voluntad real y seria de utilizar los
mecanismos formales comprendidos en el ámbito jurídico para procurarse la defensa de sus
derechos e intereses comerciales”. Considerando 11º: “Que, este Tribunal acepta, que tal
como ha alegado el primer solicitante el principio "FIRST COME, FIRST SERVED", obra a su
favor, pero como se ha señalado profusamente en la jurisprudencia de Nic-Chile este principio
es eso, un principio, el que puede considerarse como un criterio de última ratio decidendi, en
el caso de que el Tribunal no haya tenido otros elementos que hubieren acreditado el mejor
derecho de una de las partes para resolver la controversia debiendo, por tanto, ponderarse el
mencionado principio alegado, a la luz de los demás argumentos y pruebas aportados por las
partes.” Considerando 12º: “Que respecto del argumento utilizado por el primer solicitante, en
el sentido de que si era tan importante para la contraparte el ser dueño del nombre de dominio
en disputa, porqué no lo había solicitado, se estima que de todas maneras la sociedad segunda
solicitante está siendo diligente en la custodia de sus derechos ya que ha deducido una
solicitud competitiva en la oportunidad en que podía hacerlo y que es imposible o muy difícil
para las grandes compañías registrar todas las combinaciones de nombres de dominio, en
58
todos los niveles, que se relacionen con nombres, palabras o combinaciones sobre los que
tienen derechos, y que no significa necesariamente que un nombre por estar disponible, por
ese solo hecho no pueda afectar derechos legalmente constituidos y que, por lo mismo, tanto
para la inscripción de marcas comerciales tanto como para la inscripción de nombres de
dominio las solicitudes no se transforman en inscripciones sino hasta que ha transcurrido el
plazo que poseen los terceros para oponerse a ellas, o cuando las oposiciones han sido -por el
correspondiente organismo jurisdiccional o administrativo- desestimadas, por lo que
reconocer en el presente juicio mediante la actividad jurisdiccional desplegada por este
Tribunal Arbitral mejor derecho al primer o segundo solicitante supone, en todo caso,
declarar un derecho en un sujeto que ha ejercitado facultades expresamente reconocidas ya
sea en calidad de primer solicitante ya lo sea en calidad de titular de una solicitud
competitiva”.
Nombre del árbitro: Ruperto Pinochet Olave
CRISTIÁN SAIEH MENA
NOMBRE DE DOMINIO: apertura.cl
Fecha sentencia: 12 de septiembre de 2003
Partes: 1º- Jorge Bravo de la Carrera, y 2º- Mind Opener S.A
Argumentos del segundo solicitante: Marca idéntica: Apertura. Riesgo de confusión y
dilución marcaria. Denominación corresponde a una revista. Titularidad sobre otros nombres de
dominio similares. Capitalización de la trayectoria comercial. Notoriedad del signo pedido.
Argumentos del primer solicitante: Solicitud de marca “Apertura”. Nombre de dominio se
refiere a fotografía (apertura del lente). Actividades económicas distintas. Segundo solicitante
no utiliza sus nombres de dominio.
Fallo arbitral: Favorable al primer solicitante. Ambos solicitantes se encuentran de buena fe.
Solicitud de marca “Apertura” del primer solicitante fue tramitada y se encuentra vigente.
Aplicación principio de especialidad. Marcas del segundo solicitante son en su mayoría
extranjeras y no tienen validez en Chile.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 14º: “Que, por consiguiente de lo
referenciado, y dado que evidentemente nos encontramos frente a uno de aquellos conflictos en
que el derecho marcario es la principal fuente normativa que debe ser sopesada a efectos de
dilucidar el conflicto de autos y que, además, ha sido el sustento basal de las argumentaciones
de ambas partes, a continuación se analizarán los derechos marcarios de cada solicitante y su
gravitación en la constitución del mejor derecho que les pueda asistir para la utilización del
dominio en disputa. En primer lugar, el segundo solicitante ha exhibido y probado con
suficiencia que posee un sinnúmero de registros marcarios que contienen la expresión
"apertura", registros que inciden en variadas clases del clasificador internacional de marcas
comerciales. Sin embargo, dichos registros han sido otorgados casi en su totalidad fuera del
país y obedecen a la intención de proteger marcas en territorios determinados. De hecho, el
único registro marcario válido en la República de Chile lo es para la marca "apertura" en la
clase 16, categoría de protección marcaria que no dice relación alguna con el comercio que
59
ejerce el primer solicitante y que, por ello, no puede incidir en el otorgamiento de un registro
de nombre de dominio, en virtud del principio de especialidad de la marca, que circunscribe la
protección y los privilegios de la ley 19.039 a la clase específica en que se ha inscrito la
marca. Por otra parte, las demás marcas cuya existencia se opone como fundamento para el
mejor derecho del segundo solicitante, no tienen actual validez en nuestro país, y este Árbitro,
sin perjuicio de comprender que en su carácter de arbitrador le es posible ponderar distintos
cuerpos normativos o situaciones fácticas, incluso internacionales, para el caso de autos y
dadas las alegaciones vertidas, especialmente las del segundo solicitante, relativas a la fama
que ha dado a la marca en cuestión en el extranjero, reconocerá como criterio de justa
prudencia un límite en su razonamiento que es la relevancia del conflicto jurídico planteado en
el ámbito nacional y, en especial, el hecho incuestionable que este conflicto es referido a un
dominio .CL.
Nombre del árbitro: Cristián Saieh Mena
NOMBRE DE DOMINIO: amarillamercantil.cl
Fecha sentencia: 17 de junio de 2003.
Partes: 1º- Chilnet S.A., y 2º- Impresora y Comercial Publiguías S.A
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: “lasamarillas.cl”, www.amarillas.cl”.
Riesgo de confusión y asociación. Titularidad sobre nombres de dominio similares. Intento
conciente del primer solicitante de crear confusión. Aprovechamiento de una expresión notoria.
Fama y notoriedad de la expresión.
Argumentos del primer solicitante: Marca similar: “mercantil”. Opera en el rubro de
directorios con 3 portales. “Amarillas” es un genérico internacional que designa directorios.
Fallo arbitral: Favorable al primer solicitante. Buena fe en ambos solicitantes. “Amarillas” es
una expresión genérica. Primer solicitante utiliza el término mercantil. Segundo solicitante
corre riesgos al identificarse mediante un genérico sobre el que no puede tener derechos
marcarios. Asignar el nombre de dominio al primer solicitante crearía barreras de entrada,
estableciendo una prerrogativa a la parte sobre una expresión genérica.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 19º: “Que, en este sentido, si bien
pareciese que alguna de las conductas que este Sentenciador procura evitar -generar
confusión en el mercado y tomar provecho de la notoriedad ajena- podrían suponerse al
sostener Publiguías que ha dado fama y notoriedad a la expresión "amarillas" y que su
utilización en el DNS en cuestión por su contraparte Chilnet acarrearía desconcierto en el
público, lo cierto es que por el carácter genérico de dicha expresión como se argumentó y por,
precisamente, tener un abultado posicionamiento de mercado acreditado con suficiencia en
autos, más bien es esperable entender que la asignación de un DNS diverso -
"amarillasmercantil"- a la referida compañía por tener notoriedad en relación con el término
"amarillas" , generará una suerte de barrera de entrada o la constitución de facto de una
especie de prerrogativa a favor de Publiguías por medio del abuso de su posición respecto del
término genérico "amarillas", lo que desde luego es contrario a las normas sobre derecho de
la competencia”. Considerando 20º: “Que, a mayor abundamiento de lo expresado, si bien este
Sentenciador ha precisado ya que las expresiones que conforman el nombre de dominio en
disputa han sido comercialmente posicionadas por el Primer Solicitante en el caso de
"mercantil" y por el Segundo Solicitante en el caso de "amarillas", no puede desconocerse que
ambas expresiones han recibido un tratamiento jurídico distinto por parte del ordenamiento
60
jurídico nacional. En efecto, la expresión "mercantil" ha sido y es objeto de protección en el
ámbito marcario aun cuando, como se dijo, se trata de un término genérico para el juez a quo,
por lo que debe entenderse que, al menos, el derecho marcario chileno reconoce titularidad al
Primer Solicitante sobre dicha expresión y confiere a éste los derechos para impugnar las
marcas que le sean perjudiciales y para renovar la protección de su signo distintivo e inscribir
marcas similares. Por el contrario, los órganos encargados de la aplicación del derecho
marcario han negado tal condición a la expresión "amarillas" en forma sistemática, pues no
han considerado que la expresión genérica señalada deba ser asignada a un solo titular.”
Nombre del árbitro: Cristián Saieh Mena
NOMBRE DE DOMINIO: finissima.cl
Fecha sentencia: 10 de septiembre de 2003
Partes: 1º- Jorge Rodrigo Reveco Granifo, y 2º- Consorcio Radial de Chile
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: Finísima. Corresponde a la
denominación de Radio Finísima. Mala fe del primer solicitante.
Argumentos del primer solicitante: Radio finísima ya no existe. Ámbitos de actividad de los
solicitantes son distintos. Existencia de otras marcas similares a la del segundo solicitante.
Fallo arbitral: Favorable al primer solicitante. Ambas partes cuentan con intereses legítimos.
Registros marcarios aludidos no se encuentran inscritos a nombre del segundo solicitante.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 15º: “Que, el segundo solicitante
arguyó haber creado la marca "finísima" hace años y ser el responsable de su fama en nuestro
país. Sin embargo, con los documentos que el Tribunal ordenó tener a la vista a fs. 54 no se
acredita de forma alguna que la expresión "finísima" se encuentre en actual utilización por el
segundo solicitante, ni se probó la fama de dicha expresión en nuestro país, ni que dicha
eventual fama fuera el resultado de la actividad comercial desarrollada por el segundo
solicitante. En efecto, a fs. 66, y según destaca el segundo solicitante, consta que existió una
radio denominada finísima, hecho que jamás se controvirtió en esta causa, y que la
radioemisora podría volver al aire, pero "con otro nombre", lo que prueba el actual desuso del
término para la actividad comercial que se pretende proteger”
Nombre del árbitro: Cristián Saieh Mena
NOMBRE DE DOMINIO: lamayor.cl
Fecha sentencia: 22 de marzo de 2005
Partes: 1º- Patricio Salgado Salazar, y 2º- Dirección de Informática (Universidad Mayor)
Argumentos del segundo solicitante: Marcas similares: “Umayor” y otras con la expresión
“mayor”. Riesgo de confusión. Identificación de la expresión con el segundo solicitante.
Argumentos del primer solicitante: No comparece.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. No comparecencia del primer solicitante
deriva en el efecto preclusivo de la rebeldía. Similitud entre marcas y nombres de dominio del
segundo solicitante con el nombre de dominio en disputa.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 10º: “Que, corresponde entonces
analizar y otorgar el debido alcance y efectos a la rebeldía en este proceso del Primer
Solicitante. En este sentido, preciso es destacar que, a juicio de este Tribunal Arbitral, el
61
Primer Solicitante ha tenido diversas oportunidades para ejercer la facultad de realizar las
presentaciones que fundamenten su derecho o interés en la asignación del nombre de dominio
en cuestión. Así las cosas, la pérdida de la facultad procesal de realizar estas alegaciones
produce una consecuencia jurídica, que no es otra que el efecto preclusivo de la rebeldía lo
que, según las circunstancias y materia en conflicto podría traer aparejado el reconocimiento
de los instrumentos, probanzas, argumentaciones, intereses y derechos alegados por la parte
que sí ha dado cumplimiento a las formalidades del proceso.”
Nombre del árbitro: Cristián Saieh Mena
NOMBRE DE DOMINIO: inter-farma.cl
Fecha sentencia: 13 de junio de 2003
Partes: 1º- Marie Pauline Bittencourt Guitart, y 2º- Farmacias Ahumada S.A
Argumentos del segundo solicitante: Titularidad sobre nombres de dominio similares;
interfarma.cl. Riesgo de confusión.
Argumentos del primer solicitante: Marca idéntica: Interfarma. Segundo solicitante es
conocido por la expresión. Segundo solicitante no utiliza los nombres de dominio a los que
alude, evidenciando mala fe.
Fallo arbitral: Favorable al primer solicitante. Fallo que otorgó “interfarma.cl”al segundo
solicitante no reconoce a éste derechos sobre la expresión. No existe riesgo de confusión
debido a que el segundo solicitante no utiliza los nombres de dominio que alude. No hay interés
comercial que proteger relativo al segundo solicitante. El primer solicitante, en cambio, utiliza
efectivamente el signo para distinguirse.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 12º letra a): “La sentencia dictada
por el árbitro arbitrador Pablo Ruiz Tagle Vial, que asigna el dominio "interfarma.cl" al
Segundo Solicitante, de cuya lectura resulta palmario que la asignación se realizó dada la
falta de comparecencia del Primer Solicitante y no en virtud de la ponderación del eventual
mejor derecho que Farmacias Ahumada S.A. haya podido tener respecto de dicho nombre de
dominio. En consecuencia y concordancia con la jurisprudencia nacional reiterada en materia
de nombres de dominio, la asignación puede adquirir un doble carácter; esto es, uno de tipo
jurisdiccional, cuando existe contienda entre las partes solicitantes y otra, de naturaleza
procesal y más relacionada con una sanción al rebelde respecto del cual los efectos
preclusivos de su falta de comparecencia van acarreando, sino el reconocimiento de los
derechos alegados por la otra, al menos su indiferencia frente a los planteamientos del que sí
ha manifestado un interés evidente. Precisamente en esta segunda categoría se encuentra la
solución arbitral relativa al nombre de dominio interfarma.cl.” Considerando 13º: “Que, de
acuerdo a lo que ha sostenido este Tribunal en fallos anteriores, la protección que debe darse
al mejor derecho de un solicitante al nombre de dominio que se disputa no debe limitarse
exclusivamente a aspectos formales ni debe fundarse en argumentos exclusivamente teóricos.
Incluso, en el ámbito de la propiedad industrial, a excepción de marcas altamente notorias y
de fama nacional e internacional, este Tribunal ha desechado la argumentación relacionada
con la existencia de marcas comerciales similares a los nombres de dominio solicitados,
basándose en la esencial función de un nombre de dominio como signo distintivo empresarial
de un factor del comercio humano, o como representación en el ámbito de Internet del giro
comercial y los negocios que lícitamente desarrolla una empresa societaria o individual en el
mundo real. Desde este punto de vista y la perspectiva de la regulación de la asignación de los
62
nombres de dominio, debe necesariamente otorgarse preeminencia al mejor derecho que se
funda en la existencia material de inversiones y negocios reales relacionados con la expresión
contenida en el nombre, por sobre la relación formal o puramente jurídica entre dicho nombre
y otra expresión que haya recibido protección de cualquiera índole, ya fuere en el ámbito
Internet o en el derecho marcario.”
Nombre del árbitro: Cristián Saieh Mena
NOMBRE DE DOMINIO: chileproyectopais.cl
Fecha sentencia: 21 de julio de 2004.
Partes: 1º- Tesorero Nacional Partido por la Democracia, y 2º- Víctor Manuel Ojeda Méndez
Argumentos del segundo solicitante: Marcas similares: “Proyectos” y “Proyecto país”.
Capitalización de la trayectoria comercial. Expresión “Chile” no alcanza a distinguir al nombre
de dominio de las marcas de esta parte. Aprovechamiento del primer solicitante de la fama de
la expresión.
Argumentos del primer solicitante: Envía memorandum de renuncia al nombre de dominio.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. Memorando de renuncia del primer
solicitante fue acompañado en forma incorrecta. Se tiene en rebeldía al primer solicitante.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 18º: “Que, corresponde entonces
analizar y otorgar el debido alcance y efectos a la rebeldía en este proceso del Primer
Solicitante. En este sentido, preciso es destacar que, a juicio de este Tribunal Arbitral, el
Primer Solicitante ha tenido diversas oportunidades para ejercer la facultad de realizar las
presentaciones que fundamenten su derecho, interés o renuncia a la asignación del nombre de
dominio en cuestión. Así las cosas, la pérdida de la facultad procesal de realizar estas
alegaciones produce una consecuencia jurídica, que no es otra que el efecto preclusivo de la
rebeldía lo que, según las circunstancias y materia en conflicto podría traer aparejado el
reconocimiento de los instrumentos, probanzas, argumentaciones, intereses y derechos
alegados por la parte que sí ha dado cumplimiento a las formalidades del proceso”
Nombre del árbitro: Cristián Saieh Mena
NOMBRE DE DOMINIO: finanzasonline.cl
Fecha sentencia: 15 de junio de 2004
Partes: 1º- Roberto Andrés Darrigrandi Undurraga, y 2º- Inversiones Gestión Ltda.
Argumentos del segundo solicitante: Varias marcas similares que llevan la expresión
“finanzas”. Riesgo de confusión. Titularidad sobre nombres de dominio similares. La
asignación del dominio al primer solicitante produciría passing off.
Argumentos del primer solicitante: No comparece.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. No comparecencia del primero.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 11º: “Que, corresponde entonces
analizar y otorgar el debido alcance y efectos a la rebeldía en este proceso del Primer
Solicitante. En este sentido, preciso es destacar que, a juicio de este Tribunal Arbitral, el
Primer Solicitante ha tenido diversas oportunidades para ejercer la facultad de realizar las
presentaciones que fundamenten su derecho o interés en la asignación del nombre de dominio
63
en cuestión. Así las cosas, la pérdida de la facultad procesal de realizar estas alegaciones
produce una consecuencia jurídica, que no es otra que el efecto preclusivo de la rebeldía lo
que, según las circunstancias y materia en conflicto podría traer aparejado el reconocimiento
de los instrumentos, probanzas, argumentaciones, intereses y derechos alegados por la parte
que sí ha dado cumplimiento a las formalidades del proceso.”
Nombre del árbitro: Cristián Saieh Mena
NOMBRE DE DOMINIO: exxonmobil.cl
Fecha sentencia: 17 de octubre de 2002.
Partes: 1º- Carlos Pau y Cía. Ltda., y 2º- Exxon Mobil Corporation
Argumentos del segundo solicitante: Marca idéntica: Exxonmobil. Corresponde a su razón
social.
Argumentos del primer solicitante: Comercializa los lubricantes exxon y mobil, entre otros.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. Marca y signo notorio del segundo solicitante
coincide con el nombre de dominio. Protección a marca notoria. Primer solicitante no acredita
un interés legítimo.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 13º: “Que, en este orden de ideas, a
juicio de este sentenciador, frente a marcas y/o signos notorios y profusamente difundidos, el
principio "First come, First Served" debe ceder necesariamente frente a otros de mayor
envergadura, como los que se han venido comentando anteriormente, referidos en general al
desarrollo libre y sin limitaciones de actividades económicas, en la medida de que quién no
detenta los derechos marcarios o de propiedad pertinentes no pueda esgrimir y probar otros
de idéntica o mayor envergadura, dignos de ser reconocidos y protegidos.” Considerando 20º:
“Que, finalmente, es relevante apuntar que, tratándose de marcas o signo notarios y
reconocidos, como es el caso de autos, acceder a su asignación a personas que tienen como
pretensión la comercialización de productos similares e incluso los mismos productos,
personas que no pueden menos que conocer la importancia y relevancia para el desarrollo del
negocio del signo distintivo que constituye la marca y/o signo distintivo de su contraparte,
constituiría una grave perturbación para quién ostenta los derechos sobre la marca o signo en
cuestión lo que, por lo demás, importaría dotar a aquellos conocedores de ese evidente
trastorno de un manto de protección jurídica significativamente relevante en el comercio
virtual, lo que confirma la imperiosa necesidad de cautelar debidamente los derechos que
detenta el titular de las expresiones o marcas en cuestión.”.
Nombre del árbitro: Cristián Saieh Mena
NOMBRE DE DOMINIO: fantuzzi.cl
Fecha sentencia: 19 de julio de 2004
Partes: 1º- Miguel Jaime Luis Palet Alarcón (en representación de don Renzo y Víctor
Fantuzzi Silva), y 2º- Comercial Indecor S.A.
Argumentos del segundo solicitante: Marca idéntica: Fantuzzi. Riesgo de confusión. Primer
solicitante no utiliza mercantilmente su apellido.
Argumentos del primer solicitante: Hermanos apellidados fantuzzi. Expresión corresponde a
su patronímico.
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Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. Ambos solicitantes de buena fe. Fantuzzi es
una marca notoria. Riesgo de confusión. Uso de la expresión más inversión realizada significan
un mejor derecho del segundo solicitante. Primer solicitante no utiliza mercantilmente la
expresión.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 17º: “Que, como ha sostenido este
sentenciador en diversos fallos, el antecedente marcario no debe ser considerado como único
ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de
dominio, pero sí considerado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos, por lo que
la titularidad de las marcas comerciales en cuestión serán consideradas como prueba
relevante para acreditar el hecho controvertido señalado en el numeral 2.- de la resolución
que recibió la causa a prueba”. Considerando 19º: “Que, siguiendo con el razonamiento
anterior, no sólo aparece acreditado en autos sino que es de público conocimiento que una
amplia gama de productos se comercializan a través de la marca "FANTUZZI" en las
categorías señaladas por el Segundo Solicitante, lo que se ha venido desarrollando
consistentemente desde hace ya décadas, otorgándole a dicho signo distintivo empresarial una
notoriedad evidente, no contradicha por el Primer Solicitante. La comercialización de estos
productos relacionados directa y decisivamente con la expresión "FANTUZZI" ha conferido
naturales y consecuentes derechos de propiedad intelectual e industrial a Comercial Indecor
S.A. sobre la expresión en cuestión, los que son dignos de tutela jurídica atendida su
relevancia y consistencia”.
Nombre del árbitro: Cristián Saieh Mena
NOMBRE DE DOMINIO: trabajadores-ccu.cl
Fecha sentencia: 29 de noviembre de 2002
Partes: 1º- Federación Nacional N.2 de sindicatos ex EE de CCU, y 2º- Compañía de
Cervecerías Unidas S.A
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: CCU. Parte conocida como CCU.
Riesgo de confusión. Notoriedad del signo. Titularidad sobre nombres de dominio similares.
Nombre de la contraparte no lleva expresión CCU, ni cuenta con registros marcarios.
Argumentos del primer solicitante: Federación de sindicatos. Término “trabajadores”
previene de cualquier riesgo de confusión. Utilización del dominio en página web. Parte es
identificada mediante la expresión CCU.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. No hay derechos per-se sobre un dominio a
partir de registros marcarios. Existe riesgo de confusión, de asignarse el nombre de dominio a
un sindicato que no agrupa a la totalidad de los trabajadores de las empresas CCU. Sindicato
debería representar a esa totalidad para justificar derechos sobre el nombre de dominio.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 19º: “Que, ponderados los intereses
y argumentaciones de las partes de acuerdo a la recta prudencia y sana crítica, parece
incuestionable que asignar el nombre de dominio a la "FEDERACIÓN NACIONAL DE
TRABAJADORES EX EMPLEADOS DE COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS S.A. OTRAS
EMPRESAS DE RAMOS SIMILARES Y CONEXOS" podría acarrear confusión en los
usuarios de Internet, especialmente los trabajadores de las empresas CCU ya que, tal como se
expresó en el considerando vigésimo, el vocablo trabajador comprende a aquellas personas
que, bajo un vínculo jurídico, desempeñan labores intelectuales o materiales para una
compañía y no sólo aquellos que se encuentran adscritos a una determinada organización
65
sindical. En este sentido, y teniendo presente la abundante documentación acompañada y no
objetada sobre sindicatos y organizaciones adscritas al Primer Solicitante, las cuales incluso
son distintas a la empresa CCU, parece imprudente otorgar protección jurídica en la red para
ese particular nombre de dominio a un colectivo que, si bien es cierto goza de todos los
derechos que la legislación laboral le otorga, es evidente también que no representa ni
representará a todos los trabajadores de la empresa o grupos de empresas CCU, por lo que
asignársele el nombre de dominio solicitado importaría vincular un colectivo mucho mayor,
constituido por los trabajadores de las empresas CCU, a un Sindicato específico, pese a la
relevancia que este último tenga y que, desde luego, este Tribunal no desconoce”.
Considerando 31º: “Que, en este sentido, de asignársele el nombre de dominio en disputa a la
"FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES EX EMPLEADOS DE COMPAÑÍA
CERVECERÍAS UNIDAS S.A. OTRAS EMPRESAS DE RAMOS SIMILARES Y CONEXOS" se
estaría excluyendo de la necesaria y natural vinculación del mismo a trabajadores que, sin ser
parte del Sindicato, no tendrían identificación alguna con el específico colectivo del Primer
Solicitante lo que, es natural, podría traer confusión y desorientación para aquel trabajador
de la empresa que, no siendo miembro de ese Sindicato, ingresara a Internet a través del
nombre de dominio en disputa, lo que amerita la debida protección en el tráfico virtual para el
Segundo Solicitante, quien ha acreditado un legítimo, justificado y fundado interés en el
nombre de dominio en cuestión, sin perjuicio de sus legítimos derechos como titular de la
marca CCU”.
Nombre del árbitro: Cristián Saieh Mena
LUIS CLARO SWINBURN
NOMBRE DE DOMINIO: cofradianauticadelpacifico.cl
Fecha sentencia: 13 de junio de 2003
Partes: 1º- Servogav Ltda., y 2º- Corporacion Cofradia Nautica del Pacifico
Argumentos del segundo solicitante: Marca idéntica: Cofradía náutica del Pacífico. Razón
social. Utilización del signo. Titularidad sobre otros nombres de dominio semejantes. Primer
solicitante sabía que la expresión identifica al segundo solicitante.
Argumentos del primer solicitante: No contesta a la demanda.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante, por Mejor Derecho. Marca idéntica, derechos
sobre el nombre, expresión creada por el segundo solicitante. Primer solicitante es un ex
empleado.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 7º: “Como aspecto fundamental en
temas de Internet, cabe hacer presente que la regla general es que el primer solicitante de un
nombre de dominio tiene un mejor derecho a adjudicárselo, salvo que el segundo solicitante
demuestre un aún mejor derecho para quedarse con el nombre de dominio pedido.
El segundo solicitante ha demostrado ampliamente los derechos que posee sobre el nombre en
disputa, respaldados por una importante actividad náutica en la bahía de Algarrobo y por la
existencia de una marca comercial idéntica al nombre pedido, a lo cual se suma el hecho de
ser el primer solicitante un ex empleado de la CORPORACIÓN COFRADÍA NAUTICA DEL
PACIFICO.
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Por el conocimiento que este árbitro tiene del término COFRADIANAUTICADELPACIFICO,
éste constituye una expresión creada por el segundo solicitante, por lo que sólo corresponde
proteger la identidad de su actividad deportiva y evitar que terceros usurpen indebidamente su
nombre”.
Nombre del árbitro: Felipe Claro Swinburn
NOMBRE DE DOMINIO: metronewsweek.cl
Fecha sentencia: 13 de abril de 2004
Partes: 1º- Juan Francisco Santelices Pastori, y 2º- Metro S.A.
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: Metro. Marca famosa. Riesgo de
confusión y dilución. Intento de aprovechamiento del primer solicitante de la fama del segundo
solicitante. Solicitud del primer solicitante es un acto de competencia desleal.
Argumentos del primer solicitante: posee registros y solicitudes de marca asociados al
nombre de dominio en disputa.
Fallo arbitral: Favorable al primer solicitante. Oposición de Metro S.A a la solicitud de
registro marcario presentado por el primer solicitante fue desestimada. En coherencia con la
decisión de la autoridad marcaria, se desestima también la oposición en autos.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 3º: “Existe cierto consenso
nacional e internacional en el sentido de considerar que se produce infracción a las marcas
registradas cuando los nombres de dominio puedan causar confusión entre los consumidores.
Los nombres de dominio no son marcas comerciales. Sin embargo, a veces se comportan como
verdaderos signos distintivos, al igual que las marcas”. (...) “Dentro del procedimiento fijado
por las partes, se acordó esperar el resultado de la solicitud de inscripción de la marca
METRO NEWS WEEK, pedida bajo el N° 502.265 por el primer solicitante. En dicho trámite,
se rechazó la oposición deducida por Metro S.A. y se acogió la oposición interpuesta por
Tidnings AB Metro, quien no se opuso a la presente solicitud de nombre de dominio.” (...) “En
vista de lo anterior y para ser consecuente con lo resuelto por la autoridad marcaria,
corresponde desestimar la oposición deducida por METRO S.A. en contra de un nombre de
dominio idéntico a la marca en cuestión”.
Nombre del árbitro: Luis Claro Swinburn
NOMBRE DE DOMINIO: kardex.cl
Fecha sentencia: 9 de mayo de 2002
Partes: 1º- Bash seguridad S.A, y 2º- Kardex systems Inc.
Argumentos del segundo solicitante: Marca idéntica: Kardex. No presenta ni contesta
demanda.
Argumentos del primer solicitante: Titularidad sobre varias marcas y nombres de dominio.
Uso de la expresión para distinguir un producto. Uso del nombre de dominio en disputa.
Registros marcarios de las partes están en clases distintas del clasificador.
Fallo arbitral: Favorable al primer solicitante. Aplicación del principio “First come, first
served”
Considerandos jurídicamente relevantes: “Existe cierto consenso nacional e internacional
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en el sentido de considerar que se produce infracción a las marcas registradas cuando los
nombres de dominio puedan causar confusión entre los consumidores, y lo anterior se aplica
especialmente cuando se está en presencia de marcas notorias, es decir, aquéllas ampliamente
reconocidas por la mayoría de las personas en un mercado particular para identificar un bien
o servicio. Los nombres de dominio no son marcas comerciales. Sin embargo, a veces se
comportan como verdaderos signos distintivos, al igual que las marcas.
A fin de considerar si la expresión KARDEX es genérica en Chile, es necesario establecer que
la esfera de protección de una marca también circunscribe el ámbito de su generalidad.
Además, un término genérico se tiende a identificar con el producto o servicio al que pretende
distinguir y, excepcionalmente, puede llegar a constituir una marca registrada para identificar
determinados bienes o servicios en aquellas clases donde el término no sea considerado
genérico. Si aceptamos que es el clasificador marcario el que determina el carácter genérico de una
marca, según la clase involucrada, al no existir un clasificador de productos y servicios en el
ccTLD.cl, el carácter supuestamente genérico del término KARDEX se desdibuja, ya que no
hay ninguna clasificación de productos o servicios contra la cual se lo pueda contrastar. Todo
nombre de dominio puede ser y no ser genérico a la vez. Dependerá, en gran medida, del uso
que se le dé al sitio una vez activado el mismo, para determinar si estamos o no frente a un
nombre genérico. En Chile el término KARDEX constituye una expresión genérica y de uso común en relación
con cajoneras de carpetas colgantes de la clase 20. Mayoritariamente las personas de este
país relacionan la palabra KARDEX con ese producto. Este árbitro ha realizado una búsqueda
en el buscador Google y ha podido determinar el amplio uso que se hace en Chile de la
expresión KARDEX como un término genérico que identifica un producto de la clase 20.
Confirma lo anterior el hecho que el registro de la palabra KARDEX se encuentra en la clase
7 y no en la clase 20. Ambas partes pretenden usar el término KARDEX como identificador, como signo distintivo,
marcador, localizador o dirección IP). La única diferencia entre el signo distintivo KARDEX
de cada parte es el uso que se hace del mismo, que en el ámbito marcario les permite coexistir
pacíficamente en el mercado, sin que se produzca conflicto, ya que no hay interferencia entre
la clase 7, por una parte, y la clase 20, por la otra, más si es genérica en dicha clase. Si en la
práctica una de las partes comienza a invadir la esfera de protección de la otra marca,
entonces existen medios legales para impedir tal invasión, pero el ejercicio de tales medios
escapa al presente arbitraje. En caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este árbitro se inclina a
preferir el que fue pedido primero, por un asunto de certeza jurídica, lo cual es coincidente
con la legislación chilena, que otorga preferencia al que inscribe primero como marca
comercial un nombre cualquiera, cuando dos o más personas lo han estado usando
simultáneamente. En el presente caso, si bien una parte exhibe marca comercial para su rubro
respectivo, la otra opera en un rubro en que la expresión pedida es considerada genérica, por
lo que sólo queda determinar quién pidió primero el nombre de dominio en discusión.
Nombre del árbitro: Luis Felipe Claro Swinburn
NOMBRE DE DOMINIO: offroad4x4.cl
Fecha sentencia: 13 de junio de 2003
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Partes: 1º- Jean Pierre Fouere Bonett, y 2º- Soc. Irarrazaval y Cia. Ltda.
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: 4wdoffroad center. Titularidad sobre
nombres de dominio similares. Posicionamiento de la expresión.
Argumentos del primer solicitante: Término es genérico. Tiene intenciones de formar un
club.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. Uso que el primer solicitante ha dado al
nombre de dominio en la página web correspondiente sí entra en conflicto con las actividades
del segundo solicitante. Se produce confusión por el contenido de la página.
Considerandos jurídicamente relevantes: “En caso de tener que preferir un signo distintivo
por sobre otro, este árbitro se inclina a preferir el que ostenta el respaldo de la marca
registrada previamente, por un asunto de certeza jurídica, lo cual es coincidente con la
legislación chilena, que otorga preferencia al que inscribe como marca comercial un nombre
cualquiera, cuando dos o más personas lo hayan estado usando simultáneamente sin registro.
En el presente caso, el registro de la marca 4WD OFF ROAD CENTER o similar ha sido
previo a la presentación de la solicitud del nombre de dominio en disputa.
Las afirmaciones originales de don JEAN PIERRE FOUERE BONETT respecto de que no
pensaba usar el nombre de dominio para fines comerciales han resultado ser falsas, ya que en
el portal habilitado por él se afirma lo siguiente: "Pronto la mas grande web de Chile para la
compra y venta de su 4x4 créditos, permutas, ventas, compras, mecánica, importación
repuestos, tour, rally, preguntas en línea, video conferencia, un supermercado para tu 4x4
etc."
A juicio de este árbitro, los términos "OFFROAD4X4" y "4WD OFF ROAD CENTER" son
confusamente similares entre sí. No es aceptable que al momento de ingresarse a la página
offroad4x4.cl se vaya a dar al garage QUEIROLO de la clase 37, y no exista un enlace hacia
los servicios distinguidos por la marca 4WD OFF ROAD CENTER, por lo que corresponde
reestablecer la correcta identificación de los servicios ofrecidos por las partes y redireccionar
el nombre de dominio offroad4x4.cl hacia la marca 4WD OFF ROAD CENTER.
Nombre del árbitro: Luis Felipe Claro Swinburn
NOMBRE DE DOMINIO: vinosapalta.cl
Fecha sentencia: 13 de junio de 2003
Partes: 1º- Jose Rybertt y Cia. Ltda., y 2º- Montes S.A.
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: Finca de Apalta. Solicitante realiza una
actividad comercial en vinos, mientras la contraparte no es vitivinícola. Titularidad de otros
nombres de dominio con la expresión Apalta.
Argumentos del primer solicitante: Nombre de dominio es genérico, la expresión Apalta
está en numerosos registros marcarios de terceros. Reverse domain name hijacking del segundo
solicitante.
Fallo arbitral: Favorable al primer solicitante. Apalta es una denominación de origen,
existiendo en el valle de Apalta varios productores. Incompatibilidad de las marcas comerciales
con denominaciones de origen.
Considerandos jurídicamente relevantes: En el caso en disputa, ambas partes están
contestes en que la expresión "Apalta" corresponde al nombre de un valle productor de vinos
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tintos, ubicado en Colchagua, entre Nancagua y Santa Cruz.
De acuerdo al Decreto de Agricultura 464, de 1994, que establece la Zonificación Vitícola, la
Región del Valle Central incluye la Subregión del Valle de Rapel. A su vez, esta Subregión
comprende la Zona denominada Valle de Colchagua que, a su vez, se divide en las Áreas
denominadas San Fernando, Chimbarongo, Nancagua, Santa Cruz, Palmilla, Peralillo, Lolol y
Marchigüe.
En otras palabras, el Área de Apalta (ubicada entre Nancagua y Santa Cruz) corresponde a
una denominación de origen pura y simple, que aún cuando todavía no ha sido reconocida
oficialmente, es de esperar que lo sea en el futuro, producto de las cuantiosas inversiones y
actividad que están ocurriendo en esa área. Situaciones similares las han experimentado
Zonas o Áreas como Valle de Leyda, San Juan, etc.
Las marcas comerciales son incompatibles con las denominaciones de origen y el hecho que
MONTES S.A. use en sus productos la denominación de origen "Santa Cruz Valley Apalta
Vineyard" desvirtúa ipso facto toda su argumentación marcaria en contra del uso de la
expresión "apalta" por parte de terceros como denominación de origen. MONTES S.A. ha
reconocido expresamente la función de "Denominación de Origen" del nombre Apalta, cuya
función es diferente a la función de su marca FINCA DE APALTA.
La Ley 19.039 prohíbe registrar como marcas comerciales las expresiones empleadas para
indicar el origen de los productos.
Por su parte, el Convenio TRIPs, subscrito por Chile, obliga a proteger las indicaciones
geográficas de los vinos y licores y establece una serie de restricciones para el registro de
marcas que contengan una determinada denominación de origen. La situación varía según el
momento en que la denominación de origen sea reconocida oficialmente por la autoridad.
Nombre del árbitro: Luis Felipe Claro Swinburn
NOMBRE DE DOMINIO: kiwi.cl
Fecha sentencia:
Partes: 1º- Luitzen Aant Beiboer, y 2º- Kiwi European Holdings B.V.
Argumentos del segundo solicitante: Marca idéntica: Kiwi. Riesgo de confusión. Razón
social. Capitalización de la trayectoria comercial.
Argumentos del primer solicitante: El término es genérico. No se pretende hacer un uso
comercial del nombre de domino.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. Respaldo de la marca registrada por razones
de certeza jurídica. No se ha acreditado un riesgo de infracción a derechos marcarios. Kiwi es
genérico. El uso efectivo del nombre de dominio en la página web a la que accede sí infringe
derechos del segundo solicitante.
Considerandos jurídicamente relevantes: “Sin entrar a considerar si la marca registrada
KIWI es notoria o no, la opinión de este árbitro es que el carácter distintivo de las marcas se
hace más evidente en relación con expresiones propiamente de fantasía y sólo en menor
medida respecto de marcas constituidas por términos parcial o totalmente genéricos. La razón
de ello es que, por definició n, un término genérico se identifica con el producto o servicio al
que pretende distinguir y, excepcionalmente, puede llegar a constituir una marca registrada
para identificar determinados bienes o servicios en aquellas clases donde el término no sea
considerado genérico.
Entonces, cabe preguntarse si existen términos genéricos en Internet. Si aceptamos que es el
70
clasificador marcario el que determina el cará cter genérico de una marca, según la clase
involucrada, al no existir un clasificador de productos y servicios en el ccTLD.cl, el carácter
supuestamente genérico del término KIWI se desdibuja, ya que no hay ninguna clasificación de
productos o servicios contra la cual se lo pueda contrastar. Todo nombre de dominio puede ser
y no ser genérico a la vez. Dependerá, en gran medida, del uso que se le dé al sitio una vez
activado el mismo, para determinar si estamos o no frente a un nombre genérico.
En caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este á rbitro se inclina a
preferir el que ostenta el respaldo de la marca registrada, por un asunto de certeza jurídica, lo
cual es coincidente con la legislación chilena, que otorga preferencia al que inscribe como
marca comercial un nombre cualquiera, cuando dos o más personas lo han estado usando
simultáneamente sin registro. En el presente caso, el registro de la marca ha sido previo al
registro del nombre de dominio en disputa.
En Chile el término KIWI constituye una expresión genérica y de uso común, referida al
arbusto y fruto de ese nombre, y esa es la acepción con que mayoritariamente las personas de
este país relacionan la palabra KIWI. Por lo tanto, este árbitro es de la opinión que no
obstante la notoriedad que podría tener la marca "KIWI" en el mercado nacional e
internacional para artículos relacionados con el cuidado y limpieza de calzado, primaría en
Chile el concepto generalizado asociado a la fruta denominada kiwi.
Se ha acreditado en autos que don LUITZEN AANT BEIBOER ha usado como signo distintivo
la expresión KIWI.CL, para distinguir un portal de negocios, tal como se indicara más arriba,
lo que entra en directo conflicto con los derechos de propiedad intelectual del segundo
solicitante, por las restricciones técnicas de Internet indicadas anteriormente, ya que sólo uno
de ellos tiene cabida en el ccTLD.cl. En consecuencia, sólo un solicitante podrá operar el
nombre de dominio kiwi.cl “.
Nombre del árbitro: Luis Felipe Claro Swinburn
NOMBRE DE DOMINIO: bb2.cl
Fecha sentencia: 9 de mayo de 2002
Partes: 1º- Carlos Bustamante Rodríguez, y 2º - Manufacturas Barbados Limitada
Argumentos del segundo solicitante: Marca idéntica: BB2. Inversión en el signo. Primer
solicitante actúa de mala fe.
Argumentos del primer solicitante: Pretende crear una línea de accesorios. Fuerte inversión
en el signo. Tenía una página web, que retiró.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. BB2 es una marca notoria, mientras que el
primer solicitante carece de derechos marcarios.
Considerandos jurídicamente relevantes: “Existe cierto consenso nacional e internacional
en el sentido de considerar que se produce infracción a las marcas registradas cuando los
nombres de dominio puedan causar confusión entre los consumidores, y lo anterior se aplica
especialmente cuando se está en presencia de marcas notorias, es decir, aquéllas ampliamente
reconocidas por la mayoría de las personas en un mercado particular para identificar un bien
o servicio. Los nombres de dominio no son marcas comerciales. Sin embargo, a veces se
comportan como verdaderos signos distintivos, al igual que las marcas. Por el conocimiento que este árbitro tiene del término BB2, éste constituye una expresión
notoria en la clase 25 y se encuentra registrado a nombre de una de las partes en dicha clase. En caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este árbitro se inclina a
71
preferir el que muestra el sustento de una marca comercial, por un asunto de certeza jurídica,
lo cual es coincidente con la legislación chilena, que otorga preferencia al que inscribe
primero como marca comercial un nombre cualquiera, cuando dos o más personas lo han
estado usando simultáneamente.”
Nombre del árbitro: Luis Felipe Claro Swinburn
NOMBRE DE DOMINIO: ninewest.cl
Fecha sentencia: 9 de mayo de 2002
Partes: 1º- Andres Morales Blaschkowsky, y 2º- Forus S.A.
Argumentos del segundo solicitante: Marca idéntica: Nine west. Riesgo de confusión. Actúa
como agente oficioso de Nine West Group, Inc.
Argumentos del primer solicitante: Proyectos legítimos en Internet no relacionados con el
rubro del segundo solicitante.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. Nine west es una expresión notoria.
Considerandos jurídicamente relevantes: “Existe cierto consenso nacional e internacional
en el sentido de considerar que se produce infracción a las marcas registradas cuando los
nombres de dominio puedan causar confusión entre los consumidores, y lo anterior se aplica
especialmente cuando se está en presencia de marcas notorias, es decir, aquéllas ampliamente
reconocidas por la mayoría de las personas en un mercado particular para identificar un bien
o servicio. Los nombres de dominio no son marcas comerciales. Sin embargo, a veces se
comportan como verdaderos signos distintivos, al igual que las marcas”.(...) “En caso de tener
que preferir un signo distintivo por sobre otro, este árbitro se inclina a preferir el que muestra
el sustento de una marca o licencia de marca comercial, por un asunto de certeza jurídica, lo
cual es coincidente con la legislación chilena, que otorga preferencia al que inscribe primero
como marca comercial un nombre cualquiera, cuando dos o más personas lo han estado
usando simultáneamente. En el presente caso, sólo una parte exhibe marca o licencia de marcas comerciales para su
rubro respectivo, por lo que en este caso particular el derecho de uso exclusivo reconocido por
la legislación marcaria debe primar por sobre una solicitud de nombre de dominio que
pretende ser usada con fines comerciales”.
Nombre del árbitro: Luis Felipe Claro Swinburn
NOMBRE DE DOMINIO: revistapuntonet.cl
Fecha sentencia: 8 de mayo de 2002
Partes: 1º- Terra Networks Chile S.A., y 2º- Puntonet Comunicaciones S.A.
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: Puntonet. Riesgo de confusión. Razón
Social. Titular del nombre de dominio “puntonet.cl”. Servicios de los solicitantes son similares.
Argumentos del primer solicitante: Marca similar: Puntonet. Expresión corresponde a una
revista editada por esta parte.
Fallo arbitral: Favorable al primer solicitante. La expresión Punto Net es genérica. Ambas
partes cuentan con derechos marcarios. Opera el principio de “First come, first served”.
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Considerandos jurídicamente relevantes: : “En Chile el término PUNTONET o similar
constituye una expresión genérica y de uso común en relación con servicios de Internet,
independientemente de los registros y solicitud exhibidos por las partes. Mayoritariamente las
personas de este país relacionan la palabra PUNTONET o similar con la partícula
“gTLD.net”. Confirma lo anterior el hecho que el registro 571.919 PUNTONET fue
originalmente rechazado por genérico y finalmente concedido con protección sólo “al
conjunto”. Por su parte, la solicitud 520.705 PUNTONET fue rechazada por genérica y se
encuentra en actual trámite de apelación, a pesar de tratarse de una etiqueta, lo cual reafirma
que la expresión PUNTONET o similar, en relación con servicios de computación o Internet es
bastante genérica, por describir los servicios a que debe aplicarse. Tal carácter genérico es
menos perceptible en relación con revistas de la clase 16. Un ejemplo que ilustra una situación
similar a la anterior lo constituye la marca DIESEL, que está inscrita en la clase 25 bajo el N°
457.016, pero que es considerada genérica en la clase 4. Ambas partes pretenden usar el término PUNTONET o similar como identificador, como signo
distintivo, marcador, localizador o dirección IP (ya sea que a través de este término se
identifique una revista, en un caso, o servicios de computación e Internet, en el otro). La única
diferencia entre el signo distintivo PUNTONET o similar de cada parte es el uso que se hace
del mismo, que en el ámbito marcario les permite coexistir pacíficamente, sin que se produzca
conflicto, ya que no hay interferecia entre la clase 16, por una parte, y las clases 38 y 42, por
la otra. Si en la práctica una de las partes comienza a invadir la esfera de protección de la
otra marca, entonces existen medios legales para impedir tal invasión, pero el ejercicio de
tales medios escapa al presente arbitraje.
En caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este árbitro se inclina a
preferir el que fue pedido primero, por un asunto de certeza jurídica, lo cual es coincidente
con la legislación chilena, que otorga preferencia al que inscribe primero como marca
comercial un nombre cualquiera, cuando dos o más personas lo han estado usando
simultáneamente. En el presente caso, ambas partes exhiben marcas comerciales para sus
rubros respectivos, por lo que sólo queda determinar quién pidió primero el nombre de
dominio en discusión, en la medida que las marcas comerciales aportadas a la causa hayan
existido al momento de pedirse los nombres de dominio en disputa.”
Nombre del árbitro: Luis Felipe Claro Swinburn
NOMBRE DE DOMINIO: naturista.cl
Fecha sentencia: 13 de junio de 2003
Partes: 1º- Jean Pierre Fouere Bonett, y 2º- Sociedad Restaurant y Salon de Te El Naturista
Ltda.
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: El naturista. Titularidad sobre el
dominio “elnaturista.cl”. Capitalización de la trayectoria comercial. Uso de la página web le
genera perjuicios.
Argumentos del primer solicitante: Término es genérico. Pretende presentar productos
naturales fabricados por Nutrilife. No hay riesgo de confusión.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. Uso del nombre de dominio entra en
conflicto con los negocios del primer solicitante, pues la página web promociona restaurantes
competidores, infringiendo derechos marcarios.
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Considerandos jurídicamente relevantes: “Sin entrar a considerar si la marca registrada
NATURISTA es notoria o no, este árbitro ha constatado que en la página web naturista.cl don
JEAN PIERRE FOUERE BONETT distingue un portal de negocios donde promociona
numerosos restaurantes de la clase 42, competidores de la contraparte, a los cuales se accede
a través del nombre naturista.cl., lo que entra en directo conflicto con los derechos de
propiedad intelectual del segundo solicitante, titular de la marca registrada EL NATURISTA
en la misma clase 42.
Ambas partes pretenden usar en el comercio el término NATURISTA como identificador, como
signo distintivo, marcador, localizador o dirección IP. La única diferencia entre el signo
distintivo NATURISTA de una parte y el de la otra es que en un caso tal signo se encuentra
respaldado por la existencia de una marca registrada y en el otro caso no.
En caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este árbitro se inclina a
preferir el que ostenta el respaldo de la marca registrada previamente, por un asunto de
certeza jurídica, lo cual es coincidente con la legislación chilena, que otorga preferencia al
que inscribe como marca comercial un nombre cualquiera, cuando dos o más personas lo
hayan estado usando simultáneamente sin registro. En el presente caso, el registro de la marca
EL NATURISTA ha sido previo a la presentación de la solicitud del nombre de dominio en
disputa.
No es aceptable que al momento de ingresarse a la página naturista.cl se vaya a dar a
numerosos restaurantes de comida sana de la clase 42, salvo al restaurant EL NATURISTA,
por lo que corresponde reestablecer la correcta identificación de los restaurantes de comida
sana y redireccionar el nombre de dominio naturista.cl hacia el restaurant EL NATURISTA.
Nombre del árbitro: Luis Felipe Claro Swinburn
NOMBRE DE DOMINIO: emersonchile.cl
Fecha sentencia: 22 de septiembre de 2004
Partes: 1º- Emerson Electric (US) Holding Corporation (Chile) Ltda., y 2º- Emerson Radio
Corporation
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: Emerson, más otras. Titular del nombre
de dominio “emersonelectric.cl”.
Argumentos del primer solicitante: Marca similar: Emerson. Razón social. Fama de la
marca, que podría beneficiar indebidamente a la contraparte. Titular del dominio “emerson.cl”.
Mala fe del primer solicitante.
Fallo arbitral: Favorable al pimer solicitante. Interés legítimo de ambos solicitantes.
Se aplica principio de “First come, first served”.
Considerandos jurídicamente relevantes: “Ambos solicitantes han acreditado el uso que
han hecho del nombre EMERSON en sus diversas razones sociales, bajo diversas variantes,
desde hace numerosas décadas y desde mucho antes que existiera Internet. De este modo, el
interés legítimo que asiste a ambas partes para usar el nombre de dominio en disputa en los
términos del Reglamento para el Registro de Nombres de Dominio de Nic Chile y de acuerdo a
lo previsto por el artículo 8 del Convenio de Paris (*), por estar presente la partícula
EMERSON desde hace décadas en sus diversas razones sociales, basta a este árbitro para
decidir el presente caso, atendida la evidente antigüedad en el mercado de ambos solicitantes y
de sus correspondientes razones sociales que incluyen la denominación EMERSON, sin que
sea necesario entrar en otras consideraciones secundarias.
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En consideración a lo anterior, lo determinante para resolver esta disputa es determinar quién
solicitó primero el nombre de dominio, ya que el interés legítimo de ambos para pedirlo surge
en forma previa a la creación de IANA y de Nic Chile, previa al correspondiente ccTLD.cl, a lo
que se suma el hecho que el nombre de dominio en disputa estuvo disponible para las partes
por muchos años, antes de que ellas decidieran protegerlo en forma exclusiva. Por lo tanto,
corresponde privilegiar al solicitante más diligente y aplicar el principio first come first
served, por las razones expuestas anteriormente.”
Nombre del árbitro: Luis Felipe Claro Swinburn
OSCAR ANDRÉS TORRES ZAGAL
NOMBRE DE DOMINIO: sindicatodeprofesionalesytecnicosdeaguasandinas.cl
Fecha sentencia: 2 marzo de 2005
Partes: 1º solicitante: Sindicato de Profesionales y Técnicos Empresa Metropolitana de Obras
Sanitarias. 2º solicitante: Aguas Andinas S.A.
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: aguas andinas. Signo distintivo de este
solicitante.
Argumentos del primer solicitante: No comparece.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. La razón social y marca coincidentes son el
signo demuestra un mejor derecho. Nombre del sindicato no es igual al nombre de dominio.
Considerandos jurídicamente relevantes: considerando 3º, final: “Que la titularidad de las
marcas comerciales invocadas por la parte opositora puede ser considerado un factor que
permite acreditar la existencia de un legitimo interés de su parte para oponerse al nombre de
dominio "sindicatodeprofesionalesytecnicosaguasandinas.cl", ya que comprende en parte del
mismo la razón social y marcas comerciales de la parte opositora.”(..) considerando 4º: “de tal
suerte que el nombre del Sindicato no es idéntico al nombre de dominio en disputa, razón por
la cual este sentenciador, al no existir la citada identidad entre el nombre del Sindicato y
nombre de dominio en disputa, y considerando que la finalidad del nombre de dominio
solicitado es identificar al primer solicitante en la red Internet, resuelve acoger la oposición de
Aguas Andinas S.A., ya que en estos autos ha acreditado un legitimo derecho al nombre de
dominio en disputa ya que comprende la expresión "aguas andinas", la que tiene registrada
como marca comercial, todo ello en la medida que subsista la citada falta de identidad entre el
nombre del Sindicato y el nombre de dominio en disputa. Asimismo, este sentenciador declara
que la empresa Aguas Andinas S.A., no podrá usar por si sola este nombre de dominio ya que
la expresión "sindicato" esta reservada por ley sólo a las personas jurídicas que se organizan
con este fin u objeto de acuerdo a la ley respectiva”.
Nombre del árbitro: Oscar Andrés Torres Zagal
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NOMBRE DE DOMINIO: empresaantilhue.cl
Fecha sentencia: 10 noviembre de 2004
Partes: 1º- Empresa Antilhue S.A., sociedad comercial, y 2º- Compañía de Inversiones
Adriático S.A.
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: Antilhue. Riesgo de confusión y de
dilución marcaria.
Argumentos del primer solicitante: Segundo solicitante no utiliza la expresión, que sí el
utilizada por esta parte. Signo forma parte de la razón social.
Fallo arbitral: Favorable al primer solicitante. Giros de los solicitantes son distintos. Razón
social del primer solicitante es coincidente con el signo.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 3º; “Por lo señalado, la marca
comercial "antilhue" invocada por la parte demandante, refieren a servicios y productos
distintos a el objeto de negocios de Empresa Antilhue S.A., lo que permite descartar a este
sentenciador posibles colisiones en cuanto a ámbitos de actividades empresariales de las
partes litigantes; sin perjuicio de los distintos estatutos jurídicos regulatorios de las marcas
comerciales y los nombres de dominio.” Considerando 5º: Por los argumentos señalados
anteriormente, este sentenciador es de convicción de que Empresa Antilhue S.A., es titular de
un legítimo derecho para ser titular y consecuentemente operar y administrar el nombre de
dominio "empresaantilhue.cl", situación que no implica un conflicto con la marca comercial de
la parte opositora”
Nombre del árbitro: Oscar Andrés Torres Zagal
NOMBRE DE DOMINIO: pagoexpress.cl
Fecha sentencia: 19 enero 2005
Partes: 1º- Cesar Javier Santibáñez Miranda, y 2º- Sociedad de Recaudación y Pagos de
Servicios Ltda. (Servipag)
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: Servipag express. Riesgo de confusión.
Titularidad de dominios semejantes. Capitalización de trayectoria comercial. Notoriedad del
signo pedido.
Argumentos del primer solicitante: Comparece, pero lo hace incorrectamente e incumple con
su carga procesal.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante por Mejor Derecho. Identidad entre el nombre
de dominio y marcas del segundo solicitante. Existe una similitud gráfica y fonética,
relacionada además con la actividad del segundo solicitante.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 4º: “Que atendida la composición
del nombre de dominio en disputa "pagoexpress.cl", existe una similitud grafica y fonética con
las marcas comerciales citadas anteriormente, considerando el giro de negocios del
demandante, cual es la recaudación de pagos de bienes y servicios en el mercado interno y que
de asignarse al primer solicitante causaría confusión entre los usuarios y consumidores de la
red Internet y la consiguiente perdida de identidad al segundo solicitante en la red y en el
mercado de servicios en que opera”
Nombre del árbitro: Oscar Andrés Torres Zagal
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NOMBRE DE DOMINIO: byjusdorangeparis.cl
Fecha sentencia: 27 de noviembre de 2003
Partes: 1º- Confecciones Dolce Limitada, y 2º- Almacenes París Comercial S.A
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: Paris. Riesgo de confusión y dilución
marcaria. Titularidad de nombres de dominio similares, posicionamiento del signo.
Argumentos del primer solicitante: No comparece.
Fallo arbitral: Favorable al primer solicitante. No se aprecia riesgo de confusión: el signo del
segundo solicitante es lo suficientemente conocido para evitarlo. No hay suficiente similitud
entre la marca y el dominio como para confundir. De seguirse el razonamiento del segundo
solicitante sería imposible registrar un nombre de dominio con la palabra “París”.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 5º: “Que de seguirse y acogerse los
argumentos invocados por el opositor, se haría imposible asignar nombres de dominio si el
nombre solicitado coincide en una palabra dentro de un conjunto o contracción de dos o más
palabras - como ocurre en la especie con la palabra "París" - y que forma parte de una de las
palabras que en conjunto con otras se pretende registrar como nombre de dominio, habida
consideración a que las palabras en los idiomas, en cuanto número no son infinitas, sino que
por el contrario limitadas o finitas, razón por la cual no se puede reclamar un derecho
absoluto en el uso de una palabra "París", cuando esta forma parte de un conjunto mayor de
palabras como ocurre en la especie; de tal suerte que siguiendo el razonamiento del opositor,
se haría imposible asignar nombres de dominio en la red de Internet a terceros, en la hipótesis
que nos ocupa”. Considerando 6º: ”Que el argumento del opositor relativo a ser titular de
varias marcas comerciales, que utilizan la palabra "París", lo es en el ámbito de regulación de
la Ley Nº 19.039, de 1991, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y
protección de los derechos de propiedad industrial, las que no necesariamente determinan un
mejor derecho en el ámbito de la regulación y principios que informan los nombres de
dominio, razón por la cual en el caso de autos no se sigue el criterio invocado por el opositor
en la materia relativo a tener un mejor derecho al nombre de dominio en disputa que el
solicitante, sin que escape al este sentenciador que las marcas invocadas por el opositor gozan
de suficiente fama y notoriedad”.
Nombre del árbitro: Oscar Andrés Torres Zagal
NOMBRE DE DOMINIO: laexotica.cl
Fecha sentencia: 30 marzo 2004
Partes: 1º- Giorgio Gandolini Moltedo, y 2º- Ansell Healthcare Products Inc.
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar; Exótica. Riesgo de confusión.
Capitalización de la trayectoria comercial.
Argumentos del primer solicitante: No comparece.
Fallo arbitral: Favorable al primer solicitante. No hay identidad entre la marca y el nombre de
dominio. No se observa peligro de confusión.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 2º- “Que, el argumento esgrimido
por la parte demandante en cuanto a que tendría mejor derecho Ansell Healthcare Products
Inc., para asignarse el nombre de dominio "la exotica.cl", ya que es titular de la marca
"exotica" para su producto preservativos, y lo que acreditarían un mejor derecho y
legitimidad, no resulta pertinente para resolver la litis, ya que si bien puede constituir una
77
antecedente relevante, en la especie la marca comercial es "exotica" y por lo tanto difiere del
nombre de dominio que se litiga "laexotica.cl", no existiendo identidad entre un termino y el
otro”.
Nombre del árbitro: Oscar Andrés Torres Zagal
NOMBRE DE DOMINIO: elfinanciero.cl
Fecha sentencia: 27 octubre 2003
Partes: 1º- Ediciones Financieras S.A. y 2º- Víctor Manuel Ojeda Méndez
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: Mercado financiero. Riesgo confusión y
dilución marcaria. Nombres de dominio relacionados. Aprovechamiento injusto de la fama del
2º solicitante. Passing off.
Argumentos del primer solicitante: Marca similar: Tiempo financiero, El diario financiero.
Riesgo de confusión. Editorial “El diario financiero”. Hay competencia directa. Parte se
identifica con la expresión.
Fallo arbitral: Favorable al primer solicitante. Ambos solicitantes con registros marcarios. No
se aprecia peligro de confusión, asociación ni dilución. Marcas tienen su prestigio propio.
Considerandos jurídicamente relevantes:
3º- “Ambos litigantes han acreditado en el proceso, mediante pruebas documentales, la
titularidad de las marcas comerciales y nombres de dominio que han citado en sus escritos
sumados deduce y fundamenta oposición de fojas 24 y demanda arbitral por asignación de
nombre de dominio de fojas 54, documentos acompañados a los autos con citación y no
objetados de contrario”. “Respecto al tema de la dilución de marcas comerciales invocado
como argumento o defensa en estos autos por don Víctor Manuel Ojeda Méndez, resulta
pertinente la cita del autor argentino Ricardo Lorenzetti (Comercio Electrónico, Editorial
Abeledo- Perrot, Buenos Aires, 2001, página 138), quien señala que esta figura "es la perdida
de la capacidad que posee una marca famosa de identificar y distinguir productos o servicios,
independientemente de la presencia o ausencia de riesgo de confusión, error o engaño" (...)En
el caso de autos, no se divisa dicha figura, toda vez que las marcas registradas por las partes
litigantes, gozan de prestigio propio y autónomo en el mercado respectivo y hasta donde se
conoce compiten lealmente”.
Nombre del árbitro: Oscar Andrés Torres Zagal
NOMBRE DE DOMINIO: sk8clan.cl
Fecha sentencia: 14 octubre 2004
Partes: 1º- Egon Andrés Cerda González y 2º- Sigdo Koppers S.A
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: SK. Riesgo de confusión y dilución
marcaria. Nombres de dominio similares. Domain name grabbing del primer solicitante.
Notoriedad del signo pedido.
Argumentos del primer solicitante: No comparece.
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante. Tiene un legítimo interés. Ofrecimiento de
venta del nombre de dominio no es una conducta comercial leal.
Considerandos jurídicamente relevantes: Considerando 5º-“Que este sentenciador considera
78
que no se ajusta a una conducta comercial leal, el hecho consistente en que el primer
solicitante don Egon Andrés Cerda González, haya ofrecido a la parte demandante ceder el
nombre de dominio en disputa, mediante un "acuerdo", según se lee de copia de correo
electrónico enviado por el primero a representantes de la demandante, acuerdo que sería de
carácter económico, según argumenta la demandante. Dicho documento rola a fojas 42 en
copia, fue acompañado al proceso con citación y no objetado por el primer solicitante don
Egon Andrés Cerda González, razón por la cual dicho documento causa plena prueba, en
cuanto al hecho que consigna”. “Que la conducta referida, se opone al artículo 22 del
Reglamento de NIC Chile que señala que "La concurrencia de alguna de las siguientes
circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la
mala fe del asignatario del dominio objetado: a) Que existan circunstancias que indiquen que
se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra
forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia,
por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el
reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio". Que si bien la
disposición legal citada se refiere al proceso de revocación de nombre de dominio, bien puede
extraerse de ella el principio consistente en que el solicitante de un nombre de dominio, debe
obrar de buena fe y solicitar la inscripción sin animo de lucro en cuanto a inscribir solo con la
finalidad de vender o transferir a otro a cambio de un precio o retribución”.
Nombre del árbitro: Oscar Andrés Torres Zagal
NOMBRE DE DOMINIO: isantander.cl
Fecha sentencia: 17 enero de 2005
Partes: 1º- Inmobiliaria Santander S.A., 2º- Banco Santander Chile
Argumentos del segundo solicitante: Marca idéntica. Riesgo de confusión. Abuso de
publicidad. Afecta reconocimiento y prestigio. Capitalización de la trayectoria comercial, razón
social.
Argumentos del primer solicitante: No comparece
Fallo arbitral: Favorable al segundo solicitante.
Considerandos jurídicamente relevantes: 3º- “Que la parte demandante Banco Santander
Chile S.A., a efectos de acreditar un legitimo y mejor derecho respecto al nombre de dominio
en disputa, ha invocado que es titular de la marca comercial "SANTANDER", la que se
encuentra debidamente registrada ante el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio
de Economía, en variadas clases para productos y servicios; ha señalado que es un agente
relevante en el mercado bancario y financiero tanto a nivel nacional como latinoamericano; que
el nombre de dominio en disputa "isantander.cl", comprende parte importante de su razón o
nombre social, de tal suerte que si se asignara al primer solicitante, induciría a confusión y
error en los consumidores, hechos que se traducirían en un perjuicio o lesión a la imagen
corporativa a nivel tal que se configuraría una competencia desleal y por cierto en un abuso de
publicidad”
Nombre del árbitro: Oscar Andrés Torres Zagal
NOMBRE DE DOMINIO: varela-cia.cl
Fecha sentencia: 29 octubre 2004
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Partes: 1º- Héctor Varela y Compañía Limitada. Y 2º- Varela Construcciones S.A
Argumentos del segundo solicitante: Marca similar: Varela.
Argumentos del primer solicitante: Signo corresponde a su razón social y apellido de un
socio. Es un nobmre de fantasía. Los rubros de los solicitantes son distintos.
Fallo arbitral: Favorable al primer solicitante. Solicitantes operan en mercados distintos,
pueden tener actividades concurrentes pero no iguales. No hay peligro de confusión.
Considerandos jurídicamente relevantes: 6º - “Que Construcciones Varela S.A, es una
empresa que tiene presencia en el mercado desde el año 1946, según se publicita en su sitio en
Internet que opera con el nombre "varela.cl", hecho a virtud del cual ya goza de un prestigio y
una clientela en su giro de negocios, clientela que asocia la expresión "construcciones varela"
o "constructora varela" a dicha empresa.
Por el contrario Héctor Varela y Compañía Limitada, es una sociedad de personas que se
constituyó como tal el año 2003, y que inicia recién su giro de negocios asesoría en ingeniería y
construcción, razón por la cual no es factible que induzca a confusión a los usuarios de Internet,
en cuanto a introducir en dicha red, confusión en cuanto a la identidad de ambas empresas,
considerando que los giros de negocios no son idénticos, según se señaló en el numero
anterior”.
Nombre del árbitro: Oscar Andrés Torres Zagal
