SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD...

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Año XXXII – Número 2604 Lima, 14 de octubre de 2015

SUMARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

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PROCESO 128-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 169 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) del Estado Plurinacional de Bolivia. Actor: Korigoma Ltda. Marca: Pockett Pullman (mixta). Expediente Interno: 127735-C.................... ............................ 1

PROCESO 129-IP-2015 Interpretación prejudicial, de oficio, del artículo 136

literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: Inversiones Jec S.A. Marca: “Aceite Caribe” (mixta). Expediente Interno: 2009-00319..................... ........................................... 13

PROCESO 133-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 135 literales b) y

c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: Productos Familia S.A. Marca: “TRIDIMENSIONAL”. Expediente Interno: 2012-00133-00...................... .................................... 29

PROCESO 128-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 169 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) del Estado Plurinacional de Bolivia. Actor: Korigoma Ltda. Marca: Pockett Pullman (mixta). Expediente Interno: 127735-C Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 20 días del mes de julio del año dos mil quince.

GACETA OFICIAL 14/10/2015 2 de 38

VISTOS: 1. Mediante Oficio CAR/SNP/DGE 0015/2015 de 11 de marzo de 2015, recibido por

courrier el 23 de marzo de 2015, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante, SENAPI), Estado Plurinacional de Bolivia, solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 169 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el procedimiento administrativo 127735-C.

2. Mediante Auto de 29 de abril de 2015, el Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina (en adelante el Tribunal) decidió admitir a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES:

Partes en el procedimiento administrativo:

Solicitante de la cancelación: Korigoma Ltda.

Titular de la marca objeto de cancelación: Pullman Industria y Comercio Ltda.

Hechos: 3. El 30 de enero de 2014, Korigoma Ltda. solicitó ante el Servicio Nacional de

Propiedad Intelectual (SENAPI) la cancelación del registro de la marca POCKET PULLMAN (mixta) de la Clase 20 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza), por haberse convertido la marca en un signo común y genérico.

4. El 19 de mayo de 2014, Pullman Industria y Comercio Ltda. presentó memorial de respuesta, el cual se considera extemporáneo conforme decreto de 20 de mayo de 2014 debido a que el plazo de la contestación fenecía el 15 de mayo de 2014.

5. El 25 de julio de 2014, el SENAPI dictó la Resolución Administrativa 287/2014, la cual resolvió declarar fundada la acción de cancelación por conversión de la marca en un signo común o genérico. En consecuencia, se limitó el alcance del registro 127735-C correspondiente a la marca POCKETT PULLMAN (mixta), traduciéndose en el mantenimiento del derecho exclusivo sobre la palabra PULLMAN, con grafía y diseño especial y no así sobre la palabra POCKETT.

6. El 14 de agosto de 2014, Pullman Industria y Comercio Ltda. interpuso recurso de revocatoria contra la Resolución Administrativa 287/2014.

7. El 1 de octubre de 2014, se dictó la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-

215/2014, mediante la cual se resolvió rechazar el recurso y confirmar en todas sus partes la Resolución Administrativa 287/2014.

8. El 17 de octubre de 2014, Pullman Industria y Comercio Ltda. solicitó aclaración y

complementación de la Resolución Administrativa DPI/OP/REV 215/2014, requiriendo además la interpretación del artículo 169 de la Decisión 486.

9. El 10 de noviembre de 2014, Pullman Industria y Comercio Ltda. interpuso recurso

jerárquico contra la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV 215/2014 de 1 octubre de 2014 ante el Director de Propiedad Industrial del SENAPI. Solicitando además la designación de un perito dirimidor para la evaluación de la seriedad y


representatividad del estudio de mercado realizado por la empresa Unicall-FactorH, así como la interpretación prejudicial facultativa acerca de la aplicación del artículo 169 de la Decisión 486 sobre el alcance de la cancelación por limitación, en el sentido de si la limitación hace referencia al signo registrado o a los productos o servicios reivindicados por el signo.

10. Mediante Oficio CAR/SNP/DGE 0015/2015 de 11 de marzo de 2015, la Dirección

General Ejecutiva del SENAPI solicita de forma específica la interpretación del artículo 169 de la Decisión 486 y realiza las siguientes preguntas: − ¿Cuál es el alcance específico del artículo 169 de la Decisión 486 con

referencia a la marca cuya cancelación se solicita al amparo de este artículo y a los productos que ampara?

− El artículo 169 refiere a la pérdida del carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio, en este entendido, se solicita la interpretación de tal extremo, aclarando, si es imperioso que el término del cual se reclama la cancelación debe necesariamente referir al nombre de la empresa titular como procedencia empresarial, o si puede reclamarse la cancelación de términos que no hagan referencia directa a la empresa titular del registro.

− ¿Cuáles son los medios idóneos para demostrar la configuración de los presupuestos del artículo 169 de la Decisión 486, en sus literales a), b) y c) objeto de la presente interpretación?

− Se interprete el alcance de los literales a), b) y c) del artículo 169 de la Decisión 486, a fin de poder analizarlos de forma concreta e individualizada dentro del proceso de cancelación que motiva la presente solicitud.

− Si es necesaria la concurrencia y demostración de los tres literales contenidos en el artículo 169 de la Decisión 486, o la demostración de tan sólo uno de los literales es suficiente para proceder con la cancelación del signo demandado.

Argumentos de la solicitud de cancelación:

11. Korigoma Ltda. sustentó su solicitud de cancelación sobre la base de los siguientes

argumentos:

- La palabra POCKETT ya no identifica un origen empresarial determinado. Su uso es necesario para las demás empresas competidoras del sector correspondiente por no existir una designación análoga del mismo para indicar el sistema utilizado en esta clase de colchones.

- Se debe limitar el alcance de la protección de la marca quitándole al titular de la marca el derecho exclusivo sobre la palabra “POCKETT”, pues al ser un término referente a un sistema de fabricación no debería permanecer registrado como propiedad de nadie.

- Si bien las normas de la Comunidad Andina adquieren el rango de ley en todo lo que se refiere a su aplicación en cuanto a la tramitación o sustentación de controversias relativas a cancelaciones de registros o limitación de uso de marcas, no debe perderse de vista que las disposiciones normativas procesales a ser igualmente utilizadas por el SENAPI son las contenidas en la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, el Decreto Supremo 27113 y el Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial y Observancia del SENAPI, siempre y cuando este último guarde relación y concordancia con las normas sustantiva y adjetiva citadas precedentemente.

- La Resolución DPI/OPO/REV-215/2014 de 1 de octubre de 2014, en sus páginas nueve y diez, fundamenta de manera clara que las normas para sustanciar las acciones de cancelación, son aquellas contenidas en la


Decisión 486. No debiendo perderse de vista que el precitado marco legal tiene un carácter supranacional y, por ende, su aplicación es preferente a cualquier norma interna.

Argumentos de la contestación:

12. Pullman Industria y Comercio Ltda. contestó la solicitud de cancelación señalando lo

siguiente:

- Deben concurrir los elementos contenidos en los tres incisos del artículo 169 de la Decisión 486 para probar que un signo se ha convertido en uno de uso genérico o común.

- Los hechos no están subsumidos en las causales de cancelación de una marca determinadas por la norma comunitaria. No se han comprobado los extremos señalados en el artículo 169 de la Decisión 486.

- Las pruebas aportadas por la demandante son simplemente indicios, por lo que la autoridad se habría basado en simples indicios para llegar a una conclusión abusiva e injusta.

- Las conclusiones del estudio de mercado por Korigoma Ltda. indican porcentajes que son observables en su confiabilidad. Las cartas dirigidas por supuestas empresas a Korigoma Ltda., indicando que utilizan la denominación genérica POCKET, no cuentan con los criterios para ser valoradas como prueba pertinente tal como señaló el SENAPI en la Resolución Administrativa IF-11/2013 de 4 de junio de 2013 y en la Resolución Administrativa DGE/INFRAC/L-0187NN/2013 de 12 de diciembre de 2013.

- La prueba ha sido parcial y defectuosamente valorada sin lograr la convicción necesaria para arribar a la conclusión de que la marca POCKETT PULLMAN (mixta) se ha convertido en un signo de uso común o genérico.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

13. En el presente caso, el SENAPI solicitó la interpretación del artículo 1691 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

1. La finalidad de la interpretación prejudicial facultativa.

1 Artículo 169.- La oficina nacional competente, decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la

cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada. Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca: a) la necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus

actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo;

b) el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y

c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada.


2. La cancelación de marca: Cuando la marca se ha convertido en un signo común o genérico.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

1. La finalidad de la interpretación prejudicial facultativa: 14. El objeto de la interpretación prejudicial apunta a la aplicación uniforme del Derecho

comunitario en los Países Miembros de la Comunidad Andina. Esta facultad es una competencia exclusiva del Tribunal. En efecto, el artículo 121 del Estatuto del Tribunal señala que: “Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros”.

15. Su finalidad reside en generar uniformidad, tanto en la interpretación como en la

aplicación de la normativa andina, puesto que es un elemento fundamental para la construcción del proceso de integración andino.

16. El artículo 122 del Estatuto del Tribunal regula la consulta facultativa de la siguiente

manera: “Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso” (lo subrayado es nuestro). Esto significa que, tal como lo señala su propio enunciado, es una facultad de la Autoridad y no un derecho de las partes.

17. Adicionalmente, la interpretación prejudicial facultativa sirve para garantizar que la

norma comunitaria se interprete y aplique de manera uniforme en todo el territorio de la Comunidad Andina sin entrar al fondo de la cuestión consultada, que es de competencia exclusiva del consultante. El Tribunal es el único encargado de pronunciarse sobre el alcance de la norma andina sustantiva, la misma que servirá para dilucidar el proceso y asegurar la aplicación uniforme del Derecho comunitario.

18. Cabe advertir que no todos los procedimientos administrativos llegan a la sede judicial, por lo que la consulta solicitada en sede administrativa resulta ser de utilidad al estar acorde con el objetivo y finalidad de la interpretación prejudicial. Ante la duda de la entidad administrativa antes de resolver, el Tribunal es el encargado de aclarar y dilucidar el sentido e interpretación de las normas a ser aplicadas.

19. Cabe señalar que la facultad de solicitar la interpretación prejudicial es

precisamente para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, de conformidad con el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal: “Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina”.

20. Según el artículo 127 del Estatuto del Tribunal, cuando el SENAPI conozca del

proceso interno en que se formuló la consulta, deberá adoptar en su resolución la interpretación del Tribunal. Emitida la interpretación prejudicial, el SENAPI tiene la obligación de acatarla en la Resolución que vaya a adoptar en el caso concreto. Agotada la vía administrativa, las partes que no estén de acuerdo con las


Resoluciones emitidas por el SENAPI podrán presentar demanda contencioso administrativa con el fin de obtener la nulidad de las mencionadas resoluciones.

21. En ese momento surge el cuestionamiento sobre si la interpretación prejudicial

emitida por este Tribunal en la consulta realizada por el SENAPI será aplicable a las fases posteriores.

22. En principio la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta

realizada por el SENAPI es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede administrativa o judicial, sin perjuicio que las autoridades judiciales realicen una nueva consulta, particularmente, en los siguientes casos:

1. Se solicita interpretación prejudicial sobre diferentes normas del ordenamiento

jurídico comunitario.

2. Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la aparición de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al momento de realizar la interpretación prejudicial.

3. Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el Tribunal no se pronunció.

4. Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliación o la aclaración de la interpretación prejudicial.

23. Por lo tanto, se podrá realizar una nueva consulta especificando claramente cuáles

son los puntos sobre los que desea que este Tribunal se pronuncie. Cabe indicar que la interpretación prejudicial será obligatoria cuando se trate de la única o última instancia ordinaria y no exista una interpretación prejudicial facultativa anterior, sea en el marco del procedimiento administrativo o en la primera instancia judicial. Finalmente, cabe precisar que este Tribunal se reserva el derecho de evaluar cada caso concreto sometido a su conocimiento.

2. La cancelación de marca: Cuando la marca se ha convertido en un signo

común o genérico. 24. En el presente caso, el SENAPI solicita interpretación prejudicial del artículo 169 de

la Decisión 486 en los siguientes términos:

- Cuál sería el alcance específico del artículo 169 de la Decisión 486 y qué productos ampara.

- Ante la pérdida del carácter distintivo del producto o servicio, resultaría imperioso que el término del cual se reclama la cancelación debe necesariamente referir al nombre de la empresa titular como procedencia empresarial o si puede reclamarse la cancelación de los términos que no hagan referencia directa a la empresa titular del registro.

- Cuáles serían los medios probatorios idóneos para demostrar la configuración de los presupuestos del artículo 169 de la Decisión 486 en sus literales a), b) y c) objeto de la presente interpretación.

- Cuál sería el alcance de los literales a), b) y c) del artículo 169 de la Decisión 486, a fin de poder analizarlos de forma concreta e individualizada dentro del proceso de cancelación que motiva la solicitud.


- Si sería necesaria la concurrencia y demostración de los tres literales

contenidos en el artículo 169 de la Decisión 486, o la demostración de tan sólo uno de los literales es suficiente para proceder con la cancelación del signo demandado.

25. Dentro del Proceso 49-IP-2014, este Tribunal conoció de la cancelación de la

marca PLEXIGLAS (denominativa):

“Dentro del Capítulo V de la Decisión 486 referente a la cancelación de un registro nos encontramos con el artículo 169, que dispone un procedimiento de cancelación para marcas en casos específicos. Procedencia. De acuerdo con el mencionado artículo, procede la cancelación de un registro o la limitación de su alcance en el caso de que su titular hubiese provocado o tolerado que la marca se convierta en:

1. Un signo de uso común; o, 2. Un signo genérico para identificar o designar uno o varios de los

productos o servicios para los cuales estuviese registrada.

Si bien, el artículo interpretado prevé la cancelación en caso de que el signo se hubiese convertido de uso común o genérico, el Tribunal considera que, esta figura jurídica con el fin de salvaguardar el interés comunitario y en apego a las normas que rigen el Derecho de marcas, se hace extensiva a aquellas marcas que se hubiesen convertido en descriptivas de uno o de varios productos o servicios para los cuales la marca estuviese registrada. Dilución de la fuerza distintiva. Para que proceda la cancelación descrita en el párrafo precedente debe cumplirse el requisito esencial de que la marca al tornarse de uso común, genérica o descriptiva haya perdido su fuerza distintiva para distinguir los productos o servicios para los que estaba registrada o para distinguir su origen empresarial y de esta manera se vea afectado el público consumidor. En este sentido, el riesgo de dilución de una marca es la posibilidad de que se produzca el debilitamiento de la capacidad distintiva que el signo tiene en el mercado. Este debilitamiento puede darse por diferentes causas, ya sea porque el uso de otros signos idénticos o similares cause dicho debilitamiento o porque el signo se haya convertido en genérico, de uso común o descriptivo. En estos casos, nos encontramos frente a determinados productos que en algún momento fueron marcas y que gozaron de capacidad distintiva, pero que, con el transcurso del tiempo se han convertido en genéricas, de uso común o descriptivas y han sufrido una especie de vulgarización de tal manera que el público consumidor ya no reconoce su poder distintivo ni su origen empresarial. Por lo tanto, como se tiene dicho, es necesario que se haya diluido la capacidad distintiva del signo que se pretende cancelar, en el caso de autos PLEXIGLAS (denominativo).


Sujeto activo. Están legitimados para interponer la cancelación: 1. La Oficina Nacional Competente; y, 2. Cualquier persona. La norma comunitaria es clara en determinar que la cancelación la puede pedir cualquier persona y no necesariamente una persona con un interés particular, esto se debe a que el fin último es precautelar el interés de los consumidores que podrían verse engañados adquiriendo productos o servicios que han dejado de ser distintivos en el mercado. Requisitos. Para que ocurra lo indicado, deberán concurrir los hechos: a) la necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder

desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo;

b) el uso generalizado de la marca por el público y en los medios

comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y

c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca

significa una procedencia empresarial determinada.

El juez consultante deberá verificar la existencia de los requisitos exigidos de una manera conjunta, es decir, deberán concurrir los tres requisitos al mismo tiempo. Por lo tanto, conforme con lo expresado, el juez consultante deberá analizar la situación del signo PLEXIGLAS (denominativo) registrado a favor de la sociedad ARKEMA FRANCE y determinar la figura jurídica que debe utilizar para dejar sin efecto el registro de un signo que podría haberse convertido en descriptivo. Finalmente, el juez consultante deberá analizar que si bien PLEXIGLAS es una marca registrada, podría haberse convertido en una palabra de uso común, genérica o descriptiva de un producto, diluyéndose así la marca registrada”.

26. Sobre esa misma evaluación, la norma comunitaria no ha restringido la aplicación

del artículo 169 de la Decisión 486 a determinado grupo de marcas de productos. La aplicación de la norma comunitaria resulta vinculante a todas las marcas que son materia de pronunciamiento en las oficinas nacionales competentes de los Países Miembros.

27. En ese sentido, el consultante deberá tener en cuenta al analizar la solicitud de

cancelación de la marca, que si bien Pockett Pullman (mixta) es una marca, una partícula de su composición –Pockett- podría haberse convertido en una palabra de uso común, genérica o descriptiva de un producto, diluyéndose así la distintividad de la marca.


28. La consultante solicita se aclare en la interpretación prejudicial, si es imperioso que el término del cual se reclama la cancelación debe necesariamente referir al nombre de la empresa titular como procedencia empresarial o si puede reclamarse la cancelación en los términos que no hagan referencia directa a la empresa titular del registro.

29. La procedencia empresarial hace referencia a la relación existente entre la marca

del producto y la empresa que lo produce. El quiebre de dicha relación constituye una pérdida del carácter distintivo de la marca con relación al producto proveniente de dicho ente empresarial. Lo que conlleva a que el público o los medios comerciales no reconozcan la procedencia del producto que se pretende distinguir con la marca.

30. En ese sentido, no existe necesidad que el nombre de la empresa titular tenga

relación con el término cuya cancelación se solicita, pues aun cuando no existiera dicha relación, al haberse generado la conversión a común o genérica de la marca, la consecuencia de ello es la cancelación de su registro.

31. Por lo tanto, la consultante no deberá tener en cuenta que el término “Pockett” de la

marca Pockett Pullman no tiene relación o identidad con el nombre empresarial de la titular Pullman Industria y Comercio Ltda. Dicha relación resulta impertinente.

32. La consultante solicita que en la interpretación prejudicial se determine cuáles son

los medios idóneos para demostrar la configuración de los presupuestos del artículo 169 de la Decisión 486, para proceder a la cancelación de la marca por haber provocado o tolerado que se convierta en común o genérica.

33. Dentro del Proceso 12-IP-2014, este Tribunal señaló que: “la presencia de una

locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto de la marca sirvan para distinguirlo claramente del otro. (…) no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal por el crecido número de registros de marcas que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro (...)”2.

34. En principio, resulta indispensable para la aplicación de la cancelación de la marca

por su conversión en común o genérica, que se proceda al examen de dicha naturaleza. En ese sentido el análisis debe estar destinado a determinar si la marca cuya cancelación se ha solicitado tiene tal calidad, lo cual se puede realizar respondiendo a la pregunta ¿Qué es? Si ante ello, existe forma de acreditar que la sola denominación de la marca responde la interrogante dando a conocer una cualidad intrínseca del producto, se tiene por acreditada que la marca resulta genérica y por ende procede su cancelación.

35. El establecimiento de un medio idóneo para sustentar la conversión de una marca

en común o genérica es el conocer el número de productos que tiene registrado el término para identificar productos similares o idénticos o que se encuentren en la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza3.

2 BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II,

Págs. 78 y 79. 3 PARRA SATIZABAL, Carlos Alberto, “Distintividad, Vulgarización y segundo significado de las marcasen

la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, Revista de Propiedad Inmaterial Nº3, 2001, p. 44.


36. Para el caso particular, debería sustentarse que el término “Pockett” que forma parte de la marca Pockett Pullman (mixta), alude al sistema utilizado para la fabricación del producto que distingue.

37. La consultante debe considerar como medios idóneos para acreditar la conversión

de la marca en una común o genérica, aquellos que a su convicción se encuentren destinados a sustentar que el término “Pockett” podría resultar genérico o común respecto del producto a distinguir y ajustar dichos medios a la acreditación de los requisitos para declarar la cancelación de la marca por permitir o tolerar su conversión en genérica o común.

Análisis de los literales a), b) y c) del artículo 169 de la Decisión 486.

38. Para efecto de determinar la conversión de una marca en un signo genérico,

deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca:

a) La necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo:

39. Concurre el requisito en mención cuando en el mercado existe un producto cuyo

conjunto de características lleva a conocerlo con determinada denominación, pese a tener diferente origen empresarial.

40. Al respecto el Tribunal ha expresado: “(...) para fijar la genericidad de los signos es

necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca (Proceso 7-IP-2001, marca: LASER, publicado en la Gaceta Oficial 661 de 11 de abril de 2001).

41. En el presente caso, por Resolución Administrativa 287/2014 se aprobó la

cancelación por conversión en signo común o genérico de “Pockett” al considerar que se ha demostrado que la palabra identifica a un “sistema de colchones con resortes, con características especiales” volviéndose de uso común y necesario para los empresarios que hacen comercialización de colchones con resorte y para la identificación del público que compra colchones.

42. El consultante en principio deberá verificar que la marca cuya cancelación se

solicita debe ajustarse a los criterios de verificación de lo genérico o común del término en estrecha relación al producto que pretende distinguir.

b) El uso generalizado de la marca por el público y en los medios

comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo:

43. El requisito en mención está referido al uso del término que había sido considerado

genérico mediante el requisito previo. Precisa que la marca no sólo debe ser considerada como un término genérico sino que además debe ser usada tanto por el público como por los medios comerciales como tal, para referirse a los productos que cumplen con determinadas características sin importar su procedencia empresarial, convirtiéndose en una denominación de forzoso uso para mencionar dicho producto.


44. Dentro del Proceso 92-IP-2012, el Tribunal acotó que la distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso, incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión o asociación.

43. Siendo ello así, al acreditarse que el consumidor y los medios comerciales al hacer

uso o referencia del producto no relacionan directamente su origen empresarial para distinguir la calidad del producto o servicio, se entiende que existe un quiebre de relación entre el producto o servicio y la marca, en mérito a la falta de distintividad de ésta última.

44. Por lo que, para verificar la concurrencia del requisito en interpretación, el

consultante deberá tener en cuenta la identificación que hace el consumidor del producto y de su procedencia en el mercado.

c) El desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la

marca significa una procedencia empresarial determinada.

45. Como consecuencia de lo anterior, emerge el tercer requisito para la declaración de la cancelación por conversión de la marca en genérica o común, que es el que el público no conoce o reconoce vagamente la procedencia empresarial de un producto determinado.

46. Para María del Carmen Arana Courrejolles4: “La marca deja de ser un signo

distintivo de un origen empresarial cuando ha perdido la capacidad de identificación de bienes de un productor y de diferenciación de los bienes de los otros para identificarse o designar al producto mismo”.

47. En el caso en consulta, se advierte que la palabra “Pockett” de la marca “Pockett

Pullman” (mixta) identifica a un sistema de confección de colchones que tiene como particularidad su composición en resortes, mas ello no hace referencia a la empresa que los ha producido.

48. El consultante deberá determinar si como consecuencia de la dilución de la fuerza

distintiva de la marca, ésta se ha convertido en una marca genérica o común, de modo que no exista forma de que el público relacione el producto con la marca y ésta a su vez con un solo productor.

Concurrencia conjunta y acreditada de los supuestos del artículo 169 para la cancelación de la marca por provocación o tolerancia de su conversión en común o genérica.

49. En el presente caso deberá concurrir lo siguiente5:

a) la necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo;

4 Arana Courrejolles, María del Carmen, “Marco Jurídico de la Propiedad Industrial en Perú”, Anuario de

Derechos Intelectuales, Año X - Nº 10, Lima, 2014, p. 79. 5 PARRA SATIZABAL, Carlos Alberto, op. cit., p. 41.


b) el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y,

c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada.

50. El Consultante deberá verificar la existencia de los tres requisitos exigidos de una

manera conjunta, es decir, deberán concurrir los tres requisitos al mismo tiempo. 51. Por lo tanto, conforme con lo expresado, el Consultante deberá analizar la situación

de la palabra POCKETT del signo Pockett Pullman (mixto) registrado a favor de la sociedad Pullman Industria y Comercio Ltda. y determinar la figura jurídica que debe utilizar para dejar sin efecto el registro de un signo que podría haberse convertido en común o genérico.

52. Finalmente, el Consultante deberá analizar que si bien el término POCKETT de la

marca Pockett Pullman (mixta), podría haberse convertido en una palabra de uso común, genérica o descriptiva de un producto, diluyéndose así distintividad de la marca.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: La interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta

realizada por el SENAPI es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede administrativa o judicial, sin perjuicio que las autoridades judiciales realicen una nueva consulta, particularmente, en los siguientes casos:

1. Se solicita interpretación prejudicial sobre diferentes normas del

ordenamiento jurídico comunitario.

2. Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la aparición de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al momento de realizar la interpretación prejudicial.

3. Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el Tribunal no se pronunció.

4. Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliación o la

aclaración de la interpretación prejudicial.

SEGUNDO: Dentro del Capítulo V de la Decisión 486 referente a la cancelación de un registro nos encontramos con el artículo 169, que dispone un procedimiento de cancelación para marcas en casos específicos. Es así, que el mencionado artículo, de oficio o a petición de parte, dispone la cancelación de un registro o la limitación de su alcance en el caso de que su titular hubiese provocado o tolerado que la marca se convierta en: 1. Un signo de uso común; o, 2. Un signo genérico para identificar o designar (describir) uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.

Para que proceda la cancelación descrita en el párrafo precedente debe cumplirse el requisito esencial de que la marca al tornarse de uso común, genérica o descriptiva haya perdido su fuerza distintiva y de esta manera se vea afectado el público consumidor y los requisitos previstos en los literales a), b) y c) de manera concurrente.


De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente procedimiento interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo

MAGISTRADA MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito

PRESIDENTE SECRETARIO

Notifíquese a la Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 129-IP-2015

Interpretación prejudicial, de oficio, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: Inversiones Jec S.A. Marca: “Aceite Caribe” (mixta). Expediente Interno: 2009-00319. Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de julio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.


VISTOS: El Oficio 823 de 18 de marzo de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00319. El Auto de 13 de mayo de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno:

Demandante: Inversiones Jec S.A.

Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República

de Colombia Tercero Interesado: Inversiones Arroz Caribe S.A.

Bocadillo El Caribe S.A.

2. Hechos:

1. El 23 de marzo de 2007, Inversiones Jec S.A. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC) que se le concediera el registro del signo ACEITE CARIBE (mixto) para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 575, página 302, de 31 de mayo de 2007.

3. El 14 de junio de 2007, Bocadillos El Caribe S.A. formuló oposición contra la

solicitud de registro sobre la base de la titularidad de la marca EL CARIBE, que distingue productos correspondientes a la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. El 13 de septiembre de 2007, Inversiones Arroz Caribe S.A. subsanó la oposición

presentada en contra de la solicitud de registro sobre la base de la titularidad de las marcas CARIBE (mixta) y CARIBE (denominativa), que distinguen productos correspondientes a la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

5. Mediante Resolución 53022 de 16 de diciembre de 2008, la División de Signos

Distintivos de la SIC denegó el registro del signo ACEITE CARIBE (mixto) para


distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el argumento que el signo solicitado para registro no era suficientemente distintivo respecto de las marcas opositoras, pues podría ocasionar riesgo de confusión indirecta en el público consumidor.

6. Inversiones Jec S.A. presentó recursos de reposición y, en subsidio, de apelación,

los cuales fueron resueltos por la Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad industrial, mediante las Resoluciones 02940 de 29 de enero de 2009 y 09226 de 26 de febrero de 2009, respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 53022 de 16 de diciembre de 2008.

7. Inversiones Jec S.A. interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho

contra las Resoluciones 53022 de 16 de diciembre de 2008, 2940 de 29 de enero de 2009 y 9226 de 26 de febrero de 2009, dictadas por la SIC.

8. El 21 de noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso

Administrativo del Consejo de Estado resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

A. Argumentos de la demanda: 9. Inversiones Jec S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes

argumentos: − Entre el signo solicitado para registro y la marca registrada EL CARIBE no se

genera conexión competitiva, pues los productos que identifican no pertenecen a la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza.

− Aunado a lo anterior, señala que los productos amparados por las marcas ya

registradas y los que espera distinguir la marca cuyo registro se denegó se comercializan en grandes hipermercados y, por consiguiente, el consumidor pasaría por alto la similitud existente entre los productos.

− Adicionalmente, sostiene que el signo solicitado ACEITE CARIBE (mixto) es

susceptible de registro para distinguir productos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, pues es gráficamente distintiva de los signos opositores. De hecho, afirma que las marcas pueden coexistir en el mercado sin producir riesgo de confusión en el público consumidor.

B. Argumentos de la contestación a la demanda: 10. La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente:

− Las pretensiones de la demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que carecían de apoyo jurídico suficiente. Los actos administrativos acusados fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente sobre la materia.

− Las marcas son fonética, gráfica y conceptualmente semejantes, de tal

manera que pueden ocasionar riesgo de confusión directa e indirecta en el público consumidor, quienes podrían comprar el producto de una marca pensando que adquieren el de otra o asociar los productos que las mismas distinguen con un origen empresarial común.


11. Inversiones Arroz Caribe S.A. contestó la demanda señalando lo siguiente: − El signo solicitado ACEITE CARIBE (mixto) de la Clase 29 y las marcas

CARIBE (mixta) y CARIBE (denominativa) de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, designan productos alimenticios confundibles y son fonética, ortográfica y conceptualmente idénticas.

− Del análisis en conjunto de los signos en conflicto se debería excluir la

palabra ACEITE, pues al ser un término genérico no podía otorgarse sobre el mismo el derecho de exclusividad a ningún titular.

− El elemento predominante en ambos signos es la palabra CARIBE, lo que

significa que las marcas en conflicto son idénticas desde el punto de vista fonético, ortográfico y conceptual.

− En las marcas comparadas lo que destaca es la expresión CARIBE, lo que

determina que con independencia de los elementos gráficos que puedan acompañar a las marcas comparadas, el consumidor las relaciona como provenientes de un mismo titular.

− El signo solicitado ACEITE CARIBE (mixto) no cumple el requisito de

distintividad extrínseca por cuanto la misma es confundible con otras marcas con mejor derecho denominadas CARIBE (mixta) y (denominativa) cuyo titular es Inversiones Arroz Caribe S.A.

− Los productos designados por ambos signos obedecen a la misma finalidad

en cuanto se utilizan para el consumo humano, utilizan los mismos canales de comercialización, los mismos medios de publicidad y son complementarios entre sí.

12. Bocadillos El Caribe S.A. contestó la demanda señalando lo siguiente:

− Si bien el signo solicitado incluye algunos elementos gráficos, predomina en ella el elemento denominativo compuesto por la expresión CARIBE, dado el contraste utilizado que resalta la expresión, así como la fuerza expresiva propia de las palabras. En consecuencia, el estudio de confundibilidad entre los signos se debe llevar a cabo teniendo en cuenta las expresiones en conflicto EL CARIBE y CARIBE, en sus aspectos ortográfico, fonético y conceptual.

− Si se comparan ambos signos, el de la marca registrada y el del signo

solicitado, teniendo en cuenta el aspecto denominativo y no el gráfico, se puede apreciar la existencia de un riesgo de confusión en los aspectos ortográfico, fonético y conceptual. Además, el signo solicitado CARIBE (mixto) se pretende usar para distinguir aceites y grasas comestibles, productos comprendidos en la Clase 29, al igual que el signo solicitado EL CARIBE (mixto). Los signos comparados pertenecen a la misma clase y distinguen la misma clase de productos, generando un riesgo de confusión, toda vez que los signos se destinan a amparar productos competitivos.

− Debido a que en ambas marcas predomina la expresión CARIBE, de utilizarse

el signo ACEITE CARIBE (mixto) para comercializar los mismos productos, el consumidor medio creerá que está adquiriendo un producto de Bocadillos El Caribe S.A.


− Dada la identidad absoluta que se presenta entre los signos y la conexión que se da entre los productos identificados por los mismos, se puede afirmar que el posible registro del signo solicitado ACEITE CARIBE (mixto) generaría con toda certeza confusión entre el público consumidor y tienen como único fin obtener un aprovechamiento económico indebido dada la calidad y aceptación de los productos ofrecidos por Bocadillos El Caribe S.A.

− Los productos aceites y grasas se dirigen al mismo consumidor y, por tanto,

comparten los mismos canales de distribución, comercialización y publicidad, son productos del mismo género y tienen la misma finalidad. En consecuencia, existe entre ellos una identidad absoluta.

− Se trata de productos que tienen el mismo mercado, los mismos canales de

comercialización, los mismo canales de distribución y tienen conexión competitiva, pues se expenden en los mismos lugares donde el comprador va a adquirir unos u otros y va a pensar que se trata de otra gama de productos de la misma empresa y, por lo tanto, hay posibilidad real de confusión entre el público consumidor, en cuanto al origen empresarial, lo que daría lugar a competencia desleal, al aprovecharse Inversiones Jec S.A., del buen nombre comercial de Bocadillos El Caribe S.A. para vender sus productos en el mercado.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 13. El Juez consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 139 de

la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, no procede la interpretación solicitada por no tener relación con los antecedentes del caso.

14. Sin perjuicio de ello, en mérito a los antecedentes del caso, de oficio se interpretará

el artículo 136 literal a)1 de la misma normativa. C. CUESTIONES A INTERPRETAR

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de los signos.

2. Comparación entre marcas mixtas. Comparación entre marcas mixtas y denominativas.

3. Signo conformado por palabras genéricas (aceite). 4. Conexión competitiva entre los productos de las Clases 29 y 30 de la

Clasificación Internacional de Niza.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR 1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD

GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE LOS SIGNOS.

1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara

indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por

un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)


15. En el presente caso, Inversiones Jec S.A. solicitó el registro del signo Aceite Caribe (mixto) para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Ante ello, Bocadillos El Caribe S.A. formuló oposición contra la solicitud de registro sobre la base de la titularidad de la marca El Caribe que distingue productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, Inversiones Arroz Caribe S.A. presentó oposición a la solicitud de registro, sustentándola en la titularidad de las marcas Caribe (mixta) y Caribe (denominativa) que distinguen productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

16. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera

que:

“La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’.2 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones

2 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594, de 21 de agosto del 2000,

marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión: directa, indirecta y de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que ‘La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'.3 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.4

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos

3 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE

JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 4 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.5 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d). Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que ‘El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica’ (Proceso 70-IP-2008. Marca denominativa: ‘SHERATON’, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.6

Reglas para realizar el cotejo de marcas Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas:

Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

5 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 6 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de

1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.7

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado:

‘La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’8. (…)”.

17. Por lo tanto, la Corte Consultante deberá determinar los diferentes modos en que

pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

2. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS

MIXTAS Y DENOMINATIVAS. 18. En el caso en análisis el Juez consultante debe realizar la comparación entre el

signo “Aceite Caribe” (mixto) solicitado a registro y las marcas registradas El Caribe

7 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial

Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. 8 Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de

2013. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


(mixta), Caribe (mixta) y Caribe (denominativa). Para ello, resulta indispensable reproducir los signos que son puestos a comparación:

Aceite Caribe

Signo solicitado

Marca Registrada: El Caribe Bocadillos El Caribe S.A.

Marca Registrada: Caribe Inversiones Arroz Caribe S.A.

Marca Registrada: Caribe Inversiones Arroz Caribe S.A.

Comparación entre marcas mixtas

19. Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente:

El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”9.

20. Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

9 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


21. De igual manera ha reiterado que:

“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999).

22. La Sala consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y,

posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos. Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión.

Comparación entre marcas mixtas y denominativas

23. El Tribunal ha expresado al respecto en la interpretación prejudicial expedida en el

Proceso 86-IP-2015 lo siguiente:

“Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar”.

24. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos,

que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)” (lo subrayado es nuestro).

25. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias

palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: ‘La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado’”.

26. La Sala consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y

mixtas debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.


27. De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

28. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el

elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

29. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de

marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: LOREX.

“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”. “(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. “(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”. “(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”.

30. En este orden de ideas, la corte consultante deberá establecer el riesgo de

confusión que pudiera existir entre el signo solicitado Aceite Caribe (mixto), y las marcas registradas El Caribe (denominativa), Caribe (mixta) y Caribe (denominativa).

3. SIGNO CONFORMADO POR PALABRAS GENÉRICAS (ACEITE). 31. El elemento denominativo del signo solicitado está conformado por palabras

genéricas como: “aceite” para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

32. El artículo 135 de la Decisión 486 contempla los impedimentos absolutos para que

un signo pueda ser registrado como marca:


“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre

genérico o técnico del producto o servicio de que se trate”.

33. Al respecto, este Tribunal en la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 107-IP-2014 ha señalado que: “la denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

34. La expresión genérica puede identificarse cuanto al formular la pregunta ¿qué es?,

en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo” (PROCESO 50-IP-2011. Interpretación prejudicial de 1 de septiembre de 2011. Marca: “RON LIMÓN PALO VIEJO” (mixta)).

35. En tal sentido, el signo conformado por uno o más vocablos genéricos, tiene la

posibilidad de ser registrado siempre que constituya un conjunto suficientemente distintivo.

36. Por lo tanto, este Tribunal considera que, en los casos que los signos se encuentren

conformados por palabras genéricas, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras genéricas, que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular.

37. Es importante tener presente que, en el caso de marcas que contienen palabras

genéricas, al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efectos de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de los signos debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes.´

Lo que es genérico en una clase determinada puede no serlo así en otra; por ejemplo,

los términos genéricos en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de los productos o servicios íntimamente relacionados.

Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras genéricas, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo, ya que éstas derivarían en ser signos débiles.


4. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 29 Y 30 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

38. El signo solicitado Aceite Caribe (mixto) ha sido solicitado para distinguir “aceites y

grasas comestibles” de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. La marca registrada a favor de El Caribe S.A. distingue “carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, gelatinas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles” de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

39. Del mismo modo la marca registrada Caribe (denominativa) y Caribe (mixta)

distinguen “arroz y sus derivados” en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, la Corte Consultante deberá analizar la existencia de conexión competitiva entre los productos de las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

40. El Tribunal, dentro del Proceso 88-IP-2013, marca: ALDO (denominativa) publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2230 de 26 de agosto de 2013, ha señalado que:

“Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos. El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.10

41. Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los

productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber:

a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta

regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

10 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. pp. 242 - 246.


b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o

distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos

puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que

comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto del origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en

diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).”11

42. El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y

que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos. Finalmente, al referirse los signos en cuestión a productos en diferentes clases, la Corte Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva.

11 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre del

2003. Proceso 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 del 14 de enero de 2004. Proceso 115-IP-2008. Marca: “CALVO” (mixta).


EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la referida Decisión 486, no pueden

ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

SEGUNDO: Al comparar un signo denominativo y uno mixto se determina que si en

el mixto predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que ha establecido la doctrina y han sido recogidas en esta interpretación prejudicial. Por otro lado, si en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a riesgo de confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: La dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, según

el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de producto, pero no en relación con otros. Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca.

CUARTO: Al comparar marcas mixtas se determina que si en el signo mixto

predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a confusión entre los signos confrontados, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el mercado.

Por otro lado, al realizar la comparación entre marcas denominativas y

mixtas, la corte consultante deberá identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.

QUINTO: Para llegar a determinar la similitud entre dos signos, también se ha de

considerar los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas.

Existen lugares de comercialización o expendio de productos que

influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes


especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.


Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA


De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito

PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 133-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: Productos Familia S.A. Marca: “TRIDIMENSIONAL”. Expediente Interno: 2012-00133-00. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de julio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.


VISTOS: El Oficio 893 de 25 de marzo de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00133-00. El Auto de 27 de mayo de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno:

Demandante: Productos Familia S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República

de Colombia.

2. Hechos:

1. El 25 de enero de 2010, Productos Familia S.A. solicitó el registro de la marca TRIDIMENSIONAL, consistente en la forma característica y arbitraria de un envase, para identificar toallas sanitarias, protectores diarios, tampones y otros artículos de protección menstrual, pantalones sanitarios, productos para la higiene íntima femenina, productos comprendidos en la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. El 19 de marzo de 2010, la solicitud de registro 10.007.001 para la marca TRIDIMENSIONAL en la Clase 5 presentada por Productos Familia S.A. fue publicada bajo la publicación 1477 en la página 267 de la Gaceta de la Propiedad Industrial 614, sin que se presentaran oposiciones a la misma.

3. El 10 de septiembre de 2010, el Examinador Técnico 202062 de la

Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC) opinó que “a la fecha


no se encontró alguna forma similar sobre la cual la solicitud vulnere algún derecho de Propiedad Industrial”.

4. El 30 de septiembre de 2010, mediante Resolución 53775, la Directora de Signos

Distintivos de la SIC denegó de oficio el registro de la marca TRIDIMENSIONAL por carecer de distintividad.

5. El 3 de noviembre de 2010, Productos Familia S.A. interpuso recurso de reposición

y, en subsidio, de apelación, contra la Resolución 53775 de 30 de septiembre de 2010.

6. El 29 de noviembre de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la SIC dictó la

Resolución 66449, mediante la cual decidió el recurso de reposición presentado por Productos Familia S.A., confirmó la decisión contenida en la Resolución 53775 de 30 de septiembre de 2010 y concedió el recurso de apelación interpuesto de forma subsidiaria.

7. El 20 de enero de 2011, Productos Familia S.A. presentó argumentos y pruebas

complementarias al recurso de apelación interpuesto, sobre la distintividad de la marca TRIDIMENSIONAL, consistente en la forma característica y arbitraria de un envase, para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

8. El 31 de octubre de 2011, el Superintendente Delegado para la Propiedad

Industrial emitió la Resolución 61614, mediante la cual decidió el recurso de apelación presentado por Productos Familia S.A. y confirmó la Resolución 53775 de 30 de septiembre de 2010.

9. El 28 de marzo de 2012 de 2012, Productos Familia S.A. interpuso acción de

nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 53775 del 30 de septiembre de 2010 y 66449 del 29 de noviembre de 2010, dictadas por la Directora de Signos Distintivos de la SIC, demanda que fue admitida el 4 de junio de 2012.

10. El 5 de diciembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso

Administrativo del Consejo de Estado resolvió suspender el proceso para efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la demanda:

11. Productos Familia S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes

argumentos: − En los actos administrativos la SIC realizó una aplicación indebida del artículo

135 de la Decisión 486, por cuanto la marca TRIDIMENSIONAL solicitada no es la forma común, ni usual, ni necesaria de envase de los productos que con ella se pretenden identificar, esto es, productos de higiene íntima femenina de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

− La marca TRIDIMENSIONAL puede ser reconocida como un signo distintivo, y su distintividad ha sido reconocida para ser objeto de registro de Productos Familia S.A. Además, la forma característica y arbitraria del envase solicitado


a registro no está impuesta por la naturaleza o función propia del producto, sino que es el resultado de combinar una forma, líneas y gráficas caprichosas.

− Falta claridad en los motivos de los actos acusados, por lo que resulta

confuso identificar la forma como la SIC pretendió aplicar las causales de irregistrabilidad de los literales b) y c) del artículo 135, pues acepta que existen diferencias entre la marca solicitada y las formas usuales, sin describirlas ni relacionarlas entre sí en ningún momento en el expediente administrativo.

− La SIC violó por falta de aplicación el artículo 134 de la Decisión 486, al

denegar el registro de la marca TRIDIMENSIONAL solicitada, pues la misma cumplía con todos los requisitos de registrabilidad exigidos en dicha norma.

− El signo solicitado crea un concepto claramente memorable para los consumidores. La SIC señaló indebidamente que existe una incapacidad del signo solicitado para generar recordación y posicionamiento (top of mind).

4. Argumentos de la contestación a la demanda: 12. La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente:

− En el presente caso, se denegó el registro de marca tridimensional,

efectuando el examen de registrabilidad de la marca, donde se determinó que ésta carece de la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado y, por tanto, no resulta admisible su registro.

− La marca tridimensional solicitada por Productos Familia S.A. consiste en elementos cuyas características, forma y tamaño no representan ninguna particularidad o característica adicional que produzca en el consumidor una impresión sugestiva, de tal suerte que, no logra identificar el origen empresarial respecto de otras marcas pues no cuenta con ninguna particularidad que proporcione la distintividad que requiere para ser protegida como marca.

− Nótese como del examen visual de la marca requerida, en nada extrae el cumplimiento de la función principal que cumple la marca, esto es, diferenciar en el mercado los productos o servicios de otros de la misma clase internacional o similares, en especial frente a su origen empresarial, haciendo viable de esa manera la identificación particular por parte del consumidor, en especial, frente a su origen empresarial.

− No puede alegarse la existencia de vulneración o indebida aplicación de los postulados de la Decisión 486, como en este caso argumenta Productos Familia S.A., pues el signo cuyo registro se requiere carece de distintividad.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

13. La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada1, salvo la del artículo 134 por no resultar pertinente.

1 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…)


C. CUESTIONES A INTERPRETAR

1. Registrabilidad de marcas tridimensionales.

2. La irregistrabilidad de signos por consistir exclusivamente en formas usuales, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto. Los elementos de uso común o necesarios en la conformación de una marca tridimensional.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. REGISTRABILIDAD DE MARCAS TRIDIMENSIONALES.

14. Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves. Para el caso particular, el signo tridimensional en solicitud es el siguiente:

15. Sobre esta clase de signos, el Tribunal ha manifestado:

“(…) la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas (…).” (Proceso 33-IP-2005. Marca: “FORMA DE BOTELLA”, publicado en la Gaceta Oficial 1224 de 2 de agosto de 2005).

16. En la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 99-IP-2012, el Tribunal ha

hecho mención la normativa de la Decisión 486 referida al cuerpo tridimensional, tanto en la regulación de marcas como en la referente al diseño industrial2.

b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en

formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; (…)

2 La frontera entre los diseños industriales y las marcas tridimensionales se encuentra dada

por el objetivo que persigue una y otra figura. Una forma tridimensional se puede registrar como marca si persigue diferenciar claramente un producto de otros similares en el mercado, teniendo en cuenta su origen empresarial, es decir, ser distintivo. El diseño industrial persigue que el titular del diseño de manera exclusiva pueda incorporarlo en


En el artículo 113 cuando establece: “Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un

producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.

En el artículo 138 cuando establece: “La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina

nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:

(…)

b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”. (…)”.

En el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca. Con la finalidad de aclarar y diferenciar los conceptos de marca tridimensional y bidimensional, se hace necesario esclarecer qué se entiende por estas últimas. Las marcas bidimensionales no dan la idea de volumen y se representan en un plano de dos dimensiones. En tal sentido, las marcas denominativas, gráficas y mixtas se representan de una manera bidimensional.

17. Sobre las marcas bidimensionales, el Tribunal ha expresado lo siguiente:

“En principio, todo signo que se pretende registrar como marca debe ser susceptible de ser representado en un plano que responde a dos dimensiones: ancho y largo, aunque nada se opone a que se suministre la perspectiva gráfica para dar la idea de volumen; de todas maneras los signos gráficos solo constan de dos dimensiones (bidimensional) ya que no ocupan lugar en el espacio.” (Proceso 194-IP-2005. Marca: “TRIDIMENSIONAL EN FORMA DE BOTELLA, publicado en la Gaceta Oficial 1297 de 16 de febrero de 2006).

18. Por otro lado, las marcas tridimensionales tienen una gran importancia en el

mercado, ya que generan una gran recordación en el público consumidor y, en consecuencia, permite al consumidor diferenciar claramente los productos que desea adquirir. Además, la marca tridimensional tiene por objeto influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto.

19. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 23-IP-1998, expuso importantes criterios que permiten determinar si un signo tridimensional es

determinados productos, impidiendo que terceros lo exploten comercialmente, pero en esencia no persigue la identificación del producto por parte del consumidor. Además de lo anterior, el registro del diseño industrial se encuentra limitado en el tiempo (artículo 128 de la Decisión 486), mientras que el de la marca puede ser prorrogado indefinidamente. En consecuencia, un signo tridimensional se puede registrar simultáneamente como marca o como diseño industrial si cumple los requisitos para cada figura.


registrable como marca. Si bien la anterior providencia hace relación a normas de la Decisión 344, los criterios expuestos igualmente son aplicables en relación con la normativa estudiada. Los criterios son los siguientes:

“Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha de partirse del siguiente presupuesto fundamental: El principio general es que cualquier signo puede registrarse como marca; la excepción únicamente se encuentra representada por las causales de irregistrabilidad dispuestas expresamente por el legislador comunitario. En la medida en que éste no ha consagrado causal alguna en virtud de la cual los signos tridimensionales por ser tales no pueden acceder al registro y ante el carácter excepcional y restringido de las causales de irregistrabilidad, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad. Ahora bien , al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento en punto de cualquier otro signo, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si no son susceptibles de representación gráfica -cuestión esta última que sería de muy remota ocurrencia - , la oficina nacional competente tendrá que rechazar la solicitud que los contenga o, para el evento en que el registro se haya concedido, el juez nacional deberá, de oficio o a petición de parte, decretar su nulidad. Pero también debe advertirse que la presentación tridimensional no impide la aplicación de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, obviamente siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los supuestos de hecho previstos para la procedencia de cada causal (...)’. (Exp. de marca acta 161.077, noviembre 15 de 1934, P y M., 1934, pág. 731). (Breuer Moreno, Obra citada, pág. 129)”. (Proceso 23-IP-1998. MARCA TRIDIMENSIONAL: “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES”, publicado en la Gaceta Oficial 379 de 21 de octubre de 1998).

20. El etiquetado que lleva impreso el producto no hace parte de la forma externa a registrar como marca tridimensional, ya que esta clase de signos básicamente se compone de una forma con volumen, sin que pueda alegarse como factor de distintividad la etiqueta impresa.

21. Cuando la propia naturaleza de un producto exija para su comercialización de una forma determinada, el signo tridimensional constituido exclusivamente por la forma usual del producto estaría afectado por una causal de irregistrabilidad; en estos casos, para que dicho producto pueda ser reconocido como signo registrable debe ostentar una forma que no sólo tenga la capacidad de designar las características del producto, sino que el consumidor medio pudiera en su totalidad distinguirlo de otros que se comercializan en el mercado; al respecto hay que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para designar características de un producto o servicio no son registrables en razón a que la mención de las mismas deben estar a disposición de todos y no de alguien en particular.

22. La Sala Consultante deberá determinar si el signo solicitado es tridimensional y, en

este caso, si puede ser registrado como marca teniendo en cuenta si en su diseño existe distintividad total o de algunas de sus partes, por la inclusión de elementos


arbitrarios o especiales que provoquen una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos o diseños industriales.

23. En el presente caso, la SIC señaló que existe una incapacidad del signo solicitado

para generar recordación y posicionamiento (top of mind). Al respecto, la Sala Consultante deberá tomar en cuenta que los requisitos para el registro de marcas son los establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486. Por lo tanto, no se pueden exigir requisitos adicionales no establecidos en la normativa comunitaria, siendo que el top of mind mencionado no resulta ser un requisito de registrabilidad, ni tampoco la recordación y el posicionamiento son un requisito de distintividad.

2. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR CONSISTIR EXCLUSIVAMENTE EN

FORMAS USUALES O EN FORMAS IMPUESTAS POR LA NATURALEZA O LA FUNCIÓN DEL PRODUCTO. LOS ELEMENTOS DE USO COMÚN O NECESARIOS EN LA CONFORMACIÓN DE UNA MARCA TRIDIMENSIONAL.

24. La sociedad demandante argumentó que el signo solicitado posee elementos que le otorgan distintividad; afirma que dichos elementos lo alejan del concepto y formas tradicionales; por lo tanto, no está incurso en la causal del artículo 135 literal c), ya que no se compone por una forma usual de los productos. Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que el signo solicitado no presenta ninguna particularidad o característica adicional que produzca en el consumidor una impresión sugestiva, no logra identificar el origen empresarial que proporcione la distintividad que requiere para ser protegida. En consecuencia, el Tribunal abordará el tema de la irregistrabilidad de signos por consistir exclusivamente en formas usuales o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto. También se hará una referencia a los elementos de uso común o necesarios en la conformación de una marca tridimensional.

25. Para lo anterior, se seguirá la Interpretación Prejudicial de 4 de julio de 2012, expedida en el marco del Proceso 7-IP-2012:

“El literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus

envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; (…)”.

La norma trascrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en

formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios. Advierte el Tribunal que en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos.

Las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se

utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.


Otro tipo de formas son necesarias en relación con los productos, sus envases o envoltorios, es decir, que indefectiblemente deberán usarse en el mercado. Esta necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en: 1) formas impuestas por la naturaleza, y 2) formas impuestas por la función del producto.

Las formas impuestas por la naturaleza son aquellas que se desprenden de los

elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los sus elementos estructurales imponen su forma; no podría ser de otra manera salvo cierta mutación o manipulación externa.

Las formas impuestas por la función del producto son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional. Pensemos en la figura de una llanta, en un gancho para colgar ropa, de unos alicates, o de un lápiz. Las formas ordinarias de dichos productos están soportadas en relación con su función; nadie podría imaginar un lápiz sin esa forma delgada, larga, cilíndrica, y característica del lápiz, cuyo objetivo principal es la escritura manual. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios. El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario en una clase determinada puede no serlo así en otra; por ejemplo la forma de una pera puede no ser necesaria para las prendas de vestir. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común o necesario en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.3 Esto es muy importante porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”.

26. La Corte Consultante debe determinar si el signo tridimensional es una forma

común o necesaria en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: Corresponde a la Sala Consultante determinar si el signo

solicitado es tridimensional y, en este caso, si puede ser registrado como marca, teniendo en cuenta si en su diseño existe distintividad total o de algunas de sus partes por la inclusión de


elementos arbitrarios o especiales que provoquen una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos o diseños industriales.

En el presente caso, la SIC señaló que existe una incapacidad del

signo solicitado para generar recordación y posicionamiento (top of mind). Al respecto, la Sala Consultante deberá tomar en cuenta que los requisitos para el registro de marcas son los establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486. Por lo tanto, no se pueden exigir requisitos adicionales no establecidos en la normativa comunitaria, siendo que el top of mind mencionado no resulta ser un requisito de registrabilidad, ni tampoco la recordación y el posicionamiento son un requisito de distintividad.

SEGUNDO: La Corte Consultante debe determinar si el signo tridimensional es

una forma común o necesaria en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente


Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA


De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

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