Propiedad Intelectual Transferencia Tecnológica en Emprendimientos

Horacio González Z. Subdirección de Transferencia de Conocimiento

Instituto Nacional de Propiedad Industrial

ALSTER LEGAL Santiago, 14 de Diciembre de 2017

Contenidos

Repaso Propiedad Intelectual e Industrial

PAUSA

Transferencia Tecnológica y Proyectos de Emprendimiento

(rol de la propiedad intelectual en esos procesos)

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INAPI

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Organismo encargado de la administración y

atención de los servicios de la propiedad industrial en Chile.

Le corresponde, asimismo, promover la protección que brinda la propiedad industrial y difundir el acervo tecnológico y la información de que dispone.

¿Qué es la Propiedad Intelectual?

«Los derechos de propiedad intelectual son aquéllos que se confieren a las personas sobre las

creaciones de su mente. Suelen dar al creador derechos exclusivos sobre la utilización

de su obra por un plazo determinado».

Organización Mundial de Comercio (OMC), 2008

¿Pueden identificar Propiedad Intelectual en este escritorio?

Propiedad Intelectual

Pantalla LCD

Soporte Pantalla

Teclado Mouse

Teléfono Calendario

CPU Cable USB

Software

PROPIEDAD INTELECTUAL

Propiedad Industrial

Patentes

Invención

Modelo Utilidad

Esquemas Circuitos

Integrados

Secreto Industrial

Indicaciones Geográficas y

Origen

Diseños y Dibujos Industriales

Marcas

Derechos Autor

Variedades Vegetales

Propiedad Intelectual en Chile

Creaciones de la mente humana

Normas de protección que se otorgan a autores, artistas y otros creadores respecto de sus obras originales y únicas,

susceptibles de ser reproducidas por cualquier

medio.

Dura toda la vida del autor y 70 años después de su muerte

No protege las ideas, sino que su expresión (creación

de la obra)

Al expresarse por algún medio, obtiene protección automática

y es universal

Distingue entre derechos morales y patrimoniales

¿Qué es el derecho de autor?

Literario

DOMINIOS

Artístico

Científico

Software como Derecho de Autor

• Se encargan a uno o más autores y su forma de expresión final solo puede ser ejecutadas directamente por el computador.

• Como estas instrucciones se expresan de forma escrita, en una secuencia de códigos computacionales, existe la línea de pensamiento jurídico que lo considera como una obra literaria; es decir, derecho de autor.

• Este es el enfoque predominante en los tratados internacionales. Artículo 4 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT); el artículo 10 del Acuerdo sobre los

ADPIC de la Organización Mundial del Comercio; y el artículo 1 de la Directiva (91/250/CEE) del Consejo Europeo.

Software como Derecho de Autor

Uno o más autores

Expresión final es ejecutada por computador

Instrucciones “escritas” en una secuencia de códigos es entendida como obra literaria

Derecho de Autor en Software

• Autoría de programas y códigos computacionales puede ser realizada por persona natural o jurídica. Protección de 70 años desde la publicación de la obra. No protege la funcionalidad del software. Solo su autoría

y expresión original.

• Distintos tipos de licencia (contratos de uso): Property Software (licencias, código

cerrado y pagado). Software Libre (reconoce derecho autor

en su uso, código abierto y gratis). Debian de Free Software Foundation (1985). Proyecto GNU (SO Unix Like, 1983). Creative Commons.

Diseño Modelos Negocios

¿Qué es la Propiedad Industrial?

Derecho exclusivo de propiedad que otorga el Estado para usar o explotar creaciones

en el ámbito industrial y/o comercial.

Principios del Derecho de Propiedad Industrial

Territorialidad Exclusividad

Duración Limitada Publicación

Herramientas de protección Propiedad Industrial

Patente de Invención

Patente de Modelo de Utilidad

Patente de Diseño o Dibujo Industrial

Patente de Esquema de trazados o topografías de circuitos integrados

Marcas Comerciales

Indicaciones Geográficas

Secreto comercial / industrial

¿Qué es una patente de invención?

Novedad Universal

Nivel inventivo

Aplicación industrial

Vigencia 20 años desde la fecha de presentación

Patente Invención Chilena

Patente

Derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de

una invención.

Invención

Toda solución a un problema de la técnica que origine un

quehacer industrial. Método para producir calor mediante un

ventilador montado en un tractor de aplicación agrícola.

Solicitada el 27 de Noviembre de 1996.

Máquina de Control de Heladas (Lazo FCM)

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=LIHA5gNvyXQ

Novedad Universal

Aplicación industrial

Vigencia 10 años desde la fecha de presentación

Diseños y Dibujos Industriales

Vigencia 10 años desde la fecha de presentación

Objeto 3D Objeto 2D

Novedad Universal

Aspectos estéticos y ornamentales

Nivel Inventivo

Novedad Aplicación Industrial

Duración

Patente de invención

20 años desde solicitud

Modelo de utilidad

10 años desde solicitud

Diseño industrial

10 años desde solicitud

Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT)

Este tratado permite solicitar simultáneamente en 148 países la protección de una invención por patente de invención/modelo de utilidad mediante la presentación de una única solicitud.

¿Dónde desea patentar?

Identificar mercados e industrias donde la tecnología sea relevante.

¡ALERTA!

• Se estima en 120 millones de patentes acumuladas a nivel mundial, que forman parte del estado del arte o la técnica.

• Se debe agregar las tecnologías no protegidas en publicaciones y otros medios.

• Entonces, existe un alto riesgo que su invención no sea nueva o no tenga nivel inventivo (por combinación de referencias). – También se puede caer en riesgo inconsciente de copiar.

• Importancia de búsqueda de estado de la técnica.

Secreto Comercial

• No se hace público el «invento» o la forma de reproducirlo.

• No tiene límite temporal o territorial.

• No involucra registro.

• Tiene efecto inmediato.

• No tiene protección frente a la imitación.

Una marca es un signo o denominación distintiva que permite identificar y diferenciar los productos

o servicios entre una empresa y otra, evitando

la confusión en el mercado.

Marcas Comerciales

Marcas Comerciales

Protección jurídica territorial

Garantiza derecho exclusivo y excluyente

10 años renovables indefinidamente

¿Es obligación adquirir derechos de propiedad industrial?

• Absolutamente voluntario.

• Al solicitarlos, el titular debe cumplir con requisitos de registro establecidos en la ley.

• Contar con derechos permite ejercer acciones civiles y penales contra infractores, establecidas por ley.

Acciones de observancia las realiza el titular del derecho.

¿Qué tienen en común estos lugares y la propiedad intelectual?

Ingresos de Apple por Producto Miles de Millones U$

Fuente: Estimación Business Insider 2014

Ingresos totales sobre $ 100 mil millones dólares

al año.

Caso Apple: Fuerte inversión I+D

y protección de la Propiedad Intelectual

Los derechos de propiedad intelectual no son excluyentes entre sí, por tanto, un mismo producto puede

ser protegido por distintos derechos.

DISEÑO INDUSTRIAL

Diseño estético

PATENTES

Características técnicas

SECRETO INDUSTRIAL

Diseño, construcción e implementación del Software

DERECHOS DE AUTOR

Software y aplicaciones

MARCA

Denominación y

signo distintivo

DISEÑO INDUSTRIAL MARCA COMERCIAL

PATENTE DE INVENCIÓN

Uso comprensivo de la Propiedad Industrial

McDonald´s es una de las marcas más reconocidas del mundo.

Modelo de Franquicia -Proveedores -Logística y Operación -Administración Financiera -Marketing -Calidad

Presencia en más de 120 países.

Propiedad Intelectual dentro del Modelo de Negocio

Propiedad Industrial en Proyectos de Emprendimiento

Transferencia Tecnológica

Entrega de información tecnológica desde el propietario hacia un tercero que la requiera (sociedad).

Información CyT

Sector Productivo

Sociedad

Inversión I+D Transferencia

Nuevos Productos y

Servicios

Invención

Caminos de la Transferencia Tecnológica

Solución a un problema técnico

Análisis

Novedad Nivel Inventivo

Aplicación Industrial

Propiedad Industrial

Herramientas de Protección

Transferencia Tecnológica

Cesión

Licenciamiento

Emprendimiento Patentes

Marcas

Secretos Derecho Autor

Portafolio PI

Acuerdos de Confidencialidad

• Complejidades del tratamiento de información requiere un contrato que regule las condiciones entre una persona que divulga información confidencial y otra quien recibe esa información.

Ver ejemplos de cláusulas en INAPI http://www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/w3-article-1598.html

Información A

Información pública contenida en la

divulgación, requerida para

solicitar Propiedad Industrial

Know how o Secretos no contenidos en

divulgación Propiedad Industrial

Acuerdos de Confidencialidad

No es conveniente divulgar información B, pues constituye

un secreto industrial.

Información B

tiempo

CL

Documentación pública de patentes y otros

Solicitud

Fecha de primera presentación

ESTADO DE LA TÉCNICA UNIVERSAL Si revelo información antes de la solicitud, estoy divulgando antecedentes que pueden eliminar el principio de novedad.

Fechas de publicación

Principio de Novedad

Acuerdos de Confidencialidad

Cesión

• Transferir la titularidad de la propiedad intelectual de una persona (cedente) a otra (cesionario).

• Se trata de una enajenación permanente de la titularidad. – El antiguo titular ya no tiene derechos sobre la PI.

• Considera generalmente una transacción económica por la propiedad de la patente desde el cedente al cesionario. – En algunos casos, también puede efectuarse mediante una

donación.

Fuente: OMPI (2004)

Licenciamiento

• Es una forma de comercializar nuevas tecnologías.

• Se materializa a través de un contrato donde un tercero recibe el derecho de un bien intelectual (por ej: invento) para su copia, distribución o modificación (explotación comercial).

• Estipula acuerdos y derechos.

Resultados

Creativos Análisis Inicial Protección PI

Búsqueda de interesados

Licenciamiento

Fuente: Uniquest, UQ

Unión de habilidades: Crear y Explotar PI

Vendedor Comprador

Know-how Tecnología Protegida

Capacidad de Explotación

Fuente: OMPI (2004)

licenciante licenciatario

Neg

oci

ació

n

Sub-Licenciamiento

Titular

Licenciatario A

Licenciatario B

Problemas del Licenciamiento

• Es difícil convencer a una empresa de asumir el riesgo que significa el desarrollo e introducción de un nuevo producto, basado en un conocimiento tecnológico “distinto”.

• Es ahí donde el titular de la PI debe considerar crear su empresa propia (emprendimiento) para efectuar la transferencia.

Transferencia Tecnológica

Propiedad Intelectual

Invención

Solución a un problema técnico

Formas de Protección

Cesión

Licenciamiento

Emprendimiento

Prop. Industrial Derecho exclusivo en país(es), por lo que

sirve para competir con ventaja(s) durante un

período, en un negocio tecnológico.

Propiedad Intelectual Ayuda a cruzar valle

Activo crucial para generar salida

Fuente: Adaptado Cardullo, 1999

Rol Propiedad Intelectual en Emprendimiento

Estrategia de Salida

• Adquisición por una compañía más grande o con interés estratégico por la tecnología protegida (portafolio PI).

• Fusión con otra empresa.

• Venta de participación del negocio a nuevos inversionistas.

• Salida a la bolsa. – Nunca ha ocurrido en Chile. En EE.UU. hay una docena de casos al año.

Patentes Whatsapp

Revisar http://www.freepatentsonline.com/result.html?sort=relevance&srch=top&query_txt=an%2Fwhatsapp&submit=&patents=on https://patents.google.com/?assignee=whatsapp

Compañía posee un portafolio de 29

patentes.

Facebook compró empresa en 2014 por U$ 19 mil millones.

Una de las claves es separar roles y traspasar PI a los participantes

Fuente: Adaptado Cardullo, 1999

Entrada Mercado

Tiempo Años

$

-5 5

INVENTOR

Recursos y capital

Análisis

Protección PI

Resultados

EMPRENDEDOR

Valle de la Muerte

Retorno Inversión

¿Beneficio?

Propiedad de la PI siempre debe estar definida para así ser gestionada por cada actor

Valor económico

Permite al titular o dueño de una PI, convertir su idea o creación en un

activo transable, que es parte de la valorización de una empresa u

organización.

¿Qué busca el inversionista en proyectos de innovación?

Ingresos potencialmente altos (tecnología disruptiva).

Velocidad del retorno a la inversión (ROI x4 en 5 años).

Cohesión equipo.

Sentido y lógica estratégica.

Protección de la idea. ¿En qué monopolio estoy invirtiendo? ¿Lo puedo defender

técnica, comercial y legalmente?

¿Dónde? ¿Bajo qué forma de protección? ¿Por cuánto tiempo?

¡Existen empresas que sin vender nada ya tienen valor!

¡Es la propiedad intelectual!

Google Maps

• Año 2002

• Emprendimiento ”Where 2 Technologies”

• Dos hermanos daneses (Lars y Jens Rasmussen), en Sydney.

• Programación en C++ y visualización web (en vez de descarga).

• 2004 adquiridos por Google

• 2005 Google también compró Keyhole (firma de visualización geoespacial) y ZipDash (análisis de tráfico en tiempo real).

• 2013 Google adquirió Waze.

¿Por qué?

¿El mayor negocio del mundo? V

alo

r To

tal M

illo

nes

U$

4000

50000

U$ 2.700

U$ 51.000

Productos

U$ 3.300

Propiedad Intelectual es Riqueza

• Valor de activos intangibles en la economía de EE.UU. se estimó en U$ 14,5 billones de dólares en 2011.

Acciones de INAPI que apoyan transferencia tecnológica

18 herramientas disponibles

www.inapiconecta.cl

Conclusiones

Definir Estrategia de la propiedad Intelectual ¡Y gestionarla! Definir activos Formas de protección Territorio(s) Tratamiento de información Identificar competidores y complementariedades (Sub) Licenciamientos Coherencia con Modelo de Negocios Dedicar área con su presupuesto

Horacio González Z hgonzalez@inapi.cl

Gracias