La marca como objeto de propiedad: licencia, cesión

Tema 1.- Derecho de propiedadTema 1.- Derecho de propiedad

• La solicitud de marca y la marca como objeto del derecho de propiedad. • Cesión de la marca: requisitos para su inscripción en el registro. • La licencia de marca: concepto, clases y presunciones legales. • Requisitos para la inscripción en el registro.

Introducción

Marcas

Patentes

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Introducción

Marcas

Patentes

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CotitularidadHipoteca mobiliaria

EmbargosCesiónLicencia

Tema 1: Derecho de propiedad

Objetos del derecho de propiedad Objetos del derecho de propiedad (Art. 46,47, 48, 49 y 50 LM)(Art. 46,47, 48, 49 y 50 LM)

• Tanto la solicitud de una marca como la marca ya concedida pueden ser objeto de negocios jurídicos.

• Es posible que:– La marca pertenezca a varias personas (cotitularidad)– Se puede “vender” (cesión o cambio de titularidad)– Se puede alquilar (licencia)– Hipotecar, dar en garantía, opciones de compra, embargos,

etc.

Ver Art. 46 LM y siguientes

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Principios fundamentalesPrincipios fundamentales

• Desconexión de la marca con la empresa

• Alcance– Total– Parcial

• Se pueden transmitir cualquiera de los derechos exclusivos (usar en publicidad, importar, exportar, ofrecer en el comercio, almacenar, etc.)

• Clases, productos dentro de una clase• Territorio

• Es necesaria la inscripción– Para que cause efecto frente a terceros de buena fe– Se ordena la inscripción de acuerdo con la fecha de

presentación

Ver Art. 34 LM. Derechos conferidos por la marca.

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Concepto de CotitularidadConcepto de Cotitularidad

(ART. 46 LM)(ART. 46 LM)

• La marca o su solicitud podrá pertenecer pro indiviso a varias personas.

• Origen de la cotitularidad– ORIGINARIA cuando varias personas han solicitado

conjuntamente la marca y, una vez concedida, pasan todos a ser cotitulares

– DERIVADA: por herencia

• La comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en este apartado y en último término por las normas del Derecho común sobre la comunidad de bienes. Art. 46.1 LM

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Ver Art. 46 LM

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Regulación de la ComunidadRegulación de la Comunidad

(ART. 46 LM)(ART. 46 LM)

1. La concesión de licencias y el uso independiente de la marca por cada partícipe serán acordados conforme a lo dispuesto en el artículo 398 del Código Civil.

2. Cada partícipe podrá por sí solo ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa de la marca común debiendo notificarlo a los demás comuneros para que éstos puedan sumarse a la acción y contribuir al pago de los gastos.

3. Cada partícipe podrá disponer de la parte que le corresponda debiendo notificarlo a los demás comuneros quienes podrán ejercer el derecho de tanteo o de retracto: el de tanteo en el plazo de un mes desde que fueron notificados y el de retracto, en el mismo plazo, desde la publicación de la inscripción de la cesión en el Registro de Marcas.

4. La oposición injustificada de un partícipe al uso de la marca de suerte que pudiera dar lugar a una declaración de caducidad, se considerará como una renuncia al derecho.

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Ver Art. 46 LM Ver Art. 398 CC

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Hipoteca mobiliaria Hipoteca mobiliaria (Art. 46.2 LM)(Art. 46.2 LM)

• La hipoteca se regirá por sus disposiciones específicas y se inscribirá en la Sección Cuarta del Registro de Bienes Muebles, con notificación de dicha inscripción a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas. – Ambos registros (Marcas e Hipotecas) están comunicados

para anotar simultáneamente gravámenes sobre marcas

• Se regula por– Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y

prenda sin desplazamiento de posesión. Artículos 45 a 51

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Ver Ley Hipoteca Mobiliaria

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Embargos Embargos (Art. 46.2)(Art. 46.2)

• Una marca puede ser objeto de ”embargo u otras medidas que resulten del procedimiento de ejecución, para todos o una parte de los productos o servicios para los cuales esté solicitada o registrada la marca”

• Principios– Independencia de la empresa– Surte efectos desde que se inscribe en el registro y se publica

en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI).

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Cesión de marca Cesión de marca (Art. 47 LM)(Art. 47 LM)

• Cesión prácticamente libre de la empresa a nivel comunitario– Tan sólo se imponen medidas para proteger a los consumidores– Derecho comparado

• Alemania: transmisión con la empresa• Francia: cesión libre• Reino Unido diversas medidas de defensa de los consumidores

• Medidas para proteger a los consumidores1. Conexión entre la marca y la empresa (Art. 47.1 LM)

• La transmisión de una empresa en su totalidad implica la transmisión de sus marcas, salvo pacto en contrario o que se desprenda claramente de las circunstancias del caso.

2. Control administrativo de la cesión. (Art. 47.2 LM)• Denegación si se dedujera de forma manifiesta que debido a esa

transmisión la marca podría inducir al público a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o de los servicios

• El adquirente puede aceptar limitar la solicitud o el registro de la marca a productos o servicios para los cuales no resulte engañosa

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Solicitud modificaciones de derechos Solicitud modificaciones de derechos (Art. 49 LM y Art. 30 a 35 del RLM)(Art. 49 LM y Art. 30 a 35 del RLM)

1. Impreso de Solicitud

2. Documentación acreditativa de la cesión (modificado por el TLT 1999), que puede ser una de estas opciones:a. Copia auténtica del contrato o bien copia simple del mismo con

legitimación de firmas efectuada por notario o por otra autoridad pública competente.

b. Extracto del contrato en el que conste por testimonio notarial o de otra autoridad pública competente que el extracto es conforme con el contrato original.

c. Certificado o documento de transferencia firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario, ajustado al modelo que se establezca

3. Justificante del pago de tasas– Inscripción de cesiones, licencias u otros derechos reales y opciones

de compra 31,80 €– Inscripción del cambio de nombre del titular 15,90 €

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Ver Art. 11 TLT – Cambio de titularidad

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Inscripción de las modificaciones de Inscripción de las modificaciones de derechos derechos

(Art. 50 LM y Art. 30 a 35 del RLM)(Art. 50 LM y Art. 30 a 35 del RLM)

• Recepción• Examen en la OEPM de la

documentación presentada– 1 mes para contestar el suspenso

• La OEPM califica la legalidad, validez y eficacia de los actos que hayan de inscribirse– 1 mes para contestar el suspenso– Si duda de la veracidad de algún

aspecto, la OEPM puede pedir la aportación de pruebas que acrediten la veracidad de esas indicaciones

• La OEPM resuelve la solicitud de inscripción– Concediendo o denegando– Total o parcialmente– En caso de denegación, se

expondrán sucintamente las causas

– Publicación en el BOPI

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Recepción

Examen documentación

Examen de la legalidad, validez y eficacia

Contestación en 1 mes

Concesión de la inscripción

Publicación en el BOPI

Contestación en 1 mes

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¿En que consiste una licencia de una ¿En que consiste una licencia de una marca?marca?

• Objeto:

– Autorizar la utilización de su signo registrado a través de una licencia

– Forma que tiene el titular de extender los territorios en los que explotar su marca mediante una licencia de fabricación o de comercialización de los productos o servicios amparados por la marca

Licenciante Licenciatario

Licensor Licensee

Derechos

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Definición de la licenciaDefinición de la licencia

• Contrato oneroso en virtud del cual el titular registral de la marca cede a un tercero la utilización de la misma para todos o una parte de los productos o servicios, normalmente a cambio de un contraprestación económica.

• La licencia de marca no implica una transferencia de la titularidad. La propiedad sigue perteneciendo al licenciante

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Son habituales los controles de calidadSon habituales los controles de calidad

• Se establece en el contrato una relación estrecha entre licenciante y licenciatario

• El licenciante controla la calidad del producto para no perder prestigio

• Se establece en el contrato una relación estrecha entre licenciante y licenciatario

• El licenciante controla la calidad del producto para no perder prestigio

DiferenciarDiferenciar IdentificaciónIdentificación Control de CalidadControl de Calidad

• Mediante la diferenciación se identifica el origen, fabricante haciendo referencia implícita a la calidad e imagen de la empresa

• Mediante la diferenciación se identifica el origen, fabricante haciendo referencia implícita a la calidad e imagen de la empresa

• La función principal de una marca consiste en diferenciar los productos o servicios de una empresa en el mercado

• La función principal de una marca consiste en diferenciar los productos o servicios de una empresa en el mercado

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Clases de licenciasClases de licencias

(Art. 48 LM)(Art. 48 LM)

• Objeto– Marca registrada– Solicitud

• ver Art. 114.2 LP sobre mala fe en contratos de licencia de solicitudes

• Exclusividad

• Ámbito territorial

• Duración

• Contenido– Todos los productos o servicios / Una parte de los productos o servicios– Ofrecimiento de productos, comercialización, almacenamiento– Importación o exportación– Publicidad– Uso en redes telemáticas– Poner la marca en envases o embalajes

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Inscripción de un contrato de licenciaInscripción de un contrato de licencia(Art. 48 LM)(Art. 48 LM)

• Los requisitos son “mutatis mutandi” los de la inscripción de la cesión de una marca

• Hay que especificar– Si es licencia exclusiva o no exclusiva– Total o parcial– Limitada o ilimitada– Temporal o indefinida

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Presunciones legales en un contrato de Presunciones legales en un contrato de licencia licencia

(Art. 48 LM)(Art. 48 LM)

1. Clase de licencia– El licenciatario podrá usar la licencia durante toda la vida del derecho

(incluidas las renovaciones) en todos los productos y servicios amparados por la marca

2. Carácter no exclusivo

3. Prohibición de transmisiones ulteriores

4. Control de la marca por el licenciante– Los derechos conferidos por el registro de la marca o por su solicitud

podrán ser ejercitados frente a cualquier licenciatario que viole alguna de las disposiciones del contrato de licencia relativas a su duración, a la forma protegida por el registro, a la naturaleza de los productos o servicios, al territorio en el cual pueda ponerse la marca o a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario.

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