La declaración de invención · Gestión de Activos Intangibles Una gestión eficiente de los...

2º Taller de Valorización de la Investigación

10-11 de Septiembre 2014

Buenos Aires

ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA DE LA GESTIÓN DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

2.3. La elaboración de una estrategia de protección de los resultados de investigación


Activos de una ORGANIZACION

Activos tangibles (edificios, maquinarias,

fábricas…)

Activos intangibles (know-how, recursos humanos, patentes,

relaciones empresariales,

marcas…)

Importancia de los Activos Intangibles


Los Activos Intangibles

En sentido amplio, los Activos Intangibles o Capital Intelectual se define como el conjunto de activos inmateriales de tipo organizativo de una empresa

“Derechos susceptibles de valoración económica, identificables, medibles y con capacidad de aportar beneficios futuros” si los definimos desde el punto de vista contable



• Los Activos Intangibles tienen un importantísimo valor en sí mismos por la función fundamental que desempeñan para el éxito del negocio.

• Pueden llegar a suponer el 80% del valor de una empresa en operaciones de compra-venta


Para qué identificar los activos intangibles

• Pueden ser objeto de comercio , ej.

licencias, franquicias, venta, hipoteca mobiliaria, etc.

• Pueden alimentar al plan estratégico de la empresa incluyendo propuestas de diversificación y control


Para qué identificar los activos intangibles

• Proporcionan prestigio y pueden utilizarse como herramienta de marketing

• Permiten disuadir a la competencia y, en algunos casos, como son los títulos de Propiedad Intelectual e Industrial, proporcionan medios para impedir la competencia


Gestión de Activos Intangibles

Una gestión eficiente de los activos intangibles incluye:

• Identificación sistemática de “lo que tenemos” • Documentar los intangibles (foto, escrito,

registro, grabación…) • Selección de los mecanismos de protección

más adecuados en cada caso:

- Mecanismos legales - Mecanismos de control interno • Gestión operativa del sistema de protección


Inventario de Activos Intangibles

• Documento imprescindible y dinámico que evoluciona junto con el negocio y que se revisa y actualiza periódicamente

• Puede utilizarse como entrada de posibles asientos contables y como anexo al plan de negocio, al plan de marketing u otros documentos estratégicos


Inventario de Activos Intangibles

Adquisición de activos de PI

Fusiones y adquisiciones

Concesión de licencias

Garantías

Hacer valer sus derechos

Reducción de costes


Los Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual

Una de las posibles acciones de

protección en función del tipo y contexto del

activo intangible

Derechos de Propiedad Industrial

e Intelectual


Propiedad Industrial e Intelectual


Introducción

Fuente: Instrucciones para la realización del Inventario de Activos Intangibles, 2012. OEPM


Introducción

La propiedad industrial e intelectual es un conjunto de derechos exclusivos que protegen

• la actividad innovadora manifestada en nuevos productos, nuevos procedimientos o nuevos diseños

• la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado


Sistemas de protección de la propiedad industrial e intelectual

• Propiedad Intelectual (el derecho de autor) Incluye Obras literarias y artísticas, películas, obras de arte, etc ; y derechos conexos • Propiedad Industrial Patentes y modelos de utilidad Marcas y nombres comerciales Indicaciones geográficas Diseños industriales 2º Taller de Valorización de la Investigación

Diseños industriales: diseño del teclado,

pantalla, cargador..

Nombre comercial: Apple

Marca: Iphone

Patentes: Pantalla táctil, sistema de desbloqueo…(innovaciones técnicas)

Propiedad Industrial e Intelectual: tonos y melodías


Sistemas de protección de la propiedad industrial e intelectual

Derechos de

autor

Obras creativas o artísticas

originales

Marcas Identificación distintiva de

productos o servicios Uso y/o registro

Diseños

registrados Registro*

Patentes Nuevas invenciones Solicitud y examen

Existen

automáticamente

Secretos

comerciales

Apariencia externa

Información valiosa no

conocida por el público

Esfuerzos razonables

para mantener el

secreto


Mecanismos de protección de la propiedad industrial e intelectual


Mecanismos de PI

• Patentes y modelos de utilidad: Una patente

es un derecho exclusivo concedido a una invención, es decir, un producto o procedimiento que aporta, en general, una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica a un problema


Mecanismos de PI

• Marcas y nombres comerciales: signos distintivos que se utilizan para diferenciar productos y servicios idénticos o similares ofrecidos por distintos productores o proveedores de servicios

• Indicaciones geográficas: un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y poseen cualidades o una reputación derivadas específicamente de su lugar de origen


Mecanismos de PI

Diseños industriales: Un diseño industrial es el aspecto ornamental o estético de un artículo

Obtenciones vegetales: La protección de las variedades vegetales, también llamada el "derecho de obtentor" es una forma de derecho de propiedad intelectual que se concede al obtentor de una nueva variedad vegetal

Otros: software


El caso del software o invenciones implementadas en ordenador

• En el ordenamiento jurídico español el software

es objeto de protección por derechos de autor

• Para que el software sea susceptible de protección mediante patente es necesario que el programa sea capaz de producir en el aparato cuando se ejecuta un efecto técnico adicional que va más allá de la mera interoperabilidad (hardware-software)


Software

Ejemplo de invenciones implementadas por ordenador

• software que controla un proceso industrial

• método de encriptación de información para seguridad de datos

• un procesador de alta velocidad y su método de utilización

• procedimiento para transacciones seguras de activos financieros

• …


El Secreto Industrial


Secreto Industrial

• Consiste en una obligación jurídica de

determinadas personas involucradas en la innovación que se pretende proteger

• La protección mediante secreto es aplicable a

todas las tecnologías sin restricción • Si se pierde el carácter de secreto, no hay

defensa frente a la explotación por terceros


Secreto Industrial

Relaciones de secreto más habituales:

• Relaciones con los empleados: obligación para los empleados derivada del contrato de trabajo

• Relación con terceros no empleados: si la tecnología no está protegida, antes de mostrarla a terceros firmar acuerdo de secreto ó confidencialidad.


Patente

Monopolio que otorga un Estado

Restringido en el ámbito territorial

Restringido en duración

Para la explotación comercial de una invención: producto, dispositivo,

procedimiento, aplicación de un producto.


Patentes

Requisitos de patentabilidad

Según la legislación son objeto de protección por patente

las invenciones nuevas

que impliquen una actividad inventiva

y sean susceptibles de aplicación industrial …


Patentes

Actividad inventiva


Divulgado

Estado de la

técnica Ámbito de lo

obvio: dentro de la

habilidad del

experto en la

materia Invención

No se consideran invenciones

• Los descubrimientos, teorías científicas y

métodos matemáticos

• Obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas

• Planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales, así como programas de computación

• Las formas de presentar informaciones


No se consideran invenciones

• No se considerarán como invenciones susceptibles de aplicación industrial los métodos de diagnóstico, tratamiento quirúrgico o terapéutico aplicados al cuerpo humano o animal.

• En Europa: Esta disposición no será aplicable a los productos, especialmente a las sustancias o composiciones ni a las invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos.

Limitaciones patentabilidad

En España y Europa no podrán ser objeto de patente (I):

• secuencias sin una función conocida (por ejemplo: etiquetas de secuencia expresa (EST) resultantes de la secuenciación automática)

• animales modificados genéticamente que sufren pero no relacionados con ningún beneficio médico significativo.

Limitaciones patentabilidad

• variedades vegetales (ya protegidas en virtud del Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV)

• variedades animales

• embriones humanos

• procedimientos que incluyen forzosamente la utilización y destrucción de embriones humanos

• células germinales humanas (esperma, oocitos)

• híbridos de humanos y animales

… y sí se puede patentar

• genes y moléculas de ácidos nucleicos (genes relacionados con enfermedades para el diagnóstico)

• proteínas (insulina, eritropoyetina para terapia)

• enzimas (proteasas para polvos de lavado, enzimas de deterioro de la celulosa para la producción de biocombustibles)

• anticuerpos (para el tratamiento del cáncer, tests de embarazo, o diagnósticos)

… y sí se puede patentar

• virus y secuencias de virus (el virus de la hepatitis C y del VIH para el análisis de sangre y el desarrollo de vacunas y terapias)

• células (células madre hematopoyéticas para el tratamiento de la leucemia)

• microorganismos (bacterias para la purificación biológica, levadura para la producción de comida)

• plantas (semillas de soja resistentes a los herbicidas)

• animales (modelos para la investigación tales como el “oncorratón”)

Patentes

Algunas curiosidades: Las 25 patentes más

extrañas del mundo http://www.youtube.com/watch?v=AbgnHmYUrHE


http://www.youtube.com/watch?v=AbgnHmYUrHE



Patentes

Criterios para decidir el tipo de protección de una innovación de tipo técnico.

Fuente: Instrucciones para la realización de un inventario de activos intangibles. OEPM (2012)


Oficina Española de Patentes y Marcas


Ciclo de vida de una patente

1. Fecha de prioridad 2. Solicitud PCT o directa país a país

3. Publicación

4. Inicio fases nacionales o europea

5. Concesión de patentes nacionales

6. Fin de la vida de la patente

0 meses 12 meses 18 meses 30 meses 20 años

Año de prioridad

Decisión de extensión internacional!

A partir de este momento ya se puede publicar!

Decisión entrada en fases nacional si se ha

hecho PCT COSTES!


Periodo de gracia

Ningún país del territorio de la patente

europea lo tiene en vigor

Vigente algunos países como Argentina, Japón, México, Canadá, Australia

Hasta este año también estaba vigente en EEUU

Matiza el requisito de novedad al convertir en inocua la divulgación previa (6 o 12 meses) de los inventores.


Patentes: Internacionalización

Internacionalización de las patentes


Necesidad de Internacionalización

• En una economía global las empresas tienen una creciente necesidad de obtener, para una misma invención, protección a través de patentes en diferentes países

• Dado su carácter territorial, proporcionan protección en el país en el que se encuentran registradas, habrá de considerarse la exploración de las diferentes vías de protección internacional



Para proteger una invención fuera de de España existen diversas posibilidades y el solicitante debe valorar cual es la opción que más le interesa en función de distintos criterios

• la localización geográfica donde quiere la

protección • el idioma en el que se va a realizar la

tramitación • el coste que es capaz de asumir • los plazos en los que quiere obtener la

patente.



Internacionalización de las patentes de empresas españolas

• Según la OCDE, las empresas españolas tienden a proteger cada vez más sus invenciones internacionalmente, utilizando especialmente como procedimientos de protección la vía PCT y la vía de la patente Europea (EPO).


Tratados Internacionales

• Convenio de la Unión de Paris (CUP) 20 de marzo de 1883

• El Acuerdo TRIP´s (Acuerdos ADPIC - 15 abril de 1994)

• El Tratado sobre el derecho de marcas TLT (27 de octubre de 1994)

• El Tratado de Singapur (27 de marzo de 2006). En España en vigor desde 18 mayo de 2009)

• Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (19 de junio de 1970)

• Convenio de Patente Europea (5 de octubre de 1973)



Las posibilidades para internacionalización son:

• La vía Europea • La vía PCT • La vía nacional /regional


Internacionalización

Organizaciones competentes

• NACIONAL: OEPM También otras oficinas nacionales USPTO, JPO… www.oepm.es

• INTERNACIONAL: OMPI www.wipo.int www.epo.org • COMUNITARIO: OAMI http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.es.do


http://www.oepm.es

http://www.wipo.int

http://www.epo.org

http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.es.do

http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.es.do

Internacionalización

Los organismos públicos de gestión de los derechos de Propiedad Industriales asumen dos funciones

• organismos de registro

• organismos de prestación de servicios


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Patente Europea

Patente tramitada por la Oficina Europea de Patentes en virtud del CPE [Convenio de Patentes Europeas]

permite al inventor, mediante una única solicitud de patente depositada en dicha oficina obtener protección en todos y cada uno de los países miembros del convenio que hayan sido designados por él



Patente Europea • Depósito de una única solicitud

• Se otorga una única concesión que podrá ser

validada en los mercados en los que tenga interés

• Se adquiere derecho de patente nacional en cada uno de los países previamente designados donde se valide

• Desventaja para España: idioma y

jurisprudencia


Solicitud de Patente Europea

Fuente: Guía de PII (CEIM)



Patente Unitaria

Diciembre 2010: Doce estados miembros inician una cooperación reforzada para la creación de la patente unitaria

La Comisión la autoriza y adelanta que deberán elaborarse dos reglamentos: disposiciones sustantivas y régimen lingüístico

Otros trece estados se suman a la cooperación reforzada. Solo se quedan fuera España e Italia

Junio 2011: El Consejo adopta por unanimidad el enfoque general de ambos reglamentos


La Patente Unitaria

• La patente unitaria se publicará en la lengua del

procedimiento e incluiría una traducción de las reivindicaciones a las otras dos lenguas oficiales de la OEP (alemán, francés e inglés)

• No se exigirá ninguna otra traducción.

• Las traducciones no tendrán valor jurídico

• Entrada en vigor: 1 de Enero de 2014


Procedimiento PCT

Procedimiento que permite tramitar

solicitudes de patente en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes

Permite al inventor, mediante una única

solicitud de patente, solicitar protección en todos los países adheridos al Tratado

146 países en tratado PCT a 1 Febrero 2013).


Procedimiento PCT

Solicitud PCT

Fuente: Guía de PII (CEIM)


Procedimiento PCT

• Ventajas: el solicitante dispone de un periodo de 30 meses desde la solicitud para considerar la conveniencia de proseguir con la tramitación de la solicitud o bien desistir de la misma

• Desventajas: se ha de continuar el proceso en cada oficina nacional de patente y se mantendrá tantas patentes como sean reconocidas


Solicitud de patentes en oficinas nacionales/regionales

• Además de las solicitudes PCT o europea un

solicitante puede optar por hacer registros individuales en los países donde le interese proteger su invención

• En este supuesto se debe tener en cuenta la normativa que se aplique en cada estado.

• Las diferencias se pueden manifestar en la “legislación sustantiva de patentes” (que afecta a la patentabilidad) o en los procedimientos, si bien la distinción entre ambas no siempre es clara


Diferencias Oficinas Nacionales

OEP JPO USPTO

LA CONCESION SE BASA EN Prioridad de presentación Prioridad de presentación

Prioridad de invención*

DURACION 20 años 20 años 20 años

IDIOMA SOLICITUD Inglés, francés o alemán a Japonés b Inglés c

AREA DE PROTECCIÓN Miembros CPE+países ampliación d

Japón Estados Unidos

PETICION DE EXAMEN Si, en 6 meses Sí, en 3 años e No

PUBLICACION DE SOLICITUD 18 meses después de la fecha de prioridad

18 meses después de la fecha de prioridad

18 meses después de la fecha de prioridad

f

OBJETOS EXLCUIDOS DE PATENTABILIDAD

Si g Si h Si i

SISTEMA DE OPOSICION Si j Si Si k

Fuente: Manual de Estadísticas de Patentes. OCDE, OEPM

(2009)


A través de oficinas regionales

En algunos países es posible solicitar patentes

regionales : un procedimiento unificado de solicitud de patentes, válidas para todos los Estados miembros parte del acuerdo.

• European Patent Convention (EPC) • Gulf Cooperation Council (GCC) • Eurasian Patent • OAPI (Organisation Africaine de la Propiete

Intellectuelle) • ARIPO (Africa Regional Intellectual Property

Organization)


Patentes: Costes procedimientos

Co

stes

pro

ced

imie

nto

s

PATENTE NACIONAL

alrededor de 1500 euros (10 años)

MODELO NACIONAL

alrededor de 800 euros (10 años)

PATENTE EUROPEA

alrededor de 30.000 euros (8 estados)

PROCEDIMIENTO PCT

F. INTERNACIONAL: alrededor 2.700 euros FASES NACIONALES: alrededor de 50.000

euros (3 estados/ 10 años)



Ej. Cálculo de costes Patente Europea en 8 estados por 10 años

• Traducción en los Estados miembros designados: ±

11.500 € ( 39%) • Tasas de la OEP ± 4.300 € (14%)

Fase de solicitud . . . ±800 Fase de examen... ±2.000 Fase de concesión ... ±1.500 • Representación profesional ante la OEPM ± 5.500 €

(18%) • Anualidades nacionales ± 8.500 € ( 29%)


Otros sistemas de protección industrial

Protección de la Propiedad Industrial

• Patentes

• Modelos de utilidad

• Diseños industriales


Modelos de Utilidad

Modelos de Utilidad

Modelo de utilidad

• Un modelo de utilidad es un título que reconoce a su titular el derecho de explotar en exclusiva una invención, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin su consentimiento durante el período de tiempo determinado.

• Y como contrapartida a dicho título que otorga el Estado, el modelo de utilidad es publicado por la OEPM, con el fin de que pueda ser conocida por cualquiera y, de este modo, contribuir al avance de la ciencia.

• Sea cual sea el objeto del modelo de utilidad, debe

cumplir los llamados tres requisitos de patentabilidad: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.


Modelos de utilidad

• Otorga derecho de excluir a terceros de la fabricación, utilización o introducción del producto o procedimiento patentado en el comercio

• Un modelo de utilidad protege "invenciones con menor rango inventivo que las protegidas por patentes

• El dispositivo, instrumento o herramienta protegible por el modelo de utilidad se caracteriza por su "utilidad" y "practicidad" y no por su "estética" como ocurre en el diseño industrial.


Modelos de utilidad

• Aunque la duración del modelo de utilidad es de

diez años desde la presentación de la solicitud, frente a los 20 años de una patente, el alcance de la protección en ambos casos es similar y al igual que en las patentes para el mantenimiento del derecho es preciso el pago de tasas anuales


Diseños industriales

Diseño industrial

• Un diseño industrial concede a su titular un derecho exclusivo sobre la apariencia de un producto

• Los diseños podrán ser bidimensionales o tridimensionales

• La duración de la protección conferida por los

diseños industriales es de cinco años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro, y podrá renovarse por uno o más períodos sucesivos de cinco años hasta un máximo de veinticinco años computados desde dicha fecha


Diseños industriales

Diferencia entre modelos de utilidad y diseños

industriales

En los modelos de utilidad se protege la forma de un objeto porque determina una ventaja técnica del mismo En los diseños industriales se protege la forma del mismo pero sólo por su originalidad, por el efecto estético que produce y que se aplica sólo a la ornamentación y presentación de los productos comerciales.


Diseños Industriales

Herramientas gratuitas para búsqueda de diseños

• INVENES de la OEPM (Nacional) http://invenes.oepm.es • RCD ONLINE de la OAMI (Internacional) http://oami.europa.eu/RCDOnline/RequestManager#

• Hague Express de la OMPI (Internacional) http://www.wipo.int/ipdl/es/hague/search-struct.jsp Algunas listas curiosas http://listas.20minutos.es/lista/los-12-mejores-disenos-industriales-de-los-ultimos-100-anos-363950/


http://invenes.oepm.es

http://oami.europa.eu/RCDOnline/RequestManager

http://www.wipo.int/ipdl/es/hague/search-struct.jsp



http://listas.20minutos.es/lista/los-12-mejores-disenos-industriales-de-los-ultimos-100-anos-363950/






















Conclusiones

• Patentar si existe posibilidad de explotación

comercial • Siempre solicitar patente antes de publicar o

presentar ante cualquier foro (aunque haya periodo de gracia)

• Las patentes y solicitudes son documentos públicos

• Servicios expertos en la redacción de la patente


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