CRISIS ECONOMICA - No constituye caso fortuito o fuerza mayor / CAUSAL DE JUSTIFICACION - Desequilibrio financiero no justifica el no uso de una marca registrada

En esta medida, podemos decir que aunque resultara probada la crisis económica de la sociedad titular del registro, ésta por sí misma no es causa justificada del no uso, pues en cierta medida las dificultades financieras de una empresa son previsibles y resultan normales en el giro ordinario de su actividad. No obstante, aún si aceptáramos que las dificultades económicas alegadas por quien debe probar el uso de la marca, constituyen un hecho externo al titular, que pueda ser tenido como fuerza mayor o caso fortuito, consideramos que la sola afirmación de éste en el sentido de que dicha crisis no le ha permitido usar la marca, no resulta válida, pues no existen en el expediente pruebas que demuestren que la presunta crisis es la razón del no lanzamiento al mercado de un producto farmacéutico con la marca PREMIER. En otras palabras, si bien las crisis económicas son normales en la actividad empresarial, y es un hecho notorio que ellas afectan en la actualidad a la mayoría de empresas colombianas, ellas (las crisis económicas), per se, no implican justificación para no observar la obligación de usar la marca, si así fuera, se ocasionaría una restricción indebida a la libre competencia, la cual resulta vital para la misma actividad económica.” (…)

NOTA DE RELATORIA: Se cita la Resolución 25689 de 31 de julio de 2001 de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual se decidió cancelar por no uso el registro de la marca PREMIER.

IRRETROACTIVIDAD DE LA NORMA SUSTANCIAL - Normatividad aplicable es la vigente a la fecha de introducción de solicitud de cancelación Si bien en los cargos se invocan como violados los artículos 165 y 167 de la Decisión 486, el Tribunal ha precisado que en virtud de la irretroactividad de las normas sustanciales y atendiendo la fecha de introducción de la solicitud de cancelación, 30 de noviembre de 2000, así como la época en que ocurrieron los hechos en que se sustenta, la normatividad que rige para este caso es la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente en esa época, especialmente sus artículos 108 y 110 (…)

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTICULO 165 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTICULO 167 / DECISION DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 344 – ARTICULO 108 / DECISION 344 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTICULO 110

CARGA DE LA PRUEBA - La carga procesal está a cargo del titular del registro marcario / CANCELACION POR FALTA DE USO DE MARCA - La carga de la prueba la tiene el titular de la marca / LIBERTAD DE MEDIOS PROBATORIOS - Es admisible toda prueba que cumplan los requisitos a las que está sujeta / PRUEBA IDONEA - Prueba de procesos financieros no demuestran la utilización de la marca

En ese orden, cabe precisar que las circunstancias que pueden impedir la cancelación de una marca por no uso previstas en el inciso tercero del numeral 3 del artículo 108 de la Decisión 344, deben ser probadas por quien las alegue en su favor, es decir, que suya es la carga de la prueba, y para el efecto puede hacer uso de cualquier medio probatorio, sea que lo aporte o solicite su práctica dentro del tramite de la acción de cancelación y en la oportunidad que señala la

regulación comunitaria de dicha acción, sin perjuicio de los principios y requisitos a que se encuentra sujeta toda prueba: legalidad, pertinencia, necesidad, idoneidad, etc. La actora se queja de que en el trámite administrativo no le fue admitida como prueba idónea una certificación de la Superintendencia de Sociedades sobre la admisión del proceso de reestructuración de deuda que solicitó ante esa entidad, lo cual la Sala encuentra acertado puesto que la sola existencia de ese proceso es irrelevante frente al uso o no uso de una marca, ya que el mismo se refiere es a las acreencias de la empresa o sociedad de que se trate y sus posibilidades de pago o no, aspecto muy distinto de aquél.

FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTICULO 108 NUMERAL 3

CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR - Invocados como justificación de la no utilización de una marca registrada / FUERZA MAYOR - Situación de iliquidez anterior a la adquisición de una marca no es causal de justificación para el no uso de la misma / CRISIS ECONOMICA - No constituye per se caso fortuito o fuerza mayor

En la exposición de las causas que la condujeron a esa situación de crisis, dice la actora en la comentada solicitud que “atraviesa una situación de iliquidez crítica desde inicio del año 2000, entre otras consecuencias la generalizada en el país desde algunos años por los grandes cambios en materia económica, originada en la globalización de la economía, de la apertura internacional de la misma que se inicio en los albores de la década anterior, no de manera paulatina sino por el contrario, de forma casi abrupta, ya que se implementaron un conjunto de medidas de aplicación inmediatas que generaron situaciones inesperadas para las empresas” (sic para todo el texto) (…) De golpe, no se observa que ese cúmulo de circunstancias hubiesen constituido fuerza mayor y menos caso fortuito, que implicara para la actora la imposibilidad de hacer uso de la marca en cuestión, puesto que nada se dice de sus efectos sobre la elaboración y comercialización de los diferentes productos que venía ofreciendo en el mercado con marcas registradas de su propiedad, y específicamente sobre el uso de la marca PREMIER, la cual incluso ni siquiera menciona en las marcas que se relaciona en la solicitud reseñada. (…) Por otra parte, la situación de iliquidez que ella adujo en su solicitud de reestructuración de deudas la venía sufriendo desde inicio del año 2000, y en esas circunstancias de tiempo tal iliquidez no puede constituir fuerza mayor respecto del no uso de una marca adquirida con posterioridad o encontrándose ya en dicha situación, ya que no sería sobreviviente a la adquisición de la marca, sino precedente, y en caso de que por ello realmente no pudiera explotar comercialmente la marca no tendría, entonces, el carácter de imprevisto que el artículo 64 del C.C. señala como inherente a la fuerza mayor o al caso fortuito, amén de que la misma actora se estaría situando voluntariamente en tal imposibilidad y por ende debía asumir las consecuencias jurídicas de ello. En últimas, no hay una relación de necesidad o de causalidad general entre una crisis económica, que las hay de manera recurrente y con diversas características o alcances, y el no uso de una marca comercial, como tampoco la hay entre un específico proceso de reestructuración de deudas de una empresa y ese no uso de un signo marcario registrado; luego, como bien lo pone de presente la entidad demandada y el Ministerio Público, ninguna de esas situaciones económicas o comerciales es per se fuerza mayor o caso fortuito respecto de la falta de uso una marca registrada, de allí que los cargos de la demanda no tienen vocación de prosperar por ser infundados y, en consecuencia, se deben negar las súplicas de la demanda, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta sentencia.

FUENTE FORMAL: CODIGO CIVIL – ARTICULO 64

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil nueve (2009)

Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00040-01

Actor: LABORATORIOS ANDROMACO LTDA.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD

La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción

prevista en el artículo 85 del C.C.A., interpuso la actora contra La Nación -

Superintendencia de Industria y Comercio, por haberle cancelado parcialmente

registro de una marca.

I. - LA DEMANDA

La sociedad actora, mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y

restablecimiento del derecho, señalada en el artículo 85 del C. C. A., solicita a la

Sala que en proceso de única instancia acceda a las siguientes

1. Pretensiones

Primera.- Que declare la nulidad de las Resoluciones núms. 25689 de 31 de julio

de 2001 de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y

Comercio, con la cual decidió cancelar por no uso el registro de la marca

PREMIER, para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la

Clasificación Internacional de Niza; 38511 de 27 de noviembre de 2001, de la

misma dependencia, mediante la cual confirmó la anterior en virtud de recurso de

reposición, y 25289 de 31 de julio de 2002 del Superintendente Delegado para la

Propiedad Industrial con la que decidió el recurso de apelación que, en subsidio,

presentó la actora contra la primera y decidió también en sentido confirmatorio de

ésta.

Segunda. Que, como consecuencia de la anterior declaración y a título de

restablecimiento de su derecho, ordene a la División de Signos Distintivos de la

Superintendencia de Industria y Comercio declarar probadas las excepciones

presentadas a la acción de cancelación por no uso de la marca PREMIER,

invocadas por la sociedad LABORATORIOS ANDROMACO LIMITADA y

consiguientemente negar las pretensiones de dicha acción, manteniendo incólume

el certificado marcario 1313358 correspondiente a dicha marca.

Igualmente, ordenarle la publicación de la sentencia que se profiera en el presente

caso en la Gaceta de Propiedad Industrial, y condenar en costas a la entidad

demandada.

2. Los hechos

El registro del signo PREMIER como marca para distinguir productos en la Clase

5ª de la Clasificación Internacional, lo obtuvo inicialmente ante la Supertendencia

de Industria y Comercio la sociedad ASOCIADOS FARMACÉUTICOS LIMITADA,

ASOFARMA, cuyos derechos sobre ese registro cedió a la sociedad

LABORATORIOS ANDROMACO LTDA.

El 30 de noviembre de 2000, la sociedad PREMIER DENTAL PRODUCTS

COMPANY promovió acción de cancelación por no uso contra la referida marca

PREMIER, siendo ya de propiedad de la sociedad LABORATORIOS

ANDROMACO LTDA., quien presentó como excepciones la pretemporaneidad de

la acción y la existencia de motivos justificados para el no uso de la marca, como

el estar en reestructuración de obligaciones.

Por Resolución Núm. 25689 de 31 de julio de 2001, la División de Signos

Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió la acción en el

sentido de cancelar por no uso el registro de la marca PREMIER para distinguir

productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Contra dicha resolución la sociedad LABORATORIOS ANDROMACO LTDA.,

interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. El primero fue

resuelto por la División de Signos Distintivos, por Resolución Núm. 38511 de 27 de

noviembre de 2001, confirmando aquella; y el segundo fue desatado por el

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante Resolución Núm.

25289 de 31 de julio de 2002, también en sentido confirmatorio de la Resolución

Núm. 25689, quedando así agotada la vía gubernativa.

3.- Normas violadas y concepto de su violación.

La actora aduce que la entidad demandada violó los artículos 165 y 167 de la

Decisión 486, por razones que se resumen así:

3.1. El artículo 165 fue violado por errores de apreciación de los hechos y de

interpretación de la normatividad, pues dicha norma la interpretó de manera

aberrantemente exegética al no tener en cuenta que según la misma se pueden

tener en cuenta como motivos para justificar el no uso de una marca la fuerza

mayor y el caso fortuito; y en este caso la situación de desequilibrio financiero de

LABORATORIOS ANDROMACO LIMITADA, bien puede ser un justo motivo para

no usar la marca PREMIER, toda vez que la había adquirido hacía algo más de un

año, contado hacía atrás de la fecha de iniciación de la acción administrativa de

cancelación que aquí interesa, y se quedó sin recursos para promocionarla y

posicionarla en el mercado nacional.

Esa precaria situación bien puede calificarse como sumatoria de hechos de

FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO, ya que se puede aseverar sin hesitación

que fue el resultado de factores externos que trastornaron la macroeconomía

nacional, hecho aceptado por la Superintendencia como notorio, por lo cual no

requería prueba; y de factores internos, consistentes en que, como muchísimas

otras empresas, la actora no estaba, ni tenía porque estarlo, preparada para

resistirse al efecto de los factores de su entorno económico desquiciantes de la

seguridad económica nacional, al punto que el Gobierno Nacional se vio avocado

a declarar el estado de excepción de emergencia económica para adoptar por

decreto medidas extraordinarias, entre ellas la de reestructuración de pasivos, con

miras a salvar el grueso de las empresas estatales o privadas.

Por ello es válido concluir que la Superintendencia incurrió en grave error

conceptual al equiparar los conceptos de fuerza mayor y caso fortuito,

entendiéndolos como un hecho externo e irresistible para quien pretenda justificar

una conducta activa o pasiva.

3.2. El artículo 167 de la Decisión 486 fue vulnerado al negar la Superintendencia

la idoneidad probatoria a la certificación de que la actora se encontraba admitida a

trámite de reestructuración de pasivos con el argumento de que sólo procedía

presentar pruebas reales de que trata dicho artículo, lo cual “es una flagrante

violación del debido proceso y una pésima interpretación del precepto, que como

el artículo 165 ibídem, también, tiene la preposición lógica entre otras, toda vez

que, aun cuando le asistiese razón a la accionada en su precaria y oblitariada

interpretación, no está referida para demostrar los motivos justificativos del no uso

de una marca, sino todo lo contrario el uso comercial conforme a criterios legales”

por lo que “para demostrar el motivo que justifique el no uso de una marca, existe

absoluta libertad probatoria y que eran (sic) válido y necesario haber accedido a la

petición de LABORATORIOS ANDROMACO LIMITADA, de oficiar a la

Superintendencia de Sociedades para probar que su difícil situación económica la

tenía en graves afugias para mantenerse en el mercado y, con mayor, razón para

usar la marca PREMIER, que recién adquirido, a intento de enervar la acción de

cancelación de su registro”.

Además, deben tenerse en cuenta el principio de prevalencia del derecho

sustancial y el derecho fundamental del debido proceso, el cual implica el derecho

de los interesados a ser oídos por el Estado o escuchados, que sus escritos sean

leídos con atención, así como practicar pruebas y expresar las razones por las que

se está o no de acuerdo.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

1.- La Superintendencia de Industria y Comercio fue notificada de la admisión de

la demanda, cuyo apoderado manifiesta que se opone a sus pretensiones; que

con la expedición del acto administrativo acusado no incurrió en violación alguna

de las normas invocadas por la parte actora; que el mismo se profirió de

conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y

la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la cual de manera clara

e inequívoca es la aplicable al presente asunto, toda vez que era la vigente al

momento de la expedición del acto impugnado.

Comenta los antecedentes jurisprudenciales respecto del uso de una marca y de

los pronunciamientos que se han efectuado sobre éste tema, así como sobre la

función que les ha sido asignada, identificar productos y servicios, y sus

implicaciones en la comercialización de éstos en el mercado.

Que según el artículo 110 de la Decisión 344 y su equivalente, el artículo 116 de la

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la carga de la prueba del

uso de la marca corresponde al titular del registro, cuyas formas en que se puede

demostrar son mediante facturas comerciales, documentos contables o

certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la

comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.”

Que la cancelación es el trámite contemplado en el derecho comunitario que tiene

por objeto valorar el ejercicio que el titular de la marca ha ejecutado en la

comercialización de los productos identificados con el signo dentro de un término

especial, esto es, tres años anteriores a la fecha de solicitud de cancelación. Este

parámetro permitirá determinar si los productos o servicios estuvieron

efectivamente disponibles en el mercado andino, dando cumplimiento a la

obligación de uso impuesta por el estado. Si el titular de la marca logra demostrar

que la usó dentro del mencionado periodo, interrumpirá el término (3 años) y no

podrá prosperar la acción por falta de uso.

Sostiene que antes de adoptar las decisiones acusadas analizó el respectivo

estudio de la solicitud de cancelación, teniendo en cuenta que el uso de una

marca es la única forma de impedir la acción de un tercero tendiente a cancelar un

registro marcario, y de conformidad con la normativa antes enunciada se entiende

que una marca está en uso cuando los productos o servicios que ella ampara se

encuentran en el mercado o cuando ha sido utilizada en alguno de los Países

Miembros por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para

ello.

Al referirse a las pruebas, dice que se tiene que “aunque se hubiera probado por la

parte demandante la crisis económica de la sociedad titular del registro ésta por si

misma no es causa justificativa del no uso de la marca, en razón a que las

dificultades financieras de una empresa son previsibles y resultan normales en el

giro ordinario de su actividad” y que “si bien las crisis económicas son normales en

la actividad empresarial, y es un hecho notorio que ellas afectan actualmente a

gran número de empresas nacionales, las crisis per se no implican justificación

para no observar la obligación de usar la marca si así fuera, se ocasionaría una

restricción indebida a la libre competencia, la cual resulta vital para la misma

actividad económica”.

Finalmente, manifiesta que la marca PREMIER clase 5ª, no ha sido usada dentro

del comercio andino, al no obrar dentro de las actuaciones ningún medio de

prueba que demuestre dentro de las operaciones mercantiles en relación con los

productos distinguidos con la marca CUMBIA (sic), ejecutadas por la sociedad

Laboratorios Andromaco Limitada, los supuestos contenidos en el artículo 165

para cancelar el certificado de registro de la marca en comento.

Concluye de todo ello que el acto acusado no es nulo, se ajusta a pleno derecho y

no violenta norma superior alguna.

2. La sociedad PREMIER DENTAL PRODUCTS COMPANY, tercero interesado

en el proceso, contestó la demanda en el sentido de que la sociedad

LABORATORIOS ANDROMACO LIMITADA, nunca probó el uso de los tres años

anteriores a la acción de cancelación y además el titular del registro solamente

invoca una crisis financiera generalizada que presentaba el país de tiempo atrás y

que ha obligado a muchas empresas a tomar medidas de reestructuración, por lo

que es necesario analizar si la alegada crisis económica es causa justificativa de

no uso de la marca, y que la interpretación de la Superintendencia de Industria y

Comercio se hizo de manera sistemática e integral con todo el ordenamiento

jurídico.

Sostiene que las sociedades LABORATORIOS ANDROMACO Y ASOCIADOS

FARMACÉUTICOS LIMITADA ‘ASOFARMA’ jamás utilizaron ni tuvieron intención

de hacer uso en el comercio de la marca PREMIER, clase 5ª, antes de haberse

iniciado la acción de cancelación por no uso y no puede ser que solamente a

causa de la cancelación por no uso venga la sociedad demandante alegar tener

intención de comercializar la marca en un futuro.

Igualmente que puede haber violación al debido proceso cuando el operador

administrativo rechaza una prueba que objetivamente fue analizada. Lo que hubo

fue una correcta aplicación e interpretación de las normas procesales

garantizándole a la demandante el debido proceso.

III.- PRUEBAS

Se trajeron como tales, además de las que por ley aportó el actor, los

antecedentes administrativos del acto objeto de la acción. Las partes allegaron en

su oportunidad diversas pruebas documentales relacionadas con el asunto y sobre

los hechos de la demanda, sobre los cuales se ordenó tenerlos como pruebas del

proceso.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

1. La entidad demandada reitera que la normativa aplicable al caso es la Decisión

486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y con base en ella reafirma sus

argumentos defensivos ya reseñados.

2.- La sociedad actora controvierte la contestación de la demanda e igualmente

insiste en sus cuestionamientos a las resoluciones acusadas, especialmente con

fundamento en tesis de la ocurrencia de la fuerza mayor que ha venido invocando

como causal de justificación del no uso de la marca PREMIER para la clase 5ª, de

que era titular, en lo cual se extiende, y en sus pretensiones planteadas en la

demanda.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público conceptúa que la crisis económica no constituye caso fortuito

o fuerza mayor por carecer de la condición de imprevisible e irresistible, pues se

trata de un fenómeno recurrente y normal, ni es irresistible en tanto la totalidad de

las empresas comerciales tendrían la misma situación de reestructuración

económica en la que se encuentra la actora.

Por otra parte, el titular de la marca es quien debe aportar las pruebas del uso de

la marca, como principio de la carga de la prueba, luego no es posible decretar y

practicar las pruebas que demuestren el uso. En consecuencia, no es viable

predicar violación del debido proceso ni del derecho de defensa de la actora, y

considera que las pretensiones no están llamadas a prosperar.

VI. INTERPRETACION PREJUDICIAL

La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

solicitada por la Sala respecto de las normas comunitarias invocadas en los

cargos y proferida en el proceso 040-IP-2008, concluye así:

PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de su constitución. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

En cuanto a la acción de cancelación del registro de una marca, prevista en el artículo 108 de la Decisión 344, el Tribunal ha señalado que será aplicable tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de cancelación o de anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o la de cancelación o de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes.

SEGUNDO: La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir administrativamente el derecho derivado del registro de la misma.

TERCERO: Recibida una solicitud de cancelación de registro, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que en el plazo de treinta días contados a partir de la notificación haga valer sus alegatos y pruebas que considere pertinentes a fin de probar el uso efectivo de la marca cuya cancelación se haya solicitado. Vencido el plazo de los treinta días, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca la cual deberá ser notificada por resolución motivada.

CUARTO: Sin embargo, el registro no podrá cancelarse cuando se demuestre que la falta de su uso se debió a motivos de fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones, o cualquier otro tipo de requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.

QUINTO: Se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos o los servicios distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles al amparo de la marca, bajo las características que corresponda de acuerdo a la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización en el territorio en el cual el signo haya sido registrado. Igualmente se presume su uso

cuando la marca está destinada a distinguir productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

SEXTO: La legitimación para solicitar la cancelación por falta de uso, hace necesario acreditar un interés legítimo o un derecho subjetivo, es decir, la persona interesada que pretenda accionar la cancelación de registro, previamente deberá demostrar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo a su favor, además, este interés para actuar, deberá ser actual, no eventual o potencial.

VII.- DECISIÓN

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a

decidir el asunto, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. El acto acusado

Está conformado por las Resoluciones núms. 25689 de 31 de julio de 2001 de la

División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, con

la cual decidió cancelar por no uso el registro de la marca PREMIER, para

distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional

de Niza; 38511 de 27 de noviembre de 2001, de la misma dependencia, mediante

la cual confirmó la anterior en virtud de recurso de reposición, y 25289 de 31 de

julio de 2002 del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial con

ocasión del recurso de apelación que, en subsidio, presentó la actora contra la

primera, y que decidió también en sentido confirmatorio de ésta.

Las razones de hecho y de derecho en que se sustenta la decisión en él contenida

se resumen en los siguientes apartes de sus consideraciones:

“Los principales argumentos del titular para justificar la falta de uso de la marca se resumen en que la obligación de uso comenzó con el traspaso de ésta a su favor, es decir el 2 de diciembre de 1999 y no desde que su registro se concedió, y su difícil situación económica que no ha permitido ejecutar los planes de lanzamiento al mercado de un producto con la marca atacada y que se basa en la reestructuración de sus obligaciones ante la Superintendencia de Sociedades. Argumentos que no están llamados a prosperar como causa justificativa del no uso por las siguientes razones:

1.- Obligación de uso desde el traspaso.

Es claro para este Despacho que al realizarse el traspaso de una marca, bien inmaterial, ésta es adquirida por el nuevo titular con todos sus beneficios y con todos los posibles vicios que ella pueda tener, por ende, tanto los derechos como las obligaciones que se desprenden de ser titular del registro de una marca nacen cuando dicho registro es concedido o cuando el mismo es traspasado en debida forma, como ocurrió en este caso, a un nuevo titular, diferente del original.(…)

2.- Situación económica y reestructuración de obligaciones ante Superintendencia de Sociedades

(…)

En esta medida, podemos decir que aunque resultara probada la crisis económica de la sociedad titular del registro, ésta por sí misma no es causa justificada del no uso, pues en cierta medida las dificultades financieras de una empresa son previsibles y resultan normales en el giro ordinario de su actividad.

No obstante, aún si aceptáramos que las dificultades económicas alegadas por quien debe probar el uso de la marca, constituyen un hecho externo al titular, que pueda se tenido como fuerza mayor o caso fortuito, consideramos que la sola afirmación de éste en el sentido de que dicha crisis no le ha permitido usar la marca, no resulta válida, pues no existen en el expediente pruebas que demuestren que la presunta crisis es la razón del no lanzamiento al mercado de un producto farmacéutico con la marca PREMIER.

En otras palabras, si bien las crisis económicas son normales en la actividad empresarial, y es un hecho notorio que ellas afectan en la actualidad a la mayoría de empresas colombianas, ellas (las crisis económicas), per se, no implican justificación para no observar la obligación de usar la marca, si así fuera, se ocasionaría una restricción indebida a la libre competencia, la cual resulta vital para la misma actividad económica.”

2. La normatividad aplicable al sub lite

Si bien en los cargos se invocan como violados los artículos 165 y 167 de la

Decisión 486, el Tribunal ha precisado que en virtud de la irretroactividad de las

normas sustanciales y atendiendo la fecha de introducción de la solicitud de

cancelación, 30 de noviembre de 2000, así como la época en que ocurrieron los

hechos en que se sustenta, la normatividad que rige para este caso es la Decisión

344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente en esa época,

especialmente sus artículos 108 y 1101, que a la letra dicen:

“Artículo 108. La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuesto con base en la marca no usada.

Se entenderán como medio de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes:

1.- Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca.

2.- Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca.

3.- Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación.

La prueba de uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.

Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro”.

“Artículo 110. Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las

1 En efecto, en la interpretación prejudicial de las normas comunitarias objeto del sub lite, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dice: “la solicitud de cancelación de registro del signo PREMIER fue el 30 de noviembre de 2000, en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, sobre la base de lo solicitado por la consultante y de acuerdo a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, de oficio interpretará los artículos 108 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”

modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.

3. Las razones de la invocada violación de esas normas

Se condensan en la tesis de la fuerza mayor o caso fortuito que la actora viene

esgrimiendo desde el diligenciamiento administrativo para no usar la marca

PREMIER, esto es, la constituida por su situación de desequilibrio financiero, toda

vez que la había adquirido hacía algo más de un año, contado hacía atrás de la

fecha de iniciación de la acción administrativa de cancelación que aquí interesa, y

se quedó sin recursos para promocionarla y posicionarla en el mercado nacional,

resultado de factores externos que trastornaron la macroeconomía nacional, y de

factores internos, consistentes en que, como muchísimas otras empresas, la

actora no estaba, ni tenía porque estarlo, preparada para resistirse al efecto de los

factores de su entorno económico desquiciantes de la seguridad económica

nacional.

Que el artículo 167 de la Decisión 486 fue vulnerado al negar la Superintendencia

la idoneidad probatoria a la certificación de que la actora se encontraba admitida a

trámite de reestructuración de pasivos

4. Las cuestiones a despejar en el examen de los cargos

4.1. La cuestión del sub lite se contrae a establecer si las circunstancias alegadas

por la actora justifican o no el no uso de la marca, a título de fuerza mayor o caso

fortuito, o a cualquier otro título que la sustraiga de la medida administrativa

acusada; pues se observa en el plenario que la falta de uso durante tres (3) años

consecutivos de la marca PREMIER para productos de la clase 5ª de la

Clasificación Internacional de Niza, objeto de la cancelación enjuiciada, no ha sido

discutida, pudiéndose decir incluso que constituye una situación fáctica aceptada

por la actora y está asumida por las partes como cierta. Ni siquiera se alega lo

contrario en la demanda, y menos acreditado en el expediente, tan así es que la

impugnación del acto enjuiciado se desarrolla en torno de la causa de justificación

de esa falta de uso de la aludida marca, pero en modo alguno se alude al uso

efectivo de la marca para los referidos productos.

Por consiguiente, el examen de la Sala se ha de centrar en la prueba de esas

circunstancias de justificación del no uso esgrimidas por la actora y su alcance

para la cancelación de la aludida marca.

4.2. En ese orden, cabe precisar que las circunstancias que pueden impedir la

cancelación de una marca por no uso previstas en el inciso tercero del numeral 3

del artículo 108 de la Decisión 344, deben ser probadas por quien las alegue en su

favor, es decir, que suya es la carga de la prueba, y para el efecto puede hacer

uso de cualquier medio probatorio, sea que lo aporte o solicite su práctica dentro

del tramite de la acción de cancelación y en la oportunidad que señala la

regulación comunitaria de dicha acción, sin perjuicio de los principios y requisitos a

que se encuentra sujeta toda prueba: legalidad, pertinencia, necesidad, idoneidad,

etc.

La actora se queja de que en el trámite administrativo no le fue admitida como

prueba idónea una certificación de la Superintendencia de Sociedades sobre la

admisión del proceso de reestructuración de deuda que solicitó ante esa entidad,

lo cual la Sala encuentra acertado puesto que la sola existencia de ese proceso es

irrelevante frente al uso o no uso de una marca, ya que el mismo se refiere es a

las acreencias de la empresa o sociedad de que se trate y sus posibilidades de

pago o no, aspecto muy distinto de aquél.

4.3. Ya para este plenario, a solicitud de la actora se trajo como prueba de la

situación que ella alega, copia del expediente de la referida reestructuración de

deudas, lo cual es muy diferente a la sola certificación, por cuanto en él se pueden

constar las circunstancias que condujeron a dicho diligenciamiento comercial, y a

partir de las mismas auscultar su incidencia o relación causal con el no uso de una

determinada marca.

Visto el contenido de dicho expediente, la Sala no encuentra relación alguna entre

el proceso de reestructuración de deuda que contiene y el no uso de la marca

PREMIER para productos de la clase 5ª, cuyos derechos adquirió la actora el 2 de

diciembre de 1999, fecha en que se produjo la inscripción de la cesión que en

virtud de contrato le hiciera la titular originaria de dicha marca.

Basta con señalar que el proceso de reestructuración de deudas lo inició la actora

el 2 de junio de 2001 (folio 168, anexo2), mucho después de que se hubiera

iniciado la acción de cancelación, pues ésta fue solicitada el 30 de noviembre de

2000 y decidida el 31 de julio de 2001, mediante la primera de las resoluciones

enjuiciadas.

Pero si ello no fuera suficiente para descartar cualquier relación, se encuentra

además que en la solicitud de acuerdo de reestructuración ninguna mención hay

de la imposibilidad de producir o comercializar productos de la clase 5ª con la

marca PREMIER, y menos como resultado de la situación que llevó a la actora a

optar por esa solicitud de reestructuración de deudas. Las razones que aparecen

expuestas son netamente financieras, resultado de un exceso de endeudamiento

para la ampliación de la capacidad de producción de las marcas que estaba

comercializando, de las cuales relacionó 13, entre las que justamente no incluyó la

marca PREMIER (folio 173, anexo 2).

En la exposición de las causas que la condujeron a esa situación de crisis, dice la

actora en la comentada solicitud que “atraviesa una situación de iliquidez crítica

desde inicio del año 2000, entre otras consecuencias la generalizada en el país

desde algunos años por los grandes cambios en materia económica, originada en

la globalización de la economía, de la apertura internacional de la misma que se

inicio en los albores de la década anterior, no de manera paulatina sino por el

contrario, de forma casi abrupta, ya que se implementaron un conjunto de medidas

de aplicación inmediatas que generaron situaciones inesperadas para las

empresas” (sic para todo el texto)

Además se refiere al alto endeudamiento en que incurrió (75% del total de las

obligaciones a corto plazo), a las altas tasas de interés que debía pagar, a la

consecuente disminución del capital de trabajo, al incumplimiento del pago

oportuno de las “acreencias”, y al pago tardío de su principal deudor, así como al

aumento del precio del dólar (folio 176 anexo 2).

De golpe, no se observa que ese cúmulo de circunstancias hubiesen constituido

fuerza mayor y menos caso fortuito, que implicara para la actora la imposibilidad

de hacer uso de la marca en cuestión, puesto que nada se dice de sus efectos

sobre la elaboración y comercialización de los diferentes productos que venía

ofreciendo en el mercado con marcas registradas de su propiedad, y

especificamente sobre el uso de la marca PREMIER, la cual incluso ni siquiera

menciona en las marcas que se relaciona en la solicitud reseñada.

Por el contrario, lo que se refleja en dicha solicitud es que la comercialización de

las marcas no estaba afectada o suspendida por causa de la iliquidez que la

motivó. Por el contrario, en la sustentación de la misma se expone como una de

las fortalezas de la Empresa la calidad de la cartera (folio 177) y la actividad de

producción y comercialización aparece desarrollándose normalmente, con una

gran capacidad y red de distribución y “Un plan de mercadeo y ventas que se

propone incrementar sucesivamente para los años venideros”, incluso con

proyección a varios países de Centro y Suramérica (folio 175, anexo 2).

A lo anterior cabe agregar, por una parte, que en el plenario no obra documento

alguno relacionado con cualquier evaluación o estudio de las posibilidades de

comercialización de la marca PREMIER para productos de la clase 5ª adquirida

por la actora, y que del mismo pudiera inferirse que la situación a que se vio

avocada la actora la colocó en situación insuperable e irresistible que no le

permitiera su comercialización.

Por otra parte, la situación de iliquidez que ella adujo en su solicitud de

reestructuración de deudas la venía sufriendo desde inicio del año 2000, y en

esas circunstancias de tiempo tal iliquidez no puede constituir fuerza mayor

respecto del no uso de una marca adquirida con posterioridad o encontrándose ya

en dicha situación, ya que no sería sobreviviente a la adquisición de la marca, sino

precedente, y en caso de que por ello realmente no pudiera explotar

comercialmente la marca no tendría, entonces, el carácter de imprevisto que el

artículo 64 del C.C. señala como inherente a la fuerza mayor o al caso fortuito,

amén de que la misma actora se estaría situando voluntariamente en tal

imposibilidad y por ende debía asumir las consecuencias jurídicas de ello.

En últimas, no hay una relación de necesidad o de causalidad general entre una

crisis económica, que las hay de manera recurrente y con diversas características

o alcances, y el no uso de una marca comercial, como tampoco la hay entre un

específico proceso de reestructuración de deudas de una empresa y ese no uso

de un signo marcario registrado; luego, como bien lo pone de presente la entidad

demandada y el Ministerio Público, ninguna de esas situaciones económicas o

comerciales es per se fuerza mayor o caso fortuito respecto de la falta de uso una

marca registrada, de allí que los cargos de la demanda no tienen vocación de

prosperar por ser infundados y, en consecuencia, se deben negar las súplicas de

la demanda, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República

y por autoridad de la Ley,

F A L L A :

NIÉGANSE las pretensiones de la demanda presentada por LABORATORIOS ANDROMACO LTDA. para que se declarara la nulidad de la Resolución núm.

25689 de 31 de julio de 2001, con la cual decidió cancelar por no uso el registro de

la marca PREMIER, para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la

Clasificación Internacional de Niza, y sus confirmatorias, las núms. 38511 de 27 de

noviembre de 2001, y 25289 de 31 de julio de 2002 al decidir en su orden los

recursos de reposición y apelación que presentó la actora contra la primera, todas

proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión

celebrada el 26 de noviembre de 2009.

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA Presidenta

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO