UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA FACULTAD DE CIENCIAS...
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UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS MONOGRAFÍA TEMA: “LA MARCA NOTORIA, COMO SE AMPARA EN LA LEGISLACION SALVADOREÑA” PRESENTADO POR: BACHILLER ROBERTO MAYORGA RIVAS PAREDES PARA OPTAR AL GRADO ACADÉMICO DE: LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS ASESOR: LIC. YACIR ERNESTO FERNÁNDEZ SERRANO ENERO DE 2006 SAN SALVADOR EL SALVADOR CENTROAMÉRICA
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UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
MONOGRAFÍA
TEMA: “LA MARCA NOTORIA, COMO SE AMPARA EN LA
LEGISLACION SALVADOREÑA”
PRESENTADO POR:
BACHILLER ROBERTO MAYORGA RIVAS PAREDES
PARA OPTAR AL GRADO ACADÉMICO DE:
LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS
ASESOR: LIC. YACIR ERNESTO FERNÁNDEZ SERRANO
ENERO DE 2006
SAN SALVADOR EL SALVADOR CENTROAMÉRICA
UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS
AUTORIDADES
RECTOR
ING. MARIO ANTONIO RUÍZ RAMÍREZ
VICE RECTORA
DRA. LETICIA ANDINO DE RIVERA
SECRETARIA GENERAL
LIC. TERESA DE JESÚS GONZÁLEZ DE MENDOZA
DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS
LIC. ROSARIO MELGAR DE VARELA
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE CIENCIAS JURÍDICAS DR. JORGE EDUARDO TENORIO.
SAN SALVADOR EL SALVADOR CENTROAMÉRICA
AGRADECIMIENTOS Quiero agradecer y dedicar este triunfo, primeramente a Dios Todopoderoso
por brindarme la sabiduría, entendimiento y perseverancia para alcanzarlo,
pues sin él, no hubiese sido posible lograrlo.
También agradezco a mi madre, por darme la educación básica y el
bachillerato, pues fueron los pilares para el inicio de una carrera universitaria.
GRACIAS madrecita por la formación y apoyo moral que me diste para lograr
coronar mi carrera.
A mis hermanos, (as) y sobrinas, por las palabras de aliento que me dieron
durante toda la carrera, quienes estuvieron pendientes de mí, dándome apoyo
moral.
Agradezco a mi esposa por estar conmigo en todo momento, apoyándome
durante toda la carrera. Gracias amor, por tu paciencia y comprensión
brindada durante todo ese tiempo.
A mi asesor Lic. Yacir Fernandez, por su paciencia y los conocimientos
transmitidos para el desarrollo del documento.
Finalmente agradezco a todas aquellas personas que me apoyaron y
contribuyeron de una u otra manera, para hacer posible la culminación de mi
carrera.
¡! G R A C I A S A T O D O S! ¡
ROBERTO MAYORGA RIVAS PAREDES.
INDICE. CONTENIDO PAGINAS Introducción ………………………………………………………………… i CAPITULO I Breve reseña del papel de las marcas en el tiempo…………………….. 1 CAPITULO II MODULO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Derechos de Autor y derechos conexos…………………………………… 4 Propiedad Intelectual. Derechos de autor………………………………… 4 Distribución del Registro de Propiedad Intelectual en El Salvador…. 4 Definiciones de marca ……………………………………………………… 7 Elemento de la definición de marca……………………………………….. 9 Amparo legal de la marca en El Salvador………………………………… 10 Funciones de las marcas…………………………………………………….. 12 Tipos de marca………………………………………………………………... 12 Clasificación doctrinaria de las Marcas Marcas de Fantasía, Equivocas, descriptivas, significativas y descriptivas ………………………………………………………………………………..… 16 Marcas fuertes y débiles ..………………………………………………….. 19 Marcas Facultativas y obligatorias………………………………………. 21 Marcas de Productos y Marcas de Servicio…….………………………. 21 Marcas Registradas y de hecho…………………………………………… 22 Marcas individuales y colectivas………………………………………… 22 Marcas Generales y Especiales …………………………………………… 25 Marcas Simples y Complejas ……………………………………………… 25 Marcas Notorias, Mundiales y celebres …………………………………. 25 Marcas Defensivas y Ofensivas …………………………………………. 26 Marcas de Reserva ………………………………………………………….. 27 Marcas Seriadas ……………………………………………………………. 27 Marcas acompañantes …………………………………………………….. 28
Clasificación de las marcas según nuestra legislación……………… 28 CAPITULO III La problemática de las marcas notoriamente conocidas …………… 29 Las marcas notoriamente conocidas y el triple interés protegido….. 29 Signos que pueden constituir una marca……………………………….. 30 Prohibiciones para el registro de marcas………………………………… 30 Sistema de adquisición de derechos ……………………………………… 31 Marca Notoria …………………………………………………………………. 31 Proceso de registro de marcas……………………………………………. 32 Aplicación del Artículo 6BIS…………………………………………………. 34 Sistema Tradicional de Protección de las marcas……………………… 35 Territorialidad………………………………………………………………..… 35 Especialidad…………………………………………………………………… 36 Inconveniente del sistema tradicional …………………………………… 36 Excepciones al principio de la territoriedad y al principio de la especialidad…………………………………………………………………… 37 Universo de personas de referencia….…………………………………... 37 Lugar en que la marca es conocida………………………………………. 41 Manera en que se conoce la marca en el lugar de protección………… 42 Circunstancias indicativas de notoriedad……………………..…………. 44 El artículo 6 Bis del Convenio de París y Posteriores desarrollos…… 46 La marca notoria en el capitulo XVII del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA)………………………………………………….. 47 Diferencias entre el Régimen del Convenio de Paris, TRIPS y el de la decisión 344……………………………………………………………………… 48 Conclusiones…………………………………………………………………….. 50 Recomendaciones………………………………………………………………. 52
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INTRODUCCIÓN
Siendo que el tema está basado directamente en materia registral debemos
introducirnos en las instituciones creadas para regular esta especialidad, tanto en su
carácter histórico como en su función y finalidad, trayéndolas a través de ciertos
esbozos hasta nuestros días, pero sin olvidarnos ni alejarnos del tema; sin embargo,
y como se ha dicho anteriormente, será dicha introducción de manera somera, se
tratará de hacer un análisis de la situación de la Institución como ente encargado del
sistema registral marcario. Para ello, creemos conveniente viajar en retrospectiva
hacia los inicios de dicha institución y la creación de la misma en nuestro país.
Seguidamente trataremos de establecer los principales problemas para este estudio,
problemas que podrían incidir en nuestra investigación y sus posibles soluciones;
como lo es a través de una génesis histórica, ordenamiento legal del Registro de la
Propiedad Intelectual; problemas de estudio y obstáculos del mismo, así:
Antecedentes de las Marcas: Esta rama jurídica consiste en un ir y venir de las
gentes, hasta el desafortunado día en que su violación o fracaso conduce al mayor o
menor desquiciamiento del comercio. La industrialización acaecida en el mundo a
partir de fines del siglo XVIII, y cuya extensión y profundización no han cesado desde
esa época, ha conducido a una creciente utilización y valor de las marcas. En una
economía rural, en la que gran parte de los productos intercambiados son fungibles y
se encuentran dirigidos a satisfacer necesidades elementales del ser humano, la
determinación del origen de tales productos, entendido éste como el empresario o
comerciante que le ha dado su forma económicamente útil, carece de mayor
importancia. Una situación similar subsiste aún en las economías modernas respecto
de ciertos productos básicos, particularmente agrícolas y minerales, cuyo carácter
fungible presta escasa significación a la identificación de su productor; lo esencial
respecto de ellos es que se cumplan las especificaciones de calidad que permitan
incluir al producto en cuestión en una de las categorías empleadas en la rama
comercial de que se trata para la clasificación de las mercaderías. En la economía
industrial, por el contrario, la utilización de signos que permitan determinar la
empresa oferente de bienes y servicios pasa a ocupar un papel relevante. Los
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productos industrializados no son fungibles entre sí cuando provienen de distintas
empresas y tanto éstas como los compradores tienen un interés sustancial, como se
verá más adelante, en determinar y hacer conocer cual es el origen de tales
productos. Se acrecienta en el comercio el número de mercaderías cuya calidad no
puede ser totalmente determinada mediante especificaciones o descripciones
relativamente simples, si no que sólo puede ser precisada con su uso.
Adicionalmente, crece sustancialmente el número de productos no dirigidos a la
satisfacción inmediata de necesidades básicas de la población, sino a atender
deseos arbitrarios o suntuarios. La importancia de la comercialización en relación
con estos productos adquiere proporciones y características marcadamente en
exceso de los bienes agrícolas tradicionales. La demanda puede inclinarse a favor o
en contra de determinados productos en función de su calidad, de su presentación y
de la publicidad que los acompañe, todas ellas condiciones estrechamente ligadas
con utilización de signos marcarios. De allí que esta utilización vaya desempeñando
un papel cada vez más importante en el desenvolvimiento de las empresas y que,
por lo tanto, el valor de las marcas sea cada ves más significativo. En nuestros días,
en que la propaganda comercial adquiere dimensiones de enormidad y de obsesión,
las marcas pasan a desempeñar dos nuevos papeles. Por una parte, la propaganda
lleva a que las marcas no tengan un mero valor identificativo, sino que su mera
presencia otorgue cierto placer o satisfacción al comprador, o puesto en términos
más precisos económicamente, que ésta esté dispuesto a pagar un mayor precio
por los productos acompañados de las marcas publicitadas. Las marcas forman
parte, así, de un proceso creador de nuevas “necesidades” o deseos, cargado de
elementos irracionales y emotivos de la más distinta índole. Desde un segundo
ángulo, la propaganda permite utilizar a las marcas para dirigir y controlar la
demanda. Sin llegar al extremo de quienes consideran que el consumidor ha perdido
toda espontaneidad, siendo la llamada soberanía del consumidor una mera
apariencia, es evidente que existe una estrecha relación funcional entre gastos de
publicidad y demanda; cuanto mayores sean tales gastos, mayor será la demanda.
En consecuencia, los gastos de publicidad pasan a cumplir una función esencial
dentro de la estructura empresaria. Son los que permiten asegurar, dentro de ciertos
iii
límites, que la demanda no decaerá y que será suficiente para llegar a niveles
rentables de producción; esta posibilidad de manejo de la demanda es un elemento
de fundamental importancia para llevar acabo la compleja planificación de la
producción propia de las sociedades industriales contemporáneas. La consecuencia
de los fenómenos económicos precedentemente descriptivos es que las marcas han
pasado a tener un valor creciente, tanto desde el punto de vista de las empresas,
individualmente, como de la sociedad, en su conjunto. Desde el primer ángulo, es
evidente que la titularidad de ciertas marcas constituye uno de los principales activos
de muchas empresas, si no el principal, inclusive de algunas de las más grandes
dentro de la economía mundial y se advierte fácilmente la trascendencia que para las
firmas de ellas disfrutan significa su tutela jurídica. Desde la mira del funcionamiento
de la economía, en su conjunto, las marcas, son un elemento esencial para
mantener a los incentivos a la oferta de nuevos y mejores productos, y para asegurar
el control de calidad. La ya apuntada creciente complejidad de las economías
modernas y la importancia también creciente que según aumenta el poder
adquisitivo de la población, tienen los aspectos cualitativos de la producción, frente a
los puramente cuantitativos, hacen que sea especial para el progreso de tales
economías que pueda identificarse la vinculación existente entre un producto y su
fabricante u oferente. En consecuencia, el capítulo del orden jurídico destinado a
asegurar que los signos marcarios cumplan con su función constituye uno de los
instrumentos esenciales para el adecuado accionar de una economía industrializada.
Los perjuicios derivables de su fracaso recaerán tanto sobre el patrimonio de las
firmas directamente afectadas, como sobre la capacidad de producción y
crecimiento que tengan las economías donde tal hecho ocurra. El verdadero
antecedente del Registro de la Propiedad Intelectual, es que las transacciones
comerciales se hacían cada vez más en masa, de tal forma que se fueron volviendo
famosos ciertos negocios y productos, razón por la cual fue necesario buscar una
forma de proteger la marca. Razón por la cual en el presente trabajo monográfico
tratamos de establecer la importancia de la Marca Notoriamente Conocida en el
Mercado Salvadoreño, desde su origen, legislación y aplicación practica.
1
CAPITULO I 1.- BREVE RESEÑA DEL PAPEL DE LAS MARCAS EN EL TIEMPO: Antiguamente, el papel de los signos distintivos de la fabrica de un producto, que dicho
sea de paso no tenia protección alguna, no ejercía ninguna influencia con relación al
objeto que se vendía. El fabricante se limitaba a vender únicamente los productos que
el mismo producía; era pues un comercio directo entre él y el consumidor, ya que su
única finalidad era abastecer las necesidades de su producto en el lugar donde residía.
Por otra parte su clientela lo compraba por las habilidades que este tenia, o bien por
ser el único productor de ese determinado producto que había en el lugar y la causa de
ésto residía fundamentalmente, debido al gran aislamiento existente entre los pueblos a
causa de las malas vías de acceso, comunicaciones difíciles o casi imposible,
transportes lentos y extremadamente caros; todo lo cual repercutía en el precio del
producto y si a esto le agregamos que lo producido en los pueblos era bastante
semejante en cuanto a su calidad, no había razón de adquirir el producto que venia de
afuera. Solo las mercaderías contenidas de una calidad especial, traspasaba estos
límites, como por ejemplo, la cerámica proviene de China o de Japón y las estatuas de
Grecia, lo cual se debía a que esta clase de productos eran considerándolos como
preciosos y raros, así como también enormemente caros. Es entonces que comenzó a
surgir desde aquí que el lugar de origen constituía un tipo especial de apreciación del
producto. Por todo esto es que en aquellos tiempos generalmente se trabajaba por
encargos, o sea que no existían reservas ni surtido de parte del fabricante. En la época
Romana, se acostumbraba usar el nombre del fabricante y el lugar en donde se había
elaborado el producto, como tipo característico del mismo; tal es el caso de los
distintivos empleados por el Fisco Romano descubiertos en vasos que tenían la sigla
de R.P.A. ( Res Publica Augustanorum), como signo especial de objetos fabricados en
hornos del Fisco.
Pasando ya el régimen corporativo, era ya no una opción sino una obligación para el
fabricante, el distinguir los productos por el elaborador; pero mas que un distintivo era
un sello de autoridad con carácter de garantía para la persona adquirente; como
constancia de que dicho producto había sido fabricado con ejecución a los reglamentos
y estatutos de la corporación que lo autorizaba. A la par de esta especie de distintivo,
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también existían otros llamados individuales, las cuales podían ser adoptados por el
maestro al entrar a la corporación, como por el artesano que elaboraba el producto.
Además de lo indicado anteriormente, existían otros subtipos de signos distintivos que
eran impuestos como eran las del origen y procedencia en la mercancía; cuyos
requisitos tenían que ser puestos obligatoriamente, según disposiciones de las
corporaciones. Los signos individuales que consistían en el nombre del fabricante
simplemente, no tenían tanta importancia para el público, como era el de la corporación
que lo autorizaba y el de la cuidad en donde se había fabricado. Como podemos ver,
en esta época de la historia, le daban más importancia al aspecto público de los signos,
en cuanto a la seguridad del consumidor, que al aspecto privado del fabricante que
producía el artículo.
Pasados los principios de siglo XIX, con el aparecimiento del vapor como fuerza de
trabajo y del ferrocarril, se elevó el crecimiento de las ciudades, lo cual obligo a mejorar
e incrementar los medios de comunicación entre ellas. Con la sustitución de buena
parte de la fuerza laboral de las industriales por maquinas de vapor, los fabricantes
aumentaron y uniformaron su producción logrando que sus precios bajaran
considerablemente ya que tomaron conciencia de que era preferible obtener una
pequeña utilidad en cada producto la cual se traduciría en grande al producir en masa,
que una gran utilidad unitaria. Es en esta época donde surge la figura del “Mayorista”,
ya que el fabricante, para lograr esa gran utilidad, necesitaba vender bastante y en
poco tiempo lo que lograba vendiendo en grandes cantidades a los llamados
mayoristas.
Al pasar del tiempo, las fábricas optaron por instalarse en lugares donde los gastos de
producción eran más bajos, pues era el mayorista quien tenía que almacenar,
centralizar y distribuir los pedidos de los minoristas. De aquí resulta que la economía se
basó en que el fabricante trataba de abaratar y aumentar la producción y el mayorista
en venderla, cargando con el pago del almacenaje y transportación de la mercadería
del fabricante, lo cual recuperaba en base a la organización de sus ventas.
Dentro de esta relación y con el transcurso del tiempo, el pago del transporte empezó a
constituir un buen factor para las decisiones del mayorista y por ello resultó el
surgimiento de nuevos fabricantes más cercanos de los mayoristas. Es aquí donde la
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batalla entre la gran industria dio comienzo con una sola palabra “la competencia”. Por
ello es que el mayorista es quien impone precio al fabricante el cual se ve obligado a
aceptarlos para lograr vender en masa. Dentro de este esquema es que al fabricante le
aparece su arma de batalla: “la marca”. Con la creación del nuevo rol de la marca, el
fabricante puede crear gran demanda para sus productos que le garantiza la misma por
medio de la propaganda que le haga, creando así, dentro del consumidor, un modo de
preferir sus productos; acostumbrándolo de esta forma a pedirlos. Aquí se invierte la
relación, ya que es ahora, el consumidor el que pide una determinada marca de
producto al minorista; éste a su vez se la exige al mayorista y es ahora el mayorista
quien para no perder su clientela, tiene que comprarle al fabricante.
Es por lo tan delicado de este nivel de dependencia, que esos signos a los que ahora
llamamos marca, deben de protegerse por medio de leyes sumamente estrictas;
puesto que no sería equitativo que usurpadores inescrupulosos, abusando de la
confianza que le tiene el consumidor a un determinado producto al cual lo distingue por
una marca en especial, se aprovechen para vender sus productos, que lógicamente,
son de inferior calidad, causando de esta forma un desprestigio para el fabricante
legítimo, lo cual tiene grandes repercusiones en su patrimonio y además, un engaño
para el consumidor que está adquiriendo un producto de más baja calidad que el que
en teoría estaría pagando por ese precio. Pero para poder crear un sistema legal que
las proteja en su totalidad, hay que analizar los parámetros de distinción entre unas y
otras, para saber reconocerlas y poder así distinguirlas; de aquí la importancia que
tiene en lo general, el conocimiento de las marcas.
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CAPITULO II MODULO DE PROPIEDAD INTELECTUAL
1.- DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS:
1.1.- PROPIEDAD INTELECTUAL. DERECHOS DE AUTOR: DEFINICION: “Es el área Jurídica que contempla sistemas de protección para los bienes
inmateriales, de carácter intelectual y de contenido creativo, así como de sus
actividades afines o conexas”.
1.2.- DISTRIBUCION DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL: 1.2.1. PROPIEDAD INSDUSTRIAL: DEFINICION: “Signos Distintivos, Denominaciones de Origen, Información no Divulgada,
Invenciones, Modelos y Diseños Industriales y Biotecnológicos”. 1.2.2. DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS: Derechos Patrimoniales y Derechos Morales.
1.2.3. LEGISLACIÓN APLICABLE A ESTE TIPO DE MATERIA: A) DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE ( 1948 ): Articulo XIII.- “Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la
comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los
progresos intelectuales y especialmente de los descubrimientos científicos.
Tiene asimismo derecho a la protección de los intereses morales y materiales que a el
correspondan por razón de los inventos, obras literarias, científicas o artísticas de que
sea autor”.
B) DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ( 10 DE DICIEMBRE DE 1948 ): Articulo 27.-
1.- Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la
comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico en los beneficios
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que de él, resulten.
2.- Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales
que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de
que sea su autora”.
C) BASE CONSTITUCIONAL: Articulo 103.- “Se reconoce ....... la Propiedad Intelectual y artística, por el tiempo y en
la forma determinados por la Ley .....”
D) CONVENIO DE BERNA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBRAS LITERARIAS Y ARTÍSTICAS ( 1971 ). En este convenio se protegen las : 1) Obras literarías y artísticas; 2) Posibilidad de
exigir la fijación; 3) Obras derivadas; 4) Textos oficiales; 5) Colecciones; 6) Obligación
de proteger; beneficiarios de la protección; 7) Obras de artes aplicadas y dibujos y
modelos industriales; 8) Noticias.
E) ACUERDOS DE LOS ADPIC: Los objetivos de las ADPIC son: Evitar las distorsiones en el comercio; Evitar
obstáculos en el comercio; Promover una protección adecuada; Promoción de la
innovación tecnológica y transferencia de la tecnología. Según los Principios Rectores
del Trato Nacional. Tratado de la Nación más Favorecida.
F) TRATADO DE LOS DERECHOS DE AUTOR ( WCT ): Garantía a la protección de los autores, artistas, interpretes ejecutantes y producciones
de fonogramas en el entorno digital.
Implementación de los compromisos asumidos en los tratados WCT y WPPT ( 1996
hasta el momento de su entrada en vigor en 2002 ).
Establecimiento de acciones eficaces contra la piratería principalmente en la industria
audiovisual y el software.
Fortalecimiento de los derechos consagrados en la Convención de Berna,
especialmente lo relativo al derecho patrimonial de comunicación al público.
Se evitó establecer una jerarquía entre los derechos de autor y conexos logrando un
equilibrio del sistema del Latino y el Anglosajón ( copyright ).
Se eleva el término de protección a 70 años. G) TRATADO SOBRE EL REGISTRO INTERNACIONAL DE OBRAS
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AUDIOVISUALES. (GINEBRA 1989) Tratado que busca proteger el registro de las películas.
H) CONVENION INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS ARTISTAS INTERPRETES O EJECUTANTES, LOS PRODUCTORES DE FONOGRAMAS CONTRA LA REPRODUCCIÓN NO AUTIORIZADA DE SUS FONOGRAMAS (ROMA 1961 ). La protección prevista en dicho Tratado dejará intácta y no afectará en modo alguno a
la protección del derecho de autor sobre las obras literarias y artísticas. Por lo tanto,
ninguna de las disposiciones de dicho tratado podrá interpretarse en menoscabo de
esa protección.
I) CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTORES DE FONOGRAMAS CONTRA LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE SUS FONOGRAMAS ( GINEBRA 1971 ). Todo Estado contratnte se comprometio a proteger a los productores de fonogramas
que sean nacionales de los otros Estados contratantes contra la producción de copias
sin el consentimiento del productor, así como contra la importación de tales copias,
cuando la producción o la importación se hagan con miras a una distribución al público,
e igualmente contra la distribución de copias al público.
J) TRATADO DE LIBRE COMERCIO. Este tratado es suscrito entre los Estados Unidos de América y los países de Centro
América (excepto Costa Rica), y lo que busca es agilizar el comercio entre dichas
naciones. Aca se trata de una manera muy dura lo que constituyen actos de piratería.
K) LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS: Articulo 1.- “La presente Ley tiene por objeto regular la adquisición, mantenimiento,
protección, modificación y licencias de marcas, expresiones o señales de publicidad
comercial, nombres comerciales, emblemas, indicaciones geográficas y
denominaciones de origen, así como la prohibición de la competencia desleal en tales
materias”.
L) CLASIFICACION INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS (ARREGLO DE NIZA DE 1957). En este arreglo se logra clasificar las clases de marcas, es decir que se divende por
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productos que se van a amparar, haciendo también dicha tanto en las marcas de
fábrica y/o comercio como en las marcas de servicos.
M) LEY Y REGLAMENTO DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en la presente Ley tienen por objeto asegurar
una protección suficiente y efectiva de la propiedad intelectual, estableciendo las bases
que la promuevan, fomenten y protejan.
La propiedad intelectual comprende la propiedad literaria, artística, científica e
industrial.”
N) SISTEMA INTERNACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL: La protección internacional tiene como objetivos: Extender la protección fuera del
ámbito territorial donde se ha obtenido el uso exclusivo de una creación o de un signo
distintivo y uniformar la regulación legal de esos derechos para superar las
restricciones de las relaciones comerciales internacionales mediante Tratados de
Protección Intelectual, Tratados de Registro y Tratados de Clasificación.
O) MARCAS EN PROCESO DE GLOBALIZACIÓN: Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Intelectual ( 1883 / 1994 ); ADPI (
1995 / 2000 ); TLC; TENDENCIAS mediante las Marcas Comunitarias, Arreglo de
Madrid.
2. DEFINICIONES DE MARCA 2.1. DEFINICIONES DOCTRINARIAS: Entre las definiciones de Marca pueden recordarse las siguientes:
a) El Argentino BREUER MORENO define a la marca como "el signo característico
con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su
industria, comercio o explotación agrícola".
b) Otros autores argentinos, han seguido en este aspecto por algunos fallos recientes,
expone que: "puede (...) definirse la marca como el signo que permite distinguir el
origen industrial o comercial de las mercaderías".
c) "son símbolos denominados o emblemáticos que distinguen los artefactos de
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una fábrica, los objetos de un comercio o los productos de la tierra y las
industrias agrícolas"
d) "el símbolo distintivo u orden de palabras con los que pueden distinguirse los
productos de un industrial o de un vendedor".
e) "es el signo distintivo impreso o aplicado a los productos para distinguirlos
de sus similares".
f) "el signo distintivo impreso o aplicado a los productos para distinguirlos de
sus similares".
g) "la marca es un signo protegido en virtud de su inscripción en el registro, que
una empresa utiliza para distinguir determinadas mercaderías fabricadas o
vendidas por ella o determinadas prestaciones de servicio de similares
mercaderías o prestaciones de servicios de otras empresas".
h) "la marca es un signo distintivo que distingue a las mercaderías del titular de
la marca respecto de las mercaderías de otros, en relación a su procedencia, en
los negocios de la empresa".
i) "es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un
producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de
los competidores o de los servicios prestados por otros". j) "cualquier palabra, nombre, símbolo o dispositivo o cualquier combinación de
los mismos adoptados o utilizados por un fabricante o comerciante para
identificar sus bienes y distinguirlos de los fabricados o vendidos por otros".
También sigue a la citada ley a fin de definir a las marcas de servicios que serian
"las usadas en la venta o publicidad de servicios para identificar los servicios de
una persona y distinguirlos de los servicios de otros". k) En un importante trabajo de la UNCTAD (THE IMPACT OF TRADE MARKS ON DEVELOPMENT PROCESS OF DEVELOPING COUNTRIES -Ginebra, 1977- ) se
expresa que "las marcas son universalmente conocidas como un dispositivo
utilizado por un productor o distribuidor para identificar los bienes que fabrica o
vende. A través de tal identificación es generalmente posible distinguir los bienes
a través de su fuente u origen, o sea, distinguir los bienes de una empresa de los de otras". Se señala que esta definición puede ser modificada para adaptarla a las
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marcas de servicios.
l) EN LA LEY MODELO ELABORADA POR EL BIRPI (MODEL LAW FOR DEVELOPING COUHNTRIES ON MARKS, TRADE NAMES AND ACTS OF UNFAIR COMPETITION (Ginebra, 1967), se define a la marca como: "cualquier signo visible
que sirva para distinguir los bienes de una empresa".1 m) ESCENARIOS INTERNACIONALES ANTE LOS CUALES SE PUEDE ACUDIR: 1. GATT 1947 mediante la Organización Mundial del Comercio 2. NAFTA / ADPIC mediante la OMPI ( BIRPI ) 3. TLC / mediante los convenios de BERNA Y PARIS. n) ESCENARIOS MULTILATERALES: ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO: OMC (anexo 1c art. 6 inc. 2º), OMPI (Adm. De Tratados. Cooperación Técnica) y el ALCA (Antecedentes Centroamericanos Protocolo de Tegucigalpa, Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial; Unión Aduanera, Declaración de Granada)
2.2. ELEMENTOS DE LA DEFINICION: MARCA: “CUALQUIER SIGNO QUE SEA APTO PARA DISTINGUIR PRODUCTOS O SERVICIOS OFRECIDOS POR UN COMERCIANTE DE OTRO COMERCIANTE “
Son aquellas figuras que nos sirven para distinguir productos de otros que vemos
diariamente. Es una especie de nombre o figura que atrapa nuestra atención y a partir
de la cual sabemos de qué producto se trata y estas pueden ser:
Nominativas: Identifican a los productos únicamente por palabras, por Ejemplo NIKE y
VOLKSWAGEN.
Innominadas:
1 Derecho de Marcas, Tomo I, Editorial Heliasta, Pagina 14.
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No contienen palabras, únicamente tienen figuras o símbolos.
Mixtas: Contienen palabras y figuras o símbolos.
Tridimensionales: Son artículos que tienen alto-ancho-profundidad y generalmente se usan parea
proteger embases o empaques.
Expresiones o Señales de Propaganda: Son frases que se utilizan para recordar el producto o servicio de que se trate.
3. AMPARO LEGAL DE LA MARCA EN EL SALVADOR Según nuestra legislación se promulgo una Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos la
cual se creo con el objeto de mediante el cumplimiento del ordenamiento constitucional
y frente a los compromisos internacionales es que se da la siguiente ley ya que el
Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial no responde
adecuadamente a los cambios resultantes del desarrollo industrial, del comercio
internacional y de las nuevas tecnologías, motivo por el cual se crea esta Ley.
Teniendo por objeto regular la adquisión, mantenimiento, protección, modificación y
licencias de marcas, expresiones o señales de publicidad comercial, nombres
comerciales, emblemas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, así
como la prohibición de la competencia desleal en tales materias.
Dicha Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, reconoce los siguientes conceptos que
en dicha Ley y el presente trabajo nos serán de mucha ayuda, así:
a) Signo Distintivo: Cualquier signo que constituya una Marca, una expresión o señal
de publicidad comercial, un nombre comercial, un emblema o una denominación de
origen.
b) Signo Distintivo Notoriamente Conocido: Un signo distintivo conocido por el sector
idóneo del publico, o en los círculos empresariales al mismo, como perteneciente a un
tercero, que ha adquirido dicha calidad por su uso en el país o como consecuencia de
la promoción del mismo.
c) Signo Distintivo Famoso: Aquel signo distintivo que es conocido por el publico en
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general en el país o fuera de él.
d) Marca: Cualquier signo o combinación de signos visualmente perceptibles que, por
sus caracteres especiales, sirva para distinguir claramente los productos o servicios de
una persona natural o jurídica de los productos o servicios de la misma clase o
naturaleza pero de diferente titular.
e) Marca Colectiva: Una marca cuyo titular es una persona jurídica que agrupa a
personas autorizadas por el titular a usar la marca con base en un reglamento.
f) Expresión o Señal de Publicidad Comercial: Toda palabra, leyenda, anuncio, lema,
frase, oración, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio
similar, siempre que sea original y característico, que se emplee con el fin de atraer a
los consumidores o usuarios sobre uno o varios productos, servicios, empresas o
establecimientos.
a) Nombre Comercial: Un signo denominativo o mixto con el cual se identifica y
distingue a una empresa o establecimiento.
b) Emblema: Un signo figurativo, simbólico o alegórico, que identifica y distingue a una
empresa o a un establecimiento.
c) Indicación Geográfica: Todo nombre geográfico, designación, imagen o signo que
designa o evoca un país, un grupo de países, una región, una localidad o un lugar
determinado.
d) Denominación de Origen: Una indicación geográfica constituida por la denominación
de un país, de una región o de un lugar determinado, usada para designar un producto
originario de ellos, cuyas cualidades o características se deben exclusiva o
esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores
naturales y los factores humanos; también se considerará como denominación de
orígen la constituida por una denominación que, sin ser la de un país, una región, o un
lugar determinado, se refiere a un área geográfica determinada cuando es usada en
relación a productos originarios de tal área.
e) Convenio de Paris: El Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad
Industrial, suscrito el 20 de marzo de 1883, revisado el catorce de julio de 1967 y
enmendado el 28 de septiembre de 1979;
f) Registro: Departamento de Registro de la Propiedad Intelectual del Registro de
12
Comercio.
3.1. FUNCIONES DE LAS MARCAS: a) Función de Procedencia u Oiigen;
b) Función de Garantía de Calidad;
c) La Marca como “Colector de Clientela”;
d) Función de Protección;
e) Función de Reclame o Publicitaria de la Marca ( Función Económica )
f) Función Distintiva: Para el empresario, para el consumidor, finalidad legislativa
(Garantía de las Actividades Económicas, Protección al Público Consumidor )
Para determinar si una marca es notoriamente conocida será necesario atender
principalmente los siguientes elementos o aspectos:
1) El universo o círculo de personas de referencia,
2) El lugar en que la marca es conocida,
3) La manera en que se conoce la marca en el lugar de protección.
3.2. TIPOS DE MARCAS: El derecho, a través de la Legislación, la jurisprudencia y la doctrina, ha elaborado una
serie de categorías marcarias jurídicamente significativas en cuanto sirven para atribuir
determinados derechos y obligaciones a quienes realizan actos vinculados con los
signos aquí analizados, en los apartados siguientes se expondrán las principales de
tales categorías, indicándose así mismo algunas de las consecuencias jurídicas que
ellas implican. Sin embargo, como estas categorías constituyen la base conceptual
sobre la que se construyen el derecho de marcas.
A) DISTINTOS TIPOS DE SIGNOS MARCARIOS EN LA DOCTRINA: Las marcas tienen ciertos signos marcarios, los cuales podemos decir que son los
siguientes:
a) Una o más palabras con o sin contenido conceptual;
b) Dibujos;
c) Emblemas;
13
d) Monogramas;
e) Grabados;
f) Estampados;
g) Sellos;
h) Imágenes;
i) Bandas;
j) Combinaciones de colores o pintados en un lugar determinado de los Productos o
embases;
k) Envoltorios;
l) Embases;
m) Combinaciones de letras y de números;
n) Letras y números o su dibujo especial;
o) Frases publicitarias;
p) Relieves;
q) Todos otro signo con capacidad distintiva.
Estas categorías no tienen efectos jurídicos propios, sino que sirven meramente para
ilustrar respecto de los posibles signos marcarios.
Para lograr una clasificación jurídicamente significativa de los signos marcarios, estos
deben ser agrupados en categorías más amplias.2
B) SEGÚN BREUER MORENO, DISTINGUIÓ ENTRE DENOMINACIONES Y PALABRAS, DIBUJOS, Y MARCAS CONSTITUIDAS POR FORMAS MATERIALES. A nuestro entender, esta clasificación tiene un doble defecto: excluye ciertos tipos
relevantes, como las marcas mixtas, e incluye dentro de una misma categoría a signos
cuyas características jurídicas difieren sustancialmente entre si. Sin perjuicio de que
toda clasificación tiene un carácter arbitrario, resulta más práctica generalmente
aceptada la que distingue entre marcas nominativas, figurativas y mixtas. Esta
clasificación tiene especial importancia debido al elemento intelectual que contienen las
2 Derecho de Marcas, Tomo I, Editorial Heliasta, Pagina 14.
14
marcas nominativas. En efecto, estas son las que se pueden escribir y pronunciar3.
Según exponen Chavanne y Burst, "se las llama también marcas verbales. Consisten
en términos que tienen o no significación, que atraen a la vez los ojos del publico
porque se escriben; y el oído porque se pronuncian". También desde otro ángulo existe
un doble significado para las marcas nominativas o verbales. En efecto, como cualquier
otro elemento idiomático, las palabras que conforman a las marcas nominativas tienen
una existencia física, en cuanto se encuentran colocadas como objetos sobre las
mercaderías a identificar o cumplen igual función respecto de servicios. Pero además,
por tratarse, por definición, de signos, tienen un significado, cuya existencia depende y
se realiza en el individuo que percibe y entiende, de una u otra manera, tales signos.
Este significado, que va más halla de la mera existencia física del signo marcario,
existe con mucha más fuerza en las marcas nominativas que en las que no lo son4, y
obliga por lo tanto a adoptar criterios específicos para determinar la posibilidad e
confusión del público.
El límite entre marcas nominativas y figurativas no es preciso. Pueden adoptarse dos
criterios: el primer criterio que siguen, entre otros5, según se ha visto, Chavenne y
Burst, el elemento determinante para precisar si una marca es nominativa es si la
misma es pronunciable. Aun adoptándose ese criterio, debe adoptarse una aclaración,
pues lo que ha de ser pronunciable son los signos y no el nombre de la figura u otro
objeto que configure una marca. Así, la marca ABC es pronunciable, pues las letras
son como "abecé", mientras que una figura de un indio no es pronunciable, pues no
constituye un signo vocalizable, sino una figura a la que se da cierto nombre.
Conforme al criterio de la materia protegida, lo que define a las marcas nominativas y
figurativas es el signo distintivo sobre el que se concede o pretende una exclusividad
3 C. fr. R. FRANCESCHELLI, Sui Marchad dímpressa, cit., pag 37 y subs;A, CHAVANNE Y J.J. BURST,
Ob Cit, Págs. 243 y Subs. 4 Debe Observarse sin embargo que una marca figurativa puede tener un significado ante el público que
va mas alla del que resulta directamente su contenido físico. Las figuras tiene nombre, las bandas tienen
significado simbólico. 5 C. Fr. P. C. BREWER MORENO: Ob Cit., Pag. 105, quien incluya las letras y numeros entre las
“denominaciones y palabras” sobre la base de su producción.
15
es una palabra, con o sin significado, o una figura determinada, aunque ésta sea la
figura de una o más palabras. Este es el criterio que implícitamente utilizan Baumbach
y Hefermehl, pues mientras consideran que los números y letras son marcas
nominativas, opinan que la forma particular de escribir un nombre constituye una marca
figurativa. Una distinción de este tipo se encuentra también en el fallo de La Ley S.A.C.
Cabanellas de Torres, Guillermo, en el que se observó que, si bien la locución Derecho
del Trabajo, era in susceptible de apropiación marcaria, sí lo era en el conjunto formado
por ciertos elementos nominales y dibujos.
Adoptando alguno de los criterios precedentes para determinar la distribución entre
marcas nominativas y figurativas, el concepto de las marcas mixtas surge
inmediatamente, pues comprende a las que reúnen elementos característicos de esos
dos tipos. El carácter distintivo de una marca mixta puede en ciertos casos, resultar de
los elementos que la componen, vistos aisladamente, pero lo esencial es determinar el
efecto de conjunto que tiene tal marca. Sobre la base de estos posibles modos de
originarse el carácter distintivo de una marca mixta, Franceschelli establece la
categoría de marcas de conjunto, que son aquellas conformadas por elementos en sí
banales, pero prorrogables en función de la forma en que son combinados.
Dentro de las marcas nominativas se encuentran las siguientes categorías: una o más
palabras sin contenido conceptual, nombres y seudónimos de personas, las
combinaciones de letras y de números, los nombres geográficos, y las frases
publicitarias.
Entre las marcas figurativas, corresponde colocar las siguientes: dibujos, emblemas,
distintivos y símbolos no nominativos, monogramas, grabados, estampados y sellos,
bandas, combinaciones de colores aplicables en un lugar determinado de los
productos o combinaciones de letras y de números y letras y números por su dibujo
especial.
Son también signos figurativos con capacidad distintiva las marcas olfativas, gustativas,
táctiles y auditivas.
16
3.3. CLASIFICACION DOCTRINARIA DE LAS MARCAS. A) MARCAS DE FANTASIA, EVOCATIVAS, DESCRIPTIVAS, SIGNIFICATIVAS Y DENOMINATIVAS: Estas distintas categorías son reconocidas, con uno u otro significado, en la
generalidad de los sistemas marcarios, si bien el sentido que se da a cada una de ellas
difiere de uno a otro.6 Comenzando las marcas de fantasía, Poullet7 las define como "aquellas, creadas o no
por el fabricante, que no se despiertan forzosamente la idea del objeto al cual se
aplican, que se desprenden de la naturaleza o género del objeto y que son tan
independientes del producto mismo, que éste puede ser reconocido y designado con
otro nombre". Esta definición peca ya por amplia, ya por estrecha. En efecto, el
requisito de que las marcas sean tan independientes del producto mismo, que éste
pueda ser reconocido y designado con otro nombre, rige para todas las marcas, pues
hace a su carácter distintivo. Por otra parte, no puede exigirse, como observa
acertadamente Breuer Moreno, que las marcas de fantasía no despierten la idea del
producto. La marca Kodak, típico ejemplo de marca de fantasía, despierta en cualquier
usuario la idea de fotografías.
Tras formular su crítica a la definición precedente, Breuer Moreno propone la siguiente:
"Es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa
del producto a distinguir, aunque sea evocativa; porque la fantasía puede consistir
hasta en la deformación arbitraria que se haga de una denominación precisa o
necesaria". Nuevamente, adolece esta definición del defecto de no hacer referencia
sino al elemento distintivo que debe tener toda marca, por lo que carece de utilidad o
aplicabilidad algunas.
Dado que, como menciona el propio Breuer Moreno, la jurisprudencia no ha adoptado
una posición clara en esta materia, cabe recordar la distinción que se efectúa en el
derecho estadounidense entre marcas caprichosas (fanciful marks) y marcas
arbitrarias. Las primeras son las conformadas por palabras compuestas especialmente
6 La distinción que formula A. BAUMBACH Y W. HEEFERMEHL, Warenzeichenrecht, Ob Cit. Pag. 158. 7 Cit. Por P. C. Breuer Moreno: Ob Cit, Pag. 83.
17
con fines marcarios o por palabras oscuras o arcaicas. Las segundas son las que son
aplicadas a bienes suficientemente alejados de su significado normal, como para no ser
descriptivas o sugestivas. Estos dos tipos marcarios reciben conjuntamente el nombre
de marcas inherentemente distintivas.
Las marcas evocativas pueden ser definidas como aquéllas que provocan en el
público una idea relacionada con el producto que distinguen o con sus propiedades.
De allí que marcas conformadas por términos novedosos, como Lacteol, Maltyl o
Carbonil hayan sido calificadas correctamente como evocativas, aunque reúnen
simultáneamente las condiciones propias de las marcas de fantasía.
Pasando a las marcas evocativas, observemos que la definición precedente busca
distinguir a las citadas marcas de otras categorías con características jurídicas
diferentes. Por un lado encontramos a las marcas que no producen en el público
ideas del tipo que caracterizan a las marcas evocativas; ello favorece, sin duda, a su
carácter distintivo y consiguiente registrabilidad. Por el otro están las marcas que van
más allá de concitar cierta asociación mental en los consumidores, pues describen a
los productos o servicios a identificar o a ciertas características de los mismos. A mi
entender, la división entre estas dos clases de marcas, las evocativas, por una parte, y
las descriptivas y denominativas, por la otra, deben basarse en la facilidad con que el
público distingue a la marca del nombre del producto y de sus características.
Cuando un signo se confunde con cierta frecuencia con tales términos, dejan de ser
meramente evocativo, y resulta descriptivo o denominativo. Un término es sugestivo
si requiere imaginación, pensamiento y percepción para llegar a una conclusión sobre
la naturaleza de los bienes. Un término no es descriptivo si suministra inmediatamente
una idea de los ingredientes, calidades o características de los bienes. Por cierto, para
que un término sea evocativo, no se requiere que medie un esfuerzo intelectual
significativo.
Marcas descriptivas, según su nombre lo indica, son las que describen la naturaleza,
función, cualidades u otras características de los bienes o servicios a distinguir. Bajo el
Derecho estadounidense, McCarthy expone que una marca “es descriptiva si
describe: el propósito, función o uso de los bienes, su tamaño, clase de usuarios,
características deseables de los bienes, o efecto de éstos sobre el usuario”. Bajo el
18
Derecho alemán, Baumbach y Hefermehl definen a las marcas descriptivas como
aquellas que “contienen indicaciones referidas al origen, condición, destino, precio,
cantidad o peso de las mercaderías”. En el Derecho francés, Chavanne y Burst hacen
referencia a los términos utilizados para definir la composición y calidades de los
productos.
Bajo el Derecho argentino, lo mismo que bajo el alemán y el francés, la consecuencia
de la calificación de una marca como descriptiva es su nulidad. Bajo el Derecho
estadounidense, por el contrario, la consecuencia de tal calificación es que, para que
la marca sea reconocida como tal, se debe acreditar que la misma tiene un
significativo secundario, o sea que el público la identifica no meramente como una
descripción de ciertas características, sino como el signo distintivo de determinada
empresa. Sin perjuicio de la vinculación que el sistema de significado secundario tiene
con las particularidades del régimen marcario estadounidense, especialmente con la
adquisición de derechos sobre las marcas a través del uso de éstas, existen razones
de importancia para adoptar la posición seguida por los países que declaran nulas a las
marcas descriptivas. La apropiación de éstas impediría a los competidores de quien así
actúa utilizar ciertos signos necesarios para comunicar al público las características de
sus bienes y servicios, creando así un obstáculo a la competencia, una monopolización
de términos comerciales y un beneficio para el titular de la marca, no vinculado a las
funciones válidas de ésta, efectos todos éstos carentes de justificación.
Existe una diferencia sustancial entre las marcas descriptivas, precedentemente
analizadas, y las significativas. Estas se oponen a las de fantasía, en sentido estricto, y
son, por lo tanto, las formadas por palabras con contenido conceptual. Ahora bien,
existe infinidad de palabras con contenido conceptual que no son descriptivas, en el
sentido marcario de la expresión. Tal lo que sucede con las marcas arbitrarias, según
se las llama bajo el Derecho estadounidense, las que tienen por definición contenido
conceptual, y sin embargo no pueden ser calificadas como descriptivas, pues tal
contenido no guarda relación ni con la naturaleza ni con las características de los
bienes y servicios identificados. En consecuencia, las marcas significativas constituyen
una categoría independiente de las descriptivas.
Para cerrar el grupo de tipos marcarios analizados en este apartado, observemos que
19
marcas denominativas son las que están constituidas por la denominación de los
bienes y servicios que distinguen. La terminología no es uniforme en esta materia. Así,
por ejemplo, Chavanne y Burst, hablan de las marcas genéricas o necesarias,
indicando que “la marca genérica es aquella constituida únicamente por la
denominación usual del producto designado o del servicio ofrecido”. Breuer Moreno se
refiere a las “denominaciones genéricas”, mientras que Mccarthy se refiere a los
“términos genéricos”, a fin de no calificar como marca a signos que carecen por
definición de capacidad distintiva. También se utilizan, con sentido similar expresiones
tales como “marcas designativas” y “nombres indicativos del producto”.
Estrictamente no correspondería hablar de marcas denominativos, pues los nombres,
palabras y signos que constituyan la designación necesaria habitual del producto o
servicio a distinguir, no son marcas, pues no cumplen la función definitoria de éstas,
que es la distintiva.
Agotados los tipos marcarios objeto de esta apartado, cabe recapitular observando
que los mismos no constituyen una ordenación sistemática u jurídicamente significativa
de las marcas, en vista de la superposición que existe entre ellos. A fin de clarificar el
sentido de esas categorías, deben dividirse en dos grupos, a fin de efectuar otras
tantas clasificaciones marcarías, que sí reúnen las condiciones de no incluir categorías
superpuestas, y abarcar a la totalidad del universo marcario. La primera clasificación
incluye a las marcas de fantasía, en sentido estricto, y a las significativas. La segunda
distingue entre marcas sin contenido evocativo, marcas evocativas, marcas
descriptivas y marcas denominativas. La segunda de estas dos clasificaciones, la más
importante jurídicamente, pues determina la existencia de una marca y su
registrabilidad.
B) MARCAS FUERTES Y DEBÍLES: Franceshelli define a las marcas débiles como aquellas que se encuentran
solamente protegidas contra la imitación total, y a las fuertes como aquéllas que son
protegidas mucho más intensamente, llegando a prohibirse todas las marcas que
incluyan modificaciones y variaciones que dejan persistir la identidad de la marca que
se desea tutelar. Queda aquí de manifiesto la cuestión que trata de resolver la
clasificación analizada. El derecho sobre una marca supone un poder de exclusión
20
sobre su uso por terceros. Este poder puede ejercerse válidamente no sólo contra el
uso de la marca, en forma idéntica a su registro, sino también contra otros signos,
susceptibles de crear confusión con aquélla. Cuando más amplio sea el círculo de
signos cuyo uso se ve restringido por los derechos del titular de la marca, más fuerte
será ésta.
Resulta de la exposición precedente que no cabe trazar un límite exacto entre marcas
débiles y fuertes y, más aún, que muchas veces no será posible decir con precisión si
una marca es más fuerte, o débil que otra. Lo primero resulta de la existencia de un
continuo uso de marcas, que va de las más débiles a las más fuertes, sin que pueda
encontrarse un límite preciso en el que pase de un categoría a la otra; tal límite lo fija
arbitrariamente el usuario de estas expresiones.
Esta dificultad surge de la naturaleza del lenguaje, y no se la soluciona introduciendo
una división tripartita, como lo hacen Baumbach y Hefermehl, de marcas normales,
débiles y fuertes, en la que la primera categoría ocupa un lugar intermedio entre las
otras dos. Este enfoque no hace sino multiplicar los límites arbitrarios.
Respecto de la segunda dificultad que surge de esta clasificación, cabe observar que el
círculo dentro del cual se extienden los derechos marcarios de exclusión no es sino
una ficción geométrica, en la que se engloba a una cantidad indefinida de signos
posibles así afectados. No puede, por lo tanto, cuantificarse el grado de fortaleza o
debilidad de una marca, sino meramente lograrse una impresión aproximada de esas
condiciones.
Frecuentemente se considera que la clasificación aquí analizada es paralela a la de
marcas de fantasía, evocativas, descriptivas y denominativas. Las marcas de fantasía
serían las más fuertes, siendo las demás en ese orden, crecientemente débiles, hasta
llegar a las denominativas, que carecen de poder distintivo y consiguientemente de
capacidad marcaria. Este es uno de los tantos errores a que conduce la clasificación
incoherente e imprecisa de los signos marcarios. Lo que identifica la fortaleza de una
marca es su capacidad distintiva, o en otros términos, el hecho de que la existencia de
un signo prima fase alejado de la marca en cuestión, sea suficiente para crear una
confusión en el público respecto de la identidad de los bienes y servicios. Esta
radiación resultante del derecho sobre una marca puede ser consecuencia de una
21
pluralidad de elementos, entre los cuales se encuentra, pero sin carácter excluyente,
el carácter evocativo o de fantasía de una marca. Así por ejemplo, McCarthy expone
tres criterios para determinar la fortaleza de una marca: el grado en que el público
consumidor asocia a una marca con la empresa que la utiliza; el nivel evocativo y
descriptivo de la marca; y la medida en que la marca es distintiva desde el punto del
número de terceros usuarios lícitos de marcas que emplean signos similares. Este
último elemento destruye toda posibilidad de identificar a las marcas de fantasía con
las fuertes. Existen numerosas marcas de fantasía formadas con signos totalmente
vulgarizados, como estrellas, números o letras, que tal vulgarización no puedan ser
apropiados y que tiñen así de debilidad a la marca en su conjunto.
Los conceptos de marcas débiles y fuertes son meros instrumentos de técnica
jurídica para ordenar los distintos extremos que deben ser tenidos en cuenta a fin
de determinar la esfera de protección de una marca. Dada la definición de tales
conceptos todo el complejo juego de reglas y elementos que debe ser tenido en
cuenta para definir tal protección incide con idéntica amplitud para determinar su
fortaleza. Es un error lógico, por lo tanto, decir que una marca se encuentra protegida
frente a otra porque aquélla es fuerte.8
C) MARCAS FACULTATIVAS Y OBLIGATORIAS: Puede decirse que el registro de todas las marcas son obligatorias, pues su falta de uso
acarrea la caducidad de los derechos sobre ellas. No es éste, sin embargo, el sentido
corriente de la expresión marcas obligatorias. Esta se utiliza respecto de aquellas marcas
que deben ser colocadas necesariamente en ciertos productos, como condición para
que la comercialización de éstos sea lícita. Así para que una marca mantenga su
validez, basta su uso esporádico respecto de ciertos artículos, mientras que,
tratándose de marcas obligatorias, deben siempre ser usadas cuando se pongan en el
comercio los bienes respecto de los que rija tal obligación.9
D) MARCAS DE PRODUCTOS Y MARCAS DE SERVICIOS: Las marcas pueden utilizarse “Para distinguir productos y servicios”. La calificación
8 Derecho de Marcas, Tomo I, Editorial Heliasta, Pagina 247. 9 Derecho de Marcas, Tomo I, Editorial Heliasta, Pagina 249..
22
de una marca como de productos o de servicios no influye únicamente sobre su
ubicación en la nomenclatura marcaria; por el contrario, tiene objetos jurídicos de
importancia. Por empezar, el régimen de las marcas de productos y el de las de
servicios tienen sensibles diferencias, a veces sin que su explicación sea clara, bajo el
Convenio de París. Por ejemplo, aunque el artículo 1º, párrafo 2º de ese Convenio
incluye tanto a las marcas de fábrica o de comercio, como a las de servicio, entre los
objetos de protección de la propiedad industrial, las disposiciones del artículo 6º bis,
sobre marcas notorias, hacen referencia solamente a las marcas de fábrica o de
comercio cuando se trata de definir a los signos cuyo registro y uso debe ser
prohibido en razón de su conflicto con marcas notorias.
Mayor importancia tiene el hecho de que el uso de los signos marcarios es
notablemente distinto en las marcas de productos que en las de servicios. En aquéllas
consiste básicamente, aunque no exclusivamente, en la fijación de la marca sobre el
producto o sobre su envase. En los servicios, no existe esa posibilidad. La función
identificatoria de la marca se cumple mediante su colocación en los lugares donde se
brindan los servicios o sobre elementos vinculados con tales servicios, como es la
papelería, que no son el objeto de la prestación que se busca identificar, entre otros
mecanismos posibles.
La regla general es que se aplican iguales normas a estos dos tipos marcarios,
salvo cuando expresamente se indica lo contrario, o cuando así lo requieren las
particularidades del uso de estos signos, precedentemente señaladas.10
D) MARCAS REGISTRADAS Y DE HECHO: La distinción entre estos dos tipos de signos es clara, pues se determina a través de
la existencia del registro que prevé la legislación marcaria. Las marcas de hecho son
los signos que se utilizan con la función distintiva propia de las marcas, sin haber
sido registrados como tales, y sin violar los derechos de marcas registradas. Las
registradas son las que han sido inscritas conforme la prevé la Ley respectiva.11
E) MARCAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS:
10 C. fr. P. E. A. Baumbach y W. Hefermehl, A. Chabane y J. J. Burst , Ob Cit, Pag. 226. 11 Derecho de Marcas, Tomo I, Editorial Heliasta, Pagina 252.
23
El concepto de marca colectiva dista de ser preciso y unívoco. El artículo 7º bis del
Convenio de París habla de “marcas colectivas pertenecientes a colectividades”, de
donde se podría inferir que el mero hecho de que una marca sea propiedad de una
persona jurídica sería suficiente para calificarla como colectiva. Esta inferencia, sin
embargo, sería contraria al uso jurídico de la expresión que se desea definir. Las
marcas colectivas son las que un conjunto de usuarios registran a través de una
organización o ente común, no para ser usadas por éste sino por sus miembros, para
la identificación de sus mercaderías o servicios. Este tipo de marcas, están destinadas
a evitar las dificultades que la exigencia de uso para la adquisición o mantenimiento
del derecho sobre una marca pueden plantear cuando tal marca no será utilizada
por el ente colectivo que la registra en beneficio de sus integrantes, sino por éstos
mismos. Se modifican los requisitos de uso de forma de evitar las mencionadas
dificultades. Existen, según se verá, otras posibles funciones de las marcas objeto
de este apartado.
Franceschelli da un largo listado de tipos de marcas que han sido identificadas con
las marcas colectivas. Menciona los casos de cotitularidad de marcas, de marcas de
holding o de Konzern, de marcas de origen, de calidad, de tratamiento, de materia
prima, sindicales, nacionales y de garantía.
En los casos de cotitularidad de marcas, es evidente que no existe marca colectiva,
pues, como lo señala el mismo Franceschelli, no se trata sino de la participación en
derechos sobre una marca individual, según resulta claramente bajo la legislación
argentina.
Las marcas de Holding o de Konzern pueden o no ser marcas colectivas, según las
particularidades y exigencias del régimen en que se las utilice, y el procedimiento
seguido para su protección.
Las marcas de orígen tienen por función indicar la proveniencia común
particularmente del punto de vista geográfico, de los productos identificados. Para ser
tales, y no denominaciones de origen, deben cumplir con las funciones distintivas
propias de las marcas, e incluir además elementos que, sin constituir
denominaciones de origen, indiquen la proveniencia geográfica común de los
productos identificados. Un mecanismo apto para este fin puede ser el uso de las
24
marcas colectivas, en virtud del cual un ente formado por los productores de una
región es titular de los derechos sobre una marca de origen. Sin embargo, pueden
lograrse similares resultados a través de marcas individuales, haciendo por ejemplo,
que tales marcas queden en poder de una cooperativa de los productores interesados.
Las marcas de calidad implican que las mercaderías identificadas, además de cumplir
con la condición de haber sido marcadas de conformidad con el titular de la marca
(función distintiva), satisfacen ciertas condiciones mínimas de calidad. Estas
condiciones pueden ser expuestas formalmente por las empresas interesadas, como
en el caso de las marcas colectivas francesas, o ser acordadas en forma puramente
interna por las partes interesadas, que pueden utilizar una marca colectiva, donde
existan, como marca de calidad, o bien emplear marcas individuales como marcas
de este último tipo.
Las marcas de tratamiento y de materia prima indican, como su nombre lo expresa,
que las mercaderías identificadas han cumplido con ciertas condiciones de fabricación
o que contienen determinadas materias primas. Tienen las mismas características de
las marcas de calidad, salvo que se refieren a un aspecto preciso de ésta, como es el
procedimiento de fabricación y las materias primas empleadas.
Las marcas sindicales indican ya sea que los productos han sido elaborados por
determinada organización sindical, titular de la marca, en cuyo caso se trata de
marcas, colectivas o individuales, utilizadas en su clásica función distintiva, o bien que
se ha cumplido con ciertas reglas de trabajo recomendadas por esas organizaciones
sindicales.
En este segundo caso estamos ante una variante de las marcas de calidad, con las
mismas características jurídicas de éstas.
Las marcas nacionales equivalen a las marcas de origen, siendo el ámbito geográfico
aplicable el de un país determinado. Tanto las marcas de origen como las nacionales
deben tener características tales que no impidan a terceros indicar, de otras
maneras, el origen o proveniencia de las mercaderías de que se trate.
Por último, las marcas de garantía, es un sentido amplio, incluyen a las de calidad,
tratamiento, materia prima, sindical, de origen y nacional. En un sentido más estricto,
son las que se ven acompañadas por dispositivos jurídicos destinados a asegurar la
25
efectividad de las condiciones de calidad, u otras, indicadas a través de la marca.
Como se ve, en todos estos casos las marcas colectivas propiamente dichas son sólo
uno de los posibles instrumentos utilizados para implementar los mecanismos
marcarios descriptivos.12
F) MARCAS GENERALES Y MARCAS ESPECIALES: Las primeras son las adoptadas por una empresa para identificar a la totalidad de los
bienes y servicios que comercializa, mientras que las segundas se refieren
específicamente a determinados productos o servicios de tal empresa.13
Jurídicamente, estos dos tipos marcarios tienen idénticos efectos, salvo la mayor
posibilidad de adquisición de renombre y fuerza distintiva que tienen las marcas
generales, en cuento son identificadas por el público con una estructura empresaria
determinada.
G) MARCAS SIMPLES Y COMPLEJAS: Las marcas simples están integradas por un único elemento distintivo, como puede
ser una única figura o determina palabra. Las marcas complejas presentan diversos
elementos, con capacidad distintiva o sin ella, aunque el conjunto debe tener, por
definición, tal capacidad. De esta manera, las marcas complejas pueden estar
constituidas por una reunión de elementos que no puedan ser protegidos
individualmente; una combinación de elementos protegibles y banales; y por un
conjunto de elementos con capacidad distintiva individual.14
El carácter complejo de una marca es jurídicamente interesante, pues supone dos
niveles de comparación con los demás signos marcarios; a través de los elementos
que la constituyen, y en virtud del efecto global de la marca en cuestión.
H) MARCAS NOTORIAS, MUNDIALES Y CÉLEBRES:
Estos tres conceptos suelen ser confundidos, con los consiguientes errores en la
aplicación e interpretación del Derecho marcario. Marcas notorias, son las generalmente
conocidas, en los círculos comerciales interesados de un país. Las marcas mundiales son
aquéllas cuya notoriedad se extiende no ya a un determinado, sino al mundo en 12 Derecho de Marcas, Tomo I, Editorial Heliasta, Página 252. 13 C. fr M. Are Marchio (Diritto Privato) Enciclopedia del Diritto, Pág. 592 14 C. fr. A. Chabane, J. J. Curst : Ob Cit. Pág. 243.
26
general15. Como dicen Baumbach y Hefermehl, todas las marcas mundiales son marcas
notorias, pero no todas las marcas notorias son mundiales.
Las marcas celebres son las que solamente reúnen condiciones de notoriedad, sino
también una reputación de que los productos por ellas identificados son de alta calidad, o
por lo menos de calidad suficiente como para satisfacer al consumidor.
La notoriedad de una marca da lugar a la protección especial que en tales casos concede
el artículo 6o. bis del Convenio de París. El carácter mundial de una marca, en distinción
del meramente notorio, no agrega jurídicamente nada a dicha marca; simplemente se
extienden geográficamente los efectos de la notoriedad.
En cambio, las marcas célebres, además de reunir las condiciones y merecer la
protección que les corresponde como marcas notorias, son marcas especialmente
fuertes, pues el radio de su protección contra otros signos confundibles es
particularrmente amplio. Estas marcas se encuentran protegidas, con variable
intensidad según el país de que se trate, contra su dilución, o sea contra su uso en
mercaderías distintas y no vinculadas normalmente a las que identifica la marca
célebre, por terceros. De las marcas notorias trataremos con más detenimiento en este
estudio.
I) MARCAS DEFENSIVAS Y OFENSIVAS: Las primeras son las registradas no con el propósito de utilizarlas para identificar
productos o servicios, sino a fin de impedir que otros puedan utilizarlas, protegiéndose así
la capacidad distintiva de ciertas marcas que sí son utilizadas comercialmente.
Marcas ofensivas son las que tampoco tienen por propósito inmediato su utilización como
signos distintivos, sino el impedir o dificultar el registro o la utilización de signos marcarios
por un tercero que es el verdadero interesado en su uso.16
Mientras que las marcas defensivas tienen por propósito asegurar y perfeccionar la tutela
de otras marcas del mismo titular, las ofensivas están destinadas a trabar o anular los
derechos de otros titulares o interesados en ciertas marcas.
Pueden distinguirse dos tipos básicos de marcas defensivas. Unas son las que resultan
15 C. fr. A. Baumbach y W. Hefermehn, Pág. 928. 16 Respecto a las Marcas ofensivas, cfr. A. BAUMBACH y W. HEFERMEHL, pág 80
27
idénticas a las marcas que se busca proteger, registrándose en otras clases, a fin de
impedir que otros titulares adquieran derechos sobre tales registros. Un segundo tipo
está formado por las marcas que el titular de la marca defendida considera como
confundibles con esta última.
Las marcas ofensivas pueden tener distintos propósitos, que inciden sobre su posible
validez. Los registros dirigidos a obstaculizar la inscripción de marcas notorias o ya
utilizadas por terceros chocan con la nulidad que les impone el artículo 6 bis del Convenio
de París. Cuando se trata de registros dirigidos a impedir a terceros el registro de marcas
aún no usadas, el titular la marca ofensiva contará, en la práctica, con un plazo de cinco
años, durante el cual podrá poner en práctica el efecto obstaculizador de sus registros.
Por último, las marcas ofensivas pueden ser marcas denigratorias. Según explica Breuer
Moreno, "con fines de extorsión se ha pretendido, alguna vez, registrar marcas iguales a
las de productos afamados, pero con relación a otros que podían servir de base para
comparaciones denigrantes. Por ejemplo, en cierto momento, los cigarrillos marca Yelmo
gozaron de bastante difusión.
J) MARCAS DE RESERVA: Estas marcas se encuentran registradas a fin de ser utilizadas con su propósito
distintivo a partir de un plazo, determinado o no, posterior a tal registro. Su nombre
deriva del hecho de que constituyen una reserva de signos que serán empleados
comercialmente según lo requieren las necesidades de su titular.17
K) MARCAS SERIADAS: Son conjuntos de marcas, pertenecientes a un mismo titular, que presentan
determinado elemento en común, tal que permite a los usuarios presumir un origen
común para todas ellas y para los productos que identifican. A los efectos de los
registros marcarios y de la determinación de la existencia de infracciones contra signos
ya registrados, la configuración de marcas seriadas tiene sustancial importancia, pues
las posibilidades de confusión se agravan notablemente en la medida en que el signo
que se desea registrar, o que se considera en infracción a las marcas seriadas ya
registradas, incluya el elemento común que caracteriza a éstas.
17 Derecho de Marcas, Tomo I, Editorial Heliasta, Pagina 258
28
L) MARCAS ACOMPAÑANTES: Esta categoría es especialmente usada en el Derecho Alemán con el nombre de
begleitende Marke.18 Se trata de marcas colocadas en materias primas, plásticos y
productos sintéticos, de tal forma que, al llegar la mercadería que incluye tales materias
primas al consumidor final, tal mercadería se ve identificada por la marca que la
distingue en su conjunto, y por las marcas acompañantes que señalan las materias
primas empleadas.
El concepto de marcas acompañantes tiene gran importancia en relación con el
examen de las clases de productos respecto de los cuales puede producirse confusión
marcaria. El hecho de que las marcas acompañantes se empleen en tales productos
finales hace que las marcas utilizadas respecto de estos últimos coexistan y tengan un
gran poder de confundibilidad con las marcas acompañantes empleadas en las
materias primas, lo que debe ser tenido especialmente en cuenta a los fines del cotejo
marcario.
2.6. NUESTRA LEGISLACION LA CLASIFICA DE LA SIGUEINTE FORMA:
Nuestra legislación según el artículo 4 y 43 de la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos clasifica las marcas así:
1) Marcas en General; y,
2) Marcas Colectivas.
Así también por la especialidad de las marcas, las clasifica así:
1) Marcas de Productos; y,
2) Marcas de Servicios.
Marcas que se incorporan a otro medio:
1) Olfativas;
2) Sonoras; y,
3) Gustativas.
18 Cfr. A Baumbach y W. Hefermehl, Pag. 140.
29
CAPITULO III LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA.
1.- LA PROBLEMÁTICA DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS: Todos sabemos que algunas marcas poseen tan vasta reputación que, incluso si no se
encuentran registradas en el País, son notoriamente conocidas por el consumidor
medio. Por tanto, si tal marca es utilizada por terceros no autorizados, el consumidor
puede pensar equivocadamente que los bienes y servicios en los que se emplea tienen
su origen en el titular de la marca notoriamente conocida. Cabe la posibilidad que el
consumidor espera una determinada calidad que representa la marca notoriamente
conocida. Como lo ha hecho notar la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual,
el problema de la utilización no autorizada de marcas notoriamente conocidas,
especialmente extranjeras, es particularmente frecuente en los países en desarrollo y
como las marcas extranjeras notoriamente conocidas suelen gozar de un prestigio en
esos países, la probabilidad de confusión es también especialmente grande en esos
casos.
2.- LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS Y EL TRIPLE INTERÉS PROTEGIDO Por estas razones, se puede hablar de un triple interés en la protección de las marcas
notoriamente conocidas. Interesa a los dueños de marcas notoriamente conocidas que
el prestigio y el activo intangible simbolizados por sus marcas se hallen protegidos
contra el uso indebido y, eventualmente, el deterioro provocado por su utilización no
autorizada. Pero interesa también a los consumidores, particularmente en los países en
desarrollo, hallarse protegidos contra el engaño y la confusión en cuanto a la
procedencia y calidad de los productos y servicios vendidos por terceros no autorizados
utilizando marcas notoriamente conocidas. De ahí que la protección contra la utilización
no autorizada de marcas notoriamente conocidas beneficie tanto a los titulares de estas
marcas como a los consumidores, además de promover en general prácticas
30
comerciales equitativas y honestas.
3.- SIGNOS QUE PUEDEN CONSTITUIR MARCA: Las Marcas podrán consistir, entre otros, en palabras o conjuntos de palabras, incluidos
los nombres de personas, letras, números, monogramas, figuras, retratos, etiquetas,
escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas, o combinaciones y disposiciones
de colores. Pueden asimismo consistir, entre otros, en la forma, presentación o
acondicionamiento de los productos, o de sus envases o envolturas, o de los medios o
locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.
Las diez Marcas más famosas tienen las siguientes características:
a) Brindan utilidades a largo plazo;
b) Tienen liderazgo en el mercado;
c) Ventaja competitiva;
d) Figuración Internacional;
e) La mayoría de las personas la asocian a Marcas Famosas y Estrellas de Cine.
Entre las marcas más famosas podemos mencionar:
1) Coca Cola;
2) Microsoft;
3) IBM;
4) GE;
5) Intel;
6) Nokia;
7) Disney;
8) McDonald´s;
9) Marlboro;
10) Mercedes
4.- PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS: 4.1.- PROHIBICIONES ABSOLUTAS O POR RAZONES INTRINSECAS:
a) Falta de Capacidad Distintiva; b) Signos genéricos, usuales o descriptivos;
31
c) Constituye indicación de Procedencia no susceptible de apropiación como Marca
Individual;
d) Marca Engañosa, Ilícita o consistente en símbolos inapropiables;
e) Signos contrarios a la Ley, al Orden Publico o a las Buenas Costumbres, etc.
4.2.- PROHIBICIONES RELATIVAS O POR DERECHOS DE TERCEROS: a) Anterioridad de Derechos de Índole Intelectual, Civil, Identidad, etc.
b) Reproducen un signo Notorio o Famoso. 5.- SISTEMA DE ADQUISICION DE DERECHOS: 5.1. SISTEMA DE INSCRIPCION REGISTRAL 5.2. SISTEMA DE PRIORIDAD POR EL USO: Ambos sistemas se explican en el punto 7 de la presente monografía.
6. – MARCA NOTORIA: 6.1. DEFINICION: “UN SIGNO DISTINTIVO CONOCIDO POR EL SECTOR PERTINENTE DEL PUBLICO O EN LOS CIRCULOS EMPRESARIALES, O CONOCIDO EN EL COMERCIO INTERNACIONAL”. 6.2. Que según la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su articulo 2 literal b)
es: “….. b) SIGNO DISTINTIVO NOTORIAMENTE CONOCIDO: UN SIGNO DISTINTIVO CONOCIDO POR EL SECTOR IDONEO DEL PUBLICO, O EN LOS CIRCULOS EMPRESARIALES AL MISMO, COMO PERTENECIENTE A UN TERCERO, QUE HA ADQUIRIDO DICHA CALIDAD POR SU USO EN EL PAIS O COMO CONSECUENCIA DE LA PROMOCION DEL MISMO…..”
6.3. Características de la Marcas Notorias:
a) CONOCIDA EN LOS CIRCULOS EMPRESARIALES O COMERCIO INTERNACIONAL; b) CONOCIDA EN EL SECTOR PERTINENTE, GRUPO DE CONSUMIDORES AL CUAL VA DIRIGIDO;
32
c) CONOCIDA EN EL LUGAR (PAÌS ) EN QUE SE INVOCA LA PROTECCION. 6.4. FUNDAMENTO LEGAL DE PROTECCION: a) CCPPI ARTICULO 10 q;
b) Convenio de Paris para la Protección de la Protección Industrial. Articulo 6 bis;
c) ADPIC o TRIPS, Articulo 16 bis C Parìs)
d) Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Articulo 2.
6.5. MARCAS FAMOSAS: Aquellas que por el uso intensivo en el mercado y en la publicidad se ha difundido
ampliamente sin perder la fuerza distintiva y es conocida por el Público en General.
Características:
1) Conocida por el Publico en General, sean estos sus consumidores o no;
2) Oponible para productos idénticos, similares o no. Fundamento de Protección:
a) CCPPI, Articulo 10 q;
b) Convenio de Paris para la Protección de la Protección Industrial. Articulo 6 bis;
c) ADPIC o TRIP´S, Articulo 16 bis C Paris )
d) Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Articulo 2.
6.6. LEGISLACION EN ISTMO: a) GUATEMALA: Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, 1º de Noviembre de 2000.
b) HONDURAS: Ley de Propiedad Industrial de Honduras, 22 de Febrero de 2000.
c) NICARAGUA: Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 16 de Abril de 2001.
d) COSTA RICA: Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 1º de Febrero de 2000.
e) PANAMA: Ley de Propiedad Intelectual nº 35, 10 de Mayo de 1996.
7.- PROCESO DE REGISTRO DE MARCAS: Según la Ley de Marcas y otros signos distitntivos el proceso de inscripción de la marca
es el siguiente:
7.1. DIAGRAMA DE INSCRIPCIÓN: 1º PRESENTACION DE SOLICITUD, lo cual establece el artículo 10 de la Ley Marcas
33
y otros signos distitntivos, indicandonos cuales son los requisitos que se debén de
llenar. Estos requisitos son:
1) Designación o autoridad a que se dirige;
2) Nombre, razón social o denominación, nacionalidad, domicilio y demás generales del
solicitante y el nombre, profesión y domicilio del representane legal o mandatario
cuando la petición se haga por sus medios;
3) La marca cuyo registro se solicita, debiendo adheririse un modelo o ejemplar.
Cuando la marca estuviese constituida unicamente por un diseño el solicitante le
asgnará una forma de identificación. Cuando la marca estuvise constituida por algún
elemento denominativo y este tuviese significado en un ideoma distinto del castellano,
se deberá incluir una simple traducción del mismo;
4) Una lista que contenga el nombre de los productos o servicios que distinguirá la
marca, conforme a la clasificación establecida en el artículo 85 de la Ley de Marcas y
otros signos distintivos, con indicación de la clase a que correspondan;
5) Las reservas que se hagan respecto del tipo de letra, color o combinación de
colores, diseños o características de la marca, en la misma disposición en que
aparezcan en el modelo, cuando fuese el caso. Las reservas que se formulen sobre
elementos que no parezcan en el modelo carecerán de valor;
6) indicación concreta de lo que se pide;
7) dirección exacta pa recibir notificaciones; y,
8) lugar y fecha de la solicitud y firma autógrafa del solicitante, apoderado o
representante legal.
2º EXAMEN DE FONDO. Esto se encuentra establecido en el artículo 13 de la Ley
Marcas y otros signos distitntivos, y consiste en que el Registrador debe de observar
que la solicitud cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 10 de la Ley de
Marcas y otros signos distitntivos.
3º PUBLICACION DE LA SOLICITUD. Establecido en el artículo 15 de la Ley de
Marcas y otros signos distintivos. Consiste en que el registrador ordená una publicación
de un aviso en el Diario Oficial y en uno de los Diarios de mayor circulación, por tres
veces.
4º RESOLUCION DEFINITIVA. Establecido en el artículo 18 de la Ley de Marcas y
34
otros signos distintivos. Consiste en que una vez transcurrido 60 días contados a partir
de la primera publicación el interesado en inscribir la marca presentará un escrito en el
cúal manifiesta que nadie se ha opuesto al registro de la marca, acompañando a dicho
escrito las publicaciones realizadas. Si se concede el registro el Registrador emite un
certificado de registro de acuerdo al artículo 20 de la Ley de Marcas y otros signos
distintivos.
En cuanto a plazos establecidos para el registro de la marca únicamene se establecen 2: 1) El plazo en el cual se deben de realizar las publicaciones, el cual es de 15 días
después de entregado el aviso correspondiente; y,
2) El plazo que se debe de esperar una vez realizada la primera publicación, el cual es
de 60 días, que sirve para que un tercero que se considere perjudicado con el registro
de dicha marca presente la oposición a dicho registro y si no se presenta oposición
alguna, es el plazo que se debe de esperar para solicitar el registro definitivo.
3) El plazo de vigencia de una marca es de diez años contados a partir de la fecha de
su inscripción, según el artículo 21 de la Ley de Marcas y otros signos ditintivos.
“EL CRITERIO DECISIVO NO PUEDE ENCONTRARSE EN LA EXTENSION DE LA NOTORIEDAD EN EL ESPACIO, NI EN LA DURACION DE SU USO, NI EN LA ORIGINALIDAD DEL SIGNO, SINO SOLAMENTE EN EL EFECTO DE ATRACCION QUE LA MARCA NOTORIA EJERCE SOBRE EL PUBLICO. ELLA ES COMO UNA PALABRA MAGICA QUE LLEVA INMEDIATAMENTE A PENSAR EN UNA DETERMINADA MERCADERIA FABRICADA POR UNA SOLA EMPRESA.” 7.2 DENEGACIÓN O CANCELACIÓN DEL REGISTRO Y PROHIBICIÓN DE USO:
En la conferencia de Lisboa el artículo 6 bis fue objeto de una discusión detallada y su
aplicación, que antes se refería únicamente a la denegación o cancelación del registro
de una marca notoriamente conocida en el País de que se trate, se extendió a la
prohibición de uso de la marca.
7.3 LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 6 BIS: Lejos de constituir una noción teórica o estrictamente académica, la cuestión de la
protección a las marcas notoriamente conocidas en términos de lo previsto en el
artículo 6 Bis del Convenio de Paris ha sido objeto de frecuente exploración en diversos
35
países de la Unión de Paris. En la jurisprudencia mexicana, las decisiones más
notables en materia de marcas notoriamente conocidas fueron dictadas durante los
años cincuenta y sesenta. Durante este periodo, los tribunales aplicaron
sistemáticamente el artículo 6 Bis en una serie de juicios que se inicia con el famoso
caso BOLOVA en el que se adopta la regla de la notoriedad como fuente de derechos.
Las nociones del caso BOLOVA fueron posteriormente aplicadas en otros juicios que
involucraban marcas notoriamente conocidas como G.E., CADILLA, SEARS, SINGER,
SPRITE, GUERLAIN, CHANEL, GUCCI, CARTIER, BUDWEISER, TDK, etc.
8.- EL SISTEMA TRADICIONAL DE PROTECCIÓN A LAS MARCAS: Las fuentes del derecho a las marcas reconocidas por la doctrina y adoptadas por las
legislaciones de distintos países son el uso y el registro, habiéndose generalizado este
último como el medio más eficaz para la protección del signo marcario. Ello no
obstante, existe una tercera categoría que reconoce como fuente del derecho lo mismo
el registro que el uso: los sistemas mixtos. El sistema adoptado por países como El
Salvador puede considerarse como mixto, ya que si bien es cierto que básicamente es
el registro el que genera la exclusividad del derecho a la marca, también es verdad que
el uso produce efectos jurídicos antes del registro, y con posterioridad a su
otorgamiento. Como sea, de conformidad con el sistema tradicional de protección a las
marcas, la protección se sustenta en dos principios: el principio de la territorialidad y el
principio de la especialidad.
9.- TERRITORIALIDAD: De acuerdo con el principio de la territoriedad, la protección de la marca esta
circunscrita a los limites del país en donde ha sido registrada. Si se registra una marca
en un país como México, los efectos de tal registro se extienden únicamente a ese
país. Si se quiere que el derecho sobre esa marca sea respetado en otros países como
Estados Unidos o Japón, tendrá que registrarse la misma marca en cada uno de dichos
países. Esto se debe al principio de territorialidad, según el cual el ámbito de validez de
36
la marca termina con las fronteras del país donde se tiene registrada.
10.- ESPECIALIDAD: El principio de la especialidad de la marca consiste en otra limitación al derecho que el
registro de la marca confiere a su titular. Esta restricción tiene que ver con la naturaleza
de los productos, ya que el derecho exclusivo que origina el registro de la marca opera
solo en el campo de los productos o de los servicios idénticos o similares. Quien
pretende el derecho exclusivo de la marca debe indicar expresamente en la solicitud de
registro que objetos, que productos distingue con ella, de tal suerte que un tercero
podrá adoptar la misma marca para productos enteramente distintos. Si se usa la
marca para dar a conocer zapatos, el derecho que se adquiera estará reservado al
campo de los y no se extenderá a al industria de los refrescos, ni a la de los libros, ni a
la de los automóviles.
Por la trascendencia que el principio de la especialidad tienen el campo de las marcas
notorias, es especial en el sentido de que solo se aplica a la categoría de productos
para los que ha sido creada, y que de aquí surge la regla general según la cual la
marca no puede registrarse para proteger, indeterminadamente, cualquier mercadería,
así como la de que el alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de
los productos para lo que fue registrada. Lo que quiere decir que de esa misma marca
puede apropiarse cualquier otra persona para distinguir productos de diferente clase.
11.- INCONVENIENTES DEL SISTEMA TRADICIONAL.: Pero la práctica ha demostrado que una estricta aplicación del principio de la
territorialidad y del principio de la especialidad de la marca, puede provocar abusos que
se traducen en fraudes para los legítimos dueños de las marcas y para el consumidor.
Se dice en efecto, que debido a la territorialidad, alguien poco escrupuloso se
aprovechara de una marca extranjera que todavía no ha sido registrada en su propio
país, para depositar esa marca a su nombre y disfrutar de la celeridad de ese distintivo.
Y en cuanto a la especialidad, que se afirma también que un comerciante podrá
registrar una marca que ya haya conquistado éxito frente a la clientela, bastando para
ello con que solicite el registro en relación a productos de naturaleza distinta. De este
37
modo aprovechara el éxito de la marca reproducida, sin haber incurrido en gastos
publicitarios y sin haber tenido ante la clientela titulo alguna para merecer su confianza.
12.- EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE LA TERRITORIEDAD Y AL PRINCIPIO DE LA ESPECIALIDAD: La institución de la marca notoria sobre la base de una excepción a los principios de la
territorialidad y de la especialidad que tradicionalmente han regulado la adquisición de
derechos marcarios esto ultimo, tal como se desprende del texto del articulo 6 bis del
convenio de Paris, cuya finalidad es evitar el registro y el uso de una marca que pueda
crear confusión con otra ya notoriamente conocida en le país de registro o de
utilización, aunque esta ultima marca bien conocida no este o todavía no haya sido
protegida en el país mediante un registro que normalmente impedirá el registro o el uso
de la marca que entre el conflicto con ella. Esta protección excepcional de una marca
notoriamente conocida esta justificada por que el registro o el uso de una marca similar
que se prestara a confusión, equivaldrían, en la mayoría de los casos, a un acto de
competencia desleal, y también se puede considerar perjudicial para los intereses de
los que pueden ser inducido a error. Otras razones que sirven también de fundamento
para brindar ese trato privilegiado a las marcas notorias, se encuentran en la necesidad
de proteger el trabajo honesto, y en el deber de evitar que pudiera apropiarse
indebidamente de los signos de propiedad de otro. Pero sobre todo, el registro o el
empleo de una marca no debe usurparse indebidamente los derechos de un tercero.
Ante la seguridad que conceden los registros, debe prevalecer el respeto a los
derechos que otro haya adquirido a través de su trabajo.
13.- UNIVERSO DE PERSONAS DE REFERENCIA: El Articulo 6 bis del Convenio de Paris no contiene ninguna indicación sobre el universo
de personas que debe tomarse como referencia para determinar si la marca es
conocida, indicando solo que la notoriedad debe determinarse en el país en que se
desee la protección. Al no haber precisión al respecto, la disposición podría
38
interpretarse estrictamente, al punto que se tome como referencia la totalidad del
público o los consumidores del país. Ello elevaría la barrera de la notoriedad a un nivel
que pocas marcas podrían cumplir. Aun cuando parte de la literatura y la jurisprudencia
se inclinaban a circunscribir el universo de referencia a los consumidores o al público
concernidos por los productos o servicios distinguidos por la marca, ello no emanaba
de la normativa internacional. Es relevante al respecto de la Resolución de la
Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial ( AIPPI ) sobre la
Protección de las marcas no registradas pero notoriamente conocidas y protección de
las marcas de alto renombre, se recomendaban estándares mínimos para definir a la
marca de notoriamente conocido, considerando como tal a: Una marca conocida por
una gran parte de las personas involucradas en la producción, el comercio o la
utilización de los productos concernidos, y que se percibe claramente como indicativo
de la procedencia particular de esos productos.
Los Acuerdos sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el comercio (en adelante llamando unicamente ADPIC) introduce
mayor precisión al respecto. Su artículo 16.219 estipula que para efectos de determinar
si una marca es notoriamente conocida los miembros tomaran en cuenta la notoriedad
de la marca en el sector pertinente del público. Esta disposición constituye el nivel
mínimo de protección. En consecuencia, los miembros no podrán requerir que la marca
sea conocida entre personas distintas de las del sector pertinente del público el cual
están dirigidos normalmente los productos o servicios que la marca distingue. Una
condición más difícil de cumplir, por ejemplo que la marca sea conocida por la totalidad
del público consumidor, implicaría reducir las posibilidades de proteger una marca
como notoria y por tanto reducir la protección de esas marcas por debajo del mínimo
exigido por el ADPIC.
Las dispociones que se están preparando en la Organización Mundial de Propiedad
Intelectual para la protección de las marcas notoriamente conocidas recogen el mismo
criterio al estipular que los efectos de determinar si una marca ha de protegerse como
19 Acuerdos sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio,
ADPIC Año 2000.
39
marca notoria bastara con que sea notoriamente conocida por el sector pertinente del
público en el territorio en el que ha de protegerse como tal. El mismo documento prevé
tres criterios a tomar en cuenta a los fines de definir el sector pertinente de público en
cada caso: 20
1) Los consumidores potenciales de los productos o servicios a los cuales se aplica la
marca;
2) Los canales de distribución de los productos o servicios a los cuales se aplica la
marca;
3) Los círculos empresariales que producen o comercian los productos o servicios a los
cuales se aplica la marca;
Nada impedirá a los miembros de la Organización Mundial de Comercio prever normas
que amplíen la protección para las marcas notorias, por ejemplo introduciendo criterios
adicionales al previsto en el ADPIC21 que faciliten calificar una marca notoria y
permitirle así gozar de la protección correspondiente. Este enfoque puede encontrarse
en algunas legislaciones de países de América Latina. Por ejemplo, la legislación de
Honduras también califica como notoria a una marca que sea conocida por los círculos
empresariales. La ley de México estipula que se entiende que una marca es
notoriamente conocida también cuando un sector determinado de los círculos
comerciales del país conoce la marca. Nuestra Ley habla de un signo distintivo
conocido por el sector idóneo del público, o en los círculos empresariales afines al
mismo, como perteneciente a un tercero, que ha adquirido dicha calidad por su uso en
el País o como consecuencia de la promoción del mismo.
El Tratado de Libre Comercio entre Colombia, México y Venezuela (G- 3) también
contiene una disposición amplia al respecto del universo de personas de referencia
para determinar la notoriedad. Se estipula que una marca se entenderá notoriamente
conocida en una parte contratante (del G- 3) cuando el sector pertinente del público o
de los círculos comerciales de esa parte contratante conozca la marca.22
20 Comité de expertos sobre marcas notoriamente conocidas, OMPI, Ginebra del 13 al 16 de noviembre de 1995 21 Acuerdos sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio,
ADPIC Año 2000 22 Conferencia dada por el Doctor Horacio Rangel Ortiz, sobre las Marcas Notoriamente Conocidas, enero de 1999
40
La dedición 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena23 (en adelante llamada “la
decisión 344”) Y La Ley de Propiedad del Perú (basada en la Decisión 344) contiene un
criterio similar. En ambos textos se reconoce como marca notoria a la que es conocida
por los sectores interesados. La redacción de esa disposición podrían requerir cierta
interpretación - por ejemplo, para determinar si los sectores interesados son los del
público en general, los consumidores de destino del producto, los empresarios de la
actividad respectiva o cualquiera de ellos. Sin embargo, la intención del legislador
parece clara en el sentido de establecer un criterio amplio que permita calificar como
notorio a un signo distintivo.24
Cabe destacar que, al igual que el Protocolo Centroamericano sobre marcas, la
Decisión 344 y la ley del Perú se refieren a “signos distintivos” en general, y no solo a
marcas. Con ello se reconoce que la notoriedad incumbe también a otros signos
distintivos como los nombres comerciales, los emblemas, los rótulos de establecimiento
y las denominaciones de origen, entre otros.25
El reconocimiento de la notoriedad de una marca en función de su conocimiento por los
sectores empresariales o de los círculos comerciales del país en que se desea la
protección responde a la constatación de que, en la mayoría de los casos de
apropiación ilícita o no autorizada de marcas notorias ajenas ( actos llamados de
“Piratería Marcaría”), los autores de los actos son empresarios que actúan de mala fe,
es decir que reconocen la marca notoria antes de adoptarla, usarla o pretender
registrarla a su nombre. Ese conocimiento generalmente deriva de sus actividades
comerciales en el giro correspondiente, contactos con fabricantes o representantes en
el extranjero, participación en feria comerciales o suscripciones a literatura
especializada.26
23 Acuerdo de Cartagena. Desición 344 artículos 83, 84 y 85 que rige para los países miembros del Pacto Andino:
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 24 Conferencia dada por el Doctor Horacio Rangel Ortiz, sobre las Marcas Notoriamente Conocidas, enero de 1999
25 Conferencia dada por el Doctor Horacio Rangel Ortiz, sobre las Marcas Notoriamente Conocidas, enero de 1999 26 Conferencia dada por el Doctor Horacio Rangel Ortiz, sobre las Marcas Notoriamente Conocidas, enero de 1999
41
14.- LUGAR EN QUE LA MARCA ES CONOCIDA: Otro factor o elemento que encuadra la definición de notoriedad se refiere al espacio o
territorio en el cual la marca debe ser conocida. La disposición del convenio de Paris
articulo 6 bis exige como mínimo que se de protección a las marcas que sean
notoriamente conocidas en el país en el cual se reclama la protección. Sin embargo,
nada impide a los países recocer a las marcas que fuesen notoriamente conocidas en
ámbitos territoriales distintos del estrictamente nacional, y así protegerlas en el país
contra su apropiación o utilización no autorizadas.
Las disposiciones contenidas en el documento de la OMPI prevé que será suficiente
que la marca sea conocida en el territorio en que deba ser protegida como notoria sin
embargo, las notas explicativas a esas disposiciones aclaran que las partes tendrían
libertad para conceder protección también a las marcas que solo fuesen notoriamente
conocidas fuera del territorio.
La resolución de la AIPPI antes mencionada sobre la protección de las marcas no
registradas pero notoriamente conocidas y protección de las marcas de alto renombre
propugna que, para determinar si una marca es notoriamente conocida , también seria
correcto tomar en cuenta en cuenta el hecho de que la marca es notoria a nivel
internacional.27
Este criterio también aparece en algunas legislaciones de América Latina. El Protocolo
de Modificación del Convenio Centroamericano sobre marcas estipula en su definición
de “signo distintivo notoriamente conocido” que también se considera como tal al que
fuese conocido “en el comercio Internacional” la ley de México dispone que se entiende
que una marca es notoriamente conocida también cuando ella se conoce como
consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas “en el Extranjero”.
El Tratado de Libre Comercio entre Colombia, México y Venezuela (G-3) reconoce que
la notoriedad de una marca en una de las partes contratantes puede resultar de las
actividades comerciales desarrolladas en cualquiera de las partes contratantes o
inclusive fuera de ellas. En este sentido se le atribuye expresamente la relevancia a las
27 Comité de expertos sobre marcas notoriamente conocidas, OMPI, Ginebra del 13 al 16 de noviembre de 1995
42
actividades comerciales realizadas en el extranjero ( fuera de la zona de libre comercio)
cuando ellas fuesen conocidas por personas dentro de la zona de libre comercio por su
parte la decisión 344 y a ley de Perú prevé el reconocimiento como marca notoria no
solo de aquella que fuese conocida en el país concernido, sino también la que se
conociera en el comercio subregional, es decir dentro del mercado andino, o en el
comercio “internacional”, aunque esta ultima posibilidad quedaría sujeta a reciprocidad.
El reconocimiento de la notoriedad de una marca en lugares distintitos del territorio en
el cual se pretende su protección es resultado de la creciente integración del comercio
y de las comunicaciones modernas a nivel global. Cada vez es más fácil conocer
productos y servicios ofrecidos en o desde el extranjero, y cada vez son más los
consumidores que tiene acceso a esa información. Ello tiende a exigir soluciones que
permitan salvaguardar la lealtad y la transparencia en el comercio regional e
internacional, así como proteger a los empresarios y al público consumidor que están
inevitablemente expuestos a la confusión y al público consumidor que esta
inevitablemente expuestos a la confusión y al perjuicio que los actos de “piratería”
provocan.28
15.- MANERA EN QUE SE CONOCE LA MARCA EN EL LUGAR DE PROTECCIÓN: La disposición del artículo 6 bis del Convenio de Paris no tiene ninguna precisión respecto
de la manera en que una marca puede o debe hacerse conocida en el territorio de
referencia (al principio, el país de la Unión de Paris en que se desea la protección) para
que se le reconozca como notoriamente conocida. Esta ausencia de precisión, causada
por divergencias de intereses y de criterios al respecto, permitió a los países darle a la
norma una interpretación estricta, que limitaba en la práctica su alcance y efectividad. En
particular, la exigencia de un uso efectivo de la marca en el territorio del país como
condición para poder alegar que ella es notoria en ese país permitió en muchas ocasiones
actos de “piratería” marcaría consistentes en apropiarse de marcas que eran conocidas
en el país por vías distintas del registro o del uso.
28 Comité de expertos sobre marcas notoriamente conocidas, OMPI, Ginebra del 13 al 16 de noviembre de 1995
43
En la actualidad, una marca puede llegar a ser notoriamente conocida más allá del
territorio en que los productos o servicios o servicios se encuentran realmente disponibles.
El desarrollo del comercio internacional, el mayor contacto entre comerciantes y
empresas de diferentes países, el acceso más fácil a nuevas fuentes de información
comercial a través de los medios de comunicación modernos (por ejemplo, el “Internet”),
el incremento en el numero de personas que viajan o que tiene contacto con el extranjero,
y las técnicas modernas de publicidad y promoción de productos o servicios hacen que
los signos distintivos de las empresas y de sus prestaciones se conozcan no solo en los
países en que los productos o servicios se encuentran en el mercado, sino también en
otros países de la misma región o de otras partes del mundo.
La posibilidad de reconocer la notoriedad de una marca en un país aunque no se hubiera
usado en el comienzo a manifestarse antes de la adopción del ADPIC, propugna que no
debe exigirse ninguna condición de uso de una de las marca en la jurisdicción en la cual
se reclama la protección para reconocer su notoriedad. Esto implica que la notoriedad de
una marca no puede ser negada a priori solo porque ella no esta en uso efectivo en un
país.29
El ADPIC articulo 16.2 contribuyentes a desterrar todo vínculo entre la notoriedad de la
marca en un país y su uso en el mismo. En el mismo. En el se dispone que para
determinar la notoriedad de una marca se debe tener en cuenta inclusive la notoriedad
obtenida en el Miembro como consecuencia de la promoción de la marca. En este
sentido, la notoriedad adquirida, por ejemplo, por la publicidad de la marca, o por su
difusión en medios de comunicación modernos (cable, “Internet”, etc.) también deberán
ser reconocida para efectos de conferir la protección a la marcas.30
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en adelante llamado “NAFTA”
requiere que, para apreciar si una marca es notoriamente conocida se tome en cuenta el
conocimiento que se tenga de la marca como resultado de su promoción. En el sentido, la
ley de México entiende que una marca es notoriamente conocida también cuando ella se
29 Acuerdos sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio,
ADPIC Año 2000 30 Acuerdos sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio,
ADPIC Año 2000
44
conozca como consecuencia de su promoción o publicidad.
Las legislaciones modernas de signos distintivos comienzan a expresar la autonomía de
la notoriedad como fuente de derechos sobre una marca, en pie de igualdad con el
registro y el uso de la marca, que son las fuentes normalmente reconocidas. La nueva ley
de marcas de Alemania es un ejemplar claro en este sentido. Su artículo 4 estipula que la
protección de una marca surge indistintamente de su registro, de su uso en el comercio
(de modo reconocible por los círculos empresariales pertinentes), o de su notoriedad en el
sentido del artículo 6 bis del Convenio de Paris. Cualquiera de las tres vías por si sola
genera un derecho sobre la marca, aunque pudieran haber diferencias en los
procedimientos para hacerlo efectivo. Otras leyes también reconocen el carácter especial
de las marcas notorias, dedicándoles secciones especiales. Por ejemplo, la ley de Brasil
reconoce tanto las marcas de alto renombre como las marcas notoriamente conocidas. La
ley de Perú reconoce expresamente al titular de una marca notoriamente conocida el
derecho a una protección especial a fin de evitar un aprovechamiento indebido de la
notoriedad por terceros no autorizados, y la dilución de la fuerza distinta o el valor
comercial publicitario de la marca.31
16.- CIRCUNSTANCIAS INDICATIVAS DE NOTORIEDAD: Una de las modalidades adoptadas por la doctrina y más recientemente por la legislación
para sustentar o completar una definición de notoriedad de la marca consiste en identificar
factores circunstancias o criterios cuya ocurrencia en cada caso indicaría que una marca
es notoriamente conocida. A estos efectos, la literatura y la jurisprudencia han establecido
diversas listas no exhaustivas de criterios que deben aplicarse o tomarse en cuenta por
las autoridades para apreciar si una marca es notoriamente conocida.
Entre los factores “tradicionales” que son reconocidos como pruebas indiciarias de
notoriedad de una marca pueden incluirse los siguientes, entre otros:32
1) cifras de venta y de ingresos de la empresa titular en general y en lo que respecta a la
31 Derecho de Marcas, Tomo I, Editorial Heliasta, 32 Derecho de Marcas, Tomo I, Editorial Heliasta,
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marca cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en le país en que
se pretende la protección;
2) ámbito geográfico en el cual se ha estado usando la marca;
3) Tipo y amplitud de los canales de comercio en los que se usa la marca;
4) Medida en que la marca se ha estado usando en el país en que se reclama la
protección, cuando fuese el caso;
5) Grado de distintividad inherente o adquirida de la marca;
6) Registro efectuados u otra protección obtenida en otros países;
7) Acciones anteriormente iniciadas en el país o en otros países para defender la marca,
incluyendo los fallos administrativos o judiciales en los cuales se reconoce la notoriedad
de la marca;
8) Magnitud y naturaleza del uso de marcas idénticas o similares por terceros;
9) Información sobre publicidad y promoción, incluyendo gastos vinculados a la marca y
los medios de difusión empleados; y
10) El valor contable atribuido a la marca por su titular como activo empresarial
Además de esos factores tradicionales, comienzan a reconocerse otros tipos de prueba
indicaria de notoriedad, que surge el desarrollo del comercio internacional y de los medios
modernos de transporte, comunicaciones y promoción en el mercado global. Entre ellos
pueden mencionarse los siguientes:33
1) pruebas que denoten un reconocimientos de la marca como consecuencia del aumento
del trafico internacional de personas, a cuyo efectos son relevantes las cifras de
intercambio turístico y la publicidad relacionada con ese trafico, por ejemplo las revistas
distribuidas en el vuelo por las compañías de trasporte aéreo;
2) el volumen de pedidos (Espontáneos) de personas interesadas en obtener una
franquicia o licencia de la marca en determinado territorio;
3) la existencia de actividades de fabricación, compras o almacenamientos por el titular de
la marca en el territorio en que se busca la protección; y
4) pruebas del impacto o efectos de publicidad “residual” proyectada de un territorio a otro
resultante del crecimiento y diversidad de métodos de comunicación global y la difusión
33 Derecho de Marcas, Tomo I, Editorial Heliasta
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de eventos deportivos y de espectáculos en los cuales hay contenido publicitario
El documento de la OMPI presenta una definición flexible del terminó “notoriamente
conocido” con base en ciertos criterios mínimos que deben aplicarse para efectos de
determinar si una marca ha de protegerse como notoriamente conocida. Esos criterios,
indicados a titulo ilustrativo, son los siguientes: 34
1) la duración, la magnitud y el alcance geográfico del uso de la marca;
2) la duración, la magnitud y el alcance geográfico de la promoción de la marca incluida
su publicidad y la presentación en feria o exposiciones de los productos o servicios a los
que se aplica la marca;
3) la duración cobertura geográfica de los registro de la marca;
4) la trayectoria de ejercicios exitosos de los derechos exclusivos sobre la marca,
especialmente la medida en que la marca ha sido reconocida como notoria por los
tribunales y otras autoridades competentes;
5) el valor económico atribuido a la marca;
6) el recurso a una lista no exhaustiva de criterios para preciar la notoriedad de una marca
comienza a parecer en las legislaciones de propiedad industrial. Un ejemplo lo constituye
la Decisión 344 y la Ley de Perú, que prevé los siguientes criterios a ser tomados en
cuenta entre otros:
7) la extensión del conocimiento de la marca por el sector pertinente del publico como
signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;
8) la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
9) la antigüedad de la marca y su uso constante; y
El análisis de la producción y de la comercialización (distribución) de los productos o
servicios a los cuales se aplica la marca.
17.- EL ARTÍCULO 6 BIS DEL CONVENIO DE PARIS Y POSTERIORES DESARROLLOS: LA DECISION 344 DEL ACUERDO DE CARTAJENA, EL
34 Comité de expertos sobre marcas notoriamente conocidas, OMPI, Ginebra del 13 al 16 de noviembre de 1995
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TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA NORTE (NAFTA) Y EL ACUERDO TRIPS: El contexto vigente del artículo 6 bis del convenio de Paris hasta la Revisión de
Estocolmo de 1967.es como sigue:35
“Los países de la unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación 8. Del país lo
permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el
uso de una marca de fabrica o de comercio que constituya la producción, imitación o
traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente
del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya
marca de una persona que pueda beneficiarse del presente convenio y utilizada para
productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca
constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación
susceptible de crear confusión con esta.
Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha de registro para
reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la unión tienen la facultad de
prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición de uso.
No se fijara plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas
registradas o utilizadas de mala fe”.
En resumen, los países miembros de la unión obligados por el texto antes trascrito
adquieren los compromisos que adelante se mencionan, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 6 bis:
-- A NEGAR el registro de la marca que sea igual o semejante a otra notoriamente
conocida.
--A NULIFICAR el registro indebidamente haya sido concedido respecto de una marca
notoria.
--A PROHIBIR el uso indebido de una marca notoria.
35 Conferencia dada por el Doctor Horacio Rangel Ortiz, sobre las Marcas Notoriamente Conocidas, enero de 1999.
El Convenio de Paris, El Acuerdo de Cartagena o Decisión 344, NAFTA,y TRIPS.
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18.- LA MARCA NOTORIA EN EL CAPITULO XVII DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE (NAFTA): El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (mejor conocido en el ámbito
internacional por sus siglas en ingles NAFTA), que obliga a Canadá, Estados Unidos y
México, se refiere expresamente al tema de la marca notoria.
El artículo 6 bis del Convenio de Paris se aplicara, con las modificaciones necesarias, a
los servicios. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tomara en
cuenta el conocimiento que esta se tenga en el sector correspondiente del publico, inclusive aquel conocimiento en el territorio de la parte que sea el resultado
de la Promoción de la marca. Ninguna de las partes exigirá que la reputación de la
marca se extiende mas allá del sector publico que normalmente trate con los bienes o
servicios en cuestión.
19.- DIFERENCIAS ENTRE EL REGIMEN DEL CONVENIO DE PARIS, EL DE TRIPS Y EL DE LA DECISION 344: Como se sabe, el texto del capitulo XVII de NAFTA tuvo como principal fuente de
inspiración el texto del Proyecto del acuerdo TRIPS. La norma que trata de las marcas
notorias es un ejemplo de ello. Por tanto, algunas diferencias ya apuntadas entre el
articulo 6 bis del 14. Convenio de Paris y el texto de NAFTA son también evidentes al
comprar el texto del Convenio y el TRIPS> es el caso de las referencias a los servicios y a
la promociona en el acuerdo TRIPS que no aparece en Convenio de Paris. Sin embargo
en el Acuerdo TRIPS si se hace referencia expresa a la protección de las marcas notorias
en situaciones que involucren productos o servicios que no sean similares, tema que no
49
esta expresamente previsto en el Convenio de Paris, como ha quedado dicho.36
También esta bien averiguado que, a diferencia de NAFTA, la Decisión 344 si se refiere a
la protección de marcas notorias aun cuando los productos o servicios involucrados no
sean similares. Esto último, sigue siendo un esquema similar al de TRIPS. Ello no
obstante, la decisión 344 no condiciona la protección en situaciones que involucren
productos y servicios distintos, al hecho que el uso de la marca indique una conexión
entre los bienes y servicios y el titular de la marca registrada por un lado, y al hecho que
sea probable que el uso lesione intereses del titular de la marca registrada, por otro,
como con toda corrección se condiciona la protección en el Acuerdo TRIPS cuando esta
se extienda a productos o servicios que no sean similares.37
36 Conferencia dada por el Doctor Horacio Rangel Ortiz, sobre las Marcas Notoriamente Conocidas, enero de 1999. 37 Conferencia dada por el Doctor Horacio Rangel Ortiz, sobre las Marcas Notoriamente Conocidas, enero de 1999.
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CONCLUSIONES 1.- Que en nuestro país la Ley de que rige el Registro de la Marca se llama LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS. Además podemos aplicar las
disposiciones del Convenio de París y el Arreglo de Niza de 1957. El Convenio de París
para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito el 20 de marzo de 1883, revisado
el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979. Registro de la
Propiedad Intelectual;
2.- En nuestra legislación las únicas disposiciones en la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos que hablan de los signos notoriamente conocidos, se establecen de la
siguiente manera: ”””Signo distintivo notoriamente conocido: Un signo distintivo
conocido por el sector idóneo del público, o en los círculos empresariales afines al
mismo, como perteneciente a un tercero, que ha adquirido dicha calidad por su uso en
el país o como consecuencia de la promoción del mismo.....”””””
3.- Que en Nuestro país la siguiente prohibición no tiene cabida en la practica: ”””Si el
signo constituyera una reproducción, imitación, traducción o trascripción, total o parcial,
de un signo distintivo notoriamente conocido, perteneciente a un tercero, cuando su
uso fuera susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o
un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, con relación a productos
comprendidos en una misma clase...”””” Vuelve la marca o cualquier reproducción ilegal
y por lo tanto prohibida su reproducción, pero en un país en vías de la introducción de
un Tratado de Libre Comercio con muchos países hará que esta prohibición se cumpla;
4.- Que si bien es cierto la anterior conclusión traerá múltiples sanciones al país que
permita dicha práctica, mayores serán las sanciones y si este país incurre en el uso de
una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o
traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente
del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya
marca de una persona que pueda beneficiarse y utilizada para productos idénticos o
similares.
5.- Que la Marca Notoriamente Conocida a través del breve recorrido que se le ha hecho
y de su reglamentación desde su incorporación al texto del convenio de París en la
51
revisión de la Haya en 1925 hasta nuestros días, pasando por el NAFTA y los Acuerdos
de Comercio Libre de mas reciente celebración en las Américas, pone de manifiesto que
la marca notoria es una institución plena vigencia. Este breve recorrido también pone de
manifiesto que lejos de tratarse de una figura estática, la marca notoria es una institución
en pleno desarrollo; lo mismo puede afirmarse respecto de las condiciones bajo las cuales
ha desarrollado y se ha dispuesto la protección que el derecho confiere a estos signos.
6.- En el caso de la marca notoriamente conocida no es necesario el registro de la misma,
puesto que basta el reconocimiento del gremio de empresarios y del público afines al
mismo producto, y que ésta a su vez sea conocida en nuestro País.
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RECOMENDACIONES
En el presente trabajo monográfico hago las siguientes recomendaciones de carácter
práctico y no teórico, valga la aclaración, ya que lo que pretendí hacer con el mismo es
hacer ver la poca o escasa información que tenemos de una marca notoriamente
conocida:
1.- Que si bien es cierto una Marca notoriamente conocida es aquella que se reconoce
mundialmente y que no necesita más que la protección del país donde esta se
desarrolla, por los diferentes Convenios suscritos para la protección de las mismas, es
menester que las Instituciones de los Diferentes Países donde estas Marcas pretenden
incursionar tengan la protección debida.
2.- Que Nuestro País no es de aquellos que tienen un ambiente propicio para el
desarrollo de este tipo de Marcas y frente a un Tratado de Libre Comercio es obligación
del mismo establecer una legislación propicia para el desarrollo del Comercio de
manera equitativa para las Marcas Nacionales y Extranjeras.
3.- Que nuestro País será de los mas castigados por la las Organizaciones Mundiales
que regulan las Marcas por la alta incidencia del Comercio desleal, piratería y la
creación de imitaciones de Marcas que dan orígen a confusiones.
4.- Por ultimo recomiendo un mayor respeto de las MARCAS como tal, ya que con esto
se desprestigia nuestro país y se le causa mayores problemas a las empresas que han
creado dichas marcas para subsistir y poder aprovechar el ingenio e intelecto humano
que las llevo a ser NOTORIAMENTE CONOCIDAS.-
REFERENCIAS.
A- DOCTRINARIAS:
- Derecho Mercantil, Joaquín Rodríguez Rodríguez, Editorial Porrua, año
1994.
- Derecho de Marcas, Luís Eduardo Bertone, Editorial Heliasta S.R.L.. año
1989.
- Curso de Derecho Mercantil, Joaquín Garriegues, Editorial Porrua,
año1987.
- Conferencia dada por el Doctor Horacio Rangel Ortiz, sobre las Marcas
Notoriamente Conocidas, enero de 1999
- Comité de expertos sobre marcas notoriamente conocidas, OMPI,
Ginebra del 13 al 16 de noviembre de 1995
B- LEGISLATIVAS: - Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.
- Arreglo de Niza de 1957
- Convenio de Paris.
- El Acuerdo de Cartagena o Decisión 344
- Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL:
JAIME ROVIRA MIXCO, mayor de edad, Abogado, de este domicilio, actuando en
nombre y representación en mi calidad de Apoderado Especial de la sociedad INTCOMEX,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad Salvadoreña, del domicilio
de San Salvador, calidad que compruebo con el poder que me ha sido otorgado por dicha
compañía, inscrito en el Registro de Comercio bajo el número VEINTISIETE del Libro
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE de Otros Contratos Mercantiles, a usted
atentamente EXPONGO:
Mi representada tiene interés en inscribir en el Registro de la Propiedad Industrial de
este País, conforme al Art. 85 de dicha Ley; y conforme el arreglo de NIZA de 1957, la
marca de fábrica y de comercio de nacionalidad Salvadoreña consistente en la palabra X
TECH, escrita en letras de molde mayúsculas, la letra X se encuentra escrita en la parte
superior de las letras TE, al centro de la letra X y al lado izquierdo se encuentra un punto del
cual sale una línea que forma un semicírculo.
La marca servirá para amparar bicicletas, vehículos; aparatos de locomoción terrestre,
aérea o acuática, amparados en la Clase 9 del el arreglo de NIZA de 1957. El país de origen
de dicha marca es El Salvador, por lo que es de nacionalidad Salvadoreña.
La marca servirá para amparar computadoras, aparatos e instrumentos científicos,
naúticos, geodésicos, eléctricos (incluso la radio), fotográficos, cinematográficos, ópticos, de
pesar, de medir, de balizamiento, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de
enseñanza; aparatos automáticos que se ponen en marcha mediante la introducción de una
moneda o de una ficha; máquinas parlantes; cajas registradoras; maquinas de calcular;
aparatos extintores, amparados en la Clase 9 del arreglo de NIZA de 1957. El país de origen
de dicha marca es el de El Salvador, por lo que es de nacionalidad Salvadoreña.
Mi representada por mi medio hace formal declaración que es propietaria de una
fábrica denominada INTCOMEX, es de nacionalidad Salvadoreña, y se encuentra instalada en
Boulevard Constitución, número trescientos cuarenta, de esta ciudad.
De conformidad a lo establecido en la Ley de la materia, atentamente PIDO:
Se admita esta solicitud, se me tenga por parte en el carácter en que comparezco, se
le dé a la misma el trámite legal, se declare que la marca de fábrica y de comercio " X TECH "
y diseño, es de propiedad de mi representada y de su uso exclusivo y se ordene su registro en
el libro correspondiente.
Mi representada se reserva sobre dicha marca: a) el derecho de usarla
exclusivamente en los artículos a que se refieren las disposiciones legales correspondientes;
b) el derecho de oponerse al uso de cualquier marca que pueda producir directa o
indirectamente confusión entre productos similares.
Acompaño a la presente solicitud quince facsímiles de la marca, me reservo el derecho
de presentar oportunamente el recibo que comprueba el pago de los derechos fiscales.
Señalo para oír notificaciones la oficina de abogacía y notariado, situada en Alameda
Juan Pablo II, Residencial Las Colmenas, número siete, Cumbres de la Escalón, de esta ciudad,
y comisiono a los señores Roberto Mayorga Rivas Paredes, y/o Erick Arnoldo Vasquez
Chinchilla, ambos mayores de edad, estudiante de derecho, del domicilio de esta ciudad para
que pueda oírlas y recibir documentos en mi nombre.
San Salvador, doce de abril del año dos mil cinco.-
DECRETO No. 868
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I. Que la Constitución de la República reconoce el derecho a la propiedad intelectual y artística como un derecho de la persona humana, por el tiempo y forma establecidos en la ley y los tratados internacionales de los cuales la República de El Salvador es signatario;
II. Que nuestro país, fiel a sus compromisos ante la Organización Mundial del Comercio, debe garantizar que su legislación en materia de propiedad intelectual comprenda en sus regulaciones los estándares de protección que contempla el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, el cual conforma el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio;
III. Que el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial no responde adecuadamente a los cambios resultantes del desarrollo industrial, del comercio internacional y de las nuevas tecnologías, motivo por el que las Repúblicas de El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica suscribieron en la ciudad de San José, República de Costa Rica, el día diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, un Protocolo que deroga a dicho Convenio, el cual deberá ser ratificado al contar con un régimen jurídico nacional que sustituya al mismo, de manera tal que permita que los derechos de propiedad industrial sean real y efectivamente reconocidos y protegidos de acuerdo con las exigencias actuales, estimulando así la creatividad intelectual y la inversión en el comercio y la industria, todo ello en compatibilidad con los compromisos asumidos en virtud del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio;
POR TANTO:
En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del Ministro de Economía y de los Diputados Ciro Cruz Zepeda Peña, Walter René Araujo Morales, Julio Antonio Gamero Quintanilla, René Napoleón Aguiluz Carranza, Carmen Elena Calderón de Escalón, José Rafael Machuca Zelaya, William Rizziery Pichinte, Rosario del Carmen Acosta, Ernesto Iraheta, José Antonio Almendáriz Rivas, Rafael Edgardo Arévalo Pérez, José Orlando Arévalo Pineda, Rodrigo Avila Avilés, Juan Miguel Bolaños Torres, Carlos Antonio Borja Letona, Isidro Antonio Caballero Caballero, Louis Agustín Calderón Cáceres, Rafael Hernán Contreras Rodríguez, Roberto José d’ Aubuisson Munguía, Agustín Díaz Saravia, Juan Duch Martínez, Juan Mauricio Estrada Linares, Hermes Alcides Flores Molina, José Amílcar Arévalo, Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, Elizardo González Lovo, Noé Orlando González, Jesús Grande, Manuel Durán, Carlos Walter Guzmán Coto, Mauricio Hernández Pérez, Mariela Peña Pinto, Francisco Alberto Jovel Urquilla, Osmín López Escalante, Mauricio López Paker, Alejandro Dagoberto Marroquín, Juan Ramón Medrano Guzmán, William Eliú Martínez, José Francisco Merino López, Julio Eduardo Moreno Niños, Renato Antonio Pérez, Mario Antonio Ponce López, Norman Noel Quijano González, José Mauricio Quinteros Cubías, Carlos Armando Reyes Ramos, Horacio Humberto Ríos Orellana, Héctor Nazario Salaverría Mathies, Gerardo Antonio Suvillaga García, Hugo Antonio Fuentes, Enrique Valdés Soto, Alba Teresa de Dueñas, Vinicio Peñate, Manuel Vicente Menjívar, Fernando de Jesús Gutiérrez, Juana Isolina Alas de Marín, Héctor Guzmán, Juan José Francisco Guerrero Chacón.
DECRETA la siguiente:
LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS
TITULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
Objeto de la Ley
Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto regular la adquisición, mantenimiento, protección, modificación y licencias de marcas, expresiones o señales de publicidad comercial, nombres comerciales, emblemas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, así como la prohibición de la competencia desleal en tales materias.
Conceptos Utilizados
Art. 2.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
Signo distintivo: Cualquier signo que constituya una marca, una expresión o señal de publicidad comercial, un nombre comercial, un emblema o una denominación de origen;
Signo distintivo notoriamente conocido: Un signo distintivo conocido por el sector idóneo del público, o en los círculos empresariales afines al mismo, como perteneciente a un tercero, que ha adquirido dicha calidad por su uso en el país o como consecuencia de la promoción del mismo;
Signo distintivo famoso: Aquél signo distintivo que es conocido por el público en general, en el país o fuera de él;
Marca: Cualquier signo o combinación de signos visualmente perceptibles que, por sus caracteres especiales, sirva para distinguir claramente los productos o servicios de una persona natural o jurídica, de los productos o servicios de la misma clase o naturaleza, pero de diferente titular;
Marca colectiva: Una marca cuyo titular es una persona jurídica que agrupa a personas autorizadas por el titular a usar la marca con base en un reglamento;
Expresión o señal de publicidad comercial: Toda palabra, leyenda, anuncio, lema, frase, oración, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original y característico, que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre uno o varios productos, servicios, empresas o establecimientos;
Nombre comercial: Un signo denominativo o mixto con el cual se identifica y distingue a una empresa o a sus establecimientos;
Emblema: Un signo figurativo, simbólico o alegórico que identifica y distingue a una empresa o a un establecimiento;
Indicación geográfica: Todo nombre geográfico, designación, imagen o signo que designa o evoca un país, un grupo de países, una región, una localidad o un lugar determinado;
Denominación de origen: Una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, usada para designar un producto originario de ellos, cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y los factores humanos; también se considerará como denominación de origen la constituida por una denominación que, sin ser la de un país, una región o un lugar determinado, se refiere a un área geográfica determinada cuando es usada en relación con productos originarios de tal área;
Convenio de París: El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito el 20 de marzo de 1883, revisado el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.
Registro: Departamento de Registro de la Propiedad Intelectual del Registro de Comercio.
Personas que Pueden Acogerse a la Ley.
Art. 3.- Toda persona natural o jurídica, independientemente de su nacionalidad o domicilio, puede adquirir y gozar de los derechos que otorga la presente Ley.
Ninguna condición de nacionalidad, domicilio o establecimiento en la República, será exigida para gozar de los derechos que esta Ley establece.
TITULO II
MARCAS
CAPITULO I
MARCAS EN GENERAL
Signos que Pueden Constituir Marca
Art. 4.- Las marcas podrán consistir, entre otros, en palabras o conjuntos de palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas, o combinaciones y disposiciones de colores. Pueden asimismo consistir, entre otros, en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos, o de sus envases o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.
Sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas contenidas en esta Ley, las marcas podrán consistir en nombres geográficos nacionales o extranjeros, siempre que sean suficientemente arbitrarios respecto de los productos o servicios a los cuales se apliquen, y que su empleo no sea susceptible de crear confusión con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen las marcas.
La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar la marca, en ningún caso será obstáculo para el registro de la misma.
Adquisición del Derecho sobre la Marca
Art. 5.- La propiedad de las marcas y el derecho a su uso exclusivo se adquiere mediante su registro de conformidad con esta Ley.
Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes de registro de una marca serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada solicitud.
La propiedad de la marca y el derecho a su uso exclusivo sólo se adquiere con relación a los productos o servicios para los que haya sido registrada. Sin perjuicio del derecho de oponerse en los casos que regula esta Ley.
El titular de una marca protegida en un país extranjero, gozará de los derechos y de las garantías que esta Ley otorga siempre que la misma haya sido registrada en El Salvador, sin perjuicio de la protección de los signos notoriamente conocidos o famosos.
Será potestativo emplear una marca para comercializar un producto o servicio, así como registrar la marca que se emplee en el comercio.
Derecho de Prioridad
Art. 6.- La persona que haya presentado en regla una solicitud de registro de marca en un Estado Signatario del Convenio de París o en otro país que acuerde reciprocidad para estos efectos, a las personas de nacionalidad salvadoreña, o que tenga su domicilio o establecimiento real o efectivo en alguno de ellos, así como el causahabiente de esa persona, gozará de un derecho de prioridad para presentar, en El Salvador, una o más solicitudes de registro para la misma marca, con respecto a los mismos productos o servicios.
El derecho de prioridad podrá ejercerse durante seis meses, contados a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud prioritaria. La solicitud de registro de marca ya presentada, que invoque el derecho de prioridad, no será denegada, revocada ni anulada, por actos realizados, por el propio solicitante o un tercero, durante la vigencia del derecho de prioridad. Tales actos no darán lugar a la adquisición de ningún derecho de terceros respecto de la marca.
El derecho de prioridad se invocará, mediante una declaración expresa, la cual deberá hacerse con la solicitud del registro o dentro de un plazo de tres meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud.
A la solicitud deberá adjuntarse, dentro de los tres meses siguientes a su presentación, una copia de la solicitud prioritaria certificada por la oficina de propiedad industrial, que haya recibido dicha solicitud. Este documento quedará exento de toda legalización y se le anexará la traducción simple, en caso necesario.
Cotitularidad
Art. 7.- La cotitularidad del derecho sobre una solicitud o registro relativo a marcas, se regirá por las siguientes normas cuando no hubiese acuerdo en contrario:
a) La modificación, limitación o desistimiento de una solicitud en trámite debe hacerse en común;
b) Cada cotitular puede usar personalmente el signo distintivo que es objeto de la solicitud o del registro, pero debe compensar equitativamente a los cotitulares que no exploten o usen el signo, ni hayan concedido una licencia de uso del mismo; en defecto de acuerdo, la compensación será fijada por el tribunal competente;
c) La transferencia de la solicitud o del registro se hará de común acuerdo, pero cada cotitular puede ceder por separado su cuota, gozando los demás del derecho de tanteo durante un plazo de tres meses contados desde la fecha en que el cotitular les notifique su intención de ceder su cuota;
d) Cada cotitular puede conceder a terceros una licencia no exclusiva de uso del signo distintivo que es objeto de la solicitud o del registro, pero debe compensar equitativamente a los cotitulares que no usen el signo ni hayan concedido una licencia de uso del mismo; en defecto de acuerdo la compensación será fijada por el tribunal competente;
e) Una licencia exclusiva de explotación o de uso sólo puede concederse de común acuerdo;
f) La limitación o cancelación voluntaria, total o parcial, de un registro se hará de común acuerdo;
g) Cualquier cotitular puede notificar a los demás que abandona en beneficio de ellos su cuota de la solicitud o del registro, quedando liberado de toda obligación frente a los demás a partir de la marginación del abandono en el registro correspondiente o, tratándose de una solicitud, a partir de la notificación del abandono al Registro; la cuota abandonada se repartirá entre los cotitulares restantes en proporción a sus respectivos derechos en la solicitud o en el registro; y,
h) Cualquier cotitular puede iniciar las acciones que correspondan en caso de infracción del derecho.
Las disposiciones del derecho común sobre la copropiedad se aplicarán en lo que no estuviese previsto en el presente artículo.
Marcas Inadmisibles por Razones Intrínsecas
Art. 8.- No podrá ser registrado ni usado como marca o como elemento de ella, un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes:
a) Que consista en la forma usual o corriente del producto al cual se aplique o de su envase, o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o del servicio de que se trate;
b) Que consista en una forma que dé una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplique.
c) Que consista exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente, técnico o científico, o en la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o del servicio de que se trate;
d) Que consista exclusivamente en un signo o una indicación que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o del servicio de que se trate;
e) Que consista en un simple color aisladamente considerado;
f) Que consista en una letra o un dígito aisladamente considerado, salvo que se presente en una forma especial y distintiva;
g) Que sea contrario a la moral o al orden público;
h) Que comprenda un elemento que ofenda o ridiculice a personas, ideas, religiones o símbolos nacionales de cualquier país o de una entidad internacional;
i) Que pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o del servicio de que se trate;
j) Que consista en una indicación geográfica que no se ajuste a lo dispuesto en el Art. 4 inciso segundo;
k) Que reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización expresa de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate;
l) Que reproduzca o imite, total o parcialmente, un signo oficial de control o de garantía adoptado por un Estado o una entidad pública, sin autorización expresa de la autoridad competente de ese Estado;
m) Que reproduzca monedas o billetes de curso legal en el país, títulosvalores u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general;
n) Que incluya o reproduzca medallas, premios, diplomas u otros elementos que hagan suponer la obtención de galardones con respecto al producto o servicio correspondiente, salvo que tales galardones hayan sido verdaderamente otorgados al solicitante del registro o a su causante y ello se acredite al tiempo de solicitar el registro; y
o) Que consista en la denominación de una variedad vegetal protegida en el país o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad.
Marcas Inadmisibles por Derechos de Terceros
Art. 9.- No podrá ser registrado ni usado como marca o como elemento de ella, un signo cuando ello afecte a algún derecho de tercero, en los siguientes casos:
a) Si el signo fuera idéntico a una marca u otro signo distintivo ya registrado o en trámite de registro a favor de un tercero desde una fecha anterior, que distinguiera productos o servicios comprendidos en una misma clase;
b) Los signos que por su semejanza gráfica, fonética o ideológica pueden inducir a error u originar confusión con otras marcas y demás signos distintivos ya registrados o en trámite de registro a favor de un tercero, si se pretende emplearlos para distinguir productos o servicios comprendidos en una misma clase;
c) Si el signo fuera susceptible de causar confusión por ser idéntico o similar a un nombre comercial o un emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior, siempre que el giro o la actividad mercantil sean similares;
d) Si el signo constituyera una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido, perteneciente a un tercero, cuando su uso fuera susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, con relación a productos comprendidos en una misma clase;
e) Si el signo constituyera una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo famoso perteneciente a un tercero, cuando su uso fuera susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique;
f) Si el signo afectara el derecho de la personalidad de un tercero, o consistiera parcial o totalmente en el nombre, firma, título, seudónimo, imagen o retrato de una persona distinta de la que solicita el registro, salvo autorización expresa del tercero o de sus herederos;
g) Si el signo afectara el derecho al nombre, a la imagen o al prestigio de una colectividad local, regional o nacional, salvo que se acreditase la autorización expresa de la autoridad competente de esa colectividad;
h) Si el signo fuera susceptible de causar confusión con una denominación de origen protegida;
i) Si el signo fuera susceptible de infringir un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero, salvo que medie su autorización expresa; y,
j) Si el registro del signo se hubiera solicitado para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.
CAPITULO II
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LAS MARCAS
Solicitud de Registro
Art. 10.- La solicitud de registro de una marca será presentada ante el Registro y deberá contener lo siguiente:
a) Designación de la autoridad a que se dirige;
b) Nombre, razón social o denominación, nacionalidad, domicilio y demás generales del solicitante y el nombre, profesión y domicilio del representante legal o mandatario cuando la petición se haga por su medio;
c) La marca cuyo registro se solicita, debiendo adherirse un modelo o ejemplar. Cuando la marca estuviese constituida únicamente por un diseño, el solicitante le asignará una forma de identificación. Cuando la marca estuviese constituida por algún elemento denominativo y éste tuviese significado en un idioma distinto del castellano, se deberá incluir una simple traducción del mismo;
d) Una lista que contenga el nombre de los productos o servicios que distinguirá la marca, conforme a la clasificación establecida en el Art. 85 de esta Ley, con indicación de la clase a que correspondan;
e) Las reservas que se hagan respecto del tipo de letra, color o combinación de colores, diseños o características de la marca, en la misma disposición en que aparezcan en el modelo, cuando fuese el caso. Las reservas que se formulen sobre elementos que no aparezcan en el modelo carecerán de valor;
f) Indicación concreta de lo que se pide;
g) Dirección exacta para recibir notificaciones; y
h) Lugar y fecha de la solicitud y firma autógrafa del solicitante, apoderado o representante legal.
Con la solicitud a que se refiere el inciso anterior deberá presentarse lo siguiente:
a) Fotocopia certificada del poder legalmente otorgado, si la solicitud se hiciere por medio de mandatario, salvo que la personería de éste estuviere ya acreditada en el Registro, caso en el cual se indicará en la solicitud la fecha y el número del registro. Cuando el interesado presente original del poder, podrá pedir que éste se razone en autos y se le devuelva;
b) Quince modelos o ejemplares de la marca; y,
c) Los documentos o autorizaciones requeridos en los casos previstos en los Artículos 8 y 9 de la presente Ley, cuando fuese pertinente.
Los solicitantes podrán gestionar ante el Registro por sí, con firma y sello de abogado director o por medio de mandatario que sea abogado de la República y que no se encuentre dentro de las inhabilidades a que hace referencia el Art. 99 del Código de Procedimientos Civiles.
Fecha de Presentación de la Solicitud
Art. 11.- Presentada la solicitud, el Registro anotará la fecha y hora de presentación, asignará un número de expediente y entregará al solicitante un recibo de la solicitud y de los documentos presentados.
Se tendrá como fecha de presentación de la solicitud, la fecha de su recepción por el Registro, siempre que al momento de recibirse hubiera reunido al menos los siguientes requisitos:
a) Los datos que permitan identificar al solicitante o a su representante y la dirección para recibir notificaciones en el país;
b) La marca cuyo registro se solicita en los términos señalados en el Art. 10, literal c), de la presente Ley; y,
c) Los nombres de los productos o servicios para los cuales se usa o se usará la marca.
Modificación de la Solicitud
Art. 12.- El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá una modificación o corrección si ella implicara un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial, pero dicha lista podrá reducirse o limitarse.
Examen de Forma
Art. 13.- El Registro examinará si la solicitud cumple con lo dispuesto en el Art. 10 de la presente Ley.
De no cumplir con alguno de los requisitos establecidos en el Art. 10 de esta Ley, el Registro pronunciará resolución y la notificará al solicitante para que subsane, dentro del plazo de cuatro meses, el error u omisión, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud.
Examen de Fondo
Art. 14.- El Registro examinará si la marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los Artículos 8 y 9 de la presente Ley, con base en las informaciones y elementos a su disposición.
Si la marca cuyo registro se solicita estuviese comprendida en alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos antes relacionados en el inciso anterior, el Registro pronunciará resolución y la notificará al solicitante indicando las objeciones que impiden el registro, dándole un plazo de cuatro meses para contestar. Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante hubiese contestado, o si habiéndolo hecho, el Registro estimase que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución razonada.
Si la marca solicitada fuere idéntica o semejante a otra que se encuentre en trámite de registro, de conformidad a lo establecido en los literales a) y b) del Art. 9 de esta Ley, el Registro dictará providencia, dejándola en suspenso hasta que se resuelva la que se está tramitando.
Si la resolución denegare ésta, que recayere fuere negativa, la solicitud declarada en suspenso, se tramitará de conformidad con esta Ley, reconociéndole la prelación señalada en el inciso segundo del Art. 5 de la presente Ley.
Podrá permitirse la coexistencia de las marcas semejantes, cuando exista un acuerdo por escrito entre las partes interesadas, salvo que tal coexistencia causare confusión en el público.
Para efectos de examen de la marca, esta deberá ser analizada, en su conjunto sin separar los elementos que la conforman.
Publicación de la Solicitud
Art. 15.- Efectuados los exámenes de conformidad con los artículos 13 y 14 de la presente Ley, sin haberse encontrado obstáculo a la solicitud, o superado éste, el Registro ordenará que la misma sea anunciada mediante la publicación de un aviso en el Diario Oficial, y en uno de los diarios de mayor circulación nacional, por tres veces, dentro de un plazo de quince días, a costa del interesado.
El aviso que se publique contendrá:
a) El nombre, razón social o denominación del solicitante y su nacionalidad;
b) El nombre del mandatario o representante legal, cuando lo hubiere;
c) La fecha de la presentación de la solicitud;
d) El número de la solicitud;
e) La marca tal como se hubiera solicitado; y,
f) Indicación de la clase correspondiente.
Oposición al Registro
Art. 16.- Durante los dos meses siguientes a la fecha de la primera publicación en el Diario Oficial del aviso a que hace referencia el artículo anterior, cualquier persona que alegue tener un interés legítimo podrá objetar la solicitud y oponerse al registro:
a) Por considerar que el signo que se pretende inscribir se haya comprendido en las prohibiciones contempladas en los artículos 8 y 9 de la presente Ley;
b) Por considerar que el signo cuyo registro se solicita es igual o semejante a otro ya registrado, o en trámite de registro, que ampare productos o servicios que no obstante ser de diferente clase de los productos o servicios que ampara el signo ya registrado o en trámite, son de la misma naturaleza, de manera tal que pueda inducir al público a error; y,
c) Por considerarse con mejor derecho que el solicitante.
El opositor podrá comparecer por sí, con firma y sello de Abogado director, o por medio de mandatario que también deberá ser Abogado de la República y que no se encuentra dentro de las inhabilidades a que hace referencia el Art. 99 del Código de Procedimientos Civiles.
Requisitos y Procedimientos para la Oposición al Registro
Art. 17.- La oposición deberá presentarse por escrito ante el Registro, debiendo contener:
a) Designación precisa de la autoridad a quien se dirige;
b) El nombre, razón social o denominación, nacionalidad, domicilio y demás generales del opositor y el nombre, profesión y domicilio del mandatario o representante legal en su caso;
c) El nombre, razón social o denominación de la persona contra la cual se entabla la oposición;
d) Los fundamentos de hecho y de derecho en que basa la oposición;
e) La expresión clara y concreta de lo que se pide; y,
f) Lugar y fecha del escrito y firma autógrafa del opositor.
El opositor deberá aportar u ofrecer las pruebas que fuesen pertinentes. Si las pruebas no se adjuntaron al escrito de oposición, deberán presentarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de presentación de la misma.
Contestada la oposición no se admitirán al opositor otras pruebas que las relativas a hechos nuevos.
El Registro podrá rechazar de oficio el escrito de oposición, que no sea conforme con lo dispuesto en este artículo y el precedente, expresando en el auto correspondiente el defecto de que adolece.
Admitida la oposición, el Registro la notificará al solicitante de la marca, quien podrá responder dentro del plazo de dos meses, contados desde la fecha de la notificación. Vencido ese plazo, el Registro resolverá la solicitud, aún cuando no se hubiese contestado la oposición.
Resolución Definitiva
Art. 18.- Si se hubiese presentado una o más oposiciones, ellas se resolverán junto con lo principal de la solicitud en un solo acto, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para contestar la oposición o la última de ellas, mediante resolución fundamentada.
En caso de admitirse la oposición y de no haberse presentado apelación, la solicitud se archivará sin más trámite, debiendo el Registro reintegrar la fianza en efectivo por oposición.
En caso de quedar firme la resolución denegando la oposición, se otorgará el registro de la marca solicitada y la fianza en efectivo por oposición ingresará al Registro.
Si no se hubiese presentado ninguna oposición dentro del plazo establecido, el Registro procederá a registrar la marca. Para tal efecto el interesado deberá presentar ante el Registro, un ejemplar de la primera publicación del aviso de la solicitud de registro en el Diario Oficial.
En caso de otorgarse el registro, la resolución correspondiente será notificada al solicitante a fin de que presente el comprobante de pago de la tasa establecida. Si dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que se hubiese notificado la resolución, el solicitante no hubiera acreditado el pago de la tasa, quedará sin efecto la resolución, teniéndose por abandonada la solicitud y archivándose el expediente sin más trámite.
Desistimiento de la Solicitud o de la Oposición
Art. 19.- Toda persona que hubiera presentado una solicitud u oposición ante el Registro podrá desistir de ellas, cualquiera que sea el estado de su trámite. Tal hecho motivará que la
solicitud u oposición se tenga como si no se hubiera formulado. El desistimiento de la solicitud o de la oposición no dará derecho al reembolso de la tasa que se hubiese pagado ni de la fianza en efectivo, respectivamente, debiendo ésta última ingresar al Registro.
Certificado de Registro
Art. 20.- Si el Registro hubiere procedido a la inscripción de la marca, expedirá al titular un certificado en un plazo no mayor a treinta días, contados a partir de la fecha de inscripción, el cual contendrá los datos siguientes:
a) Nombre completo del Registro;
b) Nombre, razón social o denominación, nacionalidad y domicilio del titular de la marca;
c) Indicación de la marca y el número, folio y tomo del Libro de Registro en donde se encuentra inscrita;
d) Un modelo de la marca, el cual deberá estar estampado el sello del Registro;.
e) La enumeración completa de los productos o servicios que distingue la marca, con especificación de la clase a que corresponden;
f) Las reservas que se hubieran hecho;
g) La fecha de la inscripción y la fecha de su vencimiento;
h) El lugar y la fecha en que se extiende el certificado; e
i) El sello y la firma del Registrador.
El certificado de registro a que se refiere el inciso anterior, se extenderá en el formulario que al respecto use el Registro.
En el expediente respectivo deberá quedar una copia del certificado de registro.
CAPITULO III.
DURACION, RENOVACION Y MODIFICACION DEL REGISTRO
Plazo del Registro y Renovación
Art. 21.- El registro de una marca tendrá una vigencia de diez años a partir de la fecha de su inscripción. Podrá renovarse indefinidamente su registro, por períodos sucesivos de diez años, contados desde la fecha del último vencimiento.
Procedimiento de Renovación del Registro
Art. 22.- La renovación del registro de una marca deberá solicitarse al Registro, dentro del año anterior a la fecha de vencimiento del registro que se renueva. También podrá presentarse dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento, debiendo en tal caso pagarse el recargo establecido además de la tasa de renovación correspondiente. Durante el plazo de gracia el registro mantendrá su plena vigencia.
La solicitud de renovación deberá contener lo siguiente:
a) Designación de la autoridad a quien se dirige;
b) Nombre, razón social o denominación, nacionalidad y demás generales del titular de la marca y el nombre, profesión y domicilio del representante legal o mandatario, cuando la petición se haga por su medio;
c) Indicación del número, tomo, folio y fecha de la inscripción;
d) Cuando se deseara reducir o limitar los productos o servicios comprendidos en el registro que se renueva, una lista de los productos o servicios conforme a la reducción o limitación deseada;
e) Indicación concreta de lo que se pide;
f) Dirección exacta para recibir notificaciones; y,
g) Lugar y fecha de la solicitud y firma autógrafa del solicitante, o de su mandatario o representante legal.
Con la solicitud a que se refiere el inciso anterior deberá presentarse lo siguiente:
a) Fotocopia certificada del poder legalmente otorgado, si la solicitud se hiciere por medio de mandatario, salvo que la personería de este estuviere ya acreditada ante el Registro, caso en el cual se indicará en la solicitud la fecha y el número de registro. Cuando el interesado presente original del poder, podrá pedir que el poder se razone en autos y se le devuelva;
b) El comprobante de pago de la tasa establecida.
La renovación del registro de una marca produce efectos desde la fecha de vencimiento del registro anterior, aún cuando la renovación se hubiese pedido dentro del plazo de gracia.
Cumplidos los requisitos previstos en este artículo, el Registro inscribirá la renovación sin más trámite, mandándose que en el margen del asiento que corresponda a la marca se ponga constancia de la renovación.
La anotación marginal a que se refiere el inciso anterior deberá contener:
a) Indicación expresa de que la inscripción de la marca fue renovada;
b) La fecha en que se efectuó la renovación;
c) El número, tomo y folio del asiento de la resolución en el libro correspondiente; y,
d) El sello y la firma del Registrador.
Al titular se le entregará un certificado que acredite la renovación, el cual deberá contener:
a) El nombre completo del Registro;
b) El nombre, razón social o denominación, nacionalidad y domicilio del titular de la marca;
c) Indicación del signo distintivo y del número, tomo, folio y fecha de la inscripción;
d) Indicación expresa de que la inscripción fue renovada;
e) La fecha de la renovación y la fecha de su vencimiento; y,
f) El lugar y fecha en que se extiende el certificado, el sello y la firma del Registrador.
Modificación en la Renovación
Art. 23.- Con ocasión de la renovación no se podrá introducir ningún cambio en la marca ni ampliar la lista de los productos o servicios cubiertos por el registro.
La inscripción de la renovación mencionará cualquier reducción o limitación efectuada en la lista de los productos o servicios que la marca distingue.
Corrección y Limitación del Registro
Art. 24.- El titular de un registro podrá pedir en cualquier momento que se modifique el mismo para corregir algún error y se ajustará a los trámites establecidos para su registro. No se admitirá la corrección si ella implicara un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios cubiertos por el registro.
El titular de un registro podrá pedir en cualquier momento que se reduzca o limite la lista de productos o servicios cubiertos por el registro. Cuando apareciera inscrito con relación a la marca algún derecho en favor de tercero, la reducción o limitación sólo se inscribirá previa presentación de una declaración jurada ante Notario, debidamente legalizada, otorgada por el tercero, en virtud de la cual da su consentimiento a tal reducción o limitación.
El pedido de corrección, reducción o limitación del registro devengará la tasa establecida, a excepción de los casos en que la corrección sea consecuencia de un error del Registro de conformidad a lo previsto en el Art. 108 de esta Ley.
División del Registro de Marca
Art. 25.- El titular de un registro podrá pedir en cualquier momento que se divida el registro de la marca a fin de separar en dos o más registros los productos o servicios contenidos en la lista del registro inicial. Cada registro dividido conservará la fecha del registro inicial.
El pedido de división devengará la tasa establecida.
CAPITULO IV
DERECHOS, OBLIGACIONES Y LIMITACIONES RELATIVOS AL REGISTRO
Derechos Conferidos por el Registro
Art. 26.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento realice alguno de los actos siguientes:
a) Reproducir, aplicar, adherir o fijar de cualquier manera un signo distintivo idéntico o semejante a la marca registrada sobre productos para los cuales la misma se ha registrado, o sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos, o sobre productos que han sido producidos, modificados o tratados mediante servicios para los cuales se ha registrado la marca;
b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que su titular o una persona autorizada para ello, la hubiese aplicado, adherido o fijado sobre los productos referidos en el literal precedente;
c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales análogos que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
d) Rellenar o volver a usar con fines comerciales envases, envolturas o embalajes que llevan la marca;
e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro, quedando entendido que tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe probabilidad de confusión;
f) Usar públicamente un signo idéntico o similar a la marca, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio;
g) En el caso de productos licenciados, utilizar por terceros, productos licenciados o signos de marcas licenciadas, para fines de asociación comercial, publicitaria o promocional asociándola con marcas o establecimientos de terceros; y,
h) Cualquier acto de naturaleza análoga que afecte los derechos conferidos al titular de la marca.
Los siguientes actos, entre otros, se entenderán que constituyen uso de un signo en el comercio:
a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con el signo o haciendo referencia a él;
b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo o haciendo referencia a él; y,
c) Usar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio en que se realicen sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
Limitaciones al Derecho sobre la Marca
Art. 27.- El registro de una marca no conferirá el derecho de prohibir que un tercero use en relación con productos o servicios en el comercio:
a) Su nombre o dirección, o los de sus establecimientos mercantiles;
b) Indicaciones o informaciones sobre las características de los productos o servicios que produce o distribuye, entre otras las referidas a su cantidad, calidad, utilización, origen geográfico o precio; y,
c) Indicaciones o informaciones sobre disponibilidad, utilización, aplicación o compatibilidad de los productos o servicios que produce o distribuye, en particular con relación a piezas de repuesto o accesorios.
Las limitaciones referidas en el inciso anterior operarán siempre que el uso se haga de buena fe en el ejercicio de actividades industriales o comerciales lícitas y no sea capaz de causar confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios.
Agotamiento del Derecho
Art. 28.- El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero el uso de la marca en relación con los productos legítimamente marcados que se hubiesen introducido en el comercio, en el país, por dicho titular, por el licenciatario o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a éste, a condición de que esos productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto inmediato con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.
A los efectos del inciso anterior, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas, cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra, una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.
Elementos no Protegidos en Marcas Complejas
Art. 29.- Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio.
Indicación de Procedencia de Productos
Art. 30.- Todos los productos que se comercialicen en el país deberán indicar claramente el lugar de producción o de fabricación del producto, el nombre del productor o fabricante y el vínculo o relación entre dicho productor o fabricante y el titular de la marca que se usa sobre el producto, cuando no fuesen la misma persona, sin perjuicio de las normas sobre etiquetado e información al consumidor que fuesen aplicables.
CAPITULO V
TRANSFERENCIA, LICENCIA DE USO,
CAMBIO DE NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA MARCA
Transferencia de la Marca
Art. 31.- El derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro puede ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria. Para que dicha transferencia surta efectos frente a terceros, deberá hacerse constar por escrito e inscribirse en el Registro. Dicha inscripción devengará la tasa establecida.
Procedimiento para la Transferencia de la Marca
Art. 32.- Para la inscripción de la transferencia del derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro, se presentará ante el Registro una solicitud que contendrá lo siguiente:
a) designación de la autoridad a quien se dirige;
b) nombre del titular de la marca y nombre del adquirente, sus nacionalidades y sus domicilios; y el nombre, profesión y domicilio del mandatario o representante legal en su caso;
c) número, folio y tomo del Libro del Registro o el número de expediente en que se tramita e identificación de la marca que se transfiere;
d) título por el cual se verifica la transferencia;
e) indicación concreta de lo que se pide;
f) dirección exacta para recibir notificaciones; y,
g) lugar y fecha de la solicitud y firma autógrafa del solicitante.
A la solicitud deberá anexarse:
a) fotocopia certificada del poder legalmente otorgado, si la solicitud se hiciere por medio de mandatario, salvo que la personería de este estuviere ya acreditada en el Registro, caso en el cual se indicará en la solicitud la fecha y el número de registro. Cuando el interesado presente original del poder, podrá pedir que este se razone en autos y se le devuelva;
b) el documento que acredita la transferencia de la marca; y,
c) el comprobante de pago de la tasa establecida.
Cumplidos los requisitos previstos en los incisos anteriores, el Registro inscribirá la transferencia sin más trámite, mandándose que en el margen del asiento que corresponde a la marca se ponga constancia de la transferencia.
La transferencia no será objeto de publicación.
Al titular se le entregará un certificado que acredite la transferencia, igual al contemplado en el Artículo 20 de esta Ley.
La solicitud de transferencia de la marca puede ser presentada por el cedente y el cesionario simultáneamente, o por una sola de las partes.
Transferencia Libre de la Marca
Art. 33.- La transferencia del derecho sobre una marca puede hacerse independientemente de la empresa o de la parte de la empresa del titular del derecho y con respecto a uno, algunos o todos los productos o servicios para los cuales está inscrita la marca. Cuando la transferencia se limitara a uno o algunos de los productos o servicios, se dividirá el registro abriéndose uno nuevo a nombre del adquirente.
Transferencia de Marcas junto con la Empresa
Art. 34.- La transferencia de una empresa comprende la transferencia del derecho sobre toda marca que sea elemento de la empresa, salvo pacto expreso en contrario.
Licencia de Uso de Marca
Art. 35.- El titular del derecho sobre una marca registrada puede conceder licencia para usar la marca. El contrato de licencia de uso se inscribirá en el Registro y sólo surtirá efectos frente a terceros a partir de la fecha de la correspondiente inscripción.
En defecto de estipulación en contrario en un contrato de licencia, serán aplicables las siguientes normas:
a) El licenciatario tendrá derecho a usar la marca durante toda la vigencia del registro, incluidas sus renovaciones, en el territorio del país y con respecto a los productos o servicios para los cuales estuviera registrada la marca;
b) El licenciatario no podrá ceder la licencia ni conceder sublicencias; y,
c) El licenciante podrá conceder otras licencias en el país respecto de la misma marca y los mismos productos o servicios y podrá usar por sí mismo la marca en el país respecto de esos productos o servicios.
Si así lo estipulare el contrato de licencia de una marca extranjera, debidamente inscrito en el Registro, el licenciatario podrá impedir las importaciones de los productos que, estando amparados por la marca objeto de licencia, se pretendan introducir al país con fines comerciales.
De igual forma, el propietario de la marca podrá impedir la venta de aquellos productos que, por su condición de saldos o calidades irregulares de producción de exportaciones contratadas exclusivamente hacia empresas fuera del área, sean vendidas en el mercado salvadoreño sin la autorización respectiva del dueño de la marca.
Procedimiento de Inscripción de una Licencia de Uso
Art. 36.- Para la inscripción de una licencia de uso de una marca registrada se deberá presentar ante el Registro una solicitud que contendrá lo siguiente:
a) Designación de la autoridad a quien se dirige;
b) Nombre, razón social o denominación, nacionalidad y domicilio del propietario de la marca y del licenciatario; y el nombre, profesión y domicilio del mandatario o representante legal, en su caso;
c) Número, folio y tomo del libro de registro e identificación de la marca que se da en uso;
d) Tipo de licencia, su duración y el territorio que cubre;
e) Indicación concreta de lo que se pide;
f) Dirección exacta para recibir notificaciones; y,
g) Lugar y fecha de la solicitud y firma autógrafa del solicitante.
A la solicitud deberá anexarse:
a) Fotocopia certificada del poder legalmente otorgado, si la solicitud se hiciere por medio de mandatario, salvo que la personería de este estuviere ya acreditada en el Registro, caso en el cual se indicará en la solicitud la fecha y el número de registro. Cuando el interesado presente original del poder, podrá pedir que este se razone en autos y se le devuelva;
b) El documento en el cual consta la licencia; y,
c) El comprobante de pago de la tasa establecida.
La solicitud a que se refiere el presente artículo podrá ser hecha por el licenciante y por el licenciatario conjuntamente, o por una sola de las partes.
Cumplidos los requisitos previstos en los incisos anteriores, el Registro inscribirá la licencia de uso sin más trámite, mandándose que en el margen del asiento que corresponda a la marca se ponga constancia de la licencia de uso.
La licencia de uso no será objeto de publicación.
Al licenciatario se le entregará un certificado que acredite la licencia de uso, que deberá contener los siguientes requisitos:
a) Nombre completo del Registro;
b) Nombre, razón social o denominación, nacionalidad y domicilio del titular de la marca;
c) Nombre, razón social o denominación, nacionalidad y domicilio del licenciatario;
d) Indicación expresa de la marca que comprende la licencia y el número de inscripción, su folio y libro de registro;
e) Mención de si la licencia es o no exclusiva con relación a determinado territorio o zona;
f) Duración de la licencia; y,
g) Lugar y fecha en que se extiende el certificado, el sello y la firma del Registrador.
En lo pertinente, los contratos de franquicia se regirán por las disposiciones de las licencias de uso.
Cambio de Nombre y Domicilio del Titular
Art. 37.- Las personas naturales o jurídicas que hubiesen cambiado o modificado su nombre, razón social o denominación, de acuerdo con la ley, o su domicilio, obtendrán del Registro que en el margen de cada uno de los asientos que correspondan a las marcas de su propiedad, se anote el cambio o modificación efectuado.
Procedimiento para el Cambio de Nombre y Domicilio
Art. 38.- Para la inscripción del cambio de nombre o domicilio del titular de una marca registrada deberá presentarse ante el Registro, una solicitud que contendrá lo siguiente:
a) Designación de la autoridad a quien se dirige;
b) Nombre, razón social o denominación, nacionalidad y domicilio del solicitante y el nombre, profesión y domicilio del mandatario o representante legal, en su caso;
c) Indicación precisa de la marca que el interesado sea propietario y el número de inscripción, su folio y tomo del libro de registro;
d) Indicación precisa de lo que se pide;
e) Dirección exacta para recibir notificaciones; y,
f) Lugar y fecha de la solicitud y firma autógrafa del solicitante o del mandatario o representante legal, según el caso.
A la solicitud deberá anexarse:
a) El poder legalmente otorgado, si la solicitud se hiciere por medio de mandatario, salvo que la personería de este estuviere ya acreditada en el Registro, caso en el
cual se indicará en la solicitud la fecha y el número de registro. Cuando el interesado presente original del poder, podrá pedir que este se razone en autos y se le devuelva;
b) En caso de cambio de domicilio, podrá presentarse declaración jurada del propietario o mandatario que manifieste cambio de domicilio;
c) El documento en el cual conste el cambio del nombre, razón social o denominación; y,
d) El comprobante de pago de la tasa establecida.
Cumplidos los requisitos previstos en los incisos anteriores, el Registro procederá sin más trámite a marginar en el asiento que corresponda a la marca, el cambio de nombre, razón social o denominación o del domicilio, lo que no será objeto de publicación.
Al titular de la marca se le entregará una certificación de la anotación marginal correspondiente dentro del plazo de treinta días contados a partir del día siguiente al de la presentación de la solicitud.
CAPITULO VI
TERMINACION DEL REGISTRO DE LA MARCA
Nulidad del Registro
Art. 39.- A pedido de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, la autoridad judicial competente declarará la nulidad del registro de una marca si éste se efectuó en contravención de alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 8 y 9 de esta Ley. Tratándose de un incumplimiento del Art. 8, la nulidad también podrá ser solicitada por el Ministerio Público.
No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hayan dejado de ser aplicables al tiempo de interponerse la demanda de nulidad.
Un pedido de nulidad fundado en una contravención del Art. 9 deberá iniciarse dentro de los cinco años posteriores a la fecha del registro. La acción de nulidad no prescribirá cuando el registro impugnado se hubiese efectuado de mala fe.
El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvencional en cualquier acción por infracción de una marca registrada.
Una acción de nulidad fundada en el mejor derecho de un tercero para obtener el registro de una marca sólo puede ser interpuesta por la persona que reclama tal derecho.
Cancelación del Registro a Pedido del Titular
Art. 40.- El titular del registro de una marca podrá en cualquier tiempo pedir al Registro la cancelación del mismo. El pedido de cancelación devengará la tasa establecida.
Cuando apareciera inscrito con relación a la marca algún derecho en favor de tercero, la cancelación sólo procederá previa presentación de una declaración jurada debidamente legalizada ante notario, otorgada por el tercero, en virtud de la cual da su consentimiento para tal cancelación.
Procedimiento para Obtener la Cancelación de un Registro
Art. 41.- La cancelación del registro de una marca se efectuará presentando ante el Registro una solicitud que contendrá lo siguiente:
a) Designación de la autoridad a quien se dirige;
b) Nombre, razón social o denominación, nacionalidad y domicilio del solicitante y el nombre, profesión y domicilio del mandatario o representante legal, en su caso;
c) Número, folio y libro del registro e identificación de la marca que es objeto de la solicitud;
d) Indicación concreta de lo que se pide;
e) Dirección exacta para recibir notificaciones; y,
f) Lugar y fecha de la solicitud y firma autógrafa del solicitante.
A la solicitud deberá anexarse:
a) El poder legalmente otorgado, si la solicitud se hiciere por medio de mandatario, salvo que la personería de este estuviere ya acreditada en el Registro, caso en el cual se indicará en la solicitud la fecha y el número de registro. Cuando el interesado presente original del poder, podrá pedir que este se razone en autos y se le devuelva;
b) El comprobante de pago de la tasa establecida; y,
c) En su caso, los documentos a que hace referencia el inciso segundo del artículo anterior.
Cumplidos los requisitos previstos en los incisos anteriores, el Registro mandará, que se cancele la inscripción, que se ponga razón del hecho al margen del asiento correspondiente y que se publique un aviso, por una sola vez, por cuenta del solicitante, el cual deberá contener:
a) El nombre, razón social o denominación, nacionalidad y domicilio del renunciante;
b) Indicación precisa de la marca, cuyo registro se canceló; y,
c) La causa de la cancelación y el modelo de la marca cancelada.
Caducidad del Registro de una Marca
Art. 42.- El derecho de propiedad de una marca caduca, cuando se ha dejado transcurrir el plazo a que se refiere el inciso primero del Art. 22 de esta Ley, sin haberse pedido la renovación del registro.
TITULO III
MARCAS COLECTIVAS
Disposiciones Aplicables
Art. 43.- Las disposiciones del Título II serán aplicables a las marcas colectivas, bajo reserva de las disposiciones especiales contenidas en este Título.
Solicitud de Registro de la Marca Colectiva
Art. 44.- La solicitud de registro de una marca colectiva deberá indicar que su objeto es una marca colectiva e incluir tres ejemplares del reglamento de empleo de la misma.
El reglamento de empleo de la marca colectiva deberá precisar las características comunes o las cualidades que serán comunes a los productos o servicios para los cuales se usará la marca, las condiciones y modalidades bajo las cuales se podrá emplear la marca y las personas que tendrán derecho a utilizarla. También contendrá disposiciones conducentes a asegurar y controlar que la marca se use conforme a su reglamento de empleo y las sanciones en caso de incumplimiento del reglamento.
Examen de la Solicitud de la Marca Colectiva
Art. 45.- El examen de la solicitud de registro de una marca colectiva incluirá la verificación de los requisitos del Art. 44 de la presente Ley.
Registro de la Marca Colectiva
Art. 46.- Las marcas colectivas serán inscritas en el Registro; asimismo se incluirá en la inscripción una copia del reglamento de empleo de la marca.
Cambios en el Reglamento de Empleo de la Marca Colectiva
Art. 47.- El titular de una marca colectiva comunicará al Registro todo cambio introducido en el reglamento de empleo de la marca colectiva.
Los cambios en el reglamento de empleo de la marca serán inscritos en el Registro mediante el pago de la tasa establecida.
Licencia de la Marca Colectiva
Art. 48.- Una marca colectiva no podrá ser objeto de licencia de uso en favor de personas distintas de aquellas autorizadas a usar la marca de acuerdo con el reglamento de empleo de la misma.
Uso de Marca Colectiva
Art. 49.- El titular de una marca colectiva podrá usar por sí mismo la marca siempre que sea usada también por las personas que están autorizadas para hacerlo de conformidad con el reglamento de empleo de la marca.
El uso de una marca colectiva por las personas autorizadas para usarla, se considerará efectuado por el titular.
Nulidad del Registro de la Marca Colectiva
Art. 50.- A solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, la autoridad judicial competente declarará la nulidad del registro de una marca colectiva en cualquiera de los siguientes casos:
a) Si la marca fue registrada en contravención de los artículos 8, 9 ó 44 de la presente Ley; y,
b) Si el reglamento de empleo de la marca es contrario a la moral o al orden público.
Cancelación del Registro de la Marca Colectiva
Art. 51.- A solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, la autoridad judicial competente cancelará el registro de una marca colectiva en cualquiera de los siguientes casos:
a) Si durante más de un año la marca colectiva es usada sólo por su titular y no por las personas autorizadas conforme al reglamento de empleo de la marca; y,
b) Si el titular de la marca colectiva usa o permite que se use la marca de una manera que contravenga a las disposiciones de su reglamento de empleo, o de una manera susceptible de engañar a los medios comerciales o al público sobre el origen o cualquier otra característica de los productos o servicios para los cuales se usa la marca.
TITULO IV
EXPRESIONES O SEÑALES DE PUBLICIDAD COMERCIAL
Aplicación de las Disposiciones sobre Marcas
Art. 52.- Salvo lo previsto en este Título, son aplicables a las expresiones o señales de publicidad comercial las disposiciones sobre marcas contenidas en esta Ley.
Prohibiciones al Registro
Art. 53.- No podrá registrarse como expresión o señal de publicidad comercial la que estuviera incluida en alguno de los casos siguientes:
a) Que quedare comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en los literales c), d), g), h), i), j), k), l) , m) y n) del Artí. 8 de la presente Ley;
b) Que sea igual o similar y susceptible de causar confusión con relación a otra que ya estuviese registrada o en trámite de registro;
c) Que incluya un signo distintivo ajeno sin la debida autorización;
d) Aquella cuyo uso en el comercio sea susceptible de causar confusión respecto de los productos, servicios, empresa o establecimiento de un tercero; y,
e) Que quede comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en los literales d), e), f), g), h), i) y j) del artículo 9 de la presente Ley.
Alcance de Protección
Art. 54.- La protección conferida por el registro de una expresión o señal de publicidad comercial abarca a la expresión o señal en su conjunto y no se extiende a sus partes o elementos considerados por separado.
Las marcas y los nombres comerciales pueden formar parte de una expresión o señal de publicidad comercial, siempre que se hallen registrados o en trámite de registro a favor del mismo titular.
Una vez inscrita una expresión o señal de publicidad comercial, goza de protección por tiempo indefinido, pero su existencia depende, según el caso, de la marca o nombre comercial a que haga referencia.
Procedimiento de Registro de Expresiones o Señales de Publicidad Comercial
Art. 55.- El registro de una expresión o señal de publicidad comercial, su modificación, traspaso, licencia y su anulación se efectuarán siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas, en cuanto corresponda y devengará la tasa establecida. El Registro examinará si la expresión o señal de publicidad comercial contraviene lo dispuesto en el Art. 53 de la presente Ley.
TITULO V
NOMBRES COMERCIALES Y EMBLEMAS
CAPITULO I
NOMBRES COMERCIALES
Aplicación de las Disposiciones sobre Marcas
Art. 56.- Salvo lo previsto en este Titulo, son aplicables a los nombres comerciales las normas sobre marcas contenidas en esta Ley, en lo que fuere pertinente.
Adquisición del Derecho sobre el Nombre Comercial
Art. 57.- El derecho exclusivo sobre el nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio y únicamente con relación al giro o actividad mercantil de la empresa o establecimiento que identifica.
El derecho exclusivo sobre un nombre comercial termina con la extinción de la empresa o del establecimiento que la usa.
Si una empresa tuviese más de un establecimiento, podrá identificarlos con su nombre comercial.
Nombres Comerciales Inadmisibles
Art. 58.- Un nombre comercial no podrá consistir, total o parcialmente, en una designación u otro signo que sea contrario a la moral o al orden público, o sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto relativo a la empresa o al establecimiento identificado con ese nombre comercial, o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produce o comercializa.
Protección del Nombre Comercial
Art. 59.- El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo distintivo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.
Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la presente Ley, en lo que corresponda.
Registro del Nombre Comercial
Art. 60.- El titular de un nombre comercial podrá solicitar su inscripción en el Registro. El registro tendrá carácter declarativo.
El registro del nombre comercial tendrá duración indefinida, extinguiéndose con la empresa o el establecimiento que emplea el nombre comercial. El registro podrá ser cancelado en cualquier tiempo a pedido de su titular.
El registro de un nombre comercial ante el Registro se efectuará sin perjuicio de las disposiciones relativas a la inscripción de los comerciantes y de las sociedades en el Registro de Comercio y sin perjuicio de los derechos resultantes de tal inscripción.
Procedimiento de Registro del Nombre Comercial
Art. 61.- El registro de un nombre comercial, su modificación y su cancelación se efectuarán siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas, en cuanto corresponda, y devengará la tasa establecida. El Registro, examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el artículo 58 de esta Ley.
No será aplicable al registro del nombre comercial la clasificación de productos y servicios utilizados para las marcas.
Transferencia del Nombre Comercial
Art. 62.- El nombre comercial sólo puede transferirse junto con la empresa o el establecimiento que emplea el nombre comercial, o con aquella parte de la empresa o del establecimiento que lo emplea.
La transferencia de un nombre comercial registrado o en trámite de registro, se inscribirá en el Registro de acuerdo con el procedimiento aplicable a la transferencia de marcas, en cuanto corresponda, y devengará la misma tasa.
CAPITULO II
EMBLEMAS
Protección del Emblema
Art. 63.- La protección y el registro de los emblemas se regirán por las disposiciones relativas al nombre comercial.
TITULO VI
INDICACIONES GEOGRAFICAS
CAPITULO I. INDICACIONES GEOGRAFICAS EN GENERAL
Utilización de Indicaciones Geográficas
Art. 64.- Una indicación geográfica no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio cuando tal indicación fuese falsa o engañosa con respecto al origen geográfico del producto o servicio, o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, características o cualidades del producto o servicio.
Utilización en la Publicidad
Art. 65.- No podrá usarse en la publicidad, ni en la documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios, una indicación geográfica susceptible de causar error o confusión sobre la procedencia geográfica de tales productos o servicios.
Indicaciones Relativas al Comerciante
Art. 66.- Todo comerciante podrá indicar su nombre o su domicilio sobre los productos que venda, aún cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que el nombre o domicilio se presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o de producción de los productos, o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos.
CAPITULO II
DENOMINACIONES DE ORIGEN
Registro de las Denominaciones de Origen
Art. 67.- El Estado de El Salvador será el titular de las denominaciones de origen nacionales, las cuales serán inscritas en el Registro.
Se registrarán las denominaciones de origen nacionales a solicitud de uno o varios de los productores, fabricantes o artesanos que tengan su establecimiento de producción o de fabricación en la región o en la localidad a la cual corresponde la denominación de origen, o a solicitud de alguna autoridad pública competente.
Los productores, fabricantes o artesanos extranjeros, así como las autoridades públicas competentes de países extranjeros, podrán registrar las denominaciones de origen extranjeras que les correspondan cuando ello estuviese previsto en algún convenio o tratado del cual El Salvador fuese parte, o cuando en el país extranjero correspondiente se concediera reciprocidad de trato para las denominaciones de origen de El Salvador.
Prohibiciones para el Registro
Art. 68.- No podrá registrarse como denominación de origen un signo:
a) Que no sea conforme a la definición de denominación de origen contenida en el Art. 2 de la presente Ley;
b) Que sea contraria a las buenas costumbres, la moral o al orden público, o que pudiera inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo de los respectivos productos; y,
c) Que sea la denominación común o genérica de algún producto, estimándose común o genérica una denominación cuando sea considerada como tal, tanto por los conocedores de ese tipo de producto, como por el público en general.
Podrá registrarse una denominación de origen acompañada del nombre genérico del producto respectivo o una expresión relacionada con ese producto, pero la protección no se extenderá al nombre genérico o expresión empleados.
Solicitud de Registro
Art. 69.- La solicitud de registro de una denominación de origen indicará:
a) Designación de la autoridad a quien se dirige;
b) El nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante o de los solicitantes, con indicación del lugar donde se encuentran sus establecimientos de producción o de fabricación;
c) La denominación de origen cuyo registro se solicita;
d) La zona geográfica de producción a la cual se refiere la denominación de origen;
e) Los productos para los cuales se usa la denominación de origen;
f) Una reseña de las cualidades o características esenciales de los productos para los cuales se usa la denominación de origen;
g) Indicación concreta de lo que se pide;
h) Dirección exacta para recibir notificaciones; e,
i) Lugar y fecha de solicitud y firma autógrafa del solicitante o solicitantes.
La solicitud de registro de una denominación de origen devengará la tasa establecida, salvo cuando el registro fuese solicitado por una autoridad pública.
Procedimiento de Registro
Art. 70.- La solicitud de registro de una denominación de origen se examinará con el objeto de verificar:
a) Que se cumplen los requisitos del Art. 69 de la presente Ley; y,
b) Que la denominación cuyo registro se solicita no está comprendida en ninguna de las prohibiciones previstas en el Art. 68, inciso primero de la presente Ley.
Los procedimientos relativos al examen y al registro de la denominación de origen se regirán por las disposiciones sobre el registro de las marcas, con la sola excepción que en este caso no se extenderá titulo alguno.
Otorgamiento del Registro
Art. 71.- La resolución por la cual se concede el registro de una denominación de origen y la inscripción correspondiente, indicarán:
a) La zona geográfica delimitada de producción cuyos productores, fabricantes o artesanos tendrán derecho a usar la denominación;
b) Los productos a los cuales se aplica la denominación de origen; y,
c) Las cualidades o características esenciales de los productos a los cuales se aplicará la denominación de origen, salvo en los casos en que por la naturaleza del producto o por alguna otra circunstancia no fuese posible precisar tales características.
La resolución a que se refiere el inciso anterior deberá ser publicada por una sola vez en el Diario Oficial y la denominación de origen quedará protegida a partir del día siguiente de esa publicación.
Dentro de un plazo no mayor de seis meses contados a partir de la publicación a que se refiere el inciso anterior, los solicitantes deberán elaborar y presentar al Registro la normativa correspondiente al uso y administración de la denominación de origen de que se trate. El Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Educación deberán formar parte del órgano de administración de cada denominación de origen. No podrá otorgarse ninguna
autorización de uso para una denominación de origen, hasta en tanto dicha normativa no sea aprobada por el Registro y publicada en el Diario Oficial por una sola vez.
Duración y Modificación del Registro
Art. 72.- El Registro de una denominación de origen tendrá duración indefinida y estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron.
El registro de una denominación de origen podrá ser modificado en cualquier tiempo cuando cambiare alguno de los puntos referidos en el Art. 71 inciso primero y se sujetará al procedimiento previsto para el registro de las denominaciones de origen, en cuanto corresponda.
La modificación del registro devengará la tasa establecida.
Derecho de Utilización de la Denominación
Art. 73.- Para poder usar una denominación de origen deberá obtenerse la correspondiente autorización del órgano de administración, conforme a la normativa que para la misma se hubiere aprobado. Esta autorización de uso se otorgará cuando del estudio de la solicitud y de los informes o dictámenes que sea necesario recabar, se establezca que concurren los requisitos exigidos por la presente Ley, los que determine su reglamento, los establecidos en la normativa de uso de la denominación de origen de que se trate y, en especial, los siguientes:
a) Que el solicitante se dedique directamente a la producción, fabricación o actividad artesanal de los productos protegidos por la denominación de origen;
b) Que el solicitante realice tal actividad dentro del territorio que abarque la denominación conforme la correspondiente resolución del Registro; y,
c) Que el solicitante acredite que ha ejercido la actividad productiva o artesanal de que se trate, en la región o localidad que abarque la denominación de origen, como mínimo durante los dos años anteriores a su solicitud.
Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar comercialmente una denominación de origen registrada, podrán emplear junto con ella la expresión "DENOMINACION DE ORIGEN". La denominación de origen es independiente de la marca que identifique al producto de que se trate.
La autorización para usar una denominación de origen tendrá un plazo de vigencia de diez años, contados a partir de la fecha en que se otorgue y podrá renovarse por períodos iguales. El usuario de una denominación de origen estará obligado a utilizarla tal y como aparezca protegida, atendiendo todas las regulaciones aplicables a la misma y de forma que no amenace desprestigiar la denominación de que se trate, de lo contrario el Registro, previa audiencia al interesado y a la entidad que administra la denominación de origen, de conformidad con la respectiva normativa que deberá desarrollarse según lo establecido en esta Ley, resolverá sobre si procede o no la cancelación de la autorización.
Las acciones relativas al derecho de usar una denominación de origen registrada se ejercerán ante los tribunales competentes.
Son aplicables a las denominaciones de origen registradas las disposiciones de los artículos 27 y 66, en lo que corresponda.
Anulación del Registro
Art. 74.- A pedido de cualquier persona interesada, la autoridad judicial competente declarará la nulidad del registro de una denominación de origen cuando se demuestre que ella está comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en el Art. 68 de esta Ley.
A pedido de cualquier persona interesada la autoridad judicial competente cancelará el registro de una denominación de origen cuando se demuestre que la denominación se usa en el comercio de una manera que no corresponde a lo indicado en la inscripción respectiva, conforme al Art. 71 inciso primero de esta Ley.
TITULO VII
NORMAS COMUNES
CAPITULO I
PROCEDIMIENTOS
Representación
Art. 75.- Cuando el solicitante o el titular de un derecho de propiedad industrial tuviere su domicilio fuera del país, deberá ser representado por un mandatario que sea abogado de la República y que no se encuentre entre las inhabilidades a que hace referencia el Art. 99 del Código de Procedimientos Civiles.
No será necesario presentar el poder, nombramiento o credencial que previamente haya sido registrado, cuando se sigan diligencias ante el Registro, bastando que en la respectiva solicitud se haga mención del asiento de registro del documento que legitima la personería.
En casos graves y urgentes, calificados por el Registrador, podrá admitirse la representación de un gestor oficioso, que sea Abogado de conformidad a lo establecido al inciso último del Art. 10 de la presente Ley, con tal que dé garantía suficiente, que también calificará dicho funcionario, para responder por las resultas del asunto si el interesado no aprobare lo hecho en su nombre.
Agrupación de Pedidos
Art. 76.- Podrá solicitarse mediante un único pedido la inscripción de transferencias de la titularidad de dos o más solicitudes en trámite o de dos o más registros cuando el transfiriente y el adquirente fuesen los mismos en todos ellos. Esta disposición se aplicará, en lo pertinente, a la inscripción de las licencias de uso de los signos distintivos registrados o en trámite de registro, así como de cambios de nombre, razón social o denominación y de domicilio.
La solicitud de modificación o corrección de dos o más registros o solicitudes de registro en trámite podrá hacerse en un pedido único, siempre que la modificación o corrección fuese la misma para todos ellos.
Para efectos de lo previsto en los párrafos anteriores, el peticionante deberá identificar cada una de las solicitudes o registros en los que se hará la modificación, corrección o inscripción.
Las tasas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes o registros involucrados.
Notificaciones
Art. 77.- De todas las resoluciones y autos que dicte el Registro, se notificarán a los interesados, ya sea en forma personal, por medio de esquela en la dirección señalada o por
medio de nota que deberá enviarse por correo certificado con acuse de recibo. Los plazos se contarán desde el día hábil siguiente a la fecha en que se notifique al interesado.
Intervención de Terceros Interesados
Art. 78.- En todo procedimiento relativo a la renuncia, nulidad o cancelación de un derecho registrado podrá presentarse cualquier licenciatario inscrito y cualquier beneficiario de un derecho inscrito con relación al derecho de propiedad industrial objeto de la acción.
Efectos de la Declaración de Nulidad
Art. 79.- Los efectos de la declaración de nulidad de un registro se retrotraerán a la fecha del registro respectivo, sin perjuicio de las condiciones o excepciones que se establezcan en la resolución que declara la nulidad.
Cuando se declare la nulidad de un registro respecto al cual se hubiese concedido una licencia de uso, el licenciante estará eximido de devolver los pagos efectuados por el licenciatario, salvo que éste no se hubiese beneficiado de la licencia.
Abandono de la Gestión
Art. 80.- Salvo cuando fuesen aplicables otros plazos especialmente previstos en esta Ley, las solicitudes de registro y las acciones que se ejerciten bajo el imperio de esta Ley se tendrán por abandonadas y caducarán de pleno derecho si no se insta su curso dentro de seis meses, contados desde la última notificación que se hubiera hecho al interesado o interesados, salvo que se pruebe caso fortuito o fuerza mayor.
Recursos
Art. 81.- Contra toda resolución que dicte el registro se podrán interponer los recursos que determine la legislación nacional.
CAPITULO II
REGISTROS Y PUBLICIDAD
Inscripción y Publicación de las Resoluciones
Art. 82.- El Registro inscribirá las resoluciones referentes a la nulidad, renuncia o cancelación de cualquier registro.
Consulta de los Registros
Art. 83.- Los registros de los signos distintivos a que se refiere la presente Ley son públicos. Cualquier persona podrá solicitar certificaciones de ellos, mediante el pago de la tasa establecida.
Consulta de los Expedientes
Art. 84.- Cualquier persona podrá consultar en la oficina del Registro el expediente de una solicitud de registro.
Cualquier persona podrá obtener certificaciones, constancias y copias de los documentos contenidos en el expediente de una solicitud mediante el pago de la tasa establecida.
CAPITULO III
CLASIFICACIONES
Clasificación de Productos y Servicios
Art. 85.- Para los efectos de la clasificación de los productos y servicios para los cuales se registrarán las marcas, se aplicará la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, establecida por el Arreglo de Niza de 1957, con sus revisiones y actualizaciones vigentes, el cual se entenderá incorporado en esta Ley.
No podrán comprenderse en una misma solicitud o en un mismo registro, productos o servicios que pertenezcan a clases distintas.
Cuando hubiese duda en cuanto a la clase en que deba ser colocado un producto o un servicio, ella será resuelta por el Registro.
CAPÍTULO IV
ANOTACIONES PREVENTIVAS
Petición de Anotación Preventiva
Art. 86.- Podrá pedir anotación preventiva:
a) El que demandare en juicio la nulidad de una inscripción o la propiedad o licencia de uso de una marca, o la propiedad de un nombre comercial, emblema o una expresión o señal de publicidad comercial. La autoridad judicial competente librará la correspondiente comunicación siempre que conste en autos el título con el que el demandante pretende justificar su derecho; y,
b) Aquel a cuyo favor se traspasa el dominio o se concede una licencia de uso de una marca, o se traspasa el dominio de un nombre comercial, emblema o expresión o señal de publicidad comercial, si el instrumento en virtud del cual se realice el traspaso o se concede la licencia de uso, carece de alguna formalidad legal subsanable que impida, la inscripción definitiva del derecho.
En ambos casos, el registrador pondrá al margen del asiento correspondiente, indicación del tomo y folio del Libro de Anotaciones Preventivas en que se encuentra inscrita la anotación.
Dicha inscripción devengará la tasa establecida.
Efectos de la Anotación Preventiva
Art. 87.- La anotación preventiva de la demanda, en el caso contemplado en el literal a) del artículo anterior, deja sin valor alguno la enajenación posterior a la anotación y duran sus efectos hasta que, por resolución o sentencia ejecutoriada de autoridad competente, se ordene la cancelación.
La anotación preventiva por falta de formalidades en el instrumento, surtirá sus efectos durante dos meses.
La anotación preventiva surtirá los mismos efectos de la inscripción, durante los términos señalados en el inciso anterior.
La anotación preventiva se convertirá en inscripción, cuando la persona a cuyo favor estuviere constituida, adquiera definitivamente el derecho anotado. En tal caso, la inscripción surtirá sus efectos desde la fecha de la presentación del documento.
La anotación preventiva será nula en los mismos casos en la que lo sería la inscripción definitiva.
TITULO VIII
ACCIONES Y SANCIONES POR INFRACCION DE DERECHOS
Acción Civil por Infracción
Art. 88.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Ley podrá entablar la acción civil ante el tribunal judicial competente contra cualquier persona que infrinja ese derecho. También podrá actuar contra la persona que ejecute actos que manifiesten evidentemente la inminencia de una infracción.
En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario.
Legitimación Activa de Licenciatarios
Art. 89.- Un licenciatario cuya licencia se encuentre inscrita puede entablar acción contra cualquier tercero que cometa una infracción del derecho que es objeto de la licencia. A estos efectos, el licenciatario que no tuviese mandato del titular del derecho para actuar, deberá acreditar al iniciar su acción, haber solicitado al titular que entable la acción y que ha transcurrido más de un mes sin que el titular hubiese actuado.
Aún antes de transcurrido este plazo, el licenciatario podrá pedir que se tomen medidas precautorias conforme a los Artículos 92 y 93 de la presente Ley.
El titular del derecho objeto de la infracción podrá comparecer en autos en cualquier tiempo.
Se dará traslado de la demanda a todas las personas cuyos derechos aparezcan inscritos en relación con el derecho infringido. Esas personas podrán comparecer en autos en cualquier tiempo.
Medidas en Acción de Infracción
Art. 90.- En una acción por infracción de los derechos protegidos conforme a esta Ley podrá ordenarse entre otras, una o más de las siguientes medidas:
a) El secuestro de los productos infractores, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad y otros materiales resultantes de la infracción, y de los medios, instrumentos y materiales que sirvieran principalmente para realizar la infracción;
b) La prohibición de la importación de los productos, materiales o medios referidos en el literal a);
c) La atribución en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal a), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios;
d) Las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, instrumentos o materiales referidos en el literal a);
e) La cesación de los actos que constituyen la infracción;
f) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos; y,
g) La publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.
El tribunal judicial competente podrá ordenar al infractor que proporcione las informaciones que tuviera sobre las personas que hubiesen participado en la producción o comercialización de los productos o servicios materia de la infracción y sobre los circuitos de distribución de esos productos o servicios.
Cálculo de la Indemnización de Daños y Perjuicios
Art. 91.- La indemnización de daños y perjuicios se calculará en función de los criterios siguientes, entre otros:
a) Según el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;
b) Según el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; y,
c) Según el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido.
Medidas Precautorias
Art. 92.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción de los derechos derivados de un registro, podrá pedir a la autoridad competente que ordene medidas precautorias inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, asegurar la efectividad de esa acción y el resarcimiento de los daños y perjuicios.
Las medidas precautorias podrán pedirse antes de iniciarse la acción por infracción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. Si las medidas se ejecutaran antes de iniciarse la acción, ellas quedarán sin efecto de pleno derecho si no se iniciara la acción dentro de un plazo de quince días hábiles contados desde la ejecución de la medida.
Las medidas precautorias sólo se ordenarán cuando se demuestre la comisión de la infracción o su inminencia mediante pruebas que la autoridad competente considere suficientes. La autoridad podrá requerir que quien pida las medidas precautorias dé caución suficiente.
Podrán ordenarse entre otras, las siguientes medidas precautorias:
a) La cesación inmediata de los actos que constituyen la infracción;
b) El secuestro con inventario, descripción o depósito de los productos, embalajes, etiquetas y otros materiales que ostenten el signo objeto de la infracción y de los instrumentos o materiales principalmente destinados a realizar la infracción;
c) La suspensión de la importación o de la exportación de los productos, instrumentos o materiales referidos en el literal b);
d) La constitución de una fianza u otra garantía del pago de la eventual indemnización de daños y perjuicios por el presunto infractor; y,
e) La comunicación por el presunto infractor de las informaciones que tuviera sobre las personas que hubiesen participado en la producción o comercialización de los productos o servicios materia de la presunta infracción y sobre los circuitos de distribución de esos productos o servicios.
Decomiso de los Productos e Instrumentos de la Infracción
Art. 93.- Las medidas precautorias que deban aplicarse en la frontera se ejecutarán por las autoridades de aduanas al momento de la importación o exportación de los productos, instrumentos o materiales objeto de la infracción.
Los productos que ostenten signos distintivos ilícitos, el material de publicidad que haga referencia a esos signos y los instrumentos o materiales que han servido para cometer una infracción, serán retenidos o decomisados por las autoridades competentes de aduanas o de la policía en espera de los resultados del proceso correspondiente.
Acciones Contra el Uso Indebido de Indicaciones Geográficas
Art. 94.- Cualquier autoridad competente o persona interesada y en particular los productores, fabricantes y artesanos y los consumidores podrán actuar, individual o conjuntamente, para todo efecto relativo al cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 64 y 65 de esta Ley.
Prescripción de la Acción
Art. 95.- Toda acción civil en contra de una infracción de los derechos conferidos por la presente Ley prescribe a los dos años contados desde que el titular tuvo conocimiento de la infracción, o los cinco años contados desde que se cometió por última vez la infracción, aplicándose el plazo que venza primero.
Suspensión de Importación o Exportación
Art. 96.- El titular de un derecho protegido por esta Ley, que tuviere motivos fundados para suponer que se prepara la importación o la exportación de productos que infringen ese derecho, podrá solicitar al Juez Competente que ordene sin demora a la autoridad de aduanas suspender esa importación o exportación al momento de su despacho, si así procediera. Son aplicables a esa solicitud y a la orden que se dicten las condiciones y garantías aplicables a las medidas precautorias.
Cumplidas las condiciones y garantías aplicables, el juez ordenará o denegará la suspensión y lo comunicará al solicitante.
Quien solicite las medidas en la frontera, deberá dar a las autoridades de aduanas las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa de las mercancías para que puedan ser identificadas y reconocidas con facilidad.
Ejecutada la suspensión, la autoridad de aduanas lo notificará inmediatamente al importador o exportador de las mercancías y al solicitante de la medida.
Duración de la Suspensión
Art. 97.- Si la acción no fuese entablada dentro de los diez días hábiles siguientes a la imposición de la medida relacionada en el artículo anterior, esta quedará sin efecto de pleno derecho, quedando el actor sujeto a lo establecido en el inciso ultimo del presente artículo. En casos debidamente justificados ese plazo podrá ser prorrogado por diez días hábiles adicionales.
Cuando la suspensión fuese ordenada como medida provisional será aplicable el plazo previsto en tales medidas.
Iniciada la acción judicial sobre el fondo, la parte afectada por la suspensión podrá recurrir al juez para que considere la suspensión ordenada y se le dará audiencia a estos casos. El Juez Competente podrá modificar, revocar o confirmar la suspensión.
El solicitante de medidas en frontera responderá por los daños y perjuicios resultantes de su ejecución si las medidas se levantaran o fuesen revocadas por acción u omisión del solicitante, o si posteriormente se determina que no hubo infracción o inminencia de infracción a un derecho de propiedad industrial.
Derecho de Inspección e Información
Art. 98.- Sin perjuicio de brindar protección a la información confidencial, el Juez Competente que ordenare la medida en frontera, podrá autorizar a quien la promovió, el libre acceso a las mercancías o productos retenidos, a fin de que pueda inspeccionarlas y obtener medios adicionales de prueba en apoyo de su reclamo. Igual derecho tendrá el importador o exportador. Esta medida se realizará en presencia del Juez Competente respectivo, con citación de la parte contraria.
Comprobada la existencia de una infracción, se comunicará al demandante el nombre y dirección del consignador, del importador o exportador y del consignatario de las mercancías y la cantidad de mercancías objeto de la suspensión.
Medidas Contra Productos Falsos
Art. 99.- Tratándose de productos que ostenten marcas falsas, que se hubieran incautado por las autoridades de aduana, no se permitirá, salvo en circunstancias excepcionales, que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente.
TITULO IX
COMPETENCIA DESLEAL
Cláusula General
Art. 100.- Se considera desleal todo acto realizado en el ejercicio de una actividad mercantil o con motivo de ella, que sea contrario a los usos y prácticas honestas en materia comercial.
A los efectos de la presente Ley se considera que un acto surte efectos en el mercado cualquiera que fuese el medio empleado para realizarlo, incluyendo los medios electrónicos de comunicación y de comercio.
La aplicación de las disposiciones de esta Ley no podrán supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre la persona que realiza el acto reputado desleal y la persona afectada por ese acto.
Actos de Competencia Desleal Vinculados a la Propiedad Industrial
Art. 101.- Los actos o comportamientos tipificados en la presente ley se estipulan con carácter enunciativo no exhaustivo, quedando prohibido cualquier acto o comportamiento que, no estando incluido en esta Ley, se considere desleal conforme al artículo precedente.
Constituyen, entre otros, actos de competencia desleal los siguientes:
a) Actos capaces de crear confusión o un riesgo de asociación con respecto a los productos, los servicios, la empresa o los establecimientos ajenos;
b) El uso o propagación de indicaciones o alegaciones falsas capaces de denigrar o de desacreditar a los productos, los servicios, la empresa o los establecimientos ajenos;
c) El uso o propagación de indicaciones o alegaciones, o la omisión de informaciones verdaderas, cuando ello sea susceptible de inducir a error con respecto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, la aptitud para su empleo o consumo, la cantidad u otras características de los productos o servicios propios o ajenos;
d) La utilización de un producto comercializado por un tercero para moldear, calcar, copiar o de otro modo reproducir servilmente ese producto a fin de aprovechar con fines comerciales los resultados del esfuerzo o del prestigio ajenos;
e) El uso como marca de un signo cuyo registro esté prohibido conforme al Art. 8 literales g), h), i), j), k), l), m), n) y o) de esta Ley;
f) El uso en el comercio de un signo cuyo registro esté prohibido conforme al Art. 9 de la presente Ley; y,
g) La utilización de los empaques, envoltorios, contenedores, envases, decoración de productos y establecimientos cuando éstos sean característicos y susceptibles de crear confusión con los de otro titular.
Acción Contra un Acto de Competencia Desleal
Art. 102.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso siguiente, cualquier persona interesada podrá pedir al tribunal judicial competente la constatación y declaración del carácter ilícito de un presunto acto de competencia desleal.
Cualquier persona interesada podrá iniciar una acción contra un acto de competencia desleal. Además de la persona directamente perjudicada por el acto, podrá ejercer la acción cualquier asociación u organización representativa de algún sector profesional, empresarial o de los consumidores cuando resulten afectados los intereses de sus miembros.
Las disposiciones de los Artículos 88, 89, 90, 91, 92 y 94 son aplicables, en cuanto corresponda, a las acciones mercantiles o penales que se inicien contra actos de competencia desleal. También son aplicables las disposiciones pertinentes del derecho común relativas al acto ilícito.
Prescripción de la Acción por Competencia Desleal
Art. 103.- La acción por competencia desleal prescribe a los dos años contados desde que el titular tuvo conocimiento del acto de competencia desleal, o a los cinco años contados desde que se cometió por última vez el acto, aplicándose el plazo que venza primero.
TITULO X
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Competencia del Registro
Art. 104.- La administración de la propiedad industrial para los efectos de la presente Ley estará a cargo del Registro de la Propiedad Intelectual, que es una dependencia del Centro Nacional de Registros. El Registro de la Propiedad Intelectual será dirigido por un Director que sea Abogado y Notario; y contará también con Registradores Auxiliares que sean Abogados y Notarios.
Impedimentos en la Función de Registrador
Art. 105.- Se prohibe al Director de la Propiedad Intelectual y al personal bajo sus órdenes gestionar directa o indirectamente, en nombre propio o de terceras personas, ante el Registro.
Los funcionarios y empleados del Registro deberán observar una estricta imparcialidad en todas sus actuaciones.
La contravención de lo dispuesto en este artículo se sancionará de conformidad con la Ley.
CAPITULO II
DEL REGISTRO Y MODO DE LLEVARLO
De los Libros
Art. 106.- El registro de signos distintivos se llevará en libros o por cualquier medio electrónico conocido o por conocerse.
Acceso a los documentos del Registro
Art. 107.- Los libros o cualquier otro medio en el cual se realicen las inscripciones no podrán salir por ningún motivo de las oficinas del Registro y cualquier diligencia judicial o administrativa, se ejecutará en las mismas, en presencia de un funcionario designado por el Registrador. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el Art. 48 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
A pedido de una persona interesada, el Registrador, podrá devolver a esa persona algún documento que ella hubiese presentado al Registro en algún procedimiento y que no fuese necesario conservar. La devolución se hará dejando en el expediente respectivo fotocopia debidamente confrontada del documento que se devuelve; lo anterior a costa del interesado.
CAPITULO III
DE LA RECTIFICACION DE LOS ASIENTOS DE REGISTRO
Rectificaciones
Art. 108.- El Registrador podrá rectificar por sí y bajo su responsabilidad, las omisiones y errores materiales cometidos en los asientos de los Libros de Registro, cuando los documentos con base en los cuales se hizo la inscripción respectiva, existan todavía en la oficina.
Se entenderá que se comete error material cuando se escriban unas palabras por otras, o se equivoquen los nombres propios, razones o denominaciones sociales o las cantidades.
Si el Registrador notare el error material o la omisión después de que los documentos o títulos hayan sido devueltos al interesado, solamente podrá hacer la rectificación con citación de éste, previniéndole la presentación de los documentos o títulos en el Registro, previa comprobación
de que los mismos no han sufrido alteración alguna. Esta rectificación también podrá ser solicitada por el interesado.
La rectificación se hará por medio de una nueva inscripción o anotación sin costo alguno para el interesado.
TITULO XI
TASAS
Tasas de Propiedad Industrial
Art. 109.-
a. Por solicitud de registro de una marca $CA. 100.00
b. Por solicitud de registro de un nombre comercial, emblema, expresión o señal de publicidad comercial, o denominación de origen $CA. 75.00
c. Por renovación de un registro de marca, en cada clase: $CA. 100.00
d. Recargo por renovación en el plazo de gracia dentro del primer mes: 30% adicional - después del primer mes: 100% adicional
e. Por solicitud de inscripción de una cancelación del registro o una reducción o limitación voluntarias de la lista de productos o servicios: $CA. 20.00
f. Por solicitud de inscripción de una corrección, cambio en el reglamento de la marca, transferencia, licencia de uso, cambio de nombre o de domicilio: $CA. 30.00
g. Por expedición de un duplicado en un certificado de registro: $CA. 15.00
h. Por reposición de un cartel: - cuando el error o la pérdida no sea imputable al Registro $CA. 15.00
i. Por inscripción de una anotación preventiva: $CA. 5.00
j. Por certificación literal de una inscripción $CA. 10.00
k. Por cada Constancia o certificación de un documento: $CA. 10.00
l. Por copia de algún documento: $CA. 5.00
m. Por pedido de división del registro $CA 20.00
n. Por certificación literal de un expediente: $CA. 30.00
o. Búsqueda por propietario de marcas y de otros signos distintivos comerciales registrados o en trámite: $CA. 100.00
p. Búsqueda de anterioridades de marcas y de otros signos distintivos comerciales registrados o en trámite: $CA. 20.00
Todos los servicios que preste el Registro deberán ser pagados de conformidad con este Arancel.
Están exentos del pago de derechos de registro el Estado y las Municipalidades.
TITULO XII
DISPOSICIONES COMUNES, TRANSITORIAS Y VIGENCIAS
Solicitudes y Acciones en Trámite Relativas a Signos Distintivos
Art. 110.- Cualquier solicitud o trámite pendiente en el Registro y las acciones que se hubieren deducido a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, se continuarán tramitando de acuerdo con el régimen legal vigente anterior a la presente Ley.
Registros en Vigencia
Art. 111.- Signo distintivo famoso: Aquél signo distintivo que es conocido por el público en general, en el país o fuera de él;
Objeción a la Renovación de Registro
Art. 112.- Antes de conceder la renovación del registro de una marca que haya sido registrada con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, el Registrador mandará a publicar un aviso en el Diario Oficial, por tres veces durante un plazo de treinta días y a costa del solicitante, para que cualquier persona interesada, pueda, dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la primera publicación, objetar dicha renovación, con base en las causales establecidas en el Art. 8 literales g), h) y k), y Art. 9 literales d), e) y f); comprendiéndose además el caso en que el opositor la hubiere solicitado, con fecha anterior a la solicitud de registro de dicha marca, en cualquier país, en donde además haya llegado a ser famosa o notoria. Si se prueba lo anterior, se denegará la renovación del registro.
Esta acción se tramitará en juicio sumario ante los tribunales competentes.
Para tal efecto el interesado deberá acreditar la presentación de la demanda por medio de la copia sellada y fechada de la misma, la cual deberá presentar al Registro dentro de los quince días siguientes a la solicitud de objeción.
Tribunales Competentes
Art. 113.- Mientras no se creen los Tribunales Especiales con jurisdicción en materia de Propiedad Intelectual, los tribunales competentes a que se refiere esta Ley, son los que tienen jurisdicción en materia mercantil, quienes procederán en juicio sumario.
Reglamento
Art. 114.- El Reglamento General de la presente Ley, deberá ser emitido por el Presidente de la República en un plazo de noventa días, contados a partir de su vigencia.
Objeto de los Títulos
Art. 115.- Los títulos que encabezan los artículos de esta Ley tienen una función exclusivamente indicativa, por lo tanto no surten ningún efecto para la interpretación de las disposiciones de la presente Ley.
Derogatorias
Art. 116.- Por la presente Ley se deroga:
a) Las Secciones “B” y “C” del Capítulo II, Título I, Libro Tercero del Código de Comercio; y,
b) Cualquier disposición que sea contraria a la presente Ley.
Entrada en Vigencia
Art. 117.- La presente Ley entrará en vigencia ocho días después de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO, San Salvador, a los seis días del mes de junio del año 2002.
