MARCAS DESCRIPTIVAS VS. MARCAS EVOCATIVAS

Roger Saravia Avilés1

RESUMEN

El objetivo de este artículo es estudiar las marcas descriptivas y las marcas evocativas, en el caso del primero explicar en qué consisten, porque son objeto de prohibición de registro y como se identifican a este tipo de marcas; en el caso de las marcas evocativas que también serán objeto de análisis en este articulo explicaremos que si bien aluden o remiten a alguna característica del producto, no lo hace de manera directa, se requiere un esfuerzo (aunque mínimo) para asociarlo.

1. ¿Qué es una marca?

Iniciaremos este artículo estudiando las generalidades de las marcas, para que el lego en derecho pueda comprender el derecho marcario a groso modo y pueda concluir conociendo las diferencias entre las marcas descriptivas y las marcas evocativas, así como también la posibilidad de registro de estos tipos de marcas según nuestro ordenamiento.

Sobre el concepto de marca tenemos al jurista argentino, Jorge Otamendi quien nos dice que:

“La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro. La marca juega un papel preponderante, casi esencial en el proceso competitivo. Sin embargo, nada de esto cambia la naturaleza esencial de distinguir productos o servicios”2.

Por su parte, el profesor Carlos Cornejo Guerrero en su obra Derecho de Marcas, nos dice:

“La marca es uno de los instrumentos de negocios más caracterizados dentro de un sistema de economía de mercado. Ella permite identificar un producto o un servicio y diferenciarlo de sus similares en el mercado, con lo cual se convierte en una herramienta indispensable para captar y consolidar clientela”3.

En el Decreto Legislativo N° 823 (Ley de Propiedad Industrial) en el artículo 128 se menciona; Se entiende por marca todo signo que sirva para diferenciar en el mercado los productos y servicios de una persona de los productos o servicios de otra persona.

1 Estudiante de pre-grado de la Universidad Privada Norbert Wiener.2 Otamendi, Jorge (2003) Derecho de Marcas, p.6.3 Cornejo Guerrero, Carlos (2007) Derecho de Marcas, pp.17-18.

En la Decisión N° 486 (De la Comunidad Andina) en su artículo 134 nos dice; A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Existe abundante doctrina que conceptualiza el término marca. De la revisión, tanto la doctrina nacional como extranjera y de las anteriores citas podemos concluir que la marca es un signo distintivo que permite identificar los productos y servicios que se desenvuelven dentro de una economía de mercado.

2. Tipos de marcas.

En el derecho marcario se desarrollan diferentes clasificaciones de las marcas, entre las más importantes tenemos la desarrollada por el profesor Carlos Cornejo en su ya clásica obra Derecho de Marcas, a efectos de este artículo estudiaremos primero las marcas registrada y las marcas no registradas, para que después profundicemos en las marcas descriptivas y evocativas.

a. Marcas registradas y no registradas.

Las marcas registradas son aquellas que cuentan con la correspondiente inscripción en los registros de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi. Las marcas no registradas son aquellas que no han sido inscritas en dichos registros.

En nuestro ordenamiento no tiene carácter obligatorio el registro de la marca, uno puede crear y usar, para el tráfico comercial, una marca sin registrarlo, pero lo que no tendrá el creador de la marca no registrada será el derecho de protección, este derecho nace con el registro.

“El registro de la marca concede a su titular la protección más completa, la más eficaz, pues da nacimiento a un derecho de uso exclusivo de la marca en el mercado. Es decir, no sólo reconoce el derecho a uso de la marca en el trafico económico (aspecto positivo del derecho de marca), sino también el derecho de impedir su uso por terceros sin su consentimiento (aspecto negativo del derecho de marca o ius prohibendi. De este modo, el registro de la marca concede un derecho oponible erga onmes”4.

3. Marcas descriptivas vs. Marcas evocativas

La marca descriptiva es aquella que describe los productos o servicios que desea distinguir y que por consiguiente su registro resultaría una competencia desleal. Por ejemplo: “MANZANA SABROSA” para proteger productos frutales, es importante aclarar que en este caso la marca nominativa no podría ser objeto de registro, sin embargo si la marca

4 Oré Sosa, Eduardo Arsenio. (2007). La infracción del Derecho de Marca, p.54. (PALESTRA)

fuese innominada y no se reservara el uso de las palabras “MANZANA SABROSA” si sería registrable5.

En el derecho comparado las marcas descriptivas son tratadas de la siguiente manera:

- En Chile, las marcas descriptivas sirven para describir un producto en cuestión. Por ejemplo, es probable que la marca DULCE sea denegada para comercializar chocolates por ser descriptiva. De hecho, se consideraría injusto otorgar a un solo fabricante de chocolate la exclusividad de la palabra "dulce" para comercializar sus productos. Del mismo modo, los términos cualitativos o elogiosos, tales como "RAPIDO", "EL MEJOR", CLÁSICO" o "INNOVADOR" son susceptibles de objeciones similares, a menos que formen parte de una marca distintiva. En tales casos, será necesario adjuntar un descargo de responsabilidad donde se aclare que no se pretende tener la exclusividad de esa parte específica de la marca6.

- En México, en su Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 105. Menciona que no serán registrables como marca: Las figuras, denominaciones o frases descriptivas de los productos que tratan de ampararse con la marca, incluyendo los adjetivos calificativos o gentilicios. Una denominación descriptiva no se considerará distintiva por el solo hecho de que ostente una ortografía caprichosa, o se encuentre traducida a cualquier idioma7.

En base a lo anterior la institución que se encarga del registro de marcas en México, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), denegó el registro de las siguientes marcas descriptivas Se denegó la marca “GARANTIA DE CALIDAD TOTAL”, para productos de papelería, por ser indicativa de una de las cualidades de los productos, en particular denotar la calidad. Además, se denegó el registro para la marca “1Kg” para confitería y dulces al considerar que dicha marca indica la cantidad del producto que se desea proteger, pues se hace uso de una indicación que en el comercio es usada para indicar la cantidad de producto, consideración de marca descriptiva dentro de la ley mexicana.

De lo anterior podemos establecer la definición de que la marca descriptiva es aquella que describe los productos o servicios. El registro de este tipo de marca está prohibido en el ordenamiento internacional, como ya hemos visto los casos chileno y mexicano, así como también en nuestro ordenamiento.

Al respecto, el artículo 129 de la Ley de Propiedad Industrial contiene un listado de supuestos en los que no se podrá registrar la marca. De esta manera no se podrá registrar:

5 Disponible en http://www.registrodemarcas.co/tag/marca-descriptiva/. Extraído el 12 de junio de 2013. 6 Disponible en http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-803.html. Extraído el 12 de junio de 2013. 7 Disponible en http://ius.scjn.gob.mx/documentos/tesis/254/254757.pdf . Extraído el 22 de junio de 2013.

los signos genéricos; los descriptivos; los contrarios a ley, los que induzcan a error, los que reproducen símbolos oficiales, monedas o una variedad vegetal protegida.

Frente a esto, la pregunta sería ¿Por qué no se puede registrar una marca descriptiva?

Como bien sabemos la marca registrada genera la oponibilidad frente al resto de personas que interactúan en el tráfico mercantil. Al respecto Miriam Tomaylla dice: “para que la marca se oponible a todos (erga onmes) tiene que ser registrado. En el proceso de registro la marca pasa por un examen de registrabilidad que versará sobre los siguientes aspectos: Los requisitos de fondo, las prohibiciones de registrabilidad, los criterios de confundibilidad y los impedimentos de registro8.

Si el registro de una marca genera la oponibilidad para el que lo registro consideramos que no se puede dar la buena pro del registro de una marca descriptiva a un ciudadano, porque le daríamos el monopolio de poder usarlo frente al resto, lo cual generaría una barrera en la actividad mercantil.

Debido a que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de un signo idéntico o con un grado de semejanza que induzca a confusión, en relación con productos o servicios idénticos o similares, los signos descriptivos no deben ser apropiados por una persona, ya que si se permitiera el registro de dichas denominaciones, se concedería un derecho exclusivo sobre las mismas a favor de un competidor singular, lo que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios. En consecuencia es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente utilizadas por todos los competidores que actúan en un sector del mercado9.

8 Tomaylla Rojas, Miriam Maribel (2001). El procedimiento de Inscripción de una marca. En: Actualidad Jurídica, Tomo 97, p.123.9 Resolución N° 2792-2009 /TPI-INDECOPI