SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD...

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Año XXXII – Número 2433 Lima, 16 de enero de 2015

SUMARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

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Proceso 69-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del

literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio, los literales a), b), y g) del artículo 134, y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, República del Perú. Demandante: GADO S.R.L. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI. Asunto: Marca: “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixta). Expediente Interno: 6852-2013... ........................................................................... 1

Proceso 72-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literales a) y h)

y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca: ART & FASHION (mixta). Actor: señor JOSÉ ALBERTO ROJAS ARMAS. Proceso interno Nº. 10292-2013... ...................................................................................... 21

Proceso 86-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con especialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú; e, interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a), b y g) y 135 literal c) de la misma Decisión. Marca: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. (denominativa) y forma TRIDIMENSIONAL. Actor: sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. Proceso interno Nº. 01262-2011-0-1801-JR-CA-13. ... ........................................................................................ 46

PROCESO 69-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio, los literales a), b), y g) del artículo 134, y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, República del Perú.

GACETA OFICIAL 16/01/2015 2 de 63 Demandante: GADO S.R.L. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI. Asunto: Marca: “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixta). Expediente Interno: 6852-2013. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez (10) días del mes de septiembre del año dos mil catorce. VISTOS: En la solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, República del Perú, mediante Oficio 126-2014-SCS-CS de 12 de mayo de 2014, recibido por este Tribunal el 16 de mayo de 2014, solicita la interpretación prejudicial de del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veintidós (22) de julio de 2014. 1. PARTES EN EL PROCESO INTERNO: Demandante: GADO S.R.L.

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

2. DATOS REVELANTES: a) Los hechos. 1. Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 2. El 2 de diciembre de 2008, la compañía GADO S.R.L., solicitó el registro del signo “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixto), para distinguir específicamente: “Perfumes y cosméticos incluyendo: lápices labiales, espumas de baño, aceites esenciales para uso personal, aceites bronceadores, rímel, base de maquillaje, delineadores de ojos, jabones para uso personal, cremas para el cutis, cremas de base, cremas de afeitar, cremas antiarrugas, esmalte de uñas, brillo de uñas, cremas dentales, lociones para la piel, lociones capilares, sombras de ojos, desodorantes para uso personal, jabones líquidos, lociones para después de afeitar, mascarillas de belleza, hisopos de algodón y lana para fines cosméticos, lápices de cejas, preparaciones para la ondulación del cabello, vaporizador de tinte para el cabello, polvos de maquillaje, preparaciones para desmaquillar, champús, talco” productos de Clase 3 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. 3. El 14 de febrero de 2009 se publicó el extracto de la solicitud de registro del signo “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixto), y vencido el término correspondiente no hubo oposición por parte de terceros.

GACETA OFICIAL 16/01/2014 3 de 63 4. El 24 de agosto de 2009 mediante resolución 14358-2009/DSD-INDECOPI la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado por considerarlo semejante a la marca “FORTUNA” (denominativa) que distingue productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada previamente a favor de Alicorp S.A.A. 5. El 7 de septiembre de 2009 GADO S.R.L., interpone recurso de apelación en contra de la resolución antes citada. 6. El 4 de enero de 2010, la Sala de la Propiedad Intelectual emite la Resolución 0011-2010/TPI-INDECOPI, la que confirma la resolución 14358-2009/DSD-INDECOPI, en donde sostiene que no es posible registrar el signo, ya que existe una marca similar con anterioridad en el mercado, y esto puede provocar error en los consumidores, por lo tanto se encuentra inmerso en la prohibición contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 7. El 7 de abril de 2010 GADO S.R.L. interpone ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de la Resolución 0011-2010/TPI-INDECOPI de 4 de enero de 2010. 8. El 6 de agosto de 2010, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI, da contestación a la demanda contenciosa administrativa. 9. El 15 de diciembre de 2010, GADO S.R.L., da réplica a la contestación de la demanda. 10. El 30 de septiembre de 2011, mediante Resolución 9, el Décimo Tercer Juzgado Contencioso Administrativo, resolvió declarar fundada la demanda presentada por GADO S.R.L. y en consecuencia nula la Resolución 0011-2010/TPI-NDECOPI, concediendo el registro de la marca “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixta). 11. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI el 15 de noviembre de 2011, presenta recurso de apelación en contra de la sentencia de 30 de septiembre de 2011. 12. El 28 de diciembre de 2011, GADO S.R.L. contesta el recurso de apelación presentado por el INDECOPI. 13. Mediante Resolución 16, de 12 de octubre de 2012, la Tercera Sala Contencioso Administrativo Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, República de Perú decide; confirmar la Resolución Número 9 que declara fundada la demanda, declarando nula la resolución 0011-2010/TPI- INDECOPI. 14. El 6 de marzo de 2013, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI, interpone recurso de casación. 15. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, admite el recurso de casación y decide suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

GACETA OFICIAL 16/01/2014 4 de 63 b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda contenciosa administrativa. 16. La sociedad GADO S.R.L. en su escrito de demanda expresa, los siguientes argumentos: 17. Señala que es importante aclarar que el término “FORTUNE”, no pertenece al lenguaje español y por lo tanto será percibido como una expresión de fantasía. 18. Enuncia que la sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, no realizó el análisis del signo en su conjunto, desmembrándolo, utilizando sólo el término que está al final del signo, lo que contraviene el artículo 45 literal a) del Decreto Legislativo 1075 que señala que la determinación de semejanzas se debe realizar desde una “apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto”.

19. Sostiene que a pesar de que la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI reconoció que existían diferencias gráficas y fonéticas, ésta concluye que conceptualmente el elemento final, menos relevante del signo, es confundible. 20. Manifiesta que: “El examen comparativo realizado por la sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI es inválido y contrario a la ley e Interpretaciones Prejudiciales Andinas, pues ha forzado un análisis comparativo que el consumidor peruano nunca haría”, en consecuencia se solicita a la autoridad judicial se sirva declarar la nulidad de la resolución impugnada y se otorgue el registro solicitado del signo “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixto). c) Contestación a la demanda contenciosa administrativa (INDECOPI). 21. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República de Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 22. Argumenta que: “La actora no señala en qué vicio o error trascendente ha incurrido la resolución del Tribunal del INDECOPI al decidir la denegatoria del registro de la marca 10 LA ROUE DE LA FORTUNE y logotipo”. 23. Que los argumentos de la actora carecen de fundamento fáctico y jurídico, tan solo pretende que se sustituya la opinión del Tribunal por la de ella, lo que genera una abierta infracción a la legislación. 24. Afirma que: “El examen de registrabilidad de marcas, entraña una actividad subjetiva, que se enmarca en el ejercicio de una potestad discrecional, y que frente a ella los jueces no pueden sustituir el criterio de la Administración por su propio criterio, sino que debe analizarse si el ejercicio de la potestad discrecional decisoria, ha tomado en cuenta los límites de la normatividad, y si la decisión adoptada, puede ser considerada como racionalmente justificada”. 25. Sostiene que: “Es importante señalar que el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486, establece que la semejanza entre dos marcas será impedimento de registro cuando se presenta en grado tal que sea capaz de inducir a error a los consumidores”. 26. Señala que: “El riesgo de confusión entre dos signos puede presentarse en tres aspectos: i) gráfico; ii) fonético; o, iii) conceptual. Conforme bien conoce el juzgador, basta que la confusión se presente en uno de estos tres aspectos para que el signo sea denegado.”

GACETA OFICIAL 16/01/2014 5 de 63 27. Indica que: “No pueden ser registrables expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común a su similitud fonética”. 28. Afirma que, en consecuencia el signo solicitado puede generar confusión indirecta, el consumidor puede considerar que el nuevo signo distingue una línea de productos fabricados por el titular de la marca previamente registrada, o que, a pesar de no tratarse de la misma empresa, existe vinculación de carácter empresarial o comercial entre las mismas. d) Fundamento de la sentencia de primera instancia. 29. El Décimo Tercer Juzgado Contencioso Administrativo, Lima de la República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Nueve de 30 de septiembre de 2011, declaró fundada la demanda, argumentando que los signos en conflicto no son idénticos, puesto que vistos en conjunto presentan diferencias desde los puntos fonético, gráfico y conceptual, que otorgan a cada uno de ellos distintividad suficiente, para ser registrados como marcas independientes. e) Fundamentos contenidos en el Recurso de Apelación: 30. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República de Perú, dentro de su recurso de apelación manifiesta lo siguiente: 31. Aduce que: “(…) la denegatoria de registro del signo solicitado por GADO se fundamentó en el riesgo de confusión indirecta que éste podía suscitar respecto de la marca registrada FORTUNA, este supuesto no requiere que los signos confrontados presenten marcadas similitudes; basta la simple semejanza en alguno de sus elementos para que se origine la confusión, toda vez que el consumidor podría asumir, aun distinguiendo los signos, que los productos o servicios que distingue poseen el mismo origen empresarial.” 32. Afirma que: “En principio la parte preponderante es el conjunto el que debe ser objeto de análisis y no sus partes integrantes separadas de forma arbitraria”. Sin embargo, esto no impide que las partes del signo puedan ser analizadas de forma separada, cuando exista un elemento con significado superior. Esto permite que se les otorgue el mismo valor que les daría el público. 33. Que las marcas en disputa distinguen algunos productos iguales, perfumes (perfumería) cosméticos, aceites esenciales, cremas dentales (dentífricos) y lociones capilares (para el cabello), todos comprendidos en la Clase 3 de la Nomenclatura Oficial. 34. Considera que: “(…) la denominación FORTUNA es una denominación arbitraria, por lo tanto, posee un alto poder distintivo que debe ser resguardado y no puesto en peligro, permitiendo la coexistencia de distintos signos, correspondiente a diferentes personas, que lo incluyan (tal cual o con diferencias mínimas e irrelevantes, como en el caso que nos ocupa) en sus conformaciones”. 35. Además mantiene que “La denominación FORTUNA constituye en su integridad la marca registrada, mientras que la denominación FORTUNE constituye uno de los elementos denominativos relevantes en el signo solicitado.”

GACETA OFICIAL 16/01/2014 6 de 63 f) Contestación al Recurso de Apelación por GADO S.R.L. 36. Dentro del escrito de contestación la empresa GADO S.R.L. manifestó: 37. Que la apelación no logra manifestar en qué errores ha incurrido la sentencia. 38. Respecto de la afirmación del INDECOPI de que: “Basta una simple semejanza en unos de los elementos para que exista confundibilidad” señala que dicha afirmación es falsa, pues existen registradas marcas a nombre de diferentes titulares, que contienen semejanzas en uno de sus elementos; sin embargo no existe confusión entre ellos citando como ejemplos: AVON SPORT Y AROM SPORT, AXES FUSIÓN y FUSIÓN. 39. Que del análisis en conjunto del signo se puede concluir que “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixto) versus “FORTUNA” existe una diferente entonación, pronunciación y distintos aspectos figurativos. Además que el signo solicitado cuenta con disparidades en el tipo de letra y diferente extensión en las denominaciones. 40. Sostiene que “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixta), hace parte de una familia de marcas conformada por: “1 LE BATELEUR”, “4 L’EMPEREUR”, “6 L’AMOUREUX”, “18 LA LUNE”. Esto hace que la marca solicitada posea mayor distintividad, ya que contiene determinadas características, con las que el consumidor podrá deducir que comparten el mismo origen empresarial, más aún cuando se encuentran asociadas a las marcas conocidas internacionalmente DOLCE & GABBANA. g) Fundamento de la sentencia de segunda instancia. 41. La Tercera Sala Contencioso Administrativa Transitoria, de la República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Dieciséis de 12 de octubre de 2012, decidió confirmar la sentencia (Resolución Nueve) que declara fundada la demanda, declarando nula la Resolución 0011-2010/TPI-INDECOPI que confirma la Resolución 14358-2009/DSD-INDECOPI. h) Fundamentos contenidos en el Recurso de Casación. 42. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República de Perú, dentro de su recurso de casación, manifiesta lo siguiente: 43. Afirma que existe infracción normativa al interpretarse equivocadamente normas de derecho material como son: el artículo 45, literal a), c) y d); el artículo 46, literal b), y el artículo 48, literal b) del decreto legislativo 1075 el cual establece criterios obligatorios de confundibilidad, para realizar el examen comparativo entre dos signos. El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual regula la prohibición de registro de marcas susceptibles de causar confusión o asociación en el consumidor. 44. Argumenta que: “No se ha dado el real alcance que poseen los criterios imperativos de confundibilidad a los que se ha hecho referencia, i) la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y en mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias, ii) la naturaleza de los productos, iii) el carácter arbitrario del signo, iv) la semejanza conceptual”. Precisando las mismas razones expuestas que en su Recurso de Apelación.

GACETA OFICIAL 16/01/2014 7 de 63 45. Sostiene que: “La sentencia recurrida, causa agravio al INDECOPI, en la medida que erige un precedente jurisdiccional sesgado por la vía de la interpretación equivocada de normas sustantivas que resulta imprescindible para el caso concreto”. 3. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. 46. El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 47. Se considera que procede la interpretación del artículo 136 literal a), correspondiente a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio, los literales a), b) y g) del artículo 134 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 48. Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. (…) Artículo 134: “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) c) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores;” (…) Artículo 136: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;” (…)

GACETA OFICIAL 16/01/2014 8 de 63 Artículo 150: “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. b) ASPECTOS A SER ANALIZADOS 49. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada por el Tribunal Arbitral, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Concepto de marca y elementos constitutivos. B. Irregistrabilidad de un signo como marca: La identidad y la semejanza. De la confusión de marcas y el riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. C. Clases de signos: comparación entre signos mixtos y denominativos (tomando en cuenta la parte denominativa compuesta). D. De los signos en idioma extranjero. Los signos de fantasía. E. De la familia de marcas. F. El examen de registrabilidad por parte de la oficina nacional competente. A. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. 50. Se solicitó el registro del signo “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixto), para amparar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que este Tribunal hará mención a lo referente a qué es una marca y sus elementos integrantes. 51. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. 52. Por su parte, para el tratadista Jorge Otamendi: “La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro (…) .La marca juega un papel preponderante, casi esencial en el proceso competitivo. Sin embargo nada de esto cambia la naturaleza esencial de distinguir productos o servicios”.1 53. La marca es un signo que diferencia un producto o servicio respecto de los demás ofertados en el comercio, lo que permite al consumidor elegir entre varios, motivo por el cual debe poder distinguirse para que no exista confusión al momento de su elección. 54. La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como es el caso de las denominativas, las figurativas o gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes de los enunciados, donde se protegen los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta en el artículo 134 de la mencionada Decisión. 55. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio. 1 Otamendi Jorge, Derecho de Marcas, Edit. Abeledo- Perrot, Buenos Aires, Cuarta Edición, 2002, pág. 7

GACETA OFICIAL 16/01/2014 9 de 63 Requisitos para el registro de las marcas. 56. Para que un signo sea apto a ser admitido como marca necesariamente: i) Debe gozar de distintividad y; ii) Debe ser susceptible de representación gráfica. 57. Distintividad, entendida como la posibilidad para diferenciar un producto o servicio respecto de otro, que por sí sola sea capaz de identificarse sin crear confusión con otros o con sus características o propiedades intrínsecas, requisito necesario ya que el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, enuncia como prohibición absoluta de registro como marca, aquellos signos que precisamente carezcan de distintividad. 58. La representación gráfica, consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, sonidos, etc. 59. Este Tribunal dentro de la Interpretación Prejudicial 259-IP-2013 al respecto de este tema ha expresado que: “Dentro de los elementos constitutivos de una marca, el requisito de perceptibilidad, se encuentra implícitamente contenido en la definición del artículo 134 de la Decisión 486. Es claro que para que un signo pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, esta es la única forma en que podrá ser aprehendida por los medios sensoriales de los consumidores y asimilada posteriormente por su inteligencia. La representación gráfica y la distintividad, por su parte, son requisitos expresamente establecidos en la norma comunitaria. La susceptibilidad de representación gráfica está relacionada con las expresiones o descripciones, ya sea a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., que se utiliza para describir al signo y que sirven para que puedan ser apreciados en el mercado de otros productos o servicios existentes. Es claro que el signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, olores, etc. La distintividad por su parte, constituye la función primordial de una marca, radica en la capacidad de poder identificar productos o servicios en el mercado, respecto de terceros. Es entonces distintivo un signo, cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.” 60. El juez consultante debe proceder a analizar, si el signo “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixto), cumple con los requisitos propios de una marca para poder ser admitido a registro, en particular si es suficientemente distintivo respecto de otros signos

GACETA OFICIAL 16/01/2014 10 de 63 existentes en el mercado para productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. B. IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO COMO MARCA: LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA. DE LA CONFUSIÓN DE MARCAS Y EL RIESGO DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. 61. La empresa GADO S.R.L., afirma que el signo “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixto), no se confunde con la marca “FORTUNE” (denominativa) que protege productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada previamente por Alicorp S.A.A., por lo que se analiza este aspecto para referencia del Juez consultante. 62. El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro de las prohibiciones para registrar un signo como marca define que: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;” 63. Respecto a la identidad y semejanza el Tribunal ha sostenido que: “La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica, que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética, se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”.2 “Se debe determinar claramente los conceptos o ideas que generan los signos en conflicto, para luego determinar si podrían ser captadas y diferenciadas por el público consumidor. El significado de las palabras que conforman el signo es un parámetro para determinar la confusión” (Interpretación Prejudicial 64-IP-2014)” 64. Compete a la autoridad consultante verificar si en efecto, comparados los signos “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixta) y “FORTUNA” (denominativa), para productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, son similares o no. 2 Proceso 183-IP-2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2278, de 13 de diciembre de 2013.

GACETA OFICIAL 16/01/2014 11 de 63 De la confusión de marcas y el riesgo de asociación. 65. Afirma el INDECOPI que no es posible registrar el signo “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixto), para productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, por la existencia del signo previo “FORTUNA” (denominativa) en la misma clase, lo cual puede provocar error en los consumidores, por lo que se procede a revisar este aspecto. 66. Reiterando lo antes mencionado en este aspecto por parte de este Tribunal en cuanto al riesgo de confusión, dentro de la Interpretación Prejudicial 46-IP-2013, publicada en la Gaceta Oficial 2278 de 13 de diciembre de 2013 ha dicho que: “Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.3 67. Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. El Tribunal ha sostenido que “la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común”.4 “Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos”.5 68. También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d). Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el

3 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, publicada en la G.O.A.C. 1124 de 4 de octubre de 2004,

marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 4 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE

JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 5 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE

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GACETA OFICIAL 16/01/2014 12 de 63 origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.6 69. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.7 70. En el caso en análisis, el Juez consultante deberá analizar los signos en conflicto, verificando si en efecto causan confusión en el mercado, de acuerdo a los parámetros contenidos en la presente providencia. Reglas para realizar el cotejo de marcas. 71. GADO S.R.L., solicita el registro de la marca “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixta), el cual fue negado por la existencia previa del signo “FORTUNA” (denominativa), ambos para la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es importante destacar las reglas para que el juez efectúe el cotejo entre los signos. 72. Este Tribunal dentro de su Interpretación Prejudicial 9-IP-2011, publicada en la Gaceta Oficial de la Comunidad Andina 1958 de 27 de junio de 2011, ha manifestado que las reglas del cotejo de marcas son: “La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

6 Proceso 70-IP-2008. publicada en la G.O.A.C. Nº 1648 de 21 de agosto de 2008, marca: “SHERATON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 7 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL 16/01/2014 13 de 63 Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”.8 73. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.9 74. El Juez consultante deberá efectuar el cotejo recomendado, comparando los signos “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixto) y “FORTUNA” (denominativo), aplicando las reglas antes detalladas, para así poder determinar si es viable de registro o en su defecto debe ser rechazado. C. CLASES DE SIGNOS: COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS Y DENOMINATIVOS (TOMANDO EN CUENTA LA PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA). 75. En el caso analizado se puede identificar que los signos en conflicto por una parte es una marca mixta (10 DE LA ROUE DE LA FORTUNE) y denominativo (FORTUNA), motivo por el cual, este Tribunal efectúa el análisis entre signos mixtos y denominativos. 76. Podemos definir que existen varias clases de signos debidamente reconocidos por la doctrina, entre los cuales están los denominativos, los gráficos y los mixtos.

8 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. 9 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO

VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL 16/01/2014 14 de 63 77. Ratificando lo ya manifestado en anteriores ocasiones por el Tribunal Andino se ha enunciado que: “Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: “(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”. “(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. “(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”. “(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 10 Dentro de las marcas denominativas están las denominativas compuestas, que son las integradas por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”. 11 Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el

10 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España

1984. Págs. 199 y SS. 11 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE

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GACETA OFICIAL 16/01/2014 15 de 63 registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.12 Comparación entre signos mixtos y denominativos. 78. Respecto a la comparación entre signos mixto, el Tribunal ha sostenido que: “En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”13. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de signo denominativos, que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: “(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.”(Interpretación Prejudicial 30-IP-2012, de 10 de mayo de 2012, publicada en la Gaceta Oficial 2085 de 24 de agosto de 2012). 79. Al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se determina que si en la marca predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no

12 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 13 Proceso 188-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.

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GACETA OFICIAL 16/01/2014 16 de 63 habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 80. Sobre la base de los criterios expuestos, el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, y proceder a su cotejo con el elemento correspondiente del otro signo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. D. DE LOS SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. 81. Argumenta la actora que el término FORTUNE, no pertenece al idioma español por lo tanto debe ser percibido como una expresión de fantasía, sumado al hecho de que el signo solicitado 10 LA RUE DE LA FORTUNE (mixto), está conformado por palabras en francés que en español significan “La rueda de la Fortuna”14 éste Tribunal analizará lo referente a esta clase de signos. 82. Signos en idioma extranjero, El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los términos siguientes: "(...) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.15 83. Ratificando lo expuesto en la Interpretación Prejudicial 144-IP-2013, “Para algunos autores no hay distinción mayor entre las marcas de fantasía y las arbitrarias, atribuyéndoles, en definitiva, iguales características; para otros, la diferencia estriba en relación a los productos o servicios que van a identificar y su relación estrecha con ellos y, adicionalmente, que los signos de fantasía pueden no tener significado alguno y carecen de significado conceptual.” 84. El Tratadista Jorge Otamendi, en su obra Derecho de Marcas, enuncia que “(…) una marca de fantasía puede ser aquélla constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características. Así serán de fantasía “Alba” y “El Mono” para pinturas, “Estrella” para algodón o “Estanciera” para automóviles.”16 85. Este Tribunal en lo referente a los signos de fantasía ha mencionado que: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el

14 La Roue de la fortune was the French version of the popular US game show Wheel of Fortune. It was hosted by Christophe Dechavanne and Victoria Silvstedt and then by Benjamin Castaldi and 2008's Miss France, Valérie Bègue in early 2012. It aired on French television network TF1. This incarnation began in 2006 and ended in March 2012; the first ran in the late 1980s to the mid-1990s, also on TF1. Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/La_Roue_de_la_fortune 15 Proceso 57-IP-2002, de fecha 4 de septiembre de 2002. G.O. Nº 840, de 26 de septiembre del 2002. marca: “CLASICC”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 16 Derecho de Marcas, Otamendi Jorge, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires Argentina, año 2002, pág. 29.

GACETA OFICIAL 16/01/2014 17 de 63 resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”.17 86. Respecto a la afirmación efectuada por la empresa actora, es el Juez Consultante quién sobre la base del criterio antes detallado, deberá analizar si en efecto el término FORTUNE, es una expresión conocida o no por el público consumidor. E. DE LA FAMILIA DE MARCAS. 87. La empresa GADO S.R.L., manifiesta que la marca “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixta), es parte de una familia de marcas conformada por: “1 LE BATELEUR”, “4 L´EMPEREUR”, “6 L´AMOUREUX”, “18 LA LUNE”, lo cual hace a la marca distintiva, al contener determinadas características con las que el consumidor podrá deducir que comparten un mismo origen empresarial, más aún cuando se encuentran relacionadas con las marcas DOLCE & GABBANA. 88. En lo que respecta a la figura de la familia de marcas, este Tribunal ha mantenido que: “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Por lo general, el rasgo común y distintivo que figure al inicio de la denominación será el elemento dominante. Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, en el sentido de que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros usen esa partícula en la conformación de otro signo distintivo, a contrario de lo que sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular de la familia de marcas, y genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. En relación con lo anterior, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si se está en frente de una familia de marcas o de una partícula de uso común, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor. Finalmente, cabe hacer mención de la figura de la marca derivada, la cual forma parte de la familia de marcas, en torno a la cual este Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “en general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido. Estas ‘marcas derivadas’ –como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)–, sin embargo, no

17 Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 989 de 29 de septiembre de 2003.

GACETA OFICIAL 16/01/2014 18 de 63 pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”. En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada”.18 89. Para que el Juez consultante pueda definir que el signo “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixto), es parte integrante de una familia de marcas, ésta deberá contener elementos o rasgos comunes respecto de otros signos de propiedad del mismo titular. F. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD POR PARTE DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE. 90. En el caso en análisis no existió oposición en contra del signo “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixto) por parte de terceros, sin embargo la oficina nacional competente negó el registro de oficio por la existencia previa de la marca FORTUNA (denominativa), por lo que es preciso referirse a la facultad de la autoridad de realizar el examen previo para conceder un registro de marca. 91. Pese a la existencia o no de una oposición, dentro del trámite regular de concesión o denegatoria de un signo, la autoridad está obligada a efectuar el denominado examen de registrabilidad, precisamente en éste es que se pueden reflejar signos que eventualmente puedan constituir un impedimento para que la solicitud concluya en registro. 92. Es el Título II de la Decisión 486 el que regula el procedimiento de registro marcario, solicita a las Oficinas Nacionales Competentes seguir el procedimiento y ordena efectuar el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: 93. “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal 18 Proceso N° 84-IP-2000, sentencia del 21 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, del 13 de junio del

mismo año, caso: “KRYSTAL”. Criterio reiterado en las sentencias dictadas en los expedientes números 91-IP-2002 y 97-IP-2002, del 5 de febrero de 2003, publicadas en la G.O.A.C. N° 912, del 25 de marzo del mismo año, casos “ALPIN” y “ALPINETTE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL 16/01/2014 19 de 63 a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007). 94. Refiriéndose a este aspecto, este Tribunal en su Interpretación Prejudicial 93-IP-2012 sostuvo que: “Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario. Esto quiere decir, que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado sobre signos idénticos o similares. No se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.” Sobre la base de estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO: La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio. SEGUNDO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable.

GACETA OFICIAL 16/01/2014 20 de 63 Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. Para realizar el cotejo de las marcas “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixta) y “FORTUNA” (denominativa), el Juez Consultante deberá emplear las reglas esgrimidas en la presente Interpretación Prejudicial. TERCERO: En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. En todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina. Por otro lado, si en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. CUARTO: Cuando una denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el consumidor medio. Para algunos autores no hay distinción mayor entre las marcas de fantasía y las arbitrarias, atribuyéndoles, en definitiva, iguales características; para otros, la diferencia estriba en relación a los productos o servicios que van a identificar y su relación estrecha con ellos y, adicionalmente, que los signos de fantasía pueden no tener significado alguno y carecen de significado conceptual. QUINTO: En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de signos que posean un rasgo distintivo común. Por lo general, el rasgo común y distintivo que figure al inicio de la denominación será el elemento dominante. Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, en el sentido de que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Para que el Juez consultante pueda definir que el signo 10 LA ROUE DE LA FORTUNE (mixto), es parte integrante de una familia de marcas, éste deberá contener elementos o rasgos comunes respecto de otros signos de propiedad del mismo titular. SEXTO: Pese a la existencia o no de una oposición, dentro del trámite regular de concesión o denegatoria de un signo, la autoridad está obligada a efectuar el examen de registrabilidad, precisamente en éste es que se pueden reflejar signos que eventualmente puedan constituir un impedimento para que la solicitud concluya en registro. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 6852-2013, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar

GACETA OFICIAL 16/01/2014 21 de 63 cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo

PRESIDENTA

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO

Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO

Gustavo García Brito SECRETARIO

PROCESO 72-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literales a) y h) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca: ART & FASHION (mixta). Actor: señor JOSÉ ALBERTO ROJAS ARMAS. Proceso interno Nº. 10292-2013. Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiocho días del mes de octubre del año dos mil catorce. VISTOS: El 20 de mayo de 2014, se recibió en este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, relativa a los artículos 136 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro del proceso interno Nº. 10292-2013;

GACETA OFICIAL 21/02/2014 22 de 63 El auto de 25 de agosto de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante.

I. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

II. PARTES EN EL PROCESO INTERNO. Demandante: Señor JOSÉ ALBERTO ROJAS ARMAS. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI. Tercero interesado: Sociedad A & F TRADEMARK INC.

III. DATOS RELEVANTES.

A. Hechos.

1. El señor José Alberto Rojas Armas es titular del registro de la marca ART & FASHION y logotipo, registrada a su favor, el 12 de julio de 2005, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El 4 de diciembre de 2006, la sociedad A & F TRADEMARK INC. solicitó la nulidad del

registro de marca, argumentando mala fe al ser titular de una marca idéntica en Estados Unidos que tiene la calidad de notoria.

3. Por Resolución Nº. 1506-2008/OSD-INDECOPI, de 31 de enero de 2008, la Oficina de

Signos Distintivos declaró infundada la nulidad planteada. 4. El 25 de febrero de 2008, la sociedad A & F TRADEMARK INC. interpuso recurso de

reconsideración. 5. Por Resolución 12320-2008/OSD-INDECOPI de 8 de julio de 2008, la Oficina de Signos

Distintivos declaró infundada la reconsideración planteada. 6. La sociedad A & F TRADEMARK INC. interpuso recurso de apelación. 7. Por Resolución 1513-2009/TPI-INDECOPI de 15 de junio de 2009, el Tribunal de Defensa

de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI revocó la Resolución impugnada y, en consecuencia, declaró nulo el registro del signo ART & FASHION y logotipo.

8. El 23 de septiembre de 2009, el señor José Alberto Rojas Armas interpuso demanda

contencioso administrativa. 9. Por Sentencia de Primera Instancia, Resolución Nº. 11, de 2 de noviembre de 2010, la

Primera Sala Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró

GACETA OFICIAL 21/02/2014 23 de 63 fundada la demanda contenciosa administrativa y, en consecuencia, nula la resolución impugnada.

10. El 14 de febrero de 2011, el INDECOPI interpuso recurso de apelación. 11. El recurso de apelación fue resuelto por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de

Justicia de la República del Perú, que por Resolución de 31 de octubre de 2012, confirmó la sentencia apelada.

12. El 27 de mayo de 2013, el INDECOPI interpuso recurso de casación. 13. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia

de la República del Perú, por proveído de 30 de enero de 2014, al declarar procedente el recurso de casación, suspendió el procedimiento y solicitó al Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 172 de la Decisión 486.

A. Fundamentos jurídicos de la demanda.

El señor José Alberto Rojas Armas interpuso demanda contencioso administrativa en la que manifiesta que:

14. La Acción de Nulidad se basa en supuestos de notoriedad y de mala fe, pues la sociedad A & F TRADEMARK es titular de la marca “logotipo de un alce” registrada en Estados Unidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y que es notoriamente conocida y el signo registrado en Perú sería supuestamente una imitación, habiéndose obtenido el registro de mala fe.

15. La Resolución impugnada incurre en error al considerar que el registro es una imitación y fue obtenido de mala fe, toda vez que “nuestra marca es un signo novedoso y distintivo y ha sido creado íntegramente por nosotros”.

16. Agrega que cuando solicitó el registro del signo no tenía conocimiento de la existencia del

signo LOGOTIPO DE UN ALCE.

17. Afirma que ha solicitado el registro de buena fe y cumpliendo con todos los requisitos legales para su registro.

18. No se ha demostrado la notoriedad de la marca “logotipo de un alce”.

19. Cita jurisprudencia.

B. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda. El INDECOPI, presenta contestación a la demanda manifestando que:

20. En el presente caso “la empresa A&F Trademark logró demostrar en sede administrativa que la marca ART & FASHION y logotipo había sido obtenido (sic) de mala fe por parte del señor Rojas, por cuanto quedó demostrado que la total identidad del elemento figurativo de los signos confrontados (figura de alce con las mismas características y en la misma posición) no podía obedecer a una casual coincidencia, sino que evidenciaba que el señor Rojas tuvo conocimiento de la existencia de la marca de la empresa A&F Trademark, antes de solicitar el registro del signo hoy cuestionado”.

21. Cita los medios probatorios acompañados por la empresa A&F Trademark que corroboran lo señalado.

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22. Igualmente se desprende de la prueba presentada que la empresa A&F Trademark ha comercializado prendas de vestir identificadas con la marca “diseño de un alce” en diversos países alrededor del mundo desde antes de la solicitud del signo en cuestión.

23. Si bien no existen pruebas fehacientes de que el señor Rojas conocía el signo del

logotipo de un alce, la identidad entre los signos no puede atribuirse a una simple coincidencia.

24. La Autoridad Administrativa debe sancionar las conductas que atenten contra el correcto

funcionamiento del mercado.

C. Fundamentos jurídicos de la contestación por parte del tercero interesado. La sociedad A & F TRADEMARK INC. contestó la demanda señalando que:

25. El elemento figurativo del signo ART & FASHION es idéntico al de su marca notoria “logotipo de un alce”, por lo tanto su registro fue obtenido de mala fe.

26. Las pruebas aportadas demuestran que el señor Rojas conocía la marca “logotipo de un alce” y la imitó.

27. El demandante por muchos años ha estado interesado en registrar marcas extranjeras de fama internacional.

D. Fundamentos jurídicos de la Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia, que declara fundada la demanda, se fundamenta en que:

28. Revisada la Resolución impugnada el INDECOPI “expuso como único argumento para estimar la nulidad de la marca registrada a favor del accionante el hecho que éste actuó con mala fe en el momento de la obtención del registro”.

29. Sin embargo, el INDECOPI no motivó debidamente la Resolución impugnada con lo cual inobservó el Principio de Verdad Material.

30. Por lo tanto, “la resolución administrativa –objeto de impugnación- ha sido expedida, omitiendo la debida motivación que constituye un requisito de validez de todo acto administrativo”.

E. Fundamentos jurídicos del recurso de apelación. El INDECOPI, presenta recurso de apelación en los siguientes términos:

31. Respecto a que se hubiese analizado el caso tomando como prueba únicamente los indicios, manifiesta que el INDECOPI “ha hecho uso de la actividad deductiva, precisamente para analizar con criterio lógico y crítico, los indicios presentados en el procedimiento”.

32. Lo indicado no puede ser calificado como vicio o error que lesionaría el principio de verdad material.

33. Conforme al análisis que hizo el INDECOPI llegó a la conclusión de que el demandante ha actuado de mala fe al solicitar el registro del signo ART & FASHION y logotipo.


F. Fundamentos jurídicos del recurso de apelación por parte del tercero interesado.

La sociedad A & F TRADEMARK INC. presentó recurso de apelación en el que manifestó:

34. Respecto a que las pruebas acompañadas no demuestran que el demandante actuó de mala fe y sólo constituyen un indicio. Afirma que la prueba constituida sobre la base de indicios razonables es válida.

35. Asegura que en el procedimiento se demostró que el signo registrado a favor del señor Rojas constituye una copia exacta de su marca registrada.

36. Reafirma los argumentos presentados en su escrito de contestación a la demanda.

G. Fundamentos jurídicos de la contestación a la apelación.

37. No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación.

H. Fundamentos jurídicos de la Sentencia de Segunda Instancia.

La Sentencia de Segunda Instancia, que confirma la Sentencia de Primera Instancia, se fundamenta en que:

38. La Resolución del INDECOPI no fue debidamente motivada en lo que se refiere a determinar la mala fe en la obtención de un registro de marca sobre la base de indicios.

I. Fundamentos jurídicos de la casación. El INDECOPI presenta recurso de casación argumentando:

39. Como primera infracción normativa, denuncia la afectación al debido proceso, ya que el INDECOPI sí fundamento su Resolución en lo que se refiere a los indicios para considerar que el demandante actuó de mala fe.

40. Como segunda infracción normativa, denuncia que en la sentencia no se han interpretado correctamente normas de derecho material CONSIDERANDO:

41. Que, los artículos 136 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

42. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);


43. Que, de acuerdo con lo expresamente solicitado por el Juez consultante el Tribunal interpretará los artículos 136 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal limitará la interpretación del artículo 136 a los literales a) y h) por ser los aplicables al caso concreto.

44. Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…)

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. (…) CAPITULO VII De la Nulidad del Registro Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.


(…)”.

45. Que, los temas objeto de la presente interpretación prejudicial son:

1. De la nulidad de un registro de marca. 2. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión o

asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo entre signos.

3. Clases de marcas. Comparación entre signos mixtos y figurativos. 4. Signos notoriamente conocidos. Ámbito territorial de protección de una marca

notoriamente conocida. 5. Las marcas notorias extracomunitarias. La solicitud de registro de mala fe. Su

relación con los signos notoriamente conocidos. 6. Debida motivación de las resoluciones administrativas.

46. Que, a continuación se desarrollan los temas enunciados:

1. De la nulidad de un registro de marca.

47. En el proceso interno que originó la presente interpretación prejudicial la sociedad A & F

TRADEMARK INC. solicitó la nulidad del registro de la marca ART & FASHION y logotipo, registrada a favor del señor José Alberto Rojas Armas para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación internacional de Niza. Por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema de la nulidad de un registro.

48. Al respecto, el Tribunal ha manifestado, dentro del Proceso 190-IP-2010, que: “(…) uno de los cambios fundamentales que introdujo el artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Dicha distinción se acompasa con una figura de gran magnitud: la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca. La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo. La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. De conformidad con lo anterior y en relación con los actos administrativos que conceden o deniegan registros marcarios, son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto, como se advirtió, es regulado por la normativa comunitaria. Además de lo anterior, el operador jurídico nacional debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486, de conformidad con lo indicado (…). Cuando la norma comunitaria utiliza el término “acción”, se está refiriendo a cualquier acción judicial que tenga por finalidad anular o declarar la ilegalidad de los actos administrativos que conceden o deniegan el registro marcario; por lo tanto, es muy común que en derecho interno se le dé otras denominaciones, de conformidad con su régimen contencioso administrativo; se pueden llamar: recurso de anulación, acción subjetiva o de plena jurisdicción, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o simplemente

GACETA OFICIAL 21/02/2014 28 de 63 acción contenciosa. Lo importante en este asunto, es que el procedimiento general que se aplica a dichas acciones es el establecido por las normas contencioso administrativas de cada País Miembro, respetando eso sí, los parámetros regulados por la normativa comunitaria. Lo anterior convierte a las acciones interpuestas en “acciones especiales de nulidad”, por los siguientes motivos: 1. El procedimiento en general, lo que incluye la denominación de la acción, es

regulado por la normativa interna. 2. Asuntos procesales específicos, como la prescripción de la acción y la legitimación

activa, son regulados por la normativa comunitaria y, en consecuencia, la normativa interna en estos aspectos es inaplicable.

3. La normativa sustancial aplicable, por lo general, es la comunitaria andina. 4. De conformidad con los dos puntos anteriores, el juez o la autoridad administrativa

competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede o deniega el registro marcario, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas”. (Proceso 90-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. N°. 1907 de 30 de noviembre de 2010, marca: ERASSIN denominativa).

49. La Autoridad Nacional Competente para conocer de esta acción no está limitada a

la rama judicial, ya que dicha función jurisdiccional podría ser atribuida a una autoridad administrativa, si así lo dispone la legislación interna de los Países Miembros. Esta posición está en concordancia con el segundo párrafo del artículo 273, que establece: “(…) Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia”.

2. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión o asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo entre signos.

50. El demandante es titular del registro de la marca ART & FASHION y logotipo la cual sería

confundible con el signo LOGOTIPO DE UN ALCE, motivo por el cual se pide su nulidad. A pesar de que el tema central del proceso es la nulidad del registro de la marca ART & FASHION y logotipo, el Tribunal considera oportuno dar las pautas generales para determinar la confusión entre signos.

51. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

52. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina

tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.


53. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

54. En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para

registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.

55. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de

claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).

56. Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el

mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

57. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe

identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

58. Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar

al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.

59. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple

semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos

GACETA OFICIAL 21/02/2014 30 de 63 encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).

60. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación

corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

61. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o

servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

62. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes

criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. (Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).

63. En consecuencia el Tribunal, sobre la base de la doctrina, ha señalado que para valorar

la similitud de signos y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud:

64. La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a

compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.

65. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

66. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea,

que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo de marcas.

67. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta

confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes:


1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

68. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos

en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad.

3. Clases de signos. Comparación entre signos mixtos y figurativos.

Signos mixtos.

69. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

70. Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Signos figurativos.

71. Las marcas gráficas son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de marca, es el sujeto escogido en su forma gráfica.

72. El Tribunal, con relación a este tema ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que:

“Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor


un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización”. (Carlos Fernández Novoa, “Fundamentos de Derechos de Marcas”, Editorial Montecorvo, 1984. pp 29 y ss).

73. Además, sobre este tipo de marcas, el Tribunal ha manifestado que las marcas gráficas,

llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas. La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir. (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº. 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).

74. Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o

imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber:

1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. 2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. Comparación entre signos mixtos y figurativos.

75. En primer término, al realizar la comparación entre un signo mixto y uno figurativo se debe identificar el elemento característico o determinante del signo mixto que, por lo general, es el denominativo, pudiendo en muchas ocasiones ser el elemento gráfico predominante.

76. Una vez que el juez consultante, haya identificado el elemento prevalente deberá realizar el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante.

77. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo

siguiente:

“Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa”. (Proceso 23–IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1075 de 2 de junio de 2004, marca: FIGURATIVA DE UNA HORMIGA).

78. Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo,

puede ocurrir que no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de marcas; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el juez nacional o la oficina de registro marcario, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo los siguientes criterios para la comparación entre marcas figurativas.


“El cotejo de marcas figurativas, requiere de un examen más elaborado, ya que en este caso, debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al aspecto ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa: el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer; por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se deben aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas, por ello, el juzgador debe observar los criterios sugeridos por Breuer Moreno y acogidos por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (…)”. (Proceso 23-IP-2004, ya citado).”

79. En este orden de ideas, el juez consultante aplicando este criterio debe establecer el

riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo ART & FASHION y logotipo y el LOGOTIPO DE UN ALCE.

4. Signos notoriamente conocidos. Ámbito territorial de protección de una marca notoriamente conocida.

80. Se interpretará el tema en razón a que en el proceso interno la sociedad A & F

TRADEMARK INC. manifestó que su signo LOGOTIPO DE ALCE es notoriamente conocido.

81. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, en el marco del proceso 111-IP-2013:

“1. Definición. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, establece la regulación de los signos notoriamente conocidos. En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos. El artículo 224 consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido. De éste se pueden desprender las siguientes características: • Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente, El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente: “Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:


a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”. • Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. • La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 2. Protección. a. En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca. El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia. En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido. El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria. En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que


no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. b. En relación con los diferentes riesgos en el mercado. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. La normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada; por lo tanto, simplemente probando la notoriedad se genera una protección reforzada frente a las diferentes clases de riesgos en el mercado. La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos. De conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario19. El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. Para establecer la mencionada similitud, la corte consultante deberá seguir los criterios establecidos en la presente providencia. El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

19 Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA,

Marcelo. “LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”. Revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador.


Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente:

• Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro.

• Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen

empresarial del signo notoriamente conocido.

• Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación.

Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, se ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.20 Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. Sobre el tema la doctrina ha manifestado: “El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”. 21

20MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”. Ed. Civitas, Madrid

España, 1995. Pág. 283. 21 Ibídem. Pág. 247.


3. Prueba. El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.” (Proceso 111-IP-2013 de 16 de octubre de 2013, citando al proceso 23-IP-2013 de 15 de mayo de 2013).

82. Sobre la base de lo expuesto, el juez consultante debe analizar todos los elementos

posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.

4. Las marcas notorias extracomunitarias. La solicitud de registro de mala fe. Su relación con los signos notoriamente conocidos.

83. En el presente caso, el Tribunal interpretará el tema en vista a que el demandante

manifiesta que la notoriedad de la marca ‘LOGOTIPO DE ALCE’ no ha sido probada. Mientras que, el tercero interesado sostiene que su marca ‘LOGOTIPO DE ALCE’ es notoriamente conocida.


84. Para tratar el presente tema, el Tribunal se remite a lo manifestado dentro del Proceso 87-IP-2013:

1. “Marcas notorias en países extracomunitarios.

Uno de los cambios normativos implementados por la Decisión 486, radicó en establecer claramente el ámbito de protección de los signos notoriamente conocidos. Por un lado, eliminó la referencia a la notoriedad en el comercio subregional e internacional sujeto a reciprocidad y, por otro, definió claramente el concepto de signo notoriamente conocido. En el siguiente cuadro comparativo se evidencia lo mencionado: DECISIÓN 344 DECISIÓN 486 “Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; (…)”

“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) h)constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”. (…)” “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.”


De conformidad con lo anterior, bajo el régimen común contenido en la Decisión 486, un signo es notoriamente conocido si es reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros. El artículo 224 debe leerse de forma sistemática con el 136 literal h), lo que tiene las siguientes implicaciones:

• En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Países Miembros, frente a una solicitud de registro también en cualquiera de los Países Miembros, de un signo que sea susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.

• No se protege a los signos notoriamente conocidos en países

extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad.

No obstante lo anterior, el régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial. Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios sí puede lograrse vinculándolos a las siguientes figuras relacionadas con la protección de la propiedad industrial: • La competencia desleal de conformidad con lo previsto en el artículo 225 de la

Decisión 486, que dispone:

“Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.”(Proceso 87-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N°.2261 de 29 de noviembre de 2013, marca: MUNICH mixta).

85. Respecto al artículo 137 de la Decisión 486, que prevé la irregistrabilidad del registro de marcas cuando éste fue solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“1. La competencia desleal por confusión con una marca registrada. La anterior causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal. En el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba enunciados, la Oficina Nacional Competente deberá concluir si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El primer grupo de actos, “actos de competencia desleal por confusión”, es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca. Si un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada. El análisis que haga la corte consultante debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de


inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal. (…) 2. La competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena. Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito. Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor. (…) La mencionada conducta desleal no sólo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de una empresa. Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística. Permitir que de manera velada otro competidor se aproveche de dicha situación, es en últimas permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando con estos una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado.” (Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del proceso 54-IP-2013). En la misma providencia el Tribunal estableció para estos casos el alcance del mercado: “Para catalogar un acto como desleal por confusión, es necesario que los competidores concurran en un mismo mercado físico o electrónico. Lo anterior es así, ya que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.” (Proceso 54-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N°. 2242 de 21 de octubre de 2013, marca: ALIV RUB MK mixta).

86. En el presente caso, el Juez consultante deberá establecer la eventual conducta desleal

en el marco del artículo 137 de la Decisión 486. Debe determinar lo siguiente:

- La posible práctica deshonesta y desleal al momento de presentarse la solicitud de registro del signo ART & FASHION y logotipo.

- Analizar los indicios razonables que hagan pensar que dicha solicitud se hubiese

presentado para perpetrar, facilitar o consolidar el aprovechamiento de la reputación ajena. Para esto se debe probar la existencia de la reputación ajena que se quiere aprovechar. Si no existe prestigio, posicionamiento en el mercado o notoriedad de un signo distintivo, pues no se podría sancionar la conducta como desleal.

87. En este caso es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir,

de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.

GACETA OFICIAL 21/02/2014 41 de 63 • La nulidad de un registro de marca obtenido de mala fe, de conformidad con lo que

se establecerá en el siguiente punto. La solicitud de registro de mala fe. Su relación con los signos notoriamente conocidos.

88. El Tribunal reitera lo establecido en la Interpretación Prejudicial 148-IP-2013: “(…) La buena fe es un principio general de derecho y sustento de todo ordenamiento jurídico. Este Órgano Comunitario ha manifestado, sobre la buena fe, que:

“El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho. Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro”. (Proceso 65-IP-2004, marca: TAPA ROJA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1102, de 6 de agosto de 2004).

En cuanto a la “mala fe”, este Tribunal en su jurisprudencia ha sostenido que “para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”. (Proceso 3-IP-99, marca: LELLI, publicado en la Gaceta Oficial Nº 461, de 2 de julio de 1999). Asimismo, ha manifestado que “Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo”. (Proceso 3-IP-99, ya citado).

El artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, actualmente en vigencia, contempla como causal de nulidad de un registro marcario la “mala fe”. Pues, en efecto, como lo ha señalado la jurisprudencia de este Tribunal, “la buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que el Juez Nacional al analizar el caso bajo estudio debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nulidad del registro marcario.” (Proceso 109-IP-2007, marca: LOMA’S (mixta), publicado en la Gaceta Oficial N°. 1581, de 4 de febrero de 2008).

GACETA OFICIAL 21/02/2014 42 de 63 Conforme a lo anterior, si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, a contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta, propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro del signo, en tanto que debe protegerse no sólo al titular de la marca registrada, sino al público en general, consumidor de los bienes y servicios. En consecuencia, es necesario que el solicitante de un registro de marca haya obrado de buena fe al momento de solicitar el registro. Lo contrario supone las siguientes consecuencias:

1. Desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro;

2. Denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486; o,

3. Sancionar con la nulidad el registro obtenido de mala fe. (…)”. (Proceso 48-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. 2212, de 21 de junio de 2013, marca: SUEÑO mixta).

Su relación con los signos notoriamente conocidos: El Tribunal reitera lo establecido en la Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013:

“El segundo párrafo del artículo 172 establece como causal relativa de irregistrabilidad que el registro marcario se hubiese solicitado de mala fe. Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurídico. El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra montado sobre dicho principio”.

Como se ha desarrollado, “una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada. Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro marcario debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos marcarios. La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado.22”. (Proceso 87-IP-2013, ya citado)

89. La mala fe puede darse a través del aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno, siendo un agravante de ello, si se trata de un signo notoriamente conocido, el cual merece una mayor y especial protección. El Régimen Común sobre Propiedad Industrial 22 Existen otras causales de irregistrabilidad que están íntimamente ligadas con la mencionada causal por

mala fe; una de éstas es la consagrada en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486, que plantea la irregistrabilidad cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el país miembro o en el extranjero, siempre que su uso pudiera originar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.Sobre este tema se pude ver la Interpretación Prejudicial de 6 de junio de 2012, expedida en el marco del proceso 48-IP-2012. Otra causal estrechamente ligada con la mala fe es la consagrada en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se realiza cuando se solicita el registro marcario para perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal.

GACETA OFICIAL 21/02/2014 43 de 63 no puede tolerar situaciones en las cuales se usurpe, a través de la presentación de una solicitud de registro, el importante posicionamiento de un signo ajeno en el mercado, con el pretexto de que “no es notorio en cualquiera de los Países Miembros”. Con mayor razón cuando la mala fe se da mediante el registro de una marca que es considerada como notoria, pero en países extracomunitarios.

90. Al respecto, cabe resaltar que es muy probable que un signo notorio extracomunitario, pueda tener éxito en el comercio subregional andino. De esta manera, los signos notorios aun cuando no sean considerados como tales en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina, sí deben estar protegidos contra las conductas realizadas de mala fe.

91. En el presente caso, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta los “indicios

razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro presentó la solicitud de mala fe, con la intención de aprovecharse de manera indebida de un signo notoriamente conocido en países extracomunitarios. Por el concepto de “indicio razonable” debe entenderse todo hecho, acto u omisión que pueda generar una gran probabilidad de que el registro que se solicitó fue con el ánimo de aprovechar la notoriedad de dicho signo. Por tanto, el Juez Nacional deberá analizar el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar a la marca notoria extracomunitaria.

92. En consecuencia, el solicitante de un registro de marca presentado de mala fe, no puede

escudarse en que la marca notoria idéntica o similar tiene dicha calidad en países extracomunitarios y no en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

5. Debida motivación de las Resoluciones Administrativas.

93. En el presente caso, en la Sentencia de Primera Instancia, se manifestó que la Resolución impugnada no había sido motivada debidamente, por este motivo, el Tribunal interpretará el tema.

94. La resolución que emita la Oficina Nacional Competente tiene que ser necesariamente, motivada en debida forma y, además, debe expresar en su pronunciamiento los fundamentos en los que se basa para emitirlos.

95. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios, este Tribunal ha manifestado:

“(...) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”. (Proceso 35-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”).

96. En consecuencia, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser

plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de una marca, es decir la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

GACETA OFICIAL 21/02/2014 44 de 63 En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO: La nulidad absoluta, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo. La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción en 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. El Juez consultante debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486, de conformidad con lo indicado en el cuadro anteriormente presentado. SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos o servicios que éstos amparan. CUARTO: Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa. Si prevalece el elemento gráfico, el juez consultante, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo los siguientes criterios para la comparación entre marcas figurativas. QUINTO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente. La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad,

GACETA OFICIAL 21/02/2014 45 de 63 territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. Sobre la base de lo expuesto, el juez consultante debe analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. SEXTO: Según la Decisión 486, un signo es notoriamente conocido si es reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Tomando en consideración los artículos 136 literal h) y 224 de la misma normativa se observa que en la Comunidad Andina se protegen los signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Países Miembros, frente a una solicitud de registro de marca también en cualquiera de los Países Miembros, de un signo que sea susceptible de generar alguno de los cuatro riesgos: de confusión, asociación, dilución o uso parasitario. Sin embargo, de conformidad con el principio de buena fe, el régimen común no puede tolerar situaciones que pongan en peligro la transparencia y la lealtad comercial en el mercado. En consecuencia, se deberán proteger los signos notoriamente conocidos extracomunitarios cuando se den supuestos de competencia desleal (artículo 225 de la Decisión 486) y de mala fe (nulidad de un registro de marca de mala fe), de conformidad con lo desarrollado en la presente ponencia. SÉPTIMO: El análisis que haga el Juez Consultante deberá partir de los “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro de mala fe tenía la clara intención de aprovecharse de manera indebida de un signo notoriamente conocido en países extracomunitarios. OCTAVO: El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva la nulidad de un registro, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 10292-2013, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal. NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA

Cecilia L. Ayllón Q. José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO

Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO


Gustavo García Brito

SECRETARIO

PROCESO 86-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con especialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú; e, interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a), b y g) y 135 literal c) de la misma Decisión. Marca: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. (denominativa) y forma TRIDIMENSIONAL. Actor: sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. Proceso interno Nº. 01262-2011-0-1801-JR-CA-13. Magistrada: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil catorce, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32, 67 y 68 de su Estatuto. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez se encuentra impedido para conocer el presente proceso y, en consecuencia, no participa de su adopción. La señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo está de acuerdo con el pronunciamiento de fondo de la Interpretación Prejudicial y, en consecuencia, participa de su adopción; sin embargo, tiene una posición singular en relación con algunos puntos de la parte considerativa que no fueron acogidos por la mayoría23.

VISTOS: El 24 de julio de 2014, se recibió en este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro del proceso interno Nº. 01262-2011-0-1801-JR-CA-13; El auto de 23 de septiembre de 2014, mediante el cual este Tribunal aceptó el impedimento presentado por el señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez para conocer el presente proceso, de acuerdo a los artículos 67 literal b) y 68 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; El auto de 23 de septiembre de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante.

23 Los argumentos expuestos por la señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo constan en el Acta N°. 32-J-TJCA-2014.


IV. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

V. PARTES EN EL PROCESO INTERNO. Demandante: Sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

VI. DATOS RELEVANTES.

B. Hechos.

1. El 4 de junio de 2009, la sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. solicitó ante el INDECOPI, el registro como marca de la denominación INTRADEVCO INDUSTRIAL y la forma tridimensional para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El 11 de agosto de 2009, la sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY formuló oposición sobre la base de sus marcas registradas en las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Por Resolución Nº. 1013-2010/CSD-INDECOPI de 29 de abril de 2010 la Comisión de

Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada por la sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY y negó el registro del signo solicitado, por considerar que era confundible con la marca tridimensional de una BOTELLA registrada a favor de la sociedad JOHNSON & JOHNSON para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. El 20 de mayo de 2010, la sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. interpuso recurso de apelación.

5. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 0359-2011/TPI-INDECOPI de 17 de febrero de 2011, confirmó la Resolución impugnada.

6. Contra las mencionadas Resoluciones la sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.

interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número siete, de enero de 2013, donde el Décimo Tercer Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda contenciosa administrativa.

7. La sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. interpuso recurso de apelación.

8. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en

Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, por Resolución Número tres de 14 de enero de 2014 suspendió el procedimiento y solicitó al Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.


C. Fundamentos jurídicos de la demanda.

La sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. presentó escrito de demanda en el que expone que:

9. En los hechos narra que la oposición que presentó la sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY se fundamentó en que el signo solicitado resultaba ser un envase similar a los comúnmente utilizados para la comercialización de productos de las Clases 3 y 5 y que INTRADEVCO comete actos de competencia desleal copiando supuestamente diseños ajenos.

10. Que la Resolución 1013, negó el registro del signo solicitado por considerarlo confundible

con la marca tridimensional BOTELLA de la sociedad JOHNSON & JOHNSON. Agrega que la misma Resolución consideró que el signo solicitado no constituye una forma usual de los productos y que la solicitud no hace inferir que se trate de un acto de competencia desleal.

11. El signo solicitado no es confundible con la marca registrada, ya que la impresión que

suscitan en conjunto es diferente debido a que los elementos característicos y singulares que acompañan al signo solicitado eliminan cualquier similitud y le dotan de distintividad.

12. No se ha apreciado su signo de forma conjunta y se han perdido de vista muchos

elementos que hacen que el signo sea distintivo, como que el cuerpo de la tapa presenta una forma creativa y original.

13. Cita normas jurídicas.

D. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

El INDECOPI, contestó la demanda manifestando que:

14. Existe similitud gráfica entre los signos en conflicto. En el caso concreto se tiene que el consumidor analizará el signo solicitado y lo cotejará con el recuerdo más o menos vago que posee de la marca tridimensional registrada, dejándose llevar por la impresión general de los mismos.

15. Ambos signos presentan la parte central más angosta que las partes superior e inferior; y,

que las partes superior e inferior de los envases presentan similares características en sus bordes y dimensiones, lo que hace que los signos presenten una impresión visual de conjunto similar.

16. El signo debe ser apreciado en su conjunto por lo que no puede apreciarse únicamente la

tapa de uno de los signos. 17. Dadas las semejanzas el público consumidor confundirá los signos tridimensionales.

E. Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia.

18. La Sentencia de Primera Instancia que declara infundada la demanda se fundamenta en:

19. Que del examen comparativo se desprende que los signos tridimensionales en conflicto

presentan formas semejantes, ambas presentan sus partes inferiores y superiores más anchas con relación a sus partes centrales y si bien el signo solicitado en su parte denominativa contiene INTRADEVCO INDUSTRIAL, esto no quita la semejanza existente.


20. Las semejanzas gráficas en los signos en conflicto son capaces de producir confusión en el público consumidor y por lo tanto dichos signos no pueden coexistir en el mercado.

F. Fundamentos jurídicos del recurso de apelación. La sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., presentó recurso de apelación contra la Sentencia de Primer Instancia, en el que:

21. El signo solicitado tiene capacidad distintiva.

22. Los signos en conflicto son diferentes y por lo tanto no son confundibles. 23. Recalca los argumentos planteados en su escrito de demanda en especial el hecho de

que el signo solicitado está dotado de elementos característicos, creativos y originales que lo hacen distintivo.

G. Fundamentos jurídicos de la contestación a la apelación.

24. No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación.

H. Solicitud del Juez consultante.

25. El Juez consultante, solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a:

1. Riesgo de confusión entre signos (formas tridimensionales) pertenecientes a la misma clase y que distinguen los mismos productos.

2. Cuál es el rol específico que debe jugar la conexión competitiva en este análisis. CONSIDERANDO:

26. Que, la norma contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación prejudicial se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

27. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

28. Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo INTRADEVCO

INDUSRIAL S.A. (denominativo) y forma tridimensional fue el 4 de junio de 2009, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretará el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria, de oficio, se interpretarán los artículos 134 literales a), b) y g) y 135 literal c) de la misma Decisión; y,


29. Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

(…)”.

30. Que, los temas objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

3. La marca y los requisitos para su registro. 4. La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: 5. Riesgo de confusión y/o de asociación. 6. Similitud gráfica, fonética e ideológica. 7. Reglas para efectuar el cotejo entre signos. 8. Comparación entre signos tridimensionales mixtos y signos tridimensionales. 9. Irregistrabilidad de signos que constituyan la forma usual de los productos.

31. Que, los temas mencionados serán desarrollados a continuación:

1. La marca y los requisitos para su registro.

32. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala: “(…) constituirá marca

cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.


33. on base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”). Requisitos para el registro.

34. El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic). Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132).

35. La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos por la norma comunitaria.

36. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser

descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

37. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y

diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación.

38. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que

disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”. (Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1333, del 25 de abril de 2006, caso: “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”).


39. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos.

40. Al respecto el Tribunal ha manifestado:

“Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado”. (Proceso 90-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1907, de 30 de noviembre de 2010, marca: ERASSIN denominativa).

41. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo

INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. (denominativa) y forma TRIDIMENSIONAL, cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

2. La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: Riesgo de confusión y/o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo entre signos.

42. Se abordará el tema en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de

confusión o asociación entre el signo solicitado INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. (denominativo) y forma TRIDIMENSIONAL y la marca de botella TRIDIMENSIONAL sobre la base de la cual se niega el registro.

43. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación.

44. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina

tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.

45. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).


El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

46. En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para

registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.

47. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de

claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).

48. Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el

mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

49. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe

identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

50. Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar

al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.

51. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple

semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).

52. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión y/o de asociación

corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.


53. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

54. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes

criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. (Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).

55. En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la

similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud:

56. La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a

compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.

57. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

58. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea,

que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario.

59. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta

confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215).


2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

60. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos

en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto.

3. Signos tridimensionales.

61. En el presente caso los signos en conflicto son signos tridimensionales, además, el signo solicitado cuenta con una parte denominativa compuesta. Por lo tanto, el desarrollo del presente tema irá en ese sentido.

62. El Tribunal ha manifestado al respecto: “En el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca. Con la finalidad de aclarar y diferenciar los conceptos de marca tridimensional y bidimensional, se hace necesario esclarecer qué se entiende por estas últimas. Las marcas bidimensionales no dan la idea de volumen y se representan en un plano de dos dimensiones. En tal sentido, las marcas denominativas, gráficas y mixtas se representan de una manera bidimensional.

63. Sobre las marcas bidimensionales, el Tribunal ha expresado lo siguiente:

“En principio, todo signo que se pretende registrar como marca debe ser susceptible de ser representado en un plano que responde a dos dimensiones: ancho y largo, aunque nada se opone a que se suministre la perspectiva gráfica para dar la idea de volumen; de todas maneras los signos gráficos solo constan de dos dimensiones (bidimensional) ya que no ocupan lugar en el espacio.” (Proceso 194-IP-2005. Marca: “TRIDIMENSIONAL EN FORMA DE BOTELLA, publicado en la Gaceta Oficial N° 1297, de 16 de febrero de 2006).

64. Por otro lado, las marcas tridimensionales tienen una gran importancia en el mercado, ya

que generan gran recordación en el público consumidor y, en consecuencia, permite al consumidor diferenciar claramente los productos que desea adquirir. Además, la tridimensional tiene por objeto influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto, ya sea por un envase, o como en el caso particular, por la forma de un exhibidor de chupetas.


65. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 23-IP-1998, expuso importantes criterios que permiten determinar si un signo tridimensional es registrable como marca. Si bien la anterior providencia hace relación a normas de la Decisión 344, los criterios expuestos igualmente son aplicables en relación con la normativa estudiada. Los criterios son los siguientes:

“Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha de partirse del siguiente presupuesto fundamental: El principio general es que cualquier signo puede registrarse como marca; la excepción únicamente se encuentra representada por las causales de irregistrabilidad dispuestas expresamente por el legislador comunitario. En la medida en que éste no ha consagrado causal alguna en virtud de la cual los signos tridimensionales por ser tales no pueden acceder al registro marcario y ante el carácter excepcional y restringido de las causales de irregistrabilidad, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad. Ahora bien , al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento en punto de cualquier otro signo marcario, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si no son susceptibles de representación gráfica -cuestión esta última que sería de muy remota ocurrencia - , la oficina nacional competente tendrá que rechazar la solicitud que los contenga o, para el evento en que el registro se haya concedido, el juez nacional deberá, de oficio o a petición de parte, decretar su nulidad. Pero también debe advertirse que la presentación tridimensional no impide la aplicación de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, obviamente siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los supuestos de hecho previstos para la procedencia de cada causal (...)’. (Exp. de marca acta 161.077, noviembre 15 de 1934, P y M., 1934, pág. 731). (Breuer Moreno, Obra citada, pág. 129)”. (Proceso N° 23-IP-1998. MARCA TRIDIMENSIONA: “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES”, publicado en la Gaceta Oficial N° 379, de 21 de octubre de 1998).

66. El etiquetado que lleva impreso el producto no hace parte de la forma externa a registrar

como marca tridimensional, ya que esta clase de signos básicamente se compone de una forma con volumen, sin que pueda alegarse como factor de distintividad la etiqueta impresa.

67. Cuando la propia naturaleza de un producto exija para su comercialización de una forma determinada, el signo tridimensional constituido exclusivamente por la forma usual del producto estaría afectado por una causal de irregistrabilidad; en estos casos, para que dicho producto pueda ser reconocido como signo registrable debe ostentar una forma que no sólo tenga la capacidad de designar las características del producto, sino que el consumidor medio pudiera en su totalidad distinguirlo de otros que se comercializan en el mercado; al respecto hay que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para designar características de un producto o servicio no son registrables en razón a que la mención de las mismas deben estar a disposición de todos y no de alguien en particular.

68. Conforme a los criterios expuestos, corresponde al Juez Nacional determinar si el signo

solicitado es tridimensional y, en este caso, si puede ser registrado como marca teniendo

GACETA OFICIAL 21/02/2014 57 de 63 en cuenta si en su diseño existe distintividad total o de algunas de sus partes, por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos o diseños industriales”. (Proceso 099-IP-2012, publicado en la G.O.A.C. N°. 2138 de 18 de enero de 2013, marca: EXHIBIDOR DE CHUPETAS). Comparación.

69. Al realizar el examen comparativo se debe tomar en cuenta que el signo solicitado a

registro es INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. (denominativa) y FORMA TRIDIMENSIONAL, lo cual significa que no estamos frente a un signo netamente tridimensional, ya que al estar compuesto también por palabras su naturaleza es mixta, es decir, es un signo formado por un elemento denominativo compuesto y un elemento tridimensional.

70. En principio, al comparar una marca mixta (en este caso tridimensional y denominativa) y una marca tridimensional se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera. En efecto, en un primer análisis debe determinar cuál de los dos elementos prevalece en la marca mixta, si el tridimensional o el denominativo, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante.

71. En el caso de que el elemento predominante sea el denominativo, en principio, no habrá

riesgo de confusión. Si el elemento determinante es el tridimensional, el cotejo de marcas tridimensionales requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca suscite en la mente de quien la observe.

72. El Tribunal estableció los parámetros para la comparación de marcas tridimensionales de

la siguiente manera:

“Tratándose de marcas tridimensionales la comparación entre los signos deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso como las formas del diseño, relieves y forma característica del envase, para establecer si el signo que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado para evitar la confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto en el contenido. En tal comparación, como se anotó atrás, no se debe tener en cuenta elementos accesorios como el etiquetado, ya que de existir etiquetas en ambos signos la comparación entre signos denominativos o entre signos mixtos, según sea el caso”. (Proceso 194-IP-2005, ya citado).

4. Irregistrabilidad de signos que constituyan la forma usual de los productos.

73. El Tribunal considera oportuno referirse al tema en virtud a que en el proceso interno se

controvierte el hecho de si el signo solicitado, constituye la forma usual de un producto.

74. Con relación a la causal de irregistrabilidad, contenida en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se prohíbe el registro como marca de un signo que consista en la forma usual del producto o de su envase. También prohíbe el registro cuando la forma citada es impuesta por la naturaleza del producto o por su función. “En estos casos, según la doctrina, se trata de formas genéricas, o descriptivas, o

GACETA OFICIAL 21/02/2014 58 de 63 cuya utilización, a juicio de Martínez Miguez, `resulta imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y cualidades que le son propias; sirva para la obtención de los resultados que con él se pretenden; o permita la satisfacción de las necesidades que con el mismo se persiguen´”. (Proceso 61-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1387 de 23 de agosto de 2006, caso: signo tridimensional ENVASE).

75. El Tribunal ha manifestado que:

“La Normativa Comunitaria Andina establece dos clases de prohibiciones al registro de marcas: absolutas o relativas. En el presente caso, por la naturaleza del asunto que es objeto de esta interpretación, se hará referencia a la primera clase mencionada. Las prohibiciones intrínsecas o absolutas se refieren al signo que por sus características no tiene la capacidad de funcionar como marca según lo determinado en el artículo 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El artículo 135 enumera las prohibiciones absolutas al registro de marcas, de modo que al producirse alguno de los supuestos contenidos en la norma mencionada, el signo no será apto para obtener su registro, estas causales de irregistrabilidad se destinan a proteger el interés público. Al respecto, el autor español Baylos Corroza señala que las prohibiciones absolutas “son las que excluyen del registro signos no aptos a acceder a él, por su propia naturaleza o cualidades o por carecer de virtud distintiva”. (BAYLOS CORROZA Hermenegildo. “TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL” Segunda Edición. Editorial Civitas S.A., Madrid 1993. Pág. 827). Como causal absoluta, de conformidad con el literal c) del artículo 135 de la mencionada Decisión, se encuentra que el signo a registrar consista exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate. Del análisis de dicha causal de irregistrabilidad se desprende que esta prohibición contiene tres clases de supuestos: a) Una forma usual de los productos, b) una forma usual de sus envases, c) una forma o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio. La conjunción disyuntiva “o”, presente en la redacción del artículo estudiado, sirve para expresar que la prohibición de registro existe al presentarse cualquiera de los supuestos descritos anteriormente”. (Proceso 136-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1591 de 25 de febrero de 2008, caso: FIGURA DE UN PERFIL DE UNA ZAPATILLA DE LONA, DEBAJO UNA PLANTA DE CALZADO CON DIVERSAS FIGURAS GEOMÉTRICAS).En el caso que nos ocupa estamos frente a una prohibición contenida en el segundo supuesto.

76. Al respecto el Tribunal se ha referido al envase en los siguientes términos: “Como envase

se califica todo aquel recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público (...). En el concepto de envase puede agruparse una amplia gama que comprenda entre otras, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes, y en fin todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales (…)”. (Proceso 113-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 1028, de 14 de enero de 2004).


77. En relación con lo anterior, aunque refiriéndose a la norma análoga de la Decisión 344, el Tribunal manifestó lo siguiente:

“La expresión ‘formas usuales de los productos’ se refiere a los tipos de presentación habitual de los productos y no comprende representaciones peculiares o arbitrarias de los mismos. Debe precisarse, no obstante, que en el caso de estas últimas el ius prohibendi tendría un ámbito muy restringido: se reduciría a la facultad de prohibir a los terceros no autorizados la producción exacta o cuasiexacta de la representación peculiar registrada como marca. (…) Al respecto cabe precisar que la forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en el mercado. Para determinar si la forma tridimensional solicitada como marca, constituye una forma usual, deberá compararse la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos. En este examen deberá apreciarse como usual no solo si las formas de los envases son idénticos, sino también si resultan sustancialmente iguales, es decir, si difieren tan solo en características secundarias o no sustanciales. En otras palabras, las formas tridimensionales pueden llegar a ser distintivas en la medida en que cuenten con elementos diferenciadores que permitan identificar el producto en el mercado, distinguiéndolo de sus similares. Es decir, la forma tridimensional debe ser tan peculiar que sirva por sí misma para distinguir un producto de los equivalentes en el mercado e indicar su procedencia empresarial (…)”. (Proceso N° 84-IP-2003. Publicado en la G.O.A.C. N° 1002, de 28 de octubre de 2003).

78. El Tribunal, al referirse a la prohibición contenida en el literal c) del artículo 135 de la

Decisión 486, relativa a la irregistrabilidad de signos por consistir exclusivamente en formas de uso común, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, en reciente jurisprudencia, ha expresado lo siguiente:

“El literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone lo siguiente: ‘No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; (…)’. La norma trascrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios. Advierte el Tribunal que en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos.


Las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada. Otro tipo de formas son necesarias en relación con los productos, sus envases o envoltorios, es decir, que indefectiblemente deberán usarse en el mercado. Está necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en: 1) formas impuestas por la naturaleza, y 2) formas impuestas por la función del producto. Las formas impuestas por la naturaleza son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. Pensemos en las formas de los productos agrícolas; las frutas y verduras tienen esas formas porque su naturaleza misma las determina. Una guayaba tiene esa forma porque sus elementos estructurales imponen su forma; no podría ser de otra manera salvo cierta mutación o manipulación externa. Las formas impuestas por la función del producto son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional. Pensemos en la figura de una llanta, en un gancho para colgar ropa, de unos alicates, o de un lápiz. Las formas ordinarias de dichos productos están soportadas en relación con su función; nadie podría imaginar un lápiz sin esa forma delgada, larga, cilíndrica, y característica del lápiz, cuyo objetivo principal la escritura manual. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios. El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario en una clase determinada puede no serlo así en otra; por ejemplo la forma de una pera puede no ser necesaria para las prendas de vestir. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común o necesario en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.24 Esto es muy importante porque en productos o

24 El Tribunal ha determinado ciertos criterios para analizar la conexión competitiva: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.


servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. (Proceso 07-IP-2012, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2108 de 22 de octubre de 2012, marca: FIGURA DE UNA CHUPETA figurativa).

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo INTRADEVCO INDUSTRIAL (denominativo) y forma TRIDIMENSIONAL, cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general-‐ radio televisión y prensa-‐, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”. (Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004).

GACETA OFICIAL 21/02/2014 62 de 63 SEGUNDO: Al realizar el examen comparativo se debe tomar en cuenta que el signo solicitado a registro es INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. (denominativa) y FORMA TRIDIMENSIONAL, lo cual significa que no estamos frente a un signo netamente tridimensional, ya que al estar compuesto también por palabras su naturaleza es mixta, es decir, es un signo formado por un elemento denominativo compuesto y un elemento tridimensional y proceder de acuerdo a los parámetros descritos en la presente interpretación prejudicial. TERCERO: Si un determinado signo, no obstante encontrarse aparentemente comprendido por una de las situaciones a que se refiere el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, incorpora en su estructura elementos o componentes adicionales, que le otorguen suficiente distintividad y que, además, no concurra respecto de él ninguna causal de irregistrabilidad, su registro podrá ser declarado procedente, pero, si se incurre en el supuesto citado en la norma, el signo es irregistrable por no ser apto para funcionar como marca según lo determinado por el artículo 134. CUARTO: La corte consultante debe determinar si el signo INTRADEVCO INDUSTRIAL (denominativo) y forma TRIDIMENSIONAL solicitado a registro constituye una forma común en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 01262-2011-0-1801-JR-CA-13, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal. Firman la presente Interpretación Prejudicial la señora Presidenta, los señores Magistrados que participaron en su adopción y el Secretario. De esta manera no se consignará la firma del Magistrado cuyo impedimento ha sido aceptado. NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA

Cecilia L. Ayllón Q. José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO

Gustavo García Brito SECRETARIO

Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú


PROCESO 72-IP-2014

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