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INDICE

La marca colectiva en el nuevo contexto

cooperativista cubano

El criterio de elegibilidad versus el criterio de inventividad en patentes de invencin farmacuticas.

Las infracciones de los derechos de patentes y su obser-vancia. Su manifestacin en la legislacin cubana.

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La marca colectiva en el nuevo contexto cooperati-vista cubano.

La actualizacin del modelo econmico en Cuba ha generado un grupo de cambios en la orga-nizacin del sistema empresarial cubano. Es en este contexto don-de se decide autorizar la creacin de cooperativas no agropecuarias como nueva forma de empresa au-togestionada insertada en la vida econmica del pas. De lo que se trata es de oxigenar, con el empleo de emergentes formas de produc-cin cooperativas, el desarrollo productivo de sectores deprimidos de la economa, como es el caso del transporte, el comercio, la gastro-noma y los servicios, la construc-cin y la industria, por slo mencio-nar algunos.

En este nuevo escenario favora-ble para la conformacin de coo-perativas que agrupen tanto a personas naturales como jurdicas1, la marca colectiva puede jugar un importante papel como alternati-va para distinguir las producciones de dichas asociaciones. Tngase en cuenta que es esta una figura que surgi para diferenciar los produc-tos y/o servicios de los miembros de una colectividad de los del res-to no asociados, estando su origen muy ligado a fortalecer la presencia de los pequeos productores en el mercado.

Siguiendo esta lnea de pensa-miento sera sumamente interesan-te, para los trabajadores por cuenta

1 Se refiere en este caso a las cooperativas de grado superior, o sea, de segundo y tercer grado, compuestas por varias cooperativas de primer y segundo grado respectivamente.

propia2 y cooperativas ya creadas, estudiar la figura de la marca co-lectiva, desde un enfoque estrat-gico, con el objetivo de utilizarla, vista incluso, no como una marca comn y corriente, sino desde la perspectiva de un signo distintivo capaz de facilitar la organizacin coherente de los procesos produc-tivos que desarrollan los miembros de una asociacin, lo cual se logra a travs de la institucionalizacin, en su reglamento de uso, de valo-res que se derivan de la economa cooperativista, as como, de una cultura innovadora que le permi-tir convertir en ventajas competi-tivas las tradiciones ms genuinas de una regin y la experticia de sus habitantes en la realizacin de de-terminada actividad econmica.

Desarrollo

1. Surgimiento y naturaleza jurdica de la marca colec-tiva.

El origen de la marca colectiva est muy ligado a las marcas corpo-rativas que surgen en la civilizacin Romana (Siglo XVI), para distinguir las actividades de toda ndole, in-cluida las de carcter mercantil, que desarrollaban las corporaciones.

La propia rigidez de los gremios, hizo que aparecieran nuevas y me-nos complejas formas de asociacin

2 Personas naturales autorizadas por el estado a desarrollar determinadas actividades econmicas.

y con estas la marca colectiva, resul-tado de la evolucin de las relacio-nes sociales que dieron lugar a las ya citadas marcas corporativas.

Desde sus orgenes y hasta hoy, la marca colectiva ha estado ligada a procesos de asociacin volunta-ria con arraigo social, que buscan fortalecer el papel del pequeo productor en el mercado. Tal plan-teamiento ha alcanzado su mxima expresin en Argentina3 al limitar-se la titularidad de la marca colec-tiva slo a formas asociativas desti-nadas al desarrollo de la economa social con el objetivo de fomentar el crecimiento econmico y la inte-gracin social de sectores vulnera-bles de la sociedad.

Se puede afirmar entonces que la marca colectiva es el resultado de la necesidad primaria de asociarse un grupo de pequeos productores, para enfrentar con mayor fortaleza el mercado, surgiendo de ese pro-ceso asociativo la necesidad subor-dinada de diferenciar los productos y/o servicios de los miembros de la colectividad -usuarios del signo dis-tintivo- del resto de los competido-res. Para este fin la marca colectiva, como mecanismo de comunicacin con el pblico consumidor, busca-r lograr una diferenciacin de los productos o servicios que distingue, en base a informar sobre un grupo de elementos que se conjugan- va-lores humanos, tradicin en el ha-

3 Ley N 26.355 de 28 de febrero del 2008 sobre Marca Colectiva, de la Repblica Argentina.

Introduccin

JAVIER ROMERO CALERO.

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cer, experticia, idiosincrasia, arraigo cultural, imagen de una regin, etc para que dichas producciones sean percibidas como productos con alto grado de es-pecializacin, y por ende, competitivos.

Estas cuestiones abordadas, aunque parezcan poco relevantes, son esenciales para comprender el alcance y los posibles titulares de este tipo de marcas, en la Cuba de hoy. Un anlisis a la ligera nos pudiera llevar a pensar que cooperativas no agropecuarias y marcas colectivas, estn hechas la una para la otra, cuando realmente no es tan as, si se entra a particularizar en las formas que pueden adoptar aquellas y su posible sinergia con la naturaleza de la marca colectiva.

2. Acercamiento conceptual.A pesar de que el Convenio de Pars para la Protec-

cin de la Propiedad Industrial en su artculo 7bis4 no define qu se entiende por marca colectiva, s se pue-de asegurar que existe cierta uniformidad en cuanto a la definicin de esta figura por la doctrina y la juris-prudencia.

En este sentido acepta como definicin aquella que establece que la marca colectiva es un signo que sirve para distinguir las singularidades, el origen geogrfi-co o cualquier otra caracterstica comn de productos o servicios de una colectividad5, debindose tal ho-mogeneizacin al cumplimiento de las normas de su reglamento de uso.

Son comunes al concepto de marca colectiva, ya sea explcita o implcitamente, un grupo de elementos esenciales que se analizarn por ser determinantes a la hora de comprender esta figura y su posible utili-zacin por las cooperativas no agropecuarias creadas en Cuba. Siguiendo esta lnea de pensamiento dichos elementos esenciales sern analizados teniendo en cuenta su expresin en el Decreto Ley 203 de Marcas y otros signos distintivos6, vigente para nuestro pas.

4 1) Los pases de la Unin se comprometen a admitir el depsito y a proteger las marcas colectivas pertenecientes a colectividades cuya existencia no sea contraria a la ley del pas de origen, incluso si estas colectividades no poseen un establecimiento industrial o comercial.2) Cada pas decidir sobre las condiciones particulares bajo las cuales una marca colectiva ha de ser protegida y podr rehusar la proteccin si esta marca es contraria al inters pblico.

3) Sin embargo, la proteccin de estas marcas no podr ser rehusada a ninguna colectividad cuya existencia no sea contraria a la ley del pas de origen, por el motivo de que no est establecida en el pas donde la proteccin se reclama o de que no se haya constituido conforme a la legislacin del pas. Disponible en: www.wipo.org/treaties/es/ip/paris/index.html.

5 Rodrguez Calvo, H. (2006) Las marcas colectivas en Cuba (p. 69). Tesis para optar por el Ttulo de Mster en Gestin de la Propiedad Intelectual. La Habana, Cuba.

6 Publicado en la Gaceta Oficial de la Repblica de Cuba, edicin extraordinaria No.3 del 2 de mayo de 2000.

Elementos esenciales: Titularidad.Unnimemente se acepta que el titular de la marca

colectiva sea una Asociacin, Agrupacin7 o Colectivi-dad; conceptos estos que etimolgicamente hablando en el contexto en que se utilizan, son interpretados como sinnimos por lo que a lo largo del presente tra-bajo sern utilizados indistintamente.

Usuarios de la marca colectiva.

Con relacin a este particular se establece que los usuarios de la marca colectiva sern slo los asociados8 autorizados para ello, por lo que el derecho a usar la marca colectiva por parte de los miembros de la Aso-ciacin no nace de un contrato de licencia, ni mucho menos de una relacin de cotitularidad9, debido a que las legislaciones (incluyendo la ley cubana) y la doc-trina son claras al expresar que el titular de la marca colectiva es slo uno: la Asociacin o Agrupacin, de ah que se est entonces ante una legitimacin para el uso amparada en el status socii de cada integrante de la Agrupacin, siendo concluyente con relacin a lo expresado, la opinin del tratadista espaol Carlos Fernndez Novoa al plantear: Los usuarios natos de las marcas colectivas son los miembros y no la propia asociacin10 .

Los usuarios por su parte han de mantener siempre una conducta acorde con los intereses de la Agrupa-cin pues un actuar desajustado con relacin al regla-mento de uso de la marca colectiva, ms que invalidar al infractor para que pueda usar la marca colectiva, coloca a sta en una situacin desventajosa ante los competidores y el pblico consumidor.

7 Artculo 90. 1: Pueden registrar marcas colectivas las agrupaciones, debidamente constituidas, de personas con un inters econmico en comn, con el fin de distinguir los productos o servicios de las personas asociadas, de los productos o servicios de otras personas. A estos efectos, dichas agrupaciones deben estar integradas por fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes que tengan capacidad, con arreglo a la ley, para ser sujetos de derechos y obligaciones, en especial, por las personas jurdicas estatales o privadas.

8 Artculo 90. 1. Pueden registrar marcas colectivas las agrupaciones, debidamente constituidas, de personas con un inters econmico en comn, con el fin de distinguir los productos o servicios de las personas asociadas, de los productos o servicios de otras personas ().

9 Tal es as que los usuarios de una marca colectiva carecen de legitimacin activa para ser parte en un proceso por violaciones de terceros para con el signo distintivo.

10 Fernndez Novoa Novoa, C. (2001) Las marcas de garanta y colectivas. En: Tratado sobre Derecho Marcas (p.572). Marcial Pons, Ediciones Jurdicas y Sociales SA. Madrid.

Existencia de un Reglamento de Uso.

De igual forma hay coincidencia con relacin a la necesidad de que exista un reglamento de uso11 que regule la vida de la asociacin titular de la marca con relacin al empleo de sta y todo lo que pueda influir sobre ella. Este documento tcnico jurdico, de obli-gatorio cumplimiento para los miembros de la colec-tividad es considerado requisito sine qua non para la solicitud de registro12 de la marca colectiva, toda vez que es indispensable en el logro de la difcil tarea de homogeneizar procesos tecnolgicos, calidad, modos de hacer, presentacin de los productos o servicios, y todo cuanto pueda hacerse, para alcanzar el xito tan-to de la asociacin como del signo marcario colectivo.

El reglamento de uso, visto como piedra angular so-bre la que descansa la marca colectiva, ha de ser en extremo previsor al tiempo que goce de flexibilidad con relacin a la posibilidad de ser modificado cons-tantemente en consonancia con la propia naturaleza de esta figura, dependiendo siempre de la autonoma de la voluntad de los miembros de la agrupacin.

3. Las cooperativas no agropecuarias en Cuba. Un acercamiento a la legislacin vi-gente.

Para regular todo lo relacionado con esta forma de produccin, el estado cubano promulga el Decreto Ley No. 305 De las Cooperativas no Agropecuarias y el Decreto No.309 Reglamento de las Cooperativas no Agropecuarias de Primer Grado13. Es as que a partir de abril de 2013 se aprueba la constitucin de un gru-po de cooperativas no agropecuarias de manera expe-rimental14.

11 Cada reglamento de uso es la norma particular de la concreta norma; rige las relaciones internas entre el titular de la marca y los usuarios de la misma y de stos entre s. Una conducta contraria al reglamento tendr las consecuencias previstas en el mismo (). Caldern, K. La marca colectiva, un beneficio para las Micro, Pequeas y Medianas Empresas de Guatemala. Disponible en:http://www.sieca.org.gt/publico/ProyectosDeCooperacion/Proalca/PI/Revistas/R2A8/LA%20MARCA%20COLECTIVA.htm.

12 El Decreto Ley 203 de Marcas y otros signos distintivos. Publicado en la Gaceta Oficial de la Repblica de Cuba, edicin extraordinaria No.3 del 2 de mayo de 2000 establece al respecto en su Artculo 91.1: La solicitud de registro de una marca colectiva debe incluir un reglamento de uso de dicha marca, el que indique los datos de identificacin de la asociacin, las personas autorizadas para utilizar la marca, las condiciones de afiliacin a la asociacin, las condiciones de uso de la marca y los motivos por los que puede prohibirse el uso de la marca a un integrante de la asociacin.

13 Ambos cuerpos legales fueron publicados en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 53, del 11 de diciembre de 2012, disponible en: http//www.gacetaoficial.cu.

14 () fueron 126, a las cuales se unieron 71 en el mes de julio y 73 en octubre, de la cifra total ya se han constituido 224. ()las nuevas 228 cooperativas () se reiteran en los sectores de comercio, gastronoma y servicios (186), construccin (12), transporte (3), industria (15) y alimentacin (1), al tiempo que se incorporan en materia de energa (5) y servicios contables (6). Tomado de: Peridico Granma. Edicin nica N0.52, de fecha, 3 de marzo de 2014.

En aras de un mejor entendimiento de este tipo de cooperativas y su posible relacin con las marcas co-lectivas, se hace necesario desarrollar un breve acerca-miento a la legislacin que las regula, especficamente al Decreto Ley No. 305 De las Cooperativas no Agro-pecuarias.

Decreto Ley No. 305 De las Cooperativas no Agropecuarias.

Tal aproximacin a las cooperativas no agropecua-rias se debe comenzar por su conceptualizacin segn lo establece el artculo 2.1 del ya citado Decreto Ley No. 305 De las Cooperativas no Agropecuarias, en lo adelante, D/L 305.

ARTCULO 2.1.-La cooperativa es una organizacin con fi-nes econmicos y sociales, que se constituye voluntariamente sobre la base del aporte de bienes y derechos y se sustenta en el trabajo de sus socios, cuyo objetivo general es la produc-cin de bienes y la prestacin de servicios mediante la ges-tin colectiva, para la satisfaccin del inters social y el de los socios.

Sobre la base de lo expresado en este artculo, slo resta subrayar, la existencia de total convergencia en-tre los elementos que conforman el concepto de coo-perativa y aquellos que pudieran derivarse de los as-pectos constitutivos, finalidad y alcance de una marca colectiva.

A tono con el razonamiento precedente se puede aludir entre los puntos de contacto los siguientes:

-Perfecta armona entre la finalidad econmica y so-cial que persiguen tanto la cooperativa como la marca colectiva, lo cual se canaliza de manera coherente en dar respuesta a intereses y demandas de la economa y la sociedad con una fuerte expresin en lo local, como base para el desarrollo. No olvidemos que para trans-formar el pas, habr que comenzar necesariamente por el municipio, como principal escenario de cambios.

-Indispensable que tanto la cooperativa como la marca colectiva nazcan de un proceso orgnico y vo-luntario, preferentemente no inducido. De lo que se deriva que la unin no forzada, slo puede dar lugar en ambos casos, a una gestin democrticamente co-lectiva, pero controlada por mecanismos establecidos en estatutos y reglamentos de uso por sus miembros o usuarios segn proceda, siempre en la bsqueda del cumplimiento de objetivos comunes para los asociados.

Despus de estos anlisis parecera esta una pregun-ta ya respondida Es la marca colectiva una figura del derecho marcario consustancial a la forma de gestin cooperativa en su sentido ms amplio? La respuesta la construiremos sobre la base de los anlisis que se rea-lizarn a seguidas.

Para el logro de este fin debemos comenzar por dejar claro los tipos de cooperativas no agropecuarias

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que pudieran constituirse en Cuba y al respecto, en el propio D/L 305, el legislador establece:

ARTCULO 5.1.-Las cooperativas pueden ser de primer o de segundo grado.

2. Es de primer grado la cooperativa que se inte-gra mediante la asociacin voluntaria de al menos tres personas naturales.

3. Es de segundo grado la cooperativa que se inte-gra por dos o ms cooperativas de primer grado con el objetivo de organizar actividades complementarias afines o que agreguen valor a los productos y servicios de sus socios, o de realizar compras y ventas conjuntas, con vistas a lograr mayor eficiencia.

En el caso de las cooperativas de grado superior, la legislacin slo se refiere a las de segundo grado15. Es vlido aclarar que aquellas no son la suma mecnica de las cooperativas que agrupan. En este supuesto es-tamos ante una nueva persona jurdica, creada como es obvio, bajo el principio de la voluntariedad de sus socios, con intereses y objetivos bien definidos por sus miembros.

4. Marca colectiva y su posible utilizacin por las cooperativas no agropecuarias.

4.1. Marca colectiva, su posible relacin con las coope-rativas de primer grado.

Examinados un grupo de conceptos bsicos relacio-nados tanto con la marca colectiva, como con el tema del cooperativismo, slo resta analizar casusticamente el artculo 6 del citado D/L 305, con el objetivo de de-terminar posibles sinergias entre ambas instituciones, lo que nos permitir establecer cundo en la prctica mercantil las cooperativas no agropecuarias pueden usar esta figura del derecho marcario.

ARTCULO 6.-Las cooperativas de primer grado pueden formarse:

a) A partir del patrimonio integrado por los aportes dinerarios de personas naturales que deciden volunta-riamente asociarse entre s bajo el rgimen de propie-dad colectiva.

15 Existen adems en el mundo cooperativas de tercer grado, que se conforman a partir de la unin de cooperativas de segundo grado.

En este caso estamos ante una cooperativa crea-da por la asociacin de varias personas naturales que presenta personalidad jurdica propia. Ahora bien, el hecho de que la misma se constituya en rgimen de propiedad colectiva hace que sus socios dejen de ser productores independientes, siendo entonces la coo-perativa la nica propietaria de los medios de produc-cin que son puestos en funcin de los intereses colec-tivos representados por ella. En este supuesto entonces no tiene sentido hablar de pluralidad de usuarios legi-timados a usar la marca colectiva, pues los productos o servicios prestados tendrn un nico dueo, la coope-rativa creada bajo el rgimen de propiedad colectiva. En este caso cabra perfectamente promover el uso de una marca individual para distinguir los productos y/o servicios de dicha asociacin. Este tipo de cooperativa opera muy parecido a las Cooperativas de Produccin Agropecuarias16 creadas en el pas a partir de 1975 y que a consideracin del autor, tampoco pueden usar la marca colectiva para posicionar sus productos en el mercado.

b) Por personas naturales que decidan voluntaria-mente asociarse entre s, solo con la finalidad de ad-quirir conjuntamente insumos y servicios, comercializar productos y servicios, o emprender otras actividades econmicas, conservando los socios la propiedad sobre sus bienes.

Este literal nos describe un supuesto diferente, pues se habla de la asociacin voluntaria de personas na-turales que se integran con determinados fines, pero preservando los socios la propiedad sobre sus medios de produccin. Es decir, aqu s se puede hablar poten-cialmente de una asociacin que bien pudiera ser titu-lar de una marca colectiva, al tiempo que existe una pluralidad de usuarios prestos a ser autorizados para usar el signo distintivo. De tal forma la marca colectiva servir para distinguir en el mercado los productos y/o servicios de los miembros de la asociacin cooperati-va. Vlido es destacar que salvando lgicas diferencias, este tipo de cooperativa no agropecuaria tiene varios puntos de convergencia con las Cooperativas de Cr-ditos y Servicios17 que surgen en el pas a partir del ao 1960 y que pueden ser titulares de marcas colectivas.

c) A partir de medios de produccin del patrimonio estatal, tales como inmuebles y otros, que se decida

16 Ley No.95, Ley de Cooperativas de Produccin Agropecuaria y de Crditos y Servicios (Publicada en la Gaceta Oficial de la Repblica de Cuba No.72, con fecha 29 de noviembre de 2002) establece en su artculo 4: La Cooperativa de Produccin Agropecuaria es una entidad econmica () con patrimonio y personalidad jurdica propios, constituida con la tierra y los bienes aportados por los agricultores pequeos ()

17 Ley No.95, Ley de Cooperativas de Produccin Agropecuaria y de Crditos y Servicios artculo 5: La Cooperativa de Crditos y Servicios es la asociacin voluntaria de los agricultores pequeos que tiene la propiedad o el usufructo de sus respectivas tierras y dems medios de produccin, as como sobre la produccin que obtienen (). Tiene personalidad jurdica propia y responde de sus actos con su patrimonio.

gestionar de forma cooperativa y para ello puedan ce-derse estos, por medio del arrendamiento, usufructo u otras formas legales que no impliquen la transmisin de la propiedad.

En el supuesto que nos ocupa no se est hablando de cooperativas espontneas creadas por la iniciativa de sus miembros, como generalmente sucede con las analizadas anteriormente. En este caso se est ante una cooperativa creada por reconversin de una em-presa estatal, buscando mejorar la eficiencia en los procesos productivos.

El anlisis para este caso se torna distinto a los an-teriores en cuanto a la posibilidad de la cooperativa creada de esta forma, para ser titular de una marca co-lectiva. Hasta ahora las experiencias ms comunes en el pas estn ligadas al arrendamiento de locales des-tinados a la gastronoma y los servicios, donde los an-tiguos trabajadores de estos establecimientos, pasan a ser socios de la cooperativa creada de manera induci-da por el estado. Ante tal situacin no cabe el empleo de una marca colectiva para distinguir, por ejemplo, lo servicios de una cafetera. Tal razonamiento se debe a que no existe la pluralidad de usuarios que requiere una marca colectiva dado a que los socios son los pro-pios trabajadores que prestan o garantizan el servi-cio. Si lo que se desea es diferenciar en el mercado los productos y/o servicios de una cooperativa con estas caractersticas, perfectamente funcionara una estra-tegia marcaria basada en la utilizacin de una marca individual.

Diferente sera si una empresa estatal arrienda ms de un local destinados a una misma produccin de bienes o prestacin de servicios (Ej. Varias carpinteras o barberas) y estos trabajadores deciden crear una cooperativa -que los agrupe a todos- manteniendo aquellos su independencia econmica y autonoma en cuanto a prestaciones y/o producciones.

Por otra parte, cabra el empleo de una marca co-lectiva, al igual que el supuesto narrado anteriormen-te, en aquellos casos en que dada la reconversin de varios locales de una empresa estatal, surgen ms de una cooperativa y estas dan origen a una empresa au-togestionada de segundo grado, que se convierte en titular de la marca colectiva siendo los usuarios de la misma las cooperativas que agrupa.

d) Una combinacin de las formas anteriores.

Para este caso proceden los anlisis realizados an-teriormente de acuerdo a las variantes que se escojan, donde siempre estar presente la forma de cooperati-va creada por reconversin de una empresa del esta-do descrita en el literal c), la cual se podr combinar indistintamente con los supuestos enunciados en los incisos a) y b) del propio artculo, por ser estos exclu-yentes entre s.

4.2. Marca colectiva y cooperativa de segundo grado.

En este sentido el artculo 5.3 del Decreto Ley 305 establece:

Es de segundo grado la cooperativa que se inte-gra por dos o ms cooperativas de primer grado con el objetivo de organizar actividades complementarias afines o que agreguen valor a los productos y servicios de sus socios, o de realizar compras y ventas conjuntas, con vistas a lograr mayor eficiencia.

Teniendo en cuenta esta definicin, tcnicamente bien pudiera una cooperativa de segundo grado ser titular de una marca colectiva que distinga los produc-tos o servicios de sus socios, que en este caso seran personas jurdicas, que representan los intereses de sus asociados.

Slo acotar que la proyeccin estratgica para este tipo de supuesto, en cuanto a marca colectiva se refie-ra, debe ser analizada con cautela para no crear una asociacin forzada que rompa con la propia naturale-za de este signo distintivo.

5. Algunas ventajas y potencialidades de la marcas colectiva para las cooperativas no agropecuarias.

La marca colectiva es una figura flexible que pue-de perfectamente convivir con la marca individual del productor, lo que le ofrece versatilidad desde el punto de vista estratgico.

La utilizacin de marcas colectivas geogrficas18 fa-vorece el posicionamiento de productos y/o servicios desarrollados en zonas con determinada reputacin, al tiempo que estratgicamente pudiera anteceder la solicitud de registro de una denominacin de origen.

La marca colectiva en comparacin con la marca in-dividual, disminuye con relacin a sus asociados, los costos19 en cuanto al registro y posicionamiento del signo en el mercado.

La marca colectiva se convierte en elemento moti-vador para los pequeos y medianos productores.

18 Es aquella cuyo elemento central es una indicacin de procedencia que informa al pblico sobre la regin donde se desarrolla la actividad productiva o de servicios de los miembros de la Asociacin titular de la misma.

19 Segn anexo a la Resolucin 164/2012 de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial que regula las Tarifas relativas al Registro de Marcas y otros signos distintivos se establece que: La Solicitud de una marca individual, hasta 3 clases, cuesta $300.00MN, en tanto para la marca colectiva son: $350.00MN. La Concesin del registro para ambos tipos de marcas tiene el mismo precio: $90.00MN y la renovacin de registro hasta 3 clase en plazo de gracia, para la marca individual importa $360.00MN y para la marca colectiva: $410.00MN. (Por slo citar los tres momentos comunes a todo registro de marca).

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La marca colectiva coadyuva a la estabilizacin de determinadas ofertas en el mercado.

La marca colectiva puede ser beneficiosa para el de-sarrollo del sector turstico.

La marca colectiva favorece el desarrollo local.

La marca colectiva contribuye a que una coopera-tiva desarrolle tres dimensiones bsicas para lograr competitividad: la tecnolgica, la socio-ambiental y la comercial.

6. Barreras que pueden afectar el desarro-llo de la marca colectiva en las cooperati-vas no agropecuarias cubanas.

Ha quedado claro desde el propio comienzo del tra-bajo que la marca colectiva es un signo distintivo con muchas potencialidades, pero con ciertas complejida-des, sobre todo, porque su vida gira alrededor de la asociacin titular del mismo. En este sentido se consi-dera que las barreras ms fuertes, tal y como se mues-tra a continuacin, estn ligadas precisamente a este elemento esencial de la marca colectiva.

Aunque en Cuba hay una fuerte vocacin solidaria que pudiera favorecer el proceso de creacin de una cooperativa y con ella el de una marca colectiva, hay que tener en cuenta, la lgica complejidad de los pro-cesos asociativos, por lo que en muchas ocasiones no se llegan a constituir reales asociaciones cooperativas donde la cooperacin sea asumida por sus miembros como una responsabilidad y no como un acto de es-pontaneidad derivado de la idiosincrasia del cubano.

En Cuba el sector no agropecuario carece de una cultura cooperativista a partir de los principios que ri-gen el cooperativismo.

No siempre se logra que las cooperativas que se es-tn constituyendo sean conformadas por miembros que tenan ciertas relaciones de afinidad y empata, por lo que ser un error forzar la solicitud de una mar-ca colectiva en estos casos, hasta tanto no se logre una real integracin entre sus miembros.

Desconocimiento de los elementos esenciales y po-tencialidades de las marcas colectivas.

7. Algunos razonamientos finales.

A continuacin reforzaremos algunas de las cues-tiones abordadas:

1. La marca colectiva es el resultado de la necesidad primaria de asociarse un grupo de pequeos produc-

tores, para enfrentar con mayor fortaleza el mercado, surgiendo de ese proceso asociativo la necesidad su-bordinada de diferenciar los productos y/o servicios de los miembros de la colectividad -usuarios del signo dis-tintivo- del resto de los competidores.

2. A pesar de que marca colectiva y cooperativismo tienen muchos puntos de contacto, no todas las formas que adopta la creacin de cooperativas no agropecua-rias en Cuba, cumplen los requisitos que se exigen para ser titular de una marca colectiva. Slo podrn hacer uso de esta figura aquellas cooperativas no agropecua-rias, donde por su estructura y mecanismos de produc-cin, se d la existencia de pluralidad de usuarios con personalidad jurdica propia- para el signo distintivo.

3. La marca colectiva ofrece a su titular y usuarios un grupo de ventajas que la convierten en un signo dis-tintivo flexible que ofrece la posibilidad de jugar con variantes estratgicas para su desarrollo.

4. La marca colectiva institucionaliza en la coopera-tiva, a travs de su reglamento de uso, las dimensiones: tecnolgica, socio-ambiental y comercial que son bsi-cas para su competitividad.

5. Las principales barreras para el desarrollo de las marcas colectivas estn relacionadas a las complejida-des que se derivan del propio proceso asociativo que tienen como gnesis.

6. La marca colectiva y el cooperativismo se articu-lan bajo una relacin de complementariedad recpro-ca, pues si bien la asociacin es la base para la solicitud y desarrollo de una marca colectiva, esta a travs de su reglamento de uso fortalece los principios que rigen el cooperativismo, al internalizar normas que favorecen la gestin colectiva como condicin para la sostenibili-dad de este modelo de gestin empresarial.

Bibliografa:Fuentes doctrinales:

1. lvarez, E. (2004). La evolucin de la economa cubana a partir de 1990. Taller Cuba socialista hoy, Congreso Marx International IV Universidad de Pars, Francia.

2. Arana, M. C. (2005, 21 de noviembre). El caso de la Maca y el Paiche,[en lnea]. Disponible en:h t t p : / / w w w . i p r s o n l i n e . o r g / . . . /

EL CRITERIO DE ELEGIBILIDAD VERSUS EL CRITE-RIO DE INVENTIVIDAD EN PATENTES DE INVENCIN FARMACUTICAS

RESUMEN

La doctrina estadounidense establece como primer requisito o criterio para otorgar una patente de invencin la elegibilidad de la materia a ser analizada, este requisito tiene el mismo valor que los requisitos de novedad, obviedad y utilidad de la common law, esta doctrina ha sido incorporada per se en la legislacin del derecho continental de patentes de invencin, el presente estudio tiene como objetivo definir las principales caractersticas del criterio de elegibilidad versus inventividad en materia de patentes de invencin farmacutica, igualmente se compara dicha legislacin con la doctrina vertida en otros pases, principal-mente Estados Unidos de Amrica. Metodologa: Se revisaron las fuentes de informacin escritas y en medios electrnicos de 1900 hasta febrero de 2014 se recolectaron los datos y se coloc la informacin en un instrumento que clasifica los principales temas de estudio. Luego se analiz por triangulacin y se realizaron las conclusiones por criterios tcnicos y legales. Resultados: Entre los principales resultados se determin la elegibilidad de la materia patentable de la no patentable, se establecieron los principales alcances del criterio de elegibilidad en la doctrina de derecho romano de patentes de invencin farmacuticas.

Palabras claves: Descubrimientos, Elegibilidad, Excepciones de Patentabilidad, Invencin, Farmacia, Medicamento, Patentes de Invencin.

Introduccin

En la dcada de los 1990 se reali-zaron grandes cambios en las leyes de propiedad intelectual de nume-rosos pases, esto sucedi debido a las aplicaciones establecidas en el Acuerdo de Comercio Relacionados con la Propiedad Intelectual (AD-PIC), lo cual oblig a reformar las leyes nacionales en diferentes cam-pos, entre ellos el de patentes de invencin, ya que exista una gran disparidad entre las diferentes le-gislaciones nacionales (1,2,3,4).

Por ejemplo en Costa Rica en la Ley 6787 las patentes farmacuticas tenan una duracin de la protec-cin de un ao, igualmente en pa-ses como Argentina no se permitan las patentes relacionadas con medi-camentos o alimentos, en el caso de los Estados Unidos de Amrica la proteccin para las patentes era de 18 aos, el Tratado de los ADPIC estableci una serie de directrices

mnimas a cumplir, dentro de las que se encuentra, la proteccin de la materia patentable, por veinte aos (1,4,5,6), De igual forma pre-sent en el artculo 27 el tipo de materia que podra ser patentable y la no patentable, adems de la materia patentable estableci que podra ser exceptuable de patenta-bilidad segn el criterio de los pa-ses miembros del acuerdo (6).

Como se describi anteriormen-te el Tratado ADPIC, es un acuerdo de requisitos mnimos a cumplir por los pases miembros, por lo que al-gunos pases decidieron ir ms all de estos requisitos, por ejemplo, los miembros de la Unin Europea o Estados Unidos de Amrica, para la dcada del 2000, comenz con una poltica de expansin comer-cial de Estados Unidos de Amrica y favoreci la firma de acuerdos bilaterales y multilaterales de libre comercio donde la propiedad inte-lectual, tom una nueva relevan-cia, por lo que muchos pases como

Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Mxico, Repblica Dominicana, Pa-nam, Colombia, Per, Guatemala, El Salvador, entre otros se vieron obligados nuevamente a reformar sus leyes de propiedad intelectual, recientemente modificadas , ya que Estados Unidos de Amrica exigi la firma de otros tratados interna-cionales, y dar concesiones mayores a las que estableca el ADPIC como: los plazos de compensacin de vi-gencia de patentes, y la proteccin de datos de prueba entre otros (7).

Estos antecedentes generaron en principio gran polmica, porque los pases latinoamericanos no po-sean estructura juridca, acadmi-ca, o logistca para poder aplicar las nuevas leyes y adems las mismas se vieron modificadas continuamente, lo que gener un alto grado de incertidumbre sobre su aplicacin. Igualmente los conocedores de la materia de patentes de invencin saben que este tipo de proteccin suele tener un trmite extenso en

I Doctor en Farmacia, Magister en Propiedad Intelectual, Profesor Asociado e Investigador del Laboratorio Biofarmacia y Farma-cocintica (LABIOFAR) del Instituto de Investigaciones Farmacuticas (INIFAR), y del Laboratorio de Fisicoqumica Farmacutica de la Facultad de Farmacia Universidad de Costa Rica, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San Jos, Costa Rica, Cdigo Postal 11501-2060, San Jos, Costa Rica. Correo electrnico generacionlcr96@gmail.com

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el tiempo, lo que demora la salidas resultandtes de las enmiendas, le-gales y tratados firmados (1,7).

Todas estas modificaciones le-gislativas afectaron a muchas reas de la propiedad intelectual. El pre-sente estudio se centrar en cmo estas modificaciones afectaron el examen de patentes de invencin para otorgar el derecho de protec-cin, en el caso de una patente de invencin, el procedimiento de exa-men tiene varias etapas indepen-dientemente si se encuentra en una fase nacional o internacional, una fase inicial verifica las cuestiones de forma, aspecto que no profundi-zaremos en este estudio, luego en el examen de forma general, en la mayora de los pases u organismos es el llamado examen de fondo, al cual dedicaremos el espacio de este trabajo. principalemente la com-prensin del primer criterio de un examen de patentabilidad el cual es la elegibilidad de la materia pa-tentable.

El objetivo del estudio es definir las principales caractersticas del criterio de elegibilidad versus el cri-terio de inventividad en materia de patentes de invencin farmacuti-ca, igualmente se compara dicha legislacin con la doctrina vertida en otros pases, principalmente Es-tados Unidos de Amrica.

Materiales y Mtodos

El presente estudio es retrospec-tivo, comparativo-analtico, en el mismo se realiz una bsqueda del estado del arte de documentos en internet y bases de datos, as como libros y revistas, utilizando crite-rios y palabras clave arbitrarios, definidos por el investigador, en-tre las palabras clave utilizadas se encuentran: elegiblidad, elegibility, descubrimiento, invencin, paten-tability, patentabilidad, invention, patent, patente de invencin, y combinaciones de estos.

Entre las fuentes consultadas se encuentran Scinfinder, Ebsco Host, Patenscope, Espacenet, Google, Yahoo, Google patents, Google

Schoolar, Base de Datos de l Sistea de Bibliotecas de la Universidad de Costa Rica SIBDI, Register Plus, Hinari.

Los criterios de seleccin utilizados por el investigador en orden de prioridad son:

1) Documentos especializados que combinen el tema de patentes de invencin y elegibilidad,

2) Documentos sobre legislacin en materia de patentes (directrices, guas, artculos),

3) Documentos sobre el criterio de elegibilidad, 4) Otros documentos de inters como documentos histricos, referen-

cias, etc.

Luego de la seleccin de documentos y su clasificacin, se extraen las ideas principales y se utiliza la tcnica de triangulacin para relacionar los conceptos y disertar un anlisis de los mismos mediante la comparacin, al finalizar se ordenan de forma sistemtica las principales conclusiones encontradas.

Discusin y Resultados

En la siguiente tabla se realiza una comparacin del criterio de inventi-vidad utilizado en la doctrina romana versus el criterio de elegibilidad ms comn en la doctrina anglosajona.

Como se muestra en la tabla 1 las legislaciones de tradicin romana como por ejemplo la costarricense tiene un carcter negativo ya que res-tringe e indica que no es una invencin , aprovechndose de las atribu-ciones del artculo 27 del ADPIC, por tanto considera un invento como cualquier cosa de la naturaleza, que sea en este caso restringido a un pro-ducto, un procedimiento de fabricacin, no obstante no considera usos, que en ciertas legislaciones como la espaola se incluyen, es decir este concepto de invencin es limitado por naturaleza ya que selecciona cierta materia la cul debe luego seguir un proceso de evaluacin tcnico para confirmar su patentabilidad (1,5,6)

No obstante, el criterio de elegibilidad es una situacin de eleccin y no seleccin, la principal diferencia es que en la doctrina anglosajona en especial de Estados Unidos de Amrica es que el Cdigo Federal posee una definicin positiva de la materia patentable que incluye descubrimientos tal y como lo establece la misma constitucin estadounidense en forma ex-presa ya que seala entre las funciones del Congreso de los Estados Unidos de Amrica en su artculo 1 seccin 8, promover el progreso de la ciencia y las artes tiles, asegurando por tiempo limitado a los autores e invento-res el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos, por tanto no existe una restriccin per se de la materia en el primer paso de la evaluacin tcnica, es decir en realidad cualquier materia es patenta-ble incluso planes de negocios, y usos en trminos generales, pero de estos se elige sin que exista una preseleccin previa en trminos legislativos, de cul materia podra o no gozar de proteccin, normalmente la eleccin se da por conceptos doctrinarios, de jurisprudencia ms que de tipo legal, debe recordarse que en la doctrina continental se sigue el principio de stare decisis, que obliga a seguir los precedentes en la misma materia al momento de fallar judicialmente (8,10, 11, 12,13, 14).

Esta diferencia fundamental se muestra con mayor deta-lle en el siguiente esquema que describe de manera muy gene-ral los procesos de evaluacin tcnica en la primera fase de un examen de fondo en trminos de inventividad y elegibilidad.

PAS U ORGANISMO CRITERIO INVENTIVIDAD CRITERIO ELEGIBILIDAD

ADPIC (OMPI ) ADPIC Artculo 27 prrafo 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los prrafos 2 y 3, las patentes podrn obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnologa, siempre que sean nuevas,

entraen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicacin industrial.(5) Sin perjuicio de lo dispuesto en el prrafo

4 del artculo 65, en el prrafo 8 del artculo 70 y en el prrafo 3 del presente artculo, las patentes se podrn obtener y

los derechos de patente se podrn gozar sin discriminacin por el lugar de la invencin, el campo de la tecnologa o el

hecho de que los productos sean importados o producidos en el pas.

2. Los Miembros podrn excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotacin comercial en su territorio deba

impedirse necesariamente para proteger el orden pblico o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las

personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daos graves al medio ambiente, siempre que esa

exclusin no se haga meramente porque la explotacin est prohibida por su legislacin.

3. Los Miembros podrn excluir asimismo de la patentabilidad:

a) los mtodos de diagnstico, teraputicos y quirrgicos para el tratamiento de personas o animales;

b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biolgicos para la pro-

duccin de plantas o animales, que no sean procedimientos no biolgicos o microbiolgicos. Sin embargo, los Miembros

otorgarn proteccin a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o

mediante una combinacin de aqullas y ste. Las disposiciones del presente apartado sern objeto de examen cuatro

aos despus de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC

Costa Rica Ley 6867 Artculo 1.- Invenciones.1.- Invencin es toda creacin del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones

de patentabilidad previstas en esta ley. Podr ser un producto, una mquina, una herramienta o un procedimiento de

fabricacin y estar protegida por la patente de invencin.

2.- Para los efectos de esta ley no se considerarn invenciones:

a) Los descubrimientos, las teoras cientficas, los mtodos matemticos y los programas de ordenador considerados

aisladamente.

b) Las creaciones puramente estticas, las obras literarias y artsticas.

c) Los planes, principios o mtodos econmicos de publicidad o de negocios y los referidos a actividades puramente

mentales, intelectuales o a materia de juego.

d) La yuxtaposicin de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variacin de forma o uso, dimen-

siones o materiales, salvo que se trate de una combinacin o fusin tal que no puedan funcionar separadamente o que

las cualidades o funciones caractersticas de ellas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para

un tcnico en la materia.

3.- Las obtenciones vegetales tendrn proteccin mediante una ley especial.

4.- Se excluyen de la patentabilidad:

a) Las invenciones cuya explotacin comercial deba impedirse objetiva y necesariamente para proteger el orden pblico,

la moralidad, la salud o la vida de las personas o los animales o para preservar los vegetales o evitar daos graves al

ambiente.

b) Los mtodos de diagnstico, teraputicos y quirrgicos para el tratamiento de personas o animales.

c) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos, siempre y cuando no sean microorganismos tal y como se

encuentran en la naturaleza.

d) Los procedimientos esencialmente biolgicos para la produccin de plantas o animales, que no sean los procedimien-

tos no biolgicos ni microbiolgicos.

Estados Unidos de Amrica 35 U.S,C 101-invenciones patentables: Quienquiera que invente o descubra cualquier proce-

so, maquina, manufactura, o composicin de materia

novedosa y til, o cualquier mejora novedosa y til en

aquellas, podr obtener una patente sujeta a las si-

guientes condiciones y requerimientos de este ttulo.

Convenio de Patente de Europa 2. No se considerarn invenciones a los efectos del prrafo 1, en particular:a) los descubrimientos, las teoras cientficas y los mtodos matemticos;b) las creaciones estticas;c) los planes, principios y mtodos para el ejercicio de actividades intelectuales, en materia de juegos o en el campo de las actividades econmicas, as como los programas de ordenador;d) las presentaciones de informaciones.3. Lo dispuesto en el prrafo 2 excluye la patentabilidad de los elementos enumerados en el mismo solamente en la medida de que la solicitud de patente europea o la patente europea no se refiera ms que a uno de esos elementos considerado como tal.

Convenio Patente Europea Artculo 52. Invenciones patentables1. Las patentes europeas se concedern para cualquier invencin en todos los mbitos tecnolgicos, a condicin de que sea nueva, que suponga una actividad inventiva y que sea susceptible de aplicacin industrial.

Tabla 1. Comparacin del criterio de elegibilidad versus el criterio de inventividad.

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Este tipo de conceptos suele causar confusin entre diferentes corrientes de doctrina de evaluacin de paten-tes de invencin, ya que en ocasiones legislaciones de tradicin romana protegen usos y otras no, lo que hace du-dar muchas veces sobre, por ejemplo, si un mtodo de aplicacin cosmtica es una invencin o no, o si un mtodo de aplicacin de un agroqumico en plantas u otras reivindicaciones de funcin, o de utilidad de un producto o procedimiento de fabricacin son vlidas para realizar las siguientes etapas del examen de fondo (1,15, 17).

Sobre este ltimo punto, debe quedar claro que debe privar el principio de territorialidad en ma-teria de patentes de invencin, que a pesar de existir acuerdos internacionales como el ADPIC, el Tra-tado de Cooperacin en Materia de Patentes (PCT), o el Convenio de Pars, que versan sobre la ma-teria determinada que es patentable y sus requisitos de patentabilidad, es decir quieren unificar el criterio de novedad, nivel inventivo, y aplicacin industrial, siempre estos tratados respetan el prin-cipio de territorialidad , que da la potestad a cada jurisdiccin de otorgar o denegar la patente (1)

Pero, lo aqu disertado se refiere a una fase anterior, a la evaluacin de los requisitos de patentabilidad, incluso antes de la evaluacin de la unidad de invencin, en donde los acuerdos internacionales fueron ms flexibles, y dieron a cada pas la posibilidad de delimitar la materia posible de patentar en base a un piso que seran productos y procedimientos de fabricacin, es decir todo lo que salga de esta esfera depende del principio de territorialidad ya que por decisin nacional cada pas extiende o no este criterio (1, 4, 15). En el caso de la legislacin costarricense segn reza el artculo 1 de la Ley 6787 con sus enmiendas perteneciente al ao 2008, la materia patentable solamente son los productos y procedimientos de fabricacin, lo que descarta usos, o mto-dos, o procedimientos que no sean de fabricacin, ya que no se encuentran dentro de las posibles invenciones patentables, esto hace al mtodo cosmtico o de aplicacin de agroqumicos no protegible en principio (5).

Figura 1 Comparacin de los procesos de evaluacin de los criterios de inventividad y elegibilidad en base a la legislacin costarricense. Fuente hecho por el autor en Word office 2013

Luego, de los productos y proce-dimientos de fabricacin debe eli-minarse todo aquello que no es in-vencin por definicin por ejemplo un libro, el cual es un producto, en el caso de productos farmacuticos los panfletos o insertos en las cajas de medicamentos ya que son dere-chos de autor y aunque los produc-tos no son invenciones, igualmen-te ocurre con los descubrimientos, cambios de forma, yuxtaposicio-nes y segundos usos obvios (5).

En este punto, debe aclararse por qu se da por definicin un se-gundo uso como no invencin, ya que suele entenderse por algunas personas que si un segundo uso no es una invencin, un primer uso se-ra una invencin patentable bajo la legislacin costarricense, esto de-bido a una mala lectura del artculo 1 de la Ley 6867, esto vuelve a ser tema del principio de territoriali-dad ya que el ADPIC no elimina per se los usos de la esfera de patenta-bilidad, no obstante deja abierta a cada pas decidir sobre este criterio, por lo que depende del concepto de inventividad propio de cada le-gislacin nacional si es permitido o no, en el caso de Costa Rica el art-culo 1 de la Ley 6867 lo saca de la esfera de patentabilidad, como se muestra en la siguiente figura (4).

En el caso de la doctrina de Esta-dos Unidos de Amrica, el criterio de elegibilidad aumenta los crcu-los de patentabilidad a prctica-mente el crculo externo haciendo que las superficies de los internos sean casi iguales al externo, esto hace que materia como descu-brimientos tales como plantas o sustancias aisladas de la natura-leza sean patentables (12,13,14).

El caso de los mtodos de tra-tamiento y diagnstico, a pesar de caer directamente fuera de la esfera de patentabilidad, el crcu-lo ms interno, en realidad solo se encuentra en el crculo ms exter-no, ya que por su propia naturale-za de funcionalidad no caera en ninguno de los crculos internos, no obstantes por una decisin ex profesa de cada pas queda ex-

presado de forma especifica su no patentabilidad (4, 12,13,14)..

La siguiente tabla resume parte de la doctrina sobre elegibilidad que se ha establecido en la Cor-te Suprema de Estados Unidos de Amrica y que permitir compren-der otra de las diferencias prcticas entre inventividad y elegibilidad, es el alto grado de litigiosidad que genera el ltimo criterio ya que puede enmarcar conceptos bastante ambiguos o estrechos debido a la cercana de superficie de los crculos de patentabilidad.

En este punto debe resaltarse el caso resuelto en el ao 2013 contra Myriad Genetics donde se estable-ci la no elegibilidad del material gentico tal y como se encuentra en la naturaleza en el caso espec-fico de genes aislados, esto tambin confirm el tema de la no elegibi-lidad de animales y plantas tal y como est en la naturaleza, no obs-tante igualmente la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Amrica ha confirmado en otras ocasiones que descubrimientos en donde el hombre ha intervenido si son patentables, este concep-to debe quedar muy claro porque debido a que en la mayora de las legislaciones los descubrimientos no son patentables incluso aquellos donde existe intervencin humana, debido al criterio de inventidad al ser definidos como no invenciones per se. No obstante algunas de es-

tas jurisdicciones han tergiversado el concepto de inventividad y lo acomodan al de elegibilidad de-bido a presiones comerciales o de tipo poltico, el caso ms conocido de este tipo de conflictos es el on-coratn, no obstante igualmente sustancias aisladas de plantas tal y como se encuentran en la natura-leza o purificadas de la fuente, son considerados como productos pa-tentables e invenciones, siendo esta materia un descubrimiento, no obs-tante la tcnica de purificacin de-bera evaluarse en cada caso si po-dra considerarse un procedimiento de fabricacin (1, 4,15,16, 17).

Este y otros casos de confusin entre el concepto de elegibilidad y inventidad, se deben principal-mente al poco desarrollo de estudio y la poca divulgacin del anlisis doctrinario de las jurisdicciones de derecho romano en idioma espa-ol, siendo mucha de la informa-cin ajena a los resultados del pro-ceso completo de patentabilidad, es decir la evaluacin del examen tcnico y las sentencias de los juz-gados. Igualmente se ha difundi-do de forma errnea que el dere-cho de patentes es uno en razn de favorecer el PCT y el Convenio de Paris, ignorando en muchos ca-sos el ADPIC y la potestad que da este a las legislaciones nacionales.

Al igual que el tema de copyright y los derechos de autor, el derecho de patentes difiere en muchos pun-

Figura 2 Esferas de patentabilidad segn la legislacin costarricense. Fuente hecho por el autor en Word office 2013

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tos entre la doctrina anglosajona y la doctrina romana, teniendo en cuenta que el principio de muchas de estas diferencias se encuentra en los criterios de elegibilidad versus el de inventividad que en este estudio se trata de resaltar, igualmente existen muchas diferencias tc-nicas entre evaluaciones de otros criterios de los ex-menes tcnicos, por tanto se ha creado un mito sobre la uniformidad de la legislacin de patentes principal-mente para no contradecir los informes internacionales de bsqueda o exmenes preliminares de patentabili-dad que en muchos casos son defectuosos debido a la enorme cantidad de solicitudes y a la ventana temporal y el establecimiento de cuotas a los examinadores, esto

afecta la calidad de los informes tcnicos vertidos, no obstante muchas oficinas nacionales han adaptado la costumbre de resellar estos informes sin mayor estudio sobre todo cuando son confirmados por la EPO, o la USPTO, situacin a todas luces no adecuada, porque en primer lugar casi siempre estas oficinas son las mismas o alguna relacionada con ellas las encargadas de reali-zar estos informes preliminares, es decir existe un fallo de control interno porque se es juez y parte y en se-gundo lugar estas oficinas poseen un enfoque ms co-mercial para el trmite de solicitudes y por esto se ven afectados por los mismos problemas citados de tiem-pos, cuotas y muchas veces la laxitud del informe vertido.

CASO DOCTRINA

Asociacin para la Patologa Molecular vs Myriad Genetics (2013)

Diagnsticos Genes aislados no son patentables. Patentes invalidadas en forma natural segmentos de ADN,

Metabolite vs Lab Corp 2006 No elegibilidad de leyes naturales la corte seal que la relacin entre los niveles de homocisteina y la deficiencia de cobalamina o fosfato es una ley natural. Como tal, no es elegible

Myriad Genetics (2012) Herramientas de Investigacin En este caso seal la corte que las reivindicacio-nes de comparacin o analisis de dos secuencias de genes, quedan fuera del mbito de aplicacin del 101 porque se refieren solo a los procesos mentales abstractos

Bergy in re 1979 Describe la elegibilidad de un cultivo biolgico puro

Diamond vs Chakrabarty 1980 Elegibilidad de microrganismos modificados genticamente

Ex parte Hibberd et al 1985 Elegibilidad patentamiento plantas y semillas extendi el concepto de elegibilidad de Chakrabarty a seres multicelulares.

JEM Ag vs. Pioneer 2001 Reafirmo la elegibilidad de seres multicelulares expresada en el fallo de Hibberd. Tambin confirm que puede existir la proteccin mltiple

Bilski vs Kappos - Corte Suprema de 2008 y 2010 Elegibilidad de Datos , algoritmos y correlaciones prueba de elegibilidad objeto en las tres exclusiones judiciales leyes de la naturaleza, los fenmenos fsicos y las ideas abstractas. Los procesos mentales y/o abstractos no son materia elegible.

Parke-Davis vs Mulford 1911 Elegibilidad de productos naturales e instrumentos La adrenalina purificada de su glndula de origen es material elegible

Schering vs. Geneva 2003 Los metabolitos naturales no aislados o purificados no son elegibles para patentar

OReilly vs Morse Corte Suprema 1853. Decisin influyente en el desarrollo de la ley de patentes de elegibilidad (Invalidar reivindicaciones de mtodo para idea abstracta, donde los pasos de mtodo no ligados a determinada mquina).

Gottschalk vs Benson - Corte Sostuvo que un algoritmo no es patentable si el reclamo sera adelantarse a todos los usos del algoritmo.

Dann vs Johnston - Corte Suprema de 1976. Patentabilidad de una reivindicacin de una patente de mtodos comerciales

Diamond vs Diehr - Corte Suprema de 1981. Resolvi que la ejecucin de un proceso, controlado mediante la ejecucin de un programa de ordenador era patentable.

Lundgren - BPAI, 2004. Encontr que las invenciones de procedimiento no tienen que estar en las artes tecnolgicas con el fin de ser patentable.

Mayo Collaborative Services vs Prometheus Laboratories, Inc. - Corte Suprema de 2012.

Intento invalidado para patentar la ley natural. El fallo es bsicamente que la correlacin entre los niveles del metabolito 6-tioguanina y los niveles ptimos de administracin de la droga que genera el metabolito, es una ley natural y no elegible

Tabla 2. Resumen de Doctrina de elegibilidad v ertida por la C orte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Amrica.

El xito de las patentes de invencin pasa mucho por la calidad de las patentes y no tanto por la litigio-sidad que estas generen, esto a pesar de ser recordado por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Uni-dos de Amrica, sigue siendo un tema que no ha sido resuelto ya que en pases de Europa y en especial, Es-tados Unidos de Amrica, las patentes son ms importantes por la cantidad de litigios que generan que por su naturaleza propia fomentan la innovacin. Esto es debido a la laxitud de la evaluacin tcnica, en mu-chos casos y su comercializacin de forma exagerada, igualmente la difusin del concepto de que los requi-sitos de patentabilidad son iguales e idnticos en todos los pases en base principalmente al PCT no deja de ser una premisa falsa porque incluso los requisitos fundamentales como el caso del nivel inventivo, al tener una fuerte carga subjetiva no es posible armonizar, igualmente el conflicto entre el criterio de elegibilidad e inventividad es otro ejemplo de la disparidad jurisdiccional amparada en los acuerdos del ADPIC (1,4,15, 17).

Conclusiones

En conclusin el concepto de patentabilidad no es universal, sino totalmente territorial, se basa en primer lu-gar en una diferencia fundamental seleccionar en el derecho romano, o elegir en el derecho anglosajn, por tanto los criterios de inventividad y elegibilidad deben ser diferenciados, al momento de comparar los exmenes de solicitudes internacionales, o nacionales de otros pases incluso en aquellos donde se rija por la doctrina romana.

Las oficinas nacionales de propiedad industrial han tratado de cohesionar el tipo de materia patenta-ble basado en los acuerdos del ADPIC, pero debido al principio de territorialidad cada jurisdiccin, ha es-cogido y delimitado que materia es patentable, la redaccin de cada una de las legislaciones afecta clara-mente la posibilidad de incluir o no cierta materia patentable, la Unin Europea por edio de la Convencin de la Patente Europea ha tratado de confluir ambas tendencias doctrinarias, no obstante la mayor par-te de los pases Latinoamricanos se mantiene fiel a la doctrina romana clsica, ha pesar de esto han inclui-do materia no patentable como patentable, por la confusin con el concepto de elegibilidad, y la pre-sin de los acuerdos internacionales de incluir casi la misma materia patentable en todos los pases.

El ejemplo ms evidente de esto se encuentra en la patentabilidad de las formas polimrficas de una sustancia, las cuales al doctrina norteamericana ha determinado como descubrimientos y cambios de forma, ambas posibilidades son protegibles por el criterio de elegibilidad anglosajn, no obstante no deberan ser protegibles en los pases que han incluido la no la patentabilidad de descubrimientos como es el caso del criterio de inventividad en la tradicin romana.

Es decir, debe ampliarse este tema de discusin sobre todo en los pases donde prevalece el criterio de inven-tividad para determinar claramente que materia es patentable, y comprenderse que el criterio de elegibilidad es diferente y por tanto no necesariamente compatibles entre ellos, por lo que podra generar confusiones sobre materia patentable en otras jurisdicciones nacionales, donde debe privar el principio de territorialidad como elemento esencial para una adecuada poltica de patentabilidad y lograr cumplir sus objetivos fundamentales como lo son rl bien comn y la innovacin por medio de la divulgacin y generacin de conocimiento nuevo.

Fuente Cuadro resumen de la bsqueda realizada por el autor segn la metodologa planteada y 17.

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TTULO: LAS INFRACCIONES DE LOS DERECHOS DE PATENTES Y SU OBSERVANCIA. SU MANIFESTACIN EN LA LEGISLACIN CUBANA. LIC. ARIADNA FIGUEROA HERNNDEZ IEspecialista del Departamento de Asuntos Jurdicos y Relaciones Internacionales.Oficina Cubana de la Propiedad Industrial

LIC. IVETTE MATAMOROS MASSIP IIEspecialista del Departamento de Asuntos Jurdicos y Relaciones Internacionales. Oficina Cubana de la Propiedad Industrial

RESUMEN

El Convenio de la Unin de Pars no establece en su articulado la figura de la observancia de las infracciones de derechos de Propiedad Intelectual y no es hasta la promulgacin del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (Acuerdo sobre los ADPIC) relacionados con el Comercio que se incluye la figura de la observancia y se reconocen tres tipos de procedimientos que pueden establecer los diferentes estados miembros en sus legislaciones para garantizar mecanismos de observancia de derechos ante los actos de infraccin de derechos de patentes. Estos son el procedimiento por la va adminis-trativa, el procedimiento por la va civil y el procedimiento penal, siendo esta de ltima ratio. Asimismo, se establece que los miembros no estarn obligados a instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos distinto al ya existente para la aplicacin de la legislacin en general. Nuestro pas como miembro del Acuerdo sobre los ADPIC, estableci en su reciente legislacin de patente, el Decreto-Ley 290 De las invenciones y dibujos y modelos industriales, los diferentes mecanismos de los que pueden hacer uso los titulares de los derechos para garantizar el ejercicio exclusivo de los mismos. Basndonos en ello este artculo indaga sobre los tipos de infraccin de derechos de patentes reconocidas en la doctrina y en nuestra legislacin, las excepciones o lmites a los derechos de patente que ostenta su titular y los mecanismos de observancia establecidos en la legislacin cubana que garantizan el ejercicio exclusivo de los derechos de patente.

I. Introduccin

La propiedad industrial ha ad-quirido cada vez ms importancia, siendo en el marco de la economa del conocimiento, la base jurdica y el mecanismo de proteccin so-bre el que descansa la evolucin de muchos sectores econmicos que presentan mayor valor aadido en el comercio internacional. Con el fomento de las creaciones tecnol-gicas, tambin se incrementaron los actos ilcitos y con ello la actividad litigiosa relacionada con la existen-cia y el alcance de derechos de pro-piedad industrial que se generan.

Los derechos exclusivos que po-see el titular de un derecho de propiedad industrial, garantizan el aprovechamiento exclusivo que se derive de la explotacin econmi-ca de sus creaciones. Por ende, al legitimar a su titular para la explo-tacin exclusiva de los bienes ampa-

rados por estos derechos, se consi-deran como actos ilcitos cualquier accin que transgreda los derechos exclusivos que el titular ostenta.

La forma de impedir que ocu-rran infracciones de los derechos de propiedad industrial es a travs de la observancia de los mismos. La observancia est constituida por mecanismos jurdicos y procesales establecidos en los diferentes orde-namientos jurdicos, los cuales per-miten garantizar el disfrute de los derechos conferidos a los titulares.

El objetivo del presente trabajo es hacer un acercamiento a los dife-rentes mecanismos jurdicos y pro-cesales establecidos en la legislacin cubana, de los que pueden hacer uso los titulares de los derechos de patentes, para impedir que ocu-rran infracciones de sus derechos.

II Fundamento de las accio-nes de infraccin de dere-chos de patentes.

2.1 Alcance y restricciones de los dere-chos de patentes.

El derecho de patente confiere

a su titular un ius prohibendi, con-sistente en la facultad de impedir a terceros el uso no autorizado de la invencin dentro del territorio del Estado donde se concede la patente. A los efectos de determinar la ocu-rrencia de infracciones de derechos de patentes, es necesario establecer cules son las conductas cubiertas por el ius prohibendi que ostenta el titular del derecho de patente.

Pero, qu actos de explotacin realizados por un tercero sin el consentimiento del titular del de-recho puede impedir este ltimo?.

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La doctrina es unnime al referir que en el caso de que la invencin patentada reivindique produc-tos, podr impedir su fabricacin, ofrecimiento, introduccin en el comercio, utilizacin, importacin, e incluso en algunos casos incluyen la posesin. Por otra parte, en caso de que la invencin patentada rei-vindique procedimientos, el titular podr impedir que los terceros uti-licen el procedimiento, que pon-gan en ofrecimiento la utilizacin de este o del producto obtenido mediante el procedimiento pa-tentado. Siguiendo esta posicin asumida por la doctrina el Acuer-do sobre los ADPIC delimita en su Artculo 281 las facultades que posee el titular de la patente cuan-do las mismas amparan productos y procedimientos. De esta forma, se le reconoce el derecho de ejer-cer acciones legales para impedir que terceros sin su consentimien-to realicen algn acto de explo-tacin de la invencin patentada.

Al revisar el Decreto- Ley 290 De las invenciones y dibujos y modelos industriales, para deter-minar las regulaciones especficas sobre las conductas infractoras, se constata que no existe un artculo especfico donde se definan deta-lladamente conductas que pudie-ran infringir el derecho concedido. No obstante, se sobreentiende que toda conducta hecha por un terce-ro, sin el consentimiento del titu-lar del derecho, de las contenidas en el Artculo 46 de la menciona-da norma, vulnera sus derechos exclusivos y por ende, constituir infraccin de derecho de patente.

Refiere el Artculo 46 del De-creto- Ley 290 en el inciso a) que la patente confiere a su titular el

1 Acuerdo sobre los ADPIC en su Artculo 28 refiere en su numeral 1 que: una patente conferir a su titular los siguientes derechos exclusivos: a) cuando la ma-teria de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de: fabri-cacin, uso, oferta para la venta, venta o importacin para estos fines del producto objeto de la patente; y b) cuando la materia de la patente sea un procedimien-to, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilizacin del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta, venta o importacin para estos fines de, por lo menos, el producto obteni-do directamente por medio de dichos procedimientos.

derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen ac-tos consistentes en la fabricacin, uso, oferta para la venta, venta o importacin para estos fines del producto objeto de la patente, es-tos actos son para cuando la mate-ria protegida mediante la patente es un producto. En igual artculo se refiere en el inciso b) que cuando la materia protegida mediante la patente es un procedimiento, el titular podr impedir la utilizacin del procedimiento objeto de la patente y los actos de uso, oferta para la venta, venta o importacin para estos fines del producto direc-tamente obtenido por el procedi-miento objeto de la patente. Por consiguiente, consideramos que todo acto que realice un tercero, sin el consentimiento del titular del derecho de patente, consisten-te en los actos antes mencionados se entender por un acto de in-fraccin de derecho de patente.

No obstante ello, existen actos que no abarcan el derecho exclu-sivo que ostenta el titular del de-recho de patente, entendindose como restricciones al contenido del derecho de patente. Las res-tricciones garantizan equilibrar los intereses privados de los titu-lares de los derechos de paten-tes y los intereses del pblico en general, beneficiando a los actos realizados en el mbito privado y sin fines de lucro. Ellas permi-ten, a su vez, que terceros utilicen la invencin sin la necesidad del previo consentimiento del titular, generalmente cuando estas se en-cuentren justificadas para fines de investigacin y enseanza, e inclu-so con otros fines no comerciales.

El profesor Massaguer conside-ra que son actos que se autorizan legalmente, fuera de los actos de explotacin reservados en exclu-siva para el titular de la patente2.

2 Massaguer Jos, El contenido y alcance del derecho de patente, Homenaje al profesor D. Rodrigo Ura Gonzlez en el centenario de su nacimiento/nmero extraordinario -2006. Pgina 179. Disponible en: www.uria.com/documentos/publicaciones/1632/docu-mento/art12.pdf

El Artculo 30 del Acuerdo so-bre los ADPIC permite que sus miembros regulen limitaciones de los derechos exclusivos conferidos por una patente, siempre que las mismas no atenten contra la ex-plotacin normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado al titular de la misma, debiendo te-nerse en cuenta los intereses leg-timos de terceros. Nuestra legisla-cin, con el objetivo de garantizar un equilibrio adecuado en el siste-ma de propiedad industrial, regul las limitaciones del derecho de pa-tente, en varios de sus articulados.

En el Captulo III, Seccin Cuarta del Decreto-Ley nmero 290, Art-culo 47 y siguientes, se reconocen los lmites al ejercicio de los dere-chos de patentes. Estos actos rea-lizados por un tercero, no sern considerados como infracciones del derecho exclusivo que tiene el titular de la patente, segn lo es-tablecido en esta norma jurdica. Entiende el legislador que los de-rechos conferidos al titular de la patente no se extienden a los actos realizados con fines de ensean-za o de investigacin. Tampoco se extienden a los actos ejecutados en el mbito privado, con fines no comerciales y con fines experi-mentales. Asimismo, concibe que la preparacin de medicamentos efectuados de forma habitual por profesionales, para la ejecucin de recetas mdicas, no ser con-siderada como vulneradora del derecho que confiere la patente.

A su vez, no se extiende el dere-cho al empleo del objeto de la in-vencin patentada a bordo de bu-ques, en el casco del buque, en las mquinas, en los aparejos, aparatos y en los restantes accesorios, cuan-do ellos penetren temporalmente o accidentalmente en el territorio cubano, siempre que estos sean utilizados para las necesidades del buque, pero tambin esta excep-cin es reconocida para los medios de locomocin area o terrestre3.

3 Este lmite al ejercicio de los derechos de patentes ya era regulado en el Convenio de Paris en su Artculo

Por ltimo, refiere que no se in-cluyen dentro del alcance de los de-rechos del titular de la patente los actos realizados con fines experi-mentales destinados a la obtencin de un registro sanitario y para pre-parar una futura explotacin comer-cial luego de expirada la vigencia de la patente. Con ella se introduce en nuestra legislacin la excepcin bo-lar4 , utilizando el legislador las fle-xibilidades que otorgan los Acuer-dos sobre los ADPIC a sus miembros.

El agotamiento del derecho de patente es otro de los lmites al ejercicio del derecho reconocidos en nuestra legislacin. El numeral 1 Artculo 48, del Decreto-Ley nmero 290, refiere que los derechos del ti-tular no se extienden a los actos rea-lizados por un tercero con relacin al producto o al producto obtenido a partir del procedimiento, despus de que estos hayan sido puestos en el comercio en cualquier territorio por el titular o por otra persona con su consentimiento o econmi-camente vinculada a este. Como puede constatarse de la lectura del artculo nuestra legislacin estipula el agotamiento internacional del derecho de patente. Entiende el Decreto-Ley en igual artculo en su numeral 2 que dos o ms personas estn econmicamente vinculadas, cuando una pueda ejercer directa-mente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explo-

5 ter, titulado Patentes : libre introduccin de objetos pa-tentados que formen parte de aparatos de locomocin, cuando refiere que en cada uno de los pases de la Unin no se considerar que ataca a los derechos del titular de la patente: 1. El empleo, a bordo de navos de los dems pases de la Unin, de medios que constituyan el objeto de su patente en el casco del navo, en las mquinas, aparejos, aparatos y dems accesorios, cuando dichos navos penetren temporal o accidentalmente en aguas del pas, con la reserva de que dichos medios se empleen exclusivamente para las necesidades del navo; 2. El em-pleo de medios que constituyan el objeto de su patente en la construccin o funcionamiento de los aparatos de locomocin area o terrestre de los dems pases de la Unin o de los accesorios de dichos aparatos, cuando stos penetren temporal o accidentalmente en el pas.

4 La denominacin Bolar procede de un caso juz-gado por los tribunales estadounidenses, Roche Pro-ducts Inc. vs. Bolar Pharmaceutical Co. (733 F. 2d. 858, Fed. Cir., cert. denied 469 US 856, 1984), en el cual se analizaba si la realizacin de ensayos clnicos encaminados a obtener una autorizacin de comercia-lizacin constitua o no una infraccin de la patente.

tacin de la patente o cuando un tercero pueda ejercer directamen-te influencia sobre tales personas.

Asimismo, el numeral 1 Artcu-lo 49, de igual norma jurdica, re-conoce el derecho de explotacin anterior. Se establece que el titu-lar tampoco podr hacer valer sus derechos contra un tercero que de buena fe y con anterioridad a la fecha de prioridad sobre la que se concedi la patente, hubiese ex-plotado en el pas el objeto de la misma, o hubiese hecho preparati-vos serios y efectivos para explotar la misma. Este tercero podr conti-nuar la explotacin de igual forma que vena realizando previamente.

Como puede constatarse de la lectura del mencionado artculo se permite que quien desarroll o adquiri de forma independiente y de buena fe la misma invencin patentada por otra persona, rea-lizando su explotacin o prepara-tivos para su explotacin antes de la fecha de prioridad puede conti-nuar con la utilizacin de esta, as como tiene la posibilidad de tras-mitir esta facultad pero solo jun-to con la totalidad del patrimonio de la persona o con la parte de este, siempre que est vinculada a la explotacin de la invencin.

Siguiendo esta lnea de pensa-miento, el derecho que ostenta el titular de una patente de prohibir o impedir la explotacin industrial o comercial por parte de un tercero de su invencin solo podr ejercerse con respecto a lo reivindicado5. Las

5 Refiere el profesor Carlos Correa en un estudio rea-lizado para South Centre del ao 2001, Integrando la salud pblica en la legislacin sobre patentes en los pases en desarrollo, que las reivindicaciones de las patentes definen los derechos del inventor. El alcance de las reivindicaciones determina hasta dnde llega la proteccin del monopolio del inventor, y por lo tanto es un aspecto importante que hay que considerar a la hora de disear y aplicar las leyes de patentes nacio-nales. Las reivindicaciones de una patente consisten esencialmente en una definicin de la invencin re-dactada en un nico enunciado, donde debe explici-tarse sin ambigedad la aportacin tcnica hecha por el inventor. El alcance de la proteccin que otorga la patente, y, en consecuencia, el margen que queda para la investigacin independiente y la competencia de ter-ceros, queda determinado por la redaccin empleada

reivindicaciones tienen, por consi-guiente una doble funcin jurdica, delimitar el objeto de la invencin y el alcance del derecho. Siendo, por consiguiente, el documento que permitir comprobar la existencia de una infraccin de derecho con respecto a la invencin patentada.

En el Decreto-Ley nmero 290, se establece en el Captulo III, Sec-cin Tercera, el alcance y contenido de los derechos conferidos por la patente. En el Artculo 44 se regula que los derechos conferidos por la patente se ejercen desde su conce-sin y el alcance de estos se deter-mina por las reivindicaciones, que pueden ser interpretadas con auxi-lio de la descripcin y de los dibujos.

Para determinar si aconteci una infraccin de derecho de paten-te es necesario determinar cul es el alcance de los derechos confe-ridos a su titular y para ello es ne-cesario efectuar la interpretacin de las reivindicaciones. La inter-pretacin de las reivindicaciones conduce a comprender adecuada-mente estas y consecuentemen-te permite la apreciacin de los elementos constitutivos esenciales de la invencin definida en ella.

2.2 Interpretacin de las reivindicacio-nes.

Existen dos doctrinas principa-les para la interpretacin de las reivindicaciones: interpretacin literal6, o por identidad, y la in-terpretacin por equivalencia.7

en las reivindicaciones. Pgina 37. Disponible: http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s4918s/s4918s.pdf

6 En esta la interpretacin de las reivindicaciones se circunscribe estrictamente la proteccin del titular al lenguaje concreto de lo expresado en la reivindica-cin de la patente. En tal sentido existe un elemento idntico cuando el elemento tcnico empleado por el infractor se sustituye en el contexto de lo reivindica-do y se aprecia una total identidad entre los elemen-tos tcnicos, no existiendo diferencias sustanciales.

7 Esta doctrina tiene sus orgenes en los Estados Unidos en el ao 1853, en la decisin de la Suprema Corte de este pas, en el caso Winans & Denmead. Se entiende que hay elementos equivalentes cuando se sustituye en el contexto de la reivindicacin y se realiza sustancialmen-te la misma funcin para producir el mismo resultado que el elemento reivindicado o cuando la diferencia en-tre el elemento reivindicado y el elemento considerado

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Como seala el profesor Dr. Alex van Weezel una interpreta-cin literalista de las reivindicacio-nes debilitara sustancialmente la proteccin e incentivos asociados a la patente, pues para burlar esa proteccin y con el fin de apro-vecharse ilegtimamente de una invencin ajena, bastara con in-troducir en un invento modifica-ciones insustanciales e irrelevantes8.

Criterio seguido tambin por el profesor Horacio Rangel Ortiz, quien entiende que la evolucin de la doctrina de equivalencia se debe, a que en la prctica los tribu-nales se han rehusado a limitar la in-vestigacin sobre infraccin estric-tamente a las palabras utilizadas en la reivindicacin. La doctrina de los equivalentes surgi para detener a los competidores que habran intro-ducido, de no ser as, modificacio-nes no significativas en la invencin reivindicada para evitar una infrac-cin de tipo literal. sta no se aplica a la invencin en su conjunto, sino a cada uno de los elementos des-critos en las reivindicaciones, para determinar si entre la invencin reivindicada y la tecnologa acusa-da de infraccin existen diferencias que no son significativas9. En tal sentido es importante precisar que para la doctrina de los equivalentes existe equivalencia de los elemen-tos reivindicados y no equivalen-cia de la invencin reivindicada.

La doctrina de los equivalentes con sus diversos matices y perspecti-vas se ha desarrollado especialmen-te en los Estados Unidos, Japn, Alemania y Gran Bretaa. No obs-tante, pese a las diferentes opinio-

no es sustancial, tal como entiende dicha reivindicacin un experto en la materia en el momento de la infraccin.

8 van Weezel Alex, El delito de infraccin de una pa-tente por equivalencia o por imitacin, Pontificia Uni-versidad Catlica de Chile. Polt. Crim. Vol. 8, No. 15 (Julio 2013), art. 5, pp 170-209. Pgina 176. Disponible: www.politicacriminal.cl/Vol_08/n_15/Vol8N15A5.pdf

9 Rangel Ortiz, Horacio, La observancia de los derechos de propiedad industrial. Jurisprudencia, Organizacin Mundial de la Propiedad Industrial, Publicacin de la OMPI No. 6275, pgina 211. Disponible: www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/627/wipo_pub_627.pdf

nes que tienen la jurisprudencia de los distintos pases sobre la misma, considera el profesor Dr. Alex van Weezel que todas tienen en comn que la misma implica afirmar que existe una identidad entre el inven-to patentado y su equivalente, por lo que no hay base jurdica para tra-tar al equivalente como si no fue-ra idntico al invento patentado10.

A pesar de que es en Estados

Unidos donde la doctrina de los equivalentes ha experimentado un mayor desarrollo, ella no ha teni-do un reconocimiento legislativo o estatutario determinante. Ntese que debido a las propias caracters-ticas de su sistema jurdico han sido los fallos de la Corte Suprema, los que han establecido los fundamen-tos del desarrollo de esta doctrina.

En tal sentido existen cinco reglas desarrolladas, para la verificacin de la existencia de una infraccin de patente, aplicando la doctrina de los equivalentes. Las mismas son: la regla del anlisis sobre la totali-dad de los elementos (all-elements rule), regla de anlisis de la trami-tacin del expediente (prosecution history Estoppel), la regla de permi-sibilidad previa (prior allowability rule), la regla de dedicacin al p-blico (dedication rule) y la regla de previsibilidad (foresse ability rule).

En el caso de nuestra legislacin no se establece expresamente el mtodo para interpretar las reivin-dicaciones. No obstante ello, consi-deran las actoras que la intencin del legislador es que tanto el juez como los examinadores puedan ha-cer uso de algunas de las reglas de las doctrinas de los equivalentes, aunque no se ha determinado cual aplicar, debido fundamentalmen-te a que no existe prctica en este sentido y a los pocos trmites que se han dirimido en los tribunales por infraccin de derechos de patentes.

10 van Weezel Alex, El delito de infraccin de una patente por equivalencia o por imitacin, Pontificia Universidad Catlica de Chile. Polt. Crim. Vol. 8, No. 15 (Julio 2013), art. 5, pp 170-209. Pgina 181. Disponible: www.politicacriminal.cl/Vol_08/n_15/Vol8N15A5.pdf

2.3 Infraccin de derecho de patente.

La facultad de ius prohibendi que posee el titular est refren-dada en la legislacin, por consi-guiente, cualquier acto contrario a los derechos que ostenta ste de-vendra en una infraccin de dere-chos de patente, siempre que sean realizados sin su consentimiento. Estos son considerados actos ilci-tos que transgreden los derechos exclusivos que le otorga la titula-ridad de la patente de invencin.

El profesor Carlos Correa refiere que la infraccin de derechos de patentes consiste en la fabricacin, uso o venta no autorizados de un producto o procedimiento que uti-liza una invencin protegida me-diante patente. La determinacin de infraccin permite al titular exi-gir reparaciones civiles al infractor. Algunas infracciones constituyen adems delito penal11. En este sen-tido, consideran las autoras que con la ocurrencia de un acto de infraccin se contraviene la exclu-sividad del derecho del titular de la patente, vulnerndose uno o va-rios derechos ostentados por este.

Actualmente es planteado por De Castro, Ignacio y Schallnau, Ju-dith que los litigios relacionados con patentes, a nivel internacional, prcticamente doblan el nmero a los relativos a derechos de autor o conocimientos tcnicos12. En contra-posicin en estudio realizado por Tekeste Biadgleng, Ermias y Muoz Tllez, Viviana para Centro del Sur, plantean que la proble