PROP IND 1S10 - ceddet.org · de la Propiedad Intelectual –IEPI– 4 PANORAMICAS VENEZUELA. Los...

SumarioEDITORIAL 3

ENTREVISTAANDRÉS YCAZA MANTILLA. Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual –IEPI– 4

PANORAMICASVENEZUELA. Los bienes inmateriales 7

ARGENTINA

Análisis de los aspectos económico-jurídicos que def inen al actual sistema de patentes de invención 12

VENEZUELA

Protección Intelectual y Defensa de la Competencia: Puntos Convergentes para la Promoción del Desarrollo 19

ARTÍCULOLUIS ÁNGEL MADRID

Innovacion y propiedad intelectual, distancias y cercanías 23

FIRMAS INVITADASLUIS GUINARD

La aplicación judicial en Panamá del principio del Trato Nacional bajo el Convenio de París 31

NUESTRAS ADMINISTRACIONESGUATEMALA. La propiedad intelectual en el acceso a recursos genéticos en Guatemala 35

NUESTRAS ADMINISTRACIONESARGENTINA. Contratos de Coexistencia de marcas 39

ACTIVIDADES DE LA REI 44

EVENTOS Y CONVOCATORIAS 51

Comité de RedacciónALFREDO CORRAL PONCERedactor Jefe.

ELENA ROJAS ROMEROCoordinadora Temática. España. OEPM.Letrado del Área de Patentes e InformaciónTecnológica.

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑOCoordinador latinoamericano de la REI.Asistente de Juez en el Tribunal RegistralAdministrativo, Costa Rica.

JOSÉ ANTONIO CORRALESCoordinador temático España OEPM. Letradodel área de Coordinación Jurídica y RelacionesInternacionales.

Fundación CEDDETELISA LÓPEZCoordinadora Área en Propiedad Industrial.

MARÍA SANZGerente del Programa Red de Exper tos.

Contactar [email protected]

Acceso a la REI www.ceddet.org

Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad IndustrialNúmero 6. 1er Semestre de 2010

La presente publicación pertenece a la REI en Propiedad Industrial está bajo una licencia Creative CommonsReconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 España. Por ello se permite libremente copiar, distribuiry comunicar públicamente esta revista siempre y cuando se reconozca la autoría y no se use para fines comer-

ciales. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org /licenses/by-nc-nd/3.0/es/. Para cualquier notificación oconsulta escriba a [email protected]: 1989-6646La REI en Propiedad Industrial y las entidades patrocinadoras no se hacen responsables de la opinión vertida por los autores en los distin-tos artículos.

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editorial

No hay duda de que la propiedad intelectual se ha convertido en una de las áreas jurídi-cas más apasionantes y gravitantes en el desarrollo y conformación del mundo actual.Ciertos argumentos en su favor se han convertido, en muchos casos, en dogmasaceptados mundialmente, sin embargo, hoy son cuestionados, en particular en

muchos países en desarrollo y menos adelantados que no han encontrado aún el camino paraaprovecharse de este sistema jurídico de fundamental utilidad para su desarrollo económico,social y cultural.

Por virtud del azar en esta primera Edición del 2010 refrescamos el debate de algunos deesos dogmas, en primer lugar con la entrevista al nuevo Presidente del Instituto Ecuatoriano de laPropiedad Intelectual (IEPI), Ab. Andrés Ycaza, que nos revela las políticas en propiedad intelec-tual que está emprendiendo su administración, haciendo especial referencia al sistema de licen-cias obligatorias y la concesión de una para un medicamento antirretroviral.

En la Sección de “Panorámicas” contamos con tres interesantes aportes. Desde Venezuela,el Profesor Francisco Astudillo Gómez hace un profundo análisis de la naturaleza jurídica de losbienes inmateriales, tanto los protegidos por la propiedad industrial como los tutelados por elderecho de autor. Desde Argentina, el Dr. Claudio Marcelo Albarellos nos recuerda que el siste-ma de patentes sigue siendo debatido y criticado, sin embargo, continúa siendo en la actualidadla mejor herramienta jurídica para incentivar la inversión y la constante innovación. Para cerrar estaSección el Dr. Alí Guédez, también desde Venezuela, nos presenta en forma didáctica un debatemuy actual y complejo: las convergencias o divergencias entre el derecho de la competencia y elderecho de propiedad intelectual.

Como el “Artículo” de esta Edición, tenemos un aporte de alto contenido investigativo pre-sentado por el Profesor Luis Ángel Madrid de Colombia. El tema en cuestión es si la propiedadintelectual es condición necesaria para la innovación o no lo es, precisamente seguimos discutien-do sobre uno de esos dogmas aceptados a nivel mundial y que hemos mencionado anteriormen-te.

Para la Sección “Firmas Invitadas” hemos recibido desde Panamá un excelente y útil aportedel Dr. Luis Guinard, Socio de la Firma Vallarino Vallarino & García Maritano Abogados, sobre laaplicación judicial del principio del trato nacional bajo el Convenio de París en este país.

En la Sección “Nuestras Oficinas” tenemos dos magníficas contribuciones, una desde Guate-mala, de la Dra. Margarita Alonzo, quien nos comenta sobre la propiedad intelectual y el accesoa los recursos genéticos en este país, se evalúa la importancia que Guatemala, como país mega-diverso, confiere a este tema. Y desde Argentina, la Dra. Patricia A. Larrainzar Perez, ofrece cla-ridad para un tema de por sí complejo y obscuro: los contratos de coexistencia de marcas.

Por último, les presentamos las “Actividades de la REI”, el resumen de foros que se han efec-tuado y se informa el calendario de eventos que podrían ser de interés para los miembros de estaRed.

Esta Edición ha contado con el aporte profesional de muchos miembros de la REI de Propie-dad Industrial a quienes agradecemos su desinteresado trabajo, de igual manera agradecemos alEquipo Coordinador que ha empeñado esfuerzos por presentar esta nueva Edición y damos par-ticularmente gracias a los autores de los artículos que han hecho posible continuar con esta ini-ciativa en favor de la propiedad industrial de Iberoamérica.

Hasta la próxima Edición!

ALFREDO CORRAL PONCERedactor Jefe

REI en Prop iedad Indust r ia l4

Abogado, Especialista en Negociaciones Comercia-les Internacionales, por la Universidad Católica deSantiago de Guayaquil. Graduado del Programa deGobernabilidad y Gerencia Política de la Universi-dad Católica de Santiago de Guayaquil & GeorgeWashington University. Ex Subsecretario de laPequeña Industria, Ex Director de la Cámara de laPequeña Industria de Guayas y Ex Director de laAsociación de la Laboratorios Farmacéuticos Ecua-torianos ALFE.

1. ¿Cual es hoy el papel de la propiedad intelectual en los paí-ses en desarrollo?

En octubre de 2004, un grupo de países en desarrollo planteóenérgicamente su propuesta. En una reunión especial de tres díassobre una Agenda de Desarrollo para la Organización Mundial dela Propiedad Intelectual (OMPI), 14 países que se denominan"Grupo de Amigos del Desarrollo" (GAD) presentaron un ampliodocumento en el que exhortan a reformular los derechos de pro-piedad intelectual (como las patentes y los derechos de autor) yla forma de funcionamiento de los organismos internacionales

Andrés YcazaMantillaPresidente del Instituto Ecuatoriano de laPropiedad Intelectual –IEPI–

E N T R E V I S T A

encargados de la Propiedad Intelectual; estos paísesalegaban que muchos tratados internacionales admi-nistrados por estos organismos obligaban a los paísesen desarrollo a adoptar criterios muy estrictos en pro-piedad intelectual, con efectos tanto económicos comosociales adversos; y proponían que las futuras normasy tratados fueran encaminados para el desarrollo.

Utilizar Políticas Públicas de Propiedad Intelectualcomo mecanismo para el Desarrollo es bastante posibley real. El sistema de Patentes, modelos de utilidad, Indi-caciones Geográficas y demás modalidades de protec-ción de la Propiedad Intelectual, dependiendo de la Polí-tica Pública que se utilice, puede ser utilizado en benefi-cio de los países, es sólo tener muy claro el sistema,conocer muy bien los compromisos adquiridos a travésde los acuerdos internacionales, y tener la libertad deutilizar las flexibilidades que estos acuerdos tienen. Lospaíses desarrollados han sido a lo largo de la historia losque mejor han sabido utilizar el sistema en su beneficio,es una buena hora de aprender esto de ellos.

Centrándonos en el aspecto de Patentes, existe unocéano de información y tecnología que no llega anuestros países (no existen registros de patentes loca-les), tecnología que es de libre uso en su totalidad,tecnología que puede servir tanto para ser utilizadadirectamente, o mejorada a través de desarrollosnacionales, lo cual despierta el espiral tecnológico;esta tecnología se encuentra reposando hasta ser des-cubierta por alguien. En nuestros países, estos temasson un tabú por no conocer enteramente cuales sonlos alcances y cómo funciona el sistema de propiedadintelectual; lo cual siempre ha sido un tema alejado delos ciudadanos comunes.

El Ecuador, ha adoptado la visión de que la Pro-piedad Intelectual es un mecanismo para el desarro-llo; y para esto hemos encaminado planes, progra-mas y proyectos, que nos permitan utilizar el siste-ma de forma inteligente para que sea un instrumentopara el desarrollo y lograr el acceso al bien social delconocimiento.

El mundo está cambiando rápidamente, es necesa-rio que ese cambio resulte en un balance positivo parapaíses como el Ecuador, la aplicación de tecnologíadisponible, de conocimiento libre y todas las flexibilida-des que ofrecen los compromisos asumidos, nos per-miten hacerlo, si tomamos actitudes decididas a rom-per los paradigmas; es necesario actuar firmementeen Desarrollar a la Propiedad Intelectual como una polí-tica de Estado la cual vaya encaminada a generar pro-greso.

2. ¿Cómo hacer que sus beneficios sean evidentespara quienes están encargados de tomar decisio-nes?

La Propiedad Intelectual es un elemento transversalen el desarrollo de todos los países, es en ese aspec-to que es necesario que los hacedores de políticaspúblicas tengan en consideración, un Plan de Desarro-llo en el cual se contemple el aspecto de PropiedadIntelectual en todas las esferas del sistema nacional.

Es en este sentido que la PI es el mejor mecanis-mo de incentivos para la producción tanto artísticacomo tecnológica y cultural. Los encargados de políti-cas Públicas verán los beneficios del sistema cuandolo conozcan enteramente y comprendan todas las ven-tajas que se pueden conceder a través de él, es poresto que es necesario que a Propiedad Intelectual seaconsiderada como una Política Pública.

3. ¿Que políticas en materia de propiedad intelectualusted considera más importantes en favor de los paí-ses en desarrollo?

Existen muchas, las cuales van a depender de laspotencialidades de cada país, en el Ecuador podemosmencionar entre otras, el fomento al uso del sistemade Propiedad Intelectual por las Micro, pequeñas ymedianas empresas y artesanías, a través de generarincentivos económicos y costos diferenciados para laaplicación del sistema; Fomentar la asociatividad deMipymes a través del uso de las marcas colectivas;generar desarrollo local, zonal y regional a través de laimplementación de Indicaciones Geográficas, impulsarel acceso a medicamentos a través de la competenciade medicamentos genéricos en enfermedades priorita-rias para la salud pública a través del mecanismo deLicencias Obligatorias; combatir la piratería con meca-nismos creativos como campañas de fomento al res-peto de los derechos de Autor y brindar alternativasde acceso que no violen derechos de Propiedad Inte-lectual como el uso de Software Libre; desarrollar elespiral tecnológico a través de difusión del Estado dela técnica; entre otros mecanismos que brinda la Pro-piedad Intelectual que generan desarrollo en un ámbitotransversal.

4. Al referirse usted al tema de salud pública y acce-so a medicamentos, preguntamos necesariamentesobre la concesión que ha hecho el IEPI de una licen-cia obligatoria para un antirretroviral, la segunda con-cedida en América Latina. Las circunstancias de la

REI en Prop iedad Indust r ia l 5

ANDRÉS YCAZA MANTILLA

Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual –IEPI–

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salud pública en el Ecuador justificaban dicho otor-gamiento?

Han transcurrido 25 años de epidemia de VIH/SIDAy aún los esfuerzos que hacen los organismos de saludson insuficientes para poderla controlar, continúan exis-tiendo casos de VIH en la población económicamenteactiva, lo cual genera repercusiones en el ámbito fami-liar, social y económicos así como el desarrollo del país.

Ecuador presenta una epidemia que está en creci-miento de tipo concentrada con una prevalencia mayoral 5% en la población HSH y los programas de preven-ción están dirigidos a la población en general dejandodes atendidas a las poblaciones vulnerables quienestienen una cobertura de salud inferior al 5%.

En el año 2005se encontraban recibiendo tratamien-to antirretroviral unas 1000 personas con VIH para elaño 2006 se garantizo tratamiento para 1650 personas,los datos previos reflejan solo un escaso 14 % de larealidad porque existe según el programa nacional deITS/VIH/SIDA un subregistro del 86%. Creo que condatos de este tipo, es mas que justificado que todas lasentidades del estado deben hacer todo lo que está a sualcance para poder combatir a esta pandemia que nosolo afecta el Ecuador si no a todo el Mundo.

5. Qué incidencia tienen las patentes en el mercadoecuatoriano de fármacos?

Las patentes de fármacos no inciden directamenteen el mercado, sino, en el acceso de la población, porel hecho de que en muchos casos por el hecho de serexclusivos en el mercado fijan precios inaccesiblespara una población cuyo salario básico es deUSD$240,00. Lastimosamente esta incidencia es anivel mundial "el aumento del gasto farmacéutico delos países es muy superior al crecimiento económico".Sólo en Estados Unidos, en una década el gasto enmedicamentos se triplicará, alcanzando los 414.000millones de dólares en 2011.

El profesor de Economía de la Salud de la universi-dad norteamericana de Berkeley Richard Scheffler,recordó que, en 2002, el gasto farmacéutico mundialsumó 406.000 millones de dólares, la mayoría concen-trados en EE.UU., Europa y Japón. "Africa sólo mere-ció el uno por ciento del gasto mundial, cuando es elcontinente que concentra la mayoría de patologías".

En el Ecuador se presentan aproximadamente 700solicitudes de patentes por año, de las cuales el 95%son en el ámbito farmacéutico, teniendo en el Ecuadorlos principales productos farmacéuticos para tratamientode enfermedades catastróficas protección de patentes.

6. Cuales pueden ser las consecuencias positivas y nega-tivas de una decisión como la que el IEPI a tomado?

El IEPI no es quien ha tomado la decisión de aplicarel sistema de Licencias Obligatorias, este sistema seencuentra vigente en el Ecuador desde su promulga-ción de la Ley de Propiedad Intelectual y reformadopor la Decisión 486 de la Comunidad Andina del año2000, sin mencionar el Acuerdo de los ADPICS; ladecisión de aplicarlo fue dictada a través del DecretoEjecutivo No. 118, mediante el cual se declara de inte-rés público el acceso a medicamentos que sean consi-derados prioritarios para la salud pública y que sirvanpara el tratamiento de enfermedades que afecten a laSalud ecuatoriana, el IEPI es la institución encargadade ejecutar una Decisión de Estado.

Las consecuencias son positivas, ya que el Estadose verá beneficiado con mayor cantidad de competido-res en sus procesos de subastas inversas de medica-mentos, logrando así una reducción del precio delmedicamento y ampliando la cobertura del Estado enla provisión de medicamentos. No creo que existanconsecuencias negativas en la aplicación de las nor-mas nacionales y tratados internacionales que contem-plan la materia. El mecanismo de Licencias Obligato-rias es un mecanismo inherente al de patentes, coexis-ten el uno con el otro.

7. Otro tema -que también tiene que ver con políti-cas de PI- . Ecuador es uno de los pocos países deAmérica Latina que no ha suscrito acuerdos comer-ciales con la Unión Europea, cómo percibe usted, entérminos generales, los compromisos en mateira depropiedad intelectual que han sido asumidos por lospaíses que ya suscribieron -hace pocos días- talAcuerdo? (vgr Centro América, Colombia, Perú)

Cada país es libre para celebrar los acuerdos queconsidere que le sean convenientes a sus intereses,no porque unos están firmando un acuerdo signifiqueque sea bueno para todos, las condiciones y realida-des de cada país son diferentes; algunos compromi-sos en Propiedad Intelectual, que han sido asumidospor tratados bilaterales en muchos aspectos para elEcuador son difíciles de poder ser asumidos en losmismos términos y condiciones pactados por otrospaíses; es por esto que considero que los acuerdosrealizados en serie para la simple adhesión no son losconvenientes para los países como el Ecuador; esnecesario pactar las condiciones especificas que cadapaís necesita para que el acuerdo sirva como un meca-nismo complementario para el desarrollo.


ANDRÉS YCAZA MANTILLA

Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual –IEPI–

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PanorámicasVenezuela

Los bienesinmateriales

FRANCISCOASTUDILLO GÓMEZ

Director Fundador delServicio Autónomo de la

Propiedad Intelectual (SAPI),Venezuela.


RESUMEN ANALÍTICOEl presente artículo tiene por objeto conocer como los productos delesfuerzo intelectual constituyen por virtud del derecho “bienes inma-teriales”, susceptibles de tutela por vía de la propiedad intelectual.Para ello, se analizará en que consiste la inmaterialidad o intangibil-idad de estos bienes y la necesidad de soportes materiales que losexpresen, así como las condiciones que deben reunir las diferentescategorías de los mismos para su protección legal.

PALABRAS CLAVEBienes inmateriales, intangibles, propiedad intelectual.

INTRODUCCIÓNEn Roma, Gallo clasificó las “cosas” (res) en corporales, las que podían ser

percibidas por el sentido del tacto (sunt quae tangit possunt) como un fundo, unesclavo, un vestido y las incorporales, que no podían serlo (sunt quae tangitnon possunt) y que existían por virtud del derecho (fictio iuris), como una heren-cia, el usufructo, las obligaciones y las servidumbres rústicas y urbanas. Peropara los romanos, las “cosas” eran unidades vinculadas o no a personas y nopercibieron a la producción intelectual como un bien separado y mucho menosincorporado o soportado por una cosa o bien material.

¿Pero constituyen realmente las creaciones intelectuales bienes desde elpunto de vista del Derecho moderno?.

¿Tienen esos bienes invisibles eintangibles producto del intelecto laposibilidad de ser percibidos dealguna forma por los seres huma-nos?.

Si todo ello es posible. ¿Puedeuna percepción extrasensorial per-mitir que sobre dichos bienes recai-gan derechos cuyos sujetos seanlos creadores?.

El primer autor que calificó a lascreaciones como bienes “inmate-riales” (immaterialgütter) fue el pro-fesor alemán Josef Kohler (1849-1919) en 1875, para contraponer-los a los bienes materiales, tangi-bles o corporales, lo cual ha tenidouna aceptación casi unánime hastael presente por la doctrina de losderechos reales en general e inte-lectuales en particular.

Los autores franceses Ambroi-se Colin y Henry Capitant acomienzos del siglo XX, siguiendoa Gallo, dividieron a los bienes encorporales e incorporales. “Los pri-meros tienen una existencia mate-rial, visible, percibidos por los senti-dos “que tangi possunt”. Mientrasque los incorporales poseen unaexistencia abstracta creada por elhombre y que representan por leyun valor apreciable en dinero: comopor ejemplo, las obras de los poe-tas y artistas, los descubrimientoshallados por los sabios, el nombrecomercial, la marca de fábrica, elcompromiso de pagar una deuda1”.

Por contraposición a los bienesmateriales, los inmateriales son bie-nes no perceptibles en si mismos,sino a través de su materialización.Como dice el Profesor español

Gómez Segade “son creacionesde la mente humana que, mediantelos medios adecuados, se hacen

perceptibles y utilizables en las rela-ciones sociales y por su especialimportancia económica son objetode una tutela jurídica especial2”.

Esta inmaterialidad, denominada“corpus misticum”, es una ficcióndel derecho que está representadao expresada en bienes materiales“corpus mechanicum”, que permi-te a sus poseedores conocerla,visualizarla, adquirirla, utilizarla eincluso venderla. No obstante, lacreación trasciende al bien materialque la soporta, por cuanto es sus-ceptible de repetirse y tener múlti-ples exteriorizaciones.

El adquirir un nuevo tipo de telé-fono, no permite apropiación de lacreación sino del bien materialsoporte de la misma. El adquirentepuede utilizar todas las ventajas dela creación por cuanto para ellopagó un precio, que como contra-partida “agotó” sobre el mismo,como unidad, el derecho especialde exclusiva del titular para la pro-ducción y comercialización de lamisma, por lo que podrá entoncesdisponer de el sin limitaciones,pudiendo revenderlo, regalarlo eincluso destruirlo sin que el titulardel derecho intelectual pueda evi-tarlo3.

Una aproximación conceptual alo que son los bienes inmaterialespodría ser la siguiente: “Constitu-yen prestaciones inaprensiblessensorialmente (corpus misticum)producto de la creación o el esfuer-zo intelectual, expresados o sopor-tados en determinados bienesmateriales (corpus mechanicum)sobre los que el derecho permite


VenezuelaLos bienes inmateriales

Los bienesincorporalesposeen unaexistenciaabstracta creadapor el hombre yque representanpor ley un valorapreciable endinero: como porejemplo, las obrasde los poetas yartistas, losdescubrimientoshallados por lossabios, el nombrecomercial, lamarca de fábrica,el compromiso depagar una deuda

1 Colin, Ambroise et Capitant, Henry. “Cours Élémentaire de Droit Civil Français”. Libraire Dalloz, Paris, 1934, p. 691.2 Llobregat Hurtado, María Luisa. “Temas de Propiedad Industrial”. Segunda Edición. Ediciones La Ley, España, 2007, p. 38.3 Astudillo Gómez, Francisco. “Agotamiento del derecho exclusivo de comercialización sobre bienes protegidos por las dife-rentes categorías de propiedad intelectual”. DeCita, 10. 2009, Asunción, Paraguay, p. 129.

obtener facultades especiales(derechos intelectuales o de pro-piedad intelectual) para excluir aotras personas del uso y la explo-tación de los mismos, generandopara los creadores reconocimientopersonal y para los titulares expec-tativas de lucro”.

Estos bienes son entonces“creaciones intelectuales” produc-to del conocimiento científico ycotidiano de personas, expresadaso exteriorizadas (soportadas mate-rialmente) y que pueden ser objetode derechos intelectuales si cum-plen con condiciones previstaspara ello en las leyes sobre la mate-ria. Por ejemplo, un investigadorpuede tener conocimientos paratransferir genes de una variedad oespecie a otra, pero debe "materia-lizar" un organismo transgénicopara poder solicitar una patente deinvención o un derecho de propie-

dad intelectual equivalente. Por suparte, el artista debe plasmar susideas en un lienzo o una esculturapara obtener la protección directavía derecho de autor4.

El vínculo existente entre la cre-ación intelectual y su creador, es laesencia de un bien inmaterial, seña-la el profesor venezolano MiguelArteaga5. Ese vínculo sólo puededarse entre creación y creador. Eseste último quien aplicando susconocimientos obtiene un resulta-do intangible, pero susceptible deexpresarse en un bien materialpara, por efecto de la ley, poderobtener derechos exclusivos sobreel bien inmaterial. Mientras la crea-ción esté en la mente de la perso-na sin soportarse en un bien mate-rial, serán sólo ideas.

La adquisición de un bien mate-rial que soporte creaciones protegi-das por derechos de propiedad

intelectual (derechos de autor,patentes, marcas, etc.) confiere lapropiedad del mismo a su posee-dor (la posesión vale título), perono sobre las creaciones presentesen el bien como vimos anteriormen-te, las cuales aunque integran untodo, son independientes de esteúltimo.

CONDICIONES QUE DEBENCUMPLIR LOS BIENESINMATERIALES PARA SEROBJETO DE DERECHOSINTELECTUALES

Las “creaciones” para ser con-sideradas como tales deben estarincorporadas a bienes materiales.Deben estar representadas oexpresadas, al menos en teoría, enun soporte material para lograr elderecho correspondiente a la natu-raleza de la creación. Este soportees la concreción de la creación.



BIENES INMATERIALES Y CATEGORÍA DE DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE

Bien inmaterial Derecho

Obra literária, artística o científica Derecho de Autor

Invención Patente

Modelo de Utilidad Patente

Modelo y Dibujo Industrial Patente o Certificado de Registro

Marca Comercial Certificado de Registro

Variedad Vegetal Certificado de Obtentor

Secreto Empresarial (Información no divulgada) Protección legal contra divulgación sin consentimiento de su poseedor.

4 Astudillo Gómez, Francisco. “Derechos Intelectuales de Profesores e Investigadores Universitarios”. Revista Espacios,volumen 16 (3), Caracas 1995, p. s/n.5 Astudillo Gómez, Francisco. “Derechos Intelectuales de Profesores e Investigadores Universitarios”. Revista Espacios,volumen 16 (3), Caracas 1995, p. s/n.6 Gómez, Francisco. “La Protección Legal de las Invenciones. Especial referencia a la Biotecnología”. ULA-UGMA, Mérida,Barcelona, Venezuela, 2004, p. 52.

Señala Tulio Ascarelli que toda cre-ación intelectual debe ser exteriori-zada en cosas o energías6. Mien-tras las futuras creaciones estén enla mente de las personas, seránsólo ideas.

El cumplimiento de las condicio-nes previstas en las leyes, le per-mite a los creadores y causaha-bientes acceder a derechos deexclusiva. Si las leyes no lo prohí-ben y el interesado cumple las con-diciones, no puede un Estadonegarse a reconocer u otorgar elderecho.

En el caso de las obras literariasy artísticas, no importa su forma deexpresión. Por ejemplo una novelapuede estar soportada bien enpapel o en medio digital, pero entodo caso si es original estará pro-tegida, generalmente sin cumplirformalidad alguna, por el derechode autor.

Pero con relación a las invencio-nes, por razones prácticas y porcuanto el derecho de patente sedebe invocar ante el Estado, seacepta por las leyes que las mis-mas “puedan ser materializadas”,a partir de la información que sumi-nistra el solicitante, lo cual será juz-gado por especialistas (examinado-res) en el área técnica correspon-diente, que laboran en las oficinasde patentes.

Pero adicionalmente, las crea-ciones deben cumplir con condicio-nes previstas en las leyes para serobjeto de derechos intelectuales.

En este sentido, las obras litera-rias y artísticas deben estar sopor-tadas materialmente y ser origina-les (contar con individualidad sufi-ciente), para ser objeto del Dere-cho de Autor.

Por su parte, las invencionesbien sean productos o procedi-mientos, que permitan solucionar osatisfacer problemas o necesida-

des técnicas, deben ser novedosasa escala mundial, presentar altura,paso o nivel inventivo en el sentidode no ser obvias para personas conconocimientos de la técnica corres-pondiente; y ser aplicables en cual-quier clase de industria, para obte-ner patentes.

En el caso de los modelos deutilidad, que constituyen invencio-nes menores donde la forma de losobjetos creados son responsablesdirectas de las funciones que cum-plen, generalmente las leyes exigenlas mismas condiciones que paralas invenciones patentables, perose aplican con menos rigurosidad,por ejemplo, la novedad y la alturainventiva no se examinan antes delregistro.

Las condiciones para el registrode diseños industriales (dibujos ymodelos), donde las creacionesson las propiedades externas delos productos industriales con elobjeto de hacerlos atractivos, songeneralmente la novedad, en elsentido de no haber sido hecho

público o comercializado con ante-rioridad y la originalidad o caráctersingular, que consiste en presentaruna impresión general diferente acualquier otro diseño conocido.

En cuanto a las marcas comer-ciales, como signos distintivos quepermiten la individualización de pro-ductos y servicios en el comercio,estas deben tener capacidad dedistinguirlos (distinguibilidad) y noestar registradas o solicitadas pre-viamente.

Las variedades vegetales crea-das mediante aplicación de técni-cas tradicionales de fitomejora-miento o por medio de ingenieríagenética (transgenización), debenser homogéneas en cuanto a suscaracterísticas, que le permitandiferenciarse de las otras varieda-des de su especie y poder transmi-tirlas a su descendencia. Además,deben poder distinguirse de lasvariedades notoriamente conocidasy contar con una denominacióngenérica para poder ser objeto delos derechos de exclusiva a través


VenezuelaLos bienes inmateriales

de los denominados certificados deobtentores de variedades vegeta-les.

En el caso de los bienes inma-teriales que pueden ser objeto dederechos de propiedad industrial,generalmente el Estado confiere elderecho a través de un acto admi-nistrativo constitutivo del derechoinvocado, reflejado en una patenteo un certificado. No así en cuantoa las obras protegidas por el dere-cho de autor, donde por lo generallas leyes no contemplan formalida-des para el acceso al derecho; pre-viéndose en algunas la inscripciónen un registro llevado a los efec-tos, pero sólo a los fines de consti-tuir una presunción de autoría.

La información no divulgada convalor competitivo no amparada porderechos de propiedad intelectual,conocida igualmente como “secre-to empresarial”, “know how” o“trade secret” puede estar protegi-da por leyes contra su divulgaciónsin consentimiento de su poseedorde manera contraria a los usos

comerciales honestos (incumpli-miento de contratos, el abuso deconfianza, la instigación a la infrac-ción, e incluye la adquisición deinformación no divulgada por terce-ros que supieran, o que no supieranpor negligencia grave, que la adqui-sición implicaba tales prácticas).Para ello deben cumplirse condicio-nes igualmente previstas en lasleyes, como que sea secreta en elsentido de que no sea, como cuer-po o en la configuración y reuniónprecisas de sus componentes,generalmente conocida ni fácilmen-te accesible para personas introdu-cidas en los círculos en que normal-mente se utiliza el tipo de informa-ción en cuestión; tenga un valorcomercial por ser secreta; y hayasido objeto de medidas razonables,en las circunstancias, para mante-nerla secreta, tomadas por la perso-na que legítimamente la controla.

CONCLUSIONES• Los bienes intangibles, inma-

teriales, intelectuales o incorpora-les son una ficción creada por elderecho para oponerlos a los bie-nes tangibles, materiales o corpo-rales percibidos por los sentidos.

• Los bienes inmateriales cons-tituyen prestaciones inaprensiblessensorialmente (corpus misticum)producto de la creación o el esfuer-zo intelectual, expresados o sopor-tados en determinados bienesmateriales (corpus mechanicum)sobre los que pueden obtenersederechos especiales (derechosintelectuales o de propiedad inte-lectual), que permiten excluir aotras personas del uso y la explo-tación de los mismos, generandopara los creadores reconocimientopersonal y para los titulares expec-tativas de lucro.

• Los adquirentes de soporteso bienes materiales no tienen por

este sólo hecho, derecho algunode propiedad intelectual. Por suparte los titulares de estos últimosno tienen derecho alguno de dispo-sición del soporte por cuanto suderecho se agotó al ponerlos en elmercado.

• Las diferentes categorías debienes inmateriales necesitancumplir con condiciones específi-cas de acuerdo con la naturalezade los mismos, para ser objeto dederechos de propiedad intelec-tual.

• El cumplimiento de las condi-ciones de ley obliga a los Estadosa otorgar el derecho de propiedadintelectual correspondiente.

BIBLIOGRAFÍA— ASCARELLI, TULLIO. “Teo-

ría de la concurrencia y de los bie-nes inmateriales”, traducción de E. Verdera y L. Suárez-Llanos, Bar-celona, Bosch, 1970.

— ASTUDILLO GÓMEZ, FRAN-CISCO. “Agotamiento del derechoexclusivo de comercialización sobrebienes protegidos por las diferentescategorías de propiedad intelectual”.DeCita, 10. 2009, Asunción, Para-guay.

— ASTUDILLO GÓMEZ, FRAN-CISCO. Derechos Intelectuales deProfesores e Investigadores Univer-sitarios. Revista Espacios, volumen16 (3), Caracas 1995.

— ASTUDILLO GÓMEZ, FRAN-CISCO. “La Protección Legal de lasInvenciones. Especial referencia a laBiotecnología”. ULA-UGMA, Méri-da, Barcelona, Venezuela, 2004.

— COLIN, AMBROISE ETCAPITANT, HENRY. “Cours Élé-mentaire de Droit Civil Français”.Libraire Dalloz, Paris, 1934.

— LLOBREGAT HURTADO,MARÍA LUISA. “Temas de Propie-dad Industrial”. Segunda Edición.Ediciones La Ley, España, 2007.



Panorámicas

Análisis de los aspectoseconómico-jurídicos quedefinen al actual sistemade patentes de invención

ArgentinaREI en Prop iedad Indust r ia l12

DR. CLAUDIO MARCELOALBARELLOS

RESUMEN ANALÍTICOEl presente trabajo tiene por objeto exponer los diferentes aspectosque hacen al fundamento y justificación del actual sistema depatentes de invención para posteriormente reflexionar sobre la lógi-ca económico-jurídica que define la apropiabilidad de una invenciónpor aquél sistema, analizando además otros mecanismos alterna-tivos o complementarios que se han adoptado para la protección delas innovaciones según los diferentes sectores tecnológicos.

PALABRAS CLAVEPatentes, invención, innovación.

INTRODUCCIÓNLa patente es un documento expedido por el Poder Administrador en base

a una solicitud efectuada por una persona con el objeto de proteger una inven-ción descripta en la misma; creándose a través de ella una situación legal quetiene por finalidad asegurar al propietario de la patente un cierto control sobresu invento impidiendo a los demás el uso del mismo, excepto con su consenti-miento y bajo sus propios términos. A cambio de ese derecho que tiene lacaracterística de su limitación temporal, la sociedad se beneficia cuando dicha

invención ingresa al dominio públi-co, obteniéndose así un progresotecnológico.

Por lo tanto, la patente implicauna suerte de relación contractualdonde intervienen el Estado por unlado y el titular de la invención porel otro, el Estado concede al titularde la invención un monopolio tem-poral en el mercado, de maneraque el inventor puede obtener unarenta monopólica por su aporteinnovativo a la sociedad y, a cam-bio de ello, el titular de la invenciónse compromete a describir el inven-to de manera suficientemente deta-llada como para que un técnicomedio en la materia pueda repro-ducirla. A su vez, el Estado puedeobligar al titular de la patente aexplotarla por sí mismo o por untercero autorizado por él, asegurán-dose así que la tecnología patenta-da sea utilizada realmente.

El sistema de patentes tiene susprimeros antecedentes en Europa,comienza en el siglo XV con elotorgamiento de privilegios mono-pólicos a los inventores. Al princi-pio estos privilegios se otorgabanen forma selectiva para impulsar eldesarrollo de productos o proce-sos que eran considerados deimportancia económica para elEstado pero con posterioridadcomenzó a abusarse de los mis-mos, ya que en realidad los motiva-ba el deseo de beneficiar a losfavoritos de la corte y alcanzarobjetivos políticos.

Es recién en el año 1623 cuan-do surge el otorgamiento de paten-tes como sistema regulado enInglaterra con el Estatuto de Mono-

polios, que puede considerarsecomo la primera ley sobre patentesde invención de un estado moder-no que establecía el principio deque sólo al "verdadero y primer"inventor de una nueva manufacturadebía concedérsele una patente. ElEstatuto de Monopolios es la basede la actual ley de patentes británi-ca y el antecedente directo de lade Estados Unidos y sus principiosfueron copiados en Francia en elaño 1971.

Según Edith Penrose1: "laslegislaciones de los distintos paí-ses han sido reformadas con fre-cuencia, pero los principios básicospermanecen tal como surgieron enlos privilegios del siglo XVI, cuandola economía del mundo era primiti-va en comparación con la del sigloXX".

Actualmente los países sonconscientes de que la expansióndel conocimiento y el progreso tec-nológico sólo se pueden llevar acabo dentro de un sistema como elde patentes que garantiza en ciertamedida al inventor, y fundamental-mente a las empresas que realizangrandes inversiones en investiga-ción y desarrollo que su innovaciónno será imitada por los competido-res.

El sistema de patentes es uninstrumento de suma importanciaya que hoy la inversión en investi-gación y desarrollo depende delgrado de protección de la propie-dad intelectual que se dispense encada Estado, hay una fuerte rela-ción entre innovación industrial ycrecimiento económico, por lo queuna adecuada protección de la pro-

piedad intelectual es indispensabletanto para países industrializadoscomo para los países en vías dedesarrollo.

Robert. M. Sherwood2, ha afir-mado: "Aunque básicamente invisi-ble, se puede afirmar que un siste-ma de propiedad intelectual queproteja la innovación y la expresióncreativa es una condición previapara la creación y el empleo de lanueva tecnología, que a su vezempuja el crecimiento económico ypresta ayuda para el desarrollo,desde este punto de vista, un sis-tema de protección de la propiedadintelectual puede ser visto comouna parte valiosa de la infraestruc-tura de un país".

Son varias las argumentacionesque se han intentado para justificaral sistema de patentes, básicamen-te podemos resumirlas en cuatroposiciones:

1) Teoría del derecho natural depropiedad.

Esta teoría considera que uninventor tiene un derecho natural ala propiedad sobre sus ideas y queel resto de la sociedad está moral-mente obligada a reconocer esederecho de propiedad. Es la teoríaadoptada por nuestra ConstituciónNacional en su artículo 17 queestablece que "todo autor o inven-tor es propietario exclusivo de suobra, invento o descubrimiento3,por el término que le acuerda laley".

2) Teoría de la retribución pormonopolio ("Reward by monopoly").

Se trata de una segunda postu-ra que parte de la teoría del dere-cho natural del inventor a la propie-


PanorámicasArgentina

1 Penrose, Edith, La economía del sistema internacional de patentes, Siglo XXI, México, 1974, Pág. 20.2 Sherwood, Robert. M. Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico, Editorial Heliasta SRL, Buenos Aires, 1992. Pág. 18.3 Los descubrimientos están expresamente excluidos del alcance de nuestra ley de patentes.

dad de su invención pero le agregael elemento de que el inventormerece una retribución por los ser-vicios prestados a la sociedad consu aporte inventivo

3) Teoría de la permuta de secre-tos por monopolio (Exchange forsecrets).

Se destaca en esta teoría lanecesidad que tiene la sociedad deconocer el nuevo estado del artegenerado por el invento comomedio para obtener progreso tec-nológico, se hace mención a que elsistema de patentes favorece ladivulgación del secreto de la inven-ción a cambio de garantizarle alinventor una protección contra laimitación de su invento por partede los competidores.

4) Teoría del incentivo de lasganancias monopólicas (Monopoly-profit-incentive).

Se trata del argumento másdifundido, se hace referencia alestímulo a la invención (o mejordicho a la inversión), es sabido quelas empresas no invierten en inno-vación y desarrollo sin el consi-guiente aliciente del derecho exclu-sivo que otorga una patente deinvención.

Todas estas justificaciones alsistema de patentes se han rebati-do en alguna medida, se hanexpuesto entre otras argumentacio-nes:

• Que no se puede considerarun derecho natural inmanente alinventor porque de esta manera laprotección de la patente se exten-dería indefinidamente en el tiempopor la vida del inventor y de susderechohabientes y ello seríaincompatible con la limitación tem-poral que deben tener las patentes.

• Que una vez que las ideasinnovativas son divulgadas y com-partidas, ya no se pueden controlary se vuelven propiedad común

siendo imposible restituirlas al"dueño original".

• Que no siempre el sistema depatentes es lo suficientementeselectivo como para recompensareconómicamente al que más lomerece ya que sólo se premia alque llega primero logrando unainvención en determinado campotecnológico, se ha hecho mencióna lo que se conoce como "redun-dancia del sistema de patentes", enuna sociedad es frecuente queante un mismo problema varias per-sonas estén investigando su posi-ble solución al mismo tiempo, porello es posible que otros tambiénhubiesen llegado a las mismasinvenciones o aún a mejores inno-vaciones respecto de un determi-nado problema.

• Que una patente disminuyedeliberadamente la utilización de uninvento por la sociedad, para crearuna renta económica que permitaal inventor recibir una retribuciónpor su trabajo.

• Que es imposible conservarun secreto por mucho tiempo y quelos inventos importantes son solu-ciones a problemas cuya soluciónes demandada por la sociedad porlo que tarde o temprano prontootros inventores tienen las mismasideas y hacen los mismos inventos.

Las patentes se encuentranreguladas en Argentina por la Leyde Patentes de Invención y Mode-los de Utilidad Nro. 24.481, modifi-cada por la Ley Nro. 24.575 y elDecreto Reglamentario Nro.260/96. El titular de la patente gozade la atribución del derecho exclu-sivo a la explotación del inventopatentado y de obtener un títuloque acredite su autoría sobre elinvento.

PROPUESTAS QUE SE HAN PLANTEADO PARAREEMPLAZAR AL ACTUALSISTEMA DE PATENTES

En muchas oportunidades se hacriticado duramente al sistema depatentes, se ha sostenido porejemplo que el sistema de premiaral "primero", perjudica a aquellosque han logrado conocimientoscientíficos básicos no patentables,pero que luego constituyeron labase para que algún innovadorlograra una solución tecnológica, ypara aquellos que han realizadoactividades de investigación y desa-rrollo con un alto costo y por unperíodo de tiempo prolongado yque por una mínima diferencia detiempo respecto de aquél que llegaprimero a la invención, pierden todaposibilidad no sólo de obteneralgún beneficio sino de recuperar lainversión realizada.

Es necesario visualizar que "aldarle a un innovador un monopoliotemporario de la innovación, seasegura que las innovaciones real-mente se produzcan, pero también


ArgentinaAnálisis de los aspectos económico-jurídicos que definen al actual sistema de patentes de invención

El sistema depatentes tiene susprimerosantecedentes enEuropa, comienzaen el siglo XV conel otorgamiento deprivilegiosmonopólicos a losinventores

se evita que se utilicen óptimamen-te...por lo tanto...el sistema depatente pude incluirse entre aque-llas ` relaciones de producción´ queinmovilizan ` las fuerzas producti-vas´..."4.

Otros autores se refieren a ladenominada "paradoja del sistemade patentes", el objetivo de laspatentes es incentivar el mayor usodel conocimiento posible duranteun largo tiempo, sin embargo,comienza confiriendo al inversor lafacultad de limitar el mismo el usode ese conocimiento. Se ha soste-nido por ejemplo que el sistema esantieconómico, "las patentes se

pueden utilizar para crear monopo-lios poderosos que se autoperpe-túan y, que en algunas circunstan-cias, se pueden explotar de formatal que el costo del monopolio parael resto de la economía excede elbeneficio de tener una tecnologíabasada en patentes"5.

Algunas alternativas al sistemade patentes que se plantearon pro-ponen que el gobierno asuma unpapel más activo en el patrocinio yel subsidio a la innovación en aque-llos sectores en que la iniciativa pri-vada se muestre inadecuada, o ins-tituir un sistema de incentivos eco-nómicos para aquellos individuos o

empresas que logran contribucio-nes inventivas relevantes para lasociedad.

Se ha criticado a este último sis-tema de otorgar incentivos segúnla relevancia que la contribucióninventiva tenga para la sociedadpues se ha sostenido que es demuy difícil puesta en práctica lavaluación de la contribución inventi-va, y que además podrían darseinjusticias en la estimación del valorde la invención efectuada por elorganismo estatal encargado derealizar dicha tarea.

A pesar de estas posiciones yde que no hay evidencia empírica



4 Elster, Jhon, El cambio tecnológico, investigaciones sobre la racionalidad y la transformación social, Ed. Gedisa, Barcelona(España) 1990, pág. 99.5 Taylor, C. T. y Silberston, Z. A. The Economic Impact of the Patent System: A Study of the British Experience CambridgeUniversity Press, Cambridge, 1973, pág. 36.6 Penrose, Edith, La economía del sistema internacional de patentes, Siglo XXI, México, 1974.

que permita comparar al sistemaactual de patentes con otros siste-mas que pudiesen sustituirlo, pode-mos sostener que sin el sistema depatentes muchas empresas tendrí-an pocos incentivos para invertir eninvestigación y desarrollo, puestoque sin la protección que brinda elrégimen de patentes sólo se limita-rían a imitar otros inventos sin asu-mir los crecientes costos de inves-tigación y desarrollo.

Edith Penrose6 señala que: "Silas leyes nacionales de patente noexistieran, sería difícil presentarargumentos concluyentes quehicieran posible implantarlas, peroel hecho de que existan, desplazala responsabilidad de la prueba yes igualmente difícil presentar razo-nes realmente decisivas para abo-lirlas".

OTROS MECANISMOSALTERNATIVOS OCOMPLEMENTARIOS A LAPROTECCIÓN POR EL SISTEMADE PATENTES

Podemos encontrar argumen-tos en favor y en contra del siste-ma de patentes, en general seadmite mayoritariamente la protec-ción monopólica del invento, por-que sin patente el progreso tecno-lógico no sería alcanzado de lamisma manera y además la divulga-ción de las innovaciones con laconsiguiente ampliación del conoci-miento tecnológico se vería perjudi-cada.

Se ha advertido que existe unlapso de tiempo, en el que losempresarios sin la protección quebrinda el régimen legal de patentes,tienen a su favor otros mecanismosque le permiten gozar de condicio-

nes similares a las que otorga unmonopolio de patentes, por ejem-plo siendo el primero en llegar a uninvento en determinado campo tec-nológico ("lead time"), con la intro-ducción anticipada en el mercadode una invención con la protecciónlegal del secreto industrial se puedellegar a obtener cierta ventaja o

liderazgo respecto de la proporcióndel mercado que se gana por sobrelos otros competidores que preten-den imitar la invención. La única difi-cultad es que el empresario, notendría la seguridad, como con lapatente, del tiempo en que podríamantener esta ventaja.

Según Scherer7 "el argumentofundamental para un sistema depatentes es que la protección de lapatente permita al innovador oinventor retrasar la imitación com-petitiva, y por tanto, anticiparseganando beneficios supranormalessi su contribución demuestra éxitotécnico y comercial".

Scherer señala varios aspectosque retrasan la posibilidad de imita-ción de las invenciones, a saber: elretraso natural y los costos de laimitación, el secreto industrial (yaque el conocimiento nunca es totalo perfecto y hace falta la experien-cia para lograr la imitación rápidade un producto o proceso), venta-jas de diferenciación competitivasiendo el primero en el mercado,todos estos son mecanismos quepueden operar como barreras fren-te a las imitaciones.

Schmookler (1966)8 demostróque las grandes empresas de Esta-dos Unidos, contrariamente a lacreencia general, tienen menospropulsión a patentar que laspequeñas, ya que están en mejorposición de explotar comercialmen-te el invento y consideran que laprotección más eficaz es el secre-to industrial.

Hay que señalar en este puntoque los sistemas de patentes y desecreto industrial son complemen-tarios, es posible mantener lainvención en secreto mientras está



7 Scherer, F. M., Los objetivos de la concesión de patentes, Documentos ICE, Madrid, 1981.8 Citado por Esteban Fernández Sánchez en Innovación, Tecnología y Alianzas, Ed. Civitas, España, Pág. 162.

Las patentes sepueden utilizarpara crearmonopoliospoderosos que seautoperpetúan y,que en algunascircunstancias, sepueden explotar deforma tal que elcosto delmonopolio para elresto de laeconomía excede elbeneficio de teneruna tecnologíabasada enpatentes

pendiente la solicitud de patentepara la misma, y luego mantenercomo secreto industrial el "know-how" asociado a una patente queno tiene porque haber sido revela-do en la solicitud de patente y final-mente después de presentada lasolicitud de patente, preservarcomo secreto industrial todas lasmejoras y resultados de innovacióny desarrollo.

BREVE MENCIÓN SOBRE LOSDIFERENTES MECANISMOS DEAPROPIABILIDAD DE LASINNOVACIONESTECNOLÓGICAS SEGÚN LOSDIVERSOS SECTORESINDUSTRIALES

De acuerdo a algunos estudiosempíricos efectuados sobre eltema de las formas de apropiabili-dad del conocimiento tecnológico yla oportunidad en que se efectúa,se han obtenido algunas conclusio-nes que podemos sintetizar de lasiguiente manera:

1) La patente tiene una reputa-ción de eficacia como mecanismode protección utilizado frecuente-mente por las empresas.

2) Otro mecanismo utilizado porla empresa para la protección de laactividad innovativa como alternati-va a la patente está representadopor el secreto industrial.

3) La eficacia de la patentecomo mecanismo de apropiabilidadde la invención varía mucho segúnla dimensión de la empresa, el sec-tor industrial de que se trate y ladiversa naturaleza de la invención.

Uno de los estudios realizadosfue el de Wyatt (1985), quién entre-vistó a 80 empresas multinaciona-les que le indicaron el valor que leatribuían a cada mecanismo deapropiabilidad con un puntaje de 8,como valor máximo y 1 como valormínimo, el resultado fue de 7 pun-

tos para la ventaja de poseer elknow how, 6 puntos para la paten-te, con una importancia media deentre 3 y 4 puntos se ubican alsecreto industrial y a las marcas y,finalmente, como factores demenos importancia se señalan elcosto de la imitación para los even-tuales competidores y la economíade escala.

En otro estudio realizado por laUniversidad de Yale se interrogó a650 responsables de empresas de130 diversos sectores de la activi-dad comercial, se dedujo que lapatente es el instrumento de menoreficacia como ventaja temporalpara la mayor parte de los sectoresde la actividad comercial. En esteestudio se observa además unaclara división entre la apropiaciónde la innovación de producto res-pecto de la innovación de proceso.El secreto industrial es el mecanis-mo más utilizado para la apropia-ción de una innovación de procesoy la patente lo es para el caso deinnovación de producto.

En el estudio de la Universidadde Yale se determinó que las moti-vaciones para recurrir a la patente

son: 1) como recurso de impedir laimitación y 2) como recurso pararecibir una ganancia bajo la formade royalties.

La eficacia de los variadosmecanismos de apropiación de laactividad tecnológica no es unifor-me en los diversos sectores indus-triales, es así como se observa unamayor eficacia de la patente paralas innovaciones de producto queen las innovaciones de proceso, elúnico sector en el cual el patenta-miento de un nuevo proceso esreputado como eficaz es en el sec-tor de la refinación de petróleo, unsector donde la introducción de unnuevo producto al mercado no esde fundamental importancia.

Para los sectores conectadoscon la tecnología farmacéutica, quí-mica orgánica, química inorgánica ymaterial plástico la patente es sus-tancialmente más importante quepara otros sectores como la tecno-logía electrónica, la computación,las telecomunicaciones y los semi-conductores.

Otros factores estimadosimportantes por estos estudiosempíricos han sido en orden de



importancia: llegar primero al mer-cado, tener una estructura de mar-keting y de servicio post venta y lavelocidad en el aprendizaje de loque se produce.

CONCLUSIONESLos cambios que se han venido

produciendo en el sistema de pro-piedad intelectual se deben a dife-rentes aspectos entre los quepodemos destacar la crecienteinternacionalización de la economía,el incremento de los costos deinvestigación y desarrollo, las difi-cultades que se presentan en loque se refiere a la apropiación delas nuevas tecnologías, muchas delas cuales son de fácil imitación,como por ejemplo el caso del soft-ware donde el producto encarna otrae incorporada la tecnología en simismo y esta es posible de imitar através de mecanismos como los laingeniería reversa.

Los Estados Unidos durante ladécada del 80 permitieron que elflujo de conocimientos tecnológi-cos (a excepción de la tecnologíamilitar) fuera de fácil adquisición porterceros países, se trataba de unsistema demasiado abierto dondese presentaba un déficit en elbalance entre el flujo de conoci-miento que el país exportaba res-pecto del que importaba, estasituación sumada a la pérdida de lacapacidad competitiva de los Esta-dos Unidos llevó a aquél país a con-trolar el flujo de la información y atornarse más proteccionista en elcampo tecnológico. Por otra parte,el gobierno americano decidió redu-

cir sus gastos en investigación ydesarrollo, lo que provocó quehubiese menos conocimiento tec-nológico libremente disponible enel dominio público.

Toda esta situación provocóque las empresas tecnológicamen-te fuertes sólo exporten ciertosproductos elaborados y la consi-guiente tecnología encarnada en elproducto a países que gozan deuna protección legal adecuada enel campo de los derechos intelec-tuales.

Estas circunstancias obligan alos países a armonizar sus legisla-ciones nacionales a través de unproceso de adhesión a tratadosinternacionales como ha sido elcaso de TRIP´s9 donde se han esta-blecido estándares mínimos de pro-tección en aspectos tales comomaterias protegidas, duración de laprotección, alcance de los dere-chos exclusivos, etc. Para lasempresas que invierten grandessumas de dinero en investigación ydesarrollo ya no basta sólo con for-talecer y actualizar las leyes nacio-nales en la materia sino que sedeben generar los mecanismosjudiciales que permitan la defensaefectiva de la propiedad intelectual.

Existe actualmente una necesi-dad de concientizar tanto al sectorpúblico como al privado sobre laimportancia de la propiedad intelec-tual y las oportunidades que ellabrinda. Las empresas deben teneruna política encaminada a obtenerderechos de propiedad intelectualpara proteger sus productos y pro-cesos, como así también para

poder conceder licencias sobre suspatentes de invención y sobre suknow how.

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9 Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual vinculados al Comercio, aprobado como parte inte-grante del Acta Final de la Rueda Uruguay, firmada en Marrakesh en Abril del año 1994.


Protección Intelectual yDefensa de laCompetencia: Puntos Convergentespara la Promoción delDesarrollo

ALÍ GUÉDEZ


RESUMEN ANALÍTICOLa protección a las nuevas tecnologías es una política en favor aldesarrollo de bienes y procesos que mejoran los estándares decompetitividad empresarial, además de derramar beneficios en elavance al proceso tecnológico de un país, sin embargo, en el proce-so competitivo las empresas se ven interesadas en utilizar estasnuevas tecnologías para realizar prácticas que desvirtúan el mercadocomo mecanismo de asignación. Existen dos grandes modalidadesprohibidas por la legislación: 1) el aprovechamiento del esfuerzoajeno, a través de la utilización de patentes, marcas o signos distin-tivos ajenos, provocando confusión en los compradores o apropián-dose de mejoras realizadas por otros y, 2) utilizando los procesospatentados con el fin de desarrollar mercados cautivos posibles deabuso de una posición dominante.

En este sentido, la protecciónintelectual y la defensa a lacompetencia solapan sus fun-ciones como agentes regu-ladores de mercado y promo-tores de la eficienciaeconómica.

PALABRAS CLAVEBienes inmateriales, intangi-bles, propiedad intelectual.

INTRODUCCIÓNLa propiedad intelectual dentro

del análisis económico del derechoy los estudios de economía institu-cional ha sido uno de los tópicosde mayor relevancia en las últimasdécadas, ya sea el análisis de asig-nación dentro de los derechos depropiedad o más ampliamente losderechos de apropiación, la solu-ción de conflictos con derechosdefinidos, y el derecho a la compe-tencia, tema que trataremos eneste punto.

La competencia a través de lalucha empresarial por el mercado,conlleva a la búsqueda de mejoresmaneras de satisfacer las necesi-dades, y con ello, se producenmejoras que redundan en bienestarsocial. Una de las maneras deinsertar estas mejoras al mercado,es a través de la innovación en tec-nología.

DESARROLLOYa con anterioridad Oliver

Williamson expuso que “la tecnolo-gía es un determinante decisivo dela organización económica sólocuando: 1) hay una tecnología sin-gular que es claramente superior atodas la demás, y 2) esa tecnología

implica una forma de organizaciónúnica”1. Sin embargo, no existeuna sola tecnología para la produc-ción de bienes y o la prestación deservicios, más sigue siendo impor-tante y define la competitividad demuchas empresas.

En este sentido, las empresasasignan recursos para la obtenciónde nuevos procesos que derivenen tecnologías redundantes eneconomías para la empresa, seespera que la asignación concluyaen nuevas herramientas o produc-tos para mejoras en la produccióno en el bien final a comercializar,más aún, existen también asigna-ciones para el diseño de modelosindustriales útiles a la fabricación oal producto en sí mismo, a estoSchumpeter lo consideró como for-mas de diferenciación de producto,expresando que la diferenciaciónse deriva de las cualidades físicaso intangibles de los bienes econó-micos, siempre que los demandan-tes lo consideren un elementoimportante.

Siguiendo esto, nos podemoscentrar en el proceso competitivo,que viene a ser el punto central dediscusión. Las empresas requiereninnovar en los mercados parapoder sobrevivir, las prácticascompetitivas enmarcadas en varia-bles como el precio y la calidad noson suficientes para poder perma-necer en los mercados, es nece-sario desarrollar nuevas formas deproducción, nuevos diseños paralos bienes económicos, nuevoselementos que incluir a los ya exis-tentes, sin embargo, estos desa-rrollos deben ser protegidos paraque redunden en gananciasempresariales que incentiven elmantenimiento del ingenio produc-tivo.

La protección intelectual ofrecelas empresas:

• Procesos mejorados para lafabricación o prestación de servi-cios.

• Ahorro de costos en el pro-ceso productivo.

• Diferenciación de productos.• Segmentación de merca-

dos.• Obtención de mercados cau-

tivos a través de protección porpatentes.

Extendiendo este punto se pue-den mostrar algunas ventajas com-plementarias de la obtención depatentes2:

Fines legales:• Negociar licencias.• Conocer titulares de los

derechos.• Negociación de adquisición

de tecnología.• Evitar posibles infracciones.• Evaluar la patentabilidad pro-

pia de las invenciones.• Evaluar la posibilidad de

obtener patente en el extranjero.• Hacer oposición a la conce-

sión de otras patentes.

Fines comerciales:• Identificar posibles socios

comerciales.• Reconocer el ciclo de vida de

un producto.• Vigilar y monitorear la com-

petencia.• Identificar nichos y segmen-

tos de mercado.• Realizar esfuerzos de ten-

dencia.• Encontrar nuevos proveedo-

res.Sin embargo, el derecho de pro-

piedad industrial, no sólo ofreceventajas a las empresas, las agen-cias reguladoras dan uso a losregistros promoviendo beneficiosque favorecen al mercado y a lasociedad como lo son:


VenezuelaProtección Intelectual y Defensa de la Competencia: Puntos Convergentes para la Promoción del Desarrollo

Fines tecnológicos:• Conocer el estado de la téc-

nica y detectar nuevas tecnologías.• No duplicar esfuerzos en

investigación.• Evitar incurrir en gastos inne-

cesarios buscando lo que ya seconoce.

• Identificar tecnologías delibre uso.

• Valorar tecnología.• Nuevos usos de la tecnolo-

gía.• Servir de bases en áreas de

las I+D.• Mejorar un producto o pro-

ceso existente.• Transferencia tecnológica.El ejercicio de los derechos de

Propiedad Industrial deben hacersecon base en los mismos principiosque inspiran al Derecho Mercantil:la verdad sabida y la buena fe guar-dada, Sin embargo, en esta luchapor obtener las mejores ganancias,se generan incentivos a emprenderconductas que pueden derivar eperjuicios al mercado y el bienestarsocial.

La defensa de la competenciadefine dos tipos de prácticas queson consideradas perjudiciales,por un lado, la competencia des-leal por uso inapropiado de losderechos de propiedad intelec-tual, y por otro, el abuso de estosderechos.

La competencia desleal estácontemplada en el artículo 17 de laLey para Promover y Proteger elEjercicio de la Libre Competencia-Venezuela, donde se expresa:

Art. 17 Competencia Desleal.Desarrollo de Políticas Comercia-les. Se prohíbe el desarrollo de polí-ticas comerciales que tiendan a laeliminación de los competidores através de la competencia desleal y,en especial las siguientes:

(Omissis)

3. El soborno comercial, la vio-lación de secretos industriales y lasimulación de productos.

En este sentido, se consideracompetencia desleal el uso inapro-piado de marcas y/o patentesregistradas por un competidor enfavor de otro, o como se le llamaen el derecho a la competencia,“aprovechamiento del esfuerzoajeno”, esto incluye el uso de latecnología sin tener el permiso porparte del titular, la imitación de lasmarcas y signos distintivos u otrasformas en las que se pueda con-fundir a los compradores.

De esta manera, el mercadocomo mecanismo de asignación derecursos pierde su virtud, ante laconfusión en la que se encuentranlos compradores, obteniendo infor-mación falsa acerca de los bienesdeseados, y por ende, desviandola asignación de recursos haciaproductos inferiores, desmejoran-do el bienestar social y desincenti-vando la generación de nuevas téc-nicas y productos.

En la Superintendencia para laPromoción y Protección de la LibreCompetencia-Venezuela, son nume-

rosos y variados los procedimientosiniciados por competencia desleal,desde el año 2002, cerca del 50%de los casos manejados por laSuperintendencia han sido relacio-nados al artículo 17 de la ley decompetencia, lo que demuestra quela tecnología y por tanto su protec-ción es vital para el desarrollo deestrategias competitivas.

Antes de mencionar el análisisque se deriva del abuso de estosderechos, se debe mencionar quela ley de competencia de Venezue-la establece en su artículo 6:

Art. 6 Prohibiciones Específicas.Se prohíben las actuaciones o con-ductas de quienes, no siendo titula-res de un derecho protegido porley, pretendan impedir u obstaculi-zar la entrada o permanencia deempresas, productos o serviciosen todo o parte del mercado. (énfa-sis propio).

Se puede observar que el artí-culo se limita a las actuaciones queexcluyen procesos o bienes prote-gidos como lo es la protecciónindustrial e intelectual, sin embar-go, la evaluación de este tipo deprácticas se realiza en función a laintención y la afectación de lamisma.

Adicionalmente, siempre que sedefine el mercado afectado por lapráctica restrictiva, se ha obtenidoque los derechos protegidos porley en cuanto a patentes, marcas ysignos distintivos, generan una dife-renciación de mercado importante,por tanto, se puede concebir comoun mercado en el que existe unaposición dominante.

En este sentido, la Superinten-dencia para la Protección de laLibre Competencia, utiliza el artícu-lo 13 de la ley, referente al abusode posición dominante:

Art. 13 Posición Dominante.Prohibición. Se prohíbe el abuso



Se consideracompetenciadesleal el usoinapropiado demarcas y/opatentesregistradas por uncompetidor enfavor de otro

por parte de uno o varios de lossujetos de esta ley de su posiciónde dominio, en todo o parte delmercado nacional (...)

De esta manera, el abuso de losderechos de propiedad industrial eintelectual, realizando prácticas anti-competitivas o de explotación a losmercados, han logrado ser sanciona-das por la ley de competencia a travésde lo que se define como violación delabuso de posición dominante.

En la Superintendencia para laPromoción y Protección de la LibreCompetencia-Venezuela, existenmuy pocas procedimientos inicia-dos por abuso de posición domi-nantes derivadas de un derechoprotegido por ley como la protec-ción industrial e intelectual, por loque se puede inferir que, este tipode prácticas son poco utilizadas en

el mercado, dado que los benefi-cios que otorga la innovación nohan sido superados en el procesocompetitivo.

CONCLUSIONESFinalmente, podemos ver como,

por un lado, es necesario otorgarprotección a la asignación de recur-sos, para la obtención de procesosinnovadores que garanticen eldesarrollo de mejoras en los bie-nes económicos y en pro de la efi-ciencia del mercado, y por otrolado, es necesario regular esta pro-tección para evitar el abuso de lamisma. Existe la permanente bús-queda del justo medio en la protec-ción y regulación de derechos queproveen mejoras sociales, pero quepueden desvirtuarse en abusos dederecho.

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VenezuelaProtección Intelectual y Defensa de la Competencia: Puntos Convergentes para la Promoción del Desarrollo

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GRÁFICO 1. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS POR EL ART. 17 DE LA COMPETENCIA

Fuente: Procompetencia-Venezuela

RESUMEN ANALÍTICOEn este manuscrito se explora los concep-tos básicos de innovación, la protección aella dada por la Propiedad Intelectual (PI) ylas formas en que esta puede determinar aaquella. A este fin se recogen las visionesde varios de los comentaristas de mayorreconocimiento en la materia y se con-trastan con los datos estadísticos de inno-vación global y regional.

PALABRAS CLAVEPropiedad intelectual, innovación, desarro-llo tecnológico.

Innovacion ypropiedad intelectual,distancias ycercan as


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LUIS ÁNGELMADRID

Abogado (Colegio Mayor del Rosario, Bogotá)


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Innovacion y propiedad intelectual, distancias y cercanías

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INTRODUCCIÓNSeguramente aún vivimos bajo el paradigma

schumpeteriana: una economía de libre mercado, suje-ta a constantes perturbaciones por razón de innovacio-nes tecnológicas, en donde en un escenario darwinia-no, los débiles pierden y los más hábiles triunfan gra-cias a su capacidad de crear nuevas tecnologías (o deadaptar o mejorar antiguas). Quizás no es muy alenta-dor saber que a su vez ese nuevo conocimiento tec-nológico está condenado a la obsolescencia, en cuan-to innovaciones más recientes aparezcan ineluctable-mente en el horizonte, dando inicio al proceso una yotra vez. Por cuánto tiempo es una pregunta sin res-puesta, siendo aleccionador tomar nota de la frase atri-buida (espuriamente) a Charles H. Duell, Comisionadode Patentes de Estados Unidos, quien habría dicho en1899: “Todo lo que puede ser inventado, ha sido inven-tado”. Quizás el fin de este proceso se encuentre enalgún lugar de la doble consecuencia del cambio tec-nológico: de un lado, la expansión incremental de eseconocimiento y la aplicación del mismo y de otro, ladegradación medio ambiental inducida por los resulta-dos de esa aplicación.

Entonces, ¿quién gana y quién pierde en este pro-ceso? El sentido común nos indica que en la primeraetapa, el innovador toma la delantera a sus competido-res. Sin embargo, la posibilidad de imitación por éstossigue siendo suficientemente elevada, lo que haría enla práctica nugatoria esa ventaja, por manera que elinnovador tendrá todos los incentivos para reducir lacompetencia y es aquí donde la PI aparece como elmecanismo a través del cual el innovador intentaráreducir la competencia (imitación) de sus seguidores,manteniendo así el nivel de ganancias en su puntomayor.

Ello por supuesto encaja con el supuesto central dela necesidad de la PI: el progreso tecnológico, respon-sable del crecimiento económico a largo plazo, depen-de de la innovación1, la que a su vez resulta de deci-siones deliberadas en investigación y desarrollo, quesólo se toman en la presencia del derecho de exclusi-va que le otorga la PI al innovador (Aghion & Howitt,2004). Entonces, un efecto del dogma schumpeteria-no es que la competencia en el mercado (en ausencia,entre otros de derechos de PI robustos) es perjudicialpara el crecimiento a largo plazo, toda vez que el inno-

vador ve decaer su renta y por lo tanto reduce la inver-sión en investigación y desarrollo (I&D). Sin embargo,los mismos Aghion & Howitt conceden que la protec-ción excesiva tiene un efecto indeseado: la eventualreducción de la velocidad en el cambio tecnológico, elcual por el contrario (según Aghion) parece acelerarseen un escenario en donde los competidores en el mer-cado se disputan sus posiciones mediante una rivali-dad intensa y cercana con un margen pequeño de imi-tación, lo que comportaría menores niveles de PI.

Si esto ocurre entre industrias compitiendo nacio-nalmente, es interesante observar las consecuenciasentre países con diferentes niveles de desarrollo. Estefenómeno es de interés, de cara al proceso ascenden-te de globalización jurídica en PI causado por la adop-ción en 1994 del Acuerdo ADPIC de la OMC, queregula la protección tecnológica en las áreas de interésde los países desarrollados, especialmente en paten-tes. Nuevamente Aghion (citando a Grossman & Help-man) señala que irónicamente los estándares más rigu-rosos en PI en los países en desarrollo tienen el efec-to perverso de desacelerar al cambio tecnológico enlos países desarrollados. Ello por cuanto al disminuir laimitación (en el Sur) la producción manufacturera seeleva (en el Norte), provocando un aumento de sala-rios en el sector y por consiguiente, desviación de lamano de obra a la manufactura a expensas de la I&D.Empero, esta proposición (que data de 1991) pareceno haber anticipado dos hechos posteriores: la migra-ción de los puestos de trabajo semi-calificados delNorte hacia el Sur, tendiendo a concentrar las activida-des de I&D en aquel y la transferencia de tecnología,que incluso tendría un efecto paliativo en aquellas eco-nomía con escaso gasto en I&D (situación endémicaen países en desarrollo)2.

ALGUNAS PALABRAS SOBRE INNOVACIÓNLa innovación se ha convertido en el mantra obliga-

do del siglo XXI y parece comprometer las expectati-vas del desarrollo de los países menos adelantados yla sostenibilidad de la supremacía económica y tecno-lógica de aquellos considerados por todas las medicio-nes, como los países de mayor adelanto en el sistemamundial. En generaciones anteriores otros conceptosprevalecieron en el pensamiento empresarial y organi-zacional, tales como calidad, reducción de costos y re-

1 Pero un economista neoclásico se inclinaría por la acumulación de capital.2 UNESCO (2009) reporta que en el año 2007 que el 70% de la I&D mundial se concentra en EE.UU, la Unión Europea yJapón.

estructuración. En este nuevo horizonte, la innovaciónse sugiere como la condición obligada de productivi-dad y crecimiento económico.

¿Pero, qué es innovación? ¿Cómo se mide? ¿Exis-te un barómetro infalible que pueda evidenciar el gradode innovación en una sociedad y que envíe las señalesinequívocas que guíen el accionar de los gestores depolíticas en los niveles públicos y privados? Adicional-mente se reitera el interrogante antes anotado: ¿es laPropiedad Intelectual (PI) un requisito o un obstáculo ala innovación?

La definición y medición de la innovación represen-ta en sí mismo un problema. Aquellos entrenados en lamétrica “dura” ofrecen una respuesta en el numero depatentes solicitadas en determinado país o si se quie-re, de manera más precisa, en el numero de patentessolicitadas por los nacionales de ese país en la jurisdic-ción propia o en el extranjero; en el número de manus-critos publicados por nacionales en revistas acredita-das (o indexadas, otro de los mantras contemporáne-os y referente importante); otros escudriñan el númerode veces en que estos manuscritos se citan en otraspublicaciones especializadas y finalmente, en el indica-dor por excelencia ya señalado: el gasto nacional enI&D como proporción del PIB3.

Se advirtió que la definición de innovación no espacifica. Incluso culturas como la anglosajona, reticen-tes a las definiciones tienen la urgencia de ofrecer supropia versión de lo que se entiende por innovación.Un reciente libro, que advierte de los peligros que seciernen sobre la sociedad norteamericana en razón ala pérdida en el liderazgo innovador, entiende innova-ción, en términos casi poéticos, como “la habilidad delos individuos, empresas y naciones (en su totalidad)para, de manera continua, crear su futuro deseado”(Kao, 2007). La revista The Economist, quien de mane-ra periódica ha auscultado la evolución y tendencias dela innovación y su efecto en la economía y los nego-cios y que ha llamado a este fenómeno “la nueva reli-gión,” se vale de la autoridad de la OECD para decla-rar a la innovación como “los nuevos productos, pro-cesos de negocios y cambios orgánicos que creanriqueza o bienestar social” o de manera más concisa

“pensamiento fresco que crea valor” (2007). No esta-ría completa este desfile de definiciones si omitiése-mos la traída por el Índice Global de Innovación (GIIsegún sus siglas en inglés), que en su segunda ver-sión (2008-2009) determina que innovación es “laamalgama de creatividad e inventiva que conduce a lageneración de valor social y económico.”

Entre los méritos varios de esta última publicacióntiene el que a diferencia de otras visiones que intentanmediciones parciales de la innovación en empresas ypaíses (con métricas como las ya señaladas), en estase hace un detallado análisis sirviéndose de lo que allíse denomina “pilares de desempeño”, más precisa-mente, ocho de estos que comprenden instituciones ypolíticas, capacidad humana, infraestructura, sofistica-ción de mercados, sofisticación de los negocios, crea-ción del conocimiento y competitividad. Los pilares sedesglosan a su vez en 94 variables que recogen ele-mentos cuantitativos y cualitativos, entre los que seencuentra la percepción de los agentes económicossobre la calidad de las políticas y prácticas de la pro-tección de la PI en los países examinados (130), visióncualitativa plasmada el índice creado por el Banco Mun-dial llamado Ease of Doing Business (EOS), el cualcomprende el ciclo completo del negocio, desde suapertura hasta el cierre4.


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3 La UNESCO (2009) nos informa que Israel lidera 4 El Índice Global de Competitividad (2009-2010) del Foro Económico Mundial examina también la capacidad de innovaciónde los 123 países bajo revisión. Ello es analizado en el pilar 8º del reporte, que incluye métricas en capacidad de innovación,calidad de las instituciones, gasto empresarial en I&D, colaboración entre la academia y empresa en I&D, compras estatalesde productos de alta tecnología, disponibilidad de ingenieros y científicos y concesión de patentes (este último de caráctercuantitativo, los restantes indicadores recogen opiniones cualitativas).

En generacionesanteriores otros conceptosprevalecieron en elpensamiento empresarialy organizacional, talescomo calidad, reducciónde costos y re-estructuración


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Sirviéndonos de ello, este escrito apunta a exami-nar la relación entre innovación y PI. Se intenta revisarla hipótesis de que la innovación depende del capitalhumano y económico invertida en la misma, inversiónque a su turno depende del retorno financiero calcula-do y este por su lado, de la solidez de los Derechosde Propiedad Intelectual (DPI) que amparen la produc-ción intelectual.

UNAS PALABRAS SOBRE PROPIEDADINTELECTUAL

Se puede también construir una definición de PI (ylas hay muchas). Maskus (2.000) informa que son pie-zas de información valorables económicamente y suje-tas a protección legal (derecho exclusivo de uso yexplotación que corresponde al titular)5. Debe agregar-se que la PI comprende un vasto campo de subdisci-plinas: derechos de autor, patentes, modelos de utili-dad (sobre invenciones de reducido nivel inventivo),marcas, indicaciones geográficas, secretos comercia-les, diseños industriales y obtenciones vegetales, entreotros.

En el siglo XX, el derecho de exclusiva anejo a la PIempezó a preocupar a los practicantes de la cienciaeconómica, especialmente en lo que hace a los efec-tos del sistema de protección en el desarrollo econó-mico y en la innovación. Pero salvo los seminales pro-nunciamientos sobre la fuerza disruptiva de la innova-ción (Schumpeter y Kuhn) y de las patentes (Penrose,Machlup), la preocupación de orden económico pare-cía estar confinada en otros asuntos de mayor urgen-cia como elevación de la calidad de bienes y servicios,reducción de costos y finalmente, reestructuraciónempresarial.

Curiosamente el hegemón político y económico dela segunda postguerra mantuvo una posición de pre-vención y sospecha frente a la PI, tanto patentes comoderechos de autor. En efecto, la Corte Suprema deJusticia de los Estados Unidos, de manera regulardeclaraba la invalidez de las patentes que llegasen a surevisión, al punto de que era común la aserción que en

ese país, las únicas patentes válidas eran aquellas queno habían caído en las manos del más alto tribunal dejusticia estadounidense.

La irrupción del neoliberalismo en los centros delpoder global a principios de la década de los ochentadel siglo pasado provocó un notable cambio de direc-ción en la política pública norteamericana expresada ennotables transformaciones: de una parte, la posibilidadde patentar formas de vida a nivel microbiológico (Dia-mond vs. Chakrabarty, 447 US 1028 (1980)), pronta-mente seguido por la extensión de patentes a otrasformas de vida, incluyendo plantas y animales, termi-nando en la apertura para el universo legal de un sec-tor que sigue siendo objeto de encendido debate:patentes de software y métodos de negocios. De otraparte, la creación por el gobierno de Reagan de laCorte de Apelaciones del Circuito Federal (1982), queno sólo sirvió de unificador jurisprudencial en la Uniónnorteamericana en lo que hace a decisiones sobrepatentes, sino que además corrigió el sesgo que ten-día a desfavorecer a los titulares de la PI (privilegiandoa los eventuales infractores de esos derechos)6.

El otro cambio con impactos globales fue la entradaen vigor en 1996 del Acuerdo de los Asuntos de Pro-piedad Intelectual relacionados con el Comercio(ADPIC) de la OMC. Este instrumento internacionalmarca la incorporación de la PI en el escenario comer-cial, lo que comportó a su vez tres eventos: adopciónde disposiciones sustantivas multilaterales en PI (espe-cialmente en patentes); establecimiento de normasobligatorias de observancia dirigidas a proteger losderechos de los titulares y finalmente, la eventual impo-sición de sanciones comerciales a países infractoresde estos preceptos7. Un efecto colateral ha sido laexpansión de las fronteras de la PI por medio de losacuerdos regionales de integración en los que, a pesarde la evidente reticencia de varios de los países involu-crados, especialmente en desarrollo, se han estableci-do niveles de proyección a la PI de mayor alcance yprofundidad que aquellos incluidos en el AcuerdoADPIC.

5 Maskus agrega que ese valor económico se da cuando esa información o conocimiento es puesta en el mercado. El autorignora la situación de los derechos morales en el Derecho de Autor, de manera precisa el derecho al inédito y al retracto,que justamente permite al autor abstenerse de entrar al mercado (o más exactamente a su obra).6 Sin embargo, la tendencia parece haberse inclinado con demasiado peso hacia el lado contrario (ver Jaffe & Lerner, 2004). 7 Sin embargo, apenas 26 de las casi 400 disputas sometidas al Órgano de Solución de Diferencias de la OMC han tenidorelación con DPI y de estas, tan solo 10 han sido objeto de examen por los mecanismos legales pertinentes (grupos espe-ciales o paneles y el Órgano de Apelación).

LA RELACIÓN ENTRE PI E INNOVACIÓN (DESDE LA ACADEMIA)

El cambio tecnológico es la esencia del crecimien-to. Esta admonición promulgada por Schumpeter en1912 en su libro Teoría del Desarrollo Económico escentral a su otra obra escrita en 1942, Capitalismo,Socialismo y Democracia, cuyo capítulo justamente lla-mado “Destrucción creativa” amplia la teoría de que elcrecimiento del conocimiento es el motor del creci-miento económico. El conocimiento, su efecto en laeconomía se expresa en la entrada al mercado de nue-vos productos, el advenimiento de nuevos mercados,nuevos métodos de producción y transporte y nuevasformas de organización industrial (Warsh 2006), fenó-menos estos que forzosamente tienen un efectoadverso en lo existente. Pero cuanto del crecimientoes atribuible a estas explosiones de innovación era unmisterio no resuelto, incluso en los finales de los años50 cuando Solow publicó dos seminales artículos enlos que estableció que el crecimiento de la producción(retornos incrementales) era el resultado de multiplicarla suma del trabajo y capital por una constante “arbi-traria” representando la tasa del crecimiento del cono-cimiento. El problema es que, asumiendo que el cono-cimiento era exógeno, Solow declaró su incapacidadpara explicar en el modelo el 85% del incremento de laproducción en EEUU en el periodo estudiado (esto es1909-1949). ¿Por qué el conocimiento/tecnología eraconsiderado exógeno? En los años 50 aún se conside-raba que estos eran un bien público disponible univer-salmente, es decir, en la época anterior a la entroniza-ción de la PI (que convierte la tecnología en propiedadexcluyente y exclusiva) como fuerza distintiva en laorganización empresarial.

En 1990 ocurre un evento sísmico: Paul Romerpublica su manuscrito de 32 páginas en el Journal dePolitical Economy, titulado “Endogenous TechnologicalChange.” Allí se reitera que el crecimiento económicoes el resultado del cambio tecnológico producido porlas decisiones conscientes y “endógenas” de losagentes económicos. La característica central de latecnología como insumo de este crecimiento es el deser “non-rival” y parcialmente excluyente (por que detodas maneras, es imposible excluir totalmente a otrosde ese conocimiento, en razón de la existencia de“spill-overs” que terminan provocando “externalida-des” que contribuyen a elevar la productividad). Romerasimila el conocimiento a una serie de instruccionesque una vez creadas (a un costo importante) puedenser usadas indefinidamente sin incurrir en un costo adi-

cional, es decir, es “non-rival.” El carácter de excluyen-te, por su parte, está dado por los mecanismos lega-les (PI) o tecnológicos que impiden a terceros aprove-char el conocimiento sin autorización de su titular yque permiten a éste una renta monopólica. Este cono-cimiento es designado también como capital humanoque puede ser provisto privadamente y comercializadoen mercados competitivos. Finalmente, el volumen deconocimiento se eleva progresivamente con el pasodel tiempo, en razón a la inversión privada en acumula-ción de conocimiento (Helpman 2004).

Otras voces de renombre ofrecen otras visiones:Lucas propone que la existencia y acumulación de capi-tal humano especializado es una fuerza de crecimien-to, toda vez que el aprendizaje mediante la práctica estambién un motor de crecimiento. Helpman ofrece unainteresante adición a lo dicho y sugiere que el creci-miento económico es una sumatoria de distintos facto-res, entre los que cita en primer lugar, el capital físico yhumano, cuya acumulación es altamente influenciadopor los factores institucionales y tecnológicos, ensegundo lugar, lo que él denomina el factor total deproductividad (TFP), en el que la acumulación de cono-cimiento y los incentivos para su creación son determi-nantes en la formación de este factor; en tercer lugar,la tasa de crecimiento de los distintos países, habida


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cuenta de que el conocimiento fluye con relativa facili-dad a través de las fronteras nacionales, de la mismamanera que la inversión extranjera y el comercio inter-nacional impacta en los incentivos de innovación, imita-ción y uso de nuevas tecnologías y finalmente, las ins-tituciones económicas y políticas influyen en los incen-tivos de acumulación e innovación y en la capacidadde los países de enfrentar el cambio.

En síntesis, innovación no es otra cosa que el pro-ducto de decisiones internas de los agentes económi-cos que deben tomar la decisión de invertir en la crea-ción de nuevo conocimiento y que esta decisión estámotivada por la comparación entre el valor presentede los ingresos futuros derivados de esta inversión ylos costos de la I&D. Esta diferencia está a su vez per-meada por factores institucionales, como la disponibili-dad y duración de la protección mediante patentes, elnivel de protección dado por las marcas y por supues-to, la eficacia del sistema de protección legal.

Esta visión positiva de la relación entre PI e innova-ción está respaldada por recientes investigacionescomo la de Acemoglu et al (2008), que ha constatadoque las patentes tienen el particular mérito de mejorarla asignación de recursos, toda vez que promueven laexperimentación rápida y la eficiente transferencia deconocimiento entre las firmas (por razón de la exigen-cia en el documento de la patente, de divulgar demanera amplia y suficiente la invención). En otras pala-bras, la patente envía una señal confiable de los bene-ficios sociales y económicos de la invención, cosa queno puede ocurrir con otros instrumentos de apoyo a lainnovación (y que han sido promovidos por algunosexpertos en la materia) como lo son los subsidios esta-tales a la experimentación, investigación y la innova-ción, que pueden conducir a esfuerzos socialmenteineficientes. En síntesis, la patente promueve la inno-vación ex ante otorgando rentas de exclusiva (mono-pólicas) ex post.

Sin embargo, según se observó al comienzo deeste escrito, la aceptación de la PI (y en especial laspatentes) como herramienta de promoción de la inno-vación no es universal. Boldrin y Levine (2006) sugie-ren que la PI comporta un pacto diabólico entre losmales del monopolio y las bondades de la creación y lainnovación. Entonces, una solución óptima es encon-trar el tiempo mínimo que le permita al titular de la PIrecuperar la inversión. Este periodo depende del tama-ño o escala del mercado. La conclusión e un tantosubversiva: proponen que el periodo de las patentes(hoy con un mínimo de 20 años, según el Acuerdo

ADPIC) debe reducirse a 10 años y el de los derechosde autor (al menos 50 años de protección) a 2 años!Otras voces, menos eruditas y más políticas (incluyen-do la OMS), señalan que la PI debería dejar lugar apremios o investigación bajo contrato gubernamentalocupen su lugar. También es frecuente escuchar que-jas de cómo la PI recompensa a sus titulares más alláde lo estrictamente necesario para promover la inver-sión y que esta, la PI sirve menos como acicate a lainnovación y más como freno, habida cuenta de losobstáculos que impone a quienes desean seguir inves-tigando determinada tecnología sin la autorización deltitular. No es de extrañar que estas controversias tien-dan a campear en las nuevas tecnologías, especial-mente en métodos de negocios, programas de soft-ware, herramientas de investigación en ciencia biomé-dica y en secuencias genéticas

No podría cerrar esta parte sin hacer una menciónbreve a la situación de la innovación de los países endesarrollo. Kim et al (2006-07) sugieren que puedeexistir una relación distinta de causalidad entre PI einnovación en concordancia con el grado de desarrollodel país involucrado y de manera específica, de acuer-do a sus capacidades de I & D. El artículo encuentraque el impacto positivo en la innovación y por tanto enel crecimiento económico solo es percibido en los paí-

ses de ingresos altos, mientras tiende a ser negativoen los países de ingresos medianos ocurriendo esca-so impacto (de cualquier clase) en los países de ingre-so bajo. Concluye el escrito en mención (que ademástiene el mérito de actualizar el Índice de Derechos dePropiedad Intelectual desarrollado por Ginarte & Parken 1997) que la relación entre PI y crecimiento econó-mico (e innovación) es más compleja de lo calculado yque otras variable intermedias deben ser incluidas enel análisis, entre ellas, diferentes niveles de I & D y fac-tores institucionales.

DISCUSIÓN: LOS INNOVADORES Y LA PIEl GII, a semejanza del Índice Global de Competiti-

vidad, se sirve de siete pilares para medir el nivel deinnovación nacional de 132 países, utilizando sesentavariables. Un aporte de destacar es que el Índice vamás allá de las métricas tradicionales que observan elnúmero de patentes y publicaciones en revistas cientí-ficas así como gasto en I&D. A su vez los pilares sedescomponen en cinco llamados “facilitadores8” y dosrestantes denominados “productos de la innovación.9”

Los primeros 10 países en el ranking de innovación2009-2010 (en su orden) son: Islandia, Suecia, HongKong, Suiza, Dinamarca, Finlandia, Singapur, Holanda,Nueva Zelandia, Noruega. Otros países de reconocidatrayectoria ocupan lugares menos honrosos, EstadosUnidos 11º (en caída libre del 1º lugar en el año ante-rior); Japón 13º, Reino Unido 14º, Alemania 16º, Fran-cia 22º (en cascada, 5º y 19º en previas ediciones),Israel 23º (no obstante como se vio, tiene el mayorgasto relativo en I&D del mundo), España 30º, Italia38º, Rusia 64º (cercana a Nigeria, 70º). Las anuncia-das superpotencias del siglo XXI están en el lugar 43º(China) y 56º (India).

Latinoamérica como región es vista con preocupa-ción, dada su proximidad en lo que hace a innovación azonas consideradas “basket cases” como África yAsia. Algunos países de la región, que amerita mencio-nar son: Costa Rica (41º), Chile (42º), Brasil (68º),México (69º), Argentina (75º). Perú (88º) y Colombia(90º), Por debajo del puesto 100 encontramos a Vene-zuela (124º), Ecuador (126º) y Bolivia (129º).

Es relevante observar en el Índex la variable de pro-tección a la PI (situada en el primer pilar). El ranking delíderes está formado por Singapur, Suecia, Finlandia,Suiza, Dinamarca, Austria, Nueva Zelandia, Luxembur-go, Holanda y Francia. Al contrastar esta lista con laglobal, se ve que siete de los países que se destacanen la protección de la PI, están en el top diez de losinnovadores, lo que ciertamente apunta a una cercanarelación entre el respeto a la Pi y la capacidad innova-dora.

La innovación se ha descrito además como un pro-ceso complejo que involucra de manera general tresetapas: trabajo creativo por los individuos, adopciónpor la sociedad y difusión de ese conocimiento (Gollin,2008), lo que a su vez engendra un nuevo trabajo cre-ativo conllevando a un ciclo virtuoso sin fin aparente.La PI está presente en cada una de estas etapas, desuerte que modula la manera como el creador accedea la tecnología existente; intermedia entre la sociedadque consume el producto de la tecnología y el creadorde la misma y determina la velocidad y la amplitud conque la tecnología se difunde entre la sociedad global(ídem). Sin embargo, no existe un baremo que señalede manera precisa el impacto de la PI en la innovación,máxime cuando, como se ha indicado la PI se desagre-ga en diferentes sub-disciplinas que se aplican a cam-pos diversos de la creación y el conocimiento. El ejem-plo más socorrido es el de las patentes, en donde apesar de su neutralidad tecnológica promulgada por elAcuerdo ADPIC, la materia objeto de patentabilidadvaría dependiendo de la jurisdicción de que se trate,siendo Estados Unidos el país líder en ese campodesde 1980 cuando abrió la posibilidad de concederpatentes en materia viva (incluyendo animales multice-lulares), seguido de patentes en software, métodos denegocios relacionados con software e incluso procedi-mientos médicos. Ese ambiente favorable se evidenciaen el número de patentes solicitadas en Estados Uni-dos en el año 2007, de lejos el mayor en el mundo,con 456.154 solicitudes, seguido de Japón con396.291 solicitudes y la China con 245.161 solicitu-des, aunque en lo que hace a concesiones en ese año,el primer lugar lo tiene Japón con 164.954 patentes


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8 Instituciones, capacidad humana, infraestructura (incl. en ciencia y tecnología), sofisticación de los mercados y sofisticaciónempresarial. 9 Resultados científicos y resultados creativos (y de bienestar).


concedidas y el segundo, Estados Unidos con 157.283patentes concedidas (OMPI, 2009). Irónicamente,ambos países detentan el lugar 13º y 11º, respectiva-mente, en el GII antes explicado.

ALGUNAS CONCLUSIONESComo lo destaca la revista The Economist, la inno-

vación se ha convertido en la religión del presente y delfuturo, pero curiosamente apenas en fecha reciente sehan intentado mediciones comprehensivas y holísticasde esa nueva doctrina como el GII aquí examinado, elcual ha sido sujeto a refinaciones metodológicas desdesu primera aparición en el 2008. Pero justamente en lasomisiones aparentes del GII está el poco peso que pare-ce dársele a la PI, a la que solo se le asignan tres de las60 variables (protección de la PI, número de patentesconcedidas y marcas), lo que sugiere la necesidad deincorporar otros elementos como los ofrecidas por elInforme de la OMPI sobre Indicadores de PI, el que sinlugar a dudas muestra una perspectiva suficientementeobjetiva de las capacidades y producción tecnológicade los distintos países.

El examen de los factores que promueven la innova-ción y la relación de esta con la PI apenas comienza y sibien se tienen contribuciones de las mentes más desta-cadas en el campo económico es menester avanzar enel análisis de esta materia en los países en desarrollo.

Finalmente, es de notar que un campo fértil de aná-lisis se ofrece en lo que hace a los efectos de los ins-trumentos internacionales adoptados en la última déca-da del siglo XX, como son el Acuerdo ADPIC de laOMC y los Tratados del Internet de 1996 adoptados enel marco de la OMPI y cuyas consecuencias en la socie-dad de la información recién son objeto de examen enotros países, especialmente en Estados Unidos, socie-dad en la que se ha hecho notar una interesante fuerzarevisionista que ha exigido una reflexión sobre la crea-ción de la tecnología y el acceso a la misma por partede la comunidad. En este frente es de observar y estu-diar el impacto de los acuerdos regionales de integra-ción económica entre países desarrollados y países endesarrollo, los que como ya se ha dicho, incorporannuevas y más exigentes reglas de PI, cuyas consecuen-cias serán objeto de análisis futuros.

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http://www.economics.harvard.edu/faculty/


Luis Guinard

f i r m a s i n v i t a d a s

Socio de Vallarino Vallarino & GarcíaMaritano Abogados. Panamá

La aplicación judicialen Panamá delprincipio del TratoNacional bajo elConvenio de París

RESUMENIdea central: Trato Nacional bajo el Conveniode París, (análisis sobre las implicaciones yalcance de dicho trato nacional). Idea principal: Aplicación judicial en Panamádel trato nacionalIdeas secundarias: Relación del trato nacionalcon la definición de uso bajo la ley panameña;sistema declarativo, atributivo y mixto; clasifi-cación de tratados en materia de propiedad int-electual

PALABRAS CLAVES: Convenio de París; Panamá; Trato Nacional;Uso de Marcas; Tratados de PropiedadIntelectual

INTRODUCCIÓNEl Convenio de París se ratificó por Panamá

mediante la Ley 41 de 1995, dentro del proceso deentrada de este país a la Organización Mundial delComercio, el cual se perfeccionó en 1997. Posterior-mente, Panamá adopta una nueva legislación en mate-ria de propiedad industrial, para adecuar la normativainterna a los requisitos mínimos establecidos en elConvenio de París.

Sin embargo, en mi opinión personal, todavía esta-mos por entender el alcance de las disposiciones delConvenio de París, tanto aquellas que tienen que vercon las decisiones administrativas y judiciales que seemiten en materia principalmente marcaria.

La distancia entre unas y otras decisiones es enor-me, porque en materia administrativa la aplicación einterpretación parece ser muy restringida en muchoscasos y en materia judicial la interpretación resulta serbastante liberal.

En este artículo pretendo analizar algunas de esasinterpretaciones y opinando a la vez de cuál deberíaser el alcance correcto de estas normas. Y es quecuando se organizan congresos y conferencias sobremateria de propiedad intelectual en general e industrialespecíficamente, siento que se profundiza en unostemas sumamente especializados y cuando vamos amaterias mucho más sencillas de y uso diario, comoes la aplicación del convenio más importante en mate-ria de propiedad industrial, en lo que a normas mínimasy trato nacional se refiere, encontramos divergenciasen temas que deberían ser uniformes a estas alturas.En otras palabras, siento que a veces es importantevolver a analizar los temas básicos para adentrarnosluego en otras profundidades de esta materia.

Principalmente, se analiza el registro “tal cual” enmateria administrativa y el trato nacional en materiaadministrativa y judicial.

DESCRIPCIÓN EXPOSITIVAHa sido jurisprudencia reiterada de los tribunales

especializados en materia de propiedad intelectualpanameños la interpretación de que el trato nacionalimplica que por el hecho de poseer un registro marca-rio en un país signatario del Convenio de París, elloconlleva que Panamá deba darle protección a dichoregistro marcario.

Tomaré como ejemplo la Sentencia de 30 denoviembre de 2005 emitida por el Tercer Tribunal Supe-rior de Justicia dentro del proceso de nulidad y cance-lación del registro de la marca “Confetti Style y Dise-

ño”. En la sentencia de segundad instancia de eseproceso, esta alta corporación de justicia estableció losiguiente:

“Aun cuando la parte recurrente excepciona que lamarca “CONFETTI” no ha sido registrada ni usada enla República de Panamá, sobra decir que, en virtud delos convenios internacionales suscritos por nuestropaís relativos a la protección de la propiedad industrial,dicho argumento deviene claramente ineficaz, al contarla actora, persona jurídica francesa, con el registro pre-vio de su marca “CONFETTI” en países signatariosdel Convenio de París para la Protección de la Propie-dad Industrial que, en su artículo 2 del Convenio deParís, es claro al establecer que los países contratan-tes - entre ellos la República de Panamá - deben reco-nocer a los nacionales de cada uno de los países de laUnión, en lo que se refiere a la protección de la propie-dad industrial, “las ventajas que las leyes respectivasconcedan actualmente o en el futuro a sus nacionales,todo ello sin perjuicio de los derechos previstos” prodicho convenio y también “tendrán la misma protec-ción que éstos y el mismo recurso legal contra cual-quier ataque a sus derechos, siempre y cuando cum-plan las condiciones y formalidades impuestas a losnacionales.”

La sentencia descrita continúa expresando: “Noexistiendo norma alguna dentro de nuestro ordena-miento jurídico que supedite la protección de un signoperteneciente a un nacional panameño a su registro ouso en el territorio nacional, es evidente que exigir esterequisito a la sociedad demandante constituiría unaclara afrenta al Principio del Trato Nacional convenidoen la disposición legal antes citada y que aparece tam-bién consignado en el artículo 3 del Acuerdo sobre losAspectos de los Derechos de Propiedad IntelectualRelacionados con el Comercio.” (El subrayado esnuestro).

En mi opinión, esta jurisprudencia que ha sido rei-terada de los tribunales panameños, lejos de aplicarel principio del trato nacional es contraria al mismo ypaso a explicar las razones que fundamentan estaopinión.

I. El principio del trato nacional no pretende ni nuncaha pretendido otorgar un valor supranacional a losregistros marcarios obtenidos en un país signatario delConvenio de París. De ser ello así, no sería necesarioque los titulares de países signatarios de dicho conve-nio registraran sus marcas en Panamá, porque con elregistro extranjero quedarían protegidos, lo cual no escorrecto.


LUIS GUINARD

La aplicación judicial en Panamá del principio del Trato Nacional bajo el Convenio de París


II. El trato nacional se refiere a la no discriminaciónde los extranjeros de países signatarios del convenioen relación a la protección que le otorgan las leyes alos titulares locales. Esta no discriminación se debever reflejada al menos en los siguientes aspectos:

i. Los requisitos para obtener protección deben seriguales de los que se exigen a los locales. Es decir, nodebe pedirse a los solicitantes de países signatariosdel convenio, mayores requisitos de los que se exigena los locales. No debe haber discriminación con res-pecto a las tasas. Por ejemplo, antes de la ley que seadoptó en 1996, los extranjeros pagaban una tasamayor por los registros tanto de marcas como depatentes a la que pagaban los nacionales. Bajo el Con-venio de París esta situación es prohibida con respec-to a los nacionales de países signatarios de tal conve-nio.

ii. Los extranjeros de países signatarios del conve-nio deben tener las mismas oportunidades y recursosque tienen los nacionales. Ello quiere decir que el acce-so a la justicia administrativa y judicial debe ser igual alque tienen los nacionales y no se puede establecerninguna condición que limite tal acceso para estos titu-lares extranjeros ni que sea adicional a aquellas condi-ciones establecidas por los nacionales.

III. El trato nacional de los titulares de países signa-tarios del Convenio es sujeto a que éstos cumplan lascondiciones y formalidades exigidas a los nacionalesdel país respectivo. En este punto es donde se da la

distinción y es el quid del asunto y por ello le subrayéal citar el fallo del tribunal.

La protección de los titulares de países signatariosdel Convenio no es automática. Para que ellos recibanprotección tienen que someterse a las mismas condi-ciones y formalidades que se exigen a los panameñosen este caso.

Y la pregunta obligada sería, qué requisito se leexige a los nacionales para obtener la protección delEstado panameño en este país. La respuesta es senci-lla, el nacional que desea obtener protección para sumarca debe solicitar su registro y pagar las tasas esta-blecidas en la Ley. Pues bien, al otorgarse a los extran-jeros según el fallo citado, se está yendo contra eltrato nacional y, peor aún, porque se está discriminan-do contra el propio nacional, al no exigirse al extranjeropara obtener protección las mismas condiciones y for-malidades que se exigen a los nacionales.

En otras palabras, el fallo citado le garantiza al titu-lar extranjero los mismos derechos que al titular nacio-nal, sin obligar al extranjero a cumplir con las mismasformalidades y condiciones que se exigen al nacional,es decir, sin obligarle a solicitar su registro como serequiere al nacional, y sin obligarle a pagar las tasascomo se requiere al nacional. Repito, la intención delConvenio siempre ha sido que no se discrimine y conla interpretación citada se está discriminando.

IV. Con relación a la protección de los derechosmarcarios, Panamá adopta un sistema mixto, bajo elcual el mejor derecho para adquirir un registro seadquiere por el uso más antiguo de la marca, y conrelación a esto tenemos un sistema declarativo, peropara poder oponerse al uso de una marca en Panamápor un tercero se requiere poseer un registro en estepaís. En cuanto al uso, en Panamá la definición elmismo es muy amplia, pudiendo el uso extraterritorialconstituir un mejor derecho para la obtención de unregistro. Sin embargo, esa definición no está ligada aningún tratado.

Adicionalmente, al momento de establecerse lasprohibiciones del registro marcario, la Ley panameñaindica que está prohibido el registro de una marca quesea igual o similar a una marca previamente usada oregistrada para amparar productos iguales o similares,cuando ello puede causar confusión, errores, equivo-caciones o engaños.

La definición de uso bajo ley panameña es suma-mente amplia y le da valor al uso fuera del territoriopanameño. Por ello, bajo nuestro sistema mixto, paraoponernos a una solicitud entonces debe bastar alegar


LUIS GUINARD



Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial(DIGERPI).

uso anterior fuera de Panamá. Sin embargo, bajo esemismo sistema mixto, a falta de uso, tiene mejor dere-cho para obtener un registro quien solicite la marca pri-mero, pero en este caso la ley no distinguió si dichasolicitud tenía que ser hecha en Panamá o fuera de ella.

No obstante, no se debe estimar que al indicar laLey que a falta de uso debemos ver quién solicitó oregistró la marca primero, ello quiera decir que se tratede la solicitud o registro de la marca en cualquier país.La Ley panameña es territorial y, por lo tanto, debeentenderse que la misma se refiere a un registro solici-tado y otorgado en Panamá. En otras palabras, la Leypanameña nunca pretendió que en su regla de prela-ción para el otorgamiento de registros, a falta de uso(según la definición expresada), se debiera atender aquién haya solicitado la marca, no sólo local, sino extra-territorialmente.

V. Así como en los acuerdos de libre comercio, sehabla de convenios de primera, segunda y tercera gene-ración, en mi opinión, en materia de propiedad industrialpodemos también hablar de acuerdos en este mismosentido, y así, para mí, existen tres (3) tipos fundamen-tales de acuerdos de propiedad industrial, a saber

i. Acuerdos de trato nacional y requisitos mínimos.Estos acuerdos que les llamaré de “primera genera-ción”, no tanto por la antigüedad de su adopción ini-cial, sino por la cantidad de países que los han ratifica-do, buscan garantizar la protección de los derechos delos nacionales de los países signatarios de tales acuer-dos de forma tal que la misma se dé en igualdad decondiciones y además, fijan requisitos mínimos de pro-tección. En materia marcaria, en este tipo de acuerdospodemos mencionar el Convenio de París y la Con-vención General Interamericana de Protección Marca-ria y Comercial de Washington de 1929.

ii. Acuerdos de armonización y unificación de requi-sitos y procedimientos. Estos acuerdos, que llamaréde “segunda generación”, son los que tienen comofinalidad la supresión de requisitos, la simplificación detrámites y la unificación de los mismos. En este grupose encuentra el Tratado de Derecho de Marcas, cono-cido por sus siglas en Inglés como TLT.

iii. Acuerdos de solicitudes de registro supranaciona-les. Estos acuerdos a los que denominaré de “tercerageneración”, son los que buscan crear registros queotorguen una protección supranacional en diversos terri-torios o Estados, con motivo de una sola solicitud origi-nal presentada en una oficina receptora, como es elcaso de la Convenio sobre las Marcas Comunitarias, elArreglo de Madrid y el Protocolo a dicho arreglo y el

Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, cono-cido por sus siglas en Inglés como PCT.

En ningún momento es la intención del Conveniode París otorgar una protección supranacional a losregistros concedidos en cada uno de esos países. Delo contrario, no habría sido necesaria la existencia delArreglo y posterior Protocolo de Madrid. De hecho, laprotección que pretende otorgar la jurisprudenciacomentada es mayor a la que se otorga bajo el PCT,por ejemplo, ya que bajo este último nuestro país síotorgaría un registro de patente, pero basado en unaúnica solicitud internacional original.

Lo curioso es que la experiencia administrativa hasido contraria. En materia administrativa, la experienciaha sido en algunos casos una renuencia a aplicar con-ceptos claros del Convenio de París, como lo es el del“registro tal cual” o también una aplicación muy res-tringida del concepto de “trato nacional”, el cual por loextenso puedo comentar en otro artículo.

VI. No sería necesario que nuestro país diera pro-tección especial a las marcas notorias y famosas,como en efecto se las da, porque con esta interpre-tación se está otorgando a marcas no famosas unaprotección mucho más allá de la que nuestra leyotorga a las marcas famosas, con excepción sólo delo que se refiere al rompimiento de la regla de laespecialidad que se produce en el caso de tales mar-cas famosas.

CONCLUSIONESEl trato nacional significa la no discriminación. Signi-

fica un trato igual al trato que recibe el nacional. En nin-gún caso significa un trato peor, pero tampoco signifi-ca un trato mejor, pues, de lo contrario, entonces eltrato ya no sería nacional, sino mejor que el nacional.

El trato nacional de que trata el Convenio de Parísimplica igualdad de requisitos para lograr la protecciónde los derechos e implica iguales oportunidades yrecursos.

En ningún caso el trato nacional significa, so pretex-to de ese trato nacional, el otorgar un valor al derechoobtenido en el extranjero, ya que el trato nacional estásupeditado al cumplimiento de las normas locales quese exigen al nacional.

En propiedad intelectual se distinguen tres tiposprincipales de tratados, a saber, acuerdos de tratonacional y requisitos mínimos; acuerdos de armoniza-ción y unificación de requisitos y procedimientos; yacuerdos sobre solicitudes de registro supranaciona-les.


LUIS GUINARD



GuatemalaNuestras Administraciones


La propiedad intelectual en el accesoa recursos genéticos en Guatemala

MARGARITA ALONZOAsesora de Patentes del

Registro de la PropiedadIntelectual, Ministerio deEconomía de Guatemala.

RESUMENCon el avance de la tecnología, las innovaciones se han enfocado en elárea de la biotecnología a partir de los recursos genéticos ya existentes.A raíz de la adopción del Convenio de la Diversidad Biológica, CDB, esteorganismo y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI,han realizado esfuerzos conjuntos para el fomento del uso responsablede los recursos genéticos, así como el tema de la distribución equitati-va de los beneficios que se obtienen por el desarrollo de nuevas tec-nologías a partir de los mismos.

Guatemala ratificó el CDB y el Protocolo de Cartagena que lo comple-menta, sin embargo, no cuenta con una legislación específica sobre eltema del acceso a los recursos genéticos y menos aún, que contemplelos lineamientos mínimos para garantizar la efectiva distribución de ben-eficios para las invenciones que se realicen a partir del uso de los mis-mos o del conocimiento tradicional asociado. Es por ello que es imper-ativo lograr la aprobación de legislaciones que complementen el CDBconsiderando la aplicación y uso de estos recursos en el desarrollo denuevas tecnologías.

PALABRAS CLAVESRecursos genéticos, biodiversidad.

INTRODUCCIÓNLa ciencia y la tecnología han

evolucionado a crear nuevos medi-camentos o alimentos medianteprocedimientos de biología molecu-lar y biotecnología. Esto se reflejaen las solicitudes de patente o deobtenciones vegetales, que ahorase refieren a nuevas secuencias deADN o nuevas proteínas o anticuer-pos específicos para tratar enferme-dades. Nuevas variedades vegeta-les son registradas las cuales, porejemplo, pertenecen a cultivos quepueden crecer con menor cantidadde agua o bien contienen un genque las hace resistentes a plagas.Sin embargo, mucha de esta“nueva tecnología” se deriva derecursos genéticos de algunos paí-ses, y terceros obtienen gananciassin que las mismas lleguen a lacomunidad o al territorio al cual per-tenece el recurso genético utilizado.

En la actualidad, Guatemala nocuenta con una legislación específi-ca que facilite la protección delacceso a los recursos genéticos enlos derechos de propiedad intelec-tual, en comparación con otros paí-ses, lo que hace imprescindibledesarrollar una base que, cumplien-do con los requisitos establecidosen el Convenio sobre la DiversidadBiológica, CDB, esté en concor-dancia con los tratados en materiade Propiedad Intelectual de los cua-les Guatemala es signatario.

El primer intento de legislaciónen materia de recursos genéticosfue por el Convenio Centroameri-cano de Biodiversidad, en 1992, sinembargo, no entró en vigenciadebido a la posterior firma y ratifi-cación del CDB, por parte de lospaíses centroamericanos.

Siguiendo con el desarrollo dela biotecnología moderna, se hizoimprescindible desarrollar un com-plemento del CDB, por lo que sur-

gió el Protocolo de Cartagenasobre seguridad de la biotecnologíadel convenio sobre la diversidadbiológica, el cual trata principalmen-te del movimiento transfronterizode los organismos vivos modifica-dos, y los lineamientos para la bio-seguridad para evitar que los orga-nismos vivos modificados alterenlos ecosistemas a los cuales setrasladarán. Guatemala ratificó elProtocolo de Cartagena en el año2003, sin embargo, aún no hadesarrollado un reglamento que locomplemente. Ese mismo año elComité Técnico de Biodiversidadformado por representantes de lospaíses centroamericanos, desarro-llaron un borrador de Acuerdo Cen-troamericano de acceso a losrecursos genéticos y bioquímicos yal conocimiento tradicional asocia-do. Sin embargo, éste no es nin-gún tratado internacional vigente,únicamente un borrador, a diferen-cia de la Decisión 391 de la Comu-nidad de Países Andinos, la cual esel Régimen común de acceso a losrecursos genéticos, que algunospaíses aún lo han complementadomejor con un reglamento. Esto lespermite regular, entre otros, la con-cesión de patentes y derechos depropiedad intelectual sí y solo sí,existe un consentimiento previo de

la comunidad o del grupo al quepertenezcan los recursos genéticosy el conocimiento tradicional aso-ciado, del cual se deriven invencio-nes que sean protegibles medianteun derecho de propiedad intelec-tual. Países como Brasil han sabidoaprovechar esta situación, hacien-do convenios de cooperación entrelas industrias farmacéuticas y elgobierno, para la investigación delos recursos genéticos de algunaszonas del Amazonas mediante laconcesión de licencias de uso.

Guatemala, siendo un país ricoen biodiversidad y en recursosnaturales, así como con conoci-mientos tradicionales asociados alos mismos por parte de las comu-nidades, debe tener una legislaciónadecuada que permita el uso sos-tenible de los recursos genéticos,así como la explotación del capitalintelectual generado a partir de losmismos.

A pesar que en el Congreso dela República exista una iniciativa deley que propone aprobar la Ley debiodiversidad y áreas protegidas, lamisma no hace relación al tema dela importancia del acceso a losrecursos genéticos y conocimientotradicional asociado en los derechosde propiedad intelectual, además deno estar de acuerdo al CDB y noconsiderar las recomendaciones delProtocolo de Cartagena.

El único marco jurídico vigenteen el país al respecto era el Acuer-do Ministerial No. 393-98, queestablece los requisitos para laimportación, transporte, manejodentro del país y establecimientode experimentos de campo conorganismos genéticamente modifi-cados para su uso agrícola. Fuehasta el año 2003 en donde el Con-greso de la República emitió elDecreto 44-2003 en donde seaprueba el Protocolo de Cartagena


GuatemalaLa propiedad intelectual en el acceso a recursos genéticos en Guatemala

sobre seguridad de la biotecnolo-gía del Convenio sobre la Diversi-dad Biológica, aunque hasta lafecha, su reglamento aún seencuentra pendiente.

Como parte de los esfuerzosrequeridos por la Secretaría delProtocolo de Cartagena, Guatema-la formó un equipo multidisciplinarioy se creó el proyectoGUA/02/G21 Desarrollo delMarco Nacional de Seguridad de laBiotecnología para Guatemala, eje-cutado por el Consejo Nacional deÁreas Protegidas, CONAP, a tra-vés de la Oficina Técnica de Biodi-versidad, OTECBIO; financiado porel Fondo Mundial para el MedioAmbiente (GEF) y el Programa deNaciones Unidas para el MedioAmbiente (PNUMA). El productoprincipal fue la propuesta de Ley deSeguridad de la BiotecnologíaModerna, sin embargo, dicha inicia-tiva no ha sido accionada aún en elCongreso de la República de Gua-temala.

Otro producto de este proyectofue la Conformación del ComitéNacional de Coordinación de Segu-ridad de la Biotecnología Moderna(CNCB), visualizado como un entemultisectorial con carácter de ase-sor y orientador técnico en materiade su Seguridad de la Biotecnolo-gía, que ejercerá el mandato depromoción y proposición de instru-mentos de política y legales enmateria de su competencia, inte-grado por representantes de losdistintos ministerios del gobierno yalgunos del sector privado.

El 9 de diciembre del año 2005,el Congreso de la República deGuatemala publica en el Diario Ofi-cial el Decreto No. 86-2005, en elcual se aprueba el Tratado Interna-cional Sobre los Recursos Fitoge-néticos para la Alimentación y laAgricultura, adoptado por el 31°

período de Sesiones de la Confe-rencia de la FAO, celebrado ennoviembre de 2001 y firmado porla República de Guatemala en juniode 2002. Este Tratado tiene comoobjetivo la conservación y la utiliza-ción sostenible de los recursos fito-genéticos para la alimentación y laagricultura, así como la distribuciónjusta y equitativa de los beneficiosderivados de su utilización en armo-nía con el Convenio sobre la Diver-sidad Biológica, para una agricultu-ra sostenible y la seguridad alimen-taria.

Este convenio define a losrecursos fitogenéticos para la ali-mentación y la agricultura como“cualquier material genético de ori-gen vegetal de valor real o poten-cial para la alimentación y la agricul-tura”.

Este tratado tiene una secciónsobre los derechos del agricultor,en particular la protección de losconocimientos tradicionales deinterés para los recursos fitogenéti-cos para la alimentación y la agri-cultura, así como el derecho a par-ticipar equitativamente en la distri-bución de los beneficios que sederiven del uso de los recursos fito-genéticos para la alimentación y laagricultura, y la utilización sosteni-ble de los mismos.

1. Guatemala: legislaciones sobrerecursos genéticos

La Constitución Política de laRepública de Guatemala contem-pla los siguientes artículos:

“Artículo 64. Patrimonio natu-ral. Se declara de interés nacionalla conservación, protección ymejoramiento del patrimonio natu-ral de la Nación. El Estado fomen-tará la creación de parques nacio-nales, reservas y refugios natura-les, los cuales son inalienables.Una ley garantizará su protección

y la de la fauna y la flora que enellos exista.”

“Artículo 97. Medio ambiente yequilibrio ecológico. El Estado, lasmunicipalidades y los habitantes delterritorio nacional están obligados apropiciar el desarrollo social, eco-nómico y tecnológico que preven-ga la contaminación del ambiente ymantenga el equilibrio ecológico.Se dictarán todas las normas nece-sarias para garantizar que la utiliza-ción y el aprovechamiento de lafauna, de la flora, de la tierra y delagua, se realicen racionalmente,evitando su depredación.”

El 01 de agosto del 2008, elCongreso de la República cono-ció en el pleno la Iniciativa de LeyNo.3864 que propone aprobar laLey de Biodiversidad y Áreas Pro-tegidas, la cual sería la única baselegal específica para Guatemalaen el tema de biodiversidad, aun-que no necesariamente implicaque involucre directamente eltema del acceso a los recursosgenéticos.

A nivel general, esta iniciativa esun reflejo de la Ley de la Biodiversi-dad de Costa Rica de 1998. Llamala atención el que no estén inclui-dos detalles del Protocolo de Car-tagena, ratificado por Guatemala enel 2003, ni se haga la mínima men-ción al Decreto 86-2005 sobre elTratado Internacional Sobre losRecursos Fitogenéticos para la Ali-mentación y la Agricultura, de laFAO, y que incluso existan diferen-cias entre las definiciones del CDBy las planteadas en esta iniciativa,sin embargo, por ser iniciativa y noley aprobada, probablemente lasautoridades competentes haráncambios sustanciales que son evi-dentes y evitar que contravenganlo dispuesto en los tratados inter-nacionales relacionados a los queGuatemala pertenece.


Nuestras AdministracionesGuatemala

La iniciativa en general se cen-tra en la conversión del CONAP aINBAP y dejó a un lado lo que sutítulo indicaba: crear una ley funcio-nal para la conservación y uso sos-tenible de la biodiversidad y losrecursos genéticos.

2. Algunas conclusiones yrecomendaciones sobre lapropiedad intelectual en elacceso a los recursos genéticosen Guatemala

La OMPI cuenta con el ComitéIntergubernamental de RecursosGenéticos y Conocimiento Tradicio-nal Asociado, IGC, el cual buscalograr consenso entre los paísesmiembros de la OMPI y la formacomo todos manejan el tema delacceso a los recursos genéticos.Paralelamente, otros comités de laOMPI, como el Comité Permanen-te sobre el Derecho de Patentes,SCP (por sus siglas en inglés), tam-bién tiene entre su agenda de tra-bajo el tema de los recursos gené-ticos, principalmente en el área deexclusiones y limitaciones para lapatentabilidad. Tanto el ADPICcomo la mayoría de legislacionesnacionales excluyen de patentabili-dad a las plantas y animales tal ycomo se encuentran en la naturale-za, mas no todas las legislacionesexcluyen a los microorganismoscomo materia patentable.

En este aspecto, el Tratado deBudapest se creó para facilitar lassolicitudes de patente que se refie-ran a material biológico, para evitarque una muestra acompañe a lasolicitud la cual no podría ser anali-zada por un examinador de la ofici-na de patentes, ya que no se cuen-ta con laboratorios certificados enlas propias oficinas. Además, notodos los países están en la capa-cidad de realizar los análisis perti-nentes para comprobar la viabili-

dad de los microorganismos omaterial biológico que quiere serpatentado. Es por eso que única-mente se reconocen 31 Autorida-des Internacionales de Depósito,IDA, en todo el mundo, de las cua-les no hay ninguna en Latinoaméri-ca. Es ahí en donde radica laimportancia de la multidisciplinarie-dad de los equipos, oficina depatentes –autoridad nacional com-petente del tema de los recursosgenéticos, ya que para la conce-sión de una patente, así como seexige el certificado de depósito dela IDA que garantiza la viabilidaddel organismo, se debería exigir elcertificado de autorización del usodel recurso genético, si fuera elcaso, y la fuente del mismo. Deesta forma, se crearía además unabase de datos de las patentesderivadas de recursos genéticos ysería más simple llevar el registrodel uso que se les da a los distin-tos recursos genéticos del mundo.Así también se disminuiría la biopi-ratería ya que sería obligatorio elconsentimiento previo de losposeedores del recurso genético.

Las patentes no son el únicoderecho de propiedad intelectualrelacionado con los recursos gené-ticos, también lo está el derechode obtentor y las legislaciones rela-cionadas con la UPOV. En la actua-lidad en Guatemala aún no seextienden certificados de obtentorpero la iniciativa de ley y el procesode adhesión a la UPOV, acta de1991 está por completarse.

Las diferencias entre una paten-te y un derecho de obtentor es queel derecho de obtentor sí protegeplantas, la variedad vegetal como taly no sólo su genoma. Además, aquísí podrían protegerse recursosgenéticos como un derecho deobtentor, ya que no se exige que lanovedad sea a nivel técnico como

en una patente, sino a nivel comer-cial.

Pero no hay que ver esto comoalgo negativo, al contrario, es laoportunidad que tendrían las comu-nidades poseedoras de conoci-mientos tradicionales asociados decomercializar sus productos ygarantizarse regalías por los mis-mos.

CONCLUSIONES: Es conocida la amplia variedad

de plantas medicinales que son utili-zadas en Guatemala, algunas endé-micas en ciertas zonas y que se hanusado de generación en generación.Sin embargo, al no haber sidocomercializadas con anterioridad,podrían ser susceptibles de algúnderecho de obtentor si se conside-ran como una nueva variedad vege-tal. Si este fuera el caso, por mediode licencias podría venderse el dere-cho a empresas para que realiceninvestigación y desarrollo a partir delas mismas, pero garantizando lasregalías a las comunidades que sondueñas del recurso genético. Estasería una forma de controlar tam-bién la biopiratería, si al igual quecon las patentes, se exigiera un cer-tificado de la autoridad nacionalcompetente de acceso al recursogenético, para que se garantizara eluso adecuado del mismo, así comoel registro y posterior transferenciade tecnología.

Sin embargo, esta coordinacióninterinstitucional está cada vez másdifícil. Además, en el tema de pro-piedad intelectual en las negocia-ciones comerciales, no se mencio-na la parte del acceso a recursosgenéticos, lo que demuestra quelas autoridades aún no están con-ciente de la importancia de la rela-ción del acceso a los recursosgenéticos en la investigación ydesarrollo de nuevas tecnologías.


GuatemalaLa propiedad intelectual en el acceso a recursos genéticos en Guatemala

ArgentinaNuestras Oficinas


Contratos de Coexistencia de marcas

PATRICIA A.LARRAINZAR PEREZ

Encargada del SectorDictámenes y Recursos de la

Dirección de Marcas,Instituto Nacional de la

Propiedad Industrial de laRepublica Argentina

RESUMENEl derecho de marcas es una de las ramas de la propiedad intelectualque está en constante evolución y es así como frente a nuevas necesi-dades de comercialización, y debiendo analizarlas dentro del contextode la normativa marcaria, es necesario entonces, tratar de saber a quenos referimos cuando hablamos de Contratos o Acuerdos deCoexistencia.Esta es la intención de este trabajo, intentar un encuadre jurídico, ya queson a nivel mundial una herramienta muy utilizada, y siempre existe laduda de su validez teniendo en cuenta, que al instrumentar estos acuer-dos, siempre se corre el riesgo de inducir a engaño al público consum-idor, ya que la intención es lograr en el mercado la coexistencia de mar-cas idénticas o similares.Es necesario por lo tanto saber cuales son las partes interesadas en larealización de estos contratos, que tipos de acuerdos se pueden realizar,que pueden estar relacionados con el territorio, o los productos o servi-cios protegidos, etc.También me pareció importante citar algunos ejemplos, y cual fue suresolución, que organismos entendieron en los distintos casos, paratener en cuenta a quien se puede recurrir en frente al hecho de presen-tarse un conflicto.

Finalmente presento cómo enla actualidad están contempla-dos en mi país la RepublicaArgentina, ya que como vere-mos más adelante no seencuentran legislados ennuestra normativa marcaria.

PALABRAS CLAVES Contratos, acuerdos, coexis-tencia, identidad, similitud,confusión.

INTRODUCCIÓNQué queremos decir cuando

hablamos de contratos de coexis-tencia de marcas?

Son contratos destinados aregular las relaciones entre titularesde derechos marcarios, cuandoestos pudieran entrar en conflicto,son contratos atípicos que no seencuentran tratados en nuestranormativa.

Este tipo de contratos son denaturaleza consensual ya que seperfeccionan con el consentimientoexpreso de las partes establecien-do derechos y obligaciones, a loscuales deberán comprometerseambos titulares marcarios. Se utili-zan cuando dos marcas pertene-cientes a distintos titulares presen-tan identidad o similitud, gráfica,fonética, ideológica, y ademáspuede ser que presenten o nosuperposición de productos o ser-vicios, pero puede dar lugar a indu-cir en error al público consumidorlo que aumenta su identidad mar-caria., siendo su intención coexistirambos en el mercado.

En estos casos se provoca enel público consumidor confusiónindirecta, o sea que los productoso servicios que pretende adquirir

tienen un origen común, o que esalínea de productos o servicios per-tenece a un fabricante distinto dequien realmente lo fabrico, quepodría ser el mismo titular de lamarca antecedente.

Las partes intervinientes eneste tipo de contrato son el titularde la marca antecedente que va adar su consentimiento, y el titularde la nueva marca que medianteeste consentimiento podrá accederal registro marcario.

DESARROLLOUnos de los fines principales del

derecho marcario es el excluir a ter-ceros del uso de la marca registra-da o bien solicitada, nuestra ley demarcas 22.362 en su articulo 3°establece que “no pueden serregistrados.

a) una marca idéntica a unaregistrada o solicitada con anteriori-dad para distinguir los mismos pro-ductos o servicios;.

b) las marcas similares a otrasya registradas o solicitadas paradistinguir los mismos productos oservicios.

La marca es el vehículo de lacompetencia, tenemos como defi-nición de lo que es una marca, quees el signo distintivo que sirve paradiferenciar productos o servicios deuna empresa de los de otra empre-sa, por lo tanto es muy importantela elección de una buena marca oun signo distintivo que pueda atra-er al público consumidor. Puedenser estas marcas de fantasía o tér-minos con contenido conceptual,entre otros ejemplos que da nues-tra ley.

Una vez que se decidió quemarca se va a registrar, lo primeroy más importante es hacer unabuena búsqueda de antecedenteslo más exhaustiva posible, paraasegurarse que no existe una

marca que este dentro de las prohi-biciones establecidas en la ley, asíse puede llegar a reducir las posibi-lidades de futuros conflictos entresignos marcarios, o la presentaciónde oposiciones al signo solicitado,que es el riesgo al que siempreestán sujetas las solicitudes marca-rias, y más teniendo en cuenta queen el articulo 4° de nuestra legisla-ción marcaria se solicita comorequisito para la presentación desolicitudes, como de las oposicio-nes invocar el interés legitimo, loque amplia notablemente el espec-tro de causales por las que terce-ros pueden llegar a presentarseoposiciones.

Pero a pesar de haberse toma-do todas las medidas necesariaspuede suceder, que aparezcan mar-cas idénticas o similares o no seda este caso, sino que el futuro titu-lar de la nueva marca insiste en quequiere que la marca sea registrada,y esto puede suceder por diversosmotivos, aunque la búsqueda no lohubiera beneficiado, por ejemploporque es poseedor de una marcade hecho e insiste en realizar elregistro. De esta forma para evitarel conflicto marcario puede resultarmucho más beneficioso, y ganartiempo para la utilización de lanueva marca, lograr un acuerdo decoexistencia evitando la instanciajudicial.

La finalidad de estos contra-tos es principalmente obtenerprotección marcaria legítima parapoder explotar una marca en elmercado en forma lícita. Los con-tratos de coexistencia son cons-tantemente utilizados en elmundo entero debido a su impor-tante función económica y jurídi-ca. Con su utilización se da elhecho que dichos convenioscumplan una función supletoriade la actividad registral.


ArgentinaContratos de Coexistencia de marcas

Si la mejor solución fue llegar aun acuerdo de coexistencia, esimportante que los titulares de lasmarcas enfrentadas definan susrespectivos campos de actividad, yacuerden ceñirse a los parámetrosestablecidos en estos contratos.

SE PUEDEN PRESENTARDISTINTOS TIPOS DECONTRATOS; POR EJEMPLO:

Contratos de delimitación terri-torial: puede establecerse un radiogeográfico en el que se admitirá eluso de cada una de ellas. Estosacuerdos son válidos en la medidaen que no implican una divisiónterritorial de mercados entre com-petidores, vedada por la legislaciónde defensa de la competencia. Secelebran comúnmente entre titula-res de marcas confundibles, con elfin de hacer posible la coexistenciade dichas marcas en pugna, asídelimitan el territorio en que cadauna de las marcas a va a ser utiliza-da por ambos titulares.

Contratos de delimitación deproductos: Estos contratos sebasan en la idea de la protecciónque siendo marcas similares o idén-ticas se va a evitar la superposiciónde productos o servicios.

Contratos de delimitación de laforma de las marcas: Así se obligana que la forma o configuración grá-fica de sus marcas respectivas,para facilitar su coexistencia en elmercado y la libre circulación desus productos, puede determinar-se que se utilicen con cierta grafíao color, para poder marcar la dife-rencia por lo menos en los que serefiere al elemento grafico de lasmismas para evitar en la medida delo posible inducir en error al publicoconsumidor.

Contratos de mantenimiento dela calidad: en los que se establez-can cláusulas de mantenimiento de

calidad, para que no se vea lesio-nada con la pérdida de esta, el titu-lar de la marca antecedente, quepor esta circunstancia se vería antela posibilidad de perder clientela.

Contratos temporales en losque además se establezca el tiem-po que tendrán de duración

EJEMPLOS DE CASOS CONACUERDOS DE COEXISTENCIA.

— Un caso muy importante enque se realizó un acuerdo de coe-xistencia, fue el de Apple contraApple, en el cual el Tribunal Supre-mo de Inglaterra en un litigio entreApple computers y Apple Corpsilustra la forma en que la dosempresas, dueñas de marcas igua-les o similares, procuraron resolversus diferencias mediante un acuer-do de coexistencia de marcas.

Ambas habían registrado unamarca que contiene la palabra“apple” con el logotipo de unamanzana para comercializar dosproductos diferentes: Apple Com-puters para la fabricación de com-putadoras y la creación de progra-mas informáticos y Apple Corps,que es la empresa titular de losderechos sobre la música de losBeatles, para la explotación deesos derechos. Las dos empresascelebraron un acuerdo de coexis-tencia de marcas cuyas cláusulaspreveían que Apple Computersgozaría del derecho exclusivo a uti-lizar sus propias marcas para lacomercialización de productoselectrónicos, programas informáti-cos, tratamiento de datos y servi-cios de transmisión de datos, o enrelación con esa comercialización.Por su parte, Apple Corps gozaríadel derecho exclusivo a utilizar suspropias marcas respecto de cual-quier labor creativa, actual o futura,cuyo contenido principal fuese lamúsica o las interpretaciones o eje-

cuciones musicales, con indepen-dencia del medio, tangible o intan-gible, utilizado para su grabación ocomunicación.

Sin embargo, cuando AppleComputers colocó en el mercadosu programa informático y su tien-da electrónica de música i Tunes–de la que puede descargarsemúsica al reproductor portátil iPodutilizando el programa informático iTunes – se planteó la cuestión desi Apple Computers había invadidouna esfera reservada exclusiva-mente a Apple Corps, incumplien-do esfuerzos para coexistir en paz,las partes decidieron ir a juicio. Eltribunal analizó la cuestión desde elpunto de vista del consumidor ysostuvo que no había incumplimien-to del acuerdo, puesto que el logo-tipo de Apple Computers habíasido utilizado en relación con el pro-grama informático y no con la músi-ca que el servicio vende. Por lotanto, no hubo engaño, confusiónni probabilidad de engaño o confu-sión en cuanto al origen del produc-to, un objetivo fundamental del sis-tema de marcas. Ninguna personaque utilice el programa informático iTunes para descargar músicapuede pensar que está interactuan-do con Apple Corps.

Apple Computer habrá ganadoeste juicio a pesar que Apple Corpprevé apelar, sin embargo, tenien-do en cuenta que la empresa sefundó en 1976, casi 10 años des-pués de que Apple Corp registrarasu marca, podría haberse ahorradomucho tiempo, dinero y complica-ciones con solo escoger otramarca menos conflictiva.

— Otro caso citado, por elCatedrático Fernandez Novoa esel suscitado entre la entidad alema-na Osram GMBH (una de las prin-cipales empresas fabricante debombillas de la Comunidad Euro-


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pea) y la sociedad filandesa OYAiram Ab (una pequeña empresafabricante de bombillas) En estecaso la sociedad alemana Osramse opuso a la solicitud de inscrip-ción de la marca AIRAM en elRegistro Alemán de Marcas, argu-mentando que dicha marca eraconfundible con su marca OSRAMinscripta anteriormente. La socie-dad alemana Osram registró poste-riormente, como medida defensiva,la denominación AIRAM.

Ante tales hechos, la sociedadfinlandesa OY Airam AB denunciórestricción a la competencia ante laComisión de Comunidades Euro-peas. En el curso del procedimien-to las sociedades Osram y OYAiram AB decidieron celebrar uncontrato de coexistencia, en virtuddel cual y a fin de evitar confusiónde los consumidores al adquirir lasbombillas, la sociedad finlandesaOY Airam AB se comprometía autilizar la marca AIRAM en unión delas siglas societarias OY y AB,impresa en la misma línea con igua-les caracteres, así como la denomi-nación Finlandia (o la del país defabricación). De esta forma seobtuvo el registro y la Comisión delas Comunidades Europeas aceptódicho contrato.

MEDIACIÓN DE LA OMPISOBRE UNA DISPUTA DEMARCAS EN EL QUEINTERVIENE EL CENTRO DEMEDIACIÓN Y ARBITRAJE DELA OMPI

Posteriormente a que se presen-tara una disputa entre las partes,una empresa Norteamericana solici-tó la mediación entre ellos, dosempresas Italianas y una empresaEspañola aludiendo a un acuerdo devoluntades previo que establecíaque se regiría bajo las Reglas deMediación de la OMPI. El objetivo

de dicha mediación era ayudar a laspartes a evitar la confusión y elapropiamiento ilícito de sus marcassimilares, así como regular su futurouso. El idioma italiano fue convenidocomo el idioma del procedimiento,sin embargo, cualquier posibleacuerdo sería redactado en idiomainglés e italiano.

El Centro sugirió a las partesmediadores potenciales que fueranexpertos en derecho marcarioeuropeo y que a la vez se pudierancomunicar con fluidez en italiano einglés. Las partes seleccionaron aun mediador Italiano con experien-cia en derecho marcario. El media-dor coordinó una conferencia tele-fónica inicial con los abogados delas partes en la cual acordaron elprocedimiento a seguir y el calen-dario del procedimiento.

Dos meses después, el media-dor y las partes se reunieron en unasesión de dos días en Milán. Lareunión se celebró de manera con-junta en su mayoría a excepción dedos breves sesiones con las par-tes de manera individual. Al térmi-no del segundo día las partes - conla ayuda del mediador - pudieronllegar a un acuerdo que resolvíacada una de las cuestiones del con-flicto.

RIESGO DE DILUCIÓN DEBIDOA LOS CONTRATOS DECOEXISTENCIA

Como bien ha dicho SCHECH-TER, la dilución “es el cercena-miento gradual o la dispersión de laidentidad y retención de la marca onombre en la mente del público,por su uso en productos no com-petitivos. Cuanto más distintiva oúnica es la marca, más profunda essu impresión en la conciencia delpúblico, y mayor su necesidad deprotección contra la corrupción odisociación del producto particular

en conexión con el que se hausado.

La dilución de una marca seproduce toda vez que ésta coexis-ta con otra idéntica o casi idéntica.La pérdida gradual del poder distin-tivo sufrirá la marca, sea o no noto-ria.

La teoría de la dilución ha sidocreada para defender la relaciónmarca-producto, especialmente encuanto aquélla implica el origen deéste. Si se permite la coexistenciacon otras marcas iguales, el públi-co consumidor ya no sabrá cual esel origen de los productos. Puedelesionar su fuerza distintiva, comosu valor publicitario y por ende suvalor de venta. Se trata de evitarque la marca, por su repetición, yano evoque un único origen.

Esta teoría tiene relación con loscontratos de coexistencia ya que siel titular de una marca notoria pres-ta su consentimiento, por medio deun contrato de coexistencia, paraque otra marca similar o idénticaidentifique bienes o servicios dedistinta naturaleza se podría caeren un caso de dilución. Esta teoríaes una de las consecuencia de losContratos de Coexistencia o seaque para la realización de estos hayque tener también en cuenta lafama y prestigio que una marcapueda recibir en relación con losbienes y servicios que ampare, qui-zás uno de los puntos a tener encuenta al analizar estos contratos yanalizar su viabilidad seria analizarel nivel de la dilución de la marcaanteriormente inscripta.

SITUACIÓN EN LA REPÚBLICAARGENTINA

Como se dijo anteriormente, ennuestra legislación no están regula-dos este tipo de acuerdos o con-tratos de coexistencia, a mi enten-der; se comenzaron a presentar en


ArgentinaContratos de Coexistencia de marcas

un momento económico del paísmuy especial. Al comienzo la Direc-ción de Marcas, frente a la canti-dad que se presentaban no teníamuy claro que decisión tomar alrespecto, en ese momento engeneral eran empresas grandes, enmuchas casos empresas vincula-das, que finalmente terminaronmuchas realizando transferencia demarcas. Por supuesto que corres-ponden a una realidad económicaque no puede dejar de tenerse encuenta, así se decidió analizar cadacaso en particular, ya que se solici-ta que se adjunte la documentaciónque acredite el acuerdo, según elcontrato que se realice hay quetener en cuenta que la nuestra esuna ley federal, esto por ejemplo sien una de sus cláusulas se tuvieraen cuenta el territorio en que actua-ran los titulares de las marcasenfrentadas.

Prevalece el orden público, noobligan a la administración, seránevaluados por los analistas de mar-cas evitando perjudicar el interéspúblico, ni al público consumidorteniendo en cuenta sus bienes, suorden económico y moral. En lossignos en los que se pone especialcontrol y se toman en forma másrestrictiva por supuesto, es en lasmarcas de medicamentos ya queposibilitar la confusión en estos, esatentar contra unos de los bienesmás importantes que es la salud.Por supuesto que es muy impor-tante tener en cuenta que si el titu-lar de la marca antecedente en con-diciones de identidad o similitud, yel solicitante de la nueva marca,realizaron un acuerdo privado en elcual el titular de la primera marca leestá dando el consentimiento parasu uso, evidentemente de esto seinfiere que este consentimiento noestá lesionando su registro marca-rio, como así tampoco su actividad

comercial, y solamente él seráquien evaluará esta situación antesde realizar un acuerdo de coexis-tencia, este también es un criterioa tener en cuenta.

No tiene por que el registroentrometerse en la libertad denegociación, y desconocer dichospactos.

CONCLUSIÓNSi bien no existe normativa res-

pecto de estos contratos como sepuede observar son muy utilizadosa nivel mundial, no existe en gene-ral una posición tomada respectode ellos, pero pueden llegar a seruna herramienta muy útil para lasempresas, partiendo además de lapremisa que lo que no está prohibi-do está permitido – esto por lomenos en nuestra legislación- porlo tanto es necesario el análisis decada caso en particular, y evitar loque toda legislación marcaria trata

de proteger que es que el publicoconsumidor sea inducido a error,frente al registro de marcas igualeso idénticas, pudiendo estas estarprotegiendo los mismos productoso servicios o que también fueranclases relacionadas que tambiéndarían lugar a incurrir en confusión.

BIBLIOGRAFÍA— JORGE OTAMENDI, Dere-

cho de Marcas.— TAMARA NANAYAKKARA,

Administradora Principal de Progra-mas de la división de Pymes de laOMPI, Existencia independiente ocoexistencia de marcas similares oidénticas.

— RODRIGO JAVIER QUEVE-DO CASTELLANOS, Revista de laOMPI, La P.I. y las empresas: Lacoexistencia de Marcas El contratode coexistencia de marcas y susefectos ante la protección de Ter-ceros.


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Página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina (INPI). www.inpi.gov.ar

http://www.inpi.gov.ar

en Propiedad IndustrialActividadesREI44

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P ara el año 2010 en la REI de Propiedad Indus-trial está previsto que se desarrollen diversosforos temáticos y de expertos invitados. Así

mismo, se lanzarán los números 6 y 7 de la revista digi-tal y tendrá lugar la tercera edición del curso corto diri-gido a los miembros de la REI: “SISTEMA PCT”.

Para el segundo semestre del 2010, está previstala realización de los cursos corto:

— “DISEÑO INDUSTRIAL (2ª EDICIÓN)”— SISTEMA DE MADRID PARA EL REGISTRO

DE MARCAS INTERNACIONALES (2ª EDICIÓN).

A día de hoy hay 547 participantes en la REI. Se distribuyen según el siguiente gráfico:

Actividades en Propiedad Industrial

Resumen de Foro-Taller

El procedimiento de registro de la marca enespaña: afinidades y diferencias con los demáspaises de habla hispana

Este Foro-Taller tuvo lugar enel mes de marzo de 2010, yse desarrolló conforme a un

diseño, en cierto modo, novedoso,consistente en que, sin perjuicio deque los debates podían ser visita-dos por cualquiera de los integran-tes de la Red, solo podían interveniraquellos que se hubieran inscritopreviamente. Al final del mismo, seentregó un Certificado Digital departicipación, a cada uno de losintervinientes.

Resultó de gran actividad, pueshubo cincuenta y tres intervencio-nes y más de quinientas visitas. Lospaíses que más intervencionestuvieron fueron Argentina, Méjico,Colombia, Ecuador, Costa Rica yEspaña.

El Foro, pretendía poner de mani-fiesto las afinidades y diferenciasentre los Procedimientos de regis-tro marcas nacionales de los distin-tos países de habla hispana, con lafinalidad de poder contrastar lo quese tiene de bueno en el propio y loque se puede cambiar tomando lopositivo de los demás. Este inter-cambio de conocimientos, prácticasy experiencias, dentro del ámbito delProcedimiento de registro, ha resul-tado muy positivo para todos los

participantes, como así se ha pues-to de manifiesto por todos ellosdurante sus intervenciones y a suconclusión.

Partiendo de la exposición delProcedimiento de registro de mar-cas nacionales en España, hechapor el moderador, se pasó a las opi-niones de contraste de los actos detrámite y otros aspectos del proce-dimiento con la legislación de lospaíses de los intervinientes.

El procedimiento es, comúnmen-te, escrito en todos los países; sinperjuicio de que se pueda tener con-tactos verbales con los funcionariosque los desarrollan para determina-dos aspectos formales.

Es público, puesto que los actosy trámites fundamentales se publi-can. Si bien, los instrumentos depublicación varían, pues en unos paí-ses son específicos con su propioBoletín o Gaceta de PropiedadIndustrial y en otros se hace en undocumento de publicación másgeneral. Igualmente, varía el periodotemporal de esta; pasando de undía, como es el caso de España, aun mes como máximo en otros paí-ses como Méjico.

Es general, también, el caráctercontradictorio del procedimiento.

Existe llamamiento a oposiciones encasi todos los casos. Si bien, con ladiferencia de que en unos países esun trámite esencial del procedimien-to, y en otros, se considera comoun trámite a llevar a cabo si el inte-resado ha pedido “una prórroga”para presentar su oposición. En elcaso de Méjico, no hay posibilidadde oposición durante el Procedi-miento de registro, el interesadodebe plantearlo a nivel administrati-vo por vía de caducidad, nulidad,etc. Y, eventualmente, para el casode que no prospere su acción admi-nistrativa, en la jurisdiccional.

Es general la ausencia de unplazo máximo de resolución, salvoen España. En alguno de los paí-ses existe un plazo para dictardeterminados actos de trámite, yen algún otro un plazo de resolu-ción desde que se inicia el examende fondo. Sin embargo, la “san-ción” de los efectos del silenciopositivo para el caso de que sesupere ese plazo máximo, es decir,la obligada concesión de la marcacuando se ha cumplido el plazo sindictarse y notificarse la resolución,solo existe en España –en relacióncon los países de los intervinientesen el Foro-.

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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JOSÉ ANTONIO CORRALES MOTALetrado de la OEPMCoordinador temático de Marcas en la REI

en Propiedad IndustrialActividades

En ningún país, salvo en España,está recogido en su legislación el lla-mado “Principio de invocación de lanorma más favorable”.

La representación de los intere-sados en los procedimientosmediante abogados, agentes de laPropiedad Industrial, u otros profe-sionales especialistas, no es obliga-da. El interesado, se puede repre-sentar por si mismo. Si bien, cuan-do se llega a una fase del procedi-miento en que se requieren conoci-mientos especializados, en unoscasos se exige la participación deaquellos, y en otros, aunque no seexija, se reclama por el propio inte-resado.

En cuanto a las tasas, es gene-ralizada la exigencia de las mismas.Ahora bien, hay diferencias entre losdistintos países en cuanto al núme-ro de tasas exigidas, a los momen-tos en que se reclaman y, obviamen-te, en lo referente a los importes. Latasa general por excelencia es la desolicitud. Y, también, suele sercomún una tasa para determinadosactos de trámite, como es el casode la presentación de oposiciones.No es común la llamada tasa demantenimiento.

No está generalizado el sistemamulticlase. Aunque más bien sepodría decir que, prácticamente, noexiste, salvo en España.

Tampoco se da, salvo en Espa-ña, la “Protección provisional”.

A la vista del resultado de esteForo-Taller, se puede decir que seha conseguido, en un porcentajeimportante, los objetivos buscados,puesto que hubo ese intercambio deconocimientos y experiencias quese pretendía, y se vieron las afinida-des y diferencias entre los procedi-mientos de registro de marcasnacionales de los países intervinien-tes.


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El Equipo coordinador de la REI en PROPIEDAD INDUSTRIAL estáformado por profesionales pertenecientes a distintos países. Recuer-de que puede contactar con nosotros a través del buzón de correo dela REI a fin de poder canalizar sus aportaciones, sugerencias y pro-puestas de actividades.

EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

ALFREDO CORRALRedactor Jefe.

ELENA ROJASCoordinadora Temática. España. OEPM.Letrado del Área de Patentes e Información Tecnológica.

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑOCoordinador latinoamericano de la REI. Asistente de Juez enel Tribunal Registral Administrativo, Costa Rica.

JOSÉ ANTONIO CORRALESCoordinador temático España OEPM. Letrado del área deCoordinación Jurídica y Relaciones Internacionales.

MARÍA SANZGerente. Programa Red de Expertos. FUNDACIÓN CEDDET.

ELISA LÓPEZCoordinadora Área.FUNDACIÓN CEDDET.

Dña. Maria Sanz sustituye en el cargo a Dña. Cristina Balaricomo Gerente del Programa “Red de Expertos”. Agradece-mos a Cristina Balari su labor desempeñada desde que ini-ció este programa y esperamos contar con su apoyo desde

su nuevo proyecto profesional en CEDDET”.


Al referirnos a los procedi-mientos de concesión depatentes nos hallamos ante

mecanismos singulares en cuya vir-tud los Estados, a través del reco-nocimiento de monopolios tempo-ralmente limitados para la explota-ción de invenciones, pretenden esti-mular la investigación y promover eldesarrollo social y económico.

Los procedimientos de conce-sión de patentes, cualquiera quesea el sistema que se adopte, yasea de simple depósito, con exa-men previo vinculante acerca de lanovedad y actividad inventiva, conexamen informativo o no vinculante,constituyen, en todo caso, procedi-mientos administrativos singularescuya justificación reside en la obli-gación de toda Administración deactuar en la búsqueda del interésgeneral que sin embargo, se persi-gue paradójicamente, en este caso,mediante el reconocimiento dederechos de exclusiva.

Con todo ello queda explicadala importancia que el procedimien-to de concesión de tales derechosimplica a la hora de conciliar losdistintos intereses entre solicitan-tes, terceros competidores y lapropia Administración que actúacon sujeción a la Ley y al interésgeneral.

A lo largo de los procedimientosde concesión de patentes y, poste-riormente durante la vida del dere-chos se establece un sistema decargas impuestas al titular del dere-cho y que pretende garantizar,durante la tramitación, que la inven-ción resulta merecedora de protec-ción y los conocimientos reviertenal público en forma que permita suaprovechamiento. Asimismo, sepretende que la invención será obje-to de explotación efectiva por partedel titular que no deberá limitarse amantener un monopolio estéril einjustificado sobre el objeto de lainvención...

Tal y como se ha referido losprocedimientos de concesión ymantenimiento de derechos hacenpesar sobre el solicitante/titular car-gas para la adquisición o manteni-miento del derecho a la solicitud oal registro. El incumplimiento detales cargas en algunos supuestosconlleva la pérdida del derecho altrámite de que se trate. En otroscasos puede conllevar la pérdida delderecho.

El presente foro se ha ocupadode conocer si en las legislacionesde los países participantes de la REIexisten mecanismos excepcionalesque permitan recuperar los dere-chos de patente ante situaciones

de incumplimiento por parte del titu-lar/solicitante, cuáles son estosmecanismos, cómo y en qué condi-ciones funcionan y qué garantíastienen los terceros que actúan en eltráfico económico.

En este sentido y a modo depresentación destacamos una refle-xión realizada por nuestro compa-ñero Leonardo Villavicencio y esque, tal y como referiremos a conti-nuación “es interesante ver como,finalmente, cada legislación, de unaforma u otra, reconoce que, si bienlos plazos se estipulan para sercumplidos, la complejidad de lassituaciones de la vida diaria puedenresultar en incumplimientos queameritan una reposición de los pla-zos previstos para cumplir un acto”.

A continuación se recogen laspor orden alfabético de países parti-cipantes las ideas principales apor-tadas en el foro:

ARGENTINAConforme nos refiere nuestro

compañero de Argentina, ClaudioAlbarellos, la caducidad en patentesy modelos de utilidad en la normati-va argentina se produce por trans-curso del período de vigencia,renuncia del titular que no perjudi-que a tercero, falta de explotaciónpor causas imputables al titular y,


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Resumen de Foro

Remedios jurídicos ante situaciones deincumplimiento de plazos

ELENA ROJASCoordinadora temática en la REI


finalmente, por impago o pago insu-ficiente del importe de las anualida-des de mantenimiento al que sehallan sujetos los derechos.

La legislación argentina se inspiraen la ley francesa de 1844 conformea la cual, cada patente concedidadebe pagar anualidades y la falta depago es sancionada con caducidad.El sistema francés y por tanto, pode-mos suponer que también el argenti-no, encuentra su fundamento segúnCasalonga; “Traité Technique etPractique des Brèvets, No 574,Paris, 1949,” en razones tanto fisca-les como prácticas, esta última paraeliminar rápidamente aquellas paten-tes que no presenten interés

Conforme a las normas delCUP, una vez se produce el venci-miento del pago de las tasas anua-les, la Ley argentina establece unperíodo extraordinario de 180 díasen el que se podrá efectuar elmismo con un recargo del 30%.

Transcurrido el período extraor-dinario de pago se produce la cadu-cidad de pleno derecho de la paten-te/modelo de utilidad sin interpela-ción al interesado ni necesidad depublicación de dicha situación paraque la misma produzca sus efectos.En particular, conforme al art. 63 dela Ley Argentina “no será necesariadeclaración judicial para que la nuli-dad o caducidad surtan efectos desometer al dominio público el inven-to”; es decir, tanto la nulidad comola caducidad operan ope legis o depleno derecho.

La normativa argentina prevé laposibilidad de evitar la caducidad enaquellos casos en los que el interesa-do pueda justificar que el pago no seefectuó por razones de fuerza mayor.A tal efecto pueden consultar la pági-na 52 de las directrices del INPI en ellink http://www.inpi.gov.ar/pdf/Direc-tricesA.pdf

COSTA RICALa legislación de Costa Rica no

prevé la figura de la rehabilitaciónpara el caso del impago de tasas.No obstante lo anterior, previadeclaración de caducidad por partede la Administración ésta procederáa realizar una intimación de pago alinteresado.

El sistema seguido en CostaRica constituye un sistema paterna-lista en el que la Administraciónadopta una postura activa notifican-do al interesado la necesidad deefectuar el pago de tasas de man-tenimiento.

De esta manera, la patente nose caduca directamente con carác-ter previo debe cumplirse con el trá-mite de notificación por parte de laAdministración. Dicho sistema per-mite una doble lectura, y es que, asíel derecho impagado no queda des-

protegido porque no incurre encaducidad automática pero con elefecto negativo de que no existehabilitado ningún trámite que permi-ta alegar la justificación del impago.

En cuanto al restablecimiento dederecho, esta figura no existe en lalegislación de Costa Rica respectode solicitudes de patente nacionalaunque sí respecto de aquellas tra-mitadas en fase nacional dentro delprocedimiento de registro interna-cional de patentes PCT.

ESPAÑAAnte situaciones de incumpli-

miento de trámites en plazo la legis-lación española establece diversasvías. Con carácter general, es decir,en relación con todos los trámiteses posible solicitar el restableci-miento de derechos e interponerrecurso de alzada. Por otro lado,


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Página web de la Oficina Española de Patentes y Marcas

http://www.inpi.gov.ar/pdf/Direc-tricesA.pdf




frente al incumplimiento de obliga-ción de pago de anualidades cabríaacudir a las siguientes:

– Rehabilitación.– Restablecimiento de dere-

chos.– Pago de la vigésima anuali-

dad.– Recurso de alzada.La rehabilitación de derechos

caducados por falta de pago permi-te instar la vuelta a situación devigor del derecho dentro de los seismeses siguientes a su declaraciónde caducidad y debe aparecer fun-dado en motivos de fuerza mayor,hasta la fecha, fallecimiento, priva-ción de libertad, enajenación men-tal, dificultades económicas serias,empresas en situación de concursovoluntario.

La caducidad debe ser expresa-mente declarada por la Oficina perose retrotraería al momento en elque debió efectuarse el pago ytiene como contrapartida la situa-ción de incertidumbre para terce-ros.

La solicitud de rehabilitación sepublica en el Boletín Oficial de laPropiedad Industrial y, dice la Leyque dicha rehabilitación se acordarásiempre que no existan derechosde terceros siendo frecuente elsupuesto en el que, el propio licen-ciatario se opone a la rehabilitacióndel derecho.

Finalmente, de estimarse la soli-citud de rehabilitación se repone elderecho al momento previo a ladeclaración de nulidad “borrando”el lapso de tiempo en el que dichoderecho aparecía caducado y reser-vando para los Tribunales la resolu-ción de los conflictos que estopudiera ocasionar.

Frente a la rehabilitación y, concarácter general, ante una situaciónde incumplimiento de plazos se per-

mite acudir a la figura del restableci-miento de derechos. Dicho procedi-miento se encuentra vigente desdeel año 2002 y supone en la prácticael otorgamiento de tratamiento uni-tario, sin discriminación, a las solici-tudes nacionales y las tramitadasvía patente europea.

El restablecimiento está previstocomo fórmula general para reponerel derecho cuando concurran cau-sas excepcionales que hubieranimpedido el cumplimiento de unplazo con carácter general. La soli-citud de restablecimiento seencuentra pensada para la mayoríade los trámites, a excepción delplazo de prioridad y otros plazoscomo el de petición de realizaciónde examen previo o IET, entre otros,y cuya exclusión parece respondera una cuestión de seguridad jurídicafrente a terceros y al deseo de nocomplicar en exceso el procedi-miento.

El restablecimiento de derechosdebe solicitarse dentro de un dobleplazo dentro del año siguiente alplazo incumplido y a su vez dentrode los dos meses siguientes alcese del impedimento y el solicitan-te deberá acreditar que aplicó todala diligencia exigible por las circuns-tancias, a pesar de la cual, no fueposible el cumplimiento.

Generalmente, por vía de resta-blecimiento se alegan situacionesde error de comunicación, negligen-cias profesionales, error en cómpu-to de plazos y fallos informáticos,entre otras cuestiones.

Junto a los dos mecanismosanteriores, se encuentra la posibili-dad de pagar la vigésima durante unaño desde el plazo incumplido parasubsanar la falta de pago de anuali-dades y, finalmente, el recurso dealzada contra toda resolución de laOficina que se estime contraria a

derecho, ya sea por falta de notifi-cación (siempre que la notificaciónsea preceptiva y no informativa) ola omisión de algún otro trámiteesencial del procedimiento.

VENEZUELAEn el caso de Venezuela, actual-

mente se está trabajando en la ela-boración de una nueva Ley y, trassalir de la Comunidad Andina, endicho país se sigue aplicando la nor-mativa previa, es decir, la Ley dePropiedad Intelectual de 1954.

Conforme a dicha norma laspatentes quedan sin efecto cuandose declare su nulidad, bien porentenderse expedidas en perjuiciode terceros, bien por incurrir en lossupuestos previstos en la Ley y,finalmente por falta de explotación,transcurso de la vida legal del dere-cho, renuncia o falta de pago deanualidades.

En el caso de falta de pago deanualidades, de los países partici-pantes en el foro, Venezuela consti-tuye el único, junto con España, queprevé la existencia de un trámite derehabilitación si bien sólo podrá ins-tarse la rehabilitación de cada dere-cho una sola vez en el caso deVenezuela.

Cuando la patente queda sinefecto se produce la publicación enel Boletín de Propiedad Industrial aefectos de informar a terceros indi-cando la causa por la cual dichapatente hubiera quedado sin efec-tos.

El solicitante podrá entonces pre-sentar su solicitud dentro de los tresmeses siguientes al vencimiento delplazo establecido para el pago de laanualidad previo pago de la anuali-dad y un recargo de penalización.Una vez acordada el Registradorotorga constancia al interesado dela rehabilitación y realiza la corres-


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El tema de debate planteadoestuvo referido a las formasen que las distintas Institucio-

nes representadas en la REI en PIse relacionan a lo interno del Siste-ma Nacional de Innovación (SNI).Así, se pretendió identificar comolas políticas aplicadas interactúan enel contexto del SNI, y la forma demejorarlas e implementarlas deforma acorde con las necesidades

de éste. Se pretendió dar respues-ta a las preguntas ¿Tiene nuestropaís una política definida de cienciay tecnología?, ¿Está esa política diri-gida hacia el fomento de la innova-ción?; ¿Qué barreras de tipo jurídi-co enfrenta la industria innovadoraen su país?; ¿En qué sentido el que-hacer de nuestra Institución puedeconvertirse en una barrera para elproceso I+D+i?; ¿En qué parte delengranaje nos encontramos?, ¿Con

cuáles otros actores del sistemanos relacionamos directamente?;¿Cuánta información brindamos anuestros usuarios?, ¿Brindamosinformación por medios digitales?.Se preparó un documento introduc-torio al tema, señalándose unabibliografía consultable en línea parafundar posiciones. Sin embargo,durante el período en que se encon-tró abierto no se generaron partici-paciones.


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LEONARDO VILLAVICENCIOCoordinador latinoamericano de la REI

Resumen de Foro

Nuestras oficinas: mejores prácticas y relacióncon el Sistema Nacional de Innovación3-16 mayo 2010

pondiente publicación en el Boletínde Propiedad Industrial.

En lo que se refiere a lossupuestos, el Registro Venezolanoaplica un criterio estricto en el quelas causas de fuerza mayor debentener un sólido soporte, supuestode robo o enfermedad o fallos infor-máticos imputables a la Administra-ción.

Finalmente se destaca un intere-sante supuesto en el que una huel-ga del sector petrolero provocó elimpago de numerosas tasas demantenimiento, pérdidas de priori-dades, etc producidas en unas cir-cunstancias que finalmente fueron

entendidas como de “fuerzamayor” haciendo posible la recupe-ración de los derechos.

CONCLUSIÓNDe las intervenciones de los par-

ticipantes en el foro cabe destacarque parece una opinión general-mente compartida que la falta depago de cantidades irrisorias dé altraste con el esfuerzo económico einventivo del titular y por tanto, seríadeseable que nuestros sistemaslegislativos evolucionaran permitien-do una mayor flexibilidad cuandohay voluntad de pago por parte delsolicitante.

A este respecto todo depen-derá de las políticas generalesque en cada caso se adopte enmateria de propiedad industrial yasea avanzando hacia un paterna-lismo o hacia un mayor liberalis-mo.

Como solución, algún participan-te ha apuntado la posibilidad demezclar sistemas, por ejemplo,estableciendo un sistema de avisosobligatorios de caducidad por impa-go en el que el titular pueda justifi-car su incumplimiento y, en todocaso, valorando en cada supuestosi procede la caducidad del dere-cho.


CURSOS ONLINEFUNDACIÓN CEDDET Y OEPM

Del 21 al 27 de junioCURSO CORTO SOBRESISTEMA PCT (3ª EDICIÓN)Plazo de matrícula:Hasta el 13 de junioInscripción:http://cursos-online.ceddet.org/Inscripciones.php?action=cursoslanzamiento

Del 20 al 26 de septiembreCURSO CORTO DISEÑOINDUSTRIAL (2ª EDICIÓN)Plazo de matrícula:Hasta el 12 de septiembreInscripción: www. ceddet.org

Del 22 al 28 de noviembreCURSO CORTO SOBRESISTEMA DE MADRID PARA ELREGISTRO DE MARCASINTERNACIONALES (2ªEDICIÓN)Plazo de matrícula:Hasta 14 de noviembreInscripción: www. ceddet.org

Del 20 de septiembre al 14 denoviembreCURSO LARGO ON-LINESOBRE GESTIÓN YEVALUACIÓN DE MARCAS (6ªEDICIÓN)Plazo de matrícula:Hasta 5 de septiembreInscripción: www. ceddet.org

Manizales, Caldas, Colombia Del 1 al 4 de septiembreCONGRESO IBEROAMERICANODE BIOTECNOLOGÍAMás información:http://www.bioredandina.com

Sao Paulo, BrasilDel 13 al 24 de setiembreWIPO SUMMER SCHOOL ON IPPlazo de matrícula:Hasta el 30 de julioInscripción:http://www.wipo.int/academy/en/courses/summer_school_brazil/index.html

La Habana, Cuba Del 13 al 15 de octubreIV SEMINARIO INTERNACIONALSOBRE SOLUCIÓN DECONFLICTOS EN LAPROPIEDAD INTELECTUALMás información:http://www.onpi.org.ar/boletin/May10/spanish/calendario/iv-seminario.html

Del 4 de octubre al 21 de noviembreCURSO LARGO ON-LINESOBRE PROPIEDADINDUSTRIAL PARA JUECES YFISCALES (2ª EDICIÓN)Plazo de matrícula:Hasta 19 de septiembreInscripción: www. ceddet.org

CONFERENCIAS,REUNIONES, CURSOS Y SEMINARIOS

La Habana, Cuba Del 23 al 25 de junioCURSO PRECONGRESOINTERNACIONAL “UNA VISIÓNESTRATÉGICA A PARTIR DE LAGENERACIÓN DECONOCIMIENTO:INTELIGENCIA, PAPEL DE LA INFORMACIÓN, LA PROPIEDADINTELECTUAL, LASUNIVERSIDADES Y LAINNOVACIÓN.”Plazo de matrícula:Hasta el 22 de junioInscripción:http://www.congresocniccuba.com/index.php?module=general

Ciudad de México, MéxicoDel 2 al 13 de agostoWIPO SUMMER SCHOOL ON IPPlazo de matrícula:Hasta el 28 de mayoInscripción:http://www.wipo.int/academy/en/courses/summer_school_mexico/

EVENTOS Y CONVOCATORIAS

http://cursos-online.ceddet.org/Inscripciones.php?






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http://www.onpi.org.ar/boletin/May1


http://www.congresocniccuba.com/i

http://www.wipo.int/academy/en/co

http://www.ceddet.org/docs/informaciondeinteres/198/N%C2%BA1%20de%20la%20Revista%20Digital%20de%20la%20REI%20en%20PROPIEDAD%20INDUSTRIAL.pdf

http://www.ceddet.org/docs/informaciondeinteres/256/N%C2%BA%202%20REVISTA%20PROPIEDAD%20INDUSTRIAL.pdf

http://www.ceddet.org/docs/informaciondeinteres/313/N%C2%BA3%20REVISTA%20de%20la%20REI%20en%20PROPIEDAD%20INDUSTRIAL.pdf

http://www.ceddet.org/docs/informaciondeinteres/335/N� 4 REVISTA de la REI en PROPIEDAD INDUSTRIAL .pdf

http://www.ceddet.org/c/document_library/get_file?uuid=7e722fce-7d76-445f-997a-3d8cd4015eb0&groupId=10234

PROP IND 1S10 - ceddet.org · de la Propiedad Intelectual –IEPI– 4 PANORAMICAS VENEZUELA. Los...

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