Nº 9 Revista Digital de la REI en PROPIEDAD INDUSTRIAL

La presente publicación pertenece a la REI en Propiedad Industrial está bajo una licencia Creative CommonsReconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 España. Por ello se permite libremente copiar, distribuiry comunicar públicamente esta revista siempre y cuando se reconozca la autoría y no se use para fines comer-

ciales. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org /licenses/by-nc-nd/3.0/es/. Para cualquier notificación oconsulta escriba a [email protected]: 1989-6646La REI en Propiedad Industrial y las entidades patrocinadoras no se hacen responsables de la opinión vertida por los autores en los distin-tos artículos.

Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad IndustrialNúmero 9. 2º Semestre de 2011

Comité de RedacciónCLAUDIO MARCELO ALBARELLOSRedactor Jefe.

AMAYA EZCURRACoordinadora temática del área de patentes dela REI. Jefe de Servicio Técnicas Industriales.Of icina Española de Patentes y Marcas. OEPM

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑOCoordinador latinoamericano de la REI.Asistente de Juez en el Tribunal RegistralAdministrativo, Costa Rica.

BELÉN LUENGO GARCÍACoordinadora temática del área de marcas dela REI. Letrado de la Of icina Española dePatentes y Marcas

Fundación CEDDETELISA LÓPEZCoordinadora Área en Propiedad Industrial.

MARÍA SANZGerente del Programa Red de Exper tos.

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Acceso a la REI www.ceddet.org

SumarioEDITORIAL 3

ENTREVISTAJOSÉ LUIS LONDOÑO FERNÁNDEZ

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (SIC) 4

PANORAMICASNICARAGUA

Régimen jurídico del principio de especialidad en la legislación nicaragüenseRoberto Enrique Salvatierra Rivas 7

ARTÍCULOFutura evolución de la Clasif icación de NizaMaría Soledad Aracil Merás 11

FIRMA INVITADACLAUDIO MARCELO ALBARELLOS

La aptitud distintiva de las marcas. La vulgarización y el “secondary meaning” 15

ACTIVIDADES DE LA REI 22EVENTOS Y CONVOCATORIAS 33

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Estamos a pocos días de finalizar el 2011 y el Equipo Coordinador llega una vez máshasta Ustedes para entregarles la Novena Edición de nuestra Revista Digital de la Redde Expertos Iberoamericanos (REI) en Propiedad Industrial donde los profesionales y ofi-cinas ligados al Derecho de la Propiedad Industrial en Iberoamérica compartimos nues-

tras experiencias y conocimientos. En primer lugar contamos con una interesante entrevista efectuada a José Luis Londoño Fer-

nández, Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Indus-tria y Comercio de la República De Colombia (SIC) quien nos informa sobre el nuevo papel queha adquirido su administración respecto de la promoción de las actividades de innovación, com-petitividad y emprendimiento, como así también respecto del aprovechamiento efectivo del siste-ma de propiedad industrial en apoyo de las mencionadas actividades.

En nuestra sección Panorámicas Roberto Enrique Salvatierra Rivas nos ofrece un análisis jurí-dico acerca del tratamiento que la legislación marcaria nicaragüense efectúa respecto del principiode especialidad.

A continuación María Soledad Aracil Merás, Examinadora de la Oficina de Marcas y Patentesde España nos ofrece una interesante visión sobre la Clasificación de Niza en materia de marcasy su futura evolución.

En la Sección Firmas Invitadas contamos con un artículo redactado por el suscripto donde seanaliza la función distintiva de los signos marcarios, presentando además los fenómenos de vul-garización y de distintividad adquirida.

Como siempre cumplimos en agradecer a todos quienes han colaborado y hecho una vezmás posible esta nueva edición de la Revista Digital. Los invitamos a seguir participando y cola-borando haciéndonos llegar sus artículos y comentarios.

Aprovechamos la ocasión para desearles a todos nuestros lectores y miembros de la REI¡Felices Fiestas y Feliz Año Nuevo!

DR. CLAUDIO MARCELO ALBARELLOSRedactor Jefe

editorial

REI en Prop iedad Indust r ia l4

José Luis Londoño Fernández es abogado de laUniversidad Externado de Colombia con intensifi-cación en Derecho de la Competencia, especia-lista en Propiedad Industrial, Derechos de Autory Nuevas Tecnologías. Ha trabajado como abo-gado especializado en la Superintendencia deIndustria y Comercio y en la Federación Nacionalde Cafeteros y como abogado asociado en lafirma Olarte Raisbeck. Su posesión como Super-intendente Delegado de Propiedad Industrial seefectuó ante el Superintendente de Industria yComercio el 1º de octubre de 2010.

A un año de asumir en la Delegatura de la Propiedad Industrial¿Cuáles son los desafíos relativos a la propiedad industrial quele ha tocado enfrentar?

Los principales desafíos han estado relacionados con la gene-ración de una cultura de aprovechamiento del sistema de propie-dad industrial como herramienta de protección de los identificado-res comerciales (marcas, nombres y enseñas comerciales, lemas,indicaciones geográficas) y de las invenciones (patentes, mode-los de utilidad y diseños industriales) en conjunto con aquellospropios de una entidad que debe atender con oportunidad lassolicitudes de registro de derechos de Propiedad Industrial.

José Luis LondoñoFernándezSuperintendente Delegado para la PropiedadIndustrial. Superintendencia de Industria yComercio de la República de Colombia (SIC).

E N T R E V I S T A

¿Cuáles son las funciones y qué rol desempeña laDelegatura para la Propiedad Industrial de la SICcomo órgano rector de la propiedad industrial para elcrecimiento de la economía colombiana?

Sus principales funciones son la de administrar elregistro de la Propiedad Industrial. No obstante, y enconsecuencia con la respuesta anterior, su rol está evo-lucionando para pasar de esta única función receptiva, aun rol más proactivo de fomento del sistema de propie-dad industrial en cumplimiento de las políticas estatalesde innovación, emprendimiento y competitividad.

La innovación tecnológica es una herramienta funda-mental para obtener altas tasas de crecimiento pro-ductivo ¿cómo gestiona su organismo las políticasrelativas a innovación tecnológica y qué accionesconcretas se han desarrollado en esa área?

En seguimiento de las políticas de apoyo e impulsoa la innovación, la SIC ha centrado sus esfuerzos en lacapacitación sobre los fundamentos de propiedadindustrial y uso del sistema en las mipymes, centrosde investigación, Universidades, unidades de empren-dimiento y tecnoparques.

Así mismo, la SIC ha implementado acciones desimplificación de trámites y reducción de tiempos dedecisión de suerte que se coopera en la reducción delos costos de transacción.

¿Cuáles han sido en general los resultados de solici-tudes efectuadas mediante el PCT en Colombia encomparación con las patentes solicitadas por la víatradicional?

Más del 90 por ciento de las solicitudes de paten-tes recibidas en Colombia son presentadas medianteel PCT. Respecto de su suerte, no se hacen distincio-nes entre solicitudes presentadas por una vía u otra,pues los requisitos de patentabilidad son los mismos.

A mediados de este año 2011 Colombia ha ratificadoel Protocolo de Madrid ¿qué expectativas tieneUsted en relación al denominado Sistema de Madridpara el registro internacional de marcas tanto en rela-ción con la presencia de marcas colombianas en elexterior como de los titulares extranjeros que desig-narán a Colombia como país dentro de su solicitudde registro internacional?

Las expectativas son grandes. Nuestros empresa-rios están abriendo cada vez más sus fronteras toman-do decisiones estratégicas internacionales y el Siste-ma de Madrid es una herramienta útil en la toma de

decisión de protección de sus marcas en los merca-dos internacionales. Como receptores, consideramosque la incorporación del Protocolo permitiría queColombia sea más visible para las empresas que dese-an introducir nuevos productos y servicios.

Háblenos de las denominaciones de origen enColombia ¿qué visión tiene usted en este tema?

Creemos que las denominaciones de origen van aser las herramientas que permitirán apalancar el posi-cionamiento de los productos agro alimenticios colom-bianos. En efecto, con las denominaciones de origenel colectivo de beneficiarios, que en Colombia son nor-malmente pequeños agricultores y los artesanos,podrían aumentar su fuerza de negociación, armonizarsus productos con las tendencias del consumidor dehoy que exige más información y, en consecuencia,ayudan a garantizar calidad, lo cual a su turno genera lapotencialidad inclusive para superar barreras de entra-da a otros mercados.

He visitado el sitio web oficial de la SIC y he notadoque, entre otras iniciativas, han reinstaurado un Pre-mio Nacional al inventor colombiano, que han interve-nido junto a algunas cámaras comerciales en el desa-rrollo del Proyecto Propiedad Intelectual Colombia yque incluso han incorporado contenidos relacionadossobre Propiedad Industrial destinados a los niños¿qué puede comentarnos acerca de estas iniciativasen particular y de otras estrategias de divulgación dela propiedad industrial que hayan aplicado?

En efecto, dentro de nuestra estrategia de fomentoreactivamos desde la entidad el premio nacional alinventor el cual fue entregado el pasado 21 de octu-bre. Establecimos diferentes categorías, como la infan-til, la estudiantil (universitaria), de investigación yempresarial. Respecto de la categoría infantil, conside-ramos incluirla, pues como comentábamos, es funda-mental crear cultura de protección de la propiedad

REI en Prop iedad Indust r ia l 5

JOSÉ LUIS LONDOÑO FERNÁNDEZ

e n t r e v i s t a

industrial y uso del sistema. En tal sentido, creemosque los niños son precisamente los cimientos de estacultura, que además es de innovación y emprendimien-to, siendo ellos los futuros generadores de empleo ycrecimiento económico.

El Premio Nacional del Inventor Colombiano fuecreado en el año 1983 como estímulo a la actividadcreadora e innovadora a favor del desarrollo industrialy tecnológico del país.

Este premio rinde homenaje a la creatividad detodos los inventores (ciudadanos colombianos, socie-dades comerciales y entidades públicas o privadas),cuyos inventos sobresalen por su impacto tecnológicoy su contribución al desarrollo económico del país y lamejora de la vida cotidiana de sus ciudadanos.

En esta convocatoria, las entidades organizadorasbuscaron, especialmente, fomentar el espíritu investi-

gativo y creativo de los niños y jóvenes escolarizadoscon el fin de despertar en ellos el interés por el cono-cimiento científico y difundir las ventajas del sistemade propiedad industrial.

Con esto en mente se crearon cuatro categorías,así:• Categoría infantil, en la que participaron niños de 6 a

11 años y jóvenes escolarizados de 12 a 16 años; • Categoría juvenil, abierta para jóvenes universitarios;• Categoría de investigación, en la que participaron

estudiantes de posgrado, investigadores y docen-tes; y por último

• Categoría industria, abierta para emprendedores yempresarios de mipymes, centros de investigación eincubadoras de empresas.


JOSÉ LUIS LONDOÑO FERNÁNDEZ

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Premio Nacional delInventor Colombiano

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PanorámicasNicaragua

Régimen jurídico delprincipio de especialidaden la legislaciónnicaragüenseROBERTO ENRIQUE

SALVATIERRA RIVAS Abogado del Despacho “Raúl

González Galán Abogados”.Máster en Diplomacia,

Derecho Internacional yRelaciones Internacionales.

Miembro de la REI.

RESUMEN ANALÍTICOEl presente artículo es un análisis jurídico acerca del tratamiento quela legislación marcaria nicaragüense efectúa sobre el principio deespecialidad. La problemática se presenta ante la imposibilidad deconciliar las posturas de la doctrina y la jurisprudencia nacional sobrela ubicación de este principio en el ordenamiento jurídico aplicable,lo que muchas veces desemboca en fallos distantes de los criteriosque revisten esta materia.

PALABRAS CLAVEPrincipio Especialidad, Marca Renombrada, Ley de Marcas.

INTRODUCCIÓNEl principio de especialidad plantea que dos marcas idénticas o similares

pueden coexistir siempre y cuando no generen riesgo de confusión o de aso-ciación, circunstancia que sólo es posible cuando dichos signos protegen pro-ductos diferentes. Este criterio no es absoluto, sino que tiene excepciones: losproductos similares y la marca renombrada.

En el primer caso, la inaplicación del principio se justifica porque frente a pro-ductos similares siempre es posible generar estos riegos, ya que aunque losbienes sean físicamente diferentes estos pueden ser sustitutivos (leche, soja;



NicaraguaR égimen jurídico del principio de especialidad en la legislación nicaragüense

vino, cerveza, etc.) o bien, pertene-cer a un mismo sector comercial ocadena de producción (zapatos,ropa, bolsos; medicamentos, servi-cios médicos, seguros; etc.).

En el segundo caso, se produ-ce el quebrantamiento por excelen-cia de la regla de la especialidad.Se conoce que la marca renombra-da trasciende los límites tradiciona-les de la marca. Su fama es tanamplia que sin estar registradapuede impedir la inscripción de otramarca idéntica o similar, ya preten-da amparar mercancías o serviciosidénticos, similares o diferentes,pues en cualquier caso se genera-ría riesgo de confusión o asocia-ción al consumidor, y con ello,serios perjuicios a su titular.

CUERPO LEGAL APLICABLESon varias las normas en mate-

ria marcaria aplicables en el ámbitodoméstico. Sin embargo, para esteestudio únicamente analizaremostres de estas: el Convenio Centro-americano para la Protección de laPropiedad Industrial (CCPPI)1, laLey Nº 380, “Ley de Marcas yOtros Signos Distintivos” (Ley nº380) en la que se incluye la Ley Nº580, “Ley de reforma y Adicionesa la Ley de Marcas” (Ley nº 580),y el Decreto 83-2001, “Reglamen-to de la Ley de Marcas” (Decreto83-2001). Otra disposición a consi-

derar es el Arreglo de Niza relativoa la Clasificación Internacional deProductos y Servicios para elRegistro de las Marcas, de la cualse auxilia la Ley nº 3802.

LOS DILEMAS DE LA REGLA DEESPECIALIDAD

En su momento, se tuvo la ideade que el principio de especialidadse encontraba en el artículo 23 delCCPPI3. Sin embargo, no faltabanvoces divergentes que alegabancontradicción entre esta disposi-ción y los acápites o) y p) del art.10 del mismo Convenio4.

Esta discrepancia llegó hasta laCorte Suprema de Justicia (CSJ).El planteamiento expuesto, soste-nía que dos marcas iguales - o simi-lares - que tutelaran productos dife-rentes pertenecientes a la mismaclase no podían registrarse de con-formidad a los acápites o) y p) delart. 10 CCPPI, pero sí conforme alart. 23, ya que la propiedad de unamarca sólo se adquiere para losproductos o servicios que ha sidosolicitada.

En mi opinión, estas normas noeran contradictorias, sino comple-mentarias: ante la solicitud de unamarca similar a otra registrada peropara diferentes productos, el exa-minador no podía impedir la inscrip-ción conforme el art. 10, al contra-rio podía permitir su registro en

base al principio de especialidadcontenido en el art. 23.

La CSJ resolvió la disputamediante Consulta de 10 de Juniode 1985, señalando que no existíatal contradicción. Que los acápitesdel art. 10 se referían a las solicitu-des que hicieran terceras personasen intento de registrar sus signosde conformidad con tales normas,y que el art. 23 aplicaba a la solici-tud que hiciera un titular sobre unsigno que ya tenía registrado, peropara proteger nuevas mercancías oservicios, siempre dentro de unamisma clase. La respuesta de laCSJ no identificaba el art. 23 conel principio de especialidad, por locual había que determinar su locali-zación.

TRATAMIENTO DEL PRINCIPIODE ESPECIALIDAD

CCPPIDescartado el art. 23, la regla

de especialidad se aprecia deforma tácita en los acápites o) y p)del artículo 10. En el primero seprohíbe la inscripción de una marcaque ya está registrada siempre quela solicitud sea para la misma clase;en el segundo se impide la inscrip-ción de un signo idéntico al regis-trado también para mercancías dela misma clase. En ambos supues-tos la prohibición no impide regis-

1 El CCPPI fue derogado por la Ley de Marcas, pero mantiene su vigencia sobre las solicitudes de marcas tramitadas duran-te su vigencia que a la fecha carecen de Sentencia firme.2 El CCPPI durante su vigencia utilizó como Nomenclador una clasificación propia (arts. 154, 155, 156 y 157) diferente a laque planteaba el Arreglo de Niza.3 Art. 23 La propiedad de una marca y el derecho a su uso exclusivo sólo se adquiere en relación con los productos, mer-cancías o servicios para lo que se hubiera solicitado que estén comprendidos en una misma clase. Toda Petición para queuna marca ya registrada distinga productos, mercancías o servicios adicionales, cualquiera que sea la clase a que productos,mercancías o servicios pertenezcan, se tramitará como si se refiriera a una marca completamente nueva.4 Art. 10. No podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas: o) Los distintivos ya registradospor otras personas como marcas para productos, mercancías o servicios comprendidos en una misma clase; p) Los distinti-vos que por su semejanza gráfica, fonética e ideológica pueden inducir a error u originar confusión con otras marcas, o connombres comerciales, expresiones o señales de propaganda ya registrados o en trámite de registro, si se pretende emple-arlos para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma clase;

trar una marca idéntica o similar ala inscrita para productos de otrasclases (diferentes), facultando laaplicación del principio de especiali-dad, y con ello que dos marcasidénticas o semejantes coexistanen el mercado sin generar confu-sión.

No obstante lo anterior, estosacápites plantean un problema enrelación a la clasificación de pro-ductos. El Convenio entiende queson similares entre sí los produc-tos que pertenecen a una mismaclase, y descarta el hecho de quela clasificación es imperfecta, dadoque existen productos similares (orelacionados) que pertenecen a cla-ses diferentes. Por ejemplo, si seencuentra registrada la marca FERpara vehículos (clase 12), otra per-sona podría solicitar e inscribirla sinproblemas para alimentos o vesti-do, pero no para aceites (clase 4),ya que aunque no son los mismosproductos ni la misma clase, estoscomparten el círculo comercial ypueden inducir a riesgo de confu-sión o asociación al consumidor.Similar situación ocurriría de coinci-dir una misma marca de diferentestitulares para las clases 29 y 30, o32 y 33, o 5 y 10.

Ley Nº 380 y Ley Nº 580Esta disposición también desa-

rrolla el principio de especialidad deforma indirecta, a través de los acá-pites a) y b) del artículo 85, normasque regulan las prohibiciones regis-tro por razones extrínsecas. En elprimero se requiere que exista

identidad entre el signo registradoy el solicitado y entre los bienes adistinguir. La carencia de uno sólo

de estos supuestos permitiría elregistro del signo solicitado y conello la aplicación de la regla de laespecialidad.

Diferente es el segundo, el cualexige la concurrencia de cuatro cir-cunstancias: 1) que la marca seencuentre registrada o en procesode inscripción (derecho de prela-ción), 2) que el signo solicitado seaidéntico o similar, 3) la solicituddebe comprender productos idénti-cos o diferentes a los utilizados porla marca registrada o en trámite, y4) estas tres situaciones debengenerar riesgo de confusión o deasociación.

Nótese que la ausencia de lacuarta circunstancia abre la puertaa la aplicación del principio de espe-cialidad. Sin embargo, lo más lla-mativo de este acápite es que latutela se extiende a los productosdiferentes, lo cual no es otra cosaque la protección del quebranta-miento de este principio: la marcarenombrada, en tanto sólo éstatiene protección “universal”.

Por otra parte, al igual que elCCPPI, la ley nº 380 tiene un incon-veniente, y es que no incluyen den-tro de las prohibiciones extrínsecasel registro de marcas idénticas osimilares que protejan productos oservicios semejantes a los utilizadospor el signo registrado o en trámitede registro. La única referencia aproductos semejantes se encuentraen el art. 26 que señala la facultadque tiene el titular del signo registra-do para impedir que terceros usenen el comercio su marca u otra simi-


PanorámicasNicaragua

5 Art. 8. No podrá ser registrado como marca un signo cuyo uso afectaría un derecho anterior de tercero. Se entiende afec-tado un derecho anterior de tercero, entre otros, en cualquiera de los siguientes casos: a) El signo es idéntico a una marcaregistrada o en trámite de registro en el país por un tercero desde una fecha anterior, que distingue los mismos productos oservicios. b) El signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro en el país por un tercero desde unafecha anterior, que distingue los mismos o diferentes productos o servicios, si su uso pudiere causar riesgo de confusión ode asociación con esa marca.

El principio deespecialidadplantea que dosmarcas idénticaso similarespueden coexistirsiempre y cuandono generen riesgode confusión o deasociación,circunstancia quesólo es posiblecuando dichossignos protegenproductosdiferentes.

lar para los mismos productos uotros relacionados. Con la Ley nº580 este artículo fue reformado,pero sin aportar soluciones a esteproblema, ya que esta disposiciónsigue refiriéndose a la tutela jurídicadel titular en el mercado y no en lafase de inscripción.

Cabe señalar, que los produc-tos similares son una excepción ala regla de la especialidad.

Decreto 83-2001En esta disposición los artículos

a destacar son el 12 y 136, los cua-les tienen especial similitud con losdos párrafos del art. 23 del CCPPI,debido a que se pretendió incluirpor esta vía una referencia directadel principio de especialidad.

Sin embargo, esta inclusión noestá ajena a la incertidumbre: poruna parte, se puede pensar quepartiendo de su similitud con el“extinto” art. 23, la consulta del 10de Junio de 1985 podría serle apli-cable, y por otra, dado que la leyno hace referencia directa al princi-pio, como tampoco incluye los pro-ductos similares como supuesto atener en cuenta a la hora del exa-men, queda sobre la mesa la inte-rrogante de si ¿es posible queestos artículos puedan ser consi-derados inconstitucionales porextralimitarse al suplir los vacíosjurídicos de la ley?

Partiendo de los principios bási-cos del derecho, se conoce que losreglamentos tienen un propósitoprocedimental y que están destina-

dos a poner en práctica la ley. Eneste sentido, es totalmente contra-dictorio pretender modificar o mejo-rar una ley vía reglamento. Demodo que, de este Decreto no sedebe esperar -como tampoco for-zar- la corrección de los vacíos jurí-dicos de la ley. En cualquier caso,queda abierta la posibilidad de queestos artículos sean declaradosinconstitucionales.

CONCLUSIONESSeñalar que, con independen-

cia de la interpretación que la CSJhizo en 1985, el art. 23 del CCPPIconstituía la base jurídica del prin-cipio de especialidad y comple-mentaba los acápites o) y p) delart. 10. Esta lectura ha caracteri-zado la inestabilidad jurídica deeste principio, pues a partir de ahí,sólo se aprecian referencias indi-rectas al mismo, no exentas deproblemas importantes.

Destacar los avances alcanza-dos en la Ley nº 380, especialmen-te el referido a la protección de lamarca renombrada.

Subrayar la valentía -y si sequiere audacia- de los redactoresdel Decreto 83-2001 por incluirmejoras importantes a la protec-ción marcaria, sobre todo en rela-ción al principio de Especialidad,mismas que por las razones yaexpuestas, no están exentas devarios retos, primero en relación asu interpretación, y segundo, res-pecto al control constitucional alque están sometidos por ley.

Queda esperar que a través dela doctrina especializada, de lassentencias de la CSJ, las resolu-ciones administrativas y/o de lareforma legislativa, se reconozcade forma directa la relevancia delprincipio de especialidad dentro delderecho marcario nacional.

BIBLIOGRAFÍA— Salvatierra R., Roberto.

2007. El Principio de Especialidaden el Derecho Marcario Nicara-güense. Memoria de Fin de Carre-ra - Universidad Centroamericana(UCA).

— Convenio Centroamericanopara la Protección de la PropiedadIndustrial (CCPPI). 1968

— Decreto 83-2001, Regla-mento de la Ley Nº. 380, Ley deMarcas y Otros Signos Distintivos.Disponible en: http://www.trami-tesnicaragua.org/media/decre-to%20no.%2083-2001.pdf

— Ley Nº 380, Ley de Marcasy Otros Signos Distintivos. Dispo-nible en: http://legislacion.asam-blea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/C09393B5D2310F98062570A100581156?OpenDocument

— Ley Nº 580, Ley de Refor-mas y Adiciones a la Ley Nº 380,Ley de Marcas y Otros Signos Dis-tintivos. Disponible en: http://legis-lacion.asamblea.gob.ni/Norma-web.nsf/($All)/92C44A600ACE6D350625755B007541D9?OpenDo-cument


NicaraguaR égimen jurídico del principio de especialidad en la legislación nicaragüense

6 Art. 12. La propiedad de un signo y el derecho a su uso exclusivo sólo se adquiere con relación a los productos, mercan-cías o servicios para los que se hubiere solicitado o para aquellos que sean similares respecto a los solicitados, sea queestén o no comprendidos en una misma clase, siempre y cuando puedan producir riesgo de confusión y/o asociación al con-sumidor, todo sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley. Art. 13. Toda solicitud posterior para que un signo yaregistrado distinga productos, mercancías o servicios distintos a los ya inscritos, cualesquiera que sea la clase a que estospertenezcan, se tramitará como si se refiriera a un signo completamente nuevo, siempre y cuando no integre ni los mismosproductos y/o servicios, ni similares respecto al registrado, debiendo estar primeramente en concordancia con el artículo 26de la ley y el artículo 12 de este reglamento, sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 93 de la Ley;

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http://legis-lacion.asamblea.gob.ni/Norma-web.nsf/($All)/92C44A600ACE6D





RESUMEN ANALÍTICOEl 1 de enero de 2012 entrará en vigor la nueva edición de laClasificación de Niza. La modificación del Reglamento delArreglo por el Comité de Expertos, sobre incorporación decambios de forma anual en lugar de cada 5 años, así como lanueva forma de publicación supondrá para oficinas y usuarioscambios importantes que mejorarán su aplicación y la dotaránde agilidad, respondiendo de manera más eficiente a lasnecesidades de los solicitantes.

PALABRAS CLAVEContenido, Criterios, Nuevas Ediciones, Soporte, Jerarquía.

INTRODUCCIÓNDentro del marco del Convenio de la Unión de París para la Protec-

ción de la Propiedad Industrial, se constituyó en 1957 una Unión Particu-lar, formalizada en el Arreglo de Niza, cuyos países firmantes adoptaronuna Clasificación común de Productos y Servicios para el registro de susmarcas.

Esta Clasificación, conocida internacionalmente como la Clasificaciónde Niza, es obligatoria para cada país que forma parte del Arreglo, ya seacomo sistema principal o bien como sistema auxiliar, y obliga igualmentea hacer constar, tanto en documentos como en publicaciones oficiales, elnúmero de la(s) clase(s) de la Clasificación a la que pertenezcan los pro-ductos y/o servicios para los que se registren las marcas.

Además de los países que forman parte del Arreglo de Niza, actual-mente más de 80, también se utiliza esta Clasificación para el RegistroInternacional de Marcas efectuado por la Organización Mundial de la Pro-piedad Intelectual (OMPI) en virtud del Arreglo de Madrid y del Protoco-lo concerniente a dicho Arreglo. Asimismo, es obligatoria para el registro

Futura evolución de laClasificación de Niza


A R T Í C U L O

MARÍA SOLEDAD ARACIL MERÁS Examinadora de Marcas.Oficina Española de Patentes yMarcas.


de marcas efectuado por la Oficina de Armonizacióndel Mercado Interior (OAMI).

También hay un numeroso grupo de países (másde 65) que no forman parte del Arreglo de Niza perocuyas Oficinas Nacionales aplican la Clasificación deNiza para el registro de sus marcas.

CONTENIDO DE LA CLASIFICACIÓNEl contenido de la Clasificación no varía en lo que

se refiere a su estructura. La Clasificación comprende,en primer lugar, una lista de clases con su enunciadogeneral, acompañada de notas explicativas.

Estos enunciados indican, de manera general, lossectores a que pertenecen en principio los productoso servicios.

De las actuales 45 clases, las clases 01 a 34 corres-ponden a Productos y las clases 35 a 45, a Servicios.

En segundo lugar, incluye una lista alfabética deproductos y servicios con indicación del número declase al que corresponde, un número base y dosnúmeros de orden (uno para el idioma francés y, ennuestro caso, otro para el español).

Esta lista alfabética tiene, aproximadamente, unas10.000 entradas para productos y alrededor de 1.000para servicios.

Por otro lado, a lo largo de las diversas revisiones yactualizaciones que se han realizado según lo estipula-do en el texto del Arreglo, el contenido ha ido variandoe incorporándose modificaciones y nuevas posiciones.

En la actualidad, la edición vigente es la Novena,que entró en vigor en enero del año 2007.

Creemos muy importante resaltar que la Clasifica-ción de Niza es, a efectos del registro de marcas, unmedio de trabajo, una herramienta. La Clasificación noobliga a los países en cuanto a la apreciación del alcan-ce de la protección de la marca.

Cada Oficina Nacional tiene autonomía y compe-tencia para decidir el ámbito de la Clasificación, segúnlo estipulado en el art. 2 del Arreglo de Niza.

Asimismo, conviene recordar que, de acuerdo conlo establecido en el art. 9 del Tratado sobre el Derechode Marcas de 1994 (TLT):a) Los productos o servicios no podrán considerarse

similares entre si por razón de que, en cualquierregistro o publicación de la Oficina, figuran en lamisma clase de la Clasificación de Niza.

b) Los productos o servicios no podrán considerarsediferentes entre si por razón de que, en cualquierregistro o publicación de la Oficina, figuran en dife-rentes clases de la Clasificación de Niza.

Por último, queremos poner de manifiesto el inmen-so reto que supone para los responsables que inter-vienen en este área de la Propiedad Industrial la ince-sante demanda de que nuevos productos y servicioshan de ser clasificados, a tenor de la vertiginosa velo-cidad con que las nuevas tecnologías de la informacióny las telecomunicaciones lanzan productos y activida-des, inexistentes hace sólo unas semanas.

Esta realidad, que se impone en el quehacer diariode cada Oficina, habrá de ser trasladada necesaria-mente a la tarea de actualización de la Clasificación, através de las reuniones del Comité de Expertos.

Sin embargo con motivo de los últimos acuerdosadoptados por el Comité de Expertos y en vista de lamodificación de los artículos 3 y 7 del Reglamento Inte-rior de dicho Comité, serán necesarios algunos cam-bios en lo que concierne a la publicación de la clasifica-ción.

NUEVAS EDICIONES DE LA CLASIFICACIÓN.Hasta el presente la OMPI ha publicado una nueva

edición de la clasificación sobre papel, en CD-ROM yen línea, en principio cada cinco años. Cada nueva edi-ción se indica bajo la forma de una cifra árabe entreparéntesis después de la abreviación NCL (por ejem-plo NCL (9)). Debatir y eventualmente adoptar anual-mente los cambios en la clasificación a través del foroelectrónico requiere un enfoque más flexible y máspráctico en cuanto a la periodicidad y al soporte de lapublicación.

Tomando en consideración que las modificaciones(transferencias de productos y servicios y nuevas cla-ses) a incorporar en la clasificación continuarían enprincipio siendo adoptadas al final de un periodo decinco años, mientras que los otros cambios (nuevas

MARÍA SOLEDAD ARACIL MERÁS

Futura evolución de la Clasificación de Niza

A R T Í C U L O

La Clasificación de Nizaes obligatoria para cadapaís que forma parte delArreglo, ya sea comosistema principal o biencomo sistema auxiliar.


indicaciones, supresiones, cambios en la redacción deindicaciones de productos o servicios y cambios delos títulos de las clases y sus notas explicativas) loserían anualmente, la OMPI recomienda indicar entreparéntesis después de la abreviatura NCL, la ediciónde la publicación bajo la forma de una cifra árabe segui-da de un guión y el año de entrada en vigor de la nuevaversión, como sigue: NCL(10-2012), lo que significa“clasificación de Niza, décima edición, versión en vigordesde el 1 de enero de 2012”.

Cada nueva versión incluiría todos los cambiosadoptadas por el Comité de Expertos desde la adop-ción de la última versión, mientras que cada nueva edi-ción comprendería todos los cambios y modificacionesadoptadas por el comité de expertos durante todo elperiodo de revisión de cinco años.

Las listas de cambios adoptadas en cada versiónserán puestas a disposición de las administraciones afin de que ellas puedan actualizar sus publicacionesnacionales.

SOPORTE DE PUBLICACIÓNLas nuevas versiones de la clasificación serán publi-

cadas únicamente en línea (es decir, la lista alfabéticaen línea sería puesta al día cada año, en lo que con-

cierne a las nuevas indicaciones, las supresiones y loscambios en la redacción de las indicaciones). Las nue-vas ediciones serán igualmente publicadas en línea,siendo la décima la última en ser publicada en papel.Así la versión papel y la publicación en CD-ROM seránsuprimidas. Una clasificación de Niza descargable yficheros PDF serán publicados en su lugar. Los fiche-ros principales estarán disponibles gratuitamente paratodas las administraciones que deseen incluir la publi-cación en su intranet.

La publicación en línea sufriría cambios en su for-mato, en la presentación del resultado de búsqueda ysu contenido.

a) FormatoLa publicación de NIVILO-CLASS en línea será

suprimida y las clasificaciones (Niza, Viena y Locarno)que contienen serán publicadas separadamente. Lapresentación de la página de inicio del sitio OMPI de laclasificación de Niza sería modificada a fin de ser másamigable.

b) Resultado de la búsquedaActualmente, el resultado de la búsqueda se pre-

senta por clases y por números de orden. Es necesa-



A R T Í C U L O

Actual sitio de búsqueda de la clasificación de NIZA de la OMPI que se puede ubicar en el siguiente linkhttp://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm?lang=ES#

http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm?lang=ES#


rio clicar sobre el número de orden para acceder, indi-vidualmente, a cada indicación de producto o servicioconteniendo el término buscado. En la nueva edición,el resultado de una búsqueda de texto sería directa-mente fijado, por ejemplo, en una ventana separadaconteniendo la indicación, la clase, los números deorden y de base. Un solo clic sobre el número de basepermitiría al usuario ver todas las indicaciones relacio-nadas con ello, en francés en inglés o en las dos len-guas. Además otras versiones lingüísticas serian acce-sibles gracias a la creación de un enlace.

c) ContenidoLa OMPI estudia la posibilidad de mejorar el conte-

nido de la clasificación completando la lista alfabéticacon informaciones complementarias con indicacionesprecisas, por ejemplo, con definiciones de términosrelativos a la clase e ilustraciones si fuera necesario ycon notas sobre los criterios aplicados para la clasifica-ción de algunos productos o servicios. Además, sepodrían crear enlaces entra la lista alfabética y otrasbases de datos de productos y servicios.

ESTRUCTURA DE LA LISTA ALFABÉTICA.La OMPI maneja la posibilidad de crear una jerar-

quía bajo cada clase de la clasificación. Establecer unorden jerárquico tal que permitiera presentar la lista deproductos y servicios de Niza de una manera másorganizada y relacionar los grupos similares de produc-tos o servicios a través de las clases. Esto permitiríatambién la integración sistemática de productos y deservicios provenientes de otras bases de datos (porejemplo la lista trilateral) que están cubiertas por lasindicaciones de la lista de Niza. Con ello se puedemejorar el resultado de una búsqueda de marcas y seaportaría también al usuario una información importan-te en cuanto al alcance de protección que podría tenersu marca. El orden jerárquico de productos o serviciosdentro de una clase sería utilizado como útil adminis-trativo auxiliar o como fuente de referencia. Su aplica-ción no sería obligatoria y no obligaría de ningunamanera a los países de la Unión de Niza.

El orden jerárquico de productos y servicios nomodificaría las prácticas de clasificación, el númerototal de clases o su contenido. Cualquier diferencia ofalta de claridad de los títulos de las clases encontra-

das durante este ejercicio serían llevadas al Comité deExpertos.

Si un desarrollo más avanzado de estas sugeren-cias se viera interesante por el comité, la OMPI pre-sentaría una proposición más detallada a fin de quesea debatida en el foro electrónico y aprobada en laspróximas reuniones del Comité de Expertos.

CONCLUSIONESLos cambios que se avecinan supondrán un gran

avance para usuarios y oficinas ya que permitirán alusuario tener la seguridad de que la clasificación quese halla en estas bases de datos es correcta y en loscasos en que se incluya información adicional le pro-porcionará idea sobre el alcance de protección de losolicitado.

Otro cambio significativo que supondrá esta nove-dad es la agilidad que adquirirá la Clasificación al incor-porar nuevas posiciones anualmente, no siendo nece-sario esperar un periodo de cinco años como vienesiendo hasta ahora, respondiendo de esta manera másfielmente a las necesidades de los mercados en cuan-to a la inclusión rápida de nuevos productos o servi-cios.

Todo ello supondrá un ahorro en tiempo y recursostanto para usuarios y oficinas puesto que si ahoramismo, el índice de suspensos en las solicitudes supe-ra el 50%, utilizando este nuevo soporte es de supo-ner que los motivos de suspensión de tramitacionesdecaigan de forma significativa.



A R T Í C U L O


RESUMEN ANALÍTICOSin duda la principal característica que debe tener un signo que pre-tende constituirse en una marca es su capacidad distintiva. Dicha apti-tud distintiva es esencial a la marca y puede perderse (vulgarización)o bien adquirirse en el caso de signos que nacieron sin capacidad dis-tintiva y luego la adquirieron a través de su uso (“secondary mean-ing”).

PALABRAS CLAVEMarcas, capacidad distintiva, vulgarización, secondary meaning.

LA CAPACIDAD DISTINTIVAEl artículo 1 de la Ley de Marcas y Designaciones Nro. 22362 de Argentina

establece que: “Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y ser-vicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emble-mas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes;las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de

Claudio MarceloAlbarellos

f i r m a i n v i t a d a

Abogado especialista en Propiedad Intelectual eIndustrial. Agente de la Propiedad Industrial. Sociofundador del Estudio Albarellos Asociados.Subdirector del Instituto de Derecho de la PropiedadIndustrial del Colegio Público de Abogados de laCapital Federal. Miembro de la REI

La aptitud distintiva de las marcas. La vulgarización y el“secondary meaning”


CLAUDIO MARCELO ALBARELLOS

La aptitud distintiva de las marcas


los productos o de los envases; los envoltorios; losenvases; las combinaciones de letras y de números;las letras y números por su dibujo especial; las frasespublicitarias; los relieves con capacidad distintiva ytodo otro signo con tal capacidad”.

Los signos marcarios desempeñan diferentes fun-ciones en la economías modernas (entre ellas: la fun-ción de identificación de bienes y servicios, la funciónde garantía de calidad, la función publicitaria, la funcióncompetitiva y la función de protección del titular de lamarca) “no todas ellas tienen igual significación desdeel punto de vista jurídico, y, en particular del Derechode marcas…Sin la posibilidad de cumplir la función dedistinguir ciertos bienes y servicios de los que carecende la marca, esta deja de ser tal, tanto económicacomo jurídicamente. Desde el punto de vista lógico, lamarca y sus restantes funciones dependen de su capa-cidad distintiva, pues sin ella no existiría el signo mar-cario”1.

El Dr. Jorge Otamendi en su libro Derecho de Mar-cas menciona que “la verdadera y única función esen-cial de la marca es distinguir un producto o un serviciode otros. Si bien el saber quién es el fabricante delproducto será para muchos un factor esencial paraefectuar su elección, este dato lo encontrará fuera dela marca que distingue el producto. Es habitual que elnombre del fabricante aparezca en la etiqueta o rótuloque lleve el producto, su envase o envoltorio y, si noes así, el consumidor podrá preguntar el dato al comer-ciante. Pero es una información extraña a la marca,aun cuando puede suceder, como dije antes, que lamarca esté formada por el nombre del fabricante.

Puesto el producto en el mercado, en su lugar deventa, la marca servirá para que el comprador puedaelegir entre varios o volver a adquirir el mismo produc-to o servicio que otra vez antes adquirió. La marcapermite la distinción entre productos o servicios deuna misma especie. Si el signo en cuestión no es aptopara distinguir un producto o un servicio de otros,entonces no podrá ser marca en los términos señala-dos. Es fácil deducir que esta función distintiva esesencial a la marca”2.

El artículo 15 del Acuerdo sobre los Aspectos delos Derechos de Propiedad Intelectual relacionadoscon el Comercio (ADPIC - 1994) establece que puede

"....constituir una marca cualquier signo o combinaciónde signos que sean capaces de distinguir los bienes oservicios de una empresa de los de otras".

El requisito de la distintividad lo podemos encontraren el Convenio de París para la Protección de la Pro-piedad Industrial, artículo 6 quinquies que establece,en relación con los países miembros del Convenio, laposibilidad de negar las marcas cuando estén despro-vistas de todo carácter distintivo, aunque se soliciteninvocando un registro en el país de origen, y solicitan-do el depósito y protección de la marca, en aplicaciónde la "cláusula tal cual es".

Como vemos, a este requisito esencial que debeposeer una marca para ser tal se lo denomina comocapacidad distintiva o carácter distintivo, tal vez lasdenominaciones más utilizadas por la legislación en lamateria mientras que en la doctrina y jurisprudenciahallamos otras denominaciones similares como apti-tud, función o fuerza distintiva.

Debe considerarse suficiente que el signo tenga uncarácter distintivo mínimo. La aplicación concreta deeste criterio tiene que ser necesariamente polémica ydiscutible en algunos supuestos. El nivel exigido tieneque ser el mínimo necesario e imprescindible para quela marca opere normalmente en el mercado.

Con relación a su consideración el carácter distinti-vo debe apreciarse en relación con los productos oservicios concretos solicitados. De este modo, elmismo signo puede tener carácter distintivo en rela-ción con unos productos pero carecer de dicho requi-sito en relación con otros. Debe tenerse en cuentaademás la percepción del público al que se dirige elproducto, constituido por el consumidor de tales pro-ductos o servicios. Generalmente debe partirse de lapercepción del consumidor medio, normalmente infor-mado y razonablemente atento y perspicaz.

La mayor o menor fuerza distintiva juega un papeldeterminante al momento de evaluar si existe, o no,riesgo de confusión o asociación con otras marcas, ytambién puede ser decisiva al analizar si una marcadebe gozar de mayor o menor protección, esto se daen el caso de las marcas denominadas notorias.

A lo largo de la existencia de una marca esta capa-cidad o fuerza distintiva, puede sufrir cambios en virtudde diversas circunstancias, especialmente como con-

1 Bertone Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas Guillermo, Derecho de Marcas Tomo I, Marcas, Designaciones y Nom-bres Comerciales, Editorial Heliasta SRL, 1989, pág.27.2 OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, Año 2003, pág. 8 y 9.





secuencia del uso que se haga de ella, así una marcaque nace con capacidad distintiva puede perderla pro-duciéndose el proceso conocido como vulgarizaciónde una marca o bien un signo que nace sin capacidaddistintiva o con una débil fuerza distintiva puede adqui-rirla para el público consumidor a través del uso, publi-cidad, etc. que de ella se haga. Este proceso inverso uopuesto a la vulgarización se lo conoce como “secon-dary meaning” por su denominación inglesa o biencomo capacidad distintiva o distintividad sobrevenida oadquirida según su denominación hispana.

“SECONDARY MEANING”: CAPACIDADDISTINTIVA ADQUIRIDA

Como se ha mencionado en el párrafo precedente,se reconoce legalmente de esta manera a un procesode los efectos fundamentalmente psicológicos que lossignos del mercado producen en la mente de los con-sumidores. Justamente la teoría del “secondary mea-ning”, reconoce un significado posterior al que origina-riamente tenía un signo en el mercado adquiriendo lafunción distintiva y, por ende, la posibilidad de consti-tuirse en marca.

Así, en ciertos casos, a raíz de una amplia e inten-sa promoción y campañas publicitarias y de un uso enel comercio, una marca que inicialmente no era distinti-va, que no permitía identificar los productos o serviciosa los que se refería con un origen empresarial determi-nado, podía adquirir para el público un “significadosecundario”, o sea un significado especial que fueramás allá del significado primario, genérico o descriptivoque normalmente poseía ese signo.

Este reconocimiento de la posibilidad de adquisi-ción posterior de la fuerza distintiva no está previstoespecíficamente en las leyes marcarias de varios paí-ses Latinoamericanos (entre ellos Argentina, Brasil,México, etc.). La incorporación de la teoría del “secon-dary meaning” se ha dado por vía de la ratificación delADPIC (Acuerdo de sobre Derechos de PropiedadIntelectual suscrito en el marco de la Ronda Uruguaydel GATT, ahora Organización Mundial de Comercio)que en su artículo 15 prevé: “cuando los signos nosean intrínsecamente capaces de distinguir los bieneso servicios pertinentes, los Miembros podrán supedi-tar la posibilidad de registro de los mismos al carácterdistintivo que hayan adquirido mediante su uso”. Sibien esta norma se refiere a la posibilidad de registrarun signo, antes genérico, habilita para defender la vali-dez de una marca que, antes irregistrable, adquiriópoder distintivo por el uso.

En otros países como España, la Ley 17/2001 deMarcas se refiere específicamente al “secondary mea-ning” en el artículo 5.2 que dice: “Lo dispuesto en lasletras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicará cuandola marca haya adquirido, para los productos o serviciospara los cuales se solicite el registro, un carácter dis-tintivo como consecuencia del uso que se hubierahecho de la misma, también en el artículo 51.3 se con-templa el “secondary meaning”: “La nulidad no podráser declarada cuando su causa haya desaparecido enel momento de interponer la demanda. En particular,no podrá ser declarada la nulidad de una marca, cuan-do habiéndose registrado contraviniendo el artículo 5,apartado 1, letras b), c) o d), dicha marca hubieraadquirido después de su registro un carácter distintivopara los productos o servicios para los cuales estéregistrada por el uso que se hubiera hecho de ella porsu titular o con su consentimiento”. En este caso a lahora de instarse una acción de nulidad, el juez a la vistade las circunstancias lo que hará será convalidar lamarca como consecuencia del carácter distintivo quehubiera adquirido.

En Cuba, por ejemplo, el Artículo 16.1, apartadosegundo del Decreto-Ley 203, de Marcas y Otros Sig-nos Distintivos, establece que, no obstante lo previstoen los incisos a y c del apartado primero, un signopodrá ser registrado como marca cuando la personaque solicita su registro o su causante la hubiesen esta-do usando en el país y por efecto de tal uso el signoha adquirido suficiente capacidad distintiva respecto delos productos o servicios a los cuales se aplica.

En la Comunidad Andina el último inciso del artículo135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comuni-dad Andina consagró la posibilidad que los signosgenéricos, descriptivos o denominaciones usuales, conel uso adquieran distintividad, y puedan ser registradoscomo marca.

En Uruguay, la Ley de Marcas No. 17.011 contem-pla en artículo 8º que: “Cuando una palabra o conjuntode palabras, de las comprendidas en las prohibicionesde los numerales 9º, 10º, 11º y 12º (signos genéricoso descriptivos) del art. 4º de la presente ley, hayanadquirido probada fuerza distintiva respecto de un pro-ducto o servicio asociado a una determinada personafísica o jurídica, serán admitidos como marca para esapersona física o jurídica y respecto de esos productoso servicios”. El Decreto Reglamentario de dicha ley,No. 34/999 de fecha 3/2/99, en su art. 11º dice que“se entiende por fuerza distintiva el hecho de que elsigno haya perdido su significado literal en la mente del





público, asociándose instantáneamente con el produc-to o servicio del solicitante, ya sea porque se hayausado públicamente durante un largo tiempo o porquese haya usado con la suficiente intensidad y exclusivi-dad que den por configurada la hipótesis”.

Varios son los elementos a tener en cuenta a lahora de evaluar si realmente el signo adquirió la distin-tividad suficiente para poder cumplir con sus funcionescomo marca, entre ellos podemos mencionar:• el uso de la marca, condición indispensable para

que la prohibición sea superada dado a que la dis-tintividad sobrevenida descansa precisamentesobre este presupuesto, existiendo discrepanciasdoctrinales en cuanto al análisis de la intensidad deaquel, pues están quienes indican que el uso debeser solo prolongado y quienes consideran que sibien es favorable el uso prolongado de una marca,no debe descartarse en modo alguno la eficacia deun uso intenso aunque su duración no sea prolon-gada en el tiempo.

• la cuota de mercado que posee la marca, elementoque indica que realmente el público consumidor hadado un nuevo significado, esta vez como marca, alsigno que se pretende registrar, siendo la cuota demercado alcanzada un indicador de peso a la horade formar convicción en el examinador, quien debetener la certeza de que realmente dicha cuota, esel resultado del reconocimiento por parte del públi-co consumidor de las aptitudes distintivas del signo.

• la importancia de las inversiones hechas en promo-ción y publicidad, evidencia de que el consumidorha recibido información suficiente por cualquier víaque refuerza el nuevo contenido ideológico delsigno.

• la proporción de los sectores que identifican el pro-ducto o servicio, atribuyéndole una procedenciaempresarial gracias a la marca, no cabe dudas quees este un elemento determinante a la hora de deci-dir el examinador con relación al registro o no delsigno como marca, pues una vez que este logreindicar el origen empresarial de los productos quedistingue con claridad, estaría demostrando que sinduda alguna adquirió la distintividad exigida por ley,y necesaria además para que pueda cumplir sus

funciones como marca sin que sea objetiva portanto, el mantenimiento de la negativa de registro.

Otros criterios que pueden tenerse en cuenta sonlos dictámenes de organismos e instituciones relacio-nadas con el sector del comercio o la industria implica-dos, así como, sondeos efectuados a especialistas yconsumidores del producto distinguido por el signo.

Con relación a estos elementos se puede decir quetienen una gran interrelación partiendo siempre del usodel signo y buscando como objetivo supremo lademostración de la distintividad alcanzada3.

EL SECONDARY MEANING EN LAJURISPRUDENCIA ARGENTINA

La Jurisprudencia en Argentina ha tratado estetema en pocas oportunidades siendo alguno de loscasos más conocidos el resuelto por la Sala III de laCámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comer-cial Federal de la Ciudad de Buenos Aires el 11 deAbril de 1989 en Causa No 5680, "Listas Argentinasc/ Guía de la Industria s/ Nulidad de marcas”, dondese estableció la capacidad distintiva adquirida de lamarca Guía de la Industria.

Más recientemente, la Sala I de la Cámara Nacio-nal de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal dela Ciudad de Buenos Aires el 1 de Julio de 2010, hareconocido la posibilidad de que determinados signospuedan adquirir un significado secundario sobre la basede su uso. En la causa No 1135 “Unilever N.V. y otroc/Laboratorio Cuenca S.A. s/cese de uso de marca”se discutió entre otros temas la capacidad distintiva yla posibilidad de registro de la marca “SUAVE” paradistinguir productos de la clase 3 internacional, la

3 En cuanto a los criterios que podrá usar un Tribunal para determinar si se ha adquirido ese secondary meaning, puede con-sultarse la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el caso “Caso Windsurfing Chiemsee”, 4 demayo de 1999 (Asuntos acumulados c-108/97; c-109/97) sobre prueba del secondary meaning. Esta Sentencia y todas lasde los Organismos jurisdiccionales de la UE están disponibles en la dirección http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es







Cámara concluyó que la marca “SUAVE” de UnileverN.V. había adquirido un significado secundario en rela-ción con “champú”.

Para ello, la Cámara tuvo por acreditado que Unile-ver y su filial local Unilever de Argentina S.A. comenza-ron a utilizar la marca “SUAVE” para identificar cham-pú en junio de 1999, que sus canales de venta son lasgrandes cadenas de supermercados y que la marca seencontraba bien posicionada en el mercado y que asíera percibida por el público consumidor.

Sobre la base de estas circunstancias, sostuvo queera correcto proteger a aquellos signos que habíanadquirido carácter distintivo mediante su uso. En con-clusión, la sentencia reconoce la posibilidad de quedeterminados signos que carecen de capacidad distin-tiva, puedan adquirirla mediante su uso, en cuyo caso,su registro como marca no se encuentra prohibido.

VULGARIZACIÓN DE UNA MARCA: PÉRDIDA DELA CAPACIDAD DISTINTIVA

La situación inversa y opuesta a la adquisiciónsobrevenida de distintividad o “secondary meaning”que he descripto en los párrafos anteriores se presen-ta con la pérdida de la aptitud distintiva que sufrenmuchas marcas. Esto proceso se denomina “vulgari-zación” o “generecidad sobrevenida” de una marca yse verifica cuando el signo que inicialmente identificabael origen empresarial de un producto o servicio pierdeeste significado y adquiere uno nuevo que consiste endesignar en el comercio los productos y servicios delmismo género al que pertenece el producto o servicioinicial.

En efecto, pueden existir marcas que teniendo fan-tasía se transformen en signos de uso común, pasan-do a designar o describir el producto o servicio, per-diendo totalmente su aptitud distintiva.

Dicho de otro modo, la marca murió y fue enterra-da en el “cementerio de marcas” como lo expresaTimothy J. Lockhart en uno de sus artículos publicadoen un Boletín del INTA de diciembre de 2008: “Elcementerio de hecho existe; se denomina diccionario,y es donde una antigua marca puede aparecer oficial-mente como nombre genérico. Efectivamente, en la22ª edición del Diccionario usual de la lengua españo-la, de la Real Academia Española de la Lengua, figura

que la palabra “curitas”, con el significado de “Tiraadhesiva por una cara, en cuyo centro tiene un apósitoesterilizado que se coloca sobre heridas pequeñaspara protegerlas”, tiene su origen en una marca regis-trada, CURITAS.

En ese diccionario también puede verse que“termo”, desde hace mucho tiempo declarado nom-

bre genérico en los Estados Unidos para referirse acontenedores aislados al vacío, originalmente era unamarca registrada, THERMOS. Sin embargo, los dere-chos sobre las marcas varían de un país a otro, demanera que THERMOS sigue recibiendo proteccióncomo marca en algunas jurisdicciones, como por ejem-plo en el Reino Unido. Del mismo modo, en el Canadátodavía se considera que YO-YO es la marca quedesigna el conocido disco giratorio doble sujeto a unacuerda por su eje, pese a que un tribunal estadouni-dense lo declaró nombre genérico para este tipo dejuguetes hace más de 40 años”4.

Las acciones del titular de la marca para evitar lavulgarización son en general: • entablar las acciones correspondientes contra los

competidores que utilicen la marca como denomi-nación genérica del producto,

• en caso de que sean los consumidores quienesempleen el signo como genérico, puede realizar,entre otras, campañas publicitarias, especificación

4 Boletín de la INTA, Vol. 63, Nº. 923, Timothy J. Lockhart, de Willcox & Savage P.C. y miembro del INTA Bulletin Features– Policy & Practice Subcommittee. Asociación Internacional de Marcas, 15 de diciembre de 2008.





que la utilización del signo, en envases y etiquetas,es a título de marca y no como designación del pro-ducto,

• evitar el uso de la marca como término genérico endiccionarios y enciclopedias, dirigiéndose para elloal editor a fin de que se especifique que se trata deuna marca registrada. Por ejemplo Google Inc.parece determinada a no dejar que GOOGLE entreen el cementerio, pese a que la marca se utilizacon frecuencia, al menos informalmente en el ámbi-to angloparlante, como expresión genérica para larealización de una búsqueda en Internet. En 2006,el diccionario Merriam-Webster empezaba definien-do “google” como un verbo que significa “utilizarel motor de búsqueda Google para obtener infor-mación (como de una persona) en la red mundialde Internet”, y el Oxford English Dictionary tambiénincluye el verbo, si bien en mayúsculas5.

El Diccionario de la Real Academia, indica en suparte primera en relación con las marcas registradasen la sección "Advertencias para el uso de este Dic-cionario", lo siguiente: 2.8. Marcas registradas. Lasmarcas registradas cuyo empleo como sustantivoscomunes así lo recomienda se recogen en el Dicciona-rio haciendo constar su condición de tales, de acuerdocon la legislación vigente, en el paréntesis etimológico.Si alguna entrada correspondiente a una marca regis-trada no presentara esta información, la empresa quela comercializa podrá dirigirse a la Real Academia Espa-ñola para solicitar el cambio oportuno en la próximaedición del Diccionario.

• asegurarse de que ya existe un nombre genéri-co para el producto o servicio para el que se crea lamarca en cuestión, incluso si el nombre tiene queinventárselo el titular de la marca, que muy bien podríaser el caso de un nuevo producto único. Ejemplos de

ello puede ser el de “líquido corrector” para productoslíquidos WITE-OUT y “patines en línea” (es decir, conlas ruedas una detrás de la otra) para productosROLLERBLADE. De hecho, en Wikipedia paraROLLERBLADE se señala que es un tipo de patín enlínea y que el nombre es una marca registrada.

• utilizar sistemáticamente la palabra “marca” entreel nombre de la marca y la denominación genérica,por ejemplo, pañuelos de papel marca KLEENEX oapósitos protectores BAND-AID.

Paradójicamente, el éxito de una marca puede sig-nificar su caducidad, ya que son las marcas renombra-das las más expuestas a la vulgarización.

En España, donde es posible plantear la caducidadpor vulgarización, la Ley de Marcas permite también lasubsanación de la marca en el caso de que, con ante-rioridad a la Sentencia declarativa de la caducidad, eltitular de la marca lleve a cabo un uso que le permitarecobrar el carácter distintivo. Cabe señalar que enEspaña existe también la posibilidad de declarar lacaducidad parcial de la marca, en el caso de que la vul-garización haya tenido lugar únicamente para uno ovarios productos o servicios, pero no para todos losdesignados por la marca.

RECAPTURA DE MARCASEn los Estados Unidos se dio un interesante caso

donde Singer Manufacturing Co. titular de la marcaSINGER recobró el carácter distintivo de la misma

5 Boletín de la INTA, Vol. 63, Nº. 923, Timothy J. Lockhart, de Willcox & Savage P.C. y miembro del INTA Bulletin Features– Policy & Practice Subcommittee. Asociación Internacional de Marcas, 15 de diciembre de 2008.

luego de perder los derechos sobre dicha marca queidentificaba máquinas de coser, porque el público con-sumidor designaba genéricamente dichas máquinascomo “singers”.

Singer comenzó a hacer máquinas de coser en lasegunda mitad del siglo XIX. Sin embargo en 1896 elnombre SINGER pasó a indicar para el público a lasmáquinas de coser y se convirtió en un término gené-rico y en consecuencia no susceptible de ser protegi-do como marca. En esa época incluso la firma compe-tidora MASON usaba la marca y se refería al productocomo “MASON BRAND SINGER”. En la segundamitad del siglo XX, la denominación SINGER perdió susignificado genérico y volvió a identificar a los produc-tos con un origen empresarial determinado, precisa-mente la empresa SINGER que logró así obtener a tra-vés de una decisión de 1953 del Quinto Circuito Fede-ral nuevamente derechos exclusivos sobre dicho tér-mino, “recapturando” su marca6. Del mismo modo, lacompañía de neumáticos GOODYEAR fue capaz derecuperar su marca que había quedado expuesta a lavulgarización7.

CONCLUSIONESLa principal función de una marca es su aptitud dis-

tintiva o diferenciadora, es esencial para el titular mar-cario que ante la adquisición de fama de su signo mar-cario evite que el mismo pase a designar o describir elproducto o servicio perdiendo su aptitud distintiva porvulgarización. Asimismo, para que se verifique el“secondary meaning” si un signo nace sin aptitud dis-tintiva para que la prohibición de registro sea superadadeberá adquirirse al momento de la solicitud de regis-tro de marca (en un sistema de registro constitutivocomo el Argentino) esa aptitud o capacidad distintivacomo consecuencia de fundamentalmente de un usointenso, con promoción y campañas publicitarias quelogren una cuota de mercado importante.

BIBLIOGRAFÍA— BERTONE Luis Eduardo y CABANELLAS de las

Cuevas Guillermo, DERECHO DE MARCAS TOMO I,MARCAS, DESIGNACIONES Y NOMBRES COMER-CIALES, Editorial Heliasta SRL, Buenos Aires, Año1989.

— GONZÁLEZ, Silvia Navares. CURSO PROPIE-DAD INDUSTRIAL PARA JUECES 1 ED. MÓDULO2: SIGNOS DISTINTIVOS. Oficina Española de Paten-tes y Marcas y Fundación CEDDET, Noviembre 2009.

— LEVY, MARK C., FROM GENERICISM TO TRA-DEMARK SIGNIFICANCE: DECONSTRUCTING THEDE FACTO SECONDARY MEANING DOCTRINE,The Trademark Reporter, Official Journal of the Interna-tional Trademark Association, Vol. 95, Noviembre-Diciembre 2005.

— LOCKHART, Timothy J. (de Willcox & SavageP.C. y miembro del INTA Bulletin Features – Policy &Practice Subcommittee) BOLETÍN DE LA INTA, Vol.63, Nº. 923, Asociación Internacional de Marcas, 15de diciembre de 2008.

— OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS,Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, Año 2003.





6 Singer Mfg. Co. v. Briley, 207 F.2d 519 (5th Cir. 1953). 7 Goodyear’s India Rubber Glove Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co., 128 U.S. 598 (1888); Goodyear Tire & Rubber Co. v.H. Rosenthal Co., 246 F. Supp. 724 (D. Minn. 1965).

en Propiedad IndustrialActividadesRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

REI22

La misión de la REI de Propie-dad Industrial es crear y com-partir conocimiento mediante el

trabajo en Red y promover el fortale-cimiento de las instituciones partici-pantes. Con la finalidad de coadyuvara la consecución de esta misión, seestablecieron una serie de objetivospara mantener el contacto entre losprofesionales iberoamericanos delárea de Propiedad Industrial, crear unforo permanente para la difusión deconocimiento y contribuir a la mejoracontinua de los programas de forma-

ción, los cuales se articularon en unPlan de Actividades semestral con-formado por la realización de foroscoordinados por expertos internacio-nales, cursos cortos de actualización,foros temáticos dirigidos por loscoordinadores de la REI y la publica-ción de dos números de la RevistaDigital.

A punto de finalizar el año 2011,la REI en Propiedad Industrial con-cluye con éxito la realización detodas las actividades programadaspara este año.

La REI de Propiedad Industrial yacuenta con 737 profesionales que,a lo largo del año, han estado com-partiendo y transfiriendo conoci-miento y experiencias.

Actualmente, el Equipo Coordi-nador de la REI de Propiedad Indus-trial está trabajando en el diseño delPlan de Actividades 2012, por loque esperamos vuestras recomen-daciones y sugerencias para lamejora de nuestras actividades delaño 2012.

Al día de hoy hay 737 participantes en la REI. Se distribuyen según el siguiente gráfico:

Actividades en Propiedad Industrial

Fechas: del 16 al 29 de Mayo Número de participantes en el foro: 5 Número de aportaciones: 21 Países participantes:Argentina, Costa Rica, España,México y Uruguay.

DESCRIPCIÓNEl Foro realizado del 16 al 29 de

mayo de 2011 trató sobre la pro-tección de los conocimientos tradi-cionales en sentido amplio, parecedespertar bastante interés a tenordel elevado número de visitas quese han registrado; sin embargo,también parece ser un tanto desco-nocido entre los integrantes de lacomunidad de propiedad industrialde la REI, a juzgar por los pocosparticipantes que han realizadoaportaciones.

A pesar de lo anterior, de las dis-tintas intervenciones, se ha podidoobtener una muestra bastanterepresentativa de la protección jurí-dica actual de los mencionadosconocimientos tradicionales en lospaíses de América Latina y en elentorno internacional.

Con la estructura del foro se haintentado dar una idea general delas distintas formas de manifesta-ción de los conocimientos tradicio-

nales, su relación con los derechosde propiedad industrial y las diferen-tes aproximaciones que existen enla actualidad para su protección anivel nacional e internacional.

NOMBRES Y PAISES DE LOSPARTICIPANTES— Claudio Marcelo Albarellos, Argentina— Leonardo Villavicencio Cedeño,Costa Rica— Victoria Dafauce Menéndez, España— Daniel Ochoa González, México— Adriana Lloret Durañona, Uruguay

CONCLUSIONESLas expresiones culturales tradi-

cionales constituyen las costum-bres, tradicionales, formas deexpresión artística, conocimientos,creencias, productos y procesos deproducción arraigados en un grannúmero de comunidades distribui-das por todo el mundo.

Los conocimientos tradicionalesen sentido estricto, pueden enten-derse como las ideas desarrolladaspor comunidades tradicionales ypueblos indígenas, de una maneratradicional e informal, en respuestaa las necesidades impuestas por

sus entornos físicos y culturales yque sirven de medios para su iden-tificación cultural; en consecuencia,el ámbito técnico de esas ideas esvasto y abarca todos los camposde la aplicación técnica.

Desde hace mucho tiempo lascomunidades poseedoras de talesconocimientos intentan que los mis-mos se respeten y protejan por losintegrantes de todas las culturas,es por ello que en el contexto inter-nacional, en octubre de 2000, laAsamblea General de la OMPI creóel Comité Intergubernamental sobrePropiedad Intelectual y RecursosGenéticos, Conocimientos Tradicio-nales y Folclore con el mandato dedesarrollar textos de carácter inter-nacional dedicados a la protecciónde los recursos genéticos, losconocimientos tradicionales y lasexpresiones culturales tradicionalesdesde el punto de vista de la pro-piedad intelectual en sentido amplio.Dichos textos se están negociandoen la actualidad.

A grandes rasgos, los objetivosque se persiguen son los siguientes:

Protección preventiva para ase-gurar que los derechos de propie-dad intelectual sobre las expresio-nes culturales y los conocimientostradicionales en general no se atri-

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

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Informe Foro TemáticoLas expresiones culturales tradicionales, losconocimientos tradicionales y los recursos genéticosen relación con la propiedad industrial

MODERADORA: VICTORIA DAFAUCE MENÉNDEZJefe de Servicio RRII OMPI-OAMI. Oficina Española de Patentes y Marcas..

en Propiedad IndustrialActividades

buyan a quienes no sean sus titula-res consuetudinarios

Protección positiva, mediante lacreación de derechos específicosque reconozcan el valor, fomentenel respeto e impidan el uso y laapropiación indebida de dichasexpresiones culturales y conoci-mientos tradicionales

Estos temas son igualmenteobjeto de otros foros internaciona-les; así, la protección de los recur-sos genéticos y los conocimientostradicionales asociados a ellos seencuentra también en el Conveniode la Diversidad Biológica (CBD),desarrollado en lo que respecta alacceso y al reparto equitativo debeneficios por el Protocolo deNagoya.

Por otra parte cabe señalar quepor algunos países ya se han desa-rrollado legislaciones sui generispara la protección de estos dere-chos.

SOBRE LA PROTECCIÓN DELAS EXPRESIONESCULTURALES TRADICIONALES

En México ha habido iniciativasde protección de expresiones cultu-rales de comunidades indígenas,tales como el nombre y sus artesa-nías mediante marcas. En algunoscasos se han utilizado marcas indi-viduales y en otros marcas colecti-vas, habiéndose observado, enambos casos, deficiencias en laprotección de las citadas expresio-nes debido a la especial naturalezay función de las mismas que va másallá de la mera diferenciación deunos productos o servicios frente aotros o de la indicación del origenempresarial en el tráfico comercial,propias de las marcas.

En Argentina es posible prote-ger los productos artesanales delas comunidades indígenas median-

te marca colectiva, siempre y cuan-do la colectividad se configure enun agrupamiento, forma asociativao entidad de la economía socialcomo una cooperativa de grupos deproductores, artistas o artesanoslocales, pero siempre con el fin decomercializar sus productos y entanto la denominación solicitada nosea una indicación geográfica odenominación de origen reconocidapreviamente por el Estado.

En Costa Rica disponen de unaprohibición de registro como marcapara el caso de que el signo solicita-do afecte algún derecho de terceros.En concreto el Art. 8 g) de la Ley deMarcas y otros Signos Distintivos(Nº7978) establece dicha prohibición“si el uso del signo afecta al derechoal nombre, la imagen o el prestigio deuna colectividad local, regional onacional, salvo si se acredita el con-sentimiento de la autoridad compe-tente de esa colectividad”.

Mediante la misma se ofreceuna protección al derecho al nom-bre, imagen o prestigio de pueblosindígenas en tanto les afecte nega-tivamente, pero no en su conjuntocomo tales derechos culturales deestas comunidades.

En los países de la ComunidadAndina, la Decisión 486 otorga pro-tección preventiva a las expresio-nes culturales tradicionales median-te la prohibición de registro comomarca en el Art. 136, g) de “aque-llos signos cuyo uso en el comercioafectara indebidamente un derechode tercero, en particular cuando: …consistan en el nombre de lascomunidades indígenas, afroameri-canas o locales o las denominacio-nes, las palabras, las letras, loscaracteres o los signos utilizadospara distinguir sus productos, servi-cios o la forma de procesarlos, oque constituyan la expresión de su

cultura o práctica salvo que la solici-tud sea presentada por la propiacomunidad o con su consentimien-to expreso”.

LA PROTECCIÓN DE LOSDISEÑOS TRADICIONALES

En Panamá encontramos unejemplo de protección del diseñotradicional a través de la Ley 20 deRégimen Especial de la PI sobre losDerechos Colectivos de los Pue-blos Indígenas. Se trata de una leyespecial para la protección positivade las expresiones culturales y losconocimientos tradicionales deestos pueblos por su propia natura-leza y de una protección preventivamediante la prohibición de la apro-piación, por parte de terceros noautorizados de tales expresionesculturales o conocimientos tradicio-nales mediante el derecho de autoro las distintas modalidades de pro-piedad industrial.

En su artículo 1 establece comofinalidad la de “proteger los derechoscolectivos de propiedad intelectual ylos conocimientos tradicionales delos pueblos indígenas sobre sus cre-aciones, tales como invenciones,modelos, dibujos y diseños, innova-ciones contenidas en las imágenes,figuras, símbolos, gráficos, petrogli-fos y otros detalles; además, los ele-mentos culturales de su historia,música, arte y expresiones artísticastradicionales, susceptibles de un usocomercial, a través de un sistemaespecial de registro, promoción ycomercialización de sus derechos, afin de resaltar los valores sociocultu-rales de las culturas indígenas yhacerles justicia social.

Se reconocen los objetos sus-ceptibles de protección como lasvestimentas, música, danzas,expresiones orales, instrumentosde música, instrumentos de trabajo,


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técnicas de confección o artesaní-as; se crea un registro especial paralos Derechos Colectivos; se esta-blecen las formas de promoción delas Artes y Expresiones CulturalesIndígenas por parte del EstadoPanameño; los derechos de uso ycomercialización así como prohibi-ciones y sanciones.

En Costa Rica se contempla unaprotección preventiva de los dise-ños tradicionales mediante la posi-bilidad de oposición al registro dediseños faltos de novedad en casode imitación de un diseño tradicio-nal ya existente.

En el plano internacional se estáelaborando una legislación especialpara la protección de las expresio-nes culturales tradicionales entodas sus manifestaciones. El textose encuentra muy avanzado e inclu-ye objetivos de política general,principios rectores generales y artí-culos. Los objetivos políticos tratande conseguir un régimen jurídico deprotección de las expresiones cul-turales tradicionales que permitaalcanzar los objetivos y las aspira-ciones de los pueblos poseedoresde aquellas y fomentar estos objeti-vos políticos a escala regional,nacional e internacional. Entre losmismos se encuentran: Reconocersu valor, promover su respeto,impedir su apropiación, uso indebi-do y concesión de derechos de PIno autorizados, promover la innova-ción y la creatividad entre las comu-nidades así como promover la liber-tad intelectual artística, la investiga-ción y el intercambio cultural en con-diciones equitativas.

LA PROTECCIÓN DE LOSCONOCIMIENTOSTRADICIONALES

Según los trabajos efectuadosen el Comité Intergubernamental

sobre Propiedad Intelectual yRecursos Genéticos, Conocimien-tos Tradicionales y Folclore, se con-sideran conocimientos tradicionalesen sentido estricto:

“El contenido o el fundamentode los conocimientos relativos a laactividad intelectual en un contextotradicional, en particular, los conoci-mientos especializados, capacida-des, innovaciones, prácticas y ense-ñanzas que forman parte de los sis-temas de conocimientos tradiciona-les y los conocimientos que entra-ñan el modo de vida tradicional deun pueblo o comunidad o que estáncontenidos en sistemas codificadosde conocimientos transmitidos deuna generación a otra”.

Asimismo se entiende que lascaracterísticas que han de poseerlos mismos para ser objeto de pro-tección jurídica son:

a) Que se creen y preserven enun contexto tradicional y se trans-mitan de una generación a otra

b) Que estén particularmentevinculados a un pueblo o comuni-dad indígena o tradicional que lospreserve y transmita de una gene-ración a otra y

c) Sean parte integrante de laidentidad cultural de un pueblo ocomunidad indígena o tradicionalque es reconocido como su posee-dor porque sobre ellos ejerce sucustodia, conservación, posesióncolectiva o responsabilidad cultural.Esta relación podría expresarse ofi-cial u oficiosamente en las prácti-cas, protocolos o leyes consuetudi-narios o tradicionales.

La protección de los conoci-mientos tradicionales mediantepatentes requiere que las invencio-nes nacidas en ese contexto pose-an novedad, actividad inventiva yaplicación industrial. Pero existenconocimientos tradicionales que no

pueden considerarse nuevos por-que han sido divulgados pública-mente o se consideran evidentesincluso para los expertos compe-tentes en la materia, como losespecialistas o los titulares de losmismos, en tanto que personasexpertas en la materia en cuestión,con referencia a otros conocimien-tos ya disponibles para el públicocorrespondiente.

En el plano internacional el Con-venio sobre la Diversidad Biológicase ocupa de la conservación y sal-vaguardia de los conocimientos tra-dicionales, estableciendo en su art.8 que cada Estado parte “respeta-rá, preservará y mantendrá losconocimientos, las innovaciones ylas prácticas de las comunidadesindígenas y locales que entrañenestilos tradicionales de vida perti-nentes para la conservación y utili-zación sostenible de la diversidadbiológica y promoverá su aplicaciónmas amplia, con la aprobación y laparticipación de quienes poseanesos conocimientos, innovacionesy prácticas, y fomentará que losbeneficios derivados de la utilizaciónde esos conocimientos, innovacio-nes y prácticas se compartan equi-tativamente”.

A su vez, el Tratado Internacio-nal de la FAO sobre Recursos Fito-genéticos para la Alimentación y laAgricultura establece que cadaEstado parte “deberá, según pro-ceda y con sujeción a su legisla-ción nacional, adoptar las medidaspertinentes para proteger y promo-ver los Derechos del agricultor, enparticular; a) la protección de losconocimientos tradicionales deinterés para los recursos fitogené-ticos para la alimentación y la agri-cultura…”

En Brasil se creó un régimen suigéneris sobre la materia con la


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Medida Provisional Nº 2186-16, de23 de agosto de 2001, que rige losconocimientos tradicionales en elcontexto del acceso a los recursosgenéticos y los conocimientos tra-dicionales conexos.

La materia que regula es elacceso al patrimonio genético enBrasil, la plataforma continental y lazona económica exclusiva, parafines de investigación científica,desarrollo tecnológico o biopros-pección; el acceso a los conoci-mientos tradicionales relacionadoscon el patrimonio genético y perti-nente a la conservación de la diver-sidad biológica, la integridad delpatrimonio genético del país y la uti-lización de sus componentes; la dis-tribución justa y equitativa de losbeneficios derivados de la explota-ción del patrimonio genético y losconocimientos tradicionales cone-xos; el acceso a la tecnología y latransferencia de tecnología para laconservación y la utilización de ladiversidad biológica.

Se protegen los conocimientostradicionales de las comunidadesindígenas y locales relativas al patri-monio genético contra la utilizacióny explotación ilegítima y demásactos perjudiciales o no autorizadospor el Consejo de Gestión del Patri-monio Genético de Brasil de talesconocimientos.

Los titulares son las comunida-des indígenas y las comunidadeslocales que crean, desarrollan,poseen o conservan los conoci-mientos tradicionales vinculados alpatrimonio genético.

Se les reconoce y garantiza elderecho a:

I. Hacer constar el origen delacceso a los conocimientos tradi-cionales en todas las publicaciones,utilizaciones, investigaciones y divul-gaciones;

II. Impedir que terceros no auto-rizados:

a) Utilicen realicen pruebas einvestigaciones en relación con losconocimientos tradicionales cone-xos;

b) Divulguen, transmitan oretransmitan datos o informacionesque constituyen los conocimientostradicionales conexos o formanparte de ellos

III. Obtener beneficios de laexplotación económica por terce-ros, directa o indirectamente, de losconocimientos tradicionales cone-xos, cuyos derechos les pertene-cen en los términos de esta Medi-da Provisional.

IV. Los titulares también estánfacultados para ceder sus derechosy celebrar contratos de licencia.

LA PROTECCIÓN DE LOSCONOCIMIENTOSTRADICIONALES Y LASPATENTES

Para las oficinas de patentesresulta muy difícil acceder a dichosconocimientos para tenerlos en cuen-ta como parte del estado de la técni-ca en el momento de hacer el exa-men de las solicitudes de patentes.

Según la actual legislación inter-nacional, para posibilitar la protec-ción preventiva de los conocimien-tos tradicionales o recursos genéti-cos, con el fin de impedir la adquisi-ción de derechos de propiedadindustrial sobre los mismos porparte de terceros, que no sean suscustodios consuetudinarios, se dis-pone de los siguientes instrumen-tos:

1. Derecho del inventor de sermencionado como tal en la patente,tal como establece el Convenio deParís. A este respecto, en el exa-men de solicitudes de patentes sedeberían tener en cuenta las prue-

bas evidentes que apunten a que eltitular de un conocimiento tradicio-nal no esté reconocido como inven-tor en esa solicitud o a que el dere-cho del solicitante a solicitar unapatente no deriva necesariamentedel titular de los conocimientos tra-dicionales que fueron el punto departida de la invención.

2. Ampliación de la documenta-ción mínima del PCT, para incluirpublicaciones sobre conocimientostradicionales con el fin de asegurarque una gran cantidad de conoci-mientos tradicionales publicadospuedan tenerse en cuenta en losinformes internacionales de búsque-das en el examen de patentes,incluso antes de que la solicitudpase a la fase nacional, como porejemplo la introducción en 2003 enla parte dedicada a la literatura dis-tinta de la de patentes de la Docu-mentación mínima del PCT de“Indian Journal of Traditional Know-ledge” y “Korean Journal of Tradi-tional Knowledge”.

3. Revisión de la ClasificaciónInternacional de Patentes (CIP) en2006, para ampliar su alcance yabarcar tipos específicos de mate-ria relacionada con los conocimien-tos tradicionales con el fin deaumentar la probabilidad de que selocalicen los documentos pertinen-tes relacionados con conocimien-tos tradicionales durante el procesode búsqueda de patentes.

A parte de lo anterior existenactualmente iniciativas nacionalesque tienen por objeto garantizar queen los procedimientos de búsqueday examen de patentes se tengapleno acceso a los conocimientostradicionales existentes con el finde ofrecer una base mas ampliapara la evaluación de la patentabili-dad, como pueden ser los registrosde conocimientos tradicionales.


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En Perú se ha promulgado la Ley27811 del Perú que recoge el Régi-men de Protección de los Conoci-mientos Colectivos de los PueblosIndígenas vinculados con los recur-sos biológicos, de 24 de julio de2002, en cuyo artículo 15 se esta-blece que “los conocimientoscolectivos de los pueblos indígenaspodrán ser inscritos en tres tiposde registros: a) Registro NacionalPúblico de Conocimientos Colecti-vos de los Pueblos Indígenas; b)Registro Nacional Confidencia deConocimientos Colectivos de losPueblos Indígenas; c) RegistrosLocales de Conocimientos Colecti-vos de los Pueblos Indígenas” y asu vez en el artículo 16 se estipulaque “los Registros de Conocimien-tos Colectivos de los Pueblos Indí-genas tienen por objeto, según seael caso: a) preservar y salvaguardarlos conocimientos colectivos de lospueblos indígenas y sus derechossobre ellos; b) proveer al INDECO-PI de información que le permita ladefensa de los intereses de los pue-blos indígenas, con relación a susconocimientos colectivos”.

ACCESO A LOS RECURSOSGENÉTICOS Y PARTICIPACIÓNJUSTA Y EQUITATIVA EN LOSBENEFICIOS QUE SE DERIVENDE SU UTILIZACIÓN

Las comunidades y pueblos indí-genas han reivindicado largamentela aplicación del principio de que losposeedores de los conocimientostradicionales deben ser informadosacerca del posible uso de los cono-cimientos, deben otorgar su con-sentimiento al uso propuesto (con-sentimiento fundamentado previo) ydeben participar en los beneficiosde su explotación.

Durante las negociaciones delConvenio de Diversidad biológica,

los países en desarrollo impulsaronla inclusión, como uno de los objeti-vos del mismo, de la distribución delos beneficios derivados de la utili-zación de recursos genéticos, sibien dicho objetivo ha sido desarro-llado en la décima reunión de laConferencia de las Partes, celebra-da en Nagoya, Japón, el 29 deoctubre de 2010, donde se adoptóel Protocolo de Nagoya sobreAcceso a los Recursos Genéticosy Participación Justa y equitativa enlos Beneficios que se Deriven desu Utilización al Convenio sobreDiversidad Biológica.

En el mismo se establecen obli-gaciones concretas que cada partedeberá asumir para asegurar elcumplimiento de la legislación nacio-nal de la Parte que proporciona losrecursos genéticos, y se deberáncumplir condiciones de cooperaciónmutuamente acordadas.

Se prevé que estas obligacionescontribuirán a asegurar la participa-ción en los beneficios de la Parteque proporciona los recursos y unatransferencia adecuada de las tec-nologías pertinentes por parte dequien los recibe.

Se contemplan disposicionesrelativas al acceso a los conoci-mientos tradicionales de las comu-nidades indígenas y locales cuandodichos conocimientos están relacio-nados con recursos genéticos conel fin de fortalecer la capacidad deesas comunidades para beneficiar-se del uso de sus conocimientos,innovaciones y prácticas.

En junio de 2011 son parte delProtocolo de Nagoya, Brasil,Colombia, Guatemala, México,Panamá, Perú y la Unión Europeaentre otros.


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El Equipo coordinador de laREI en PROPIEDAD INDUS-TRIAL está formado por profe-sionales pertenecientes a distin-tos países. Recuerde que puedecontactar con nosotros a travésdel buzón de correo de la REI afin de poder canalizar sus apor-taciones, sugerencias y pro-puestas de actividades.

EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

CLAUDIO MARCELOALBARELLOSRedactor Jefe.

AMAYA EZCURRACoordinadora temática del área depatentes de la REI. Jefe de Servi-cio Técnicas Industriales. OficinaEspañola de Patentes y Marcas.OEPM

LEONARDOVILLAVICENCIO CEDEÑOCoordinador latinoamericanode la REI. Asistente de Juezen el Tribunal RegistralAdministrativo, Costa Rica.

BELÉN LUENGO GARCÍACoordinadora temática delárea de marcas de la REI.Letrado de la Oficina Españolade Patentes y Marcas

MARÍA SANZGerente Programa Redde Expertos. FUNDACIÓN CEDDET.

ELISA LÓPEZCoordinadora Área.FUNDACIÓN CEDDET.


Fechas: del 11 al 22 de julio Número de participantes en el foro: 10 Número de aportaciones: 75 Número de visitas: 921Países participantes: 6

DESCRIPCIÓNEl foro se ha desarrollado duran-

te los días 11 a 22 de julio de 2011.La temática ha sido La ClasificaciónInternacional de Productos y Servi-cios de Niza y su relación con lossignos. Ha contado con la participa-ción activa de un grupo de perso-nas que han aportado interesantesobservaciones.

NOMBRES Y PAÍSES DE LOSPARTICIPANTES— María Soledad Aracil, España.— Lía Carolina Ferreira, Argentina.— Claudio Marcelo Albarellos,Argentina.— Andrea Hernández Gonzales-Mugaburu, Perú.— Fancy Mercedes de Los SantosLópez, Perú.— Mauricio Enrique SánchezVásquez, El Salvador.— Melvy Elizabeth Córtez, El Salvador.— Roberto Salvatierra Rivas,Nicaragua.— Débora Raquel GonzálezRamírez, Guatemala.

CONCLUSIONESSe ha tratado la Clasificación de

Productos y Servicios bajo dos pun-tos de vista diferentes:

1. Problemas que plantea la Cla-sificación de Productos y Serviciosno incluidos en el Nomenclator, cuá-les son los criterios de clasificaciónde las oficinas, cómo se tratanestas solicitudes y soluciones quese proponen al solicitante.

2. La Clasificación en relacióncon los signos, qué productos oservicios son admisibles o no enrelación con ellos.

En total se han planteado ochocasos prácticos, de los cuales ydebido al interés mostrado por losparticipantes por el primer tema,seis han versado sobre éste y dossobre el segundo. Al hilo de elloshan surgido otras dudas y consul-tas sobre criterios de clasificacióncomo los planteados por los partici-pantes de El Salvador y Costa Rica.

Ha habido consenso de criterioen los casos sobre complementosalimenticios y alimentos dietéticos,en la limitación de servicios que porsu redacción podrían abarcar variasclases, en la clasificación de loscigarrillos electrónicos y en loscasos prácticos en los que se rela-cionaba el signo con los productos.

Existen discrepancias de criteriocon el aplicado por la Oficina Espa-

ñola en cuanto a los servicios detarjetas de fidelización por parte deArgentina, El Salvador y Perú y res-pecto a los servicios de franquiciapor parte de El Salvador, Argentinay Guatemala.

En relación con los términos eninglés, en general, todos los partici-pantes los admiten y no obligan a sutraducción como se hace en España.

Han sido varios los participantesque han mostrado interés por cono-cer la clasificación en línea de laOEPM y ha quedado plasmado enel foro el método para su utilización.

En definitiva, las aportaciones aeste foro han sido muy interesan-tes y, dado el carácter eminente-mente práctico de esta temática,agradecemos sinceramente el inte-rés y la colaboración de las perso-nas participantes, sin los cuales nohubiera sido posible.

La duración del foro ha sido ade-cuada. Se considera que los objeti-vos que se querían conseguir sehan cumplido en su mayor parte,compartiendo criterios de clasifica-ción y resolviendo dudas de casosconcretos. Ha sido muy interesanteporque esta plataforma y la Red deExpertos Iberoamericanos nos brin-dan la oportunidad de dialogar ycontrastar opiniones que enrique-cen y nos da otra visión de nuestrotrabajo diario.


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Informe Foro de ExpertoLa clasificación internacional de productos y serviciosde Niza y su relación con los signos

MODERADORA: MARÍA SOLEDAD ARACIL MERÁSExaminadora de Marcas. Oficina Española de Patentes y Marcas.


Número de participantesen el foro: 3Número de aportaciones: 8Número de visitas: 77Países participantes: España,República Dominicana, Costa Rica

DESCRIPCIÓNEl foro se realizó del 15 de agos-

to al 11 de setiembre de 2011, sien-do su finalidad el poner enconocimiento de los miembros dela REI en PI la documentación yaaportada a la Biblioteca Legislativa,para su validación, para recopilarmás información para la base dedatos, y para discutir temas ati-nentes a la propiedad industrialdesde la óptica del derecho com-parado.

Los objetivos se cumplieron deforma parcial, ya que solo huborespuesta sobre España y Repúbli-ca Dominicana relativa al respectivomarco legal de cada uno de esospaíses, y no se llegó a discutirningún tema en específico.

CONCLUSIONESLa Biblioteca Legislativa Iberoameri-

cana en Propiedad Industrial se perfilacomo un importante recurso para losmiembros de la REI en PI, ya que per-mite tener recopilada en un solo lugar lainformación relacionada a los diferentesmarcos normativos que rigen a la

propiedad industrial en la gran zonaIberoamericana.

Las aportaciones de España yRepública Dominicana vinieron aclarificar sobre el marco normativoaplicable en ambos países, ya quese explica, por un lado, el nivelreglamentario y también suprana-cional de la legislación hispana, ypor otro lado se aportaron las leyesdominicanas reformadas paracumplir con el TLC-USA-CA-DR;sin embargo, no hubo más aporta-ciones de otros países, por lo que

no se pudo validar más informaciónni tampoco hubo discusión sobretemas de interés común a losmiembros de la REI.

El tema no ha levantado elinterés general esperado, y no seha podido amarrar con los miem-bros de la REI una metodología paramantener actualizada la BibliotecaLegislativa, lo cual es de vital impor-tancia por su propia naturaleza, yaque no podemos asegurar queestemos ante la presencia de legis-lación actual.


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Informe Foro TemáticoBiblioteca legislativa de la REI en PropiedadIndustrial: un recurso en constante formación

MODERADOR: LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑOCoordinador Temático Latinoamericano.


Fechas: del 26 de septiembre al 2 de octubreNúmero de participantes en el foro: 8Número de aportaciones: 49Número de visitas: 523Países participantes: Uruguay, Cuba, República Domini-cana, Perú, El Salvador, Argentina,Ecuador y España.

DESCRIPCIÓNEl foro sobre el “Registro de las

Indicaciones Geográficas comoMarca” ha tenido lugar la semanadel 26 de septiembre al 2 de octu-bre de 2011. Se ha debatido sobreel tema propuesto a través de ejem-plos reales, de concesión y dene-gación, de marcas con elementosgeográficos. Los participantes hanexpuesto la regulación de sus res-pectivas legislaciones nacionales y,en general, se han compartidoconocimientos y experiencias sobreeste tema.

NOMBRES Y PAISES DE LOSPARTICIPANTES— Blanca Muñoz González. Uruguay.— Marlen de la Caridad Pérez Suárez. Cuba.— Víctor Ramírez Almanzar. República Dominicana.

— Fancy Mercedes de los SantosLópez. Perú.— Katya Martínez GutiérrezEl Salvador.— Claudio Marcelo Albarellos.Argentina.— Lilian Carrera González. Ecuador.— Belén Luengo García. España.

CONCLUSIONESEste foro estaba planteado con

un carácter eminentemente prácti-co, de tal manera que partiendo deuna introducción inicial teórica paraaclarar conceptos, se pudieran verejemplos reales de concesión ydenegación de marcas geográficas,y profundizar así en los diferentesconflictos que pueden surgir entrelas marcas y las indicaciones geo-gráficas protegidas.

Con carácter general, en laslegislaciones de todos los países alos que pertenecen los participan-tes del foro se regula de manerasimilar la utilización de elementosgeográficos como marca y la convi-vencia entre las marcas geográficasy las Denominaciones de Origen eIndicaciones Geográficas Protegi-das.

En conclusión, una indicación osigno geográfico puede ser regis-trado como marca colectiva o degarantía, pero es muy problemático

que ese mismo signo pueda serregistrado como marca particular deun empresario. En efecto, la solici-tud de una marca consistente en unnombre o signo geográfico puedetropezar con obstáculos difícilmentesuperables como son las prohibicio-nes absolutas que se refieren a lossignos descriptivos, a los signosengañosos, la prohibición absolutae insubsanable referente a los vinosy bebidas espirituosas y toda laregulación que protege los produc-tos denominados “de calidad dife-renciada” (Denominaciones de Ori-gen e Indicaciones Geográficas Pro-tegidas, principalmente).

Centrándonos en las indicacio-nes de procedencia geográficacabe decir que el registro comomarca de las mismas no está en símismo prohibido sino en tanto encuanto constituye exclusivamenteuna indicación de procedencia, loque ocurrirá cuando dicha marca seaplique a distinguir productos o ser-vicios que sean característicos deesa concreta zona geográfica quese pretende como marca, porquesólo concurriendo esta circunstan-cia, podrá ser identificada por elpúblico consumidor como una indi-cación geográfica de procedencia,pues de no ser así, dicha denomi-nación sólo será percibida por elcomún de los consumidores como


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Informe Foro TallerEl registro de las indicaciones geográficas como marca

MODERADORA: BELÉN LUENGO GARCÍACoordinadora temática del área de marcas dela REI.


una denominación arbitraria o defantasía. El mismo tratamiento sedaría a los adjetivos gentilicios.

Cuando se consideran las indi-caciones de procedencia geográfi-ca como un tipo especial de signodistintivo que se usa en el comercioy por consiguiente como una cate-goría especial de propiedad indus-trial, es importante distinguirlos delas marcas: mientras que una marcaidentifica la empresa que ofrecedeterminados productos o serviciosen el mercado, una indicación geo-gráfica identifica un área geográficaen la que una o varias empresasestán situadas que producen el tipode producto para el cual la indica-ción geográfica se utiliza. Por lotanto, no hay un “titular” de unaindicación geográfica en el sentidode que una persona o empresapuede excluir otras personas oempresas del uso de una indicacióngeográfica, pero cada empresalocalizada en ese área a la que laindicación geográfica se refiere,tiene el derecho de utilizar la mismapara los productos que se originanen ese área. Generalmente sujetosa ciertos requisitos de calidad comolos que se prescriben, por ejemplo,en las normas y leyes que regulanel uso de las denominaciones deorigen.

Los perjuicios que se puedenderivar de la inscripción de un signogeográfico como marca de empre-sa, tanto para los consumidorescomo para los empresarios asenta-dos en la correspondiente zonageográfica, explican que las legisla-ciones nacionales, no admitan, enprincipio, el registro de marcascompuestas exclusivamente porindicaciones que designen la proce-dencia geográfica del producto.Como excepción a este principiogeneral, se admite el registro de

indicaciones geográficas como mar-cas colectivas y de garantía, por loque pueden producirse conflictosentre los diferentes sistemas deprotección de las denominacionesgeográficas.

De otro lado, en las normas queregulan las denominaciones de ori-gen de los vinos, en relación conmarcas relativas a los mismos, seprohíbe que las marcas contenganpalabras, partes de palabras, signoso ilustraciones que puedan inducir aerror o que sean idénticas a ladesignación de un producto prote-gido sin que los productos utiliza-dos para la elaboración de los cita-dos productos finales tengan dere-

cho a tal designación o presenta-ción. Así mismo, quedan prohibidoslos signos que aplicados a identifi-car vinos o bebidas espirituosascontengan o consistan en indicacio-nes de procedencia geográfica queidentifiquen vinos o bebidas espiri-tuosas que no tengan esa proce-dencia, incluso cuando se indique elverdadero origen del producto o seutilice la indicación geográfica tradu-cida o acompañada de expresionestales como “clase”, “tipo”, “esti-lo”, “imitación” u otras análogas.

Finalmente, se expusieron laslíneas generales de actuación de laOEPM frente a estas marcas y sepropusieron ejemplos sobre diferen-tes tipos de marcas geográficaspartiendo de la siguiente clasifica-ción: marcas geográficas ligadas alproducto, marcas geográficas condeslocalizadores, las que usan indi-caciones geográficas indirectas ymarcas geográficas caprichosas ygenéricas. Algunos de los partici-pantes también expusieron diferen-tes ejemplos, muy interesantestodos ellos, que conocían por suexperiencia profesional.

Las numerosas visitas y partici-paciones de los miembros de laREI, han demostrado el interés queel tema de este foro ha suscitado.Quizás faltó un poco de tiempo paradebatir sobre los últimos ejemplospropuestos, pero en los dos prime-ros días casi no hubo intervencio-nes, y esto retrasó la introducciónde los temas y ejemplos que esta-ban preparados.

En cualquier caso, creo que sepuede valorar como muy positivo eldesarrollo del foro, tanto por elnúmero de aportaciones como devisitas y, fundamentalmente, por elinterés demostrado en las interven-ciones de los diferentes participan-tes.


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Informe Foro TemáticoPatentes verdes como herramienta de transferenciatecnológica

MODERADORA: AMAYA EZCURRA MARTÍNEZCoordinadora temática del área de patentes de la REI.

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Fechas: del 17 al 30 de octubreNúmero de participantes en el foro: 3Número de aportaciones: 32Número de visitas: 366Países participantes: España, Brasil,Colombia

NOMBRES Y PAÍSES DE LOSPARTICIPANTES— Douglas Alves Santos, Brasil— Aurora Hernández Agustí, España— Rigoberto Naranjo Ladino,Colombia— Amaya Ezcurra Martínez, España

DESCRIPCIÓNEl foro sobre “PATENTES VER-

DES como herramienta de transfe-rencia tecnológica” se ha desarrolla-do durante dos semanas, del 17 al30 de octubre 2011. Se ha debatidosobre el tema siguiendo una línea deargumentación ordenada, haciendoprimero una introducción de la mate-ria y el objetivo del debate y desarro-llando a continuación facetas particu-lares de las “patentes verdes”.

CONCLUSIONESEl debate se ha iniciado con un

documento introductorio, para situara los participantes en el tema objetode foro, dada la particularidad delmismo. Se ha tratado de definir quése entiende por tecnologías ecológi-

camente racionales y se ha facilitadomediante enlaces a internet accesoa declaraciones realizadas por distin-tas personas en relación al tema adebatir, con posturas opuestas paraintentar provocar el debate.

Se ha debatido sobre la proble-mática que suscita la utilización delas patentes para la transferencia detecnologías verdes y las posturasenfrentadas que presentan los paí-ses desarrollados frente a los paísesen desarrollo. Se han analizado lasdiferentes tendencias y acciones querealizan algunas oficinas de Propie-dad Industrial para el fomento deldesarrollo, innovación y transferenciatecnológica de este tipo de tecnolo-gías, con especial mención de lasdesarrolladas por la OEPM. Tambiénse han presentado las principalesherramientas que han sido desarrolla-das con el fin de clasificar e identifi-car las patentes verdes, especial-mente el índice de palabras clave detecnologías verdes de la CIP (“Greeninventory”) y los grupos de indexa-ción Y02 de la ECLA. Se ha debatidosobre la diferenciación dentro de lastecnologías ecológicamente raciona-les entre tecnologías mitigadoras ytecnologías adaptativas al cambio cli-mático. Por último, se han presenta-do otras acciones, relacionadas conla Propiedad Industrial o suplementa-rias a ésta, que se deben llevar a

cabo para el fomento de las tecnolo-gías verdes con el objeto de alcanzarun desarrollo sostenible a nivel mun-dial, mostrando la especial importan-cia de adoptar medidas normativas ypolíticas por parte de los Estados.

A lo largo del debate se ha tra-tado de dar ejemplos prácticos decada uno de los puntos tratados.

Hay que destacar que, si bien eltema de debate parece ser de inte-rés general para los miembros de laREI dado el número de visitas alforo, la participación ha sido menorde la esperada y por tanto, no hanquedado reflejadas en el foro otrasacciones y posiciones que respectoa las patentes verdes están adop-tando las oficinas iberoamericanasde Propiedad Industrial, siendo ésteuno de los objetivos que se busca-ba con el debate.

Podría concluirse, por tanto, quese ha cumplido con uno de los obje-tivos principales del foro, esto es,presentar y dar a conocer aspectosconcretos de las patentes relaciona-das con tecnologías verdes, tratán-dose de un tema de máxima actuali-dad en el marco del desarrollo sos-tenible. Sin embargo, no se ha alcan-zado el nivel de debate e intercam-bio de informaciones entre miembrosde la REI que habría sido deseablealcanzar para abordar la temática deuna forma más completa.

en Propiedad IndustrialREIActividadesRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

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EVENTOS Y CONVOCATORIAS

20 de enero de 2012CURSO: Búsqueda eficiente de información sobrederechos de PI en bases de datosMás información:http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/agenda/2011/2011_11_07_20enero2012CursoPI.html

Bogotá, ColombiaDel 6 al 8 de febrero de 2012Seminar for Certain Latin-American and Caribbean Countries on the Implementation and Use ofSeveral Patent Related Flexibilities

Guatemala, del 17 al 19 de marzo de 2012Competencia Desleal y Propiedad Intelectual: ProblemasContemporáneos que afectan a la IndustriaMás información: www.asipi.org

http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/agenda

http://www.asipi.org

http://www.conecta-ceddet.org/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=148&Itemid=232&lang=es








Nº 9 Revista Digital de la REI en PROPIEDAD INDUSTRIAL

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