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Una Agencia oficial de propiedad

industrial e intelectual.

Filosofía de trabajo basada en un asesoramiento profesional previo que facilite la toma de decisiones estratégicas acertadas.

Medios de gestión eficientes que reducen costes y la contaminación ambiental

Registro de marcas en Startups

INDICE

Importancia del registro de marcas.

Errores comunes.

Nociones esenciales.

Vías más habituales de registro.

Consejos para el registro de marcas.

Marcas registradas e Internet.

Defensa de marcas: Requerimientos y Litigios.

¿ QUÉ ES ESTO?

¿ UNA MARCA REGISTRADA ?

El activo comercial más valioso. (153.000 millones de $)

Un activo que identifica las Creaciones e Innovaciones de una gran corporación.

Un activo que permanece en el tiempo por encima de las patentes, diseños, etc.

Un activo que acumula el valor de la empresa y debe protegerse.

¡ Si ¡ Propiedad de Apple Inc. pero además es:

¿ POR QUÉ REGISTRAR ? I

El registro potencia la empresa. Protege un activo muy valioso:

Que identifica y diferencia de la competencia.

Proyecta una imagen y una reputación.

Es la base de una clientela fiel dispuesta a pagar más.

El registro ofrece el uso exclusivo. Permite venderlo o licenciarlo.

El registro es la herramienta defensiva frente a la copia.

El registro previene conflictos con derechos anteriores de terceros.

¿ POR QUÉ REGISTRAR ? II

Aporta un valor añadido determínate a una patente o una tecnología propia que puede cuantificarse y rentabilizarse. Las marcas registradas pueden licenciarse o venderse junto con la tecnología contemplada en una patente a cambio de una compensación económica adicional.

La combinación de registros de marca junto a patentes son activos útiles para obtener financiación.

Es una herramienta defensiva adicional frente a competidores. Los competidores no podrán identificarse con signos idénticos o similares que puedan inducir a error al consumidor o usuario.

En el caso especifico de Startups

Clasificación de Niza:

NOCIONES ESENCIALES I

Se protege para una actividad o producto concreto. Para lo que se emplea:

La clasificación de Niza: Un acuerdo internacional por el que se utilizan 45 clases.

De la 1 a 34 son productos y de 35 a 45 servicios.

Se revisa continuamente y cada 5 años se publican nuevas ediciones. La actual, la décima edición está en vigor desde el 1 de enero de 2012.

Marca: Todo signo distintivo susceptible de representación que sirve para distinguir.

Clasificación de Niza: ejemplos productos

NOCIONES ESENCIALES I

Clase 05. Productos farmacéuticos y veterinarios

Clase 15. Instrumentos musicales.

Clase 25. Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

Clasificación de Niza: ejemplos servicios

NOCIONES ESENCIALES I

Clase 43. Servicios de restauración (alimentación);hospedaje temporal.

Clase 42. Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.

Las startups generalmente registran en clase 42 donde se enclavan todos los servicios de ingeniería, diseño, programación, investigación…etc.

Marcas idénticas que conviven

NOCIONES ESENCIALES II

Se debe a 2 principios: Principio de especificidad: una marca sólo protege o distingue los productos o servicios para los que se encuentra registrada.

Principio de la no confusión: una marca no puede causar confusión en el consumidor de ningún tipo.

Tipos de marcas. Ejemplos.

NOCIONES ESENCIALES II

¿Cuantos registros ves aquí?

Tipos de marcas. Ejemplos.

NOCIONES ESENCIALES II

Marca denominativa: Distinguen una denominación. Coca Cola

Marca figurativa o mixta: Denominación + logo o grafismo.

Marca tridimensional:

Tipos de marcas. Ejemplos.

NOCIONES ESENCIALES II

Marca color: Identifica un color. Ejemplo: Milka:

Marca sonora: Identifica un sonido. Ejemplo: Pescanova:

Clase 30: Chocolate, bombones, productos de chocolate y confitería de chocolate no medicinal.

Tipos de marcas. Ejemplos.

NOCIONES ESENCIALES II

Marca en movimiento. Representan una animación: Ejemplos: Microsoft Corporation y Sony Ericsson:

Casos anecdóticos: marcas olfativas y marcas hologramas.

Motivos comunes de denegación de marcas

NOCIONES ESENCIALES III

Falta de distintividad:

“Electrónica” (Clase 16: Catálogos para ferias especializadas en componentes y

módulos para la electrónica)

Descriptiva:

SUPERIOR (clase 33: cervezas), FINCAS y FINANZAS (clase 36: servicios financieros e

inmobiliarios)

Induce a error:

“MAS CAFÉ” (clase 29: “café, te , cacao, azúcar, sucedáneos del café, ...” por poder aplicarse a productos que no contienen café).

Motivos de denegación de marcas

NOCIONES ESENCIALES III

Altera el orden publico / contra las buenas costumbres

Emblemas

Conceptos generales

NOCIONES ESENCIALES IV

Registro Territorial. Por cada país un registro.

Existen acuerdos internacionales: OMPI, ARIPO, etc.

Prioridad internacional de 6 meses para extender el registro.

La concesión es temporal y renovable.

Fundamental: Estudio de viabilidad. Informe previo.

Vigilancia de marcas: Tan solo estando debidamente informado de las nuevas solicitudes de marcas podrán ejercerse los derechos anteriores frente a nuevas solicitudes potencialmente lesivas¨

Marca / Nombre comercial / Razón Social

ERRORES COMUNES

¿Es obligatorio registrar marca?

¿Qué diferencia hay entre marca registrada y nombre comercial?

¿Que diferencia hay entre marca registrada y razón social?

Marca / Nombre comercial / Razón Social

ERRORES COMUNES

¿Es obligatorio registrar marca?

No. Es muy recomendable, pero no obligatorio.

¿Qué diferencia hay entre marca registrada y nombre comercial?

Las marcas registradas distinguen productos y servicios en exclusiva.

El nombre comercial concede el derecho exclusivo a la utilización de cualquier signo o denominación como identificador de una empresa en el tráfico mercantil.

¿Que diferencia hay entre marca registrada y razón social?

La razón social es un atributo legal que da nombre a una personalidad jurídica, pero no otorga derechos de uso en exclusiva.

REGISTRO DE MARCA EN ESPAÑA

Si no hay oposiciones en unos 6 meses la marca será concedida.

La duración del registro es por 10 años renovables por iguales periodos.

En caso de oposición se sigue la vía administrativa:

1. Paralización, traslado y 1 mes para argumentar defensa. 2. Resolución: Denegación :: Concesión :: Concesión o denegación parcial.

Posibilidad de recurso de alzada contra resolución y contencioso administrativo.

REGISTRO INTERNACIONAL

El registro de marcas debe formar parte del plan de internacionalización empresarial.

Dependiendo de los países de interés deberán:

Realizarse solicitudes directas.

Aprovechar acuerdos internacionales. Destacan:

Marca Comunitaria. 1 registro en los 27 países UE.

Marca internacional: Regido OMPI en 85 Estados.

Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO).

Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI).

REGISTRO MARCA COMUNITARIA

El mas recomendado para startups: 27 países en un registro.

Si no hay oposiciones en unos 8 meses la marca será concedida.

La duración del registro es por 10 años renovable por iguales periodos.

En caso de oposición: posibilidad de negociar y quien pierde paga.

VENTAJAS MARCA COMUNITARIA

Da uniformidad a la identificación de sus productos y servicios en Europa.

Una sola solicitud, 1 solo idioma ante una sola Oficina.

Protección unitaria en cualquier parte de la Unión Europea.

Fácil de administrar en su portafolio de marcas.

Procedimiento de registro rápido (6-8 meses), a un coste razonable.

Uso en un solo país es suficiente. Es el principio de la futura expansión de su negocio.

Puerta hacia un único y amplio mercado de más de 500 millones de habitantes.

Perfecta relación con otros Tratados Internacionales para futuras extensiones de su protección a nivel mundial

Para el registro de marcas

CONSEJOS

Estudio de viabilidad:

Búsqueda y análisis de registros anteriores.

Cumple los requisitos legales.

Fácil de leer, escribir y recordar.

No tiene connotaciones negativas.

Disponibilidad del dominio.

Contar con un profesional como aliado estratégico.

Nombre de dominio

MARCAS Vs INTERNET

Registrar un nombre de dominio no da derecho.

First to file rule.

Problemática: conflicto con derechos marcarios anteriores

Marcas registradas Vs Nombres de dominios

MARCAS Vs INTERNET

Casos de cybersquatting, typosquatting

Ejemplos:

• Iohone.com

• microsoft.cm

• habana-club.com

• cartierchina.com

• lego-robotics.net

Resolución de conflictos UDRP

MARCAS Vs INTERNET

CONDICIONES RESOLUCION DE UNA DEMANDA UDRP:

Derechos marcarios anteriores

Titular del dominio carece de derechos

Registro de mala fe

Condiciones acumulativas.

Experto toma decisión

Admite - Transfiere Deniega

- Cancela

Resolución de conflictos UDRP

MARCAS Vs INTERNET

Posicionamiento en buscadores

MARCAS Vs AdWords

2 tipos de posicionamientos:

Posicionamiento natural

Posicionamiento de pago /

adwords.

Comportamientos reprensibles:

Parasitismo economico

Infracción de marcas

Competencia desleal

Publicidad engañosa

Infracción del nombre de un famoso…

Responsabilidad del anunciante

MARCAS Vs AdWords

Simple hecho de reservar marcas como palabra clave no es una infracción de marcas.

Analizar si el anuncio infringe la función esencial de la marca (indicar origen empresarial y distinguir la procedencia de los productos y servicios).

-> Internauta se confunde sobre el origen del anunciante y de los productos y servicios.

Ejemplo: anuncio deja entrever la existencia de una relación económica entre las partes.

=> Problema: definición muy amplia y gran poder de interpretación de los jueces.

Responsabilidad de Google

MARCAS Vs AdWords

Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico).

Exoneración de responsabilidad si es simple prestatario de servicios.

Responsable si activo en la redacción de los anuncios o en la selección de las palabras claves.

DEFENSA DE MARCAS

Vía Administrativa:

Pre- Oposición : Negociación solicitante.

Oposición a una solicitud lesiva.

Requerimiento al detectar la infracción.

Vía Judicial: Demanda.

Por los que trabajar con una Agencia Oficial

MOTIVOS

Asesoramiento previo.

Servicio de vigilancia.

Estudios de viabilidad previo a cualquier registro.

Supone un ahorro de tiempo y dinero.

Tranquilidad y confianza.

Profesión regulada con seguro de responsabilidad.

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28033 Madrid, España

Tel: (+ 34) 91 383 35 81

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