LA EXPLOTACION DE LL4S PATENTES Y LA LICENCIA OBLIGATORIA, EN EL DERECHO MEXICANO

l'or el Lic. Girar SEl'liLVEBA, Pro- !?sor dc I r 8 I:oculti~d de Dcrccho de M é - xico.

La obligaci6n de explotar una patente coiiccílida bajo Ins leyes rnexi- canas, es una limitacióri a la aparente inviolabilidad de los derechos del inventor. Este principio es inherente a la mayoría de los siitcmas legales de los países, porque se :idmite que cl otorgairiien:~ de u11 privilegio dc esta natura!eza viene a ser una recompensa dcl legislador para una apor- tacií~n más o iiicrios valiosa a la iníiiistria o a la tbciilcn, pero que es un dcrccho que supone su ejercicio, por lo irienos parcial. En otras pala- bras, frente a la anticuada filosofía individualista y respetuosa de los derechos absolutos del inventor, se yergue la postura más moderna y más justa de que el interés p~~bl ico exige reducir esos derechos en la riiedida en que constituyan u11 obstáculo para el armónico desarrollo de la co- lectividad, que reclama una correspon(1encia equilibrada entre el intercs público que exige la necesidad de aleiitar al inventor mediante la conce- sión de privilrgios para contribuir así a geiierar las invenciones, ei interés privado que represerita el propio inveiitor, y el interés de ln industria deseosa de aprovechar sin restricciones y al metior costo posih!? la idea contenida en la patente.

Como la ausencia de explotación de una patente, sobre torlo cnan- do ello se hace con el ánimo de detener un progreso para proteger intere- ses creados, entraña un positivo abuso del monopolio concedido, las legis- laciones de los diversos Estados contienen normas que imponen la iiecesi- dad de que las inveiicioncs patentadas se exploten, bajo pena de caducidad lotal o parcial, por una parte, o bien, que decretan la licencia ol>ligatoria

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en favor de tercero, por otra, o bien, ambas cosas combinadas, como en el sistema mexicano, para prevenir la inacción perjudicial del titular de la patente. Veamos primeramente lo que se refiere a la necesidad de ex- plotar.

1. La obligación de explotar las patentes. Como las reglas que en nuestro sistema legal se refieren a la obligación de llevar a la práctica el invento son por entero deficientes y obscuras, parece conveniente exa- minar con plenitud tales normas para ver de llegar a una interpretación con resultados positivos.

La Ley de la Propiedad Industrial, que es el ordenamiento que rige esas cuestiones, establece cómo se afecta el derecho del titular de la paten- te bajo ciertas circunstancias que entrañan falta de actuación del invento contenido en el privilegio.

El artículo 41 de la Ley citada previene que el plazo de 15 años, para todo el cual se concede el derecho exclusivo de patente, se reducirá a 12 años, en los casos en que la invención no se hubiese llegado a ex- plotar industrialmente, a lo largo de todo ese término, en el territorio nacional, salvo que se compruebe, a satisfacción de la Secretaría de Eco- nomía (dependencia encargada en nuestro país de manejar la propiedad industrial), la imposibilidad o la dificultad material absoluta para haber llevado a cabo tal explotación.

El articulo 53 viene a ser una repetición de estos conceptos, pero contiene la aclaración necesaria de que la falta de explotación no acarrea por sí sola la pérdida de los derechos que confiere la patente, sino sólo reducción en el plazo del goce de tales derechos.

Relacionado con ambos parece el articulo 54, que señala que al prin- cipiarse la explotación de una patente el propietario de la misma tiene la obligación de comprobarla, por algún medio legal, ante la Secretaría de Economía, dentro de un plazo que no deberá exceder de 30 días de la iniciación. Finalmeilte, el artículo 55 guarda un parentesco estrechm con las disposiciones precedentes, pues expresa que si han transcurrid* tres años a contar de la fecha legal de una patente (o sea la de presenta- ción de la solicitud respectiva, según el art. 38 de la L. P. I.), y no se explotare industrialmente dentro del territorio nacional, o bien, si tal ex- plotación se suspendiere por mis de seis meses consecutivos, la Secreta- ría podrá conceder a tercera persona licencia para realizarla.

Por último, el artículo 5, párrafo 4 de la Convención de Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, reformada en Lon-

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dres en 1934, y a la cual ha adherido nuestro país desde julio de 1955 (Diario Oficial del 18 de julio), y que resulta también aplicable en estas materias, revela que la concesión de una licencia obligatoria no podri ser solicitada antes de la expiración de un plazo de tres años contados a partir de la fecha de expedición de la patente, y tal licencia no podrá ser concedida más que si el titular de la patente no justifica excusas legítimas por su inacción. Esto, según se percibe, aparece en seria con- tradicción a la regla contenida en el artículo 55 de la L. P. I., menciona- do antes.

De todo esto surgen los siguientes problemas prácticos: a ) la pre- cisión de establecer lo que constituye explotación industrial; b) la com- probación dc haberse iniciado la explotación del privilegio y los medios idóneos de prueba para tal f in ; c) la evidencia de la imposibilidad o bien de la dificultad material absoluta para haber realizado tal explota- ción; d ) el concepto de explotación impropia o insuficiente; e ) la fecha desde la cual deben computarse los tres años de ausencia de explotación; f ) las personas que pueden realizar una explotación legal; g ) la prueba de la continuidad de la explotación. Por su orden me teferiré a todas estas cuestiones.

a ) La explotación industrial. E n diversas partes de la Ley apare- ce el concepto de explotación comercial de las patentes (arts. 89, I ; 12, IV;

84 y 86). Este concepto lleva a indebidas confusiones con respecto a la explotación industrial (artículos 13, 55, 57, 66, 84, 86, 240 de la Ley).

La explotación comercial es equivalente a la venta de los productos realizados al amparo de la patente. Tal actividad no implica el aprove- chamiento de las patentes a que se refiere la Ley. L a explotación indus- trial, que es la que interesa, entraña la fabricación material del invento o la utilización industrial del producto o del procedimiento patentado. Sólo cuando se realiza esto se cubre el supuesto de la Ley, que se re- fiere a explotación industrial de lo patentado.

b) La conz$robación de la iniciación. No existe determinado, en todo el cuerpo de la L. P. I., una manera de cumplir este requisito, de modo que s6lo por inferencia es posible extraer las reglas relativas.

Cuando se habla de "algún medio legal", se entiende que sea un medio idóneo, adecuado. De suerte que, por exclusión, este extremo ha de probarse por inspección administrativa, preferentemcnte, o por me- dio de persona técnicamente capacitada y que posea, además, la fe públi- ca, en defecto de tal inspección. Todos los deinis medios de prueba que

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señalan las leyes, cuya supletoriedad cupiera, resultan aquí por entero inadecuados. La inspección ha de solicitarse ante la Dirección de la Pro- piedad Industrial cubriendo los derechos que corresponden, y esa de- pendencia señalará persona que deba efectuarla. Cuando se escoge el otro medio, existc siempre el riesgo de que la constancia respectiva sea desecha- da, bien por posibles defectos consubstanciales de ella, bien porque se juzgue que quien la expide, aunque tenga pública fe, no puede supuesta- mente conocer de las materias técnicas que abarca la patente.

c ) La evidencia de la inzposibilidad de explotav. Aquí incide un abstruso prob!ema de prueba, ya que se trata de evidencia negativa, difi- cil de obtener. No existe, en primer lugar, un criterio para apreciar las circunstancias que impiden la puesta en práctica, y la fuerza mayor en- cuentra sólo una aplicación limitadisima. Parece como si la L. P. I., hu- biese delegado en la oficina que ha de estimar esas cuestiones una buena dosis de equidad, pues de otra suerte no se cnnribr que el legislador hubie- se dejado abierta la posibilidad de probar estos extremos, que necesaria- mente resulian improbables. Francamente hablando, el catálogo de casos que pudieran entrañar justamente una imposibilidad de explotación es mínimo en extremo.

Pero hay que obser.var que la redacción del articulo respectivo (el 41 de la L. P. I.), con su vaga imprecisión, permite que sea sólo des- pués del transcurso de los doce años cuando se pueda someter a la Di- rección de la Propiedad Industrial la prucba de la dificultad de haber explotado la patente, y ello reduce el problema a expresión menor.

Las circunstancias usuales que impiden que una patente se explote pudieran ser la falta de energia motriz o de cualquier otro medio relacio- nado con la producción de los articulos que ampara la patente; la escasez absoluta de la materia prima utilizada en la fabricación o cn el procedi- miento patentado; la falta de máquinas para realizar el objeto de la patente; la importación de articulos extranjeros similares a un costo me- nor; la ausencia de mercado nacional; la falta de técnicos capaces para lograr realizar debidamente la patente y, por último, la falta de capital del titular de la patente. A mi entender, algunas de estas causas, en equi- dad, pudieran considerarse como motivo legal para justificar la ausen- cia de explotación del privilegio. De manera que, comprobándose cual- quiera de estos supuestos, el propietario de la patente puede obtener que se reconozca el derecho exclusivo por todo el plazo primitivo. No aparece que con ello se causen perjuicios a tercero, puesto que, en primer térmi-

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tia, hubo oportu~iidad, a lo larxo de los primeros doce años, para que alguien solicitase licencia obligatoria en los términos que la Ley señala. Dc cu;ilrliiier iiiudo, es indudable que esta disposicióii teri<lria un adc- cua1;o coiiipleiiierito con el colorario que estableciera quc si surgiera algún iiitercsndo e11 poner en prictica la patente después de los doce años de vigitici3, se i z oycse para los efectos de corisiilerar si se justifica la inac- ciiiii del titiiliir de !a iiiisiriri.

d ) La c-ci~lofaciÚ?i ii?iiiropia o i . Si el] el apartado ali- Lcrior se vió que resultaba difícil la prueba de la i~ii~oiibil idad (le la puesta en práctica, eii éste se observará que cs todavía ;&S coinplicado dilucidar cuándo una patente no :e est5. explotando de inancra propia y suficieiite, esto es, cuando esa cxplotacií>ti se rrnliza de niocio que no satisface el interks colectivo. N o existe definido cstc co:icep!r r n iiinzi~- na parte. Aparece sólo desde la I.cy actuxl y para nada se ref i r ic ia i a él las lcyes de patentes de 1890 (art . 3 3 ) , de 190.3 (art. 19) y de 1928 (art. 48, siliii!ilr al 55 vigente). Por ello, existe precisiún cle iiitcgi-ar su coiitci:iilo de alruna manera.

E s difícil cstableccr una clara distiiiciírn eiitrc ambos t6riiiinos. Para el que escribe, se trata de expresiones equivalentes. Una explotación inanro- piadn l~ueile scilo por insuficiente, y un aprovechamiento iiisuíiciciiic:

. , de cn: iiivenciOri r;, rl ~i?iii?!o ticnipo, :iii:i iiiipropia esplotaciori.

Eii un ensa'-o de catalug~ción de los c a o s que entrafi;ii~ csplotnciC>ii iiiailecuncla, no iuiicicritc, podriairios iiicluir, por cjciriplo, cl de ti:i:l

p:rte!ite 3 1:i cual :~ i i :crcero. i;o!aniío sus deícctos, le Iia i tnprii~~ido iiic- joras !ainbiiri pnte~itadas, 2. cl titular de 13 primera !e n i e ~ i l permiso a ese tercero. Caso i;pal, n 13 iii\i>rsz, cs el clcl autor de inrjoras a u11 aparato o a un proceiliiiiieiitc, que (lecirga al titular <le la patente nie- jora~ln el :xri;iiso para apicvccliarlns.

Taii~bién cabría el caso de pa:eiites que .?niparan rciiiidios o inedic;i- irier;:os, cuya exl>!«tacicí;i rr<luciila :?o per~i i t i ) ql!e CIIOS sean puest'x a la 1lis~osici6n ilc! pGblicc en caliclad o cati:iil;id bastante. o l~icii, < p e Ile- gueii al pil~lico a prccios excesivamente elevados. Quizá p«<lri;i inciuii-!;e rii es? cat:.lol;o !;a.:iihi&i !a circu~istaiicia de r[i:i, u11n patciite iiacion.-.i 110

sr exp:«ta coi1 la inteiisidad suficiente 211 grado de impedir la iiriport::i.ión de ariiculos idC:iticos o :;iiiiilares, o bien a la inversa, cuaiiilo esisticndo iiecesida~l ile iiitensiiicar la exportación para nivelar 12s fitianzas públi- c9.s y ti.ntiti<lo.;i <le una patente q ~ t e anii>al-a artículos solicitados en el ex-

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terior, el titular de ella descuida el mercado extranjero, que absorbería el producto patentado.

Finalmente, también podría hablarse de explotación impropia o in- suficiente cuando no se produce efectivamente el objeto protegido por la patente, sino otro diverso, aunque parecido, o cuando el procedimien- to privilegiado se sigue, pero no por completo, o cuando con un mismo procedimiento patentado pueden obtenerse varios productos, y sólo se fabrica alguno de ellos, no todos los que son necesarios en el mercado en un momento dado.

Puede percibirse que aqui reside una buena parte de facultad dis- crecional para que el órgano correspondiente de la Secretaría de Econo- mía pueda apreciar cuándo la explotaci6n no es apropiada o no es su- ficiente, y desde luego, cada caso concreto debe juzgarse en sus estric- tos méritos y no es posible proporcionar nomlas generales.

e ) La fecha desde la c i d debe* computarse los tres años. Un pro- blema peculiar surge desde que la Convención de Paris, con reformas en Londres, está en vigor en nuestro país. En efecto, el artículo 55 habla, según ya se examinó, que cuando una patente no se explotare dentro de los tres primeros años contados a partir de su fecha legal, podrá otor- garse licencia obligatoria. El concepto de fecha legal resulta del artícu- lo 38 dc L. P. I., que especifica que la fecha de presentaciún de la solici- tud de patente se considerará como fecha legal de la misma. Pero el ar- ticulo 5 (4) de la Convención, que significa un progreso técnico in- dudable con respecto del texto anterior a Londres, estatuye que las li- cencias obligatorias sólo se podrán conceder a la expiración de un plazo de tres años contados a partir de la fecha de la expedición de la patente, y ello si el interesado no justifica legalmente su inacción.

Esto último, por ser posterior, constituye una derogación de la re- gla del articulo 55, por lo menos en lo que se refiere a las patentes "con- vencionales", o sea aquellas que provienen del extranjero y se obtienen, además, en México cumpliendo los requisitos locales. Ello es indudable, y además, proporciona una regla más equitativa o más natural, pues en este país, como en la mayoría de las naciones, las patentes tardan en ex- pedirse como promedio, unos tres años, de suerte que si se aplicase la norma del artículo 55 en toda su extensión, muchas de ellas, en su fecha de expedición, ya resultaban sujetas a licencia obligatoria de modo auto- mático.

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Pero no tendría por qué aplicarse un régimen discriminatorio a las patentes de nuestros nacionales, y por ello, y sin perjuicio de la corres- pondiente modificación al articulo 55 para q e vaya de acuerdo con la realidad, debe sostenerse, como reg!a general, y para lograr una justa uniformidad, que el plazo de tres señalado debe correr desde la fecha en que la patente es al fin concedida, que es cuando realmente nace el derecho de inventor en toda su plenitud, y las posibilidades de explotar libremente su privilegio, pues antes no tuvo sino expectativas.

f ) Pcrsortas que pueden realimr legdmentc la explotación. Para que la explotación de la patente resulte satisfactoria desde el punto de vista legal, debe de realizarse precisamente por su propietario, o bien por per- sona a quien se le haya concedido licencia convencional, exclusiva o no, cumpliendo con los requisitos impuestos por la L. P. 1. (arts. 72 de la Ley y 55 a 60 del Reglamento).

Una explotacióii realizada de otra manera, v. gr., por un invasor de los derechos de la patente, o por alguna persona que, aunque autoriza- da, no se encuentre dentro de la hipótesis legal de permisionario, se tie- ne por no hecha para todos los efectos en los que la explotación juega algún papel conforme a la L. P. 1.

g ) La prueba de la continuidad de la explotación. Tiene conexidad con todas las cuestiones anteriores la manera de probar que la patente se ha venido exploiarido normalmente, lo cual tiene, además, sus peculiari- dades.

Aunque la redacción de los articulas 41 y 53 de la L. P. I., no con- duce a una soluci6n certera, puesto que existe ambiguedad, puede tener, sin embargo, pa i i importancia para los efectos de la reducción de la vigencia de una patente la necesidad de comprobar que la explotación de una invención se ha venido efectuando, en el transcurso de los doce años de que hablan esos artíc~ilos, de una manera continua.

En la práctica de la Dirección de la Propiedad Industrial, cuando un privilegio llega al undécimo año d< su fecha legal, y se trata de cu- brir la siguiente anualidad, es bastante con que en ese momento se justi- fique actualmente la explotación, para que se reciban las anualidades sub- secuentes y de hecho se admita, con ese sólo requisito, la total duración de la patente; esto es, no se pide que se pruebe tal actuación a lo largo de los años, y esa conducta, aunque apegada a la equidad, no va de acuer- do con el texto riguroso de las disposiciones legales señaladas.

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De manera que ello puede ser así en tanto no surja u11 tercero que se considere lastimado con esa interpretación, pues en tal circunstancia el propietario de la patentc tetidría la obligaciúti de probar quc la ha venido explotando en forriia continua, por lo menos desde la fecha en que le fuera expedida. Se presentan, adeinás, las cuestiones relativas a probar hechos pretkritos, con todas las diIicultades inherentes. La única prueba aceptable en buena técnica podría ser la testiiiioriial uniforme de que el iiivento se ha venido explotando industria!mentc, debidaíneiite com- plementada con las constancias rciativas a la explotacióii cotnerciai dcl misino invento, en su caso. Frente a estas dificuliades resulta aconsejable comprobar, en su fecha, que se ha dado principio a la explotación, ya que si se evideíicia esto último y años más tarde se prueba la explotación actua!, existe una fuerte presunción de que se est:ivo aprovechando satis- factoriamente la invención en el intervalo, supuesto muy difícil de des- truir.

Cotzsideració>j final. De lo que se expuso en este apartado se con- cluye que el sistema de acortar la vida de las patentes porquc no se ex- plotan, no se encuentra adccuadamente regiamentado en la L. P. 1. Tam- bién puede concluirse que, conio regla general, esa reduccióti de viyencia de los privilegios no se presenta muy satisfactoria, pues no lleva a re- sultados prácticos.

Pero como quieta que ese tipo de disposicioiies rluc estalAeccn la obligacibn de loiier en actuación a las patentes se justifica coino uii arma para lograr un aprovechamiento mejor de los privilegios y ne jor satisfacción de los intereses económicos generales, resulia acotisejable que se modifiquen de tal manera que se conviertan en 1111 it~struinenta funcional para el logro de los fines perseguidos, pues dc otra manera no constituyen más que letra muerta.

r a r a lograr tal propósito, podría decirse, en la reforma que se acorne- tiera, que si transcurridos doce años de la fecha de presentación de una invención patentada algúii tercero desea aprovecharla, el dueño de ella tiene la obligaciin de comprobar su explotación regular y continua, por !o menos en los últimos tres años, y de no hacerlo en un procedimiento sumario, se declarará que tal patente ha caducado. Con ello se deja la sanción de no explotación sólo para los casos extremos y justificaclos plenainente, y el sistema adquiere entonces la finalidad buscada.

ESPLOTACION DE P A T E N T E S Y LICE.VCIA O B L I G A T O R I A 41

11. La lice~zcia obligatoria. La licencia compulsiva aparece también coino una interdicción 31 derecho del titular de la patente. Así como la obligación de explotar el in\'<,nto es iina recoticiliación entre el derecho de la colectividad y el derecho privatix-o del dueño de la patente, la li- ccncia obligatoria ri,prcsc!ita iin iomproniiso entre la protección que se dcbe proporcici~:~r ;il iiivenior y las neccsi<lades de orden público que rcclaina:~ iiniitar 10s morioljolir~s para ~irevenir i:bils~'~.

Reqztisitos fafa la cowccsió~~ de tina licciicia obligatoria. Para obte- ner uiia licencia de csta clasc es meii<ster que e! ititeiecndo ocurra ante ln Secretaría <le Econoinia, en cscrito dilplicado, señr~laiido las razones o fun<iamcritos dc su solicitii<l. Es:is razotics son las que conteniplan los articulas 55, 57 y 71 de la L. P. l., o scati, por su orde~i : a ) que la paten- tc no si: ha explotado rlespu6s dei transciirso dc trcs años de su fecha legal (en este caso, la de su expedición, según se vi6 arriba) ; b) que tal explotación se hace dc manera ¡nipropia o ii~suficieiitc; c ) que la ex- plotaci6n de ella se ha suspendido por un periodo mayor de seis meses; d ) rlue el interesado no ha comprobado haber dado principio a la explota- ción industrial de la invención patentada; e ) que se rs autor de unas iucjoras patentadas a iin invento anterior, el cual no se explota; o por iíllinio, f ) que existe una pntente que mejora a la propia. y que se desea aprovechar ese perfeccionamiento.

E l procediiniento es difereiitc en a ) , h ) y c ) que en d) , y a su vez, C) 1: f ) son diversos de los otros. Con7:iine íeferirsc c cada tino de esos grupos scparadaiiicnte.

A).--Por lo qiie ie refiere a las tres pi-iiiicras hipótesis, con la copia (le1 escrito se da traslado al propietario de 13 patente, en el do~nicilio yue tenga señalado eri el expediente, concedi&idole un plazo razonzble, que in costumbre iia esinblecido en treinta Úias, prciiniéndole que debe pre- sentar, eri cl tC:-inino fij:ido y por cjcrito, las obserinciones que estime ?~citi:ici~lrs y <?ii-czca las pruebas que a su derec!io convengan.

Aurique i 1 articulo 56 indica <jue ambas partes puc(1rn reirdir las pxel-ias lxis convci~ierites a sus iiiterest:~, se icipoiie la reflexión que: eii estricta e<jiiiíiad. la prueba gravita más sobre el solicitante del permiso que sobre el dileno del privilegio, ynien tiene a su favor una presunción i i c explotación, cn tanto que el interesado eii la licencia aparece conio una persona quc busca obtener una ventaja iiidebida, a costa del titular, re- gateando tina negociación directa con éste.

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De cualquier modo, las pruebas en un procedimiento de esta natu- raleza son indudablemente las mismas que se requieren para comprobar la explotación (sfrpra.). La Secretaria, además, y si lo estima prudente, puede disponer diligencias de prueba con el objeto de que su resolución sea enteramente equitativa y para establecer definitivamente la legalidad de la resolución que recaiga.

Dicha resolución ha de dictarse, de conformidad con el articulo 58 de la L. P. I., en el mes sig~iente de que se ha agotado el período probn- torio, y se ha de comunicar a ambos interesados para los efectos legales correspondientes. Tiene que publicarse asimismo en la Gaceta de la Pro- piedad Industrial (art. 239, L. P. 1.).

B).-A procedimiento diverso está sujeta la licencia que se solicita en el caso de que el titular del privilegio no hubiese coinenzado la explota- ción industrial de la patente. En estas circunstancias, y visto lo dispues- to por el articulo 57, basta con el solo escrito de la parte interesada; y al cerciorarse la Secretaria de que en el expediente no existe constancia de haber principiado a explotar, de plano y sin formalidad de ninguna naturaleza, ni siquiera escuchar al interesado, se concede la licencia solici- tada, dictándose la resolución en un término de quince días siguientes a la solicitud.

Aqui estainos en presencia de una injusta distinción, porque para el interés público tan perjudicial es que se suspenda la explotación de un3 patente, que se explote impropia o insuficientemente, o que no se princi- pie a explotar.

De otro lado, el mismo articulo 54 da a entender que aún en el caso de que se hubiese comenzado la explotación bastaría con que el intere- sado no participe esa iniciación, para que por esa circunstancia sc otor- gue licencia compulsiva de plano, lo cual es contrario a las otras normas que se refieren a explotación, y que se examinaron arriba, por lo que aparece como urgente una modificación racional de esta disposición, ya que una regla tan rígida resulta inadecuada por entero.

A mayor abunclamiento, el sistema de expedir una resolución tan importa~ite, que afecta seriamente los derechos del inventor, sin oír a la parte agraviada constituye una violación a la garautía de audiencia, y por esta causa el precepto resulta también inoperante. El que escribe, piensa que en ambos casos, indistintamente, debe noiificarse al titular de la invención patentada, escuchar sus alegatos y recibir sus pruebas, en homenaje a la legalidad que debe rodear a este tipo de actos.

EXPLOTACION DE PATEiVTES Y LICEA'CIA OBLIGATORIA 43

C).-Una tercera alternativa la constituye el caso de la licencia obliga- toria para cxplotar una patente que se ha mejorado por persona distinta del titular, o bien para explotar las mejoras cuando ellas han sido in- ventadas por tercero. E s el articulo 71 el que contierie las reglas aplica- bles a estas circuristancias.

El autor (Ic una pateiite dc tiiejoras a un invento precedente, no tie- ne el derecho (ic explotar este últinio, sino sólo en el caso <le que no se estuviera aproveclia~ido y, para ello, deberá recurrir al procedimiento señalado antes; pero. por su parte, el dueño (le una patente que ha sido tiiejora<la tieiic siempre el derecho de obteiier licencia obligatoria de ex- plotación (le la patente de mejoras, aun cuando se estuviese aproveclian- do por el piopietario de csta Últiiiia. Estariios, pues, en presencia de un rCgirn<ii cxcepcinti;il en este caso, y vale la perla resaltar que la expedi- ción (le la licencia obedece aquí tnás bien a la satisfacci6n del interí.s per- sonal del inventor que no al interés público general.

El procediiuiento, en el fondo, es el mismo pi descrito para la li- cencia compulsiva ordinaria. Dcbe tomarsc nota que el régimen del es- tipcn<lio pagado al titular de la patente o al dueño de las mejoras cs dife- lente al de las otras hipótesis. En el lugar oportuno se volverá a insistir sobre este particular.

Coino requisito suplementario, el solicitante dc la licencia debe rnos- trar su interés jurídico, porque las licencias se deben conceder sólo a quienes efectivarncnte puedan actuar el invento. A la vez, el peticionario debe etiscñar ausencia de dolo, pues si alguicn de quien se reclama el uso indebido de la patente pretende acogerse a los beneficios de la licen- cia, c!la no debe concederse. Se lia de comprobar taiiibi$n la capacidrid para realizar efectivairientc la explotación, esto es, que se cucnta con los ~nedios oportunos e idóneos para aprovecliar la invención.

Iis pertinente destacar que si en el transcurso del tráiiiiie de la solici- tud se descubre, por a!guiia circunstancia, que la patente es riula, debe (Icclararse cobre !a niiulacií~ri corresponilie~it~ atites dc resolicr sobre el pcr~iiiso solicita(1o.

1. Bcrechos y obliyarivnrs dcl titular de la liceizcia roirzpz~lsiz~a-a) l>rrcclzos. Una vez firiue la resolución por la cual se otorgó la licencia obligatoria, el iiitcrcsaclo tiene derecho de principiar la explotacióii de la patente con cntera !ibertad. No existe riiccsidail de constituir fianza ni ninguna otra garantía (art. 59, L.. P. 1.).

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La licencia obligatoria se puede transmitir a tercero cumpliendo los requisitos y fortnalidades que establece el capitulo de transmisión de los patentes (arts. 69 a 72 de la Ley, y 55 a 59, inclusive, del Reglamen- to). Pero cabe anotar que el tercer adquirente, a su vez, debe mostrar su interés jurídico y su capacidad para explotar el invento.

El beneficiario de una licencia compulsiva no tiene, en cambio, dere- cho a demandar la invasión que otra persona esté haciendo de la paten- te. E n este aspecto la licencia obligatoria se asemeja a una "no exclusi- va". (Com~~árcse art. 248, 11, L. P. 1.)

Pero eso constituye una situación injusta, porque puede darse el caso que el titular de la patente, resentido por el otorgamiento de la licen- cia, no quisiera actuar contra los infractores, y con ello se causa un irre- parable daño. Debiera existir alguna disposición por la cual el que ob- tiene la licencia tenga el derecho de perseguir.

b ) Obligación de llevar a la prhctica la patente. E n lo que se refie- re a las obligaciones del que obtiene la licencia, la lista es más bien lar- ga y tiende a proteger en todos los casos al dueño de la invención paten- tada. E n primer término, el titular del permiso debe iniciar la explota- ción dentro de los seis meses siguientes a la resolución que la concedió. Si no lo hace, la licencia queda revocada de plano. Igual cosa acontece cuando se suspenfle dicha explotación en cualquier tiempo de la vida de la licencia, por más de tres meses consecutivos (art. 60, L. P. 1.). Existe, e ipero, una contradicción en la Ley, pues pese a que el meiicio- nado articulo establece la revocación de plano, el articulo 68, contraria- mente, deja posibilidad para que el beneficiario del permiso compruebe que la suspensión se ha debido a caso fortuito o fuerza mayor. También esa misma disposición contiene una condición que aparece inconsistente con el articulo 60, pues aquél señala que para que se admitan pruebas de que principió la explotación por el titular de la licencia dentro del periodo de seis meses, ser i indispensable que se haya hecho la comproba- ción a que se refiere el articulo 54, o sea de que por algún medio legal se evidencie que se di6 conlienzo a ella en los primeros treinta dias. La disposición mencionada, pues, es superflua e inconducente, ya que por 1ó- gica indudable, si se llega a probar en los primeros treinta dias posterio- res a la licencia el inicio de la puesta en práctica del invento patentado, 110 tiene el menor caso enviar después nuevas pruebas de que se dió prin- cipio a la explotación dentro de los seis meses iniciales, puesto que ya

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quedó probado. Esto es iiidize de que la reforma a todas estas disposi- ciones reviste cierta urgeiicia.

E n apoyo dcl dueíio dc la patente, y para rodear dc iriayores garan- tias :t1 sisieina dt la liceilcia coinpulsiva, se han establecido sanciones piira aqtiellus que, pese a que se les han revocado las licencias o por tio haber chdo principio a la explotaci6:i licenciada, o por liabcrla suspen- dido, coiitiiii,n:i uiiliza~ido sin derecho el invento, sancioiies que equiva- len a las establecidas para los usurpadorcs o explotadores ilegales (art. 68,L. P.I.).

c ) Xetribuciúrz. al di~eiio dc la pafc?ztc. Otra de las o1)ligaciones inis relevantes a cargo del beneficiario de la licencia obligntori.i, y en donde precisamente reside una de las grandes fallas del sistema mexicano de perrriisos compulsivos, es la obligacióti de cubrir un estipeiidio al propie- tario del invento permisioiiaclo. Según nuestra Ley, ia mitad dc las gaiiaii- cias líquidas que obtenga e! titular de la licencia producidas por la cx. plotación del invento, van al propietario de la patente (art. 61, L. P. 1.).

Aparece, desde luego, excesiva la retribución señalada en la Ley, a tal grado que vuelve contraproducente el bciieficio de la licencia. Ues- pués, no Iiay prevenido un rkgiineii para la deterininacibn de tales utili- dades. Por últiino, examinada cori cuidado esta disposiciGn, resulta que ella prevé sólo el caso más fácil de las patentes que se utilizan para ex- plotarlas con un fin eminentemerite con~ercial, lo que hace más o menos accesible la fijación rle las ganancias; pero el problema es niás complica- do cuando se trata de patentes que se refieren, v. gr., a un dispositivo, a un procedimiento, a una máquina o a un aparato que coritribuyan a inodernizar una técnica ya existente de fabricacibn, o que hagan mejor la calidad de una co~iiposición de materia, porque entonces el señalamien- to de utilidades líquidas es empresa dificultosa. Más consecuente se pre- senta este asunto en el Proyecto de Código de Cotnercio, el que estable- ce, en su articulo 652, que al concederse la licencia obligatoria se fijará, despuCs de oir a peritos, el tanto por ciento que de las utilidades obteni- das por el beneficiario de la licencia deberá corresponder al dueño de la pateiitr, en la intelicencia de que en ningún caso esa participación seria mcnor del veinte por ciento, previniéndose además que si la determina- cibn de las referidas ganancias resulta tarea problemática y difícil, la remuneraciún al itiventor se f i j a r j en un tanto por ciento del precio de venta de los productos obtenidos merced a la patente, lo cual resulta con mucha mejor técnica jurídica que en la L.ey actiial.

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Precisamente la dificultad de proveer un régimen flexible, que es- tablezca en todas las ocasiones una retribución equitativa para el pro- pietario de la invención, ha sido uno de los obstáculos mayores del siste- ma de las licencias obligatorias, que lo vuelven casi inoperante, y por ello, se debe insistir en la adopción de normas prudentes para regular este aspecto, que prevean las peculiaridades de cada caso concreto, y que, a la vez que proporcionen al inventor una remuneración justa y adecua- da, permitan un aprovechamietito razonable y equitativo para el permi- sionario.

De mejor manera aparece en la Ley la retribución para el titular de una patente de mejoras que se explota por el dueño de la invención origi- ~ i a l mejorada, o bien, la cual el permisio~;ario titular de la patente pri- mitiva debe pagar al dueño de las mejoras patentadas, pues el articulo 71 de la L. P. I., faculta a la Secretaría para quc de acuerdo con las cir- cunstancias, señale el porcentaje de las ganancias que deba pagar el be- neficiario de la licencia al propietario de la patente permisionada.

Una obligación subsidiaria a la remuneración es la de que el que explota por licencia debe depositar la retribución al inventor, si éste está ausente o no se presentare a ejercer sus derechos, cada tres meses, en el Banco de México, informando a la Secretaría, por avisos también tri- mestrales, de los productos de la exp!otación y de las ganancias liquidas (art. 62, L. P. 1.).

d ) Obligació~z de marcar. Aunque no aparece textualmente en la Ley, se desprende inmediatamente de la misma que el beneficiario de la licencia debe marcar los productos fabricados al amparo de ella con la indicación de estar patentados y con el número de la patente, asi como la mención de que la patente se explota por licencia, con el propósito de no privar al propietario de la invención de las acciones civiles y penales que corresponden si la patente se infringiera ilegalinente por un tercero, asi como para no causar confusión entre el público consumidor en el caso de que la licencia coincida con la explotación por el rnisrno dueño de la patente.

2. Derechos del fitzrlar de la patente.+) Derecho a vigila7 la ex- plotación. El dueño de la patente afectada por la licencia compulsiva pue- de vigilar la explotacióii que esté realizando el permisionario, según lo dispone el articulo 61 de la L. P. 1.

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Hasta qué punto puede extenderse esa vigilancia es una de las gran- des cuestioní,~ que quedan abiertas ert nuestro ordenamiento y que, in- fortunadamente, como otras tantas del sistema de licencias, continúa sin ac!ararse por la pequeña incidencia de casos en la práctica. Existe, pues, la necesidad de <lar un contenido a estas reglas, a1 través de la herine- néutica lógica.

Puede afirmarse con cierta autoridad que. por lo menos, ese dere- cho de vigilancia permite qur el titular de la patentc intervenba oponién- rlosc a que la fabricación de lo patentado se haga de tal modo que pueda conducir al desprestigio de los pro<luctos. E s c!aro <lile le asiste la fa- culta(1 de evitar que quien explote la licencia lo haga lesionando la fama de los pro<tuctos que se obtienen merced a la puesta en práctica de la invención. E n segundo término, ese derecho de vigilar entraña la posibi- lidad de que el dueño se cerciore si efectivamente se exnlota !a patente permisionada, pues de no ser así, le cabe la facultad de exigir la revocación (le la liccricin, atribución de la que se tratará nlás abajo. I'or último, otra faceta de ese derecho a la vigilancia estribaría en la comprobación, v i i la contabilidad o en los libros de la pcrinisionaria, de que efcctivamen- te se producen utilidades, y el monto de las mismas, precisamente para estar en posición de exigir judicialniente el importe <le tales ganancias, atribución derivada inmediatamente del derccho a la retribución mone- taria.

b ) Derecho dc percibir remuneración. A la obligación de cubrir un

estipendio por el beneficiario de la licencia corresponde el derecho del inventor de percibirlo. Este derecho atiarca la posibilidad de obtener di- rectamente la retribución en cuanto al retiro del depósito de las ganancias en el Banco <le Mexico, así como la capacidad dc exigir judicialincntc la c.ntrega del monto de las ganancias referidas (arts. 61 y 62, L. P. 1 . ) .

E'rol~lcrna concxo es el determinar qu6 tipo de juicio es el que co- rresponde tramitar, para exigir judicialmente la entrega de la remunera- ción. Pero ese es un defecto de la Ley, que iiierece corregirse para evitar quc el dueño de la patente ande a tintas buscando la riiejor vía para dediicir sus dercchos ante la jurisdicción.

c ) Facult~d de exfilotar por si mismo. La Ley autoriza al inventor para que explote por si misnio el invento, no obstante la licencia conce- dida, y también para otorgar licencias voluntarias, sean exclusivas o no (art. 65, L. P. 1.).

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Conexainente, el inventor, a pesar de la licencia, puede gravar o vender su patente de manera libre. Naturalmente, al cederla lo hace con las cargas que ella soporta. Cuando más, y de acuerdo con los principios generales de derecho que se refieren en nuestra legislación común a las subrogaciones, se debería notificar al titular de la licencia obligatoria, para que sepa cómo descarga sus obligaciones legalmente con el nuevo propietario y con quién deba entenderse en el futuro.

d ) Dcreclzo a exigir ia evocación de la licencia. Bajo ciertos su- puestos, el dueño de la invención patentada puede ocurrir solicitando que se revoque la licencia obligatoria otorgada. Aqui se observa precisamente que la concesión de licencias constituye la excepción a la regla general de la inviolabilidad de los derechos del inventor.

Si el dueño del privilegio emprende la explotación industrial de su invento, puede solicitar la revocación de la licenciancia siempre y cmn- do se haga después de haber transcurrido dos años de la concesión de la misma. Por lo mismo, puede sostenerse que el mínimo de una licencia compulsiva es de dos años.

L a comprobación de la explotación debe hacerse en los términos del artículo 51 de la L. P. I . , que ya se ha examinado arriba (cfr. par& grafo I, b) . Ahora bien, la explotación que conduce a la revoca- ción de la licencia obligatoria puede hacerse por persona distinta del propietario de la patente (art. 66, L. P. 1.). También surge causa de revocación de la licencia cuando el beneficiario de ella no deposite la mitad de las ganancias en el Banco de México, en el caso de que el due- ño de la patente no se presentare a recogerlas personalmente o esté ausente (L. P. I., art. 62) , o cuando no rinda el informe trimestral de los productos de la explotación y de las ganancias a que se refiere la misma disposición.

Por mayoría de razón, el titular de la patente tieiie derecho a pe- dir la revocación de la licencia, si no se le entrega la cantidad que le co- rresponda como participación en las ganancias obtenidas por la cxplota- ci6n. También aquí urge la creación de normas que precisen esta difusa situación.

Un derecho suplementario del dueño de la patente consiste en la posibilidad de exigir daños y perjuicios al beneficiario de la licencia cuando éste informe falsamente a la Secretaria sobre los productos ob- tenidos (L. P. I., art. 64) . Pero curiosamente no se provee a un medio

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conipulsi~o para obtener !a coniprobaciíin de la falsedad del informe, lo cual hace un tanto teórico este derecho.

El procedimiento para tramitar la rebocación debe guardar para- lelisnio con el que se refiere a la obtención de las licencias obligatorias (nrt. 67, L. P. 1.).

Coilzrniurio :fiibal. E1 sistema de coiicesibi~ de licencias obligatorias, c~iatido una iiivención no sc e::plota, no aparece en el derecho mexicano coiuo un r&ginicn que cumple el propósito dcseado. I'or ejemplo, en lo que se refiere a la remuneración al inventor se observa poca flexibili- dad, según se hizo notar arriba. Si la licencia no puede obtenerse a un precio razonable y equitativo, el sistema se antoja inútil, porque no exis- tirá interesado en esa explotación y, por el contrario, si se establece u11 prccio muy bajo, pricticainente vuelve inoperaiite el invento y desalienta a quienes se dedican a la investigación. No por ello abadramos por la desaparición del rPgimen de las licencias compulsivas. Por el contrario, insistimos en que se debe conservar, junto con la sancióii limitada por la falta de explotación, para impedir el abuso del monopolio. Empero, de ser posible, debe perfecciotlarse esta institución a inodo de conver- tirla e11 una solución elegante al problema bifronte de encauzar y alen- tar ia marcha progresiva de la tecnica, con el máximo de posibilidades a la industria para tener acceso a los adelantos coti el mínimo de esfuerzo y el rniiiiriio de gasto, a la par que lograr un balance armonioso entre el juego de fuerzas que nlueren al inventor y la necesidad económica de que las patentes constituyan auténticas fuentes de producción en el me- dio ecotiómico donde se producen.