KNOW–HOW DENTRO DE LOS CONTRATOS DE...

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Rodrigo Alberto Plazas Estepa

Grupo de InvestigaciónDerecho Económico y Estado

Revista Republicana • ISSN: 1909 - 4450No. 10, Enero - Junio de 2011, pp. 67-79

EL KNOW–HOW DENTRO DE LOS CONTRATOSDE FRANQUICIA EN COLOMBIA*

Rodrigo Alberto Plazas Estepa**Corporación Universitaria Republicana

El éxito en las empresas de bienes y servi-cios se debe a múltiples factores, que vandesde el personal de trabajo y materiales,hasta la tecnología que se le incorpora jun-to con otros aspectos que en conjunto cons-tituyen ventajas sobre sus competidoresdirectos. Estas ventajas o valores agrega-dos, como también se les conoce, permitenque una empresa logre adquirir un buennombre o Good-Will, y para que este se con-serve, los valores agregados se deben pro-teger ante el posible acceso de los tercerosque ofertan bienes o servicios similares paraasí mantener el dominio en el mercado. Esaprotección se hace bajo la figura de secretoempresarial o know-How.

En Colombia no hay legislación específicasobre franquicias; la normatividad actual secaracteriza por dejar hacer, cuando lo impor-tante sería tener un esquema sencillo. Deigual forma se requiere estudiar si Colom-bia cuenta con estrategias que promuevan eldesarrollo de habilidades y la generación deconocimientos tendientes a estimular la crea-ción artística, cultural, científica y tecnológi-ca. No obstante, el inconveniente se generapor el evidente desconocimiento de los me-canismos de protección y procedimientos que

RESUMEN

La figura de la franquicia se encuentra en unaetapa de afianzamiento en América Latina;sin embargo, en el país es poco lo que se haprofundizado en cuanto a procedimientos serefiere, toda vez que la información que seencuentra tiene un enfoque parcial que sedesarrolla desde la óptica de las empresasfranquiciadas y son muy escasos los textos ydocumentos que desarrollan la temática, losque hay tienen una orientación de tipo co-mercial y muy escasa fundamentación jurídi-ca, por lo que se tiene que recurrir a autoresforáneos para conocer más de cerca todo loreferente a su reglamentación.

En cuanto a la propiedad intelectual, se sabede la importancia que tiene la tecnología ysu transferencia, siendo inevitable pregun-tarse sobre ¿qué es la tecnología?, ¿qué es latransferencia de tecnología? Y, como conse-cuencia de eso, se plantea el interrogante de¿por qué se considera que la licencia y ce-sión de patentes y secreto industrial o know-how son formas de transferir la tecnología?De ahí que sea relevante abonar el terrenonecesario que permita obtener respuestas atales interrogantes.

Fecha de recepción: 2 de abril de 2011. Fecha de aceptación: 20 de mayo de 2011.

* Producto final del proyecto de investigación La Franquicia en Colombia bajo la óptica jurídica, su procesode expansión en los últimos años y su influencia determinante en el crecimiento y desarrollo empresarialcolombiano, línea de Derecho Comercial del Grupo de Investigación Derecho Económico y Estado dela Corporación Universitaria Republicana.

** Abogado de la Universidad Sergio Arboleda, Magíster en Derecho Mercantil de la UniversidadSergio Arboleda. Docente investigador de la Corporación Universitaria Republicana, Grupo Dere-cho Económico y Estado. Correo electrónico: [email protected]

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El know–how dentro de los contratosde franquicia en Colombia

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el franquiciante puede tener para protegersu know-how frente al franquiciado y a terce-ras personas.

Palabras clave: propiedad intelectual, re-gulación, secreto industrial, know-how,atípico.

ABSTRACT

The figure of the franchise, is in a stageconsolidation in Latin America, however thecountry is little that has deepened in termsof procedures is concerned, all Once theinformation found has a partial approach thatdevelops from the perspective of businessesand franchises are very few texts anddocuments that develop theme, which is havea commercial orientation and very little le-gal basis, so you have to foreign authors useto learn more about everything concerningits regulation.

With regard to intellectual property, knowsthe importance that has the technology and itstransfer, with inevitable asking about: what istechnology?, what is the technology trans-fer? And, consequently that arises the questionof why it is considered that the licensing andassignment patents and trade secrets or know-how are forms of technology transfer? Hence,it is important to pay the field necessary toobtain answers to such questions.

The successful companies of goods andservices should have multiple factors,ranging from personal work materials, totechnology that is incorporated along withother aspects, which together constitute anadvantage over their direct competitors.- These advantages and added values suchas they are known, allow a company to ac-quire Good Will or Good Name, and thatthis is maintained, the values aggregatesmust be protected against possible thirdparty access that offer similar goods orservices in order to maintain market domi-nance. This protection is done under theguise of secret or know-how.

In Colombia there is no specific law onfranchising, regulation is characterized bylaissez-faire, when important would be a sim-ple outline.

Likewise required to consider whether Co-lombia has strategies that promote skillsdevelopment and generation of knowledgeaimed at stimulating the creation artistic,cultural, scientific and technological.However the drawback is generated by theobvious lack of protection mechanisms andprocedures. The franchisor can protect theirknow-how against franchisee and to thirdparties.

Key words: intellectual property, regula-tion, trade secret, know-how, atypical.

1. INTRODUCCIÓN

Actualmente la transmisión de tecnología esmás flexible porque no sólo exige el traspa-so de conocimientos protegidos por lanormatividad, como el marco legal que re-gula las marcas y patentes, sino que tambiénexisten conocimientos que poseen gran va-lor comercial; dentro de estos conocimien-tos se encuentra el know-how, figura que enun principio fue utilizada exclusivamente porlos industriales y que ahora se maneja en elsector financiero, comercial, administrativo,etc.

Una de las obligaciones más importantesdentro de los contratos de franquicia es latransmisión de un secreto empresarial oknow-how, siendo el objeto dentro de este tipode contratos atípicos.

Mediante el presente artículo se pretendeanalizar la naturaleza jurídica del know-how,al igual se estudiarán sus elementos, concep-to y por consiguiente su significado e impor-tancia dentro del contrato de franquicia.

La propiedad intelectual comprende la pro-tección del producto de los actos de crea-ción de los seres humanos en los diferentes

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campos de la tecnología, y la industria, asícomo en el campo de la creación literaria yartística.

En este orden de ideas se parte, como obje-tivo principal de estudiar la práctica de know-how y si existe un desconocimiento delmarco legal aplicable y los problemas queesta situación ha generado.

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo se regula el know-how o secreto in-dustrial dentro de los contratos de franqui-cia celebrados en Colombia?

3. METODOLOGÍA

Se utilizará una metodología bibliográfi-ca, descriptiva y comparativa entre lasfuentes doctrinarias y judiciales, naciona-les e internacionales, sobre los contratosde franquicia.

Mediante esta investigación se estudiará elmanejo que se le ha dado al tema por partede nuestra legislación y jurisprudencia nacio-nal, tratando de dar una respuesta a este caso.

En primer lugar se analizará el contrato defranquicia y la normatividad actual que for-ma su marco legal, continuando con el know-how en la legislación colombiana. Ensegundo lugar, el tema de los contratos enlos que debe de haber transferencia deknow-how o transferencia de tecnologíacomo llaman algunos. Se estudiará, de ma-nera general, las características y elemen-tos esenciales del know-how.

Por último, se verá el papel que juega elknow-how dentro del contrato de franquiciade servicios y la necesidad de poder prote-ger a éste de las vulneraciones que puedesufrir en esta relación contractual, y se ana-lizará la efectividad de estos a la hora detransferir el know-how por parte del fran-quiciante al franquiciado.

3.1. Normatividad existente en materia defranquicia en Colombia

A pesar de que no existe en Colombia legis-lación sobre franquicia, ello no ha sido im-pedimento para desarrollar esta actividad;sin embargo, la costumbre mercantil ha es-tablecido que este tipo de contrato le otorgaal franquiciante el control sobre esta relacióncontractual, para que éste sea quien dirija elnegocio que se está franquiciando; se hacenecesario que alguien mantenga el orden yla disciplina y a su vez que el franquiciadose acoja al sistema respetando la normati-vidad privada.

La Corte Constitucional en la Sentencia C-815de 2001 se ha referido a la libre competenciade la siguiente manera:

La protección a la libre competencia eco-nómica tiene también como objeto, lacompetencia en sí misma considerada, esdecir, más allá de salvaguardar la rela-ción o tensión entre competidores, debeimpulsar o promover la existencia de unapluralidad de oferentes que hagan efecti-vo el derecho a la libre elección de losconsumidores, y le permita al Estadoevitar la conformación de monopolios, lasprácticas restrictivas de la competenciao eventuales abusos de posiciones domi-nantes que produzcan distorsiones en elsistema económico competitivo.

Debido a que en el Código de ComercioColombiano no se encuentra regulado expre-samente el contrato de franquicias, fue ne-cesario llevar a cabo un análisis al régimengeneral de las obligaciones consagrado en elCódigo Civil Colombiano y el régimen delos actos mercantiles y algunos subcontratosconsagrado en el Código de Comercio Co-lombiano y demás legislación aplicable.

El Decreto 2153 de 1992 del Ministerio deDesarrollo Económico que se refiere a lasnormas sobre libre competencia; la CircularExterna 10 de 2001 de la Superintendenciade Industria y Comercio; la Ley 256 de 1996

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que regula todas las acciones de competen-cia desleal, entre otras. También fue necesa-rio efectuar un análisis al Régimen Comúnde Tratamiento de Capitales y de Marcas,Patentes y Regalías del Acuerdo deCartagena (Pacto Andino), el cual se encuen-tra en las Decisiones 291 y 313 de la Comi-sión de la Comunidad Andina celebrada enCartagena.

En primer lugar el artículo 14 de la Decisión291 de la Comunidad Andina establece lascláusulas restrictivas en relación con los con-tratos de transferencia de tecnología marcaso patentes y demás requisitos que debencontener estos contratos.

A pesar de que en el país no se cuenta conun marco regulatorio consistente, existen dosdocumentos de gran importancia dentro dela legislación colombiana que son: la Guíapara la etapa precontractual en la negocia-ción de las franquicias, expedida el 26 deoctubre de 2005 por el Icontec como GTC-126 y la hoja de ruta norma de calidad defranquicias.

Se encuentran también algunos proyectoscomo: La Franquicia en Colombia bajo laóptica jurídica, su proceso de expansión enlos últimos años y su influencia determinan-te en el crecimiento y desarrollo empresa-rial colombiano 2009, que aborda una parteconcerniente al análisis del contrato de fran-quicia desde el punto de vista eminentemen-te jurídico práctico.

También están Los principios constituciona-les a la luz del análisis económico del dere-cho 2007–2008. El Futuro Rol de los Acuerdosde Asociación Económica Unión Europea-Comunidad Andina de Naciones en las rela-ciones comerciales colombianas 2009 comolos más relevantes.

El Gobierno Nacional mediante el Decreto210 de febrero 3 de 2003 le asignó funcionesal Ministerio de Comercio, Industria y Tu-rismo, encomendándole formular, imple-mentar y hacer seguimiento a la política

nacional de regulación de otras formas decomercio y, dentro de estas formas, escogióel sistema de franquicias como alternativa deexpansión empresarial.

Los objetivos fundamentales de esa políticase orientaron especialmente a:

1. Contribuir con la difusión en el ámbitonacional del Sistema de franquicias, bus-cando la expansión empresarial bajo esteformato de negocio.

2. Promover normas y procedimientos que

permitan prácticas en beneficio de losfranquiciados.

3. Difusión del Sistema de franquicias con

el apoyo de las Cámaras de Comercio yEmpresas de Consultoría Privada.

En el año 2003 se solicitó al Icontec, que den-tro del programa anual de normalización seincluyera el tema de franquicia, con el fin deque en la vigencia del año 2004 se adelanta-ran las acciones necesarias conducentes a laobtención de una normativa voluntaria talcomo un Código de Buenas Prácticas, o unaguía Técnica Colombiana (GTC). Se desarro-lló un evento denominado Política Estatal deDifusión del Sistema de franquicias y del ComitéTécnico de Buenas Prácticas en franquicias. Pormedio de los comités técnicos se propusie-ron Código de Buenas Prácticas o una NTCen franquicia que respondiese a la realidady necesidad nacional.

Durante los años 2004 y 2005 se realizaronvarios comités técnicos de franquicia, y comoresultado, se expidió por parte del Icontec,la Guía Técnica Colombiana GTC-126 titula-da: Guía para la etapa precontractual en lanegociación de las franquicias.

En el año 2003 se presentó ante PlaneaciónNacional, para su estudio y viabilidad, elproyecto denominado: Difusión y Desarrollode los Programas de franquicias y su Regulaciónen Colombia, el cual fue aprobado, ejecután-dose completamente durante la vigencia del

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año 2005. Para efecto, bajo este proyecto, seejecutaron las siguientes actividades: – Evento de difusión del sistema de fran-

quicia realizado en Bogotá el 29 de no-viembre de 2005 en el que se dio aconocer la Guía Técnica ColombianaGTC-126.

– Se dictaron cuatro talleres especializa-

dos en franquicia para ocho empresasde las ciudades de Cali y de Medellín.

3.2. Competencias del Ministerio de Co-mercio, Industria y Turismo

· La Dirección de Regulación, dentro delas competencias que le asisten, ha respondi-do a las inquietudes sobre los temas genera-les del sistema de franquicias, especialmenteen lo referente a la normalización voluntariaexpedida para dicho sistema.

– Se estimó que el sistema de franquiciasen Colombia no requería, por el momen-to, de una legislación o reglamentaciónespecial, sino que se debía permitir quetal sistema operara durante el tiempoprudencial en el campo voluntario, bajoel esquema de comercio privado, regidopor las disposiciones contempladas en elCódigo de Comercio, el Código Civil ydemás normas que regulan, entre otrosaspectos, los de propiedad intelectual, decompetencia y protección al usuario.

– Con la aplicación de la Guía Técnica seespera que bajo el esquema voluntariose tracen derroteros de acción comer-cial en franquicia en el país, de maneraque su aplicación sirva de base paraavanzar en su normalización, con el pro-pósito de fomentar y fortalecer este for-mato de negocios.

– Las Cámaras de Comercio del país yotras instituciones privadas están reali-zando esfuerzos con el propósito depromover y difundir el Sistema de fran-quicias en Colombia.

Propendiendo porque exista un gremio quereúna y represente a los miembros del sec-tor. Con la creación y fortalecimiento de unaasociación colombiana de franquicias quecuente con programas de difusión y capaci-tación y un interlocutor con el GobiernoNacional. Igualmente, dicha entidad podríacontar con un registro de franquiciantes yfranquiciados más completo con estadísticas.

4. CONCEPTOS PREVIOS DEL SE-CRETO EMPRESARIAL

En primer término es necesario resaltar queal know-how se le conoce también como se-creto empresarial en el ámbito de los nego-cios internacionales y de la propiedadintelectual (López G., 2005, pág. 500).

En la franquicia la transmisión del know-howes un elemento importante, ya que es usualque se transmitan conocimientos de caráctercomercial relativos a la comercialización deun producto, a la estrategia de marketing y ala gestión del mismo negocio (López G., 2005,Pág. 174).

En ese sentido la Asociación Internacionalpara la Protección Industrial (AIPPI) de 1994,en la quinta Convención de la Unión de Pa-rís lo define como “conocimientos o experien-cias sobre aspectos técnicos, comerciales yadministrativos, financieros o de otra índole, apli-cables a procesos industriales de una empresa o ala práctica de una profesión”.

Por tanto, puede entenderse al know-howcomo un concepto inmaterial, pero puede ma-terializarse en algo tangible como descrip-ciones de procedimientos, proyectos,gráficos, fórmulas, planos, maquetas, dise-ños o dibujos, (Guardiola S., 1993, pág. 134).

En este contexto el carácter secreto espredicable en cuanto exista pluralidad depersonas capaces de conocerlo, frente a loscuales cabe, de igual manera, predicar plu-ralidad de intereses, dado que el titular delsecreto tiene el interés de conservar el

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secreto oculto, en la medida en que las de-más personas tengan interés de conocerlo(Gómez S., 1974, pág. 56).

Para mayor claridad, un posible caso sería enel cual un proveedor se compromete a trasmi-tir un conocimiento técnico más o menos se-creto a un receptor que gozará de los beneficiosdel mismo y quien se obliga a no devolverlo aterceros, a cambio de un precio denominado o“regalía” (Cogorno E., 1987, pág. 263).

En este tipo de contrato una de las partes seobliga a transmitir a la otra el derecho deexplotar uno o más elementos de la propie-dad industrial, o bien a prestarle serviciosde auxilio técnico o de operación adminis-trativa. (Díaz B. 1983, pág. 149).

Desafortunadamente, al no estar regulados porel ordenamiento colombiano, los contratos deknow-how y franquicia, en algún grado, podríadecirse que tienen limitado su desarrollo.

No obstante, no por ello estas figuras con-tractuales han dejado de tener vigencia ennuestra economía, aunque se les ha debidodar un tratamiento jurídico acudiendo a nor-mativa más general en materia de contratos.

4.1. Know-how: Contrato o Licencia

Algunos autores difieren en la forma en quese refieren a esta figura; un sector de la doc-trina como “Contrato de know-how”, así comootros sectores emplean la terminología: “Li-cencia de know-how”.

Por lo tanto, se puede conceptuar técnica-mente al know-how como un arte de fabrica-ción, el que no llega a ser un concepto exacto,pero sugiere que él sea, dentro de los patro-nes técnicos aplicable a este contrato(Olivieira M., 1981, pág. 357).

4.2. Proceso de “Transferencia de tecnología”

La transferencia de tecnología es el procesomediante el cual los conocimientos sobrecómo producir bienes y servicios fluyen de

quienes en cierto momento los tienen, a otrosque lo requieren.

Entendiéndose como “Tecnología” el cono-cimiento sistemático para la manufactura deun producto, la aplicación de un proceso o laprestación de un servicio, ya sea que dichoconocimiento se refleje en una invención, undiseño industrial, un modelo utilitario, o unanueva variedad de fábrica; o en informacióno calificación técnica; o en los servicios deasistencia prestados por expertos para el di-seño, instalación, operación o mantenimien-to de una fábrica, o para la dirección de unaempresa industrial o comercial o sus activi-dades, entonces se puede concluir que el con-trato de franquicia es uno de los mecanismosde transferencias de tecnologías, ya que conla autorización para el uso del activo de pro-piedad intelectual, el titular transmite a lacontraparte todo el know-how para la opera-ción del negocio, a través de la entrega demanuales técnicos que contienen todo el pro-cedimiento de las operaciones de los siste-mas, de los métodos de trabajos, hasta lasdirectrices comerciales, entrenamiento per-manente y verificación constante del cum-plimiento de las condiciones pactadas en elcontrato (Dávalos, 1993).

En este mismo sentido la transferencia detecnología consiste en un acto por el cual unapersona, natural o jurídica, transfiere a otrapersona, natural o jurídica, un “conocer” útilpara el logro de un fin, y se refieren a unconjunto de conocimientos. En este sentidose entiende como todo flujo de contenidotecnológico (licencias, estudios, cooperacióntécnica, comercio de bienes y equipo e in-versión extranjera) (Paiva H., 1991, pág. 16).

La transferencia de tecnología es verticalcuando se realiza desde un ente oficial haciaun sector con el que normalmente está liga-do. Por otro lado, es horizontal cuando serealiza entre entes que poseen una cualidadcomún (García M., 1982, pág. 8).

La transferencia de tecnología es nacionalcuando ocurre dentro del territorio de un

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país, v.gr., la transferencia de tecnología deuna industria a favor de otra industria, den-tro del territorio de un mismo Estado. Latransferencia es internacional si es realizadadesde el territorio de un Estado hacia el terri-torio de otro u otros Estados, sin importarla nacionalidad de las personas inter-vinientes en la transferencia, pues lo deter-minante es que el conjunto de conocimientosinvolucrados en la transferencia se trasladedesde el territorio de un Estado hacia el te-rritorio de otro u otros Estados.

5. CÓDIGO INTERNACIONAL DECONDUCTA SOBRE TRANSFE-RENCIA DE TECNOLOGÍA

En Santiago de Chile, en la UNCTAD III, sedio lugar a la idea de un Código de Conduc-ta. Los países desarrollados y los países deEuropa Oriental iniciaron negociaciones a lascuales se unieron los países en desarrollo yla China.

Este código persigue regular la conducta delas personas, en este caso en particular, loreferente al comercio de la tecnología. Suefectividad depende de muchos factores;empezando porque requiere ser aprobadopor el poder legislativo para ser sancionadocomo ley y poder adquirir obligatoriedad endeterminado Estado al igual que en los otrosestados signatarios de este código, y quepueda contener medidas imponiendo clara-mente obligaciones definidas o simplemen-te hacer sugerencias o recomendaciones.

Los mismos estados pueden limitar la efecti-vidad de sus acciones; ellos pueden, por ejem-plo, tomar medidas para obligar su acatamientoo pueden no hacerlo al no prever sanciones.

6. ELEMENTOS QUE INTEGRAN LANOCIÓN DE KNOW-HOW

El primer elemento que integra la noción delknow-how es ser secreto, en el sentido de comoconjunto de conocimientos no sea conocido

en general, ni fácilmente accesible al públicoo a las personas integrantes de los círculosque habitualmente manejan la clase de infor-mación de que se trata (Pachón y Sánchez,1995, pág. 182)

El segundo elemento es que tenga un valorafectivo, patrimonial potencial por el hechode ser secreto. El know-how tiene un valorpatrimonial propio: este se determina me-diante una valoración, la cual depende delgrado de novedad, secreto y del nivel deventaja competitiva que le reporta a quien loposee en el mercado. Estos aspectos se cuan-tifican mediante datos contables, estudios demercadeo, análisis estadístico, investigaciónempresarial del mercado relevante donde seexplota el know-how o la licencia de patente,etc. (López G., 2002, pág. 74).

La ley no determina factores específicos paracuantificar el valor efectivo ni mucho menospotencial del know-how; este análisis desbor-da el marco jurídico, para ello es necesariovalerse de otras disciplinas como la estadís-tica, la administración de empresas, la pu-blicidad, la sicología del consumidor, laeconomía, las finanzas y la contabilidad.

El valor del know-how se considera comoaporte en especie cuando va a ser objeto deaporte a una sociedad y los criterios paradeterminar su valor afectivo son estableci-dos por los socios o peritos especializados.Aunque esto difiere en algunas legislaciones.

En este orden de ideas, resulta más compli-cado determinar el valor potencial de know-how, ya que se trata de cuantificar un secretoempresarial que todavía no existe y que aúnno se sabe si en realidad va a constituirse enuna ventaja competitiva para la empresa quelo va a explotar (López G., 2005, pág. 523).

7. CARACTERÍSTICAS DEL CON-TRATO DE KNOW-HOW

Este tipo de contrato se destaca porser atípico en el sentido de que no existe le-

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gislación específica. Sin embargo es de cre-ciente uso, y su aplicación muy importantepor sus efectos en el desarrollo económico.Con este contrato, una de las partes se com-promete a poner a disposición de otra, losconocimientos constitutivos del know-howpara ser utilizados por un tiempo determi-nado, recibiendo a cambio una cantidad dedinero (Bravo M., 2003 pág. 23).

En este contexto el know-how es como el se-creto que no se puede patentizar, y que atri-buye una estrategia al comercio para podertener un mayor éxito en su negocio. Por tan-to, es entendido como un saber no protegi-do por derechos de tutela industriales.

Por lo común existe un secreto. Pero esto noes una condición. Lo que interesa es saber siel beneficiario del know-how1 tendría o noacceso a ese saber de no mediar un contrato.Junto a los conocimientos técnicos cabe con-templar la inclusión de conocimientos comer-ciales y de economía de empresa (Stumpf H.,1984, pág. 14).

Lo anterior significa que una de las partes ya veces ambas, en lo que se refiere a la ex-plotación pública de los bienes derivados dela propiedad intelectual, se deberán ajustara las normas legales administrativas impues-tas por el Estado para evitar, en todo lo po-sible, la utilización ilegal de esos bienes

1 (Benavente Chorres, 2008, pág. 23) El contrato de transmisión de know-how reviste las siguientescaracterísticas:1. Es un contrato principal, porque su nacimiento no depende de la celebración de negocio jurídico

alguno; sin embargo, es común que se transfiera acompañado de otras figuras jurídicas –espe-cialmente de índole contractual–, como una asistencia técnica, una franquicia, o un paquete delicencia, dentro de la transferencia tecnológica o dentro de contratos de colaboración empresa-rial, etc.

2. Es un contrato atípico al no estar regulado en el ordenamiento jurídico; sólo en el Perú existennormas legales que afectan la transmisión de tecnología; sin embargo, no es un marco quelegisle el presente contrato. No obstante, en otras latitudes existen instrumentos legales quenorman a esta figura contractual; así tenemos en la hoy Unión Europea; asimismo, algunospaíses latinoamericanos presenta textos legales que afectan algunos aspectos del contrato detransmisión del know-how sea en su inscripción o en las formas de transmisión y algunas cláu-sulas (por lo general las que son inválidas), pero no la regula en su totalidad; así tenemos:México, Brasil, Chile y Argentina.

3. Es un contrato complejo, porque su estructura y objeto pueden revestir distintos esquemasnegociables, por ejemplo una cesión de know-how con opción exclusiva de venta del mismo o laconcesión de los conocimientos técnicos reservados conjuntamente con entrenamiento de per-sonal, tecnología adicional, etc.

4. Es un contrato consensual, porque se perfecciona con el consentimiento de las partes, es decir,basta con el cruce de la oferta y aceptación para el nacimiento del mismo; ulteriores requisitoscomo entrega o inscripción deben ser entendidos como mecanismos de publicidad y protecciónjurídica a favor de los contratantes.

5. Es un contrato constitutivo, porque crea relaciones jurídicas entre los contratantes, aunque esfactible la celebración de un contrato modificativo o regulatorio del mismo, tendiente a modifi-car, añadir o especificar algunos elementos del contrato primigenio.

6. Es un contrato de prestaciones recíprocas, debido a que cada parte debe realizar una prestacióna favor de la otra; así, por ejemplo, la prestación del transmisor en suministrar el know-how y lacontraprestación del receptor de realizar y utilizar mejoras del mismo, o la prestación del trans-misor en suministrar conocimientos adicionales y la contraprestación del receptor en emplearel nombre o marca del transmisor o del titular o de un tercero. En suma, existe una reciprocidadde prestaciones que no siempre puede ser el pago de regalías –en el caso de cesión del know-how–, aunque la misma sea la más usual y que aporta interesantes beneficios económicos.

7. Es un contrato conmutativo porque las partes tienen la posibilidad de conocer por anticipadolos sacrificios y beneficios que importa la celebración del contrato.

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inmateriales (De Miguel Asencio, pág. 33,1995).

8. NATURALEZA JURÍDICA DELCONTRATO DE KNOW-HOW

El contrato de transferencia del know-how esun contrato atípico que ha generado bastan-tes discusiones y criterios contrapuestos enlas legislaciones de derecho de contrataciónprivada.

Se evidencia que la naturaleza jurídica delcontrato de know-how está dada por la simi-litud con otros contratos como compraven-ta, locación de servicios o de obra, sociedady arrendamiento, etc., y por la falta de re-gulación al respecto, permite la aplicación denormas que por analogía se pueden enten-der como aplicables al caso concreto. Sinembargo esto no es muy exacto, ya que lasimilitud con estos contratos no implica laabsorción.

En este sentido se pueden observar algunasdiferencias con otros contratos como, porejemplo, con el contrato de sociedad; en elde transferencia de know-how no precisamen-te todos los sujetos tienen o persiguen elmismo interés.

Con respecto del contrato de arrendamiento,se diferencian en que el arrendamiento recaesobre cosas corporales y no sobre inmaterialescomo ideas, know-how, secretos, etc.

En segundo lugar, se tiene la perspectivasegún la cual la naturaleza de la transmisióncontractual del know-how es la de ser un “con-trato sui géneris”; siendo los argumentos lafunción de la diversidad de los posibles con-tenidos y modalidades de transmisión delknow-how, la imposibilidad de una nota do-minante común a todas estas especialidades(Alfaro R., 2009, pág. 24).

9. EL KNOW-HOW EN EL CÓDIGODE COMERCIO COLOMBIANO

El Código de Comercio ubica al know-howdentro de los bienes que forman parte delestablecimiento de comercio; el artículo 516,ordinal de dicho estatuto, señala: “Salvo es-tipulación en contrario, se entiende que formanparte del establecimiento de comercio (…) 2.º) losderechos del empresario sobre las creaciones indus-triales o artísticas que se utilicen en las activida-des del establecimiento”.

Los secretos empresariales entran dentro dela categoría mencionada. Este bien inmaterial

8. Es un contrato que por sus efectos es generalmente de ejecución inmediata, es decir, las presta-ciones son exigidas al momento de celebrarse el contrato, aunque las partes pueden convenirque los efectos del mismo sean después de celebrado el contrato.

9. Es un contrato que por el tiempo de ejecución de las prestaciones puede ser de ejecución únicao por tracto sucesivo; por ejemplo: ante la venta del know-how la ejecución es única, es decir, sesuministra el know-how y se paga el respectivo precio; sin embargo, en la cesión de los conoci-mientos técnicos la ejecución de las prestaciones será diferida (ej.: el pago periódico de rega-lías), configurando una ejecución continuada o bien periódica o escalonada.

10. Es un contrato ya sea de cambio, cuando se estipula la venta del know-how, o de goce, cuandosólo se estipula el uso y disfrute del mismo.

11. Es un contrato que puede ser paritario, es decir, que exista una negociación previa; no obstante,el transmisor puede de antemano haber determinado las cláusulas y estipulaciones, en dondesólo al receptor le queda aceptarlas o rechazarlas, es decir, puede darse un contrato por adhe-sión (como usualmente se da en el know-how comercial en relación con otras figuras jurídicascomo una franquicia).

12. En lo que respecta a su valoración, este contrato puede ser oneroso o a título gratuito, es decir, lareciprocidad de prestaciones entre las partes puede significar un enriquecimiento o empobreci-miento correlativo o solamente una parte sufre el sacrificio.

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se constituye en la ventaja competitiva delempresario que lo posee. Anteriormente secreía que la verdadera fuente de riquezaeran la tierra, el trabajo o el capital.

Sin embargo las cosas han cambiado y ahorael comercio actual muestra que las creacio-nes industriales pueden llegar a tener másvalor económico en comparación con los bie-nes tangibles (López G., 2005, pág. 524).

En este mismo sentido se evidencia que enel ámbito de los negocios internacionales,la tecnología y la innovación (patentes yknow-how) son el eje fundamental del desa-rrollo de las naciones. Actualmente la ca-pacidad de una empresa se mide por susadelantos tecnológicos.

A nivel mundial, el éxito de las franquiciasse debe, además, a la homogeneidad de susproductos y servicios, al uso de nuevas tec-nologías, las cuales se han aplicado en distin-tos sectores en donde operan las franquicias(López G., 2005, pág. 525).

10.PROTECCIÓN DEL KNOW-HOWEN COLOMBIA

La protección del know-how es fáctica cuan-do el receptor o beneficiario de los conoci-mientos técnicos está en la obligación deguardar celosamente la información no di-vulgada del know-how. En este caso el bene-ficiario está obligado a ejercer todos los actostendientes a conservar la reserva y confiden-cialidad del secreto empresarial que le hasido transmitido (López G., 2005, pág. 532).

Por lo tanto el beneficiario de la tecnologíaresponde hasta de la culpa leve que lo atañea la protección del secreto empresarial.

Por otro lado, la Decisión 486 de 2000 de laComunidad Andina, en el artículo 2622, hacereferencia a la protección jurídica del secre-to industrial. En primer lugar la norma se-ñala que quien posee un secreto empresarialestá protegido contra la divulgación, adqui-sición o uso de tal secreto de manera contra-ria a los usos comerciales honestos. La

2 La Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina contiene el Régimen de Propiedad Intelectual,y sobre el particular en el artículo 262 señala:“Quien legítimamente tenga el control de un secreto empresarial, estará protegido contra la divul-gación, adquisición o uso de tal secreto de manera contraria a las prácticas leales de comercio porparte de terceros.Constituirán competencia desleal los siguientes actos realizados respecto de un secreto empresarial:a. Explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que ha tenido

acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral;b. Comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido

en el inciso a) con el ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dichoposeedor;

c. Adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales hones-tos;

d. Explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los mediosreferidos en el inciso c);

e. Explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o debiendo saber,que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios referidos en el inciso c), o queno tenía autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo;

f. Comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en provecho propioo de un tercero, o para perjudicar al poseedor legítimo del secreto empresarial; o,

Un secreto empresarial se considerará adquirido por medios contrarios a los usos comercialeshonestos cuando la adquisición resultara, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimientode un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de undeber de lealtad, o la instigación a realizar cualquiera de estos actos”.

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persona que haya sido perjudicada puede ini-ciar las acciones correspondientes por com-petencia desleal.

Esta acción se puede tramitar, ya sea en unproceso abreviado ante un juez civil; o ante laSuperintendencia de Industria y Comercio.

La Superintendencia cuenta con personal másespecializado en la materia; por lo tanto, esmucho mejor tramitarlo ante esta entidad.

En este mismo sentido, tratándose de in-demnizaciones derivadas de casos de prác-ticas restrictivas de la competencia, sepodrán adelantar a través de un proceso or-dinario ante la jurisdicción civil, luego de quela Superintendencia haya proferido el res-pectivo acto administrativo que prohibe laconducta anticompetitiva o impone las san-ciones del caso (López G., 2005, pág. 533).

La Superintendencia de Industria y Comer-cio está facultada para que en los casos decompetencia desleal ordene la indemnizaciónde los perjuicios ocasionados con la conducta.

11. CONCLUSIONES

Frente a la protección jurídica del know-howque se maneja en un contrato de franquiciacelebrado en Colombia, cuando el poseedorde un conocimiento tecnológico, que ya seencuentra patentado como secreto industrialdecide transferirlo, existe una razón impor-tante de tipo económica, que se negocia através del mecanismo de negociación de li-cencias. Aquí es donde se determinan losmecanismos directos e indirectos de trans-misión o transferencia de tecnología.

En este orden de ideas, como mecanismosdirectos para negociar existen la licencia parael uso de tecnología y la venta de tecnolo-gía, que constituyen las formas más claraspara transmitir el conocimiento técnico. En-tre los mecanismos indirectos se encuentranla inversión extranjera, la asistencia técnica,la contratación de expertos, la adquisición

de bienes de capital y equipos y la contrata-ción del uso de marca, cuando estos contra-tos se presentan asociados a estándares decalidad.

Al momento de ejecutar el contrato de fran-quicia, la licencia es una forma de transmitirtecnología mediante su arrendamiento, elcontrato de venta es una forma de transferirtecnología. El concepto de “transferencia”comprende la noción del cambio de domi-nio, mientras que por medio de la licencia,solo se arrienda el conocimiento.

La tecnología no está limitada al espacio co-mercial en el cual se le quiere hacer ver ex-clusivamente; la tecnología está contenidadentro del amplio concepto de economía,pues la tecnología (conocimiento útil para laobtención de un fin) es un medio para la sa-tisfacción de necesidades.

Por consiguiente, la transferencia de tecno-logía que se lleva a cabo en este tipo de con-tratos es el mejor camino para lograr elcrecimiento del capital intelectual de cual-quier país o empresa, pues la circulación delconocimiento genera nuevo conocimientopara su posterior aplicación.

Así mismo se encuentra que en Colombia elacceso a la información es el medio y la for-ma más importante para tener acceso a latecnología, debido a su bajo costo relativo ya la facilidad con que puede llegar a la socie-dad. Especial atención merece el acceso a latecnología que se tiene en los centros de en-señanza, debido a que la educación repre-senta la forma más segura y productiva detransferir la tecnología.

En cuanto a los sistemas de patentes y secre-to empresarial que se vienen manejando enel país, se tienen que fueron creados con elfin de proteger a las personas que de ciertomodo “hacen tecnología”, porque la inven-ción y el secreto empresarial son esencial-mente conocimientos útiles para el logro defines u objetivos, a pesar de la diferencia de-nominativa que reciben, la cual está dada con

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Revista Republicana

el objeto de identificar los sistemas de pro-tección aplicables con motivo de los elemen-tos distintivos que reúne cada uno.

Consecuentemente, en la normatividad co-lombiana figuras jurídicas de Cesión y Li-cencia de Patente y Secreto Empresarial sedescubren como dos formas contractuales detransferir la tecnología porque el objeto deambas figuras contractuales es el conocimien-to sistemático y útil necesario para la conse-cución de fines, es decir, el objeto de talescontratos es la tecnología. Sin embargo, és-tas no son las únicas formas contractuales detransferir la tecnología; recuérdese que lacantidad de contratos atípicos siempre essuperior a la cantidad de contratos típicos.

En este sentido cualquier convención reali-zada para transferir tecnología, siempre queno viole el ordenamiento jurídico colombia-no vigente, será válida, no obstante carecerde denominación y de regulación expresa,caso en el cual serán aplicables los principiosgenerales de los contratos y los principiosgenerales de la disciplina dentro de la quese enmarque el objeto del contrato. De loantes dicho, se infiere que es necesario co-nocer con mayor amplitud la esencia y elcomportamiento de ambas figuras en nues-tros países porque históricamente hemos sidoimportadores de tecnología.

12. BIBLIOGRAFÍA

Libros

ALFARO, R. (2009). El Know-How y su aplica-ción práctica en el Contrato de Franquicia. Espe-cialidad en Derecho Comercial. ContrataciónComercial Internacional II. San José, Costa Rica:Universidad de Costa Rica.

BENAVENTE CHORRES (2008). Revista Iuset Praxis. Año 14, núm. 2 : 407-457.

BRAVO, M. (2003). Contratos atípicos e inno-minados. Contratos modernos empresariales. Lima:Ediciones Legales Iberoamericana.

Código Civil Colombiano (2010). Bogotá: Edi-torial Temis.

Código de Comercio Colombiano (2009). Bogo-tá: Editorial Temis.

COGORNO, E. (1987). Teoría y Práctica de losnuevos contratos. Buenos Aires: EditorialMeru.

DE MIGUEL, Asencio P. (1995). Contratos in-ternacionales sobre propiedad industrial. Madrid:Editorial Civitas.

DÍAZ, B. (1983). Contratos Mercantiles. Méxi-co D.F.: Editorial Harla.

Estatuto Tributario Colombiano (2009). Bogo-tá: Editorial Leyer.

FARINA, J. (1999). Contratos ComercialesModernos 2.a Edición. Argentina: EditorialAstrea.

GARCÍA, M. (1982). Transferencia de tecnolo-gía. Buenos Aires: Ediciones Depalma.

GÓMEZ, S. (1974). El Secreto Industrial (know-how) concepto y protección. Madrid: EdicionesTecnos.

Guardiola, S. (1993). Sistemas de franquicias enMéxico. México: McGraw-Hill.

Icontec (2005). Guía para la etapa precontractualen la negociación de las franquicias, GTC.

ILLESCAS, R. (2001). Derecho de ContrataciónElectrónica. Madrid: Civitas.

LÓPEZ, G. (2002). Contratos Internacionales deTransferencia de Tecnología. El know-how. Bo-gotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez.

LÓPEZ, G. (2005). El contrato de franquicia in-ternacional. Bogotá: Ediciones Jurídicas Gus-tavo Ibáñez.

LORENZETTI, R. L. (2003). Comercio Electró-nico. Bogotá: Editorial Temis.

79



MARÍN, M. J. (18 de octubre de 2010).ENTER.CO. Recuperado el 4 de agosto deNarváez G. (2002). Obligaciones y ContratosMercantiles. Bogotá: Legis Editores.

OLIVEIRA, M. (1981). Teoría y Técnica de losnuevos Contratos Comerciales. Buenos Aires:Editorial Meru.

PACHÓN, M. y SÁNCHEZ, A. (1995) El ré-gimen andino de la propiedad industrial. Bogo-tá: Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez.

PAIVA, H. (1991). Aspectos jurídicos y econó-micos de la transferencia de tecnología. Santiagode Chile: Editorial Jurídica de Chile.

PALAZZI, P. (1998). Comercio electrónico yMercosur. Revista de Derecho Privado y Comu-nitario (17).

RUEDA, A. A. (2007). Aproximación de con-tratos en internet, comercio electrónico y comu-nicaciones. Bogotá: Legis.

STUMPF, H. (1984). El Contrato de Know-How.Bogotá: Editorial Temis.

SEGADE, J. A. (2001). Comercio Electrónico enInternet. Madrid: Marcial Pons Ediciones Ju-rídicas y Sociales S. A.

UNIDROIT, (2005). Guía para los Acuerdos deFranquicia Principal Internacional. Roma:Unidroit.

Páginas web

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S071800122008000200012&script=sci_arttexthttp://ramajudicial.gov.co/csj/cc.jsphttp://www.notinet.com.co/http://www.wto.org/indexsp.htmhttp://www.unidroit.org/

Normatividad

Corte Constitucional, Sentencia C-815 de2001.

Comunidad Andina, Decisión 486 de 2000 yDecisiones 291 y 313 de 1991.

Congreso de la República, Ley 256 de 1996.Ministerio de Desarrollo Económico, Decre-to 2153 de 1992.

Superintendencia de Industria y Comercio,Circular Externa 10 de 2001.

Tesis

GÓMEZ BARRANTES (2010). Estrategias deProtección del Know-How en el Contrato de Fran-quicia de Servicios en Costa Rica. Facultad deDerecho. San José de Costa Rica. Universi-dad de Costa Rica.

SIERRALTA RÍOS, A. (2004). Contratación In-ternacional de Marcas, Patentes y know-how.Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

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