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7/31/2019 EL_KNOW_HOW

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Dr. Antonio Antay Bolaos1

Resumen

Como consecuencia de la apertura de mercados internacionales, en los lmos aos el de-sarrollo del comercio y la transferencia de tecnologa han cobrado singular importancia enel trco comercial.; una de sus principales herramientas para llevar a cabo tal n es latransferencia del Know How.

Sin embargo, prontamente se ha venido a vulgarizar el trmino, y se uliza indiscriminada -mente para aplicarlo a cualquier clase de conocimiento, por lo que es necesario precisar y de-

limitar su concepto y explicar qu es en realidad el Know How y cules son y en qu consistensus principales caracterscas tales como el carcter secreto de la informacin, el elementosubjevo, el elemento objevo, la ventaja compeva, el valor econmico de la informaciny la informacin generalmente no conocida.

PALABRAS CLAVE: Propiedad Industrial, Creaciones Industriales, Know How.

Abstract

As a consequence of the opening of the internaonal markets in the last years, the devel-opment of trade and the transfer of technology have become parcularly important in thecommercial trac, one of its most important tools is the transfer of Know How.

However, the term has been vulgarized lately and now it is used to apply it to any class ofknowledge, for what it is necessary to need and to delimit his concept and to explain what isactually the Know How and which are and of what his principal characteriscs consist suchas the secret character of the informaon, the subjecve element, the objecve element,the compeve advantage, the economic value of the informaon and the informaon gen-erally not known.

Key words: Industrial Property, Industrial Creaons, Know How.

1 Abogado, egresado de la Escuela de Post Grado - Maestra en Derecho Civil con mencin enDerecho Empresarial de la Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo; docente universitario enla Universidad Privada Seor de Sipn-Chiclayo y en la Universidad Nacional de Trujillo - Trujillode los cursos Derecho Industrial y Derecho Informco, socio fundador del Estudio Jurdico Antay,Zaplana y Recalde Asociados S. C. de R.L.

EL KNOW HOW:CONCEPTO Y

CARACTERSTICAS


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I. Introduccin

La tradicin romansca del Derecho europeo connental reconoci por muchos aos, ni-

camente la existencia de los derechos personales, reales y obligacionales, para solucionartodo po de controversias con relevancia jurdica. Sin embargo, con el advenimiento de larevolucin industrial surge con mayor nfasis la necesidad de proteger las obras del ingeniodel hombre, que por su naturaleza inmaterial eran inaprensibles y no podan ser reguladasni protegidas de la manera tradicional. Ocurre entonces un cambio paradigmco cuadoel jurista alemn Josef Kolher, propone su teora de los bienes inmateriales, para protegeraquellos productos de la mente del hombre (tales como las marcas, lemas comerciales, losinventos, modelos de ulidad, las obras arscas entre otras), que posean esas singularescaracterscas, y que adems, adquiran ya importante valor econmico en el mercado.Se desarrolla entonces una nueva rama del estudio del Derecho como son los derechos de laPropiedad Intelectual; y el Know How, forma parte de estos derechos cuya naturaleza jurdi-

ca es muy peculiar y por lo tanto requiere de una proteccin jurdica especial, sui generis.

A connuacin describiremos brevemente el origen del vocablo a n de dilucidar posterior-mente su contenido.

La palabra Know Howproviene del vocablo anglosajn Know How to do it, es decir sabercmo hacer algo o saber cmo hacerlo. Es el manejo de informacin aplicada al campoindustrial o comercial que nos permite llevar a cabo alguna de estas acvidades. Una de lascaracterscas principales de este conocimiento es que nos brinda un plus o valor agrega-do al momento de su aplicacin, que lo hace valioso para quien lo posee, requiriendo deciertos cuidados para que esa informacin no pase a conocimiento de terceros sin el consen-miento de su poseedor legmo.

En doctrina existen una serie de conceptos que hacen referencia a esta clase especial deconocimientos; y modernamente, tambin se le enende de manera amplia, de tal formaque su concepto abarca la idea de su uso y aplicacin tanto en el mbito industrial comocomercial.

Jos Gmez Segade en su obra El Secreto Industrial (Know How), seala: Es muy dicildar una denicin del secreto industrial2. Y en efecto, en principio podra causar confusinla ulizacin (por parte de la doctrina y legislacin internacional) de determinados vocablosque hagan referencia al Know How ulizando otros trminos, pero eso no debe distraernuestra atencin.

La doctrina anglosajona denomina a esta clase de conocimientos como trade secrets; sinembargo, se puede encontrar literatura que ulice en el mismo sendo otros trminos.

2 Gmez Segade, Jos; El Secreto Industrial (Know How), Editorial Tecnos, Madrid, 1974, pg. 64,65. Sin embargo, este autor al referirse a la denicin del trmino Know How seala que es per-fectamente posible una denicin de dicho trmino. Ms an, tal denicin resulta necesaria conel n de evitar las dudas que asaltan al intrprete en el momento de enfrentarse con los supuestosconcretos de secreto industrial. Debe entenderse en tal sendo que ambos trminos nos debenllevar a la misma idea conceptual.

El know how: concepto y caracterscas


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Al respecto Nishan Swais seala: El vocablo trade secret frecuentemente es usado demanera indisnta con los trminos condenal business informaon. Tambin es posibleencontrar dicho trmino referido a temas como proprietary informamaon, proprietary

condenal informaon, condenal informaon, secret informaon, business se-crets y business informaon3.

Por su parte, Sheldon Burahtein arma: Informacin condencial, tambin est referida a la informacinprivilegiada, la cual se reere a cualquier informacin que no est disponible al pblico y que otorga a suposeedor una ventaja sobre otros que no la conocen. Informacin de cualquier tipo, nanciera, comercialo tcnica, que puede ser protegida como informacin condencial. La informacin condencial es tambinconocida como trade secret, particularmente en los Estados Unidos de Norteamrica4.

Ms adelante, seala el mismo autor que: La informacin condencial incluye al Know How. El KnowHow es un conocimiento fctico que no puede ser descrito exactamente como una entidad separada.

Cuando es usado en combinacin con otros conocimientos, el resultado es una habilidad especialpara producir o hacer algo que de otra forma no podra ser llevado a cabo con la misma exactitud oprecisin necesaria para el xito comercial5.

Por otro lado, al interior de nuestro sistema jurdico europeo continental, se le denomina secreto industrial,secreto empresarial, conocimientos tcnicos no patentados, informacin no divulgada, entre otros.

El maestro Guillermo Cabanellas de las Cuevas, acertadamente encuentra que el trminoKnow How, al momento de su traduccin al espaol, trae consigo cierta incerdumbre de-pendiendo del contexto en el cual se desarrolle el tema, por lo que preere (a n de noentrar en mayores disquisiciones) denominarlo como conocimientos tcnicos, y seala losiguiente; ...El estudio del rgimen jurdico aplicable a los conocimientos tcnicos se ha vis-

to innecesariamente complicado, en los pases de habla hispana, por la introduccin en laprcca comercial y en la doctrina de la expresin inglesa know how. Se trata de unuso tambin frecuente en Francia y Alemania, (...) puede aqu observarse que esa vozno forma parte de los conceptos esenciales ulizados por la legislacin y, en general, porla jurisprudencia, para solucionar las cuesones concretas que se plantean respecto de losconocimientos tcnicos. Y agrega: Nada ha impedido, por cierto, que en las traduccionesdel espaol al ingls se ulice la voz know howcomo equivalente de la expresin cono-

3 Nishan Swais, LL.B.; Protecng Trade Secrets, Internaonal Self-Counsel Press Ltd., First Edion,November 1996, Toronto, Canada, pg.12. The term trade secret is oen used interchange-ably with the term condenal business informaon. You many also nd trade secrets referredto as proprietary informaon, proprietary condenal informaon, condenal informaon,

secret informaon, business secrets and business informaon.4 Sheldon Burahtein P. Emg., B.C.,., LL. B.; The Corporate Counsel Guide to Intellectual Property

Law, Canada Law Book Inc., Ontario, Pg.147. Condenal informaon, also referred to as propri-etary informaon, is any informaon which is not publicly available and gives to the possessor anadvantage over those who do not know it. Informaon of any type, nancial, commercial or techni-cal, may be protected as condenal informaon. Condenal informaon is also referred to as atrade secret, parcularly in the United States

5 Ibidem pg.147. Condenal informaon includes know-how. Know-how is factual knowledgewhich cannot be precisely described as a separate enty. When used in combinaon with otherknowledge, it results in the ability to produce or do something that could not otherwise be done

with the same accuracy or precision necessary for commercial success



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cimientos tcnicos, empleada en legislaciones de pases hispanohablantes6.

Debe entenderse entonces porKnow How, al conjunto de conocimientos de carcter secreto que

posee un valor econmico en el mercado y que es de aplicacin al campo industrial o comercial, el cualnos permite obtener una ventaja cualitativa o cuantitativa en el desarrollo de dichas actividades, y quese puede transmitir a cambio de una contraprestacin econmica.

II. Caractersticas del Know How

Para que el Know Howsea reconocido como tal, deber reunir ciertos requisitos; cualquier infor-macin que se mantenga oculta no resultar necesariamente merecedora de proteccin jurdica comoKnow How.

En el caso del Know How, la legislacin comparada ha resumido en tres estos elementos:

a) el carcter secreto de la informacin,b) que sta tenga un valor comercial por tal movo y,c) que haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla en secreto.

Sin embargo, es necesario desarrollar estos sucintos criterios para encontrar el signicado on-tolgico del Know How; por lo que a connuacin expondremos sus principales caracterscas.

2.1. Carcter secreto de la informacin

Un secreto es algo que alguna persona intenta evitar que se haga de conocimiento general7.

La doctrina mayoritaria considera que esta clase de conocimientos debe tener el carcterde secreto a n de poder obtener de aquellos el mayor provecho, ya que de otra mane -ra no tendra objeto su tutela jurdica al pasar a ser de dominio pblico. Sin embargo, esnecesario aclarar que para efectos de este anlisis, deben considerarse como equivalentes,informacin secreta e informacin condencial. En ambos casos puede armarse que losconocimientos son secretos.

El secreto ser un cierto saber, un cierto conocimiento que se asla, poniendo obstculos para que

no llegue a ser conocido por otras personas8. El secreto, por tanto, es un estado de hecho o situ-

acin fcca, consistente en que una persona o personas enen un determinado conocimiento

sobre la existencia o caracteres de cosas, procedimiento, hechos, etc., y desean conservar en

exclusiva ese conocimiento frente a otras personas9

. Esta informacin relevante debe estar endominio de un nmero muy reducido de personas, sino slo de una.

6 Cabanellas de las Cuevas, Guillermo; Cabanellas de las Cuevas, Guillermo; Rgimen Jurdico de losConocimientos Tcnicos, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1984, Pg.17, 18.

7 Nishan Swais, LL.B.; Ob. Cit., pg.11, A secret is something that someone is trying to prevent frombecoming generally known

8 Gmez Segade, Jos Antonio; Ob. Cit., pg.42.9 Crespi; en La tutela penale del segreto, Palermo, 1952, pg. 7; citado por Gmez Segade, ibidem

pg.43.



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Quin querra adquirir a tulo oneroso informacin relevante que bien podra conseguir sindesembolsar un solo centavo. Esto se debe a que el Know Howpuede resultar siendo patent-able o no patentable, dependiendo de que cumpla con los requisitos que el rgimen exige,

o del mayor o menor inters del poseedor de dicho conocimiento en legalizar el mismo, y esque la magia del Know Howradica en el secreto.

En ese sendo, bien puede reunir ste los requisitos de patentabilidad exigidos en el rgimen de

patentes de invencin como son: novedad, altura invenva y ser suscepble de aplicacin indus-

trial (entendida en sendo amplio10); pero a cambio de la proteccin por parte del ordenamiento

jurdico mediante el otorgamiento de la patente, que en buena cuenta es un monopolio legal

se deber dilucidar dicha informacin convenientemente a n de que la sociedad se benecie

con la misma y sobre esa base se puedan proseguir nuevas invesgaciones. Bajo ese concepto, si

es patentada la informacin de que se trate, pasar en su momento a conocimiento del dominio

pblico por la misma naturaleza del sistema de patentes y slo estar bajo el paraguasde su

proteccin jurdica por el empo que se lo permita dicho rgimen

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, luego de lo cual la infor-

macin podr ser aprovechada libremente por el pblico en general.

De otro lado, si no es patentable, por no reunir los requisitos que ste rgimen exige, no sele debe desproteger ni desamparar jurdicamente, ms an si el mercado le otorga un valoreconmico a tales conocimientos; por lo que a n de preservar dicho valor es imprescindiblemantenerlo en secreto.

Este carcter secreto del Know Howtendra su nico aparente inconveniente en la necesidadde transmir la informacin a aquellas personas que deban de conocerla para su ulizacino aplicacin, lo que resulta ser necesariamente obvio. Al respecto, Cabanellas opina: Nocabe exigir en este sendo, que los conocimientos secretos slo sean accesibles a su tular,

pues ello no slo va en contra de la acepcin corriente del concepto de secreto, sino queimpedira la ulizacin econmica de esos conocimientos, la cual requiere su comunicacina empleados, proveedores u otros crculos limitados de personas12 .

Por su parte, Albert Font Segura seala que: La nota singular y esencial que dene a es-tas informaciones es que son secretas, esto es reservadas u ocultas; por lo tanto, tan sloun nmero limitado de personas pueden tener acceso a las mismas. El conocimiento encuesn no ene que ser de dominio pblico (common knowledge), entendiendo con elloel conjunto de compedores que puedan estar interesados en el contenido del secreto, encuyo caso no habr proteccin alguna13 .

10 Tiempo atrs, la doctrina reconoca que el trmino aplicacin industrial debera entendersetaxavamente; sin embargo, con el devenir del empo se ha exibilizado tal concepcin a n depoder otorgarle a las patentes de invencin un mayor mbito de proteccin jurdica; por tal movoes comn hoy en da entender y aceptar dicho trmino de manera extensiva de modo que abarquela idea de su aplicacin comercial.

11 Veinte aos contados a parr de la fecha de presentacin de la respecva solicitud en un pasmiembro del Convenio de Pars. Ver Art.50 de la Decisin 486 de la Comunidad Andina, Art.33 delos ADPIC. y Art. 60 del Decreto Legislavo N 823 - Ley de Propiedad Industrial.

12 Cabanellas, Op. Cit., pg. 55.13 Font Segura, Albert; La proteccin Internacional del Secreto Empresarial, Eurolex, Madrid, 1999,

pg.51.



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El profesor Pedro Portellano Dez, al referirse sobre este tema arma que, es preciso que la

informacin posea el carcter de reservada u oculta. El desconocimiento por los terceros cons-

tuye, como es obvio, el presupuesto esencial de su existencia y proteccin. El carcter reservado

de los conocimientos es lo que proporciona una situacin privilegiada al poseedor de los mismos.Dispone de algo que sus compedores no pueden ulizar porque lo desconocen 14 .

Por su parte, maniesta al respecto Cabanellas de las Cuevas que, la condicin de conden-cialidad15 de la tecnologa16 es un requisito fundamental para su proteccin jurdica17 .

De otro lado Gmez Segade seala (al referirse al rasgo oculto del secreto) que el carcter reser-

vado y el desconocimiento por los terceros es un presupuesto esencial para la existencia del

secreto industrial. Ms an, se puede decir que la falta de divulgacin del secreto constuye

el elemento fundamental y decisivo para la existencia del secreto industrial. Agrega que, ...el

carcter oculto de los conocimientos es lo que proporciona una situacin privilegiada al empresa-

rio (poseedor de los mismos) y dispone de algo que sus compedores no pueden ulizar porquelo desconocen; o porque, an conocindolo, no saben que es empleado por su compedor. La

falta de divulgacin es, por tanto, la base sobre la que se asienta toda la construccin

del secreto industrial18 ; sin embargo, no debe ser suciente el ocultamiento de la informacin,

debe adems, congurarse otros elementos a n de efecvizar la proteccin del Know How, estos

son: el elemento subjevo y el elemento objevo que revisaremos a connuacin.

2.2. Elemento subjevo

En la doctrina reina total acuerdo en torno a la necesidad de que exista (en el secreto indus -trial) un elemento subjevo o voluntaddel tular de mantener oculto el mismo19 .

Aquella exige como ulterior requisito para la existencia del secreto, la voluntad de su tularen orden a mantener ocultos determinados conocimientos20 .

Se trata de la voluntadque ene el poseedor del Know Howde mantener aquella informacinoculta; sabe que ene entre sus manos un elemento que lo puede hacer ms compevoen el mercado y quiere aprovechar esa ventaja a n de opmizar los resultados de sus acvi-dades industriales o comerciales. Tiene entonces, el deseo de que la informacin que poseeno sea de conocimiento de terceros (sin su autorizacin o consenmiento) y no desearaque un compedor tenga acceso a la misma. l, ha pensado en el valor econmico de esainformacin e intencionalmente decide que no debe ser conocida por terceras personas.

Puede ocurrir sin embargo, que el poseedor del Know Howsepa que ste ene algn valorindustrial o comercial pero no le interesa (por su vocacin lantrpica(, ocultarlo, y lo trans -

14 Portellano Dez, Pedro; Proteccin de la Informacin no divulgada, en Material de Lectura N4, Maestra en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia, Poncia UniversidadCatlica del Per, Lima, Semestre 2004-I.

15 Rerindose al carcter secreto de la informacin.16 En clara alusin al know how.17 Cabanellas de las Cuevas; Op. Cit., pg. 60.18 Gmez Segade, Jos Antonio; Op. Cit. pg. 187 y 188.19 Ibidem, pg. 224.20 Gmez Segade, Jos Antonio; Op. Cit. pg. 222.



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mite a sus colegas de profesin u ocio o a cualquier otra persona; o lo publica en algnmedio de difusin. En este supuesto, no exisra el elemento subjevo del que hablamos,ya que el poseedor del Know Howno ene voluntad alguna de mantener en secreto su in-

formacin.

Asimismo, la casualidad o el azar no pueden ser elementos sobre los que se construya lagura del secreto. La persona que desee proteger su secreto industrial deber manifestarclaramente su voluntad en tal sendo21 .

Este elemento subjevo es determinante para asegurar la proteccin legal del Know How, yaque sin el nimo maniesto, de preservar secreta una informacin determinada, no concu-rrirn todos los requisitos imprescindibles para congurar el secreto empresarial22 . Esta vol-untad deber en todo caso de manifestarse a travs de una clusula contractual, en dondese especique debidamente en qu consiste el secreto a guardar.

Sin embargo, para que exista autnca voluntad de mantener el secreto no basta una ex-presa declaracin de ello o una conducta de la que se deduzca a primera vista su intencin.Es preciso, adems, que la voluntad vaya acompaada de medidas complementarias quetraten de lograr su efecvidad23 .

El maestro Guillermo Cabanellas de las Cuevas, al referirse sobre este aspecto, seala: Esedeseo constuvo del elemento subjevo, sin el cual no cabe hablar de secreto, se mani-esta en la esfera jurdica de diversas formas tangibles, aprehensibles por los rganos en-cargados de la aplicacin de la proteccin legal concedida a los poseedores de secretos. Lostulares de conocimientos tomarn precauciones para que stos no lleguen a poder deterceros, impondrn obligaciones de no divulgacin sobre sus empleados o sobre las rmas

a las que transmitan tales informaciones, adaptarn su produccin a la intencin de que losprocedimientos reservados permanezcan desconocidos por terceros, etc.24 .

En tal sendo, se hace necesario llevar a cabo una serie de acciones para asegurar la con-dencialidad del conocimiento que se quiere resguardar, as, aparece otro elemento quepasaremos a revisar a connuacin.

2.3. Elemento objevo

A n de mantener el carcter secreto de la informacin, el poseedor del Know Howno slodeber tener la voluntad (elemento subjevo) de que sta no llegue a conocimiento de

terceros no autorizados, sino que deber llevar a cabo una serie de actos tendentes a con-

servar fuera del alcance de stos tal informacin.

Gmez Segade seala que, los secretos industriales constuyen valores incorporales de laempresa; muchas veces incluso son un elemento de importancia decisiva en el conjunto de

21 Ibidem, pg. 224.22 Font Segura, Alberto; Op. Cit. pg. 55,56.23 Gmez Segade, Jos Antonio; Op. Cit. pg. 232 y 242.24 Cabanellas de las Cuevas Guillermo; Op. Cit., pg. 56.



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valores empresariales. De ah que los secretos en alguna ocasin25 hayan sido denominadosalma de la empresa26 . En suma, el elemento objevo del secreto est constuido por el in-ters de la empresa en el mantenimiento de su capacidad compeva27 ; es decir, el inters

por mantener su posicin o situacin en el mercado.

Debe entenderse entonces, que al referirnos al inters como elemento objevo, estaremoshablando de conocimientos les para la empresa cuyo conocimiento por personas no au-torizadas podra causar perjuicio a su poseedor legmo al ver vulnerada su capacidad com -peva. En ese sendo como veremos ms adelante, el poseedor del Know Howdebertener sumo cuidado y extremar sus precauciones a n de no verse perjudicado con la divul -gacin de su secreto.

Este inters debe entenderse tambin, como la actudque adopta el tular del conocimien-to tcnico. Es la diligencia con que el poseedor de este conocimiento lo protege a n de que

no se conozca su contenido. Es decir, el poseedor del Know Howdebe tomar las precaucio-

nes razonables para eliminar en lo posible el riesgo de que la informacin condencial quemaneja sea procurada por personas no autorizadas. Por ejemplo, en una empresa u ocinadeber agotar los medios para sealar los lugares donde no puede tener acceso librementetodo el personal. De igual modo, plasmada la informacin condencial en papel u otrosoporte tcnico, tendr que sealar en forma clara y visible el carcter secreto de la misma,a n de evitar poner en riesgo dicha informacin, al actuar con indiferencia en la protecciny manejo de la misma.

2.4. Ventaja compeva

Denivamente, la clase de conocimiento al que nos referimos debe poder ser usado en la in-

dustria o el comercio y este uso o aplicacin nos debe poner eventualmente unpaso adelante denuestros compedores. Debe otorgarnos, en buena cuenta, una ventaja al momento de com-

per en el mercado, es esta ventaja la que genera el inters sobre su adquisicin; es ese algo

innovador, diferente, desconocido para otros, el que le otorga su especial atracvo.

Al respecto, Cceres Barraza Csar explica: La ventaja compeva se obene, por lo gen -eral, de las tcnicas innovadoras y de los conocimientos tcnicos y comerciales aplicadossea que fueren les o no-; pero stos no se logran sino despus de haber inverdo grancandad de empo y esfuerzo, por no citar tan slo el dinero; y es esa inversin la queempuja a los empresarios a mantener en reserva los conocimientos desarrollados que lebrindan fuerza compeva y valor de licencia28 .

En tal sendo, podemos decir que comparmos en parte tal idea; sin embargo, no estamosde acuerdo en que estos conocimientos tengan que haberse obtenido necesariamente lu-ego de haber inverdo gran candad de empo, esfuerzo y dinero, ya que, sin lugar a

25 Gmez Segade, Jos. Op. Cit. pg.246, rerindose a una sentencia del Tribunal de Pars de 06 deJunio de 1908, que resolvi el caso Bliss te Cie. C. Sperber, Ann., 1908, Pgs.322 y ss. (pg.324)

26 Ibdem, pg.246.27 Ibdem, pg.248.28 Cceres Barraza Csar; Proteccin Jurdica de los Secretos Empresariales Ed. Cuzco, Lima, 2002,

pg. 91.



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dudas, es posible que ocurra por obra del azar, es decir, que tambin podra ocurrir que eseconocimiento especial, nico o diferenciado, surja como resultado de una serie de intentosen la bsqueda de otra cosa, y que por obra del azar o de la casualidad nos encontremos

con este elemento novedoso, o con esta nueva forma de hacer las cosas, lo que no necesari-amente podra haber requerido gran candad de empo, esfuerzo o dinero. Y en todo casobien podra haberse heredado o adquirido de forma graciosa o por el favor de un tercero,casos que no dejan de ser posibles. As, no sera el esfuerzo, ni el empo, ni el dinero nec-esariamente lo que movara al poseedor de dicho conocimiento a mantenerlo en secretopor considerar que ene un valor econmico, sino que sera en todo caso la expectava quenace de poder obtener ganancias de su ulizacin, al ponernos un paso adelante y brindar-nos intrnsecamente dicha ventaja en el mercado.

Font Segura seala al respecto que la ventaja compeva de una empresa no se basa nicamente

en el producto en s, en su produccin o distribucin, sino que es crucial tambin toda la acvi-

dad empresarial desarrollada en funcin de unos conocimientos o informaciones desconocidosy reservados, por el resto o la mayora de compedores (...) El carcter benecioso del secreto

proviene de la exigencia del carcter compevo del conocimiento (...) La informacin reservada

debe tener carcter compevo al conferir una ventaja econmica en el mercado29 .

2.5. Valor econmico de la informacin

De nada servira que por el slo hecho de que cierta informacin industrial o comercial se manten-

ga en secreto, sta merezca tutela por parte de la sociedad mediante el ordenamiento jurdico.

Para que el Know Howtenga la debida proteccin jurdica deber, adems de los elementosanotados lneas arriba, ser suscepble de valoracin econmica, y esto ser consecuencia de

la ventaja compeva que nos ofrece.

En efecto, si el Know Howes capaz de poner a quien lo posea a la vanguardia en la fabri-cacin de determinado producto o el desarrollo de la prestacin de un servicio, sea porquereduce los costos de produccin o minimiza el empo de consecucin de los objevos plan-teados en la empresa, esto necesariamente le otorgar una ventaja compeva. Y comoconsecuencia de esa ventaja, la informacin adquiere un determinado valor econmico,suscepble de intercambio en el mercado.

En ese orden de ideas, el Know Howtendr valor econmico en el mercado slo s aporta unmejoramiento para el desarrollo de la acvidad comercial o industrial, ya que de otro modo

no tendra ningn atracvo para su obtencin por parte de los agentes econmicos.Cabanellas reere en este sendo: Esos conocimientos tcnicos capaces de adquirir valorson de muy disnta naturaleza. Los habr con aplicacin industrial, ulizables en la agricul -tura, requeridos por la minera, empleables en la prestacin de servicios, etc. Todos ellospresentan la caractersca comn de cumplir una funcin econmica, de poder ser prote-gidos mediante su mantenimiento en secreto y de requerir de tutela jurdica para su elabo-racin, uso y diseminacin. Esa caractersca es la que jusca la proteccin de la tecnologaindustrial y la que debe igualmente fundamentar la extensin del rgimen jurdico de losconocimientos tcnicos a todos ellos30 .

29 Font Segura, Albert, Op. Cit. pg. 54.30 Cabanellas de las Cuevas, Guillermo; Op. Cit., pg. 39.



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2.6. Informacin suscepble de ser usada en la industria o el comercio

De nada valdra que estos conocimientos, pese a que hayan adquirido algn valor econmi-

co en el mercado, no sirvan para ser aplicados en la industria o el comercio. La propia esen-cia del Know Howes la aplicacin prcca de sus elementos constuvos para el desarrollode estas acvidades, por lo que resulta imprescindible a nuestro juicio, el cumplimiento dedicho requisito.

2.7. Informacin generalmente no conocida

A este respecto, es menester hacer una breve reexin. A diferencia de los in-ventos cuyos requisitos de patentabilidad a saber son: la novedad, altura inven-va y su posibilidad de ser aplicados industrialmente31 , siendo el primero de losnombrados requisito sine qua non para el otorgamiento de la proteccin jurdi-

ca que le brinda la sociedad a su tular a cambio de una exclusiva de dominiopor un empo determinado, en el caso del Know How, consideramos que noes necesaria la exigencia de la novedad, ya que bien puede ocurrir que la infor-macin que se maneje no sea nueva, ya que sta se puede haber rescatado dealguna frmula ancestral o manera muy angua de llevar a cabo algo que cayen el olvido o dej de usarse hace machsimos aos y que nadie la recuerde osea capaz de llevarla a cabo actualmente, pero que para el caso prcco enel momento de su posible aplicacin, le va a otorgar a su poseedor una ventajacompeva en el mercado.

Es por ello que al ulizarse el trmino informacin generalmente no conocida,debe entenderse como tal, al conocimiento tcnico al cual el compedor o com-

pedores no tengan acceso fcilmente, o que su desarrollo u obtencin no seade fcil aprehensin o puede que demande alguna dicultad tcnica.

III. Conclusiones

Conforme hemos visto en el desarrollo el presente arculo, el trmino KnowHow, no esta referido a cualquier clase de conocimiento conforme se viene u-lizando comnmente, es algo ms; y para que merezca proteccin en al mbitojurdico debe reunir determinadas caracterscas que delimitan su esencia.

Consideramos asimismo, necesario puntualizar que, nos ha tocado vivir en esta

edad contempornea una serie de cambios paradigmcos no slo en las for-mas de produccin y comercializacin, sino tambin por ejemplo, en el uso ymanejo de la informacin. Estamos viviendo en una era tecnolgica, en la de-nominada sociedad de la informacin; la informca ha inuido mucho enello y gran parte de esa transformacin se debe al desarrollo meterico deluso de la Internet, todo ello ha trado consigo cambios en el uso y manejo de lainformacin y por qu no decirlo, existe el criterio casi universalizado de liberal-izarla para acceder a mejores estndares de vida.

31 Ver Art.14 Decisin 486, Art. 27.1 de ADPIC y Art.22 del Decreto Legislavo N 823 - Ley dePropiedad Industrial.



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Sin embargo, en el campo comercial e industrial en donde se uliza el KnowHow, an habra que meditar sobre la liberalizacin de la informacin secreta,ya que esta peculiar forma de manejar la informacin nos otorga una ventaja

compeva en el mercado; este conocimiento oculto obene un valor mu-chas veces incalculable que de otro modo no podramos mantener, un ejemplosimblico sera el caso de la empresa fabricante de bebidas Coca-Cola y sumundialmente desconocida frmula secreta; cules seran las consecuenciaseconmicas si se divulgase dicha informacin?, si solamente la marca Coca-Cola est valorizada hoy en el mercado mundial en ms de 44 mil millones dedlares millones de dlares32.

Dejamos abierta la interrogante, a n de que pueda ser objeto de consideracio-nes posteriores.

IV. Bibliograa

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