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Bogot D.C., Junio de 2006.

CIRCULAR JURDICA No. 49

LA PROTECCIN DE SIGNOS DISTINTIVOS

Apreciados Clientes y Amigos,

Surez & Asociados Consultora Empresarial1 quiere compartir conustedes algunas notas sobre el rea de Propiedad Industrial, recordando laimportancia de solicitar y mantener registradas las marcas comoinstrumentos fundamentales para la identificacin y promocin de productosy servicios de las empresas.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS.

Son aquellos que en las relaciones comerciales identifican un producto oservicio; as, diferencia a un productor de otro, convirtindose en uninstrumento importante en la creacin de la imagen que tienen de la empresasus clientes actuales y potenciales, as como en la posicin que ella ocupa enel mercado.

La Decisin 486 de la Comunidad Andina, prev el registro de marcasnominativas, figurativas o mixtas, tridimensionales, sonoras y olfativas, decertificacin o colectivas2, los lemas comerciales, el nombre, la ensea1 Firma asesora y consultora de empresas nacionales y extranjeras en temas de InversinExtranjera, Contratacin Nacional, Derecho Corporativo, Procesos de IntegracinEmpresarial, Alianzas Estratgicas, Gobierno Corporativo, Acuerdos de Reestructuracin,Empresas de Familia y Derecho Laboral.2 Las marcas nominativas se integran por una o ms letras, dgitos, nmeros, palabras,frases o combinaciones de ellos y constituyen un conjunto legible y pronunciable. Lasfigurativas se componen por una figura o signo visual que se caracteriza por suconfiguracin o forma particular. Las mixtas se integran por uno o varios elementosdenominativos o verbales y figurativos en combinacin o denominaciones con un tipo especialde letra. Las tridimensionales consisten en la forma de los productos, sus envases o sus

empaques, y pueden ser percibidas por el sentido de la vista y del tacto al contar convolumen. Las sonoras se integran por sonidos y las olfativas por olores. La decertificacin es el signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad uotras caractersticas han sido certificadas por el titular de la marca. La colectiva distingue elorigen o cualquier otra caracterstica comn de productos o servicios pertenecientes aempresas diferentes, quienes la utilizan bajo el control de un titular, por ello se valen de ellalas asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones ogrupo de personas legalmente establecidas para distinguir los productos o servicios de susintegrantes respecto de quienes no forman parte de las organizaciones.

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comercial y las denominaciones de origen, todos los cuales conforman lossignos distintivos. Su proteccin a travs de un registro o depsito de nombrecomercial o ensea se convierte, sin lugar a dudas, en un mecanismo

fundamental para salvaguardar los derechos de los empresarios frente aterceros3.

En cuanto al nombre comercial y la ensea comercial, no obstante lalegislacin no prev la obligatoriedad de su depsito para su proteccin, sudepsito se constituye es un medio de prueba de su uso, en el caso eventualde un proceso en defensa de los mismos o de una marca4.

POR QU EL REGISTRO DE MARCAS, LEMASY DENOMINACIONES DE ORIGEN?

Los derechos de propiedad intelectual, incluyendo los registros marcarios, encombinacin con otros instrumentos de comercializacin (como los anuncios yotras actividades de promocin de ventas), son fundamentales para:

Distinguir sus productos y servicios y hacerlos fcilmente reconocibles; Promover sus productos o servicios y crear una clientela fiel; Diversificar su estrategia de mercado para dirigirla a grupos de clientes; Comercializar sus productos o servicios en el extranjero; Reflejar el propio negocio; Garantizar una calidad constante.

De igual forma, el registro marcario es constitutivo del derecho exclusivo ypreferente sobre una marca, por lo tanto es necesario protegerla como unbien o activo intangible, con el cual el empresario identifica sus productos yservicios en el mercado.

De esta manera, a partir de la fecha de presentacin de la solicitud, elsolicitante adquiere prelacin para obtener el registro de la misma marca,para distinguir productos o servicios, iguales o relacionados, por encima de

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Entindase por lema comercial aquella frase que acompaa a la marca; por nombrecomercial el signo que identifica a un empresario, el cual difiere de la razn social y porensea comercial el signo que identifica al establecimiento de comercio.4El titular de un nombre comercial podr impedir a cualquier tercero usar en el comercio unsigno distintivo idntico o similar, cuando ello pudiere causar confusin o un riesgo deasociacin con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En caso de nombrescomerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un dao econmicoo comercial injusto o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de laempresa del titular.

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terceros eventualmente solicitantes e interesados en un signo igual o similarpara productos o servicios iguales o relacionados.

En consecuencia, una vez se tenga el registro se tiene la posibilidad deimpedir su uso por parte de terceros, facultando al titular a ejercer accionestendientes a prohibir a terceros el registro de marcas idnticas o similares eincluso frente a aquellas que puedan perjudicarlo comercialmente.

Por ltimo, le otorga la facultad a su titular de otorgar derechos frente aterceros autorizndoles su uso, licencindola o franquiciandolo, transferirlacomo cualquier otro bien, asi mismo ejercer el derecho de prioridad.

La prioridad marcaria es el derecho que adquiere el solicitante o el titular de

una marca, cuando ha depositado regularmente una solicitud de patente deinvencin, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca defbrica o de comercio, en alguno de los pases de la unin, para efectuar eldepsito en los otros pases, durante unos plazos determinados.

En conclusin, quien solicite una marca en Colombia adquiere el derecho deprioridad para solicitarla en otros pases miembros de la Comunidad Andinade Naciones y del Convenio de Pars, cuando la solicitud de registro haya sidopresentada con el lleno de los requisitos legalmente establecidos y adjunte elcertificado de registro de la marca presentada en el pas de origen(Superintendencia de Industria y Comercio, Concepto 05071814, ago29/2005).

POR QU DEPOSITAR EL NOMBRE COMERCIAL?

El nombre comercial es cualquier signo que identifique una actividadeconmica, una empresa o un establecimiento mercantil. Puede constituirnombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, sudenominacin social, razn social u otra designacin inscrita en un registro depersonas o sociedades mercantiles (los nombres comerciales sonindependientes de las denominaciones o razones sociales de las personas

jurdicas, pudiendo ambas coexistir, Decisin 486, art. 190, Literal c).

El depsito del nombre comercial sirve como medio de prueba del primer usodel mismo, e igualmente con fundamento en el uso es posible oponerse a unamarca idntica o parecida que pretenda registrar un tercero y que causeconfusin en el mercado frente al origen empresarial de los productos oservicios (art. 603, Cdigo de Comercio).

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Tal como lo estipula la normatividad vigente, el derecho exclusivo sobre unnombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina

cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o delestablecimiento que lo usa5.

POR QU LA IMPORTANCIA DE PROTEGER NUEVAS MARCAS?

Para nadie es un secreto que con la globalizacin de la economa yconcretamente con la suscripcin de nuevos acuerdos, convenios o tratadosentre las naciones, es inminente que se importen productos y servicios anuestro pas, que pueden llegar a confundirse con los nacionales. Por ello esde suma importancia el posicionamiento de los nuestros a travs de signos

distintivos fuertes, que identifiquen la calidad y el origen empresarial.

Nuestra preocupacin radica, adicional y fundamentalmente, en que muchosindustriales o comerciantes, a pesar de tener registradas las marcas en formanominativa o mixta, no le han dado la importancia necesaria al registro denuevos signos como son los logos, los lemas comerciales, el nombrecomercial o los empaques, que hacen caractersticos sus productos.

Valdra la pena entonces que, como empresario, se preguntara: Tengo registradas mis marcas figurativas? (como logos o figuras

caractersticas)6; Tengo registradas mis marcas tridimensionales? (como los envases); Tengo protegido mi lema comercial o frase que acompaa mis

marcas?; Tengo protegido mi nombre y ensea comercial? (identifica al

empresario o establecimiento comercial); Mis marcas registradas comprenden todos los productos y servicios de

mi objeto social?

Queremos, en razn de estas notas, invitarlos a revisar bajo cules aspectostienen protegidos sus signos distintivos. Quedamos a la espera de cualquier

inquietud que surja de la presente.

5 En caso de depsito del nombre comercial, ste tiene una duracin de diez (10) aoscontados a partir de la fecha de su registro o depsito, renovables por perodos iguales.6 Consiste en una figura de forma y colores caractersticos que comnmente se denominacomo "logo". As, existen marcas figurativas registradas internacionalmente y a nivel local,como por ejemplo RENAULT, FILA, REEBOOK, NIKE, entre otras, las cuales se constituyen enuno de los mayores activos intangibles de sus titulares

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Cordialmente,

SUREZ & ASOCIADOSCONSULTORA EMPRESARIAL

EDGAR SUREZ ORTIZ ENRIQUE ARANGUREN LAURENS

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