PROCESO 111-IP-2010

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 113-IP-2014Interpretacin prejudicial del artculo 80 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina; solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la Repblica del Per. Asunto: Caducidad de la patente de invencin. Expediente interno: 1354-2012-0-1801-JR-CA-08Magistrado ponente: Luis Jos Diez Canseco Nez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 23 das del mes de septiembre de 2014.

VISTOS:

El Oficio 1354-2012-0/8va SECA-CSJL-PJ de 12 de agosto de 2014, recibido va correo electrnico el mismo da, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima suspende el proceso, a fin de solicitar la interpretacin prejudicial del artculo 80 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina.

El Auto de 10 de septiembre de 2014 mediante el cual se admiti a trmite la interpretacin prejudicial solicitada.

Partes en el proceso interno:

Demandante: Limor de Colombia S.A. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi), Repblica del Per

A. Determinacin de los hechos relevantes:

1. El 24 de mayo de 2005, Limor de Colombia S.A. (Colombia) reivindicando prioridad extranjera sobre la base de la Solicitud 4-47842, presentada el 25 de mayo de 2004, en Colombia solicit patente de invencin para VACUNA PARA EL CONTROL DE GARRAPATAS Y PROCEDIMIENTOS PARA SU FABRICACIN, cuyos inventores son Federico Patio Toro y Benito Eugenio Gutirrez, la cual consta de 16 reivindicaciones.

2. Mediante provedo de 19 de junio de 2006, siendo preocupacin de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologas que la denominacin de las invenciones que se publiquen en el Diario Oficial El Peruano guarden una relacin adecuada con el objeto que se quiere patentar, procedi a modificar el ttulo de la solicitud por: VACUNA PARA EL CONTROL DE GARRAPATAS QUE COMPRENDE UN ANTIGENO DE LA PROTEINA INTEGRAL DE LARVA DE BOOPHILUS MICROPLUS, ya que de la revisin del documento tcnico definira la solicitud de manera ms adecuada.

3. El 17 de julio de 2006, Limor de Colombia S.A. sugiri que el ttulo de la solicitud sea: VACUNA PARA EL CONTROL DE GARRAPATAS QUE COMPRENDE UN ANTIGENO DE LA PROTEINA INTEGRAL DE LARVA Y PROCEDIMIENTO PARA SU FABRICACIN. Mediante provedo de 19 de julio de 2006, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologas tuvo presente el ttulo propuesto por la solicitante.

4. El 19 de julio de 2006, se otorg la orden de aviso 762-2005, efectundose la correspondiente publicacin en el Diario Oficial El Peruano el 17 de agosto de 2006.

5. Mediante provedo de 31 de julio de 2008, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologas, habiendo transcurrido el plazo legal para efectuar el pago por concepto de anualidad correspondiente al perodo 2008, concedi a la solicitante un plazo de gracia de seis (6) meses, contado a partir de la recepcin de dicha notificacin, para presentar mediante un escrito dirigido a la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologas dicho arancel con el recargo correspondiente.

6. El 25 de julio y 7 de agosto de 2008, Limor de Colombia S.A. adjunt el comprobante de pago por concepto de anualidad y reintegro de la misma.

7. Mediante provedo de 8 de agosto de 2008, la Direccin de Invenciones y Nuevas Tecnologas tuvo presente el pago efectuado por concepto de anualidad correspondiente al perodo 2008-2009.

El 29 de octubre de 2008, la examinadora de patentes emiti el Informe Tcnico CJE 20-2008, en el cual analiz el pliego de 16 reinvindicaciones originalmente presentado, concluyendo que las reivindicaciones 1 a 16 definen usos, por lo que no cumplen con el artculo 14 de la Decisin 486.

8. El 12 de marzo de 2009, Limor de Colombia S.A. dio respuesta al Informe Tcnico CJE 20-2008 adjuntando un nuevo pliego de 9 reivindicaciones y presentando argumentos tcnicos destinados a levantar las observaciones formuladas por la examinadora de patentes.

9. El 29 de abril de 2009, la examinadora de patentes emiti el Informe Tcnico CJE 20-2008/a, en el que analiz el pliego de 9 reivindicaciones y los argumentos expuestos por la solicitante en su escrito de 12 de marzo de 2009.

10. Mediante Resolucin 7488-2009/DIN-INDECOPI, de 29 de mayo de 2009, la Direccin de Invenciones y Nuevas Tecnologas deneg la patente de invencin solicitada. Consider que, atendiendo al anlisis efectuado y a lo dispuesto por el artculo 45 de la Decisin 486, se determina que el pliego de 9 reivindicaciones presentado el 12 de marzo de 2009 no puede ser considerado a efectos del anlisis, ya que constituye una ampliacin de la divulgacin inicial. Por lo tanto, considerando el pliego anterior se ratifica que las reivindicaciones 1 a 16 referidas a usos no son patentables de acuerdo con lo establecido en el artculo 14 de la Decisin 486. Slo se consideran patentables las invenciones referidas a productos o procedimientos, no los usos, motivo por el cual no procede acceder a la proteccin legal de lo solicitado.

11. El 1 de julio de 2009, Limor de Colombia S.A. interpuso recurso de apelacin, deduciendo la nulidad de la Resolucin 7488-2009/DIN-INDECOPI.

12. El 25 de mayo de 2010, Limor de Colombia S.A. adjunt el comprobante de pago por concepto de anualidad y reintegro de la misma. Mediante provedo de 31 de mayo de 2010, la Secretara Tcnica de la Sala de Propiedad Intelectual tuvo presente el pago efectuado por concepto de anualidad correspondiente al perodo 2009-2010.

13. Mediante Resolucin 2748-2011/TPI-INDECOPI de 2 de diciembre de 2011, el Tribunal del Indecopi declar la caducidad de la solicitud de patente por la falta de pago de la anualidad 2010-2011.

14. Limor de Colombia S.A. presenta demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolucin 2748-2011/TPI-INDECOPI.

15. Mediante sentencia de 26 de abril de 2013, el Octavo Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declara infundada la demanda. Posteriormente, la demandante interpone el recurso de apelacin respectivo.16. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima decide suspender el presente proceso, a fin de solicitar la interpretacin prejudicial del artculo 80 de la Decisin 486. B. Fundamentos de la demanda:

18.La demandante Limor de Colombia S.A. argument lo siguiente:

La Resolucin 2748-2011/TPI-INDECOPI es nula en todos sus extremos, ya que la patente de invencin cumple con los requisitos de ley.

Se present un nuevo pliego de reivindicaciones, el cual no fue tomado en cuenta por el Indecopi, bajo la errnea afirmacin de que consista en una ampliacin de la invencin contenida en la solicitud inicialmente presentada.

El Indecopi ha declarado caduca la patente y se ha negado a resolver sobre el fondo del asunto. Esta declaracin de caducidad vulnera el derecho de defensa y al debido proceso.

En numerosas ocasiones el Indecopi ha procedido a notificar al administrado previamente para que efecte el pago de la anualidad dentro del plazo de gracias de seis (6) meses, plazo que es contado desde la fecha de notificacin; y, slo si el administrado omite pagar dentro del plazo de gracia, se proceder a declarar la caducidad de la patente.

An cuando la norma no establezca de manera expresa la obligacin de notificar al administrado para la realizacin de una actuacin procesal, si es que gener expectativa en el administrado sobre la tramitacin de actos para garantizar el debido proceso, se deben realizar sobre la base del principio de predictibilidad.

Cita sentencias de la Corte Suprema del Per donde se ha declarado la nulidad de resoluciones administrativas, debido a que el Indecopi no cumpli con su deber de notificar al solicitante antes de declarar la caducidad de la patente.

Previamente a la declaracin de caducidad, el Tribunal del Indecopi la debi notificar concediendo el plazo de 6 meses posteriores a la fecha de notificacin requiriendo el pago correspondiente. Alega que la primera instancia le notific el requerimiento de pago y que el Tribunal del Indecopi debi actuar de la misma forma.

La Resolucin 2748-2011/TPI-INDECOPI carece de una debida motivacin.C. Fundamentos de la contestacin:

19. El Indecopi contest la demanda alegando que:

No existe mandato que obligue a la administracin a requerir el pago de la anualidad antes de que se venza el plazo de caducidad, siendo obligacin del solicitante llevar los pagos correspondientes dentro de los plazos expresamente establecidos en la ley.

Corresponde declarar la caducidad de la patente de pleno derecho por el slo transcurso del tiempo, sin que sea necesario que el Tribunal notifique previamente al administrado un requerimiento de pago de anualidad.

En el presente caso, al haberse solicitado la patente el 24 de mayo de 2005, el solicitante estaba obligado al pago de la primera anualidad, correspondiente al perodo 2008-2009, el ltimo da del mes de mayo de 2008 y a partir de dicha fecha efectuar los pagos mientras dura el trmite de solicitud. La solicitante solamente efecto el pago por concepto de anualidad correspondientes a los perodos 2008-2009 y 2009-2010, omitiendo el pago del perodo 2010-2011.

Los administrados tienen la obligacin de efectuar el pago por concepto de anualidad, sin neecsidad de un requrimiento por parte de la autoridad.

En el presente caso se pretende que se remita una notificacin recordando el vencimiento de un plazo, que se encuentra establecido expresamente en la ley, por lo que el administrado no puede alegar desconocer ese plazo. La falta de pago se debe a una falta de diligencia de la demandante.

Dentro del Proceso 111-IP-2010, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sealado que: En caso de que exista falta de pago de la referida tasa anual se produce la caducidad de pleno derecho () la caducidad se constituye por la ocurrencia del hecho, es decir, del no pago de la anualidad.

D. Fundamentos de la sentencia de primera instancia:

20. Mediante sentencia de 26 de abril de 2013 se declara infundada la demanda, por considerar que el artclo 80 de la Decisin 486 no establece la obligatoriedad de la Oficina Nacional Competente de notificar previamente al administrado para que efecte el pago de la tasa por anualidad dentro del perodo de gracia, razn por la cual debe tenerse en cuenta que el contenido de esta norma resulta de carcter imperativo. Por lo tanto, era obligacin del solicitante llevar a cabo los pagos correspondientes dentro de los plazos expresamente establecidos en la ley.

E. Fundamentos del recurso de apelacin:

21.La demandante reiter los argumentos de su demanda. Agreg que la informacin en el portal web institucional del Indecopi seala que la Direccin de Invenciones y Nuevas Tecnologas enviar notificaciones, a fin de recordar el pago de la anualidad. Asimismo, el Manual del Inventor publicado por el Indecopi seala que la Oficina enva notificaciones indicando que cuentan con un plazo de gracia de 6 meses, contado desde la fecha de notificacin.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artculo 1 literal c) del Tratado de Creacin del Tribunal, la norma cuya interpretacin se solicita forma parte del ordenamiento jurdico de la Comunidad Andina.Que, de acuerdo con lo solicitado por el Juez Consultante, se realizar la Interpretacin Prejudicial del artculo 80 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, con el objeto de contestar la siguiente pregunta: Cmo debe analizarse e interpretarse el artculo 80 respecto a la oportunidad en que deben efectuarse los pagos de las tasas anuales relativas a las solicitudes de patente; y si la Oficina Nacional Competente se encuentra obligada a notificar a los solicitantes para que realicen los pagos de anualidades.Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina

Artculo80.-Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trmite, deber pagarse las tasas anuales, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente. Las anualidades debern pagarse por aos adelantados.La fecha de vencimiento de cada anualidad ser el ltimo da del mes en que fue presentada la solicitud. Podrn pagarse dos o ms tasas anuales por adelantado.

Una tasa anual podr pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contado desde la fecha de inicio del perodo anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente mantendr su vigencia plena.

La falta de pago de una tasa anual conforme a este artculo producir de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente.

Los temas a ser desarrollados son:

A. La caducidad de la patente de invencin en la Decisin 486. Pago de tasas para mantener vigente la patente. Oportunidad del pago de las tasas anuales.B. La debida motivacin de las resoluciones administrativas.A. LA CADUCIDAD DE LA PATENTE DE INVENCIN EN LA DECISIN 486.22. En el presente caso, mediante Resolucin 2748-2011/TPI-INDECOPI de 2 de diciembre de 2011, el Tribunal del Indecopi declar la caducidad de la solicitud de patente por la falta de pago de la anualidad 2010-2011.

23. Dentro del Proceso 111-IP-2010 de 11 de noviembre de 2010, este Tribunal seal lo siguiente:

La figura de la caducidad de la patente se concibe como una sancin administrativa en la legislacin comunitaria, establecida para garantizar que los titulares cumplan los compromisos de pago de las tasas por servicios que presta el Estado a travs de las oficinas nacionales correspondientes.

RGIMEN DE LA

DECISIN 344RGIMEN DE LA

DECISIN 486

Caducidad de la patenteArtculo53.- Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trmite, debern pagarse las tasas peridicas, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente.*

Antes de declarar la caducidad de la patente, los Pases Miembros concedern un plazo de seis meses a fin que el interesado cumpla con el pago de las tasas a que hace referencia el prrafo anterior. Durante los plazos referidos, la patente o la solicitud en trmite mantendrn su plena vigencia.

* En el presente caso de forma quinquenal.Artculo80.- Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trmite, deber pagarse las tasas anuales, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente. Las anualidades debern pagarse por aos adelantados.

La fecha de vencimiento de cada anualidad ser el ltimo da del mes en que fue presentada la solicitud. Podrn pagarse dos o ms tasas anuales por adelantado.

Una tasa anual podr pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contado desde la fecha de inicio del perodo anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente mantendr su vigencia plena.

La falta de pago de una tasa anual conforme a este artculo producir de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente.

() El artculo 80 de la Decisin 486 establece el pago de una tasa anual para mantener vigente la patente y de conformidad con las disposiciones de las oficinas nacionales competentes. En caso exista falta de pago de la referida tasa anual se produce la caducidad de pleno derecho. Segn esta disposicin, la Oficina Nacional Competente deber reconocer la caducidad, pero su actuacin no es constitutiva pues la caducidad se constituye por la ocurrencia del hecho, es decir, del no pago de la anualidad.

Pago de tasas para mantener vigente la patente.

Decisin 344

(Antes del 1 de diciembre de 2000)Decisin 486

(Luego del 1 de diciembre de 2000)

Obligacin de pago

Ejecucin del pagoObligacin de pagar las tasas de forma quinquenal.*

Si se efectuaron pagos en la modalidad de quinquenios, que abarquen un periodo ms all del 1 de diciembre de 2000, se entendern los pagos efectuados como pagos adelantados de las anualidades segn la Decisin 486.

* En concordancia con la legislacin nacional.Obligacin de pagar las tasas de forma anual.

Se reconocern los pagos realizados bajo la normativa anterior.

Si no se efectuaron pagos en la modalidad de quinquenios, antes del 1 de diciembre de 2000, se debern efectuar los pagos de forma anual.

OPORTUNIDAD DEL PAGO DE LAS TASAS ANUALES.

24. La oportunidad del pago de las tasas anuales se encuentra claramente regulada en el artculo 80 de la Decisin 486. En efecto, para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trmite, deber pagarse las tasas anuales. La fecha de vencimiento de cada anualidad ser el ltimo da del mes en que fue presentada la solicitud. La falta de pago de una tasa anual conforme a este artculo producir de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente.25. Como se puede observar, la obligacin, de llevar a cabo los pagos correspondientes dentro de los plazos expresamente establecidos en la norma comunitaria, recae de manera directa en el solicitante, y no en la oficina nacional competente.26. La normativa andina no exige que la oficina nacional competente notifique previamente al administrado para que efecte el pago de la anualidad, toda vez que la norma es clara, completa y autoejecutiva al indicar la oportunidad del pago de las tasas. En efecto, la norma andina no establece de manera expresa la obligacin de notificar al administrado, siendo en realidad una obligacin del solicitante llevar los pagos correspondientes dentro de los plazos expresamente establecidos en la normativa comunitaria.

27. Por un lado, le corresponde al administrado ser diligente en el pago de las tasas anuales. Por otro lado, le corresponde a la oficina nacional competente declarar la caducidad de la patente de pleno derecho por el slo transcurso del tiempo, siendo esta norma de carcter imperativo y de cumplimiento automtico. Dentro del Proceso 111-IP-2010, este Tribunal ha sealado que: En caso de que exista falta de pago de la referida tasa anual se produce la caducidad de pleno derecho () la caducidad se constituye por la ocurrencia del hecho, es decir, del no pago de la anualidad.

28. En consecuencia, los administrados tienen la obligacin de efectuar el pago por concepto de anualidad, sin necesidad de un requerimiento por parte de la autoridad, en cumplimiento del artculo 80 de la Decisin 486, por lo que el administrado no puede alegar desconocer ese plazo.

B. LA DEBIDA MOTIVACIN DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.

29. La demandante Limor de Colombia S.A. aleg que la Resolucin 2748-2011/TPI-INDECOPI carece de una debida motivacin.30. Sobre el tema es pertinente hacer referencia a lo expresado por el Tribunal en la interpretacin prejudicial rendida dentro del Proceso 110-IP-2008:

El sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autnoma e independiente de las Oficinas de Patentes de cada Pas Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es as que el captulo IV de la Decisin 486 regula el trmite de las solicitudes de patentes y los requisitos que deben contener las mismas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad.

Dicha autonoma se manifiesta tanto en relacin con decisiones emanadas de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como en relacin con sus propias decisiones.

Sobre el primer tema, el Tribunal ha sealado: Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras () las ponen en contacto, () sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

31. El principio de independencia de las Oficinas de Patentes significa que stas juzgarn la patentabilidad o no de una solicitud de patente, sin tener en consideracin el anlisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes, es decir, el examen realizado por otras Oficinas no es vinculante para la Oficina de Patentes del respectivo Pas Miembro.

32. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria coloc en cabeza de las oficinas nacionales competentes la obligacin de realizar el examen de patentabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo an en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones. En el caso de que sean presentadas observaciones, la oficina nacional competente se pronunciar acerca de ellas as como acerca de la concesin o de la patente de invencin.

33. Asimismo, es pertinente agregar que este examen integral y motivado debe ser autnomo tanto en relacin con las decisiones expedidas por otras oficinas de patentes, como en relacin con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que sta debe realizar el examen de patentabilidad analizando cada caso concreto. Con ello no se est afirmando que la oficina de patentes no tenga lmites a su actuacin y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que sta tiene la obligacin en cada caso de hacer un anlisis, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trmite.

Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,CONCLUYE:PRIMERO:La figura de la caducidad de la patente se concibe como una sancin administrativa en la legislacin comunitaria, establecida para garantizar que los titulares cumplan los compromisos de pago de las tasas por servicios que presta el Estado a travs de las oficinas nacionales correspondientes. Segn la Decisin 486 la figura operar cuando el titular no cumpla con pagar una tasa anual.SEGUNDO: Los administrados tienen la obligacin de efectuar el pago por concepto de anualidad, sin necesidad de un requerimiento por parte de la autoridad, en cumplimiento del artculo 80 de la Decisin 486, por lo que el administrado no puede alegar desconocer ese plazo. TERCERO:La norma comunitaria coloc en cabeza de las oficinas nacionales competentes la obligacin de realizar el examen de patentabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo an en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones. Asimismo, es pertinente agregar que este examen integral y motivado debe ser autnomo tanto en relacin con las decisiones expedidas por otras oficinas de patentes, como en relacin con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que sta debe realizar el examen de patentabilidad analizando cada caso concreto.

De conformidad con el artculo 35 del Tratado de Creacin del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, el Juez Nacional consultante deber adoptar la presente interpretacin. Asimismo, deber dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el prrafo tercero del artculo 128 del Estatuto vigente.

Notifquese al Juez consultante mediante copia certificada y remtase copia a la Secretara General de la Comunidad Andina, para su publicacin en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo PerdomoPRESIDENTA

Cecilia Luisa Aylln QuinterosJos Vicente Troya Jaramillo

MAGISTRADAMAGISTRADO

Luis Jos Diez Canseco Nez

MAGISTRADOGustavo Garca BritoSECRETARIO

PROCESO 113-IP-2014 En la interpretacin prejudicial 110-IP-2008, el Tribunal Comunitario desarroll lo relativo a la autonoma de la Oficina de Registro Marcario para tomar sus decisiones, lo cual es aplicable al presente caso.

Proceso 71-IP-2007. Interpretacin Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1553, de 15 de octubre de 2007.

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