Post on 02-Oct-2018
XXV Jornadas de Investigación de las Universidades españolas
Mª José de Concepción, 28 de noviembre de 2017
Mª José de Concepción 1
Recursos para generar nuevos conocimientos con valor económico
Capacidad para obtener rendimiento del conocimiento como incentivo
Patentes: contribuyen a generar estos incentivos como
opción
Consecuencia: sirven para impulsar la
innovación tecnológica
La actividad inventiva implica
Mª José de Concepción 2
Patente, monopolio temporal, expira y su conocimiento y valor económico se transfiere al acervo
tecnológico
Sistema de patentes, estimula el desarrollo de
las invenciones
Constituye una fuente
de información tecnológica de enorme
valor
Refleja la mayor parte
de los avances
tecnológicos
Mª José de Concepción 3
Problema a resolver
Nueva idea+ investigación + desarrollo + implantación (proceso, servicio o producto)
Beneficio
INNOVACIÓN
Mª José de Concepción 4
Gestión de la innovación: política estratégica de Propiedad Industrial
Protección Valorización
ComercializaciónCompetitividad
Ingresos
Costes
• ¿Qué requisitos para laprotección se cumplen?
• ¿Qué alcance se le va a dar ala protección? Es decir,nacional o internacional
• Costes de la protección,tasas de solicitud, trámite ymantenimiento.
• Este parámetro se tiene muyen cuenta para el alcanceinternacional de laprotección
• Ventajas competitivas quenos va a proporcionar laprotección.
• Planes comerciales• Valor económico delproducto
• Estrategias de venta
Mª José de Concepción 5
Gestión de la innovación: política estratégica de Propiedad Industrial
Proteger por PI ¿?
En donde ¿?
Fabricar o licenciar ¿?
Defensa de los derechos propios
Vigilancia de los derechos de terceros
Vigilancia tecnológica
Mª José de Concepción 6
Gestión de la innovación: política estratégica de Propiedad Industrial
Estrategia de PI: tener patentes no es la meta, elobjetivo es generar valor a partir de la cartera dePI. Para ello es necesario desarrollar una estrategiade PI integrada en la estrategia de negocio.
Para implementar la estrategia de PI es importantegestionar proactivamente el Portfolio de PI:Aconsejar al departamento de I+D sobre el tipo deinvenciones interesantes, adquirir PI si es másbarata o más rápida que los desarrollos propios,licenciar nuestras patentes ….
Proteger por PI
Contienen la información más reciente
Tienen un formato uniforme a nivel mundial
Son fuente de lo nuevo (invención) y de lo que ya se conoce (estado técnica)
Suelen contener información que no se divulga en otro tipo de publicaciones
Cubren la totalidad de las tecnologías aplicadas por la industria a nivel mundial
Descubren la tecnología de forma exhaustiva
Presentan símbolos de clasificación que permiten un acceso selectivo a la información de cada sector técnico
Mª José de Concepción 7
Mª José de Concepción 8
Una sólida posición en el mercado y una ventaja
competitiva. Una patente concede a su titular el derecho
exclusivo
Aumento de los beneficios y mejor rendimiento de las
inversiones
Capacidad de tomar medidas legales con éxito contra quienes copien o imiten su invención protegida.
Acceso a la tecnología mediante la concesión de licencias cruzadas. Si su empresa está interesada en tecnología
que es propiedad de otros puede utilizar las patentes de las que es titular su propia empresa para
negociar acuerdos de concesión de licencias cruzadas.
• impedir a otros que utilicen comercialmente la invención patentada
• reducir de este modo la incertidumbre, el riesgo y la competencia de imitadores
• contribuirá a recuperar los gastos y obtener un mayor rendimiento de las inversiones
• Ingresos adicionales procedentes de la concesión de una licencia sobre la patente o de su cesión
•dar una imagen positiva a su empresa. Algunas enumeran sus patentes: una imagen innovadora.
•acceso a nuevos mercados. La cesión de patentes bajo licencia a otros puede proporcionar acceso a nuevos mercados
Mª José de Concepción9
Gestión de la innovación: política estratégica de Propiedad Industrial
Dónde
¿Dónde hay probabilidades de comercializar el producto patentado?
¿Cuáles son los principales mercados para productos similares?
¿Dónde se fabricará el producto?
¿Dónde están los principales competidores?
¿Cuáles son los costes de patentar en cada uno de los mercados dónde va destinado el producto? y ¿cuál es mi presupuesto?
¿Qué dificultades tendrá hacer valer los derechos de patente en un país determinado? Representante, idioma…
Mer
cado
s y
co
mpe
tido
res
Cost
esLi
tigi
os
Mª José de Concepción10
PATENTE NACIONAL: Costes de tasas de tramitación, con un valor medio de anualidades y excluyendo costes de agentes: Entre 2000 ‐ 2500 euros
PATENTE EUROPEA: Costes de tasas de tramitación incluyendo validaciones mínimo unos 5000 euros y luego multiplicaría al menos por 1000 por cada país y valor promedio de anualidades. Para 8 países serían como 13.000 euros más agentes.
PCT: Tramitación 3000 euros. Y por cada país mínimo 3000 euros adicionales ya que el sesgo del PCT son los países más importantes en los que hay que hacer la tramitación completa más las anualidades. Luego para 10 países serían 33.000 euros más agentes.
Mª José de Concepción 11
VIGILO
PROTEGO
Gestión de la innovación: política estratégica de Propiedad Industrial VIGILO
Mª José de Concepción 20
PATENT BOXSELLO DE PYME
INNOVADORA
NUEVA LEY DE PATENTES
Mª José de Concepción 24
Mª José de Concepción 25
Mª José de Concepción 26
La necesidad de reforzar el papel de lainnovación como eje para potenciar lacompetitividad de la economía española y denuestras empresas.
Los productos españoles para sercompetitivos deben de estar correctamenteposicionados y protegidos en los mercadosnacionales e internacionales.
ESTRUCTURA DE LA LEY 24/2015
16 Títulos
186 Artículos
10 Disposiciones Adicionales
6 Disposiciones Transitorias
1 Disposición Derogatoria
9 Disposiciones Finales
Se simplifica al máximo los requisitos para obtener fecha de presentación, armonizados por el Tratado sobre el derecho de patentes (PLT).
Se elimina el sistema opcional o a la carta estableciendo un Procedimiento único con Examen previo o sustantivo.
Integra la búsqueda con el examen técnico
Se adelanta la búsqueda acelerando el procedimiento en un aspecto esencial para el interesado.
Se sustituyen las oposiciones previas por un sistema de oposición post‐concesión
Posibilidad de invocar el restablecimiento de derechos para el plazo de prioridad en línea con lo establecido en los procedimientos internacionales y en el PLT.
Procedimientos de revocación y limitación
En el proceso de nulidad se suprime la prohibición de anular parcialmente una reivindicación
Desaparecen las referencias al Juez de Primera Instancia y en su lugar se atribuye la competencia territorial al correspondiente Juez de lo Mercantil.
Conciliación en materia de invenciones de empleados y del arbitraje y la mediación como mecanismos para la solución extrajudicial de controversias.
1. Admisión a trámite
2a. Examen de oficio
2b. Búsqueda
Procedimiento Ley 24/2015
3. Publicación
4. Examen sustantivo y Resolución
5. Oposición
Presentación de la solicitud
Inicio del ProcedimientoPresentación de la solicitudElectrónicamente
Obligatorio para API y personas jurídicas (art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)
En papel
InstanciaDescripción
ReivindicacionesDibujos y, en su caso,
las secuencias biológicasResumen
Tasa de solicitud y de IET
Materia biológica: origen geográfico o fuente de procedencia Recurso genético: información que los usuarios están obligados a conservar con arreglo al Reglamento (UE) nº 511/2014
• No prejuzgará la validez de la patente (ni interrumpirá el procedimiento)
Contenido de la solicitud
Admisión a trámite
Lugar de presentación: OEPM
Órgano competente de C.AA. Oficina de Correos Electrónicamente
Requisitos mínimos para obtener fecha de presentación
Una indicación, expresa o tácita, de que se solicita una
patente
Los datos de identificación o contacto del solicitante
Una parte que a primera vista parezca constituir una descripción
En cualquier idiomaTraducción en el plazo de 2 meses
desde depósitodenegada
Una referencia a una solicitud anterior
Notificación de defectos
2 meses desde notificación
No contesta o no subsana desistida
Contesta subsanando: la fecha de
presentación: en que se subsanan los
requisitos.Falta de pago de las
tasas1 mes desde notificaciónComunicación
conjunta de defectos 2 meses
Examen de defensa
ContenidoInforme sobre el estado de la técnica + opinión
escrita1ª comunicación del examinador de defectos
técnicos
Exámenes previos a la elaboraciónFalta de claridad (impeditiva de búsqueda significativa)
Falta de unidad de invención (tasas adicionales o divisional) Requisitos de patentabilidad
BúsquedaLos defectos formales no interrumpirán la búsqueda
Publicación
Plazo
• Transcurridos 18 meses desde fecha de presentación o prioridad
• Antes a petición del solicitante
Requisitos• Que la solicitud haya superado el examen de oficio
Medios
• Mención en BOPI• Publicación de un folleto en INVENES
Consecuencias
• Apertura plazo observaciones de terceros (a la solicitud)
Examen sustantivo
Petición de examen sustantivo‐ Se puede presentar desde la presentación hasta 3 meses después de publicación IET‐ Exige pago de tasa. ‐ Posibilidad de presentar observaciones, modificaciones… hasta fin de plazo.
Realización del examen sustantivo:‐ IET+OE es la 1ª comunicación al solicitante sobre requisitos‐ Posibilidad de búsqueda complementaria‐ Resoluciones:
‐ Concesión directa‐ Denegación directa‐ Persistencia de defectos → Nuevas oportunidades
(2meses)/vista oral→ Resolución defini va
Admitidas a trámite las oposiciones, se dan traslado al titular
Contestación del titular (alegaciones y/o propuesta de modificación) 3 meses
Réplica de oponentes plazo común de 2
meses
Examen de oposiciones y contestaciones por
OEPM Comisión de 3 examinadores
Nueva(s) oportunidad(es) al titular 1 mesPosible sustitución por vista oral
Resolución definitiva estimando o desestimando oposicióna) Manteniendo la concesiónb) Revocando la patentec) Manteniendo la patente de forma modificada
oposicione
s
Seis m
eses desde
la pub
licación de
la con
cesión
la falta de cualquiera de los requisitos de patentabilidad
la insuficiencia de la descripción
que el objeto de la patente excede el contenido de la solicitud tal como fue presentada
alegaciones
En modelo oficial + tasa
Suficientemente motivada
requisitos
oposicione
s
Novedades Modelo de Utilidad
Exige novedad mundial.
Amplía el ámbito
protección del M.U.
En la fase de oposición, exige un
comité de tres expertos y da oportunidad de réplica a
los oponentes
Establece la obligatoriedadde pedir I.E.T. para ejercer
acciones judiciales
Deber de Comunicación:‐ Investigador
• 3 meses desde conclusión de la invención• incumplimiento pérdida derechos
‐ Organismo/Entidad Pública• 3 meses desde comunicación del investigador• comunicación de voluntad de mantener derecho sobre lainvención (patente o secreto industrial)• prohibición publicación resultado investigación• falta comunicación→ el autor tendrá derecho a solicitar lapatente
Invenciones de personal investigador
Obligaciones
‐ Organismo/Entidad Pública Asumir la titularidad patente mantener el secreto industrial ceder la titularidad al investigador y reservarse licencia
de explotación o reservarse participación en beneficios
‐ Investigador Participar en beneficios de explotación o de cesión Ser titulares si la entidad les cede el derecho
Derechos
Invenciones de personal investigador
Simplificación del procedimientoSe simplifica el procedimiento de concesión de licencias obligatorias. Las partes pueden designar un mediador común o bien nombrar cada
una un experto. Un tercer experto es nombrado por la OEPM paraacordar las condiciones de la licencia con los expertos nombrados por laspartes.
A falta de acuerdo, la OEPM resolverá sobre la concesión de la licencia.
Licencias obligatorias
Apoyo a Las Universidades : Disposición adicional décima. Aplicación del régimen de tasas para la obtención y mantenimiento de los títulos previstos en esta Ley.
1. Las universidades públicas tendrán derecho a una bonificación del cincuenta por ciento en el importe de las tasas abonadas para la obtención y mantenimiento de los títulos de propiedad industrial regulados en esta Ley y solicitados con posterioridad a la entrada en vigor de la misma.
2. La bonificación será del cien por cien, siempre que acrediten que en el plazo establecido en el artículo 90.2 se ha producido una explotación económica real y efectiva de la patente o del modelo de utilidad. En este caso, las universidades podrán solicitar la devolución del importe de las tasas abonadas, en los términos que se establezcan reglamentariamente
Mª José de Concepción 28
Como negociar licencias
tecnológicas . OMPI. 2004.
http://www.wipo.int/export/sites/www/i
p‐development/es/strategies/pdf/publicati
on_903.pdf
Intercambiar valor. Negociación de
acuerdos de licencia de tecnología. Manual de
capacitación. OMPI.2006.
http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/technology_licensing.pdf
Modelos de Contratos
https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/transferencia_de_tecnologia/Modelos_de_Contratos/i
ndex.html
INFORMACIÓN DE INTERÉS
Mª José de Concepción 30
Mª José de Concepción 31
MUCHAS GRACIAS
@OEPM_es
OEPM
Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)