TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 423-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de laDecisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinasolicitada por el Consejo de Estado de la República deColombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Primera.Marca: COAX (mixta)Demandante: PERMODA LTOA.Proceso interno 2011-00273.

Magistrada ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Franciscode Quito, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.

VISTOS:

El Oficio 2811 de 27 de agosto de 2015, con sus respectivos anexos, recibidoen este Tribunal, vía correo electrónico el mismo día, el Consejo de Estado,República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, SecciónPrimera remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a lainterpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2011-00273.

El Auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidióadmitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplircon los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con losrequisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

A. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedentedestacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presentesolicitud, lo siguiente:

Partes en el Proceso Interno.

Demandante: PERMODA LTOA.

Tercero interesado:COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA.JOSÉ NAIR HERNÁNDEZ.

Hechos.

1. El 18 de junio de 2009, el señor JOSÉ NAIR HERNÁNDEZ solicitó, ante laSuperintendencia de Industria y Comercio (SIC), el registro como marca delsigno COAX (mixto) para distinguir "vestidos, calzados sombrerería"productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional deNiza.

2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial607 de 31 de agosto de 2008, al que presentó oposición la sociedadPERMODA LTOA. sobre la base de su marca KOAJ (mixta) registrada paradistinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Por Resolución 22397 de 29 de abril de 2010, la Directora de SignosDistintivos de la SIC declaró infundada la oposición y concedió el registro delsigno COAX (mixto).

4. PERMODA LTOA. interpuso recurso de reposición yen subsidio de apelación.

5. Mediante Resolución 32001 de 23 de junio de 2010, al resolver el recurso dereposición, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC revocó la Resoluciónimpugnada y, en consecuencia, declaró fundada la oposición presentada ynegó el registro del signo solicitado.

6. El señor JOSÉ NAIR HERNÁNDEZ solicitó recurso de apelación.

7. Mediante Resolución 19063 de 7 de abril de 2011, el SuperintendenteDelegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación,decidió revocar la Resolución 32001, declaró infundada la oposición yconcedió el registro del signo COAX (mixto) solicitado por JOSÉ NAIRHERNÁNDEZ para distinguir productos de la Clase 25 de la ClasificaciónInternacional de Niza.

8. La sociedad PERMODA LTOA. en ejercicio de la acción de nulidad yrestablecimiento del derecho solicitó la nulidad de las Resoluciones 22397 y19063.

9. Por providencia de 4 de agosto de 2014, el Consejo de Estado de la Repúblicade Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primerasuspendió el proceso y solicitó que el Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina emita la interpretación prejudicial correspondiente.

Argumentos de la demanda .

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siguientes argumentos:

10. Violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

11. La Resolución 22397 aclara que la única diferencia que existe entre los signoses una de sus consonantes y reconoce de igual forma que los demás fonemasse reproducen o comparten de forma común, no obstante lo anterior, darelevancia a la única diferencia que radica en la sustitución de la últimaconsonante que conforman cada uno de los signos "X" y "J".

12. Afirma que el consumidor al momento de adquirir el producto en el mercadono solicitará el mismo haciendo referencia o una descripción del signo o de laparte gráfica que acompaña al vocablo COAX sino por el contrario lo solicitarácon la expresión que acompaña al mismo.

13. La Resolución 19063 hizo un estudio fraccionado del signo solicitado,teniendo que hacerlo de forma conjunta, pues el consumidor no va a pensarque si bien las marcas comparten las vocales A y O, la utilización de lasconsonantes C y X a diferencia de la letras K y J le permiten diferenciar quelos signos son diferentes y, por lo tanto, tienen un origen empresarial diferente,sino por el contrario, al momento se solicitar el producto lo hará por elconjunto.

14. Los signos en conflicto son fonética y gramaticalmente similares, soncompletamente confundibles, sobre todo si se toma en cuenta que por lafuerza expresiva de las palabras son éstas las que utilizarán al momento desolicitar el producto en el mercado.

15. Los signos en conflicto distinguen productos de la Clase 25 de la ClasificaciónInternacional de Niza.

Argumentos de la contestación a la demanda por parte de laSuperintendencia de Industria y Comercio.

La SIC contestó la demanda manifestando:

16. El demandante no utilizó las reglas de comparación de signos ya que pone depresente la importancia de no separar los elementos que componen lasmarcas. Sin embargo, cuando procede a hacer la comparación descomponelos vocablos KOAJ y COAX en sílabas y analiza cada carácter de los signos.

17. Se debe tener en consideración que los signos en conflicto son mixtos, razónpor la cual es indispensable que la comparación de las mismas se hagateniendo en consideración todos los elementos de los signos.

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18. Por lo tanto, si se realiza la comparación sin descomponer la marca, esevidente que las mismas no presentan semejanzas susceptibles de acarrearriesgo de confusión o de asociación.

19. Teniendo en cuenta que los signos analizados en conjunto y sucesivamentepresentan diferencias que permiten su individualización no se puede decir queexista identidad o semejanza entre ellos.

20. No existe conexión competitiva entre los signos en disputa.

Argumentos de la contestación a la demanda por parte del tercerointeresado.

21. No se encuentra en el expediente contestación a la demanda por parte delseñor JOSÉ NAIR HERNÁNDEZ, tercero interesado en el proceso.

B. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL.

22. El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lodispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina;

23. Este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normasque conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar suaplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

24. El Tribunal interpretará el siguiente artículo:

136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 1.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud ortográfica,fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y deasociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

2. Comparación entre marcas mixtas.3. Conexión competitiva entre productos de las Clases 14 y 25 de la

Clasificación Internacional de Niza.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1 "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectaraindebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada porun tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de loscuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;(... )" .

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ANÁUSIS aJE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. IRREGISTRABILlDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS.SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DECONFUSiÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACiÓN. REGLASPARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS.

25. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posibleriesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado COAX (mixto) porJOSÉ NAIR HERNÁNDEZ y la marca sobre la base de la cual se presenta laoposición KOAJ (mixta) registrada a favor de la sociedad PERMODA LTOA.

26. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan,fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme alo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables comomarcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente losderechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen auna marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismosservicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales eluso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

27. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo;la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al deconfusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se hanclasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según sugrado de notoriedad.

28. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado losiguiente:

"El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir unproducto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que pienseque dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmenteposee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunquediferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, aladquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienenuna relación o vinculación económica". (Proceso 70-IP-2008, publicado enla G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

29. En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signosolicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que essuficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto conrelación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, paraque se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que lossignos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan adiferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o

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asociactcr., (Cela vez que centro de los productos o servicios contemplados endiferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia,producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse encausal de irregistrabilidad.

30. El Tribunal ha sostenido que "La confusión en materia de marcas, se refiere ala falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan serinducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficientepara ser distintivo". (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1124, de4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).

31. Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingueen el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por unsigno de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, ados productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común alextremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente deregistro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro,surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquelsigno con esta marca o con el signo previamente solicitado.

32. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificarsi existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sícomo en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, yconsiderar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará enfunción de los productos o servicios de que se trate, independientemente dela clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

33. Sobre la base de jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos quepueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre losproductos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i)que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productoso servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanzaentre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidadentre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y tambiénsemejanza entre éstos.

34. El Tribunal ha diferenciado entre: "la 'semejanza' y la 'identidad', ya que lasimple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existenelementos comunes pero coexistiendo con otros aparentementediferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entremarcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo,sin diferencia alguna entre los signos". (Proceso 82-IP-2002, publicado en laG.O.A.C. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP'S).

35. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o deasociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en sucaso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la

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jurispruoencia nan sugerido a los efectos de precisar el grado deconfundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

36. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de unproducto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la solaposibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios sebeneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

37. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado lossiguientes criterios: "El primero, la confusión visual, la cual radica en poner demanifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, lapercepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de ladenominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráficasean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la personaa relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real delmismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materialeso auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contienela expresión, ya sea denominativa o gráfica". (Proceso 76-IP-2004, publicadoen la G.O.A.C. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia alProceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329, de 9 de marzo de 1998,marca: DERMALEX).

38. En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que paravalorar la similitud de signos y el riesgo de confusión es necesario considerar,los siguientes tipos de similitud:

39. La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en lossegmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, ola identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo deconfusión.

40. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen unsonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otroselementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíceso terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidadesde cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras queintegran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica yfonética.

41. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma osimilar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de lossignos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa,característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una deotra.

Reglas para realizar el cotejo de signos.

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42. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre lasupuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuentalos criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y PedroBreuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por lajurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por lossignos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos queintegran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, suunidad fonética y gráfica, ya que "debe evitarse por todos los medios ladisección de las denominaciones comparadas, en sus diversoselementos inteqrantes'".

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas enforma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparaciónde los signos confrontados debe predominar el método de cotejosucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que ésteúltimo no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias queexistan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos sedesprende de los elementos semejantes o de la semejante disposiciónde los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en elconjunto de la marca.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar delconsumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de losproductos o servicios identificados por los signos en disputa".

43. En el cotejo que haga el Juez Consultante, es necesario determinar si el signose encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo136 literal a) de la Decisión 486, identificando una eventual identidad osimilitud entre los signos comparados, según los criterios desarrollados en lapresente providencia.

2. COMPARACiÓN ENTRE MARCAS MIXTAS.

44. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud de que los signos enconflicto COAX y KOAJ son mixtos.

45. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signosmixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico

2 Femández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo SA, Madrid 1984,p.215.

3 Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp.351 Y ss.

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t--' j¡,:;¡,0GS y (,é¡j·;;: n~L'lycrilifiUc(]Cid en ia mente J61 consurn.uor. e¡ Triounat nareiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, elelemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico odeterminante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras,las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunoscasos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta sutamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo oevocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujoabstracto". (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. 410, de 24 de febrerode 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)).

46. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, "en el análisis de una marca mixtahay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina laimpresión general que (... ) suscita en el consumidor ( ... ) debiendo elexaminador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerzay profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo,determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en losconsumidores'".

47. Sobre la base de estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál deestos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo afin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos enla presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca elelemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio,riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elementopredominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de losrasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca encada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento determinante es eldenominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparaciónentre signos denominativos descritos a continuación:

48. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos,el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjuntoy con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidadfonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras queforman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacaraquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendomenos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar estalabor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que:

1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílabatónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícilde distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de lasemejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales

4 Fernández-Novoa, Carlos, "Fundamentos de Derecho de Marcas", Editorial Montecorvo S.A., Madrid1984, p. 237-239.

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denominación.3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar

la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas:la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mentedel consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que ladenominación va a suscitar en los consumidores.

49. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o jueznacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por ladoctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación detodo tipo de marcas.

50. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabray se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido pararegistro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, númerode vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores endicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse seanlos mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberásometerlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especialatención al criterio que señala que a los signos se les observará a través deuna visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

51. En el caso concreto, el Juez consultante deberá tomar en cuenta los criteriosseñalados en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparaciónentre los signos en conflicto.

3. CONEXiÓN COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS DE LAS CLASES14 Y 25 DE LA CLASIFICACiÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

52. El señor JOSÉ NAIR HERNÁNOEZ solicitó el registro del signo COAX (mixto)para distinguir productos de la Clase 255 de la Clasificación Internacional deNiza. Por su parte, la sociedad PERMOOA LTOA. presentó oposición sobre labase de su marca KOAJ (mixta) registrada para identificar productos de laClase 146.

53. Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entreproductos, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en ladoctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden

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6Vestidos, calzados, sombrerería.Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado nocomprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería einstrumentos cronométricos.

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conducir a clSté..C!8C8( o i:jar .a similitud o la conexión competitiva dHíe losproductos que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos en una mismaclase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios depublicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos; (v) Uso conjunto ocomplementario de productos; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género delos productos; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos.

54. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de lossiguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitivaentre los productos:

"a) La inclusión de los productos en una misma clase delnomenclátor: ( ... ) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios delos productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor alproducirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, laprueba para demostrar que entre los productos que constan en dichaclase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro,corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización oexpendio de productos que influyen escasamente para que puedaproducirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandescadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clasede bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de unproducto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, entiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes.Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcassimilares pueden ser confundidas cuando los productos guardan tambiénuna aparente similitud.

e) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización odistribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radiotelevisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexióncompetitiva, o los productos serían competitiva mente conexos. Por otrolado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas,comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexióncompetitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre losproductos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lomismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que venderen otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre losproductos comercializados también influye en la asociación que elconsumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, loque eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esasimilitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma queprovienen de un mismo productor.

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e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos quecomúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta ychapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, yaque el público consumidor supondría que los dos productos son delmismo empresario. La complementariedad entre los productos debeentenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puedesuponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puedeutilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad ofunción.

f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse endiferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienensimilares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgode confusión al estar identificados por marcas también similares oidénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir". (Proceso114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003,publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 deenero de 2004. MARCA: "EBEL INTERNATIONAL (MIXTA)").

55. El Tribunal ha sostenido que: "en este supuesto, y a fin de verificar lasemejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomaren cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichosproductos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en elnomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por ladoctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el productoidentificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado porla marca ya registrada o ya solicitada para registro. A objeto de precisar quese trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signopueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión,de ser aplicables al caso, concurran en forma clara yen grado suficiente, todavez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citadopropósito". (Proceso 67-IP-2002, marca: "GOODNITES", publicado en laG.O.A.C. N°. 871 del11 de diciembre de 2002).

56. Debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro deun signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principiocubre únicamente los productos identificados en la solicitud y ubicados en unade las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dosproductos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como supertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

57. También se debe considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que losconsumidores estimen que los productos son sustituibles entre sí para lasmismas finalidades, y la complementariedad, relativo al hecho de que losconsumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que eluso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin elotro.

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58. Asimismo analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de loscanales de comercialización o distribución de los productos, provenientes dela identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. Ental sentido, si ambos productos se difunden a través de los medios generalesde publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entreellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistasespecializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es depresumir que la conexión será menor.

59. Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: "serán competitivamenteconexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados o enpequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidoscuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenesen los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, paraevaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas seccionesque los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad odisparidad de los canales de publicidad". (Proceso 50-IP-2001, publicado en laG.O.A.C. 739, de 4 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA).

60. Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y sugrado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar elservicio. A juicio del Tribunal, "el consumidor al que debe tenerse en cuentapara establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado'consumidor medio' o sea el consumidor común y corriente de determinadaclase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y unacapacidad de percepción corrientes ( ...)" (Proceso 09-IP-94, publicado en laG.O.A.C. 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).

61. El Juez consultante deberá tomar en cuenta los criterios esgrimidos paradeterminar si existe conexión competitiva entre los productos comprendidosen las Clases 14 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite elsiguiente,

PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en elcomercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, elsigno que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca yaregistrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismosproductos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales eluso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no esnecesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los

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asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

SEGUNDO: Al comparar signos mixtos se determina que predomina elelemento denominativo, debe procederse al cotejo de estos signos aplicandolas reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado,predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio,lugar al riesgo de confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistirpacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos,es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexióncompetitiva entre productos expuestos en la presente interpretaciónprejudicial.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creacióndel Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacionalconsultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presenteinterpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a lasdisposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatutovigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal,firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaronen su adopción. !\

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CeciliaL~ A~1Ifn'~uinterosMAGISTRADA

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la/;

presente Interpretación Prel~dicial el Presidente y el s~crero>;¡

Herná j;¡'{'1~Lz~ranó: (ii; .41 -_.~"'-",~.~~SIDENTE SECRETARIO

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copiade la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de laComunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena.

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Proceso 423-IP-2015

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