Propiedad Intelectual e Informática-Valladolid 2015

Propiedad intelectual e informática

María José Vañó VañóProfesora Titular de Universidad

Departamento de Derecho Mercantil “Manuel Broseta Pont”Universitat de Valè[email protected]

Derecho paraprofesionales de la informática

Valladolid 5 de junio de 2015

Cuestiones objeto de análisis

La propiedad intelectual: qué es.

- La protección de los programas de ordenador. - La protección de lasbases de datos.

- La propiedad intelectual en la sociedad de lainformación

Signos distintivos:

- Marca

- Nombres de dominio.

Regulación y resolución deconflictos (compra dedominios por terceros, etc

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Son objeto de propiedad intelectual

• Todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas:

• i) Los programas de ordenador.

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Sobre la propiedad intelectual

La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación.

La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley.

Los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con:

• 1º La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que está incorporada la creación intelectual.

• 2º Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra.

• 3º Los “otros derechos de propiedad intelectual “reconocidos en la Ley

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (última reforma vigente desde 5 de mayo e 2015).

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Derechos excluidos

• Ideas

• Procedimientos

• Métodos de operación o conceptos matemáticos en sí, aunque no la expresión de los mismos.

• Disposiciones legales o reglamentarias, sus correspondientes proyectos, las resoluciones de los órganos jurisdiccionales

• Actos de los organismos públicos

• Traducciones de dichos textos.

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Derechos que integran la propiedad intelectual

• Derechos morales:– irrenunciables e inalienables. Acompañan al autor durante toda su vida y a sus herederos o causahabientes al fallecimiento de estos.

– Derecho a ser reconocido como autor y a exigir respeto a la integridad de la obra o actuación y a la no alteración de la misma.

• Derechos patrimoniales:– Derechos relacionados con la explotación (exclusivos o de remuneración)

– Derechos compensatorios (como el derecho por copia privada)

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Protección de la propiedad intelectual

• acciones administrativas, acciones civiles y acciones penales

• Registro General de la Propiedad Intelectual

• Registro en documento público o ante Notario

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PROTECCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR Y BASES DE DATOS

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Régimen jurídico aplicable

• Ley de propiedad intelectual

• Directiva 2009/24/CE, de 23 de abril de 2009 y otra

• Ley de patentes excluye expresamente los programas de ordenador de su ámbito de protección.

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Antecedentes EEUU

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Hasta 1968 la comercialización de los ordenadores incluía sus propios programas.En 1968 con la aprobación de la Legislación antitrust norteamericana se inicia un proceso de separación entre el ordenador y los programas.¿Por qué surge la necesidad de protección?‐ Para salvaguardar las inversiones‐ Fomento de la divulgación‐ Bien inmaterial fruto de la creación humana1972. Software consistente únicamente en algoritmos matemáticos.‐ Las matemáticas no son patentables‐ Son leyes de la naturaleza o ideas‐ Herramientas básicas del trabajo tecnológico de manera que nada puede impedir su

libre utilización.1978. Se reconoce la protección de programas de ordenador con la modificación de la Copyright Act de 1976 por derecho de autor.

No existe una prohibición legal expresa de patentabilidad

Antecedentes en la Unión EuropeaConvenio de Munich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973 (art. 52)Las patentes europeas se concederán para cualquier invención en todos los ámbitos tecnológicos, a condición de que sea nueva, que suponga una actividad inventiva y que sea susceptible de aplicación industrial.No se considerarán invenciones a los efectos del párrafo anterior:a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;b) las creaciones estéticas;c) los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, en materia de juegos o en el campo de las actividades económicas, así como los programas de ordenador;d) las presentaciones de informaciones.En el apartado 3 señala este artículo que “lo dispuesto en el párrafo 2 excluye la patentabilidad de los elementos enumerados en el mismo solamente en la medida de que la solicitud de patente europea o la patente europea no se refiera más que a uno de esos elementos considerado como tal.”


Ley de Patentes 11/1986, de 20 de marzo (art. 4.4)

“No se considerarán invenciones en el sentido de los apartados anteriores, en particular: c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico‐comerciales, así como los programas de ordenadores. 5. Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de las invenciones mencionadas en el mismo solamente en la medida en que el objeto para el que la patente se solicita comprenda una de ellas.”


Evolución jurisprudencial de las oficinas de patentes

• EE.UU.: Admisión progresiva. Desde principios de los años 80, varias sentencias reconocieron la existencia de efecto técnico al software cuya función inmediata es hacer posible que el ordenador realice alguna actividad técnica.

• En la oficina de patentes (USPTO) 1995: No rechazo de las solicitudes de patentes que contengan un programa de ordenador, bastando la concurrencia de los requisitos de patentabilidad.


Europa• Desde 1985 la Cámara de Recursos de la OEP (art. 52.3 CPE) está concediendo patentes sobre reivindicaciones que implican el uso de un programa de ordenador en base al carácter técnico.

• Si un programa de ordenador reviste carácter técnico, podrá ser considerado invención

• Como invención, podrá ser patentado si cumple los requisitos de patentabilidad

• Por tanto, sólo caen en el ámbito de exclusión de patentabilidad los programas que no revisten carácter técnico


¿Qué es patentable?

• Podrán concederse patentes para invenciones implementadas en ordenador que resuelvan un problema técnico de forma inventiva.

• Las invenciones implementadas en ordenador son patentables únicamente si satisfacen estrictos criterios de patentabilidad. – Deben tener carácter técnico, – ser nuevas y,– realizar una contribución técnica

inventiva al conocimiento disponible en la fecha en que se presentó la primera solicitud (= la fecha de prioridad). Este último requisito es relevante para determinar la actividad inventiva de una invención en virtud del CPE.


no están protegidos mediante derechos de autor los efectos técnicos que se producen como consecuencia de la ejecución de los programas.

Cuando los programas de ordenador formen parte de una patente gozarán de la protección que pudiera corresponderles por aplicación del régimen jurídico de la Propiedad Industrial


Caso IBM/ComputerProgram Product(1998)

• “...una patente puede concederse no sólo en el caso en que una invención en la que una parte del software gestiona, a través de un ordenador, un proceso industrial o el funcionamiento de una pieza de maquinaria, sino también en el caso de que un programa de ordenador sea el único medio, o uno de los medios necesarios, para lograr el efecto técnico (...) En otras palabras, a condición de que puedan producir un efecto técnico (...) todos los programas de ordenador han de ser considerados como invenciones incluidas en el artículo 52.1 del CPE, si los restantes requisitos exigidos por el CPE son satisfechos”


Oficina Europea de Patentes

• La OEP concede protección por patente a las invenciones relacionadas con programas de ordenador, incluyendo métodos comerciales relacionados también con programas de ordenador, en la medida en que presentan carácter técnico y proporcionan una contribución técnica.

• Durante el procedimiento de examen se identifica el problema y la solución a partir de:– Identificación del sector técnico – Identificación del estado de la técnica más

próximo (como “estado de la tecnología” y no se extiende al estado de la técnica en el comercio o los métodos comerciales)

– Identificación del problema técnico – Determinación de las características

técnicas de una reivindicación que contribuyen a la solución (contribución técnica)


Objeto de la protección• Se entenderá por programa de ordenador toda secuencia de instrucciones o

indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación.

• La expresión programas de ordenador comprenderá también su documentación preparatoria. La documentación técnica y los manuales de uso de un programa gozarán de la misma protección que la dispensada a los programas de ordenador.

• El programa de ordenador será protegido únicamente si fuese original, en el sentido de ser una creación intelectual propia de su autor.

• La protección se aplicará a cualquier forma de expresión de un programa de ordenador y a cualesquiera versiones sucesivas del programa así como a los programas derivados, salvo aquellas creadas con el fin de ocasionar efectos nocivos a un sistema informático.

• Cuando los programas de ordenador formen parte de una patente o un modelo de utilidad gozarán, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley, de la protección que pudiera corresponderles por aplicación del régimen jurídico de la propiedad industrial.

• No estarán protegidos mediante los derechos de autor con arreglo a la LPI las ideas y principios en los que se basan cualquiera de los elementos de un programa de ordenador incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces.


Titularidad de los derechos

• Será considerado autor del programa de ordenador la persona o grupo de personas naturales que lo hayan creado, o la persona jurídica que sea contemplada como titular de los derechos de autor en los casos expresamente previstos por esta Ley.

• Cuando se trate de una obra colectiva tendrá la consideración de autor, salvo pacto en contrario, la persona natural o jurídica que la edite y divulgue bajo su nombre.

• Los derechos de autor sobre un programa de ordenador que sea resultado unitario de la colaboración entre varios autores serán propiedad común y corresponderán a todos éstos en la proporción que determinen.

• Cuando un trabajador asalariado cree un programa de ordenador, en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones de su empresario, la titularidad de los derechos de explotación correspondientes al programa de ordenador así creado, tanto el programa fuente como el programa objeto, corresponderán, exclusivamente, al empresario, salvo pacto en contrario.

• La protección se concederá a todas las personas naturales y jurídicas que cumplan los requisitos establecidos en esta Ley para la protección de los derechos de autor.


Duración de la protección

• 1. Cuando el autor sea una persona natural la duración de los derechos de explotación de un programa de ordenador será, según los distintos supuestos que pueden plantearse, la prevista en el Capítulo I del Título III de este Libro .

• 2. Cuando el autor sea una persona jurídica la duración de los derechos a que se refiere el párrafo anterior será de setenta años, computados desde el día 1 de enero del año siguiente al de la divulgación lícita del programa o al de su creación si no se hubiera divulgado.


Contenido de los derechos de explotaciónSin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 100 de esta Ley los derechos exclusivos de laexplotación de un programa de ordenador por parte de quien sea su titular con arreglo alartículo 97 , incluirán el derecho de realizar o de autorizar:

a) La reproducción total o parcial, incluso para uso personal, de un programa deordenador, por cualquier medio y bajo cualquier forma, ya fuere permanente otransitoria. Cuando la carga, presentación, ejecución, transmisión o almacenamiento deun programa necesiten tal reproducción deberá disponerse de autorización para ello,que otorgará el titular del derecho.b) La traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación de unprograma de ordenador y la reproducción de los resultados de tales actos, sin perjuiciode los derechos de la persona que transforme el programa de ordenador.c) Cualquier forma de distribución pública incluido el alquiler del programa deordenador original o de sus copias.

A tales efectos, cuando se produzca cesión del derecho de uso de un programa deordenador, se entenderá, salvo prueba en contrario, que dicha cesión tiene carácter noexclusivo e intransferible, presumiéndose, asimismo, que lo es para satisfacer únicamentelas necesidades del usuario. La primera venta en la Unión Europea de una copia de unprograma por el titular de los derechos o con su consentimiento, agotará el derecho dedistribución de dicha copia, salvo el derecho de controlar el subsiguiente alquiler delprograma o de una copia del mismo.


Vías de autoprotección• Siempre: incluir el símbolo del copyright © en la primera pantalla

del programa y en los manuales, delante del nombre de los titulares y autores, precisando el año y lugar de divulgación. De esta forma, se comunica a terceros que los derechos están reservados.

• Siempre: incluir las condiciones de la licencia de uso y la aceptación expresa por parte del usuario, antes de instalar el programa.

• Recomendable: usar mecanismos lógicos, mecánicos y físicos (disco, llave, etc.), al margen del programa para poder ejecutarlo.

• Recomendable: registrarlos, ya que, desde el momento de su depósito, pueden preconstituir una prueba de creación y autoría del programa:– A través de la inscripción en el Registro General de la Propiedad

Intelectual.– O bien registro en documento público o ante Notario.

• Opcional:Mantenerlos en secreto (secreto industrial).


Protección registral

• Los derechos sobre los programas de ordenador, así como sobre sus sucesivas versiones y los programas derivados, podrán ser objeto de inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual.

• Reglamentariamente se determinarán aquellos elementos de los programas registrados que serán susceptibles de consulta pública.


Procedimiento registral• Presentar una solicitud ante el Registro de la Propiedad Intelectual y pagar una tasa.

• El modelo de solicitud así como la documentación que hay que acompañar en cada caso, se facilitan en El Registro General de la Propiedad Intelectual.

http://www.mecd.gob.es/cultura‐mecd/areas‐cultura/propiedadintelectual/registro‐de‐la‐propiedad‐intelectual.html

• Registro Territorial o en sus Oficinas Delegadas, si las tuviere, o en las Oficinas Provinciales del Registro Central, a voluntad e interés del autor

http://www.mecd.gob.es/cultura‐mecd/areas‐cultura/propiedadintelectual/registro‐de‐la‐propiedad‐intelectual/organizacion‐y‐direcciones.html


Protección jurídica de las Bases de datos

• se consideran bases de datos las colecciones de obras, de datos, o de otros elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles individualmente por medios electrónicos o de otra forma

• Estarán protegidas: colecciones de obras ajenas, de datos o de otros elementos independientes como las antologías y las bases de datos que por la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio, en su caso, de los derechos que pudieran subsistir sobre dichos contenidos

• Estarán protegidas: la estructura en cuanto forma de expresión de la selección o disposición de sus contenidos, no siendo extensiva a éstos

• La protección reconocida a las bases de datos en virtud del artículo 12, no se aplicará a los programas de ordenador utilizados en la fabricación o en el funcionamiento de bases de datos accesibles por medios electrónicos.


Objeto de protección

Derecho «sui generis»

• Protege la inversión sustancial, evaluada cualitativa ocuantitativamente, que realiza su fabricante ya sea de medios financieros,empleo de tiempo, esfuerzo, energía u otros de similar naturaleza, para laobtención, verificación o presentación de su contenido.

• El fabricante de una base de datos, puede prohibir la extracción y/oreutilización de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de ésta,evaluada cualitativa o cuantitativamente, siempre que la obtención, laverificación o la presentación de dicho contenido representen una inversiónsustancial desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo. Este derechopodrá transferirse, cederse o darse en licencia contractual.

• No estarán autorizadas la extracción y/o reutilización repetidas osistemáticas de partes no sustanciales del contenido de una base de datosque supongan actos contrarios a una explotación normal de dicha base o quecausen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del fabricante de labase.


Excepciones al derecho «sui generis»

• El usuario legítimo de una base de datos, sea cual fuere la forma en que ésta haya sido puesta a disposición del público, podrá, sin autorización del fabricante de la base, extraer y/o reutilizar una parte sustancial del contenido de la misma, en los siguientes casos:

• a) Cuando se trate de una extracción para fines privados del contenido de una base de datos no electrónica.

• b) Cuando se trate de una extracción con fines ilustrativos de enseñanza o de investigación científica en la medida justificada por el objetivo no comercial que se persiga y siempre que se indique la fuente.

• c) Cuando se trate de una extracción y/o reutilización para fines de seguridad pública o a efectos de un procedimiento administrativo o judicial.


LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LASOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN


• Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual 1996

• Ley de Servicios de la Sociedad de la Información 2002


Protección del sitio web• Sistemas de comercio electrónico, los motores de búsqueda y otras herramientas técnicas de Internet: patentes o modelos de utilidad

• Programas informáticos, incluido el código HTML de texto que se utiliza en los sitios Web, pueden protegerse por derecho de autor y por patente, conforme disponga la legislación nacional.

• Diseño del sitio Web : Derecho de autor

• Contenido creativo del sitio Web ( textos, fotografías, gráficos, música y vídeos) por derecho de autor

• Bases de datos pueden protegerse por derecho de autor o mediante legislaciones sui generis al respecto

• Nombres comerciales, logotipos, nombres de productos y de dominio y otros signos publicados en el sitio Web de su empresa pueden protegerse como marcas, o como DNS

• Símbolos gráficos creados por ordenador, imágenes de pantalla, interfaces gráficas de usuario e incluso las páginas Web pueden protegerse mediante la legislación sobre diseños industriales.

• Aspectos confidenciales del sitio Web (como los gráficos, el código fuente, el código objeto, los algoritmos, los programas u otras descripciones técnicas, los gráficos de datos, los gráficos lógicos, los manuales de usuario, las estructuras de datos y el contenido de las bases de datos) pueden protegerse mediante la legislación sobre secretos comerciales, siempre y cuando no sean divulgados al público y su empresa haya tomado las medidas necesarias para mantenerlos en secreto.


NOMBRES DE DOMINIO


Concepto de nombre de dominio

dirección nemotécnica o alias de internet

• Concepto

"traducción" a caracteres alfanuméricos de una IP (Internet Protocol), que en realidad es lo que entienden los routers de internet. Una IP está compuesta por 4 series de números y permite que nuestro dominio sea identificado para poder llegar a alcanzar determinada información

• permitirá que fácilmente cualquier usuario de la red localice nuestra página web o nos escriba un correo electrónico


TITULARIDAD NOMBRES DOMINIO

IDENTIFICACIÓN A TRAVÉS DE INTERNET

SIGNO DISTINTIVO A TRAVÉS DE INTERNET

IDENTIFICACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO CON IP

SON EXCLUSIVOS E INEQUÍVOCOS:

Denominación socialMarca…

Problemas de especulaciónProblemas de identidad…


Signo distintivo

bienes de naturaleza inmaterial de comercialización y diferenciación que dispone el empresario para proteger su propia empresa pero también para que redunde en beneficio de los consumidores

Marca y nombre comercial

El nombre de dominio por sí mismo no es marca. No registrado en Oficina de Patentes y Marcas.


Domain Name SystemSistema empleado en Internet para asignar y usar a nivel mundial nombres unívocos formados por palabras y signos convencionales que se refieren a los equipos conectados a la red

Base de datos distribuida jerárquicamente bajo la autoridad del ICANN. Asociación sin ánimo de lucro.

Cada nombre se forma a partir de un nivel de dominio delegado del sistema general (ESNIC para España, asignado por la entidad pública empresarial RED.es)

La asignación del nombre de dominio al primero en solicitarlo impide físicamente la coexistencia de dos nombres de dominio idénticos en la red: no se aplican los criterios de territorialidad (sino el de universalidad) ni de especialidad, para determinados bienes y servicios (a diferencia de las marcas)[email protected] 36

Sistema de protección de marcas

Todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra

• Art. 4.1. LM

Se destaca la función de indicar el origen empresarial de los productos y servicios. Aunque también protege la función del condensación del good will, prestigio o fama

• Función empresarial esencial: procedencia empresarial, garantía de calidad y la publicitaria o de good [email protected] 37

Derecho de marcas

Derecho de casos

El prestigio o renombre de la marca aumenta el riesgo de confusión con ella de signos similares posteriores

Palabras o combinaciones de palabras, incluidos nombres de personas, imágenes, figuras, símbolos y dibujos, letras, cifras, combinaciones, formas tridimensionales (envoltorios, envases…) forma del producto, o su presentación….

• Revisar prohibiciones absolutas y relativas (art. 5 LM)[email protected] 38

REGISTRO DE MARCAS

Oficina Española de Patentes y MarcasDuración: 10 años contados desde la fecha de presentación y puede renovarse

por períodos sucesivos de diez añosSu registro confiere al titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico

económicoEl titular de ésta podrá prohibir que terceros utilicen:• Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a

aquéllos para los que la marca esté registrada• Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser

idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo deconfusión del público; se incluye el riesgo de asociación entre el signo y lamarca

• Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no seansimilares cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con lautilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexiónentre dichos bienes o servicios, o cuando ese uso pueda implicar unaaprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de lanotoriedad o renombre de dicha marca registrada

Art. 34 apartado 2 de la ley 17/2001 de 7 de diciembre de 2001 de marcas.


SIGNOS VÁLIDOS PARA LA MARCA

Las palabras, ya sean inventadas o pertenecientes a cualquier idioma (no sirve el nombre genérico de los productos y servicios en ese idioma)

Los nombres y apellidosLas firmasLas letras, las cifrasLas siglas, las combinaciones de letras, números y signos, los logotiposLos eslóganesLos dibujos, figuras y pictogramasLos retratos de personasLos conjuntos de palabras o elementos gráficos, así como los signos

complejos que asocian elementos denominativos y gráficosLas formas tridimensionalesLos colores y combinaciones de coloresLas marcas sonoras, en particular, las frases musicales


Derecho de marcas y nombre de dominio

Nombre de dominio no marca

DNS puede ser utilizado sin la función de marca para distinguir bienes y servicios ofrecidos en el mercado

DNS si se utiliza con función de marca: su titular podrá ejercitar sus acciones por violación de marca.

• Frente a prácticas de confusión y parasitarias, se protegerá el titular mediante la acción de competencia desleal.


Asignación de dominios y Registro Mercantil

Obligación de coordinación entre la autoridad de asignación de nombres de dominio y Registros públicos. Registro Mercantil Central. Sección de denominaciones sociales y Oficina Española de Patentes y Marcas.

• Orden de 12 de julio de 2001 por la que se modifica la Orden de 21 de marzo de 2000 por la que se regula el sistema de asignación de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (.es).

Finalidad: Conseguir evitar la asignación como nombre de dominio de una denominación protegida como marca o nombre comercial registrado.

• Prohibiciones absolutas y relativas en uso de [email protected] 42

POR QUÉ REGISTRAR UN NOMBRE DE DOMINIO

Crea y fortalece la identidad e imagen de la empresa, producto y marca en Internet.

Facilita información sobre los productos y servicios de la empresa.

Es una herramienta de marketing y estrategia comercial que equipara a las pequeñas y grandes empresas.

Materializa el correo electrónico como medio de comunicación rápida entre clientes, proveedores, empleados y otros interlocutores de la empresa.

Permite el intercambio de información entre la sociedad y los socios


Nombres de dominios registrados que coincidan total o parcialmente con marcas de su propiedad.

Webs, foros, blogs, redes sociales… que vulneren derechos de marca o el prestigio.

Webs donde se vendan u ofrezcan productos o servicios falsos bajo marcas o logotipos registrados o se suplante la identidad.

CONFLICTOS MARCA‐NOMBRES DE DOMINIO


Transmisión nombres de dominio

1. El derecho a la utilización de un nombre de dominio podrá ser transmitidovoluntariamente, siempre y cuando el adquirente cumpla con lo previsto en estePlan y en su normativa de desarrollo. Toda transmisión voluntaria deberá contarcon la aprobación del antiguo titular del nombre de dominio, que deberá sercomunicada a la autoridad de asignación con carácter previo a la correspondientemodificación de los datos de registro del nombre de dominio. Dicha aceptacióndeberá ser formalizada por el antiguo titular de acuerdo con los procedimientosque establezca la autoridad de asignación.

2. En los casos de sucesión universal inter vivos o mortis causa y en los de cesiónde la marca o nombre comercial al que estuviera asociado el nombre de dominio,el sucesor o cesionario podrá seguir utilizando dicho nombre, siempre que cumplalas normas de asignación de nombres de dominio recogidas en este Plan y solicitede la autoridad de asignación la modificación de los datos de registro del nombrede dominio.


Responsabilidad por la utilización de nombres de dominio

• 1. La responsabilidad del uso de un nombre de dominio y el respeto a losderechos de propiedad intelectual e industrial corresponde a la personau organización a la que se haya asignado dicho nombre de dominio.

• 2. Los agentes registradores acreditados no son responsables de lautilización de los nombres de dominio asignados a las organizaciones opersonas a las que presten los servicios previstos en esta Orden.


Resolución de controversias: usurpación/recuperación

Que el domino registrado sea idéntico o similar a la marca del demandante

(confusión)

Si el titular del dominio no tiene derechos o intereses

legítimos respecto a la marca que usa como dominio

Registro de mala fe (para vender, para perturbar, confundir…)


NOMBRES DE DOMINIO: OPCIONES EN CASO DE CONFLICTO

1.JUDICIAL: Demanda ante los Tribunales.

2.ARBITRAJE. Instrucción del Director General de Red.es de 2015


Sistema de resolución extrajudicial de conflictos.

Como complemento al Plan y en los términosque permitan las disposiciones aplicables, laautoridad de asignación establecerá un sistemade resolución extrajudicial de conflictos sobrela utilización de nombres de dominio enrelación con, entre otros, los derechos depropiedad industrial protegidos en España,tales como

• nombres comerciales,

• marcas protegidas,

• denominaciones de origen,

• nombres de empresas;

• denominaciones oficiales o generalmentereconocibles de Administraciones Públicas yorganismos públicos españoles.


Sistema de resolución de conflictos basado en los siguientes principios

1. Protección eficaz frente al registro de nombres de carácter especulativo o abusivo, en especialcuando el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otrotérmino sobre el que exista algún derecho previo

2. Registro especulativo o abusivo: cuando el titular del dominio haya registrado el mismocareciendo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión y hayasido registrado o se esté utilizando de mala fe.

3. La participación en el sistema de resolución extrajudicial de conflictos será obligatoria para eltitular del nombre de dominio.

4. La autoridad de asignación podrá acreditar a proveedores de servicios de solución extrajudicialde conflictos. Lista actualizada en web.

5. Los resultados del sistema extrajudicial de resolución de conflictos serán vinculantes para laspartes y para la autoridad de asignación, a no ser que se inicien procedimientos judiciales en elplazo de treinta días naturales a partir de su notificación a las partes.

6. La persona o entidad que haya instado la iniciación del procedimiento tendrá preferencia parala obtención del nombre de dominio, si presenta su solicitud en el plazo que se establezca en lasnormas de procedimiento.

7. El sistema extrajudicial de resolución de conflictos deberá asegurar a las partes afectadas lasgarantías procesales adecuadas y se aplicará sin perjuicio de las eventuales acciones judicialesque las partes puedan ejercitar.


Entidades acreditadas por red.es


De acuerdo a condiciones proporcionadas, objetivas, transparentes y no discriminatorias, los proveedores de resolución extrajudicial de conflictos seleccionados por la Entidad Pública Empresarial red.es, son los siguientes:• (Adigital), Asociación Española de la Economía Digital• (Autocontrol), Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial

• Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España.

• Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Procedimiento de resolución extrajudicial en España

• No podrá ser iniciado el procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos cuando se encuentre abierto un procedimiento de cancelación del nombre de dominio ".es".

• En todo caso la vía judicial está siempre abierta para las Partes, independientemente del estado de la demanda.

• Para resolver la demanda el experto tendrá en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes.

• Plazo medio de 2 MESES desde la interposición de la demanda para resolver mediante resolución motivada, congruente con la pretensión y sin que pueda resolver cuestiones ajenas a la misma.

• En base al artículo 13 de la instrucción por la que se regula el procedimiento el demandante deberá indicar en la demanda la pretensión que se pretende obtener, es decir la transmisión del nombre de dominio al demandante o la cancelación del mismo.


Autocontrol: Fresenius Kabi AB vs. T.E.(kabi.es)

• Fresenius es titular de la marca española denominativa número 1268460, Kabi, registrada en la clase 5 del Nomenclátor Internacional con fecha de prioridad 4 de agosto de 1988.

• También titular de otros signos distintivos integrados, total o parcialmente, por la denominación Kabi.

• La demandante presenta la impresión de pantalla que permite comprobar que en el momento de la interposición de la demanda dicho nombre de dominio no era utilizado por la demandada, y se encontraba incluido en un parking de dominios disponible para la venta.

• Resolución: Transferir el dominio a su legítimo titular


OMPI Caso No. DES2015‐0003 “tiendadisney.es”• La Demandante es titular de abundantes signos distintivos contenedores de la marca DISNEY con plenos efectos en España.

• La Demandante es titular, con carácter previo al registro por el Demandado del nombre de dominio en disputa, de ciertos registros marcarios con efecto en España que contienen el término “disney”.

• Dichos registros marcarios han alcanzado el estatus de renombrados, tal y como fue reconocido en la Decisión emitida bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“Política UDRP”), Disney Enterprises, Inc. v. John Zuccarini, Cupcake City and Cupcake Patrol, Caso OMPI No. D2001‐0489, concerniente a los nombres de dominio <disneychannel.com>, <disneywallpaper.com> y <disneyworld.com>, entre otros.

• El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado en fecha 29 de agosto de 2010.

• El Demandado nunca ha sido, ni es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, y no ha registrado el nombre de dominio como marca ni adquirido derechos por razón de su uso continuado o de su reputación.

• Nunca ha existido ni existe en la actualidad vínculo alguno entre la Demandante y el Demandado. En efecto, el Demandado no posee ninguna autorización ni licencia para usar la marca de la Demandante ni ha existido ninguna relación que pudiera dar lugar a dicho permiso


María José Vañó VañóProfesora Titular de Universidad

Departamento de Derecho Mercantil “Manuel Broseta Pont”

Universitat de Valè[email protected]

Derecho paraprofesionales de la informáticaValladolid 5 de junio de 2015

Gracias por vuestra atención

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