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PROCESO 78-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 58 literales f) y g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, del artículo 56 de la misma normativa, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Marca: “MAC POLLO” (mixta). Expediente Interno: 2009-00085 Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 25 días del mes de agosto del año dos mil catorce. VISTOS: El Oficio 1809 de 16 de junio de 2014, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, solicita al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00085. El Auto de 16 de julio de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial. LAS PARTES: Demandante: MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY

COMPANY, LTD.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

Tercera interesada: AVIDESA MAC POLLO S.A.

A. Determinación de los hechos relevantes:

1. El 22 de agosto de 1984, la sociedad Avidesa Ltda. presentó la solicitud de

registro de la marca MAC POLLO (mixta) para distinguir “pollo asado y sacrificado; carnes y pescados; conservas” de la Clase 29 de la Clasificación de Niza.

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2. La sociedad McDonald’s International Property Company Ltd. formuló oposición contra la solicitud con sustento en sus marcas registradas que contienen la partícula “MC”: McDONALD´S (denominativa), RONALD McDONALD (denominativa) y MCRIB (denominativa) de las Clases 29, 30 y 42 de la Clasificación de Niza.

3. Mediante memorial de 5 de mayo de 1987, la sociedad opositora solicitó que se

practicaran las pruebas que acreditaban la titularidad de las marcas registradas base de la oposición. La parte solicitante no pidió pruebas.

4. Por auto de 23 de abril de 1992, se decretaron las pruebas solicitadas.

5. Mediante memorial de 27 de julio de 2000, Avidesa Ltda. solicitó que se

inscribiera el cambio de nombre de la empresa a Avidesa Mac Pollo S.A.

6. Mediante Resolución 44455 de 28 de diciembre de 2001, la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca solicitada.

7. McDonald’s International Property Company Ltd. presentó ante la División de

Signos Distintivos recurso de reposición y en subsidio de apelación.

8. Por Resolución 12386 de 7 de junio de 2004, la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición y confirmó la Resolución 44455 de 2001, asimismo concedió el recurso de apelación.

9. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de

apelación mediante la Resolución 34467 de 15 de septiembre de 2008, y confirmó la Resolución 44455 de 2001, agotándose así la vía gubernativa.

10. El 9 de febrero de 2009, McDonald’s International Property Company presentó

acción de nulidad contra las Resoluciones 44455, 12386 y 34467 emitidas por la SIC.

11. Mediante auto del 12 de febrero de 2010, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, tuvo como contestada la demanda por el tercero interesado Avidesa Mac Pollo S.A. y como no contestada la demanda por parte de la SIC.

12. Por medio de Oficio 1809 de 16 de junio de 2014, el Consejo de Estado de la

República de Colombia, resolvió solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la “interpretación por la vía prejudicial del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, aprobada en Colombia mediante decreto 1190 de 1978 y los artículos 136 y 172 de la Decisión 486, a fin de resolver el proceso interno 2009-00085”.

B. Fundamentos de la demanda: La demandante McDonald’s International Property Company, Ltd. manifestó lo siguiente:

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13. Funda sus pretensiones en las siguientes normas: los literales f) y g) del artículo 58 de la Decisión 85, correspondientes a los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 y en la integridad del artículo 172 de la misma providencia.

14. “La marca MAC POLLO (mixta) y la marca McDONALD’S (mixta), como sus

marcas derivadas, originan un grave riesgo de confusión en el mercado, en cuanto se reproduce el elemento esencial de la marca prioritaria (Mc o Mac como se pronuncia en el mercado) y se imita la conformación de las marcas derivadas, particularmente si se tiene en cuenta que las marcas en conflicto concurren en el mismo sector del mercado”.

15. “Las marcas base de oposición, registradas con anterioridad al 24 de agosto de

1984 que hoy continúan vigentes, son McDONALD´S y RONALD McDONALD de las Clases 29, 30, 32 y 42 de la Clasificación de Niza”.

16. “La marca McDONALD´S en el ámbito del negocio de las comidas rápidas es

notoriamente conocida en el territorio colombiano y en el extranjero desde una fecha anterior a la solicitud de registro de la marca objeto del presente proceso, y lo es en la actualidad, cada vez, con una mayor intensidad en su uso y posicionamiento en el mercado”.

17. En los signos confrontados predomina el elemento denominativo. C. Fundamentos de la contestación a la demanda: 18. Mediante auto del 12 de febrero de 2010, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, tuvo como no contestada la demanda por la SIC.

19. La tercera interesada Avidesa Mac Pollo S.A. contestó la demanda con

fundamento en lo siguiente:

- Debida aplicación de los literales f) y g) del artículo 58 de la Decisión 85 que corresponden a los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486.

- Defiende la legalidad de los actos administrativos acusados. Los signos confrontados no son similares desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual. Por lo tanto, no tienen riesgo de confusión o de asociación ante el público consumidor.

- “De acuerdo a los factores de conexión competitiva, podemos ver que los signos confrontados protegen productos que se encuentran en la misma clase internacional, pero a pesar de esto, no presentan idénticos canales de comercialización y no se promueven mediante los mismos medios de publicidad”.

- Las marcas de McDONALD´S que incluyen la expresión “MC” están compuestas por una sola palabra, mientras que la marca MAC POLLO (mixta) está compuesta por dos palabras fácilmente reconocibles y diferenciables.

CONSIDERANDO: 1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

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20. Que, de conformidad con el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

21. Que, a tenor del artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en

correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad.

22. Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite mediante

Auto de 16 de julio de 2014. 2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER

INTERPRETADAS

23. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 58 de la

Decisión 85 y los artículos 136 y 172 de la Decisión 486. Del análisis de los

antecedentes del presente proceso, se advierte que la solicitud de registro de la

marca MAC POLLO (mixta) fue presentada el 22 de agosto de 1984, en plena

vigencia de la Decisión 85.

24. Por lo tanto, no resulta pertinente la interpretación de los artículos 136 y 172 de

la Decisión 486, por lo que este Tribunal interpretará el artículo 58 literales f) y

g) de la Decisión 85; y, de oficio, el artículo 56 de la misma normativa, así como

la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

25. En consecuencia, las normas a ser interpretadas son las siguientes:

DECISIÓN 486

Disposiciones Transitorias

PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente

concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la

presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la

fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de

vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial

preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y

prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá

en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su

entrada en vigencia.

DECISIÓN 85

“(…)

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Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios,

los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.”

(…)

Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas:

(…)

f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas

con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con

reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios

comprendidos en una misma clase;”

g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y

registradas en el país o en el exterior para productos o servicios

idénticos o similares;

(…)”.

26. El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, teniendo en

cuenta las normas anteriormente descritas.

1. LA APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

27. En el presente caso, la solicitud de registro de la marca MAC POLLO (mixta) fue presentada el 22 de agosto de 1984, en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas (artículo 56), así como las causales de irregistrabilidad de los signos (artículo 58) y, por esta razón, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen, por lo tanto, se hará referencia a “la norma comunitaria en el tiempo”.

28. Dentro del Proceso 95-IP-2009 de 14 de octubre de 2009, este Tribunal señaló lo

siguiente:

“En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de

seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de

carácter sustancial no surte efectos retroactivos. Por tanto, las

situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en

sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y

si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión

expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su

entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos

futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado

en la irretroactividad de la norma sustancial, por cuanto, desde la

vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones

311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria

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Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), estableció que todo

derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad

con la normativa anterior, subsistiría por el tiempo en que fue

concedido. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se

apoya, asimismo, en el respeto de los derechos válidamente

concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su

otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación

de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los

plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse

a lo previsto en dicha Decisión.

Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la

aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos

futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues

han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce,

obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los derechos

válidamente concedidos. La nueva normativa, en el ámbito procesal,

se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, tanto a los

procedimientos por iniciarse como a los que se encuentran en curso.

En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la

actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya

cumplida.

En este sentido este Tribunal ha sostenido que: “Acerca del tránsito

legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que,

por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos

que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para

lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es

claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de

que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de

una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el

precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a

las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo

ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de

naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de

manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no

es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al

expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos

que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará

derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. La

norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por

excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye

una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos”1.

1 Proceso 155-IP-2005, sentencia de 19 de octubre del 2005; marca: “RAPISAL (mixta)”. TRIBUNAL

DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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En el caso de autos, se observa que la solicitud de registro de la marca

MAC POLLO (mixta) fue presentada el 22 de agosto de 1984, en

vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,

por lo que es ésta la normativa aplicable, en tanto que esta disposición

comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los

requisitos sustanciales para el registro de marca.

2. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA REGISTRAR UNA MARCA. LA

DISTINTIVIDAD.

29. En el presente caso, la SOCIEDAD AVIDESA LTDA. solicitó el registro de la

marca MAC POLLO (mixta) en la Clase 29 de la Clasificación de Niza, por lo

tanto, resulta necesario referir al concepto de marca y sus elementos

constitutivos.

30. En relación con la definición de marca y los requisitos para registrarla, dentro del

Proceso 44-IP-2005 de 6 de abril de 2005, este Tribunal ha reiterado que:

“(…)

La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir

los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado

por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

Requisitos de registrabilidad

Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los

requisitos que los distintivos deben satisfacer para ser registrados como

marcas, los cuales según el artículo 56 son: novedad, visibilidad y

suficiente distintividad.

La novedad no hacía referencia, en la Decisión 85, a la utilización

anterior del signo como marca, sino a la obligatoriedad de que sea

inconfundible con otros ya registrados o solicitados.

Un signo es novedoso, no por el hecho de ser desconocido sino porque

involucra distintivos que lo hacen inconfundible al compararlo con otras

marcas ya registradas o anteriormente solicitadas. Un signo novedoso,

en consecuencia, identifica un producto o un servicio.

Acerca de la novedad que se exige a los signos como elementos

constitutivos para su protección legal, ha dicho este Tribunal y así lo

considera también la doctrina:

"(...) que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y

original. Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está

constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua

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extranjera. La falta de novedad es todavía más palpable cuando se

emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca

para designar productos o servicios de una clase diferente". (Carlos

Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial

Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 24; también en ese sentido Ricardo

Metke y Alfredo Casado Cerviño).

Respecto de la visibilidad se ha dicho que es el resultado de la

necesidad material de que un signo pueda ser apreciado o percibido por

el sentido de la vista. Un signo es visible cuando se concreta en algún

medio perceptible por el consumidor a través de ese sentido; así, son

signos visibles, una denominación o palabra, un gráfico, un conjunto de

palabras o un conjunto de colores. Estos medios tangibles hacen posible

que el público reconozca, distinga y diferencie un signo de otro.

Entre productos y servicios del mismo género, especie o grupo, la marca

es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo

el producto o el servicio que presta y, al consumidor, exigir el producto o

el servicio que conoce, aprecia y busca según la marca. Esta, por lo

tanto, debe estar acompañada de elementos externos sensibles que

permitan diferenciarla. Es por ello que el artículo 56, de la Decisión 85

exige que los signos sean visibles, calidad que es la única que

normalmente permite la identificación.

Otro requisito indispensable para que un signo pueda constituirse en

marca es la distintividad, que es la capacidad que tiene un signo para

individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o

servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los

seleccione y los requiera. Es considerada como característica esencial

que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye

el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de

identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o

servicio, sin riesgo de confusión.

(…)”.

31. Siguiendo este concepto del carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge

Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca

que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto

de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde

con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus

propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. Ed. LexisNexis. Abeledo

Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

32. En consecuencia, en el presente caso la Corte Consultante debe analizar si la

marca MAC POLLO (mixta) en la Clase 29 de la Clasificación de Niza, cumple

con los requisitos del artículo 56 de la Decisión 85 y si no se encuentra dentro

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de las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 58 de la referida

Decisión.

3. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LA

SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN

DIRECTA E INDIRECTA O DE ASOCIACIÓN.

33. Teniendo en cuenta que la SOCIEDAD AVIDESA LTDA. solicitó el registro de la

marca MAC POLLO (mixta) en la Clase 29 de la Clasificación de Niza, y que a la

mencionada solicitud se opuso la sociedad McDonald’s International Property

Company Ltd. con sustento en sus marcas registradas que contienen la partícula

“MC”: McDONALD´S (denominativa), RONALD McDONALD (denominativa) y

MCRIB (denominativa) de las Clases 29, 30 y 42 de la Clasificación de Niza, este

Tribunal considera necesario desarrollar el presente tema.

34. Al respecto, dentro del Proceso 69-IP-2001 marca “OLYMPUS” (mixta) de 14 de

noviembre de 2001, este Tribunal reiteró que:

“(…)

Para admitir el registro de signos es necesario que sean novedosos,

visibles distintivos, y además que no se encuentren comprendidos en

ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 58 de la

Decisión 85, entre las que se encuentra, para el caso que se ha

solicitado la interpretación, la de registrar signos que sean

confundibles con otras marcas registradas con anterioridad para

productos o servicios de una misma clase.

El literal f) del artículo 58, protege a una marca del riesgo de confusión

con otra, siempre que ambas se refieran a productos o servicios

comprendidos en una misma clase del nomenclátor.

Es necesario establecer que la confusión o acción de confundir es

entendida en el sentido de tomar una cosa por otra. La marca que es

confundible con otra carece de fuerza distintiva y de novedad, que son

requisitos para su registrabilidad. Puede decirse que lo confundible

engaña y por lo tanto no distingue, con lo cual no se cumple con el

requisito esencial de suficiente distintividad.

La prohibición de registrar un signo como marca que sea confundible

con otra ya registrada o que se haya solicitado con anterioridad, tiene

su razón de ser en la propia función que la marca desempeña dentro

del campo comercial: distinguir un producto o servicio de los servicios

o productos que compiten en el mercado. Al existir entre dos marcas

una aparente similitud de signos, que impediría al público consumidor

diferenciar e identificar el origen de los productos, es decir, impediría

individualizar un producto con una marca de otro producto semejante,

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con una marca similar, ese signo se torna en irregistrable al existir el

riesgo de confusión.

Permitir la inscripción de un signo confundible con otro ya registrado,

obstaculizaría una competencia leal pues quien inscribe el segundo

signo amparándose en una relativa semejanza con un signo anterior,

en el fondo lo que puede perseguir no es otra cosa que llevar al público

a error entre las dos marcas que protegen productos de la misma

clase, con el objeto de obtener una ventaja económica en cuanto a la

buena fama o clientela que pudo ya haber adquirido el signo

primeramente registrado.

La prohibición del registro de signos confundibles a que se refiere el

literal f) de la Decisión 85, protege a las marcas del "riesgo de

confusión" o de la "similitud confusionista" que puede presentarse

cuando entre ellos exista una semejanza si ambos signos distintivos

protegen a productos o servicios de la misma clase; lo que en otros

términos significa, según la regla de la especialidad, que si las marcas

no amparan la misma clase de productos la confusión marcaria no es

un impedimento para que el signo pueda ser registrado.

La causal de irregistrabilidad del signo solicitado evita que se atente

contra la distintividad de la marca y contra su identidad. Teniendo

entonces, que las solicitudes de registro de signos marcarios que

amenacen con introducir confusión en el mercado, error en el

consumidor que lo induzcan a fallar en la identificación de los bienes y

servicios no pueden dar lugar a registro, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 58, puesto que esta figura de irregistrabilidad,

por la confusión que induce a error, vicia el consentimiento de los

consumidores en la selección de sus productos perjudicando a los

productores.

Para que subsista la prohibición, se requiere que entre las dos marcas

que se analizan exista una confundibilidad que imposibilite su

diferenciación, lo que genera la figura del "riesgo de confusión",

evitando que las marcas sean "claramente distinguibles". La existencia

de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de una marca que

produzca confusión con otra ya registrada para productos o servicios

de la misma clase.

Entonces, para analizar y verificar si existe riesgo de confusión es

necesario realizar la tarea jurídica de confrontar, comparar o cotejar

una marca con otra. Esta labor es compleja, sin embargo la doctrina y

jurisprudencia han señalado las reglas que pueden ser utilizadas para

analizar la existencia del riesgo de confusión:

Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada

por las marcas.

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Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no

simultáneamente.

Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del

comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto.

Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias

que existen entre las marcas

El Tribunal se ha referido ya en sentencias anteriores al riesgo de

confusión:

(…)”.

35. Con respecto al riesgo de confusión directa e indirecta y/o de asociación, en el

Proceso 59-IP-2013, de 10 de abril de 2013, marca “MUJER LATINA” (mixta), el

Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“(…)

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir

un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o

que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente

al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que

aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del

producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra

empresa tienen una relación o vinculación económica.

En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo

solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que

es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación,

tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios

que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde

resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos

o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la

ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro

de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede

darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de

confusión y/o de asociación

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación

será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los

signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos,

servicios o tipo de establecimiento distinguidos por ellos y considerar

la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función

de los productos, servicios o actividad económica de que se trate.

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El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos

puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada

porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a

adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia

de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de

un cierto nexo también entre la actividad económica y los productos o

servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace

que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, al

producto o a la actividad económica que se le ofrecen, un origen

empresarial común. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C.

914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión y/o de

asociación entre varios signos y los productos o servicios que

distinguen o la actividad económica que cada uno de ellos ampara,

serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en

disputa y también entre los productos o servicios y la actividad

empresarial distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y

semejanza entre los productos o servicios y la actividad empresarial;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y

servicios y la actividad empresarial; (iv) o semejanza entre aquellos y

también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la

G.O.A.C. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).

El Tribunal ha diferenciado entre la semejanza y la identidad, ya que “la

simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan

existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente

diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio,

entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante

lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002,

publicado en la G.O.A.C. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).

En este contexto, el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se

debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si

entre ellos se presenta riesgo de confusión y/o de asociación, toda vez

que entre los signos en proceso de comparación puede existir

identidad o similitud entre ellos y entre los productos o servicios que el

signo distingue, en los casos en los que los signos no sólo sean

idénticos, sino que tengan por objeto similares productos o actividad

económica, podría presentarse el riesgo de confusión y/o de

asociación. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de

mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en

este contexto, con la mayor precisión posible.

En consecuencia, el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado

que para valorar la similitud entre signos distintivos y el riesgo de

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confusión y/o de asociación es necesario considerar, los siguientes

tipos de similitud:

La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en

los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su

longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran

aumentar el riesgo de confusión.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen

un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros

elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las

raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las

particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores

de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según

su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma

o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual

de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una

misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor

distinguir una de otra.

(…)”.

36. Por lo tanto, la Corte Consultante deberá determinar los diferentes modos en que

pueden asemejarse los signos confrontados, si son o no similares al grado de

causar riesgo de confusión en el público consumidor.

4. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS Y DENOMINATIVOS.

37. En el presente caso, se debe comparar el signo solicitado MAC POLLO (mixto) con las marcas registradas que contienen la partícula “MC”: McDONALD´S (denominativa), RONALD McDONALD (denominativa) y MCRIB (denominativa). Para ello se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 117-IP-2013 de 25 de septiembre de 2013, este Tribunal ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos y denominativos, lo siguiente:

“(…)

Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre

signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el

denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la

mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha

inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de

la marca mixta suele ser el más característico o determinante,

teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que

por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos

casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en

cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado

14

pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor

importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que

cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-

98, publicado en la G.O.A.C. 410, de 24 de febrero de 1999, marca:

C.A.S.A. (mixta)).

En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca

mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que

determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…)

debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la

que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del

consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que

el signo mixto va a suscitar en los consumidores”. (Fernández-Novoa,

Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo

S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

En el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el

correspondiente examen de registrabilidad del signo mixto que cuente,

en su parte denominativa, con elementos compuestos, solicitado,

como marca habrá de examinar especialmente la relevancia y

distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo

solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo

uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga

semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a

identificar el origen empresarial”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la

G.O.A.C. 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”).

Por tanto, el signo mixto que cuente, además, con una denominación

compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado

por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad

suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le

otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico

y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo

de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento

predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir

de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto

que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el

elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse

siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos.

Por lo anterior, en la comparación entre signos denominativos, sean

simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos

deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos

que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica,

teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los

15

vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos

elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo

menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para

realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener

presente que:

1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la

sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica

o muy difícil de distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la

semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de

vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de

una denominación.

3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de

encontrar la dimensión más característica de las denominaciones

confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad

penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la

impresión general que la denominación va a suscitar en los

consumidores.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una

palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el

requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las

terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber

elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el

entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar

dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las

reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al

criterio que señala que a los signos se les observará a través de una

visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

38. En aplicación de lo anterior, el examen de los signos es atribución exclusiva del

Juez Consultante, quien debe aplicar los criterios elaborados por la doctrina y

recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de este tipo de

marcas.

5. LAS PALABRAS GENÉRICAS Y DE USO COMÚN EN LA

CONFORMACIÓN DE LAS MARCAS. LA MARCA DÉBIL.

39. Se interpretará el tema en virtud a que en el proceso interno se controvierte el

hecho de si el signo solicitado MAC POLLO (mixto) está conformado por

elementos genéricos y de uso común como la palabra “POLLO”.

40. Al respecto, dentro del Proceso 30-IP-2013 de 15 de marzo de 2013, este

Tribunal reiteró:

16

“(…)

El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que la

dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según

el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto

que pretende distinguir, considerando las características de éste y el

nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias

palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o

servicios, pero no en relación con otros. Además, “la dimensión

genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de

un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente

para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP-2003, publicado en

la G.O.A.C. 917, de 10 de abril de 2003, marca: TUBERÍAS Y

PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.).

Al respecto, el Tribunal ha expresado, “(...) para fijar la genericidad de

los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o

servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge

exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo

suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no

pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.

Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad

no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de

determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de

que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple

visión de los signos que se enfrentan. En el caso de los signos que

estén conformados por palabras genéricas, la distintividad se busca

en el elemento diferente que integra el signo”.

Palabras de uso común.

41. Tomando en cuenta que el signo solicitado está compuesto por el término

“POLLO”, se hace necesario tratar el tema de las palabras de uso común en la

conformación de marcas y la marca débil.

42. Dentro del Proceso 198-IP-2007, marca “Mc POLLO” (mixta) de 3 de febrero de

2008, este Tribunal señaló lo siguiente:

“(…)

Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de

elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones,

que individualmente consideradas pueden estimarse como

expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de

monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

17

Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión

de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en

consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros

puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en

la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea

suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión.

43. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera:

“Una marca puede incluir en su conjunto palabras que

individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de

uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por

persona alguna. Por ello el titular de una marca que lleve incluida una

expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para

oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en

combinación de otros elementos en la conformación de signos

marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente

distintivo a fin de no crear confusión.” (Proceso 70-IP-2005.

Interpretación Prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en la

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1231 de 16 de agosto de

2005).

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso

común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra

el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca

descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio

público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya

que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público

en general los siga utilizando. (…)”.

44. Atendiendo a estos criterios de interpretación, el Juez Consultante deberá

determinar si la palabra “POLLO” de la marca MAC POLLO (mixta) resultaría

genérica o de uso común con relación a los productos que distingue; o, si está

conformada por palabras genéricas o de uso común, en qué medida éstas hacen

que el signo sea considerado como genérico o de uso común.

6. PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS.

45. El Tribunal interpretará el tema en virtud a que en el proceso interno se

controvierte el hecho de que el signo solicitado está conformado por un elemento

en idioma extranjero que es “MAC”.

46. En el Proceso 59-IP-2013, de 10 de abril de 2013, antes citado, este Tribunal

reiteró lo siguiente:

18

“Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no

son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo

pretendido para ser registrado como marca, se las considera como

signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.

Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, “Las

denominaciones de fantasía implican la creación de un vocablo, el

mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca

de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo

tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del

ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o

significado idiomático, de tal manera que si una denominación

genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de

que sea admitido su registro aumenta”.

Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su

significado conceptual se han generalizado y se han hecho del

conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una

palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es

fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a

causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en

cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está

referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no

pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un

idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad

Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta

subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho

de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en

cualquiera de los Países Miembros”.

Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos

signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma

extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público

consumidor o usuario y, si adema, se trata de vocablos genéricos,

descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios

que se pretende identificar” (Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre

de 2012).

Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de

origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el

idioma local con acepción común equivalente, como serían los

italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados

por los organismos rectores del idioma en un país dado”.

19

Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros

vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no

impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo

se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad

suficiente”.

47. El Juez Consultante deberá determinar si la palabra “MAC” del signo solicitado

sería o no un elemento en idioma extranjero conocido por el público consumidor.

7. SIGNOS DE FANTASÍA.

48. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la Resolución 44455 de 28 de diciembre de 2001, confirmada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial en la Resolución 34467 de 15 de septiembre de 2008, manifestó que la expresión MAC junto con la palabra POLLO constituyen una expresión de fantasía. Por este motivo, el Tribunal interpretará el tema.

49. En el Proceso 72-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 989, de 29 de setiembre de

2003, marca: INSTAFRUTA, este Tribunal manifestó: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas. El tratadista Breuer Moreno las define señalando que: “Es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa; porque la fantasía puede consistir hasta en la denominación arbitraria que se haga de una denominación precisa o necesaria”. Se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”.

50. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá determinar si la marca MAC POLLO (mixta) constituye un signo de fantasía o si, por el contrario, está dotada de un significado conceptual comprendido por el público consumidor medio.

8. FAMILIA DE MARCAS.

51. Tomando en cuenta que la demandante manifiesta que sus marcas constituyen

una familia de marcas, el Tribunal estima necesario referirse al tema “Familia de

Marcas”.

52. Dentro del Proceso 9-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. 1958 de 27 de junio de

2011, marca “COCINA FAMILIA ULTRA 2 EN 1” (denominativa), este Tribunal

reiteró:

“Se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que

posean un rasgo distintivo común. Por lo general, el rasgo común y

distintivo que figure al inicio de la denominación será el elemento

dominante. Este elemento dominante hará que las marcas que lo

20

incluyan produzcan una impresión general común, en el sentido de

que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que

los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado

que el elemento dominante común obra como un indicador de

pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el

consumidor medio considere que el producto donde figura el citado

elemento constituye objeto de una marca que pertenece a

determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, caso

de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.

53. Asimismo, el Tribunal ha precisado que:

“El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las

marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que éstas

poseen un elemento de uso general muchas veces necesario para

identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una

marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir

que otros usen esa partícula en la conformación de otro signo

distintivo, a contrario de lo que sucede con la familia de marcas, cuyo

titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser

utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica

plenamente los productos que comercializa el titular de la familia de

marcas, y genera en el consumidor la impresión de que tienen un

origen común” (Proceso 30-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. 1964 de

13 de julio de 2011, marca: “U.S. Polo ASSN SINCE 1890”).

54. En general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la

facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de

elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se

desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas

solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la

marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido. Estas

‘marcas derivadas’ –como se las conoce en la legislación española (artículo 9

de la Ley de Marcas de 1988)–, sin embargo, no pretenderán reivindicar

productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no

podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las

inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e

independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro

constituya la derivación de un derecho adquirido. En el marco de estas

consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: El propietario de la marca

inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que

constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho

previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma

marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos

reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya

registrada”.

21

55. Aplicando lo anterior, el Juez Consultante deberá determinar si se está en frente

de una familia de marcas, para así establecer el eventual riesgo de confusión en

el público consumidor.

9. LA MARCA NOTORIA EN LA DECISIÓN 85.

56. La demandante McDonald’s International Property Company Ltd. manifestó que

la marca McDONALD´S en el ámbito del negocio de las comidas rápidas es

notoriamente conocida, por esta razón el Tribunal desarrollará el tema.

57. Dentro del Proceso 63-IP-2009 de 2 de septiembre de 2009, este Tribunal señaló

lo siguiente:

“La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es

aquélla difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a

un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o

servicios. Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida

por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que

la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y

alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo

comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el

cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a

convertirse en notoria”. (Proceso 114-IP-2003. Interpretación

Prejudicial del 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta

Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028, de 14 de enero de 2004).

58. Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresó:

“La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser

protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no

puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala

Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la

preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón

entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito

de sus productos o servicios”.2

59. La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo

de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de

territorialidad y especialidad. No pueden ser registradas las marcas que sean

confundibles con marcas notoriamente conocidas y registradas en el país o en el

exterior para productos o servicios idénticos o similares, tal y como lo prevé el

literal g) del artículo 58 de la Decisión 85.

2 OTAMENDI, Jorge. Ob. Cit. Pág. 255.

22

60. En este sentido, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El literal g) del mismo artículo, en cambio protege además a la marca

notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior, en

relación con productos o servicios ‘idénticos o similares’, no

necesariamente de la misma ‘clase’, o sea más allá de los límites que

establece la regla de especialidad. (...) En virtud de la norma en

cuestión, entonces la autoridad competente debe negarse a registrar

una marca que pueda confundirse con una ‘notoriamente conocida y

registrada en el exterior’, así no cuente con un registro nacional válido.

Proceso 1-IP-87. Interpretación prejudicial de 3 de diciembre de 1987,

publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 28 de 15 de

febrero de 1988”. (Proceso 95-IP-2004. Interpretación Prejudicial de

22 de septiembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo

Cartagena 1134, de 3 de noviembre de 2004).

61. Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado, y tal condición

constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la

calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación

y conocimiento entre los consumidores, entre otros factores.

62. La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema:

“(...) la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo –

es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se

aplica la marca”.3 “(...) la que es conocida por la mayor parte de los

consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de

productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada (...)”.4

63. La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión

de su titular, ya que éste la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos

parámetros de calidad en sus productos. En consecuencia, esta clase especial

de signos distintivos requiere una protección especial, a fin de evitar que terceros

pretendan aprovecharse maliciosamente del prestigio ajeno.

64. El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser

probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante la autoridad

competente.

65. A diferencia de las Decisiones 344 y 486, la 85 no establece criterios para

determinar si una marca es notoriamente conocida. Sin embargo, la

circunstancia de notoria se puede probar accediendo a los diferentes medios

3 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Ob.Cit. Pág. 32. 4 AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA”.

Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268.

23

probatorios de conformidad con la normativa procesal de cada País Miembro, y

acudiendo a los criterios generalmente aceptados para probar dicho hecho.

66. Sobre este punto el Tribunal ha expresado lo siguiente:

“La notoriedad de una marca no es un hecho que se reconoce con la

sola afirmación de su titular, sino que es una calidad que debe ser

probada por quien la alega. El anterior aserto, dentro del Régimen de la

Decisión 85 no tenía expresión normativa como si la tuvo en el artículo

84 de la Decisión 344 y la tiene ahora en los artículos 228 y 230 de la

Decisión 486 de la Comisión. Por ello, y con apoyo en la Doctrina, el

Tribunal estableció jurisprudencialmente para el reconocimiento de la

calidad de notoria de una marca, bajo el Régimen de la Decisión 85, el

que su titular demostrara tal circunstancia con los medios probatorios

que estuvieren a su alcance dentro de los respectivos sistemas judiciales

de cada país”. (Proceso 95-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 22 de

septiembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de

Cartagena 1134, de 3 de noviembre de 2004).

67. En relación con los criterios generalmente aceptados, ha manifestado: “Para que

una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios

doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores:

Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general.

Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto.

Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra.

Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica.” (Interpretación Prejudicial de 13 de marzo de 2002. Proceso 9-IP-2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 777, de 27 de marzo de 2002).

El Tribunal advierte que la notoriedad debe ser probada al momento de la solicitud de registro”. 10. CONEXIÓN COMPETITIVA.

68. Además de los criterios referidos para la comparación entre signos, es necesario

tener en cuenta los productos o servicios que distinguen dichos signos a efectos

de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios

relacionados con la misma. En el presente caso, el signo solicitado para registro

24

distingue productos comprendidos en la Clase 29, mientras que los signos sobre

la base de los cuales se presenta la oposición y la demanda distinguen productos

y servicios de las Clases 29, 30 y 42, por lo que el Juez Consultante deberá

analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva.

69. En relación al tema, en el Proceso 46-IP-2013 de 25 de abril de 2013, marca

“SUCRALIGHT” (denominativa), este Tribunal ha establecido lo siguiente:

“El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines

podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues

tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo

mercado.

En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la

conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos

confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la

finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el

autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los

productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero:

el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver

con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las

mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de

complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un

producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto

no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean

complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente (Fernández

Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. pp. 242 – 246).

Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva

existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto,

para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de

análisis, a saber:

a) La inclusión de los productos en una misma clase del

nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y

ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de

una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro

para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar

que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o

no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien

alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización

o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda

producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes

cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda

clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud

25

de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva,

en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados

bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde

marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos

guardan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los medios de

comercialización o distribución tienen relación con los medios de

difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la

publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se

presentaría una conexión competitiva, o los productos serían

competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por

medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines,

mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre

los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es

lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que

vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre

los productos comercializados también influye en la asociación que el

consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados,

lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa

similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma

que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos

que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo:

puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen

empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos

productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los

productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de

un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un

producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su

última finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan

encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o

finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de

que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas

también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y

medias de vestir).

A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para

establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el

llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de

26

determinada clase de productos, en quien debe suponerse un

conocimiento y una capacidad de percepción corrientes.

(…)”.

70. Finalmente, al referirse los signos en cuestión a productos y servicios en

diferentes Clases, el Juez Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de

un caso de conexión competitiva.

Sobre la base de estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

Primero: En el presente caso, la solicitud de registro de la marca MAC POLLO

(mixta) fue presentada el 22 de agosto de 1984, en vigencia de la

Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición

comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los

requisitos para el registro de las marcas (artículo 56), así como las

causales de irregistrabilidad de los signos (artículo 58) y, por esta razón,

es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

Segundo: Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de ser

novedoso, visible y suficientemente distintivo, de conformidad con el

artículo 56 de la Decisión 85; y siempre que, además, no se encuentre

comprendido en las causales de irregistrabilidad determinadas por el

artículo 58 de la mencionada Decisión.

Tercero: Según el artículo 58 literal g) de la Decisión 85, no son registrables como

marcas las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y

registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos

o similares. Corresponde al Juez Consultante determinar el riesgo de

confusión y/o de asociación sobre la base de los principios y reglas

elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente

interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a

la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos

y/o servicios que éstos amparan.

Cuarto: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la

totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos

denominativos y mixtos, es necesario conservar la unidad gráfica y

fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al

efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de

sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del

consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

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Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que

si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los

signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la

doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento

gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión

entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito

comercial.

Quinto: Los signos compuestos por palabras genéricas y de uso común carecen de

suficiente distintividad cuando consistan exclusivamente en una

indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país

donde se pretende registrar, sea la designación genérica o común de los

productos que se busca proteger, por lo que también son irregistrables,

salvo que estén acompañados de otros elementos que le den

distintividad. De igual forma la marca débil no posee la suficiente fuerza

distintiva para impedir el registro de marcas con cierto grado de similitud,

a diferencia de las marcas arbitrarias o de fantasía.

Sexto: Una palabra en idioma extranjero es, en principio, susceptible de registro.

Ahora bien, de ser conocido su significado por la mayoría del público

consumidor destinatario de los correspondientes productos o servicios,

su carácter genérico o común deberá medirse como si se tratara de una

expresión local; caso contrario, la palabra en cuestión deberá

considerarse como de fantasía.

Séptimo: Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que

pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto.

También lo son las palabras con significado propio que distinguen un

producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Una

característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente

distintivas.

Octavo: En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una

pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común que, por lo

general, figura al inicio de la denominación y que será el elemento

dominante. Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan

produzcan una impresión general común, en el sentido de que inducirá a

los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a

que se refieren participan de un origen común. El titular de la marca

inscrita podrá solicitar el registro de signos que constituyan una

derivación de aquella, siempre que las nuevas solicitudes comprendan la

marca en referencia, con variaciones no sustanciales, y que los productos

que constituyan su objeto correspondan a los ya amparados por la marca

registrada.

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Noveno: La marca notoria se caracteriza por sus atributos específicos, así como

por la difusión y reconocimiento logrados en el círculo de consumidores

del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha

alcanzado un grado especial de aceptación. No será susceptible de

registro un signo que sea confundible con una marca notoriamente

conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de los productos o de

los servicios para los cuales se hubiere solicitado dicho registro. Según

la Decisión 85, la notoriedad en todo caso deberá ser debidamente

probada, conforme a los medios procesales internos de cada País

Miembro.

Décimo: Teniendo en cuenta lo anterior, de no probarse la notoriedad de la marca

defendida como notoria, se deberá analizar la conexión competitiva. Para

llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar

también los criterios que permiten establecer la posible conexión

competitiva existente entre los productos y servicios que distinguen las

marcas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto que, en principio, al

no existir conexión competitiva, la similitud de los signos no impediría el

registro de la marca que se solicite.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia

de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Corte Consultante

deberá aplicar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las

disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la

Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial

del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA

Cecilia L. Ayllón Quinteros José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO

Luis José diez Canseco Núñez MAGISTRADO

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Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (E) PROCESO 78-IP-2014