PROCESO 28-IP-95

Interpretación Prejudicial de los artículos 56, 58 literales a) y g) y 62, de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la acción de nulidad interpuesta contra el acto de registro de la marca de productos CANALI, comprendidos dentro de la clase internacional 25, expediente interno N° 3257 correspondiente al juicio CANALI S.P.A., contra la resolución No. 002242 del 23 de marzo de 1990, emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 108, 113, DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA y Primera Disposición Transitoria, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Quito, 13 de febrero de 1998

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, V I S T O S El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, solicita de este Tribunal Comunitario la interpretación prejudicial de los artículos 56, 58 literales a) y g) y 62, de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. La consulta formulada por la Consejera Ponente Nubia González Cerón, se tramita en acatamiento del artículo 61 del Estatuto del Tribunal, y fue remitida con indicación del nombre del órgano judicial que presenta la solicitud, la cita de las normas del ordenamiento jurídico andino cuya interpretación se requiere, el lugar y dirección en donde el Tribunal solicitante recibirá la notificación correspondiente y la mención de la causa que ha originado la solicitud, a saber: el recurso de nulidad intentado por la Sociedad CANALI S.P.A. contra la Resolución No. 002242 del 23 de marzo de 1990, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concede a la Sociedad TEXTRON LTDA. el registro de la marca CANALI para amparar productos comprendidos en la clase 25 del Decreto 755 de 1972.

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A. El Consejo de Estado estima como relevantes para esta interpretación los siguientes hechos, transcritos del libelo de la demanda correspondiente al proceso interno: “a) Por solicitud presentada el 16 de diciembre de 1986, la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de su oficina competente, previos los requisitos establecidos para la materia de registro de signos distintivos, profirió la Resolución No. 002242, del 23 de marzo de 1990, por la cual concedió el registro de la expresión CANALI, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del Decreto No. 755 de 1972 a la Sociedad TEXTRON," hoy SOCIEDAD TEXTRON S.A., con domicilio en Santafé de Bogotá DC,... También, pero cinco años más tarde de haber sido introducida la anterior solicitud, la Sociedad demandante CANALI S.P.A.: "b) ... presentó el 16 de diciembre de 1991, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la solicitud de concesión y registro de la marca comercial CANALI, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la clasificación internacional", habiéndole sido denegados. Según la transcripción de los argumentos del demandante, realizada por el organismo requirente: "c) La marca CANALI pertenece a la sociedad CANALI S.P.A., con domicilio principal en la ciudad de Milán, Italia, sociedad constituida y vigente según las normas de Italia. "d) El último registro lo obtuvo en Bolivia el 27 de abril de 1993, vigente hasta el año 2003. Entre el primero y el último registro, CANALI S.P.A. ha protegido su marca en más de 30 países del mundo", según expresa la demandante. "e) La sociedad CANALI S.P.A., no ha autorizado a persona alguna para usar la marca CANALI dentro del territorio colombiano, como tampoco la letra "e" característica. "f) La sociedad TEXTRON LTDA. después de haber obtenido el registro de la marca CANALI, ofreció la marca registrada a su titular en Milán, Italia, a cambio de obtener la licencia exclusiva de dicha expresión para Colombia y con el derecho de exportar para Venezuela, cuya respuesta, por parte de CANALI S.P.A., fue negativa", también según las expresiones de la demanda recogidas por la alta jurisdicción consultante. "g) La sociedad Colombiana TEXTRON LTDA. está usando la marca para efectos publicitarios y así lo asegura el demandante en su escrito demandatorio." Finalmente, manifiesta el demandante que "la Sociedad CANALI S.P.A. no sólo ha invertido en publicidad, hecho que por sí solo ha hecho la expresión CANALI notoriamente conocida, sino que además sus volúmenes de venta en el mundo

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entero han alcanzado cifras considerables que hablan por sí solas de la difusión de dicha expresión en el mundo entero". B. De igual manera el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina reproduce la transcripción de los argumentos de derecho realizada también por el Consejo de Estado de la República de Colombia, y expuestos por el demandante para respaldar la que denuncia como violación de la norma comunitaria: "Se violó el artículo 56 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena,... por falta de aplicación, el cual establece que:

"Podrán registrarse como marcas de fábrica o de servicios los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos"

"Significa lo anterior que la marca debe especializar, individualizar y singularizar el producto e indicar el origen y procedencia del mismo, de manera que se pueda evitar toda confusión con otros productos similares. La marca no puede ser objeto de un derecho privativo si no es distintiva y este elemento puede no concurrir, ya sea por que se trate de una denominación genérica o porque se confunda con otra ya existente; en síntesis, la marca debe revestir el carácter de originalidad suficiente, por el papel que le está asignado por la ley. "La norma acusada violó el artículo 58, literales a) y g), por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio no examinó si la marca era o no engañosa para los medios comerciales o para el público en general. Omitió igualmente la prescripción del literal g) que dice que no podrán ser objeto de registro como marcas, las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares". C. Del texto de la demanda, este Tribunal Andino extracta asimismo el concepto de violación -tal como lo concibe la actora- del artículo 62 de la Decisión 85, cuya interpretación también es solicitada. Se expresa textualmente que la impugnada:

1) "..... viola igualmente el artículo 62 ibídem de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena: "Artículo 62 .- Presentada la solicitud, la oficina

nacional competente procederá a examinar si ella cumple con los requisitos legales y reglamentarios y en especial si se ajusta a las disposiciones de los artículos 56, 58, 60 y 61 del presente capítulo”.

2) Se estima que: "La División de Propiedad Industrial, al momento de realizar el correspondiente estudio de fondo, no puso de presente que la solicitud de concesión y registro de la marca CANALI, no se ajustaba a las disposiciones de los artículos 56 y 58 literales a) y g) de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena.

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3) "Al omitir dicho requerimiento, en el sentido de no poner en conocimiento que la solicitud de registro de la marca antes mencionada no era susceptible de registro por existir una marca idéntica notoriamente conocida y, por lo tanto, no señaló, como era su deber, que la marca era confundible con otra, carece por lo mismo de la fuerza distintiva y de la novedad, que son requisitos para la registrabilidad (artículo 56); y por lo tanto la oficina debió rechazar la correspondiente solicitud de registro (Artículo 64). 4) "Tampoco puede ser objeto de registro la marca capaz de producir engaño a los medios comerciales o al público consumidor sobre las características principales del producto o servicio de que se trate (artículo 58, literal a), y es obvio que la confusión de marcas puede llegar a ser motivo de engaño. Puede decirse, en tal sentido, que lo confundible engaña y no distingue, por lo que el acto administrativo aquí impugnado debe ser declarado nulo y como consecuencia debe ordenarse su cancelación..." D. Además, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera necesario resumir, así sea sucintamente, la contestación que diera a la demanda la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. En efecto: Se opone ésta a las pretensiones contenidas en dicha demanda, y al mismo tiempo reconoce algunos hechos alegados; respecto de otros aduce que no fueron probados dentro del trámite administrativo. En su defensa enfatiza que en el procedimiento adelantado para ser expedida la resolución atacada de nulidad no se presentaron oposiciones. De consiguiente, afirma, tal y como lo hiciera el propio Consejo de Estado en su día, mediante sentencia del 29 de julio de 1993, lo siguiente: "'...si el interesado no hace uso del derecho de formular oposición, la Administración no incurre en ilegalidad al concederlo ...'"; y concluye que la concesión de la marca estuvo ajustada en un todo a Derecho. Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

OBSERVA: QUE en los documentos remitidos por la alta jurisdicción consultante, no aparecen descritos otros hechos, distintos de los expuestos. QUE en la acción de nulidad interpuesta, la parte actora invoca como fundamento de Derecho positivo de la misma los artículos 583 al 586 y 596 “pertinentes y concordantes del Código de Comercio, pertinentes -añade- de la Decisión 85; en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo y en las demás normas sobre la materia”. Concluyendo en que el “trámite será el propio a darse al proceso ordinario regulado por el Título XXIV, artículo 206 y siguientes del Código Contencioso Administrativo en concordancia con el artículo 602 del Código de Comercio”, sin que el actor concrete qué disposición procesal andina atinente al recurso de nulidad propuesto, ampara a la demandante para defender el derecho que reclama ante el juez nacional.

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QUE, el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo de la República de Colombia establece textualmente lo siguiente: “Acción de Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente” Que por otra parte, el Consejo de Estado de la República de Colombia, juez comunitario en la presente consulta de interpretación prejudicial, está obligado a formular ésta cuando ante el alto organismo jurisdiccional solicitante se ventile un proceso en el cual deban ser aplicadas normas comunitarias, todo conforme a los artículos 29 y 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. QUE el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es, a su vez, el único órgano competente para interpretar por vía prejudicial las normas pertinentes al caso concreto, con el fin de asegurar la aplicación uniforme de las mismas en el territorio de los Países Miembros, conforme lo exige el artículo 28 de dicho Tratado. QUE de los hechos objeto del proceso interno sintetizados por el Consejo de Estado requirente, así como de los demás elementos aportados tanto por el alto organismo consultante como por el Tribunal en la presente sentencia -estos últimos extraídos de las actas procesales que cursan ante el juez nacional-, se desprende que es materia exclusiva del ordenamiento comunitario, y por tanto de la absoluta competencia de este órgano judicial supranacional, pronunciarse tanto acerca de aquellos signos que no pueden ser registrados, como respecto de las causales de nulidad y de cancelación de los mismos, reguladas bajo denominación y secciones diferentes en la Decisión 344 (véanse secciones IV y V del Capítulo V de dicha Decisión). En razón de todo lo cual el Tribunal de la Comunidad Andina pasa a decidir, y al respecto

C O N S I D E R A: I. NORMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Ha sido solicitada por la jurisdicción consultante, a petición de la demandante, la interpretación de los artículos 56, 58 párrafos a) y g) y 62, de la Decisión 85. Por las razones que más adelante se exponen, considera el Tribunal que es su deber proceder también y prelatoriamente a la de la DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA, a la de la Disposición Transitoria PRIMERA y a la de los artículos 108 y 113, de la Decisión 344, por considerar pertinente la interpretación de estas normas frente a los alegatos del demandante, de que “el trámite será el propio a darse al proceso ordinario regulado por el Título XXIV, artículo 206 y siguientes del Código Contencioso Administrativo en concordancia con el artículo 602 del Código de Comercio”; y, por ser esta suprema jurisdicción comunitaria la única competente para decidir cuáles efectivamente y en

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definitiva, son las normas del ordenamiento jurídico andino que van a ser objeto de interpretación, tal y como lo ha dejado sentado en jurisprudencia reiterada. A. La interpretación solicitada por la máxima jurisdicción nacional requirente, a instancia de la demandada, fue exclusivamente de las siguientes normas:

DECISIÓN 85

Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.

Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como

marcas:

a) Las que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público, o las que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate; ............ g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;

Artículo 62.- Presentada la solicitud, la oficina nacional

competente procederá a examinar si ella cumple con los requisitos legales y reglamentarios y en especial si se ajusta a las disposiciones de los artículos 56, 58, 59, 60 y 61 del presente Capítulo.

B. Pero considera por su parte el Tribunal Andino que deben ser interpretadas también, y prelatoriamente, como se ha dejado expuesto, las siguientes:

DECISIÓN 344

SECCIÓN IV DE LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO

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Artículo 108.- La Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca, a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por la falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada. ..... Asimismo, la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.

(Subrayados de la presente sentencia).

SECCIÓN V

DE LA NULIDAD DEL REGISTRO

Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando:

a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales; c) El registro se haya obtenido de mala fe.

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Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: 1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. 2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA.- Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión. ....... (Subrayados de esta sentencia)

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II. NORMAS APLICABLES Conforme a lo previamente considerado, resulta claro para este Tribunal que: "Las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encuentren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son las aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquellas". (Sentencia emitida el 15 de diciembre de 1996, en el proceso 4-IP-95, caso "GRANOLAJET", que recoge la ya reiterada tradición jurisprudencial del Tribunal Andino, sentada a partir del fallo producido en el proceso 1-IP-94, "SOCIEDAD COMIDAS RÁPIDAS Mc. POLLO S.A."). Así, de los hechos y del derecho invocados en la demanda interna que suscitó la presente interpretación, se desprende que la Resolución No. 002242 del 23 de marzo de 1990 por la cual se concedió el registro de la marca CANALI a la Sociedad TEXTRON LTDA., fue expedida en vigencia de la Decisión 85 de la Junta del Acuerdo de Cartagena; pero en cambio la acción encaminada a obtener la nulidad de ese registro, intentada por la Sociedad CANALI S.P.A., se instauró a la luz de la Decisión 344, y debe por tanto ser resuelta conforme a la tramitación procedimental contenida en la Decisión 344. En efecto, su PRIMERA Disposición Transitoria así lo dispone, al establecer que en lo relativo al uso y goce de los derechos de propiedad industrial válidamente concedidos, se aplicarán las normas contenidas en dicha Decisión. Por tanto, atributiva como lo es dentro de la normativa comunitaria andina la naturaleza del derecho sobre una marca, que además nace de un acto revestido entre otras de la característica de hallarse amparado por una presunción de legitimidad mientras no sea revocado o anulado por autoridad competente en uso de función jurisdiccional, esa ficción de legitimidad y a su vez de legalidad, reposa sobre la presunción previa de que en el procedimiento constitutivo del mismo, la administración concedente se ha ceñido escrupulosamente al principio de legalidad. Con vista de lo cual considera unánimemente la doctrina, y lo consagran la mayoría de los sistemas de Derecho positivo incluido el comunitario, que merced a esa presunción de legalidad la autoridad emitente puede proceder, incluso coactivamente, a la ejecución directa e inmediata de la resolución adoptada. Al respecto comenta el profesor Jaime VIDAL PERDOMO: "Los actos de la administración se presumen legales, esto es, ajustados a las reglas cuyo cumplimiento les es obligatorio. La consecuencia de esta presunción es la de que dichos actos deben ser obedecidos por las autoridades y los ciudadanos". (Derecho Administrativo, página 313, Editorial Temis, Bogotá, 1972. Resaltados de la presente sentencia). Lo anterior no quiere decir, se insiste y aclara, que si la expedición del acto que concede los derechos sobre una marca se revelare como irregular, no pueda posteriormente -aun habiendo adquirido firmeza dicho acto en el proceso que se tramita ante la jurisdicción nacional, como sucedió en el caso de autos, según lo que se desprende de los hechos aportados al proceso por la alta jurisdicción consultante- ser “cancelado” o anulado con arreglo a procedimientos instaurados por el Derecho Comunitario Andino (artículos 108 y 113 de la Decisión 344). Pero hasta tanto la autoridad competente, administrativa o judicial, no haga la correspondiente

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declaratoria en uso de la función jurisdiccional que le corresponda, no se interrumpirá el goce de ese derecho así constituido. Pero, y conforme a lo expuesto supra, la solicitud dirigida a la supresión de dicho goce se rige en cambio por la norma de procedimiento vigente, no en el momento de ser expedido el acto que se impugna, sino por la imperante al tiempo en el cual se formula la petición. Dentro de este orden de ideas pasa el Tribunal a analizar:

III. EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN DE LAS NORMAS DEL ORDENAMIENTO COMUNITARIO.

El concepto de violación de las normas cuya interpretación es solicitada al Tribunal Andino, está obviamente orientado a destacar la prohibición que pesa sobre la oficina nacional competente de que, con base en esa su facultad "atributiva", pueda acceder al registro de un signo que carezca de distintividad por ser confundible con otro notoriamente conocido y registrado en el país o en el exterior para productos idénticos o similares. En efecto, así se desprende de los artículos 56, 58 párrafos a) y g) y 62 de la Decisión 85. El texto de los dos primeros, transcrito en lo pertinente, es:

Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.

Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas:

a) Las que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público, o las que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate; ......... g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares.

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(Lo subrayado corresponde a la presente sentencia).

La interpretación de los textos transcritos se encuentra respaldada por una abundante jurisprudencia, que en lo pertinente revela: "la marca notoria es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, por que ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo." (Sentencia de 29-08-97 emitida en el proceso 7-IP-96, "REMAVENCA"). Añadiendo: "Con las consideraciones adicionales relativas a la prueba de la notoriedad de la marca, el Tribunal estima pertinente recoger en esta oportunidad lo dicho acerca de la marca notoria en los fallos de interpretación prejudicial 1-IP-87, 2-IP-94, y 5-IP-94 (G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1988, 163 de 12 de septiembre de 1994 y 177 de 20 de abril de 1995, respectivamente), cuyas partes también pertinentes se transcriben a continuación: "Marca notoria, según esta jurisprudencia ‘es la que goza de difusión’, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate. Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores. A diferencia de ella, la marca ‘renombrada’, debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores, en mercados diversos y no sólo dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca notoria. Puede decirse entonces que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad esta última más exigente. "Tiene especial interés en este proceso la noción de ‘marca notoria’, ya que ella está protegida por las normas que son materia de esta consulta, más allá de los límites de ‘la clase’ de producto o servicio o ‘regla de especialidad’, siempre que, además de ser notoria, esté también registrada, así sea en el exterior. El literal g) del artículo 58 de la Decisión 85 protege además a la "marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior", en relación con "productos o servicios idénticos o similares" no necesariamente de la misma "clase", o sea más allá de los límites que establece la "regla de la especialidad" (señalada sentencia del 29 de agosto de 1997). Más aún, se desprende de los hechos precedentemente transcritos -sin entrar en modo alguno a calificarlos- que la alegada violación de los párrafos a) y g) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se circunscribe a la existencia previa, en el exterior, del registro correspondiente al signo en conflicto; lo que queda corroborado cuando el hoy actor acude más tarde, y por primera vez, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio en solicitud de que le sea atribuido el signo CANALI; pero lo hace con posterioridad, se insiste, al registro previo de éste en favor de la Sociedad TEXTRON LTDA. En su consecuencia, por cuanto no se discute en el caso -sino más bien es reconocida- la identidad que existe entre los signos CANALI, es decir, el otorgado por la oficina nacional competente y aquel cuya reivindicación se solicita al amparo de los

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derechos que más tarde se pretende hacer valer, debe esta jurisdicción andina circunscribir su análisis al aspecto procedimental arbitrado por la legislación comunitaria en la causal específica relativa a la defensa de la marca notoria (último párrafo del artículo 108, Decisión 344), punto central de la controversia; procedimiento dirigido precisamente a que los administrados y concretamente el titular de una marca notoria, puedan hacer valer sus derechos. Se procede en efecto a realizar dicho análisis en capítulo separado, no sin antes advertir que: Al Consejo de Estado de la República de Colombia, autoridad que la demandante consideró competente para intentar su acción en el proceso interno origen de esta consulta, le corresponde ahora -al calificar la legalidad o ilegalidad del acto impugnado- valorar asimismo los elementos de juicio con los cuales contó la División de Signos Distintivos para otorgar una marca de la cual aparentemente no existían antecedentes de registro locales, y cuya concesión no fue objeto de oposición alguna en la oportunidad correspondiente. No habiéndose interpuesto contra ella recurso alguno ni administrativo ni judicial, adquirió en consecuencia firmeza en la vía administrativa aún sin haber agotado ésta, es decir, sin que hubiere llegado a “causar estado”. Marca CANALI que la demandante considera “notoriamente conocida”, lo que -conforme a su alegato- impedía el otorgamiento del registro de este signo a TEXTRON LTDA. en la forma como se hizo, mediante Resolución No. 002242 del 23 de marzo de 1990. En efecto, considera la parte actora que debería la alta autoridad judicial consultante pronunciarse acerca de si la oficina nacional competente al examinar la respectiva solicitud, verificó en ella el cumplimiento o no de los requisitos legales y si se ajustaba a los requerimientos de los artículos 56 y 58, en conformidad con el artículo 62 de la misma Decisión 85, texto este último del siguiente tenor:

Artículo 62.- Presentada la solicitud, la oficina nacional competente procederá a examinar si ella cumple con los requisitos legales y reglamentarios y en especial si se ajusta a las disposiciones de los artículos 56, 58, 59, 60 y 61 del presente Capítulo.

Pero ante tal solicitud considera el Tribunal Andino que el Consejo de Estado ha de tener en cuenta las consideraciones admonitorias contenidas en la sentencia del Tribunal Andino de fecha 18 de octubre de 1996, en la cual expresó: "Sinembargo, este Tribunal comunitario considera importante advertir el inconveniente de que al amparo de deficiencias en el planteamiento de una demanda, por indebida aplicación de la ley, puedan quedar sin tutela jurídica los derechos sobre una marca idéntica o similar, notoria y debidamente registrada en terceros países, en los que por imposibilidad técnica no se pudo detectar la identidad de marcas en tiempo oportuno por las oficinas nacionales competentes, con el consiguiente riesgo de confusión en el mercado comunitario. Desde la expedición de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (artículo 122), el sentido finalista de la ley andina

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ha sido el de consolidar un sistema de administración comunitaria de la propiedad industrial, mediante el fortalecimiento técnico e intercambio de información entre las oficinas nacionales competentes. Qué importante sería que como culminación de ese proceso de avance, la ley positiva andina pudiera dar el paso hacia una protección comunitaria centralizada de las marcas en el mercado Subregional, con miras a amparar el interés de consumidores y empresarios del área andina". (Sentencia de fecha 18 de octubre de 1996 en el proceso 25-IP-95, caso "BONITA"). (Los resaltados corresponden al presente fallo). Como se ha dejado expuesto supra, corresponde ahora al Tribunal Andino interpretar y clarificar con precisión la naturaleza de las:

IV. ACCIONES CONSAGRADAS POR LA DECISIÓN 344 PARA OBTENER LA CANCELACIÓN O LA NULIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO.

Dejando de lado las previsiones contenidas en el mismo artículo 108 de la Decisión 344 para obtener -por vía de acción o de excepción- la cancelación del registro de una marca, en razón del no uso de ésta sin que mediare motivo justificado, resulta evidente que dicha Decisión consagra además en sus transcritos artículos 108 (párrafo final) y 113, dos recursos diferentes entre sí y también distintos del contencioso administrativo de anulación; aquellos instituidos para impugnar resoluciones internas ya firmes, en tanto que el contencioso administrativo que se ventila normalmente ante los tribunales internos versa exclusivamente sobre un acto que sólo ha “causado estado”, vale decir, que se ha limitado a apurar la vía gubernativa, pero que queda pendiente de firmeza por no haber sido cumplida todavía su revisión en vía judicial contencioso-administrativa. Los recursos enunciados serían, en la vigente normativa andina: a) El regulado por el artículo 108 (párrafo final) llamado por éste "cancelación" del registro, que se interpone únicamente a instancia del "titular legítimo" de una marca notoria -notoria al momento de ser solicitado el registro posteriormente controvertido- y exclusivamente ante "la Oficina Nacional Competente" (Disposición Final de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena); es decir, ante el mismo órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial que emitió el acto más tarde impugnado. Es la fórmula procedimental arbitrada por el legislador comunitario para que el titular legítimo de una marca notoria logre la cancelación del registro obtenido ilegalmente por otro. b) Pero existe además el recurso consagrado en el artículo 113, concebido por la propia Decisión como: "De... nulidad del registro", tampoco sometido a plazo alguno para interponerlo ante la "autoridad nacional competente" (expresión textual de la Decisión 344), la cual es, ya no exclusivamente "la Oficina Nacional Competente" como en el caso del 108, sino que dicha acción podría ser llevada ante el órgano administrativo o judicial al que se encuentren asignadas, conforme al Derecho interno de los Países Miembros (Disposición Final Única), las funciones jurisdiccionales sobre la materia, reguladas en dicho artículo; mas, librada esta

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acción específica a otra u otras personas naturales o jurídicas que demostraren su condición de "parte interesada", con lo que se está ampliando la legitimidad para obrar. (Véase a este respecto sentencia de 24 de septiembre de 1997, proceso 10-IP-97, "COLSUBSIDIO", que mantiene una línea jurisprudencial recogida en el fallo emitido con motivo del proceso 04-IP-95 (G.O. No. 253 de 7 de marzo de 1997). Recurso este, el del 113, que procede únicamente por causales también "taxativas" consagradas en el texto legal comunitario, pero todas de "ilegalidad"; y constituyendo ellas -como puede apreciarse- numerus clausus para el intérprete y, se entiende, también para el juez en el momento en que le corresponda aplicarlas. Al referirse a la marca notoria como causal de nulidad OTERO LASTRES afirma: "El cuarto y último ámbito en el que cabe reconocer efectos a la

marca notoriamente conocida es el de la nulidad de las marcas registradas. En los Sistemas de Marcas que, como el español, reconocen efectos a la notoriedad en el nacimiento del derecho de la marca, se prevén dos acciones de nulidad de la marca registrada: la nulidad que resulta del ejercicio de la acción de impugnación por el usuario extrarregistral de la marca notoriamente conocida contra la marca confundible registrada posteriormente, y la nulidad del registro prevista para los supuestos en los que se inscribe una marca contraviniendo las prohibiciones de registro establecidas por la Ley.

"En cambio en aquellos Sistemas que sólo reconocen los

efectos de la notoriedad en la fase de registro, se suele prever una única acción de nulidad que tiene su fundamento en el registro de una marca infringiendo alguna de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley. Así ocurre con la Decisión 344, la cual, en plena coherencia con el no reconocimiento de efectos a la notoriedad en el nacimiento del derecho sobre la marca, regula una única acción de nulidad en el artículo 113 que se basa en la infracción de las prohibiciones de registro previstas, fundamentalmente, en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. (Resaltados añadidos).

“En efecto, para lo que ahora nos interesa, el citado artículo 113 establece lo siguiente: “La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando:

“a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión.

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“c) El registro se haya obtenido de mala fe.

“Se consideran casos de mala fe, entre otros, los

siguientes: “1. Cuando un representante, distribuidor o

usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.

“2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.

“Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo,

podrán solicitarse en cualquier momento. "La lectura de este precepto sugiere las dos siguientes

reflexiones. En primer lugar, y con respecto a las marcas notoriamente conocidas y renombradas, cabe indicar que se podrá ejercitar una acción de nulidad contra el registro de aquellas marcas que hubieren sido indebidamente concedidas por concurrir en el caso los presupuestos de aplicación de los impedimentos previstos en las letras d) y e) del artículo 83 o bien, como suele suceder frecuentemente, cuando la marca que vulnera los derechos del titular de la marca notoria o renombrada se ha inscrito de mala fe. La segunda reflexión es que la acción de nulidad puede ejercitarse en cualquier momento, por lo que es imprescriptible. (OTERO LASTRES, José Manuel: "La Prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho marcario andino" en "MEMORIAS", Seminario Internacional: "La Integración, Derecho y los Tribunales Comunitarios". Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Quito. 1996. Páginas 253, 254 y 255.)”

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina observa además: Como se desprende de la cita anteriormente transcrita, el comentario del distinguido profesor versa sobre la "única acción de nulidad" bajo ese nombre prevista como tal en el artículo 113 de la Decisión 344, pero la que por sus características -las cuales se explanan más adelante- tiene la naturaleza de una revisión judicial distinta del contencioso administrativo, normalmente procedente contra los actos que hubieren agotado la vía gubernativa, presupuesto este último indispensable para que dicho recurso avance hacia la vía judicial, sin que por ello quede excluido el mismo del pensamiento del autor, ya que constituye una consecuencia normal de la revisión

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efectuada por la administración a instancia sólo del legítimo titular de una marca notoria; recurso contencioso judicial que -como se ha dicho- “agotada la vía administrativa”, se encuentra implícito en la correspondiente aplicación del artículo 108, párrafo final, cuando el ente público concedente de la marca accede o no a la cancelación de la misma. Y cancelación que operaría por no haber sido tomado en cuenta la existencia de otra marca, notoriamente conocida, ya registrada en la Subregión (último párrafo del artículo 108 de la Decisión 344). Obviamente, el ejercicio de esos recursos -administrativo y subsiguiente judicial-, incluido el trámite del "agotamiento de la vía administrativa", estará sometido a las regulaciones de cada ordenamiento nacional. Aparte de que al establecer esta última norma, la del artículo 108 de la Decisión 344: "Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro" (los resaltados son de la presente sentencia), está consagrando adicionalmente que la notoriedad debe juzgarse en ese único momento; y reconociendo además que la concesión del registro de una marca y el trámite procedimental encaminado a su cancelación, se rigen, respectivamente: la primera, por la legislación en vigor para el momento de concederse el registro, y la cancelación, en su aspecto estrictamente procedimental, consecuentemente por la tramitación correspondiente consagrada en la normativa vigente para el momento de interponer el recurso. De otro modo, la frase resaltada en el texto transcrito resultaría innecesaria por obvia, pues no podría pensarse que una solicitud inicial pudiera ser admitida a trámite con arreglo a legislación ya derogada. Eso, de una parte, pero de la otra -y concretamente por lo que toca al caso de autos en trámite ante la jurisdicción colombiana-, la norma que se interpreta está asimismo consagrando la exclusiva y expresa competencia de la Oficina nacional respectiva para conocer de la solicitud de cancelación, sin que quede excluida la posterior y sucesiva revisión del acto cancelatorio o no, primero en la propia vía administrativa, y luego en la judicial mediante la acción de nulidad contencioso-administrativa prevista en el Derecho interno, tal como se ha expresado supra. Mas, debe tener en cuenta el organismo consultante que el recurso previsto en el párrafo final del artículo 108 de la Decisión 344 es la única vía para obtener la "cancelación del registro" de una marca notoria, sin que pueda llevárselo directamente ante otra autoridad distinta de la oficina nacional igualmente competente para concederlo y cancelarlo. Si se sostuviere lo contrario, quedarían burladas las previsiones de Derecho interno destinadas a resguardar el derecho de defensa, entre ellas la posibilidad, y al mismo tiempo la obligación, de agotar la vía administrativa en la forma prevista por la legislación interna, siempre previa a la contenciosa en el caso del artículo 108, según las propias y prevalentes prescripciones implícitas en él. Por su parte, el artículo 113 ibídem reza:

DE LA NULIDAD DEL REGISTRO

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Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá

decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca previa audiencia de las partes interesadas, cuando:

a) El registro se haya concedido en

contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;

b) El registro se hubiere otorgado con

base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales;

c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre

otros, los siguientes: 1. Cuando un representante, distribuidor o

usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre, de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.

2. Cuando la solicitud de registro hubiere

sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.

Las acciones de nulidad que se deriven del

presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.

(Subrayados del Tribunal) Como puede apreciarse de su simple lectura, esta norma consagra las causales de “nulidad” del registro de marca en forma diferente a la del último párrafo del artículo 108. En efecto, si bien son establecidas así mismo en forma taxativa, tal como las dos contenidas en el artículo 108, aquellas en cambio se encuentran inspiradas, como ya se ha expresado y ahora se insiste, en razones de exclusiva

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ilegalidad, quedando el juzgamiento de los vicios derivados de ésta, encomendado -previa audiencia de las partes- a la autoridad nacional administrativa o judicial investida de función jurisdiccional en la materia, es decir, la competente conforme al Derecho interno de los Países Miembros (párrafo segundo de la Disposición Final Única de la Decisión 344); De lo expuesto se infiere que quien se sienta lesionado por la concesión del registro de un signo en contra de sus intereses: A) En el caso de ser titular de una marca notoria para el momento en que fuere solicitado por otro el registro de la misma, podrá alegar -si ésta hubiere sido concedida y registrada mediante actuación administrativa ya firme- la notoriedad previa de la suya, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo final del artículo 108 de la Decisión 344. Este recurso administrativo deberá intentarlo solamente ante la Oficina Nacional Competente -es decir la concedente del registro inicial- en solicitud de cancelación, vale decir, de revocatoria por la propia administración, del acto de concesión de la marca correspondiente al signo igual, o que se preste a confusión con aquel del cual él es titular; para lo cual le bastará demostrar en reivindicación de su derecho, cómo el signo que considera es el que debe prevalecer, era notoriamente conocido de acuerdo con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro cuya cancelación solicita. Y siempre en el bien entendido de que el pronunciamiento de la "Oficina Nacional Competente" al respecto, quedará también sometido a los otros recursos de revisión que pudieren haberse legalmente previsto para su tramitación no sólo ante la propia administración concedente, sino también ante la jurisdicción judicial, en vía contencioso-administrativa; y también cuenta habida de que -además del recurso comunitario descrito-, todos y cada uno de esos recursos administrativos y judiciales establecidos por el Derecho interno resulten procedentes dentro de los ordenamientos jurídicos nacionales, y compatibles asimismo con las normas comunitarias en análisis (artículos 108 y 113). B) Podrá asimismo él “interesado legítimo”, en su caso y conforme a las también preeminentes normas comunitarias, acogerse a las prescripciones del artículo 113 de la Decisión 344, demostrando ante la autoridad nacional -administrativa o judicial- competente conforme al Derecho interno, su cualidad de "parte interesada". Se encuentra facultado en este caso para solicitar de la autoridad nacional competente la nulidad de una marca con base en las pertinentes pero taxativas causales previstas por este artículo, todas de exclusiva ilegalidad, entre las cuales -por vía de remisión, del literal a) del artículo 113 al párrafo d) del artículo 83 de la misma Decisión 344 o de sus equivalentes en las Decisiones 85, 311 y 313- el haber sido otorgado el registro desconociendo que existía una marca notoria ya concedida en las condiciones reconocidas por la ley comunitaria. Finalmente, observa el Tribunal Andino que con las respectivas expresiones "cancelación" y "nulidad" consagradas en los textos transcritos, está acogiendo el legislador comunitario una respetable distinción doctrinaria, a menudo jurisprudencial y en ocasiones de Derecho positivo interno, que reposa sobre los conceptos de que la

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"cancelación", "revocación" o "retiro" de ciertas actuaciones administrativas (artículo 108) puede responder a motivos de oportunidad o de conveniencia, sólo concebibles por cierto en manos de una autoridad administrativa (en el caso, la Oficina Nacional Competente). En tanto que la nulidad, en sus dos especies (absoluta y relativa), responde a exclusivos motivos de ilegalidad, pudiendo ser declarada, en general, tanto por autoridad administrativa como judicial -conforme a las prescripciones del derecho interno-, pero obviamente siempre en ejercicio de función jurisdiccional. En síntesis, y conforme a la presente interpretación, presentan determinadas características los recursos contemplados en los artículos 108 y 113 de la Decisión 344, por lo que respecta a la protección de una marca notoria, en algunas de las cuales el Tribunal detiene su análisis: a) La legitimación para interponerlos corresponde en el caso del 108 (último párrafo) exclusivamente al "titular legítimo"; titular, por tanto, de un "derecho subjetivo administrativo" sobre marca notoriamente conocida de acuerdo con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro que se reinvindica. En cambio, la legitimación activa en el artículo 113 se encuentra extendida a toda "parte interesada"; lo que podría incluir también a los interesados legítimos, concepto este último ya precisado, tanto por la doctrina universal, como por sentencias de este Tribunal. (Véase al respecto la citada “COLSUBSIDIO” de fecha 24-09-97, así como la jurisprudencia en ella citada). b) Por lo que toca al sujeto pasivo de dicho recurso, lo es en el 108 la "Oficina Nacional Competente", o sea el "órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial" en cada País Miembro, tal como lo prevé la DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA de la Decisión 344. c) El objeto del recurso previsto en el 108 específicamente para la defensa de una marca notoria, cabría sólo contra el acto administrativo registral de la que hubiere sido otorgada sin haber sido tomada en cuenta la identidad o similitud de la misma con otra "notoriamente conocida" de acuerdo con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro. Se trata en suma de un acto firme sólo en la vía administrativa, firmeza adquirida conforme a las prescripciones del Derecho interno, pero sin que con arreglo a éstas resulte posible su revisión administrativa ni judicial. d) El contemplado en el artículo 108, tiene -como ya se ha dicho- la naturaleza de un recurso administrativo de revisión. En el 113 se trata de un recurso judicial de naturaleza semejante al que con ese mismo nombre, o con el de "invalidación", se conoce en algunos de nuestros ordenamientos nacionales. De manera que: e) Si se intentare ante el juez competente un recurso contencioso administrativo de anulación contra el acto (de cancelación o no) emitido por la Administración con base en el artículo 108 -norma dirigida en su párrafo final especialmente a proteger la marca notoria-, tal recurso versará sobre un acto que haya "causado estado", firme por tanto en la vía administrativa, mas no

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"definitivamente firme" en ésta, puesto que aquel ha "causado estado" como consecuencia de haber agotado la vía gubernativa o jerárquica, lo que postula precisamente, y aunque aparentemente pudiere parecer paradójico, la posibilidad de una nueva y posterior revisión, encomendada exclusivamente a la jurisdicción del Poder Judicial, distinta -como se ha visto- de la prevista en el artículo 113 de la Decisión 344; pero semejante en cambio a la que pudiere desprenderse por vía de interpretación de las prescripciones del 108 (párrafo final). f) El recurso contemplado en el artículo 108 no puede ser desencadenado de oficio, en cambio el del 113 sí. g) En el artículo 113, la acción es declarada expresamente imprescriptible. De los términos del 108 se desprende, aunque implícitamente, que el recurso de cancelación que en él se establece, también es imprescriptible. De todo lo cual,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

C O N C L U Y E 1. Jurisprudencia también constante de este mismo órgano judicial ha reiterado

que es de la exclusiva competencia del Tribunal Andino determinar cuáles son las normas comunitarias cuya interpretación le corresponde realizar en razón de su pertinencia con el proceso interno en trámite ante el juez nacional consultante.

2. El hecho de que el interesado no hubiere formulado “oposiciones” u

“observaciones” a una solicitud de registro, no le impide al funcionario administrativo, sino que por el contrario constituye su deber, examinar de oficio las causales de irregistrabilidad de una determinada marca.

3. Conforme a la ya tradicional jurisprudencia de este Tribunal, es aplicable, tanto

a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de cancelación o de anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o la de cancelación o de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes.

4. Quien se sintiere lesionado por la concesión del registro de un signo, que

considere similar o idéntico a otro notoriamente conocido: a) Si es titular legítimo de la marca notoria para el momento en que

fue solicitado por otro el registro de una similar o idéntica, podrá acudir ante la Oficina Nacional que hubiere otorgado dicho registro, en procura

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de su cancelación; todo conforme al artículo 108 (párrafo final) de la Decisión 344.

b) O, en su caso, podrá acudir ante la autoridad nacional -

administrativa o judicial- competente conforme a las prescripciones del derecho interno para, acreditando su calidad de parte interesada, solicitar la declaratoria de nulidad basada en la causal de ilegalidad contemplada en el literal a) del artículo 113 de la Decisión 344, en armonía con el párrafo d) del artículo 83, o de su respectivos equivalentes en las Decisiones 85, 311 y 313.

5. Estos recursos, ambos interpuestos contra actos firmes, son sinembargo de

naturaleza diferente, por cuanto el de cancelación sigue siendo administrativo de revisión y el de nulidad en cambio judicial, aunque también de revisión, o de invalidación, intentado contra el acto administrativo concesorio del registro.

6. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera Sala de

lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación del ordenamiento jurídico andino, al dictar la respectiva sentencia.

Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia

certificada y sellada de la presente decisión. Remítase asimismo copia de esta sentencia de interpretación prejudicial a la

Secretaría General de la Comunidad Andina para su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial.

Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE

Juan José Calle y Calle Gualberto Dávalos García

MAGISTRADO MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata Patricio Bueno Martínez

MAGISTRADO MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i.

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