PROCESO 19-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 81; 82, literal a); 83, literal a); 89 y 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno N° 414-03. Actor: L´OREAL Marca denominativa: “TRUE ILLUSION”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 14 de febrero de 2006. I. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

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A. LAS PARTES:

Demandante: L´OREAL. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI.

Tercero interesado: UNILEVER N.V. B. DATOS RELEVANTES. 1. Hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial, de los antecedentes administrativos de los actos acusados y de las correspondientes providencias judiciales, se encuentran los siguientes:

a. El 4 de mayo de 1998, la sociedad L’OREAL solicitó ante la Oficina de

Signos Distintivos del INDECOPI, el registro del signo “TRUE ILLUSION” para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

b. Después de haberse publicado el extracto en el diario oficial ‘EL

Peruano’, dentro del plazo respectivo nadie formuló observaciones al registro del signo “TRUE ILLUSION”, por lo que la Oficina de Signos Distintivos – INDECOPI procedió a realizar el examen de registrabilidad.

c. Mediante Resolución N° 014932-1998/OSD-INDECOPI de 21 de diciembre de 1998, la Oficina de Signos Distintivos-INDECOPI negó el registro del signo denominativo “TRUE ILLUSION”, por ser similar a la marca denominativa “ILLUSION” de la compañía UNILEVER N.V., que distingue productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional ‘cosméticos, perfumería, polvos para cutis y similares’, (certificado N° 49251).

d. Señaló el INDECOPI, que la semejanza entre ambos signos radica en

que el término ILLUSION constituye el único elemento en la marca registrada y, a su vez, es el más característico del signo solicitado.

e. L’OREAL interpuso recurso de apelación el 20 de enero de 1999, el que sustentó en que la Oficina de Signos Distintivos no tuvo en cuenta en conjunto la estructura gramatical, como tampoco que el primer elemento del signo solicitado es TRUE.

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f. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante Resolución N° 910-1999/TPI-INDECOPI de 22 de julio de 1999, resolvió rechazar el acuerdo de coexistencia marcaria, y confirmó la Resolución impugnada, denegando el registro.

g. La actora promovió ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia

proceso contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, solicitando la nulidad e invalidez de las Resoluciones 014932-1998/OSD-INDECOPI de 21 de diciembre de 1998 y N° 910-1999/TPI-INDECOPI de 22 de julio de 1999 y .

h. Mediante sentencia de 24 de octubre de 2002, la Sala Civil de la Corte

Suprema de Justicia declaró fundada la demanda y, por lo tanto, la nulidad de las Resoluciones demandadas.

i. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de

la Propiedad Intelectual-INDECOPI, interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.

j. UNILEVER N.V. además de ser titular de “ILLUSION” tiene registradas

las siguiente marcas:

• TRUE LOVE (denominativa) certificado N° 8587, su vigencia hasta el 11 de julio de 2004, para distinguir “jabones, perfumes, aguas de colonia, aceites esenciales, cosméticos; preparaciones para el baño no medicadas; cremas y lociones para la piel, preparaciones para el baño y la ducha, talco; preparaciones para el cabello, dentífricos, antiperspirantes, desodorantes para uso personal y todos los demás productos”.

• TRUE LOVE (denominativa) y modelo para distinguir “jabones,

perfumes, colonias, agua de tocador, aceites esenciales, cosméticos; preparaciones para el tocador no medicas; cremas y lociones para la piel; preparaciones para el cabello, dentífricos, antiperspirantes, desodorantes para uso personal y todos los demás productos”, certificado N° 14190, vigente hasta el 23 de julio de 2005.

k. UNILEVER N.V. no formuló observación alguna, haciendo evidente que

no se encontraba afectada con la solicitud de registro del signo TRUE ILLUSION. Prueba de ello, es la carta de consentimiento presentada el 5 de marzo de 1999, expedida a favor de la sociedad L’OREAL, en la que ambas partes señalan que pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin riesgo de confusión para los consumidores, y mediante la cual se excluye de la solicitud de registro del signo TRUE ILLUSION, los productos: perfume, agua de tocador, y aceites esenciales para su uso personal.

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2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La actora solicita la invalidez y revocación de las Resoluciones emitidas por el INDECOPI, para que, consecuencialmente, se otorgue el registro del signo TRUE ILLUSION. Al efecto expone como razones:

a. Cumplidos los 30 días para presentar observaciones a la solicitud de

registro del signo TRUE ILLUSION no se formuló ninguna por parte de UNILEVER N.V., titular de la marca registrada ILLUSION que ampara productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional ‘cosméticos, perfumería, polvos para cutis y similares’; además, la sociedad UNILEVER N.V. suscribió el 01 de febrero de 1999 una carta de consentimiento a nombre de L’OREAL, en la que se permite el registro y uso del signo solicitado TRUE ILLUSION, y en la que se indica los productos detallados en la solicitud de registro: ‘gels, sales para el baño y la ducha, jabones de tocador, desodorante para el cuerpo, cosméticos tales como cremas, leches, lociones, gels y polvos para la cara, el cuerpo y las manos, protectores solares, maquillajes, shampoos, gels, sprays, mousses y bálsamos para el peinado y el cuidado para el cabello, lacas para el cabello, tintes y preparaciones para decolorar el cabello, preparaciones para permanente, para rizar y ondular el cabello, dentífricos, exclusivamente’, considerando que las marcas podían coexistir en el mercado sin riesgo alguno de generar confusión.

b. Desde el punto de vista gráfico y fonético, los signos TRUE ILLUSION e

ILLUSION difieren en el número y secuencia de sus sílabas, así como de su estructura gramatical.

c. ILLUSION significa ilusión en español y, en consecuencia, el público

consumidor lo puede asociar fácilmente con su traducción castellana por la similitud en su escritura, mientras que el término TRUE significa verdadero, verdad, real y la asimilación por parte de los consumidores se presenta como una denominación de fantasía; además, para el consumidor será la primera sílaba TRUE la que recuerde con facilidad, siendo éste un elemento diferenciador importante para evitar el riesgo de confusión.

d. El público consumidor pone especial atención y cuidado cuando

adquiere productos de belleza; es por ello que se hace un buen observador de la marca, origen empresarial, etc. Y por lo tanto, la coexistencia de los signos TRUE ILLUSION e ILLUSION no genera ningún riesgo de confusión ante los consumidores de los mismos.

3. La contestación a la demanda. El INDECOPI se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

a. Los signos confrontados pertenecen a distintos titulares pero tienen similitud tanto en los productos que amparan (clase 3 de la Clasificación

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Internacional), como en las marcas mismas y, en consecuencia, no pueden coexistir pacíficamente en el mercado ya que se expenden en los mismos establecimientos comerciales.

b. El consumidor no compara marcas, sino que recuerda el componente de

la misma. ILLUSION es el término que con mayor facilidad puede ser captado por su traducción al castellano, lo que no ocurre con el término TRUE que nada significa ni evoca para el público consumidor.

c. El riesgo de confusión es mínimo cuando el consumidor es profesional o

especializado, lo que no sucede en el presente caso, dado que los productos que se pretende amparar con el signo solicitado son de consumo masivo, y no como lo indica el demandante, de consumo privilegiado, por lo que debe ponerse mayor atención al consumidor medio.

d. Otro pormenor de la utilización de un mismo término:

“… entre “ILLUSION” y “TRUE ILLUSION” en las que se repite el componente “ILLUSION” generándose así en el consumidor la impresión de que ambas marcas distinguen productos vinculados y fabricados por la misma unidad empresarial cuando en realidad ello no es así”.

e. Las Resoluciones impugnadas no han incurrido en causal de invalidez alguna al rechazar el acuerdo de coexistencia marcaria, ya que el artículo 158 del Decreto Legislativo N° 823, dispone que es potestad del INDECOPI rechazar este tipo de acuerdo privado en resguardo del interés público, cuando la similitud entre las marcas sea de tal grado que pueda generar riesgo de confusión.

De conformidad con el informe del Juez Consultante y de los documentos enviados, se desprende que la sociedad UNILEVER N.V. no contestó la demanda. 4. Fundamentos jurídicos de la parte considerativa de la sentencia de

24 de octubre de 2002, proferida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú.

Para acceder al petitum de la demanda y, en consecuencia, anular las Resoluciones demandadas, la Corte Suprema tuvo en cuenta, entre otros fundamentos, que:

“…El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual concuerda con la demandante en el sentido de que tratándose de productos para el cuidado, higiene y belleza del rostro y del cuerpo, resulta razonable asumir que el público consumidor prestará especial atención al momento de adquirirlos,

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según se advierte de la lectura del cuarto párrafo del punto cuatro de la acotada resolución del Tribunal (determinación del Riesgo de Confusión).- Que, no obstante que la afirmación vertida por el citado Tribunal administrativo abunda en el hecho de la inexistencia del riesgo de confundibilidad, la autoridad persiste en la denegatoria del registro de la marca solicitada, situación que, según se ha determinado en el considerando anterior, resulta incongruente, pues implícitamente la autoridad administrativa admite que ambas marcas (la solicitada y la registrada) pueden coexistir en el mercado debido a la especial atención que pone el consumidor al adquirirlos, dada la naturaleza de los productos no obstante pertenecer a la misma clase de la Nomenclatura Oficial…”.

5. Recurso de apelación contra la sentencia de 24 de octubre de 2002,

proferida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia.

El INDECOPI interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia, con los siguientes argumentos:

a. La sentencia apelada incurre en error al considerar una supuesta incongruencia en que habría incurrido la Resolución del Tribunal del INDECOPI, ya que si bien éste estableció que los signos en conflicto poseían elementos característicos, ello no resultaba determinante para otorgar el registro de una marca.

b. Nuestra legislación marcaria pretende evitar el registro de signos, que

aún cuando el consumidor no los pudiese confundir gráfica, fonética o conceptualmente, si los puede asociar a un mismo origen común.

c. El Tribunal de INDECOPI ha resuelto denegar el registro del signo

solicitado (TRUE ILLUSION), por considerar que al ser portadora de un vocablo que se asocia con la marca previamente registrada, el consumidor podría incurrir en confusión respecto del verdadero origen empresarial del producto o a las expectativas de calidad esperadas.

De manera que el sustento de la denegatoria del registro del signo ha sido el riesgo de confusión indirecta

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

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III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

El juez consultante, mediante auto de 9 de noviembre de 2005, ha solicitado la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Se interpretará la norma solicitada y de oficio, el artículo 81, el literal a) del artículo 82 y los artículos 89 y 107 de la Decisión 344 norma vigente al momento de la solicitud de registro de marca. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 344 Artículo 81

“Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior, (…)

Artículo 83

“Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o

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servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.” Artículo 89 “El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados. La oficina nacional competente podrá en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión. En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados.”

Artículo 107

“Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país

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importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 110, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.”

IV. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: requisitos para el registro de marcas, irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, reglas para el cotejo marcario, comparación entre marcas denominativas, signos compuestos, signos en idioma extranjero, de los acuerdos de coexistencia marcaria y modificación de la solicitud de registro. A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios. La marca se define como el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son:

“...signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.”1

El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así:

“La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan… (…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad…

1 ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y

SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73.

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(…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill… (…) La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos. Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva…”.2

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así:

Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario. (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial del 7 de marzo de 1997).

Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente:

“Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.” (Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial del 28 de julio de 2004).

Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “…función de identificación: …la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto

2 LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley.

Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002.

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será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados”. (OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed. LexisNexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires. 2002). “A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le “garantiza” al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad”. “Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003. Sentencia de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 de abril de 2003).

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. 1. La distintividad. La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores. En este sentido se precisa que el carácter distintivo:

“…viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de

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cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.”3

La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. 2. La perceptibilidad. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos. Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto. La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que:

“La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.”4

Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea:

“El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio

3 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE

MARCAS”. Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. 4 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de octubre del 2004.

Proceso N° 132-IP-2004. Marca: “DIACOM”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004.

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producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.”5

3. La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser representado mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial. En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y suceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344. La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma. El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el signo cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. B. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. El artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena expresa que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, de manera que puedan inducir al público a error, respecto de una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad. Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. 5 FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial

Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS.

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Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan, así como entre los productos que amparan, existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. Marcas idénticas o similares no deben subsistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o de igual naturaleza, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios, y escoger entre ellos con entera libertad. En reiteradas sentencias este Tribunal se ha pronunciado sobe los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, de la siguiente manera:

“Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”. (Proceso 82-IP-2005. Sentencia de 27 de julio de 2005. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1240 de 7 de septiembre de 2005).

Concretando el tema, el Tribunal también ha manifestado lo siguiente:

“...es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”.

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“...se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores.”6

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden. La similitud fonética se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que los signos que aspiran registrarse no sean similares o idénticos a otros registrados o previamente solicitados, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios. C. REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. En el caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y un signo que se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente proceder al cotejo entre los signos, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito. En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina7, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Institución, y que son del siguiente tenor:

6 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de enero del 2005.

Proceso Nº 161-IP-2004. Marca: “CINCO ESTRELLAS”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1175 de 15 de marzo de 2005.

7 BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.

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“1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.”

Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. D. COMPARACION ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. Las marcas denominativas se conforman por una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas:

“...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.”

“...han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.”

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“...la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “...en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”.8

- Signos compuestos: Dentro de los signos denominativos están los signos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras; al respecto, el Tribunal ha establecido que:

“No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada...” (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca BOLIN BOLA).

Al cotejar signos compuestos habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen los signos compuestos, teniendo esto como efecto, que no habrá riesgo de confusión cuando los vocablos añadidos a los coincidentes de las marcas en conflicto estén dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial y a evitar, de este modo, que el consumidor pueda caer en error. Al respecto el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera:

“De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. (Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1082 del 17 de junio de 2004, marca: LUCKY CHARMS, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca: SUPER SAC MANIJAS mixta).

De conformidad con lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera 8 FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y SS.

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existir entre los signos denominativos TRUE ILLUSION e ILLUSION, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal. F. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero, que no forman parte del conocimiento común, cabe considerarlos como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca. Sin embargo, no serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y tampoco si se trata de vocablos genéricos o descriptivos. Este Tribunal ha manifestado al respecto lo siguiente:

“...Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros…”. (Proceso N° 69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, marca OLYMPUS).

El Tribunal asimismo dice que:

“...cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el Italiano o el Francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”. (Proceso Nº 3-IP-95, Interpretación Prejudicial del 7 de agosto de 1995).

G. DE LOS ACUERDOS DE COEXISTENCIA MARCARIA. Como quiera en el proceso interno que dio origen a la presente interpretación se plantea la existencia de un acuerdo de coexistencia marcaria entre las sociedades UNILEVER N.V. y L´OREAL, que no tuvo en cuenta la Oficina Nacional, es pertinente interpretar el artículo 107 de la Decisión 344, el cual regula dicha figura. Dicho artículo prohíbe la comercialización de los productos o servicios identificados con marcas idénticas o semejantes, registradas en la subregión a

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nombre de titulares diferentes y para distinguir los mismos productos o servicios, salvo que dichos titulares suscriban acuerdos que permitan aquella comercialización. De haber acuerdo, dispone la norma, que las partes deben adoptar las previsiones necesarias dirigidas a evitar la confusión del público acerca del origen de tales productos o servicios, dentro de las cuales se encuentra la de especificar, con caracteres destacados y proporcionales, la identificación del origen de los mismos. Además, el acuerdo deberá ser inscrito en la oficina nacional competente, respetando las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En relación con la eficacia y aceptación de tales acuerdos, este Tribunal ha manifestado que:

“Los Acuerdos de Coexistencia Marcaria son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza”. (Proceso 104-IP-2003. Interpretación prejudicial de fecha 29 de octubre de 2003).

Los acuerdos de coexistencia marcaria, aunque son actos de la autonomía de la voluntad privada, tienen ciertos requisitos de orden público, de los cuales depende su eficacia. Son los siguientes:

1. Que adopten las previsiones necesarias para evitar confusión en el público consumidor respecto del origen de las mercancías o productos.

2. Que respeten las normas sobre prácticas desleales y promoción de la

competencia.

3. Que sean inscritos en las oficinas nacionales competentes. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberán analizar si el acuerdo de coexistencia cumple con dichos requisitos, pudiendo en caso negativo no aceptar el acuerdo y, por lo tanto, declarar que marcas no pueden coexistir, salvaguardando con esto el interés general. En este sentido el Tribunal ha precisado lo siguiente:

“La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaria, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error” (Proceso 50-IP-2001. Interpretación prejudicial del 31 de octubre de 2001).

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H. MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO MARCARIO. Conforme a los documentos que acompañan la solicitud de interpretación se plantea que con la carta de consentimiento otorgada por la sociedad UNILEVER N.V. se modificó la solicitud de registro marcario, excluyendo de ella los siguientes productos: perfume, agua de tocador y aceites esenciales para uso personal. En este sentido, se interpretará el artículo 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma procesal aplicable al momento de presentarse la modificación de la solicitud. El artículo 89 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena dispone que el peticionario podrá modificar su solicitud de registro marcario únicamente en los aspectos secundarios. Lo anterior quiere decir que el legislador andino supone una diferencia entre los aspectos secundarios y aspectos principales de la solicitud, pero no define unos y otros. El Tribunal se ha manifestado en relación con dicha distinción de la siguiente manera:

“En una solicitud de registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos: los principales y los secundarios. Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, ampliación de los productos a protegerse con la marca, cambio de clase, etc.), hasta tal punto que de existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite constituiría una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial del registro con la consecuente publicación, sujeción a la posibilidad de nuevas observaciones y pérdida del derecho de prioridad”. (Proceso N° 26-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 23 de abril de 2003).

En relación con la restricción de los productos o servicios descritos en la solicitud inicial, es considerada por la norma en cuestión como un aspecto secundario. A contrario sensu, la ampliación de productos o servicios inicialmente especificados, o el propio cambio de signo, son considerados aspectos principales y, por lo tanto, inmodificables. El artículo 89 no dispone nada en relación con la oportunidad para modificar la solicitud. El Tribunal en reiterada jurisprudencia, sobre el tema ha establecido:

“El artículo 89 que se analiza, no ha precisado el momento en el cual, dentro del procedimiento administrativo, el peticionario pueda modificar su solicitud inicial. Pero si se parte del hecho de que un procedimiento administrativo contiene varias fases, una de las cuales es la del procedimiento de tramitación o sea el conjunto de actos o actuaciones que conducen al acto definitivo, esto es, a la resolución del administrador, esos cambios secundarios pueden ser admitidos desde la presentación de la solicitud inicial hasta el momento que el administrador dicte la resolución por medio de la cual quede en firme dicho acto, esto es, hasta el momento en que se haya agotado la vía

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administrativa.” (Proceso N° 20-IP-95. Interpretación prejudicial del 16 de octubre de 1996).

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de

distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos que en

relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: La autoridad nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de

confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto.

CUARTO: El Juez Nacional competente debe establecer el riesgo de

confusión que pudiera existir entre los signos denominativos ILLUSION y TRUE ILLUSION, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación respecto de la comparación entre la mencionada clase de marcas, y en especial teniendo en cuenta que en relación con los signos compuestos habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que los componen.

QUINTO: Cuando un signo sea integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de ellas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro. Sin embargo, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, y su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no podría ser registrada.

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SEXTO: La Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberán analizar si el acuerdo de coexistencia cumple con los requisitos de eficacia descritos en la presente interpretación, pudiendo en caso negativo no aceptar el acuerdo y, por lo tanto, declarar que marcas no pueden coexistir, salvaguardando con esto el interés general.

SEPTIMO: El artículo 89 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad

Andina se refiere a los aspectos y efectos concernientes a la facultad del peticionario de modificar su solicitud inicial de registro determinando que ella sólo procede en aspectos secundarios, atinentes a la descripción de marca o, en su caso, a la eliminación o restricción de los productos o servicios principalmente especificados. No es viable cuando se pretende alterar la naturaleza del signo registrable, ni tampoco para ampliar los productos o servicios principalmente especificados.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 414-03, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Olga Inés Navarrete Barrero

PRESIDENTA

Walter Kaune Arteaga Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO MAGISTRADO

Oswaldo Salgado Espinoza

MAGISTRADO

Mónica Rosell Medina SECRETARIA

PROCESO 19-IP-2006