Ponencia Benjamín Martínez, Director de Área Pública de Innovación e Inteligencia de Mercado....

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© Clarke Modet & Cº 2012

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

HERRAMIENTAS PARA OBTENER RESULTADOS EN LOS PROYECTOS DE I+D

Líderes en Propiedad Industrial e Intelectual en países de habla Hispana y Portuguesa

Alcalá de Henares 16 de Junio de 2015

Benjamín MartínezUnidad Inteligencia de Mercado

La nueva Ley de Patentes y la implicación para La nueva Ley de Patentes y la implicación para La nueva Ley de Patentes y la implicación para La nueva Ley de Patentes y la implicación para

Universidades y OPIs.Universidades y OPIs.Universidades y OPIs.Universidades y OPIs.

Argentina �� Brasil �� Colombia �� Chile �� España �� México �� Perú �� Portugal �� Uruguay �� Venezuela © Clarke Modet & Cº 2015

Legislación histórica de patentes

1986 Opcional (con o sin examen)

Armonizado UE

Armonizado UE

Invención 20 años Progresivas Anuales

Armonizado UE

Sin restriccione

s

En la práctica no existe

2015? Sólo examen

Como 1986 Como 1986 Como 1986 Como 1986 Como 1986 Como 1986 Como 1986 Como 1986

Fuente: PROPIEDAD INDUSTRIALY REVOLUCION

LIBERALHISTORIA DEL SISTEMA ESPAÑOL DE PATENTES

(1759-1929)J. PATRICIO SÁIZ GONZÁLEZ

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PATENTES

MODELOS DE UTILIDAD

También afecta a: SECRETO INDUSTRIAL

DISEÑOS


Enviado por Consejo de Ministros al Congreso 3 noviembre 2014

Primer Borrador Ministerio Industria – OEPM a Consejo de

Ministros Octubre 2013

Congresos de los Diputados 2 junio 2015

SENADO

3



Primer Borrador Ministerio Industria – OEPM a Consejo de

Ministros Octubre 2013

Congresos de los Diputados 2 junio 2015

SENADOImagen que utilizaremos para indicar la

versión del proyecto de ley


MOTIVOS

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Finalidad del Anteproyecto:.- simplificación normativa.- agilizar la protección de la innovación.- acelerar la tramitación.- reforzar la seguridad jurídica

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS




• Objetivos: modernización yactualización de la legislación de patentes,adecuación a las legislaciones comunitarias.(Aunque no citado PLT)

• Necesidad de una actualización, no bastando con una simple reforma parcial.

• Obtención rápida de títulos sólidos para los innovadores españoles.

• Eliminación del procedimiento <<a la carta>>para incentivar la innovación

• No se justifica la concesión de una patente cuando el informesobre el estado dela técnica (IET) revela que la invención que es objeto de la misma carece denovedad o de actividad inventiva

• Se sustituye el anterior procedimiento por otro que integrala búsqueda con elexamen técnico y cuyas conclusiones se plasmarán en laopinión escrita

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• La opinión escrita será ya una primera comunicación del examinador a cuyasobservaciones y objeciones podrá contestar el interesado la pedir el examensustantivo si decide continuar con la tramitación, modificando en su caso lasolicitud para ajustarse a las exigencias legales.

• CONSECUENCIA: al adelantar la búsqueda seacelera el procedimiento.. Y sefacilita al solicitante la información relevante para decidir mantener su solicitudy/o patentar en el extranjero dentro del plazo de prioridad

• Por ello, se adelanta también el pago inicial de la tasa de búsqueda, lo quesupone un encarecimiento inicial del coste de la solicitud.

• El examen sustantivo tiene por objeto la comprobación de quetanto la solicitud depatente como la invención que constituye su objeto cumplen todos los requisitos depatentabilidad establecidos en la Ley (Novedad, Actividadinventiva, aplicabilidadindustrial).



Para acelerar el procedimiento de concesión, se sustituyenlas oposicionesprevias por unsistema de oposición “post-concesión”. Seis meses de plazopara la formulación de la oposición por alguno de los siguientes motivos:

1).- no cumplir con los requisitos de patentabilidad.

2).- descripción no suficientemente clara y completa para que un experto enla materia pueda ejecutarla.

3).- el objeto de la patente concedida excede del contenido de la solicitud taly como fue presentada.

(No aplica a Modelos de utilidad, que sin previos a la concesión)

En lo que respecta a los límites del derecho de patente, se estableceexpresamente la llamada<<cláusula Bolar>>

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SIN PROBLEMAS

SIN NOVEDAD O

ALTURA INVENTIVA

PARTICULARES 32% 68%

EMPRESAS PRIVADAS 34% 66%

INSTITUCIÓN PÚBLICA 47% 53%

Consejo de Ministros al Congreso 14 noviembre 2014


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PATENTE ESPAÑOLADatos interanuales (31 mayo 2015) desde 2012


PATENTE ESPAÑOLA(31 mayo 2015)

Datos interanuales desde 1992

PATENTE ESPAÑOLA(31 mayo 2015)

Datos interanuales per cápita desde 1992

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MODELO DE UTILIDADDatos interanual (31 mayo 2015) desde 2012

PCTDatos interanual (31 marzo 2015) desde 2012


PRINCIPALES CARACTERÍSTCAS

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GENERALES


SOLICITUD PATENTE

EXAMEN FORMAL

PETICIÓN IET

PUBLICACIÓN SOLICITUD, IET

PROCEDIMIENTO GENERALDE CONCESIÓN

PROCEDIMIENTO CON EXAMEN PREVIO

CONCESIÓN CONCESIÓN DENEGACIÓN

0

15

18

3

Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI)

PATENTES

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PETICIÓN IETEXAMEN FORMAL

PUBLICACIÓN SOLICITUD, IET

PROCEDIMIENTO GENERALDE CONCESIÓN

PROCEDIMIENTO CON EXAMEN PREVIO

CONCESIÓN CONCESIÓN DENEGACIÓN

0

10-15

18

3

SOLICITUD PATENTE

Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI)

PATENTES


MODELOS DE UTILIDAD

CAPÍTULO I Objeto y requisitos de protección

Artículo 137. Invenciones que pueden ser protegidas como modelos de utilidad.

1. Podrán protegerse como modelos de utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en este título, las invencionesindustrialmente aplicables que, siendo nuevas e implicando actividad inventiva, consisten en dar a un objetooproductouna configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para suuso o fabricación.

2. No podrán ser protegidascomo modelos de utilidad además de las materias e invenciones excluidas depatentabilidad en aplicación de los artículos 4 y 5 de esta Ley, las invenciones de procedimiento, lasque recaigan sobremateria biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas.

frente a la regulación actual en la que lo que es protegible son fundamentalmentelos instrumentos y herramientas, pasarán a serlotambién las composiciones(excepto aquello que recaiga sobre materia biológica y las sustancias ycomposiciones farmacéuticas).

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NOVEDAD – ESTADO DE LA TÉCNICA

Artículo 139. Estado de la técnica.

1. El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones

protegibles como modelos de utilidad, será el mismo que el establecido en elartículo 6.2 para las patentes de invención

Art. 145.1 LP86: El estado de la técnica con referencia al cual debe de juzgarse la novedad y la actividad inventiva delas invenciones protegibles como modelos de utilidad, está constituido portodo aquello que antes de la fecha depresentación de la solicitud de protección como modelo ha sidodivulgado en España, por una descripción escrita uoral, por una utilización o por cualquier otro medio.

Misma novedad que las patentes

ACTIVIDAD INVENTIVAArtículo 140. Actividad inventiva.1. Para su protección como modelo de utilidad, se considera que una invención implica una actividad inventiva si noresulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia..

Artículo 6. Novedad.1. Se considera que una invención es nueva cuando no estácomprendida en el estado de la técnica.2. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de lafecha de presentación de la solicitud de patente se hahecho accesibleal público en España o en el extranjero por una descripción escrita uoral, por una utilización o por cualquier otro medio.


ENTRADA EN VIGOR:

Después de su correspondiente tramitación parlamentaria,se calcula que esteanteproyecto pudiera aprobarse aproximadamente durante el tercertrimestre del año 2015.

Posteriormente, y de acuerdo con el contenido de la Disposición final séptima,la Ley entraría en vigor al día siguiente de su publicación enel B.O.E.

Eso sí, en esta Disposición final séptima se establecen una serie de salvedadescon respecto a unos determinados preceptos de la Ley, que diferirán su entradaen vigor hasta transcurridosdieciocho meses de la publicación de la mismaen el B.O.E.

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ENTRADA EN VIGOR:

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de los procedimientos.

1. Los procedimientos administrativos previstos en esta Ley e iniciados conanterioridad a su entrada en vigor serán tramitados y resueltos conforme a lanormativa legal vigente en la fecha de la presentación de lascorrespondientes

solicitudes.

2. A estos efectos, en las solicitudes originadas por división, cambio demodalidad o transformación de una solicitud, se considerará que su fecha depresentación es la fecha de presentación de la solicitud originaria.

EXTRA


TÍTULOS AFECTADOS POR LA ENTRADA EN VIGOR DIFERIDA

.- Título V: Solicitud y procedimiento de concesión

.- Título IX: Obligación de explotar; licencias obligatorias

.- Título X, Capítulo I: Nulidad

.- Título XI: Patentes de interés para la defensa nacional

.- Título XII, Capítulo IV: Solución extrajudicial de controversias

.- Título XIII, Capítulos I y II: Modelos de utilidad; su objeto y requisitos deprotección y su procedimiento de concesión

.- Título XV: Aplicación de los convenios internacionales

EXTRA

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ENTRADA EN VIGOR:

Disposición final novena. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día 1 de diciembre de 2016.

ARTICULADO


“SECTOR PÚBLICO”

PARTICULARIDADES

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http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/Indice%20de%20Iniciativas?_piref73_1335503_73_1335500_1335500.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&PIECE=IWA0&FMT=INI

TXD1S.fmt&FORM1=INITXLUS.fmt&DOCS=39-39&QUERY=%28I%29.ACIN1.+%26+%28121%29.SINI.


«universidad» citada en el proyecto de Ley

Exposición de Motivos: (2 veces)Artículo 21. Invenciones realizadas por el personal investigador de lasUniversidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación. (5 veces)Artículo 134. Comisión de conciliación. (2 veces)Artículo 177. Acceso a la profesión de Agente de la Propiedad Industrial.(1vez.. Motivo diferente)Disposición adicional décima. Aplicación del régimen de tasas para laobtención y mantenimiento de los títulos previstosen esta Ley(1 vez)

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Exposición de motivosPor ello uno de los motivos de esta actualización, en línea con los objetivos propuestos enla Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y la Ley 14/2011, de 1 de junio, dela Ciencia, la Tecnología y la Innovación

Exposición de Motivos: En lo que atañe a las invenciones realizadas por el personalinvestigador al servicio de las Universidades Públicas, los Organismos Públicos deInvestigación, y los Organismos de Investigación de otras Administraciones Públicas se haprocurado adaptar la Ley de Patentes con la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, laTecnología y la Innovación –que modificó la propia Ley de Patentes en su disposición finalsegunda- y con la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Es esta una materiasobre la que inevitablemente existirá una cierta dispersión normativa dada la remisión de lapropia Ley de Patentes a los órganos de gobierno de las Universidades y a la potestadreglamentaria del Gobierno o de las Comunidades Autónomas.

EXTRA


Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía SostenibleExposición de motivos4 vecesArtículo 21. Invenciones realizadas por el personal investigador de las UniversidadesPúblicas y de los Entes Públicos de Investigación. «El Consejo de Gobierno de laUniversidad determinará las modalidades y la cuantía de la participación del personalinvestigador de la universidad en los beneficios que se obtengan con la explotación de lasinvenciones contempladas eneste artículo»Disposición adicional segunda. Plazos máximos de resolución de los procedimientos dePropiedad Industrial.Disposición adicional tercera. Tramitación preferente de solicitudes.

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Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la InnovaciónExposición de motivos2 vecesArtículo 21. Invenciones realizadas por el personal investigador de las UniversidadesPúblicas y de los Entes Públicos de Investigación.«A estos efectos se considera en todo caso personal investigador el definido como tal enel artículo 13 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y laInnovación y el personal técnico considerado en dicha Ley como personal deinvestigación.»


Artículo 21. Invenciones realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación.

1. Las invenciones realizadas por el personal investigadorde los Organismos Públicos deInvestigación y de otras Administraciones Públicas, las Universidades Públicas, lasFundaciones del Sector Público Estatal, las Sociedades Mercantiles Estatales y los Centros deInvestigación de la Administración General del Estadopertenecerán a las entidades cuyosinvestigadores las hayan obtenido en el ejercicio de las funciones que les son propias,cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica porla que estén vinculados a ellas.A estos efectos se considera en todo casopersonal investigadorel definido como tal en elartículo 13 de laLey 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y elpersonal técnico considerado en dicha Ley como personal de investigación.

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2. Las invenciones contempladas en el apartado 1deberán ser notificadas por escrito a laEntidad Pública a cuyo servicio se halle el investigador autor de la misma en el plazo de un mesdesde la conclusión de la invención. La falta de comunicación por parte del personalinvestigador llevará consigo la perdida de los derechos quese le reconocen en los apartadossiguientes.3. El Organismo o la Entidad Pública, en el plazo de tres meses contados desde la recepción dela notificación a que se refiere el apartado precedente, deberán comunicar por escrito al autor oautores de la invenciónsu voluntad de mantener sus derechos sobre la invención, solicitando lacorrespondiente patente, o de considerarla como secreto industrial reservándose el derecho deutilización sobre la misma en exclusiva. No podrá publicarse el resultado de una investigaciónsusceptible de ser patentada antes de que transcurra dicho plazo o hasta que la entidad o el autorhayan presentado la solicitud de patente.Si el Organismo o Entidad pública no comunica en elplazo indicado su voluntad de mantener sus derechos sobre lainvención, el autor o autores de lamisma podrán presentar la solicitud de patentede acuerdo con lo previsto en el artículo 18.2.


Artículo 12.Ámbito de aplicación.Las disposiciones de esta sección serán de aplicación al personal investigador que preste susservicios en las Universidades públicas, en los OrganismosPúblicos de Investigación de laAdministración General del Estado y en los Organismos de investigación de otrasAdministraciones Públicas, salvadas las competencias queen dichos ámbitos tengan lasComunidades Autónomas y lo establecido por el resto de la legislación aplicable.

EXTRA

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Sección 2.ª Personal de investigación al servicio de los organismos públicos de Investigaciónde la Administración General del EstadoArtículo 27.Personal de investigación.1. Se considerará personal de investigación al servicio de los Organismos Públicos deInvestigación de la Administración General del Estado el personal investigador y el personaltécnico.2. La carrera profesional y el régimen jurídico que regule laley de ordenación de la funciónpública de la Administración General del Estado y su normativa de desarrollo serán aplicablesal personal técnico funcionario al servicio de los Organismos Públicos de Investigación de laAdministración General del Estado.3. En todo caso, la carrera profesional y el régimen jurídicoque regule la ley de ordenación dela función pública de la Administración General del Estado ysu normativa de desarrollo seránde aplicación al personal funcionario perteneciente a cuerpos o escalas no incluidos en elámbito de aplicación de esta ley, que preste servicios en losOrganismos Públicos deInvestigación de la Administración General del Estado.

EXTRA


Artículo 13.Personal investigador.1. A los efectos de esta ley, se considera personal investigador el que, estando en posesión dela titulación exigida en cada caso, lleva a cabo una actividad investigadora, entendida como eltrabajo creativo realizado de forma sistemática para incrementar el volumen deconocimientos, incluidos los relativos al ser humano, la cultura y la sociedad, el uso de esosconocimientos para crear nuevas aplicaciones, su transferencia y su divulgación.Será considerado personal investigador el personal docente e investigador definido en la LeyOrgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, entre cuyas funciones se encuentre lade llevar a cabo actividades investigadoras.2. El personal investigador podrá estar vinculado con la Universidad pública u Organismo para el que preste servicios mediante una relaciónsujeta al derecho administrativo o al derecho laboral, y podrá ser funcionario de carrera, funcionario interino o personal laboral fijo otemporal, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.3. El personal investigador funcionario se regirá por lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, por lo dispuesto en esta ley, ysupletoriamente por la normativa de desarrollo de función pública que lesea de aplicación.4. El personal investigador de carácter laboral se regirá por lo dispuesto en esta ley, en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de losTrabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y sus normas de desarrollo, y en las normas convencionales.Asimismo, se regirá por los preceptos de la Ley 7/2007, de 12 de abril, que le sean de aplicación.5. No obstante, el personal investigador al servicio de las Universidades públicas se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21de diciembre, y su normativa de desarrollo, en el real decreto que apruebe el estatuto del personal docente e investigador universitario, en losestatutos de las Universidades, en las disposiciones que dicten las Comunidades Autónomas en virtud de sus competencias, en la Ley 7/2007,de 12 de abril, en el Real Decreto Legislativo 1/1995.

EXTRA

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4. El investigador tendrá en todo caso derecho aparticipar en los beneficiosque obtenganlas entidades en las que presta sus servicios de la explotación o de la cesión de sus derechossobre dichas invenciones, cuando la patente se solicite a nombre de la entidad o se decida elsecreto industrial. Estas entidades podrán también ceder la titularidad de dichas invencionesal autor de las mismas, reservándose una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita deexplotación o una participación de los beneficios que se obtengan de la explotación de esasinvenciones determinada de conformidad con lo dispuesto enlos apartados 6 y 7.5. En los contratos o convenios que las entidades a que se refiere el apartado 1 celebren conentes públicos o privados, se deberá estipular a quién corresponderá la titularidad de lasinvenciones que el personal investigador pueda realizar enel marco de dichos contratos oconvenios, así como todo lo relativo a los derechos de uso y explotación comercial y alreparto de los beneficios obtenidos.



6. El Consejo de Gobierno de la Universidad determinará las modalidades y la cuantía de laparticipación del personal investigador de la universidaden los beneficios que se obtengancon la explotación de las invenciones contempladas en este artículo, y en su caso, de laparticipación de la Universidad en los beneficios obtenidos por el investigador con laexplotación de las mismas,sin perjuicio de lo establecido en elartículo 83 de la LeyOrgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y en elartículo 64 de la Ley 2/2011,de 4 de marzo, de Economía Sostenible.7. Las modalidades y cuantía de la participación del personal investigador de los EntesPúblicos de Investigación en los beneficios que se obtengande la explotación o cesión de lasinvenciones contempladas en este artículo se estableceránpor el Gobierno atendiendo a lascaracterísticas concretas de cada Ente Público de Investigación. Esta participación no tendráen ningún caso naturaleza retributiva o salarial. Las Comunidades Autónomas podrándesarrollar por vía reglamentaria regímenes específicos de participación en beneficios para elpersonal investigador de Entes Públicos de Investigación de su competencia.

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6. El Consejo de Gobierno de la Universidad determinará las modalidades y la cuantía de laparticipación del personal investigador de la universidaden los beneficios que se obtengancon la explotación de las invenciones contempladas en este artículo, y en su caso, de laparticipación de la Universidad en los beneficios obtenidos por el investigador con laexplotación de las mismas,sin perjuicio de lo establecido en elartículo 83 de la LeyOrgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y en elartículo 64 de la Ley 2/2011,de 4 de marzo, de Economía Sostenible.7. Las modalidades y cuantía de la participación del personal investigador de los EntesPúblicos de Investigación en los beneficios que se obtengande la explotación o cesión de lasinvenciones contempladas en este artículo se estableceránpor el Gobierno atendiendo a lascaracterísticas concretas de cada Ente Público de Investigación. Esta participación no tendráen ningún caso naturaleza retributiva o salarial. Las Comunidades Autónomas podrándesarrollar por vía reglamentaria regímenes específicos de participación en beneficios para elpersonal investigador de Entes Públicos de Investigación de su competencia.

EXTRA


Artículo 64.Investigación y transferencia del conocimiento.1. Las universidades potenciarán sus funciones de investigación básica y aplicada y detransferencia del conocimiento a la sociedad para la mejoradel bienestar y la competitividad,mediante el desarrollo de proyectos e iniciativas en colaboración con el sector productivo.2. Lacolaboración entre las universidades y el sector productivo podrá articularsemediante cualquier instrumento admitido por el ordenamiento jurídico y, en particular,podrá adoptar las siguientes modalidades:a) La constitución de empresas innovadoras de base tecnológica.b) La generación de polos de innovación, mediante la concurrencia en unmismo espacio físico de centros universitarios yde empresas.c) La puesta en marcha y la potenciación de programas de valorización y transferencia de conocimiento.d) La formación de consorcios de investigación y transferencia del conocimiento.e) La creación de cátedras-empresa basadas en la colaboración en proyectos de investigación que permitan a los estudiantesuniversitarios participar y conciliar su actividad investigadora con la mejora de su formación.

3. Las universidades podrán promover la creación de empresas innovadoras de base tecnológica,abiertas a la participación en su capital societario de uno ovarios de sus investigadores, alobjeto de realizar la explotación económica de resultados de investigación y desarrolloobtenidos por éstos. Dichas empresas deberán reunir las características previstas en el artículo56 de esta Ley.

EXTRA

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CAPÍTULO IVSolución extrajudicial de controversiasArtículo 133. Conciliación en materia de invenciones de empleados.Antes de iniciar acciones judiciales basadas en la aplicación de las normas del Título IV deesta Ley relativo a las invenciones realizadas en el marco deuna relación de empleo o deservicios la cuestión litigiosapodrá ser sometida, si las partes así lo acuerdan, a unacto deconciliaciónante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

ARTÍCULO 134EXTRA


Artículo 134. Comisión de conciliación.1. Para la conciliación se constituirá, de acuerdo con lo quese disponga reglamentariamente,una comisión presidida por un experto de la Oficina Españolade Patentes y Marcas designadopor su Director y otros dos elegidos respectivamente por cada una de las partes en conflicto, ocuando el inventor sea una persona al servicio de cualquierade las Administraciones Públicas,y por lo que se refiere al representante de éstas, en la forma que reglamentariamente seestablezca dentro del marco de la legislación laboral o estatutaria aplicable a la relación deempleo.2. Cuando se trate de invenciones realizadas por el personaldocente o investigador de lasuniversidades públicas y de los centros públicos de investigación, el miembro de la comisiónque represente a la Universidad o al centro de investigaciónse designará en la forma quedispongan los estatutos de la Universidado la normativa reguladora del ente público de que setrate. En su defecto su designación corresponderá a sus respectivos órganos de gobierno oconsejos rectores.

ARTÍCULO 134EXTRA

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DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA

Disposición adicional décima. Aplicación del régimen de tasas para la obtención ymantenimiento de los títulos previstos en esta Ley.1. Las universidades públicas tendrán derecho a unabonificación del cincuenta por cientoen el importe de las tasas abonadas para la obtención y mantenimiento de los títulos depropiedad industrial regulados en esta Ley y solicitados con posterioridad a la entrada envigor de la misma.2. La bonificación será del cien por cien, siempre que acrediten que en el plazo establecidoen el artículo90.2 se ha producido una explotación económica real y efectiva de la patente odel modelo de utilidad. En este caso, las universidades podrán solicitar la devolución delimporte de las tasas abonadas, en los términos que se establezcan reglamentariamente.

Hay que pagar la tasa de solicitud y también simultáneamente la del IET.


Artículo 90. Obligación de explotar.1. El titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada bien por sí o porpersona autorizada por él mediante su ejecución en España o en el territorio de un Estadomiembro de la Organización Mundial del Comercio, de forma que dicha explotación resultesuficiente para abastecer la demanda en el mercado español.2. La explotación deberá realizarse dentro del plazo de cuatro años desde la fecha depresentación de la solicitud de patente, o de tres años desdela fecha en que se publique suconcesión en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial", aplicándose automáticamente elplazo que expire más tarde.

EXTRA

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Disposición transitoria tercera. Tasas y anualidades.1. Las bases y tipos de gravamen de las tasas a que se refiere artículo 182.1 serán lasvigentes enel momento de presentarse la solicitudo de solicitarse el servicio,prestación o actividad administrativa de que se trate.2. Las tasas de mantenimiento de las patentes concedidas conforme a la Ley anteriorserán, para las anualidades cuyo devengo se produzca con posterioridad a la entradaen vigor de esta Ley y no hayan sido pagadas con anterioridad adicha fecha, las queestén vigentes en el momento en que se abra el plazo para su pago de conformidadcon lo previsto en el artículo 184.2.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA


Disposición transitoria tercera. Tasas y anualidades.3. La reducción de tasas prevista en el artículo 186.1 se aplicará a las solicitudes depatentes y modelos de utilidad presentadas con posterioridad a la entrada en vigor dela presente Ley.(emprendedores 50 % y vía telemática 15%)4. El apartado 3 del artículo 186 se aplicará a las solicitudes presentadas conposterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley.(derogación exencionesanteriores)

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA

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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.Queda derogada, dejando a salvo lo dispuesto en las disposiciones transitorias, la Ley11/1986, de 20 de marzo, de Patentes y cuantas disposicionesde igual o inferior rango seopongan a lo dispuesto en esta Ley.

EXTRA


“FORUM” SHOPPING

Artículo 115. Solicitudes en el extranjero.1. A los efectos de lo dispuesto en los artículos anteriores,cuando se trate deinvenciones realizadas en España, no podrá solicitarse patente en o para ningún paísextranjeroantes de transcurridos los plazos previstos en el artículo 111.1, a menos quese hubiera hecho con expresa autorización de la Oficina Española de Patentes y Marcas.Esta autorización no podrá concederse en ningún caso para aquellas invenciones queinteresen a la defensa nacional salvo que el Ministerio de Defensa lo autoriceexpresamente.

AHORA

ANTES Artículo 122. 1. A los efectos de lo dispuesto en los artículos anteriores, cuando se trate de invenciones realizadasen España, no podrá solicitarse patente en ningún país extranjero antes detranscurridos dos mesesdesde que sesolicitó la patente ante el Registro español de la Propiedad Industrial[1] a menos que se hubiera hecho con expresaautorización de éste. Dicha autorización no podrá concederse en ningún caso para aquellas invenciones queinteresen a la defensa nacional, salvo autorización expresa delMinisterio de Defensa.2. Cuando el inventor resida habitualmente en España, se presume, salvoprueba en contrario, que la invención serealizó en territorio español.

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Artículo 115. Solicitudes en el extranjero.2. Para las invenciones realizadas total o parcialmente en España, se podrá solicitar laautorización para presentarlas como primera solicitud de patente en el extranjero. Paraello el solicitante deberá presentar el texto de su solicitud en la Oficina Española dePatentes y Marcas para que proceda a efectuar el examen previsto en el artículo 111.1en condiciones de secreto. Dicha Oficina podrá requerir la presentación de unatraducción si fuese necesario.En el caso de que la invención no sea de interés para la defensanacional, y supresentación fuera de España no contravenga lo previsto en convenios internacionalesen materia de defensa suscritos por España, la Oficina Española de Patentes y Marcas selo comunicará al solicitante en un plazo máximo de un mes, autorizándole a presentarlacomo primera solicitud en el extranjero.3. Cuando el inventor resida habitualmente en España, se presume, salvo prueba encontrario, que la invención se realizó en territorio español.

EXTRA


PATENTES DE INTERÉS PARA LA DEFENSA NACIONALArtículo 111. Sujeción al régimen de secreto.1. El contenido de todas las solicitudes de patentes se mantendrá secreto hasta que transcurraun mesdesde la fechade su presentación. Antes de que finalice, la Oficina Española de Patentes y Marcas prorrogará este plazo hastacuatro meses cuando estime que la invención puede ser de interés para la defensa nacional, notificando la prórrogaal solicitante y poniendo inmediatamente a disposición del Ministerio de Defensa copia de la solicitud de la patentepresentada.2. A los efectos mencionados se establecerá la necesaria coordinación entre el Ministerio de Defensa y la OficinaEspañola de Patentes y Marcas para determinar cuándo una invención puede ser de interés para la defensa nacional.El Ministerio de Defensa podrá conocer bajo régimen de secreto todas lassolicitudes presentadas.

EXTRA

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PATENTES DE INTERÉS PARA LA DEFENSA NACIONALArtículo 111. Sujeción al régimen de secreto.3. Cuando el interés de la defensa nacional así lo exija, el Ministeriode Defensa requerirá a la Oficina Española dePatentes y Marcas para que antes de que finalice el plazo establecido en el apartado 1 decrete la tramitación secretay haga la correspondiente notificación al solicitante.4. Mientras la solicitud de patente o la patente estén sometidas al régimen de secreto el solicitante o el titulardeberán abstenerse de cualquier actuación que pueda permitir el conocimiento de la invención por personas noautorizadas. El Ministerio de Defensa, a petición del titular, podrá autorizar actos encaminados a la explotacióntotal o parcial del objeto de la solicitud o de la patente, señalando lascondiciones a que estarán sometidos dichosactos.5. La Oficina Española de Patentes y Marcas previo informe favorable del Ministerio de Defensa, podrá levantar elsecreto impuesto sobre una solicitud o sobre una patente determinada.6. Aquellas solicitudes de patente o patentes que han sido declaradas secretas en un país perteneciente al Tratadodel Atlántico Norte y que reivindicando el derecho de prioridad se presenten en España, se mantendrán en régimende secreto en tanto no se haya levantado dicho régimen en el país que lo declaró. Dichas solicitudes no podrán serretiradas sin el permiso expreso de la autoridad que declaró el secreto.

EXTRA


LA CLAVE.. LOS DETALLES

CÓMO SE EJECUTARÁ LA PRUEBA DE: «producido una explotación económica real y efectiva de la patente» (50% DE TASA)

DETALLES SOBRE EXENCIONES DE TASAS (PCT, PAGO,..)

FLEXIBILIDADES PLT….

EN BREVE SE PROCEDERÁ A ELABORAR EL REGLAMENTO

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ESTRATEGIA


VENTAJA COMPETITIVA

OBJETIVO BUSCADO

ESTRATEGIA


CONTROL EN EL PROCESO

EXTRA

28


ESTRATEGIA


PATENTE ESPAÑOLA(PROCEDIMIENTO GENERAL )

PATENTE ESPAÑOLA(EXAMEN SUSTANTIVO )

MODELO DE UTILIDAD

DISEÑOS

PATENTE ESPAÑOLA(EXAMEN SUSTANTIVO )

MODELO DE UTILIDAD

DISEÑOS


ESTRATEGIA


PROCEDIMIENTO GENERAL P ESP PG

EXAMEN SUSTANTIVO P ESP ES

MODELO DE UTILIDAD MU

EXAMEN SUSTANTIVO P ESP NLEY

MODELO DE UTILIDAD MU NLEY

PCT

P USA

P USA PROV

EPPATENTE EUROPEA

PATENTE ESPAÑOLA (LEY 1986)

PATENTE ESPAÑOLA (NUEVA LEY)

PCT

PATENTE USA

PATENTE PROVISIONAL USA

Figuras evaluadas


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ESTRATEGIA


Criterios más habituales de evaluación de la figura por el PI

De

may

or a

men

or im

port

anci

a


SOLICITUD

GESTIÓN

OEPM

OEPM MEMORIA

CYD

REDOTRI

INTERNACIONAL

CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN ARTÍCULO (115 NUEVA LEY)

ESTRATEGIA PRIORIDAD (FLEXIBILIDAD PAGO)PROCEDIMENTO RAPIDO DE CONCESIÓN

RANKINGNACIONALES

FACILIDAD GESTION

ADMINISTRATIVA

EVALUACIÓN

INVERSOR

COSTE

CURRICULUM PDI

11 MESES

30 MESES

PROCEDIMIENTO AMINISTRATIVO

NO NECESIDAD DE AGENTE

ANECA

CNEAI

IDIOMA

RAPIDEZ INFORME DE BUSQUEDA

NACIONAL

EXTRANJERO


ESTRATEGIA



Evaluación tomando como referencia la patente española (ley 1986) con procedimiento general

MEJOR

IGUAL

PEOR

NO APLICA

P ESP PG

SOLICITUD

GESTIÓN

OEPM

OEPM MEMORIA

CYD

REDOTRI

INTERNACIONAL



RANKINGNACIONALES

FACILIDAD GESTION

ADMINISTRATIVA

EVALUACIÓN

INVERSOR

COSTE

CURRICULUM PDI

11 MESES

30 MESES



ANECA

CNEAI

IDIOMA


NACIONAL

EXTRANJERO

30


ESTRATEGIA



P ESP PG P ESP ES MU P ESP NLEY MU NLEY PCT P USA P USA PROV EP

POCA DIFERENCIA

POCA DIFERENCIA POCA DIFERENCIA

POCA DIFERENCIA

SOLICITUD

GESTIÓN

OEPM

OEPM MEMORIA

CYD

REDOTRI

INTERNACIONAL

11 MESES

30 MESES



ANECA

CNEAI

IDIOMA


NACIONAL

EXTRANJERO

FACILIDAD GESTION

ADMINISTRATIVA

EVALUACIÓN

INVERSOR

COSTE

CURRICULUM PDI



RANKINGNACIONALES


OTRA NORMATIVA

Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.Cualquier figura de PII (no marcas ni algunas obras de Propiedad Intelectual) de no indica que concedida o en

trámite

Sello PYME innovadora

Resolución de 28 de mayo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de registro, valoración e información a incluir en la memoria del

inmovilizado intangibleA diferencia de los gastos de investigación, los ocasionados por proyectos de desarrollo sí podrán formar parte del

coste de la «Propiedad industrial» cuando se obtenga la correspondiente patente o derecho similar.Los derechos de la propiedad industrial se valorarán por el precio de adquisición o coste de producción. Se

contabilizarán en este concepto el valor en libros de los gastos de desarrollo activados en el momento en que se obtenga la correspondiente patente o similar, incluido el coste de registro y formalización de la propiedad industrial, siempre que se cumplan las condiciones legales necesarias para su inscripción en el correspondiente registro, y sin perjuicio de los importes que también pudieran contabilizarse por razón de adquisición a terceros de los derechos

correspondientes. Los gastos de investigación seguirán su ritmo de amortización y en ningún caso se incorporarán al valor contable de la propiedad industrial.


31


OTRAS

PARTICULARIDADES


PLT

EXTRA

32


Entrada en vigor del PLT (Tratado de Derecho de Patentes) en España

EXTRA


- Albania

- Alemania

- Arabia Saudita- Argelia

- Armenia

- Australia

- Austria

- Bahréin

- Bélgica- Bosnia y Herzegovina- Brasil- Burkina Faso

- Burundi- Canadá- Costa de Marfil-Croacia-Cuba-Dinamarca- Eslovaquia- Eslovenia

- España

- Estados Unidos de América

- Estonia

- ex República Yugoslava de Macedonia

- Federación de Rusia

- Finlandia

-Francia

- Gambia

- Ghana

- Grecia

-Haití

- Hungría

- Irlanda

- Israel- Kazajstán

- Kenia- Kirguistán- Letonia- Líbano

- Liberia- Liechtenstein- Lituania- Luxemburgo- Madagascar- Malawi- Mónaco- Montenegro- Nigeria- Omán- Organización Europea de Patentes (OEP)

- Países Bajos

- Polonia- Portugal- Reino Unido

- República Checa- República de Moldavia

- República Popular -Democrática de Corea

- Rumania

- San Marino

- Santo Tomé y Príncipe

- Serbia- Sudán

- Suecia

- Suiza

- Suazilandia- Togo

- Turquía

- Ucrania- Uganda

- Uzbekistán

- Zambia

En Vigor. 36 Estados Contratantes desde 2005-2014.

Tratado sobre el Derecho de Patentes (Total Partes Contratantes: 36).

En España entró en vigor el pasado 6 de noviembre de 2013.

Finalidad del PLT : Armonizar los requisitos formales establecidos por las oficinas

nacionales o regionales de patentes para la presentación de solicitudes de patentes

nacionales o regionales, su mantenimiento y otros requisitos adicionales como presentación

electrónica, representación, etc.

En vigor desde el 2005: 11 países: Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia,Kirguistán, Nigeria, República de Moldavia,

Rumania, Ucrania y Bahrein.

En Estados Unidos entró en vigor el 18-12-2013 fecha posterior a España, de momento

es el último.

EXTRA

33


Entrada en vigor: 6 de noviembre de 2013.

Se modifican requisitos formales respecto a:

1. REPRESENTACIÓN: (Por Agentes)

No se solicitará acreditación de representaciónmediante poder en los trámites de:

Efectos administrativos del Tratado sobre el Derech o de Patentes (PLT).

Solicitud de patente/modelo de utilidadSolicitud de Adición.

Solicitud de cambio de modalidad de patente a modelo de utilidad y viceversa.

Petición de corrección de errores salvo que se solicite retirada de una prioridad.

Petición de prórrogaContestación al suspenso

Petición de IETPetición de examen previo

No se emitirá suspenso formal por falta de aportación de poder salvo que exista duda

razonable por parte de la OEPM.

Se equipara la práctica a la seguida en PCT. Nueva personación o se produzca un cambio de representación.

Solicitud de transformación de adición en patente.Solicitud de inscripción de cesión, cambio de nombre, e inscripción de

licenciaSolicitud de inscripción de renuncia, y de retirada

Presentación de oposiciónSolicitud de restablecimiento, rehabilitación

Solicitud de copias autorizadas

Se solicitará acreditación de representaciónmediante poder en los trámites de:

EXTRA


2. PRÓRROGAS DE PLAZOS:


Plazo común de duración de todas las prórrogas: 2 meses.Antes de denegar una prórroga se enviará al solicitante una comunicación de "Intención de

Denegación de Prórroga".

Sólo podrán realizarse correcciones relativas a errores materiales o de hecho. En particular se tomará en consideración que deberá ser objetivo, evidente y susceptible de rectificarse .

No podrá solicitarse la rectificación de un error en el inventor o inventores o en el solicitante o solicitantes, salvo que este error resulte evidente en la documentación obrante en el expediente desde el inicio de la tramitación de la solicitud. (Art.10. Instrucción de la OEPM de fecha 15 de

octubre de 2013, aplicativa del Tratado sobre el Derecho de Patentes y del Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Patentes).

Antes de denegar una petición de rectificación de errores se enviará al solicitante unacomunicación de "Defectos en Solicitud de rectificación":En caso de que proceda denegar la petición de rectificación, deberá enviarse la notificación de "Intención de Denegación de Solicitud de rectificación "

3 . RECTIFICACIÓN DE ERRORES:

EXTRA

34



4 . FECHA DE PRESENTACIÓN:

- La descripción puede aportarse en cualquier idioma, habiendo 2 meses para aportar la traducción una vez sea ésta requerida por la OEPM.

- En lugar de aportar una memoria, se puede remitir a una solicitud anterior

6 . REESTABLECIMIENTO DE DERECHOS:

- Se puede solicitar el restablecimiento del plazo de 12 meses del derecho de prioridad , siempre que se solicite en el plazo de 2 meses desde la expiración del plazo para reivindicar prioridad.

7 . ADICIÓN O CORRECCIÓN DE REIVINDICACIÓN DE

PRIORIDAD:

- Se puede solicitar la corrección o adición de la reivindicación de prioridad en el plazo de 16 meses desde la fecha de prioridad.

5 . INCUMPLIMIENTO DE ALGÚN REQUISITIO:

- Se otorga un plazo para subsanarlo de al menos 2 meses.

EXTRA


• Mismos requisitos que los actuales para la solicitud de patente, PERO…

Se podrá presentar una solicituden cualquierotra lengua diferente del castellano(con obligación eneste caso de presentación de la correspondientetraducción en un plazo de dos meses).

No solo hay que pagar la tasa de solicitud, sinotambién simultáneamente la del IET.

EXTRA

35


• Divulgaciones inocuas:se suprime el plazo de gracia para divulgacionespor ensayosefectuados por el solicitante que no impliquen explotación.

PATENTABILIDAD

Artículo 7. Divulgaciones inocuas.No se tomará en consideración para determinar el estado de latécnica una divulgación de lainvención que, acaecida dentro de los seis meses anterioresa la fecha de presentación de lasolicitud, haya sido consecuencia directa o indirecta:a) De un abuso evidente frente al solicitante o su causante.b) Del hecho de que el solicitante o su causante hubieren exhibido la invención enexposiciones oficiales u oficialmente reconocidas en el sentido del Convenio Relativo aExposiciones Internacionales, firmado en París el 22 de noviembre de 1928 y revisado porúltima vez el 30 de noviembre de 1972.En este caso será preciso que el solicitante, al presentar lasolicitud, declare que la invenciónha sido realmente exhibida y que, en apoyo de su declaración,aporte el correspondientecertificado dentro del plazo y en las condiciones que se determinen reglamentariamente.


• Se sustituye la presunciónque permitía al empresario reclamar latitularidad de las invenciones cuya patente se solicitara dentro del añosiguiente a la extinción de la relación de empleo por otra queadmite laprueba en contrario de que esas invenciones fueron realizadas durante lavigencia de la misma (Art. 19)

INVENCIONES LABORALES

Artículo 18. Deber de información y ejercicio de los derechos por el empresario y eltrabajador.1. El empleadoque realice alguna de las invenciones a que se refieren los artículos 15 y 17deberá informar de ello al empresario mediante comunicación escrita, con los datos einformes necesarios para que éste pueda ejercitar los derechos que le correspondan. Estacomunicación deberá realizarse en el plazo de un mes a contardesde la fecha en que se hayaconcluido la invención. El incumplimiento de esta obligación llevará consigo la pérdida delos derechos que se reconocen al empleado en este título.

36


• Título IV: Invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios.

.- Se modifica la nomenclatura (antes, “Invenciones laborales”)

.- Donde antes aparecía el término “trabajador”, ahora se sustituye por el término “empleado”. (¿razones?)

.- Presunción legal de pertenencia a la empresa de la invención solicitada durante el año siguiente a la extinción de la relación de empleo.

EXTRA


INVENCIONES LABORALES

Artículo 18. Deber de información y ejercicio de los derechos por el empresario y el trabajador.2. El empresario, dentro delplazo de tres mesescontados a partir del día siguiente al de larecepción de la comunicación a que se refiere el apartado anterior, deberáevaluar la invenciónde que se trate y notificar por escrito al empleado su voluntad de mantener sus derechos sobre lainvención, solicitando la correspondiente patente o de reservarse un derecho de utilización,exclusiva o no, sobre la misma. Si el empresario no comunica al empleado su voluntad demantener sus derechos sobre la invención en los plazos y términos previstos caducará suderecho, pudiendo el empleado presentar la solicitud de patente.3. Tanto el empresario como el empleado deberán prestar su colaboración en la medidanecesaria para la efectividad de los derechos reconocidos en este Título, absteniéndose decualquier actuación que pueda redundar en detrimento de tales derechos.Artículo 19. Carga de la prueba y renuncia de derechos.1. Salvo prueba en contrario, las invenciones para las que se presente una solicitud de patente ode otro título de protección exclusivadentro del año siguiente a la extinción de la relación deempleo o de servicios, se presumen realizadas durante la vigencia de ésta.2. Será nula toda renuncia anticipada del empleado a los derechos que la Ley le otorga en estetítulo. Artículo 20. Ámbito de aplicación.Las normas del presente título serán asimismo aplicables a los funcionarios, empleados ytrabajadores del Estado, Comunidades

37


PATENTABILIDAD

• Invenciones patentables: Se excluyen la patentabilidad dematerias noconsideradas invenciones –descubrimientos, etc.– si la solicitud se refiereexclusivamente a una de ellas considerada como tal (Art. 4.5)

• Estado de la técnica: solicitudes de patente europeas y PCT presentadasantes y publicadas después en español (interferencias, Art. 6.3)

• Primer y segundo usos médicos de sustancias (Art. 6.4 y 6.5).Artículo 6. Novedad.1. Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.2. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible alpúblico en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.3. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos deutilidad, de solicitudes de patentes europeas que designen a España y de solicitudes depatente internacionales PCT que hayan entrado enfase nacional en España, tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se mencionaen el apartado precedente y que hubieren sido publicadas en español en aquella fecha o lo sean en otra posterior.4. Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 no excluirá la patentabilidad de cualquier sustancia o composición comprendida en el estado de latécnica para ser usada en alguno de los métodos mencionados en el artículo 5.4 siempre que su utilización para cualquiera de esos métodosno esté comprendida en el estado de la técnica.5. Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 no excluirá la patentabilidad de una sustancia o composición de las señaladas en el apartado 4 parauna utilización determinada en alguno de los métodos mencionados en el artículo 5.4 siempre que dicha utilización no esté comprendida enel estado de la técnica.

EXTRA


OTROS

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 17/1975,de 2 de mayo, sobre creación delOrganismo autónomo Registro de la Propiedad Industrial.En la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo Registro de laPropiedad Industrial, se modifica el apartado seis del artículo segundo y se adiciona un nuevoapartado siete al mismo artículo, con la siguiente redacción:"Seis.Desempeñar como institución mediadora y arbitral, y de acuerdo con lo previsto en laLey 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y Ley 60/2003, de23 de diciembre, de Arbitraje, las funciones que por real decreto se le atribuyan para lasolución de conflictos relativos a la adquisición, utilización, contratación y defensa de losderechos de Propiedad Industrial en aquellas materias no excluidas de la libre disposición delas partes conforme a derecho.

EXTRA

38

SPAINPORTUGAL

VENEZUELA

BRAZIL

ARGENTINA

CHILE

PERU

COLOMBIA

MEXICO

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

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Benjamín Martí[email protected]

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URUGUAY

Ponencia Benjamín Martínez, Director de Área Pública de Innovación e Inteligencia de Mercado....

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Transcript of Ponencia Benjamín Martínez, Director de Área Pública de Innovación e Inteligencia de Mercado....