Parte 3 Invenciones

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Tercera parte: Patentes Tercera parte: Patentes Tema 2: Concepto de patente Tema 3: Titularidad. Invenciones laborales Tema 4: La protección de las invenciones biotecnológicas Tema 5: Los requisitos de patentabilidad Tema 6: La novedad Tema 7: La actividad inventiva Tema 8: Documentos de la solicitud Tema 9: Las reivindicaciones, los dibujos y el resumen Tema 10: Procedimiento de concesión hasta la elaboración del IET Tema 11: Elaboración del IET y concesión por el procedimiento general Tema 12: El procedimiento de concesión con examen previo Tema 1: La propiedad industrial. Concepto y naturaleza jurídica Introducción Marcas Patentes Internacional Índice 1/2

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Page 1: Parte 3    Invenciones

Tercera parte: PatentesTercera parte: Patentes

Tema 2: Concepto de patente

Tema 3: Titularidad. Invenciones laborales

Tema 4: La protección de las invenciones biotecnológicas

Tema 5: Los requisitos de patentabilidad

Tema 6: La novedad

Tema 7: La actividad inventiva

Tema 8: Documentos de la solicitud

Tema 9: Las reivindicaciones, los dibujos y el resumen

Tema 10: Procedimiento de concesión hasta la elaboración del IET

Tema 11: Elaboración del IET y concesión por el procedimiento general

Tema 12: El procedimiento de concesión con examen previo

Tema 1: La propiedad industrial. Concepto y naturaleza jurídica

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Índice 1/2

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Tercera parte: PatentesTercera parte: Patentes

Tema 13: Patentes especiales

Tema 14: Duración y mantenimiento de las patentes

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Tema 15: Derechos conferidos por la patente

Índice 2/2

Tema 16: Las patentes como objeto del derecho de propiedad

Tema 17: Las licencias de patentes

Tema 18: La obligación de explotar la patente

Tema 19: Nulidad y caducidad de patentes

Tema 20: Acciones por violación del derecho de patentes

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Tema 1.- La propiedad industrial: Tema 1.- La propiedad industrial: concepto y naturaleza jurídicaconcepto y naturaleza jurídica

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

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Introducción

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Patentes

Internacional

La propiedad industrial: concepto y La propiedad industrial: concepto y naturaleza jurídicanaturaleza jurídica

• Derechos exclusivosDerechos exclusivos, asimilables a un monopolio• Necesario registro (no se obtienen por la creación

mismas)• 2 condiciones para un derecho exclusivo erga omneserga omnes

– Requisitos materiales (invención, creación de forma, signo distintivo)

– Requisitos formales (procedimiento para la concesión del registro)

• Gran desarrollo en el mundo moderno como consecuencia de la libertad de industria y del comercio. Se han potenciado por la libre concurrencia.

• Existen muchos problemas por ser derechos privativosderechos privativos

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Patentes

InternacionalInternacional

Tema 1: Concepto de Propiedad Industrial

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Patentes

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Fundamento de la propiedad industrialFundamento de la propiedad industrial

1. Idea o principio de orden en el interior de la sociedad• Los signos distintivos “ordenan” el tráfico económico

2. Idea o principio de justicia• Evitar que terceros se aprovechen

3. Idea o principio de progreso o desarrollo económico• Recompensar al autor mediante un derecho exclusivo

Introducción

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Patentes

Internacional

Tema 1: Concepto de Propiedad Industrial

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Patentes

Internacional

Otras consideracionesOtras consideraciones

• La propiedad industrial se defiende por vía penal o por vía civil

• Reconocimiento en la Constitución Española:Art. 20.1. Se reconocen y protegen los derechos:

b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

• A nivel internacional se denomina propiedad intelectual

Introducción

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Patentes

Internacional

Tema 1: Concepto de Propiedad Industrial

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Introducción

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Patentes

Internacional

Naturaleza jurídicaNaturaleza jurídica

• Doctrinas dualistas: separación entre el derecho moral y el derecho patrimonial– Teoría del derecho de propiedad

• Elasticidad del concepto de propiedad• Carácter arquetípico para significar un señoría sobre un bien

exterior• Expresividad del concepto

– Propiedad “sui generis”• Propiedad de naturaleza distinta a otras propiedades

– Teoría del derechos sobre bienes inmateriales• Universalidad = derechos morales = concepción personalista de

la marca

– Teoría del derecho a la no imitación– Teoría de los derechos de clientela

• Doctrinas monistas: un solo conjunto armonioso con facultades de índole moral y económica

Introducción

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Patentes

Internacional

Tema 1: Concepto de Propiedad Industrial

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Introducción

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Patentes

Internacional

Las diferentes modalidades de Las diferentes modalidades de protección de la propiedad industrialprotección de la propiedad industrial

Patente de invención Ley 11/1986

Patente de adición Ley 11/1986, Arts. 108 a 111

Certificados complementarios de protección

R. 1768/1992 y R. 1610/1996

Modelo de utilidad Ley 11/1986 Arts. 143 y sigs.

Diseño industrial Ley 20/2003

Productos semiconductores Ley 11/1988

Marca Ley 17/2001

Nombre comercial Ley 17/2001

Rótulo de establecimiento Ley 32/1988 Art. 82

Denominaciones de origen R 510/2006

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Tema 1: Concepto de Propiedad Industrial

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Tema 2.- Concepto de patente Tema 2.- Concepto de patente Introducción

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Patentes

Internacional

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Introducción

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Patentes

Internacional

Concepto de patenteConcepto de patente

• La patente es un título mediante el cual se otorga al titular, por un tiempo limitado, el derecho de impedir los actos de fabricación, oferta, introducción en el comercio o la utilización del producto objeto de la patente.– Si se trata de una patente procedimiento, otorga al titular

derechos exclusivos relativos a la utilización de dicho procedimiento o la oferta de utilización

• “ius prohibendi”– Obligación universal de que nadie explote o utilice la

invención patentada sin el consentimiento del titular– La facultad de que cada uno explote sus invenciones no

requiere de título alguno. La patente no proporciona una autorización de explotación, es un derecho a prohibir que otros exploten.

Tema 2: Concepto de patente

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Otros títulos similares a las patentesOtros títulos similares a las patentes

• Modelos de utilidad• Adiciones a las patentes

• En otros ordenamientos jurídicos:– “Petty patents”– Certificados de utilidad– En Japón y los EEUU los diseños (modelos y dibujos

industriales) se protegen como patentes

Tema 2: Concepto de patente

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Comparación de las patentes con los derechos Comparación de las patentes con los derechos de autorde autor

Patentes• Objeto:

– Realizaciones o creaciones materiales de la mente humana

• Duración– 20 años

Derechos de autor• Objeto

– La expresión de las ideas de sus autores.

– La forma de expresión de estas ideas siempre que impliquen una creación original

• Duración– Vida del autor + 70 años

Tema 2: Concepto de patente

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Comparación de las patentes con el secreto Comparación de las patentes con el secreto industrialindustrial

• Concepto de secreto industrial:– Todo medio de fabricación que ofrece un interés práctico o comercial

y que, puesto en uso en una industria, se mantiene oculto a los competidores.

• La invención contenida en las patentes puede ser objeto de secreto industrial.

• Motivos para no acogerse a la protección de patente: – La invención no cumple con los requisitos de patentabilidad.– La patente es un documento público y el solicitante no desea revelar

detalles de su invención

• Inconvenientes del secreto– No da derecho a prohibir que terceros exploten la invención, cuando

éstos la han desarrollado por su propios medios• La única salvaguarda son las leyes de competencia desleal

– A veces es más caro adoptar medidas para guardar el secreto• Hay que tener cuidado con los empleados que se van a empresas de la

competencia

Tema 2: Concepto de patente

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Clases de patentes en función del objeto Clases de patentes en función del objeto protegidoprotegido

• Patentes de producto: – Un cuerpo cierto, determinado, con una composición mecánica o una

estructura química particular que lo hace distinto de otros cuerpos• Patentes de proceso (o de procedimiento):

– Los agentes, los órganos, los procesos que conducen a la obtención de un resultado o producto

• Patente de aplicación (o de uso): – Aplicación nueva de medios conocidos

• Patente de combinación– Los medios deben concurrir a un resultado común. – No es patentable la yuxtaposición, en la que cada elemento conserva

su función característica • Patentes de selección

– Se encuentran fundamentalmente en el campo químico. La patente de selección recae sobre una invención en la que se ha aislado, en una familia de productos, uno de entre ellos, cuya experimentación revela un efecto de la misma naturaleza, elevado a un grado netamente superior.

– La patente recae sobre• El compuesto seleccionado• El método de selección

Tema 2: Concepto de patente

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Clases de patentes en función de los países Clases de patentes en función de los países que abarcaque abarca

• Patentes nacionales– Son patentes concedidas por la Oficina nacional de un Estado

conforme a su legislación nacional y con efectos jurídicos en el territorio del Estado para el que se concede.

• Patentes regionales– Son patentes concedidas bajo un único procedimiento, por un

órgano supranacional, que producen efectos en más de un Estado.

• Estados de la OAPI, ARIPO, Organización Euroasiática • Patentes europeas:

– Concedidas siguiendo un procedimiento único de concesión ante la Oficina Europea de Patentes, se ramifican en otras tantas patentes nacionales con posterioridad a la concesión y pasan a regirse por la Ley nacional de cada Estado designado.

• Patentes comunitarias: – Aunque no están todavía en vigor, son patentes europeas que se

concederán y tendrán efectos en todos los Estados de la Unión Europea con carácter unitario.

Tema 2: Concepto de patente

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Otras clasificaciones de patentesOtras clasificaciones de patentes

• En función de su proceso de concesión– Con examen formal– Con informe del estado de la técnica– Con examen previo

• En función de la dependencia– Patentes independientes y dependientes– Patente principal y patente de adición

Tema 2: Concepto de patente

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Legitimación para solicitar una patente Legitimación para solicitar una patente

• Efectos– Puede ser una persona física o jurídica– Es el titular de la patente– Puede actuar por si mismo o con representante

• Criterios– Nacionalidad

• Los nacionales pueden pedir patentes en su propio Estado • En cualquier otro Estado que sea parte del Convenio de la Unión de París (Art. 2

CUP) • En cualquier otro Estado que sea parte de la Organización Mundial del Comercio

(Arts. 3 y 4 del ADPIC)

– Asimilación (Art. 3 CUP)• Nacionales de otros paises que tenga en un pais miembro del CUP o de la OMC

su domicilio, o un establecimiento industrial o comercial efectivo y real.

– Reciprocidad• Un Estado acepta solicitudes presentadas por nacionales o residentes en otro

Estado siempre que los nacionales del primer Estado puedan obtener en el otro Estado títulos equivalentes de protección.

• Este sistema se usaba antiguamente entre España y los países Latinoamericanos, ya que muchos son miembros del CUP a partir de los años 90.

Tema 2: Concepto de patente

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Legitimación para solicitar una patente en Legitimación para solicitar una patente en España España (Art. 2 LP)(Art. 2 LP)

Nacionalidad + AsimilaciónArt.2.1.LP Podrán obtener los títulos de propiedad industrial

regulados en la presente Ley las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española y las personas naturales o jurídicas extranjeras que residan habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en territorio español, o que gocen de los beneficios del Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial.

ReciprocidadArt.2.2.LP También podrán obtener los títulos de propiedad

industrial regulados en la presente Ley las personas naturales o jurídicas extranjeras no comprendidas en el apartado anterior, siempre que en el Estado del que sean nacionales se permita a las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española la obtención de títulos equivalentes.

Tema 2: Concepto de patente

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

El derecho a la patente El derecho a la patente (Art. 10 LP)(Art. 10 LP)

• Inventor (first to invent) – La patente no puede ser otorgada sino a su verdadero y

primer inventor

• Depositante (first to file)– El primero que la registra– En el supuesto de que la invención sea realizada de forma

independiente por dos personas, se concede a quien primero presenta una solicitud ante una la Oficina de patentes divulgando la invención, siempre que ésta haya sido adquirida de forma lícita

– Art.10.3.LP Cuando una misma invención hubiere sido realizada por distintas personas de forma independiente el derecho a la patente pertenecerá a aquél cuya solicitud tenga una fecha anterior de presentación en España siempre que dicha solicitud se publique con arreglo a lo dispuesto en el artículo 32.

Tema 2: Concepto de patente

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Presunción de legitimidad en favor del primer Presunción de legitimidad en favor del primer solicitante solicitante

• Evitar un proceso de concesión largo y costoso. Son comprobaciones propias de tribunales

• Art. 10.4.LP – En el procedimiento ante el Registro de la Propiedad

Industrial se presume que el solicitante está legitimado para ejercer el derecho a la patente.

Tema 2: Concepto de patente

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Reivindicación de la titularidad antes de la Reivindicación de la titularidad antes de la concesión concesión

(Art. 11 LP)(Art. 11 LP)

• Demanda ante los tribunales

• Una vez obtenida sentencia firme, en el plazo de 3 meses, el nuevo títular de patente puede:a) Continuar el procedimiento relativo a la solicitud

subrogándose en el lugar del solicitante• No se modifica nada del texto de la patente

b) Presentar una nueva solicitud de patente para la misma invención

• Se aplica el procedimiento de solicitudes divisionarias

c) Pedir que la solicitud sea rechazada• Si la patente se ha publicado ya, que es lo más habitual, se

convierte en dominio público

Tema 2: Concepto de patente

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Reivindicación de la titularidad después de la Reivindicación de la titularidad después de la concesión de la patenteconcesión de la patente

(Art. 12 LP)(Art. 12 LP)

• Demanda ante los tribunales

• Transmisión de la titularidad– El demandante se subroga en la posición jurídica del titular inicial

mediante la transferencia de la titularidad y sin perjuicio de otros derechos o acciones que puedan corresponderle.

• La transmisión puede ser parcial (cotitularidad de la patente)

• Prescripción de 2 años desde la publicación de la concesión en el BOPI– Este plazo no será aplicable si el titular, en el momento de la concesión

o de la adquisición de la patente, conocía que no tenía derecho a la misma

• Publicidad en el BOPI de la interposición de la demanda y del cambio de titularidad– Hay que ver SIEMPRE la situación registral– Se deben inscribir los derechos

Tema 2: Concepto de patente

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

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Introducción

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Patentes

Internacional

Efectos de los cambios de titularidad en los Efectos de los cambios de titularidad en los licenciatarios licenciatarios

(Art. 13 LP)(Art. 13 LP)

• Las licencias y los demás derechos de terceros que dicho titular hubiere otorgado se extinguirán por la inscripción en el Registro de la persona legitimada

• Los licenciatarios anteriores– Que sean titulares de una licencia obtenida antes de la inscripción de la

presentación de la demanda judicial– Que hubieran explotado la invención o hubieran hecho preparativos

efectivos y reales con esa finalidad– Soliciten una licencia no exclusiva al nuevo titular en un plazo de 4

meses después de que la OEPM le notifique el cambio de titular– La licencia ha de ser concedida para un período adecuado y en unas

condiciones razonables, que se fijarán, en caso necesario, por el procedimiento establecido en la presente Ley para las licencias obligatorias.

• El titular anterior, tiene un plazo de 2 meses• Esto no tiene efecto si uno u otro hubieran operado con

mala fe

Tema 2: Concepto de patente

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

El derecho moral del inventor El derecho moral del inventor (Art. 14 LP)(Art. 14 LP)

• El inventor tiene, frente al titular de la solicitud de patente o de la patente, el derecho a ser mencionado como tal inventor en la patente.– Art 4ter del CUP: “"El inventor tiene el derecho de ser

mencionado como tal en la patente”

• Derecho limitado– Cualidad de inventor– No otorga derechos patrimoniales (titular)

• Hay que declarar un inventor en la solicitud de patente– Designación del inventor – Declaración de cómo se ha obtenido el derecho a la patente

• La omisión indica que la patente ha sido retirada

Tema 2: Concepto de patente

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Page 25: Parte 3    Invenciones

Tema 3.- Titularidad. Invenciones Tema 3.- Titularidad. Invenciones laboraleslaborales

• Las invenciones laborales: concepto y clases.• Derechos y deberes de empresario y trabajador. • Las invenciones realizadas en el ámbito del sector publico. • La conciliación en materia de invenciones laborales.• El real decreto 55/2002, de 18 de enero sobre invenciones realizadas en entes públicos de investigación

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Concepto de Invenciones laboralesConcepto de Invenciones laborales

• Invenciones que nacen en el seno de una empresa– Recursos para hacer investigación– Dificultades de protección de la innovación– Rentabilidad de la invención

• Es un hecho con un contenido económico atribuible a una persona– La atribución es fuente de conflictos– El Derecho debe ocuparse de dirimir la titularidad de la

invención• Derecho de patentes• Derecho de las relaciones laborales

• La patente deja de pertenecer a “su inventor y causahabientes” (Art. 10 LP)– Quiebra del derecho originario del inventor

• Legislación en los países desarrollados a partir de los 50’s– Arbeitnehmererfindergesetz en Alemania

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Tema 3: Titularidad. Invenciones laborales

Page 27: Parte 3    Invenciones

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Las invenciones laborales en el derecho Las invenciones laborales en el derecho españolespañol

• Hasta la Ley 11/86, sólo es regulada en las leyes laborales– Ley de Contrato de Trabajo de 21 de noviembre de 1931 – Ley de Contrato de Trabajo de 26 de enero de 1944 (Arts. 29 y

30)• Tipos de invenciones

– Invenciones de explotación– Invenciones de servicio– Invenciones libres

• Tanto el empresario como el trabajador quedaban vinculados por la obligación de secreto con respecto a la invención

• Ley 11/1986– Regulada por el derecho de patentes de los Arts. 15 al 20– Art. 140 LP: Acto de conciliación en invenciones laborales

• Real Decreto 55/2002, de 18 de enero, sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en los entes públicos de investigación – Derivado del Art. 20 LP

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Tema 3: Titularidad. Invenciones laborales

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Clases de invenciones laboralesClases de invenciones laborales

• Invenciones de servicio– Invenciones de servicio propiamente dichas o de encargo (Art.

15 LP)• Invenciones fruto de una actividad de investigación que explícita o

implícitamente constituye el objeto de su contrato• La invención pertenece al empresario • El trabajador sólo tiene derecho a una remuneración suplementaria

si su aportación excede de manera evidente del contenido de su contrato o relación de trabajo

– Invenciones relacionadas o vinculadas (Art. 17 LP)• En su obtención influyen predominantemente conocimientos

adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta

• El empresario tiene derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización

• El trabajador a una indemnización económica justa según la importancia industrial o comercial del invento y teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos de la empresa y las aportaciones del trabajador

• Invenciones libres (Art. 16 LP)– Pertenecen al trabajador que es el autor de las mismas

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Tema 3: Titularidad. Invenciones laborales

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Derechos y deberes del empresario y Derechos y deberes del empresario y del trabajadordel trabajador

• Deber de comunicación del trabajador– Para las invenciones de servicio, tanto las de encargo como

las relacionadas o vinculadas– 3 meses– Comunicación escrita con datos e informes necesarios para

que el empresario pueda ejercer los derechos que le corresponden

• Deber de colaboración y confidencialidad – Deber de colaboración para hacer efectivos los derechos (Art.

18.2 LP)

• Irrenunciabilidad de derechos – La renuncia anticipada de derechos es nula (Art. 19.2 LP)

• Derecho de reclamación del empresario– En los 12 meses posteriores a la extinción del contrato, los

derechos siguen siendo del empresario (Art. 19.1 LP)

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Tema 3: Titularidad. Invenciones laborales

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Invenciones realizadas en el sector Invenciones realizadas en el sector público público (Art. 20 LP)(Art. 20 LP)

• Invenciones de la Universidad– Invenciones realizadas por el profesor como consecuencia de

su función investigadora y que pertenezcan al ámbito de su función docente

– El profesor tendrá derecho a participar, en la modalidad y cuantía que fijen los Estatutos de la Universidad

– Deber de comunicación– Cesión al profesor

• La Universidad podrá ceder la titularidad de las invenciones universitarias al profesor inventor, con reserva, en este caso, de una licencia de explotación gratuita, no exclusiva y no transferible

• La Universidad tendrá derecho a una participación en los beneficios, de acuerdo con la cuantía que se fije en sus Estatutos

– Investigación contractual• Los contratos entre la Universidad y la Empresa deben especificar

de quién es la titularidad

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Tema 3: Titularidad. Invenciones laborales

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Conciliación en materia de invenciones Conciliación en materia de invenciones laborales laborales

(Arts. 140 LP y ss.)(Arts. 140 LP y ss.)

• Inspirada en – “Comission nationale des inventions de salariés" del derecho francés – Tribunal arbitral alemán

• Trámite obligatorio antes de ir a Tribunales• Comisión de conciliación

– Carácter paritario: • Representante de trabajadores• Representante del empresario• OEPM

• Propuesta de acuerdo– 2 meses desde que se solicitó

• Aceptación o rechazo de la propuesta de acuerdo– Por escrito en 15 días– En caso de silencio se entenderá que existe conformidad

• Certificación del Director de la OEPM– Certificación firmada por el Director de la OEPM en la que se hace

constar la no conformidad de alguna de las partes con la propuesta de acuerda elaborada por la Comisión

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Tema 3: Titularidad. Invenciones laborales

Page 32: Parte 3    Invenciones

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

El R.D. 55/2002 sobre invenciones en El R.D. 55/2002 sobre invenciones en entes públicos de investigaciónentes públicos de investigación

• Titularidad de los OPIs• Derechos y deberes de los trabajadores y del OPI

– Confidencialidad, notificación, – Evaluación por el OPI en 3 meses, solicitud de la patente en 1

mes

• Reparto de beneficiosa) Un tercio para el organismo.b) Un tercio para el autor o autores de la invención.c) Un tercio que se distribuirá de acuerdo con los criterios que

establezca el Consejo Rector del organismo

• Los contratos con otras entidades deben especificar la titularidad

• Los derechos de los becarios de investigación se regulan por lo que establezca la convocatoria de la beca

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Tema 3: Titularidad. Invenciones laborales

Page 33: Parte 3    Invenciones

Tema 4.- La protección de las Tema 4.- La protección de las invenciones biotecnológicasinvenciones biotecnológicas

• La protección de las invenciones biotecnológicas: ley 10/2002, de 29 de abril.• Patentabilidad. • Alcance de la protección. • Licencias obligatorias por dependencia.• Deposito y acceso de la materia biológica.

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Introducción

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Patentes

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Page 34: Parte 3    Invenciones

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

AntecedentesAntecedentes

• Objetivo– Responder a una pregunta compleja “¿qué es patentable?” en

esta área de conocimiento. – Se refiere a la vida. ¿Se puede patentar la vida? ¿No es un

descubrimiento?– Fuerte controversia en el público en general: Células madre,

clonación, utilización de embriones, etc.

• La biotecnología se aplica a muchos sectores– Salud– Alimentación, agricultura– Procesos industriales– Gestión de residuos– Biotecnología marina

Introducción

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Patentes

Internacional

Tema 4: La protección de las invenciones biotecnológicas

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Introducción

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Patentes

Internacional

¿Qué es la biotecnología?¿Qué es la biotecnología?

• Toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. (Convenio sobre Diversidad Biológica 1992)

• Según el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, la biotecnología consiste en la aplicación de– Técnicas in vitro de ácido nucleico, incluidos el ácido

desoxirribonucleico (ADN) recombinante y la inyección directa de ácido nucleico en células u orgánulos, o

– la fusión de células más allá de la familia taxonómica que superan las barreras fisiológicas naturales de la reproducción o de la recombinación y que no son técnicas utilizadas en la reproducción y selección tradicional.

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Tema 4: La protección de las invenciones biotecnológicas

Page 36: Parte 3    Invenciones

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

DefinicionesDefiniciones

• Materia biológica– Materia que contenga información genética

autorreproducible o reproducible en un sistema biológico

• Procedimiento microbiológico– Cualquier procedimiento que utilice materia microbiológica

que incluya una intervención sobre la misma o que produzca una materia microbiológica

• Obtentor• Variedad vegetal

Introducción

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Patentes

Tema 4: La protección de las invenciones biotecnológicas

Introducción

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Introducción

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Patentes

Internacional

Aplicaciones de la biotecnologíaAplicaciones de la biotecnología

• Biotecnología Blanca (Procesos industriales)– Enzimas como catalizadores de procesos

• Biotecnología Roja (Sanidad)– Producción de antibióticos – Diagnósticos moleculares

• Biotecnología verde (Agroalimentación)– Plantas transgénicas

• Biotecnología azul (marina)– Acuicultura, cuidados sanitarios, cosmética y productos

alimentarios

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Tema 4: La protección de las invenciones biotecnológicas

Introducción

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Introducción

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Patentes

Internacional

Directiva 98/44/CE sobre la protección Directiva 98/44/CE sobre la protección jurídica de las invenciones jurídica de las invenciones

biotecnológicas biotecnológicas • Objetivo:

– Fijar unas normas armonizadas, claras y mejoradas para la protección de las invenciones biotecnológicas con el objeto de favorecer el potencial innovador y la competitividad de la ciencia y la tecnología comunitaria.

• Es el derecho nacional el referente básico para la protección de las invenciones biotecnológica– las normas de la Directiva adaptan las normas del derecho de

patentes al ámbito de la biotecnología con objeto de lograr una aplicación eficaz de la legislación de patentes en esta área de conocimiento

• Aplicación– Entrada en vigor 30 de julio de 1998 – Transposición 30 de julio de 2000

Introducción

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Patentes

Tema 4: La protección de las invenciones biotecnológicas

Introducción

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Internacional

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Introducción

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Patentes

Internacional

Trasposición a EspañaTrasposición a España

• Mecanismo de trasposición– LEY 10/2002, de 29 de abril, por la que se modifica la Ley

11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, para la incorporación al derecho español de la directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas.

• Principales indicaciones– Importancia económica– Las invenciones biotecnológicas, a pesar de referirse a

organismos vivos, son patentables– Cuatro artículos

• En primer lugar se delimitan las invenciones biotecnológicas patentables

• Se regula el depósito y acceso a la materia biológica.• Se delimita el alcance de la protección.• Se establecen licencias obligatorias por dependencia.

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 4: La protección de las invenciones biotecnológicas

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Patentabilidad Patentabilidad (Art. 4 LP)(Art. 4 LP)

• Son patentables las invenciones nuevas, que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, – aun cuando tengan por objeto un producto que esté

compuesto o que contenga materia biológica – o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme

o utilice la materia biológica

• Patente vs. descubrimiento– Materia biológica si ha sido aislada o producida por medio de

un procedimiento técnico, aun cuando ya exista anteriormente en esta natural.

Introducción

Marcas

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Tema 4: La protección de las invenciones biotecnológicas

Introducción

Marcas

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Internacional

Page 41: Parte 3    Invenciones

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Introducción

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Internacional

ProhibicionesProhibiciones

• No se pueden patentar las variedades vegetales ni las razas animales– Si se pueden patentar las invenciones que tengan por objeto

vegetales o animales si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal o a una raza animal

• No se pueden patentar los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales – Procedimiento microbiológico o cualquier otro procedimiento

técnico o un producto obtenido por dichos procedimientos

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 4: La protección de las invenciones biotecnológicas

Introducción

Marcas

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Internacional

Page 42: Parte 3    Invenciones

42

Introducción

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Internacional

Invenciones contrarias al orden público Invenciones contrarias al orden público (Art. 5.1 LP)(Art. 5.1 LP)

a) Los procedimientos de clonación de seres humanos.b) Los de modificación de la identidad genética

germinal del ser humano.c) La utilización de embriones humanos con fines

industriales o comercialesd) Los procedimientos de modificación de la identidad

genética de los animales que supongan para éstos sufrimientos sin utilidad médica sustancial para el hombre o el animal así como los animales resultantes de tales procedimientos

Introducción

Marcas

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Tema 4: La protección de las invenciones biotecnológicas

Introducción

Marcas

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Internacional

Page 43: Parte 3    Invenciones

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Introducción

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Prohibiciones de patentabilidad sobre el Prohibiciones de patentabilidad sobre el cuerpo humanocuerpo humano

• No se puede patentar– El cuerpo humano en los diferentes estadios de su

constitución y de su desarrollo – El simple descubrimiento de uno de sus elementos – La secuencia parcial de un gen

• Si se puede patentar– Un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro

modo mediante un procedimiento técnico , incluida la secuencia parcial de un gen

• Aun cuando la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural

• Se debe indicar explícitamente la aplicación industrial

– En el caso de un gen la aplicación industrial se demuestra• Indicando la proteína o de una proteína parcial que codifica• O bien la función que realiza la proteína o proteína parcial

Introducción

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Tema 4: La protección de las invenciones biotecnológicas

Introducción

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Internacional

Page 44: Parte 3    Invenciones

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Introducción

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Internacional

Alcance de la protección Alcance de la protección (Art. 50 LP)(Art. 50 LP)

• Derechos exclusivos– Derecho a prohibir– ¡Ojo! La materia biológica es autorreproducible. Hay que

limitar esta facultad

• Alcance de la protección– Cualquier otra materia que esté obtenida a partir de la misma

materia biológica • por reproducción o multiplicación • en forma idéntica o diferenciada • y que posea las mismas propiedades

– Proceso• Toda materia biológica directamente obtenida por el

procedimiento patentado

Introducción

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Tema 4: La protección de las invenciones biotecnológicas

Introducción

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Internacional

Page 45: Parte 3    Invenciones

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Internacional

Privilegio del agricultor o del ganaderoPrivilegio del agricultor o del ganadero

(Art. 53 LP)(Art. 53 LP)

• Se permite el uso de la materia patentada– Para reproducción o ulterior multiplicación – Realizada “por él mismo en su propia explotación

• Ganadero– No se permite la venta en el marco de una actividad de

reproducción comercial o con esa finalidad.

Introducción

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Tema 4: La protección de las invenciones biotecnológicas

Introducción

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Internacional

Page 46: Parte 3    Invenciones

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Introducción

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Licencias obligatorias por dependencia Licencias obligatorias por dependencia (Art. 89 LP)(Art. 89 LP)

• Dependencia– Una patente posterior no pueden ser explotada sin invadir el campo

de protección de una patente anterior

• Tipo de licencia que se concede– No exclusiva– De explotación de la invención patentada – Remuneración al licenciante– Posibilidad de obtener una licencia cruzada

• Títulos– Patente– Variedad vegetal

• Para obtener una licencia obligatoria se debe demostrar– Que han intentado obtener sin éxito una licencia contractual – Que la variedad vegetal o la invención constituyen un avance técnico

significativo de considerable importancia económica en relación con la invención reivindicada en la patente o con la variedad vegetal protegida

Introducción

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Tema 4: La protección de las invenciones biotecnológicas

Introducción

Marcas

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Internacional

Page 47: Parte 3    Invenciones

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Introducción

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Internacional

Depósito y acceso de materia biológica Depósito y acceso de materia biológica (Art. 45 LP)(Art. 45 LP)

• Suficiencia de la descripción– Depósito en una institución reconocida por el Convenio de Budapest

de 28 de abril de 1977– En la solicitud (escrita) se debe incluir la información pertinente que

tenga el solicitante – En la solicitud de patente se debe mencionar la institución de depósito

y el número del mismo

• Que la invención se ponga a disposición del público– Hasta la publicación: demandados y autorizados– Desde la publicación hasta la concesión: cualquier persona o bien solo

autorizados – Desde la concesión: cualquier persona

– Condiciones de acceso• No suministrar a terceros• No utilizarla salvo con fines de experimentación

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 4: La protección de las invenciones biotecnológicas

Introducción

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Internacional

Page 48: Parte 3    Invenciones

Tema 5.- Los requisitos de Tema 5.- Los requisitos de patentabilidadpatentabilidad

• Los requisitos de patentabilidad. • La invención: concepto y clases. • Elementos que nos se consideran invenciones. • Invenciones no patentables. • La protección jurídica de los programas de ordenador.

Introducción

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Introducción

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Introducción

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Internacional

IntroducciónIntroducción

• El derecho de patentes es de carácter atributivo, por tanto se deben cumplir una serie de requisitos para obtenerlo

• Según Alberto Bercovitz existen tres tipos de requisitos1. Objetivos

– Que existe una invención– Que ésta invención sea nueva, tenga actividad inventiva y aplicación

industrial

2. Subjetivos– El titular puede ser cualquier persona física o jurídica– La patente (originariamente) pertenece al inventor y sus causahabiente– La OEPM no exima este criterio. Presunción de legitimidad (Art. 10.4 LP)

3. Formales– Solicitud por escrito (en el futuro será electrónica)– El solicitante debe aportar una descripción, una o varias reivindicaciones,

una instancia de solicitud, dibujos, pagar las tasas y un resumen de la invención.

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 5: Los requisitos de patentabilidad

Internacional

Page 50: Parte 3    Invenciones

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Introducción

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Internacional

¿Qué es una invención?¿Qué es una invención?

• No existe en la Ley una definición concreta– Es una ventaja porque no limita el progreso técnico– Una definición de invención dejaría fuera nuevas tecnologías

• Invenciones biotecnológicas• Invenciones implementadas en ordenador• Desarrollo de nuevos materiales con nanotecnología

• Los descubrimientos no son patentables– Los descubrimientos carecen de aplicación industrial

– Descubrimiento: hallazgo de un determinado objeto, revelar nuevas propiedades de un cuerpo conocido

– Invenciones: producir nuevos efectos técnicos utilizando fuerzas de la naturaleza

Introducción

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Patentes

Tema 5: Los requisitos de patentabilidad

Internacional

Page 51: Parte 3    Invenciones

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Clases de invencionesClases de invenciones

• Invenciones de producto• Invenciones de procedimiento• Invenciones de aplicación o de uso• Invenciones de dispositivo para el uso o para el

procedimiento• Invenciones de combinación• Invenciones de selección

Introducción

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Patentes

Tema 5: Los requisitos de patentabilidad

Internacional

Page 52: Parte 3    Invenciones

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¿Cuándo es patentable una invención? ¿Cuándo es patentable una invención? (Art. 4.1 LP)(Art. 4.1 LP)

Art. 4.1. LP Son patentables las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, aún cuando tengan por objeto un producto que esté compuesto o que contenga materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica.

• Se deben cumplir estos 4 requisitos:1. Debe haber una invención2. La invención debe ser nueva 3. La invención debe implicar actividad inventiva4. La invención debe tener aplicación industrial

Introducción

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Patentes

Tema 5: Los requisitos de patentabilidad

Internacional

Además las solicitud de patente debe cumplir con otros dos requisitos:1.- Suficiencia de la descripción2.- Carácter técnico de la invención

Page 53: Parte 3    Invenciones

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Desarrollos tecnológicos que no se Desarrollos tecnológicos que no se consideran invenciones consideran invenciones

(Art. 4.4. LP)(Art. 4.4. LP)

• No se consideran invencionesa) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos

matemáticosb) Las obras literarias o artísticas o cualquier creación estética,

así como las obras científicasc) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades

intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenador

d) las formas de presentar informaciones

• Se pueden patentar invenciones que contengan alguno de estos componentes– La invención no pierde su carácter técnico porque se le añada

alguno de estos componentes

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 5: Los requisitos de patentabilidad

Internacional

Page 54: Parte 3    Invenciones

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Internacional

Los descubrimientos no son Los descubrimientos no son invencionesinvenciones

• Identificación de una nueva propiedad en un producto – No se considera patentable por que no tiene carácter técnico– Si la aplicación práctica de la propiedad da lugar a un

procedimiento o un dispositivo es patentable– Ejemplo

• Se descubre que un material tiene gran resistencia a la deformación, esto no sería patentable. En elemento de sustentación que utilice este material sería patentable.

• Identificar un nuevo producto en la naturaleza– Es patentable si el nuevo elemento produce efectos técnicos.

• Por ejemplo: El nuevo material tiene propiedades superconductoras

– El procedimiento de aislamiento o el de obtención también es susceptible de ser patentado

– Si el nuevo producto puede ser caracterizado por su estructura o su procedimiento de obtención es patentable.

Ejemplos obtenidos de las directrices de examen de patentes de la OEPM

Introducción

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Patentes

Tema 5: Los requisitos de patentabilidad

Internacional

Page 55: Parte 3    Invenciones

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Las teorías científicas no son Las teorías científicas no son invencionesinvenciones

• Aplica lo mismo que lo expuesto para los descubrimientos, no son patentables por carecer de carácter técnico.

• Las teorías científicas se convierten en patentes en cuanto se les une una aplicación industrial concreta.

• Ejemplos:– Una teoría que explique la superconductividad no es

patentable por si misma, sin embargo si que es patentable un material superconductor o su proceso de obtención.

– La explicación del efecto fotoeléctrico realizada por A. Einstein en 1905 no es patentable. En cambio el diseño de una célula fotovoltaica para la producción de energía eléctrica con la luz incidente del sol, si sería patentable

Introducción

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Tema 5: Los requisitos de patentabilidad

Internacional

Page 56: Parte 3    Invenciones

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Introducción

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Los métodos matemáticos no son Los métodos matemáticos no son invencionesinvenciones

• Los métodos puramente abstractos o intelectuales no son patentables– Hay que darles carácter técnico explicitando una aplicación industrial

• Ejemplos– Un método para aumentar el número de operaciones en punto

flotante no es patentable. Si sería patentable un dispositivo de cálculo para hacer estas operaciones conforme al método expuesto.

– Un método matemático para diseñar filtros eléctricos no es patentable. Si es patentable un filtro eléctrico realizado con ese método.

– Un método para ajustar una recta a una nube de puntos no es patentable. Si es patentable un procedimiento para calibrar aparatos de medida que utiliza ese método para ajustar aparatos mediante el calculo de la pendiente obtenido de la regresión de la nube de puntos.

Ejemplos obtenidos de las directrices de examen de patentes de la OEPM

Introducción

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Tema 5: Los requisitos de patentabilidad

Internacional

Page 57: Parte 3    Invenciones

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Introducción

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No se consideran invenciones las No se consideran invenciones las Creaciones EstéticasCreaciones Estéticas

• Una creación estética se refiere a materia que presenta cualidades o aspectos desprovistos de carácter técnico cuya apreciación o valoración es esencialmente subjetiva.

• Un objeto definido por su apariencia no es patentable, salvo que que esta apariencia tenga un efecto técnico:

– Por ejemplo un dibujo en la cubierta de neumáticos que ayuda a evacuar agua

• Los medios para obtener un determinado efecto artístico pueden ser patentables

– Un jarrón de cristal tallado no es patentable. Si que son patentbles ls herramientas y el procedimiento empleado para tallarlo.

• Reivindicación proceso-producto– Un libro con una tinta especial que lo haga más atractivo no es

patentable. Sin embargo una nueva técnica de impresión polícroma utilizando tintas diferentes para dar un efecto de irisación es patentable. Además sería patentable el libro como producto o resultado de ese nuevo método de impresión

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 5: Los requisitos de patentabilidad

Internacional

Page 58: Parte 3    Invenciones

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Introducción

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Las formas de presentar las Las formas de presentar las informaciones no son invencionesinformaciones no son invenciones

• Una forma de presentar la información caracterizada por su contenido (información cognoscitiva) no es patentable. – No son patentables las señales acústicas, luminosas, el texto

escrito, las señales de tráfico

• Si es patentable– Si la información se refiere a información que proporciona la

interacción con un determinado dispositivo, en ese caso es el dispositivo el elemento que es patentable.

• Por ejemplo no es patentable el contenido de un determinado programa de televisión. Pero si es patentable el sistema de electrónico que muestra en la pantalla esas imágenes

– También son patentables los sistemas que convierten código binario (“ceros” y “unos”) de la información grabada en una información que es asimilable por el usuario.

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 5: Los requisitos de patentabilidad

Internacional

Page 59: Parte 3    Invenciones

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Introducción

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Internacional

No son invenciones los planes, reglas y No son invenciones los planes, reglas y métodos para el ejercicio de métodos para el ejercicio de

actividades intelectuales, para juegos o actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-para actividades económico-

comercialescomerciales• No son invenciones porque se considera que son elementos de

carácter abstracto o intelectual

• Por ejemplo, no son patentables– Un método para aprender idiomas– Un método para resolver crucigramas– Un juego definido por sus reglas– Un plan para ganar dinero en bolsa– Un sistema que asigna un determinado perfil de compra a unos clientes y que

asigna determinados regalos promocionales, no es patentable, aunque el sistema utilice una red de ordenadores para su ejecución

• En cambio, si es patentable– Un procedimiento para transformar el lenguaje hablado en lenguaje escrito,

caracterizado por la descomposición de las frecuencias de las ondas sonoras y asignando una representación gráfica a determinado grupos de frecuencias.

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 5: Los requisitos de patentabilidad

Internacional

Page 60: Parte 3    Invenciones

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Introducción

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Internacional

Desarrollos tecnológicos que se Desarrollos tecnológicos que se considera que no tienen aplicación considera que no tienen aplicación

industrial industrial (Art. 4.6 LP)(Art. 4.6 LP)

• No tienen aplicación industrial– Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico– Los métodos de diagnóstico

• Si son patentables en relación con estos métodos– Los productos, especialmente a las sustancias o

composiciones farmacéuticas– Las invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en

práctica de los métodos.

Introducción

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Patentes

Tema 5: Los requisitos de patentabilidad

Internacional

Page 61: Parte 3    Invenciones

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Invenciones que no son patentablesInvenciones que no son patentables

1. Las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres, en particular:a) Los procedimientos de clonación de seres humanos.b) Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal

del ser humano.c) Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o

comerciales.d) Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los

animales que supongan para éstos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos.

2. Las variedades vegetales y las razas animales.– Si la invención no esta limitada a una variedad se pude patentar

3. Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales– Los procedimientos microbiológicos si que se pueden

4. El cuerpo humano, en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo– Los genes se pueden patentar indicando su aplicación (proteína que

codifica o propiedades de la misma)

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Marcas

Patentes

Tema 5: Los requisitos de patentabilidad

Internacional

Page 62: Parte 3    Invenciones

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Internacional

El problema de la protección jurídica de El problema de la protección jurídica de los programas de ordenadorlos programas de ordenador

• En el S XXI una parte importante del desarrollo tecnológico proviene de la industria del software

• El problema:– El artículo 4.4.c) LP excluye explícitamente los programas de ordenador:

• No se considerarán invenciones en el sentido de los apartados anteriores, en particular:c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenador

– artículo 27 (1) del ADPIC (Acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio)

• Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones... en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial”

– Los programas de ordenador están presentes en muchas de las invenciones a las que se ha concedido patente. ¿Cómo es esto posible?

• En España los programas de ordenador se protegen:– Mediante derechos de autor– Mediante patente

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 5: Los requisitos de patentabilidad

Internacional

Page 63: Parte 3    Invenciones

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Introducción

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Internacional

Protección de software mediante Protección de software mediante derechos de autorderechos de autor

• Normativa– Directiva 91/250, del Consejo, de 14 de mayo de 1991,

sobre la protección jurídica de los programas de ordenador• Se protege como lo hacen las obras literarias (Convenio de Berna)

– La protección prevista en la presente Ley se aplicará a cualquier forma de expresión de un programa de ordenador.

• (Art. 96.3 Ley de Propiedad Intelectual)

• Requisitos y contenido de la protección– El programa de ordenador quedará protegido si fuere original

en el sentido de que sea una creación intelectual propia de su autor. No se aplicará ningún otro criterio para conceder la protección

• Se protege la forma de expresión• No se protegen las ideas y principios (Art. 96.4 LPI)

Directiva 91/250/CEE sobre la protección

jurídica de programas de

ordenador

RDL 1/1996 Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 5: Los requisitos de patentabilidad

Internacional

Page 64: Parte 3    Invenciones

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Introducción

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Internacional

Derechos conferidos por la protección Derechos conferidos por la protección de derecho de autorde derecho de autor

• La reproducción total o parcial, incluso para uso personal, de un programa de ordenador

• La traducción, adaptación, arreglo y cualquier otra transformación de un programa de ordenador y la reproducción de los resultados de tales actos

• Cualquier forma de distribución pública, incluido el alquiler, del programa de ordenador original o de sus copias– Agotamiento del derecho

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 5: Los requisitos de patentabilidad

Internacional

Page 65: Parte 3    Invenciones

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Introducción

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Patentes

Internacional

La protección de las invenciones La protección de las invenciones implementadas en ordenadorimplementadas en ordenador

• Invenciones que funcionan utilizando un ordenador, una red de ordenadores o algún aparato programable y utilizan software.

• Son patentables si:– Tienen carácter técnico y resuelven un problema técnico– Son nuevas– Implican una contribución técnica al estado del arte

• Si la invención no resuelve un problema técnico con medios técnicos no son patentables.

Introducción

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Patentes

Tema 5: Los requisitos de patentabilidad

Internacional

Page 66: Parte 3    Invenciones

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Introducción

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Internacional

¿Qué invenciones tienen carácter ¿Qué invenciones tienen carácter técnico?técnico?

• No existe una definición del carácter técnico

• En general tienen carácter técnico si es:– Un problema técnico formulado en términos de propiedades o

características físicas cuya modificación permite superar las dificultades existentes hasta ese momento aseguran el carácter técnico de la invención.

– Procesamiento o sistema que influye en el funcionamiento del ordenador.

• Gestión de información en redes de ordenadores que mejoren la comunicación

• Determinación de rutas en una red• Gestión de redes de telefonía móvil

Introducción

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Patentes

Tema 5: Los requisitos de patentabilidad

Internacional

Page 67: Parte 3    Invenciones

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Introducción

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Internacional

¿Dónde se incluyen el carácter técnico ¿Dónde se incluyen el carácter técnico en una solicitud de patente?en una solicitud de patente?

• El carácter técnico se debe incluir en la solicitud de patente en:– Art. 5 RLP: En la descripción se indicará una explicación de la

invención, tal y como es caracterizada en las reivindicaciones que permita la comprensión del problema técnico planteado, así como la solución al mismo, indicándose, en su caso, las ventajas de la invención en relación con el estado de la técnica anterior.

– Art. 7.1 LP: Las reivindicaciones numeradas correlativamente deberán contener:

a) Un preámbulo indicando la designación del objeto de la invención y las características técnicas necesarias para la definición de los elementos reivindicados pero que, combinadas entre ellas, forman parte del estado de la técnica.

b) Una parte caracterizadora que exponga las características técnicas que en combinación con las mencionadas en el apartado a) se desea proteger.

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 5: Los requisitos de patentabilidad

Internacional

Page 68: Parte 3    Invenciones

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Introducción

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Internacional

Otras consideraciones sobre el carácter Otras consideraciones sobre el carácter técnicotécnico

• El carácter técnico se evalúa sin tener en cuenta el estado de la técnica anterior, es decir, no es una medida de la contribución de la invención a dicho estado de la técnica anterior.

• Pero si para poder ejecutar una invención se necesitan medios técnicos, esto no implica automáticamente que la invención tenga carácter técnico:– La mera especificación de funciones o medios técnicos no

implica automáticamente que el objeto de la solicitud de patente, sea aparato o método, cumpla el requisito básico de ser de carácter técnico.

• Por ejemplo que un programa se tenga necesariamente que ejecutar en un ordenador (que tiene carácter técnico) no implica que el programa sea patentable por su carácter técnico.

• Reivindicar una herramienta, un aparato dispositivo o un aparato no implica directamente que la invención sea patentable.

Introducción

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Patentes

Tema 5: Los requisitos de patentabilidad

Internacional

Page 69: Parte 3    Invenciones

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Introducción

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Internacional

Ejemplos de CII patentablesEjemplos de CII patentables• Un método para acceder de forma anónima a una red desde un

teléfono móvil o por internet, consistente en que el sistema otorga una IP temporal para el usuario y un identificador temporal (ID) asociado al identificador fijo (MSISDN), de manera que el usuario se identifica ante la dirección de internet (URL) con la dirección temporal (IP) y con su identificación temporal (ID).

• Un dispositivo para la detección en tiempo real de objetos en movimiento basado en visión artificial mediante la captura de imágenes en escala de grises y su procesamiento en tiempo real para extraer características que permiten identificar objetos en movimiento.

• Una máquina para fabricar tubos de conducción de gas que comprende una cámara que genera una señal de video indicativa de la imagen que incorpora un área luminosa y un pre-arco producido en el campo visual. Un procesador de imagen que transforma la señal de video en un modelo de distribución de luminancia y mediante una unidad de inferencia es posible establecer una condición de soldadura defectuosa basada en dicho modelo de distribución

Ejemplos obtenidos de las directrices de examen de patentes de la OEPM

Introducción

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Patentes

Tema 5: Los requisitos de patentabilidad

Internacional

Page 70: Parte 3    Invenciones

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Ejemplos de CII no patentables (1)Ejemplos de CII no patentables (1)• Un procedimiento para realizar transacciones de activos

financieros a través de una red informática en un momento preciso para optimizar la rentabilidad económica de la operación teniendo en cuenta la situación de los mercados internacionales, la legislación impositiva del país de residencia del titular de los activos y el resultado de operaciones anteriores.

– Lo sería si exige la participación de características técnicas para asegurar la integridad del secreto, la inalterabilidad, el no repudio de los mensajes necesarios para realizar la transacción.

• Comprobar y corregir la ortografía de un texto mediante un programa

– Es la automatización de una actividad de carácter intelectual

• Un sistema informático definido por medios físicos definidos por las respectivas funciones que ejecutan para ayudar a la declaración del impuesto de la renta

– El procesado de los datos de acuerdo a la normativa de estos impuestos no implica carácter técnico

Ejemplos obtenidos de las directrices de examen de patentes de la OEPM

Introducción

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Patentes

Tema 5: Los requisitos de patentabilidad

Internacional

Page 71: Parte 3    Invenciones

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Ejemplos de CII no patentables (2)Ejemplos de CII no patentables (2)

• Un procedimiento de gestión y promoción de ventas al por menor en el que se asignan números únicos de identificación a cada producto y a cada cliente que quedan almacenados en sendas bases de datos, se fijan unos objetivos de venta para cada producto durante un período de tiempo determinado y se recompensa a los clientes que más unidades han adquirido de aquellos productos cuyos objetivos de venta se han cumplido.

– La utilización de medios técnicos (ordenador) para ejecutar el método o procedimiento no es suficiente para concluir que el método considerado en sí mismo tiene carácter técnico.

– Si estos medios técnicos se utilizan para una finalidad puramente no técnica o para procesar información puramente no técnica., la invención no tiene carácter técnico.

– La simple enunciación de los elementos que conforman un sistema informático definidos por su función implícita en la denominación de dichos elementos físicos no confiere necesariamente carácter técnico a la reivindicaci´n en su conjunto.

Ejemplos obtenidos de las directrices de examen de patentes de la OEPM

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 5: Los requisitos de patentabilidad

Internacional

Page 72: Parte 3    Invenciones

Tema 6.- La novedad como requisito Tema 6.- La novedad como requisito de patentabilidadde patentabilidad

• La novedad como requisito de patentabilidad.•Concepto de novedad. •El estado de la técnica: concepto y delimitación. •Asimilaciones al estado de la técnica: los derechos anteriores. •Divulgaciones no oponibles

Introducción

Marcas

Patentes

InternacionalInternacional

Page 73: Parte 3    Invenciones

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Concepto de novedadConcepto de novedad

Art. 4.1 LP: Son patentables las invenciones nuevas, que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

• No es novedoso lo que se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero

• Carácter absoluto de la novedad– La invención supone un avance en relación con la técnica existente,

por tanto no puede ser una cualidad subjetiva.– No depende de lo que el solicitante conozca. Habría que evaluar su

conocimiento en el momento de la solicitud– Tampoco si es muy conocida o poco conocida la invención. Es un

termino relativo– No importa cómo o dónde se haya hecho accesible al publico:

• Utilización, revelación por escrito, oral, etc.• Tampoco importa donde, en España o en el Extranjero

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 6: Novedad

Internacional

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

El estado de la técnica El estado de la técnica (Art. 6 LP)(Art. 6 LP)

• Conjunto dado de conocimientos referidos a un momento determinado

• El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio

• Para que una “anterioridad” pueda invalidar la novedad de una patente es necesario que concurran 3 elementos:– Un contenido – Una fecha de referencia– Unos medios de puesta a disposición del público

Es necesario demostrar los tres requisitos de forma simultánea y fehaciente

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 6: Novedad

Internacional

A veces es bueno patentar cosas que no son completamente novedosas, para así tener un derecho y confiar en que los terceros no puedan demostrar la falta de novedad de forma fehaciente

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Contenido del estado de la técnicaContenido del estado de la técnica

• Todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público. (Art. 6.2 LP)

• Formas en que una invención se pone a “disposición del público”– Lo más común es por escrito– Son también válidas divulgaciones orales, pero se deben

demostrar con actas que reflejen lo que se dijo– En el caso de las empresas de Murcia, se divulga en Ferias,

catálogos, etc– Las bases documentales de la OEPM superan los 20 millones de

documentos• Fondos documentales constituidos por la literatura patente y por

literatura no patente (revistas científicas, publicaciones especializadas, etc.)

• El tratado PCT, en su regla 34 incluye la documentación que tiene que tener la OEPM como administración de búsqueda internacional (ISA)

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 6: Novedad

Internacional

Page 76: Parte 3    Invenciones

76

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Fecha de referencia para determinar el Fecha de referencia para determinar el estado de la técnicaestado de la técnica

• Fecha de presentación de la solicitud de patente– Dies a quo– (Art. 20 LP) Se otorga una fecha de presentación cuando se han

depositado los siguientes documentos:• Una declaración por la que se solicita una patente• Datos que permitan identificar al solicitante• Una descripción y una o varias reivindicaciones, aunque no cumplan con los

requisitos formales establecidos en la Ley de Patentes

• Fecha de prioridad cuando es una solicitud internacional– Fecha de presentación de una solicitud anterior en el marco del Art. 4

del CUP– Fecha de presentación de una solicitud anterior, que luego ha sido

extendida internacionalmente mediante una patente internacional (PCT) o una patente europea

– Otras consideraciones• Cuando existan varias fechas de prioridad, se considera la más antigua• En el caso de prioridades múltiples, cada reivindicación se examina en

cuanto a la novedad según la fecha de prioridad que le corresponda

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 6: Novedad

Internacional

Page 77: Parte 3    Invenciones

77

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Algunas cuestiones prácticas en cuanto Algunas cuestiones prácticas en cuanto a las divulgacionesa las divulgaciones

• Si solicita un invención no la revele antes de hacer el depósito ante la OEPM

– Puede revelarlo a clientes especiales o a proveedores para hacer pruebas.

– La Ley considera “público” a toda persona no vinculada por la obligación de secreto

• Si se quiere oponer o discutir la validez de una patente– Las oficinas de patentes usan de manera casi exclusiva información

escrita de literatura patente y no patente– Si quiere oponerse demostrando el uso previo, ofertado o puesto en el

mercado, debe demostrar de forma fehaciente:• la fecha de esta utilización (que debe ser anterior a la fecha de presentación

de la solicitud) • el objeto de la misma, que debe coincidir con el objeto de la solicitud de

patente • y todas las circunstancias en las que se producido dicha utilización (lugar,

medio etc.)

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 6: Novedad

Internacional

Page 78: Parte 3    Invenciones

78

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Como se valora la novedadComo se valora la novedad

• El examinador debe seguir los pasos siguientes:1. Evaluar los elementos de la invención reivindicada2. Determinar si un documento en estudio forma parte del estado de la

técnica3. Decisión si el documento en esa fecha de publicación divulgaba la

invención reivindicada • Implícitamente o explícitamente• De parte de la invención o de su totalidad

• Otras consideraciones– Cuando se examina la novedad no es posible combinar documentos

• Salvo que sean diccionarios, para interpretar el significado de alguna palabra concreta

• Que un documento haga referencia a otro o que esté implícitamente contenido

• Es posible usar distintas partes de un mismo documento

– No es posible objetar a la novedad en base a un conocimiento general común. Este conocimiento debe demostrarse

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 6: Novedad

Internacional

Page 79: Parte 3    Invenciones

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Valoración de la novedad en casos Valoración de la novedad en casos especiales de reivindicacionesespeciales de reivindicaciones

• Variantes– Redacción de reivindicación siguiendo la práctica de Markush

(P1, P2, P3, ... Pn)

• Divulgaciones genéricas y divulgaciones particulares

• Rangos de valores• Invenciones de selección• Solapamiento de rangos• Selección a partir de dos o mas listas• Intervalos• Productos farmacéuticos y su uso en primera y

segunda indicación terapeútica

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 6: Novedad

Internacional

Page 80: Parte 3    Invenciones

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Asimilación al estado de la técnica: los Asimilación al estado de la técnica: los derechos anteriores derechos anteriores

(Art. 6.3 LP)(Art. 6.3 LP)

• Problema de la doble patentabilidad

• Se incluyen en el Estado de Técnica documentos de patentes registrados con anterioridad que no son accesibles al público

– Solicitudes españolas (Art. 6.3 LP)– Solicitudes PCT (Art. 11.3 PCT)– Solicitudes Europeas (Art. 66 CPE)

• Se tiene en cuenta todo (“whole content approach):– Reivindicaciones– Descripción– Dibujos

XSolicitud A

XSolicitud B

XPublicación A

Se consideran tal y como fueron presentadas originariamente,sin tener en cuenta las modificaciones posteriores

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 6: Novedad

Internacional

Page 81: Parte 3    Invenciones

81

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Casos especiales de los derechos Casos especiales de los derechos anterioresanteriores

• En caso de mala fe del primer solicitante:– Los Tribunales determinan que el primer solicitante no tiene derechos

a la primera patente• Solicitud: subrogación, presentación de una nueva solicitud con la fecha

anterior o retirada (Art. 11 LP)• Patente concedida: cambio de titularidad (Art. 12 LP)

• Si la patente europea anterior es de la misma empresa– El Art. 139 del CPE establece que la patente europea debe ser tratada

igual que la nacional– La patente española deja de producir efectos y los produce la patente

europea, una vez que esta haya sido concedida (plazo de oposición) Art. 16 del RD 2424 de 1986

Patente española

12 meses

Patente europea

NovedadPublicación

ExamenConcesión

Oposición

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 6: Novedad

Internacional

Page 82: Parte 3    Invenciones

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Divulgaciones no oponibles Divulgaciones no oponibles (Art. 7 LP)(Art. 7 LP)

a) De un abuso evidente frente al solicitante o su causante.

b) Del hecho de que el solicitante o su causante hubieren exhibido la invención en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas.– El solicitante debe aportar un certificado de exposición.

c) De los ensayos efectuados por el solicitante o por sus causantes, siempre que no impliquen una explotación o un ofrecimiento comercial del invento.

• Plazo: 6 meses

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 6: Novedad

Internacional

Page 83: Parte 3    Invenciones

Tema 7.- La actividad inventiva como Tema 7.- La actividad inventiva como requisito de patentabilidadrequisito de patentabilidad

• La actividad inventiva: concepto y diferencias con la novedad. • Delimitación del estado de la técnica. • El experto en la materia. • Reglas para la apreciación de la actividad inventiva. • La aplicación industrial.

Introducción

Marcas

Patentes

InternacionalInternacional

Page 84: Parte 3    Invenciones

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

¿Qué es la actividad inventiva? ¿Qué es la actividad inventiva? (Art. 8 LP)(Art. 8 LP)

• Una invención tiene actividad inventiva si no resulta evidente del estado de la técnica para un experto en la materia

• La novedad y la actividad inventiva son requisitos autónomos y diferentes:– Novedad: se compara de forma separada con todos los

documentos anteriores del estado de la técnica y se comprueba que no está divulgada explícitamente o implícitamente

• La novedad tiene un carácter más objetivo que el requisito de actividad inventiva (subjetivo)

– Actividad inventiva: se reúne todo el estado de la técnica (es posible combinar documentos) y se analiza si es evidente para un experto en la materia.

• Es posible combinar documentos para analizar la actividad inventiva y se analiza si se desprende de manera evidente (altura inventiva) del mismo

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 7: Actividad inventiva

Internacional

Page 85: Parte 3    Invenciones

85

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

¿Qué se considera evidente?¿Qué se considera evidente?

• Algo que no va más allá del progreso normal de la tecnología.

• Que se deduce de simple o lógicamente del estado de la técnica. Es decir, que no supone más capacidad o habilidad de la que se le supone a un experto en la materia.

• Según las directrices de examen de la EPO:– El término evidente hace referencia a aquello que no va más allá del

progreso normal de la técnica y no hace sino derivar manifiesta y lógicamente del estado de la técnica, es decir, no supone, una cualificación o habilidad superior que la que es normal esperar del hombre del oficio

• Según Bercovitz una invención no es evidente cuando:– Toda regla técnica que normalmente no podría haber sido establecida por

un técnico medio provisto de los conocimientos normales en la materia.

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 7: Actividad inventiva

Internacional

Page 86: Parte 3    Invenciones

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

El Estado de la Técnica para la El Estado de la Técnica para la evaluación de la actividad inventivaevaluación de la actividad inventiva

• Todo aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio

• No incluye lo que antes de 6 meses de la solicitud se haya revelado por:

– Un abuso evidente frente al solicitante o su causantes– Del hecho de la exhibición de la invención en una exposición oficial u

oficialmente reconocida. El solicitante deberá aportar un certificado de exposición.

– De los ensayos efectuados por el solicitante o por sus causantes siempre que no impliquen una explotación o un ofrecimiento comercial del invento.

• No se incluyen solicitudes anteriores no publicadas– Estas solicitudes de patentes españolas, PCT o Europeas sólo son

consideradas para medir la novedad

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 7: Actividad inventiva

Internacional

Page 87: Parte 3    Invenciones

87

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

El experto en la materiaEl experto en la materia

• Es una persona hipotética que no existe en la realidad– Habilidades:

• Con competencias normales en la técnica. N tiene capacidad de inventar o idear novedades tecnológicas

– Conocimientos:• Que está al corriente del conocimiento general común en la fecha

de presentación de la solicitud• Tiene acceso a todo lo que contiene el Estado de la Técnica

– Medios• Puede hacer experimentaciones normales o de rutina

– En determinados casos se puede establecer que el “experto en la materia” no es una única persona sino que se trata de un grupo de personas.

• Éste es el caso de tecnologías de vanguardia que requieren el concurso de grupos especializados: biotecnología, redes de comunicaciones, software, etc.

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 7: Actividad inventiva

Internacional

Page 88: Parte 3    Invenciones

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Criterios para el establecimiento de la Criterios para el establecimiento de la actividad inventiva (I)actividad inventiva (I)

• Fecha– Fecha de solicitud– Fecha de prioridad (Art. 4 del CUP)

• La invención debe ser considerada en su totalidad– Si se trata de una invención por combinación, no es correcto

argüir que los medios combinados era ya conocidos. • Si no existe relación funcional, se trata de una yuxtaposición

• La apreciación de la invención debe ser objetiva, dejando a un lado criterios arbitrarios– No se evalúa el esfuerzo en obtener el invento.

• Invenciones sencillas pueden tener una gran actividad inventiva, por implicar grandes dosis de intuición u observación.

• Grandes desarrollos con inversiones multimillonarias pueden estar claramente anticipadas en invenciones anteriores.

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 7: Actividad inventiva

Internacional

Page 89: Parte 3    Invenciones

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Criterios para el establecimiento de la Criterios para el establecimiento de la actividad inventiva (II)actividad inventiva (II)

• Combinación de documentos– Es posible combinar cualquier tipo de documento– ¿Es evidente hacer esa combinación de documentos?

• Comprobar si la naturaleza de los documentos hace probable la combinación• Si ambos documentos pertenecen a campos similares

– El experto debe haber razonablemente hecho esa misma combinación

• Un solo documento anticipa la invención– En este caso, tendría en el informe del estado de la técnica una “X”

• Análisis ex post facto– Convendría recordar que una invención reivindicada que, a primera

vista, parece evidente, podría implicar de hecho una actividad inventiva.

– Una vez que se ve la invención, ésta puede parecer evidente. Se debe hacer la evaluación desde el punto de vista anterior a la solicitud

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 7: Actividad inventiva

Internacional

Page 90: Parte 3    Invenciones

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Criterios para el establecimiento de la Criterios para el establecimiento de la actividad inventiva (III)actividad inventiva (III)

• Indicios relacionados con la actividad inventiva– Valor técnico, necesidades largamente esperadas

• La invención satisface una necesidad demandada hace largo tiempo• La invención supera un prejuicio científico• Si ha habido fracasos anteriores para hacer lo mismo que la invención• Si la invención conduce a un resultado inesperado

– Éxito comercial• Aunque por si sólo no demuestra nada, es posible combinado con otros

razonamientos, como una necesidad largamente esperada o que se ha superado un prejuicio científico, que indique que la invención tiene altura inventiva

– Reivindicaciones dependientes• Si la reivindicación de la que depende tiene altura inventiva, la reivindicación

dependiente de ésta tampoco es evidente

– Reivindicaciones de proceso de fabricación de un producto nuevo• Si una reivindicación de producto es nueva y no evidente, no es necesario

examinar la evidencia de posibles reivindicaciones de procedimiento que conducen inevitablemente a la fabricación del producto ni las posibles reivindicaciones de utilización del producto.

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 7: Actividad inventiva

Internacional

Page 91: Parte 3    Invenciones

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Criterios para el establecimiento de la Criterios para el establecimiento de la actividad inventiva (IV)actividad inventiva (IV)

• Fases del método problema-solución1. Determinación del Estado de la Técnica más próximo2. Establecimiento del problema técnico que se resuelve3. Análisis de si la invención hubiera sido o no obvia para un experto en

la materia partiendo del estado de la técnica más próximo

• Una manera más sencilla de implementar este método es responder a las 5 preguntas:1. ¿Cuál es el estado de la técnica más próximo?2. ¿Cuál es la diferencia, expresado en forma de características técnicas

reivindicadas, entre la invención y el estado del arte más próximo?3. ¿Qué efecto técnico se deriva de esa diferencia?4. ¿Cuál es el problema técnico objetivo subyacente en la invención

reivindicada?5. El experto en la materia, sobre la base de todos los conocimientos del

estado de la técnica y sin emplear inventiva alguna, ¿hubiera reconocido el problema y lo hubiera resuelto de la manera indicada?

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 7: Actividad inventiva

Internacional

Page 92: Parte 3    Invenciones

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Ejemplos de invenciones evidentes (I)Ejemplos de invenciones evidentes (I)• Ejemplo: La invención reivindicada se refiere a una estructura

de edificio realizada con aluminio. Un documento anterior expone la misma estructura y afirma que es de material ligero, pero sin mencionar el uso del aluminio. El aluminio es un material ligero cuya utilización en la construcción es bien conocida en la técnica.

– MOTIVO: La enseñanza de un documento anterior es incompleta respecto de la invención reivindicada en su conjunto y al menos uno de los medios posibles para cubrir esa laguna podría ocurrírsele natural o fácilmente al experto en la materia, dando como resultado la invención reivindicada.

• Ejemplo: La invención reivindicada se refiere a una combinación de bomba-motor que difiere de una combinación conocida de bomba-motor por el hecho únicamente de que el motor es hidráulico en lugar de ser un motor eléctrico.

– MOTIVO: La invención reivindicada difiere del estado de la técnica simplemente en el uso de equivalentes (mecánicos, eléctricos o químicos) bien conocidos y que tienen la misma finalidad, siendo reconocida esta equivalencia en el estado de la técnica. Se señala que, incluso si el solicitante ha reconocido en la solicitud internacional que un elemento es equivalente a otro elemento que se había utilizado hasta ahora con un objetivo diferente, ello no significa que fuera evidente utilizar ese elemento en lugar del otro.

Ejemplos obtenidos de las directrices de búsqueda y examen del PCT

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 7: Actividad inventiva

Internacional

Page 93: Parte 3    Invenciones

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Ejemplos de invenciones evidentes (II)Ejemplos de invenciones evidentes (II)

• Ejemplo: Una composición para lavado que contiene, como detergente, un compuesto conocido, que tiene la propiedad ya sabida de reducir la tensión superficial del agua, cuando se sabe que esta propiedad es algo esencial para los detergentes.

– MOTIVO: La invención reivindicada consiste simplemente en un nuevo uso de un material ya conocido que emplea las propiedades conocidas de dicho material.

• Ejemplo: Un cable eléctrico comprende una vaina de polietileno encolada a un apantallado metálico por medio de un adhesivo. La invención reivindicada reside en el uso de un adhesivo concreto, recién desarrollado, que se sabe que es adecuado para el encolado entre polímero y metal.

– MOTIVO: La invención reivindicada consiste en la sustitución, en un dispositivo conocido, de un material recientemente desarrollado, cuyas propiedades lo hacen claramente apropiado para ese uso (sustitución análoga).

Ejemplos obtenidos de las directrices de búsqueda y examen del PCT

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 7: Actividad inventiva

Internacional

Page 94: Parte 3    Invenciones

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Ejemplos de invenciones evidentes (III)Ejemplos de invenciones evidentes (III)

• Ejemplo: La invención reivindicada consiste en la aplicación de una técnica de control de impulso al motor eléctrico que acciona los mecanismos auxiliares de una carretilla industrial, por ejemplo, una carretilla elevadora, siendo ya conocido el uso de esta técnica para el control del motor eléctrico de propulsión de la carretilla.

– MOTIVO:La invención reivindicada consiste simplemente en el uso de una técnica conocida en situación muy parecida (uso análogo).

• Ejemplo: Una máquina para producir salchichas consta de una máquina de picar carne conocida y una máquina conocida de relleno dispuestas una a continuación de otra.

– MOTIVO: Combinación evidente de características que no representa una actividad inventiva. La invención reivindicada consiste simplemente en la yuxtaposición o asociación de dispositivos o procesos conocidos que funcionan de manera normal y no producen ninguna interrelación de funcionamiento no evidente.

Ejemplos obtenidos de las directrices de búsqueda y examen del PCT

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 7: Actividad inventiva

Internacional

Page 95: Parte 3    Invenciones

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Ejemplos de invenciones con actividad Ejemplos de invenciones con actividad inventiva (I)inventiva (I)

• Ejemplo: Se sabe que la corriente eléctrica de alta frecuencia puede utilizarse para la soldadura inductiva a tope. Sería, pues, evidente que dicha energía de alta frecuencia pudiera utilizarse igualmente en la soldadura conductiva a tope con efecto similar.

• No obstante, en este caso existiría actividad inventiva si la energía de alta frecuencia se utilizara para la soldadura a tope conductiva y continua de una tira enrollada, pero sin eliminar las escalas (siendo normalmente necesaria dicha eliminación de escalas a fin de evitar que se formen arcos entre el contacto de la soldadura y la tira de material).

• El efecto inesperado es que se comprueba que no es necesario retirar dichas escalas porque, a altas frecuencias, la corriente se suministra de manera básicamente capacitiva, a través de las escalas, que forman un dieléctrico.

– MOTIVO Un procedimiento o medio de trabajo conocido, cuando se utiliza para una finalidad diferente que consigue un efecto nuevo y sorprendente.

Ejemplos obtenidos de las directrices de búsqueda y examen del PCT

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 7: Actividad inventiva

Internacional

Page 96: Parte 3    Invenciones

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Ejemplos de invenciones con actividad Ejemplos de invenciones con actividad inventiva (II)inventiva (II)

• Ejemplo: La invención reivindicada se refiere a un dispositivo para soportar y controlar la subida y caída de soportes de gas, permitiendo que se pueda prescindir del bastidor exterior de guía empleado anteriormente. Se conocía un dispositivo similar para soportar muelles o pontones flotantes, pero, para aplicar el dispositivo a un soporte de gas, debían superarse dificultades prácticas que no se encontraban en las aplicaciones conocidas.

– MOTIVO Un nuevo uso de un dispositivo o material conocido representa la solución de dificultades técnicas que no pueden resolverse por técnicas de rutina, a condición de que los medios para superar las dificultades técnicas estén definidos en la reivindicación.

Ejemplos obtenidos de las directrices de búsqueda y examen del PCT

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 7: Actividad inventiva

Internacional

Page 97: Parte 3    Invenciones

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Ejemplos de invenciones con actividad Ejemplos de invenciones con actividad inventiva (III)inventiva (III)

• Ejemplo: Una mezcla de medicinas consiste en un producto para eliminar el dolor (analgésico) y un tranquilizante (sedante). Se ha comprobado que, añadiéndose al tranquilizante, que por sí mismo no parecía tener efecto analgésico alguno, se intensificaba el efecto analgésico del producto para eliminar el dolor de una manera que no se hubiera podido prever por las propiedades conocidas de las sustancias activas.

– MOTIVO: Es una combinación no evidente de características que representa, por consiguiente, una actividad inventiva. Las características combinadas se apoyan mutuamente en sus efectos, hasta el punto de que se obtiene un nuevo resultado técnico. Es irrelevante el hecho de que cada característica individual sea total o parcialmente conocida por sí misma.

Ejemplos obtenidos de las directrices de búsqueda y examen del PCT

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 7: Actividad inventiva

Internacional

Page 98: Parte 3    Invenciones

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Ejemplos de invenciones con actividad Ejemplos de invenciones con actividad inventiva (IV)inventiva (IV)

• Ejemplo: Una vez esterilizadas, las bebidas que contienen dióxido de carbono se embotellan en botellas esterilizadas mientras están calientes. La opinión general es que, inmediatamente después de retirada la botella del dispositivo de relleno, la bebida embotellada debe ser protegida inmediatamente del aire exterior, a fin de impedir la salida a chorro de la bebida embotellada. Un procedimiento que incluyera los mismos pasos, pero en el que no sería necesario tomar precauciones para proteger la bebida del aire exterior (porque, de hecho, no se necesita ninguna) podría representar, pues, una actividad inventiva.

– MOTIVO: Consiste en la eliminación de un prejuicio técnico. Por regla general, existe actividad inventiva si el estado de la técnica lleva a un experto en la materia lejos del procedimiento propuesto por la invención reivindicada. Esto se aplica, en particular, cuando al experto en la materia no se le ocurriría la realización de experimentos para determinar si son alternativas al medio conocido de eliminar un obstáculo técnico real o imaginado.

Ejemplos obtenidos de las directrices de búsqueda y examen del PCT

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 7: Actividad inventiva

Internacional

Page 99: Parte 3    Invenciones

99

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Ejemplos de invenciones con actividad Ejemplos de invenciones con actividad inventiva (V)inventiva (V)

• Ejemplo: En un proceso en el que la sustancia A y la sustancia B se transforman a temperatura elevada en la sustancia C, se sabía en el estado de la técnica que, a medida que aumenta la temperatura en la escala situada entre 50º y 130ºC, se produce en general un rendimiento cada vez mayor de la sustancia C. Se ha comprobado ahora que, en la escala de temperaturas de 63º a 65ºC, que anteriormente no había sido explorada, el rendimiento de sustancia C fue notablemente superior al que se esperaba.– MOTIVO: Invención de selección. La invención reivindicada

supone la selección especial en un proceso de condiciones particulares de funcionamiento (por ejemplo, temperatura y presión) dentro de una escala conocida, produciendo dicha selección efectos inesperados en el funcionamiento del proceso o en las propiedades del producto resultante.

Ejemplos obtenidos de las directrices de búsqueda y examen del PCT

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 7: Actividad inventiva

Internacional

Page 100: Parte 3    Invenciones

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Ejemplos de invenciones con actividad Ejemplos de invenciones con actividad inventiva (VI)inventiva (VI)

• Ejemplo: Un compuesto químico cuya invención reivindicada reside en la selección del radical sustituyente “R” del campo total de posibilidades definidas en el estado de la técnica. En este caso, sin embargo, la invención no sólo abarca la selección de compuestos específicos del posible campo genérico de compuestos, y da lugar a compuestos que se describe y se demuestra que poseen propiedades ventajosas, sino que no hay ninguna indicación que impulsara a un experto en la materia a esta selección concreta, en lugar de cualquier otra, a fin de conseguir las propiedades ventajosas descritas.– MOTIVO: Invención de selección. La invención reivindicada

consiste en elegir compuestos químicos concretos (subgénero o especie) de un amplio campo de compuestos (género), presentando los compuestos elegidos ventajas imprevistas.

Ejemplos obtenidos de las directrices de búsqueda y examen del PCT

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 7: Actividad inventiva

Internacional

Page 101: Parte 3    Invenciones

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

La aplicación industrial La aplicación industrial (Art. 9 LP)(Art. 9 LP)

• Se considera que una invención es susceptible aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola

• Criterios1. La invención debe tener carácter industrial en su objeto

– Se define por su uso– No son admisibles creación estéticas sin utilidad alguna

2. La invención debe tener carácter industrial en su aplicación – Cuando es susceptible de ser realizada industrialmente– No son patentables los descubrimientos y las teorías científicas y los

métodos matemáticos

3. La invención, finalmente debe ser industrial en su resultado – Es el el efecto técnico que genera el producto. Es decir, los efectos

producidos por los medios que constituyen la invención– El resultado no tiene por qué ser nuevo– Los derechos exclusivos no se establecen sobre el resultado, cualquiera

podría llegar al mismo resultado utilizando medios distintos

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 7: Actividad inventiva

Internacional

Page 102: Parte 3    Invenciones

Tema 8.- La solicitud de patenteTema 8.- La solicitud de patente

• La solicitud de patente: documentos de que consta. • La instancia: requisitos. • La descripción: forma y contenido. • Las descripciones referidas a materia biológica.

Introducción

Marcas

Patentes

InternacionalInternacional

Page 103: Parte 3    Invenciones

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Documentos de consta la solicitud Documentos de consta la solicitud (Art. 21 LP)(Art. 21 LP)

a) Una instancia dirigida al Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

b) Una descripción del invento para el que se solicita la patente

c) Una o varias reivindicacionesd) Los dibujos a los que se refieran la descripción o las

reivindicacionese) Un resumen de la invención

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 8: Documentos de la solicitud de patente

Internacional

Page 104: Parte 3    Invenciones

104

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Idioma de los documentos Idioma de los documentos (Art. 21 LP)(Art. 21 LP)

• Sólo se admite la redacción en castellano• Idioma oficial de la Comunidad Autónoma

adjuntando una traducción al castellano.– En caso de duda, la copia auténtica es la versión en

castellano

• Sugerencia: Si la patente se va a extender es mejor hacerla en Inglés– Pascual Segura, del Centro de Patentes de la Universidad de

Barcelona recomienda redactar las patentes originalmente en Inglés. Posteriormente depositar en la OEPM una traducción al castellano de esa patente original en Inglés.

– De esta forma, se redacta la patente en el idioma que se va a extender internacionalmente. Por tanto la versión más estudiada será la inglesa. Y luego, de forma más sencilla, se traduce al castellano.

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 8: Documentos de la solicitud de patente

Internacional

Page 105: Parte 3    Invenciones

105

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Requisitos materiales Requisitos materiales (Art. 11 RLP)(Art. 11 RLP)

• Presentarlo por triplicado• Cada uno de los documentos de la solicitud de

patente (instancia, descripción, reivindicaciones, dibujos, resumen) deberá comenzar en una nueva hoja

• Papel en formato A4 (29,7 centímetros x 21 centímetros)

• Los márgenes de las hojas deben estar totalmente en blanco en el momento de la solicitud de la patente

• La instancia por la que solicita la patente, la descripción, las reivindicaciones y el resumen deberán estar mecanografiados o impresos

• Utilización del Sistema Métrico Internacional

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 8: Documentos de la solicitud de patente

Internacional

Page 106: Parte 3    Invenciones

106

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Formato hoja de solicitudFormato hoja de solicitudNumeración centrada en la parte superior

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 8: Documentos de la solicitud de patente

Internacional

Líneas numeradas de 5 en 5

De 2 cm. a 4 cm.

De 2’5 cm. a 4 cm. De 2’5 cm. a 4 cm.

Se repite el título de la patente

Ámbito técnico de la invención

Se describen las anterioridades

Page 107: Parte 3    Invenciones

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

La instancia de solicitud de patente La instancia de solicitud de patente (Art. 4 RLP)(Art. 4 RLP)

a) Una declaración de que se solicita una patente

b) Solicitantec) Título de la invenciónd) Designación del inventor

o inventores e) Firma

• Otros datos:– Representante– Adición, patente divisionaria

o cambio de modalidad– Prioridad– Exención de tasas

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 8: Documentos de la solicitud de patente

Internacional

Page 108: Parte 3    Invenciones

108

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Funciones de la descripción Funciones de la descripción (Art. 25 LP)(Art. 25 LP)

• Divulgar la invención – Debe ser descrita de forma que un experto sea capaz de

reproducirla– En caso contrario se realiza un suspenso por insuficiencia de la

descripción– Se declarará la nulidad de la patente cuando no describa la

invención de forma suficientemente clara y completa para que pueda ejecutarla un experto sobre la materia (Art. 112.1.b)

– Una patente que sólo describa un medio general, sería nula, porque no se podría poner en práctica

• Servir de base para la interpretación de las reivindicaciones– Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la

protección. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción. (Art. 26 LP)

– La extensión de la protección conferida por la patente o por la solicitud de patente se determina por el contenido de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos sirven, sin embargo, para la interpretación de las reivindicaciones (Art. 60.1 LP)

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 8: Documentos de la solicitud de patente

Internacional

Page 109: Parte 3    Invenciones

109

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Contenido de la descripciónContenido de la descripción

1. Título de la invención• Igual que en la instancia

2. Sector de la técnica• Identificar rápidamente el campo técnico en el que se ubica la

invención y facilitar la clasificación

3. Estado de la técnica anterior • Que sea conocido por el solicitante y que pueda ser útil para la

comprensión de la invención y para la elaboración del informe sobre el estado de la técnica, citando, en la medida de lo posible, los documentos que sirvan para reflejar el estado de la técnica anterior.

4. Explicación de la invención• Tal y como es caracterizada en las reivindicaciones que permita la

comprensión del problema técnico planteado, así como la solución al mismo, indicándose, en su caso, las ventajas de la invención en relación con el estado de la técnica anterior.

5. Descripción del contenido de los dibujos6. Modo de realización preferida

• Exposición detallada de, al menos, un modo de realización de la invención, que podrá ilustrarse con ejemplos y referencias.

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 8: Documentos de la solicitud de patente

Internacional

Page 110: Parte 3    Invenciones

110

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Descripciones de materia biológica Descripciones de materia biológica (Art. 25.2 LP)(Art. 25.2 LP)

• Problema:– Son organismos vivos complejos y no se pueden describir en

el papel de forma tal que un experto sea capaz de reproducirlos.

• Se deben cumplir los tres requisitos siguientes:1. Que la materia biológica haya sido depositada en una

autoridad internacional reconocida por el Tratado de Budapest.

2. Que la solicitud contenga la información relevante sobre las características de la materia biológica depositada.

3. Que en la solicitud se indique el nombre de la institución de depósito y el número del mismo.

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 8: Documentos de la solicitud de patente

Internacional

Page 111: Parte 3    Invenciones

111

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Condiciones de acceso a la materia Condiciones de acceso a la materia biológicabiológica

• Obligaciones del solicitante:a) No suministrar a terceros ninguna muestra de la materia

biológica deposita o de una materia derivada de la misma , yb) No utilizar muestra alguna de la materia biológica depositada

o derivada de la misma excepto con fines experimentales.

Publicación

Terceros a los que el titular haya tratado de

hacer valer sus derechos

Concesión

1.- Cualquiera que lo solicite2.- Solo autorizados, si así lo estima el titular

Cualquiera que lo solicite, aunque caduque o sea nula la patente.

Solicitud

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 8: Documentos de la solicitud de patente

Internacional

Page 112: Parte 3    Invenciones

Tema 9.- Las reivindicaciones, dibujos Tema 9.- Las reivindicaciones, dibujos y resumeny resumen

• Las reivindicaciones: concepto y función. • Forma y contenido de las reivindicaciones. • Los dibujos: requisitos materiales.• El resumen

Introducción

Marcas

Patentes

InternacionalInternacional

Page 113: Parte 3    Invenciones

113

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

¿Qué son las reivindicaciones? ¿Qué son las reivindicaciones? (Art. 26 LP)(Art. 26 LP)

• Frases muy largas que:– delimitan técnicamente el objeto de la invención (preámbulo) y– definen el alcance de la protección conferida por el título de la

patente (parte caracterizadora)

• Requisitos– Deben ser claras y concisas– Deben fundarse en la descripción

• Puede haber varias reivindicaciones en una misma patente– Dependientes: de lo general a lo particular– Independientes:

• Diversas variantes de ejecución • Se presentan diferentes soluciones frente a un mismo problema • La solicitud comprende varias invenciones relacionadas

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 9: Las reivindicaciones, dibujos y resumen

Internacional

Único concepto inventivo

Page 114: Parte 3    Invenciones

114

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Forma habitual de redactar Forma habitual de redactar reivindicacionesreivindicaciones

( Art. 7 RLP)( Art. 7 RLP)

• Preámbulo– Define el objeto (campo de técnico) de la invención– Define sus características ya conocidas

• Parte caracterizadora– Características técnicas que se desean proteger

Este formato no es obligatorio. Es aconsejable para la mayoría de las invenciones

Estado de la técnica

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 9: Las reivindicaciones, dibujos y resumen

Internacional

Page 115: Parte 3    Invenciones

115

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Aspectos a tener en cuenta en la redacción de Aspectos a tener en cuenta en la redacción de reivindicacionesreivindicaciones

• No ser muy concreto ni tampoco muy general– Si las reivindicaciones son limitadas el solicitante corre el

riesgo de dejar contenido técnico nuevo fuera del alcance de la protección

– Si las reivindicaciones son demasiada amplias la patente resulta más fácilmente atacable por los terceros dada su mayor proximidad al estado de la técnica

• Referencias– No se pueden hacer referencias a la descripción– Las referencias a los dibujos, cuando son necesarias, se

incluirán entre paréntesis• Las referencias se consideran ejemplos, para facilitar la

compresión, no limitan el alcance de la protección

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 9: Las reivindicaciones, dibujos y resumen

Internacional

Page 116: Parte 3    Invenciones

116

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Tipos de reivindicacionesTipos de reivindicaciones

• Reivindicaciones de producto• Reivindicaciones de procedimiento

– Fabricación– Utilización

• Reivindicaciones de un dispositivo o medio– Medio o dispositivo para llevar a cabo un proceso de

fabricación– O bien un dispositivo para utilizar la invención

• Reivindicaciones de uso– Por ejemplo, se permite proteger la primera y subsiguientes

indicaciones terapéuticas (Art. 54.5 CPE)

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 9: Las reivindicaciones, dibujos y resumen

Internacional

Page 117: Parte 3    Invenciones

117

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Unidad de invención Unidad de invención (Art. 24 LP y Art. 8 RLP)(Art. 24 LP y Art. 8 RLP)

a) Una reivindicación independiente para un producto, una reivindicación independiente para un procedimiento concebido especialmente para la fabricación de ese producto y una reivindicación independiente para una utilización de ese producto.

b) Una reivindicación independiente para un procedimiento y una reivindicación independiente para un dispositivo o medio especialmente concebido para la puesta en práctica de ese procedimiento.

c) Una reivindicación independiente para un producto, una reivindicación para un procedimiento concebido especialmente para la fabricación de ese producto y una reivindicación independiente para un dispositivo o medio especialmente concebido para la puesta en práctica de ese procedimiento.

ProcedimientoProcedimiento

ProcesoProceso

DispositivoDispositivo

Utilización del productoUtilización del producto

ProductoProducto

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 9: Las reivindicaciones, dibujos y resumen

Internacional

Page 118: Parte 3    Invenciones

118

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Reivindicaciones dependientes e Reivindicaciones dependientes e independientes independientes

(Art. 7.2 RLP)(Art. 7.2 RLP)

• Se pueden poner varias reivindicaciones dependientes para proteger características adicionales:– Si la claridad y comprensión de la invención lo exigiera, la

reivindicación esencial puede ir seguida de una o varias reivindicaciones dependientes, haciendo éstas referencia a la reivindicación de la que dependen y precisando las características adicionales que pretenden proteger.

• Se pueden hacer reivindicaciones dependientes para proteger otras formas de realizar la invención (variantes):– De igual modo debe procederse cuando la reivindicación

esencial va seguida de una o varias reivindicaciones relativas a modos particulares o de realización de la invención

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 9: Las reivindicaciones, dibujos y resumen

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Page 119: Parte 3    Invenciones

119

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Métodos de redacción de patentesMétodos de redacción de patentes

• Adecuado para describir productos nuevos

• “caracterizado por”

• Define la invención en todos sus elementos: estructura, composición o forma concreta

• Adecuado para describir procesos o utilización

• Define los medios por su función en relación con otros medios al aplicarlos para conseguir el resultado previsto

Método estructural

Método funcional

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 9: Las reivindicaciones, dibujos y resumen

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Page 120: Parte 3    Invenciones

120

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Ejemplo de reivindicaciones hechas con Ejemplo de reivindicaciones hechas con el método estructural y el funcionalel método estructural y el funcional

• 1. Una enzima con actividad peroxidasa caracterizada porque es obtenible a partir de alcachofa (Cynara scolymus, L.).

• 2. Enzima segun la reivindicacion 1, caracterizada porque es una protena glicosilada.

• 10. Un procedimiento para la obtención de una enzima con actividad peroxidasa segun la reivindicación 1, que comprende la extracción de dicha enzima con actividad peroxidasa a partir de tejidos de alcachofa, la separación de dicha enzima de otras enzimas con actividad oxidasa eventualmente presentes en el material vegetal, y, opcionalmente, la purificacion parcial o a homogeneidad de dicha enzima con actividad peroxidasa.

Método estructural

Método funcional

Ejemplos de reivindicaciones de la patente de Artbicochem (ES2167278)

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 9: Las reivindicaciones, dibujos y resumen

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Page 121: Parte 3    Invenciones

121

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Admisión a trámite

Examen formal y técnico

Continuación del procedimiento

Informe del Estado de la Técnica

Publicación solicitud + IET

Publicación reanudación procedimiento general

Traslado de observaciones de terceros

Examen modificaciones y concesión solicitud

Publicación reanudación examen previo

Admisión oposiciones de terceros

Traslado al solicitante de examen previo y oposiciones

Resolución motivada y traslado al solicitante

Denegación o concesión

¿Se pueden modificar las ¿Se pueden modificar las reivindicaciones?reivindicaciones?

• Las reivindicaciones pueden modificarse varias veces en el curso del procedimiento de concesión:

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 9: Las reivindicaciones, dibujos y resumen

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Durante la realización del examen de forma y técnico (Art. 31.3 LP)

En la petición de examen previo (Art. 3 RD 812/2000)

Durante la contestación al IET y observaciones de terceros (Art. 36.2 LP)

En la contestación del solicitante al examen y oposiciones (Art. 39 LP)

Page 122: Parte 3    Invenciones

122

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Limitaciones en la modificación Limitaciones en la modificación (Art. 41.3 LP)(Art. 41.3 LP)

• Límite temporal– Las modificaciones sólo pueden hacerse cuando lo contempla el

procedimiento de concesión• Si el solicitante presenta modificaciones fuera de plazo se le notifica

la improcedencia y se le otorga un plazo de 10 días para alegaciones (Art. 76 LRJAP-PAC)

• Límite material– La modificación de las reivindicaciones no podrá suponer una

ampliación del contenido de la solicitud (Art. 41.3 LP)• La modificación deberá ajustarse a la subsanación de los defectos

señalados en la correspondiente notificación

• Unidad de invención– El nuevo juego de reivindicaciones debe contener una sola

invención– Es admisible un grupo de invenciones que está vinculadas entre

si formando un único concepto inventivo general (Art. 24 LP)

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 9: Las reivindicaciones, dibujos y resumen

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Page 123: Parte 3    Invenciones

123

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Tipos de modificaciones en las Tipos de modificaciones en las reivindicacionesreivindicaciones

• Modificaciones por supresión o sustitución– Tener en cuenta que hay veces que eliminando algún texto de la

reivindicación se amplían el objeto de la protección– La supresión de características técnicas implica un aumento del

alcance de la protección

• Modificaciones por inclusión de características– Se introducen características técnicas incluidas en las reivindicaciones

dependientes– Reivindicaciones procedentes de la descripción cuando éstas

• Modificaciones por renuncias o “disclaimers”– Se utiliza para restablecer la novedad de la invención en relación a

una divulgación previa.– EJEMPLO: “uso de un compuesto de fórmula general X, con la

excepción del compuesto A, ....

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 9: Las reivindicaciones, dibujos y resumen

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Page 124: Parte 3    Invenciones

124

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Interpretación de las reivindicacionesInterpretación de las reivindicaciones

• Interpretación estricta o literal– Delimitación “a priori”– Se da más importancia a los principios de seguridad jurídica,

libre competencia

• Interpretación amplia o liberal– Delimitación “a posteriori”– La protección se extiende a los equivalentes técnicos

• En ocasiones es posible considerar la idea inventiva general que se desprende de la descripción y reivindicaciones

– El papel del juez es muy amplio para los casos de infracción y nulidad

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 9: Las reivindicaciones, dibujos y resumen

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Page 125: Parte 3    Invenciones

125

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Interpretación de la reivindicaciones en Interpretación de la reivindicaciones en el Convenio de Munich de patentes el Convenio de Munich de patentes

europeaseuropeas• Es una situación intermedia: No es una interpretación literal

ni tampoco libre:– El alcance de la protección que otorga la patente europea o la solicitud de patente

europea estará determinado por las reivindicaciones. No obstante, la descripción y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones. (Art. 69.1 del CPE)

– La extensión de la protección conferida por la patente o por la solicitud de patente se determina por el contenido de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos sirven, sin embargo, para la interpretación de las reivindicaciones. (Art. 60.1 LP)

• Protocolo de interpretación del Art. 69– El artículo 69 no puede interpretarse en el sentido de que la extensión de

la protección conferida por la patente europea esté determinada en un sentido estricto y literal por el texto de las reivindicaciones y que las descripción y los dibujos sirvan solamente para disipar ambigüedades.

– Tampoco debe ser interpretado en el sentido de que las reivindicaciones sirvan únicamente de línea directriz y que la protección se extiende igualmente a lo que, en opinión del un experto en la materia que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular haya pretendido proteger.

– Por el contrario las reivindicaciones deben ser interpretadas entre ambos extremos que combina la protección del solicitante con un grado razonable de certeza legal de terceros

Interpretación estricta

Interpretación liberal

Interpretación correcta entre ambas posiciones

La redacción es la misma en el CPE y en la LP

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 9: Las reivindicaciones, dibujos y resumen

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Page 126: Parte 3    Invenciones

126

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Ejemplos de reivindicaciones (I)Ejemplos de reivindicaciones (I)

1. Paletizador automático de tapas retractiladas o embolsadas en papel, del tipo de los que cuentan con un carro porta- palet, susceptible de quedar enmarcado por una pareja de paneles laterales y verticales que actúan como contenedores para los cartuchos de tapas, en correspondencia con los cuales se sitúan bobinas suministradoras de malla plástica u otro material para envoltura de toda la carga del palet, caracterizado porque incorpora un pórtico que a nivel superior está provisto de una pareja de guías longitudinales para desplazamiento asimismo longitudinal de un carro, en el que se establecen guías perpendiculares a las anteriores, para desplazamiento de un patín sobre el que a su vez es desplazable verticalmente un brazo manipulador rematado inferiormente en una ... (continúa)

Paletizador automático de tapas retractiladas o embolsadas en papelWO 2008/020093 COMASUR 2000, S.L.L

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 9: Las reivindicaciones, dibujos y resumen

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Page 127: Parte 3    Invenciones

127

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Ejemplos de reivindicaciones (II)Ejemplos de reivindicaciones (II)

• 1. Composición alimentaria para alimentos funcionales y suplementos nutricionales, obtenida a partir de la combinación de extractos procedentes de especies cítricas, caracterizada porque comprende los siguientes flavonoides: entre 25 y 80%, en peso, de hesperidina; entre 1 y 10%, en peso, de isonaringina, entre 0,5 y 1%, en peso, de eriocitrina y entre 0,1 y 1%, en peso, de diosmina.

Composición alimentaria para alimentos funcionales y suplementos

WO 2007/141351

FURFURAL ESPAÑOL, S.A

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 9: Las reivindicaciones, dibujos y resumen

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Page 128: Parte 3    Invenciones

128

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Ejemplos de reivindicaciones (III)Ejemplos de reivindicaciones (III)

1. Dispositivo desechable para la preparación de café, infusiones y similares caracterizado por estar constituido por dos láminas unidas constituyendo cavidades internas, conductos y filtros caracterizado porque uno de los depósitos es la cámara (1.1) primera que alberga el liquido que servirá de medio de impulsión una vez alcanzada la temperatura de ebullición.

Dispositivo desechable para la preparación de café, infusiones y similares, método de fabricación de dicho dispositivo y uso

WO 2007/141348

ROCA NIETO, Lucas ROCA NIETO, Vicente Javier

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 9: Las reivindicaciones, dibujos y resumen

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Page 129: Parte 3    Invenciones

129

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Ejemplos de reivindicaciones (IV)Ejemplos de reivindicaciones (IV)

1. Procedimiento para el curado de una resina que se aplica sobre Ia piedra del mármol, caracterizado porque comprende las siguientes etapas: i) corte de Ia piedra de mármol; ii) secado; iii) precalentamiento de Ia piedra; iv) aplicación de Ia resina sobre Ia superficie de Ia piedra; v) reposo de Ia resina sobre Ia piedra; y vi) curado de Ia resina mediante Ia aplicación de microondas.

Procedimiento de polimerización de resinas aplicadas sobre el mármol mediante el uso de microondas

WO/2005/121046

Asociación Empresarial de Investigación Centro Tecnológico del Mármol y la Piedra

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 9: Las reivindicaciones, dibujos y resumen

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Page 130: Parte 3    Invenciones

Tema 10.- Procedimiento de Tema 10.- Procedimiento de concesión hasta la elaboración del concesión hasta la elaboración del

IETIET

• Lugares de presentación de la solicitud. • El examen de admisión a trámite y asignación de fecha de presentación. • Examen de la solicitud. • El requisito de unidad de invención.

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Page 131: Parte 3    Invenciones

131

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Visión general del procedimiento de Visión general del procedimiento de concesión de patentesconcesión de patentes

• Se introdujo en 1990 con el comienzo de la realización de IET para el sector de la alimentación

• Fases principales del procedimiento general de concesión (PGC):

– Presentación de la solicitud– Asignación de fecha de

presentación– Examen de forma y

patentabilidad, excepto la novedad, actividad inventiva y suficiencia de la descripción

– Informe sobre el estado de la técnica (IET)

– Publicación de la solicitud y del IET

– Observaciones de terceros– Contestación del solicitante– Concesión de la patente

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 10: Procedimiento de concesión hasta la elaboración del IET

Introducción

Marcas

Patentes

InternacionalAdmisión a trámite

Examen formal y técnico

Continuación del procedimiento

Informe del Estado de la Técnica

Publicación solicitud + IET

Publicación reanudación procedimiento general

Traslado de observaciones de terceros

Examen modificaciones y concesión solicitud

Publicación reanudación examen previo

Admisión oposiciones de terceros

Traslado al solicitante de examen previo y oposiciones

Resolución motivada y traslado al solicitante

Denegación o concesión

Procedimiento General de concesión

Procedimiento con examen

previo

Page 132: Parte 3    Invenciones

132

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Lugares de presentación Lugares de presentación (Art. 3 del R.D. 441/1994 y Art. 21 LP)(Art. 3 del R.D. 441/1994 y Art. 21 LP)

• Directamente en la Oficina Española de Patentes y Marcas

• En las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno (Áreas de Industria) o en los Servicios de Industria de las Comunidades Autónomas que tienen transferidas las competencias en esta materia.

– Próximamente este servicio estará implantado en el INFO, en la Avda. de la Fama, 3 de Murcia

• En un Oficina Postal, con los siguiente requisitos:

– presentación en sobre abierto (para que el funcionario pueda poner el sello del día, hora y minuto de recepción)

– envío por correo certificado, con acuse de recibo y dirigido al Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 10: Procedimiento de concesión hasta la elaboración del IET

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Page 133: Parte 3    Invenciones

133

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Examen de admisión a trámite Examen de admisión a trámite (Art. 22 LP y Art. 14 RLP)(Art. 22 LP y Art. 14 RLP)

• Objetivo: Otorgar una fecha de presentación

• Documentación mínimaa) Una declaración por la que se

solicite una patente.b) La identificación del solicitante, yc) Una descripción y una o varias

reivindicaciones,

• Procedimiento– La OEPM examina la

documentación en 10 días después de la recepción

– Los suspensos deben contestarse en 10 días y se otorga nueva fecha de presentación

– La falta de pago de la tasa no modifica la fecha de presentación. Se debe abonar en 10 días posteriores al suspenso.

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 10: Procedimiento de concesión hasta la elaboración del IET

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Admisión a trámite

Examen formal y técnico

Continuación del procedimiento

Informe del Estado de la Técnica

Publicación solicitud + IET

Publicación reanudación procedimiento general

Traslado de observaciones de terceros

Examen modificaciones y concesión solicitud

Publicación reanudación examen previo

Admisión oposiciones de terceros

Traslado al solicitante de examen previo y oposiciones

Resolución motivada y traslado al solicitante

Denegación o concesión

Page 134: Parte 3    Invenciones

134

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Modificación de la solicitud Modificación de la solicitud (Art. 22 LP y Art. 14 RLP)(Art. 22 LP y Art. 14 RLP)

• Sólo se puede modificar la descripción.

• Se puede cambiar– Completar la explicación de

los dibujos– Completar las referencias al

estado de la técnica– Aclaraciones u

observaciones relativas a los modos de realización

• No se puede cambiar– Incluir nuevos ejemplos

porque suponen una ampliación del objeto de la protección

– Modificar las reivindicaciones (se modifican posteriormente)

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 10: Procedimiento de concesión hasta la elaboración del IET

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Admisión a trámite

Examen formal y técnico

Continuación del procedimiento

Informe del Estado de la Técnica

Publicación solicitud + IET

Publicación reanudación procedimiento general

Traslado de observaciones de terceros

Examen modificaciones y concesión solicitud

Publicación reanudación examen previo

Admisión oposiciones de terceros

Traslado al solicitante de examen previo y oposiciones

Resolución motivada y traslado al solicitante

Denegación o concesión

Page 135: Parte 3    Invenciones

135

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Examen formal Examen formal (Art. 31 LP y Art. 17 RLP)(Art. 31 LP y Art. 17 RLP)

• Declaración del tipo de protección solicitada (Modalidad)

• Identificación del solicitante• Designación del inventor• Título de la invención• Reivindicación de prioridad

extranjera• Identificación y autorización de

representante• Declaración de exposiciones

oficiales• Depósito de materia biológica• Comprobación de documentos

de solicitud

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 10: Procedimiento de concesión hasta la elaboración del IET

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Admisión a trámite

Examen formal y técnico

Continuación del procedimiento

Informe del Estado de la Técnica

Publicación solicitud + IET

Publicación reanudación procedimiento general

Traslado de observaciones de terceros

Examen modificaciones y concesión solicitud

Publicación reanudación examen previo

Admisión oposiciones de terceros

Traslado al solicitante de examen previo y oposiciones

Resolución motivada y traslado al solicitante

Denegación o concesión

Page 136: Parte 3    Invenciones

136

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Examen técnicoExamen técnico

• Consideración de invención• Exclusiones de patentabilidad• Falta de novedad manifiesta y

notoria (Art. 17 RLP)• Examen de las reivindicaciones

– Forma y contenido de las reivindicaciones (Art. 7 RLP)

– Concisión de las reivindicaciones– Soporte de las reivindicaciones en la

descripción

• Examen de la descripción (excepto suficiencia) (Art. 5 RP)

• Examen del título (Art. 4.1.c RLP)• Examen de los dibujos (AR 9 RLP)• Examen del resumen (Art. 21.e)• Examen técnico de la prioridad

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 10: Procedimiento de concesión hasta la elaboración del IET

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Admisión a trámite

Examen formal y técnico

Continuación del procedimiento

Informe del Estado de la Técnica

Publicación solicitud + IET

Publicación reanudación procedimiento general

Traslado de observaciones de terceros

Examen modificaciones y concesión solicitud

Publicación reanudación examen previo

Admisión oposiciones de terceros

Traslado al solicitante de examen previo y oposiciones

Resolución motivada y traslado al solicitante

Denegación o concesión

Page 137: Parte 3    Invenciones

137

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Casos especialesCasos especiales

• Adiciones a las patentes– Mejoras sucesivas de una misma patente.

Deben ser novedosas aunque pueden no tener actividad inventiva

– Debe hacerse constar expresamente en la solicitud el número de la patente principal

• Solicitudes divisionarias– La patente inicial no debe haber sido

concedida– Comprobar que la descripción y los dibujos

se refieren a lo que se desea proteger

• Cambio de modalidad– Se puede pedir antes de la concesión

• Solicitud PCT en fase nacional– Ya ha sido objeto de examen formal por la

oficina receptora.– Se puede pedir la Traducción de la solicitud

prioritaria (sin certificado original)– Presentación de 3 ejemplares en español

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 10: Procedimiento de concesión hasta la elaboración del IET

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Admisión a trámite

Examen formal y técnico

Continuación del procedimiento

Informe del Estado de la Técnica

Publicación solicitud + IET

Publicación reanudación procedimiento general

Traslado de observaciones de terceros

Examen modificaciones y concesión solicitud

Publicación reanudación examen previo

Admisión oposiciones de terceros

Traslado al solicitante de examen previo y oposiciones

Resolución motivada y traslado al solicitante

Denegación o concesión

Page 138: Parte 3    Invenciones

138

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Suspenso Suspenso (Art. 18 RLP)(Art. 18 RLP)

• Una única comunicación completa y motivada con todas las objeciones

• Doble vía de comunicación– Notificación – Publicación del suspenso en el BOPI dando un plazo de 2

meses para su subsanación

• Examen de la contestación al suspenso– Que se ha hecho en plazo– Que se ha aportado la documentación necesaria– Que se ha abonado la tasa del suspenso

– Si persisten defectos subsanables es posible otorgar un nuevo plazo de subsanación en casos complejos

– Los técnicos de la OEPM proporcionan su teléfono para poder hablar con ellos y estudiar conjuntamente la mejor forma de resolver el suspenso

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 10: Procedimiento de concesión hasta la elaboración del IET

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Page 139: Parte 3    Invenciones

139

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Requisito de la unidad de invención Requisito de la unidad de invención (Art. 24 LP y Art. 8 RLP)(Art. 24 LP y Art. 8 RLP)

• La patente sólo puede recaer en un único concepto inventivo general

• Razones para exigir la unidad e invención– Razones económicas: se reduce el pago de tasas– Razones prácticas: es necesaria una clara separación de los campos

técnicos para facilitar los trabajos de búsqueda y de examen – Razones finalistas: cada vez tiene mayor importancia la difusión

tecnológica de la información contenida en los documentos de patente

• Es admisiblea) Producto, procedimiento de fabricación y utilización del

productob) Procedimiento y dispositivo o medio para la puesta en práctica

del procedimientoc) Producto, procedimiento de fabricación del producto y

dispositivo o medio para la puesta en práctica del procedimiento

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 10: Procedimiento de concesión hasta la elaboración del IET

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Page 140: Parte 3    Invenciones

140

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Suspenso por falta de unidad de Suspenso por falta de unidad de invencióninvención

Notificación del suspenso por falta de unidad de invención

Contestación del solicitante

2 meses

Examen de la OEPM de la contestación

Se acepta Prosiguen los trámites de concesión

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 10: Procedimiento de concesión hasta la elaboración del IET

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

1 mes

Petición del solicitante para que se divida su solicitud

Registro de solicitudes divisionales

3 meses

Page 141: Parte 3    Invenciones

Tema 11.- Elaboración del IET y Tema 11.- Elaboración del IET y concesión por el procedimiento concesión por el procedimiento

generalgeneral

• El informe sobre el estado de la técnica (IET): concepto, contenido, plazos. • La publicación de la solicitud y del IET. • Observaciones de terceros. • Modificación de las reivindicaciones. • Concesión de la patente.

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Page 142: Parte 3    Invenciones

142

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Continuación del procedimientoContinuación del procedimiento

• Una vez superado el examen formal y técnico, la OEPM notifica al solicitante que puede continuar el procedimiento.

• A través de comunicación directa y publicación en el BOPI se notifica a los solicitantes de patentes de invención que, para que el procedimiento general de concesión continúe, deben pedir, si no lo han hecho todavía, el IET

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 11: Elaboración del IET y concesión por el procedimiento general

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Admisión a trámite

Examen formal y técnico

Continuación del procedimiento

Informe del Estado de la Técnica

Publicación solicitud + IET

Publicación reanudación procedimiento general

Traslado de observaciones de terceros

Examen modificaciones y concesión solicitud

Publicación reanudación examen previo

Admisión oposiciones de terceros

Traslado al solicitante de examen previo y oposiciones

Resolución motivada y traslado al solicitante

Denegación o concesión

Page 143: Parte 3    Invenciones

143

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

¡La OEPM lleva retraso en la ¡La OEPM lleva retraso en la tramitación de expedientes!tramitación de expedientes!

• En muchos expedientes el examen formal y técnico no ocurre antes de los 15 meses de la solicitud. Por tanto se notifica al solicitante, mediante la continuación del procedimiento, que debe solicitar el IET y se le otorga un plazo de un mes

• El solicitante no pierde derechos por este retraso. Existe una protección provisional (Art. 59.2 LP) consistente en el derecho a exigir una indemnización, razonable y adecuada a las circunstancias, de cualquier tercero al que se le haya notificado fehacientemente que se ha solicitado la patente.

Solicitud de la patente

Petición IET

Mes 0 Mes 15

Notificación continuación del procedimiento

Mes 15+X

Petición IET

Mes 15+X+1

1 mes máximo desde la publicación en el BOPI

Retraso en la tramitación de algunos expedientes

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 11: Elaboración del IET y concesión por el procedimiento general

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Page 144: Parte 3    Invenciones

144

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Solicitud del Informe del Estado de la Solicitud del Informe del Estado de la TécnicaTécnica

• Plazos– Antes de los 15 meses de la

fecha de prioridad– Antes del mes de la

notificación de continuación del procedimiento

• Solicitud– Instancia solicitando IET– Pago Tasa de 498’38€ (2008)

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 11: Elaboración del IET y concesión por el procedimiento general

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Admisión a trámite

Examen formal y técnico

Continuación del procedimiento

Informe del Estado de la Técnica

Publicación solicitud + IET

Publicación reanudación procedimiento general

Traslado de observaciones de terceros

Examen modificaciones y concesión solicitud

Publicación reanudación examen previo

Admisión oposiciones de terceros

Traslado al solicitante de examen previo y oposiciones

Resolución motivada y traslado al solicitante

Denegación o concesión

Page 145: Parte 3    Invenciones

145

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Impreso de solicitud IETImpreso de solicitud IET

Fecha, hora y minuto que pone la administración

Datos del solicitante, su representante y de la

patente

Firma del solicitante o de su representante

Se acompaña del resguardo de pago de tasas

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 11: Elaboración del IET y concesión por el procedimiento general

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Page 146: Parte 3    Invenciones

146

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Casos en los que no se paga la tasa de Casos en los que no se paga la tasa de IETIET

• Si existe un aplazamiento de tasas (Art. 162 LP)

• Si se trata de una Universidad Pública está exenta de tasas, pero debe solicitar el IET.

• Cuando se ha solicitado una PCT y la OEPM actúa como Autoridad Internacional de Búsqueda (ISA). Se aprovecha el mismo IET que ha hecho la OEPM para el procedimiento PCT (Art. 33.6 LP)

• Si se trata de la entrada en fase nacional de una PCT en la que la administración de búsqueda no es la OEPM, entonces se reembolsa un porcentaje de la tasa del IET (Art. 33.5 LP)

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 11: Elaboración del IET y concesión por el procedimiento general

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Admisión a trámite

Examen formal y técnico

Continuación del procedimiento

Informe del Estado de la Técnica

Publicación solicitud + IET

Publicación reanudación procedimiento general

Traslado de observaciones de terceros

Examen modificaciones y concesión solicitud

Publicación reanudación examen previo

Admisión oposiciones de terceros

Traslado al solicitante de examen previo y oposiciones

Resolución motivada y traslado al solicitante

Denegación o concesión

Page 147: Parte 3    Invenciones

147

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

¿En qué consiste el Informe del Estado ¿En qué consiste el Informe del Estado de la Técnica? de la Técnica?

(Art. 34 LP)(Art. 34 LP)

• El informe menciona los elementos del estado de la técnica que puedan afectar a la novedad y la actividad inventiva de la invención.

• El informe se elabora en base a lo que está descrito en las reivindicaciones

– Si fuera necesario para interpretarlas, teniendo en cuenta la descripción y los dibujos que hubieren sido presentados.

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 11: Elaboración del IET y concesión por el procedimiento general

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Page 148: Parte 3    Invenciones

148

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

¿Para qué sirve el IET?¿Para qué sirve el IET?

• Informe para el solicitante y terceros sobre la patentabilidad de la invención. Así se hace público la validez de la solicitud.

• No produce efectos jurídicos directos – No faculta a la OEPM para denegar la patente cuando la búsqueda ha

descubierto documentos que pueden ser relevantes para la novedad o la actividad inventiva

– La OEPM tampoco deniega la patente cuando el solicitante, a la vista de las anterioridades, no modifica en el trámite correspondiente las reivindicaciones.

• Tiene efectos jurídicos indirectos– Es una opinión fundada sobre la patentabilidad de la invención que se

hace publica. Todo el mundo la puede leer.– A la vista del informe, el solicitante puede abandonar la tramitación o

renunciar a extenderla internacionalmente – Los terceros interesados pueden valorar mejor las posibilidades

económicas de la patente frente a posibles ofertas de explotación o comercialización efectuadas por el titular.

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 11: Elaboración del IET y concesión por el procedimiento general

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Page 149: Parte 3    Invenciones

149

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Contenido del IETContenido del IETDatos de la patente que se examina: “Nuevo gazpacho

envasado” de Tropicana-Alvalle”

Campos de la Clasificación Internacional de Patentes

en los que se hace la búsqueda

Calificación de los documentos encontrados. “A” Son anterioridades que no afectan

Anterioridades encontradas:1.- Patente española ES 20652632.- Libro de recetas de cocina de Simone Ortega

Reivindicaciones afectadas

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 11: Elaboración del IET y concesión por el procedimiento general

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Page 150: Parte 3    Invenciones

150

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Significado de los símbolos en el IETSignificado de los símbolos en el IET

X El contenido del documento destruye la novedad o la actividad inventiva. Este símbolo X se utiliza cuando hay una diferencia insignificante y no esencial entre el objeto reivindicado y el que esta divulgado en la referencia.

Y El documento indica que no puede apreciarse actividad inventiva en la invención reivindicada toda vez que de dicho documento, asociado a uno o varios de la misma naturaleza, resulta una combinación evidente para un experto en la materia.

A Es un documento que define el estado general de la técnica y no se considera como particularmente relevante.

• Otros símbolos menos utilizadosE Interferencias en el sentido del artículo 6.3 LP. Documento solicitado antes

de la fecha de prioridad pero publicado despuésO Documento que se refiere a una divulgación oral , a una utilización, una

exposición o divulgación por cualquier otro medio.P Documento publicado antes de la fecha de presentación pero después de

la fecha de prioridad reivindicada.

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 11: Elaboración del IET y concesión por el procedimiento general

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Page 151: Parte 3    Invenciones

151

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Ejemplo de interpretación de un IETEjemplo de interpretación de un IET

La patente EP 0730893 de la empresa Waterworks afecta a la novedad (X) de las reivindicaciones 1,2,3 y 7 Afecta la actividad inventiva (Y) de la reivindicación núm. 6

La patente US3973623 afecta a la actividad inventiva (Y) de la reivindicación núm. 6

Estas tres patentes norteamericanas afectan a la novedad

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 11: Elaboración del IET y concesión por el procedimiento general

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Page 152: Parte 3    Invenciones

152

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Ejemplo de Informe de Estado de la Ejemplo de Informe de Estado de la TécnicaTécnica

• Patente original

Estructura para bicicletaES-U200401754Murcia Multimedia

Calificado con A: AT152329

Calificado con X: DE19748807

Calificado con X: FR2820392

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 11: Elaboración del IET y concesión por el procedimiento general

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Page 153: Parte 3    Invenciones

153

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Publicación de la solicitud y del IET Publicación de la solicitud y del IET (Art. 32 LP)(Art. 32 LP)

• La publicación comunica a la sociedad los detalles de la invención

– Descrita de forma suficiente para que pueda ser reproducida cuando caduquen los derechos exclusivos

• El Informe del Estado de la Técnica da indicaciones de la validez y alcance de la patente solicitada

• Plazos:– Se publica a los 18 meses de

la fecha de prioridad– O bien, 3 meses después de

la solicitud del IET

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 11: Elaboración del IET y concesión por el procedimiento general

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Admisión a trámite

Examen formal y técnico

Continuación del procedimiento

Informe del Estado de la Técnica

Publicación solicitud + IET

Publicación reanudación procedimiento general

Traslado de observaciones de terceros

Examen modificaciones y concesión solicitud

Publicación reanudación examen previo

Admisión oposiciones de terceros

Traslado al solicitante de examen previo y oposiciones

Resolución motivada y traslado al solicitante

Denegación o concesión

Page 154: Parte 3    Invenciones

154

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Publicación IET. Interrupción del Publicación IET. Interrupción del procedimientoprocedimiento

• La publicación del IET da lugar a la interrupción del procedimiento de concesión por un periodo de tres meses durante el cual el solicitante tiene las siguientes opciones:1. Solicitar la realización del

examen previo2. Solicitar la reanudación

del procedimiento general de concesión.

• Ambas solicitudes deben realizarse por escrito (formularios)

– Si no se solicita nada, se continúa el Procedimiento General de Concesión

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 11: Elaboración del IET y concesión por el procedimiento general

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Admisión a trámite

Examen formal y técnico

Continuación del procedimiento

Informe del Estado de la Técnica

Publicación solicitud + IET

Publicación reanudación procedimiento general

Traslado de observaciones de terceros

Examen modificaciones y concesión solicitud

Publicación reanudación examen previo

Admisión oposiciones de terceros

Traslado al solicitante de examen previo y oposiciones

Resolución motivada y traslado al solicitante

Denegación o concesión

Page 155: Parte 3    Invenciones

155

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Petición continuación PGC o Examen Petición continuación PGC o Examen previoprevio

Formulario de petición de continuación del procedimiento

general de concesión

Formulario de petición de examen previo

- Con la petición de examen se pueden modificar las reivindicaciones de acuerdo con los expuesto en el IET - Hay que pagar 544’44 € (2008)

- Si no se solicita nada en los 3 meses siguientes a la publicación del IET se continúa el Procedimiento General de Concesión

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 11: Elaboración del IET y concesión por el procedimiento general

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Page 156: Parte 3    Invenciones

156

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Observaciones de terceros Observaciones de terceros (Art. 36 LP)(Art. 36 LP)

• Plazo de observaciones durante 2 meses.

• Cualquier tercero pueda formular observaciones, debidamente razonadas y documentadas, sobre la novedad y la actividad inventiva de la invención.

• Las observaciones no tienen ninguna consecuencia directa sobre la tramitación del expediente.

• Pero las observaciones se guardan en el expediente y se ponen a disposición del público

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 11: Elaboración del IET y concesión por el procedimiento general

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Admisión a trámite

Examen formal y técnico

Continuación del procedimiento

Informe del Estado de la Técnica

Publicación solicitud + IET

Publicación reanudación procedimiento general

Traslado de observaciones de terceros

Examen modificaciones y concesión solicitud

Publicación reanudación examen previo

Admisión oposiciones de terceros

Traslado al solicitante de examen previo y oposiciones

Resolución motivada y traslado al solicitante

Denegación o concesión

Page 157: Parte 3    Invenciones

157

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Traslado de observaciones al solicitanteTraslado de observaciones al solicitante(Art. 36.2 LP)(Art. 36.2 LP)

• En el plazo de 2 meses el solicitante puede:

1. Hacer comentarios al IET– Rebatiendo las calificaciones

de las anterioridades que hace la OEPM

2. Contestar las observaciones de terceros

– Estos comentarios de contestación se guardan en el expediente

3. Modificar las reivindicaciones

– No se puede ampliar el objeto de la protección

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 11: Elaboración del IET y concesión por el procedimiento general

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Admisión a trámite

Examen formal y técnico

Continuación del procedimiento

Informe del Estado de la Técnica

Publicación solicitud + IET

Publicación reanudación procedimiento general

Traslado de observaciones de terceros

Examen modificaciones y concesión solicitud

Publicación reanudación examen previo

Admisión oposiciones de terceros

Traslado al solicitante de examen previo y oposiciones

Resolución motivada y traslado al solicitante

Denegación o concesión

Page 158: Parte 3    Invenciones

158

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Concesión de la patente Concesión de la patente (Art. 37 LP)(Art. 37 LP)

• La patente se concede con independencia

– Del contenido del Informe del Estado de la Técnica (IET)

– De las observaciones de terceros

• Hay que pagar una tasa de concesión en el plazo de 3 meses desde la publicación de la concesión en el BOPI

– Tasa de concesión 27’7 € (2008)

• La patente se concede sin perjuicio de tercero y sin garantía del Estado en cuanto a la validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre el que recae.

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 11: Elaboración del IET y concesión por el procedimiento general

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Admisión a trámite

Examen formal y técnico

Continuación del procedimiento

Informe del Estado de la Técnica

Publicación solicitud + IET

Publicación reanudación procedimiento general

Traslado de observaciones de terceros

Examen modificaciones y concesión solicitud

Publicación reanudación examen previo

Admisión oposiciones de terceros

Traslado al solicitante de examen previo y oposiciones

Resolución motivada y traslado al solicitante

Denegación o concesión

Page 159: Parte 3    Invenciones

159

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Resumen de gastos mínimos solicitud del PGC Resumen de gastos mínimos solicitud del PGC

(Tasas 2008)(Tasas 2008)Depósito 89’89 €

Solicitud del Informe del Estado de la Técnica 498’38 €

Concesión 27’70 €

Total tasas de solicitud 615’97 €

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 11: Elaboración del IET y concesión por el procedimiento general

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Admisión a trámite

Examen formal y técnico

Continuación del procedimiento

Informe del Estado de la Técnica

Publicación solicitud + IET

Publicación reanudación procedimiento general

Traslado de observaciones de terceros

Examen modificaciones y concesión solicitud

Publicación reanudación examen previo

Admisión oposiciones de terceros

Traslado al solicitante de examen previo y oposiciones

Resolución motivada y traslado al solicitante

Denegación o concesión

Es habitual tener además un suspenso en la tramitación que cuesta en tasas 55’35 €

Page 160: Parte 3    Invenciones

160

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Gastos mínimos totales de una patente Gastos mínimos totales de una patente por el PGCpor el PGC

Importes de anualidades

3ª anualidad 22,20 €4ª anualidad 27,70 €5 anualidad 52,90 €6ª anualidad 78,21 €7ª anualidad 103,29 €8ª anualidad 128,58 €9ª anualidad 153,77 €10ª anualidad 179,01 €11ª anualidad 216,89 €12ª anualidad 254,67 €13ª anualidad 292,37 €14ª anualidad 330,42 €15ª anualidad 368,21 €16ª anualidad 419,72 €17ª anualidad 469,09 €18ª anualidad 519,58 €19ª anualidad 569,97 €20ª anualidad 620,44 €

Tasa de solicitud: 89,89 €

Solicitud IET: 498,38 €

Derechos concesión: 27,70 €

Coste procedimiento Gral.: 615, 97 €

Tasas de mantenimiento (años 3 a 20):

4.807,02 €

Coste total: 5.422,99 €

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 11: Elaboración del IET y concesión por el procedimiento general

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Es habitual tener además un suspenso en la tramitación que cuesta en tasas 55’35 €

Suma total de gastos

Es conveniente contar con el asesoramiento profesionalizado de una agencia de la propiedad industrial (representante) que tiene un coste superior a las tasas de la OEPM

Page 161: Parte 3    Invenciones

Tema 12.- El procedimiento de Tema 12.- El procedimiento de concesión con examen previoconcesión con examen previo

• El procedimiento de concesión con examen previo: concepto y diferencias con el procedimiento general.• Alcance del Real Decreto 812/2000, de 19 de mayo y del Real Decreto 996/2001, de 10 de septiembre. • Las oposiciones. • El examen. • La propuesta de resolución: concesión o denegación de la patente.

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Page 162: Parte 3    Invenciones

162

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Introducción: diferencias del examen Introducción: diferencias del examen previo de patentes con el previo de patentes con el

procedimiento generalprocedimiento general

• El PGC examina:– Formalidades– Algunas prohibiciones de patentabilidad

• Además el procedimiento mediante examen previo examina:

– Se hace una riguroso examen de todos los requisitos de patentabilidad

– Novedad– Actividad inventiva

• Se conceden patentes fuertes– Se evita conceder derechos exclusivos a quien no lo merezca– La concesión recae sólo sobre auténticas invenciones que impliquen

aportaciones reales al estado de la técnica

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 12: El procedimiento de concesión con examen previo

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Page 163: Parte 3    Invenciones

163

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Sistema de búsqueda sinexamen

Sistema de examen previo

Sistema de simple depósito

El examen de fondo en EspañaEl examen de fondo en España

1929.1929. Estatuto de la Propiedad Industrial. Sistema de simple depósito con examen formal

1986.1986. Ley de patentes.Se implanta progresivamente el Informe del Estado de la Técnica comenzando con la alimentación (1999)

2000.2000. Implantación examen voluntario en la alimentación

2001.2001. Implantación examen voluntario en el resto de lo sectores

2008.2008. Implantación de la opinión escrita para las patentes en el procedimiento nacional

1986.1986. Entrada en vigor en España del Convenio de la Patente Europea, que contempla en su procedimiento el examen de fondo

1989.1989. Adhesión de España al PCT

1995.1995. La OEPM comienza a trabajar como Autoridad Internacional de Búsqueda (ISA) del Tratado PCT para las solicitudes en Español

2003.2003. La OEPM actúa como autoridad Internacional de Examen en el PCT (IPEA)

Desarrollos legislativos en España Otros desarrollos que condicionan la

implantación del examen en España

20??.20??. Implantación del examen de fondo obligatorio para todas las solicitudes

Page 164: Parte 3    Invenciones

164

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

El examen previo en el mundoEl examen previo en el mundo

ALGUNOS EJEMPLOS DE PAÍSES CON EXAMEN

• EEUU (1790)• Reino Unido• Países Nórdicos• Suiza• Australia• Holanda• Austria• Alemania• Canadá • República Checa• Finlandia• Hungría• India• Japón

PAÍSES SIN EXAMEN• Francia• Italia• Bélgica• Portugal

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 12: El procedimiento de concesión con examen previo

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

• México• Nueva Zelanda• Korea• Rumania• Eslovaquia

Hay muchos otros países con examen que no se han relacionado

Page 165: Parte 3    Invenciones

165

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Ventajas e inconvenientes del examenVentajas e inconvenientes del examen

Examen previo Procedimiento general de concesión

Es voluntario para el solicitante Es obligatorio. En caso contrario se considera que se retira la solicitud

Mayor seguridad jurídica y garantías de las patentes que se conceden

Sólo se hace un Informe del Estado de la Técnica que proporciona indicaciones

Mayor coste (615’97 € + 544’44 €)

El coste total mínimo es de 615’97€

Tarda más en concederse por la fase de examen y oposición

Las patentes se conceden más rápidamente

La patente se puede denegar por su falta de novedad y actividad inventiva

En la resolución se concede siempre, salvo defectos formales insalvables o que no sea una invención patentable

El procedimiento es más complejo y requiere que la OEPM disponga de personal capaz de examinar

El proceso es relativamente más simple

En el año 2006 se examinaron 211 patentes

Sin embargo se realizó el IET de 2.263 patentes

El examen lo usan aproximadamente el 10% de los solicitantes

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 12: El procedimiento de concesión con examen previo

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Page 166: Parte 3    Invenciones

166

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Alcance del Real Decreto 812/2000Alcance del Real Decreto 812/2000

• Este Real Decreto implanta el procedimiento de examen de patentes

• Carácter voluntario del examen– Inicialmente la Ley de patentes (11/1986) contemplaba el establecimiento

de un procedimiento obligatorio de examen para todas las patentes– El Real Decreto Ley 8/1998, de medidas urgentes en materia de propiedad

industrial, establece el carácter opcional. Esta modificación se hace con el “fin de ofrecer a las empresas que utilizan el sistema de patentes un instrumento más flexible y adecuado a sus necesidades y estrategias”.

• El examen se implanta en primer lugar en el sector de Alimentación

– Es el sector de mayor peso en la economía española– Se haya incluido en varios programas nacionales de I+D– Fue el primer sector en el que se implantó el IET– Se podía pedir examen previo para aquellas patentes cuyo IET se

publicara a partir del 9 de junio de 2000 (fecha de entrada en vigor del RD 812/2000)

Ver el Real Decreto 812/2000

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 12: El procedimiento de concesión con examen previo

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Page 167: Parte 3    Invenciones

167

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

El R.D. 996/2001 implanta el examen El R.D. 996/2001 implanta el examen en todos los sectoresen todos los sectores

• En el preámbulo establece que uno de los estímulos fundamentales para la innovación y el desarrollo tecnológico es las protección jurídica de los resultados de la investigación.

– Las cuantiosas inversiones necesarias para desarrollar un nuevo producto o un nuevo procedimiento sólo pueden amortizarse de una forma eficaz mediante la concesión de un derecho de exclusiva.

– Las patentes son una condición esencial para que las empresas puedan recuperar sus inversiones en investigación y desarrollo.

Ver el Real Decreto 996/2001

Secciones de Física y Electricidad

Se implanta para las patentes cuyo IET se publique a partir del 30 de septiembre 2001

Secciones de Química y Metalurgia

Para las patentes de IET publicado a partir del 30 de noviembre de 2001

Resto de secciones Para las patentes de IET publicado a partir del 31 de diciembre de 2001

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 12: El procedimiento de concesión con examen previo

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Page 168: Parte 3    Invenciones

168

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Procedimiento: La petición de examenProcedimiento: La petición de examen• Se debe solicitar antes de los

tres meses posteriores a la publicación del Informe del Estado de la Técnica (IET)

• Existe un formulario normalizado de la OEPM

• La petición es irrevocable– Si el solicitante no hace una

solicitud de examen se sigue el procedimiento general de concesión

• No se considera realizada si no se paga la tasa (544’44 €)

• La petición se publica en el BOPI, y marca plazo para formular oposiciones (2 meses)

• Se puede presentar un nuevo juego de reivindicaciones modificadas a raíz del IET

– No se pueden presentar reivindicaciones que no hayan sido objeto de búsqueda (Art. 3.1. RD 812/2000)

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 12: El procedimiento de concesión con examen previo

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Admisión a trámite

Examen formal y técnico

Continuación del procedimiento

Informe del Estado de la Técnica

Publicación solicitud + IET

Publicación reanudación procedimiento general

Traslado de observaciones de terceros

Examen modificaciones y concesión solicitud

Publicación reanudación examen previo

Admisión oposiciones de terceros

Traslado al solicitante de examen previo y oposiciones

Resolución motivada y traslado al solicitante

Denegación o concesión

Page 169: Parte 3    Invenciones

169

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Petición de examen previoPetición de examen previo

Identificación del Expediente: número, fecha de solicitud, fecha de publicación IET

Indicaciones que se modifican las reivindicaciones

Lugar de presentación y firma

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 12: El procedimiento de concesión con examen previo

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Page 170: Parte 3    Invenciones

170

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Plazo para oposiciónPlazo para oposición

• Dies a quo– DEROGADO: publicación del

Informe del Estado de la Técnica• No tiene sentido la redacción

original puesto que el examen es voluntario y la mayoría opta por el PGC

– Fecha de publicación de la petición de examen

• Dies ad quem– 2 meses después de la

publicación del IET en el BOPI– Se puede presentar por Fax,

aportando los originales en 14 días. La fecha que cuenta es la de recepción del Fax

• Oposición antes de concesión– Oposición post-concesión existe

en el procedimiento de patente europea (9 meses)

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 12: El procedimiento de concesión con examen previo

InternacionalAdmisión a trámite

Examen formal y técnico

Continuación del procedimiento

Informe del Estado de la Técnica

Publicación solicitud + IET

Publicación reanudación procedimiento general

Traslado de observaciones de terceros

Examen modificaciones y concesión solicitud

Publicación reanudación examen previo

Admisión oposiciones de terceros

Traslado al solicitante de examen previo y oposiciones

Resolución motivada y traslado al solicitante

Denegación o concesión

Page 171: Parte 3    Invenciones

171

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Legitimación para presentar una Legitimación para presentar una oposiciónoposición

• La oposición la puede presentar “cualquier interesado” (Art. 39.4 LP)

• No es necesario demostrar la titularidad de ningún derecho anterior

• Derecho en exclusiva “erga omnes” (no es “inter partes”) y cualquiera debe poder presentar la oposición

• El solicitante no puede oponerse a su propia patente

– Nadie puede ir contra sus propios actos

– Para evitar que se conceda la patente, el titular tiene la vía del desistimiento

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 12: El procedimiento de concesión con examen previo

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Admisión a trámite

Examen formal y técnico

Continuación del procedimiento

Informe del Estado de la Técnica

Publicación solicitud + IET

Publicación reanudación procedimiento general

Traslado de observaciones de terceros

Examen modificaciones y concesión solicitud

Publicación reanudación examen previo

Admisión oposiciones de terceros

Traslado al solicitante de examen previo y oposiciones

Resolución motivada y traslado al solicitante

Denegación o concesión

Page 172: Parte 3    Invenciones

172

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Motivos de oposiciónMotivos de oposición

• Se puede alegar– Novedad– Actividad inventiva– Suficiencia de la descripción

• El solicitante deberá demostrar que se puede llevar a la práctica la invención

• Las pruebas deben presentarse en documentos por escrito

– Las pruebas físicas deben haber sido depositadas ante notario, debiendo incorporarse a la oposición el acta notarial

• Los documentos pasan a formar parte del expediente

– Aunque la oposición se retire, el examinador considerará las pruebas suministradas en el momento del examen

• No se puede alegar– Que que el peticionario carece de

derecho para solicitar la patente. Esto se debe hacer valer ante los tribunales ordinarios (Art. 39.5 LP)

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 12: El procedimiento de concesión con examen previo

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Admisión a trámite

Examen formal y técnico

Continuación del procedimiento

Informe del Estado de la Técnica

Publicación solicitud + IET

Publicación reanudación procedimiento general

Traslado de observaciones de terceros

Examen modificaciones y concesión solicitud

Publicación reanudación examen previo

Admisión oposiciones de terceros

Traslado al solicitante de examen previo y oposiciones

Resolución motivada y traslado al solicitante

Denegación o concesión

Page 173: Parte 3    Invenciones

173

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

El examen de fondo de la patenteEl examen de fondo de la patente

• La OEPM verifica que la patente cumple con los requisitos de patentabilidad

– Novedad– Actividad inventiva– Suficiencia de la descripción

• El examinador envía TODAS las objeciones al solicitante

– Indicando los motivos– Detallando a que reivindicaciones

afecta– Se adjuntan las oposiciones

presentadas por terceros

• El solicitante podrá:a) Contestar con alegaciones a la

oposición y al examenb) Modificar las reivindicacionesc) Pedir un cambio de modalidad

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 12: El procedimiento de concesión con examen previo

Introducción

Marcas

Patentes

InternacionalPublicación

reanudación examen previo

Presentación de oposiciones

2 meses

Examen de la OEPM

Propuesta de resolución

2 mesesAlegaciones

del solicitante

Nuevo examen de la OEPM

Concesión

Elaboración resolución motivada y notificación al solicitante

Concesión

1 mes

Resolución final de la OEPM

Publicación de concesión en el BOPI

Denegación

3 mesesPago de tasa de

concesión: 27’70 €

Certificado-título de patente

Page 174: Parte 3    Invenciones

174

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Propuesta de resolución: concesión o Propuesta de resolución: concesión o denegación de la patentedenegación de la patente

• Posibles contenidos de la propuesta de resolución:

a) Concesión de la patente cuando no haya oposiciones ni objeciones

b) Propuesta de concesión o denegación cuando haya oposiciones u objeciones

• El solicitante tiene 2 meses para realizar alegaciones

• El examinador hace una nueva propuesta de resolución

– En caso de que sea denegatoria se le da un plazo de 1 mes para nueva alegaciones

• El examinador resuelve con carácter definitivo

– El solicitante tiene 3 meses para pagar la tasa de concesión de 27’70 €

Publicación reanudación

examen previo

Presentación de oposiciones

2 meses

Examen de la OEPM

Propuesta de resolución

2 mesesAlegaciones

del solicitante

Nuevo examen de la OEPM

Concesión

Elaboración resolución motivada y notificación al solicitante

Concesión

1 mes

Resolución final de la OEPM

Publicación de concesión en el BOPI

Denegación

3 mesesPago de tasa de

concesión: 27’70 €

Certificado-título de patente

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 12: El procedimiento de concesión con examen previo

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Page 175: Parte 3    Invenciones

175

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Plazos de resolución Plazos de resolución (Disposición Adicional Segunda)(Disposición Adicional Segunda)

• Procedimiento General de Concesión (PGC)

– 14 meses desde la publicación del Informe del Estado de la Técnica (IET)

• Procedimiento con examen previo

– 24 meses desde la publicación del Informe del Estado de la Técnica (IET)

Admisión a trámite

Examen formal y técnico

Continuación del procedimiento

Informe del Estado de la Técnica

Publicación solicitud + IET

Publicación reanudación procedimiento general

Traslado de observaciones de terceros

Examen modificaciones y concesión solicitud

Publicación reanudación examen previo

Admisión oposiciones de terceros

Traslado al solicitante de examen previo y oposiciones

Resolución motivada y traslado al solicitante

Denegación o concesión

Procedimiento General de concesión

Procedimiento con examen

previo

14 meses 24 meses

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 12: El procedimiento de concesión con examen previo

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Page 176: Parte 3    Invenciones

176

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Ejemplo de patente con examenEjemplo de patente con examen

Se indica que se ha concedido con examen previo y que por tanto se trata de una patente

“fuerte”

TÍTULO: Proceso para la preparación industrial de arroz cocinado al vacío.

RESUMEN: Proceso para la preparación industrial de arroz cocinado al vacío, según el cual el arroz se limpia por decantación (1) mediante ducha de agua fría, realizándose después un escaldado (2) con agua caliente, tras lo cual se lleva a acabo un enfriamiento (3) mediante ducha de agua refrigerada, con posterior escurrido y secado (4) con aire microfiltrado, para después efectuar una fritura (5) pulverizando el arroz con aceite a alta temperatura, mezclándole (6) a continuación con las salsas y sólidos que correspondan, para finalizar con un envasado (7) al vacío y tras un tiempo de maceración, efectuar el cocinado y esterilización (8) en autoclave rotativo.

Page 177: Parte 3    Invenciones

Tema 13.- Patentes especialesTema 13.- Patentes especiales

• El cambio de modalidad.• Solicitudes divisionarias.• Patentes secretas• Adiciones a las patentes

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Modalidad

División

Secretas

Adiciones

Page 178: Parte 3    Invenciones

178

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

El cambio de modalidad El cambio de modalidad (Artículo 42 LP y Art. 35 RLP)(Artículo 42 LP y Art. 35 RLP)

• Consiste en cambiar el título de propiedad que se solicita

Patente Modelo de utilidadPatente Diseño

• Dos posibilidades de propuesta– A propuesta del solicitante (13’58 €)

• Antes de que finalice el plazo para realizar observaciones al Informe del Estado de la Técnica (IET)

• Antes de que termine el plazo para hacer alegaciones a las oposiciones y objeciones al examen

– A propuesta de la OEPM• 2 meses para que conteste el

solicitante• Si las alegaciones no son admisibles,

la OEPM otorga un plazo de 1 mes para que el solicitante cambie la modalidad y un plazo de 2 meses para que presente los documentos necesarios para el cambio de modalidad

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 13: Patentes especiales

Introducción

Marcas

Patentes

InternacionalAdmisión a trámite

Examen formal y técnico

Continuación del procedimiento

Informe del Estado de la Técnica

Publicación solicitud + IET

Publicación reanudación procedimiento general

Traslado de observaciones de terceros

Examen modificaciones y concesión solicitud

Publicación reanudación examen previo

Admisión oposiciones de terceros

Traslado al solicitante de examen previo y oposiciones

Resolución motivada y traslado al solicitante

Denegación o concesión

Modalidad

División

Secretas

Adiciones

Page 179: Parte 3    Invenciones

179

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

De patente a modelo de utilidadDe patente a modelo de utilidad(Ejemplos de cambio de modalidad)(Ejemplos de cambio de modalidad)

• De la patente al modelo de utilidad:

P 200101194 U 200102983

• Título: Sistema de prensado para maquinas de fabricación de papel

• Titular: Construcciones Papeleras, S. L

• Motivo:Solicitud del titular

• De la patente al modelo de utilidad:

P 200201125 U 200401072

• Título: Pieza rodapié mejorada y procedimiento de fabricación

Titular: Duromit Suelos Agroalimentarios, S.A.

• Motivo: Solicitud del titular a un suspenso por motivos formales. Es un caso curioso porque la patente provenía originalmente del modelo de utilidad U 200102435

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 13: Patentes especiales

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Modalidad

División

Secretas

Adiciones

Page 180: Parte 3    Invenciones

180

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Cambio de modalidad de patente a Cambio de modalidad de patente a diseñodiseño

(Ejemplos de cambio de modalidad)(Ejemplos de cambio de modalidad)

• Es muy poco frecuente que las patentes se conviertan en diseños. Lo normal es que se conviertan en modelos de utilidad– El objeto de las patentes es proteger invenciones mientras que

los diseños protegen la forma sin contenido técnico.

• En sentido inverso, es posible el cambio de modalidad de diseño a patente– La Ley de Diseños 20/2003 contempla también el cambio de

modalidad (Art. 30 LD) – Cuando la OEPM deniega un diseño desde el punto de vista

legal, el solicitante puede pedir el cambio de modalidad dentro del plazo previsto para contestar al suspenso. (Art. 15.3 RLD)

– La OEPM acordará el cambio conforme a lo solicitado por el interesado, y le comunicará que dispone de un plazo de dos meses desde la notificación para presentar los documentos de la solicitud correspondiente a la modalidad solicitada. (Art. 15.3 RLD)

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 13: Patentes especiales

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Modalidad

División

Secretas

Adiciones

Page 181: Parte 3    Invenciones

181

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

De modelo de utilidad a patente De modelo de utilidad a patente (Ejemplo de cambio de modalidad)(Ejemplo de cambio de modalidad)

• Del modelo de utilidad a la patente

U 200601257 P 200700079

• Título: Procedimiento de producción de un producto atrayente natural de moscas con base de feromonas

• Motivo:Suspenso por ser un procedimiento que no es posible proteger por modelo de utilidad. Se protege por patente

• Del modelo de utilidad a la patente

U 200402715 P 200500233

• Título: Estructura de bastidor para el soporte lateral del rodillo de planchado en una maquina de planchado industrial

• Motivo:Solicitud del titular

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 13: Patentes especiales

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Modalidad

División

Secretas

Adiciones

Page 182: Parte 3    Invenciones

182

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

De modelo de utilidad a diseño De modelo de utilidad a diseño (Ejemplo de cambio de modalidad)(Ejemplo de cambio de modalidad)

• Del modelo de utilidad al la patente

9902546U I158565

• Título: Puzzles geométricos

• Titular: ELE MEDIOS, S.L.,

• Motivo: Suspenso

• Del modelo de utilidad a la patente

U 200201709 I 156394

• Título: Bloque de vidrio decorado.

• Titular: Martínez Antolín, Vicente

• Motivo: Suspenso a la solicitud del modelo de utilidad. R. Art. 7. Reivindicaciones incorrectas- insuficientess o lo cita el procedimiento. R. Art. 143 ley. No tiene estructura para ser modelo de utilidad. R. Art. 42.3. Se recomienda modelo o dibujo industrial.

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 13: Patentes especiales

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Modalidad

División

Secretas

Adiciones

Page 183: Parte 3    Invenciones

183

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Solicitudes divisionarias Solicitudes divisionarias (Art. 34 RLP)(Art. 34 RLP)

• Consiste en dividir la patente solicitada en varias patentes (2 o más)

– Se hace a petición del solicitante antes de la concesión de la patente– O cuando la patente original no cumple con el requisito de unidad de

invención

• Todas las solicitudes resultantes conservan la fecha de prioridad de la solicitud original

• Requisitos de las nuevas solicitudes– Se dividen de acuerdo con las reivindicaciones independientes– Es necesario rehacer la descripción y los dibujos

• La descripción y los dibujos de las nuevas solicitudes estarán sólo referidas a lo que se protege en esa nueva patente

• Se permiten referencia cruzadas• No se puede ampliar el objeto de protección de la solicitud original mediante:

– La inclusión de nuevos elementos– La eliminación de características que restringían el alcance a patente

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 13: Patentes especiales

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Modalidad

División

Secretas

Adiciones

Page 184: Parte 3    Invenciones

184

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

División de patentes en el Convenio de División de patentes en el Convenio de la Unión de París la Unión de París

(Art. 4.G CUP)(Art. 4.G CUP)

• El Convenio de la Unión de París (CUP) para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, está suscrito por 172 países (2008)

• Se incluyó la posibilidad de dividir la solicitud en la revisión del CUP realizada en La Haya (1925).

• El CUP proporciona dos posibilidades de división de patentes:

1. DESPUÉS DEL EXAMEN: “Si el examen revela que una solicitud de patente es compleja, el solicitante podrá dividir la solicitud en cierto número de solicitudes divisionales, conservando como fecha de cada una la fecha de la solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad”

2. A INICIATIVA DEL SOLICITANTE: “También podrá el solicitante, por su propia iniciativa, dividir la solicitud de patente, conservando, como fecha de cada solicitud divisional, la fecha de solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad. Cada país de la Unión tendrá la facultad de determinar las condiciones en las cuales esta división será autorizada”.

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 13: Patentes especiales

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Texto del Convenio de la Unión de París

Modalidad

División

Secretas

Adiciones

Page 185: Parte 3    Invenciones

185

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

El requisito de unidad de invención El requisito de unidad de invención (Art. 24 LP)(Art. 24 LP)

• Todas las patente debe comprender:– Una sola invención – O un grupo de invenciones relacionadas

• Deben integrar un único concepto inventivo general• Entre las invenciones reivindicadas debe existir una relación técnica

• Para analizar la unidad de invención se analizan las reivindicaciones independientes y sus relaciones

• Se considera un único concepto inventivo general (Art. 8 RLP) las siguientes reivindicaciones independientes en una misma patente:

– Producto + procedimiento de fabricación + uso– Procedimiento + dispositivo o medio– Producto + procedimiento de fabricación + dispositivo o medio – Cualquier otra combinación de las anteriores es posible

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 13: Patentes especiales

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Modalidad

División

Secretas

Adiciones

Page 186: Parte 3    Invenciones

186

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Procedimiento de división de la Procedimiento de división de la solicitud solicitud

(Art. 34 RLP)(Art. 34 RLP)

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 13: Patentes especiales

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Suspenso por falta de unidad de invención de la OEPM

División a petición del solicitante de la patente

Notificación suspenso por falta de unidad de invención de la OEPM

Examen alegaciones

Alegaciones del solicitante 2 meses

Comunicación de un nuevo plazo de 1 mes para solicitar la división

Fin del procedimiento

Estimadas

Alegaciones desestimadas

Solicitud de división

1 mes

Presentación de solicitudes divisionarias

3 meses

Solicitud de división

Presentación de solicitudes divisionarias

3 meses

El procedimiento es muy simple. Tan sólo se pide y en 3 meses se aporta la documentación.

Modalidad

División

Secretas

Adiciones

Page 187: Parte 3    Invenciones

187

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Patentes secretasPatentes secretas

• Las leyes de patentes regulan las patentes que protegen inventos de interés para la defensa nacional

• Prohibición de extensión internacional– Las invenciones realizadas en España deben solicitarse obligatoriamente

en la OEPM (Art. 122 LP)– No pueden solicitar patentes en el extranjero antes de que pasen 2

meses o que lo autorice expresamente la OEPM (Art. 122 LP)

• Obligación de secreto – Durante los 2 meses, nadie puede revelar el contenido de la patente

(solicitante, funcionarios de la OEPM, etc.) (Art. 119.1LP)– Regulado en el Código Penal la obligación de secreto (Art. 277 LO

10/1995 – Código Penal)• PENAS: prisión de seis meses a dos años y multa de seis a veinticuatro meses• VIOLACIÓN: el que intencionadamente haya divulgado la invención objeto de

una solicitud de patente secreta, en contravención con lo dispuesto en la legislación de patentes

• REQUISITO ADICIONAL: la violación debe haber causado un perjuicio de la defensa nacional.

Modalidad

División

Secretas

Adiciones

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 13: Patentes especiales

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Page 188: Parte 3    Invenciones

188

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Tramitación en secreto de las patentesTramitación en secreto de las patentes

• Durante los 2 primeros meses todas las solicitudes son secretas

• La OEPM las examina si hay una interesante:

– Envía el expediente al Ministerio de Defensa

– Se prorroga el plazo de secreto 5 meses para dar tiempo al examen

– Notifica al interesado de la prorroga del carácter secreto

• Informe del Ministerio de Defensa

– Indica si la solicitud es interesante para la Defensa Nacional

• Declaración de patente secreta

Modalidad

División

Secretas

Adiciones

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 13: Patentes especiales

Introducción

Marcas

Patentes

InternacionalSolicitud

Prorroga del plazo

2 mesesExamen de OEPM

Informe del Ministerio de Defensa

Declaración de Patente Secreta

5 mesesExamen del Ministerio de Defensa

Page 189: Parte 3    Invenciones

189

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Régimen jurídico de las patentes Régimen jurídico de las patentes secretas secretas

(Art. 120 LP)(Art. 120 LP)

• Existe un registro de patentes secretas– Se prorroga la calificación de secreta cada año, salvo en tiempo de guerra– El solicitante no paga anualidades– En cualquier momento se puede levantar el carácter secreto de la patente, pero

es necesario un informe previo favorable del Ministerio de Defensa

• Alcance de la declaración de secreto– El solicitante (y cualquier persona) se debe abstener de cualquier acción que

permita el conocimiento de la invención (Art. 277 LO 10/1995 del Código Penal)– El Ministerio de Defensa puede autorizar al titular de la patente a hacer una

explotación total o parcial.

• Compensaciones– El hecho de tener una patente declarada secreta hace que el solicitante pueda

reclamar compensaciones. – Si no hay acuerdo, estas compensaciones se determinarán judicialmente

considerando la importancia de la invención y el beneficio que el titular pudiera haber obtenido de la explotación de la invención

• Expropiación– La patente puede ser expropiada por causa de utilidad pública o de interés social,

mediante la justa indemnización (Art. 73 LP)– En España nunca se ha expropiado una patente

Modalidad

División

Secretas

Adiciones

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 13: Patentes especiales

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Page 190: Parte 3    Invenciones

190

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Las invenciones realizadas en España Las invenciones realizadas en España deben solicitarse a la OEPMdeben solicitarse a la OEPM

(Art. 122 LP)(Art. 122 LP)

• No se puede solicitar una patente en ningún país extranjero antes de transcurridos dos meses desde que se solicitó la patente en la OEPM

– Esta obligación es para todas las invenciones que se realizan en el territorio español, aunque estén hechas por extranjeros residentes en España.

• Patente Europea– Se pueden solicitar directamente patentes europeas sin necesidad de contar con

una patente de base con prioridad española– Pero el registro de la patente europea debe hacerse obligatoriamente en España

(Art. 2 RD 2424/86)– Se debe suministrar a la OEPM, al mismo tiempo que el registro, una traducción al

Español de la descripción y las reivindicaciones (Art. 3 RD 2424/86)

• Patentes PCT – Igual que las patentes europeas, las patentes PCT se pueden solicitar

directamente, sin prioridad española, pero hay que solicitarlas en la OEPM– Se les aplica la normativa de la Ley Española de Patentes secretas (Art. 4 RD

1123/1995)

Modalidad

División

Secretas

Adiciones

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 13: Patentes especiales

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

RD 2424 /86 de aplicación a España del CPE

Real Decreto 1123/1995 para la aplicación del

PCT

Page 191: Parte 3    Invenciones

191

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Adiciones a las patentes Adiciones a las patentes (Art. 108 LP)(Art. 108 LP)

• Concepto– Una nueva solicitud que perfecciona o desarrolla la invención de una

patente anterior (patente principal)– Se protegen invenciones que perfeccionen o desarrollen la invención

objeto de una determinada patente

• ¿Por qué se piden adiciones a las patentes– Las patentes de adición no pagan anualidades.

• Se pagan las tasas de solicitud (615,97 € en el 2008)• No se pagan las tasas de mantenimiento anual siempre que se mantenga en

vigor la patente principal.

– En la adición se valora sólo la novedad, pero no es necesario que tenga “actividad inventiva” frente a la patente principal

• Requisito:– La adición debe poder integrarse en el objeto de la anterior contenido

ambas una misma unidad inventiva

Modalidad

División

Secretas

Adiciones

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 13: Patentes especiales

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Page 192: Parte 3    Invenciones

192

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Régimen jurídico de las adiciones (I)Régimen jurídico de las adiciones (I)

• Las adiciones se consideran parte integrante de la patente principal– Pueden seguir como una solicitud divisionaria cuando se

anula la patente principal (Art. 115 LP)

• Las adiciones tienen la misma fecha de prioridad que la patente principal

• El tiempo de duración es el mismo que el que le queda a la patente principal

• No están sujetas al pago de anualidades.

Modalidad

División

Secretas

Adiciones

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 13: Patentes especiales

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Page 193: Parte 3    Invenciones

193

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Régimen jurídico de las adiciones (II)Régimen jurídico de las adiciones (II)

• Se puede solicitar la adición en cualquier momento– Las adiciones no pueden concederse hasta que la patente

principal haya sido concedida.– No puede solicitarse la realización del informe sobre el estado

de la técnica para una adición si previa o simultáneamente no se pide para la patente principal o, en su caso, para las anteriores adiciones.

• La adición no puede ser transmitida con independencia de la patente principal (Art. 57.3 RLP)

• Si se otorga una licencia obligatoria sobre una patente, ésta comprende las adiciones que en el momento de otorgarse la licencia tuviera dicha patente– El licenciatario puede pedir que se incluyan licencias sobre las

futuras adiciones.

Modalidad

División

Secretas

Adiciones

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 13: Patentes especiales

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Page 194: Parte 3    Invenciones

194

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Procedimiento de solicitud y concesión Procedimiento de solicitud y concesión de adiciones a patentesde adiciones a patentes

Admisión a trámite

Examen formal y técnico

Continuación del procedimiento

Informe del Estado de la Técnica

Publicación solicitud + IET

Publicación reanudación procedimiento general

Traslado de observaciones de terceros

Examen modificaciones y concesión solicitud

Publicación reanudación examen previo

Admisión oposiciones de terceros

Traslado al solicitante de examen previo y oposiciones

Resolución motivada y traslado al solicitante

Denegación o concesión

• En la instancia debe declararse que se trata de una adición• Se debe indicar el número de la patente principal

• Se examina en particular la “unidad de invención”

El resto del procedimiento es exactamente el mismo que el de una patente normal. Con la salvedad que no se examina la “actividad inventiva” en relación con la patente principal

Modalidad

División

Secretas

Adiciones

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 13: Patentes especiales

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Page 195: Parte 3    Invenciones

195

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Primer ejemplo de adicionesPrimer ejemplo de adiciones

ES 2.237.334 Dispositivo ortodóncico de brackets individualizables de montaje rápido y método de aplicación.

1ª Adición: ES 2.249.996La unión se hace mediante dispositivos magnéticos

2ª Adición: ES 2.249.996Unión de los brackets con material rígido, que puede tener cierta elasticidad, y susceptible de adquirir plasticidad, de manera reversible, al ser sometido a una temperatura determinada, u otras condiciones físico-químicas, recuperando su estado endurecido al cesar dichas condiciones

Modalidad

División

Secretas

Adiciones

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 13: Patentes especiales

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Page 196: Parte 3    Invenciones

196

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Segundo ejemplo de adición a una Segundo ejemplo de adición a una patentepatente

Patente principal

Número ES2181584Fecha de solicitud: 27.03.2001Solicitante: Trade Deshida SLhttp://www.tradeimasd.esTítulo:

Un producto de patata congelada y un procedimiento para su obtención

Reivindicación originalSumergir patatas frescas, peladas, cortadas y lavadas en una solución salina con agitación constante a una temperatura T1 comprendida entre 5-35 ºC, durante un período de tiempo t1 comprendido entre 4-16 minutos, con una concentración de sal comprendida entre 0,1-5 % (P/V);

Adición a la patente

Número ES2190369Fecha de solicitud: 31.10.2001Solicitante: Trade Deshida SLhttp://www.tradeimasd.esTítulo:

Mejoras introducidas en el objeto de la patente principal n. P200100707, por: “Un producto de patata congelada y un procedimiento para su obtención".

Reivindicación equivalente en la adiciónSumergir patatas frescas, peladas, cortadas y lavadas en una solución salina con un aditivo alimentario como agente conservador antioxidante, con agitación constante a una temperatura T1 comprendida entre 55-70 º C, durante un período de tiempo t1 comprendido entre 5-15 minutos, preferiblemente 10 minutos, con una concentración de sal comprendida entre 0,1-2 % (P/V) y con una concentración de aditivo comprendida entre 0,5-1,5 % (P/V).

Modalidad

División

Secretas

Adiciones

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 13: Patentes especiales

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

En la adición se modifican las temperaturas y el tiempo

Page 197: Parte 3    Invenciones

197

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Documentos de patente del ejemplo de Documentos de patente del ejemplo de adición de la patata congeladaadición de la patata congelada

Patente principal Adición a la patente

ES21181584Un producto de patata congelada y un procedimiento para su obtención

ES2190369Mejoras introducidas en el objeto de la patente principal n. P200100707, por: “Un producto de patata congelada y un procedimiento para su obtención".

Modalidad

División

Secretas

Adiciones

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 13: Patentes especiales

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Page 198: Parte 3    Invenciones

198

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Tercer ejemplo de adicionesTercer ejemplo de adiciones

ES 2.187.376: Máquina enrolladora de dulces(Industrial maquinaria conservera del sureste)

Adición ES 2.246.632, consistente en que cada cabezal de enrollado incluye un cabezal de selladoque pega la última vuelta del rollo (10) formado.

Modalidad

División

Secretas

Adiciones

Introducción

Marcas

Patentes

Tema 13: Patentes especiales

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Page 199: Parte 3    Invenciones

Tema 14.- Duración y mantenimiento Tema 14.- Duración y mantenimiento de la patentede la patente

• Duración y mantenimiento del derecho de patente. • Los certificados complementarios de protección como medio de prolongación de la vida legal de la patente. • El pago de tasas anuales: normas sobre fecha de vencimiento, plazos para el pago y regularización. • La obtención de la patente sin el abono de tasas.

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Duración

CCPs

Tasa anuales

Pago aplazado

Page 200: Parte 3    Invenciones

200

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Duración del derecho de patente Duración del derecho de patente (Art. 49 LP)(Art. 49 LP)

• Las patentes confieren derechos exclusivos limitados a 20 años

• La duración se armonizó a partir de junio de 1995 con la entrada en vigor del ADPIC

– La protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un periodo de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. (Art. 33 ADPIC)

– Con anterioridad las patentes duraban en los EEUU 17 años desde su concesión

• En España– Estatuto de la Propiedad Industrial (EPI) contemplaba 20 años desde la

concesión– La Ley 11/1986 lo cambia a 20 años desde la solicitud

• La patente tiene una duración de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y produce sus efectos desde el día en que se publica la mención de que ha sido concedida.

Tema 14: Duración y mantenimiento de la patente

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Duración

CCPs

Tasa anuales

Pago aplazado

Page 201: Parte 3    Invenciones

201

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Plazo para ejercer los derechos Plazo para ejercer los derechos (Art. 49 LP)(Art. 49 LP)

• Los efectos se producen desde la solicitud– Antes de la concesión de la patenta hay una protección

provisional

Tema 14: Duración y mantenimiento de la patente

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Duración

CCPs

Tasa anuales

Pago aplazadoSolicitud PublicaciónConcesión 20 años

Protección provisional(Art. 59. 1 LP)

Protección provisional siendo necesaria la

notificación (Art. 59. 2 LP)

La patente produce sus efectos a partir de la publicación de su concesión (Art. 49

LP)

Dominio público

+ 5 años

Las acciones por violación de patentes prescriben a los cinco

años (Art. 71 LP)

Page 202: Parte 3    Invenciones

202

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Mantenimiento en vigor de la patenteMantenimiento en vigor de la patente

• Es necesario pagar unas tasas anuales de mantenimiento– Estas tasas se pagan por anticipado– Desde la tercera anualidad a la veinteava– Las anualidades son crecientes

• Las patentes más viables desde el punto de vista comercial son las que se mantienen en vigor

• El resto se deja caducar por falta de pago de las tasas (Art. 116.1c) LP)

Tema 14: Duración y mantenimiento de la patente

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Duración

CCPs

Tasa anuales

Pago aplazado

0,00 €

100,00 €

200,00 €

300,00 €

400,00 €

500,00 €

600,00 €

700,00 €

3ªanualidad

6ªanualidad

9ªanualidad

12ªanualidad

15ªanualidad

18ªanualidad

Evolución de la cuantía de las tasas por anualidades (precios corrientes de 2008)

Page 203: Parte 3    Invenciones

203

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Certificados complementarios de Certificados complementarios de protecciónprotección

• Se trata de un título especial (“sui generis”) para aquellos productos que requieren una autorización administrativa para su comercialización

– Productos farmacéuticos– Productos fitosanitarios

• La obligatoriedad de la autorización para la comercialización hace que se pierda tiempo de derechos exclusivos

– Los Certificados Complementarios de Protección (CCPs) aumentan el período (vida legal de la patente) hasta un máximo de 5 años.

– De esta forma no se disminuye el trastorno al inventor por el período perdido en la autorización

– Se amplía el período de amortización de las inversiones que se han tenido que llevar a cabo para desarrollar el producto farmacéutico o fitosanitario

20 años

Dominio público

5 años

Patente CCP

Tema 14: Duración y mantenimiento de la patente

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Duración

CCPs

Tasa anuales

Pago aplazado

Page 204: Parte 3    Invenciones

204

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Normativa que establece los CCPsNormativa que establece los CCPs

• Dos reglamentos comunitarios– Reglamento (CEE) número 1768/92, del Consejo, de 18 de junio de

1992, relativo a la Creación de un Certificado Complementario de Protección para los medicamentos

– Reglamento (CE) n° 1610/96 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 1996 por el que se crea un certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios

• Entran en vigor en España el 2 de enero de 1998 (Art. 21 R. 1798/92)

– Por no tener todavía establecida en España el día 1 de enero de 1990 la posibilidad de patentar productos farmacéuticos

– No tiene sentido ampliar el período de protección de algo que apenas comenzaba a poder protegerse

• Los reglamentos son de aplicación directa, por tanto no es necesario establecer una trasposición a la normativa nacional

Tema 14: Duración y mantenimiento de la patente

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Duración

CCPs

Tasa anuales

Pago aplazado

Reglamento (CEE) nº 1768/92 Reglamento (CE) n° 1610/96

Page 205: Parte 3    Invenciones

205

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Requisitos para obtener un CCPRequisitos para obtener un CCP

a) Patente• el producto está protegido por una patente de base en vigor;

b) Autorización de comercialización• como medicamento, ha obtenido una autorización de

comercialización vigente conforme a la Directiva 65/65/CEE o a la Directiva 81/851/CEE, según los casos;

• como producto fitosanitario, ha obtenido una autorización de comercialización vigente con arreglo al artículo 4 de la Directiva 91/414/CEE o a una disposición equivalente de derecho nacional;

c) Primer certificado complementario de protección• el producto no ha sido objeto ya de un certificado;

d) Primera autorización de comercialización• la autorización mencionada en la letra b) es la primera autorización

de comercialización del producto como medicamento o como producto fitosanitario;

Tema 14: Duración y mantenimiento de la patente

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Duración

CCPs

Tasa anuales

Pago aplazado

Page 206: Parte 3    Invenciones

206

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Solicitud de un CCPSolicitud de un CCP

• Plazo– Antes de los seis meses posteriores a la concesión de la autorización

de la comercialización (Art. 7 R CCP)

• Documentos de la solicitud– Modelo de instancia dirigido al Dtor. De la OEPM que contiene

• Datos del solicitante• Datos de su representante• Datos de la patente• Datos de la autorización de comercialización

– Una copia de la primera autorización de comercialización del producto farmacéutico o fitosanitario

– Pago de tasas

• Territorio– Aunque se base en un Reglamento comunitario, se debe hacer una

solicitud en cada país– Las patentes son derechos nacionales y lo que se hace es ampliar la

vida legal de la patente

Tema 14: Duración y mantenimiento de la patente

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Duración

CCPs

Tasa anuales

Pago aplazado

Page 207: Parte 3    Invenciones

207

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Instancia solicitud de un CCPInstancia solicitud de un CCP

Tema 14: Duración y mantenimiento de la patente

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Duración

CCPs

Tasa anuales

Pago aplazado

Datos del solicitante

Datos de la patente de base

Datos sobre la autorización de

comercialización

Page 208: Parte 3    Invenciones

208

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Tasas de un CCP Tasas de un CCP (año 2008)(año 2008)

• Son las tasas de mayor cuantía de la OEPM• Se abonan de una sóla vez, sin necesidad de pagar

mantenimiento• La cuantía es mayor, cuanta mayor sea la duración del

CCP

Solicitud tramitación de expedientes (CCP) 449,43 €Duración igual o inferior a 1 año 643,86 €Duración igual o inferior a 2 años 1.352,11 €Duración igual o inferior a 3 años 2.131,22 €Duración igual o inferior a 4 años 2.988,19 €Duración igual o inferior a 5 años 3.930,88 €Derechos de concesión 27,70 €

Tema 14: Duración y mantenimiento de la patente

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Duración

CCPs

Tasa anuales

Pago aplazado

Page 209: Parte 3    Invenciones

209

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Cálculo de la duración de un CCPCálculo de la duración de un CCP

• Al final de los 20 años de vida legal de la patente, se le añade el tiempo transcurrido entre:

– la fecha de presentación de la patente – y el de autorización de la comercialización

• Este período añadido puede ser como máximo de 5 años– El caso más habitual es que se tarde más de 5 años en dar la

autorización de comercialización de cinco año.– En este caso, el solicitante pierde ese período adicional, teniendo el

producto una protección otorgada por derechos exclusivos máxima de 25 años desde la solicitud de la patente.

Tema 14: Duración y mantenimiento de la patente

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Duración

CCPs

Tasa anuales

Pago aplazado Solicitud de la patente

Autorización de comercialización 20 años

Dominio públicoProducto genérico

CCP

Page 210: Parte 3    Invenciones

210

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Ejemplo de un CCP sobre un Ejemplo de un CCP sobre un medicamento contra el Alzheimer medicamento contra el Alzheimer

1986 Solicitud de patente en los EEUU1987 Solicitud de patente europea198819891990199119921993 Concesión de patente española1994199519961997199819992000 Autorización comercialización CEE y España2001 Concesión del CCP (C200100009) hasta

2012 20022003200420052006 Expiración de la validez de la patente2007 1er año del CCP2008 2º año del CCP2009 3er año del CCP2010 4º año del CCP2011 5º año del CCP2012 a partir del 15.01.2012 es dominio público

Patente de Galantamina para el tratamiento del alzheimer Nombre comercial: ReminylSolicitante:SYNAPTECH, INCLicenciatario exclusivo en España: Janssen-Cilaghttp://www.janssen-cilag.es

Tema 14: Duración y mantenimiento de la patente

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Duración

CCPs

Tasa anuales

Pago aplazado

5 años

20 años

Page 211: Parte 3    Invenciones

211

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Ejemplo de un CCP sobre un Ejemplo de un CCP sobre un fitosanitario fitosanitario

1992 Solicitud de patente en Suiza1993 Solicitud de patente Europea1994199519961997199819992001 Autorización comercialización en la CEE 2002 Autorización comercialización en

España2003 Concesión de la patente europea2004 Concesión patente de base española

(ES 2211865) y solicitud del CCP (C200400015) – Suspenso solicitud CCP

200520062007 Concesión del CCP hasta el 31.01.20162008200920102011 1er año del CCP2012 2º año del CCP2013 3er año del CCP2014 4º año del CCP2015 5º año del CCP2016 dominio público

Patente de derivados de Oxadiazina (Tiametoxam)Se comercializa en

Cruiser para tratamiento de semillas de patata;Actara como insecticida para citricos, algodón, hortícolas, patata y frutales

Solicitante: Syngenta

Tema 14: Duración y mantenimiento de la patente

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Duración

CCPs

Tasa anuales

Pago aplazado

5 años

20 años

Page 212: Parte 3    Invenciones

212

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Pago de tasas anuales Pago de tasas anuales (Art. 82 RLP)(Art. 82 RLP)

• Es necesario pagar unas tasas anuales para mantener en vigor la patente

• Años adelantados– Las anualidades se pagan por años adelantados– Los dos primeros años no se pagan por estar cubiertos por la tasas de

solicitud• Si se tarda más de dos años en conceder la patente, al pagar las tasas de

concesión se pagan todas las tasas anteriores

• Fecha de vencimiento– Último día del mes en el que se solicitó la patente

• Plazo para el pago– Dentro de los tres meses anteriores a la fecha de vencimiento y en el

mes posterior.

Tema 14: Duración y mantenimiento de la patente

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Duración

CCPs

Tasa anuales

Pago aplazado

Page 213: Parte 3    Invenciones

213

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Plazo de gracia Plazo de gracia (Art. 82 RLP)(Art. 82 RLP)

• Recargo del 25% dentro de los 3 meses siguientes al plazo de pago

• Recargo del 50% dentro de los 3 meses siguientes, hasta un máximo de 6 meses

Tema 14: Duración y mantenimiento de la patente

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Duración

CCPs

Tasa anuales

Pago aplazado

Fecha de vencimiento

3 meses 3 meses 3 meses1 mes

Plazo de pago 25% de recargo 50% de recargo

Page 214: Parte 3    Invenciones

214

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Tasas con recargo del período de graciaTasas con recargo del período de gracia

Tema 14: Duración y mantenimiento de la patente

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Duración

CCPs

Tasa anuales

Pago aplazado

Pago normal en plazoPago normal en plazo DemorasDemoras

CONCEPTO IMPORTE DE LA TASA 25%25%(3 meses)(3 meses)

50%50%(6 meses)(6 meses)

3ª ANUALIDAD 22.20 € 27.75 € 33.30 €

4ª ANUALIDAD 27.70 € 34.63 € 41.55 €

5ª ANUALIDAD 52.99 € 66.24 € 79.49 €

6ª ANUALIDAD 78.21 € 97.76 € 117.32 €

7ª ANUALIDAD 103.29 € 129.11 € 154.94 €

8ª ANUALIDAD 128.58 € 160.73 € 192.87 €

9ª ANUALIDAD 153.77 € 192.21 € 230.66 €

10ª ANUALIDAD 179.01 € 223.76 € 268.52 €

11ª ANUALIDAD 216.89 € 271.11 € 325.34 €

12ª ANUALIDAD 254.67 € 318.34 € 382.01 €

13ª ANUALIDAD 292.37 € 365.46 € 438.56 €

14ª ANUALIDAD 330.42 € 413.03 € 495.63 €

15ª ANUALIDAD 368.21 € 460.26 € 552.32 €

16ª ANUALIDAD 419.72 € 524.65 € 629.58 €

17ª ANUALIDAD 469.09 € 586.36 € 703.64 €

18ª ANUALIDAD 519.58 € 649.48 € 779.37 €

19ª ANUALIDAD 569.97 € 712.46 € 854.96 €

20ª ANUALIDAD 620.44 € 775.55 € 930.66 €

Page 215: Parte 3    Invenciones

215

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Regularización Regularización (Art. 82 RLP)(Art. 82 RLP)

• Además de los 6 meses de demora, se dispone de un tiempo adicional para pagar la anualidad– De esta forma se evita la caducidad por falta de pago de las

tasas anuales

• Se puede regularizar hasta el vencimiento de la siguiente anualidad– Se debe pagar el importe de la última anualidad

• Para patentes: 20ª anualidad • Para modelos de utilidad: 10ª anualidad

Tema 14: Duración y mantenimiento de la patente

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Duración

CCPs

Tasa anuales

Pago aplazado

Page 216: Parte 3    Invenciones

216

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Restablecimiento de derechosRestablecimiento de derechos

• “Restitutio in integrum”

• Es una ayuda al solicitante que si demuestra diligencia, aunque no haya respetado un plazo, se le permite “restablecer su derecho”– Esta garantía para el solicitante estaba contemplado en el

Convenio de la Patente Europea (Art. 122 CPE)– Fue incorporada a la legislación española mediante la Ley de

Marcas 17/2001 (Art. 25 LM y Disp. Adicional séptima)

• Plazo– 2 meses desde el cese del impedimento – 1 año desde que finalizó el plazo

Tema 14: Duración y mantenimiento de la patente

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Duración

CCPs

Tasa anuales

Pago aplazado

Page 217: Parte 3    Invenciones

217

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Exclusiones del restablecimiento de Exclusiones del restablecimiento de derechosderechos

Tema 14: Duración y mantenimiento de la patente

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Duración

CCPs

Tasa anuales

Pago aplazado

Admisión a trámite

Examen formal y técnico

Continuación del procedimiento

Informe del Estado de la Técnica

Publicación solicitud + IET

Publicación reanudación procedimiento general

Traslado de observaciones de terceros

Examen modificaciones y concesión solicitud

Publicación reanudación examen previo

Admisión oposiciones de terceros

Traslado al solicitante de examen previo y oposiciones

Resolución motivada y traslado al solicitante

Denegación o concesión

El plazo para pedir el restablecimiento de derechos

El plazo de prioridad unionista

El plazo de prioridad de exposición

El plazo para formular una oposición a una solicitud de patentes

El plazo para interponer un recurso contra un acto declarativo de derechos

El plazo para solicitar el IET

El plazo para solicitar el examen previo

LA POSIBILIDAD DE RESTABLECER LOS DERECHOS NO APLICA A LOS SIGUIENTES

PLAZOS

Page 218: Parte 3    Invenciones

218

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Elementos del restablecimiento de Elementos del restablecimiento de derechosderechos

• Objetivos– Incumplimiento de un plazo– Que el incumplimiento del plazo conlleve una pérdida de

derechos

• Subjetivos– Que exista diligencia por parte del solicitante (lo debe

demostrar)

Tema 14: Duración y mantenimiento de la patente

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Duración

CCPs

Tasa anuales

Pago aplazado

Page 219: Parte 3    Invenciones

219

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Condiciones formales para obtener un Condiciones formales para obtener un restablecimiento de derechos restablecimiento de derechos

(Art. 47 RLM)(Art. 47 RLM)

• Elementos de la solicituda) Nombre y dirección del solicitante o titular de la patente cuyo

restablecimiento se solicitab) Si procede, nombre y dirección del representante.c) Plazo o trámite incumplido.d) Si procede, acuerdo y fecha de la extinción del derecho y de su

publicación o notificación.e) Fecha de cese del impedimento.f) Motivos del incumplimiento, justificación, pruebas y alegaciones en

apoyo de la pretensión.g) Firma del interesado o de su representante.h) Justificante del abono de la tasa de restablecimiento de derechos

• Pago de la tasa de restablecimiento de derechos– 100’25 € (2008)

• Cumplimiento del trámite omitido

Tema 14: Duración y mantenimiento de la patente

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Duración

CCPs

Tasa anuales

Pago aplazado

Page 220: Parte 3    Invenciones

220

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Plazo para obtener el restablecimiento Plazo para obtener el restablecimiento de derechos de derechos

• La solicitud para el restablecimiento de un derecho deberá presentarse en el plazo de 2 meses a contar desde el cese del impedimento

• 1 año desde el incumplimiento– En el caso del pago de tasas anuales se deducen los 6 meses

de demora. Por tanto, en este plazo el período es de sólo 6 meses.

– Computa el plazo de gracia en el que se paga con un recargo:• 25% si se retrasa hasta 3 meses • 50% si se retrasa hasta 6 meses

Tema 14: Duración y mantenimiento de la patente

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Duración

CCPs

Tasa anuales

Pago aplazado

Fecha de vencimiento

3 meses 3 meses 3 meses1 mes

Plazo de pago 25% de recargo 50% de recargo

Fecha de vencimiento+ 13 meses

6 meses

Restablecimiento de derechos

Page 221: Parte 3    Invenciones

221

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Rehabilitación de la patente Rehabilitación de la patente (Art. 117 LP)(Art. 117 LP)

• El solicitante debe alegar causas de fuerza mayor

• La alegación sobre la fuerza mayor sólo podrá presentarse dentro de los 6s meses siguientes a la publicación de la caducidad en el BOPI

– La rehabilitación se publicará en el BOPI para que cualquier tercero pueda hacer observaciones en 1mes posterior a su publicación

• La rehabilitación se efectúa sin perjuicio de los derechos de terceros derivados de la situación de caducidad

– El reconocimiento y alcance de tales derechos corresponderá a los Tribunales ordinarios.

• Pagos– Anualidad impagada – Sobretasa correspondiente

Tema 14: Duración y mantenimiento de la patente

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Duración

CCPs

Tasa anuales

Pago aplazado

Page 222: Parte 3    Invenciones

222

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Ejemplo de pago de las anualidades de Ejemplo de pago de las anualidades de los primeros añoslos primeros años

Tema 14: Duración y mantenimiento de la patente

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Duración

CCPs

Tasa anuales

Pago aplazado

Las anualidades se deben pagar en los tres meses anteriores (1 de diciembre) o en el mes

siguiente (31 de marzo) a la fecha de vencimiento (28 de febrero)

Solicitada el 06.02.2001Fecha de vencimiento 28 o 29 de febrero de cada año

Patente ES2232214 sobre un sistema

de recogida selectiva de basuras

Al ser la fecha de concesión posterior a los 24 meses de la fecha de prioridad, se pagan todas las anualidades que se deben con la

tasa de concesión

Pago realizado con demora (fuera del plazo)

Page 223: Parte 3    Invenciones

223

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Segundo ejemplo de pago de las Segundo ejemplo de pago de las anualidades de los primeros añosanualidades de los primeros años

Tema 14: Duración y mantenimiento de la patente

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Duración

CCPs

Tasa anuales

Pago aplazado

Pago con demora

Solicitada el 21.05.2003Fecha de vencimiento: 31 de mayo de cada año

Patente ES2233181 sobre una máquina de

trasplantar

Al ser la fecha de concesión posterior a los 24 meses de la fecha de prioridad, se pagan todas las anualidades que se deben con la

tasa de concesión

Page 224: Parte 3    Invenciones

224

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

La obtención de la patente sin el abono La obtención de la patente sin el abono de tasas de tasas

(Art. 162 LP y Art.s 76, 77, 78 y 79 RLP)(Art. 162 LP y Art.s 76, 77, 78 y 79 RLP)

• Beneficio de pobreza• Sólo para solicitantes cuya invención sea propia

(individuos)

• Dos posibilidades– Tener un salario que no supere el doble del salario mínimo

interprofesional– Otras circunstancias

• Tener un salario entre el doble y el cuádruplo del salario mínimo interprofesional

• Se evalúan otras circunstancias: situación familiar, salario del cónyuge, parientes a cargo, otras obligaciones, etc.

Tema 14: Duración y mantenimiento de la patente

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Duración

CCPs

Tasa anuales

Pago aplazado

Page 225: Parte 3    Invenciones

225

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

La exención de tasas en realidad es un La exención de tasas en realidad es un pago aplazadopago aplazado

Tema 14: Duración y mantenimiento de la patente

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Duración

CCPs

Tasa anuales

Pago aplazado

En el momento del pago de la 4ª anualidad debe pagar:

Tasa de solicitud 89,89 €

3ª Anualidad 22,20 €

Total 112,09 €

En el momento de la 5ª anualidad el resto de las cantidades:

Solicitud del IET 498,38 €

Tasa de concesión 27,70 €

4ª Anualidad 27,70 €

5ª Anualidad 52,99 €

Total 606,77 €

El titular no satisface tasa alguna durante los 3 primeros años

Page 226: Parte 3    Invenciones

Tema 15.- Derechos conferidos por la Tema 15.- Derechos conferidos por la patentepatente

• Efectos producidos por la solicitud de la patente: protección provisional• Derechos conferidos por la patente.• Limitaciones de los derechos conferidos por la patente

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Protección provisional

Derechos conferidos

Limitaciones de los derechos

Ver presentación de David García López (OEPM)“Extensión y límites del derecho de patente”

Ejemplo de sentencia

Page 227: Parte 3    Invenciones

227

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Protección provisional Protección provisional (Art. 59 LP)(Art. 59 LP)

• La patente surte efectos desde que se concede (Art. 49 LP)– Hay que recordar que una vez publicada la patente se debe

abonar la tasa de concesión en los próximos 3 meses (Art. 160.3 LP y Art. 31.2 RLP)

• Después de la publicación, se obtiene una indemnización razonable y adecuada a la circunstancias (Art. 59.1 LP)– Antes de publicarse hay que notificar la presentación y el

contenido de la patente (Art. 59.2 LP)

Tema 15: Derechos conferidos por la patente

Protección provisional

Derechos conferidos

Limitaciones de los derechos

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Ver Art. 67 CPE

Concesión

Solicitud Publicación

Art. 59.1 LPArt. 59.2 LP

Ejemplo de sentencia

Page 228: Parte 3    Invenciones

228

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

¿Cómo se calcula la indemnización? ¿Cómo se calcula la indemnización? (Art. 66 LP)(Art. 66 LP)

Para el caso de la protección provisional se indica que debe ser razonable y adecuada a las circunstancias

– Se suele calcular como el precio que debería pagar el infractor por haber obtenido una licencia

– Lo habitual es que se calcule la indemnización por un canon (porcentaje) sobre las ventas realizadas o bien el que sea habitual en la industria en la que esté englobada la patente

• En el Art. 66.2 LP se establece cómo calcular las indemnizaciones

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor y los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado.

b) b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho.

Tema 15: Derechos conferidos por la patente

Protección provisional

Derechos conferidos

Limitaciones de los derechos

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Ver Art. 67 CPE

Ejemplo de sentencia

Page 229: Parte 3    Invenciones

229

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Comparación Comparación

• Protección provisional

– Indemnización adecuada a las circunstancias

• Demanda con patente concedida

a) Cesación de los actos que violen su derecho.

b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.

c) El embargo de los objetos y los medios

d) La atribución en propiedad de los objetos o medios embargados

e) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación de la patente

f) La publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la patente, a costa del condenado,

Tema 15: Derechos conferidos por la patente

Protección provisional

Derechos conferidos

Limitaciones de los derechos

El único punto en común es que tanto sobre la solicitud como sobre las infracciones sobre patentes concedidas se contempla una indemnización. Es mucho más amplia los efectos que se otorgan sobre la patente concedida

Ejemplo de sentencia

Page 230: Parte 3    Invenciones

230

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Prohibición de la explotación directa Prohibición de la explotación directa Art. 50 LPArt. 50 LP

• Productoa) La fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o

la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados.

• Procedimientob) La utilización de un procedimiento objeto de la patente o el

ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe, o las circunstancias hacen evidente que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente.

• Producto directamente obtenido del procedimientoc) El ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización

del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados.

Tema 15: Derechos conferidos por la patente

Protección provisional

Derechos conferidos

Limitaciones de los derechos

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Ejemplo de sentencia

Page 231: Parte 3    Invenciones

231

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Prohibición de la explotación indirecta Prohibición de la explotación indirecta Art. 51 LPArt. 51 LP

• ¡Esta disposición afecta a ingenierías, universidades o centros tecnológicos!– Estas entidades infringen las patentes proporcionando los

medios necesarios para que las empresas exploten productos patentados

• Se prohíbe la entrega u ofrecimiento de medios que sirvan para poner en práctica la invención patentada

• Requisitos:– Se debe saber que los medios ofrecidos se pueden usar para

poner en práctica de la invención– Los medios que se entregan no son corrientes.

Tema 15: Derechos conferidos por la patente

Protección provisional

Derechos conferidos

Limitaciones de los derechos

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Ejemplo de sentencia

Page 232: Parte 3    Invenciones

232

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Inversión de la carga de la prueba Inversión de la carga de la prueba Art. 61.2 LPArt. 61.2 LP

• Se protegen las patentes de proceso o procedimiento

– Si una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevos, se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado.

– ¡El que tiene que aportar la prueba en contrario es el posible infractor! El demandado aporta pruebas para demostrar que no es culpable

Tema 15: Derechos conferidos por la patente

Protección provisional

Derechos conferidos

Limitaciones de los derechos

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Ejemplo de sentencia

Page 233: Parte 3    Invenciones

233

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Limitaciones a la inversión de la carga Limitaciones a la inversión de la carga de la prueba de la prueba

Art. 61.3 LPArt. 61.3 LP• Secretos

– Se deben proteger los secretos industriales de los procesos de fabricación de la empresa que es demandada y que debe aportar pruebas de su inocencia (Art. 61.3 LP)

• Probabilidad sustancial– Debe existir una probabilidad sustancial de que el producto

idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento patentado y el titular de la patente no pueda establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado (Art. 34 del ADPIC)

• Plazos aplicables– Patentes solicitadas después del 1 de enero de 1986– Los de patentes anteriores lo pueden solicitar a partir del 7

de octubre 1993, fecha en la que entró en vigor la patentabilidad de productos químicos y farmacéuticos

Tema 15: Derechos conferidos por la patente

Protección provisional

Derechos conferidos

Limitaciones de los derechos

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Ejemplo de sentencia

Page 234: Parte 3    Invenciones

234

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Limitaciones de los derechos exclusivos Limitaciones de los derechos exclusivos otorgados por las patentes (I)otorgados por las patentes (I)

(Art. 52 LP)(Art. 52 LP)

• Limitaciones del propio derecho de patentes– Limitaciones temporales: 20 años– Limitaciones de territorio: España

• Actos concretos (privados, comerciales de investigación)a) A los actos realizados en un ámbito privado y con fines no

comerciales.b) CLAUSULA BOLAR: A los actos realizados con fines experimentales

que se refieran al objeto de la invención patentada, en particular los estudios y ensayos realizados para la autorización de medicamentos genéricos, en España o fuera de España, y los consiguientes requisitos prácticos, incluidos la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines.

c) A la preparación de medicamentos realizada en las farmacias d) Al empleo del objeto de la invención patentada a bordo de buques, o

medios de locomoción área o terrestres que penetren temporalmente en el territorio español

Protección provisional

Derechos conferidos

Limitaciones de los derechos

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Tema 15: Derechos conferidos por la patente

Ejemplo de sentencia

Page 235: Parte 3    Invenciones

235

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Limitaciones de los derechos exclusivos Limitaciones de los derechos exclusivos otorgados por las patentesotorgados por las patentes (II) (II)

• Agotamiento del derecho (Art. 52.2 LP)

– Una vez puesto el producto en el mercado interior de la UE los productos se pueden mover libremente

– Los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos relativos a un producto protegido por ella después de que ese producto haya sido puesto en el comercio en el territorio de un Estado miembro de la Comunidad Europea por el titular de la patente o con su consentimiento.

Protección provisional

Derechos conferidos

Limitaciones de los derechos

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Tema 15: Derechos conferidos por la patente

Ejemplo de sentencia

Page 236: Parte 3    Invenciones

236

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Limitaciones de los derechos exclusivos Limitaciones de los derechos exclusivos otorgados por las patentes (III)otorgados por las patentes (III)

• El privilegio del agricultor (Art. 53 LP)

– La ley de patentes otorga el derecho a utilizar el producto en la cosecha o ulterior reproducción o multiplicación en su propia explotación.

• Es decir que se puede volver a sembrar con las semillas proporcionadas por la anterior cosecha.

– Lo mismo pasa con los ganadero con respecto a las crías o al material de reproducción animal

• Pueden volver a utilizar para aplicaciones agrícolas o ganaderas• Pero no pueden usar los animales de cría o el material de

reproducción animal para una actividad de reproducción comercial.

• Es decir, se pueden usar las crías para la venta de carne pero no es posible comercializarlas para otros ganaderos

Protección provisional

Derechos conferidos

Limitaciones de los derechos

Ejemplo de sentencia

Tema 15: Derechos conferidos por la patente

Page 237: Parte 3    Invenciones

237

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Explotación razonable(No se puede ampliar la capacidad productiva)

Limitaciones de los derechos exclusivos Limitaciones de los derechos exclusivos otorgados por las patentes (IV)otorgados por las patentes (IV)

• El derecho de posesión personal anterior o de preuso (Art. 54 LP)

– Se protege a quién antes de la explotación venía explotando la invención o había hecho preparativos serios y efectivos.

• Esta empresa habrá debido de mantener la invención en secreto, porque en caso contrario no sería patentable

– Requisitos:a) Debe existir ANTES de la solicitud de patente una explotación de la invención o

preparativos serios y efectivos.b) La explotación o preparativos han de haberse hecho en Españac) Buena fe por parte de la empresa que hace el preusod) Que la invención no haya sido divulgada antes de la fecha de prioridad como

consecuencia de la explotación. En caso contrario la patente sería nula conforme al artículo 112 de la LP.

e) El alcance de la explotación debe limitarse a las necesidades razonables de la empresa. ¡No se puede ampliar el volumen fabricado!

Solicitud de patente de la empresa A

Preuso en secreto(Debe poder demostrarse)

Empresa B

Empresa A

Ver presentación de Manuel Lobato en los lunes de patentes sobre este tema

Protección provisional

Derechos conferidos

Limitaciones de los derechos

Ejemplo de sentencia

Tema 15: Derechos conferidos por la patente

Page 238: Parte 3    Invenciones

238

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Limitaciones de los derechos exclusivos Limitaciones de los derechos exclusivos otorgados por las patentes (V)otorgados por las patentes (V)

• Otras limitaciones

– Dependencia de patentes (Art. 56 LP)• Una invención no puede ser explotada sin utilizar la tecnología que

está protegida por otra patente• Ambas partes deben dar consentimiento

– En caso de que exista interés público se puede llegar a la concesión de una licencia obligatoria

– ,pudiendo llegar en caso de interés público Esta empresa habrá debido de mantener la invención en secreto, porque en caso contrario no sería patentable

– Invenciones cuya explotación es contraria al orden público y las buenas costumbres (Art. 57 LP)

– Invenciones cuya explotación debe hacerse en régimen de monopolio (Art. 58 LP)

• El monopolista sólo puede usar la invención patentada con el consentimiento del titular de la patente

• El monopolista está obligado a utilizar las invenciones que supongan un progreso técnico de la industria en que está implantado el monopolio legal

Protección provisional

Derechos conferidos

Limitaciones de los derechos

Ejemplo de sentencia

Tema 15: Derechos conferidos por la patente

Page 239: Parte 3    Invenciones

239

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Ejemplo de sentencia con Ejemplo de sentencia con indemnización indemnización

(Pág. 1/2)(Pág. 1/2)

La patente de la parte demandante es de un sistema de recogido y extendido de lonas para cubrición de cajas de vehículos. Lo comercializa la empresa MORGA SISTEMAS (http://www.morgasistemas.com)

Patente: ES2147125Existe una adición reciente P200500338

El sistema se basa en disponer unos arquillos metálicos situados sobre la parte superior de la caja del vehículo-camión, constituyendo el soporte para la correspondiente lona.

Unas guías laterales sirven para que se deslicen los arquillos mediante rodamientos. El accionado podrá ser manual o mediante motor.

Lo mas novedoso es un doble arquillo final que evitan atascamientos

Ejemplo 1 de sentencia

Protección provisional

Derechos conferidos

Limitaciones de los derechos

Tema 15: Derechos conferidos por la patente

Page 240: Parte 3    Invenciones

240

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Ejemplo de sentencia con Ejemplo de sentencia con indemnizaciónindemnización

(Pág. 2/2)(Pág. 2/2)

• Dos empresas de Molina de Segura, infringieron la patente ES 2147125.

– Las dos empresas infractoras son del mismo grupo empresarial, fabricantes de carrocerías.

– La empresa demandante MORGA SISTEMAS está ubicada en El Siscar (Santomera)

• Contenido de la sentencia:– Indemnización por daños y perjuicios:

• Se estima de acuerdo con los beneficios estimados de las dos empresas. • A una de las empresas se le imponen 5.762,80 euros y a la otra 6.792,85

euros

– Cesación– Destrucción de todas las existencias y de los medios para la

fabricación, ensamblaje e instalación del producto patentado– Retirada del tráfico mercantil (incluida la red de internet) de todos los

catálogos y cualquier género de publicidad, así como documentos en que se está materializando el ofrecimiento o mención de dicho sistema

– Notificación de forma fehaciente a todos los clientes de las dos empresas

Ejemplo 1 de sentencia

Protección provisional

Derechos conferidos

Limitaciones de los derechos

Tema 15: Derechos conferidos por la patente

Page 241: Parte 3    Invenciones

Tema 16.- Las patentes como objetos Tema 16.- Las patentes como objetos del derecho de propiedaddel derecho de propiedad

• La solicitud de patente y la patente como objeto del derecho de propiedad• Cotitularidad de patentes• Expropiación de patentes• Cesión de la patente: concepto y requisitos de validez• Efecto de la inscripción de la cesión en el registro de patentes

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Referencias

Fernando Jeannot Las patentes como derecho de propiedad

Page 242: Parte 3    Invenciones

242

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Objetos de derecho de propiedad Objetos de derecho de propiedad (Art. 10.1 LP y Art. 74 LP)(Art. 10.1 LP y Art. 74 LP)

• Las patentes y las solicitudes de patentes son una propiedad inmaterial

– Son transmisibles por todos los medios que el derecho reconoce (Art. 10.1 LP)

• Se pueden realizar los 3 negocios jurídicos siguientes1. USUFRUCTO: se otorga el derecho a disfrutar la patente pero no se

transfiere la titularidad. El usufructuario de una patente tiene el derecho de utilización o explotación de la invención, haciendo suyos los rendimientos que produzca, pero no tiene la propiedad

2. HIPOTECA MOBILIARIA: se da en forma de garantía del cumplimiento de una obligación económica (Art. 74 LP). Se rige por las disposiciones de la Ley sobre Hipoteca

3. CESIÓN: se transfiere la titularidad. Es como un contrato de compraventa4. LICENCIA: se transfieren algunas o todas las facultades que otorga la

patente. No se transfiere la titularidad

• Es conveniente inscribir estas transmisiones en la OEPM. – Esta inscripción se hace mediante documentos que forman un registro

público (Art. 79.5 LP) – Asé se puede actuar como titular de los derechos transferidos.

Tema 16: Las patentes como objeto del derecho de propiedad

Derecho de propiedad

Cotitularidad

Expropiación

Cesión

Page 243: Parte 3    Invenciones

243

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Cotitularidad Cotitularidad (Art. 72 LP)(Art. 72 LP)

• Las patentes pueden pertenecer a varias personas– Es una propiedad común (comunidad de bienes)– No es divisible

• Cada propietario (comunero) puede hacer las siguientes acciones:

– Cesión o disposición de la parte que le corresponde• Los demás comuneros podrán ejercer un derecho de tanteo (2 meses) y de

retracto (1 mes después de la inscripción de la cesión en la OEPM).

– Explotación de la invención• La explotación directa debe notificarse al resto de los comuneros• La explotación indirecta (licencia) debe acordarse por todos los partícipes

– Por razones de equidad, el juez puede otorgar la potestad a uno sólo de los coparticipes la potestad de conceder licencias

– En este caso, se deberá indemnizar al resto de los copartícipes.

– Realización de los actos necesarios para la conservación de la patente• Pagos de tasas, contestaciones a suspensos, petición de IET

– Ejercicio de acciones civiles o penales contra infractores• El partícipe que ejercite tales acciones queda obligado a notificar a los

demás comuneros la acción emprendida a fin de que éstos puedan sumarse a la acción.

Derecho de propiedad

Cotitularidad

Expropiación

Cesión

Tema 16: Las patentes como objeto del derecho de propiedad

Page 244: Parte 3    Invenciones

244

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Ejemplos de patentes con cotitularesEjemplos de patentes con cotitulares

WO/2007/141348

Dispositivo desechable para la preparación de café, infusiones y similares, método de fabricación de dicho dispositivo y uso

TitularesROCA NIETO, Lucas ROCA NIETO, Vicente Javier

WO/2003/051518

Papelera-destructora de seguridad con publicidad estática

TitularesSANCHEZ ANDRES, José Luis GEA CARRASCO, Antonio Javier

Derecho de propiedad

Cotitularidad

Expropiación

Cesión

Tema 16: Las patentes como objeto del derecho de propiedad

Page 245: Parte 3    Invenciones

245

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

ExpropiaciónExpropiación

(Art. 73 LP)(Art. 73 LP)

• Se expropia por ser la patente de utilidad pública o de interés social. Se debe abonar una idemnización al titular de la patente.

• La expropiación se hace para:– Que la invención sea de dominio público y cualquiera pueda

explotarla– Para que sea explotada exclusivamente pro el Estado en cuyo

caso se transfiere la titularidad al Estado.

• Nunca se ha expropiado una patente– Podría tener utilidad en caso de emergencia nacional por

algún tema de salud pública. Se podría expropiar un medicamento

– Otra posibilidad es expropiar declaradas previamente como patentes secretas por ser de interés para la defensa nacional

Derecho de propiedad

Cotitularidad

Expropiación

Cesión

Tema 16: Las patentes como objeto del derecho de propiedad

Page 246: Parte 3    Invenciones

246

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Licencias obligatorias por interés Licencias obligatorias por interés público público

(Art. 90 LP y Art. 88 LP)(Art. 90 LP y Art. 88 LP)

• Es un sistema parecido al de la expropiación pero no se cambia de titular

• Por motivo de interés público, el gobierno somete a una patente a la concesión de licencias obligatorias, disponiéndolo así por Real Decreto.

• El interés público se justifica por la importancia de la invención para: – La salud pública – Para la defensa nacional– O cuando la insuficiencia de explotación implique un grave

perjuicio para el desarrollo económico o tecnológico del país. Este mismo motivo se puede utilizar en relación a un mercado de exportación que no es suficientemente abastecido (Art. 88 LP)

Derecho de propiedad

Cotitularidad

Expropiación

Cesión

Tema 16: Las patentes como objeto del derecho de propiedad

Page 247: Parte 3    Invenciones

247

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

¿En qué consiste la cesión de una ¿En qué consiste la cesión de una patente?patente?

• Es una transmisión del derecho de patentes

• Tipos de cesiones– Cesión plena

• Se cambia la titularidad. Es como un contrato de compraventa• Cuando se habla del término “cesión “ normalmente se refiere el interlocutor

a este tipo de cesión plena.

– Cesión o transmisión parcial• Se trasmiten solamente algunas de las las facultades que integra el derecho

en exclusiva. • Pueden ser licencias (las veremos en el próximo capítulo en detalle) o bien

usufructos o hipotecas

Cedente Cesionario

Derecho de propiedad

Cotitularidad

Expropiación

Cesión

Tema 16: Las patentes como objeto del derecho de propiedad

Page 248: Parte 3    Invenciones

248

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Inscripción de la cesión Inscripción de la cesión (Art. 56 RLP)(Art. 56 RLP)

• Para que un contrato sea válido debe hacerse en documento público y ha de inscribirse en la OEPM (Arts.74.2 y 79.5 LP)– Sólo de esta forma puede el nuevo titular hacer valer sus

derechos

• Documentos para inscribir una cesión de patente– Escritura pública de constitución de la cesión– Justificante del pago del Impuesto de Transmisiones

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Estas formalidades se simplificarán mucho cuando España firme el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT). En ese caso se inscribirán las cesiones:

i).- con un formulario firmado por el cedente y cesionarioii).- o bien con una parte del contrato autentificada

Derecho de propiedad

Cotitularidad

Expropiación

Cesión

Tema 16: Las patentes como objeto del derecho de propiedad

Page 249: Parte 3    Invenciones

249

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Efectos de la inscripción de la cesión Efectos de la inscripción de la cesión (Art. 79 LP)(Art. 79 LP)

• La inscripción de la cesión es voluntaria– Muchas empresas se olvidan realizarla

• Sin embargo, hay que tener en cuenta...– Que las transmisiones o licencias sólo surten efectos frente a

terceros de buena fe desde que hubieran sido inscritos en la OEPM (Art. 79.2 LP)

• Si el cesionario ( el que adquiere la patente) no ha inscrito la transmisión, no puede invocar frente a terceros la patente que ha comprado

– Que el nuevo titular de la patente tampoco puede mencionar que ha realizado esta adquisición en sus productos.

• Si lo hace puede ser sancionado como un acto de competencia desleal.

Derecho de propiedad

Cotitularidad

Expropiación

Cesión

Tema 16: Las patentes como objeto del derecho de propiedad

Page 250: Parte 3    Invenciones

250

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Obligaciones de las partesObligaciones de las partes

Obligaciones del cedente

• Legitima titularidad– El que transmite una solicitud

debe responder si después se demuestra que carecía de titularidad o que no podía hacer la cesión (Art. 77 LP)

• Entrega de know-how y asistencia técnica

– Con la patente debe transferirse el conocimiento técnico que se posea y que resulten necesarios para la adecuada explotación de la invención (Art. 76 LP)

– Debe responder de vicios ocultos o defectos de la invención

Obligaciones del cesionario

• Pago del precio pactado

• Abonar las tasas anuales

• Explotación de la invención

Derecho de propiedad

Cotitularidad

Expropiación

Cesión

Tema 16: Las patentes como objeto del derecho de propiedad

Page 251: Parte 3    Invenciones

Tema 17.- Las licencias de patentesTema 17.- Las licencias de patentes

• Las licencias contractuales de patentes• Clases de licencias• Derechos y obligaciones del licenciante• Derechos y obligaciones del licenciatario• Licencias de pleno derecho

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Page 252: Parte 3    Invenciones

252

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Licencia contractualLicencia contractual

• ¿En qué consiste?– Para rentabilizar los derechos exclusivos, se transmiten algunas de las

facultades que otorga la patente (fabricar, comercializar, usar) en un determinado territorio (España, una región, toda Europa) y por un determinado tiempo.

– Se trata de transferir s

• Surge de la autonomía de las partes (contrato sinalagmático)

– Otras licencias no son libremente suscritas• No son libremente acordadas las licencias de pleno derecho, que son puesta

a la oferta en la OEPM por el propio titular y cualquier que haga una oferta puede ser licenciatario

• Tampoco son suscritas libremente las licencias obligatorias, ya que la OEPM obliga a estos contratos cuando existe interés público y dependencia de patentes.

• Las licencias se sustancian en un contrato

Licencias contractuales

Tipos de licencias

Obligaciones del licenciante

Tema 17: La licencia de la patente

Obligaciones del licenciatario

Page 253: Parte 3    Invenciones

253

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Tipos de licenciasTipos de licencias

• En función del alcance– Plena– Limitada

• Contenido: Fabricar, vender o sólo un uso determinado• Duración• Territorio

• En función del objeto– Sobre una solicitud de patente– Sobre una patente ya concedida

• En función de la exclusividad– Exclusivas: un único licenciatario– No exclusivas: varios licenciatarios

Licencias contractuales

Tipos de licencias

Obligaciones del licenciante

Tema 17: La licencia de la patente

Obligaciones del licenciatario

Page 254: Parte 3    Invenciones

254

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Inscripción de la licencia Inscripción de la licencia (Art.. 56 LP y siguientes)(Art.. 56 LP y siguientes)

• Para que tenga validez la licencia debe inscribirse (Art. 74.2 y 79.5 LP)

• Para inscribir la patente en la OEPM– Instancia– Documento publico de otorgamiento de la licencia– Justificante de haber satisfecho el Impuesto de Transmisiones

Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados– Pagar una tasa de 31’80 € (2008)

Estas formalidades se simplificarán mucho cuando España firme el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT). En ese caso se inscribirán las cesiones:

i).- con un formulario firmado por el cedente y cesionarioii).- o bien con una parte del contrato autentificada

Licencias contractuales

Tipos de licencias

Obligaciones del licenciante

Tema 17: La licencia de la patente

Obligaciones del licenciatario

Page 255: Parte 3    Invenciones

255

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Obligaciones del licencianteObligaciones del licenciante

• Legitimidad para otorgar la licencia (Art. 77.1 LP)– El licenciante debe ser titular de la patente para poder

conceder una licencia.

• Entregar el know-how y asistencia técnica– Los conocimientos técnicos que posea el titular de la patente

y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención por parte de la empresa licenciataria.

• Notificación previa de retirada de solicitud o renuncia (Art. 43.2 LP y Art. 118.4 LP)– El titular de la patente no puede ni retirar su solicitud ni

renunciar a la patente sin que conste el consentimiento de los licenciatarios de los derechos inscritos

Licenciante Licenciatario

Licencias contractuales

Tipos de licencias

Obligaciones del licenciante

Tema 17: La licencia de la patente

Obligaciones del licenciatario

Page 256: Parte 3    Invenciones

256

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Obligaciones del licenciatarioObligaciones del licenciatario

• Pago del precio de la licencia– Se trata de un contrato oneroso.– Los pagos pueden tener cualquier forma. Sin embargo los

normal es realizar:• Pago inicial (down payment)• Posteriormente pagar una regalía (royalty) calculada como un

porcentaje del total de ventas.

• Explotación de la patente– Si no se explota la patente este derecho exclusivo caduca. El

licenciante debería obligar contractualmente a explotar la invención

Cláusula beneficiosa (Art. 75.4 LP) para el que recibe la tecnología

“ salvo pacto en contrario, el titular de una licencia contractual tendrá derecho a realizar todos los actos que integran la explotación de la invención patentada, en todas sus aplicaciones, en todo el territorio nacional, durante toda la duración la patente”

Licencias contractuales

Tipos de licencias

Obligaciones del licenciante

Tema 17: La licencia de la patente

Obligaciones del licenciatario

Page 257: Parte 3    Invenciones

257

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Licencias de pleno derecho Licencias de pleno derecho (Art. 81 LP y Art. 82 LP)(Art. 81 LP y Art. 82 LP)

• Concepto– Es un ofrecimiento de licencia– El titular declara que está dispuesto a autorizar a que cualquiera que

esté interesado explote su invención

• Con esta medida se pretende fomentar la explotación de las patentes

– Hay estudios que indican que más del 90% de las patentes no se explota nunca

– Se consultan en la sección de Internacionalización / Transferencia de Tecnología de la OEPM

• ¿Qué beneficios obtiene el titular de la patente?– Evita la caducidad de su patente por falta de explotación– Se reduce el importe de las anualidades que debe pagar un 50%– Si finalmente se produce la licencia, obtiene una ganancia de algo por

lo que no estaba obteniendo nada.

Licencias contractuales

Tipos de licencias

Obligaciones del licenciante

Tema 17: La licencia de la patente

Obligaciones del licenciatario

Page 258: Parte 3    Invenciones

258

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

El procedimiento de licencia es muy El procedimiento de licencia es muy rápidorápido

Licencias contractuales

Tipos de licencias

Obligaciones del licenciante

Tema 17: La licencia de la patente

Obligaciones del licenciatario

• Fijación del canon (royalty) por mutuo acuerdo entre las partes

• A falta de acuerdo entre las partes, la OEPM podrá fijar la compensación

• Fijación del canon (royalty) por mutuo acuerdo entre las partes

• A falta de acuerdo entre las partes, la OEPM podrá fijar la compensación

Solicitud licenciaSolicitud licencia LicenciaLicencia Fijación del canonFijación del canon

• El licenciatario notifica a la OEPM su intención de usar la invención

• La OEPM envía una copia al titular de la patente de esa solicitud

• 1 semana después de la salida de la notificación de la OEPM, el licenciatario puede comenzar a usar la patente

• La licencia es no-exclusiva y contractual

• El licenciatario notifica a la OEPM su intención de usar la invención

• La OEPM envía una copia al titular de la patente de esa solicitud

• 1 semana después de la salida de la notificación de la OEPM, el licenciatario puede comenzar a usar la patente

• La licencia es no-exclusiva y contractual

• Solicitud por escrito a la OEPM

• No existe formulario

• Debe indicar que desea que su patente sea ofrecida como licencia de pleno derecho

• Solicitud por escrito a la OEPM

• No existe formulario

• Debe indicar que desea que su patente sea ofrecida como licencia de pleno derecho

Page 259: Parte 3    Invenciones

Tema 18.- La obligación de explotar Tema 18.- La obligación de explotar la patentela patente

• La explotación de la patente• Alcance de la obligación de explotar• Las licencias obligatorias• Requisitos para el otorgamiento de licencias obligatorias• Régimen jurídico de las licencias obligatorias

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Page 260: Parte 3    Invenciones

260

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Las patentes son un contrato entre el Las patentes son un contrato entre el inventor y la sociedad en generalinventor y la sociedad en general

Tema 18: La obligación de explotar la patente

Inventor Sociedad

-Revela de manera suficiente la invención para que sea dominio publico cuando caduque (20 años)

- Explota un invento tecnológicamente más avanzado que genera mayor bienestar en la sociedad

- Otorga derechos exclusivos de explotación durante 20 años

El inventor debe explotar su invención para mantener sus

derechos exclusivos

Obligación de explotar

Licencias obligatorias

Mediación

Proced. solicitud licencia obligatoria

Régimen jurídico licencia obligatoria

Page 261: Parte 3    Invenciones

261

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

¿Qué se considera explotar una ¿Qué se considera explotar una invención?invención?

• Antiguamente– La explotación implicaba necesariamente una fabricación en el

territorio nacional– Las importaciones desde otros país no se consideraban

explotación. Esta era una medida proteccionista para favorecer el desarrollo de la industria local

• Actualmente se han eliminado las trabas a la libre competencia

– La Unión Europea es un mercado común que protege la libre circulación de bienes, servicios y personas.

• La exigencia de fabricar y las prohibiciones de importaciones se consideran contrarias a los Arts. 28 y 30 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (TCCE)

– El Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) prohíbe expresamente la discriminación porque los productos sean importados o producidos en el país (Art. 27.1 ADPIC)

Tema 18: La obligación de explotar la patente

Obligación de explotar

Licencias obligatorias

Mediación

Proced. solicitud licencia obligatoria

Régimen jurídico licencia obligatoria

Page 262: Parte 3    Invenciones

262

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Alcance actual de la obligación de Alcance actual de la obligación de explotar explotar

(Art. 83 LP)(Art. 83 LP)

• Persona que debe explotar– El propio titular de la patente o alguien autorizado por el titular

• Alcance de la explotación– De forma suficiente para satisfacer la demanda nacional– O que este llevando a cabo preparativos serios y efectivos

para llevar a cabo esa explotación (Art. 87 LP)

• Plazo– 4 años desde la fecha de solicitud– 3 años desde la concesión

• Este es el plazo que normalmente aplica puesto que las patentes tardan más de 12 meses en concederse

• Justificación de la explotación– Tiene carácter facultativo– Se acredita por medio de un certificado oficial (Art. 84 LP y Art.

37 RLP)

Tema 18: La obligación de explotar la patente

Obligación de explotar

Licencias obligatorias

Mediación

Proced. solicitud licencia obligatoria

Régimen jurídico licencia obligatoria

Page 263: Parte 3    Invenciones

263

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Las licencias obligatoriasLas licencias obligatorias

• Obligación al titular de una patente de suscribir un contrato de licencia– Se hace mediante resolución de la OEPM

• Causas por las que la OEPM puede otorgar una licencia obligatoria (Art. 86 LP)a) Falta o insuficiencia de explotación de la invención patentada.b) Necesidad de la exportación.c) Dependencia entre las patentes, o entre patentes y derechos de

obtención vegetal.d) Existencia de motivos de interés público para la concesión.

• Reglamento (CE) nº 816/2006 relativo a la adjudicación obligatoria de licencias a patentes para la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública.

¡Nuevo!

Tema 18: La obligación de explotar la patente

Obligación de explotar

Licencias obligatorias

Mediación

Proced. solicitud licencia obligatoria

Régimen jurídico licencia obligatoria

Page 264: Parte 3    Invenciones

264

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Licencias obligatorias por falta o Licencias obligatorias por falta o insuficiencia de explotación insuficiencia de explotación

(Art. 87 LP)(Art. 87 LP)

• Se declara licencia obligatoria por falta de explotación si:– No se explotado la patente en los 3 años siguientes a la concesión o

en los 4 años posteriores a su solicitud– Si no se han hecho preparativos efectivos y serios para la explotación– Si se ha interrumpido la explotación de la patente por un período

superior a los 3 años

• Excusas legítimas (Art. 87.2 LP)– Hay que demostrar dificultades objetivas de carácter técnico o legal.– Una dificultad habitual es la de obtener un permiso administrativos

para la comercialización, como pasa en pesticidas o fármacos.

• Este precepto legal ha sido usado frecuentemente como medida proteccionista

– Actualmente la importación se considera que es una explotación suficiente si proviene de un país miembro de la UE o de la OMC

Tema 18: La obligación de explotar la patente

Obligación de explotar

Licencias obligatorias

Mediación

Proced. solicitud licencia obligatoria

Régimen jurídico licencia obligatoria

Page 265: Parte 3    Invenciones

265

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Licencias obligatorias por dependencia Licencias obligatorias por dependencia de patentesde patentes

(Art. 89 LP)(Art. 89 LP)

• Existe una segunda patente que perfecciona a la primera y que no puede explotarse sin infringir la primera patente (Art. 56 LP)

• Los solicitantes de una licencia obligatoria deben demostrar (Art. 89.4 LP):– Progreso técnico significativo de considerable importancia en

relación con la primera patentes– Que se ha intentado conseguir una licencia contractual en

términos y condiciones razonables

• La licencia que se concede es no exclusiva

Tema 18: La obligación de explotar la patente

Obligación de explotar

Licencias obligatorias

Mediación

Proced. solicitud licencia obligatoria

Régimen jurídico licencia obligatoria

Page 266: Parte 3    Invenciones

266

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Motivos de interés público para Motivos de interés público para conceder una licencia obligatoriaconceder una licencia obligatoria

(Art. 90 LP)(Art. 90 LP)

• ¿Qué es el interés público?– Salud pública– Defensa nacional– Desarrollo económico y tecnológico

• Procedimiento– Real decreto– Propuesta por el Ministerio de Industria, que debe hacerlo

cuando corresponda a la motivación, conjuntamente con el Ministerio de Sanidad o con el Ministerio de Defensa

Tema 18: La obligación de explotar la patente

Obligación de explotar

Licencias obligatorias

Mediación

Proced. solicitud licencia obligatoria

Régimen jurídico licencia obligatoria

Page 267: Parte 3    Invenciones

267

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Mediación para la obtención de una Mediación para la obtención de una licencia licencia (Art. 91 LP, 92 LP, 93 LP y 38 RLP)(Art. 91 LP, 92 LP, 93 LP y 38 RLP)

• Se puede solicitar una mediación a la OEPM para que negocie la licencia voluntaria de la patente– La OEPM puede aceptar o denegar esta solicitud de

mediación. Debe contestar en el plazo de 1 mes

• En caso de aceptar la mediación, la duración máxima de las negociaciones durará 2 meses (Art. 93 LP)– El expediente de negociación es secreto y sólo puede ser

consultado por las partes

Tema 18: La obligación de explotar la patente

Obligación de explotar

Licencias obligatorias

Mediación

Proced. solicitud licencia obligatoria

Régimen jurídico licencia obligatoria

Page 268: Parte 3    Invenciones

268

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Procedimiento de solicitud de una Procedimiento de solicitud de una licencia obligatoria licencia obligatoria

(Arts. 95 LP, 96 LP y 96 LP)(Arts. 95 LP, 96 LP y 96 LP)

Una vez recibida la contestación del titular de

la patente, la OEPM resuelve en 1 mes,

concediendo o denegando la licencia obligatoria

La resolución debe indicar el contenido de la licencia (exclusividad, territorio, regalía, duración, etc.)

Una vez recibida la contestación del titular de

la patente, la OEPM resuelve en 1 mes,

concediendo o denegando la licencia obligatoria

La resolución debe indicar el contenido de la licencia (exclusividad, territorio, regalía, duración, etc.)

La OEPM transmite la solicitud de licencia

obligatoria al titular de la patente

El titular de la patente debe hacer sus

alegaciones en el plazo de 1 o 2 meses

La OEPM transmite la solicitud de licencia

obligatoria al titular de la patente

El titular de la patente debe hacer sus

alegaciones en el plazo de 1 o 2 meses

Documentación de la solicitud

Petición Circunstancias en las que se funda la solicitudInterés para concederlaMedios para explotar la patenteGarantías en caso de que sea concedida la licencia

Documentación de la solicitud

Petición Circunstancias en las que se funda la solicitudInterés para concederlaMedios para explotar la patenteGarantías en caso de que sea concedida la licencia

SolicitudSolicitud TramitaciónTramitación ResoluciónResolución

Tema 18: La obligación de explotar la patente

Obligación de explotar

Licencias obligatorias

Mediación

Proced. solicitud licencia obligatoria

Régimen jurídico licencia obligatoria

Page 269: Parte 3    Invenciones

269

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Régimen jurídico de las licencias Régimen jurídico de las licencias obligatorias obligatorias (Arts. 101 a 106 LP)(Arts. 101 a 106 LP)

Licenciante• Tiene derecho a recibir una

compensación– Su cuantía se determina por la

OEPM de acuerdo a la importancia económica de la invención

Licenciatario• Puede importar el objeto de

la licencia. – No es necesario que lo fabrique

en España. (No hacer caso de lo que pone el Art. 101.2 LP)

• No puede conceder sublicencias

TEXT TEXT TEXT

Condiciones generales• Las licencias son NO exclusivas. El titular y otros licenciatarios

pueden explotar la invención• Las licencias incluyen todas las adiciones de la patente, tanto

pasadas como futuras• Se puede solicitar la modificación de la regalía u otras

condiciones por cualquiera de las partes cuando haya hechos nuevos que lo justifiquen

Tema 18: La obligación de explotar la patente

Obligación de explotar

Licencias obligatorias

Mediación

Proced. solicitud licencia obligatoria

Régimen jurídico licencia obligatoria

Page 270: Parte 3    Invenciones

270

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Referencias de este temaReferencias de este tema

• Licencias obligatorias– “Recent examples of the use of compulsory licenses on patents”.

James Packard Love (2007). KEI Research Note 2007:2– La decisión de la OMC en la concesión de licencias obligatorias para fármacos.

LB Nicolás - Boletín económico de ICE, Información Comercial Española, 2004

Tema 18: La obligación de explotar la patente

Obligación de explotar

Licencias obligatorias

Mediación

Proced. solicitud licencia obligatoria

Régimen jurídico licencia obligatoria

Page 271: Parte 3    Invenciones

Tema 19.- Nulidad y caducidad de Tema 19.- Nulidad y caducidad de patentespatentes

• Causas de la nulidad de patentes• Legitimidad para el ejercicio de la acción de nulidad • Efectos de la nulidad• Caducidad: causas y efectos• Rehabilitación de la patente

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Page 272: Parte 3    Invenciones

272

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

¿Qué es la nulidad de una patente?¿Qué es la nulidad de una patente?

• Es necesario poner un sistema que revise la concesión de patentes– Puede haber errores en la concesión de la patentes– Las patentes españolas actualmente tan sólo tienen un

examen substantivo que es voluntario– Las patentes se conceden “sin ‘perjuicio de tercero y sin

garantía del Estado” en cuanto a la validez de la patente

• La declaración de nulidad se obtiene en tribunales– El caso más frecuente es que se solicite la nulidad por vía de

excepción o reconvención en los juicios por violación de patente (Art. 126 LP)

• La nulidad de la patente tiene efectos “ex tunc”– Se considera que nunca ha tenido ningún efecto, que la

patente nunca a ha existido

Nulidad

Caducidad

Rehabilitación

Tema 19: Nulidad y caducidad de las patentes

Page 273: Parte 3    Invenciones

273

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Causas de nulidad de una patenteCausas de nulidad de una patente

• Falta de los requisitos de patentabilidad– La invención protegida por la patente carece de novedad o de

actividad inventiva

• Insuficiencia en la descripción– La invención debe ser descrita de forma suficientemente clara y

completa para que un experto sea capaz de ejecutarla (Art. 25 LP)

• Ampliación del objeto de la solicitud– A lo largo del proceso de concesión se pueden hacer modificaciones en

el texto de la patente (descripción y reivindicaciones). Estas modificaciones no deben ampliar el objeto de protegido

• Falta de legitimación del titular– El titular de la patente no tiene derecho a obtenerla . Se puede

declarar la nulidad o bien, se puede transferir la titularidad de la patente

NULIDAD PARCIAL: Se eliminan sólo las reivindicaciones que están afectadas por algunas de estas causas de nulidad

NULIDAD PARCIAL: Se eliminan sólo las reivindicaciones que están afectadas por algunas de estas causas de nulidad

Nulidad

Caducidad

Rehabilitación

Tema 19: Nulidad y caducidad de las patentes

Page 274: Parte 3    Invenciones

274

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Legitimación para la acción de nulidad Legitimación para la acción de nulidad (Art. 113 LP)(Art. 113 LP)

Legitimación activa

• Cualquiera que se sienta perjudicado

• Administración pública

• En el caso del 4º supuesto, el titular no tiene derecho a solicitar la patente

– Sólo puede ejercer la acción de nulidad la persona legitimada para obtenerla

Legitimación pasiva

• Titular registral de la patente

• Cualquier otra persona que tenga derechos inscritos sobre la patente

– En el momento de interposición de la demanda de nulidad

– Sólo así se podrán personar e intervenir en el proceso

Nulidad

Caducidad

Rehabilitación

Tema 19: Nulidad y caducidad de las patentes

Page 275: Parte 3    Invenciones

275

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Otras cuestiones relativas a la Otras cuestiones relativas a la demanda de nulidaddemanda de nulidad

• Jurisdicción competente – Órganos de jurisdicción ordinaria (civil) (Art. 123 LP)

• Evitar el doble pronunciamiento (“non bis in idem”)– No se puede solicitar la nulidad de la patente en la jurisdicción civil

argumentando las mismas causas sobre las que ya se ha dictado sentencia en la vía contencioso-administrativa. (Art. 113.3 LP)

• Adiciones– La declaración de nulidad de una patente no determina por sí sola la

anulación de las adiciones a ella, siempre que se solicite la conversión de éstas en patentes independientes dentro de los tres meses siguientes a la notificación de la declaración de nulidad.

• Plazo– Durante los 5 años posteriores a la caducidad de la patente (Art.

113.2 LP)Solicitud Caducidad

5 años

Nulidad

Caducidad

Rehabilitación

Tema 19: Nulidad y caducidad de las patentes

Page 276: Parte 3    Invenciones

276

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Efectos de la declaración de nulidad Efectos de la declaración de nulidad (Art. 114 LP)(Art. 114 LP)

• La patente no fue nunca válida (“ex tunc”)– Se considera que ni la patente ni la solicitud que la originó han tenido

nunca los efectos previstos a los derechos exclusivos concedidos.

• El efecto retroactivo de la nulidad no incluye:a) A las resoluciones sobre violación de la patente que hubieran

adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas con anterioridad a la declaración de nulidad.

b) A los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad, en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma.

• Por razones de equidad y en la medida que lo justifiquen las circunstancias, será posible reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato.

• Una vez firme, la declaración de nulidad de la patente tendrá fuerza de cosa juzgada frente a todos– El titular de la patente anulada no podrá usar los derechos de la

patente en demandas por violaciones a otras empresas• Si se desestimara la nulidad de patente, esto no quiere decir que tenga la

validez garantizada.• Otra empresa, que no haya sido parte del procedimiento, puede impugnar de

nuevo la validez de la patente sobre la base de nuevas pruebas y argumentos.

Nulidad

Caducidad

Rehabilitación

Tema 19: Nulidad y caducidad de las patentes

Page 277: Parte 3    Invenciones

277

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Caducidad Caducidad (Art. 116, 117 y 118 LP)(Art. 116, 117 y 118 LP)

• Cuando se declara la caducidad de una patente se incorpora al dominio público el objeto patentado

• ¿Desde cuando se producen los efectos de caducidad?– “Ex nunc”– Desde el momento en que se produjeron los hechos u

omisiones que dieron lugar a ella

La nulidad se declara en tribunales y establece que NUNCA tuvo efecto la patente

La caducidad de las patentes es una decisión administrativa y establece que la patente no produce efectos a partir de una determinada fecha

Nulidad

Caducidad

Rehabilitación

Tema 19: Nulidad y caducidad de las patentes

Page 278: Parte 3    Invenciones

278

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Causas de caducidad Causas de caducidad (Art. 116 LP y Art. 39 RLP)(Art. 116 LP y Art. 39 RLP)

• Expiración del plazo legal para el que han sido concedidas– 20 años– Para el caso de medicamentos o productos fitosanitarios los

Certificados Complementarios de Protección (CCPs) se puede aumentar este plazo legal 5 años más.

• Renuncia del titular– Puede ser total o parcial– En el caso de que la renuncia sea parcial, no se puede admitir esta

renuncia sin la autorización de los titulares de derechos inscritos (licenciatarios).

• Falta de pago de una anualidad– Existe un plazo con recargo (6 meses) y el de regularización (1 año).

• Caducidad por falta de explotación– Se instruye, de oficio o a instancia de parte, un expediente

administrativo en la OEPM para declarar la caducidad– El titular de la patente y los licenciatarios inscritos tendrán 2 meses

para hacer alegaciones

Nulidad

Caducidad

Rehabilitación

Tema 19: Nulidad y caducidad de las patentes

Page 279: Parte 3    Invenciones

279

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

La rehabilitación de la patente La rehabilitación de la patente (Art. 117 LP)(Art. 117 LP)

• La rehabilitación permite eliminar la declaración de caducidad de la patente por falta de pago

• Plazo:– Seis meses posteriores a la declaración de caducidad de la

patente

• Contenido de las alegaciones– El titular de la patente debe justificar que no ha renovado las

tasas de la patente por causas de fuerza mayor.– Las causas de fuerza mayor pueden deberse a:

• circunstancias extraordinarias, anormales y ajenas• cuyas consecuencias son imposibles de prevenir

Ver STS, Sala contencioso administrativa RJ 200/968 de 9.3.2000

3 mesesRecargo 25%

3 mesesRecargo 50%

RegularizaciónTasa de la 20ª anualidad

Fecha de vencimiento

Fecha de vencimiento

Declaración de caducidad

Rehabilitación (6 meses)89’89€

Nulidad

Caducidad

Rehabilitación

Tema 19: Nulidad y caducidad de las patentes

Page 280: Parte 3    Invenciones

280

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

El restablecimiento de derechos El restablecimiento de derechos (Art. 25 LM)(Art. 25 LM)

• La Ley de Marcas (17/2001) ha introducido el restablecimiento de derechos

– Ya estaba presente en el Art. 122 del Convenio de la Patente Europea. “Restitutio in integrum”

• Sirve para remediar las pérdidas de derechos ocurridas por la inobservancia de un plazo

– El solicitante de la patente debe demostrar diligencia

• Plazos:– Solicitud por escrito antes de los 2 meses de finalización del

impedimento para cumplir el plazo– Antes de 1 año del plazo del trámite que se ha incumplido

• Hay determinados plazos en materia de solicitud de patentes en los que no se puede usar el restablecimiento de derechos

Ver Tema 14

Nulidad

Caducidad

Rehabilitación

Tema 19: Nulidad y caducidad de las patentes

Page 281: Parte 3    Invenciones

281

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Referencias sobre nulidad y caducidadReferencias sobre nulidad y caducidad

• Comentarios jurisprudenciales sobre nulidad parcial de una reivindicación y de una patente, y sobre nulidad de modelos de utilidad por falta de novedad y/o actividad inventiva

Pascual Segura. Director del Centro de Patentes de la UB. Coordinador de las Jornadas. 4 de abril de 2005

Nulidad

Caducidad

Rehabilitación

Tema 19: Nulidad y caducidad de las patentes

Page 282: Parte 3    Invenciones

Tema 20.- Acciones por violación del Tema 20.- Acciones por violación del derecho de patentederecho de patente

• Acciones en vía penal• Acciones en vía civil• Jurisdicción y normas procesales• Diligencias de comprobación de hechos• Medidas cautelares

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Page 283: Parte 3    Invenciones

283

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Violación de derechos de propiedad Violación de derechos de propiedad industrialindustrial

• Libertad de elección, se puede acudir la vía civil a o la vía penal– El titular de la patente puede ejercitar ante los órganos de la

jurisdicción ordinaria, las acciones que le correspondan, cualquiera que sea su clase y naturaleza, contra quienes lesionen su derecho (Art. 62LP)

Tema 20: Acciones por violación del derecho de patentes

Vía Penal

Vía Civil

Jurisdicción y normas procesales

Diligencias de comprobación de hechos

Medidas cautelaresVía penal:

Más rápida y efectiva para lograr una inmediata cesación de los actos de infracción

El fiscal actúa de la parte del demandante, acumulando pruebas.

Vía Civil:

Proporciona resultados más amplios

Page 284: Parte 3    Invenciones

284

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Acciones en vía penalAcciones en vía penal

• Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal

• Principales características

– No es necesaria una denuncia previa• Se considera un bien de interés público• Por tanto los delitos son perseguibles de oficio

– Las penas son graves (Art. 273 LP)• Pena de prisión de seis meses a dos años • y multa de 12 a 24 meses

Tema 20: Acciones por violación del derecho de patentes

Vía Penal

Vía Civil

Jurisdicción y normas procesales

Diligencias de comprobación de hechos

Medidas cautelares

Page 285: Parte 3    Invenciones

285

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Delitos tipificados en vía PenalDelitos tipificados en vía Penal

• Objetos– Fabricar– Importar– Poseer– Utilizar– Ofrecer– Introducir en el comercio

• Proceso– Utilice el procedimiento– Ofrezca la utilización de un

procedimiento objeto de una patente

– Producto obtenido directamente del procedimiento patentado

• Poseer• Ofrecer • Introducir en el comercio• Utilizar

• Otros requisitos

– Que se haga con fines• Industriales• O comerciales

– Sin consentimiento del titular de una patente o modelo de utilidad

– Con conocimiento del registro de la patente o del modelo de utilidad

Page 286: Parte 3    Invenciones

286

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Acciones en vía civilAcciones en vía civil

Tema 20: Acciones por violación del derecho de patentes

Vía Penal

Vía Civil

Jurisdicción y normas procesales

Diligencias de comprobación de hechos

Medidas cautelares

Page 287: Parte 3    Invenciones

287

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Jurisdicción y normas procesalesJurisdicción y normas procesales

Tema 20: Acciones por violación del derecho de patentes

Vía Penal

Vía Civil

Jurisdicción y normas procesales

Diligencias de comprobación de hechos

Medidas cautelares

Page 288: Parte 3    Invenciones

288

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Diligencias de comprobación de hechosDiligencias de comprobación de hechos

Tema 20: Acciones por violación del derecho de patentes

Vía Penal

Vía Civil

Jurisdicción y normas procesales

Diligencias de comprobación de hechos

Medidas cautelares

Page 289: Parte 3    Invenciones

289

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Medidas cautelaresMedidas cautelares

Tema 20: Acciones por violación del derecho de patentes

Vía Penal

Vía Civil

Jurisdicción y normas procesales

Diligencias de comprobación de hechos

Medidas cautelares

Page 290: Parte 3    Invenciones

290

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Referencias sobre acciones por Referencias sobre acciones por violaciónviolación

• Comentarios jurisprudenciales sobre nulidad parcial de una reivindicación y de una patente, y sobre nulidad de modelos de utilidad por falta de novedad y/o actividad inventiva

Pascual Segura. Director del Centro de Patentes de la UB. Coordinador de las Jornadas. 4 de abril de 2005

Nulidad

Caducidad

Rehabilitación

Tema 19: Nulidad y caducidad de las patentes