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LA LEGISLACION SOBRE MARCAS VIGENTE EN MEXICO

Por el licenciado David RANGEL MEDINA

LEGISLACION NACIONAL

1. Ley de Invenciones y Marcar

A partir del 11 de febrero de 1976 está vigente en México la Lqr de Invenciones y Marcas promulgada el 30 de diciembre de 1975.'

Esta ley vino a abrogar la Ley de Propiedad Industrial de 30 de diciembre de 1942.

El anteproyecto original denominaba al texto legislativo ''Ley que regula los derechos de los inventores y el uso de los signos marcanos", pero al ser aprobado por el Congreso se le intituló "Ley de Invenciones y Mar- cas", a pesar de lo cual sus disposiciones no se limitan a reglamentar d o el derecho de los inventores y de los propietarios de marcas. En efecto, esta ley regula también todas las otras instituciones conocidas bajo el mbro de propiedad industrial, tales como certificados de invención, dibujos y mode los industriales, denominaciones de origen, nombres comerciales, avisos comerciales y represión de la competencia desleal.

2. Reglamento de la Ley de la PropOndad Industrial

A la fecha actual, a dos años de distancia de haber sido expedida esta ley, no ha sido dictado su Reglamento. Se tienen noticias de que en la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial está en elaboraW6n un proyecto. Mientras tanto, por disposición expresa del artículo Cuarto Tran- sitorio de la ley, sigue en vigor el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942.

1 Publicada cn el Diario Oficial del 10 dc febrero de 1976.

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ftc)4 DAVID U N G E L MEDINA

3. Disposiciones sobre mmcas ds uso obligatorio

También continúan vigentes diversos decretos presidenciales sobre el Régimen de las marcas de uso obligatorio para las siguientes mercancías:

a) Medias de nylon y otras fibras artificiales o sintéticas que c'mulen en el mercado nacional.2

b) Artículos de viaje, así como cinturones, carteras, monederos, carpe- tas, portafolios, bolsas de mano, que se fabriquen total o parcialmente con piel en México o se pongan a la venta en el territorio nacional.$

c) Prendas de vestir que se fabriquen total o parcialmente en la Repú- blica, o se pongan a la venta en el propio territorio nacional.(

d ) Artículos de plata labrada, plateados o de alpaca que se elaboren en el país o que se pongan a la venta en Méxic~ .~

Las disposiciones sobre uso obligatorio de marcas se originaron en el artículo 155 de la Ley de la Propiedad Industrial que tiene su wrrelativo en el artículo 125, primer párrafo, de la nueva ley, así wmo en el artículo 77 del Reglamento de la Propiedad Industrial, reformado el 29 de diciembre de 1949,O según el cual los productos a que se refieren los cuatro De- cretos ya mencionados deben indicar:

a ) Nombre del propietario de la fábrica b) Ubicación de la fábrica c) Indicar si la marca no está registrada d) Si está registrada, señalar el número del registro y ia fecha del mismo e) La leyenda "Hecho en México" f ) Número de empadronamiento de ingresos mercantiles Estas disposiciones sobre marcas de uso obligatorio han quedado subsis-

tentes por así ordenarlo de modo expreso el artículo Quinto Transitorio de la nueva ley.

No obstante su vigencia por casi tres décadas la reglamentación de las marcas de uso obligatorio no se cumple, ni se han aplicado las sanciones respectivas por tal incumplimiento. Se trata de una situación de hecho que prevalece debido a estas tres rmnes: resistencia de los sectores interesados a colocar en los productos las leyendas; la inadvertencia o falta de interés de las autoridades en hacer cumplir las disposicione correspondientes; y la

2 Decreto de 10 de mayo de 1949, publicado en el Diario Oficial de 24 de mayo de 1949.

S Decreto de 22 de septiembre de 1952, publicado en el Diario Oficial de 4 de octubre de 1952.

4 Decreto de 10 de octubre de 1952, publicado en el Diario Oiicial de 21 de octubre de 1952.

6 Decreto de 22 de septiembre de 1952, publicado en el Diario Oficial de 29 de noviembre de 1952.

6 Diario Oficial de 31 de diciembre de 1949.

LEY MEXICANA SOBRE MARCAS 405

falta de mecanismos de la administración pública para investigar, verificar y determinar quiénes usan sus marcas sin las leyendas obligatorias mencionadas?

4. Tarifa de derechos

Una nueva tarifa para el pago de derechos al Gobierno por servicios relacionados con la propiedad industrial ha entrado en vigor en Méxiw a partir del 26 de abril de 1978.8

Las características de esta tarifa pueden resumine así: Incremento de la cuota relativa a los conceptos de actividades tradicio-

nales que tienen que VET con la solicitud, trámite y expedición de los títulos de patentes, marcas, dibujos industriales, avisos comerciales y nombres comerciales, así como para el mantenimiento y conseivación de dichos títulos.

-El aumento por cada concepto individualmente considerado, en rela- ción con la tarifa derogada que estaba vigente desde 1961 es muy variado pues va desde un 250 hasta un 520 por ciento.

-Señala cuotas específicas para servicios relacionados wn las innovaciones y cambios originados en la Ley de Invenciones y Marcas, tales como estudio de la solicitud de registro de modelos y dibujos industriales y de marcas; estudio de la solicitud de registro de licencias de utilidad pública; los diversos actos acerca de certificados de invención; solicitud de licencias obligatorias de marcas; y actos relacionados con las denominaciones de origen.

-La cuota más baja de la nueva tarifa es de $100.00 pesos mexicanos ($4.40 Dls.) ; la más alta de $1,000.00 pesos mexicanos ($43.98 Dls.).

-A pesar de que los conceptos de servicios señalados en la nueva tarifa son en mayor número (55) que los conceptos de k antigua tarifa (52), el monto de las cuotas respectivas está menos divekficado, pues la nueva tarifa consigna únicamente 10 cifras distintas, en tanto que la antigua com- prendía 14 cantidades distintas.

5. Ley de traspaso de tecnologia

Aun cuando no regula de una manera directa y exclusiva el derecho de marcas, la Ley sobre registro de la transferencia de tecnología y el uso y

7 Sobre el Régimen de las marcas obligatorias puede consultarse: David RANOEL MEDINA, Las marcas y SUS leyendar obligatorias, México 1958, pp. 55 a 72.

8 Diario Oficial del martes 25 de abril de 1978, donde se publica el "Decreto por el que se establecen las cuotas de los derechos par servicios que presta la Secre- taria de Patrimonio y Fomento Industrial por la aplicación de la Ley de Invenciones y Marcas.

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explotación de patentes y marcas de 28 de diciembre de 1972 que entró en vigor el 29 de enero de 1973; también es parte de la legislación doméstica sobre marcas.

En primer lugar, porque el simple mbro que se acaba de mencionar así lo señala.

En segundo lugar, porque la ley sobre transferencia de tecnología contiene preceptos específicos sobre marcas como el artículo 20., confonne al cual es obligatorio inscribir en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología los convenios que deban surtir efectos en el territorio nacional y que se celebren con motivo de la concesión del uso o autorización de ex- plotación de marcas: como el artículo 60. que sanciona con la p6rdida de efectos legales la falta de inscripción de las licencias de uso de marcas en el Registro de Tecnología; como el artículo 70. que impide el registro de licencias en las que se establezca la obligación de ceder ks marcas al pro- veedor de la tecnología; o como la prohibición de establecer en los contratos de uso de marcas plazos excesivos de vigencia de los mismos.

Y finalmente, porque la propia Ley de Invenciones y Marcas expedida con posterioridad a la de traspaso de tecnología, contiene diversas disposiciones que viniemn a complementar y a reglamentar las de vaspaso de tecnología.

Tienen ese carácter los siguientes artículos referentes todos a las marcas: Artículo 128, que ordena que los contratos que se celebren con motivo

de la concesión del uso de una marca registrada originalmente en el extranjero, o cuyo titular sea una persona física o moral extranjera, deberán wn- tener la obligación de que dicha marca se use vinculada a una marca originariamente registrada en México y que sea propiedad del licenciatario. La faita de cumplimiento de dicha obligación implica que la Dirección Gene- ral del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, negará la ins- cripción del contrato respectivo.

Artículo 129 en relación con el artículo 210, que se refieren a la aplica- ción de las sanciones por incumplimiento de la obligación de vincular las marcas extranjeras con las nacionales.

Artículo 135, según el cual para inscribir a una persona como usuario autorizado de una marca en la Dirección de Invenciones y Marcas deberá acompañarse a la solicitud una constancia expedida por el Registro Nacio- nal de Transferencia de Tecnología, en la que se acredite que la marca en relación w n la cual se solicita la inscripción de usuario autorizado, se encuentra comprendida en un contrato inscrito en dicho Registro.

Artículo 138, conforme al cual la inscripción del usuario autorizado de una marca hecha en la Dirección de Invenciones y Marcas será cancelada cuando la inscripción del acto correspondiente sea cancelado por el Regis- tro Nacional de Transferencia de Tecnología.

* Publicada en el Diario Oficial de 30 de diciembre de 1972.


El artículo 141, que previene que la transmisión de las marcas registradas no producirá efectos si no se inscribe en el Registro Nacional de Transfe- rencia de Tecnología.

Articulo Décimo Segundo Transitorio, que fijó un plazo para que las partes en los contratos ya inscritos en el Registro Nacional de Transfercn- Wa de Tecnología, en los que se haya autorizado el uso de las marcas su- jetas a vinculación, cumplan con dicha obligación y que la falta de cumplimiento de la misma traerá como consecuencia que el contrato deje de surtir efectos.lo

6. Reglamento en materia de uinculación de marcas

Es de todos conocida la innovación que contiene la Ley de Invenciones y Marcas respecto de la obligación de usar marcas de origen extranjero para productos fabricados en México, acompañándolas de marcas ongina- namente registradas en dicho país.

Lo dispuesto en ese sentido por la Ley de Invenciones y Marcas, además de provocar un repudio general, implicó dudas, omisiones y contradicciones que determinaron la conveniencia de precisar la forma en que deberá darse cumplimiento a sus obligaciones.

También se creyó conveniente fijar la ley aplicable para la inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología de los contratos que se celebren con motivo de la transmisión de patentes, certificados de invención o niarcas.

Como la inscripción de licencias de uso de dibujos y modelos industriales en dicho Registro no fue prevista por los autores de la ley de traspaso de tecnología esa vino a quedar sujeta a tal Registro por el articulo 45 en relación con el articulo 85 de la Ley de Invenciones y Marcas.

Con fundamento en tales consideraciones, el 8 de octubre de 1976 fue expedido el "Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas en materia de trsnafeiencia de tecnología y vinculación de niarcas", que entró en vigor el 17 de octubre de 1976.11

7. Decreto que prorroga el término pura vincular marcas

Según el articulo Décimo Sepndo Transitorio de la Ley de Invencio-

10 Para un anilisis del entrelazamienta de las normas de propiedad industrial con las de traspaso de tecnologia en México, véase: David RANOEL MEDINA, Algunos contradicciones dc la ley sobrs registro da tranrfercncin d e tccnologta con la Ley de propiedad industrial, en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 23-24, pp. 1 1 a 25, así como Jaime ALVAREZ SOBERANIS, La Ley de Inuen- ciones y Marcos y lar facultadcr qua otorga nl Registro Nacional dc Transferencia d e Tecnología, en la misma Revista, Nos. 27-28, enero-diciembre de 1976, pp. 67 a 95.

11 Publicada es el Diario Oficial de 14 de octiihre de 1076.

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nes y Marcas, el 10 de febrero de 1978 habría de vencer el plazo de 2 años para que se diese cumplimiento a la obligación de usar marcas vinculadas. Pero en atención a que diversos sectores industriales del país no pudieron cumplir con dichas obligaciones por múltiples razones técnicas y econbmi- cas, a solicitud de los mismos interesados el Presidente de la República expidió con fecha 2 de febrero de 1978 un "Decreto por el que se otorga ampliación, por un año más del plazo de dos, a que se refiere el artículo Décimo Segundo Transitorio de la Ley de Invenciones y Marcas".'P

De este modo el término para cumplir con la obligación de vincdación de marcas ha quedado prorrogado hasta el 11 de febrero de 1979.

-Dicho aplazamiento se interpreta como una oportunidad que debe ser aprovechada para continuar gestionando una reforma legal que suprima el requisito de la vinculación de marcas.

8. Aviso sobre el embkma '%lecho en México''

La Ley de Invenciones y Marcas establece la obligación de aplicar la leyenda "Hecho en México" en los productos nacionales en los que se utilicen marcas y tambMn dispone que los productos de exportación deberán ostentar, además, una contraseña (Artículo 121).

La leyenda y la contraseña mencionadas deberán figurar en los productos, en las etiquetas, en los empaques y en los envases en que se wnten- gan el expenderse al público. (Artículo 122).

Mediante "Aviso a los industriales, comerciantes y público en general sobre el emblema denominado "Hecho en México", fechado el 15 de febrero de 1978," el Director General de Nomias de la Secretaría de Patri- monio y Fomento Industrial dio a conocer las caracteristicas del emblema aprobado. En dicho aviso, que en realidad implica una reglamentación de los artículos 121 y 122 de la Ley de Invenciones y Marcas, se señalan el objetivo, el campo de aplicación, las especificaciones y el uso del emblema denominado "Hecho en México". El aviso se complementa con un apén- dice consistente en 5 figuras que muestran, a manera de ejemplo, algunas reproducciones del emblema.

Hay notable paralelismo entre las disposiciones a que se refiere este aviso con las del Reglamento del sello ITINTEC de 9 de agosto de 1974 vigente en Perú. El sello ITINTEC es el símbolo oficial otorgado par el Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y de Normas Técnicas y su uso certifica que un producto determinado cumple con las especificaciones establecidas en las Normas Técnicas Nacional ugentes para ese producto. (Art. 60.) y está constituida por una marca física, que se aplica

11 Publicada en el Diario Oficial de 6 de febrero de 1978. 1 3 Diario Oficial de 8 de mano de 1978.


a cada unidad o conjunto de unidades, de acuerdo con las características y naturaleza del producto que corresponda distinguir. (Art. 70.). La forma del monogama NT, que significa "Norma Técnica Nacional", su diseño y dimensiones que deben mantener los distintos elementos en el conjunto de este emblema o contraseña, están descritos en forma similar a como se hace en el aviso mexicano.

Ha sido difundido este aviso y parece que los industriales y comerciantes no le dan la importancia que tiene, no obstante que la omisión de la leyenda y de la contraseña mencionadas, es causa de sanciones que pueden ser seve- ras a juicio de la autoridad administrativa, dentro del arbitrio que le confiere la ley."

A pesar de que estas afirmacioies resultan de la interpretación lógica de los artículos 121 y 122 en cuyo texto se apoya la expedición del aviso sobre el emblema "Hecho en México", el Director General de Normas de la Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial estima que el uso de dicho ernblea no es obligatorio, aun cuando considera, "que sería conveniente la adopción voluntaria de este símbolo por parte de los industriales mexicanos". Por lo que solicita la colaboración de la Confederación de Cáma- ras Industriales para que los asociados de la misma, "acepten y utilicen en el menor tiempo posible, según las posibilidades de cada empresa el citado emblema". (Ver oficio No. 2136 de 28 de mamo de 1978). En todo caso, si efectivamente el empleo de esta contraseña es opcional, su adopcibn es aconsejable porque a cambio de ello, podría desaparecer el riesgo de la apli- cación de las sanciones mencionadas en el artículo 122 de la ley.

11

LEGISLACION INTERNACIONAL

1. Conuenio de Pa i s para la Proteccidn de la Propiedad Industrial

Desde el año de 1903 Mgxico ingresó a la Convención de Unión de París para la protección de ia propiedad industrial en su texto revisado por primera vez en Bruselas en 1900. También se ha adherido dicho instrumento en todas sus revisiones pcsteriores, incluyendo la última, adopta- da en Estocolmo en 1967, cuyo texto es el que esta vigente en la actuali- dad.'=

Este tratado internacional, de acuerdo con el artículo 133 de la Cons- titución Política tiene igual jerarquía que la propia Constitución y las le-

l4 Articulo 122 v 125. 1 5 Ver Decreto por el que se promclga este Convenio en el Diario Oficial de

27 de julio de 1976.

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yes expedidas por el Congreso y con ellas constituye la Ley Suprema de la República. Tanto las autoridades administrativas como las autoridades ju- diciales deben respetar sus normas.

En el campo específico de las marcas la Ley de Invenciones y Marcas incorpora de modo expreso algunas reglas del Convenio de París, como lo revelan los siguientes ejemplos:

-La prohibición de registrar como marcas, los emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales a que se refiere el artículo 6 ter.'O

-La protección de las marcas de servicio mediante su registro, a que alude el artículo 6 sexies, equiparando estas marcas a las de producto^.'^

-La prohibición de registrar marcas por el agente o el representante del titular sin su autorización, ordenada por el artículo 6 septie~.'~

-El derecho de prioridad establecido por el artículo 4 y por el artículo 6 quinquies, a condición de que el registro se pida en México dentro de los seis meses de haber sido solicitado en el país de origen?O

-La existencia de recursos legales apropiados para reprimir eficazmente la circulación de porductos que ostenten ilícitamente una marca, como lo perviene el artículo 9. La ley mexicana sanciona este tipo de actividades considerindolas en algunos casos como infracciones administrativafl y en otros como delitos.z1

-La represión de indicaciones falsas sobre la procedencia del produc- to o la identidad del fabricante o comercianic estipulada por el artículo 10, que se traduce en la nulidad de registros de marcas en cuyas solicitudes aparecen falsas indicaciones y en la aplicación de sariciones administrativas para hacer aparecer como de procedencia extranjera productos de fabrica- ción nacional."

Pero independientemente de lo anterior, que revela la incorporación de las normas internacionales a la ley nacional, debe hacerse notar que en la práctica también se respetan de una manera directa y no a través de sus equivalentes en la ley nacional, los preceptos del Tratado. Más adelante habrá oportunidad de señalar algunos casos en los que se alude al respeto que debe darse al Convenio de París, en materia de marcas.

2. Arreglo de Liiboa sobre Denominaciones de Origen

El Arreglo de Lisboa relativo a la protección dc las denominaciones de

1"rtículo 91. 17 Artículo 87. 1s Artículo 147, fracción VII, 1s Artículo 113 y 114. 20 Artículo 210. 21 Artículo 211.

Artículo 147 fracción IV y artículo 210 fracci6n VI.


origen y su registro internacional subscrito en Lisboa en 1958 y revisado en Estocolmo en 1967, es otro documento de carácter internacional que tiene vigencia en México."

En cumplimiento de las obligaciones contraídas en dicho Tratado, la Ley de Invenciones y Marcas consigna en su Título Quinto (Artículos 152 a 173) las disposiciones reglamentarias de esta clase de signos distintivos, cuyas caracterÍst;cas están {ntirnamente ligada con las marcas. Las din~osi- ciones esenciales del Arreglo de Lisboa se adoptaron originalmente por la legislación mexicana reformando la Ley de la Propiedad Industrial en el año de 1972 por un decreto que adicionaba al articulo 105, que creaba un articulo 208 w n incisos de la A a la Z y con al adición de un articulo 258 bis.14

A la fecha actual, al amparo de esta reglamentación nacional e internacional de las denominaciones de origen, se ha declarado la protección de la palabra "tequila".*

3. Convenio que establece la Organizaci~ín Mundia'l de la Propiedad In- telectual

Como es de todos conocido, en 1967 se firmó en Estocolmo el Conve- nio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que tiene como finalidad fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación de los Estados, y asegurar la cooperación administrativa entre la Unión de París, la Unión de Berna y los otros arreglos y acuerdos internacionales destinados a fomentar la pro- tección de propiedad intelectual.

México es miembro de la Organización y es parte del Convenio desde 1975.28

Salvo contadas ocasiones, México estuvo representado en las reuniones del antiguo BIRPI por personas que poco o nada tenían que ver en su vida profesional o en sus actividades con la propiedad industrial. Por fortuna

23 E1 Decreto que lo promulgó fue publicado en el Diaria Oficial de 11 de julio de 1964.

24 Ver Diario Oficial de 4 de enero de 1973. Q5 Diario Oficial de 7 de diciembre de 1970 y Diario Oficial de 13 de octubre

de 1977. Para un análisis completo de este asunto véase: David RANCEL MEDINA, Lor reformar o la Ley de la Propiedad Industrial para reglarnestar los dcnominacionas de oripcn, en "El Foro", No. 30, abril-junio, 1973, ?p. 67-85, así como Mc'xico's Ncw Syrtcrn for Appellotionr of Origin, en “Industrial Property" Revista mensual de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. mano de 1973, pp. 91-98.

1 8 Decreto de promulgación de 24 de mamo de 1975 publicado en el Diario Oficial de 8 de junio de 1975.

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esa situación ha cambiado y en las últimas reuniones la representación ha recaído en funcionarios expertos de la Oficina de Marcas o de la Dirección de Transferencia de Tecnología y por lo mismo la labor de estos delegados mexicanos ha sido más efectiva Es innegable, por lo mismo, que nuestro país ha progresado en este importante aspecto de su participación en los eventos internacionales sobre esta materia.

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PRINCIPALES INNOVACIONES DE LA LEY

El presente estudio de la nueva ley que reglamenta la propiedad industrial en México, se limita a exponer únicamente las más importantes inno- -vacinnes introducidas en el campo de las marcas.

Marcas de seruicio

Con el desarrollo de la tecnología moderna, el límite de los objetos susceptibles de ser distinguidos por la marca impuesto por la naturaleza material de los mismos, fue rebasado para dar cabida a una nueva catego- ría de bienes consistentes en la prestación de actividades con un fin lucra- tivo. Se trata de objetos inmateriales que se traducen en el suministro de servicios, tales como transportación de personas y cosas; operaciones banca- rias y de seguros; información; hospedaje; restaurant; lavandería; tintore ría; emisiones radiofónicas y de televisión: espectáculos y diversiones; publicidad; enseñanza; etcétera.

La necesidad de establecer un vínculo entre esos servicios y la empresa que los realiza, a fin de que la clientela que los reciba pueda conocer Ia procedencia de los mismos y distinguirlos de los servicios similares propor- cionados por otra empresa, determinó la creación de la marca de servicio.

El artículo 87 de la nueva ley incorpora de un modo expreso las mar- .cas de servicio."

Plazo de vigencia

Conforme a la ley abrogada el registro de la marca tenía una duración

a7 Para un examen completo de l a antecedentes de la protección a las marcas de servicio en México véase: David RANGEL MEDINA, Marcas dc s~ruicio, en "Re-

-vista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica", No. 18, julio-diciembre de 1971, pp. 169-190.


de 10 años, pmrrcgables indefinidamente por períodos de 10 años mediante renovación. (Artículo 132 L.P.I.)

En la Ley de Invenciones y Marcas los efectos del registro durarán sólo 5 años a partir de su fecha legal, siendo también renovables pero por períodos de 5 años. (Artículo 112).

Renovación

La Ley de la Propiedad Industrial contempla una renovación que te- nía por objeto mantener vivo el registro a pesar de que la marca registrada no se hubiera usado o el uso se hubiere suspendido. Esta renovación especial conocida como renovación por "no uso" o renovación '"por falta de uso" se solicitaba.antes del vencimiento de cada penodo de 5 años y con ella se evitaba la extinción del registro por falta de explotación de la marca. L a renovación especial tenía por objeto el requisito del uso continuo de la marca.

En la nueva ley ha desaparecido esa renovación por no uso, pero se conserva la antigua renovación ordinaria, sólo que con características no- vedosas: en primer lugar, porque la solicitud de renovación deberá hacerse antes del vencimiento de cada periodo de 5 años o dentro de un plazo de gracia de 6 meses posteriores a la fecha. (Artículo 139) ; en segundo lugar porque sólo procederá la renovación del registro si se compmeba que la marca ha sido usada ininterrumpidamente en los productos o s e ~ c i o s que ampara.

La falta de renovación producirá la caducidad del registro. Pero no basta con presentar oportunamente la solicitud de renovación

para que ésta se acuerde favorablemente, pues ahora la renovación sólo pro- cederá si se compmeba la cnntinuidad del uso de la marca. (Artículo 140).

Nuevo registro de una marca por su ex-titular

Según la nueva ley (Artículo 99) el dueño de una marca extinguida o caduca p e d e solicitar de nueva cuenta el registro sin necesidad de que transcurra un plazo. Y en cuanto a terceras personas, éstas tendrán que esperar el transcurso de un año para solicitar el registro de dicha marca extinguida o caduca. Es decir, la nueva ley establece un derecho preferente en favor del ex-titular del registro frente a quienes pretendan registrar de nuevo la marca, puesto éstos no podrán hacerlo antes de que transcurra un año, tér- mino que no cuenta para el antiguo propietario.

2s Para el estudio de las características de estos das tipos de renovaciones, véase. David RANOEL MEDINA, La cadircidod d e marcar por deruso, en "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", No. 10, julio-diciembre de 1967, pp. 223-242.

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De este modo la protección de las marcas extinguidas o caducas podrá conservarse indefinidamente a cambio de que quien las perdió vigile y efectúe un nuevo registro dentro del término que fija la ley.

UJO de marca única

La ley establece la posibilidad de que la Secretaría de Industria y Co- mercio obligue a quc se use una sola marca para todos aquellos productos o servicios de un mismo titular, destinados a un inisnio fin y substancialmente iguales (Articulo 116).

La imposición del uso de la marca única, queda condicionada a estos requisitos de fondo:

-Que los .productos elaborados o los seivicios prestados tengan un mismo fin;

-Que los productos elabrados o los servicios prestados provengan de la misma persona;

-Que los productos o los servicios sean substancialmente iguales en tanto que sólo difieran en características accidentales.

Así como a estos formales: -Consignar la adopción de la marca única en una declaratoria; -Emitir dicho documento después de oir no sólo al dueño de las mar-

cas múltiples que se usan para distinguir los artículos o servicios que tienen los rasgos antes indicados, sino también a los organismos que lo q r e - senten en lo pemonal o a los que representen a todo el sector industrial o comercial de que se trate.

Limitación al derecho de usar marcar

Para witar confusiones y para obtener ahorros en la publicidad que deberán refleja.rse en el precio al consumidor, la nueva ley faculta a la Se- cretaría de Industria y Comercio para que, por razoies de interés público, prohiba el uso de marcas en determinados productos y obligue a que éstos se vendan bajo sus nombres genéricos. (Articulo 125).

Se fijan estas condiciones para prohibir el uso de marcas, registradas o no, en determinado producto de cualquier rama de la actividad econó- mica:

-Que antes de establecer la prohibición sean oídos los organismos de los sectores interesados;

-Que se expida una declaratoria; -Que la misma sea publicada en el Diario Oficial.


Marcas vinculadas

La nueva ley establece la obligación de vincular las marcas de origen extranjero y las que pertenezcan a un extranjero, con marcas cuyo registro sea originario de México y del que sea titular el licenciatario, sienipre que distingan artículos fabricados en el territorio nacional. (Artículo 127).

Esta medida que viene a revolucionar el concepto tradicional de la fun- ción de la marca, preseiita estas modalidades:

la. La calidad de "originario" del registro efectuado en México deri- va de que la marca haya sido registrada en dicho país antes que en cualquier ouo. En contraposición a esta clase de marcas se considera marca de origen extranjero la que se registra en el país de origen antes de haberlo sido en México.

2a. En caso de que una marca "registrada originariamente en el extranjero" posteriormenic se haya registrado en México, el uso de esta marca para amparar artlculos fabric~dos en Mcixico debe ser hecho acompaiián- dola con una marca que esté registrada en México, pero que antes no lo hubiera estado en otro país. Lo cual significa que la marca "originariamente registrada en el extranjero" deberá usarse vinculada a una marca "originariamente registrada en México".

Ja. Resumiendo: se establecen dos categorías de rnarc:is desde el pun- to de vista de la nacionalidad de los registros, determinada por el origen de los mismos: las marcas originariamente registradas en el extranjero y las marcas originariamente registradas en México. La marca registrada originariamente en el extranjero, usada en México, deberá emlilearse vinculán- dola o asociándola a una marca originariamente registrada en México y que pertenezca al licenciatario. (Artículos 127, 128 y r>6cirnoseyndo Transi- torio).

4a. El uso de la marca originariamente registrada en el extranjero debe ser hecho en México con una marca originariamente registrada en México que sea propiedad del licenciatario, independientemente de que el licenciatario sea mexicano o extranjero es irrelevante para el cumplimiento de esta obligación. Así lo confirman estas categóricas declaraciones hechas por el Secretario de Industria al explicar ante el Senado la Iniciativa de Ley:

"Si el licenciatario es mexicano, a tl corresponderá la titularidad de la marca vinculada. De igual manera si el licenciatario es un filial de una empresa extranjera, a ella corresponde la titularidad. Dentro del proyecto de Ley, tiene carácter obligatorio esta disposición para todos los usuarios de marcas extranjeras".

Licencia o'bligatoria

Cuando existan causas de utilidad pública que lo justifiquen y mediante

416 DAVID RANOEL MEDlNA

el pago de la regalía que fije la Secretaría de Industria y Comercio, se per- mitirá la utilización de una marca si su titular se niega a conceder el uso de la misma. (Artículo 132).

La ley introduce la figura de la licencia obligatoria para el uso de marcas registradas, mediante el pago de la regalía que fije la Secretaría de In- dustria y Comercio, a fin de evitar "los abusos o los inconvenientes para la economía del país, que podrían derivar del derecho exclusivo para el uso de una marca". "Hasta ahora -dice la Exposición de Motivos- el Estado mexicano carece de instrumentos jurídicos para permitir el uso de una marca mando lo reclame el interés público y el titular de las mismas se niegue a concederlo".

La ley no indica cuál dependencia de la Secretaría tendrá a su cargo la determinación de las regalías, pero se presume que la tarea corresponde- rá a la Dirección del Registro de Tecnología a cuyo organismo se refiere la Exposición de Motivos.

Cancelación

Hasta hoy, en el Derecho Marcario se conocía como "cancelación" el acto mediante el cual el dueño del registm manifestaba su voluntad de no querer d i s f ~ t a r mas de los derechos de exclusividad sobre su marca. Era la renuncia al registro. La Ley de Invenciones y Marcas introduce una causa de cancelación del registro que tiene un origen y una acepción total- mente distintos del que antes se menciona, al disponer que el registro de una marca podrá ser cancelado "por la Secretaría de Industria y Comercio cuando su titular especule o haga uso indebido en el precio o calidad de un producto o servicio amparado por la marca, en detrimento del público o de la economía del país". (Artículo 150, segundo párrafo).

La adopción de este tipo de sanciones para regular la actividad econó- mica del país, y sobre todo como un instrumento encaminado a tratar de hacer efectiva la campaña del Estado para el abaratamiento de las subsistencias. se encuentra en el Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial, conocido como Decisión 85 del Acuerdo de Car- tagena, según el cual "podrá sancionarse hasta con la cancelación definitiva de las marcas o de la licencia cuando se compruebe por la autoridad nacional competente que el titular o el licenciatario de una marca ha es- peculado o ha hecho uso indebido en el precio o calidad de un producto amparado por la marca en detrimento del público o de la economía del país miembro". (Artículo 77).

La Ley no dice si esta cancelación opera de pleno derecho o si deberá decretarse después de seguir un procedimiento administrativo para oir en su defensa al titular del registro; tampoco indica si se concede acción po-


pular para denunciar al especulador o si la autoridad administrativa exofi- cio va a cancelar el registro.28

Dilución de la marca

La ley anterior establecía la prohibición de registrar como marca los nombres que se hayan hecho de uso común en el país, para designar productos pertenecientes al mismo género o especie que aquellos que tratan de ampararse con la marca. (Artículo 105, fracción 11). La nueva ley contiene una disposición similar al señalar que no son registrables como marcas "las palabras que en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales se hayan convertido en una designación usual o genérica de los productos o servicios que se trate de amparar". (Artículo 91, fracción 11).

Pem la ley puesta recientemente en vigor introduce un motivo de pér- dida del registro que no existía en la ley anterior, al ordenar que "proce- derá la extinción del registro de una marca si su titular ha provocado o to- lerado que se transforme en denominación genérica la que corresponda a una o varios de los productos o s~rvicios para los cuales se registró, de tal modo que en los medios comerciales y en el uso generalizado de dicha deno- minación por el público, la misma haya ~erdido su si<pificación distintiva, como medio de identificar el correlativo producto o servicio a que se apli- que. (Articulo 149).

Después de la publicación r~spectiva en el Diario Oficial la denomina- ción de que se trate pasará al dominio público.

Lo cual quiere decir que ahora no sólo se rechazará el registro de una denominación que se estime genérica o de uso común al ser solicitado el registro, sino que ya otorgado el mismo para una marca perfectamente válida ésta podrá perder su protección porque con motivo de su uso y publicidad se va identificando o utilizando como nombre de la mercancía el que está amparado por la marca.

El peligro de que se "diluya" la marca se presenta especialmente cuando la misma llega a la cúspide de su fama y popularidad, razón por la cual deberá tenerse un especialísimo cuidado en evitar que el propietario o los usuarios de la marca consientan o coadyuven diiecta o indirectamente a que la marca de gran notoriedad no se use como tal, sino como sinónimo

20 La adopción de este tipo de multas para regular la nctiiidad económica del país y sobre todo como un instrumento que tiende a regular y a hacer más efectiva la campaña llevada a cabo por el Estado para aminorar el costo de subsistencias está incorporada en el Reglamento para la aplicación de reglas sobre propiedad industrial conocido como Decisión 85 del "Acuerdo de Canagena",. $e acuerdo con el cual una infracción consistente ya sea en la cancelación definiuva de una marca o de una licencia, cuando es demostrado por la autoridad nacional competente que el dueña o el lieenciatario de una marca ha estado especulando o hacienda usa indebido de la misma en lo que se refiere a pr~cio y calidad de un producto d cual cubre la marca en detrimento del público o dc la cconomia del país miembro.

418 DAMD RANOEL MEDlNA

que designa al producto, como si fuese el nombre usual, común, propio o genérico del mismo.

Protección penal

Una ae las críticas más serias de que fue objeto la antigua Ley de la Propiedad Industrial es lo leve de las penas previstas para los delitos de usurpación de marca, por cuanto que los mismos se castigaban con una pena alternativa de 3 días a 2 años de prisión y multa de diez a dos mil pesos. (Artículo 225 L. P. 1.)

En la nueva ley, el artículo 211 considera como delitos: -Usar la marca sin consentimiento de su titular (fracción IV) ; -Ofrecer en venta y poner en circulación a) productos que ostenten

una marca imitadora, o b) que lleven una marca usada ilegalmente (frac- ción V; o c) con una marca falsificada (fracción VI), y los sanciona con una pena de 2 a 6 años de prisión y multa de mil a cien mil pesos.

Aún cuando sigue siendo alternativa la imposición de esta penalidad, es notable la mayor severidad de la sanción.

También hay que señalar que el artículo 210 de la nueva ley considera no como delito sino como una infracción administrativa:

-El uso de una marca imitadora (fracción 11) ; -El uso indebido de una marca registrada, como elemento de un nom-

bre comercial (fracción 111). Tales infracciones, calificadas como administrativas, se sancionan con

multas de cien a mil pesos, con clausura temporal o definitiva del estable- cimiento y con arresto administrativo.

Lamentablemente se conserva la exigencia de recabar de la Oficina de Marcas una declaración previa para perseguir los delitos. Más de tres décadas de experiencia correspondiente al tiempo en que estuvo vigente la ley anterior, han enseñado que este requisito de procedibiiidad sólo en- torpece la acción criminal contra los usurpadores y origina cuantiosa pér- dida de tiempo y de dinero para la víctima del delito, por lo que, como una paradoja, resultará más eficaz la aplicación de la sanción cuando se trate de una infracción administrativa que cuando se tipifique un hecho delic- tuoso, a pesar de la mayor severidad de la pena propuesta para este Último.

OBSERVACIONES FINALES

Primera: Las marcas son instmmentos vitales para la economia de las empresas sean éstas industriales, comerciales o de prestación de servicios, tanto privadas como del sector público.

Segun&: La explotación de marcas amparadas por registro, lleva mn-


sigo la adopción y puesta en práctica de tecnologías apropiadas para la fabricación de los bienes, para la venta de los mismos o para el suministro de los servicios a que se refieren dichos títulos de propiedad industrial.

Tercera: La nueva legisla+n medcana que regula el derecho de exclusividad de uso que confieren las marcas registradas, viene a cenar el ciclo que en materia de política económica inició la Administración mexicana con la Ley de Inversión Extranjera, la Ley de Traspaso de Tecnología y la Ley de Protección al Consumidor.

Cuarta: Es característica del nuevo Derecho económico social mexicano la pronunciada incursión del Estado para regular las actividades industriales y comerciales de los particulares, ai amparo de la facultad consignada por el artículo 27 constitucional que permite imponer a la propiedad las modalidades que el interEs social demande.

Quinta: Asimismo, es nota peculiar de la Ley de Invenciones y Marcas el predominante arbitrio y discrecionaiidad que confiere al órgano administrativo encargado de aplicar y hacer efectivas sus disposiciones, llamado Dirección General de Invenciones y Marcas, dependiente de la Secretaria de Industria y Comer~io."~

Sexta: A tan poco tiempo de haberse iniciado la vigencia de la ley sería prematuro, arriesgado y pueril pronosticar si será negativo o positivo el sistema jurídico que se está implantando en México. Será con el tran- curso del tiempo y después de conocer la interpretación y aplicación de la ley por funcionarios capaces, probos, que estén guiados por un espíritu de justicia y rodeados de los elementos materiales y humanos adecuados. cuando podri haccrse alguna evaluación del camino que hoy se fija a este sector de la economía nacional, ya sea paca conservarlo y perfeccionarlo, bien para buscar otros derroteros.

30 En la Ley de Invenciones y Marcas se alude a esta dependencia gubernamen- tal como "Secretaría de Industria y Comercio". Pero este nombre fue substituido por el de "Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial" en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. ~ublicada en el Diaria Oficial del 29 de diciem- ~ - ~ ~ ~ - ~~~~~- ~~ - ~~~~ ~~ ~ ~ ~~~- ~ -. ~~~p bre de 1976. De acuerdo con el árkculo 33 Fracción ~ ~ ~ . - c o r r e s ~ o n d e a la Secre- taria de Patrimonio 7 Fomento Industrial el intervenir en materia de oropiedad industrial y transferencia de tecnología

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