LOS SIGNOS DISTINTIVOS DE LA EMPRESA EN NUEVA LEY DE...

LOS SIGNOS DISTINTIVOS DE LA EMPRESA EN LA NUEVA LEY DE FOMENTO Y PROTECCR3N DE LA PROPIEDAD

INDUSTRIAL

Dr. DAVID RANGEL MEDINA *

SUMARIO: Introducción. 1. Estructura formal de la ley. Marcas. 2. Inno- vaciones más importantes e n materia de marcas. Análisis y comentarios respecto del régimen marcario. 3. Fuentes del derecho a la marca. Efec- tos del uso. 4. El registro como fuente del derecho exclusivo. 5. Lo que puede constituir marca. 6. Marcas no registrables. Hologramas y Marcas notorias. 7. Especialidad de la marca. Clasificación de mercancias y semi- cios. 8. Territorialidad del registro. 9. Obligaciones del dueño de la marca. Conservación del registro. 10. Leyendas obligatorias. 11. Pérdida de los derechos sobre la marca. 12. Usurpación. Procedimientos. Aplica- ción de sanciones. 13. Justificación para introducir los cambios. Avisos comerciales. 14. Modificaciones e n cuanto a los avisos comerciales. Co- mentarios. Nombres comerciales. 15. Cambios en relación con los nombres comerciales. Análisis y comentarios. Denominaciones de origen. 16. Reformas sobre las denominaciones d e origen. Andlisis y comentarios.

17. Legislación vigente sobre signo,s distintivos.

La marca, el nombre comercial, la denominación de origen y el aviso comercial, como signos distintivos componentes de la propiedad industrial, han estado reglamentados en México, en una primera etapa, a través de códigos mercantiles como las Ordenanzas de Bilbao de 2 de junio de 1814, el Código de Comercio de 16 de mayo de 1854 y el C6- digo de Comercio de 1884.

Su legislación autónoma se alcanza en los siguientes ordenamientos legales: Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889; Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903; Ley de Mar- cas y de Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928; Ley de

* Director del Seminario de Patentes, Marcas y Derechos de Autor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Asesor de la firma Escalante, Cantb, Rangel y GonzáIez Piña, S. C. Profesor de Propiedad Industrial en la UNAM y en la Universidad Ibe- roamericana.

www.juridicas.unam.mxEsta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

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la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942 y Ley de Invencio- nes y Marcas de 30 de diciembre de 1975.

También, de modo complementario, han sido regulados dichos ele- mentos distintivos de mercaderías, establecimientos y servicios, por la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas de 28 de diciembre de 1972 primero, y posteriormente por la Ley sobre el Control y Registro de la Transfe- rencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas de 5 de enero de 1982.

Desde su promulgación, tanto las normas específicas de propiedad industrial contenidas en la ley de 1975, como las de traspaso de tecno- logía con ellas relacionadas, fueron objeto de comentarios, observacio- nes y críticas adversas.

Los propios funcionarios de la administración pública reconocieron y admitieron lo negativo de algunas instituciones introducidas por dicha reglamentación de la propiedad industrial y uno de ellos, el subsecre- tario de Industria e Inversión Extranjera, el 21 de noviembre de 1990 anunció públicamente que el Presidente de la República enviaría al Congreso una nueva ley en materia de propiedad industrial.

Hecho que efectivamente ocurrió, ya que con fecha 4 de diciembre de 1990 el licenciado Salinas de Gortari dirigió a1 Senado una iniciativa de Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial que, sometida a los trámites parlamentarios respectivos, fue aprobada en lo substancial y promulgada según publicación hecha en el Diario Oficial del 27 de junio de 1991.

Abroga la Ley de Invenciones y Marcas de 1975, lo mismo que la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y arcas de 1982, y su reglamento.

Esta ley entró en vigor el 28 de junio de 1991 y en tanto se expide su reglamento, continúa vigente el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas publicado en el Diario Oficial de 30 de agosto de 1988.

El presente estudio tiene por objeto resaltar las diferencias de la ley hoy vigente con la que ha sido abrogada. Se limita la actividad compa- ratista a los signos distintivos industriales y comerciales, de cuya regla- mentación específica se ocupan los siguiente2 preceptos de la nueva ley:

Artículos 87 a 155: marcas, avisos y nombres con~erciales. Artículos 156 a 178: denominaciones de origen. Artículos 179 a 202: procedimientos administrativos. Artículos 203 a 227: inspección, infracciones y sanciones administra-

tivas y delitos.






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1 . Estructura formal de la nueva ley

Con apego a la doctrina del Convenio de París, según la cual la propiedad industrial tiene entre sus componentes a las creaciones industriales nuevas y a los signos distintivos, la Ley de Invenciones y Marcas de 30 de diciembre de 1975 (LIM) dedicaba a cada una .de las primeras un título: el Título Primero a la patente; el Título Segundo al certificado de invención y el Título Tercero a los modelos y dibujos industriales. Para los signos distintivos destinaba también sendos títulos: el Título Cuarto para las marcas, el Quinto a las denominaciones de origen, el Sexto a los anuncios comerciales y el Séptimo para los nombres comerciales.

En la nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial vigente en México a partir del 28 de junio de 1991, se reglamentan las patentes, los diseños industriales y los modelos de utilidad en un solo Título, el Segundo; en tanto que las marcas, los avisos comerciales y los nombres comerciales también se agrupan en un mismo Título, el Cuar- to. En cambio, las denominaciones de origen reciben un trato separado en el Título Quinto.

Lo apropiado hubiera sido dar un título para cada signo distintivo, o por lo menos, incluir las denominaciones de origen en el título correspondiente a los otros tres.

2. Innovaciones m& importantes en materia de marcas

Un estudio comparativo de las dos leyes en lo que concierne a las marcas, permite la elaboración de este catálogo de los cambios más notables ocurridos en la ley de 1991:

1. Se limita el concepto de marca a los signos visibles (artículo 88). 2. Se admiten expresamente como marcas registrables:

a) Las formas tridimensionales (artículo 89, 11); b) El nombre propio de una persona física, siempre que no exista

un homónimo ya registrado como marca (artículo 89, IV); c) Una marca idéntica a otra registrada, cuando quien solicite el

registro sea el mismo titular y la quiera para distinguir productos o servicios similares (articulo 90, XVI);







3. Se amplía el impedimento de registro para;

a) Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica aun cuando sean visibles (artículo 90, 1);

b) La variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables (articulo 90, VI);

c) Las formas tridimensionales susceptibles de engañar al público o inducirlo a error (artículo 90, XIV);

d) Las marcas iguales o semejantes a una marca notoria para ser aplicadas a cualquier producto o servicio (artículo 90, XV).

4. No producirá efecto el registro de una marca:

a) Contra la comercializacidn, distribución, adquisición o uso de productos con la marca registrada, luego que dicho producto hubiera sido importado lícitamente por el titular de la marca o por el licenciatario;

b) Contra cualquier persona que realice la importación de los productos marcados para su uso, distribución o comercialización en México (artículo 90, 11).

5. La duración del registro marcario es de diez años (artículo 95). 6. Se incorporan y reglamentan las marcas colectivas (artículos 96, 97

Y 98). 7. Han desaparecido las siguientes cargas, obligaciones y restricciones

al derecho sobre marcas:

a) La cancelación del registro de una marca cuando su titular es- pecule con el precio o calidad del producto o servicio ampa- rado por la marca;

b) La facultad otorgada a la Secretaría para declarar que se am- paren por una sola marca los productos o servicios prestados para un mismo fin por un mismo titular;

c) La concesión de licencias obligatorias para el uso de las marcas; d) La obligación de comprobar el uso de la marca dentro de los

tres años siguientes a sus registros. Al desaparecer esta disposi- ción también quedó eliminada la extinción del registro por no demostrar el uso de la marca;

e) La obligación de indicar en los productos nacionales que la






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marca que ostentan está registrada. La omisión de esta leyenda ya no traerá consigo la pérdida de las acciones civiles y penales en contra de los infractores;

f) La obligación de usar la leyenda "Hecho en México" en los productos nacionales que llevan marcas y la obligación de que dichos productos ostenten la contraseña complementaria cuando los productos se destinen a la exportación. La omisión de estas leyendas ya no ameritará ninguna sanción;

g) La causal de nulidad del registro de la marca cuando la etiqueta que la ostente contenga indicaciones falsas.

h) Se suprimen los requisitos que el articulo 135 establecía para inscribir a una persona a título de usuario autorizado en la Di- rección General de Desarrollo Tecnológico, estipulándose ahora que dicha solicitud se formulará en los términos que fija el reglamento (articulo 137 de la nueva ley);

i) Otra novedad es el señalamiento de los casos en que es proce- dente la cancelación de la inscripción de la licencia (articulo 158);

j ) Un cambio más, por adición, consiste en el concepto de fran- quicia como una modalidad de la licencia de uso de marcas acompañada de la transmisión de conocimientos técnicos (ar- tículo 142).

8. En materia de infracciones administrativas a las marcas, la nueva ley reproduce el catálogo establecido por la ley abrogada. Sin embargo, hay estas dos innovaciones:

a) Se adiciona como una nueva infracción administrativa la con- sistente en "usar una marca previamente registrada como deno- minación o razón social o como partes de éstas, de una persona moral cuya actividad sea la producción, importación o comer- cialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona a quien ésta haya concedido licencia";

b) Otra innovación es la de no considerar como un acto de competencia desleal "la comparación de productos o servicios que ampara la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagera- da en los términos de la Ley Federal de Protección al Consu- midor" (artículo 218, X).







9. En cuanto a los requisitos de procedibilidad para aplicar las sanciones administrativas y penales, también presenta la nueva ley estos cambios:

a) En la antigua ley se consideraba infracción administrativa el uso de una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, "si dicha confusión ha sido declarada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (artículo 210, 11). En el texto legal vigente se suprime este requisito de procedibilidad para aplicar sanciones por la imitación de marcas;

b) También en la LIM se establecia que "para el ejercicio de la acción penal, se requerirá la declaración previa de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en relación con la existencia de los hechos que pudieran resultar constitutivos del delito de que se trate" (artículo 215 LIM). En el precepto equivalente de la ley actual se substituye la frase "se requerirá la previa declaración de la Secretaría" por la de "se requerirá contar con el dictamen técnico que al efecto emita la Secretaría".

ANALZSZS Y COMENTARIOS RESPECTO DEL NUEVO IIÉGZMEN MARCAR10

3. Fuentes del derecho a la marca. Efectos del uso

La ley conserva el sistema de la anterior en cuanto a que finca el derecho sobre la marca tanto en favor de quien la ha usado primero, como en beneficio de quien la registra. Además, en caso de conflicto entre uso y registro, la solución beneficia al que primero adoptó la marca usándola.

Las situaciones específicas en las que se reconoce el mejor derecho apoyado en el uso, son:

Uso como fuente:

a) En caso de conflicto de una marca con un nombre comercial se dará preferencia a quien haya usado primero el signo (artículo 90, VII);

b) Como ocurría en la ley anterior, el registro no produce efectos contra el tercero que de buena fe ya hubiera venido usando la







marca antes de la fecha legal del registro o del primer uso decla- rado al solicitar éste (artículo 92).

c) El tercero tendrá derecho de solicitar el registro en su favor (ar- tículo 92);

d ) También con apoyo en su mejor derecho proveniente dei uso, podrá demandar la nulidad del registro para que una vez ocurri- da, a él le sea otorgado;

e) El uso anterior de la marca en el país también constituye una ex- presa causal de nulidad del registro de marca (artículo 151, 11);

f ) El uso anterior de la marca en el extranjero convalidado con su registro también en el extranjero, igualmente es materia de nulidad (artículo 151, 111).

4. El registro como fuente del derecho exclusivo

La nueva ley reafirma que el derecho al uso exclusivo de la marca se obtiene mediante su registro (artículo 87), el cual resulta indispensable para perseguir a los usurpadores, ya que las figuras delictivas o consti- tutivas de infracción presuponen como elemento primordial la existencia del registro (artículos 233 y 213).

5 . Lo que puede constituir marca

La nueva ley define la marca como un signo visible, con lo cual establece una limitación a la posibilidad de que sean registradas marcas consistentes en sonidos o en olores especiales.

La innovación de reconocer como registrables a las marcas tridimensionales sólo viene a ratificar el criterio y la práctica de muchos años de registrar las marcas de volumen o plásticas, como lo acreditan nume- rosos registros de marcas consistentes en la forma de envases, frascos y botellas para distinguir refrescos, perfumes y licores.

6. Marcas no registrables: hologramas y marcas notorias

Aun cuando no las menciona expresamente, es seguro que se refiere la ley a los hologramas cuando establece la prohibición de registrar "denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresen de manera dinámica" (artículo 90, 1). 'LO cual parece poco acertado, ya que las nuevas tecnologías en el arte de repro- ducir palabras, figuras y formas originarán nuevos medios materiales







que pueden servir de instrumentos diferenciadores de mercancías y servicios.

En cuanto a las marcas de gran renombre, a partir de las reformas de 1987 a la Ley de Invenciones y Marcas se prohibió el registro de marcas iguales o semejantes a una marca notoria, pero a condición de que los productos o servicios que protege ésta, sean idénticos o similares a los que ampara la marca que se pretende registrar (artículo 91, XIX). Con la nueva disposición se aplica, por tanto, el verdadero sentido de la teoría de las marcas notorias, cuya privilegiada protección consiste precisamente en no someterlas al tradicional principio de especialidad de la marca.

T . Especialidad de la marca. Clasificación de mercancias y sewicios

En la nueva ley tambikn se recoge, como en la anterior, el principio de especialidad de la marca, limitando siempre la eficacia del registro a una categoría o clase de mercancías o servicios. Sin embargo, este punto continúa siendo tratado con irregularidad por la ley por guardar silencio acerca de la clasificación que ha de servir al piiblico y a las autoridades para determinar con certeza cuál es el catálogo que sirva de base para señalar la dase respectiva. Es el reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas (que no ha sido abrogado) el que en su artículo 79 dispone que la clasificación de los productos y servicios se hará conforme a la clasificación de los mismos que apruebe la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. El mismo precepto agrega que dicha clasificación sería publicada en la Gaceta, lo cual efectivamente ocurrió en la edición especial correspondiente al número XIII de 1989.

Pero es el caso que la Organización Mundial de la Propiedad Inte- lectual no tiene ninguna clasificación de esta naturaleza. Se trata, en rigor, de la adoptada por el Arreglo de Niza para la clasificación internacional de los productos y servicios a los que se aplican las marcas, de 15 de junio de 1957.

Ojalá que los redactores del reglamento de la nueva ley expresamente adopten dicha clasificación internacional, sin perjuicio de que MCxico se adhiera al tratado de referencia.

8. Territorialidad del registro. Importaciones paralelas

El tradicional principio de territorialidad de la marca según el cual la protección del signo marcario tiene una eficacia delimitada al ámbito







geográfico del país del registro, va cediendo paulatinamente, sea por virtud de tratados internacionales, bien por negociaciones bilaterales o multilaterales de carácter comercial. Las disposiciones que la nueva ley mexicana consigna en su artículo 92 revelan que las autoridades del pais por razones de conveniencia política y económica, han dado los pasos para restringir el derecho de exclusividad por la circulación dentro. del territorio nacional que, de no ser por estos cambios, implicarían actos de usurpación del registro mexicano. El modo de operar este sistema se regirá por las normas establecidas en el artículo 74 del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, que continuará en vigor mientras no sea promulgado el de la nueva ley.

Justamente por lo delicado y complejo de las cuestiones técnicas y ju- rídicas que encierra el conocimiento y análisis de la esencia de la insti- tución de las importaciones paralelas y del modo de funcionar en la práctica, se acentúa la imperiosa necesidad apuntada más adelante (apar- tado 11) de dejar en manos de gente experta el análisis y la decisión de los problemas que suscita el tránsito de mercancías con marcas proce- dentes del exterior, que ostenten marcas registradas en México.

O . Obligaciones del dueño de la marca. Conseruación del registro

La LIM imponía, entre otras, estas obligaciones:

- Usar la marca dentro de los tres años de haberse obtenido el registro,

- usarla tal y como se registró, - usarla en calidad de marca y no como nombre del producto, - renovarla cada cinco años, - previa comprobación del uso ininterrumpido, - inscribir en el Registro de Tecnología y en Invenciones y Marcas

las licencias de uso y el traspaso del registro, - colocar en los objetos que ostentan la marca las leyendas "Marca

Registrada", "Hecho en México" y la ubicación del establecimien- to del propietario de la marca.

Según la ley vigente, ya no es obligatorio usar ni comprobar el uso de la marca a partir de su registro ni para los efectos de su renovación, bastando para este último propósito con una declaración del interesado en el sentido de que la marca se ha venido usando.







Se tolera el uso de la marca aun cuando no se apegue con exactitud a la registrada.

Al haber aumentado el plazo del registro de diez años, su renovación se amplia también para cada decenio.

Al quedar abrogada la Ley de Traspaso de Tecnología, lo mismo que su reglamento, ya no existen las obligaciones que dichos ordenamientos exigían para la transmisión total o parcial del derecho.

10. Leyendas obligatorias

Deja de ser una carga indicar en los productos que la marca se encuentra registrada, substituyéndose esta leyenda con la (R), pero con carácter optativo. También ha sido suprimida la exigencia de indicar que los productos son hechos en México.

Lbgicamente, las consecuencias por el incumplimiento de tales exigen- cias ya no se producirán.

Las leyendas obligatorias "marca registrada", "Hecho en M6xico" y la ubicación del establecimiento industrial o comercial fueron introducidas por la Ley de Marcas de 1928 y ratificadas por las leyes posteriores de 1942 y de 1975.

La razón de ser de la primera se encuentra en el propósito de que los terceros competidores tomen conocimiento de que determinada marca, por el hecho de encontrarse registrada, no está en el dominio públi- co, sino que exige su respeto por todo el mundo e incurre en usurpación quien la imite o reproduzca sin el permiso de su dueño. Debe darse publicidad al hecho de que el titular se ha reservado de modo exclusivo el derecho a1 uso de la marca, y si no cumple con este requisito la misma ley lo priva de las acciones que le concede contra los usurpadores.

Y en cuanto a las leyendas "Hecho en M6xico" y la ubicación del establecimiento, con ella se evitaría el engaño que resulta, por ejemplo, de vender como extranjeros artículos manufacturados en Mexico que no llevan ninguna leyenda, mediante la maniobra de ponerlo a la venta al lado de mercancías que sí son importadas, o simplemente pregonar verbalmente que se trata de artículos importados. Pero primordialmente la leyenda buscaba ser un vehículo de publicidad y garantía de la industria nacional.

Podría afirmarse que ahora, con los cambios comerciales que se anun- cian, estarían mayormente justificadas estas leyendas, cuya supresión no se ha dado a conocer en forma que la justifique.






LA EMPRESA EN LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

11. Pérdida de los derechos sobre la marca

Conforme a la ley de 1975 los modos de concluir el registro marcario eran:

- La extinción por no haberse comprobado el uso de la marca du- rante los tres primeros años posteriores a la expedición del registro;

- la extinción por el empleo de la marca en una forma distinta a como se registró;

- la extinción porque el propietario de la marca provocó o toleró que ésta se convirtiera en el nombre propio del producto;

- la cancelación voluntaria o renuncia; - la cancelación obligatoria por especularse con el precio y calidad

de los objetos marcados; - la caducidad por el transcurso de los cinco años del registro sin

llevar a cabo su renovación; - la nulidad.

De todos ellos sólo subsisten en la actualidad como formas de conclu- sión del registro, las siguientes:

- La caducidad por falta de renovación (artículo 152, 1); - la caducidad por falta de uso de la marca por más de tres años en

cualquier etapa de su vigencia; a menos que haya causa justificada (artículo 152, 11);

- la cancelación voluntaria o renuncia al registro por su titular (ar- tículo 154);

- la cancelación obligatoria por la dilución de la marca provocada o tolerada por el titular del registro (artículo 155);

- la nulidad por las causales que señala expresamente la ley (ar- tículo 151), reproduciendo las de la ley anterior, salvo la relativa a poner falsas indicaciones en la etiqueta que ostenta la marca, prevista en la fracción IV del artículo 147 LIM.

Por otra parte, los plazos para proponer la nulidad han sido incre- mentados.

12. UsurpaciOn. Procedimientos. Aplicación de sanciones

Se ha criticado el sistema de la Última ley de marcas acerca del requisito de procedibilidad para el ejercicio de las acciones contra los







usurpadores. Pero su impugnación no es por vicios de la institución misma, sino por las deficiencias de tipo burocrático que en las últimas administraciones han eternizado los trámites para contar con una deci- sión firme al respecto.

El sistema del requisito previo implantado en Aléxico desde 1928 (Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, artículos 59 y 83) dio magníficos resultados como lo demuestra la abundante jurisprudencia de por lo menos cuatro décadas.

Luego el problema es de carácter administrativo, de índole presu- piiestal, que podría tener solución dotando a la Oficina de Marcas de personal capacitado y suficiente y bien remunerado para evitar los re- zagas.

Es preferible, en todo caso, la impaciente lentitud con que caminan los asuntos por las deficiencias de los sectores responsables de la admi- nistración pública, a dejar en manos de inspectores no calificados en estas materias la apreciación, la opinión y la actuación en asuntos de infracciones administrativas. Por su complejidad, los abogados del de- partamento contencioso de la Oficina de Marcas, sus directores, los cuer- pos de asesores jurídicos y los altos funcionarios de la propia Secretaría, así como los Jueces de Distrito, los Magistrados de Circuito y hace algunos años los Ministros de la Suprema Corte, han requerido de serios estudios de la doctrina, de la jurisprudencia y de la legislación compa- rada, para la decisión de las contiendas. Sin poner en duda la rectitud y buenos deseos de los inspectores, resulta evidente la preocupación de dejar a su criterio las intrincadas cuestiones jurídicas que entrañan los problemas de imitación y de falsificación de marcas o de competencia desleal.

Y por lo que toca a la substitución de dicho requisito previo por el de un dictamen que rinda la Secretaría a petición del Ministerio Pú- blico en los casos de delitos, lo discutible y peligroso de este cambio establecido por la nueva ley, queda de manifiesto con sólo señalar el estado de indefención en que se coloca tanto al dueño de la marca usur- pada como al presunto usurpador, ya que a ninguno se le da la opor- tunidad abierta, formal, sujeta a normas expresas procedimentales, con plazos razonables, para rendir pruebas, formular alegatos y cuidar que la opinión que se expida sea conforme a derecho. La supresión del ca- pítulo que reglamentaba el dictado de esta clase de declaraciones administrativas supliéndolo con la simple indicación de que unilateralmente y sin la participación de los afectados, el fiscal demandará la opinión técnica de la Secretaría, asf de lacónico, ambiguo y abstracto, constituye






LA EMPRESA EN LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 121.

un gran motivo de preocupación para los abogados, por el .riesgo de que las cosas se manejen como un incidente dc tránsito en cualquier delegación policiaca.

1% Justificución oficial para introclucil- los cambios e n la nueva ley

Para conocer las razones específicas que los autores de la ley de 1991 tuvieron para proponer las reformas sobre los signos distintivos que han sido reseñadas, conviene conocer algunas transcripciones de la exposi- ción de motivos de la iniciativa de ley correspondiente fechada el 6 de diciembre de 1990.

En relación con el incremento de los plazos de los registros se dice: "Los efectos producidos por el registro de marcas o de avisos coiner-

ciales, así como por la publicación de nombres comerciales, tendrán, de acuerdo a la iniciativa que se presenta, una vigencia de diez años, en vez de los cinco que tienen en la ley actual y se mantendrá la posibilidad de renovación por periodos sucesivos de la misma duración. Con esto se busca reducir los riesgos de que, por falla en una renovación tan frecuente, el particular pierda los derechos sobre la indicación comercial que ha venido usando" (página XIII).

Respecto a la substitución de las pruebas de uso de la marca por una manifestación bajo protesta, se explica:

"Conforme a la ley en vigor, el titular de un registro marcario debe ofrecer periódica y frecuentemente ante la autoridad, pruebas feliacien- tc:, de que está usando la marca registrada. En el capítulo V del Título Cuarto este requisito se simplifica, ya que para la renovaci6n basta la manifestación de uso ininterrumpido, bajo protesta de decir verdad. Está en el interés del particular ofrecer una declaración fidedigna, ya que de lo contrario cualquier tercero puede demandar la caducidad de la marca por falta de uso, si esta ha estado inactiva por un periodo de tres afios dentro de la vigencia" (página XIII).

Y a propósito de la tolerancia en el uso de la marca en forma distinta a como se registró:

"Se establece que se toleran las variaciones en la forma de uso de las marcas, si no se altera en lo esencial su carácter distintivo. Con estas Üisposiciones se facilita a los particulares la conservación de sus derechos sobre las marcas y se alienta su desarrollo a través del tiempo" (página XIII).

En cuanto a los registros piratas, se asienta: "Un problema actual del registro de marcas consiste en que, en oca-

siones, algunos particulares solicitan el registro en México de marcas






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registradas previamente por otros titulares en el extranjero, motivando conflictos marcarios con éstos y defraudando a los consumidores lo- cales que son inducidos a error respecto a la verdadera procedencia de los productos a los que se aplican tales marcas.

Para desalentar este tipo de prácticas desleales en el comercio, el ca- pítulo VI1 del Titulo Cuarto incluye disposiciones como la ampliacih del plazo que se concede a los titulares de marcas extranjeras para demandar la nulidad de los registros marcarios indebidamente obtenidos por otros titulares en México" (página XIV).

A VISOS COMERCIALES

14. Modificaciones en cuanto a los avisos comerciales. Comentarios

La brevísima reglamentación de que era objeto el aviso comercial en la LIM se conserva en el Capítulo 111 del Título IV de la nueva ley, siendo de mencionarse únicamente dos cambios:

a) La definición del aviso comercial como una frase para anunciar al público establecimientos, productos o servicios, para distinguir- los de los de su especie (artículo 100).

b) La renovación del registro del aviso comercial por periodos de 10 años (artículo 103); conforme a la LIM el anuncio caía de pleno derecho bajo el dominio público al terminar el plazo improrroga- ble de 10 años. Quizá por inadvertencia en la nueva ley se reitera una grave omi- sión de la que adolecían la LIM y su predecesora y es la relativa a que ni en el capítulo de sanciones administrativas ni en el que corresponde a los delitos, se prevé el castigo para quienes sin el consentimiento del titular del registro del aviso comercial, lo utili- cen como anuncio de los signos distintivos de su empresa.

NOMBRES COMERCIALES

15. Cambios en relaci,ón con los nombres comerciales. Análisis y comentarios

Como en el caso de los avisos comerciales, en el nuevo texto legal se reproducen las disposiciones reglamentarias del nombre comercial que estaban vigentes en la LIM, con estos cambios:







a) La protección que se limitaba a la zona geográfica que abarque la clientela efectiva de la empresa a que se aplica el nombre comercial, "se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo" (articulo 105).

b) La duración de los efectos de la publicación del nombre comercial que era de 5 años, se amplía a 10 años, que también serán reno- vables indefinidamente.

c) En el texto de la antigua ley se indicaban las causas de termina- ción del derecho de uso exclusivo del nombre comercial, pero acerca de esta importante cuestión en la nueva ley se guarda silencio. De tal silencio también adolecía la Ley de Invenciones y Marcas en cuanto a los medios para impugnar una publicación del nombre comercial indebidamente realizada, omisión que tambidn en este aspecto se advierte en el texto actual. Tales deficiencias y otras que en la práctica se plantean, quizás podrían eliminarse si nuestra ley doméstica implanta el registro del nombre comercial y se olvida la incertidumbre y la ambigüe- dad de la eficacia protectora que debilita tanto tal falta del registro, como del sistema que lo sustituye llamado "publicación del nombre comercial en la Gaceta".

DENOMINACIONES DE ORIGEN

16. Reforma sobre las denominaciones de origen. Andisis y comentarios

En cuanto a la denominación de origen, las disposiciones que la reglamentan en la vigente ley también son una reproducción de las de LIM, con la salvedad formal de que ahora se dedica un capítulo a la declaración de protección y otro a la autorización para usar la denomi- nación de origen.

Pueden señalarse, además, estos cambios:

- Precisa el concepto de denominación de origen, diciendo que es el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o caracterís- ticas se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y humanos;

- El derecho a usar una denominación de origen que en la vigente






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ley se denomina "Autorización de usuario", en la LIM se obtenía por el "Registro de usuario";

- Los efectos de la autorización de usuario que en la LIM duraban 5 años, en la actual ley durarán 10 años (artículo 172);

- Desaparece la extinción de la autorización de usuario por no uti- lizar la denominación en los plazos que fijaba el artículo 171 de la LIM;

- Se introduce la figura de la cancelación para cuando el usuario autorizado use la denominación de origen en forma diferente a la establecida en la declaración de protección;

- el uso sin autorización o sin la licencia correspondiente de una de- nominación de origen, que en la LIM es sancionada como infrac- ción administrativa, en la vigente ley se castiga como delito (ar- tículo 223, XII).

17. Legislación vigente sobre signos distintivos

Con motivo de haber sido derogadas la Ley de Invenciones y Marcas de 30 de diciembre de 1975 y la Ley sobre el Registro de la Transferen- cia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas de 28 de diciembre de 1972, así como el Reglamento de la Ley sobre el Con- trol y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explota- ción de Patentes y Marcas de 8 de enero de 1990, la reglamentación de los Signos distintivos que está en vigor en México es la contenida en los siguientes ordenamientos:

- Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de junio de 1991, publicada en el Diario Oficial del 27 de junio de 1991,

- Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de 24 de agosto de 1988, publicado el 30 de agosto de 1988,

- Decreto que declara obligatorio el uso de marcas en los artículos de viaje y otros que se fabriquen total o parcialmente con piel en la República, publicado el 4 de octubre de 1952,

- Decreto que declara obligatorio el uso de marcas en artículos de plata, plateados, o de alpaca que se elaboran en la República o que se pongan en venta en ella, publicado el 29 de noviembre de 1952,

- Decreto que declara obligatorio el uso de marcas en prendas de vestir, publicado el 21 de octubre de 1952,

- Decreto que declara obligatorio el uso de marcas para las medias







de nylon y de otras fibras artificiales o sintéticas, publicado el 24 de mayo de 1949,'

- Declaración general de protección a la denominacibn de origen "Tequila" para aplicarse a la bebida del mismo nombre, publicada en el Diario Oficial de 13 de octubre de 1977.

Con posterioridad a la preparación de este documento, fue publicado un DE- CRETO por el que se abrogan diversos ordenamientos que declaran obligatorio el uso de marcas en diversos artículos en el Diario Oficial de la Federación de 17 de septiembre de 1991, en vigor a partir del día siguiente de su publicación. Este Decre- to abroga a los decretos de 1949 y 1952.






LOS SIGNOS DISTINTIVOS DE LA EMPRESA EN NUEVA LEY DE...

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