La Leyenda de La Distintividad Adquirida

7/24/2019 La Leyenda de La Distintividad Adquirida

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ANLISIS

Y

CRTICA

JURISP

RUDENCIAL

JURISPRUDENCIA

REGISTRAL Y MERCANTIL

INTRODUCCINLos operadores jurdicos que trabajamos con unmarco normativo determinado a diario, sabemosque existen disposiciones legendarias en nues-tras normas; es decir, normas que contienen institu-ciones que dice laleyenda han sido aplicadas

por la autoridad alguna vez. Lo cual incluye algu-nas disposiciones de la Decisin 486 de la Comuni-dad Andina (en adelante, RCPI), en materia de sig-nos distintivos, y otras dentro de cualquier normaaplicable en el da a da por parte de los abogadosde determinado sector especializado.

LA LEYENDA DE LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDAPerfil terico-prctico de la distintividad adquirida

y su aplicacin al registro de diseos de moda como marca

Javier Andr MURILLO CHVEZ(*

TEMA RELEVANTE:

A propsito de las Resoluciones N 2054-2015/TPI-INDECOPI y N 2055-2015/TPI-

INDECOPI, en las cuales los rganos resolutivos en materia de signos distintivos del Inde-copi analizaron y aplicaron la institucin de la distintividad adquirida (secondarymeaning) en el registro de un par de bosquejos de prendas de vestir con un diseo particu-lar, el autor expone el per il terico y prctico de dicha institucin legendaria

contem-plada en nuestro rgimen marcario pero escasamente aplicada en la

jurisprudencia. Sobre el particular, sostiene que las referidas resoluciones brindan un

gran mensaje al mercado y a los agentes del mundo de la moda: si quieres registrar un

diseo original como marca, debes demostrar a travs de prueba su iciente la

distintividad adquirida de al menos una parte del diseo, la cual puede ser un logotipo

meramente gr ico.

(*) Abogado del rea Contenciosa del Estudio Barreda Moller. Abogado por la Ponticia Universidad Catlica del Per (PUCP) conestudios de especializacin de la maestra en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia de la Escuela de Posgradode la PUCP. Adjunto de ctedra en los cursos de Derecho de Autor y Derecho de la Competencia 2, as como del curso Represinde la Competencia Desleal y Publicidad del Programa de Segunda Especialidad en Derecho de la Proteccin al Consumidor, todoen la Facultad de Derecho de la PUCP. Exdirector de la Comisin de Publicaciones de la Asociacin Civil Foro Acadmico.

Las instituciones legendarias no se aplican muchoen la realidad debido a diversos motivos, tales como(i) la dicultad de encontrar supuestos fcticos enla realidad que correspondan a la norma, (ii) losaltos costos que implica iniciar un procedimientoen base a dicha disposicin, (iii) la dicultad de

probar los hechos que sustentan dicha base norma-tiva en un proceso o procedimiento, (iv) la existen-cia de otro mecanismo ms ecaz que nos permitatutelar la situacin fctica en litis, (v) la baja pro-

babilidad de que las autoridades las apliquen, entreotros factores.


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DILOGO CON LA JURISPRUDENCIA N 206 21

ANLISIS Y CRTICA JURISPRUDENCIA

Entonces, las disposiciones se hacenlegendarias porque estn presen-tes en el texto de la norma, pero

pocas veces las vemos aplicadas acasos concretos del da a da. De estamanera, encontramos por ejem-

plo escasa jurisprudencia de proce-

sos de cuestionamiento de denomi-naciones sociales basadas en signosdistintivos en aplicacin del artculo9 de la Ley General de Sociedades,de procedimientos por actos de com-

petencia desleal en la modalidad deviolacin de secretos empresarialesenunciados en el artculo 13 de laLey de Represin de la CompetenciaDesleal o de intentos de registro demarcas olfativas o sonoras posiblesen virtud del inciso c) del artculo

134 de la propia RCPI.Sin embargo, las leyendas algu-nas veces pueden hacerse realidad.Rara vez, pero en los juzgados o enel Instituto Nacional de Defensa dela Competencia y de Proteccin dela Propiedad Intelectual (en adelante,Indecopi) podemos encontrar senten-cias o resoluciones que versan sobreestas instituciones legendariaspocasveces analizadas por las autoridadesy, mucho menos, aplicadas. Creemos

que este es el caso de las Resolucio-nes N 2054-2015/TPI-INDECOPIy N 2055-2015/TPI-INDECOPI, enlas cuales los rganos del Indecopianalizaron y aplicaron el temade la distintividad adquiridaen elregistro de un par de bosquejos de

prendas de vestir con un diseo par-ticular formado por guras geomtri-cas determinadas sin alusin a deno-minacin alguna.

Como se relata a continuacin, dicela leyenda que el Indecopi tuvo unencuentro con la institucin de ladistintividad adquirida (secondarymeaning) sobre bosquejos de pren-das de vestir con un diseo particularen el ao 2000, momento en el cualse neg a creer en dicha leyenda.

Sin embargo, nuevamente se encon-tr con la misma en el 2008. En estaoportunidad, siendo testigo expre-samente de su necesaria aplicacin,as como de la presentacin de variaspruebasque lo demostraban, en el2015, la Sala de Propiedad Intelec-

tual del Indecopi acept la existen-cia de la leyenda de la distintivi-dad adquirida, y otorg el registrode las marcas figurativas que soloincluan un diseo particular en pren-das de vestir. A continuacin, nuestroanlisis de lo ocurrido en las referi-das resoluciones y la base terica delesta institucin legendaria.

I. DICE LA LEYENDA: LOS CASOSQUE LE TOMARON A ADIDASCASI 15 AOS GANAR

El 7 de agosto de 2000, ADIDAS-SALOMON AG present una solici-tud de registro de marca para regis-trar el siguiente signo gurativo conla siguiente descripcin de logo: eldiseo de tres franjas rectas para-lelas aplicadas a todo el largo de la

parte externa de la manga de unacasaca, para distinguir prendasde vestir, en particular, ropa depor-tiva y casual, especialmente casacas,camisas, polos, chompas, anoraks

y otras prendas para la parte supe-rior del cuerpo humano de la clase25 de la Clasificacin Internacio-nal, la cual se inici en el Expediente

N 111294-2000:

De igual forma, el mismo da, soli-cit el registro del siguiente signogurativo con la siguiente descrip-cin de logo: el diseo de tres

franjas rectas paralelas aplicadas todo el largo de la parte externa dla pierna de un pantaln, para ditinguir prendas de vestir, en particular, ropa deportiva y casual, especiamente pantalones largos y cortos dla clase 25 de la Clasicacin Inte

nacional, la cual se inici en el Expdiente N 111295-2000:

Ambas solicitudes fueron denegada

tanto en primera como en segundinstancia del Indecopi, finalizandel procedimiento con las Resoluciones N 1452-2001/TPI-INDECOPI

N 1451-2001/TPI-INDECOPI, ebase al siguiente razonamiento:

() si bien el signo solicitadest ubicado en una parte [de casaca / del pantaln], est conformado solamente por lnea

paralelas, por lo cual no es capade individualizar por s mism

ante el pblico usuario los productos a distinguir como provnientes de un determinado origeempresarial. () En consecuencia, el signo solicitado carecde distintividad, por lo que sencuentra incurso en la causal d

prohibicin de registro establcida en el artculo 135 inciso bde la Decisin 486

En este caso, ADIDAS-SALOMOAG seal en su apelacin que habdesarrollado a lo largo de muchoaos una estrategia publicitaria tendiente a posicionar su marca jndola en la mente del consumidocomo la marca de las tres franjalo cual resultara en que el signo solcitado va a ser reconocido como un


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J URISPRUDENCIA REGISTRAL Y MERCANTIL

marca de ADIDAS-SALOMON AG;en otras palabras, reclam distinti-vidad adquirida (secondary mea-ning). Sin embargo, en este caso, no

present prueba alguna que demues-tre el uso del signo y conocimiento

por parte de los consumidores, sea-

lando la Sala de Propiedad Intelec-tual del Tribunal del Indecopi losiguiente:

En el caso concreto, la solici-tante no ha presentado pruebaalguna que demuestre un usoconstante y prolongado del signosolicitado en el comercio, ni quese haya realizado una vasta cam-

paa publicitaria que haya deter-minado que dicho signo sea reco-nocido por el pblico consumidordel pas como proveniente de suempresa y que permita diferen-ciarlo de los productos de otrasempresas en atencin a su origen,

por lo que no se puede estable-cer que el signo solicitado hayaadquirido aptitud distintiva res-

pecto de los productos que pre-tende distinguir.

Esta historia no termina aqu.Habiendo pasado casi nueve aos

desde que se presentaron estas soli-citudes, el 8 de septiembre de 2008,ADIDAS AG antes ADIDASSALOMON AG presenta las solici-tudes de la casaca y el pantaln conel diseo de las tres franjas nueva-mente, canalizndose ambos a travsde las solicitudes N 365810-2008 y

N 365811-2008. Al ao siguiente,nuevamente la Direccin de Sig-nos Distintivos del Indecopi rechazambos registros en base a la falta dedistintividad jada en el inciso b) delartculo 135 de la Decisin 486, enlas Resoluciones N 13555-2009/DSD-INDECOPI y N 13556-2009/DSD-INDECOPI. Sin embargo,ADIDAS no se rindi, pidi reconsi-deracin en ambos casos, obteniendo

la misma respuesta por parte dela Direccin en las Resoluciones

N 17942-2013/DSD-INDECOPI yN 17943-2013/DSD-INDECOPI.Lo que en este caso no analiz laDireccin en nuestra opinin, err-neamente es que ya se haban pre-

sentado al procedimiento variosmedios probatorios con la nalidadde probar la distintividad adquirida(secondary meaning) del diseo delas tres franjas a favor de ADIDAS:

- Publicidad comercial desde losaos setenta (70s) hasta el 2007que demostraba la vinculacin delas tres franjas con ADIDAS AG;

- Diversos registros de marcasnacionales pertenecientes a ADI-

DAS AG que incluan las tresfranjas;

- Diversos registros de las marcasque se solicitaban en ambos expe-dientes, pero registradas por diver-sas autoridades extranjeras; y

- Un concluyente estudio de mer-cado sobre la relacin de las tresfranjas y ADIDAS.

De manera correcta, en nuestra opi-

nin, la Sala de Propiedad Intelec-tual del Tribunal del Indecopi, en lasResoluciones N 2054-2015/TPI-INDECOPI y 2055-2015/TPI-INDE-COPI revoc estos pronunciamien-tos y otorg el registro de los signosconsistentes en las tres franjas plas-madas en los diseos presentados,sealando lo siguiente:

() la solicitante ha presentado() medios de prueba para acre-ditar que el referido diseo soli-citado habra adquirido distinti-vidad por su uso en el mercado.() En virtud de lo expuesto,se concluye que las pruebas pre-sentadas por la solicitante -en suconjunto- logran acreditar el uso

constante del diseo de tres fran-jas rectas paralelas, para distin-guir prendas vestir deportivas,

puesto que demuestran la difu-sin de dicho diseo en mediosde comunicacin masiva, talescomo peridicos y revistas, as

como a travs de patrocinios afamososdeportistas, reconocidosclubes deportivos y seleccionesnacionales de diversas disciplinasy de diferentes pases, de lo quese puede inferir que un impor-tante sector del pblico consu-midor ha tenido acceso a dichainformacin y, como consecuen-cia de ello, son capaces de aso-ciar el mencionado diseo con laempresa solicitante, motivo por

el cual permite diferenciar losproductos que distingue de otrosque se ofrecen en el mercado.

En consecuencia, la Sala con-cluye que el signo solicitadoha adquirido capacidad distin-tiva en base a su uso en el mer-cado, motivo por el cual le esaplicable el segundo prrafo delartculo 135 de la Decisin 486no encontrndose comprendidoen el artculo 135 literal b) de

dicha norma andina.

Ambos pronunciamientos tienencomo fecha el 18 de mayo de 2015En este sentido, luego de casi dieci-sis (16) aos desde que ADIDAS

present sus solicitudes para intentarel registro de su diseo de tres fran-

jas como marca en una polera y enun pantaln referencial, se otorga-ron los siguientes registros (ver cua-dro N 1):

El resultado de esta luchaindividualde ADIDAS por obtener el registrode su diseo de tres franjas impreg-nado en esbozos de prendas en abs-tracto, como veremos, trasciendea los efectos que genera para el


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solicitante ADIDAS y sus competi-dores directos; en realidad, creemosque este caso abre las puertas parael registro de diseos y logotiposaplicados a prendas de vestir y otrosobjetos de la moda, as como nossirve para perlar tericamente y conesbozos prcticos la tan poco apli-cada en nuestro pas distintividadadquirida(secondary meaning).

II. LA LEGENDARIA INSTITU-CIN DE LA DISTINTIVIDADADQUIRIDA EN EL CASO ADI-DAS: ESBOZOS DE SU CON-TEXTO SISTEMTICO Y ASPEC-

TOS TERICOSPara poder entender la distintivi-dad adquirida(secondary meaning)debemos primero delimitar qu es ladistintividad en el Derecho de Pro-

piedad Industrial, especcamente en

materia marcaria; solo as, podremoscomprender en su totalidad la exis-tencia de esta excepcin a las prohi-

biciones de registrabilidad absolutaque prev el legislador andino.

1. El contexto de la leyenda: lossignos distintivos, la distintivi-dad y las causales de irregis-trabilidad

Dentro del Derecho de la PropiedadIndustrial rea centrada en la uti-lidad de los intangibles en diversosmbitos de la industria y el comer-cio podemos encontrar el Derechode los Signos Distintivos, el cual

especcamente protege los signosque identican a una empresa y a sus

productos y/o servicios en el mer-cado1. Dentro de su mbito de estu-dio tenemos las marcas, los nombrescomerciales, los lemas comerciales,

las marcas colectivas, las marcas dcertificacin y las denominacionede origen, entre otras2.

Como parmetro general y mbsico, tenemos la regulacin marcria; la cual est referida a los signo

distintivos ms comunes y frecuentemente utilizados: las marcas. Estason denidas por Pachn como: usigno visible que se coloca sobre

producto o que se relaciona con uproducto o un servicio y est destnado a distinguir los productos o sevicios de un empresario, de los dotros3. Igualmente, Marav seaque: las marcas tienen como nlidad distinguir; es decir, identica

productos o servicios de los dem

de la misma especie para que los consumidores puedan elegir de manelibre y correcta segn sus intereses

Entonces, como hemos sealaden un trabajo anterior5, las marcacuentan con cuatro funciones clscas6y tres modernamente reconocidas7: las primeras son (i) la funcin de distintividad, consistente eque la marca es el instrumento por cual se diferencia un bien o servic

particular en el mercado; (ii) la fun

cin de origen empresarial, por que la marca identica a los bienesservicios con el individuo u empresque lo produce y/o ofrece en el mecado; (iii) la funcin de reputaci(o goodwill), por la que la marc

1 CASTRO GARCA, Juan David.La propiedad industrial. Universidad Externado de Colombia, Bogot, 2009, p. 41.2 Tenemos la ensea, las indicaciones geogrcas y, podramos mencionar, los nombres de dominio; sin embargo, pese a que son categorizad

como signos distintivospor algunos autores, an no hay pleno reconocimiento de que pertenezcan a esta categora.3 PACHN MUOZ, Manuel. Manual de propiedad industrial.Temis, Bogot, 1984, p. 93.4 MARAVI CONTRERAS, Alfredo.Introduccin al Derecho de las marcas y otros signos distintivos en el Per. En:Revista Foro Jurdico. N 1

Ao XI, Foro Acadmico, Lima, 2013, p. 59.5 MURILLO CHVEZ, Javier Andr. Sobre las marcas en la actualidad. En:Asociacin Civil Themis - Portal Enfoque Derecho. 11 de junio

2013. Consulta: 15 de junio de 2013. Vese en:


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condensa la reputacin o imagen enbase a la calidad positiva, o nega-tiva, del producto o servicio ofre-cido; y (iv) la funcin publicitaria,

por la que la marca es en s mismaun medio de induccin a la contrata-cin de los servicios o compra de los

bienes a los que representa; mien-tras que, las segundas son (v) la fun-cin de proteccin al consumidor,

por la que la marca otorga informa-cin al consumidor para la toma deuna decisin de contratacin en elmercado; (vi) la funcin de protec-cin del titular de la marca, por laque la marca distingue sus productoso servicios frente a los de los com-

petidores; y (vii) la funcin competi-tiva, por la que la marca sirve comoelemento de sana competencia enel mercado, pues con ella se detraelealmente (a travs de la eciencia)

a clientes de otras empresas.

Dentro de estas funciones, clsica-mente la funcin de indicacin deorigen empresarial es muy impor-tante; as Chijane seala que:

La indicacin de procedenciaempresarial sigue constituyendo

la funcin primaria y fundamen-tal de la marca, informndose quetodos los productos que la portenhan sido producidos o distribui-dos por una misma empresa. Estafuncin es reputada como inma-nente a la marca, pues si el sis-tema jurdico conere a su titularla potestad exclusiva de indivi-dualizar con ella determinadaclase de productos, resultara evi-dente que el consumidor le atri-

buir un nico origen empresa-rial a todos aquellos que la llevenadherida.

As pues, se le garantiza al con-sumidor o al usuario nal la iden-tidad de origen del producto odel servicio, permitiendo su dife-renciacin de los que tienen otra

procedencia, permitiendo su dife-renciacin de los que tienen otra

procedencia, pudiendo de estemodo reiterar certeramente las

experiencias de compra positi-vas, y, a su vez, descartar aque-llas que no hubieran colmadoexpectativas8.

Como se puede observar, de la revi-sin de todas las funciones y el pro-

pio concepto de la marca, lo que jus-tica la existencia misma de dichainstitucin mercantil es el trasladode informacin hacia los consumi-dores y el ahorro de costos de tran-saccin en el mercado; en otras pala-

bras, hacer simple y lo menos costosa

posible la provisin de informacinal consumidor. Como seala Or:

Las marcas son tiles a los efec-tos de preservar los derechos delos consumidores pues ellas per-miten distinguir productos de

distinto origen empresarial. Lamarca, asimismo, puede conden-sar las caractersticas de un deter-minado producto o servicio, puesel precio y la calidad de un deter-minado producto o servicio que-dan asociados o identificadoscon la marca. De esto, la marcasupone una importante fuente deinformacin para el consumidorEste signo distintivo es porta-dor de datos necesarios para que

el consumidor el gran juez delmercado no tome su decisin enla ms absoluta oscuridad9.

Bullard incluso teniendo una pos-tura crtica sobre la propiedad indus-trial e intelectual reconoce que lossignos distintivos como las marcas stienen una nalidad econmica muyimportante en el mercado; de estaforma, seala: las marcas y signosdistintivos en general son una inge-niosa gura legal para conceder una

titularidad sobre el prestigio de unproducto. Pero, para ser distintivael uso del elemento de identicacin(la marca misma) debe ser exclusivo,lo que explica el carcter rival de suuso, a pesar de tener en principioaltos costos de exclusin10.

En igual lnea, Posner y Landes sea-lan que:

el valor de la marca utilizada poruna empresa para designar bie-

nes equivale a la reduccin de los

8 CHIJANE DAPKEVICIUS, Diego.Derecho de marcas. Contratacin marcaria. BdeF, Buenos Aires, 2011, pp. 38-40.9 OR SOSA, Eduardo.La infraccin del Derecho de marca. Palestra, Lima, 2007, p. 29.10 BULLARD GONZLES, Alfredo.Derecho y Economa. 2 edicin, Palestra, Lima, 2010, p. 211.

El resultado de esta lucha indi-vidual de ADIDAS por obtener elregistro de su diseo de tres fran-

jas impregnado en esbozos deprendas en abstracto, trasciendea los efectos que genera para elsolicitante y sus competidoresdirectos; en realidad, este casoabre las puertas para el registrode diseos y logotipos aplicados aprendas de vestir y otros objetosde la moda, as como nos sirvepara perlar tericamente y conesbozos prcticos la tan pocoaplicada en nuestro pas dis-tintividad adquirida.

Comentariorelevante del autor


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costes de bsqueda de los consu-midores en virtud de la informa-cin que aquella transmite sobrela calidad de sus bienes. La repu-tacin de la marca en trminosde calidad y, por tanto, su valor,depende de la inversin que la

empresa destina a mejorar la cali-dad del producto y del servicio, ytambin de la inversin en publi-cidad, etctera. Una vez que laempresa haya adquirido ciertareputacin, obtendr ganan-cias superiores ya que las com-

pras reiteradas y las referenciasorales incrementaran las ventas.Adems, los consumidores esta-rn dispuestos a pagar un precioms elevado a cambio de incurrir

en costes de bsqueda inferioresy tener la certeza de que la cali-dad es constante11.

De esta forma, encontramos que lafuncionalidad y razn de existir delos signos distintivos, en especial lasmarcas, es la de condensar informa-cin y trasladarla de manera ecienteal consumidor a travs de cualquiertipo de signo, tal como seala elartculo 134 del RCPI12, reduciendolos costos de transaccin de bs-

queda para una decisin de comprao contratacin.

Ahora bien, fenomenolgicamente,una marca es un signo; sin embargo,

para que dicho signo obtenga pro-teccin jurdica como marca debercumplir con dos requisitos expre-samente sealados en el artculo yacitado, en el cual tambin se dene

en el artculo 134 a la marcacomocualquier signo que sea apto paradistinguir productos o servicios en elmercado y termina aadiendo quepodrn registrarse como marcas lossignos susceptibles de representa-cin grca.

De esta disposicin, se desprendeque: para que los simples y comu-nes signos perceptibles por los sen-tidos sean registrados como marcas

comerciales ante el Indecopi nues-tra autoridad marcaria nacional, serequiere nicamente que el signocumpla con dos requisitos: el pri-mero es (i) la representacin grcadel signo; y, el segundo es (ii) que elsigno posea distintividad:

- El primer requisito, es la suscep-tibilidad de representacin gr-

fica; es decir, la potencialidadde que el signo solicitado antela autoridad marcaria pueda ser

reproducido de manera que seapercibido por los ojos a travs

del sentido de la vista. Tal comseala el inciso b) del artculo 5del Decreto Legislativo N 107la solicitud de registro de marcdeber contener la reproducin de la marca, cuando se trade una marca denominativa co

grafa, forma o color, o de unmarca gurativa, mixta con o scolor; o una representacin grca de la marcacuando se trade una marca tridimensional una marca no perceptible por sentido de la vista13.

El requisito de susceptibilidad drepresentacin grca es necesrio para que (i) el resto de agentdel mercado puedan conocer

signo solicitado y puedan inteponer una oposicin en caso dtener legtimo inters, o para qu(ii) el registrador o funcionarencargado por parte de la autordad marcaria nacional pueda anlizar la registrabilidad del signconcreto.

Este requisito no representa prblema alguno para las solicitudde marcas tpicas, como las denominativas, mixtas y gurativa

Sin embargo, si puede traer ciertnivel de controversia respecto

11 POSNER, Richard y LANDES, William.La estructura econmica del Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial.Traducido por VictManuel Snchez lvarez. Fundacin Cultural del Notariado, Madrid, 2006, p. 221.

12 Decisin 486 de la Comunidad Andina - RCPI Artculo 134

A efectos de este rgimen constituir marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrn registrarcomo marcas los signos susceptibles de representacin grca. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningcaso ser obstculo para su registro.

Podrn constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinacin de palabras; b) las imgenes, guras, smbolos, grcos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los nmeros; e) un color delimitado por una forma, o una combinacin de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinacin de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.13 El resaltado es nuestro.


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las solicitudes de marcas atpi-cas, como, como por ejemplolas guras tridimensionales, los

olores, las texturas y los sonidos,donde la representacin grficano se puede realizar con un sim-

ple trazado en un papel.

Por ejemplo, respecto a los olo-res, seala Ferrero, que los lla-mados signos olfativos debencumplir con las condiciones sinequa nonque establece el orde-namiento legal para su regis-tro, esto es, que gocen de capa-cidad distintiva y que puedan ser

representados grficamente14;de igual forma, sobre las marcasauditivas, como seala Lizarazu:otras propuestas que generan

polmica en cuanto a la posibi-lidad de ser representadas gr-camente son los sonidos, () losruidos que no tienen meloda yque no pueden plasmarse en un

pentagrama tambin son suscep-tibles de registro con una graba-cin en cualquier medio idneo

para el efecto15; sin embargo,dicha grabacin no est repre-sentando grcamente la marca,

pudindose tambin presentar

una muestra gratis del aroma aser registrado en el caso de mar-cas olfativas. Como seala Cas-tro: el uso de marcas no tradi-cionales hace necesario el uso denuevas formas de representacin,en la medida en que una descrip-cin escrita o una representacingrfica, por ms detallada queella sea, no permite representaradecuadamente este tipo de sig-nos16; de todas formas, este es

un gran tema en amplio debate anivel mundial que excede estaslneas de reexin.

Por ltimo, s cabe resaltar que estedebate podra terminarse si exis-tiera una flexibilizacin sobre elrequisito de la susceptibilidad derepresentacin grca, permitin-dose como vimos otros tipos derepresentacin del signo para efec-tos de su solicitud. Creemos, comoseala Hernndez, que:

La exigencia de que el signosea susceptible de represen-tacin grca atiende simple-mente a un propsito formal,objetivo y funcional. () Lasolucin pasa por la admisinde otras alternativas, ya exis-tentes o futuras, que permitan,

al igual que lo hace la repre-sentacin grca, que de unamanera clara, precisa, dura-dera, completa y fcilmenteaccesible e inteligible se con-siga la reproduccin de cual-quier signo o medio que cumpla

con la funcin de distinguir17.

Sin embargo, mientras continevigente tal como est redac-tado el artculo 134 del RCPI,no existen relativizaciones a esterequisito; como s lo hay, al con-trario, en el caso del segundorequisito, precisamente de lo quetrata el presente caso analizado.

- El segundo requisito es la distin-tividad. Cabe sealar in limine

que este es el requisito esencialde todos los signos que cumplencon las funciones antes relatadas

por esto, se les denomina signosdistintivos. Este requisito es tanimportante como el concepto denovedaden la materia de paten-tes o el concepto de originalidaden materia de Derecho de autor; enotras palabras, es la distintividad laque otorga posibilidad de protec-cin y, por consiguiente, relevan-cia jurdica a los simples signosque usamos da a da. Este requi-sito es complicado de explicardebido a que es un trmino jur-dico aplicado a la materia marcariacomo el criterio ms importante yesencial de los mismos.

Desde la doctrina , Arana laconceptualiza como: el acto

14 FERRERO DIEZ CANSECO, Gonzalo. Nuevas marcas: Algo nuevo bajo el sol?. En: Revista Anuario Andino de Derechos IntelectualesN 05, Palestra, Lima, 2009, p. 332.

15 LIZARAZU MONTOYA, Rodolfo.Manual de propiedad industrial. Legis, Bogot, 2014, p. 41.16 CASTRO GARCA, Juan David. Las marcas no tradicionales. En:Revista La Propiedad Inmaterial.N 16, Universidad Externado de Colom

bia, Bogot, 2012, p. 29917 HERNNDEZ ALFARO, Mati de los ngeles. Los nuevos productos y las marcas olfativas. En:Revista Anuario de la Facultad de Derecho

N 01, Universidad de Alcal, Alcal, 2008, pp. 155-157.

Es la distintividad la que otorgaposibilidad de proteccin y, porconsiguiente, relevancia jurdica

a los simples signos que usamosda a da. Este requisito es com-plicado de explicar debido a quees un trmino jurdico aplicado ala materia marcaria como el cri-terio ms importante y esencialde los mismos.



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cognoscitivo del consumidor queestablece la diferencia tanto en larelacin marca-producto como enla relacin marca-marca18; porsu parte, Bardales seala que setrata de una situacin de hechoy, en consecuencia, de naturaleza

mutable y temporal, que con-cede al signo al cual se adhiereconnotaciones diferenciadoras

perfectamente independientesde la naturaleza ontolgica delmismo19. Igualmente, Chijanerelata que existen dos perspec-tivas dentro del este complejoconcepto:

Desde larga data la distinti-vidad resulta concebida desde

dos perspectivas: 1) A tra-vs de la marca se identica-ra al producto o servicio en smismo considerado y, a su vez,esta identificacin sera adextradado que permite la dife-renciacin del resto de produc-tos ofertados en el mercado,incluso de otros productos dela misma empresa, y sera adintraatento a que informa alconsumidor el hecho de que,entre todos los productos mar-

cados con un mismo signo, noexisten diferencias sustancia-les. 2) Permitira identicar elorigen empresarial de los bie-nes, sabiendo el consumidorque detrs del objeto adqui-rido, aunque no la identifi-que con precisin, existe unaunidad productiva que inten-tar mantener la calidad y

las caractersticas del objetoconsumidor20

Tambin Fernndez-Novoa iden-tifica la bifurcacin dual delconcepto de distintividad de lasiguiente manera:

El examen del carcter dis-tintivo de un signo que aspiraa ser registrado como marcadebe realizarse en dos etapas:en una primera etapa hay quecomprobar si el signo poseecapacidad distintiva en un

plano abstracto (esto es, pres-cindiendo de los productos yservicios cubiertos por la soli-citud), y en una segunda etapahay que comprobar si el signo

que posee capacidad distintivaabstracta es apto para diferen-ciar los productos o serviciosindicados en la solicitud21

Finalmente, Otero, acercndoseen mayor medida a los trminosque usan los tribunales, sealaque:

La capacidad intrnsecahace referencia al signo omedio en s mismo conside-

rado e implica que el signo hade poseer una estructura apta

para individualizar unos pro-ductos o servicios o, lo que eslo mismo, para singularizarlosfrente a otros. Por esta razn,no tendr distintividad, elsigno que posee una estruc-tura tan simple o, al contrario,tan compleja que no puede

cumplir esta funcin de indvidualizacin de unos produtos o servicios concretos agru

pndolos bajo s mismo.

Por su parte, la capacidaextrnseca hace referencia a

relacin del signo con los productos o servicios a los que aplica e implica que el signno sea el nombre del produco servicio al que se aplica, una demonizacin que decriba alguna de sus caractersticas, ni una denominacique se haya convertido en que habitualmente se emple

para designar los. Por escarecer de capacidad extrnseca el signo genrico ()

descriptivo () o el usual (de los productos o servicioslos que se aplica, por carecde aptitud para convertirsen seal que diferencia es

producto de los dems idnticos, similares o, en su casdiferentes22.

Por el lado de la jurisprudencia, el Tribunal de Justicia de Comunidad Andina, en la Inte

pretacin Prejudicial N 93-IP2015 ha sealado que:

La distintividad tiene udoble aspecto: 1) distintivdad intrnseca, mediante cual se determina la capacidaque debe tener el signo padistinguir productos o servcios en el mercado. Y 2) ditintividad extrnseca, por

18 ARANA COURREJOLLES, Mara del Carmen. La no distintividad marcaria. En:Revista Derecho & Sociedad. N 36, Ao 22, Lima, 2011,271.

19 BARDALES MENDOZA, Enrique. La distintividad como objeto de derecho. En:Revista Anuario Andino de Derechos Intelectuales. N 0Palestra, Lima, 2005, p. 248.

20 CHIJANE DAPKEVICIUS, Diego. Ob. cit., pp. 37-38.21 FERNNDEZ-NOVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. 2 edicin, Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 162.22 OTERO LASTRES, Jos Manuel. La denicin legal de marca en la nueva Ley espaola de marcas. En:Revista Actas de Derecho Industri

Tomo XXII, Marcial Pons, Madrid, 2002, p. 206.


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cual se determina la capacidaddel signo para diferenciarse deotros signos en el mercado23.

De igual manera, como ha sea-lado la Sala de Propiedad Intelec-tual del Tribunal del Indecopi en

reiterada jurisprudencia, citandocomo referencia la ResolucinN 108-2014/TPI-INDECOPI:

La capacidad distintiva de unsigno se determina con rela-cin a los productos o servi-cios que est destinado a iden-ticar en el mercado. Un signodistintivo debe ser apto paradistinguir por s mismo pro-ductos o servicios segn suorigen empresarial, no segn

sus caractersticas o destino.En tal sentido, la Sala consi-dera que un signo es distintivosi es capaz de identicar o aso-ciar los productos o serviciosde una persona natural o jur-dica con relacin a un origenempresarial determinado.

Entonces, analizando todos estosaspectos, podemos esbozar unadenicin completa de distinti-vidad, conceptualizndola comouna caracterstica esencial ynecesaria de los signos para su

proteccin jurdica, consistenteen el justo equilibrio de relacin/diferenciacin respecto al restode signos protegidos para iden-tificar determinados productosy/o servicios, as como respectoa los productos y/o servicios mis-mos que identificar el signo.Como se puede observar, la de-nicin trazada toma en cuenta

los dos planos que identican ladoctrina y jurisprudencia: (i) el

plano relacional del principio deno confusin, en el cual la marcaanalizada oscila entre la la distin-tividad o la identidad respecto alos signos protegidos para identi-car determinados productos y/oservicios, denominado distinti-

vidad extrnseca; y (ii) el planorelacional del principio de nogenericidad, en el cual la marcaanalizada oscila entre la distin-tividad o la identidad respecto alos productos y/o servicios mis-mos, denominado distintividadintrnseca.

Entonces, en torno a estos concep-tos, el legislador andino teje, en elRCPI, las causales de irregistra-

bilidad dispersadas en el artculo

135 y 136. As, las prohibicionesabsolutas y relativas estn relacio-nadas con la distintividad. Enton-ces, de manera especca, nece-sariamente los dos planos de ladistintividad que hemos sealadoestn relacionados con las causa-les de irregistrabilidad marcaria.Tal como seala Martel,

La distintividad de un signoo marca, debe verificarse ensus dos facetas: intrnseca yextrnseca. La intrnseca estreferida a las denominadas

prohibiciones absolutas, esdecir, el signo debe ser dis-tintivo per se, esto es, reunirciertas condiciones para podermerecer proteccin legal. ().La extrnseca est vinculada

a las prohibiciones relati-

vas, es decir, si bien el signoes distintivo per se, su presen-cia en el mercado puede gene-

rar confusin entre los consu-midores al entrar en conicto

con derechos obtenidos pre-viamente por terceros. Enconsecuencia, es responsabi-lidad de la autoridad el evitareste tipo de situaciones, dene-gando o incluso anulandoaquellos signos que puedan

afectar derechos debidamenteobtenidos y, evitando as, unacoexistencia que puede traerconfusin en el mercado yatentar contra el inters de losconsumidores24.

De esta forma, observamos que existeconexin entre los requisitos de pro-teccin jurdica de la marca y las cau-sales de irregistrabilidad; existiendouna perfecta sistematicidad en el esta-

blecimiento de los artculos 134, 135y 136 del RCPI, dando como resul-tado una concordancia sistmica entrelos requisitos para la proteccin mar-caria y las causales de irregistrabili-dad (ver cuadro N 2).

En otras palabras, si algn signo soli-citado incurre en una causal de irre-gistrabilidad sea del artculo 135o del 136 del RCPI, signica queno posee uno de los requisitos nece-sarios para ser una marca, estable-

cidos en el artculo 134 del RCPIMerecen mencin especial, el incisob) del artculo 135 que sirve comoclusula abierta para denegar signosque no incurren en una de las causa-les especcas que estn plasmadasEste es un criterio clsico recogido

por Pachn:

El signo escogido como marcadebe ser sucientemente distin-tivo, o sea que ha de permitir tantoal pblico como a los empresa-

rios identificar los productos oservicios que se encuentran en el

23 El subrayado es nuestro.24 MARTEL SALAS, Alfredo. Ok, la ley busca proteger al administrado, perola administracin tambin?. En:Revista Anuario Andino de

Derechos Intelectuales.N 06, Palestra, Lima, 2010, p. 189.


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Como podremos observar, se utilizesta causal de irregistrabilidad padiversos supuestos:

- Primero, cuando se solicita usigno con estructura de eslo

gano lema publicitario, com

se observa en la ResoluciN 0052-2015/TPI-INDECOPpor ejemplo, donde se deneg frase ve lo que amas, ama lo quvesbasndose en el al inciso bdel artculo 135 del RCPI;

- Tambin se utiliza por parte dla autoridad marcaria cuando strata de un signo cuya extensitan larga no permite identica

origen empresarial alguno; tcomo se seal, por ejemplo, e

la Resolucin N 0041-2015/TPINDECOPI cuando se denegel signo Latinamerican Insttute For Credibility Assessmen

para distinguir servicios de cla41, nuevamente basndose eel inciso b) del artculo 135 dRCPI;

- De idntica manera, Indecopdeniega solicitudes con esta causal cuando se trata de signos cuy

extensin tan corta no permiidentificar origen empresari

alguno; tal como se observa, poejemplo, en la Resolucin N 0032015/TPI-INDECOPI, cuando deneg el signo para las clases 35, 38, 41, 42 y 45; o en la Resolucin N 3341-2013/TPI-INDECOPdonde se deneg el signo pa

productos de la clase 09; amboen virtud del inciso b) del artcu135 del RCPI;

- Y, finalmente, se usa tambipara denegar el registro de signos cuya forma bidimension

CUADRO N 2

CONCORDANCIA SISTMICA DE LOS REQUISITOS PARA LA PROTECCIN MARCARIAY LAS CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD

Requisitosbsicospara la

proteccinjurdica dela marca

Susceptibilidadde representa-

cin grca

No susceptibilidad de representacingrfca (Inciso a)

Prohibicionesabsolutasde registro

(artculo 135del RCPI)

Causales deirregistrabili-dad marcaria

Distintividadintrnseca

- Signos no distintivos (Inciso b)

- Formas usuales, naturales ofuncionales (Inciso c)

- Ventaja funcional o tcnica (Inciso d)- Signos descriptivos (Inciso e)- Signos genricos o tcnicos

(Inciso f)- Signo usual o de uso comn

(Inciso g)- Color o combinacin sin forma

(Inciso h)- Signos engaosos (Inciso i)- Denominacin de Origen (Inciso j)- Denominacin de Origen de bebidas

espirituosas (Inciso k)- Indicacin geogrfca o extranjera

(Inciso l)- Signos ofciales extranjeros(Inciso m)- Signos de normas tcnicas (Inciso n)- Variedad vegetal (Inciso o)- Signos contrarios a la ley, a la

moral, al orden pblico o a lasbuenas costumbres(Inciso p)

Distintividadextrnseca

- Marca (Inciso a)- Nombre comercial (Inciso b)- Lema comercial (Inciso c)- Signos distintivos solicitados por

representantes, distribuidores opersonas autorizadas (Inciso d)

- Derecho civil de la personalidad(Inciso e)

- Derecho de Autor u otro de Pro-piedad Industrial (Inciso f)

- Derechos de comunidades ind-genas, afroamericanas o locales(Inciso g)

- Signo notoriamente conocido(Inciso h)

Prohibicionesrelativas

de registro(artculo 136

del RCPI)

Fuente:Elaboracin propia.

25 PACHN MUOZ, Manuel. Ob. cit., pp. 99-100.

mercado. Un signo que cumplacon la funcin de identicar debeestimarse como sucientementedistintivo, y a nuestro modo dever, solo hay dos razones para

que un signo que se pueda cali-ficar de distintivo, no sea con-siderado como suficientemente

distintivo: cuando se trata de unsigno demasiado simple (v gr.una raya, un cuadrado) o de unsigno muy complejo (por ejem-

plo, las instrucciones para el

empleo del producto, o los ador-nos), que el pblico no llega aidenticar como marcas25.


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o tridimensional, silueta o con-

torno no pueda identicar un

origen empresarial; tal como seprodujo en la denegacin de lossiguientes signos: en la Resolu-cin N 3714-2014/TPI-INDE-COPI, por ejemplo, se deniega

este signo por bloquear el mer-cado de produccin de envases alotorgar un registro sin indicacinde un origen empresarial:

De igual forma, por ejemplo, en

la Resolucin N 4181-2013/TPI-INDECOPI, se deneg el diseode la sandalia porque la gura tri-dimensional no identica un ori-gen empresarial determinado:

Como se puede observar, esta es lacausal utilizada para casos no con-templados expresamente en lasdems causales de irregistrabilidadmarcaria. Sin embargo, la existencia

y constante aplicacin de este incisodel artculo 135; tambin genera quelos rganos del Indecopi no cana-licen directamente algunos casos alas verdaderas causales especfi-cas. A modo referencial, citamos lossiguientes casos:

- En el caso de la ResolucinN 0047-2015/TPI-INDECOPIse deneg el signoIn stockpara

productos de la clase 20 por elinciso b), pero nosotros creemosque este debi ser denegado porel inciso e) por ser una frase des-criptiva o, nalmente, el incisog) del artculo 135 por signo deuso comn, pues como la pro-

pia Sala seal que es el cono-cimiento por parte del consumi-dor peruano de dicha frase lo quemotiv la denegatoria;

- Cuando se deneg el signoThenext generation of fertilizerenclase 16 por el referido inciso b)del artculo 135, a pesar de reco-nocer expresamente que se tra-tara de una caracterstica de los

productos a ser dist inguidos,como se observ en la Resolucin

N 349-2015/TPI-INDECOPI,

debiendo denegarse por el incisoe) al ser una frase descriptiva;

- De igual manera, cuando sedeneg por el inciso b) delartculo 135 del RCPI las marcassiguientes, en las Resoluciones

N 1078-2014/TPI-INDECOPIy 2665-2014/TPI-INDECOPI,

cuando claramente se hace refe-rencia a lugares geogrficoscomo lo son CUSCO y CASMAdebindose aplicar el inciso l) delartculo 135 del RCPI:

- Finalmente, cuando se denegla marca Chankla para distin-guir productos de clase 25, porel inciso b) del artculo 135 delRCPI; cuando claramente se tra-taba de una aplicacin del incisog) referido a signos de uso comno usuales porque la palabra chan-claes un argot de sandalia26.

Ahora bien, por un lado, las causa-les de irregistrabilidad absoluta

estn referidas a bienes jurdicos deproteccin por mandato pblico; esdecir, su fundamento est basado enalguna norma de orden pblico queordena al Estado su funcin tuitivaPor ejemplo, hay algunas causalesjadas en virtud de la proteccin aconsumidor ordenada por la Consti-tucin. De esta manera, tenemos que

el artculo 65 de nuestra norma fun-damental27es el fundamento de pro-teccin respecto a errores que podratraer consigo la informacin que con-tiene el signo; as, tenemos protec-cin contra el engao genricamente[inciso i) del artculo 135 del RCPI]o sobre el engao respecto a deno-minaciones de origen o indicaciones

26 Para ms informacin sobre esta causal ver: MURILLO CHVEZ, Javier Andr y MENDOZA PALACIOS, Miryam Stephanie. Se vendentabas, micas, chelas y puchos: sobre las jergas y/o peruanismos como Signos Distintivos. En: Dilogo con la Jurisprudencia. N 187, GacetaJurdica, Lima, abril de 2014, pp. 247-264.

27 Constitucin Poltica del Per de 1993Artculo 65

El Estado deende el inters de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la informacin sobre los bienes y servicios quese encuentran a su disposicin en el mercado. Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la poblacin.


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geogrficas [incisos j), k) y l) del

artculo 135 del RCPI]28. Por otro

lado, las otras causales estn basa-

das en otros mandatos pblicos, tales

como el mandato constitucional de

proteccin de la libre iniciativa pri-

vada y la libertad de empresa de los

competidores en el mercado, esta-blecidas en los artculos 58 y 59 de

la Constitucin29; estando prohibido

as el registro de signos que deben

permanecer libres como los no dis-

tintivos (inciso b), las formas usua-

les, naturales o funcionales (inciso

c), las ventajas funcionales o tcni-

cas (inciso d), los signos descriptivos

(inciso e), los signos genricos o tc-

nicos (inciso f), los signos usuales o

de uso comn (inciso g) y los colo-

res o combinacin sin forma (incisoh), tal como sealan tal como sealan

Posner y Landes.

Una marca que no distinga el

producto de un de te rminado

fabricante de los del resto, pro-

bablemente consista en palabras,

smbolos, formas o colores

empleados por muchos fabrican-

tes; por consiguiente, la protec-

cin jurdica de la marca impe-

dira a todos los fabricantes,

excepto a su titular, el uso de los

signos necesarios para competir

con ecacia30.

Adicionalmente, tambin protege

otros bienes jurdicos en base a man-

datos de orden pblico tales como los

signos oficiales extranjeros [inciso

m) del artculo 135 de la Decisin

486] en base a tratados internaciona-

les suscritos entre los diversos pa-

ses o el propio artculo 6terde Con-

vencin de Pars; tambin los que

afecten signos sobre normas tcni-

cas (inciso n) y variedades vegeta-

les (inciso o); y, nalmente, los sig-

nos contrarios a la ley, a la moral,

al orden pblico o a las buenas cos-

tumbres (inciso p), que son una clara

aplicacin especca de la norma V

del ttulo preliminar del Cdigo Civil

peruano31, al margen de estar o no d

acuerdo con su aplicacin32.

Por otro lado, las causales de irr

gistrabilidad relativaestn refer

das a bienes jurdicos privados, d

libre disponibilidad por parte de su

titulares. Vemos que los incisos ab), c), d) y h) del artculo 136 d

RCPI estn referidos a signos di

tintivos registrados anteriormente

signos distintivos solicitados ant

riormente en virtud del princ

pio de prelacin establecido en

artculo 12 del Decreto Legislativ

N 107533; por otro lado, tenemos

proteccin de los derechos civiles d

identidad (inciso e), tales como nom

bre e imagen, los cuales tienen un

facultad patrimonial libremente di

ponible; igualmente, el derecho d

autor y otros de propiedad indu

trial (inciso f), tales como patente

o diseos industriales, que tambi

son libremente transferibles; tambi

los derechos sobre intangibles pert

necientes a comunidades indgena

28 Debemos sealar que las denominaciones de origen y las indicaciones geogrcas no estn en las causales de prohibicin relativas porque los paticulares nicamente cuentan con autorizaciones de uso y no derechos de propiedad sobre dichas denominaciones, no pudiendo transferirse librmente como si sucede con las marcas, lemas comerciales o nombres comerciales.

29 Constitucin Poltica del Per de 1993

Artculo 58

La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economa social de mercado. Bajo este rgimen, el Estado orienta el desarrollo del pas, y actprincipalmente en las reas de promocin de empleo, salud, educacin, seguridad, servicios pblicos e infraestructura.

Artculo 59

El Estado estimula la creacin de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estalibertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pblica. El Estado brinda oportunidades de superacin a los sectores qusufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeas empresas en todas sus modalidades.

30 POSNER, Richard y LANDES, William. Ob. cit., p. 246.

31 Cdigo Civil Peruano de 1984

Ttulo Preliminar

Norma V

Es nulo el acto jurdico contrario a las leyes que interesan al orden pblico o a las buenas costumbres32 Para mayor detalle ver: LINDLEY, Alfredo. Cuestionando la existencia de la prohibicin absoluta de registro de marcas contrarias a la ley,

moral, el orden pblico o las buenas costumbres, establecida en el artculo 135 inciso p) de la Decisin N 486. Tesis correspondiente al ttulo Magister en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia. Escuela de Posgrado de la Ponticia Universidad Catlica del Per, Lim2012.

33 Decreto Legislativo N 1075

Artculo 12

La prelacin en el derecho de propiedad industrial se determinar por el da y hora de presentacin de la solicitud de registro. La prelacin a favdel primer solicitante supone su buena fe y, en consecuencia, no se reconocer tal prelacin cuando quede demostrado lo contrario.


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afroamericanas o locales que, nal-mente, son de titularidad de dichascomunidades en virtud del artculo89 de la Constitucin34y el artculo13 de la Declaracin de las Nacio-nes Unidas sobre los derechos de los

pueblos indgenas35, las cuales pue-

den disponer libremente de los mis-mos a travs de sus mecanismos dedecisin internos.

La gran diferencia entre ambas, cree-mos reside en la libre disponibilidadde los bienes jurdicos base de lascausales de irregistrabilidad; mien-tras que los bienes jurdicos en lascausales de irregistrabilidad absolutason inalienables; los de las causalesde irregistrabilidad relativa, son delibre disposicin. Sin embargo, una

pregunta vlida es Qu tan dispo-nibles son los derechos sobre signosdistintivos de los incisos a), b), c),d) y h) del artculo 136 del RCPI silos rganos del Indecopi tienen undeber de proteccin a los consumi-dores en virtud del artculo 65 dela Constitucin y por eso, incluso,

pueden denegar de ocio una marcaen virtud de estas causales? Son

realmente disponibles? Creemos quela respuesta es armativa, s son dis-

ponibles a travs de i) la omisin depresentacin de oposicin en unadeterminada solicitud y ii) la rmade mutuos acuerdos de coexisten-cia36entre solicitante y oponente. Sin

embargo, esta disposicin est sujetaal lmite del mandato constitucionalde proteccin a los consumidores dela confusin marcaria que brinda alEstado mecanismos para impedir ladisposicin en aras de proteger un

bien mayor la proteccin del consu-midor respecto a la confundibilidad;estos mecanismos seran: para el pri-mer caso, la denegatoria de ocio dela marca; y, para el segundo caso, elrechazo del acuerdo de coexistencia.

Pese a esto, en el resto de prohi-biciones relativas de registro, sepuede disponer de los bienes jurdi-cos privados de manera totalmentelibre mediante autorizacin ya quedel inciso e) al g) del artculo 136del RCPI se seala una clusula delibertad en trminos de Epstein37,expresamente la frase salvo que() se acredite el consentimiento,

autorizacin o permiso por parte deltitular. Entonces, tal como obser-vamos, en las causales del artculo136 del RCPI, el poder sobrepasalas prohibiciones es una regla gene-ral en todas ellas, siendo excepcio-nal el caso de los incisos referidos

a otros signos distintivos, ya que elEstado tiene mecanismos que impi-den sobrepasar dichas prohibicionesen aras de proteger al consumidorrespecto a la confundibilidad.

Como veremos, no sucede lo mismoen las causales de prohibicin deregistro absolutas, plasmadas en elartculo 135 del RCPI. Sin embargo,s existe una manera de relativiza-cin de algunas de estas causales: la

legendaria distintividad adqui-rida (secondary meaning).

2. Desenmascarando la leyendala distintividad adquirida(secondary meaning)

La distintividad, creemos, en concor-dancia con Bardales, puede ser ana-lizada como una cuestin de hechoque vara y muta con el tiempo38. Eneste sentido, la relativizacin de una

34 Constitucin Poltica del Per de 1993 Artculo 89

Las comunidades campesinas y las nativas tienen existencia legal y son personas jurdicas. Son autnomas en su organizacin, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposicin de sus tierras, as como en lo econmico y adminis

trativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artculoanterior.

El Estado respeta la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas.35 Declaracin de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indgenas Artculo 13

1. Los pueblos indgenas tienen derecho a revitalizar utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones

orales, losofas, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas y mantenerlos. 2.Los Estados adoptarn medidas ecaces para garantizar la proteccin de ese derecho y tambin para asegurar que los pueblos indgenas puedanentender y hacerse entender en las actuaciones polticas, jurdicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios deinterpretacin u otros medios adecuados.

36 Para mayor detalle ver: MURILLO CHVEZ, Javier Andr. No todo lo que brilla es oro, pero podra serlo Sobre el nuevo precedente del Tribunal de Indecopi sobre la evaluacin de acuerdos de coexistencia marcaria. En: Revista Actualidad Jurdica. N 255, Gaceta Jurdica, Lima2015, pp. 187-188

37 EPSTEIN, Richard. Reglas simples para un mundo complejo. PUCP, Lima, 2005.38 BARDALES MENDOZA, Enrique. Ob. cit., pp. 243-262.


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causal de prohibicin absoluta seproduce cuando en el plano de la dis-tintividad intrnseca se logra alcanzarla distintividad mediante el uso reite-rado en el mercado de manera pre-via a una solicitud de registro marca-rio; de esta manera, la distintividad

puede ya haber sido adquirida porel uso constante del signo en el mer-cado en etapa prerregistral o, comoen el resto de casos, deber ser poten-cialmente adquirida mediante el usodel signo registrado posrregistral, nocayendo en ninguna causal de irregis-trabilidad de los artculos 135 o 136del RCPI en la gnesis del registro.

Como seala Castro, el uso reite-rado de un signo puede permitir que,

pese a no ser distintivo en su origen,adquiera luego dicho carcter. Estosucede, por ejemplo, con signos queen su origen no cumplan la condi-cin de distintividad por ser nece-sarios, genricos, usuales o descrip-tivos, pero que por su uso reiteradoy sistemtico en relacin con un

producto o servicio logran adqui-rir carcter distintivo39. De igualforma, Fernndez-Novoa, Otero yBotana sealan que:

Las prohibiciones () dejan deaplicarse cuando un signo primafacie afectado por alguna de ellasha adquirido un carcter distin-tivo como consecuencia del usode correspondiente signo. De estasuerte, la naturaleza absoluta delas mencionadas prohibiciones serelativiza: sin dejar de ser prohibi-ciones absolutas, ven mermado su

carcter absoluto, porque el usodel signo elimina la posibilidadque entre en juego el efecto obs-taculizador derivado de la corres-

pondiente prohibicin. Para queas ocurra, es preciso que en vir-tud del uso del signo haya adqui-

rido una distintividad sobreve-nida: unsecondary meaning40.

Como tambin seala Bercovitz, sibien la inscripcin en el registro,visto su efecto constitutivo, confi-gura el nico modo de adquisicinde la marca y el derecho a su usoexclusivo, el signo puede alcanzaraptitud distintiva, en relacin con el

producto o servicio a que se reera,como consecuencia de su uso cons-tante y, en tal caso, hacerse registra-

ble41. Finalmente, segn Bazn, ladistintividad adquirida es cuandoun signo originalmente desprovistode capacidad distintiva, como conse-cuencia del uso se convierte, para losconsumidores, en identicador de los

productos o servicios de un determi-nado empresario42.

A este fenmeno temporal de la dis-tintividad, identificado por la doc-trina, se le denomina distintividad

adquirida (secondary meaning);segn el cual, la distintividad puedeser adquirida con base en el uso rei-terativo y continuo del signo en laetapa prerregistral. Como dice Otero,si se solicita un signo genrico, des-criptivo o usual con distintividadsobrevenida, el registro ya no puedeexaminar si tal signo sirve para dis-tinguir, porque si fuera esto lo que

tuviera que examinar denegara marca, sino que debe examinar tal signo ya distingue43. As, eese punto, al solicitarse el registrdel signo debe probarse que este yadquiri distintividad, cumpliendo funcin de las marcas en el mercaden palabras de Fernndez-Novoa, signo asociado a los productos por

empresario se convierte en una vedadera marca cuando la contemplcin del signo desata en la mente dlos consumidores las representaciones en torno al origen empresariacalidad y, en su caso, buena fama dlos productos ()44, lo cual puedsuceder en la etapa posrregistral o,travs del uso del signo, en la etap

prerregistral.

39 CASTRO GARCA, Juan David. La Propiedad. Ob. cit., p. 97.40 FERNNDEZ-NOVOA, Carlos; OTERO LASTRES, Jos Manuel y BOTANA AGRA, Manuel.Manual de la Propiedad Industrial. 2 edici

Marcial Pons, Madrid, 2013, p. 577.41 BERCOVITZ, Alberto.Apuntes de Derecho Mercantil. Aranzadi, Navarra, 2003, p. 471.42 BAZN PUELLES, Carlos. La Decisin 486: Alcances y regulacin de la marca en la Comunidad Andina. En:Revista Derecho y Socieda

Ao XXII, N 17, Asociacin Civil Derecho y Sociedad, Lima, 2001, p. 196.43 OTERO LASTRES, Jos Manuel. Ob. cit., p. 206.44 FERNNDEZ-NOVOA, Carlos. Ob. cit., p. 30.

La relativizacin de una causal deprohibicin absoluta se producecuando en el plano de la distintivi-

dad intrnseca se logra alcanzar ladistintividad mediante el uso rei-terado en el mercado de maneraprevia a una solicitud de regis-tro marcario; de esta manera,la distintividad puede ya habersido adquirida por el uso cons-tante del signo en el mercado enetapa prerregistral o, como en elresto de casos, deber ser poten-cialmente adquirida mediante eluso del signo registrado posrre-gistral, no cayendo en ninguna

causal de irregistrabilidad.



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Para esta cuestin, es importantetomar en consideracin el tema pro-

batorio, tal como seal el Tribunalde Justicia de la Comunidad Euro-

pea, en el fundamento 83 del AsuntoC-25/05, Storck contra OAMI, soloser registrada una marca en aplica-

cin de la excepcin de la distin-tividad adquirida (secondary mea-ning) cuando se aporte prueba deque esta ha adquirido carcter distin-tivo; de igual manera, en el AsuntoC-215/14, Nestl contra Cadbury, ensu fundamento 67, seala este Tri-

bunal que el solicitante del regis-tro debe aportar prueba de que lossectores interesados perciben el pro-ducto o el servicio que designa estamarca por s misma, por oposicin a

cualquier otra marca que pueda estartambin presente en el mercado, atri-buyndole una procedencia empresa-rial determinada.

Concordando con la importancia delas pruebas en este caso, algunos delos criterios que se deben probar paraanalizar el carcter distintivo, comoidentica Castro, son: i) la duracinde uso del signo, ii) la notoriedad delsigno, iii) la importancia del esfuerzo

publicitario que ha acompaado la

comercializacin del producto o ser-vicio con el signo, iv) el rea de difu-sin del signo; y v) la real utiliza-cin en el mercado45. Igualmente,menciona Lajo, citando jurispru-dencia norteamericana, que el an-lisis de la distintividad adquirida(secondary meaning) () dependede la extensin y de la naturalezadel uso del trmino, la naturaleza yla extensin de la publicidad y de la

promocin del trmino, los esfuer-zos por parte del propietario de pro-mover una conexin consciente entreel nombre y el negocio y el gradode reconocimiento real por parte del

pblico de que el trmino designa unproducto o un servicio del propieta-

rio46. Por ltimo, el Tribunal de Jus-ticia de la Comunidad Europea, en elfundamento 75 del ya citado AsuntoC-25/05, Storck contra OAMI, hasealado tambin que:

A los efectos de la apreciacinde la adquisicin por una marcade un carcter distintivo comoconsecuencia del uso que se hahecho de ella, pueden tomarseen consideracin, en particular,

la cuota de mercado de la marca,la intensidad, la extensin geo-grca y la duracin del uso dela marca, la importancia de lasinversiones realizadas por laempresa para promocionarla, la

proporcin de los sectores intere-sados que identica el productoo servicio atribuyndole una pro-cedencia empresarial determi-nada gracias a la marca, as comolas declaraciones de cmaras decomercio e industria o de otras

asociaciones profesionales.

Sobre este punto, nalmente, se deberecalcar, como seala Pazos, que:

El mecanismo directo de pruebaser el propio consumidor yaque de l depender el surgi-miento del secondary meaning.Se deber analizar, entonces, sieste considera al signo como una

marca o no. Se tendr en cuentacomo indicios de dicha circuns-tancia, el volumen de ventas,

publicidad, el uso constante, ascomo el mbito territorial queabarca el mismo, etc. Ademsdeber recurrirse a la investiga-

cin directa va encuestas en lasque se pueda apreciar si los con-sumidores asocian determinadosigno con un origen nico47.

Tal como se puede observar, siendomuy importantes los medios proba-torios y los criterios de evaluacin, ladistintividad adquirida (secondarymeaning) resulta ser bastante simi-lar a la notoriedad, como seala ladoctrina:

Al igual que la adquisicin denotoriedad, la adquisicin de uncarcter distintivo presupone eluso de un signo que desembocaen un resultado: la difusin delsigno entre el pblico, el cual leatribuye el signicado de deno-tar el origen empresarial de un

producto o servicio. Ahora bienaunque existen ciertas anidadesentre la notoriedad de un signo yla adquisicin de un carcter dis-

tintivo por parte de un signo, entreuna y otra gura median diferen-cias funcionales. En efecto, a tra-vs de la adquisicin de notorie-dad por parte de un signo puedealcanzarse una doble meta: con-solidar el derecho de exclusivasobre una marca y fortalecer la

posicin de una marca frente alriesgo de confusin. En cam-

bio, la adquisicin de un carcter

45 CASTRO GARCA, Juan David. La propiedad. Ob. cit.46 LAJO ESTRADA, Silvia Herlinda. Anlisis de las principales prohibiciones absolutas en el registro marcario: los signos genricos, descriptivo

y usuales. Tesis correspondiente al ttulo de magster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia. Lima, Escuela de Posgrado dela Ponticia Universidad Catlica del Per, Lima, 2013, p. 118.

47 PAZOS HAYASHIDA, Javier. Secondary Meaning: Aproximaciones a la Teora de la Distintividad Adquirida. En: Revista Gaceta JurdicaN 48, Gaceta Jurdica, Lima, 1997, p. 41.


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distintivo por un signo inicial-mente carente del mismo persi-gue una nalidad distinta: elimi-nar la prohibicin que otro caso

bloqueara el acceso del signo alRegistro de marcas48.

En nuestra regin, el Tribunal de Jus-ticia de la Comunidad Andina sealaen su Interpretacin Prejudicial

N 54-IP-2007 que en virtud de ladistintividad adquirida (secondarymeaning) (), un signo que ab initiono era distintivo ha ganado tal requi-sito por su uso constante, real y efec-tivo en el mercado. Igualmente, en laInterpretacin Prejudicial N 195-IP-2005 se establece que si bien la ins-cripcin en el registro, visto su efectoconstitutivo, congura el nico modode adquisicin de la marca y del dere-cho a su uso exclusivo, el signo puedealcanzar aptitud distintiva, en rela-cin con el producto o servicio a quese reera, como consecuencia de suuso constante y, en tal caso, hacerseregistrable.

As, se desprende que el Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina,coloca como requisito el uso real yconstante del signo en el mercado;

tal como se observa en la Interpreta-cin Prejudicial N 123-IP-2014, elTribunal en el fundamento 32 sealque se entiende por uso constanteel uso ininterrumpido, pero adems

deba tenerse en consideracin elartculo 166 del RCPI, que habla deluso real y efectivo en el mercado49.

Finalmente, como se seala en laInterpretacin Prejudicial N 02-IP-2014, en sus fundamentos 78 y 79, no

basta con el uso constante, real y efec-tivo, sino que debe verse si ese uso hagenerado adquisicin de distintividad:

() al momento de decidir elregistro de un signo distintivo oal resolver la nulidad de un regis-tro, deben prestar gran atencina tal circunstancia, con base enel recaudo de pruebas dirigido adeterminar que aunque el signono era distintivo se ha conver-tido en tal por su uso constante.

Finalmente, una vez probado eluso constante, real y efectivo dela marca, () deber determinarsi ese uso constante, real y efec-tivo del signo no distintivo lo haconvertido en un signo con apti-tud distintiva.

Ahora bien, debe quedar en claroque este instituto es una excepcin alas causales de prohibicin de regis-tro absolutas; por lo tanto, no puede

ejercerse respecto a cualquier tipo deprohibicin; as, Pazos seala: esimportante indicar que al constituiresta institucin una excepcin debetan solo ser protegida en casos muy

especiales en los que el conocimiendel nuevo signicado se aprecie eun nmero considerable de consumidores del producto o servicio qu

supuestamente distingue el signo50

Como observaremos a continuacila limitacin a ciertas causales, entonces, es una constante a nivel de Dercho Comparado. En primer lugar, un hecho que diversas legislacionenacionales y multiregionales de pro

piedad industrial contemplan la gude la distintividad adquirida (secodary meaning)51; sin embargo, esegundo lugar, tambin es un hech

que cada una de estas regulacionecomparadas tienen esta excepciprevista nicamente para algunas dlas causales de prohibicin absolu

previstas, mas no en todas ellas:

48 FERNNDEZ-NOVOA, Carlos; OTERO LASTRES, Jos Manuel y BOTANA AGRA, Manuel. Ob. cit., p. 578.49 Decisin 486 de la Comunidad Andina - RCPI Artculo 166

Se entender que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuetran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de lproductos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efecta su comercializacin en el mercado.

Tambin se considerar usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Pases Miembros, segn lo establecido en el prrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que diera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carcter d

tintivo, no motivar la cancelacin del registro por falta de uso, ni disminuir la proteccin que corresponda a la marca.50 PAZOS HAYASHIDA, Javier. Ob. cit., p. 41.51 Un caso especial es el de Argentina; respecto al cual, Bertone y Cabanellas sealan: en el Derecho argentino () los signos son o no son disti

tivos; se aparta con ello la perspectiva historicista del Derecho anglosajn, segn la cual los signos que no son en s distintivos pueden, a lo largo dlos aos, y segn el uso que se haga de ellos, adquirir una signicacin marcaria ante los consumidores. BERTONE, Luis y CABANELLAS, Gullermo.Derecho de Marcas. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales.Tomo 1, 3 edicin, Heliasta, Buenas Aires, 2008, p. 372.

Es importante indicar que al cons-tituir esta institucin [la distinti-vidad adquirida] una excepcin

debe tan slo ser protegida encasos muy especiales en los queel conocimiento del nuevo signi-cado se aprecie en un nmeroconsiderable de consumidores delproducto o servicio que supuesta-mente distingue el signo.

Qu dice JavierPazos?


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- Primero, como seala el Codicedella propriet industriale Ita-liano, modificado el 2012, ensu artculo 13, pese a la existen-cia de prohibiciones absolutasen el primer prrafo del mismoartculo possono costituire

oggetto di registrazione comemarchio dimpresa i segni che

prima della domanda di registra-zione, a seguito delluso che nesia stato fatto, abbiano acquistatocarattere distintivo52.

- De igual manera, el Code de laproprit intellectuelle francs,modicado el 2015, en su artculoL711-2, despus de enumerar las

prohibiciones absolutas, sealaque: Le caractre distinctif peut,sauf dans le cas prvu au c, treacquis par lusage53.

- Asimismo, el Cdigo da Proprie-dade Industrialportugus, con-solidado el 2008, en el inciso 2de su artculo 223, seala luegode enumerar las prohibicionesabsolutas que: os elementosgenricos nas alneas a), c) e d)do nmero anterior que entremna composio de uma marca

no sero considerados de usoexclusivo do requerente, exceptoquando, na prtica comercial, ossinais tiverem adquirido ecciadistintiva54.

- De igual manera, la Gesetz berden Schutz von Marken undsonstigen Kennzeichen (Mar-kengesetz) alemana, modifi-cada el 2013, establece en el 8,luego de establecer las causalesde irregistrabilidad absolutas,

que: Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 n-det keine Anwendung, wenn dieMarke sich vor dem Zeitpunktder Entscheidung ber die Ein-tragung infolge ihrer Benutzungfr die Waren oder Dienstleistun-gen, fr die sie angemeldet wor-den ist, in den beteiligten Verke-hrskreisen durchgesetzt hat55.

- Adems, la Directiva 2008/95/CEde la Comunidad Europea sobrela Marca Comunitaria seala, en

el inciso 3 de su artculo 3, queno se denegar el registro deuna marca ni, si estuviera regis-trada, podr declararse su nuli-dad de conformidad con lo dis-

puesto en el apartado 1, letras b),c) o d), si, antes de la fecha de lasolicitud del registro y debido aluso que se ha hecho de la misma,hubiese adquirido un carcter dis-tintivo. (); de igual manera, suReglamento N 207/2009, seala

en el inciso 3 del artculo 7 que:Las letras b), c) y d) del apar-tado 1 no se aplicarn si la marcahubiere adquirido, para los pro-ductos o servicios para los cuales

se solicite el registro, un carc-ter distintivo como consecuen-cia del uso que se ha hecho de lamisma.

- Por otro lado, la Lanham Actnorteamericana de 1946, codi-

ficada en el ttulo 15 del U.SCode, establece, luego de enume-rar lo que no puede ser conside-rado marca para el registro en eltimo prrafo del 1052, que:

Except as expressly exclu-ded in subsections (a), (b),(c), (d), (e) (3), and (e) (5) ofthis section, nothing hereinshall prevent the registrationof a mark used by the appli-cant which has become dis-

tinctive of the applicantsgoods in commerce. TheDirector may accept as primafacie evidence that the markhas become distinctive, asused on or in connection withthe applicants goods in com-merce, proof of substantia-lly exclusive and continuoususe thereof as a mark by theapplicant in commerce for theve years before the date on

which the claim of distincti-veness is made56.

Al respecto, seala Bazn, quedentro del sistema anglosajn

52 Traduccin libre al espaol: pueden constituir objeto de registro como marcas comerciales los signos que antes de la solicitud de registro, debidoal uso seguido de la misma, logran obtener el carcter distintivo.

53 Traduccin libre al espaol: el carcter distintivo podr, salvo el caso previsto en el punto c, ser adquirido por uso.54 Traduccin libre al espaol: Los elementos genricos en los supuestos a), c) y d) del inciso anterior que formen parte de una marca comercial no

sern considerados para el uso exclusivo del solicitante excepto cuando, en la prctica comercial, los signos hayan adquirido carcter distintivo55 Traduccin libre al espaol: Las disposiciones establecidas en el prrafo 2, clusulas 1, 2 y 3 no son aplicables si la marca llegara a consolidarse

antes de la fecha de la decisin sobre el registro, como resultado de su uso respecto a los productos o servicios para los cuales se solicit el regis-tro, en las clases pertinentes.

56 Traduccin libre al espaol: A excepcin de lo expresamente excluido en los incisos (a), (b), (c), (d), (e) (3), y (e) (5) de esta seccin, nada aquimpide el registro de una marca utilizada por el solicitante que ha adquirido carcter distintivo respecto a los productos de la solicitante en el mercado. El Director podr aceptarprima faciecomo evidencia de que la marca ha adquirido carcter distintivo, usada en o en relacin con los pro-ductos de la solicitante en el mercado, la prueba del uso sustancial, exclusivo y continuo del mismo como una marca por el solicitante en el mer-cado de los cinco aos anteriores a la fecha en que se presenta la solicitud de reconocimiento del carcter distintivo.


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encontramos que el secondarymeaning brinda proteccin soloa determinado tipo de denomina-ciones o palabras que carecen dedistintividad, las descriptivas. Noexiste por tanto otro supuesto enel cual un signo pueda adquirir

distintividad cuando ha llegadoa ser usado en el mercado de talforma que lo amerite57.

- Finalmente, en nuestra regin,es aplicable el ltimo prrafo delartculo 135 del RCPI, que sealaque: () no obstante lo pre-visto en los literales b), e), f), g) yh), un signo podr ser registradocomo marca si quien solicita elregistro o su causante lo hubieseestado usando constantementeen el pas miembro y, por efectode tal uso, el signo ha adquiridoaptitud distintiva respecto de los

productos o servicios a los cualesse aplica. Como observamos, ennuestro sistema s se aplica esteinstituto para varios supuestos

de prohibicin absoluta; comoseala Lizarazu, comentando estadisposicin,

() un signo puede ser regis-trado como marca a pesar deno ser distintivo en un inicio,

descriptivo, genrico, comn,usual o de un color no delimi-tado por una forma especca,siempre que quien soliciteel registro en un pas miem-

bro o su causante lo hubieseusado constantemente en un

pas miembro de la Comuni-dad Andina de Naciones y si,

por este uso, el signo adqui-riera el carcter distintivo deuna marca y cumple con las

caractersticas para ser tal58

.En resumen, las causales de prohi-

bicin absoluta susceptibles de sersuperadas mediante el uso de los sig-nos que adquirirn distintividadsubjetiva (secondary meaning) sonlos siguientes:

Un dato adicional que llama nuestatencin59, es la pregunta que seaBazn, respecto al RCPI: por quno se incluy a las formas usuales dlos productos o de sus envases comexcepcin a la norma que estableclas prohibiciones absolutas, y en es

sentido plausibles de adquirir ditintividad con el constante uso en mercado?60. Creemos, a diferencde este autor, que la no inclusin dinciso c) del artculo 135 fue un errodel legislador andino; sin embarges subsanable ya que el inciso b) cubre, pues tal como hemos visto eel presente trabajo, tambin se denigan formas y envases sobre la basde esta causal y por lo tanto tam

bin podrn obtener distintividad

travs del uso. Exactamente eso elo que pas en los casos comentadoque motivan las presentes lneas.

De esta forma, podemos concluir qula distintividad adquirida (secondary meaning) es un mecanismo pasuperar las causales de prohibiciregistral absoluta en el caso de macas incluyendo la superacin dinciso b) del artculo 135 del RCPIal alcanzar la distintividad con basen el uso reiterativo y continuo d

signo en la etapa prerregistral.

3. Cuando la leyenda se hizrealidad: el caso Adidas

Pese a que en teora, la distintivdad adquirida est claramente delmitada, por las caractersticas pro

batorias que son intrnsecas a sexistencia, esta se configura comuna gura legendaria, muy pocaveces vista en casos prcticos. Eefecto, como veremos, en el cas

57 BAZN PUELLES, Carlos. Ob. cit., p. 196.58 LIZARAZU MONTOYA, Rodolfo. Ob. cit., p. 8359 Esta curiosidad fue enunciada en el trabajo siguiente: MURILLO CHVEZ, Javier Andr. Apuntes sobre las ramas del Derecho de Mercado en

triloga Back to the Future [en lnea]. En: Asociacin Civil Ius Et Veritas - Portal Jurdico IUS360 (WEB). Lima, 21 de octubre de 2015. Consult12 de noviembre de 2015. < http://www.ius360.com/privado/civil/apuntes-sobre-las-ramas-del-derecho-de-mercado-en-la-trilogia-back-future/

60 BAZN PUELLES, Carlos. Ob. cit., p. 198.

CUADRO N 3

SIGNOS SUSCEPTIBLES PARA ADQUIRIR DISTINTIVIDAD

Italia Francia Alemania PortugalEstadosUnidos

OAMI CAN

No distintivos X X X X X

Descriptivos X X X X X X X

Genricos o tcnicos X X X

Usuales o comunes X X X X X X

Color aislado sin for-ma especca

X

Formas usuales X

Fuente:Elaboracin propia.


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concreto, la prueba de la distintivi-dad adquirida (secondary meaning)es bastante compleja, generando cos-tos demasiado altos para un adminis-trado que busca la proteccin jur-dica de un signo que viene usandoen el mercado, adicionndole que la

probabilidad de xito que Indecopireconozca la existencia de la misma

con base en las costosas pruebaspresentadas no es nada asegurada.

De esta forma, el costo de la gene-racin de prueba de la distintivi-dad adquirida (secondary mea-ning) en tiempo y dinero es bastantealto. Como se observa en el casode las Resoluciones N 2054-2015/

TPI-INDECOPI y N 2055-2015/TPI-INDECOPI, el material proba-torio incluye principalmente: dosestudios de mercado elaborados

por empresas consultoras; publica-ciones periodsticas y publicidad enun periodo de casi 40 aos; y certi-

cados de otras marcas registradasmundialmente con el diseo. Ahora

podemos entender porque la distin-tividad adquirida (secondary mea-ning) es una leyenda, normalmente

salvo empresas grandes no podrancostear el monto que signica reali-zar un estudio de mercado a travsde una consultora privada; de igualforma, no todos tienen un trayecto decuarenta aos en el mercado, la pre-gunta es Si se presentar publici-

dad de menos tiempo, se otorgara laproteccin? Esto queda a discrecio-nalidad de los rganos del Indecopi,incrementando la inseguridad de lainversin en la generacin de todala prueba necesaria para solicitar ladistintividad adquirida (secon-dary meaning); finalmente, nica-mente las empresas grandes son lasque pueden registrar sus marcas endiversos pases, sumndole la idn-tica incertidumbre que existe aqusobre la posibilidad de que se otor-guen en otras naciones. En palabrassencillas, invertir en pruebas paraaplicar la distintividad adquiridaes altamente costoso y muy riesgoso.

Todo esto, nos hace concluir que ladistintividad adquirida (secon-dary meaning) es una institucin de

alto valor probatorio, implicando cos-tos que van desde el tiempo hasta eldinero que se desee invertir en estetipo de registros. Creemos que Inde-copi pudo haber realizado una mayormotivacin para cumplir con el princi-

pio de predictibilidad61sobre lo nece-

sario para que se reconozca la dis-tintividad adquirida (secondarymeaning), precisamente para objeti-vizar al menos la cantidad de prue-

bas que se debe generar para acredi-tarla; en las resoluciones comentadasnicamente seal lo siguiente comorazonamiento:

Respecto al registro del diseosolicitado en pases extranjerosse precisa que si bien no son vin-culantes, acreditan que dicho

diseo se encuentra protegido endichos pases y que est asociadocon los productos de la solici-tante, los mismos que son comer-cializados en cantidades impor-tantes y por un valor considerablesegn los cuadros y reportes pre-sentados como medios probato-rios por la solicitante en el pre-sente procedimiento ()

De otro lado, la publicidad deldiseo en cuestin acreditada

con las pruebas antes detalla-das acreditan el esfuerzo cons-tante y la inversin de la solici-tante en publicidad para posicionarel signo solicitado en el mercado

peruano e internacional, el mismoque se puede apreciar en la mayo-ra de prendas de vestir deportivas

61 Ley N 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General Ttulo preliminar Norma IV

1.El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principiosgenerales del Derecho Administrativo:

() 15.Principio de predictibilidad.- La autoridad administrativa deber brindar a los administrados o sus representantes informacin veraz, completa

y conable sobre cada trmite, de modo tal que a su inicio, el administrado pueda tener una conciencia bastante certera de cul ser el resultadonal que se obtendr.

La distintividad adquirida(secondary meaning) es unainstitucin de alto valor proba-

torio, implicando costos que vandesde el tiempo hasta el dineroque se desee invertir en este tipode registros. Creemos que Inde-copi pudo haber realizado unamayor motivacin para cum-plir con el principio de predic-tibilidad sobre lo necesario paraque se reconozca la distintivi-dad adquirida (secondary mea-ning), precisamente para objeti-vizar al menos la cantidad depruebas que se debe generar para

acreditarla.



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que aparecen en dicha publicidad,lo cual ha permitido que se con-vierta en un elemento identica-dor del origen empresarial de los

productos de la solicitante.

Finalmente, una vez revisado el

estudio de mercado realizado enmarzo de 2014 por Mercadeo &Opinin S.A. en las ciudades msimportantes del pas (Lima, Tru-

jillo, Arequipa, Cusco y Huan-cayo) a una poblacin de 1000

personas, se advierte que el signosolicitado es percibido por elconsumidor como marca permi-tindole inferir un determinadoorigen empresarial.

Lo anterior tiene sustento en las

diversas preguntas formuladas enel mencionado estudio destacandoel hecho de que los encuestadosno han sido inducidos a una res-

puesta predeterminada, as comoen el resultado de las encues-tas segn el cual para el 90 % deltotal de muestra investigada, lastres franjas identican mucho aAdidas y el 88 % asocia el diseosolicitado bajo el presente expe-diente tambin con Adidas.

Llegando a la conclusin de que:

() las pruebas presentadas porla solicitante en su conjuntologran acreditar el uso constantedel diseo de tres franjas rectas

paralelas, para dist inguir pren-das vestir deportivas, puesto quedemuestran la difusin de dichodiseo en medios de comunica-cin masiva, tales como peridi-cos y revistas, as como a travs de

patrocinios a famosos deportistas,reconocidos clubes deportivos yselecciones nacionales de diversasdisciplinas y de diferentes pases,de lo que se puede inferir que unimportante sector del pblico con-sumidor ha tenido acceso a dicha

informacin y, como consecuen-cia de ello, son capaces de aso-ciar el mencionado diseo con laempresa solicitante, motivo por elcual permite diferenciar los pro-ductos que distingue de otros quese ofrecen en el mercado.

En consecuencia, la Sala con-cluye que el signo solicitadoha adquirido capacidad distin-tiva en base a su uso en el mer-cado, motivo por el cual le esaplicable el segundo prrafo delartculo 135 de la Decisin 486,no encontrndose comprendidoen el artculo 135 literal b) dedicha norma andina.

Como se observa, de la escasa moti-

vacin, hay algunos mensajes impor-tantes en torno a lo que un adminis-trado debe presentar para probar ladistintividad adquirida (secondarymeaning):

- Primero, que los certicados deregistro extranjeros del signosolicitado carente de distintivi-dad intrnseca en abstracto, quese solicita pidiendo el reconoci-miento de distintividad adqui-

rida (secondary meaning), noson pruebas vlidas como ante-cedentes; sino nicamente comoreferentes que deben ser comple-mentados con otras pruebas;

- Segundo, que la declaracinjurada con los ingresos y montosinvertidos en publicidad respectoal signo que se solicita pidiendo elreconocimiento de distintividadadquirida (secondary meaning)son un buen complemento de los

certicados de registro extranjerocomo prueba de distintividadadquirida (secondary meaning);

- Tercero, la publicidad sirve parademostrar la inversin de la soli-citante en distinguir el signo en

el mercado y que los consumidores traigan a su mente el origeempresarial con dicho signo; y,

- Finalmente, que el estudio de mecado es fundamental para demotrar la conexin entre el orige

empresarial y el signo cuya ditintividad adquirida (secondarmeaning) se reclama, no debindose conducir las respuestas de loencuestados, y debindose realizmnimamente en las ciudades mimportantes del pas (Lima, Trujllo, Arequipa, Cusco y Huancayo

Sin embargo, nuestra crtica precsamente va dirigida a que no se jaestndares mnimos de tiempo drecopilacin de pruebas de uso pa

la distintividad adquirida (secondary meaning); de tener un nmerde aos mnimo, los administrado

podran encontrar la leyenda mplausible de ser aplicada en la relidad y podran planicar su invesin para lograr dicho reconocmiento. Sin embargo, en este casconcreto solo podemos observar quhay publicidad presentada desde loaos setenta hasta nuestros das, es irracional pensar que la distint

vidad solo podra ser adquirida si smuestra el uso constante, real y efetivo por cuarenta aos; en este sentido, creemos que sera mejor contar con un plazo jo como los treaos consecutivos establecidos pala cancelacin por falta de uso en artculo 165 del RCPI. Sin embargtambin somos conscientes de quun parmetro jo es imposible, perun mnimo s sera ventajoso aumentara la predictibilidad para loadministrados.

Finalmente veamos las consecuencias jurdicas de la visin de estfigura legendaria en un par dresoluciones: Existe un mensajms all del texto de las decisionedel Tribunal?


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III. LOS EF EC TO S DE LALEYENDA: LA DISTINTI-VIDAD ADQUIRIDA COMOOPORTUNIDAD PARA LOSREGISTROS DE MARCA DEDISEOS DE MODA

La proteccin jurdica de los diseosde moda es todo un tema complejo

que colapsa en las reas de propie-dad industrial e intelectual, inclusotiene dividido al mundo entre Esta-dos Unidos y otros pases europeosy latinoamericanos. Como sealaSalas, al no existir un rgimen inter-nacional unicado en esta rea, cada

pas ha optado por establecer la posi-bilidad de un cmulo de proteccin,o bien de

La Leyenda de La Distintividad Adquirida

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