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LA AVERIGUACIÓN PREVIA POR LOS

DELITOS EN TORNO A LA PIRATERÍA DE

MARCAS (ARTÍCULO 223, FRACCIÓN III,

DE LA LEY DE LA PROPIEDAD

INDUSTRIAL)

César Aranda Bonilla

SUMARIO: I. El derecho al uso exclusivo. II. Las

acciones administrativas, civiles y penales por la violación

del derecho al uso exclusivo. III. Las conductas tipificadas

como delito por la fracción III del artículo 223 de la LPI.

IV. Las sanciones penales. V. Los requisitos de

procedibilidad. VI. La irrelevancia del dictamen técnico.

VII. Prescripción. VIII. Las pruebas más importantes

dentro de la averiguación previa. IX. El cateo. X.

Resolución de la indagatoria. XI. Reparación del daño.

XII. Conclusiones.

Resumen: Este trabajo tiene como objetivo analizar el procedimiento de la

averiguación previa que se instaura por la comisión de las conductas delictivas

más recurrentes, a través de las cuales se viola el derecho al uso exclusivo de una

marca. Se explica en qué consiste el derecho de exclusividad, cuáles son esas con-


12

CÉSAR ARANDA BONILLA

ductas delictivas, cuáles son los requisitos de la querella, qué autoridad es la

competente para conocer de ella, del cateo y la consignación. También se hace

referencia a la prescripción, a los elementos de prueba más relevantes con los que

el Ministerio Público debe contar durante la averiguación previa, que le permitan

ejercer la acción penal ante los órganos jurisdiccionales, las formas en que puede

resolverse la averiguación y, finalmente, se trata uno de los asuntos más sensibles

de este tema: la reparación del daño.

Palabras clave: marca, uso exclusivo, delito, averiguación previa, ministerio

público, prueba, reparación del daño.

Abstract: This work has the purpose of analysing the preliminary investigation

procedure that is created by criminal conduct frequently committed, which

violates the right to the exclusive use of a registered trademark. It explains what

the exclusive right is, what are these criminal acts, what are the requirements of

the criminal complaint, which has competent authority to deal the matter and the

search warrant and the indictment. It also refers to the statute of limitation, to the

most relevant evidence with which the Attorney General most have during the

preliminary investigation. Those elements without make possible to excercise a

criminal action at the courts, the forms with which the preliminary investigation

may be result. Finally, this work deals whit one of the most sensitive matters

which the to remedy the damages caused.

Key words: trademark, use only, crime, preliminary investigation,attorney

general, evidence, damage remedies.


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LA AVERIGUACIÓN PREVIA POR LOS DELITOS EN TORNO A LA PIRATERÍA

I. EL DERECHO AL USO EXCLUSIVO

El derecho al uso exclusivo es el máximo derecho que la Ley de la Propiedad

Industrial (LPI) otorga a los titulares de marcas registradas ante el Instituto

Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Este derecho tiene su fundamento en el artículo 87 del citado ordenamiento

jurídico, el cual establece que los industriales, comerciantes o prestadores de

servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los

servicios que presten, pero que el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante

su registro en el IMPI.

La afirmación de que el derecho al uso exclusivo de una marca es el máximo

derecho que la LPI puede otorgar al titular del registro lo confirma Mauricio

Jalife Daher, quien sostiene que esa exclusividad consiste en que el titular es la

única persona que puede emplear lícitamente esa marca en nuestro país, para

distinguir los productos o servicios para los que se obtuvo el registro, pudiendo,

por tanto, oponerse a cualquier utilización no autorizada que realice un tercero.1

El derecho al uso exclusivo es el máximo derecho porque le permite a su

titular ser el único que lícitamente pueda usar la marca en los productos o

servicios a los que se aplica,2 y el único que pueda permitir su uso por parte de un

tercero, u oponerse a que un tercero obtenga el registro de una marca idéntica o

una semejante en grado de confusión, aplicada a los mismos o similares

productos o servicios.3

1Jalife Daher, Mauricio, Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, México,

Porrúa, 3ª ed., 2012, p. 110. 2De acuerdo con el principio de especialidad, la marca sólo se aplica a la categoría de los

productos o servicios para los que fue creada. Consúltese: Rangel Medina, David, Tratado de

Derecho Marcario, México, 1960, pp. 190 y 191. Este principio ha sido recogido por la

jurisprudencia mexicana, como puede corroborarse con las tesis siguientes:

a) Registro No. 325775, Quinta Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la

Federación, LXXIV, Página: 3056, Materia Administrativa, bajo el rubro: MARCAS,

DERECHOS AL USO DE LAS; y b) Registro No. 325718, Quinta Época, Segunda Sala,

Semanario Judicial de la Federación, LXXIV, Página: 2048, Materia Administrativa, bajo

el rubro: MARCAS, REGISTRO DE. 3Véase el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial.


14


Este derecho de exclusividad también permite impedir que un tercero use la

marca, en forma idéntica o semejante en grado de confusión, como parte

integrante de un nombre comercial, denominación o razón social de un

establecimiento o persona moral, cuando la actividad de dicho establecimiento o

persona moral sea la producción, importación o comercialización de bienes o

servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada.4

El derecho al uso exclusivo se genera con el registro de la marca y así lo han

reconocido nuestros tribunales federales.5

Es importante señalar que los efectos del registro de una marca se surten en

cualquier parte del territorio nacional, toda vez que la LPI es de observancia

general en toda la República.6

Mención aparte merecen las marcas consideradas como “notoriamente

conocidas” y “famosas”, toda vez que gozan de un trato privilegiado, como bien

lo apunta el Dr. David Rangel Medina7, sobre todo si se toma en cuenta que a la

luz de las fracciones XV y XV bis del artículo 90 de la LPI, la protección a las

mismas es ilimitada durante la vigencia de su registro, dado que el derecho a su

uso exclusivo es tan amplio que puede impedirse que un tercero obtenga el

registro y utilice lícitamente una marca igual o semejante en cualquier producto o

servicio, es decir, aquí no importa que los productos o servicios no sean iguales o

similares. Consecuentemente, puede darse el caso de que el titular de una marca

notoriamente conocida o famosa que sea aplicada a vestuario, puede impedir que

un competidor registre y use una marca igual o semejante para distinguir

relojes, por ejemplo. Cabe señalar que, como bien lo apunta Mauricio Ja-

4LPI, artículo 91.

5Como claramente se desprende de la lectura de las tesis aislada siguientes: 1)

Registro No. 322930, Quinta Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación,

CII, Página 1831, Materia Administrativa, bajo el rubro: MARCAS, REGISTRO DE., y 2)

Registro No. 269064, Sexta Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tercera

Parte, II, Página 80, Materia Administrativa, bajo el rubro: MARCAS INDUSTRIALES,

DERECHO AL USO DE LAS. 6Véase su numeral 1º.

7Rangel Medina, David. op. cit., p. 71.


15


life Daher, la protección de las marcas notorias constituye, de hecho, una

excepción al principio de protección territorial, en virtud de que, sin estar

registradas, los gobiernos se comprometen a impedir registros obtenidos por

personas ajenas a éstas, protegiendo de manera simultánea al consumidor.8

Técnicamente hablando, una marca será notoriamente conocida en México,

cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país,

conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas

en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación

con sus productos o servicios, o como consecuencia de la promoción o publicidad

de la misma. Y una marca será famosa en México, cuando sea conocida por la

mayoría del público consumidor, tal y como lo disponen los dos primeros

párrafos del artículo 98 bis de la LPI.9

De acuerdo con la jurisprudencia mexicana, para poder delimitar el

significado que se debe tener de una marca notoria es necesario tener en cuenta

que la notoriedad es el conocimiento que el público consumidor tiene de esa

marca, lo cual no se limita al nombre de la marca, sino que incluye informaciones

sobre las cualidades, características y uso de los productos que la llevan. Por

referencia al público consumidor es como se puede saber si una marca es notoria

o no, ya que la notoriedad es una prueba de la utilización de la marca, porque

significa que la marca ha tenido gran éxito y ha sido apreciada por los

consumidores; de tal modo que una marca puede ser notoriamente conocida en el

país antes de su registro y, en vista de las repercusiones posibles de la publicidad

de otros países, aun antes de que se utilice en la república mexicana. Por tanto, el

carácter de notoria que puede atribuirse a una marca es una cuestión de

8Jalife Daher, Mauricio, Uso y valor de la Propiedad Intelectual, México, SICCO, 2004,

p. 171. 9Véanse los dos primero párrafos del artículo 98 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

La condición de notoria es apreciada no ante los ojos de la autoridad administrativa sino ante

los ojos del público consumidor. Consúltese: Solorio Pérez y Oscar Javier, Derecho de la

Propiedad Intelectual, México, Oxford University Press, 2010, p. 208.



16

hecho que las autoridades administrativas y judiciales del país deben determinar,

fundando su opinión en apreciaciones razonables.10

Nuestros tribunales federales también han sostenido que para precisar la

notoriedad es conveniente que la autoridad administrativa exprese las razones por

las cuales concluye que se origina aquélla, las que deben ser explícitas, es decir,

claras y determinantes y poner en evidencia que la marca es conocida por casi la

totalidad de los compradores potenciales.11

De acuerdo con Jalife Daher, proteger una marca notoria obedecería a la

necesidad de proteger un activo intangible de altísima estima, y gozar de su

protección legal es una ventaja competitiva sustentable que las empresas deben

considerar y aprovechar adecuadamente,12

sobre todo porque una marca notoria o

famosa está presente en la mente del consumidor, asociada a determinados

valores, y con cierta regularidad se presentan situaciones de mercado en las que

un competidor desleal “aprovecha” el reconocimiento de una marca para

beneficiarse de él.13

10

Famoso criterio sostenido al resolver un asunto que involucró a la marca Gucci,

apreciable en la tesis con Registro No. 805211, Séptima Época, Tribunales Colegiados de

Circuito, Semanario Judicial de la Federación, 193-198, Sexta Parte, Página 109, Materia

Administrativa, bajo el rubro: MARCA NOTORIA, NOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA. NO SE

REQUIERE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAÍS. 11

Criterio visible en la tesis con Registro No. 208540, Octava Época, Tribunales

Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, XV-II, Febrero de 1995, Página

405, Tesis: I.4o.A.827 A, Materia Administrativa, bajo el rubro: MARCAS. DEBE

MOTIVARSE LA NOTORIEDAD DE LAS, PARA JUSTIFICAR LA APLICACIÓN DE LA

FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 90 DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA

PROPIEDAD INDUSTRIAL. En el mismo sentido se emitió la tesis con Registro No. 223960,

Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, VII,

Enero de 1991, Página 310, Materia Administrativa, bajo el rubro: MARCAS, NOTORIEDAD

DE LAS. 12

Jalife Daher, Mauricio. Uso y valor… op. cit., p. 172. 13

Jalife Daher, Mauricio, Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, op. cit., p.

207.


17


II. LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS, CIVILES Y PENALES

POR LA VIOLACIÓN DEL DERECHO AL USO EXCLUSIVO

Con el propósito de hacer respetar el derecho al uso exclusivo de una marca,

la LPI otorgó en favor de los titulares de marcas registradas dos tipos de acciones:

la administrativa y la civil, y la posibilidad de presentar una querella para que el

Ministerio Público Federal (MP), es decir, la Procuraduría General de la

República (PGR), pueda intentar la acción penal.

a. Las acciones administrativas

Se intentan ante el IMPI a través de una solicitud de declaración

administrativa de infracción, teniendo como fundamento en los numerales 188 y

215 de la LPI.14

El propósito de dichas acciones es obtener una sanción

administrativa en contra de quienes presuntamente realizan conductas que

entrañan violaciones a ese derecho de uso exclusivo, que son consideradas como

infracciones administrativas por el artículo 213 de la LPI, es decir.15

14

De acuerdo con el artículo 188, el IMPI puede iniciar el procedimiento de declaración

administrativa de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión, y en

términos del ordinal 215, la investigación de las infracciones administrativas se realizará por el

IMPI de oficio o a petición de parte interesada.

Con la sola presentación del escrito de solicitud inicia el trámite del procedimiento de

infracción, toda vez que desde ese momento se pone en movimiento al personal del IMPI que

se encuentra a cargo de su recepción, quien llevará a cabo su examen inicial con el fin de

advertir si cumple con los requisitos o exigencias previstos en la normativa aplicable, a efecto

de resolver lo procedente, lo cual involucra la realización de un estudio de la indicada solicitud.

Sobre el particular, véase la tesis cuyo rubro es INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD

INDUSTRIAL. EL TRÁMITE DE UNA SOLICITUD DE INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA

INICIA CON LA SOLA PRESENTACIÓN DEL OCURSO CORRESPONDIENTE, localizable

bajo los datos siguientes: Registro 160839, [TA ]; 10a. Época, T.C.C., S.J.F. y su Gaceta, Libro

I, Octubre de 2011, Tomo 3, Pág. 1648. 15

Véanse las fracciones I, IV, V, VIII y IX, incisos b y c, XVIII, XIX, XX y XXI del

artículo 213 de la LPI.


18


a) Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria,

comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen

con la materia regulada por la LPI;16

b) Usar una marca registrada parecida en grado de confusión a otra registrada,

para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos

por la registrada;

c) Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en

grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una

denominación o razón social, siempre que dichos nombres, denominaciones o

razones sociales estén relacionados con los establecimientos que operen con los

productos o servicios que los protegidos por la marca;

d) Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión

como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos,

de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o

comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la

marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del

registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;

e) Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que

causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o

suponer infundadamente, que se fabriquen productos bajo especificaciones,

licencias, o autorización de un tercero; o que se prestan servicios o se venden

16

Respecto de este supuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no

se transgrede la garantía de libertad de trabajo prevista en el artículo 5º de la Constitución

Federal, toda vez que sólo se regula el uso de marcas en aquellas personas que opten por

dedicarse a alguna actividad relacionada con tal uso, tal y como se aprecia en el criterio cuyos

datos de localización son los siguientes: Registro No. 188995, Novena Época, Primera Sala,

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIV, Agosto de 2001, Página 183, Tesis 1a.

LXXX/2001, bajo el rubro PROPIEDAD INDUSTRIAL. LOS ARTÍCULOS 213, 214,

FRACCIÓN I, 215 Y 217 DE LA LEY RELATIVA QUE ESTABLECEN, RESPECTIVAMENTE,

LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS, LA IMPOSICIÓN DE MULTAS, LA

INVESTIGACIÓN DE LAS CITADAS INFRACCIONES Y EL DICTADO DE LA

RESOLUCIÓN RELATIVA A DICHA INVESTIGACIÓN, NO TRANSGREDEN LA GARANTÍA

DE LIBERTAD DE TRABAJO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 5o. DE LA CONSTITUCIÓN

FEDERAL.


19


productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;

f) Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia

respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se

aplique;

g) Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los

que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos

sin consentimiento de su titular;

h) Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una

marca registrada que hayan sido alterados, y

i) Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplique una

marca registrada después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o

totalmente ésta.

En el caso de que se acredite la actualización de los supuestos de infracción a

que se refieren los incisos “f ” y “g” arriba señalados, resulta intrascendente que se

estudie si se puso en evidencia que fue comercializado el producto de que se trate,

pues es suficiente que se haya puesto a la venta el producto amparado por el

registro marcario.17

Por los mismos supuestos, así como por el contenido en el

inciso “b”, la SCJN ya resolvió que el precepto legal que los prevé no transgrede el

artículo 28 de la Constitución Federal, en virtud de que no se limita en modo

alguno la libre competencia ni se fomenta el monopolio del producto que ampara

una marca, sino que únicamente se prohíbe el uso de ésta, es decir, la protección

marcaria se limita a proteger su uso y no la comercialización del servicio o

producto.18

17De acuerdo con la tesis aislada titulada MARCAS. RESULTA

INNECESARIOANALIZAR SI SE ACREDITÓ LA COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO

AMPARADO POR EL SIGNO DISTINTIVO, CUANDO SE DEMUESTRA QUE SE INCURRIÓ

EN ALGUNA DE LAS INFRACCIONES PREVISTAS EN LAS FRACCIONES XVIII Y XIX DEL

ARTÍCULO 213 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, consultable bajo el Registro

No. 189662, correspondiente a la Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito,

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIII, Mayo de 2001, Página: 1179,

Tesis: I.7o.A.129 A. 18

Véase la tesis PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 213, FRACCIONES IV,

XVIII Y XIX, DE LA LEY RELATIVA QUE PREVÉ INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS EN

RELACIÓN CON EL USO DE UNA MARCA PARECIDA EN GRADO


20


Es importante decir que las sanciones por la comisión de cualquiera de las

infracciones arriba descritas consisten en multa hasta por el importe de veinte mil

días de salario mínimo general19

; multa adicional hasta por el importe de

quinientos días de salario mínimo general, por cada día que persista la infracción;

clausura temporal hasta por noventa días; clausura definitiva, y arresto

administrativo hasta por 36 horas.20

b. Las acciones civiles

Se intentan ante los tribunales federales, pero el actor puede acudir ante los

tribunales del orden común cuando sólo afecten intereses particulares. Estas

acciones tienen su fundamento en lo dispuesto por los numerales 221, 221 Bis y

226 de la LPI. A través de las mismas lo que se reclama, básicamente, es el pago

de la indemnización por los daños y perjuicios sufridos.

Hay que recordar que por daño se entiende la pérdida o menoscabo sufrido en

el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación, y por perjuicio la

privación de cualquiera ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el

cumplimiento de la obligación.21

Para que exista un daño es necesario que concurran dos premisas: primera,

que el patrimonio sufra una pérdida o me-

DE CONFUSIÓN A LA REGISTRADA, O DE UNA MARCA REGISTRADA, SIN EL

CONSENTIMIENTO DE SU TITULAR O SIN LA LICENCIA RESPECTIVA, Y CON EL

OFRECIMIENTO DE VENDER O PONER EN CIRCULACIÓN PRODUCTOS IGUALES O

SIMILARES A LOS QUE SE APLICA UNA MARCA REGISTRADA, NO TRANSGREDE EL

ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, localizable bajo el Registro No. 188996,

Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIV, Agosto de

2001, Página 182, Tesis 1a. LXXIX/2001. 19

La SCJN ya también señaló que no se trata de una multa fija. Consúltese la tesis que lleva

por rubro MULTA. EL ARTÍCULO 214, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD

INDUSTRIAL QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL

(APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 10/95), localizable con los datos siguientes:

Registro No. 192754, Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, X,

Diciembre de 1999, Página 18, Tesis P. XCIV/99. 20

Como lo establece el artículo 214 de la LPI. Días de salario mínimo vigente en el Distrito

Federal. 21

Código Civil Federal, artículos 2108 y 2109.


21


noscabo y, segunda, que ello sea consecuencia del incumplimiento de una

obligación; incumplimiento que puede realizarse a través de una conducta de

acción u omisión. Esto significa que, para que jurídicamente exista un daño,

primero debe existir un patrimonio y una obligación.

Para la configuración de los daños o perjuicios existe un requisito esencial: la

relación de causalidad, misma que fue establecida en el artículo 2110 del Código

Civil Federal (CCF), de acuerdo con la cual los daños y perjuicios deben ser

consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación, ya

sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse. La relación de

causalidad debe ser inmediata y directa entre la conducta incumplida de dar, de

hacer o de no hacer (obligación) y los daños o perjuicios que ya se hayan causado

o que necesariamente se vayan a causar.

El artículo 221 de la LPI merece una mención especial, toda vez que establece

que las sanciones establecidas en dicha Ley y demás disposiciones derivadas de

ella, se impondrán además de la indemnización que corresponda por daños y

perjuicios a los afectados, en los términos de la legislación común. Al leer este

precepto cuando dice: “la indemnización que corresponda por daños y perjuicios a

los afectados”, inmediatamente surge la pregunta ¿quiénes son los afectados? La

respuesta es simple: los afectados son todos aquellos que sufren la violación de los

derechos que les confiere la LPI, como por ejemplo, la violación del derecho al uso

exclusivo de una marca registrada. También cabe explicar que cuando el numeral

sujeto a análisis dice: “en los términos de la legislación común”, debe entenderse

que se refiere al CCF, ¿Por qué? Porque el actual CCF en su artículo 1° establece

que las disposiciones del mismo rigen en toda la república en asuntos del orden

federal, como lo es la regulación de la propiedad industrial, lo cual se confirma con

la simple lectura del numeral 1° de la LPI, en donde se determina que sus

disposiciones son de observancia general en toda la República. Consecuentemente,

como la LPI es de carácter federal, la “legislación común” es, sin duda, el CCF.


22


El ordinal 221 Bis de la LPI establece la fórmula que permite la

cuantificación de los daños y perjuicios. De acuerdo con ella, la indemnización

mínima que debe pagarse a quien sufrió una violación de alguno de sus derechos

de propiedad industrial, equivale, cuando menos, al 40% (cuarenta por ciento) del

precio de venta al público de cada producto o de cada prestación de servicios que

impliquen dicha violación.22

Desde nuestra percepción, el haber establecido esa fórmula para la

cuantificación de los daños y perjuicios representa uno de los avances más

significativos que ha dado el legislador hacia la protección de los derechos de

propiedad industrial, por la simple y sencilla razón de que, finalmente, intentó

facilitarles, tanto a los afectados como a los juzgadores, el arduo trabajo de

cuantificar los daños y perjuicios.”23

En virtud de lo anterior, para poder cuantificar los daños y perjuicios es

forzoso conocer el precio de venta al público de cada uno de los productos o de los

servicios prestados que impliquen la violación. Una vez conocida la cantidad que

representa el precio de venta al público de los productos o servicios que implican

la violación y el número total de dichos productos o servicios, a fin de aplicarle el

porcentaje que se considere procedente, teniendo siempre en cuenta que el

porcentaje mínimo jamás podrá ser inferior al 40% (cuarenta por ciento), razón por

la cual, en su caso, podría resultar válido el aplicar hasta el 100% (cien por ciento).

La cantidad resultante será la que deba pagarse por concepto de daños y perjuicios.

Bajo esta óptica, puede llegarse a la conclusión de que esta fórmula no

representa más que una operación aritmética sencilla de realizar. Nada más distante

de ello, pues si bien es cierto que no se requieren de grandes conocimientos para

realizarla, también es cierto que para eso sea posible es requisito fundamental

22

Para Jalife Daher, los términos generales en que se encuentra redactado el artículo 221

Bis de la LPI, bastan para interpretar como comprendidos en sus alcances tanto a los casos de

infracciones administrativas como a los delitos, ya que el precepto se refiere a la indemnización

procedente por la violación de los derechos que confiere la ley. Véase Jalife Daher, Mauricio.

Comentarios… op. cit., p. 696. 23

En el mismo sentido opina Jalife Daher, Íbidem, p. 670


23


que primeramente sea determinado el número total de productos vendidos o

servicios prestados que implicaron la violación a algún derecho de propiedad

industrial, así como su precio de venta al público, para lo cual en la práctica en

muchas ocasiones es necesario auxiliarse de peritos en contabilidad, quienes se dan

a la tarea de efectuar un exhaustivo análisis de los registros contables de las

personas que han vendido tales productos o prestado dichos servicios.

Es más, se ha dado el caso de que quienes han vendido tales productos o

prestado los servicios no cuentan con registros contables fidedignos, o peor aún,

que ni siquiera tengan, y en tales casos la cuantificación es materialmente

imposible o, en el mejor de los casos, la cantidad resultante es realmente ridícula.

c. Las acciones penales

Tienen su fundamento en lo dispuesto por los ordinales 226, 227 y 229 de la

LPI. En materia penal es de explorado derecho que el perjudicado por cualquiera

de los delitos referidos por la

LPI, técnicamente denominado víctima u ofendido, no puede ejercer por sí

mismo su derecho de persecución en contra de los presuntos delincuentes, pues

tiene que actuar a través del MP, como se desprende de los artículos 21, párrafo

primero, y 20, apartado C, fracción II, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos (CPEUM). El primero de dichos preceptos constitucionales

establece que la investigación y persecución de los delitos incumbe al MP, y el otro

precepto dispone que la víctima u ofendido tienen derecho a coadyuvar con el MP,

a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente y a

que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e

interponer los recursos en los términos que prevea la ley.24

24

Héctor Fix-Zamudio ha reflexionado que en las leyes orgánicas del MP, tanto en la esfera

federal como en la de las entidades federativas, se advierte la preocupación esencial de regular de

manera predominante la función de investigación y persecución.


24


El artículo 223 de la LPI describe como conductas que entrañan violaciones al

derecho de uso exclusivo de una marca y que son consideradas como delitos, las

siguientes:

a) Reincidir en las conductas previstas en las fracciones de la II a la XXII del

artículo 213 (fracción I);

b) Falsificar, en forma dolosa y con el fin de especulación comercial, marcas

protegidas por la LPI (fracción II), y c) Producir, almacenar, transportar, introducir

al país, distribuir o vender en forma dolosa y con el fin de especulación comercial,

objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la LPI, así como

aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos

destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas

protegidas por la LPI (fracción III).

El primer supuesto se refiere a la reincidencia en la comisión de cualquiera de

las infracciones administrativas previstas en previstas en las fracciones de la II a la

XXII del numeral 213. Como en el presente trabajo únicamente está acotado al

mundo de las marcas, cabe decir que sería consideradas como delito la reincidencia

en la comisión de las infracciones previstas en las fracciones III, IV, V, VII, VIII,

IX, XVIII, XIX, XX y XXI.25

de los delitos, y se deja en un segundo término tanto la asesoría jurídica del gobierno

introducida en la Constitución de 1917 como su intervención en otras, procesales. También

sostiene que un aspecto esencial que observamos en la orientación de los códigos de

procedimientos penales actualmente en vigor es el otorgamiento al Ministerio Público del

llamado monopolio del ejercicio de la acción penal, que deriva de una interpretación, que

consideramos discutible, del artículo 21 de la Constitución, lo que significa que son los agentes

de la institución los únicos legitimados para inicial la acusación a través del acto procesal

calificado como “consignación”, que inicia el proceso; que el ofensivo y sus causahabientes no

son partes en sentido estricto en el mismo proceso, y sólo se les confiere una limitada

intervención en los actos relacionados con la reparación del daño o la responsabilidad civil

proveniente del delito, tomando en cuenta que la citada reparación es un aspecto de la pena

pública. Véase, Diccionario Jurídico Mexicano, Porrúa-UNAM, México, 2007, tomo I-O, p.

2524. 25

Por ejemplo: usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para

amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada; usar,

sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante


25


Por lo que respecta al segundo supuesto, es evidente que no sólo basta con

que exista la falsificación, sino que también deben concurrir otros dos elementos:

el dolo y el fin de especulación comercial. De esos tres elementos hablaremos en el

apartado siguiente.

El tercer supuesto también es materia de estudio del apartado siguiente.

Cabe mencionar que estos delitos se perseguirán por querella de parte

ofendida, es decir, por el titular del registro marcario o por su licenciatario

autorizado.26

Resulta relevante mencionar que actualmente están calificados como delitos

graves los previstos en las fracciones II y III del artículo 223 de la LPI, razón por

la cual los probables responsables no alcanzan el beneficio de la libertad

provisional.27

Sin embargo, en estos casos existe la posibilidad de que el

querellante se desista de la querella y otorgue el perdón, aunque esto no sea del

agrado del MP.

III. Las conductas tipificadas como delito

por la fracción III del artículo 223 de la LPI

La fracción III del artículo 223 de la LPI, establece que son delitos el producir,

almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender, en forma dolosa y

con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas

protegidas

en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o

razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén

relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la

marca; ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica

una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su

titular.

26El licenciatario puede presentar la querella sólo si el contrato de licencia ha sido inscrita

en el IMPI y en dicho contrato no se estableció que el titular se reservaría esta facultad, en

términos de lo dispuesto por el ordinal 140 de la LPI.

27Como se desprende de la simple lectura del artículo 194, fracción VII, en relación con el

numeral 399, fracción IV, ambos del Código Federal de Procedimientos Penales.


26


por dicho ordenamiento jurídico, así como aportar o proveer de cualquier forma, a

sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que

ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la misma Ley.

Oscar Javier Solorio Pérez comenta que dichos tipos penales tienen que ver

con diversos elementos subjetivos, tales como el dolo o el fin de especulación

comercial.28

Respecto a este precepto, Mauricio Jalife Daher comenta que su introducción

en la LPI fue la de proveer de un tipo penal de mayor precisión para combatir las

conductas conocidas coloquialmente como “piratería”, que corresponden a las

diversas etapas y modalidades de la cadena productiva y de distribución de los

llamados “productos ilegales”,29

que ostenten marcas ilegalmente. Sin embargo, el

mismo autor lamenta que dicho precepto no refiera una distinción entre el

elemento “dolosa” y el concepto “a sabiendas”, por lo que concluye que uno no

puede ser usado como sinónimo del otro, y opina que esa diferenciación no se

explica en forma alguna, pero aplaude que se haga referencia expresa al

almacenamiento y la transportación como conductas que configuran el delito, así

como la introducción al país, que usualmente había carecido de una tipificación

concreta y eran sólo consideradas como actividades de colaboración.30

El precepto en comento hace referencia a ocho conductas delictivas, las

primeras seis son:

• Producir;

• Almacenar;

• Transportar;

• Introducir al país;

• Distribuir, y

• Vender.

28

Solorio Pérez, Óscar Javier, op. cit., p. 426. 29

También conocidos como “productos piratas”. 30

Jalife Daher, Mauricio. Comentarios… op. cit., pp. 681 a 683.


27


En todos esos seis casos la conducta debe realizarse en forma dolosa y con fin

de especulación comercial, respecto de objetos que ostenten falsificaciones de

marcas protegidas por la LPI.

Para entender perfectamente las conductas delictivas en comento es necesario

saber el significado de los verbos producir, almacenar, transportar, introducir,

distribuir y vender. También será necesario explicar los conceptos de dolo,

especulación, falsificación y determinar cuáles son las marcas protegidas por el

referido cuerpo normativo.

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, producir debe

entenderse como fabricar o elaborar; almacenar es poner o guardar en almacén,

reunir o guardar muchas cosas; transportar significa llevar a alguien o a algo de un

lado a otro; introducir es meter o hacer entrar algo en otra cosa; distribuir quiere

decir entregar una mercancía a los vendedores y cosumidores, y vender es exponer

u ofrecer al público los géneros o mercancías para quien las quiera comprar.31

En derecho penal el dolo denota la volición, apoyada en el conocimiento

correspondiente, que preside la realización de la conducta descrita en los tipos de

delito que requieren esa forma de referencia del sujeto a su hecho. Es, en términos

corrientes, el propósito o intención de cometer el delito. En consecuencia, un sujeto

se coloca en dolo cuando sabe o conoce lo que realmente ejecuta.32 De ahí que el

artículo 9º del Código Penal Federal establezca que obra dolosamente el que,

conociendo los elementos del tipo penal, o previendo como posible el resultado

típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley.

Es importante señalar que, respecto de estas seis primeras conductas, el dolo

constituye uno de los elementos de la descripción típica, sobre el cual el Juez que

conozca del asunto deberá pronunciarse, previo al estudio de la probable

responsabilidad.33

31

Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española. México, 2009, tomo I: a/g,

pp. 115 y 839, y tomo II: h/z, pp. 1296, 1839, 2213 y 2280. 32

Búnster, Álvaro, colaborador del Diccionario Jurídico Mexicano, op. cit., tomo D-H, p.

1416. 33

De acuerdo con la tesis titulada DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 223,

FRACCIÓN III, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ELEMENTO SUB-


28


Especulación es la operación comercial que se practica con ánimo de lucro, y

se refiere a todas las actividades sobre meraderías, títulos de crédito o inmuebles34

.

Por lucro debe entenderse la ganancia o utilidad obtenida en la celebración de

ciertos actos jurídicos, que el ordenamiento legal califica de lícita o ilícita, según

su exceso o proporción, para atribuirle determinadas consecuencias de derecho.35

Estamos en presencia de la falsificación cuando existe una imitación, esto es,

un intento de reproducción, sin importar el grado de perfección. Hace ya bastante

tiempo que la SCJN sostuvo que la imitación de una marca se efectúa tratando de

reproducirla en toda su integridad, o en sus partes principales, pero también

suprimiendo alguno o varios de sus elementos, e incluso agregándole otros

nuevos.36

Las marcas protegidas por la LPI son aquellas que han sido registradas ante

el IMPI y se encuentran vigentes, lo cual se acredita perfectamente con el título de

registro y en su caso con el oficio de a través del cual se informa que quedó

registrada la transmisión de derechos y el que informa que quedó renovado el

registro. En este orden de ideas, las primeras seis conductas delictivas previstas por

la fracción III del ordinal 223 de la LPI consisten en:

• Producir: fabricar o elaborar objetos que ostenten imitaciones de marcas

registradas ante el IMPI, intencionalmente y con fin de obtener una utilidad o

ganancia;

JETIVO “DOLO” FORMA PARTE DE LA DESCRIPCIÓN TÍPICA RESPECTO DEL CUAL EL

JUEZ DEL CONOCIMIENTO DEBE PRONUNCIARSE, PREVIO AL ESTUDIO DE LA

PROBABLE RESPONSABILIDAD, localizable bajo los datos siguientes: Registro No. 181576,

Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su

Gaceta, XIX, Mayo de 2004, Página 1766, Tesis I.8o.P.14 P.

34Ídem, p. 1546.

35Ídem, p. 2444.

36Como se desprende de los criterios, aun aplicables, siguientes: a) Registro No. 322548,

Quinta Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, LXXXIV, Página 489, bajo el

rubro MARCAS, IMITACIÓN DE, y 2) Registro No. 283746, Quinta Época, Pleno, Semanario

Judicial de la Federación, XVII, Página 494, bajo el rubro MARCAS INDUSTRIALES.


29


• Almacenar: reunir o guardar objetos que ostenten imitaciones de marcas

registradas ante el IMPI, intencionalmente y con fin de obtener una utilidad

o ganancia;

• Transportar: llevar de un lado a otro objetos que ostenten imitaciones de

marcas registradas ante el IMPI, intencionalmente y con fin de obtener una

utilidad o ganancia;

• Introducir: meter o hacer entrar al país objetos que ostenten imitaciones de

marcas registradas ante el IMPI, intencionalmente y con fin de obtener una

utilidad o ganancia;37

• Distribuir: entregar a los vendedores y cosumidores objetos que ostenten

imitaciones de marcas registradas ante el IMPI, intencionalmente y con fin

de obtener una utilidad o ganancia, y

• Vender: exponer u ofrecer al público para quien los quiera comprar, objetos

que ostenten imitaciones de marcas registradas ante el IMPI,

intencionalmente y con fin de obtener una utilidad o ganancia.

Para Jalife Daher, un transportista o un comercializador sólo pueden ser

responsables penalmente de un delito relacionado a marcas, en la medida en la que

es posible precisar que tales agentes tenían plena conciencia del evento ilegal.38

Las otras dos conductas consisten en:

• Aportar o

• Proveer

En ambos casos debe ser a sabiendas, respecto de materias primas o insumos

destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas

protegidas por la LPI.

El Diccionario de la Lengua Española nos dice que aportar es contribuir,

añadir o dar, y proveer es suministrar o facilitar lo necesario o conveniente para un

fin.39

37

Jalife Daher destaca la expresión “introducir al país”, en el sentido de dotarla del más

amplio espectro posible, a fin de contemplar como incluido el contrabando de productos, que

suele ser uno de los delitos comúnmente asociados a la llamada “piratería”. Jalife Daher,

Mauricio. Comentarios… op. cit., p. 682. 38

Ídem, p. 682. 39

Op. cit., tomo I: a/g, p. 185 y, tomo II: h/z, p. 1851.


30


El mismo diccionario explica que sabiendas significa de un modo cierto, a

ciencia segura; con conocimiento y deliberación; que materia prima es la que una

industria o fabricación necesita para sus labores, aunque provenga de otras

operaciones industriales, y que insumo es el conjunto de bienes empleados en la

producción de otros bienes.40

Por lo anterior, es evidente que las dos últimas conductas consideradas como

delitos por el precepto en comento son:

• Aportar: contribuir, añadir o dar, con conocimiento y deliberación, bienes

destinados a la producción de objetos que ostenten imitaciones de marcas

registradas ante el IMPI.

• Proveer: suministrar o facilitar, con conocimiento y deliberación, bienes

destinados a la producción de objetos que ostenten imitaciones de marcas

registradas ante el IMPI.

Por lo que se refiere a estas dos conductas, Jalife Daher señala que su

introducción en el precepto en comento fue con la intención de dotar a la autoridad

de herramientas eficientes para combatir eventos de piratería, de manera que no

sólo se considere como responsables a quienes participan en la cadena de

distribución de los productos ilegales, sino también a los que forman parte de la

manufactura.41

IV. Las sanciones penales

La comisión de cualquiera de las conductas a que se refiere la fracción IIII del

artículo 223 de la LPI es sancionada con una pena privativa de la libertad que va de

tres a diez años y una multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general

vigente en el Distrito Federal.42

Resulta relevante mencionar que, como estos delitos están calificados como

graves, los probables responsables no al-

40

Ibídem, tomo II: h/z, pp. 1287, 1466, 1467 y 2001. 41

Jalife Daher, Mauricio, Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, op. cit.,p. 682. 42

Como lo establece la segunda parte del numeral 224 de la LPI.


31


canzan el beneficio de la libertad provisional.43 Al respecto, Jalife Daher comenta

que con esa “gravedad”, el legislador pretendió suprimir el beneficio de la libertad

caucional, a fin de evitar que los responsables pudieran sustraerse de la acción de

la justicia.44

Cabe mencionar que existe una conducta criminal análoga que consiste en

vender a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa

y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas

protegidas por dicho ordenamiento jurídico, la cual se sanciona con prisión de dos

a seis años y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el

Distrito Federal.

V. Los requisitos de procedibilidad

Primer requisito: presentar la querella y ante qué autoridad

De acuerdo con el último párrafo del ordinal 223 de la LPI, lo delitos

previstos en dicho precepto se perseguirán por querella de parte ofendida, es decir,

por querella presentada por el titular del registro marcario cuyo derecho al uso

exclusivo se considera violado, o por su usuario autorizado que tenga concedidas

facultades para ello.

El titular del derecho al uso exclusivo de una marca que haya sido afectado

por la comisión de alguno o algunos de los delitos contemplados en fracción III el

artículo 223 de la LPI, tendrá el derecho de solicitar, ante la PGR, el ejercicio de la

acción penal en contra de los probables responsables. Es fundamental señalar que

la presentación de la querella da inicio a la averiguación previa. A hora bien, como

los delitos en materia de propiedad industrial son de carácter federal, en principio

compete su conoci-

43

A la luz de los numerales 194, fracción VII y, 399, fracción IV, ambos del CFPP. 44

Jalife Daher, Mauricio, Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, op. cit., p. 682.


32


miento e investigación MP, esto es, a la PGR, y posteriormente a los Tribunales de

la Federación, a la luz de los numerales 227, párrafo primero, de la LPI; 1° y 4°,

fracción I, de la Ley Orgánica de la PGR, en relación con el ordinal 2° del Código

Federal de Procedimientos Penales (CFPP).

Cabe decir que con ese motivo y para una mejor atención de este tipo de casos

la PGR, a mediados de 2003, aproximadamente, creó la Unidad Especializada en

Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial45

(UEIDDAPI ), la cual sustituyó a la extinta Fiscalía Especial en Delitos de

Propiedad Intelectual e Industrial. La UEIDDAPI cuenta con una Dirección de

Delitos contra la Propiedad Industrial otra Dirección de Delitos contra los

Derechos de Autor.

A mayor abundamiento, es conveniente señalar que este tipo de delitos

también son de la competencia de los tribunales de la Federación.46

De acuerdo con los numerales 118 y 119 del CFPP, la querella puede

formularse verbalmente o por escrito; se contraerá a describir los hechos

supuestamente delictivos47, sin calificarlos jurídicamente, y se harán en los

términos previstos para el ejercicio del derecho de petición48. Cuando la querella

se presente por escrito, el MP deberá asegurarse de la identidad del

querellante, de su legitimación y de la autenticidad de los docu

45

Adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, de

cómo lo establece el Artículo Primero, fracción V, apartado 1, del ACUERDO A/ 238 /12, por el

que se adscriben las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la PGR, emitido por

su titular, publicado en el D.O.F. el 20 de septiembre de 2012. 46

Véase el párrafo primero del ordinal 227 de la LPI. 47

La omisión de los hechos constitutivos del delito le impido al órgano jurisdiccional

competente el poder pronunciar el respectivo auto de formal prisión, como lo sostiene el criterio

titulado QUERELLA PRESENTADA VERBALMENTE O POR ESCRITO. EN TÉRMINOS DEL

ARTÍCULO 118 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES ES

NECESARIO QUE EN ELLA SE DESCRIBAN LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO,

localizable con los datos que aparecen a continuación: Registro No. 177183; [TA ]; 9a. Época;

T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXII, Septiembre de 2005, Pág. 1544. 48

Véase el artículo 8º de la CPEUM.


33


mentos en que aparezca formulada la querella, así como de las pruebas

documentales en que se apoye ésta. En el caso de que la querella se presente

verbalmente, se hará constar en acta que levantará el funcionario que las reciba. En

cualquiera de los dos casos, la querella deberá contener la firma o huella digital de

quien la presente y su domicilio, y el MP requerirá al querellante para que

produzca la querella bajo protesta de decir verdad, con el apercibimiento sobre las

penas en que incurre quien se produce falsamente ante las autoridades, y les

formulará las preguntas que estime conducentes.

Es importante señalar que no es necesario que se precise en la querella el

nombre del sujeto a quien se considera autor del delito (probable responsable), sino

únicamente que se hagan saber al MP los hechos que se consideren delictuosos,

pues a éste le corresponde investigarlo, en términos de lo dispuesto por el artículo

21 constitucional.49

El segundo requisito de procedibilidad: la difusión de la protección

El segundo requisito de procedibilidad para poder presentar una querella lo

encontramos en el párrafo primero del numeral 229 de la LPI, conforme al cual,

será necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o

embalajes de productos amparados por la marca registrada, la leyenda “marca

registrada”, las siglas “M.R.” o el símbolo ®, o por algún otro medio haber

manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se

encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial.

Es muy común que los titulares de los registros marcarios considerados

invadidos, antes de presentar su querella, publican

49

Sobre el tema puede consultarse la tesis siguiente: QUERELLA. PARA TENER POR

VÁLIDO Y PROCEDENTE EL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD EN DELITOS QUE SE

PERSIGUEN A PETICIÓN DE PARTE OFENDIDA, NO ES NECESARIO QUE SE PRECISE

EL NOMBRE DEL SUJETO A QUIEN SE CONSIDERA AUTOR DEL DELITO. Registro No.

174028; [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXIV, Octubre de 2006, Pág. 1510.


34


anuncios en periódicos de gran circulación para hacer saber al público en general

que dichas personas son las propietarias de dichas marcas, y que éstas se

encuentran registradas en nuestro país ante el IMPI, e indican los números de

registro correspondientes.

Para demostrar que a los productos, envases o embalajes de productos

amparados por una marca registrada, se les ha aplicado la leyenda “marca

registrada”, las siglas “M.R.” o el símbolo ®, basta con sólo exhibir algunas

muestras de los productos, de los envases o embalajes. Y para acreditar que por

algún otro medio se ha manifestado o hecho del conocimiento público que los

productos o servicios se encuentran protegidos por el derecho al uso exclusivo de

una marca, sólo hay que presentar un ejemplar de cada una de las publicaciones en

el periódico o medio impreso correspondiente. Todo esto es necesario que el MP se

cerciore de que se cumplió con este requisito de procedibilidad y que anexe a la

averiguación previa que consigne las constancias que así lo acrediten, a fin de que

se encuentre en aptitud de ejercitar la acción penal que le compete.50

VI. LA IRRELEVANCIA DEL DICTAMEN TÉCNICO

Para la integración de una indagatoria derivada de la violación al derecho al uso

exclusivo de una marca, se requiere que el IMPI emita un dictamen técnico, en el

que no prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan, pero

únicamente en los casos de reincidencia en la comisión de infracciones

administrativas y en la falsificación de marcas registradas, en forma dolosa y con

el fin de especulación comercial.51

50

En el mismo sentido véase la jurisprudencia titulada DERECHO DE PROPIEDAD

INDUSTRIAL. REQUISITO PARA EJERCITAR LA ACCIÓN PENAL POR UNA IOLACIÓN AL,

sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, la cual puede ser

localizable con los datos siguientes: Registro No. 183078; Novena Época, Semanario Judicial de

la Federación y su Gaceta, XVIII, Octubre de 2003, Tesis XV.2o. J/12, Página 785. 51

Es decir, tratándose de la comisión de las conductas delictivas previstas en


35


Sin embargo, tratándose de los delitos a que se refiere la fracción III del

artículo 223 de la LPI, no se requiere de dicho dictamen; por tanto, no puede ser

considerado como un requisito de procedibilidad para estos casos, lo cual significa

que, si el titular de la marca ya cumplió con lo establecido en el numeral 229 del

mismo ordenamiento jurídico, puede presentar su querella en cuanto se tenga

conocimiento de los hechos delictivos.

VII. Prescripción

En materia penal, la prescripción se divide en dos: de la acción y de la pena. El

presente estudio se refiere únicamente a la prescripción de la acción penal. En este

caso la prescripción extingue la acción penal52, lo que significa que el MP no

podría intentar la acción, aunque existieran elementos suficientes para ello.

La prescripción es personal y para configurarla basta el simple transcurso del

tiempo señalado por la ley. Los plazos para la prescripción se duplican respecto de

quienes se encuentren fuera del territorio nacional, cuando esta circunstancia no

impida integrar la averiguación previa. La prescripción siempre producirá su

efecto, aunque no la alegue como excepción el acusado, debiendo los jueces

suplirla de oficio en todo caso, tan luego como tengan conocimiento de ella, sea

cual fuere el estado del proceso.

Debe tenerse muy en cuenta que, tratándose de un delito que sólo puede

perseguirse por querella, la acción penal prescribirá en un año, contado desde el día

en que quienes puedan formular la querella tengan conocimiento del delito y del

delincuente, y en tres, fuera de esta circunstancia. Pero una vez llenado el requisito

de procedibilidad, dentro del plazo antes mencionado, la prescripción seguirá

corriendo según las reglas para los

las fracciones I y II del artículo 223 de la LPI, como lo establece el numeral 225 del citado

cuerpo normativo. En el mismo sentido opina Solorio Pérez y Óscar Javier, op. cit., p. 426. 52

Como lo establece el numeral 100 del Código Penal Federal (CPF).


36


delitos perseguibles de oficio.53

Esto significa que la prescripción de la acción penal se subdivide en dos:

a)La que se deriva de la presentación extemporánea de laquerella, toda

vez que se cuenta con un año para formularla, a partir del día en que

quienes puedan formular la querella tengan conocimiento del delito y

del delincuente, o tres años cuando se desconozcan conjuntamente

ambos elementos, es decir, el delito y el delincuente, toda vez que es

obvio que para presentar la querella se debe conocer el delito, pero cabe

la posibilidad de que no se conozca al delincuente54, tan es así que la

ley permite formular una querella en contra de quien resulte

responsable, y

b) La que se deriva del tiempo necesario para que se configure, según

las reglas para los delitos perseguibles de oficio, mismas que

abordaremos a continuación.

De acuerdo con el artículo 102 del CPF, los plazos para la prescripción serán

continuos, y en ellos se considerará el delito con sus modalidades, y se contarán a

partir del momento en que se consumó el delito, si fuere instantáneo; a partir del

día en que se realizó el último acto de ejecución o se omitió la conducta debida, si

el delito fuere en grado de tentativa; desde el día en que se realizó la última

conducta, tratándose de delito continuado; y desde la cesación de la consumación,

si el delito es permanente. Para entender este precepto, es necesario saber que el

delito es instantáneo cuando la consumación se agota en el mismo momento en que

se han realizado todos sus elementos constitutivos; permanente o continuo, cuando

la consumación se prolonga en el tiempo, y continuado, cuando con unidad de

53

A la luz del ordinal 107 del CPF. 54

En el mismo sentido se expresa la tesis ACCIÓN PENAL, PRESCRIPCIÓN DE LA, EN

TRATÁNDOSE DE DELITOS QUE SE PERSIGUEN POR QUERELLA, CUANDO SE TENGA

CONOCIMIENTO DEL ILÍCITO Y NO DE LOS DELINCUENTES (LEGISLACIÓN FEDERAL),

localizable con los datos siguientes: Registro No. 185 471, [TA], 9a. Época, T.C.C., S.J.F. y su

Gaceta, XVI, Diciembre de 2002, Pág. 741.


37


propósito delictivo, pluralidad de conductas y unidad de sujeto pasivo, se viola el

mismo precepto legal.55

Cabe mencionar que es frecuente la comisión de delitos continuados en

relación con las marcas, como en los casos de producción, almacenamiento,

transportación y venta de objetos que ostenten falsificaciones de marcas

protegidas.

A hora bien, como la comisión de cualquiera de las conductas a que se refiere

la fracción IIII del artículo 223 de la LPI es sancionada con una pena privativa de

la libertad de tres a diez años y una multa, la acción penal prescribirá en un plazo

igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad, es decir, en

seis años y medio.56

Para terminar con este apartado, vale la pena señalar que la prescripción

puede interrumpirse por las actuaciones que se practiquen en averiguación del

delito y de los delincuentes, aunque por ignorarse quiénes sean éstos no se

practiquen las diligencias contra persona determinada. Si se dejare de actuar, la

prescripción empezará a correr de nuevo desde el día siguiente al de la última

diligencia. La prescripción también puede interrumpirse por el requerimiento de

auxilio en la investigación del delito o del delincuente, por las diligencias que se

practiquen para obtener la extradición internacional, y por el requerimiento de

entrega del inculpado que formalmente haga el MP de una entidad federativa al de

otra donde aquél se refugie, se localice o se encuentre detenido por el mismo o por

otro delito. En el primer caso también causarán la interrupción las actuaciones que

practique la autoridad requerida y en el segundo subsistirá la interrupción hasta en

tanto la autoridad requerida niegue la entrega o en tanto desaparezca la situación

legal del detenido, que dé motivo al aplazamiento de su entrega.

55

Véase el numeral 7º del mismo ordenamiento jurídico. 56

Como se desprende de la interpretación armonizada de los artículos 104 y 105 del CPF y

224 de la LPI.


38


VIII. Las pruebas más importantes dentro

de la averiguación previa

Sin duda alguna, dentro de las pruebas más importantes encontramos al título de

registro; el oficio de renovación, si la marca ha estado vigente por más de diez

años, y el oficio de transmisión de derechos, cuando el registro ha sido vendido,

donado, heredado, etc.

Otros elementos convictivos son las muestras auténticas de los productos

protegidos por la marca registrada de que se trate y las muestras de los productos

del probable responsable (denominadas apócrifas). Las muestras auténticas

también servirán para demostrar que a los productos, los envases o embalajes de

los mismos se les ha aplicado la leyenda “marca registrada”, las siglas “M.R.” o

el símbolo ®. También es recomendable exhibir un ejemplar de cada una de las

publicaciones en el periódico o medio impreso correspondiente a través del cual

se ha hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran

protegidos por el derecho al uso exclusivo de una marca, de ser el caso.

También es fundamental obtener los pedimentos de importación, facturas, tickets o

notas de venta, periódicos, revistas, catálogos, folletos, revistas y de más

publicidad, a través de los cuales se pueda demostrar que el probable responsable

ha producido, almacenado, transportado, introducido al país, distribuido o

vendido los objetos que ostentan falsificaciones de las marcas protegidas; los

mismos elementos convictivos son recomendables para demostrar que los

productos amparados por la marca registrada han entrado al comercio lícitamente

o que se están prestando los servicios por ella protegidos. El dolo y el fin de

especulación comercial se pueden acreditar con los comprabantes de venta

(facturas, tickets), con las declaraciones testimoniales y las declaraciones que

rindan los probables responsables.

Esto también se aplica para demostrar que éstos han portado o proveído de

cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la

producción de objetos que ostenten falsificaciones de dichas marcas protegidas.


39


En todos los casos, y sin importar que se cuente con un arsenal probatorio,

siempre será altamente recomendable la inspección que realice el MP del lugar en

donde se comete el delito y, de ser posible adquirir algunas muestras y tomar

fotografías.

Sin embargo, sin duda alguna, la prueba más importante es el dictamen

pericial en materia de propiedad intelectual, emitido por los peritos oficiales57

, el

cual permite demostrar si los objetos apócrifos ostentan o no falsificaciones de

marcas protegidas por la LPI58

. Normalmente emite un dictamen antes de solicitar

el cateo, y otro dictamen al finalizarse dicha diligencia.

IX. El cateo

El cateo es el registro y allanamiento de un domicilio particular por la autoridad,

con el propósito de buscar personas u objetos que están relacionados con la

investigación de un delito.59

El MP está facultado para solicitar y efectuar cateos,

cuando lo estime necesario.60

La solicitud se realiza ante los Jueces de Distrito

competentes.61

57

No debe pasar inadvertido que la valoración de esta prueba queda sujeta a las reglas de la

sana crítica y a los principios de la lógica en que el derecho se apoya, en congruencia con las

constancias de autos, tal y como se sustenta en la tesis siguiente: PRUEBA PERICIAL EN

MATERIA PENAL. LA VALORACIÓN DE LOS DICTÁMENES EMITIDOS POR PERITOS

CIENTÍFICOS U OFICIALES, QUEDA SUJETA A LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA Y A

LOS PRINCIPIOS QUE LE SON INHERENTES, EN FUNCIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LA

PRUEBA CIRCUNSTANCIAL Y EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE ESTRICTA

APLICACIÓN DE LA LEY, EN CONGRUENCIA CON LAS CONSTANCIAS DE AUTOS;

Registro 176492; [TA ]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXII, Diciembre de 2005; Pág.

2744. 58

Algunos especialistas cuestionan la idoneidad de dicho elemento convictivo, bajo el

argumento de que Propiedad Intelectual no es una ciencia o arte. 59

Fiz-Zamudio, Héctor, colaborador del Diccionario Jurídico Mexicano, op. cit., tomo A-C,

p. 509. 60

Véanse los artículos 2º, fracción III 61, del CFPP. 61

Debe tomarse en cuenta que en algunos distritos judiciales existe especialización por

materia: en el D.F. (primer circuito) la solicitud de cateo debe realizarse ante los Juzgados

Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones; en el

caso del Estado de México (segundo circuito), Veracruz (séptimo circuito), Chiapas (vigésimo

circuito) y Nayarit (vigésimo cuarto circuito), ante


40


Dada la urgencia de la práctica de la diligencia, la autoridad jurisdiccional que

conozca de la solicitud deberá resolverla de manera inmediata, en un plazo que no

exceda de veinticuatro horas. Para decretar la práctica de un cateo, basta que

existan indicios o datos que hagan presumir, fundadamente, que el inculpado a

quien se trate de aprehender se encuentra en el lugar en que deba efectuarse la

diligencia; o que se encuentran en él los objetos materia del delito, el instrumento

del mismo, libros, papeles u otros objetos, que puedan servir para la comprobación

del delito o de la responsabilidad del inculpado.

De acuerdo con la interpretación al artículo 16 constitucional, realizado por la

Primera Sala de nuestra Suprema Corte de Justicia, para que las diligencias de

cateo tengan valor probatorio, se deben cumplir con cuatro requisitos:62

a) Que consten por escrito;

b) Que expresen el lugar que ha de inspeccionarse;

c) Que precisen la materia de la inspección, y

d) Que se levante un acta circunstanciada en presencia de dos testigos

propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por

la autoridad que practique la diligencia.

La misma Sala concluyó que las pruebas obtenidas con vulneración a la

garantía de inviolabilidad del domicilio, establecida en el citado precepto

constitucional, esto es, los objetos y

los Juzgados de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales; en Jalisco (tercer circuito) y

Nuevo León (cuarto circuito), ante los Juzgados de Distrito en Materia Penal; en los demás

circuitos judiciales, ante un Juzgado de Distrito.

62Como claramente aparece en la jurisprudencia CATEO. EN ACATAMIENTO A LA

GARANTÍA DE INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO, LA ORDEN EMITIDA POR LA

AUTORIDAD JUDICIAL, DEBE REUNIR LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO

16 DE LA CONSTITUCIÓN, DE LO CONTRARIO DICHA ORDEN Y LAS PRUEBAS QUE SE

HAYAN OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE LA MISMA, CARECEN DE

EXISTENCIA LEGAL Y EFICACIA PROBATORIA, localizable bajo los datos siguientes:

Registro 171836, [J], 9a. Época, 1a. Sala, S.J.F. y su Gaceta, XXVI, Agosto de 2007, Pág. 111.


41


personas que se localicen, su aprehensión en el domicilio registrado y las demás

pruebas que sean consecuencia directa de las obtenidas en la forma referida, así

como el acta circunstanciada de la propia diligencia, carecen de eficacia probatoria,

carecen de existencia legal, pues de no haberse realizado el cateo, tales actos no

hubieran existido.63

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa

del Quinto Circuito agrega como requisitos de las diligencias de cateo el

expresar:64

e) Su objeto y necesidad;

f) La persona o personas que han de localizarse o aprehenderse, y

h) Los objetos que han de buscarse o asegurarse.

Generalmente los cateos se realizan por varios agentes del MP, aunque sólo

sea el encargado de la indagatoria, con auxilio de la Policía Federal. Los cateos se

practican en casas, bodegas, naves industriales, locales comerciales, etc., en el caso

de los delitos materia de nuestro estudio, lo que principalmente se busca y asegura

son los productos apócrifos, así como documentos y material relacionado con ellos,

tales como facturas, libros contables, empaques, etiquetas, cajas, folletos, volantes

y todo tipo de publicidad, sellos, etc., y en ocasiones hasta se detienen a los

gerentes, encargados o principales operadores que se encuentren en dichos

inmuebles.

Todos los objetos que se encuentren y aseguren servirán como elementos

probatorios para acreditar la comisión de delito de que se trate. Por ello, es

necesario que el querellante o

63

Ídem. Previamente, aunque en el mismo sentido, el Primer Tribunal Colegiado del

Vigésimo Tercer Circuito sustentó la tesis CATEO DE NEGOCIOS SIN ORDEN DE

AUTORIDAD JUDICIAL, DENOMINADO “OPERATIVO”. CARECE DE VALOR

PROBATORIO, consultable con los datos que aparecen a continuación: Registro 182234, [TA ],

9a. Época, T.C.C., S.J.F. y su Gaceta, XIX, Febrero de 2004, Pág. 1027. 64

Véase la tesis CATEO DILIGENCIA DE. REQUISITOS PARA QUE TENGA VALOR

PROBATORIO, localizable con los datos siguientes: Registro 171531; [TA]; 9a. Época, T.C.C.,

S.J.F. y su Gaceta, XXVI, Septiembre de 2007, Pág. 2489.


42


su representante legal, e incluso sus abogados, estén presentes durante el desarrollo

del cateo.

En relación con el acta circunstanciada, cabe decir que siempre se elabora al

finalizar el cateo, en donde el MP hace constar todo lo ocurrido y se realiza un

inventario de los bienes asegurados, identificándolos detalladamente, y en muchas

ocasiones se realiza en presencia de los querellantes o sus representantes.

X. Resolución de la indagatoria

La averiguación previa se puede resolver en tres sentidos: consignación,

reserva o no ejercicio.

La consignación significa que el MP ejerció la acción penal en contra del

indiciado por haberse acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad

de aquél.65

Para la comprobación del cuerpo del delito y de la probable

responsabilidad, el MP gozará de la acción más amplia para emplear los medios de

investigación que estime conducentes, según su criterio, aunque no sean de los que

menciona la ley, siempre que estos medios no sean contrarios a derecho.66

Al

ejercer la acción penal, el MP debe expresar, sin necesidad de acreditarlo

plenamente, la forma de realización de la conducta, los elementos subjetivos

específicos, cuando la descripción típica lo requiera, así como las demás

circunstancias que la ley prevea.67

La consignación puede ser con detenido o sin

detenido, y se efectúa ante los tribunales de la Federación,68

es decir, ante los

Juzgados de Distrito competentes.

65

De acuerdo con el ordinal 168 del CFPP, por cuerpo del delito se entiende el conjunto de

los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señale

como delito, así como los normativos, en el caso de que la descripción típica lo requiera; en tanto

que la probable responsabilidad del indiciado se tendrá por acreditada cuando, de los medios

probatorios existentes, se deduzca su participación en el delito, la comisión dolosa o culposa del

mismo y no exista acreditada a favor del indiciado alguna causa de licitud o alguna excluyente

de culpabilidad. 66

Véase el párrafo primero del numeral 180 del CFPP. 67

Como lo establece el artículo 134 del CFPP. 68

Véase el numeral 227 de la LPI


43


Se decreta la reserva cuando de las diligencias practicadas no resultan

elementos bastantes para hacer la consignación y no aparece que se puedan

practicar otras, pero con posterioridad pudieran allegarse datos para proseguir la

averiguación.69

En suma, es mantener hasta cierto punto inactiva la investigación,

pero con la posibilidad latente de reiniciarla en cualquier momento. El querellante

puede impugnar esta resolución ante el titular de la PGR,70

y de confirmarse la

reserva, se podría promover amparo indirecto.71

Se consulta el no ejercicio cuando no existen elementos que acrediten el

cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado. En este caso, el

querellante también puede presentar su inconformidad por escrito, ante el titular de

la PGR, en el cual debe exponer los argumentos o elementos de la averiguación

previa que considere que el MP dejó de atender para ejercitar la acción penal. La

inconformidad debe presentarse dentro el término de quince días, contados a partir

de que se les haya hecho saber la determinación mediante notificación personal. El

Procurador, oyendo el parecer de sus agentes auxiliares y analizando los

argumentos del escrito de inconformidad y de las causas del no ejercicio de la

acción penal propuesto por el MP, decidirá en definitiva si debe o no ejercitarse la

acción penal.72

De confirmarse el no ejercicio, el querellante tendrá la oportunidad

de presentar su demanda de amparo indirecto.73

69

A la luz de los artículos 2º, fracción VII y 131 del CFPP. 70

Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 141, apartado A, fracción XIX, del CFPP. 71

Apoyándose en la jurisprudencia AVERIGUACIÓN PREVIA. PROCEDE EL AMPARO

INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA O CONFIRMA EL ACUERDO

DE RESERVA DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL

EN SU REDACCIÓN ANTERIOR A LA REFORMA DE 18 DE JUNIO DE 2008), consultable

bajo el Registro No. 162644, [J], 9a. Época, 1a. Sala, S.J.F. y su Gaceta, XXXIII, Marzo de

2011, Pág. 126. 72

De acuerdo con los numerales 133 y 141, apartado A, fracción XIX, del CFPP. 73

Cabe aclarar que el amparo es contra la confirmación del no ejercicio, pero con contra la

consulta de no ejercicio propuesta por el MP, ya que dicha consulta no es impugnable vía

amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10, fracción III y 114, fracción VII, de

la Ley de Amparo, y con apoyo en la jurisprudencia LEGITIMACIÓN AD PROCESUM DEL

DENUNCIANTE FACULTADO PARA


44


Debe tomarse en cuenta que las inconformidades las demandas de amparo y

demás recursos que el querellante pueda promover, son desmembramientos de la

garantía establecida en la fracción II del apartado C del artículo 20 de la CPEUM.

Por último, cabe mencionar que los bienes asegurados deberán devolverse

cuando se decrete la reserva o el no ejercicio, a quien acredite tener derecho a

ellos.74

XI. Reparación del daño

Es la pena pecuniaria que consiste en la obligación impuesta al delincuente de

restablecer el statu quo ante y resarcir los perjuicios derivados de su delito.75

En cuanto a la reparación del daño, nuestra Constitución Federal establece en

su artículo 20, apartado C, fracción IV, tres cosas interesantes:

a) Que en el proceso penal la víctima o el ofendido tienen

EXIGIR LA REPARACIÓN DEL DAÑO O LA RESPONSABILIDAD CIVIL, COMO

CONSECUENCIA DE ACCIONES U OMISIONES QUE SANCIONA LA LEY PENAL. CUENTA

CON INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LA

DETERMINACIÓN QUE CONFIRME EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL O SU

DESISTIMIENTO, EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO. Registro No. 174069, [J], 9a.

Época, 1a. Sala, S.J.F. y su Gaceta, XXIV, Octubre de 2006, Página 115, y en la tesis aislada

MARCAS. EL TITULAR DEL DERECHO MARCARIO TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA

IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN RECAÍDA A SU DENUNCIA DE HECHOS

REALIZADOS EN PERJUICIO DE AQUÉLLAS. Registro No. 190796, Novena Época,

Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XII,

Diciembre de 2000, Página 1403, Tesis I.10o.A.16 A. Sobre el tema, también hay que tomar en

cuenta la jurisprudencia ACCIÓN PENAL. EL DENUNCIANTE QUE NO TIENE EL

CARÁCTER DE VÍCTIMA U OFENDIDO, NI DEMUESTRA QUE SUFRIÓ UN DAÑO FÍSICO,

UNA PÉRDIDA FINANCIERA O EL MENOSCABO DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES,

NO TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO

CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRMA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN

PENAL DICTADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO, localizable bajo los datos siguientes:

Registro No. 161929, [J], 9a. Época, 1a. Sala, S.J.F. y su Gaceta, XXXIII, Junio de 2011, Pág. 5. 74

En términos de lo dispuesto por los artículos 182-N y 182-Ñ del CFPP. 75

Búnster, Álvaro, op. cit., tomo P-Z, p. 3307.


45


derecho a que se le repare el daño;

b) Que en los casos en que la reparación del daño sea procedente, el MP está

obligado a solicitarla, pero que la víctima u ofendido pueden formular su

solicitud directamente, y

c) El juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación, si ha

emitido una sentencia condenatoria.76

No debe pasar inadvertido el artículo 2º, fracción II, del CFPP, que establece

que durante la averiguación previa, el MP debe practicar y ordenar la realización

de todos los actos conducentes a la acreditación del cuerpo del delito y la probable

responsabilidad del inculpado, así como a la reparación del daño.

Ofendido es quien ha recibido en su persona, bienes o, en general, en su status

jurídico, una ofensa, daño, ultraje, menoscabo, maltrato o injuria.77 Para los

efectos del presente trabajo, el ofendido debe ser entendido como el titular del

registro marcario afectado por alguna de las conductas delictivas antes

mencionadas. Y en su carácter de ofendido, tiene derecho a aportar al MP, en

cualquier momento de la averiguación previa, o al juzgador, directamente o por

medio de aquél, todas aquellas pruebas que considere tiendan a acreditar la

procedencia y la cuantificación de la reparación del daño. El MP, dentro de un

plazo de tres días, contados a partir de la recepción de dichos elementos de prueba,

resolverá sobre su admisión, pero cuando estime que no es procedente integrarlas a

la averiguación previa, deberá fundar y motivar su negativa, y para el caso de que

considere que los elementos de prueba aportados o las diligencias solicitadas sean

ilícitas o inconducentes, deberá fundar y motivar su resolución, notificándola

personalmente. En contra de esa resolución, se puede presentar una inconformidad

ante el titular de la PGR, dentro del plazo de cinco días, contados a partir de

la notificación. El titular de la PGR o los servidores públicos en quienes

76

En cuanto al proceso penal, el mismo sentido se encuentra redactado el numeral 141,

apartado B, fracción VIII, del CFPP. 77

Oñate Laborde, Santiago, colaborador del Diccionario Jurídico Mexicano, op. cit., tomo

I-O, p. 2681.


46


delegue esta facultad, oyendo el parecer de sus agentes auxiliares y los argumentos

del promovente, dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la

inconformidad, deberá dictar la resolución que corresponda, en un plazo no mayor

a tres días.78

Tanto el MP como el ofendido están facultados para pedirle al juez el

aseguramiento precautorio de bienes, para los efectos de la reparación del daño. El

juez dispondrá, con audiencia el inculpado, salvo que éste se haya sustraído a la

acción de la justicia, el embargo precautorio de los bienes en que pueda hacerse

efectiva la reparación de daños y perjuicios. Sin embargo, cabe señalar que es

posible negar el embargo o se levantará el efectuado, cuando el inculpado u otra

persona en su nombre otorguen caución bastante, a juicio del órgano jurisdiccional,

para asegurar la satisfacción de la responsabilidad de los daños y perjuicios

causados, tomando en cuenta la probable cuantía de éstos, según los datos que

arrojen las constancias procesales.79

También hay que agregar que el CFPP, en su ordinal 135, dispone que cuando

un detenido quede en libertad, el MP fijará la caución suficiente para garantizar

que el detenido no se sustraerá a la acción de la justicia ni al pago de la reparación

del daño.80

De acuerdo con los numerales 221 Bis y 226 de la LPI, la reparación del daño

por la violación del derecho al uso exclusivo de una marca, en ningún caso será

inferior al 40% (cuarenta por ciento) del precio de venta al público de cada

producto o la prestación de servicios que impliquen la violación. Ésta es la fórmula

que permite la cuantificación para la reparación del daño, que es la misma que en

el caso de los daños y perjuicios. Como ya se comentó en el apartado dos del

presente trabajo, para poder realizar la cuantificación, es necesario conocer el

precio de venta al público de cada uno de los productos o de los servicios prestados

que impliquen la violación y el número total de dichos produc-

78

Como se desprende del análisis del artículo 141, apartado A, párrafo primero, facción

XIII y párrafos del segundo al quinto. 79

Véase sus ordinales 136, fracción III y 149, párrafo primero. 80

Para acceder a la libertad provisional bajo caución, ya se en la averiguación previa o

durante el proceso, el inculpado debe garantizar el monto estimado de la reparación del daño, en

términos de lo dispuesto por el numeral 399 del CFPP.


47


tos o servicios, a fin de aplicarle el porcentaje que se considere procedente,

teniendo siempre en cuenta que el porcentaje mínimo jamás podrá ser inferior al

40% (cuarenta por ciento), pero podría resultar válido el aplicar hasta el 100%

(cien por ciento). La cantidad resultante será la que deba pagarse por concepto de

reparación del daño.

No debe olvidarse que esta fórmula de ninguna manera representa una

operación aritmética sencilla de realizar. Pues si bien es cierto que no se requieren

de grandes conocimientos para ello, también es cierto que para poder efectuarla es

requisito fundamental que primeramente sea determinado el número total de

productos vendidos o servicios prestados que implicaron la violación y su precio

de venta al público; sin embargo, en la práctica es frecuente auxiliarse de peritos en

contabilidad, quienes se dan a la tarea de realizar un análisis exhaustivo de los

registros contables de las personas que han vendido tales productos o prestado

dichos servicios. Además, se han presentado muchos casos en donde quienes han

vendido los productos o prestado los servicios no contaban con registros contables

fidedignos, o peor aún, que ni siquiera los tenían, y la cuantificación resultó

materialmente imposible o realmente ridícula la cantidad resultante.

El tema de la reparación del daño es tan importante que, un proceso penal, el

MP al formular sus conclusiones debe solicitar la aplicación de las sanciones

correspondientes, incluyendo la reparación del daño, y el ofendido incluso puede

apelar para los efectos de dicha reparación y las medidas precautorias conducentes

para asegurarla.81

XII. Conclusiones

El derecho al uso exclusivo es el máximo derecho que la LPI otorga a los titulares

de marcas registradas ante el IMPI. Éste derecho nace cuando se obtiene el registro

y permite que su titular

81

Como se desprende del texto de los artículos 293 y 365 del CFPP.


48


sea el único, en todo el país, que lícitamente pueda usar la marca en los productos

o servicios a los que se aplica, y el único que pueda permitir su uso por parte de un

tercero, u oponerse a que un tercero obtenga el registro de una marca idéntica o

una semejante en grado de confusión, aplicada a los mismos o similares productos

o servicios, salvo el caso de las marcas notoriamente conocidas o famosas.

Con el propósito de hacer respetar el derecho al uso exclusivo de una marca,

la LPI otorga en favor de su titular la acciones administrativa y civil, y la

posibilidad de presentar una querella ante la PGR, a fin de que sea ésta la que

intente la acción penal.

Se consideran delitos el producir, almacenar, transportar, introducir al país,

distribuir o vender, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos

que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la LPI, así como aportar o

proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la

producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por dicho

ordenamiento jurídico. Y como tales delitos están calificados como graves, los

probables responsables no alcanzan el beneficio de la libertad provisional.

Quien cometa alguno de esos delitos puede ser sancionado con prisión de tres

a diez años y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente

en el Distrito Federal.

En estos casos, para poder presentar la querella es necesario que el titular de

la marca registrada haya aplicado a los productos, envases o embalajes de

productos amparados por la misma, la leyenda “marca registrada”, las siglas

“M.R.” o el símbolo ®, o por algún otro medio haber manifestado o hecho del

conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por

dicha marca, pero no se necesita que el IMPI emita un dictamen técnico.

La querella debe ser presentada dentro del término de un año desde que se

tenga conocimiento del delito y del delincuente, o dentro de tres años, fuera de esta

circunstancia. Si la querella se presenta fuera de dichos plazos prescribirá la

acción penal. Sin embargo, si fue presentada en tiempo, no hay que descuidar

la averiguación; por el contrario, debe ser impulsada debida y


49


oportunamente, aportando al MP las pruebas necesarias para la correcta integración

de la indagatoria, cuidando mucho el dictamen y, en su caso, el cateo, a fin de que

se emita una resolución que esté en sintonía con los intereses del querellante, toda

vez que el MP debe realizar la consignación dentro de los seis años y medio, o la

acción penal prescribirá. Los seis años y medio deben ser computados de acuerdo

con las reglas establecidas en el CPF, pero cabe recordar que es frecuente la

comisión de delitos continuados en relación con las marcas, como en los casos de

producción, almacenamiento, transportación y venta de objetos que ostenten

falsificaciones de marcas protegidas, en los cuales el plazo de prescripción

comenzarán a contarse desde el día en que se realizó la última conducta delictiva.

Otro aspecto que tampoco debe descuidarse es la reparación del daño, que en

ningún caso será inferior al 40% (cuarenta por ciento) del precio de venta al

público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen la violación

del derecho al uso exclusivo de la marca objeto de la querella.

Finalmente, cabe decir que la querella puede ser considerada como un

remedio eficaz, aunque costoso, para combatir las conductas delictivas conocidas

como piratería.

Recibido: 05-02-2013

Aprobado: 26-04-2013

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