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LA ACTUALIDAD DEL DERECHO INDUSTRIAL ESPAÑOL;ANÁLISIS DE LA PATENTE COMO PARTE
CLAVE EN EL DERECHO INDUSTRIAL Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL
RESUMEN
Este trabajo tiene como objetivo el análisis de la situación actual de la patente en el derecho
industrial español, así como una visión de lo que supone la patente española en el ámbito europeo
e internacional.
Presentando por un lado la patente desde el más puro punto de vista jurídico, pero también como
objeto social influye el desarrollo empresarial y en los consumidores.
Pensar en patente es pensar en la protección de una idea, pero también es pensar la influencia
que puede tener esa idea en la sociedad, y es que la observación de los sistemas de derecho
industrial de países nos puede dar como conclusión de que los países más industrializados y con
una fuerte económica, suele estar acompañada de un sistema de derecho industrial fuerte y
adaptado a los cambios jurídicos, sociales y empresariales.
Este trabajo busca obtener como idea principal que la patente en especial y el derecho industrial
en general, unido a otros factores jurídicos y sociales,es una pieza fundamental en el desarrollo
empresarial de un país.
ABSTRACT
This work aims to analyze the current situation of the patent in the Spanish industrial law, as well
as a vision of representing the Spanish patent in the European and international level.
Featuring patent on the one hand from pure legal point of view, but also as a social object
influences business development and consumers.
Think of patent is to think of protecting an idea, but also think the influence they can have that
idea in society, is that the observation systems industrial law countries can give us as a conclusion
that the countries most industrial and economic strong, often accompanied by a system of strong
industrial law and adapted to legal, social and business changes.
This paper seeks to obtain as the main idea that particular patent and industrial law in general,
together with other legal and social factors, is a key player in the business development of a
country
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN
1.1. LA ACTUALIDAD DEL DERECHO INDUSTRIAL EN ESPAÑA
1.2 EL DERECHO INDUSTRIAL EN ESPAÑA, BASES JURÍDICAS
1.3 VISIÓN AMPLIADA DEL DERECHO DE PATENTE; CONCEPTO TEÓRICO JURÍDICO DE LA PATENTE
1.4 LAS CREACIONES INDUSTRIALES: INVENCIONES Y DISEÑO INDUSTRIAL
1.5 LA TENDENCIA DE DIGITALIZACIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTES
2.ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DERECHO INDUSTRIAL; EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PATENTE
3. PROBLEMÁTICAS QUE PRESENTABA LA LEY 11/1986 DE 20 DE MARZO DE PATENTES,Y EL PORQUÉ ERA
NECESARIA UNA NUEVA LEY
4.CONTENIDO Y NOVEDADES DE LA LEY 24/2015 DE 24 DE JULIO DE PATENTES
4.1 Título I. Disposiciones preliminares (arts. 1 a 3)
4.2 Título IV.Invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo ode servicios(arts. 15 a 21)Ningún
cambio sustancial
4.3 Título VII. Acciones por violación del derecho de patente (arts. 70 a 78
4.4 Título VIII. La solicitud de patente y la patente como objetos del derecho de propiedad
4.5 Título IX. Obligación de explotar la invención y licencias obligatorias
4.6 Título X. Nulidad, revocación y caducidad de la patente
4.7 Título XII. Jurisdicción y normas procesales
4.8 El Capítulo IV de este Título XII
4.9 Título XIII. Modelos de utilidad
4.10 Título XIV. Aplicación de los convenios internacionales 4.11 Título XV. Representación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (arts. 175 a 181)
4.12 Título XVI. Tasas y anualidades (arts. 182 a 186)
5.COMPARATIVA ENTRE LA LEY 24/2015 DE 24 DE JULIO Y LEY 11/1986 DE 20 DE MARZO
6. DERECHO COMPARADO DEL DERECHO INDUSTRIAL ESPAÑOL Y EUROPEO
6.1 El derecho industrial español en el entorno europeo
6.2 El Registro y validación de patentes en otros países Europeos
7.EL DERECHO INDUSTRIAL ESPAÑOL EN EL ENTORNO INTERNACIONAL
7.1 El tratado de cooperación en materia de patentes en el entorno internacional
7.2 La patente en países del entorno internacional
8. IMPACTO DE LA NUEVA LEY DE PATENTES EN LA INDUSTRIADE LASNUEVAS TECNOLOGÍAS Y LACREACIÓNDE
NUEVAS EMPRESAS O START UP
9. CONCLUSIONES
10. BIBLIOGRAFÍA
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1. INTRODUCCIÓN
Actualmente no es difícil ver en cualquier medio especializado en empresas y nuevas tecnologías,
que algún gigante tecnológico ha patentado algún tipo de dispositivo o tecnología, pues es
indelegable que la tecnología está cada vez más presente en la vida diaria de todos, pero lo que
muchas veces no somos conscientes es que detrás de esa tecnología hay una patente que protege
dicha idea.
Tampoco es muy difícil percatarse de que dichas patentes y gigantes tecnológicos no se
encuentran en españa, si no que generan su actividad a muchos kilómetros de nuestro país, algo
que nos puede llevar a preguntarnos ; ¿por qué la mayoría de gigantes tecnológicos tienen sus
sedes natales en países como EEUU y no en españa? ¿Tiene algo que ver el derecho industrial con
esto? ¿cómo ha evolucionado nuestro derecho industrial puede que influya en la situación actual?
y más importante
¿Cómo de diferente es el derecho industrial español con el entorno europeo y el entorno
internacional?
Este proyecto intenta investigar sobre alguna de estas cuestiones, intentando investigar sobre
cómo ha sido y como es el derecho industrial , en especial la patente, en españa.
Está claro que la situación industrial de España no es fruto de la casualidad, como tampoco lo es la
de otros países, así como que esta situación no es fruto de un único factor como es el derecho
industrial si influye en la cruda pero cierta realidad de que España a nivel industrial está muy por
debajo de otros países, como puede ser EEUU
Pues es innegable que el derecho industrial influye sobre algo tan fundamental para la industrial
de un país como es la investigación y la innovación, pues resultaría altamente injusto para los
creadores y desarrolladores el que sus invenciones o ideas no pudiesen ser explotadas por quien
han dedicado esfuerzo y trabajo en lograrlas, además sin esta protección la actividad inventiva e
investigadora supondría una actividad aún menos rentable, por lo que solo unos pocos podrían
dedicarse a ello.
Es por ello que este trabajo busca analizar la evolución de este derecho, así como el análisis de las
distintas legislaciones que lo han acompañado, buscando como conclusión que efectos tiene sobre
la industria.
1.1 EL DERECHO INDUSTRIAL EN ESPAÑA, CONCEPTOS GENERALES
Pensar en derecho industrial es pensar en patentes, marcas o diseños industriales, pero como se
explica en el apartado anterior, el derecho industrial de forma general y el derecho industrial
español en concreto, ha sufrido y aún sufre una evolución, a fin de adecuarse a la realidad de la
industria y a la cance tecnológico que a esta acompaña. cuando alguien piensa en derecho
industrial piensa en patente, pero este derecho es más amplio, pues cada tipo de concesión de
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derecho industrial se va adaptar a una realidad y necesidad.
En la actualidad en España hay varios tipos de derechos de Propiedad Industrial:
Diseños industriales: protegen la apariencia externa de los productos Marcas y Nombres Comerciales (Signos Distintivos): protegen combinaciones gráficas y/o
denominativas que ayudan a distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros
similares ofertados por otros agentes económicos.
Patentes y modelos de utilidad: protegen invenciones consistentes en productos y
procedimientos susceptibles de reproducción y reiteración con fines industriales
Topografías de semiconductores: protegen el (esquema de) trazado de las distintas capas y
elementos que componen un circuito integrado, su disposición tridimensional y sus
interconexiones, es decir, lo que en definitiva constituye su "topografía".
Para cada uno de estos derechos hay una legislación aplicable, siendo los textos básicos los
siguientes:
Patentes y Modelos. Ley 11/86 de 20 de marzo, de patentes de invención y modelos de utilidad
Signos Distintivos Ley 17/2001 de 7 de diciembre de marcas
Diseños Industriales Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial Topografías de semiconductores Ley 11/1988, de 3 de mayo de protección jurídica de las
topografías de los productos semiconductores
1.2 VISIÓN AMPLIADA DEL DERECHO DE PATENTE; CONCEPTO TEÓRICO JURÍDICO DE LA
PATENTE
Para entender en profundidad el concepto de patente, la primera pregunta que debemos plantear
es: ¿Qué es la categoría de la propiedad industrial? O lo que es lo mismo ¿Qué se entiende por
propiedad industrial?
Pues bien, cuando nos referimos a la categoría industrial, estamos haciendo referencia a que
acoge y contiene bienes inmateriales, que merecen una protección específica de parte del
Derecho, pues de conformidad con su naturaleza jurídica tienen una vinculación en el tráfico
empresarial, siendo el ejemplo más claro la propia patente.
Dado que estos bienes inmateriales presentan tal vinculación, hay que determinar cómo se
determina la misma. Puede venir de 2 formas, fundamentalmente:
1 Por razón del destino o resultado como consecuencia de una actividad inventiva o creadora (Ej:
invento, diseño,...). Estamos hablando de las CREACIONES INDUSTRIALES, las cuales se protegen
frente a cualquier injerencia de un tercero, permitiéndole al autor de tal actividad, explotar eses
derecho durante un tiempo determinado de forma exclusiva y excluyente. Las creaciones
industriales pueden ser atinentes al fondo, pero también a la forma.
2 Por razón de identificación de empresarios y de sus correspondientes establecimientos,
productos y servicios, frente a los de otros empresarios. Hacemos referencia a los SIGNOS
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DISTINTIVOS del empresario. Es decir, existe una necesidad en los empresarios, pues intentan
identificar y diferenciar su establecimiento de las de otros competidores.
El sistema normativo de la Propiedad Industrial se asienta bajo la idea de que: “hay que dispensar
un tratamiento de protección específica a los bienes inmateriales”. Por esta razón, surgen las
normas relativas a las materias mercantiles, especialmente, las de P. Industrial.
Se considera necesario e imprescindible garantizar el progreso técnico, pues se intenta beneficiar
y potenciar los esfuerzos incentivadores. Y además, esto contribuye a la configuración de un
adecuado marco de competencia libre y leal.
1.3 LAS CREACIONES INDUSTRIALES: INVENCIONES Y DISEÑO INDUSTRIAL
Las creaciones industriales pueden ser:
De FONDO (patentes de invención). De FORMA (diseños industriales).
DE FONDO ,LAS PATENTES DE INVENCIÓN
entendemos por patente de invención “el derecho que garantiza al inventor el disfrute exclusivo
de los resultados industriales de su propia invención. La patente también es el título de propiedad
industrial que se concede por la Oficina Española de Patentes y Marcas”.
Este derecho permite al inventor, como consecuencia de su esfuerzo, disfrutar con exclusividad de
su invento, así como de los resultados que este genere. De tal forma que, este derecho genera una
doble vertiente: derecho moral de autor y derecho patrimonial, puesto que el invento tiene un
valor dinerario.
La Ley de Patentes ha sido desarrollada por el Real Decreto 151/1996 de 29 de abril. Esta ley
desarrollada por su reglamento vino a alterar el régimen de esta materia con anterioridad a su
entrada en vigor. Fundamentalmente, otorgó una mayor protección a las patentes, tanto al
contenido de los derechos que la patente le otorga a su titular (similares a los de la patente
comunitaria), como también a la interposición de nuevas acciones a favor del titular de la patente
para que pueda defender mejor su derecho y defenderse de terceros que puedan agredir su
derecho. Se trata de impedir que se lleven a cabo actos ilícitos que afecten a la patente de la que
es titular.
Las innovaciones tecnológicas e investigadoras están provocando sucesivas reformas legislativas
en esta Ley de Patentes. Todas ellas para dotar a la misma de un adecuado marco normativo y
legislativo a las invenciones que se vayan produciendo para que tengan cobertura legal. Hablamos
de grandes avances para la satisfacción de necesidades humanas que hoy se consideran esenciales
(Ej: Ley 10/2002 de 29 de abril que ha modificado la ley de patentes en cuanto que incorpora un
régimen jurídico para proteger las invenciones biotecnológicas. Esto viene impuesto por una
directiva europea: la Directiva 98/44/CE).
¿Cuál es el objeto de la patente?
Necesariamente tiene que ser un invento. Ahora bien, para que un invento sea patentable tiene
que cumplir una serie de requisitos, positivos y negativos, mencionados en el artículo 4.1 Ley de
Patentes: “Son patentables las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean
susceptibles de aplicación industrial, aun cuando tengan por objeto un producto que esté
compuesto o que contenga materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca,
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transforme o utilice materia biológica”. Por tanto, los requisitos de patentabilidad son:
1. Aplicación industrial. Se exige por la ley que el objeto resultante de la invención pueda ser
fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola.
2. La novedad. Esta novedad debe ser a nivel mundial, entendiéndose por nueva la
que es por el estado de la técnica. El estado de la técnica es todo lo que antes de la fecha de la
presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el
extranjero por una descripción escrita u oral o la utilización por cualquier otro medio (artículo 6.2).
La ley exige una novedad absoluta y mundial, la cual debe ser sometida a la apreciación
jurisdiccional, es decir, por el Juez. Se destruye la novedad cuando:
o Existe una patente anterior sobre la misma invención. o Existen solicitudes españolas de
patentes o modelos de utilidad publicadas que recaigan sobre las mismas reglas técnicas y cuya
fecha de invención sea anterior.
3. Actividad inventiva. La invención no sólo tiene que ser nueva sino que además no debe
deducirse fácilmente del conjunto de conocimientos técnicos ya existentes (Art 8.1 Ley de
Patentes). Tiene que ser una actividad inventiva real, que no se deduce fácilmente por cualquier
experto en la materia.
En el art 5 Ley de Patentes nos menciona que hay invenciones no patentables, pues a pesar de que
cumplen con los requisitos de patentabilidad, van en contra del orden público y las buenas
costumbres.
En particular, no se considerarán patentables en virtud del artículo 5.1:
a. Los procedimientos de clonación de seres humanos.
b. Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal
del ser humano. c. Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o
comerciales. d. Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales
que supongan para éstos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre
o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos
2. Las variedades vegetales y las razas animales. Serán, sin embargo, patentables las invenciones
que tengan por objeto vegetales o animales si la viabilidad técnica de la invención no se limita a
una variedad vegetal o a una raza animal determinada. 3. Los procedimientos esencialmente
biológicos de obtención de vegetales o de animales. A estos efectos se considerarán
esencialmente biológicos aquellos
2.2 procedimientos que consistan íntegramente en fenómenos naturales como el cruce o la
selección.
La ley de patentes, a diferencia del precedente legislativo, permite la patentabilidad de los
productos químicos, farmacéuticos y microbiológicos.
La ley no considera “invenciones”, y por tanto, no protegibles como patentes (art 4.4 Ley de
Patentes):
a. Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos. b. Las obras literarias,
artísticas o cualquier otra creación estética, así como las
obras científicas. c. Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales,
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para juegos o para actividades económicocomerciales, así como los programas de ordenadores.
d. Las formas de presentar informaciones.
Esto no significa que no sea protejan por el Derecho, pues se protegerán, no como patentes, pero
sí por cauces como: los derechos de autor,...
¿Cómo se concede una patente?
Hay que partir de la idea de que no se debe confundir el derecho a obtener una patente con el
derecho que deriva de la misma. En el tránsito de un derecho a otro, se encuentra el centro del
sistema llamado como: “concesión de la patente”, por la Oficina Española de Patentes y Marcas
(OEPM). Además la concesión de la patente ha de ser inscrita en el Registro de la Propiedad
Industrial correspondiente. Una vez registrado ha de hacerse constar para público conocimiento a
través de un Boletín Oficial (BOPI Boletín Oficial de la Propiedad Industrial). Así se da la suficiente
publicidad.
Además, salvo casos especiales, el derecho a la patente es un derecho transmisible, es decir,
pertenece a un inventor, o a varios inventores en equipo.
¿Cuál es el contenido de la patente?
El derecho a la patente no implica un derecho indefinido. Es decir, tiene una duración
determinada que por ley se fija en 20 años improrrogables, cuyo cómputo se hace a partir de la
fecha de presentación de la solicitud de patente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. A
partir de los 20 años deviene la patente de público conocimiento, pasando a formar parte del
estado de la técnica.
La patente sitúa a su titular en una posición de privilegio, porque éste tiene la posibilidad de
explotar en régimen de exclusividad la invención patentada y además
2.3 excluyendo a los demás que quieran hacerlo. Frente a la violación de su derecho de patente, el
titular de la misma se puede defender ante los órdenes jurisdiccionales civil y penal.
A partir de la publicación en el BOPI la patente empieza a surtir efectos jurídicos y de otro tipo.
Ahora bien, esto supone una contrapartida, ya que el titular de la patente tiene que pagar
anualidades para tener viva y vigente su patente. También ha de proceder a la explotación de la
patente (por sí mismo o bien por persona autorizada por él); además ha de ser una explotación
que resulte suficiente para satisfacer la demanda del mercado nacional. El no cumplir con estos
requisitos supondría suficiente causa de extinción de la patente por caducidad.
La patente tiene un doble contenido:
Patrimonial: puede ser objeto del tráfico y, por lo tanto, transmisible (inter vivos o mortis causa)
y de una forma plena o limitada (a través, de lo llamado como “licencias”), y puede ser susceptible
de gravamen y de ejecución.
Moral (derecho de reconocimiento como inventor).
1.4 LAS LICENCIAS SOBRE LAS PATENTES
Estas licencias comportan una autorización que lleva a cabo el titular con respecto a terceros, con
el fin de que éstos exploten la patente, es decir, no se transmite la titularidad de la misma, sino la
explotación, a cambio de un precio. Hay varios tipos, concretamente 3:
Licencias contractuales. Son aquellas que nacen de un contrato entre el licenciante y el
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licenciatario (autorizado para que pueda explotar la patente).
Licencias de pleno derecho. También son de naturaleza contractual pero la diferencia que tienen
con las contractuales es que la oferta para su contratación se publica a través de la Oficina
Española de Patentes y Marcas. La OEPM va a ejercer una función mediadora entre las partes
contratantes.
Las licencias obligatorias. Estas no son de naturaleza contractual, no nacen de la voluntad de las
partes manifestada en un contrato sino que son obligatorias, en el sentido de que su concesión
compete a la OEPM ¿En qué casos? Normalmente si concurre alguna de las causas previstas al
efecto: la falta o insuficiencia de explotación patentada,...
1.5 DE FORMA
MODELO DE UTILIDAD:
Es un título de propiedad industrial al igual que la patente. Permite disfrutar a su titular de un
derecho a explotar en régimen de exclusividad una invención (nueva, que implique una actividad
inventiva). Consiste en dar u otorgar a un objeto una nueva configuración, una estructura o una
constitución de la que resulte alguna ventaja o utilidad apreciable para su uso u fabricación.
En comparación con la patente, la dosis inventiva, en el modelo de utilidad es de rango inferior o
menor. En el modelo de utilidad, se puede decir que coexisten parámetros de estética que hacen
un objeto patentado distinto de otro, por ejemplo: Navaja Multiusos.
¿Qué es protegible como modelo de utilidad?
No se pueden proteger las patentes con el procedimiento de las invenciones de menor rango
(modelo de utilidad). Interviene el concepto del “estado de la técnica”, a efectos de calificar la
novedad inventiva. Dentro del modelo de utilidad, tiene que existir un ámbito nacional, así como
divulgarse por cualquier medio de difusión.
Para su protección como modelo de utilidad, la actividad inventiva debe ser apreciada, no por un
experto en la materia, sino por cualquier persona.
En cuanto a la concesión del modelo de utilidad tiene lugar un certificado o título, por la OEPM, el
cual tiene que estar inscrito en el Registro de Patentes, además de publicarse en el BOPI.
El modelo de utilidad es protegible por una duración determinada, a saber, 10 años
improrrogables contados a partir de la fecha de solicitud de su presentación. El titular del modelo
de utilidad goza de los mismos derechos que el titular de una patente de invención (Ej: derecho a
explotar de forma exclusiva y excluyente ese modelo de utilidad. También tiene derecho moral a
ser reconocido como autor de ese modelo de utilidad,...).
1.6 LA TENDENCIA DE DIGITALIZACIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTES
Los derechos de Propiedad Industrial permiten a quien los ostenta decidir quién puede usarlos y
cómo puede usarlos.
Dichos derechos se otorgan mediante un procedimiento por el organismo competente ,en España
la Oficina Española de Patentes y Marcas, y la protección que dispensan se extiende a todo el
territorio nacional.
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Es clara la tendencia ascendente en las solicitudes electrónicas, en 2016 solo se disponen de
estadísticas hasta marzo, por lo que cada vez las solicitudes de las patentes se realizará vía
electrónica, por lo que obligará a ir adaptando tanto los medios ofrecidos por la oficina de
patentes y marcas como el ordenamiento para dicha realidad.
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2..ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DERECHO INDUSTRIAL; EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA
PATENTE
No resulta fácil explicar en qué consiste el derecho industrial; una patente, una marca o el diseño
industrial, denominaciones que se agrupan dentro de lo que la ley conoce como Títulos de
Propiedad Industrial.
Pues estos conceptos que a priori pueden parecer solo utilizables en el mundo del derecho
industrial, están mucho más relacionados con la vida diaria de lo que pensamos. Todos conocemos
marcas, o tenemos en mente el diseño de un producto que con casi toda seguridad estará
protegido por un diseño industrial, o cada vez que utilizamos un producto comercial, hay patentes
con casi total seguridad detrás de ese producto.
Quizás la mayor dificultad para entender este tipo de títulos se deben a que recaen sobre bienes
inmateriales, es mucho más fácil identificar un título de propiedad que recae sobre un bien
mueble o inmueble, puesto que lo que protege es algo físico, algo que podemos por decir de
alguna manera tocar con nuestras manos.
Pero en el derecho industrial se nos presenta una propiedad del todo abstracta, aun cuando
puedan utilizarse en un proceso productivo.
por eso la primera pregunta que debemos formular es ¿qué es el derecho industrial?
Se trata de un tipo de derechos por los que el Estado reconoce a su titular una propiedad sobre
una tecnología (patente), una denominación de un producto (marca), o un determinado diseño
(modelo y dibujo industrial), y le otorga un monopolio de explotación en el mercado, al tiempo
que le exige el cumplimiento de una serie de obligaciones como pueden ser pagar unas tasas,
explotar la invención, utilizar la marca…
Estos derechos son voluntarios, y se consigue a través de su Registro tras cumplir con los
requisitos que la ley impone. Es muy importante destacar este carácter voluntario, puesto que no
se puede exigir a nadie la solicitud de una patente o de una marca,estos derechos suelen surgir de
la imaginación o libre creación de los sujetos, y por lo tanto su explotación sólo pertenece a sus
creadores. Pero su posesión permite emprender acciones y medidas para perseguir y castigar por
la vía civil y penal a los infractores de estos derechos.
El organismo que en nuestro país se encarga de la tramitación y concesión de estos derechos es la
Oficina Española de Patentes y Marcas , también conocida como la OEPM.
Otra de las características de estos derechos es su limitación territorial: la protección se adquiere
para el país/países donde se ha realizado la solicitud. Sólo en el caso de la Marca y el Diseño
Comunitarios se consigue unos derechos cuya vida legal es común para un conjunto de países: los
miembros de la Unión Europea.
Por el contrario, cuando se trata de patentes no se ha conseguido desarrollar un sistema que
permita la obtención de un derecho de propiedad industrial único para varios países, y lo que se
conoce como Patente Europea así como las solicitudes internacionales PCT (Patent Cooperation
Treaty) son sistemas de registro que facilitan la tramitación en varios países al mismo tiempo,
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aunque el derecho que finalmente se obtiene tiene carácter nacional.
Por eso si en algún momento un fabricante o comerciante utiliza la expresión "patente mundial",
de alguna forma está confundiendo, pues lo que habrá llevado a cabo es la tramitación de una
solicitud internacional, que en función de cada país podrá ser o no concedida.
En cuanto al origen del derecho industrial, hay que indicar que la base legal de estos sistemas de
protección es muy reciente, y en la mayor parte de los países al siglo XIX.
En España la primera norma que tuteló los derechos de autor fue la Real Orden de marzo de 1763:
el privilegio de impresión se concede al autor de la obra literaria, y se negaba a cualquier
comunidad o empresa. Sigue la Real Orden de 1764: este privilegio puede transmitirse a los
herederos del autor que, por petición expresa, podían obtener la prórroga. Estas normas
pertenecían todavía al modelo tradicional de protección gubernativa y privilegios reales. Un
cambio sustancial no llega hasta el Decreto de libertad de prensa e imprenta de noviembre de
1810, y el Decreto regulador del derecho de autor de junio de 1813, que en el contexto de la
Constitución de Cádiz declara el derecho de los autores al goce exclusivo de sus obras, y a la
transmisión de este derecho, durante su vida y otros 10 años. Ambos decretos fueron derogados
por Fernando VII.
La Ley Calatrava de 1823 declaró la propiedad del autor sobre las producciones de su ingenio;
equipara la usurpación y el plagio al delito de hurto; no establece límites temporales. Fue
asimismo derogada por Fernando VII.
La Ley de Propiedad Literaria de 10 de junio de 1847 fue la primera que en España reguló de forma
sistemática los derechos de los autores: escritores, compositores, pintores… Protegía el derecho
de reproducción durante la vida del autor más 50 años, y el de representación escénica durante la
vida del autor más 25 años. Su texto íntegro se publicó en la revista pe.i. nº 2 (mayo/agosto 1999).
La siguiente es la Ley de PI de 10 enero 1879 (con Reglamento de 1880), que ha permanecido
vigente hasta 1987. Bastante avanzada en su momento, con un concepto amplio y flexible de
obra. No reconocía los derechos morales de los autores, y obliga a inscribir las obras en el Registro
de la PI, dentro de determinados plazos, para otorgarles protección legal. La Ley de 1879
estableció un plazo amplísimo de protección para los derechos de autor: hasta los 80 años
después de su muerte. Esta Ley exigía el registro de la obra en el plazo de un año desde su
publicación, transcurrido el cual la obra pasaba a una especie de “dominio público provisional”,
durante 10 años, transcurridos los cuales podía inscribirse de nuevo la obra durante un año y
recuperar el autor sus derechos.
Este sistema fue sustituido en 1987 por una nueva Ley de Propiedad Intelectual, la Ley 22/1987,
de 11 de noviembre: desde entonces, no es exigible el registro ni ninguna otra formalidad para la
eficacia de la protección. Otras normas complementarias, posteriores a la LPI 1879, son:
■ Ley de 24 julio 1941: regula la SGAE como entidad única y exclusiva de gestión
colectiva de derechos (Franco disolvió las entidades de gestión en que se habían
agrupado los autores de distintas artes a lo largo del primer tercio del siglo XX).
■ Orden de 10 julio 1942: protege los fonogramas
■ Ley de 31 mayo 1966: obras cinematográficas
■ Ley de 12 marzo 1975: del Libro
Las primeras noticias sobre privilegios de invención de las que se tiene constancia en la Europa
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occidental aparecen en los siglos XIV y XV. Tradicionalmente se ha tomado como primer privilegio
de invención conocido en el mundo el otorgado en 1421 por la República de Florencia al célebre
arquitecto Brunelleschi para una "Barcaza con grúa para el transporte de mármol", pero en 1416
el Consejo de Venecia otorga a Franciscus Petri, de la Isla de Rodas, unmonopolio exclusivo por 50
años para que nadie, excepto él y sus herederos, pueda construir un determinado tipo de
"Máquinas para majar y abatanar tejidos". Y finalmente es en 1474 cuando se publica en Venecia
la primera Ley que va a regular estos privilegios.
En general a partir del siglo XVI se conceden privilegios de invención y de fabricación por toda
Europa, aunque en número escaso y conviviendo con otros tipos de recompensa para los
inventores. Su concesión se sistematiza con la promulgación de normas legales como elStatute of
Monopolies en Inglaterra (siglo XVII), la Déclaration du Roi concernant les privilÚges en fait de
commerce en Francia (siglo XVIII) o la Commonwealth of Massachussets en Estados Unidos (siglo
XVII), que funcionan en la práctica como si fuesen leyes de patentes modernas puesto que se
conceden a casi todo inventor que lo solicita. Es finalmente, el cambio de las monarquías
absolutistas hacia regímenes políticos más liberales condiciona la aparición de las Leyes de
Patentes modernas.
En España no aparece hasta el siglo XIX la primera legislación de patentes, pero antes de esta
fecha y de forma similar a lo ya comentado, el sistema para reconocer los derechos de los
inventores en nuestro país es a través de las Reales Cédulas de Privilegios de Invención 2. La más
antigua encontrada en los archivos españoles se remonta al reinado de Carlos I, otorgada el 18 de
agosto de 1522. En este caso el privilegio corresponde a underecho de fabricación exclusiva de un
instrumento para "hacer andar con calma navíos de alto bordo" dispensado por toda la vida del
autor, "a condición de que antes de un año el invento se construya y se compruebe". La primera ley conocida en nuestro país sobre Propiedad Industrial aparece durante el Reinado de
José Bonaparte (1811). De esta legislación, que no es difícil imaginar resulta una copia de la
francesa en vigor en aquel momento, no se conoce la existencia de patentes concedidas y aunque
sea una legislación aparentemente baldía, su aparición sienta las bases para el desarrollo posterior
de la propiedad industrial en España.
Es en el año 1826 cuando con el Real Decreto de 27 de marzo se instaura un verdadero sistema de
patentes en España, a semejanza de los ya desarrollados en otros países europeos. Esta normativa
va sufriendo diversas modificaciones hasta 1878, fecha en la que entra en vigor una nueva
legislación de patentes a la que sustituyen posteriormente otras normas de 1902 y 1929, hasta
llegar a 1986 cuando se aprueba la ley 11/1986 de 20 de marzo que es la que está en vigor en
estos momentos.
En cuanto al resto de las modalidades de propiedad industrial, podemos señalar que su regulación
legal es posterior a la desarrollada para las innovaciones técnicas: la primera ley de marcas
aparece en España en 1850 mientras que la protección para el diseño se reconoce en nuestro país
desde 1902. Este desfase normativo cabe explicarse por la importancia que en la sociedad van
adquiriendo de forma paulatina estas distintas modalidades. En un primer momento la prioridad
recae en la protección de las innovaciones técnicas, que a lo largo del siglo XIX sufren un
desarrollo revolucionario, pero a medida que la sociedad demanda otros intereses, como la
calidad y el diseño, es preciso regular nuevas figuras de protección.
De la misma forma a lo largo de estos últimos 15 años han surgido nuevas modalidades de
protección como las Topografías de semiconductores, las Variedades Vegetales, los Certificados
Complementarios para los Productos Farmacéuticos o incluso losNombres de Dominio de Internet.
Con ello se trata de señalar que la sociedad en su evolución demanda el desarrollo de nuevos
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sistemas de protección, que si bien en un principio han estado limitados geográficamente, con la
globalización no resulta aventurado pensar que acabarán adoptando una estructura internacional.
El marco normativo que existe en la actualidad para la protección de estos derechos incluye
diferentes normas legales que incluyen tanto derecho nacional, comunitario e internacional y
cuyos textos completos pueden ser consultados en la página de internet de la Oficina Española de
Patentes y Marcas. En la tabla adjunta y sin tratar de dar una relación exhaustiva figuran las
principales normas sobre Propiedad Industrial de aplicación en nuestro país:
● LEY 17/2001 DE MARCAS
● LEY 11/1986 DE PATENTES
● LEY 20/2003, DE 7 DE JULIO, DE PROTECCIÓN JURÍDICA DEL DISEÑO
INDUSTRIAL.
● CONVENIO DE LUXEMBURGO PARA LA PATENTE COMUNITARIA (89/695 EEC)
● DIRECTIVA COMUNITARIA PROGRAMAS DE ORDENADOR (91/250 EEC)
● REGLAMENTO RELATIVO A CERTIFICADOS COMPLEMENTARIOS DE
PRODUCTOS FITOSANITARIOS Y DE MEDICAMENTOS (1992)
● REGLAMENTO DE LA MARCA COMUNITARIA (3288/94)
● REGLAMENTO 1367/95 MERCANCÍAS CON USURPACIÓN DE MARCA Y
MERCANCÍAS PIRATAS
● DIRECTIVA COMUNITARIA PROTECCION BASES DE DATOS (96/9 EC)
● DIRECTIVA BIOTECNOLOGÍA (98/44 EC)
● DIRECTIVA COMUNITARIA DE MODELOS Y DIBUJOS INDUSTRIALES (13/10/98)
● REGLAMENTO Nº 6/2002 DE DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS
● CONVENIO DE LA UNIÓN DE PARIS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL 1883/1979
● ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC) 1994
● CONVENIO DE LA PATENTE EUROPEA (1973)
● TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT) (1970)
● ARREGLO DE MADRID: REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS (1891)
● ARREGLO DE LA HAYA: DEPÓSITO INTERNACIONAL DE DIBUJOS O MODELOS
INDUSTRIALES(1934,1960)
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3. PROBLEMÁTICAS QUE PRESENTABA LA LEY 11/1986 DE 20 DE MARZO DE PATENTES,Y EL
PORQUÉ ERA NECESARIA UNA NUEVA LEY
Durante tres décadas solo cambios puntuales en su articulado permitieron cierta adaptación a las
legislaciones europeas e internacionales. Con la nueva Ley se ha pretendido una adaptación
mucho más completa y estar en línea con los objetivos propuestos en otras leyes más recientes, la
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible o la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia,
la Tecnología y la Innovación.
Sin duda, el objetivo primordial de la nueva ley era el de modernizar la legislación y adaptarla al
marco internacional y no el de fomentar la innovación y el emprendimiento como se publicó
desde el Gobierno,para que esta ley pudiera funcionar con tal finalidad tendría que tener un
ecosistema legal y económico distinto; se necesitaría inversión en I+D y concienciación en la
importancia de la protección de los resultados mediante los registros de propiedad industrial e
intelectual.
Si bien es cierto que una Ley nueva es más cercana a la de nuestros países vecinos cambiará las
cartas del juego, favoreciendo a unos y perjudicando a otros más acomodados a las peculiaridades
del vigente sistema de patentes español,algo que se podría haber evitado produciendo un cambio
de ley más gradual y no una tan drástico.
No se debe olvidar que entre reformas significativas han pasado cerca de treinta años.
En la antigua ley los títulos de concesión de patentes solicitadas en España estaban conviviendo
con los validados en nuestro país y provenientes de la concesión de una patente europea, cuyos
efectos a nivel de protección eran y son los mismos, aunque han pasado por un proceso de
tramitación mucho más exhaustivo y que nada tiene que ver con el de nuestro sistema general de
concesión. Es decir, en España casi todo lo que se presentaba como solicitud de patente, si estaba
establecido dentro de la ley, se podía llegar a conceder.
Conviven así las llamadas patentes “fuertes” con las “débiles” concedidas sin Examen por parte de
la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Estos títulos, obtenidos de forma totalmente
reglamentada, podían sin embargo confundir a terceros y generar litigios innecesarios o
monopolios injustificados si no se era consciente de su verdadero ámbito de protección.
Hasta la fecha, existen dos sistemas en la normativa española a los que un titular de patente se
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puede acoger, el Procedimiento General de Concesión, sin Examen, y el que la nueva Ley
contempla como único, el del procedimiento con Examen.
Por tanto, uno de los cambios propuestos más significativos conlleva la obligatoriedad del sistema
con Examen previo por parte de la OEPM para la concesión de la patente. En dicho Examen se
analizaran los requisitos de patentabilidad, esto es, novedad, actividad inventiva o aplicación
industrial, entre otros, y solo se concederán aquellas solicitudes que superen estos mínimos
requerimientos. Por tanto, las patentes concedidas serán todas “fuertes” o por el contrario serán
denegadas.
Los documentos de patentes que resulten concedidos, serán títulos de propiedad “reales” con
toda su fuerza jurídica, al igual que ocurre en casi todos los países denominados desarrollados.
Aunque en la Ley de patentes del 86 ya se preveía una implantación gradual de este último
sistema, lo cierto es que apenas se ha elegido como opción de trámite, en algunos casos por
desconocimiento o por obtener un título meramente curricular, y en otros, entiendo que la mayor
parte, de forma estratégica y por su coste menor.
En cuanto a los costes, para la solicitud, trámite, concesión y mantenimientos de una patente se
requiere el pago de unas tasas ante la OEPM. Con la entrada en vigor de esta nueva Ley, no
parece que vayan a disminuir, sino a aumentar. Además el Examen obligatorio conlleva el
correspondiente pago de tasas por lo que, de cualquier forma, la tramitación de una patente se
encarece. No solo eso, sino que algunos pagos que se realizaban durante el trámite se adelantan a
la fecha de la solicitud, como el pago del Informe sobre el Estado de la Técnica (IET). Se trata de un
informe de solicitud obligatoria para continuar con el trámite de concesión de la patente, y si bien
el abono de su tasa se adelanta varios meses, no se obtiene en la Ley un compromiso de la OEPM
a emitir en un plazo menor que el actual como ocurre en otras Oficinas de patentes.
A día de hoy, solo las universidades públicas tienen una exención completa en el pago de las tasas.
Frente a este aumento de costes se anuncian medidas para fomentar la iniciativa emprendedora
mediante la reducción de un 50%, en el caso de los emprendedores.
Otro cambio esperado tiene que ver con los modelos de utilidad. Este registro, a diferencia de las
patentes, no está incluido en las legislaciones de todos los países y de entre los que sí disponen de
un Modelo de Utilidad, tampoco hay una uniformidad de criterios o requisitos. Por tanto, se
esperaba de esta Ley, no solo una adaptación internacional, sino un camino específico para cubrir
las peculiaridades de nuestros habituales solicitantes de Modelos en España, Pymes, personas
físicas o directamente usuarios del sistema de patentes que con los cambios que se plantean en la
Ley, opten por el Modelo de Utilidad cuyos requisitos de patentabilidad, costes y trámite son
bastante más sencillos.
Si bien es cierto que se proponen cambios en este registro, se amplía su ámbito a los productos
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químicos, hasta ahora excluidos, y se modifica su régimen mediante el requisito de novedad
mundial, a día de hoy, con los medios de divulgación existentes, el requisito de novedad se valora
muy polémicamente teniendo en cuenta la novedad nacional. Además se garantiza su solidez
mediante la exigencia del IET prejudicial. Cambios sin duda relevantes aunque a mi entender no
del todo suficientes para este registro tan peculiar de nuestra legislación.
Se incluyen expresamente en la Ley los títulos de protección los Certificados Complementarios de
Protección (CCP), título de propiedad industrial que extiende por un plazo máximo de cinco años
la protección conferida por una patente a un ingrediente activo o combinación de ingredientes
activos, presentes en un producto farmacéutico o fitosanitario, después de que la patente haya
caducado. El motivo es el de compensar el mayor plazo de tiempo que transcurre para estos
productos desde que se concede la patente hasta que se autoriza su comercialización.
En este ámbito de la tecnología también es relevante la inclusión de la posibilidad de patentar
sustancias o composiciones ya conocidas para su uso como medicamento o para nuevas
aplicaciones terapéuticas.
Se establece un sistema para la oposición y el recurso posterior a la concesión, similar al que
prevé el Convenio de la Patente Europea (CPE), tanto para las patentes como para los modelos de
utilidad, donde la oposición se cursa previamente a la concesión.
Se incorporan multitud de otras modificaciones, entre las cuales, se eliminan los certificados de
adición, se aclara el régimen de las invenciones laborales (las que se producen en el contexto de
una relación profesional), se simplifica la regulación de las denominadas licencias obligatorias, que
son aquellas que, por razones de interés público, el titular de la patente debe dar en todo caso
para evitar que una invención quede sin explotar, y un largo etcétera de pequeñas reformas que
pretenden actualizar y fortalecer la Ley, adaptarla al marco internacional y minimizar y agilizar los
trámites del procedimiento.
Se prevé la entrada en vigor de esta Ley en diciembre de 2016, por lo que no se puede perder de
vista que aún pueden producirse cambios y sobre todo, estaremos atentos al “Cómo” se prevé su
implementación.
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4.CONTENIDO Y NOVEDADES DE LA LEY 24/2015 DE 24 DE JULIO DE PATENTES
El principal objetivo con el que nace esta ley es el de la actualización de la normativa sobre
patentes, basada en la Ley 11/1986, de 20 de marzo, adecuando el marco legal a las necesidades
actuales,puesto que como resulta normal, con el transcurso del tiempo y las novedades en el
mercado había quedado anticuada . Además busca facilitar la obtención rápida de títulos sólidos
para los innovadores españoles, principales usuarios del sistema de patentes en el derecho
industrial español. En particular, simplificar y agilizar la protección de la innovación mediante
patentes y reforzar la seguridad jurídica, estableciendo como único sistema para la concesión de
patentes el de examen previo de novedad y actividad inventiva. Se elimina, por tanto, el actual
sistema opcional o «a la carta», introducido en la reforma llevada a cabo por el Real Decretoley
8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial.
Entrada en vigor
La Ley 24/2015 entrará en vigor el 1 de abril de 2017.
3. Estructura y principales novedades de la Ley 24/2015
La norma se divide en 186 artículos, estructurados en 16 títulos, 10 disposiciones adicionales, 6
transitorias, 6 transitorias, una derogatoria, 9 finales y un Anexo.
4.1 Título I. Disposiciones preliminares (arts. 1 a 3)
Se establece la unidad de registro en relación con el principio de unidad de mercado y la cobertura
nacional de los títulos, entre los que se incluyen los certificados complementarios de protección
de medicamentos y de productos fitosanitarios, y se amplía la legitimación para solicitarlos
siguiendo el criterio abierto para los títulos comunitarios por sus respectivos reglamentos de
creación, que se la reconocen a las personas físicas o jurídicas incluidas las entidades de derecho
público.
Título II. Patentabilidad arts. 4 a 9 Incorpora las modificaciones adoptadas para las patentes europeas tras el Acta de Revisión del
Convenio sobre concesión de la Patente Europea (CPE), hecha en Munich el 29 de noviembre de
2000, al hacer explícita la posibilidad de patentar sustancias o composiciones ya conocidas para su
uso como medicamento o para nuevas aplicaciones terapéuticas.
Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico y de diagnóstico seguirán excluidos de la
protección por patente en los mismos supuestos en que lo estaban antes, pero sin necesidad de
recurrir a la ficción de su falta de aplicación industrial.
Para mayor claridad, al delimitar el estado de la técnica se hace mención expresa, entre las
interferencias, a las solicitudes anteriores de patente europea que designen España y hayan sido
publicadas en español y las internacionales PCT que entran en fase nacional en España, que
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tampoco se mencionan explícitamente en la Ley anterior, porque, cuando esta se promulgó,
España aún no era parte de esos Convenios.
También se suprime el plazo de gracia para divulgaciones causadas por el solicitante o su causante
que no impliquen explotación o un ofrecimiento comercial del invento. Esta excepción no existe
en el derecho comparado europeo y puede perjudicar la novedad de la invención si se quiere
extender su protección a países que no reconocen ese plazo de gracia.
Título III. Derecho a la patente y designación del inventor (arts. 10 a 14) Se mantiene en lo esencial lo establecido en la regulación anterior:
1. El derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes y es transmisible por
todos los medios que el derecho reconoce;
2. El inventor tiene, frente al titular de la solicitud de patente o de la patente, el derecho a
ser mencionado como tal inventor en la patente.
3. S la invención hubiere sido realizada por varias personas conjuntamente, el derecho a
obtener la patente pertenece en común a todas ellas
4. Cuando una misma invención hubiere sido realizada por varias personas de forma
independiente, el derecho a la patente pertenece a aquella cuya solicitud tenga una fecha
anterior de presentación en España, siempre que dicha solicitud se publique con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 37.
5. Si la patente hubiere sido concedida a una persona no legitimada para obtenerla según lo
dispuesto en el artículo 10, la persona legitimada en virtud de dicho artículo podrá
reivindicar que le sea transferida la titularidad de la patente, sin perjuicio de cualesquiera
otros derechos o acciones que puedan corresponderle.
4.2 Título IV. Invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios(arts.
15 a 21)
Ningún cambiado sustancial:
1. Las invenciones realizadas por el empleado o prestador de servicios durante la vigencia de
su contrato o relación de empleo o de servicios con el empresario que sean fruto de una
actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato
pertenecen al empresario.
2. El empleado que realice alguna de las invenciones a que se refieren los artículos 15 y 17
deberá informar de ello al empresario mediante comunicación escrita, con los datos e
informes necesarios para que éste pueda ejercitar los derechos que le correspondan.
3. El autor de la invención no tendrá derecho a una remuneración suplementaria por su
realización, excepto si su aportación personal a la invención y la importancia de la misma
para el empresario exceden de manera evidente del contenido explícito o implícito de su
contrato o relación de empleo.
4. Cuando el empresario asuma la titularidad de una invención o se reserve un derecho de
utilización de la misma, el empleado tendrá derecho a una compensación económica justa
fijada en atención a la importancia industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta
el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones
propias del empleado.
5. Las mejoras técnicas no patentables obtenidas por el empleado en el desarrollo de las
actividades previstas en los artículos 15 y 17 que mediante su explotación como secreto
industrial ofrezcan al empleador una posición ventajosa similar a la obtenida a partir de un
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derecho de propiedad industrial, darán derecho a reclamar del empleador una
compensación razonable fijada de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos
citados tan pronto como este último explote la propuesta.
6. Tanto el empresario como el empleado deberán prestar su colaboración en la medida
necesaria para la efectividad de los derechos reconocidos en este Título, absteniéndose de
cualquier actuación que pueda redundar en detrimento de tales derechos.
Se sustituye la presunción iuris et de iure, que permitía al empresario reclamar la titularidad de las
invenciones cuya patente se solicitara dentro del año siguiente a la extinción de la relación de
empleo, por otra, que admite prueba en contrario, de que esas invenciones fueron realizadas
durante la vigencia de la misma.
En lo que atañe a las invenciones realizadas por el personal investigador al servicio de las
Universidades Públicas, los Organismos Públicos de Investigación, y los Organismos de
Investigación de otras Administraciones Públicas se ha procurado adaptar la Ley de Patentes con
la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación ?que modificó la propia
Ley de Patentes en su disposición final segunda? y con la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible.
Título V. Solicitud y procedimiento de concesión
Está dividido en cinco capítulo: Presentación y requisitos de la solicitud de patente (arts. 22 a 31); Procedimiento de Concesión (arts. 32 a 42); Oposiciones y recursos (arts. 43 y 44);Certificados complementarios de protección (CCP) de medicamentos y productos fitosanitarios(arts. 45 a 47) y Disposiciones comunes a todos los procedimientos y a la información de los terceros (arts. 48 a 57).
La Ley simplifica al máximo los requisitos para obtener fecha de presentación, armonizados por el
Tratado sobre el derecho de patentes (PTL) y que ya se aplican en los procedimientos
internacionales anteriormente citados.
Entre los requisitos de la solicitud se incluye la obligación de informar sobre el origen geográfico o
la fuente de procedencia de la materia biológica a que la invención se refiere, aunque esta
información no prejuzga la validez de la patente.
Otra novedad es el reconocimiento de la prioridad interna, para no discriminar a quienes
presentan su primera solicitud en España y permitirles la presentación mejorada o corregida de
solicitudes posteriores, beneficiándose de los efectos de la prioridad para los elementos comunes
a las dos solicitudes.
En el sistema de concesión la Ley se aparta del régimen opcional introducido en la reforma llevada
a cabo por el Real Decretoley 8/1998, de 31 de julio y vuelve al examen previo o sustantivo de
novedad y actividad inventiva como único sistema de concesión de patentes, cuya implantación
gradual, como ya se ha dicho, era lo inicialmente previsto en la Ley de 1986.
Dentro del modelo de concesión con examen previo generalizado que ahora se adopta también se
introducen modificaciones en el procedimiento buscando un modelo más integrado cuyo objetivo
es pasar directamente a la fase de búsqueda para todas las solicitudes, como ocurre en los
procedimientos internacionales, de manera que su iniciación no esté sujeta a otras condiciones
que las que son imprescindibles para la realización de la búsqueda misma.
Se sustituye así el anterior procedimiento por otro que integra la búsqueda con el examen técnico,
y cuyas conclusiones se plasmarán en la opinión escrita.
Por su parte en el examen sustantivo tendrá por objeto la comprobación de que tanto la solicitud
de patente como la invención que constituye su objeto cumplen todos los requisitos, formales,
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técnicos y de patentabilidad establecidos en la Ley.
Para acelerar el procedimiento se sustituyen las oposiciones previas por un sistema de oposición
postconcesión, que es el generalizado en el derecho comparado, aunque se mantienen las
observaciones de terceros, que sin ser parte en el procedimiento, podrán presentarse una vez
publicada la solicitud y referirse a cualquier aspecto relacionado con la patentabilidad de la
invención.
El sistema de oposición diferida obliga a modificar en consecuencia el régimen de recursos
administrativos contra la concesión de la patente. Estos podrán interponerse por quienes hayan
sido parte en el procedimiento de oposición y se dirigirán contra el acto resolutorio de la
oposición planteada.
En cuanto a los Certificados complementarios de protección o CCP, se limita a regular algunas
cuestiones cuya comprobación la normativa comunitaria deja al derecho interno y el régimen de
tasas. El resto de la regulación está ya contenida en la normativa comunitaria que es directamente
aplicable a este tipo de títulos.
Finalmente se armonizan las reglas generales sobre el procedimiento e información de los
terceros con las establecidas en materias comunes para las otras modalidades de Propiedad
Industrial. Entre las novedades a destacar está la posibilidad de invocar el restablecimiento de
derechos para el plazo de prioridad en línea con lo establecido en los procedimientos
internacionales y en el PLT, las normas relativas a la modificación de la solicitud y reivindicaciones
en los diversos procedimientos y la obligación de especificar por escrito las diferencias entre el
texto anterior y el nuevo juego de reivindicaciones que lo modifica.
Títulos VI. Efectos de la patente y de la solicitud de la patente (arts. 58 a 69) El alcance y los límites del derecho de patente, fue modificado por la Ley 10/2002, de 29 de abril, y
por la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos
sanitarios, al mencionar expresamente entre los límites al derecho de patente, los estudios y
ensayos realizados para la autorización de medicamentos incluidos la preparación, obtención y
utilización del principio activo para estos fines.
No obstante en la nueva Ley se separan como supuestos distintos la excepción de uso
experimental y la llamada «cláusula Bolar», que tienen distinto origen y finalidad, como ha sido
reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Otras modificaciones menores consisten en hacer explícita la referencia a los medios equivalentes
para determinar la extensión de la protección, en eliminar algunas normas que han quedado
obsoletas al desaparecer los supuestos que las justificaban, y en matizar el alcance del
agotamiento, como límite general al ejercicio del derecho.
4.3 Título VII. Acciones por violación del derecho de patente (arts. 70 a 78)
Las acciones de defensa del titular de la patente también fueron actualizadas en la Ley 19/2006,
de 5 de junio, que incluyó normas referidas a las medidas provisionales y cautelares, la
responsabilidad de los intermediarios y la fijación de indemnizaciones.
No obstante, se mejora en algunos aspectos la adecuación a la Directiva 2004/48/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de
propiedad intelectual, al establecer, para fijar los daños y perjuicios, un canon mínimo y no un
canon máximo como ocurría hasta ahora.
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La Ley también añade las indemnizaciones coercitivas para garantizar el cese de la actividad
infractora, y remite todo lo relacionado con el cálculo y liquidación de la indemnización a la fase
de ejecución de la resolución sobre el fondo que haya apreciado la existencia de infracción, dado
que en el momento de la interposición de la demanda el actor puede carecer de la información
necesaria para concretar su pretensión indemnizatoria.
4.4 Título VIII. La solicitud de patente y la patente como objetos del derecho de propiedad
Este título se divide en tres capítulos: Inscripción registral, cotitularidad y expropiación (arts. 79 a 81); Transferencias, Licencias y Gravámenes (arts. 82 a 86) y Licencias de pleno derecho (arts. 87 a 89).
Sobre la solicitud de patente y la patente como objetos del derecho de propiedad se inicia con los
principios generales de derecho registral, como son el de publicidad, la calificación registral
basada en la legalidad y el efecto de cierre registral que es propio del principio de prioridad.
Por lo demás la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, suprimió la
exigencia de documento público en la formalización de transferencias y licencias, remitiendo al
reglamento las condiciones de forma y documentación.
4.5 Título IX. Obligación de explotar la invención y licencias obligatorias
Este Título se divide en tres capítulos: Obligación de explotar la invención y requisitos para la
concesión de licencias obligatorias (arts. 90 a 96); Procedimiento de concesión de las licencias
obligatorias (arts. 97 a 99) y Régimen de las licencias obligatorias (arts. 100 y 101). En esta materia las adaptaciones en Leyes posteriores, como la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social consisten en reformas «de mínimos» que
se limitaron a suprimir o modificar algunas disposiciones manifiestamente incompatibles con el
ADPIC, pero dejaron intacto el resto de la regulación, que estaba basada en un presupuesto que
dejó de existir una vez que el citado Acuerdo produjo efectos en España.
La nueva Ley en consecuencia ordena y simplifica la regulación de las licencias obligatorias,
eliminando numerosos artículos ligados al concepto de explotación anterior al ADPIC.
Se incluyen sin embargo dos nuevos supuestos de licencias obligatorias, que son la necesidad de
poner término a prácticas que una decisión administrativa firme de alcance nacional o
comunitario, o una sentencia, haya declarado contrarias a la legislación de defensa de la
competencia, y las licencias obligatorias para la fabricación de medicamentos destinados a la
exportación a países con problemas de salud pública previstas en el Reglamento (CE) n.º
816/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006 que las regula.
La posibilidad de interrumpir la explotación se limita a un año en lugar de los tres anteriores, plazo
que resultaba injustificadamente largo cuando la explotación se desvincula de la fabricación en el
país. Por las mismas razones se suprime el sometimiento condicional al régimen de licencias
obligatorias. Por lo demás, el intento previo de licencia contractual no se limita al caso de la
dependencia y ahora se prevé con carácter general, salvo para los supuestos exceptuados en el
mencionado ADPIC.
También se establece expresamente que la prueba de que la invención está siendo explotada
corresponde al titular de la patente. La tramitación y resolución se simplifica, regulándose un
procedimiento con presentación de pruebas y alegaciones por las partes, traslado, contestación y
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posibilidad de mediación o, en su defecto, de una comisión de expertos ?uno por cada una de las
partes y un tercero nombrado por la Oficina Española de Patentes y Marcas?, para determinar las
condiciones de la licencia.
La licencia obligatoria se extenderá a los CCP que al concederse la licencia o posteriormente
recaigan sobre el objeto de la patente de base incluido en aquélla.
4.6 Título X. Nulidad, revocación y caducidad de la patente
Se divide en tres capítulos: Nulidad (arts. 102 a 104); Revocación o limitación a instancia del titular
de la patente (arts. 105 a 107) y Caducidad (arts. 108 a 110). En el proceso de nulidad se suprime la prohibición de anular parcialmente una reivindicación, y se
prevé que el titular de la patente pueda limitarla modificando las reivindicaciones, de manera que
la patente así limitada sirva de base al proceso, como ya ocurre con las patentes europeas y se
extienden los efectos de la nulidad a los CCP en la medida en que afecte al derecho sobre el
producto protegido por la patente de base que fundamentó la concesión de aquéllos.
El procedimiento de revocación o limitación a instancia del titular de la patente ante la Oficina
Española de Patentes y Marcas, puede iniciarse en cualquier momento durante la vida legal de la
patente, y sus efectos son retroactivos, como ocurre con la nulidad total o parcial.
La rehabilitación de las patentes caducadas en caso de fuerza mayor se sustituye por la posibilidad
más amplia y menos rígida del restablecimiento de derechos, que se aplicaría al mismo supuesto,
y en consecuencia desaparece como figura autónoma.
En todo caso la caducidad por falta de pago de una anualidad no se producirá antes de que
transcurran los periodos de demora previstos en la Ley, y el pago podrá también realizarse por los
titulares de derechos inscritos sobre la patente que pudieran verse afectados por la caducidad de
la misma.
Título XI. Patentes de interés para la defensa nacional (arts. 111 a 115) En esta materia se introducen algunos cambios al objeto de permitir la continuidad de su
tramitación mientras dicho régimen se mantenga, y a concretar las condiciones que permitan
presentar primeras solicitudes en el extranjero previa autorización de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, o de acuerdo con lo previsto en convenios internacionales en materia de
defensa suscritos por España.
4.7 Título XII. Jurisdicción y normas procesales
Este título se divide en cuatro capítulos: Disposiciones generales (arts. 116 a 122); Diligencias de comprobación de hechos (arts. 123 a 126); Medidas cautelares (arts. 127 a 132) y Solución extrajudicial de controversias (arts. 133 a 136)
En el Capítulo I del Título XII se reconoce la legitimación para el ejercicio de las acciones, además
de a los titulares de los derechos inscritos, a quienes acrediten haber solicitado debidamente la
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inscripción del acto o negocio jurídico del que traiga causa el derecho que se pretende hacer valer,
siempre que tal inscripción llegue a ser concedida.
En cuanto a la jurisdicción desaparecen las referencias al Juez de Primera Instancia y en su lugar se
atribuye la competencia territorial al correspondiente Juez de lo Mercantil, de conformidad con el
artículo 86.ter.2 a) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Por otra parte se acomodan los plazos procesales a la complejidad propia de los litigios sobre
patentes, dada la extraordinaria importancia de los dictámenes de peritos en litigios sobre
patentes y la necesidad de disponer de los mismos tempestivamente en garantía del derecho de
defensa, ampliándose los plazos para contestar demandas y reconvenciones en el artículo 119.
En lo que se refiere a la nulidad del título planteada, como excepción, se permite que el titular de
la patente solicite en su caso su tratamiento como reconvención o limite sus reivindicaciones, con
carácter principal o subsidiario, siempre en trámite escrito y con tiempo suficiente para que el
solicitante de la nulidad modifique o mantenga sus pretensiones a la vista de la limitación
propuesta.
También se prevé que cuando por circunstancias sobrevenidas la patente resultara modificada
fuera del proceso por ejemplo, en un trámite de oposiciones ante la Oficina Europea de Patentes,
su titular pueda solicitar que la patente así modificada sirva de base al proceso dando trámite de
alegaciones a la contraparte.
Los Capítulos II y III sobre diligencias de comprobación de hechos y medidas cautelares incluyen
algunas modificaciones encaminadas a concretar su alcance y a permitir que cuando sea preciso
recabar información sensible se adopten las medidas necesarias para compatibilizar los intereses
del demandado en preservar la confidencialidad de la información y el derecho a la tutela judicial
efectiva de la parte procesal que la requiera.
También se recoge de forma clara e inequívoca la necesidad de que las diligencias de
comprobación de hechos se practiquen sin que medie notificación previa a quien deba soportarlas
para no frustrar el buen fin de las mismas.
Respecto de las medidas cautelares se precisa la regulación de la caución sustitutoria, cuyo
importe se fijará por el órgano jurisdiccional durante la tramitación de las medidas y con audiencia
de las partes, de manera que la fianza pueda concretarse en el mismo trámite sin que sea
necesario abrir otro de alegaciones y pruebas sobre dicha caución.
También se fija un plazo para que el demandado, una vez alzadas las medidas concrete, si
procede, su pretensión indemnizatoria, y se prevé que si la fianza no alcanzara a cubrir todos los
daños causados no haya que acudir a otro procedimiento para la ejecución de una resolución
firme que ya determinó dichos perjuicios, y pueda seguir la vía de apremio contra el responsable.
Por último se introducen los escritos preventivos como instrumento procesal para defenderse
frente a la posibilidad de medidas cautelares inaudita parte por quien ha sido requerido o teme
ser sujeto pasivo de las mismas, de manera que pueda comparecer ante el órgano jurisdiccional
competente y justificar preventivamente su posición.
4.8 El Capítulo IV de este Título XII
se ocupa de la conciliación en materia de invenciones de empleados y del arbitraje y la mediación
como mecanismos para la solución extrajudicial de controversias. En cuanto a la primera, se
revisan las normas de la Ley de Patentes de 1986 referidas a la conciliación ante la Oficina
Española de Patentes y Marcas en caso de litigio, que pasa a ser voluntaria, y sobre la composición
de la comisión encargada de aplicarla, cuya paridad quedaba en entredicho cuando, como era
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frecuente, el empleado, al plantear la reclamación, había dejado de pertenecer a la plantilla de la
empresa.
4.9 Título XIII. Modelos de utilidad
Se divide en tres capítulos: Objeto y requisitos de protección (arts. 137 a 140); Solicitud y procedimiento de concesión (arts. 141 a 147) y Efectos de la concesión (arts. 148 a 150). La figura del modelo de utilidad se modifica en aspectos sustanciales, como son la determinación
del estado de la técnica relevante, el tipo de invenciones que pueden ser protegidas bajo esta
modalidad y las condiciones para ejercitar las acciones en defensa del derecho derivado de este
título de protección.
En su regulación se mantiene el planteamiento actual basado en el modelo sui generis y no en el
de «patente simplificada», pero con algunos cambios tendentes a adaptar esta modalidad a las
necesidades actuales y agilizar su tramitación.
La primera novedad importante es la equiparación del estado de la técnica relevante con el
exigido para las patentes, evitando de este modo la incertidumbre que conlleva el concepto de
divulgación y eliminando el concepto de novedad relativa, que tiene poco sentido en el mundo
actual, muy distinto del de 1986 cuando no existían las posibilidades de acceso generalizado a
todo tipo de información y fondos documentales mediante las nuevas tecnologías.
También se amplía el área de lo que puede protegerse como modelo de utilidad, hasta ahora
prácticamente restringido al campo de la mecánica, excluyendo tan solo, además de los
procedimientos e invenciones que tienen por objeto materia biológica, que también lo estaban,
las sustancias y composiciones farmacéuticas, entendiendo por tales las destinadas a su uso como
medicamento en la medicina humana o veterinaria.
La exclusión se mantiene para estos sectores debido a sus especiales características, pero no para
el resto de los productos químicos, sustancias o composiciones, que podrán acogerse a esta
modalidad de protección.
En cuanto al procedimiento de concesión, las oposiciones de terceros siguen siendo previas y no
posteriores a la concesión, dado que no habrá examen sustantivo como en las patentes y que, a
diferencia del diseño industrial, con el modelo de utilidad se protegen reglas técnicas cuya
exclusiva genera una proyección monopolística que no existe en el diseño.
Por la misma razón, se condiciona el ejercicio de las acciones de defensa del derecho a la
obtención de un informe sobre el estado de la técnica referido al objeto del título en el que se
funde la acción, suspendiendo la tramitación de la demanda, a instancia del demandado, hasta
que el demandante aporte dicho informe a los autos.
4.10 Título XIV. Aplicación de los convenios internacionales
Se divide en dos Capítulos: Presentación y efectos de las solicitudes de patente europea y de las patentes europeas en España (arts. 151 a 161) y Aplicación del Tratado de cooperación en materia
de patentes, dividido a su vez en dos secciones: Ámbito de aplicación y solicitudes internacionales
depositadas en España (arts. 162 a 166) y Solicitudes internacionales que designen o elijan a
España (arts. 167 a 174).
4.11 Título XV. Representación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (arts. 175 a 181)
24
Las normas sobre representación, agentes y mandatarios, de las que se ocupa este Título ya
fueron revisadas por el Real Decretoley 8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia
de propiedad industrial y posteriormente por la disposición adicional tercera de la Ley 17/2001, de
7 de diciembre, de Marcas.
Las modificaciones que ahora se incorporan, referidas a los Agentes de la Propiedad Industrial, se
adaptan a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y
su ejercicio, regulando las normas básicas de acceso y ejercicio de la representación profesional en
el marco de la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre
de 2005, sobre el reconocimiento de cualificaciones profesionales y al Real Decreto 1837/2008, de
8 de noviembre, que la traspone.
Se mantiene el examen de aptitud para el acceso a una profesión regulada como es la de Agente
de la Propiedad Industrial, cuya cualificación debe acreditarse mediante título de formación y la
superación de la prueba de aptitud, requisitos que como es obvio solo pueden cumplir las
personas físicas, pero se suprimen otros requisitos para el acceso a esta profesión, como la
constitución de la fianza o la contratación de un seguro de responsabilidad.
También se prevé el ejercicio de la representación profesional de los Agentes a través de personas
jurídicas, que bajo ciertas condiciones podrán inscribirse como representantes habilitados en el
Registro Especial de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Finalmente, se integra en la Ley lo que ya se había actualizado por vía reglamentaria, sustituyendo
el anterior régimen de autorización por una declaración responsable que habilita para iniciar el
ejercicio de la actividad de representación profesional.
4.12 Título XVI. Tasas y anualidades (arts. 182 a 186)
Se actualizan y ordenan las normas sobre tasas y su régimen de reembolsos, recargos,
mantenimiento y exenciones, estableciéndose una reducción de un 50 por ciento de las tasas
abonadas por solicitud, realización del informe sobre el estado de la técnica y examen, así como
de las tres primeras anualidades, para determinados emprendedores y PYME. Por lo demás se
mantiene la reducción de un 15 por ciento en el importe de las tasas vinculadas a la presentación
electrónica de solicitudes o escritos cuando son abonadas previa o simultáneamente por dichos
medios técnicos. El pago de las anualidades deberá efectuarse dentro de los tres meses
posteriores a la fecha de devengo, suprimiendo los pagos anticipados. La fecha de devengo será
para cada anualidad la del último día del mes aniversario de la fecha de presentación de la
solicitud. No obstante, además de las demoras permitidas con los correspondientes recargos, se
podrá regularizar el pago sin pérdida de derechos abonando la tasa de regularización adicional
prevista en la tarifa segunda de la Ley durante el tiempo que transcurra hasta la fecha de devengo
de la siguiente anualidad.
Otras disposiciones
En las disposiciones adicionales se introducen otras disposiciones como:
1. Se confirma la aplicación supletoria de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
2. Se prevé la futura fijación de los plazos máximos de resolución de los procedimientos de
acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible
3. Se establece el silencio negativo sin perjuicio de la obligación de resolver mediante
resolución expresa sin vinculación alguna al sentido del silencio.
Normas modificadas
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Se deroga, dejando a salvo lo dispuesto en las disposiciones transitorias, la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta Ley.
Se modifican la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y la Ley 20/2003, de 7 de julio, de
Protección Jurídica del Diseño Industrial (en sus respectivas disposición adicional primera), con el
fin de reconocer expresamente competencia a los Tribunales de Marca Comunitaria para conocer
de los litigios civiles cuando se ejerciten de forma acumulada acciones comunitarias y nacionales
cuyos títulos estén amparando idéntico o similar signo o diseño y al menos una de ellas esté
fundamentada en un título comunitario.
Se modifica la Ley 17/1975, de 2 de mayo, de creación del Organismo autónomo «Registro de la
Propiedad Industrial» (hoy OEPM) para incluir entre sus fines el impulso de la mediación y el
desempeño como institución arbitral y de acuerdo con la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de
Arbitraje, las funciones que por real decreto se le atribuyen para la solución de conflictos relativos
a la adquisición, contratación y defensa de derechos de Propiedad Industrial en materias de libre
disposición.
5.COMPARATIVA ENTRE LA LEY 24/2015 DE 24 DE JULIO Y LEY 11/1986 DE 20 DE MARZO.
Ahora, desde el Ministerio de Industria y desde la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM),
se ha considerado que había llegado el momento de abordar la modificación de esta Ley, ya que,
dado el calado de la misma, era mejor proponer de plano una nueva Ley que ir introduciendo
modificaciones parciales de la actualmente vigente.
Esta nueva Ley no entrará en vigor hasta el 1 de abril de 2017, se ha considerado que la
importancia de los cambios introducidos hacía aconsejable una entrada en vigor diferida en el
tiempo, para dar tiempo a que todos los sectores interesados puedan adecuar sus estrategias con
tiempo suficiente.
Vamos a exponer de forma resumida las líneas más significativas de los cambios que introduce
esta nueva Ley, uno de cuyos objetivos fundamentales es la obtención de títulos sólidos para los
innovadores españoles, ya que se ha considerado que no se justificaba, como actualmente sucede,
la concesión de una patente cuando el Informe sobre el Estado de la Técnica (IET) revela que la
invención que es objeto de la misma carece de novedad o de actividad inventiva.
En primer lugar, y como aspecto más “visible” de esta nueva Ley, se modifica radicalmente el
procedimiento de concesión de las patentes. A partir de la entrada en vigor de la nueva Ley, se
sustituye el anterior procedimiento por otro que integra la búsqueda con el examen técnico y
cuyas conclusiones se plasmarán en la llamada opinión escrita. Ésta será ya una primera
comunicación del examinador a cuyas observaciones y objeciones podrá contestar el interesado al
pedir el examen sustantivo si decide continuar con la tramitación, teniendo la posibilidad de
modificar en su caso la solicitud para ajustarse a las exigencias legales. Con ello, y como
consecuencia fundamental, se adelanta la búsqueda de antecedentes y se acelera el
procedimiento, con lo que se facilita al solicitante la información necesaria y relevante para
decidir mantener su solicitud y/o patentar en el extranjero dentro del plazo de prioridad. Se
adelanta también el pago de la tasa de búsqueda al momento de la solicitud de la patente, lo que
supondrá un encarecimiento inicial del coste de la solicitud, ya que este pago en la legislación
actualmente vigente había que hacerlo en un momento posterior.
Para acelerar el procedimiento de concesión, se sustituyen las oposiciones previas por un sistema
de oposición, en un plazo de seis meses, a partir de la concesión de la patente; se trata pues de
una oposición “postconcesión” y no previa a la concesión como hasta ahora.
26
Se establece expresamente la posibilidad de patentar sustancias o composiciones ya conocidas
para su uso como medicamento o para nuevas aplicaciones terapéuticas.
Se establecen las indemnizaciones coercitivas para garantizar el cese de la actividad infractora.
Se remite todo lo relacionado con el cálculo y liquidación de la indemnización por infracción a la
fase de ejecución de la resolución sobre el fondo que haya apreciado la infracción, puesto que se
ha considerado que la revelación de secretos comerciales de un competidor, así como la
complejidad y sobrecosto añadidos para la determinación del referido importe indemnizatorio, no
serían justificables si la sentencia resultase ser absolutoria.
Se permitirá la declaración de nulidad parcial de una reivindicación de la patente, cuando
actualmente sólo se podía anular en bloque el contenido íntegro de una reivindicación. Se
permitirá también que el titular de la patente pueda voluntariamente limitarla modificando las
reivindicaciones o revocar totalmente, con efectos equivalentes a los de la nulidad.
Se introduce una especialidad con respecto a la norma general de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Teniendo en cuenta la complejidad de esta materia, se amplía el plazo general de 20 días existente
para contestar a una demanda a dos meses, y lo mismo para formular en su caso una
reconvención o contestar a la misma.
Se crea la figura de los llamados escritos preventivos, de los que podrán servirse aquellos que
prevean la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra,
en cuyo caso se podrá comparecer ante el órgano u órganos judiciales que se consideren
competentes para conocer dichas posibles medidas y justificar su posición mediante un escrito
preventivo de defensa.
Por lo que respecta a los modelos de utilidad, figura que ha sido ampliamente utilizada
históricamente por la empresa española, se amplía su ámbito de protección, abriéndose el
abanico de lo que será protegible como modelo de utilidad que podrá abarcar cualquier producto
o composición, incluyéndose por lo tanto también los productos químicos, excepto únicamente
aquello que recaiga sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas.
La otra novedad fundamental con relación a los modelos de utilidad introducida por esta nueva
Ley es que la novedad requerida para la válida concesión de un modelo de utilidad será la misma
que la exigida para las patentes de invención, es decir, la llamada novedad absoluta, mientras que
en la legislación actual esta novedad exigible estaba limitada a la novedad referida a España, la
llamada novedad relativa. Por consiguiente, esta circunstancia va a endurecer drásticamente los
requisitos de validez de los modelos de utilidad.
Se podrá formular oposición contra una solicitud de modelo de utilidad, con carácter previo a la
concesión a diferencia de lo previsto para las patentes de invención, ampliándose el plazo de
oposiciones de los dos meses actuales a cuatro meses.
Igualmente, y siguiendo la tónica de dar una mayor garantía de validez a los títulos concedidos, y
en evitación también de mantener monopolios injustificados basados en títulos de dudosa validez,
se establece que áquel que vaya a ejercitar acciones encaminadas a dar efectividad a sus derechos
de exclusiva dimanantes de un modelo de utilidad deberá solicitar previamente la realización del
informe sobre el estado de la técnica.
Y, con todo ello, la legislación española se aproximó todavía más a los estándares de las
legislaciones de los países más avanzados en la materia, léase, EEUU, Reino Unido, Alemania, etc.
27
5.1 El drehco industrial español en el entorno europeo
Los derechos de propiedad intelectual siguen estando protegidos principalmente por las leyes
nacionales más que por la normativa de la UE. Defenderlos en cada uno de los países de la UE
puede resultar complejo y costoso, por lo que se puede ahorrar tiempo y dinero protegiendo la
propiedad intelectual a nivel de la UE. Con ello, el titular se asegura de que sus innovaciones y
creaciones quedarán protegidas en toda la UE y de que puede aprovechar los beneficios que le
reporten.
centrándonos en la patente, debemos hacer hincapié en la figura de la patente nacional.
Esta puede solicitar en la oficina de patentes del país de la UE de que se trate la Patente nacional
es un título que reconoce el derecho de explotar en exclusiva la invención patentada con
protección dentro del territorio nacional, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin
consentimiento del titular. Como contrapartida, la Patente se pone a disposición del público para
general conocimiento.
El derecho otorgado por una Patente no es tanto el de la fabricación, el ofrecimiento en el
mercado y la utilización del objeto de la Patente, que siempre tiene y puede ejercitar el titular,
sino, sobre todo y singularmente, "el derecho de excluir a otros" de la fabricación, utilización o
introducción del producto o procedimiento patentado en el comercio.
La Patente puede referirse a un procedimiento nuevo, un aparato nuevo, un producto nuevo o un
perfeccionamiento o mejora de los mismos. La duración de la Patente es de veinte años a contar
desde la fecha de presentación de la solicitud. Para mantenerla en vigor es preciso pagar tasas
anuales a partir de su concesión.
Mientras que la patente europea debe tramitarse a través de la Oficina Europea de Patentes. Sin
embargo, las patentes europeas deben ser validadas por la oficina nacional de patentes de cada
país en el que quieran protegerse. Dependiendo de la legislación nacional , puede verse obligado a
proporcionar traducciones o pagar tasas antes de una fecha determinada.
España
El procedimiento para la validación de una patente europea consta de las siguientes etapas:
1. Traducir la patente europea al español.
2. Pagar las tasas prescritas.
3. Cumplimentar el formulario TPEDE (siglas de Traducción de una Patente Europea que Designa a España).
4. Enviar los documentos siguientes a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
justificante del pago de las tasas, traducción de la patente europea y formulario TPEDE
debidamente cumplimentado
Para mantener la validez de la patente europea a lo largo del tiempo, hay que pagar una
tasa anual
5.2 El Registro y validación de patentes en otros países Europeos
Alemania
En principio , no es necesario tomar ninguna medida especial para tener una patente europea
validada en Alemania .
Simplificaciones desde el 1 de mayo de 2008:
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ya no tiene que proporcionar una traducción ,
por lo que no hay ningún cargo para su publicación .
Excepción:
Las patentes europeas en lenguas extranjeras ,para los cuales la mención de concesión de la
patente fue publicada en el Boletín de la patente Europea antes del 1 de mayo de 2008, y
que la Oficina Europea de Patentes ( OEP ) ha defendido con enmiendas en un procedimiento de
oposición o limitadas en el procedimiento de limitación .
Por estas patentes , debe enviar Alemana de Patentes y Marcas ( DPMA ) una traducción alemana
y la tasa de publicación de 150 euros dentro de los tres meses de la publicación de esta decisión .
visión global de las respectivas normas nacionales de validación :
La legislación nacional relativa al folleto EPC Deutsch ( Tabla IV ) producida por la Oficina Europea
de Patentes ( OEP )
Francia
La patente europea entra en vigor automáticamente en Francia , independientemente de la
lengua de presentación , si la subvención se publicó en el Boletín de la patente europea después
del 1 de mayo de 2008. No es necesario que proporcione una traducción al francés .
La patente , es válido en Francia por un período de 20 años a partir de la fecha de presentación de
la solicitud de patente europea , por una cuota anual de 36 euros
Reino Unido
En el Reino Unido no hay ningún requisito para la validación nacional de una patente europea . A
partir de la fecha de publicación en el Boletín Europeo de Patentes , una patente europea confiere
automáticamente a su titular los mismos derechos que se conferida por una patente concedida en
el Reino Unido .
Portugal
Para validar una patente europea en Portugal :
1. su traducción al portugués .
2. Presentar la patente ante el instituto portugués de propiedad industrial.
Italia
El procedimiento a seguir para la validación nacional de una patente europea se compone de los
siguientes pasos:
El texto completo de la patente europea deberá traducirse al italiano
Existe un cargo de 40 euros ( tareas de secretaría ) se debe pagar
Tres copias de este formulario debe ser debidamente rellenada (también indicando el domicilio en
Italia ) y se adjunta a la solicitud
Los documentos antes mencionados se pueden depositar :
En una cámara de comercio (que tiene oficinas en chieftains de cada provincia ) que va a redactar
el informe de registro que indique la fecha de depósito ;
Alternativamente , puede ser enviada a la oficina de patentes y marcas italiana ( Via Molise 19
00187 Roma ITALIA ) , proporcionando comprobante de pago de la cuota de 40 euros ( funciones
de secretaría)
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5.3 El tratado de cooperación en materia de patentes en el entorno internacional
Hablar de derecho industrial internacional, y más si hablamos de patentes , es hablar del Tratado
de Cooperación en materia de Patentes (PCT) . Este tratado permite protección por patente para una invención en varios países al mismo tiempo
mediante la presentación de una solicitud "internacional" de patente. Pueden presentar dicha
solicitud los nacionales o residentes de los Estados Contratantes del PCT.
Dentro de dicho tratado encontramos 148 países cooperantes.
dentro de los países adheridos a este tratado encontramos a EEUU, China, japón australia, así
como los países miembros de la unión europea.
Por lo general, el trámite de presentación se cumple ante la oficina nacional de patentes del
Estado Contratante de nacionalidad o de domicilio del solicitante o, a elección de éste, ante la
Oficina Internacional de la OMPI, en Ginebra.
Pero fuera del tratado, también existe la posibilidad de crear patentes en estos países en forma de
patente nacional.
¿Como es patentar en algunos de los países miembros del PTC?
5.4 La patente en países del entorno internacional
Estados Unidos
Algunas características generales son:
● Es vital asegurarse de que una patente es realmente la modalidad registral que encaja en la protección de la invención, pues existen otras alternativas como el secreto industrial o
los derechos de autor por las que pudiera obtenerse una mejor protección.
30
● Hay que revisar que la invención cumple con los requisitos de patentabilidad exigidos por la legislación estadounidense. Para ello lo mejor es hacer una búsqueda y valoración de
publicaciones anteriores relacionadas con el objeto de la invención.
● Igualmente antes de proceder a la solicitud de una patente se debe saber a qué tipo
corresponde la invención. Existen 3 tipos de patentes en EE.UU.
Tipos de patentes en Estados Unidos
● Patentes de utilidad (Utility patent): contemplan las invenciones sobre un nuevo y útil
proceso, máquina, artículo de fabricación, composición o cualquier nueva mejora útil de
los mismos. Son las patentes más numeroso de EE.UU. y son concedidas por 20 años a
contar desde la fecha de solicitud. Pueden solicitarse reivindicando la prioridad
internacional de una solicitud en otro país durante los 12 primeros meses de tramitación.
● Patentes de diseño (Design patent): contemplan los diseños no obvios, nuevos, originales,
y ornamentales de artículos manufacturados. Protegen sólo la apariencia del artículo no
sus características estructurales o funcionales. Por ello en la solicitud se incluyen figuras
sin referencias y una única reivindicación. Tienen una validez de 14 años desde concesión
y no están sujetas a pagos de mantenimiento. Pueden solicitarse reivindicando la prioridad
internacional de una solicitud de diseño industrial en otro país durante los 6 primeros
meses.
● Patentes de plantas (Plant patent): protegen las variedades vegetales distintas y nuevas reproducidas asexualmente. La solicitud incluye una descripción botánica de la planta, un
dibujo en color si éste es relevante, y una única reivindicación. Tienen una validez de 20
años a contar desde la solicitud.
Además las patentes de plantas y de utilidad pueden ser solicitadas como patentes provisionales o
no provisionales. Las solicitudes no provisionales son las solicitudes ordinarias de patentes y las
provisionales presentan algunas peculiaridades que conviene conocer.
Solicitud de patente provisional en Estados Unidos
Una solicitud de patente provisional en EE.UU. es una forma rápida y algo más barata de
establecer una fecha de presentación en Estados Unidos. Antes de 12 meses puede/debe ser
trasformada en una solicitud no provisional.
La solicitud de patente provisional está enfocada a proyectos inmaduros donde los inventores aún
no tienen toda la información necesaria para hacer una solicitud formal de patente pero tienen la
necesidad de preservar con urgencia la invención. Por este motivo en la solicitud provisional debe
ponerse especial cuidado en dejar reflejadas suficientemente las características técnicas
esenciales de la invención.
Un agente o despacho especializado será quien mejor aconseje sobre la elección de la modalidad,
en la valoración previa y en la elección del tipo de patente si así procede. La tramitación y defensa
de una patente exige conocimiento legales y técnicos muy específicos, por lo que un especialista
es de gran ayuda, supone un ahorro de tiempo y una garantía. Si nos embarcamos nosotros
mismos en la tramitación, al no disponer de experiencia, no tendremos la certeza de que la
patente obtenida ofrece una protección adecuada a la invención. Por otro lado, si no se dispone
31
de residencia en EE.UU. es obligatorio contar con un representante legal para poder tramitar
correctamente una patente estadounidense.
Japón
En materia de patentes lo primero que se ha de saber es que Japón adopta el sistema del primer
solicitante,guiándose por el principio legal de Prior in tempore, potior in iure. Así el primer
solicitante no solo deja prueba fehaciente de ser el inventor, sino que además podrá hacer valer
este hecho legalmente tanto en vía administrativa como judicial.
Antes de conceder una patente la oficina japonesa valorará de forma concienzuda que se cumplan
los requisitos de patentabilidad establecidos. Estos criterios son similares a los de otras oficinas de
patentes pues se considera:
● La novedad: que la invención no se haya divulgado antes del momento de la solicitud
● La actividad inventiva: que no resulte una solución evidente
● La aplicación industrial: que la invención pueda aplicarse a la industria
Además hay que saber que terceras partes pueden oponerse a la concesión argumentando el
incumplimiento de alguno de estos criterios en cualquier momento de la tramitación, lo que
dificulta obtener concesiones, pero las hace mas justas.
Como con todas las patentes la novedad es importante y antes de lanzarse a patentar en Japón es
fundamental mantener bajo secreto y resguardar con cautela el objeto de la invención para:
● Evitar su divulgación antes de la solicitud
● Evitar que terceros se nos adelanten y soliciten nuestra patente
Igualmente se ha de tener en cuenta que en virtud del artículo 8 de la ley de patentes las
empresas o personas que deseen tramitar cualquier patente en Japón y no dispongan de una
residencia en el país han de tener un representante legal. Además por la complejidad técnica y
legal que entraña patentar en Japón es muy recomendable contar con el respaldo de un
profesional experimentado.
Por otro lado se debe saber que para proteger invenciones en Japón hay dos posibilidades, pues
se contemplan 2 modalidades registrales en su legislación:
● Las patentes de invención
● Los modelos de utilidad
A grandes rasgos puede decirse que los modelos de utilidad están pensados para pequeñas
mejoras sobre objetos o tecnologías conocidas y su tramitación es mas simple y el grado de
exigencia para su concesión menor.
Así, las patentes de invención se conceden por 20 años y las de modelos de utilidad por 10. En
esta ocasión me centraré en la tramitación de las patentes de invención por ser las de mayor
alcance e interés.
El plazo medio de tramitación de una patente en Japón se estima de entre 2 y 3 años y cuenta
32
para el occidental con la dificultad añadida del propio idioma oficial del trámite, el japonés pues se
incrementan los costes por todas las traducciones técnicas necesarias.
Hay que tener en cuenta que un momento práctico clave para el titular es el de la solicitud ya que
con ella se establece una fecha preferente y se preserva la novedad de la invención, lo que
permite su posterior divulgación. Este momento clave de la tramitación de una patente de
invención en Japón puede partir de 3 puntos:
● Una solicitud directa en la Oficina Japonesa de Patentes
● La reivindicación de prioridad de una solicitud de patente presentada en un país suscrito al
Convenio de París antes de los 12 primeros meses desde la solicitud original.
● Desde la solicitud de una patente internacional por el PCT. El incremento en el número de solicitudes de patentes por el PCT ha hecho que esta sea la vía de
mayor crecimiento estadístico en los últimos años en Japón, pero en cualquier caso las solicitudes
pasan todas por las siguientes etapas:
● Examen formal
● Publicación en la gaceta oficial
● Solicitud de examen
● Examen sustantivo,
● Concesión o denegación
● Y sus correspondientes posibilidades de apelación
Como es lógico los exámenes a que será sometida la solicitud son la parte que más preocupa al
solicitante. Si vemos cada uno por separado tenemos:
● En el examen de forma, tras aplicar a la solicitud la clasificación internacional de patentes,
se revisa que toda la documentación está correctamente cumplimentada y entregada en
plazo. Si se detecta algún defecto se da traslado al interesado para que lo subsane, en caso
contrario, se da por abandonada la solicitud.
● En el examen sustantivo se valora que se cumplen los requisitos de patentabilidad
anteriormente citados. Este examen de fondo debe ser solicitado antes de los 3 primeros
años desde la primera solicitud de la patente. Puede ser solicitado por el titular o por un
tercero interesado y si no se solicita la patente se da por abandonada. En él un
examinador designado comprobará:
○ Que la invención reivindicada se basa en una idea técnica que utiliza una ley de la
naturaleza
○ Si tiene cualquier aplicación industrial
○ Si la idea técnica existía o fue solicitada antes de presentarse la solicitud,
○ Si la invención reivindicada resulta obvia para una persona experta en ese campo técnico
○ Si la invención reivindicada es susceptible de contravenir el orden público y la moral, y
○ Que las descripciones de las especificaciones se ajustan exactamente a los requisitos de
patentabilidad.
Para hacer esta comprobación el examinador analiza el objeto de la solicitud y hace una búsqueda
comparativa de antecedentes técnicos. Además ofrece al titular su opinión y le da la oportunidad
33
de subsanar y mejorar la memoria en función de lo encontrado.
Si la patente no supera este examen de fondo será denegada. Contra esta denegación cabe
apelación.
Por el contrario si la patente supera el examen será concedida. Sobre la concesión se ha de saber
que cualquiera que considere que la concesión es un error puede presentar una apelación de
invalidación durante la vida legal de una patente japonesa. Esta posibilidad es muy interesante
para:
● Todos los titulares de patentes, pues podrán hacer valer sus derechos anteriores en
cualquier momento frente a nuevas solicitudes lesivas
● Aquellos que quieran explotar tecnologías en Japón cuyo monopolio no debería haber sido
concedido a terceros
Para finalizar estas nociones básicas sobre patentes en Japón mencionar que desde el cuarto año
de haber iniciado la tramitación, y tras la concesión, se ha de pagar una tasa de mantenimiento
anual. En caso de no hacerse dicho pago la patente japonesa se dará por abandonada.
China
China en materia de patentes se resume en 2 claves:
● Su potencial de venta es enorme por su población creciente en todos los aspectos
● La fabricación es asequible tanto para nosotros como para nuestros competidores
Estos dos fenómenos justifican el registro de patentes en China para todas las empresas con
carácter tecnológico por lo que en la actualidad es una de las gestiones más demandadas y con
mayor interés para el entramado empresarial internacional, pero a la vez, es una de las
tramitaciones más desconocidas.
Eso es justo lo que voy a tratar de resolver con estas notas sobre cómo registrar una patente en
China.
Para empezar hay que tener claro queChina está pasando de ser un país ¨copiador¨ a ser un país
innovador, su legislación se ha tornado más estricta en los últimos años y además se ha
potenciado tanto la inversión en I+ D como en su correcta protección. Esto se refleja en el número
de solicitudes de patentes presentadas en la oficina china de patentes (State Intellectual Property
Office of the P.R.C. (SIPO)) cuyas cifras ya superan a las del gigante en la materia: Estados Unidos.
En el último informe emitido por la propia SIPO con las cifras correspondientes a 2014, y que
podemos ver íntegramente en esteenlace (en inglés), se observa como su procedimiento de
concesión de patentes y sus estándares de calidad mejoran cada año. Además en 2014 se
concedieron 1.196.000 patentes; síntoma, no solo del gran volumen que maneja, sino también de
la buena calidad media de las invenciones presentadas.
Antes de solicitar hay que saber que las empresas o personas que deseen tramitar cualquier
patente en China y no dispongan de una residencia en el país habrán de tener como
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representante a una agencia de patentes oficial, es decir, autorizada por el Departamento de
Administración de Patentes del Consejo de Estado.
Además por la complejidad técnica y legal que entraña es mas que recomendable contar con el
respaldo de un profesionalexperimentado que nos guíe durante toda la tramitación de una
patente en China, desde la correcta elaboración de la memoria y la solicitud, hasta su consiguiente
vigilancia y defensa.
Entremos en materia: existen 3 tipos de patentes en China.
● Patentes de invención
● Patentes para modelos de utilidad
● Patentes para diseños
Un profesional sabrá aconsejarnos sobre la modalidad mas adecuada a nuestro caso, pero a
grandes rasgos puede decirse que las patentes para diseños están ideadas para proteger la
apariencia de los objetos y las de modelos de utilidad para pequeñas mejoras sobre objetos o
tecnologías conocidas. En ambos casos la tramitación esta simplificada y el tiempo de tramitación
medio desde solicitud hasta concesión es corto pues ronda el año, lo que supone una ventaja
frente a las patentes de invención cuya tramitación media se estima entre 3 y 5 años.
Hay que considerar que las patentes de invención se conceden por 20 años y las de modelos de
utilidad y diseños por 10. En esta ocasión me centrare en la tramitación de las patentes de
invención por ser las de mayor interés común. Los criterios para su concesión son equivalente a
los del resto de oficinas de patentes. Así, en esencia se valora:
● Novedad
● Actividad inventiva
● Aplicación práctica
De estos 3 puntos se ha de tomar especial consciencia del primero y no dar a conocer,
comercializar o divulgar la invención antes del momento de la solicitud de patente.
Tramitación de una patente de invención en China
La tramitación de una patente en China sigue un procedimiento administrativo similar al de otras
oficinas de patentes, por lo que para un occidental, la dificultad añadida se encuentra únicamente
en el propio idioma oficial del trámite, el chino.
Tanto la memoria descriptiva como el resto de documentos a entregar y a recibir se realizan en
este idioma lo que implica tener que recurrir a traducciones técnicas precisa que incrementan
todos los costes en general. Estas traducciones suelen ser mas asequibles si se realizan del ingles
al chino y viceversa, que si se realizan desde otro idioma, como por ejemplo el español, por lo que
conviene comparar previamente los precios de cada traducción.
La tramitación de una patente de invención en China puede iniciarse por 3 vías:
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● Una solicitud directa en SIPO
● Reivindicando la prioridad de una solicitud de patente presentada en un país suscrito al
Convenio de París antes de los 12 primeros meses desde la solicitud original.
● A través de la entrada en fase nacional de una solicitud de patente internacional por el
PCT.
En cualquiera de estos casos la solicitud pasa por las siguientes etapas: Examen preliminar,
publicación, examen sustantivo, concesión o denegación.
De estas etapas administrativas son especialmente relevantes las concernientes a los exámenes y
es importante conocer en qué consisten.
● El examen preliminar es un examen de forma, en el que tras aplicar a la solicitud la
clasificación internacional de patentes, se revisa que toda la documentación esta
correctamente cumplimentada, entregada en plazo y las correspondientes tasas pagadas.
Si se detecta algún defecto se da traslado al interesado para que lo subsane, en caso
contrario, se da por abandonada la solicitud.
● En el examen sustantivo se valora que se cumplen los requisitos de patentabilidad. Este
examen de fondo debe ser solicitado y pagado antes de los 3 primeros años desde la
primera solicitud de la patente, pero la oficina china puede por iniciativa propia hacer
búsquedas y examinar la solicitud en cualquier momento.
Durante este examen de fondo el examinador encargado del expediente lleva a cabo una
búsqueda para determinar si la invención era ya conocida en el momento de la solicitud o si
resulta evidente. Si encuentra alguna publicación en el estado de la técnica relevante da traslado
al titular o su representante para que pueda valorarlos y modificar la memoria o presentar
observaciones. Este proceso se puede repetir varias veces. Si el solicitante no es capaz de superar
las objeciones del examinador, la solicitud es rechazada y en caso contrario la patente es
concedida.
Desde el tercer año de tramitación las patentes en China han de pagar una tasa de
mantenimiento. Este pago se hará anualmente una vez la patente es concedida y con carácter
retroactivo en el momento de la concesión mientras este en tramite. Así es habitual, que si una
patente tarda 4 años en ser concedida junto a la tasa de su concesión sea necesario abonar
también el importe de 2 anualidades la tercera y la cuarta. En caso de no hacerse algún pago la
patente se dará por abandonada.
Para finalizar y a modo de resumen práctico para el futuro solicitante de una patente en China
tenemos:
● Para solicitar una patente en China necesito unrepresentante legal si no soy residente del
país.
● Todos los tramites los tendré que realizar en chino. ● Existen 3 tipos de patentes a los que acogerme según mi conveniencia: de diseño, de
utilidad y de invención. ● El tramite administrativo y los requisitos que le exigirán a mi patente son equivalentes a
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los del resto de oficinas de patentes: novedad, actividad inventiva y aplicación práctica. ● Desde el tercer año de la solicitud de patentes tendré que pagar una tasa de renovación
anual para su mantenimiento en vigor.
6. IMPACTO DE LA NUEVA LEY DE PATENTES EN LA INDUSTRIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y
LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS O START UP
Hablar de actualidad empresaria es hablar de Silicon Valley, y más si hablamos de la actualidad
empresarial tecnológica. ¿pero qué es silicon valley?
Se trata de es un área de aproximadamente unos 50 por 10 kilómetros al sur de San Francisco
(California, Estados Unidos) donde se encuentran las principales empresas de tecnología del
mundo; Apple,Facebook, Yahoo, Intel, Cisco ,Dropbox o Linkedin son solo algunas de las empresas
que se localizan en esta zona.
Replicar Silicon Valley parece ser el deseo de cualquier político o al menos la promesa electoral
que se suele hacer en todas las elecciones.
Construir un Sillicon Valley que proporcione riqueza y hará que los jóvenes no tengan que irse de
casa, además de reducir el desempleo suele ser una de las promesas más repetidas en lo que se
refiere a la creación de tejido empresarial, esto suele ser la grandilocuente ,o ingenua promesa
que se suele hacer en muchos de los territorios y comunidades españolas.
Pero la realidad en españa es bien distinta pues no debemos que retroceder mucho en el tiempo,
incluso meses, para encontrar un nuevo fracaso de un “silicon valley” español. Por eso cualquiera
que busque replicar el silicon valley en el territorio nacional se tendrá que hacer la pregunta de
como el silicon valley llegó a ser el silicon valley que es hoy en dia; y es que la sede de estas
grandes empresas no se encuentran allí por casualidad.
Lo primero es que Silicon Valley no se creó en un día, a veces parece que se habla de este lugar
como si de un producto de la mera casualidad se tratara y no de los frutos de correctas políticas
que se establecieron hace más 50 años o la fundación una gran universidad como es la de
Stanford o el entorno legislativo en materias tanto fiscales como mercantiles que acompañan al
territorio; como nota ilustrativa en españa empezar una empresa en un garaje como google es
cuanto menos ilegal.
Esto es lo primero que se tendrían que preguntar aquellos que prometen ser el próximo Silicon
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Valley, especialmente parques empresariales que han sido creados con dinero público hace
relativamente poco y que se centran en edificios de oficinas con un aire moderno e innovador.
Que Sillicon Valley no se hizo en un día es algo ya ha quedado claro; empezó poco a poco y luego
la base en la que había talento y dinero dispuesto a arriesgar se lanzó hacia adelante, unido no
olvidemos nunca, al entorno antes mencionado.
La buena legislación junto con el dinero y el talento han dado un marco estupendo desde el que
grandes empresas de hoy, pudieron emprender hace años y como no solo de tecnología vive el
hombre, también este ambiente ha sido propicio para otras empresas no tecnológicas como Gap,
Levi’s, The North Face, Safeway, Visa, Charles Schwab, HäagenDazs, WellsFargo, etc.
Esto apoya aún más la idea de que no es solo una cuestión de suerte unido a inyección de dinero
público que puede funcionar en el sector pero en otros no, sino más bien de un adecuado y sólido
entorno empresarial que demuestra que puede cultivar éxito en casi cualquier tipo de empresa.
Es en el concepto de este ambiente es donde podemos observar un gran contraste : El del derecho
industrial.
Una de las primeras preguntas que se hace un investigador o emprendedor de cualquier tipo, es si
podrá proteger su trabajo por medio de una patente. Si nos centramos en una empresa de nuevas
tecnologías o start up, la principal pregunta es si podrá patentar el software que cree y es aquí
donde encontramos el primer escalón en la industria tecnológica en la legislación española:
“En virtud del Convenio de la Patente Europea (CPE), un programa de ordenador reivindicado
“como tal” no es una invención patentable (Artículo 52 (2) (c) y (3) CPE). Las invenciones con
programas de ordenador que implementan métodos de actividades económicas, matemáticos o
similares, pero que no aportan ningún “efecto técnico adicional” (por ejemplo porque resuelven un
problema en el campo de las actividades económicas y no uno técnico) no son patentables en
virtud del CPE”
Por lo que una empresa puramente dedicada al software (creación de de programas) no podrá
tener una patente sobre las innovaciones que logre en el campo del código informático.
Pero primero definamos qué se entiende por software en el contexto de la frase anterior. El
término anglosajón software se refiere, de forma resumida, a un programa de ordenador; esto es,
un conjunto de instrucciones que habilitan la operación de un hardware, implementado por
ejemplo en un ordenador, un smartphone o un PDA. Sin embargo las patentes de software no
protegen el código como tal del programa informático,como se mostraba antes, sino su
funcionalidad.
Si nos fijamos en la legislación de EEUU la cosa cambia totalmente; Como ejemplo podemos poner
la patente de Microsoft concedida en 2004 en EEUU bajo el número 6727830:
“Time based hardware button for application launch”. En este caso, simplemente protege el
control de una aplicación mediante un click del ratón, en función del tiempo que se ha mantenido
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pulsado. Dicha patente no reivindica el código fuente como tal empleado para ponerlo en
funcionamiento, lo cual dependería del lenguaje de programación empleado y del hardware al que
va destinado.
Es esta amplitud de patentar en el ámbito del software, y por lo tanto la seguridad que le las
investigaciones y resultados podrán protegidos y ser explotados, lo que sumado a otro factores,
que por desgracia también suelen fallar en el ámbito europeo y español, lo que hace que sea
mucho más atractivo tener una empresa de software en california, que en la comunidad de
Madrid o Andalucía.
Así no es solo cuestión del derecho industrial, ni de la política fiscal, ni de la normativa mercantil.
No es un factor en concreto lo que hace que tantos silicon valleys europeos y españoles fallen,
sino que es la suma de muchos factores, entre ellos el derecho industrial, lo que hace que cada
intento de recrear este ambiente empresarial fuera de EE UU sea un completo fracaso.
7. CONCLUSIONES
Del análisis histórico del derecho industrial podemos obtener la idea principal es que si bien
españa no tuvo un derecho muy industrial tardío, pues la primera legislación se remonta a 1763,
no se convirtió en una legislación especialmente vanguardista en la materia. el hecho más
contemporáneo lo vemos representado con que la ley patentes de 2015 ha sido una renovación
en esta materia después de casi más de treinta años, suponiendo que la actualidad del derecho
español ha convivido con una notable desventaja respeto al entorno internacional.
La renovación normativa que ha supuesto la ley 24/2015 en la petente y el derecho industrial en
general, supone una renovación más que necesaria para esta materia, con novedades como la desaparición del procedimiento de concesión optativo “sin examen” estableciendo un único
procedimiento de concesión con examen sustantivo de patentabilidad, que incluye un examen de
novedad y de actividad inventiva. Como resultado de este examen sustantivo, una solicitud de
patente podrá ser concedida, esto supone un mayor control y filtración de la calidad de las
patentes.
Como ejercicio de derecho comparado del entorno internacional y europeo, podemos obtener
como conclusión que si bien el derecho industrial español tiene muchas similitudes, también tiene
muchas debilidades que pueden suponer una falta de atractivo para tener en cuenta el derecho
industrial español como mejor opción para la protección de una idea. además nuestro derecho
industrial en campos como las nuevas tecnologías aún tiene muchas limitaciones, sobre todo en el
campo de del software.
Estas limitaciones son fruto directo de que quizás españa no ha sido nunca un país de grandes
inventos industriales, dichas limitaciones industriales quedan bien definidas en la frase:
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«Inventen, pues, ellos y nosotros nos aprovecharemos de sus invenciones. Pues confío y espero
en que estarás convencido, como yo lo estoy, de que la luz eléctrica alumbra aquí tan bien como
allí donde se inventó».
Miguel de Unamuno
8. BIBLIOGRAFÍA
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PROPIEDAD INDUSTRIAL
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DM 19: LA PATENTE. LOS MODELOS Y LOS DIBUJOS INDUSTRIALES 2: EL DISEÑO INDUSTRIAL SEGÚN LA LEY DE 7 DE JULIO DE 2003 JOSE MANUEL OTERO LASTRES
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MONOGRAFÍAS
Tu Guía para la Propiedad industrial en Horizonte 2020
La Propiedad Industrial y su influencia en el éxito empresarial
Estudio sobre Recomendaciones para Mejorar el Modelo de Transferencia de Tecnología en las
Universidades
Españolas
41
Viabilidad del Seguro de Patentes en España Viability of Patent Insurance in Spain
Design Project (WP 1 Analytical Framework Paper) Design Project (WP 2 Guidelines and Research Report) La innovación patentada en España, en el sector de las tecnologías mitigadoras del cambio
climático (19792008) Publicaciones de la OEPM en Google Books. 200 Años de Patentes La Transferencia de Tecnología Agronómica de España a América de 1492 a 1598
Bielas y álabes 1826 Cómo proteger los derechos de la Propiedad Industrial e Intelectual en el Sector TIC Propiedad Industrial y Revolución Liberal Las Patentes como indicadores de la innovación tecnológica en el sector agrario español y en su
industria auxiliar.
Mecanismos de Transferencia de Tecnología y Propiedad Industrial
Manual de Estadísticas de Patentes de la OCDE
42
