GUÍA DE MARCASPARA LAS EMPRESAS:CONCEPTOS, TRÁMITES, OBLIGACIONES& ASPECTOS PRÁCTICOS

Industria y ComercioS U P E R I N T E N D E N C I A

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© 2012, Superintendencia de Industria & Comercio (SIC) & el Proyecto USAID|Facilitando Comercio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

Superintendencia de Industria & ComercioCarrera 13 No 27-00, Piso 5Bogotá, Colombiawww.sic.gov.co

USAID|Facilitando Comercio Carrera 14 No. 89-48, Oficina 304Bogotá, Colombia www.facilitandocomercio.com

Autores: Giancarlo Marcenaro Jiménez y Ricardo Camacho García

Edición & redacción: Sandra Patricia Figueroa y Sandra Liliana Martínez León.Diseño & diagramación: Andrea Paola Parra Martínez.

Impresión: Editorial Grupo 2D Ltda.

Superintendencia de Industria & Comercio:José Miguel De la Calle Restrepo – Superintendente de Industria & ComercioJosé Luis Londoño Fernández – Superintendente Delegado para la Propiedad IndustrialLuis Alfonso Angulo Bulla – Jefe de la Oficina de Servicios al Consumidor & de Apoyo EmpresarialJuanita De Castro Mesa – Asesora de Asuntos Internacionales Despacho del SuperintendenteFaryde Carlier González – Asuntos Internacionales, Oficina de Servicios al Consumidor de Apoyo Empresarial

USAID|Facilitando Comercio: Sandra Villanueva Zuleima Zhang

Esta publicación se ha realizado conjuntamente entre la SIC & la Agencia de los Esta-dos Unidos para el Desarrollo Internacional en el marco del Proyecto USAID|Facilitando Comercio, en referencia al Contrato de USAID N° EEM-I-00-07-00009-00, TO AID-527-TO-10-00002. Los puntos de vista de los autores no reflejan necesariamente el punto de vista de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

CAPÍTULO I. CONSIDERACIONES INICIALES

1. La Importancia de la Propiedad Industrial

1.1. El desconocimiento del tema

1.2. La necesidad de encontrar mecanismos de sensibilización

1.3. Convenio entre la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y las cámaras de comercio

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO II. LAS MARCAS: ELEMENTOS CONCEPTUALES

2.1. La necesidad de las marcas en el mercado

2.2. Origen, existencia y terminación de las marcas

2.2.1. Origen de la marca en la vida jurídica

2.2.2. Concepto, requisitos y clases de marcas

2.2.3. Signos que pueden ser registrados como marca

2.2.4. Tipos de marcas

2.2.5. Principales causales de irregistrabilidad

2.2.6. El trámite de registro

2.3. Existencia de la marca

2.3.1. Derechos

2.3.2. Obligaciones

2.3.3. La renovación

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CAPÍTULO I. CONSIDERACIONES INICIALES

1. La Importancia de la Propiedad Industrial

1.1. El desconocimiento del tema

1.2. La necesidad de encontrar mecanismos de sensibilización

1.3. Convenio entre la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y las cámaras de comercio

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO II. LAS MARCAS: ELEMENTOS CONCEPTUALES

2.1. La necesidad de las marcas en el mercado

2.2. Origen, existencia y terminación de las marcas

2.2.1. Origen de la marca en la vida jurídica

2.2.2. Concepto, requisitos y clases de marcas

2.2.3. Signos que pueden ser registrados como marca

2.2.4. Tipos de marcas

2.2.5. Principales causales de irregistrabilidad

2.2.6. El trámite de registro

2.3. Existencia de la marca

2.3.1. Derechos

2.3.2. Obligaciones

2.3.3. La renovación

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CAPÍTULO III. ASPECTOS PRÁCTICOS Y PROCESALES

3.1. Consideraciones para tener en cuenta al momento de solicitar el registro de una marca y la elección del signo de la misma

3.2. Consideraciones para tener en cuenta al momento de elegir los productos o servicios para los que expresamente va a solicitar la protección

3.3. La Clasi�icación Internacional de Niza

3.4. Etapas del procedimiento

3.5. Requisitos para asignar fecha de presentación

3.6. Examen de forma de la solicitud

3.7. La publicación de la solicitud de registro

3.8. Presentación de oposiciones

3.9. Estudio de fondo

3.10. La audiencia de facilitación

3.10.1. Oportunidad para solicitar la audiencia de facilitación

3.10.2. Trámite

3.10.3. El acta de la audiencia

3.11.1. La solicitud multiclase

3.11. Modi�icaciones de algunos requisitos, en virtud de la entrada en vigor del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT)

2.4. Terminación de la marca

2.4.1. Caducidad

2.4.2. Cancelación

2.4.3. Nulidad

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CAPÍTULO III. ASPECTOS PRÁCTICOS Y PROCESALES

3.1. Consideraciones para tener en cuenta al momento de solicitar el registro de una marca y la elección del signo de la misma

3.2. Consideraciones para tener en cuenta al momento de elegir los productos o servicios para los que expresamente va a solicitar la protección

3.3. La Clasi�icación Internacional de Niza

3.4. Etapas del procedimiento

3.5. Requisitos para asignar fecha de presentación

3.6. Examen de forma de la solicitud

3.7. La publicación de la solicitud de registro

3.8. Presentación de oposiciones

3.9. Estudio de fondo

3.10. La audiencia de facilitación

3.10.1. Oportunidad para solicitar la audiencia de facilitación

3.10.2. Trámite

3.10.3. El acta de la audiencia

3.11.1. La solicitud multiclase

3.11. Modi�icaciones de algunos requisitos, en virtud de la entrada en vigor del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT)

2.4. Terminación de la marca

2.4.1. Caducidad

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3.11.3. Inscripción de afectaciones masivas

3.11.4. Otras previsiones

CAPÍTULO IV. ASPECTOS OPERATIVOS

4.1. Capacitación de funcionarios

4.2. Adecuación de procedimientos

4.3. Sugerencias para los usuarios

4.4. Etapas en la atención al usuario

4.5. Sostenibilidad del servicio

BIBLIOGRAFÍA

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GLOSARIO

3.11.2. División de la solicitud de registro y la del registro de una marca 114

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El propósito de este documento es convertirse en un mecanismo que permita a las cámaras de comercio del país, como prestadoras de servicios a los empresarios sobre temas de interés común, implementar un esquema institucional que consiga orientar a sus usuarios, de una manera clara, práctica y fácilmente comprensible, sobre la importancia, el valor y la utilidad de registrar las marcas. De igual manera, que los ilustre sobre la diferencia entre la matrícula mercantil y la figura de las marcas comerciales.

Este manual está dirigido a los funcionarios de las cámaras de comercio, que tienen a su cargo la atención de los empresarios que adelantan el trámite de Registro Mercantil y, en general, a todos los empleados de dichas instituciones que cumplen con funciones de atención al público.

El presente manual consta de cuatro capítulos. En el primero, se hacen algunas consideraciones introductorias; el capítulo segundo aborda los principales aspectos conceptuales del tema marcario, básicos para el entendimiento y correcta aplicación del manual; el capítulo tercero se centra en suministrar elementos prácticos y en describir los trámites y procedimientos más utilizados en la materia; y, finalmente, el capítulo cuarto contiene algunos elementos operativos, sugeridos para la utilización adecuada de este material.

En lo relativo a esta guía, hacemos mención especial a los Doctores Giancarlo Marcenaro Jiménez y Ricardo Camacho García autores del manual, y a Sandra Liliana Martínez León, supervisora de contenidos. En especial expresamos nuestro agradecimiento al equipo de la Delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio y al proyecto USAID|Facilitando Comercio, por hacer posible este manual.

IINTRODUCCIÓN

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CONSIDERACIONES

INICIALES

CAPÍTULO

Capítulo 1

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CONSIDERACIONES

INICIALES

CAPÍTULO

Capítulo 1

10

1. La Importancia de la Propiedad Industrial

1.1. El desconocimiento del tema

1.2. La necesidad de encontrar mecanismos de sensibilización

1.3. Convenio entre la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y las cámaras de comercio

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Contenido cap. 1

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La propiedad industrial es un área del derecho que se ocupa de la protección de la propiedad sobre los activos intangibles. Proporciona un medio para fomentar el progreso mediante la protección de los derechos sobre nuevas creaciones, recompensa el comercio honesto y promueve la satisfacción del consumidor mediante la reglamentación de determinados aspectos de la conducta comercial. Ésta se divide en dos ramas principales: propiedad industrial y derechos de autor.

La propiedad industrial comprende las invenciones, las marcas y otros signos distintivos, y la represión de la competencia desleal. Los derechos de autor se relacionan con las obras artísticas o literarias 1. En el siglo XXI, la propiedad intelectual se ha convertido en elemento esencial para promover la innovación y fortalecer la competitividad de las empresas, y para lograr el desarrollo económico de la comunidad, generando bienestar entre los ciudadanos.

Los activos más valiosos de las empresas, por encima del patrimonio tangible, constituido por diferentes bienes de variada naturaleza (inmuebles, maquinaria, vehículos, inventarios, etc.), pueden llegar a ser, y con frecuencia hoy lo son, los bienes de propiedad industrial. Como por ejemplo: una patente sobre

1 Goans, J. W. (2009). Propiedad Intelectual, Principios y ejercicio. Bogotá. Nathan Associates Inc. Acuerdo USAID No. GEG-I-00-04-00002-0, SEGUIR MACRO II Páginas 1, 19.

1. La ImportancIa de La propIedad IndustrIal

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un producto o un procedimiento que genera el mayor porcentaje de los ingresos de una empresa o una marca reconocida por un sector determinado de consumidores o, incluso, un diseño industrial sobre el que se tiene exclusividad legal.

Ante dicha realidad se impone, para aquellos que pretenden obtener éxito en la actividad comercial, la necesidad de conocer y manejar, tanto conceptualmente como en la práctica, los elementos relacionados con la temática de la propiedad industrial.

Las PYMES2 y, de manera muy particular, las MIPYMES son el eje de la economía colombiana y, por tanto, a ellas se debe dedicar la mayor atención, pues así como son la base de la economía de la mayoría de países en vía de desarrollo, son muy vulnerables y están más expuestas a sufrir los embates de la competencia. Por ello es importante ejercer una labor de la mayor trascendencia posible, que contribuya a proveer a esta clase de unidades productivas, de elementos conceptuales y metodológicos que les permita administrar, identificar, manejar y proteger la propiedad intelectual que continuamente están generando, con el fin de lograr una mayor competitividad en el mercado de bienes y servicios.

2 De acuerdo al estudio “LA ESTRATEGIA, LA ESTRUCTURA Y LAS FORMAS DE ASOCIACIÓN: FUENTES DE VENTAJA COMPETITIVA PARA LAS PYMES COLOMBIANAS” publicado en el journal SciELO en el 2004, es necesario hacer especial mención sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que se estima que en Colombia, alrededor del 96% de las empresas corresponde a estas categorías.

La propiedad intelectual suele ser el activo más valioso de una empresa.

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eL desconocImIento deL tema

En Colombia, el conocimiento y la práctica de la propiedad industrial ha sido desarrollado principalmente desde la perspectiva del derecho, por grupos minoritarios de personas, en su mayoría sin formación empresarial, cuya función ha sido básicamente el suministro de asesoría jurídica a quienes, por su función comercial, requieren conocer el manejo práctico de las diferentes herramientas que conforman la propiedad industrial.

Lo anterior se ve agravado por el hecho de que algunas de las instituciones educativas de Colombia, en las que se forman empresarios (facultades de administración de empresas, ingeniería industrial y economía de universidades, centros de formación tecnológica e, incluso, incubadoras de empresas que tiene programas de capacitación), no se ofrecen asignaturas del núcleo básico sobre propiedad industrial. Solamente en muy pocas facultades de derecho del país, ésta hace parte del componente flexible a través de cursos optativos o electivos, sin que estas posean un carácter obligatorio.

El desconocimiento de la propiedad industrial en Colombia, tiene como una de sus consecuencias, que, aún quienes tienen la responsabilidad de adoptar normas sobre la materia o de consolidar tratados de libre comercio que contienen capítulos sobre la misma, sean personas poco conocedoras del tema, y no cuenten con entidades o dependencias

Los temas relacionados con la propiedad intelectual son desconocidos por la mayoría de empresarios en Colombia.

1.1.

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que los asesoren, aumentando el riesgo de tomar decisiones equivocadas o poco convenientes para el país. El hecho de que este tema sea regido, en su parte sustancial, por una legislación especial, de carácter supranacional y que por lo tanto maneja criterios diferentes a los de la legislación puramente nacional, contribuye a su poca difusión.

El llamado “Régimen común sobre Propiedad Industrial”, aplicable en los 4 países pertenecientes a la Comunidad Andina de Naciones3 (Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia) se encuentra contenido actualmente en la Decisión 486 de 20004. Sin embargo, ante la imposibilidad de abarcar la totalidad del tema, dicha legislación debe ser complementada en cada país con la legislación nacional, lo que hace particularmente compleja la labor de aplicación e interpretación de las normas. En el caso colombiano, por ejemplo, en adición a la Decisión Andina, se cuenta con normas reglamentarias de variada naturaleza, entre las que cabe destacar la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio5, expedida en el año 2001, la cual incorpora las resoluciones que, en desarrollo de la facultad instructiva con que cuenta la entidad, promulga sobre diferentes tópicos.

3 En adelante, CAN.

4 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES CAN. Decisión 486 (14 de septiembre de 2000). Régimen Común sobre Propiedad Intelectual. Lima, Perú: Comunidad Andina de Naciones, 2000.

5 En adelante, SIC.

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El conocimiento y la divulgación de la propiedad industrial como una herramienta fundamental para el aumento de la competitividad de las grandes, medianas y pequeñas empresas, se convierte en una necesidad primordial para el país, en el contexto de la globalización de los mercados y de las economías mundiales.

Las estrategias para lograr tal cometido son variadas y comprometen acciones de largo, mediano y corto plazo. De largo plazo, como la obligatoriedad de la incorporación de la cátedra de propiedad intelectual en las carreras profesionales, tecnológicas y técnicas de las universidades y centros de formación técnica y empresarial. De mediano plazo, las que se pretenden adelantar a través del convenio entre las cámaras de comercio y la SIC, de la cual hace parte la presente publicación. De corto plazo, como el desarrollo del elemento de intervención empresarial, que hace parte del proyecto “Propiedad Intelectual Colombia”, liderado por la Cámara de Comercio de Medellín.

La propiedad industrial en Colombia está regida en su parte sustancial por la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Es necesario encontrar mecanismos de sensibilización & orientación en materia de propiedad intelectual.

La necesIdad de encontrar mecanIsmos de sensIbIlIzacIón

1.2.

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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es la entidad estatal encargada de administrar el Sistema Nacional de Propiedad Industrial y, por lo tanto, de tramitar y decidir los asuntos relacionados con dicho tema. Sin embargo, adicionalmente al ejercicio de la función registral, la SIC ha liderado la labor de sensibilización y capacitación en propiedad industrial mediante la experiencia y formación de sus funcionarios, a pesar de las limitaciones propias como entidad pública.

Las cámaras de comercio son las entidades privadas, encargadas de llevar el Registro Mercantil en los niveles regional y local del país, además de servir de órgano consultor de los intereses generales del comercio ante el gobierno nacional y ante los comerciantes adscritos a ellas.

En ejercicio de la función de Registro Mercantil, las cámaras de comercio son entidades de forzosa visita por parte de los comerciantes, quienes en ejercicio de su actividad mercantil, ofrecen productos y/o servicios en el mercado y tienen la obligación legal de realizar dicho registro.

Por otra parte, como órgano consultor, las cámaras de comercio tienen la obligación de prestar servicios

convenIo entre La superIntendencIa de IndustrIa y comercIo (SIC) y LaS cámaras de comercIo

1.3.

La Superintendencia de Industria & Comercio (SIC) es la entidad encargada de administrar el Sistema Nacional de Propiedad Industrial en Colombia.

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Una de las funciones de las cámaras de comercio es servir de órgano consultor de los intereses generales del comercio.

de formación y educación a los empresarios, sobre temas de interés común, entre los cuales se encuentran los relacionados con la propiedad industrial.

Las cámaras de comercio, con el respaldo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)y la cooperación del proyecto USAID|Facilitando Comercio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), tienen la gran oportunidad de convertirse en verdaderos aliados de sus usuarios, en materia de competitividad. De manera concreta, prestan el servicio de información, sensibilización y orientación en el tema marcario, aprovechando la circunstancia de que sus sedes son paso obligado para el inicio de actividades de cualquier empresa comercial en el país. En esa medida, requieren de algunas herramientas, entre ellas, el presente manual, el proceso de capacitación asociado a él, y el esquema de apoyo y sostenibilidad del proceso.

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LAS MARCAS:ELEMENTOSCapítulo 2

2. Las Marcas:

Elementos Conceptuales

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LAS MARCAS:ELEMENTOSCapítulo 2

2. Las Marcas:

Elementos Conceptuales

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Contenido cap. 2

2.1. La necesidad de las marcas en el mercado

2.2. Origen, existencia y terminación de las marcas

2.2.1. Origen de la marca en la vida jurídica

2.2.2. Concepto, requisitos y clases de marcas

2.2.3. Signos que pueden ser registrados como marca

2.2.4. Tipos de marcas

2.2.5. Principales causales de irregistrabilidad

2.2.6. El trámite de registro

2.3. Existencia de la marca

2.3.1. Derechos

2.3.2. Obligaciones

2.3.3. La renovación

2.4. Terminación de la marca

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2.4.1. Caducidad

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2.4.3. Nulidad

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Según el Artículo 333 de la Constitución Política de Colombia de 19916, “la actividad económica y la iniciativa privada son libres […] la libre competencia es un derecho de todos que supone responsabilidades.” Se consagra así, en nuestro ordenamiento constitucional, el sistema económico de libre competencia y su complemento indispensable para la libertad de empresa.

Los sistemas de libre competencia se caracterizan, entre otros, por contar con los siguientes elementos: 1) Libertad de entrada y salida del mercado, es decir, que cualquier persona puede incursionar en un mercado o dejarlo cuando lo desee; 2) Pluralidad de oferentes y demandantes, lo que se traduce en la práctica, en la coexistencia en los mercados, de bienes y/o servicios homogéneos, muchos de ellos similares en cuanto a calidad y precio; y 3) Conocimiento del mercado, tanto por parte de los oferentes como por los demandantes, lo cual implica que unos y otros (especialmente los consumidores) cuentan con los mecanismos necesarios para ejercer su derecho a la libertad de elegir, propia de estos sistemas.

6 COLOMBIA. Constitución Política de Colombia. (4 de julio de 1991).Disponible en: http://www.banrep.gov.co/regimen/resoluciones/cp91.pdf. Bogotá D.C., 1991.

La necesIdad de marcasen eL mercado

2.1.

EST.

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El buen funcionamiento de un sistema que tiende hacia el libre mercado, como es el caso colombiano, requiere de la presencia de herramientas que permitan a los oferentes o empresarios diferenciar sus productos y/o servicios de los de la competencia, y a los consumidores distinguir, entre la gran cantidad de productos y/o servicios en el mercado, aquellos que satisfacen sus necesidades adecuadamente, o también, porque no, a identificar los que no llenaron las expectativas al momento de adquirirlos o contratarlos, para no repetir la acción.

Surge así, la necesidad de contar con un régimen que reglamente el tema marcario en estos sistemas, y que contemple la forma en que los empresarios pueden utilizar los signos que identificarán sus productos y/o servicios en el mercado. El uso de los elementos que identifican la marca, en la medida en que tienen que cumplir con la finalidad de distinguir productos y/o servicios en el mercado, no puede ser dejado al arbitrio de los empresarios, sino que se hace necesario contar con el apoyo de expertos que logren crear marcas que sean lo suficientemente atractivas para competir y posicionarse entre los consumidores. Su utilización debe contar con reglas y trámites administrativos claros, que garanticen que efectivamente las marcas cumplan con su función principal.

En el caso colombiano, como ya quedó indicado, el régimen marcario se encuentra contenido en

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la Decisión 4867 de la Comunidad Andina de Naciones, estatuto que contempla la forma de adquirir el derecho a usar una marca de manera exclusiva, los requisitos y el trámite que se debe seguir, los derechos y obligaciones que se derivan del registro, y la forma en que se puede perder el derecho. Esta normatividad regula el origen, existencia y terminación de la marca, aspectos que se desarrollarán a lo largo del presente documento.

orIgen, exIstencIa y termInacIón de LaS marcas

Es necesario eliminar la creencia, en algunos casos, generalizada y extendida, de que el derecho sobre la marca se adquiere a partir del registro mercantil de la empresa, establecimiento o sociedad, en la respectiva cámara de comercio. La única forma de adquirir jurídicamente el derecho sobre una marca es su registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, siguiendo el trámite previsto para el efecto.

7 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES CAN. Decisión 486 (14 de septiembre de 2000). Régimen Común sobre Propiedad Intelectual. Lima, Perú: Comunidad Andina de Naciones, 2000.

La única forma de adquirir derecho sobre una marca, es su registro en la Superintendencia de Industria & Comercio.

2.2.

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Es importante considerar que la marca sólo nace a la vida jurídica, cuando se registra en la SIC. Para solicitar su registro, se debe tener claridad sobre el concepto, los requisitos que debe cumplir el signo elegido, las clases de marcas, las causales de irregistrabilidad y el procedimiento de registro.

Desde el punto de vista jurídico, la marca es un signo perceptible, susceptible de representación gráfica, cuya finalidad es distinguir productos y/o servicios en el mercado.

Los requisitos que debe cumplir un signo para poder acceder a su registro como marca son la distintividad, la posibilidad de ser representado gráficamente, la distintividad y no estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la ley.

perceptIbIlIdad

Parte de la esencia de la marca, es que ésta sea percibida por sus destinatarios; por lo tanto, el signo debe ser perceptible. Se debe tener en cuenta que al hablar de perceptibilidad, no así de visibilidad, se da cabida también a signos que pueden ser

Origen de la marca en la vIda jurídIca

2.2.1.

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concepto, requIsItos y clases de marcas

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apreciados por otros sentidos (oído, olfato, gusto, tacto), como se indicará más adelante.

PoSIbILIdad de representacIón gráfIca

Esta exigencia tiene como fundamento la necesidad de la publicación de la marca, como una de las etapas del trámite para su registro. Si un signo no se puede representar gráficamente, se hace imposible su publicación y, por tanto, no podría cumplir con esta etapa procesal, exigida en la mayoría de legislaciones sobre la materia.

dIstIntIvIdad

Para que cumplan adecuadamente con su función, los signos que se pretende convertir en marcas, deben, necesariamente, ser distintivos. La distintividad, en términos prácticos, implica que el signo no sea genérico, ni descriptivo, ni sea similar en grado de confusión con una marca u otro signo distintivo (nombre comercial, enseña, etc.), registrado o usado previamente por un tercero.

La ley establece algunas situaciones que impiden que un signo, aun cuando cumpla con las condiciones que ya hemos enunciado, sea registrado como marca. Estas situaciones, se conocen como “causales de

2.2.2.2.

2.2.2.3.

2.2.2.4. no eStar InCurSo en causales de IrregIstrabIlIdad

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irregistrabilidad”, y se encuentran consagradas en la Decisión 4868 de la CAN.

Es necesario tener en cuenta que existen dos clases de causales de irregistrabilidad: las absolutas y las relativas.

Las absolutas, se caracterizan porque hacen relación al signo en sí mismo. Se trata de prohibiciones de registro, establecidas en atención a que se considera que determinados signos, de permitirse su registro, no cumplirían con la finalidad propia de las marcas (distinguir productos y/o servicios en el mercado) o, en algunos casos, le conferirían a su titular una ventaja enorme sobre sus competidores.

Las relativas, por su parte, se encuentran instauradas para proteger derechos de terceros; lo que significa, en otros términos, que no se permite registrar como marca, signos que puedan afectar otras marcas ya registradas o perjudicar a titulares de derechos o de otros signos distintivos legalmente protegidos.

La diferencia de las dos clases de causales, en la práctica, es que si bien las dos se utilizan para negar solicitudes de registro, ninguna de las absolutas requiere de oposición para ser aplicada, mientras que algunas de las relativas sólo proceden en virtud de oposición (por ejemplo la relativa a los nombres comerciales o a los derechos de autor).

Por otra parte, cuando la SIC concede el registro, pero

8 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES CAN. Op. Cit.

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existe alguna causal absoluta (de irregistrabilidad, por ejemplo), el acto administrativo que concedió el registro se encuentra viciado de nulidad absoluta. Mientras que la nulidad absoluta puede ser demandada por cualquier persona, en cualquier tiempo, la nulidad relativa (que obedece a una causal relativa), tiene que ser alegada en un término máximo de cinco años. En capítulo aparte serán tratadas las principales causales de irregistrabilidad.

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sIgnos que pueden Ser regIstrados como marca

En lo referente a los diferentes signos que pueden ser registrados como marca, la Decisión 4869 de la CAN, enuncia algunos ejemplos, sin que este listado sea exhaustivo. Se habla entonces, entre otros, de las palabras (marcas nominativas); las figuras (marcas figurativas); las formas de los productos o de sus envases (marcas tridimensionales); los sonidos (marcas sonoras); los logotipos; las etiquetas; las letras y los números; y, en general, cualquier combinación de los anteriores.

En Colombia, el mayor número de marcas registradas corresponde a la categoría de marcas mixtas, compuestas de un elemento nominativo (una palabra o una expresión) y un componente gráfico (una figura con colores o, incluso, si para escribir la expresión nominativa se emplea un tipo especial de letra). Los elementos aquí indicados serán de utilidad para los empresarios, en el momento de elegir las marcas de sus productos y/o servicios.

9 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES CAN. Op. Cit.

2.2.3.

I. Por la forma del signo- Nominativas- Figurativas- Mixtas - Tridimensionales

II. Por la función del signo- Comerciales- Colectivas- Certi�icación

III. Por Uso y Difusión- Común- Notoria

IV. Marcas no tradicionales

- Signos visibles- Signos no visibles - Signos sonoros

2.2.4.2.2.4.TIPOS DEMARCASTIPOS DEMARCAS { L

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Existen diferentes clasificaciones de marcas, atendiendo diversos criterios, entre las cuales podemos señalar las siguientes10:

10 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Guía de Marcas. Bogotá: Min. Comercio, Industria y Turismo-SIC, 2008. 16 p.

nominativasIdenti�ican un producto o servicio, a través de más de una letra, dígito, número, palabra, frase o combinaciones de ellos, y que constituyen un conjunto legible y/o pronunciable.

MARCAS

CFXSTAXSEROAUREXSEROORIENTAGRO

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2.2.4.1. por la forma del sIgno11

11 Ibíd., p. 16

figurativasIntegradas únicamente por una �igura o un signo visual, "logotipo", que se caracteriza por su con�iguración o forma particular. La marca �igurativa puede o no incluir un concepto en la grá�ica, así, podría ser una manzana que lleva un concepto directamente vinculado, o podría ser un conjunto de líneas que

no represente un concepto en particular.

MARCAS

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mixtasCombinan uno o varios elementos denominativos o verbales, y uno o varios elementos grá�icos de color o tridimensionales. Pueden limitarse a la presentación de denominaciones con un tipo especial de letra y/o color.

MARCAS tridimensionales

Consistentes en la forma de los productos, sus envases o sus empaques con volumen, pueden ser percibidos por el

sentido del tacto.

MARCAS

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mixtasCombinan uno o varios elementos denominativos o verbales, y uno o varios elementos grá�icos de color o tridimensionales. Pueden limitarse a la presentación de denominaciones con un tipo especial de letra y/o color.

MARCAS tridimensionales

Consistentes en la forma de los productos, sus envases o sus empaques con volumen, pueden ser percibidos por el

sentido del tacto.

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Por La funcIón deL sIgno12

comerciales

Las marcas comerciales son las más conocidas. Son aquellas que identifican o distinguen los productos y/o servicios de un empresario en el mercado.

colectivas

Las marcas colectivas son el signo identificador del origen, o de otra característica, de un bien o servicio. Los titulares pueden ser las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos. Los miembros de estas asociaciones tienen uso reservado de la marca colectiva y podrán usarla en sus productos o servicios, siguiendo el control que ejerza el titular de la marca, y de acuerdo con las disposiciones que existan al respecto en los estatutos de la asociación u organización. Adicionalmente, las marcas colectivas no son objeto de licencia a terceros.

Los titulares del registro de las marcas colectivas (asociaciones, corporaciones y colectividades en general) son responsables de que los productos y servicios prestados por sus miembros, cumplan las normas establecidas en el reglamento que rige su uso y, así, garantizar las cualidades y características de los mismos.

12 Ibíd., 18.

2.2.4.2.

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certificación

La marca de certificación es aquella que identifica productos y/o servicios, cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca.

La certificación implica que el titular debe ser una empresa o institución de derecho privado o público, o un organismo estatal, regional o internacional.

Por uso y dIfusIón13

común

En principio, todas las marcas son comunes, en términos de su difusión. Esto quiere decir, que están referidas a uno o varios productos y/o servicios, catalogados de acuerdo con la Clasificación Internacional de Niza, y que tienen un conocimiento normal por parte del público al que van dirigidas.

Sin embargo, en la medida que el titular efectúe inversiones en publicidad y comercialización de los bienes distinguidos con la marca, podrá hacer que sea mucho más conocida en el mercado, e incluso llegue a ser una marca notoria.

notoria

La marca notoria es conocida por la mayor parte

13 Ibíd., 19.

2.2.4.3.

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del público consumidor de los productos y/o servicios que ésta distingue.

El conocimiento que los consumidores tienen de una marca notoria, es superior respecto al que tienen de una marca común, pues la primera ha tenido una intensa difusión dentro del mercado, y los consumidores la recuerdan, la prefieren y la adquieren. Ese conocimiento puede estar referido a cualquier país miembro de la CAN.

Las pruebas relevantes para probar la notoriedad, son encuestas de mercado, publicidad, certificaciones de auditoría o de revisoría fiscal, que dejen ver volúmenes de venta de los productos o servicios, inversión en publicidad, registros de marcas en otros países, etc.

De otro lado, como marca renombrada, se conoce a las marcas notorias que, por su elevada dosis de prestigio, son conocidas por la mayor parte del público consumidor en general, en un país miembro de la Comunidad Andina.

La marca notoria merece ser protegida contra el riesgo de confusión o asociación, en relación con productos y/o servicios similares al ámbito de la notoriedad; pero también se debe proteger en relación con cualquier producto y/o servicio, cuando el uso de la marca posterior pueda afectar el carácter distintivo o la imagen de la marca notoria, o implique un aprovechamiento injusto del prestigio del signo.

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Las marcas que con más frecuencia se solicitan para registro, son las nominativas, figurativas y mixtas, por lo que pueden considerarse como marcas tradicionales.

En este aparte se hará referencia a algunos de los tipos de marcas consideradas no tradicionales, es decir, que son solicitadas para registro de una manera no frecuente, o que incluso pueden no haberse solicitado (bajo la norma andina se permite su existencia, siempre que se cumpla con los requisitos legales establecidos). Estas marcas pueden ser visibles o no visibles:

sIgnos vIsIbles

marcas de color: La solicitud de registro de la marca, debe describir a la marca especificando la disposición predeterminada de los colores que la conforman, y no en términos de combinaciones de colores en abstracto. Los colores deberán ser designados por un código o una descripción con el nombre común, y el aporte de los ejemplares de la marca en el color referido.

De acuerdo con el Artículo 135, Literal h, de la Decisión 48614, expedida el 14 de septiembre del año 2000 por la CAN, no se puede solicitar como

14 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES CAN. Op. Cit.

2.2.4.4. marcas no tradIcIonales

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marca, un color aisladamente considerado, no delimitado por una forma específica. Para efectos de la publicación, se requiere que la representación contenga el signo de una manera clara y precisa, de tal manera que los terceros sepan cuál es el signo que se solicita como marca. Lo mismo sucedería si fueran varios colores combinados en abstracto, ya que no habría una disposición específica del signo para efectos de su publicación.

Hologramas: Un holograma puede estar compuesto por la imagen de un objeto que no cambia, puede representar varios objetos o un objeto que cambia. El solicitante debe manifestar por escrito que el signo corresponde a un holograma. En el formulario de solicitud se exigirá el aporte de imágenes del holograma en todos los ángulos, guardando la secuencia correspondiente que muestre el efecto que se produce si es el caso. Si el holograma está constituido por la imagen de un objeto que no cambia, se puede aportar cómo reproducción del signo su imagen en tres dimensiones. Para representar el holograma, es posible acudir también a técnicas de alta resolución, que den claridad a la imagen o imágenes que forman el holograma. Así mismo, será pertinente describirlo de forma detalla por escrito.

En la medida en que el holograma puede ser representado gráficamente de una manera objetiva, a través de imágenes, medios electrónicos y/o una detallada descripción, puede ser publicado para que los terceros conozcan el signo y, si lo estiman conveniente, presenten oposición al registro.

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La Decisión 48615, en su Artículo 134, especifica, que dentro de los signos que pueden constituir una marca, se contempla, entre otros, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, o una combinación de los anteriores. En ese sentido, una marca puede ser una combinación de imágenes en secuencia, que producen un efecto holográfico.

signos animados o de multimedia: El signo animado debe ser representado gráficamente, mediante la secuencia de imágenes y la descripción correspondiente. De igual manera, se puede utilizar medios electrónicos en los que el signo quede representado en su integridad. Como en el caso de los hologramas, los signos animados no están excluidos de la normativa andina.

sIgnos no vIsIbles

signos olfativos: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina16 ha aceptado que en la normativa supranacional andina se contempla la existencia de las marcas olfativas.

15 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES CAN. Op. Cit.

16 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) es su órgano jurisdiccional. Fue creado el 28 de mayo de 1979, mediante la suscripción del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Luego de un largo proceso de ratificación de su tratado constitutivo y de las gestiones destinadas para su instalación en su sede, ubicada en la ciudad de Quito, inició sus actividades el 2 de enero de 1984. Posteriormente, mediante el Protocolo de Cochabamba, suscrito el 28 de mayo de 1996, cambió su nombre a “Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Bienvenidos [en línea]. [Citado 22 de junio de 2012]. Disponible en: <http://www.tribunalandino.org.ec/sitetjca/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1>

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“Según la enumeración no exhaustiva también prevista en el citado artículo 134, podrán constituir marca los signos integrados por letras, números o palabras, los gráficos, sonidos u olores, el color delimitado por una forma o una combinación de colores, y la forma, envases o envolturas de los productos, así como la combinación de tales signos entre sí. Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca. Como se ha indicado en la doctrina […] cabe afirmar que los signos distintivos, las marcas, pueden percibirse por la vista, por el oído o por el olfato”.17

No obstante lo anterior, un signo olfativo no podrá ser marca en relación con productos que se caractericen por el olor, ya que en este caso no será distintivo.

Además, los consumidores no están acostumbrados a identificar un origen empresarial por el olor del producto.

17 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 89-IP-2005, caso: “Envíos de dinero BBVA Bancomer + gráfica a color”, 20 de julio de 2005.

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Los empresarios utilizan usualmente como signos distintivos, las marcas nominativas, figurativas, mixtas, o algunas veces tridimensionales; de allí que la distintividad de las marcas olfativas, sea un aspecto de difícil determinación.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha desestimado todos los tipos de representación gráfica para los signos de las marcas olfativas, por considerar que ésta no es íntegra, clara, precisa y comprensible para la generalidad de los fabricantes y consumidores18.

Por su parte, en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no hay pronunciamientos judiciales similares al respecto, por lo que el solicitante podrá acudir a un conjunto de elementos que considere apropiados para representar el signo, como una muy detallada descripción del olor. No obstante, de no ser ella objetiva, clara e inequívoca, la administración podrá

18 Resulta interesante al respecto resaltar el siguiente comentario de Alison Firth, de Queen Mary IntellectualPropertyResearchInstitute: “En el asunto Sieckmann se hace referencia a varias oficinas de patentes y marcas europeas, las cuales empezaban a plantearse las primeras dificultades respecto al registro de signos olfativos. La Oficina de Patentes y Marcas del Reino Unido, por ejemplo, denegó el registro de una marca que consistía en un “olor, aroma o esencia de canela” para muebles. En el asunto Sieckmann, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se pronunció sobre el registro de marcas olfativas y confirmó el principio que afirma que los signos no visuales pueden ser marcas y, por lo tanto, registrarse como tales, siempre y cuando posean carácter distintivo. Sin embargo, en este caso se planteó la cuestión de cómo puede representarse gráficamente un olor. Dado que rechaza todas las formas posibles de representación del olor (mediante una fórmula química, una descripción con palabras escritas, el depósito de una muestra del olor, o una combinación de tales elementos), el TJCE ha conseguido que resulte casi imposible que en el futuro puedan llegar a registrarse marcas olfativas en Europa.” IPR HELPDESDK. European IPR Bulletin N°15, junio-julio 2004, [citado 22 de junio de 2012]. Disponible en: <www.ipr-helpdesk.org/node/1047>

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considerar que el signo no está debidamente determinado y proceder en consecuencia a exigir dicha representación al solicitante.

La interpretación expuesta se basa, entre otras fuentes, en la propia jurisprudencia del Tribunal del Justicia de la Comunidad Andina, a propósito de la publicación de las solicitudes de marcas, argumentación que continúa siendo válida bajo la normativa andina, actualmente vigente:

2. PUBLICACION DEL SIGNO.La razón de ser de la publicación a que obliga la norma comunitaria en vigencia de las Decisiones 85; 311; 313 y 344, no es otra que la de difusión del signo que se pretende registrar, es decir, únicamente a esa expresión que se muestra en la apariencia y contenidos plasmados en la petición, como expresara este Tribunal dentro del Proceso 20-IP-95: “La publicación de la solicitud tiene por finalidad hacer conocer a los interesados sobre la marca que va a inscribirse, la que comprende tanto el signo como la clase de productos, la identificación del peticionario, la descripción completa de la marca etc...”19

19 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso Nº 31-IP-95, relacionado con la marca DUNA, 13 de julio de 1997.

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signos sonoros: La evolución del comercio ha dado lugar al nacimiento de diversos signos, entre ellos las marcas sonoras, a través de los cuales las empresas pueden identificar sus productos y/o servicios.

Las marcas sonoras se caracterizan por estar integradas por un sonido o una melodía que se asocia a su producto y que es totalmente distinta con la que pueda ser usada por un competidor.

Las marcas sonoras deben ser representadas gráficamente, por intermedio de pentagrama, sonograma20 u onomatopeya21, y acompañada de un archivo de sonido que soporte la grabación digital que es puesta a disposición de todos los usuarios en el Sistema de Propiedad Industrial.

Ejemplo:

Ilustración 4. Ejemplo Sonograma.Fuente: Guía de Marcas, Superintendencia de Industria y Comercio, 2008.

20 Los espectrogramas de sonido o sonogramas, al igual que la notación musical, son una representación gráfica del sonido, en ejes de coordenadas.

21 Las onomatopeyas son palabras creadas a partir de un sonido, como por ejemplo “guau”, que representa el sonido de un perro al ladrar.

Para que un signo sea registrable como marca, debe ser distintivo, perceptible & susceptible de representación gráfica.

Las marcas pueden ser nominativas, figurativas, mixtas, tridimensionales, sonoras e incluso olfativas.

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nocIón de producto y servIcIo

Un producto es cualquier cosa producida para el consumo y la inversión. También es todo lo que circule en el mercado o comercio. Este puede ser de diversa índole: consumo, industrial, técnico, agrícola, artesanal, entre otros.22

Un servicio se define como las actividades identificables e intangibles, que son el objeto principal de una transacción ideada para brindar a los clientes satisfacción de deseos o necesidades.

Los productos o servicios cuya protección se solicite como marca, deben estar clasificados de acuerdo con la Clasificación Internacional de Niza, según la cual los productos y servicios están divididos en clases.

CauSaLeS absolutas

Las principales causales absolutas de irregistrabilidad son la falta de distintividad, la generosidad, el engaño y la descriptividad. Son éstas las de mayor solicitud ante la SIC y, por lo tanto, las que más reportan la negatividad de los registros.

22 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA, Y TURISMO, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Guía de Marcas. Bogotá: Min. Comercio, Industria y Turismo-SIC, 2008. 15 p.

La Clasificación Internacional de Niza está compuesta por títulos de las clases & sus respectivas notas explicativas que, a su vez, contienen exclusiones. Está complementada, además, por un listado alfabético de productos & servicios por clase, con sus nombres específicos.

2.2.4.5.

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2.2.5.1.

prIncIpales causales de IrregIstrabIlIdad

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falta de distintividad

Un signo carece de distintividad, cuando su diseño es excesivamente simple o complejo y, por ende, no es susceptible de registro. Así, un elemento gráfico elemental, como por ejemplo, una línea, una cruz sin ningún rasgo especial, o un círculo sin detalles adicionales, no sería admitido para su registro. De igual forma, una frase demasiado larga, o un conjunto exageradamente complejo, tampoco tendría vocación marcaria.

Las palabras o expresiones comúnmente usadas en determinados sectores, también se encuadran dentro de esta categoría, cuando pretenden distinguir productos o servicios relacionados con dichos sectores. Por ejemplo, no sería recomendable intentar registrar, para distinguir productos farmacéuticos, la partícula “cardio” o algunas de las que comúnmente se utilizan en algunos medicamentos, sin agregarles elementos adicionales que las doten de alguna distintividad.

la generidad

Esta causal ocasiona la negación del registro, en los eventos en que se solicita el registro de un signo exclusivamente genérico, es decir, una expresión constituida por el mismo nombre del producto o servicio que se pretende distinguir. Por ejemplo, es claramente negable la solicitud de registro que pretenda registrar como marca la palabra “pan”, para distinguir un producto alimenticio como pan, o la palabra “vino”, para distinguir una bebida como

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vino. Así las cosas, cabe afirmar que en materia marcaria, “ni al pan, pan, ni al vino, vino”, sin que esto implique, que en términos genéricos estas palabras no puedan hacer parte de conjuntos marcarios, como elementos secundarios o explicativos. La gran mayoría de etiquetas que se registran como marcas, tienen entre sus elementos expresiones genéricas que forman parte del conjunto, sin embargo, estos no determinan la fuerza distintiva del conjunto.

la descriptividad

La causal de descriptividad ocurre, cuando se pide el registro de una expresión, que consiste, exclusivamente, en un signo que expresa alguna de las características del producto o servicio que busca distinguir.

Así las cosas, la SIC negaría, por ejemplo, el registro de la palabra “pasteurizada”, para ser aplicada a productos lácteos. Los términos descriptivos, al igual que los genéricos, sí pueden formar parte de conjuntos marcarios, siempre y cuando existan elementos distintivos adicionales. La exclusividad en el uso de las expresiones genéricas o descriptivas no es posesión de ningún titular.

el engaño

En lo referente a los signos engañosos, la Decisión 486 de 200023, en el Artículo 135, Literal i, indica

23 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES CAN. Op. Cit.

En materia marcaria, ni al pan, pan, ni al vino, vino.

Un término que indique la característica de un producto o servicio, es descriptivo y, por tanto, irregistrable.

“pan”

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que “no podrán registrarse como marca los signos que: puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”.

La finalidad de esta prohibición de registro es evitar que el consumidor, al enfrentarse a una marca, se lleve una idea errada del producto que la contiene. El engaño puede presentarse de diferentes maneras y, generalmente, como signos evocativos, es decir, aquellos que, sin ser genéricos o descriptivos, dan al consumidor una idea de alguna característica principal del producto o servicio que pretende distinguir. Es necesario aclarar que los signos evocativos son, en principio, perfectamente válidos y registrables, en la medida que la evocación sea cierta, esto es, que la característica que se evoca a través de la marca, esté presente en el respectivo producto.

Entre las situaciones de engaño más comunes, se encuentran las expresiones que evocan una falsa procedencia geográfica del producto o servicio, particularmente cuando se refieren a lugares geográficos que son reconocidos por algunos productos o, incluso, industrias que han alcanzado gran prestigio, bien sea a nivel nacional o internacional. ¿Quién no conoce de la fama de los quesos holandeses?, o ¿quién puede ignorar que París es uno de los más importantes centros de la moda?.

Los empresarios que comercializan con estos productos están en la libertad de evocar el

Las expresiones evocativas falsas, son engañosas & no pueden constituirse en marcas.

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origen geográfico en sus marcas, sin caer en la generidad o la descriptividad. De esta forma, un comercializador de quesos holandeses en Colombia o un importador de confecciones francesas, podrán insinuar con su marca la procedencia de estos productos, utilizando dentro del conjunto marcario, por ejemplo, la figura de un tulipán para el caso de los quesos, o la representación de la Torre Eiffel para el de las confecciones.

Por otra parte, cuando un producto o servicio carece de dicha procedencia, dicha clase de símbolos o figuras no debe ser usado en el signo marcario, ya que el consumidor podría confundirse. No existe una prohibición absoluta de evocar lugares geográficos a través de las marcas, sin embargo la restricción se establece en función de la importancia o el prestigio que la región ha adquirido con la comercialización de un producto o servicio en particular. Si no la posee, se puede utilizar sin incurrir en la falta; por ejemplo, la expresión Italia es indiferente para productos como, por ejemplo, bocadillos, de tal manera que un fabricante en Barbosa - Santander, bien podría registrar como marca la palabra Italia, para distinguir su producto en el mercado.

El engaño también suele darse respecto a otras características de un producto o de un servicio. Un caso que ilustra de la mejor manera este tema, es el de los productos farmacéuticos. Es frecuente que los laboratorios usen en sus marcas raíces o desinencias que informen a los médicos y pacientes acerca de la finalidad de sus productos. En ese

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sentido, existen gran número de medicamentos cuyas marcas empiezan por la expresión Cardio, dando a entender que se trata de medicamentos para el corazón. El engaño, en estos casos, se produciría en el evento de que el registro fuera de tal amplitud, que pudiera ser utilizado en medicamentos para otro tipo de dolencias. De esta manera, la sugerencia es que el registro marcario se restrinja exclusivamente a los productos que cumplan con la característica evocada.

Los nombres propios suelen ser utilizados como marcas, especialmente cuando las personas que los portan se han convertido en personas reconocidas por el público. Es frecuente que los nombres de deportistas famosos, artistas, actores y, en general, de personas de la farándula, aprovechando el reconocimiento de su nombre, sean registrados como marca para distinguir toda suerte de productos y/o servicios. Entre los numerosos ejemplos de las marcas más conocidas en el mundo, que corresponden a nombres de personas, encontramos: Carolina Herrera (marca de moda y perfumería), Louis Vuitton (marca de artículos de cuero y moda en general), o Walt Disney (marca de servicios de entretenimiento).

Sin embargo, para registrar un nombre propio como marca, es necesario tomar algunas precauciones. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que a una persona no le se confiere automáticamente el derecho de registrar su nombre como marca, puesto que en el caso de los nombres propios, aplican las causales de irregistrabilidad generales. Si una persona se

Se debe tener especial cuidado con las evocaciones de lugares geográficos, pues pueden resultar engañosas para el consumidor.

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llama, por ejemplo, Juan Rodríguez, y ese nombre se encuentra registrado por otra persona, la primera no podrá acceder a la marca, debido a la causal que prohíbe el registro de signos que sean iguales o similares a marcas anteriormente registradas por otras personas.

Para registrar como marca el nombre de un tercero, es preciso contar por escrito con su autorización, o la de sus herederos en caso de que haya fallecido; de lo contrario, el registro sería denegado por la SIC. De igual forma se negaría, si la pretensión de registro es la de inscribir como signo el nombre del solicitante, pero ese nombre ya es reconocido por el público como una persona diferente al solicitante. Por ejemplo, cuando una persona, de nombre Juan Pablo Montoya -diferente al piloto colombiano de automovilismo-, pretendiera registrar su nombre para distinguir algún tipo de servicio, como el de mecánica automotriz, la solicitud debería ser negada por la oficina nacional competente en materia de propiedad industrial.

Las formas tridimensionales de los productos, sus envases o envolturas, pueden ser registradas como marcas. En Colombia, se cuenta con cientos de ejemplos de estas clases de marcas (el envase clásico de Coca Cola, la forma de los chocolates Ferrero, decenas de envases de perfumes, etc.). Sin embargo, como todas las marcas, las tridimensionales tienen que cumplir

Los nombres propios no son automáticamente registrables & cada caso debe ser evaluado de manera particular.

causales absolutas en sIgnos trIdImensIonales

2.2.5.1.1.

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con los requisitos generales de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de representarse gráficamente, referenciados anteriormente.

Un signo tridimensional será distintivo y, en consecuencia registrable como marca, siempre y cuando no consista en una forma usual del producto que pretende distinguir, o del envase que contiene dicho producto. Por ejemplo, una botella común, solicitada como marca para distinguir bebidas, sin ningún elemento que la diferencie de las demás de su especie, o con elementos de poca entidad, deberá ser negada por la SIC. Lo mismo sucederá con la forma usual de un producto, por ejemplo, con la forma habitual de una pizza, para distinguir productos como las pizzas.

Esta causal se fundamenta en las expresiones genéricas o descriptivas, explicadas anteriormente. De acuerdo con éstas, no es posible conferirle el derecho de uso exclusivo de una forma común a persona alguna, ya que ello le adjudicaría arbitrariamente una ventaja sobre los demás competidores.

Únicamente se recomienda intentar el registro de alguna de estas formas, cuando se tenga el convencimiento que es distintiva y que, por tanto, dicha forma puede cumplir con la finalidad propia de cualquier marca, en el sentido de lograr que el consumidor la relacione con el origen empresarial del producto que ésta distingue.

Las solicitudes de registro de signos tridimensionales serán también negadas por la SIC, en aquellos casos

Aunque las formas tridimensionales son registrables, las formas usuales no lo son.

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en que la forma que se pretende registrar, otorgue una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplique. Por ejemplo, el caso de un envase cuya forma permite dosificar la salida del líquido, o la forma de un jabón que disminuye la fricción y por tanto desliza más fácilmente.

Esta prohibición de registro obedece a que el signo tridimensional no concierne al tema de las marcas, sino al de las patentes, si posee características que influyen sobre la funcionabilidad del producto. Por su parte, las patentes son definidas como soluciones a problemas técnicos y tienen un régimen específico de protección, completamente diferente al de las marcas.

Para dar una idea de las diferencias entre las marcas y las patentes, basta con indicar que las marcas pueden tener una vigencia indefinida, si se solicita su renovación cada 10 años, mientras que las patentes obligatoriamente pasan al dominio público una vez vencido el término de 20 años que la ley establece como tiempo de protección. Si en la práctica se concediera el registro como marca, de una de estas formas, equivaldría a conceder patentes por término indefinido, desnaturalizando tanto el sistema de marcas, como el de patentes. Es lo que sucedería si, por ejemplo, se registrara como marca tridimensional un envase cuya forma especial generara algún efecto en cuanto a la dosificación del líquido que contenga. Una marca así concedida podría renovarse indefinidamente otorgándosele al titular un derecho, prácticamente perpetuo, sobre una solución a un problema técnico

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(invención) desnaturalizándose el régimen jurídico de las patentes de invención que implica una protección eminentemente temporal (20 años) a las invenciones.

En conclusión, la opción de registrar marcas tridimensionales está abierta, es atractiva y está de moda. Sólo debe tenerse cuidado de no incurrir en las situaciones aquí explicadas, para poder gozar legalmente de todas las posibilidades empresariales que suministran estos particulares signos distintivos.

Aunque menos frecuentes, existen otras circunstancias que ocasionan que la SIC se abstenga de conceder un registro marcario.

los colores

Los colores de una marca, aunque se pueden proteger cuando el solicitante del registro expresamente lo señale, no se pueden registrar en los eventos en los que no se encuentren delimitados por una forma específica. Por ejemplo, si una persona quisiera obtener el registro de algún color, en razón de que su negocio se identifica con éste, y no lo delimita, muy seguramente se encontrará con un acto administrativo que niega su petición de registro.

Por el contrario, el nombre de un color puede ser registrado, siempre que no genere ninguna de las demás causales de irregistrabilidad. Un ejemplo, entre los muchos que se podría citar en este sentido, es la marca Amarillo, para distinguir los servicios de un restaurante.

Las formas tridimensionales que otorguen una ventaja técnica al producto, no pueden ser registradas como marcas.

2.2.5.1.2. otras causales absolutas

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la denominación de origen

Las denominaciones de origen protegidas y reconocidas por la SIC, en sentido general, son nombres de sitios geográficos aplicados a un producto, el cual debe sus características al hecho de ser cultivado, fabricado o producido en el lugar que le da el nombre.

En Colombia existen varias denominaciones de origen nacional, legalmente reconocidas como: Café de Colombia, Cholupa del Huila, Artesanías de Guacamayas, Café de Nariño, Café del Cauca, Mochilas Wayuú, Tejedurías Zenú, Hamacas de San Jacinto, Sombrero Aguadeño, Sombreros de Sandoná, Cerámica de Carmen de Viboral, Mopa Mopa Barniz-Pasto, y algunas extranjeras como Pisco del Perú; además de otras que se encuentran en trámite de reconocimiento.

Desde esa perspectiva, se debe cuidar de no incluir en la marca a registrar, ninguna de estas expresiones, ni otra que imite o reproduzca una indicación geográfica extranjera que -aunque no se encuentre reconocida en Colombia- pueda inducir a confusión respecto a los productos que representa.

los escudos, banderas y emblemas de países

Los escudos banderas y emblemas de los países o de organizaciones nacionales e internacionales, no pueden registrarse como una marca, ni como parte o elemento de la misma, salvo que posea una

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autorización emanada por una autoridad competente para reglamentar la propiedad industrial. En estos casos, es prudente no usar un escudo o una bandera, o cualquier otro signo oficial, para suministrar información sobre el origen de un producto.

signos de conformidad con normas técnicas

Existen otra clase de signos, de común usanza en el mercado de bienes y servicios, que acreditan -mediante sellos o indicaciones- que el producto que las lleva cumple con determinadas normas técnicas. Esta clase de indicaciones tampoco puede ser registrada como marca, excepto en los casos en los que se utiliza como sello de certificación de una norma técnica, por parte del organismo legalmente facultado para hacerlo.

el orden público, la moral y las buenas costumbres

Finalmente, debe tenerse especial cuidado de no escoger como marca una expresión o signo, contrario al orden público, a la moral o a las buenas costumbres. Estos conceptos son relativos, y cambian con el tiempo y la zona geográfica donde se delimiten. Es decir, aspectos que ayer pudieron haber sido calificados de inmorales, hoy pueden ser tolerados; al igual que manifestaciones que pudieron considerarse como contrarias al orden público, ahora pueden formar parte de expresiones cotidianas. Por ejemplo, algunas expresiones que antiguamente eran consideradas como vulgares, y que hoy están en el lenguaje corriente de los jóvenes; o movimientos que se asumían como contrarios al

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orden público, y que en la actualidad forman parte de la legalidad.

Si un producto tiene además vocación internacional, es recomendable confirmar si el término propuesto como marca tiene algún significado negativo en los países a los que se pretende exportar –aún siendo un término perfectamente aceptado en nuestro país-, lo que haría imposible obtener la protección de su marca en el lugar de exportación (por ejemplo, términos que no tienen significado en nuestro país como CHINGADA, pueden ser expresiones sumamente fuertes en países como México, de tal manera que su registro en Colombia no tendría impedimento legal, pero seguramente en México tendría problemas).

Para lograr el registro de la marca ante la SIC, no basta con no incurrir en ninguna de las causales absolutas. Es necesario, además, no enmarcarse dentro de las causales relativas de irregistrabilidad, las cuales se encuentran establecidas para impedir que derechos de terceros sean infringidos.

La ley prohíbe el registro de signos que sean idénticos o similares, en grado de confusión, con distintivos anteriormente registrados o solicitados por terceros para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios relacionados. El mayor

2.2.5.2. causales relatIvas

marcas anterIores de terceros2.2.5.2.1.

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porcentaje de estas solicitudes de registro ante la SIC, no es exitoso, por presentarse dicha situación.

Son varios los elementos a tener en cuenta, para entender esta causal de manera integral. Se advierte que no sólo se prohíbe el registro de signos idénticos a marcas ya registradas o solicitadas, como equivocadamente muchos piensan, sino que la prohibición se extiende también a los signos semejantes. Es incorrecto modificar algunos elementos del signo ya registrado, para evitar incurrir en esta causal; sin embargo, ésta es una práctica utilizada por algunos empresarios en el mercado marcario.

El análisis de confundibilidad realizado por la SIC consiste en la contrastación de la marca solicitada, con los registros disponibles en sus bases de datos. En este análisis, sólo se consideran para registro las marcas que distinguen los mismos productos o servicios, o productos o servicios relacionados que buscan abarcar la marca solicitada. La solicitud de registro es negada cuando se presentan casos en los que existen marcas iguales o semejantes a la pretendida; es aprobada, si éstas distinguen productos diferentes que no se relacionan entre sí. Ello explica el fenómeno, bastante frecuente, de la coexistencia de marcas idénticas, a nombre de diferentes titulares, para distinguir diversidad de productos o servicios. Por ejemplo, existen marcas como Corona, para distinguir un producto como chocolate, cuyo titular es una sociedad diferente a la que tiene la misma marca para calzado, y ésta a

El mayor número de negaciones de registro se debe a que el signo propuesto es igual o similar a un signo distintivo de un tercero.

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la vez es diferente de la que elabora materiales para construcción.

Para evitar incurrir en esta causal, es necesario que el solicitante de un registro marcario indique detalladamente los productos o servicios que quiere distinguir con su marca y sobre los cuales se limitará su protección, una vez registrada por la SIC. En la solicitud es obligatorio indicar la clase de producto o de servicio que representará la marca, de acuerdo con la Clasificación Internacional de Niza24.

Hacer la comparación entre un signo solicitado a registro y una marca registrada, no es una tarea sencilla, en ese ejercicio intervienen múltiples factores. El objetivo, es evitar al máximo que se infrinjan derechos de terceros, por una parte, y, por otra, evitar que el consumidor incurra o pueda incurrir en confusión.

De acuerdo con los parámetros establecidos en este análisis, se considera que existen dos clases de confusión: la directa, que se da cuando una persona adquiere un producto o contrata un servicio con la convicción de que está adquiriendo o contratando uno diferente; y la indirecta, que se presenta cuando el consumidor cree que el producto o

24 Esta clasificación de uso internacional, puede ser consultada en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el siguiente enlace: <http://www.sic.gov.co/oldest/index.php?idcategoria=13769&ts=494ba9ff03bdad881378a6fd4092a6c7>

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servicio que ha adquirido o contratado, tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.

El solicitante nunca podrá tener anticipadamente la certeza de que el signo que escogió para representar su marca es registrable. Esta incertidumbre está dada por varios factores. Uno de ellos, es el natural grado de subjetividad, que se presenta cuando se trata de establecer si dos signos o marcas son o no semejantes en grado de confusión, y si los productos y/o servicios que distinguen son o no relacionados. Lo que para unos puede parecer similar, para otros puede parecer diferente. Lo mismo ocurre con la relación de productos y servicios. No existen respuestas absolutas y siempre habrá margen para la discusión.

Una práctica que se recomienda para minimizar el riesgo de caer en la causal de irregistrabilidad, es solicitar un certificado de antecedentes marcarios, el cual compara el signo que se pretende registrar con las bases de datos que maneja la SIC. En estos casos, el único riesgo que se corre es que el criterio de los examinadores de marcas sea diferente al del solicitante, que haya considerado que las marcas relacionadas en dicho certificado, no guardan ninguna similitud con la pretendida o que los productos o servicios no tienen relación alguna.

Según las normas que regulan la materia marcaria, no se puede registrar como marca, un signo que sea igual o similar a un nombre comercial o a una

La comparación entre dos signos debe considerar no sólo el parecido entre ellos, sino también los productos, los servicios & el mercado a los que van dirigidos.

El resultado del trámite, siempre será incierto. En ningún caso es posible conocer anticipadamente si se obtendrá o no el registro.

2.2.5.2.2. nombres comercIales, enseñaS y derecHos de autor

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enseña comercial, que infrinja el derecho de autor de un tercero.

El inconveniente que presentan estas causales, por una parte, es en razón de la manera en cómo se adquieren los derechos sobre los nombres y enseñas comerciales (por el primer uso en el comercio, sin necesidad de registro); y, por otra parte, la forma en que se generan los derechos de autor (por el simple acto de la creación de la obra). Esta situación se presenta debido a que no existen, ni en la SIC, ni en ninguna otra entidad pública o privada, bases de datos de los titulares de nombres y enseñas comerciales, ni de los propietarios de los derechos de autor; circunstancia que hace que el solicitante de un registro de marca, sólo se entere de que su signo infringe una de estas figuras, cuando, dentro del trámite de registro, se presente una oposición por el titular del nombre, enseña o derecho de autor que presuntamente se vulneraría, si se concediera el registro.

En estos casos, corresponde al titular del nombre, la enseña o el derecho de autor, acreditar la existencia previa de su derecho, lo que tendrá que hacer con cualquier medio probatorio de carácter documental, que le dé certeza al funcionario de la SIC que el derecho alegado (nombre, enseña o derecho de autor), además de ser similar y prestarse a confusión con el signo solicitado, es anterior al momento en que se haya presentado la solicitud de registro correspondiente.

Para prevenir la ocurrencia o aplicación de estas

El derecho sobre el nombre de la enseña comercial se adquiere por el primer uso, & el derecho de autor se adquiere por el acto de creación de la obra.

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causales de irregistrabilidad, en lo posible, se debe elegir como marcas, expresiones de fantasía, es decir, con un significado en la lengua castellana, pero sin relación con los productos o servicios que se distinguirán con ella y que no se hayan percibido en el comercio. Estas recomendaciones disminuirán las posibilidades de que un tercero alegue un derecho anterior sobre dicha expresión.

La Decisión 486 de 200025, sancionada por la CAN, en su Artículo 136, prohíbe el registro de signos como marca, que sean idénticos o se asemejen a un lema comercial de un tercero, siempre que su uso pueda originar algún riesgo de confusión o de asociación.

Los lemas comerciales, también llamados frases de propaganda en otros países, son palabras, frases o leyendas que se usan como complemento de una marca. Algunos ejemplos de ello se pueden detallar en las siguientes expresiones:

* “La chispa de la vida”, el lema que acompaña a la marca Coca Cola.

* “Su dinero puede estar en el lugar equivocado”, expresión que representa la marca Davivienda.

* “Aquí están pasando cosas”, frase asociada con la marca Avianca.

25 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES CAN. Op. Cit.

lemas y marcas notorIas2.2.5.2.3.

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Los lemas, al igual que las marcas, son objeto de registro ante la SIC y, en consecuencia se encuentran sometidas a las mismas causales de irregistrabilidad.

Es necesario tener en cuenta que existen algunas diferencias importantes con las marcas, particularmente en cuanto a los requisitos exigidos para su registro y a la extensión del derecho. Así, para que proceda el trámite de registro de un lema, es necesario indicar en el petitorio correspondiente26, la marca a la que va asociada el lema solicitado. El lema no subsiste por sí mismo, sino que necesariamente va atado a una marca y ello debe informarse desde el principio. Cabe resaltar que el lema es un elemento accesorio de una marca.

La vigencia del lema comercial se encuentra ligada a la vigencia de la marca que acompaña, de tal manera que si el lema se registra cuando la marca está por caducar, éste caducará en el mismo momento que lo haga la marca, sin importar que el registro del lema lleve poco tiempo de vigencia. Excepcionalmente se puede presentar que, al momento de renovar una marca que tiene un lema asociado, el titular decida sólo renovar la marca y no el lema; situación en la que es preciso recordar que, aunque la marca y el lema se encuentran relacionados entre sí, su registro está sometido a trámites independientes.

26 Los formatos se encuentran disponibles en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el enlace http://www.sic.gov.co/es/web/guest/formatos4

Los lemas son frases o leyendas que sirven de complemento de una marca, & pueden ser registrados mediante un trámite independiente.

Los lemas, no obstante tener su propio trámite, siguen la suerte de la marca que complementan.

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Para transferir un lema, se requiere obligatoriamente que este se haga en compañía de la marca a la que va asociado, por lo tanto el titular del lema siempre será el mismo titular de la marca. En consecuencia, no es legalmente posible, obtener el registro de una marca, cuando el signo que se pretende registrar se asemeje a un lema comercial registrado por un tercero.

Las marcas notorias, sobre las cuales se hará referencia más adelante, también pueden constituir un obstáculo para lograr el registro de una marca. Esta situación se presenta específicamente cuando el signo que se quiere registrar constituye la reproducción, imitación o transcripción absoluta o parcial, de una marca de un tercero, sin importar que los productos y servicios distinguidos con la marca notoria sean diferentes a los que se pretende referenciar con el signo solicitado. Lo anterior, siempre que el uso de dicho signo en el mercado pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la marca notoriamente conocida, o un aprovechamiento injusto de su prestigio, que acarree la dilución o la pérdida de la fuerza distintiva y del valor comercial o publicitario de la marca notoria, de acuerdo con el criterio de la SIC.

Las marcas notorias, por su naturaleza, tienen un especial grado de protección, pues se presume que han logrado ese reconocimiento gracias al esfuerzo tanto económico como comercial de su titular, esfuerzo que debe ser tutelado de manera específica por el Estado.

Las particularidades que tienen estas marcas especiales son variadas, empezando por la forma en que se

Las marcas notorias son reconocidas como tales por el sector pertinente del público.

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reconocen, pues, el registro de una marca común sólo puede ser llevado a cabo por la SIC, mientras que el reconocimiento de notoriedad puede obtenerse en diferentes ámbitos y por distintas autoridades.

El reconocimiento de notoriedad puede lograrse, por parte de la SIC, dentro de un trámite de oposición. Sin embargo, al no existir en Colombia un procedimiento especial exclusivamente destinado para lograrlo, generalmente se acude al trámite por sede jurisdiccional, a través del pronunciamiento de un juez de la República, o, en lo contencioso administrativo, por decisión del Consejo de Estado.

Para que proceda la declaratoria de notoriedad dentro del trámite de una oposición, es preciso que el opositor alegue, y pruebe, que el signo pretendido para registrar por el solicitante, es igual o similar a la marca notoria. Además, que, sin importar los productos o servicios distinguidos por los signos en confrontación, su uso sería susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación con la marca notoriamente conocida. También, que su utilización implicaría un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria, o que el registro solicitado causaría la dilución o pérdida de valor de la misma.

Lo primero que debe probarse dentro de un trámite de oposición, es que la marca se encuentra dentro de la categoría de las marcas notoriamente conocidas, para lo cual se deberá acreditar que el signo es ampliamente conocido por los sectores pertinentes; es decir, por los consumidores reales o potenciales de los productos y/o servicios distinguidos por

Para que una marca sea considerada como notoria, debe ser declarada como tal por la superintendencia, por el consejo de estado o por un juez.

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la marca, por las personas que participan en los canales de distribución o comercialización, o por los círculos empresariales que actúan en el giro de los negocios a los que pertenece la marca.

Entre los principales factores que la SIC considera para determinar la notoriedad de una marca, se encuentran, entre otros:

* El grado de su conocimiento entre los sectores pertinentes, siendo la prueba ideal una encuesta con resultados positivos en ese sentido.

* La duración, amplitud y extensión geográfica de la utilización de la marca.

* El valor de la inversión efectuada para promoverla, lo que puede probarse a través de certificaciones de revisores fiscales u otros documentos contables.

* Las cifras de ventas y de ingresos percibidos por el titular de la marca notoriamente conocida, lo que puede probarse, también, por diferentes elementos contables y financieros.

Sólo un mínimo porcentaje de las múltiples oposiciones presentadas ante la SIC, con la pretensión de que se declare la notoriedad de la marca, lo logra, debido a las fallas, la mayoría de las veces, en la prueba de la notoriedad. Para aquellos titulares de marcas muy conocidas que deseen el reconocimiento formal de notoriedad por medio de un trámite de oposición, es recomendable que preparen anticipadamente el material probatorio

Cuando se alega la notoriedad de una marca, ésta siempre debe ser probada.

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anteriormente mencionado, con el fin de aportar al examinador de marcas todos los elementos posibles que le permitan concluir, sin lugar a dudas, que se encuentra frente a una verdadera marca notoriamente conocida. Un error frecuente en estos trámites, es considerar que debido a la popularidad de la marca, no es necesario probarlo documentalmente.

eL trámIte de regIstro

Para obtener la titularidad de una marca, es necesario obtener su registro en la SIC. El procedimiento previsto comprende varias etapas, cada una de las cuales tiene sus particularidades.

Como un servicio a sus usuarios, la SIC ha elaborado un documento denominado Guía para el Trámite de Solicitud de Marcas en Colombia, el cual sintetiza, de una manera ilustrativa y clara, cada uno de los pasos o etapas que comprende el procedimiento, especificando en cada uno lo que corresponde al solicitante y a la SIC.27

exIstencIa de La marca

El registro de la marca constituye el punto de partida de los derechos y obligaciones de su titular. Las marcas nacen a la vida jurídica a partir del

27 Consultar al respecto, la Guía para el trámite de solicitudes de marca en Colombia [en línea], disponible en Internet: <http://www.sic.gov.co/es/c/document_library/get_file?uuid=e7294d3f-1295-44ba-9b9a-e05fc978bffb&groupId=10157>

La notoriedad debe probarse & no presumir.

2.2.6.

2.3.

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momento en que la SIC emite la resolución mediante la cual se ordena su registro. A partir de su entrada en vigencia, transcurren diez años para su vencimiento y se generan todos los efectos previstos por la ley para esta clase de bienes inmateriales.

Los derechos que se adquieren con ocasión del registro son varios. El principal, corresponde a la facultad del uso exclusivo de la marca y, consecuentemente, la posibilidad de impedir, mediante diversas acciones judiciales ante la justicia ordinaria, que personas no autorizadas por el titular utilicen el mismo signo u otro confundible con él.

En lo referente al uso, las marcas, como cualquier bien, pueden ser usadas de la manera que lo decida su dueño o titular. Así, las podrá usar directamente, o a través de terceros mediante contratos de licencia, tanto directamente cómo por medio de licencias. La legislación colombiana considera que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que distingue, se hallan en el mercado en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, asunto que en algunos casos no son fáciles de determinar.

En lo que concierne a la facultad de impedir el uso de la marca por otras personas, en ejercicio de este derecho, es posible para el dueño de la marca registrada, evitar cualquiera de los siguientes actos por parte de un tercero:

1. El uso en el comercio como marca de un signo igual o similar al registrado, para los mismos

Lograr el registro de una marca, implica para su titular adquirir derechos & contraer obligaciones.

2.3.1. derecHos

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productos o servicios, o para productos o servicios que guarden relación con los identificados por la marca registrada.

2. La simple aplicación de la marca o de un signo semejante en productos para los que se ha registrado la marca o para productos vinculados a los servicios cubiertos por la misma. Se habla de aplicación física, no de comercialización, pues ésta se encuentra expresamente prohibida en un literal diferente.

3. La supresión o modificación de la marca, una vez ésta haya sido legalmente aplicada a los correspondientes productos, o a sus envases o empaques.

4. La fabricación de etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan la marca. Si la marca registrada ha sido declarada, además, como notoriamente conocida por la SIC, su titular tendrá derecho a prohibir el uso de un signo idéntico o similar, sin importar los productos o servicios de los que se trate, que le pueda causar un daño económico comercial injusto, o la pérdida del valor de la marca.

oblIgacIones

En cuanto a las obligaciones, la principal de ellas, es la de usar la marca tal como se haya registrado, so pena de la posibilidad de que un competidor, o cualquier persona, solicite la cancelación de la marca por no uso. Adicionalmente, y para efectos de

2.3.2.

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oponibilidad y de mantener actualizado el registro, es obligación de los titulares de las marcas inscribir todos los actos que impliquen alguna modificación de cualquiera de los elementos de la marca. Así, deben inscribirse, entre otros, las transferencias (es decir cuando el dueño vende la marca o la cede a cualquier título a otra persona), los cambios de nombre del titular o sus cambios de domicilio, las licencias que se otorguen, las limitaciones de productos, las prendas, los embargos, etc. Estas inscripciones se conocen genéricamente como afectaciones, y existen formularios para efectuar las correspondientes solicitudes de inscripción.

La renovacIón

El registro de una marca tiene una vigencia de diez años, contados desde la fecha del acto administrativo que lo concede. Sin embargo, los registros marcarios pueden ser renovados indefinidamente por periodos iguales. Ello explica la razón de la existencia en el mercado de marcas tan antiguas, las cuales para mantenerse vivas han tenido que surtir el trámite de renovación cada 10 años. Por ejemplo, el caso de Coca–Cola, que en el año 2012 celebra sus 125 años de existencia.

Para obtener la renovación de una marca, es necesario cumplir con dos requisitos: presentar la solicitud en tiempo, y pagar los derechos administrativos correspondientes. Sobre el primer requisito, hay que tener en cuenta que la Decisión

2.3.3.

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48628 de la CAN, dispone que la solicitud de renovación puede ser presentada desde seis meses antes y hasta seis meses después de su vencimiento, si se solicita luego de la fecha de vencimiento se deberá pagar una tasa suplementaria, a este tiempo se le denomina periodo de gracia. Es necesario aclarar que durante los seis meses posteriores al vencimiento de la marca, lapso en el cual el titular se encuentra legitimado para pedir su renovación, ésta conserva su vigencia, lo que nos lleva a concluir entonces que, en la práctica, la verdadera vigencia de la marca es de diez años y seis meses. Vencido éste término, la solicitud de renovación será extemporánea y, por tanto, acarreará la negación de la petición por parte de la SIC. Esta aplica tanto para las solicitudes que se presenten con posterioridad, como para las que se radiquen con fecha anterior a los seis meses que preceden al vencimiento del signo distintivo.Fecha de Concesión Fecha de Vencimiento

Periodo deGracia

Duración10 Años

Ilustración 4 . Tiempos para la renovación de una marcaFuente: Guía de Marcas, Superintendencia de Industria y Comercio, 2008.

28 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES CAN. Op. Cit.

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En cuanto al pago de la tasa, segundo requisito exigido, vale la pena explicar que, atendiendo a la presunción de que el interés de mantener vigente una marca tiene que ver con su rentabilidad, la tarifa establecida es más alta que la de una solicitud de un nuevo registro.29

Presentada la solicitud de renovación y cumpliendo los dos requisitos anteriormente mencionados, la SIC procede a inscribir la nueva vigencia de la marca en la base de datos, sin que sea necesaria la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Lo anterior elimina la posibilidad de oposiciones por parte de terceros, de un nuevo estudio de irregistrabilidad, y de expedir un acto administrativo. La SIC efectúa la inscripción correspondiente, simplemente dando cuenta del nuevo periodo de vigencia, el cual se publica en un listado informativo, que se pone a disposición de los usuarios en la entidad y en la página web.

Es frecuente que para algunos empresarios, el término de los diez años y el periodo de gracia de seis meses, caduque como término para el registro de su marca. ¿Qué hacer entonces? En eventos como el descrito, si el empresario quiere recuperar su marca, tendrá que solicitarla como nueva, conllevando, un petitorio nuevo, una nueva publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la posibilidad de que le presenten oposiciones y, al final, la eventualidad de que la SIC niegue el registro.

29 Para el año 2012, la tasa de renovación se encuentra fijada en $820.000.oo pesos m/cte., con derecho a un descuento del 5%, si se hace la solicitud en línea.

Para lograr la renovación de una marca, basta con presentar la solicitud en tiempo & pagar los derechos administrativos correspondientes.

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Como se trata de un periodo relativamente largo, no bastará con anotar el dato en un calendario o en una agenda. En ese sentido, la mejor recomendación a los empresarios, es que adopten los mecanismos necesarios para tener siempre presente el vencimiento de las marcas. Se sugiere pensar en mecanismos como el de informar a más personas sobre la fecha del vencimiento o, si procede, cuando se use la marca, indicar, como información complementaria, la fecha de registro. Así, tendrá presente todo el tiempo, cuándo debe realizar el trámite de renovación.

termInacIón de La marca

Si bien el registro de una marca puede ser renovado indefinidamente por periodos de diez años, ello no significa que la marca nunca “muera”. La Decisión 48630 prevé las formas en que, habiendo existido un derecho, éste pierda su vigencia y, por tanto, cese el derecho de exclusividad del que gozaba su titular.

A continuación se hace referencia a las diferentes formas por las que una marca puede dejar de existir.

caducIdad

La caducidad se presenta cuando no se solicita la renovación en tiempo oportuno -incluido en éste el periodo de gracia-, de manera intencional (no le interesa la marca al titular), o por descuido (se

30 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES CAN. Op. Cit.

2.4.

2.4.1.

La caducidad no requiere de un acto administrativo.

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vence término del registro), generándose el efecto automático, sin necesidad de que exista un acto administrativo de la caducidad que así lo declare.

La marca, aunque sigue figurando en los registros de la SIC, ya no se encuentra vigente y podrá ser usada por cualquier persona, o registrada como nueva, incluso por parte del mismo dueño que por olvido dejó de presentar la petición de renovación.

cancelacIón

Por su parte, la cancelación tiene tres modalidades: por no uso; por haber sido concedido su registro, a pesar de la existencia previa (no necesariamente el registro) de una marca notoriamente conocida, igual o similar; o por haberse convertido la marca en un signo común o genérico.

Por no uso

Esta cancelación es consecuencia del incumplimiento de la obligación que tienen los titulares de estos signos distintivos, respecto a usar la marca. Se presenta en el evento en que cualquier persona interesada, solicite a la SIC que se cancele una marca determinada, manifestando que no se ha usado en los últimos tres años y el titular de dicha marca, al conocer la solicitud de cancelación, no pueda desmentir esa afirmación. Si la marca es cancelada por la SIC, el titular que obtuvo tal cancelación, tiene entonces el derecho preferente al registro.

Las acciones de cancelación son conocidas por la Superintendencia de Industria & Comercio (SIC).

2.4.2.

2.4.2.1.

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Por notorIedad

Si registrada la marca, un tercero solicita a la SIC que se cancele, debido a que es igual o similar a un signo que -al momento de solicitarse el registro- tenía la calidad de ser notoriamente conocido en alguno de los países miembros de la CAN, se deberá probar dicha circunstancia para que proceda la cancelación31.

Una vez cancelada, el verdadero dueño de la marca notoriamente conocida (el mismo que logró la cancelación), podrá acceder al registro en Colombia.

La cancelación de la marca por haberse convertido en un signo común o genérico, a diferencia de las anteriores, tiene como efecto que el término que compone la marca cancelada pasa a ser de dominio público, es decir, que puede ser usado por cualquier persona. Esta situación se presenta normalmente en los casos en que, por uso inadecuado de la marca, con el tiempo, lo que inicialmente fue un verdadero signo distintivo, se convierte en una expresión genérica. Esta cancelación la puede solicitar cualquier persona o, incluso, puede ser adelantada de oficio por la SIC.

31 Procede en los casos en que la marca se registra, aparentemente por no existir obstáculo. Normalmente no se presenta oposición, y al revisar los antecedentes en la base de datos, no se encuentra ningún signo igual o similar.

2.4.2.2.

2.4.2.3. Por vulgarIzacIón

CANCELADO

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nulIdad

La nulidad de una marca es declarada por el Consejo de Estado, en respuesta a una demanda que logre probar que fue erróneamente registrada por la SIC, por vicios de forma (por percepciones subjetivas de un funcionario, por ejemplo), o por haberse concedido a pesar de alguna causal de irregistrabilidad.

En estos casos, la demanda de nulidad, fundamentada en causales absolutas de irregistrabilidad, puede presentarse en cualquier tiempo, mientras que la que se apoya en causales relativas, debe serlo en un plazo máximo de cinco años contados desde la concesión del registro.

2.4.3.

La acción de nulidad es conocida y resuelta por el Consejo de Estado, mediante trámite ordinario.

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Capítulo 3

ASPECTOSPRÁCTICOS &PROCESALES

3. Aspectos Prácticos &

Procesales

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Contenido cap. 3

3.1. Consideraciones para tener en cuenta al momento de solicitar el registro de una marca y la elección del signo de la misma

3.2. Consideraciones para tener en cuenta al momento de elegir los productos o servicios para los que expresamente va a solicitar la protección

3.3. La Clasi�icación Internacional de Niza

3.4. Etapas del procedimiento

3.5. Requisitos para asignar fecha de presentación

3.6. Examen de forma de la solicitud

3.7. La publicación de la solicitud de registro

3.9. Estudio de fondo

3.8. Presentación de oposiciones

3.10. La audiencia de facilitación

3.10.1. Oportunidad para solicitar la audiencia de facilitación

3.10.2. Trámite

3.10.3. El acta de la audiencia

3.11.1. La solicitud multiclase

3.11.2. División de la solicitud de registro y la del registro de una marca

3.11. Modi�icaciones de algunos requisitos, en virtud de la entrada en vigor del Tratado sobreel Derecho de Marcas (TLT)

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3.11.3. Inscripción de afectaciones masivas

3.11.4. Otras previsiones

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consIderacIones Para tener en cuenta aL momento de solIcItar eL regIstro de una marca y La eleccIón del sIgno de la mIsma

La capacidad distintiva de un signo marcario será mayor, cuanto más amplia sea la distancia entre el significado primario del signo y la designación común del producto o del servicio. La capacidad distintiva de los signos que quieren usarse como marca, varía según su propia conformación.

Cuando el significado del signo es totalmente inexistente, pues corresponde a un término creado por el solicitante (sin significado anterior) para ser usado como marca, el signo se considera de “fantasía” y tiene un alto grado de distintividad (por ejemplo Tilu para distinguir maní). De igual forma, poseen alta fuerza distintiva los signos que, aunque tienen el mismo significado, no están asociados con los productos o servicios que representan, por lo que se consideran como signos “Arbitrarios”, por ejemplo, el signo Marco, para distinguir un producto como pan.

Existen signos que se denominan “evocativos”, que pueden ser registrados como marca, pero se consideran débiles, ya que sugieren una característica o cualidad del producto o servicio. Estos signos se registran, porque no son una indicación directa de dichas cualidades o características, lo que los haría descriptivos y por tanto irregistrables. Por ejemplo,

3.1.

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la marca Chocolix, para alimentos o bebidas con chocolate, sería evocativa de las características de composición del producto.

Lo anterior es importante para los titulares de una marca, ya que es mayor la protección que se da sobre las marcas fuertes (de fantasía o arbitrarias), que sobre los signos evocativos.

Las marcas fuertes podrán evitar el registro o uso de signos similares o idénticos para distinguir productos iguales o similares, cuando, debido al grado de similitud, pueda existir riesgo de confusión. Un signo débil (evocativo), por el contrario, tendrá protección, si el signo posterior es idéntico o presenta una alta similitud. Lo anterior, por cuanto un empresario puede solicitar el registro de una marca que evoque, de una manera distinta, las características del producto o servicio que distingue una marca anterior. Por el contrario, lo que no podrá hacer es solicitar una marca idéntica a la evocativa anterior o con una alta semejanza, ya que en este caso, de todas maneras se presentaría riesgo de confusión de los consumidores.

En ese sentido, el registro de la marca Chocolix, que sirvió de ejemplo para distinguir los signos evocativos, no daría a su titular el derecho de impedir que terceros usen la palabra “chocolate” o el prefijo “choco” en relación con sus productos o servicios, pues este constituye un elemento no distintivo y de uso general por cualquier persona.

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consIderacIones Para tener en cuenta aL momento de elegIr los productos o servIcIos Para LoS que expresamente va a solIcItar la proteccIón

La persona que vaya a solicitar el registro de una marca, debe indicar específicamente los productos y/o servicios que van a ser distinguidos con ella, como lo exige la Decisión 48632 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones33, en su artículo 139 literal F34. La solicitud de registro de la marca no debe incluir expresiones ambiguas o demasiado genéricas, ya que de esa manera no se cumpliría con la exigencia legal mencionada.

Por lo anterior, es necesario que el empresario que vaya a solicitar el registro de una marca, elija concretamente la cobertura de la solicitud, teniendo en cuenta sus actividades productivas o comerciales, considerando inclusive las proyecciones futuras de sus actividades. Por ejemplo, si el solicitante de la marca es un empresario que se dedica a la

32 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES CAN. Decisión 486 (14 de septiembre de 2000). Régimen Común sobre Propiedad Intelectual. Lima, Perú: Comunidad Andina de Naciones, 2000.

33 En adelante, CAN.

34 El artículo 139 de la Decisión 486, incluye dentro de los requisitos de la solicitud: “la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca”.

3.2.

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producción y comercialización de café y sucedáneos del café (productos de la clase 30), pero de acuerdo con su capacidad productiva vislumbra que a corto o mediano plazo va a poder producir arroz, puede incluirlos en la cobertura de la marca, aunque en el momento de la solicitud sólo pueda utilizar la marca en relación con el café.

Por el contrario, si un empresario no tiene, ni siquiera a largo plazo, la intención de utilizar un signo en relación con unos productos o servicios determinados, incluidos en la clase de la marca que va a solicitar, no tiene sentido incorporarlos dentro de la cobertura del signo. Esto, ya que simplemente aumentará las posibilidades de que algunos empresarios de los sectores pertinentes, con signos confundibles, presenten un trámite de oposición a la solicitud.

La clasIfIcacIón InternacIonal de nIza

La Clasificación Internacional de Niza cuenta con 34 clases de productos y 11 clases de servicios35.Para clasificar un producto o un servicio, es importante partir de verificar su ubicación en el listado de clases con notas explicativas y el directorio alfabético de los productos y servicios.Luego de realizar las búsquedas en los listados

35 La décima edición de la Clasificación Internacional de Niza entró a regir el 1° de enero de 2012. Se puede consultar en el enlace http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.html

3.3.

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respectivos, en caso de que no se tenga la seguridad de la clase en la que deben incluirse los productos y/o servicios mencionados en una solicitud de registro de marca, se debe acudir a las observaciones generales de la Clasificación Internacional de Niza.

De manera general, ésta clasifica los productos, así:

* Los productos acabados, por su función, la cual se busca en el título de la clase, o por analogía con otros productos acabados que figuren en la lista alfabética.

* Un producto acabado de usos múltiples, se puede clasificar en la clase de cualquiera de sus funciones o destinos.

* Las materias primas, en bruto o semielaboradas, se clasifican, en principio, en atención a la materia de la que están constituidas.

* Un producto que debe ser clasificado en función de la materia que lo constituye, y está constituido de materia diferente, se clasifica en principio en función de la materia predominante.

* Los productos destinados a formar parte de otro producto, se ubican en la clase del producto principal, cuando no tengan otras aplicaciones.

* Los estuches, con el producto que van a contener.

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D E F

G H I

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Los servicios se encuentran clasificados, primero por ramas de actividad y después por analogía con servicios similares. Por ejemplo, los servicios de alquiler, se clasifican en la misma clase de los servicios que se prestan con la ayuda de los objetos alquilados. Los servicios de asesoramiento, información o consulta, en la clase sobre la que versa el objeto de la actividad.

El primero de enero de 2012 entró a regir la Décima Edición de la Clasificación de Niza36, la cual aplica en Colombia para los trámites relacionados con Propiedad Industrial, desde el 13 de abril de 2012, de acuerdo con lo establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio en la Resolución número 21447 de 2012, Artículo 2.37

A continuación, se consignan las observaciones generales de la Clasificación Internacional de Niza.38

36 La Clasificación de Niza es revisada continuamente por el Comité de Expertos establecido por el Arreglo de Niza, y cada cinco años se publica una nueva edición.

37 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución 21447 (11 de abril de 2012). Por la cual se modifican los Títulos X y XI de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. Bogotá D.C.: La Superintendencia, 2012.

38 CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA [on line]. World Intellectual Property Organization WIPO.[Citado 20 de junio de 2012].Disponible en internet: <http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/>

Las indicaciones de los productos o servicios que �iguran en los títulos de las clases, constituyen indicaciones generales relativas a los sectores a los que pertenecen, en principio, estos productos o servicios. Es por ello, que resulta importante consultar la lista alfabética para asegurarse de la clasi�icación exacta de cada producto o servicio concreto.

Si un producto no puede clasi�icarse con ayuda de la lista de clases, de las notas explicativas, o de la lista alfabética, las observaciones siguientes indican los criterios que conviene aplicar:

a) Un producto acabado se clasi�ica, en principio, según su función o su destino. Si la función o el destino de un producto acabado no se mencionan en ningún título de las clases, este producto se clasi�ica por analogía con otros productos acabados similares, que �iguren en la lista alfabética. Si no existe ninguno, se aplican otros criterios tales como la materia de la que está hecho, o su modo de funcionamiento;

b) Un producto acabado con usos múltiples (como un radio-despertador), puede clasi�icarse en todas las clases que correspondan a cada una de sus funciones o de sus destinos. Si estos no se mencionan en ningún título de las clases, se aplican los otros criterios indicados en el literal a);

c) Las materias primas, en bruto o semi-elaboradas, se clasi�ican, en principio, teniendo en cuenta la materia de la que están constituidas;

d) Los productos destinados a formar parte de otro producto no son, en principio, clasi�icados en la misma clase que este último; sólo lo son en los casos en que los productos de este género no puedan, normalmente, tener otras aplicaciones. En todos los demás casos, se aplica el criterio establecido en el literal a);

e) Si un producto, acabado o no, que debe ser clasi�icado en función de la materia de la que está constituido, está hecho con materias diferentes, la clasi�icación se hace, en principio, en función de la predominante;

f) Los estuches adaptados a los productos que van a contener, se clasi�ican, en principio, en la misma clase que estos últimos.

OBSERVACIONES GENERALES

PRODUCTOS

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Si un servicio no puede clasi�icarse con ayuda de la lista de clases, las notas explicativas o la lista alfabética, las observaciones siguientes indican los criterios que conviene aplicar:

a) Los servicios se clasi�ican, en principio, según las ramas de las actividades de�inidas por los títulos de las clases de servicios y sus notas explicativas o, si no, por analogía con otros servicios similares que �iguren en la lista alfabética;

b) Los servicios de alquiler se clasi�ican, en principio, en las mismas clases en que se clasi�ican los servicios que se prestan con la ayuda de los objetos alquilados (por ejemplo, el alquiler de teléfonos, que pertenece a la clase 38);

c) Los servicios de asesoramiento, información o consulta se clasi�ican, en principio, en la misma clase que los servicios sobre los que versa el asesoramiento, la información o la consulta. Por ejemplo, consultas en materia de transporte (cl. 39), consultas en materia de gestión de negocios comerciales (cl. 35), consultas en materia �inanciera (cl. 36), consultas en materia de cuidados de belleza (cl. 44). La comunicación por vía electrónica de este asesoramiento, información o consulta (por teléfono, por vía informática) no tiene efectos sobre la clasi�icación del servicio.

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SERVICIOS

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etapas del procedImIento

La solicitud de registro de una marca comprende una serie de etapas que se inician desde el momento en que el empresario toma la decisión de proteger su producto y/o servicio.

La persona debe analizar los productos y/o servicios para los que específicamente quiere registrar la marca, y la clase a la que pertenecen, antes de presentar la solicitud. Debe elegir el signo mismo que lo representará, solicitando, si lo estima necesario, los antecedentes marcarios a la SIC, para tener algún grado de confianza en que su posible concesión no afectaría los derechos de terceros.

Una vez realizada está búsqueda, la solicitud de registro de la marca podrá ser presentada ante las autoridades competentes. Si ésta cumple con los requisitos legales, se publica, para efectos de la posible presentación de oposiciones por parte de terceros. Finalmente, se hayan o no presentado oposiciones, podrá resolverse el expediente de fondo por la SIC, concediendo o negando el registro de la marca.

A continuación se analiza en detalle cada una de estas etapas39:

39 Superintendencia de Industria y Comercio. Guía para el trámite de solicitud de marcas en Colombia. Disponible en : http://www.sic.gov.co/es/c/document_library/get_file?uuid=e7294d3f-1295-44ba-9b9a-e05fc978bffb&groupId=10157

3.4.

Si un servicio no puede clasi�icarse con ayuda de la lista de clases, las notas explicativas o la lista alfabética, las observaciones siguientes indican los criterios que conviene aplicar:

a) Los servicios se clasi�ican, en principio, según las ramas de las actividades de�inidas por los títulos de las clases de servicios y sus notas explicativas o, si no, por analogía con otros servicios similares que �iguren en la lista alfabética;

b) Los servicios de alquiler se clasi�ican, en principio, en las mismas clases en que se clasi�ican los servicios que se prestan con la ayuda de los objetos alquilados (por ejemplo, el alquiler de teléfonos, que pertenece a la clase 38);

c) Los servicios de asesoramiento, información o consulta se clasi�ican, en principio, en la misma clase que los servicios sobre los que versa el asesoramiento, la información o la consulta. Por ejemplo, consultas en materia de transporte (cl. 39), consultas en materia de gestión de negocios comerciales (cl. 35), consultas en materia �inanciera (cl. 36), consultas en materia de cuidados de belleza (cl. 44). La comunicación por vía electrónica de este asesoramiento, información o consulta (por teléfono, por vía informática) no tiene efectos sobre la clasi�icación del servicio.

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SERVICIOS

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1

2

3

PASOS PREVIOSA PROTECCIÓN

SOLICITUD DE REGISTRO EXAMEN DE FORMA

3.1 SEGUNDOEXÁMEN DE FORMA

CUMPLE REQUISITOS

3.2 PUBLICACIÓN

3.3 OPOSICIONES3.4 EXAMEN DE FONDO

CONCESIÓNO NEGACIÓN

ABANDONO

1.1 Escoger el Signo Distintivo

1.2 Identi�icar la Clasi�icaciónInternacional

1.3 Búsqueda de antecedentes yparecidos fonéticos o grá�icosde su signo

1.4 Diligenciar el petitorio

SINO

NO

PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO

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PI01-F01 vr7 (2012-04-18)

Espacio reservado para el adhesivo de radicación

D IRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS REGISTRO DE MARCAS Y LEMAS COMERCIALES

Marca de: Producto Servicio Colectiva De certificación Lema comercial

1. DATOS DEL SOLICITANTE: Persona natural Persona Jurídica Apellido(s) (tratándose sólo de persona natural: ) Nombre(s): (tratándose sólo de persona natural)

Designación oficial completa de la entidad/nombre social: (diligenciar tratándose de persona jurídica) Nombre del representante legal

Documento de identificación: C.C. C.E. NIT Otro Número de identificación:

Nacionalidad del solicitante /País de Constitución Dirección del solicitante

País Ciudad

Correo electrónico No. Fax Número telefónico

Tipo de empresa: Micro Pequeña Mediana Otra: (Indique que tipo)

2. DATOS DEL APODERADO:

Apellido(s) y nombre(s)

No. Documento identidad No. Tarjeta profesional

Dirección para envío de correspondencia

Correo electrónico

País No. Telefónico

Estado - Ciudad No. Fax

Número de Radicación o Protocolo de poder general

Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. SIGNO A REGISTRAR

Tipo de marca:

Nominativa Figurativa

Mixta Sonora Tridimensional Olfativa Otras

Denominación del signo a registrar:

Marca asociada si es lema:

8 X 8

Industria y ComercioS U P E R I N T E N D E N C I A

a) Instructivo para llenar el petitorio de la solicitud de registro de marca

El formato correspondiente a la solicitud de registro de marca y lema comercial, es el PI01-FO1 (Anexo 6.1 de la Circular Única40), el cual se reproduce a continuación41:

40 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Op. Cit.

41 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Formulario único de registro de signos distintivos. Disponible en : http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/propiedad_industrial/Formatos/PI01-F01.pdf

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PI01-F01 vr7 (2012-04-18)

¿El solicitante desea que la Oficina registre y publique la marca en los caracteres estándar utilizados por ésta?

SI NO

En caso negativo indique el tipo de letra

¿El solicitante reivindica el color como característica distintiva de la marca?

SI NO En caso afirmativo, por favor señálelo (s) en la etiqueta o relaciónelo (s) a continuación:

Transliteración de la marca: Traducción de la marca:

4. REIVINDICACIONES

Prioridad por solicitud anterior: No. de la solicitud cuya prioridad se reivindica País de origen: Fecha de Presentación:

Prioridad de exposiciones: No. de la solicitud cuya prioridad se reivindica Nombre de la exposición: Lugar de Celebración: Fecha de presentación:

Si hay más de una prioridad relaciónela en documento anexo

5. PRODUCTOS Y/O SERVICIOS (En caso de estar comprendidos en diferentes clases, agrupar de acuerdo con la Clasificación Internacional de Niza, precedido del grupo de la clase a la que corresponda, de menor a mayor).

Clase Productos y/o servicios

NOTA: Si el espacio anterior no es suficiente, por favor relacione los productos y/o servicios solicitados en hoja anexa, siguiendo las instrucciones del punto 5 o utilizar un formulario sustancialmente igual a este, teniendo en cuenta que usted puede ampliar la tabla.

6. ANEXOS Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la solicitud No. _______________ Fecha: _______ Comprobante de pago de la tasa por concepto de reivindicación de prioridad No. ____________

Poder, si fuere el caso con el que se acredita la representación __________________________________ Artes finales 8 X 8 cm (1 ejemplar adicional al inserto en el formulario) Copia certificada de la solicitud cuya prioridad se reivindica ___________________________ La copia certificada de la solicitud cuya prioridad se reivindica se allegará dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la presente solicitud Traducciones simples de la primera solicitud si se reivindica prioridad

Certificado de registro en el caso del artículo 6quinquíes del Convenio de París Arte con las dimensiones especificadas de la marca Tridimensional Anexo con clasificación de productos y/o servicios (en caso de necesitar más espacio de conformidad con el num. 5)

Formulario de reducción de tasas a solicitud de registro para microempresas Copia de la solicitud y sus anexos en medios magnéticos.

7. Firma

Nombre del Firmante

Firma

C.C Tarjeta Profesional

Instructivo para llenar el petitorio de la solicitud de registro de marca

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casilla 1: datos del solIcItante

Se debe identificar el solicitante o los solicitantes del registro, indicando claramente el nombre, los apellidos y el número de documento de identificación.

Si el solicitante es una asociación o una persona jurídica, debe incluirse el nombre oficial de la entidad, completo. También puede señalarse si es una micro, pequeña o mediana empresa.

Con el fin de comunicar oportunamente las notificaciones respectivas, es necesario suministrar la siguiente información: dirección del solicitante, número de fax y correo electrónico.

casilla 2: datos del apoderado

Si la solicitud se presenta por medio de apoderado, debe llenarse con los datos completos del mismo: nombre y apellido, identificación, dirección, fax y correo electrónico.

El apoderado puede indicar que desea que todas las notificaciones se hagan por correo electrónico.

Si la solicitud se realiza directamente por el solicitante, esta casilla se debe entregar en blanco.

casilla 3. sIgno a regIstrar

El formulario permite escoger el tipo de marca a solicitar: nominativa, mixta, figurativa, tridimensional, sonora, olfativa y otras.

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Debe adjuntarse una reproducción del signo a registrar, en tamaño 8 x 8.

Como opción, se debe indicar si se desea que se registre y se publique la marca en los caracteres estándar que utiliza la oficina, lo cual permite clasificar el tipo de signo con mayor seguridad.

Si el solicitante de la marca reivindica el color como característica distintiva de la marca, debe señalarlo. En este caso, se debe indicar el color o colores respectivos y su disposición en la marca (debe incluirse en la etiqueta). La indicación del color se puede hacer con la referencia del mismo, según los códigos pantones42.

En esta casilla se encuentra una opción para incluir la traducción o la transliteración de la marca, cuando ésta consista total o parcialmente en caracteres no latinos, en números arábigos o romanos, y el solicitante indique que la marca es nominativa. En ese evento, se debe incluir una traducción o transliteración de la marca.

casilla 4. reIvIndIcacIones

Prioridad. Este espacio únicamente debe ser diligenciado en caso de que la solicitud actual para identificar una marca en cuanto al signo y a los productos o servicios, desee ampararse en una solicitud realizada dentro de los seis meses

42 Se trata de un sistema que sirve para identificar los colores dentro de un libro de muestras estandarizado y con forma de abanico, conocidas como pantoneras.

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anteriores, en otro país miembro de la CAN, del Convenio de París o de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Estas solicitudes podrán reivindicar una sola prioridad. No podrán ser incluidos productos o servicios que no coincidan con los solicitados inicialmente en el otro país. La SIC, al realizar el estudio de forma, excluirá de oficio los productos o servicios que no coincidan con los de la prioridad reivindicada, y en caso de reivindicarse más de una prioridad, se excluirá la segunda.

Como soporte de la prioridad que se reivindica, es necesario anexar los siguientes documentos:

* Copia de la solicitud cuya prioridad se invoca, certificada por la autoridad que la expidió.

* Certificado de la fecha de presentación de esa solicitud, expedida por la misma autoridad.

* Para solicitudes en idioma distinto al español, se deberá presentar la respectiva traducción de dichos documentos.

* Recibo de pago de la tasa correspondiente, por concepto de la invocación de prioridad.

Prioridad de exposiciones. Este espacio únicamente debe ser diligenciado en caso de que la solicitud desee ampararse en la presentación previa, dentro de los seis meses anteriores, en una exposición reconocida oficialmente y realizada en cualquier país. Debe indicarse también el nombre de la exposición,

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el lugar de celebración y la fecha de presentación de la misma.

Como soporte de la prioridad que se reivindica, es necesario anexar los siguientes documentos:

* Certificación expedida por la autoridad competente de la exposición, oficialmente reconocida, en la cual se mencione la fecha en que la marca se utilizó por primera vez con relación a los productos o servicios de que se trate.

* Recibo de pago de la tasa correspondiente, por concepto de la invocación de la prioridad.

casilla 5. productos Y/o servIcIos

El solicitante del registro de la marca debe indicar expresamente los productos o servicios a ser distinguidos con ella, señalando el nombre de los mismos de una manera clara, de tal forma que el producto o servicio se clasifique en una sola clase.

En la solicitud se deben incluir, en orden de menor a mayor, el listado de los productos o servicios por sus nombres, agrupándolos según la clase o clases de la Clasificación Internacional de Niza a la cual correspondan.

La solicitud de registro de una marca podrá comprender de 1 hasta 45 clases de la mencionada clasificación.

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casilla 6. anexos

* Comprobante de pago. En esta casilla, el solicitante debe referenciar el número y la fecha del recibo oficial de pago de la tasa establecida. El comprobante debe reposar como anexo. La SIC vinculará este número de comprobante al número de radicación que se le asigne a la solicitud y no podrá ser usado para ningún otro trámite.

* Comprobante de pago de prioridad. En caso de que la solicitud de prioridad exista, se debe adjuntar copia certificada de la solicitud cuya prioridad se reivindica y, de ser necesaria, una traducción simple.

* Poder, si fuere el caso, con el que se acredite la representación. En relación con el poder, debe señalarse que se puede otorgar mediante documento privado, y referirse a una o más solicitudes debidamente identificadas en el poder, o a todas las solicitudes y/o registros existentes o futuros del poderdante, sin necesidad de presentación personal, autenticación o legalización.

En todo caso, la facultad de desistir de la solicitud o de renunciar a un derecho debe estar expresamente consagrada en el poder. Para tal efecto, el documento por el cual se renuncia al derecho o se desiste de la solicitud, deberá contener la diligencia de presentación personal ante la SIC o ante Notario público.

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El documento de renuncia o desistimiento constituido en el extranjero, deberá ser legalizado por apostilla, o ante el Consulado Colombiano presente en el país; en caso de que en el país de origen no exista el consulado, se podrá realizar en el de una nación amiga, según corresponda.

Cuando el solicitante del trámite no resida en Colombia, podrá nombrar un representante con facultades para notificarse, y apoderado. Éste deberá ser abogado y estar debidamente inscrito, es decir, contar con tarjeta profesional de abogado.

Para la presentación de poderes, se deberá diligenciar y radicar el formulario para otorgar poder al abogado en los trámites de propiedad industrial, formato PI00-F06, correspondiente al Anexo 6.26 de la Circular Única43.

Certificado de registro en el caso del artículo 6 quinquies del Convenio de París (para el caso que se solicite el registro de la marca en Colombia, tal cual es registrada en el país de origen).

formulario de reducción de tasas a solicitud de registro para las microempresas:

Los documentos que se deben anexar a la solicitud de registro de una marca adicional al formulario PI01-FO1, son:

43 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Op. Cit.

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* Poder, si el solicitante actúa a través de apoderado. Este poder no necesita de presentación personal, autenticación o legalización, y podrá otorgarse mediante documento privado. Igualmente, es permitido que el poder se refiera a una o más solicitudes identificadas, o a todas las solicitudes y/o registros existentes o futuros del titular. Los poderes no requerirán presentación personal, autenticación o legalización, y podrán otorgarse mediante documento privado. No es necesario aportar el certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica solicitante de la marca. La SIC podrá consultar los registros públicos de los certificados de existencia y representación de las cámaras de comercio.

* El comprobante del pago de la tasa única, cancelado en cualquier sucursal del Banco de Bogotá, cuenta corriente No. 062754387, a nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio, Código Rentístico 01. La copia del recibo de consignación debe reemplazarse en la pagaduría de la SIC, por un recibo oficial que debe ir anexo a la solicitud.

* Si la marca solicitada es mixta o figurativa, el formulario debe ir acompañado de un arte de tamaño: 8 cm x 8 cm.

* Es recomendable pero no obligatorio que las solicitudes físicas de marcas sean presentadas con una carpeta de color amarillo, para ayudar

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a diferenciarlas de otros trámites como los de nombres y enseñas comerciales, o los de patentes. Si el solicitante decide acompañar la solicitud con dicha carpeta, ésta debe contener los siguientes datos: nombre y domicilio del solicitante, marca solicitada, clase de la Clasificación Internacional de Niza a la cual pertenece, y nombre del representante legal o apoderado, si es el caso.

requIsItos Para asIgnar fecHa de presentacIón

Si al momento de presentar la solicitud de registro de una marca, ésta no contiene los requisitos contenidos en el artículo 140 de la Decisión 48644 de la Comisión de la CAN, la SIC otorgará al solicitante un plazo de dos (2) meses para que subsane la solicitud. Dicho término, se contara a partir de la fecha de fijación en lista, del requerimiento que se profiera45.

44 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES CAN. Op. Cit. El artículo 140 señala: a) La indicación que se solicita el registro de una marcab) Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina comunicarse con esa personac) La marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color d) La indicación expresa de los productos o servicios para los cuales desea proteger la marca e) El comprobante de pago de las tasas establecidas.

45 De acuerdo con la forma de notificar dichos actos administrativos. Numeral 6.2, capítulo sexto, título I, de la Circular Única. COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA

3.5.

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Es importante que quien solicite una marca, permanezca atento a cualquier requerimiento que se profiera, para lo cual podrá acudir personalmente a la entidad, o consultar en la página web de la SIC el estado de su solicitud46.

Si en el término anteriormente señalado, el solicitante completa los requisitos, la fecha de la solicitud será aquella en la que se reciba la totalidad de la información remitida, momento a partir del cual continuará su trámite. Si a la finalización del término descrito, el solicitante no cumple con las condiciones estipuladas, se considerará como no presentada, acto que será comunicado al solicitante.

examen de forma de La solIcItud

Cuando la información que se aporte con la solicitud inicial cumpla con los requisitos mínimos para la asignación de una fecha de presentación, pero se advierta la ausencia de algún otro requisito formal47 (como no haber presentado el poder para actuar debiendo hacerlo, o no aportar alguna autorización necesaria para el registro), la SIC asignará una fecha

DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Op. Cit.

46 La consulta de signos distintivos está disponible en el siguiente enlace: <http://serviciospub.sic.gov.co/Sic/ConsultaEnLinea/ConsultaSignos.php>

47 De acuerdo con los requisitos establecidos en los artículos 138 y 139 de la Decisión 486, de la Comunidad Andina. COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES CAN. Op. Cit.

3.6.

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de presentación y requerirá al solicitante para que, dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la fecha de notificación, aclare la solicitud o subsane cualquier inconsistencia o irregularidad, de conformidad con el artículo144 de la norma supranacional andina.

El requerimiento será notificado a través de la fijación en lista, en un lugar visible de las instalaciones de la entidad, y estará disponible para su consulta en la página web de la SIC48. La notificación mediante fijación en lista se hará por un día, e incluirá los datos correspondientes al número de expediente, número de acto administrativo, identificación de los intervinientes en el trámite y sus apoderados, si los hubiere.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados en el requerimiento, la solicitud de registro se considerará como abandonada y perderá la prelación.

El abandono de la solicitud se declara mediante resolución motivada, contra la cual se puede interponer el recurso de apelación, en los casos de no estar de acuerdo con la decisión de la entidad.

48 Información disponible en www.sic.gov.co

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La publIcacIón de La solIcItud de regIstro

Cuando la solicitud cumple con todos los requisitos formales se publicará por una sola vez, en la Gaceta de la Propiedad Industrial, editada por la SIC, de acuerdo con lo establecido en el artículo 145 de la Decisión 48649.

La publicación contiene la denominación del signo marcario, fecha de solicitud, nombre del titular, domicilio, tipo de signo; en caso de ser mixto, copia del gráfico del mismo; o si se trata de un signo tridimensional, la clara representación de las dimensiones que lo conforman. Debe, así mismo, indicarse en la publicación el nombre de los productos y/o servicios que pretenden distinguirse con la marca, y la clase o clases de la Clasificación de Niza en las que están incluidos.

La oposición es una etapa del procedimiento de registro, en la cual los terceros interesados, pueden hacer parte mediante la presentación de un escrito fundamentado en una de las causales de irregistrabilidad, con el fin de evitar el registro de marca. Las oposiciones deben ser presentadas dentro del término de treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

49 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES CAN. Op. Cit.

3.7.

3.8. presentacIón de oposIcIones

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requisitos para darle trámite a un escrito de oposición:

* Diligenciar el formulario PI01-F12 de presentación de oposiciones, que facilita el trámite y contiene los espacios necesarios para identificar el expediente donde se quiere radicar la oposición, así como la información del opositor y sus datos de contacto. El escrito debe radicarse dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, como lo establece el artículo 146 de la Decisión 48650. Se podrá dar un plazo adicional de treinta (30) días para aportar pruebas tendientes a sustentar la oposición, el cual debe ser solicitado por el interesado en el registro de la marca.

* Pago de la tasa administrativa fijada para el momento de la presentación de la oposición.

El poder necesario para actuar, si es el caso. De no presentarse estos documentos, se requerirá al solicitante de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 201251, y en caso de no darse respuesta satisfactoria o en el tiempo correspondiente, se archivará la oposición.

50 Ibíd.

51 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA., Ley 1437 de 2012 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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* Se podrá presentar oposición actuando como agente oficioso; en tal caso se proferirá un requerimiento con base en el artículo 47 del Código de Procedimiento Civil52, con el fin de que se pague una caución que garantiza la presentación del poder, el cual debe ser adjuntado dentro de los dos (2) meses siguientes. Si no se cumple con el requerimiento, se archivará la oposición, mediante oficio que se fijará en lista.

Si la oposición supera el estudio de forma, y una vez vencido el término de prórroga, se expide un oficio que admite la oposición y la traslada a quien solicita la marca.

El solicitante del registro de marca tendrá treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente hábil a la fijación en lista, para allegar su defensa, en la que hará valer sus argumentaciones y presentará las pruebas que estime convenientes. Sin embargo, el solicitante del registro de la marca podrá requerir, por una sola vez, una prórroga de treinta (30) días hábiles adicionales, pagando la tasa administrativa fijada, con el fin de allegar las pruebas requeridas. El término de la prórroga se cuenta a partir del día hábil siguiente, a aquel en que venció el término para responder.

52 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1400 (6 de agosto de 1970). Por el cual se expide el Código de Procedimiento Civil. Diario Oficial. Bogotá D.C., 1970.

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estudIo de fondo

Una vez publicada la solicitud, la Dirección de Signos Distintivos realizará el estudio de fondo o de registrabilidad del signo solicitado, independientemente de que se hayan presentado o no oposiciones53.

La Dirección debe analizar el signo solicitado y tomará una de dos decisiones posibles, la concesión o la negación del registro. Es decir, considerar que es registrable, caso en el que le otorgará un título o certificado de registro; o, por el contrario, considerar que el signo es irregistrable, por estar incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la normatividad.

En todo caso la decisión adoptada es susceptible de ser controvertida en la vía gubernativa, a través del recurso de apelación.

Las prohibiciones absolutas y las relativas de irregistrabilidad, como ya se ha mencionado, están contenidas en los artículos 134, 135, 136 y 137 de la Decisión 486 de la CAN54.

La resolución que expida la SIC para conceder o negar el registro solicitado, debe contener los fundamentos de hecho y de derecho de la decisión, explicando suficientemente los motivos.

53 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES CAN. Op. Cit. Artículo 150.

54 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES CAN. Op. Cit. Artículos 134-137.

3.9.

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Asimismo, dentro del procedimiento de registro de una marca, también puede ser tenida en cuenta la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial, firmada en Washington en el año 1929, como una norma base para presentar oposición al registro55. El Artículo 7 de esta normatividad faculta a los propietarios de marcas protegidas a oponerse al uso o registro por parte de terceros, de signos posteriores confundibles para productos de la misma clase, en otro Estado Miembro de la Convención.56

Para que la protección consagrada en el citado artículo se haga efectiva, tratándose de una oposición al registro de una marca, el solicitante debe argumentar y demostrar lo siguiente:

55 La Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial, fue firmada en Washington el 20 de febrero de 1929 y ratificada en julio de 1936. Son Estados partes: Colombia, Cuba, Estados Unidos de América, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.

56 Artículo 7: “Todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados contratantes conforme a su legislación interna, que tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa o pretende registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancías a que se apliquen, tendrá el derecho de oponerse al uso, registro o depósito de la misma, empleando los medios, procedimientos y recursos legales establecidos en el país en que se use o pretenda registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados contratantes, de la marca en que se funde la oposición, y que ésta se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase; y, en consecuencia, podrá reclamar para sí el derecho a usar preferente y exclusivamente, o la prioridad para registrar o depositar su marca en el país de que se trate, siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta convención. CONVENCIÓN GENERAL INTERAMERICANA SOBRE PROTECCIÓN MARCARIA Y COMERCIAL. Washington, 1929.

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* Que es el propietario de la marca en uno de los Estados contratantes, y que ese derecho es anterior a la solicitud de la marca a la cual se opone.

* Que presente oposición en otro estado contratante, para impedir el registro de la marca, siguiendo el procedimiento establecido en la norma interna del país de que se trate. Para el caso colombiano aplica la Decisión 486 de la CAN57.

* Debe probar que la persona que intenta registrar la marca, conocía la existencia y uso en cualquiera de los Estados contratantes –para distinguir productos de la misma clase- de la marca en que se funde la oposición. En este caso, servirán como prueba del conocimiento del solicitante de la existencia de la marca fundamento de la oposición, por ejemplo, documentos comerciales, o relacionados con negociaciones entre ambas partes, al igual que las certificaciones.

Si el signo solicitado es idéntico o tiene extrema similitud con el signo anterior base de la oposición, en los casos en los que dicho signo sea de fantasía, la identidad o gran semejanza entre los signos puede ser tomada como la prueba del conocimiento del solicitante de

57 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES CAN. Op. Cit.

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la existencia de la marca anterior. Dadas las anteriores circunstancias, no resulta creíble suponer que la solicitud fue casual, salvo que el solicitante aporte pruebas que acrediten lo contrario. Además se deben aportar pruebas de que la marca fundamento de la oposición continúa en uso.

Asimismo la Convención de Washington contiene normas relacionadas con la protección de los nombres comerciales, a los cuales no se les exige depósito o registro para su protección58. En el Artículo 17 de la misma normatividad se establece que un empresario puede oponerse, acudiendo en lo procesal a las normas internas del país en que se reclama la protección, al uso o registro de una marca destinada a productos de la misma clase a las actividades que constituyen el giro de sus negocios, únicamente cuando considere que los elementos distintivos de la marca puedan originar confusión en el público consumidor, por su similitud con el nombre comercial del cual es titular.59

58 Artículo 14: “El nombre comercial de las personas naturales o jurídicas domiciliadas o establecidas en cualquiera de los Estados contratantes, será protegido en todos los demás, sin necesidad de registro o depósito, forme o no parte de una marca.” CONVENCIÓN GENERAL INTERAMERICANA SOBRE PROTECCIÓN MARCARIA Y COMERCIAL. Washington, 1929.

59 Art. 17: “Todo fabricante, industrial, comerciante o agricultor, domiciliado o establecido en cualquiera de los Estados contratantes, podrá oponerse dentro de los términos y por los procedimientos legales del país de que se trate, a la adopción, uso, registro o depósito de una marca destinada a productos o mercancías de la misma clase que constituya su giro o explotación, cuando estime que el o los elementos distintivos de tal marca puedan producir en el consumidor error o confusión con su nombre comercial, legal y anteriormente adoptado y usado.” Ibíd.

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Para que la protección del nombre comercial de un empresario sea efectiva, en otro de los países miembros, debe existir la posibilidad de confusión entre el nombre comercial y la marca. Es decir que, tratándose de nombres comerciales notorios, el nombre comercial cuya protección se reclama debe haber sido usado en el país en que se reclama la protección, ya que de otra manera no existiría posibilidad de confusión, entre el nombre y la marca.

la audIencIa de facIlItacIón

La Resolución 21447 de 201260 de la SIC que modificó el Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la misma entidad, estableció en el numeral 1.2.1.13., la audiencia de facilitación, en desarrollo de lo establecido en el Artículo 19, Numeral 9, del Decreto 4886 del 23 de diciembre de 201161.

Esta resolución, señala que la audiencia de facilitación procederá en los siguientes casos:

* Cuando no se presentan oposiciones en un trámite, pero se hace necesario el concurso de un tercero para superar un obstáculo para el registro de una marca.

60 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Op. Cit.

61 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 4886 (23 de diciembre de 2011). Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá D.C., 2011.

3.10.

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* Cuando se presentan oposiciones a la solicitud de registro, y la controversia respectiva se refiere a las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135, literales i), j) y k), 136 y 137, de la Decisión 48662.

Se establece entonces, por la norma indicada, que la práctica de la audiencia de facilitación es procedente, tratándose de las prohibiciones relativas de irregistrabilidad contenidas en los artículos 136 y 137 de la Decisión 48663. Esto, debido a que en estas causales se encuentran implicados los intereses de terceros determinados, los cuales eventualmente pueden acordar con el solicitante del registro de la marca, la realización de ciertos actos a fin de evitar la causal de irregistrabilidad de que se trate.

Así mismo, se contempla la práctica de la audiencia de facilitación, cuando hay oposiciones y se debaten las prohibiciones absolutas de registro contenidas en el artículo 135, literales i) signos engañosos; j) signos que reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida para los mismos productos, o para otros cuando haya riesgo de confusión o asociación con la denominación, o implique un aprovechamiento injusto de su notoriedad; y k) signos que contengan una denominación de origen protegida para vinos o bebidas espirituosas. En los casos anteriores, con el tercero opositor podrá llegarse a acordar que el solicitante efectúe una modificación de la solicitud,

62 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES CAN. Op. Cit.

63 Ibíd.

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que no altere el carácter distintivo del signo y pueda llevar a que el signo sea concedido.

Por el contrario, en relación con las otras prohibiciones absolutas de irregistrabilidad contenidas en los artículos 134 y 135 de la Decisión Andina64, no será posible la práctica de la audiencia de facilitación, ya que en tales eventos la irregistrabilidad de la marca se relaciona con la conformación intrínseca del signo. La imposibilidad del registro en tal caso, es absoluta.

OpOrtunidad para solIcItar la audIencIa de facIlItacIón

La audiencia de facilitación puede interponerse en cualquier momento, una vez vencidos los términos establecidos para presentar oposiciones al registro65 y hasta antes que se profiera la decisión de primera instancia.

La audiencia de facilitación puede ser citada por la Dirección de Signos Distintivos, o por solicitud conjunta de las partes. Esta dependencia tramitará la citación, cuando considere que mediante la sugerencia de modificaciones a las que se refiere el artículo 143 de la Decisión 48666, el signo podría ser registrado.

64 Ibíd.

65 Ibíd., artículo 148.

66 Ibíd., artículo 143.

3.10.1.

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trámIte

La Dirección de Signos Distintivos fijará fecha y hora para la celebración de la audiencia de facilitación, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la solicitud, lo cual será notificado a las partes.

La audiencia tendrá una duración máxima de una hora, y en ella las partes contarán con un único vocero, con quince (15) minutos para intervenir.

En la audiencia, el Director de Signos Distintivos, previo estudio de registrabilidad del signo, podrá proponer y avalar acuerdos vinculantes, que permitan que el signo supere las causales de irregistrabilidad antes relacionadas.

Se podrá celebrar nueva audiencia, por una sola vez y por falta de alguna de las partes con justa causa, cuando la audiencia haya sido convocada de oficio por la Dirección de Signos Distintivos.

eL acta de La audIencIa

En el acta deben constar los compromisos adquiridos por las partes para que el signo pueda ser registrado. Los compromisos podrán consistir en modificaciones secundarias, renuncias, cancelaciones, desistimientos, limitaciones, o afectaciones del signo solicitado o de los signos opositores.

3.10.2.

3.10.3.

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Las actuaciones a las que se comprometen las partes en la audiencia, deben ser presentadas ante la Dirección de Signos Distintivos para el trámite correspondiente, a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de celebración de la audiencia. En caso de no hacerlo, se decidirá el expediente con los documentos e informaciones que consten en ese momento.

modIfIcacIones de algunos requIsItos, en vIrtud de la entrada en vIgor deL tratado sobre el derecHo de marcas (tlt)

Colombia, hace parte del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT, por sus siglas en inglés) desde el año 200967. El Tratado tiene como finalidad la simplificación del trámite y la homogenización de los requisitos, estableciendo los lineamientos máximos que se pueden exigir en los países signatarios. La entrada en vigor del TLT implica algunas modificaciones en el procedimiento de registro marcario, las cuales ya fueron incorporadas en la legislación colombiana mediante la Resolución 21447 de 201268, siendo las más importantes las que se mencionan a continuación.

67 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1343 (31 de julio de 2009). Por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre el Derecho de Marcas” y su “Reglamento”, adoptados el 27 de octubre de 1994. Diario Oficial. Bogotá D.C., El Congreso, 2009.

68 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Op. Cit.

3.11.

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Los requisitos establecidos para la solicitud de una marca en varias clases, según la Resolución 2144769, incluida en el numeral 1.2.5.2, título X, de la Circular Única, son los siguientes:

* El solicitante del registro de la marca debe indicar expresamente los productos o servicios que van a ser distinguidos con ella, señalando los nombres de una manera clara, de tal forma que sea posible que un producto o servicio esté clasificado en una sola clase.

* En la solicitud deben enlistarse en orden de menor a mayor, los productos o servicios de acuerdo con sus nombres, agrupándolos por clases, según la Clasificación Internacional de Niza.

otras características importantes del sistema multiclase de marcas

* La solicitud de registro de una marca, para varias clases de productos y servicios, que haya sido tramitada bajo un único expediente de solicitud multiclase, tendrá un sólo número de certificado.

* Cuando se efectúe un requerimiento a una

69 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Op. Cit.

3.11.1. La solIcItud multIclase

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solicitud de registro multiclase en relación con algunas de las clases de productos o de servicios amparados por ésta, y el mismo no sea respondido, se declarará el abandono de la solicitud, respecto a la clase o clases comprendidas en el requerimiento.

* Cuando se presente oposición a una solicitud de registro multiclase, el opositor debe precisar los productos o servicios y las clases respectivas contra los cuales se dirige la oposición.

* La solicitud multiclase de registro, de un lema comercial, deberá comprender los mismos productos y servicios cubiertos por la marca multiclase a la cual va asociada; sin embargo, el empresario podrá incluir un menor número de los productos o servicios amparados por dicha marca.

dIvIsIón de La solIcItud de regIstro y La deL regIstro de una marca

La Resolución 21447 de 201270, Circular Única, título x, capítulo primero, numerales 1, 2, 5, y 7, estableció la posibilidad de que sea presentada una división de la solicitud, de acuerdo con el Formato PI01-F08, anexo 6.19 de la Circular.

70 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Op. Cit.

3.11.2.

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Las solicitudes fraccionarias conservan la fecha de presentación de la solicitud inicial, al igual que el beneficio del derecho de prioridad contemplado en el Convenio de París.

Si la división de la solicitud es aceptada, la SIC asignará a cada nuevo expediente un número de radicación distinto. Cada solicitud fraccionaria deberá tener en sus anexos, copia completa del expediente inicial.

requIsItos de La dIvIsIón de La solIcItud de regIstro

* Es necesario indicar en la solicitud, los productos y/o servicios que se dividirán de la solicitud inicial, agrupándolos por clases -cuando estos deban ser incluidos en clases diferentes-, y el número de solicitudes fraccionarias presentadas.

* Con la solicitud de división, se debe anexar el pago de la tasa que corresponde a cada solicitud fraccionaria.

* La solicitud de división procede, a petición del solicitante, en cualquier momento del trámite, salvo durante el plazo de su publicación.

* Si la solicitud de división se presenta como consecuencia de la interposición de una oposición o en un recurso, la solicitud fraccionaria en la cual resulten contenidos los productos o servicios, sobre los que se

3.11.2.1.

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objeta la concesión de la marca, no podrán ser incluidos en más de una de las solicitudes resultantes de la división.

* Como consecuencia de la división, los productos y/o servicios de la solicitud fraccionaria no deben coincidir con los productos y servicios que se mantengan en la solicitud inicial, o estén contenidos en otras solicitudes divisionales.

Si una solicitud de registro multiclase es negada parcialmente, en relación con sólo algunos de los productos y/o servicios incluidos en las clases para las que se solicita la marca, el solicitante podrá dividir la solicitud. En caso de no hacerlo, la parte de la cobertura de la marca no objetada, podrá ser decidida hasta el momento en que se resuelvan los recursos que se presenten.

Cuando se presente una solicitud de división, sin cumplir con los requisitos anteriores, la SIC requerirá al solicitante para que subsane las irregularidades, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes, contados a partir del recibo de la comunicación; de no hacerlo, la solicitud de división permanecerá negada.

3.11.2.2.

3.11.2.3.

objecIones parcIales aL regIstro sobre una solIcItud que no se dIvIde

presentacIón de una solIcItud de dIvIsIón, sIn cumplIr Con LoS requIsItos

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Asimismo, es posible solicitar la división del registro de una marca, en uno o más registros a petición del titular, o como consecuencia de una cancelación, nulidad o decisión judicial. En la solicitud de división del registro, deberán indicarse los productos y/o servicios incluidos en los registros resultantes de la división. En caso de prosperar la solicitud, a los registros resultantes se les asignará nuevo número.

Las solicitudes de división de registro demarca, deben presentarse en el formulario de división de solicitud o registro demarcas y lemas, formato P101-F08 (anexo 6.19 de la Circular Única71) y pagar la tasa correspondiente.

Otra de las novedades contenidas en el TLT, tiene que ver con la inscripción de algunas de las afectaciones (cambio de nombre del titular o del solicitante, o de domicilio). En la reglamentación vigente, éstas requieren actuaciones independientes, de tal manera que si, por ejemplo, un titular de 50 marcas cambia de domicilio, es necesario presentar 50 solicitudes de inscripción de cambio de domicilio. Con el TLT bastará una sola solicitud para registrar el cambio de domicilio. De igual manera, si el titular de las 50 marcas las cede todas a un mismo cesionario, con la legislación actual debe efectuar 50 inscripciones; mientras que con el TLT, si en los 50 registros figuran

71 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Op. Cit.

3.11.3. InscrIpcIón de afectacIones masIvas

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los mismos, cedente y cesionario, bastará con una solicitud.

otras prevIsIones

El TLT no admite formalismos especiales para los poderes como autenticaciones o presentaciones personales, previsiones a las que ya se ha adaptado nuestra legislación. Actualmente, no se exige para los poderes, presentación personal o autenticación alguna.

3.11.4.

Capítulo 4

ASPECTOSOPERATIVOS

4. Aspectos Operativos

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Capítulo 4

ASPECTOSOPERATIVOS

4. Aspectos Operativos

120

4.1. Capacitación de funcionarios

4.2. Adecuación de procedimientos

4.3. Sugerencias para los usuarios

4.4. Etapas en la atención al usuario

4.5. Sostenibilidad del servicio

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Contenido cap. 4

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La puesta en funcionamiento del esquema previsto en el convenio celebrado entre la SIC y las cámaras de comercio, en el que se contempla la aplicación práctica del presente manual, implica la adopción y adecuación de determinados procedimientos que deberán ser tenidos en cuenta por los participantes en el proyecto, en especial por los funcionarios que orientarán a los usuarios. A continuación se especifican en detalle cada una de las etapas.

Es preciso adelantar un proceso intensivo de capacitación, dirigido a los funcionaros de las cámaras de comercio, encargados de suministrar la información a los usuarios y de asistirlos en el momento de realizar los trámites relacionados con registros marcarios. En este sentido, se adelantarán jornadas de capacitación con una duración de 24 horas, distribuidas en tres días, en cada una de las cámaras de comercio partícipes del convenio. En dichos espacios, serán explicados y profundizados los elementos expuestos en el documento, y se evaluará la asimilación de los contenidos.

Es necesario modificar los procedimientos o protocolos establecidos para la atención de los usuarios que concurren a las cámaras de comercio a efectuar trámites de matrícula mercantil, en el sentido de incluir, dentro de la información que

4.1.

4.2.

capacItacIón de funcIonarIos

adecuacIón deprocedImIentos

4.1. Capacitación de funcionarios

4.2. Adecuación de procedimientos

4.3. Sugerencias para los usuarios

4.4. Etapas en la atención al usuario

4.5. Sostenibilidad del servicio

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Contenido cap. 4

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suministre la cámara, aspectos relacionados con la conveniencia e importancia de registrar la marca ante la SIC, además de las diferencias entre el registro mercantil y el registro marcario. Para estos efectos, resulta adecuado el uso de volantes informativos u otro material de apoyo para los consultantes, teniendo en cuenta que quienes realizan este tipo de diligencias son personas que no cuentan con poder de decisión en los asuntos administrativos de las empresas, y cumplen gestiones de mensajería.

Es necesario aclarar a los usuarios que las cámaras de comercio no tienen poder de decisión sobre la registrabilidad de los signos; ésta es una función que le atañe exclusivamente a la SIC. Por la misma razón, ninguno de los funcionarios de las cámaras de comercio, puede comprometerse con el resultado de algún trámite en los que haya prestado sus servicios como orientador. El trámite tiene algún grado de incertidumbre, que es imposible eliminar desde el principio.

La aplicación del presente manual comprenderá las siguientes etapas:

4.3.

4.4.

sugerencIas Para LoS usuarIos

etapas en LaatencIón aL usuarIo

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a. recepción del usuario de registro mercantil

El usuario se acerca al módulo de atención a buscar información sobre los requisitos y procedimiento para inscribir en el Registro Mercantil, una sociedad o un establecimiento de comercio. El funcionario le suministra, en primer término, la información solicitada.

b. Indagación sobre conocimiento en materia marcaria

El funcionario de la cámara de comercio, a fin de introducir el tema marcario, deberá informar al usuario que el registro mercantil no hace las veces de marca y que, si su propósito es el de establecer una empresa de producción y/o comercialización de productos o prestación de servicios, es conveniente adelantar el trámite de registro de marca ante la SIC. De igual forma, el funcionario deberá indicar que la cámara de comercio prestará servicios de orientación gratuita sobre el tema y, en caso de que decida realizar el trámite, lo podrá diligenciar desde esta instancia, en virtud del convenio con la SIC.

c. remisión al funcionario capacitado

Los usuarios que acepten la invitación a recibir orientación para el registro de sus marcas, serán remitidos al funcionario capacitado en esta materia, quien indagará, sobre la clase de negocio, para establecer las posibles clases en que deberá inscribirse. En esta etapa, es

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importante conocer con exactitud tanto las actividades inmediatas, como las que se prevé para el futuro.

d. Información sobre la elección de la marca

Es posible que el usuario, al momento de hacer la consulta, ya tenga una idea de la marca que quiere para sus productos o servicios, en cuyo caso, el ejercicio que deberá hacer el funcionario es una evaluación preliminar del signo. Se debe informar al usuario, con toda claridad, que su concepto es puramente personal y reiterarle durante la consulta, que el único criterio que cuenta es el de la SIC. Posteriormente, se puede proceder a hacer un análisis de las diferentes causales de irregistrabilidad, sugiriéndole solicitar un certificado de antecedentes marcarios en la SIC. Si el usuario no tiene una marca en mente, es preferible explicar los criterios generales para que sea él mismo quien escoja la marca y el signo, sin sugerencia tipográfica alguna por parte del funcionario.

e. acompañamiento en la presentación de la solicitud

Si el usuario toma la decisión de presentar la solicitud de registro, se le deberá explicar con algún detenimiento el trámite, su duración, la forma de hacerle seguimiento, los riesgos existentes, y señalarle que el seguimiento del trámite es de su exclusiva

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responsabilidad, por lo que se le pedirá que consulte la Guía para el trámite de solicitud de marcas en Colombia72. El propio usuario deberá efectuar todo el trámite, iniciando con la obtención de su login y password, siguiendo con el pago de los derechos administrativos, informándose oportunamente sobre los descuentos monetarios a que tenga derecho, bajo la supervisión del funcionario encargado, en la cámara de comercio.

f. asistencia permanente de la sIc

En cualquier momento, durante la consulta o al momento de diligenciar la solicitud en línea, el funcionario encargado de la cámara de comercio podrá solicitar asistencia telefónica o vía correo electrónico a la SIC, entidad en la que un funcionario prestará el servicio de manera permanentemente.

Las cámaras de comercio deberán adoptar las medidas necesarias para que el servicio que se desprenda del convenio sea permanente, así como de llevar registros estadísticos actualizados de las actividades adelantadas y de los trámites originados en la respectiva cámara.

72 Consultar al respecto, la Guía para el trámite de solicitudes de marca en Colombia. Op. Cit.

4.5. sostenIbIlIdaddeL servIcIo

126

legIslacIón referencIada

COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1400 (6 de agosto de 1970). Por el cual se expide el Código de Procedimiento Civil. Diario Oficial. Bogotá D.C., 1970.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1343 (31 de julio de 2009). Por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre el Derecho de Marcas” y su “Reglamento”, adoptados el 27 de octubre de 1994. Diario Oficial. Bogotá D.C., El Congreso, 2009.

COLOMBIA. Constitución Política de Colombia. (4 de julio de 1991). Disponible en: http://www.banrep.gov.co/regimen/resoluciones/cp91.pdf Bogotá D.C., 1991.

COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 4886 (23 de diciembre de 2011). Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá D.C., 2011.

COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA, Y TURISMO, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Guía de Marcas. Bogotá: Min. Comercio, Industria y Turismo-SIC, 2008. 70 p.

COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1° (2 de enero de 1984). Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo. Diario Oficial. Bogotá D.C., 1984.

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES CAN. Decisión 486 (14 de septiembre de 2000). Régimen Común sobre Propiedad Intelectual. Lima, Perú: Comunidad Andina de Naciones, 2000.

CONVENCIÓN GENERAL INTERAMERICANA SOBRE PROTECCIÓN MARCARIA Y COMERCIAL. Washington, 20 de febrero de 1929.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución 21447 (11 de abril de 2012). Por la cual se modifican los Títulos X y XI de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. Bogotá D.C.: La Superintendencia, 2012.

IBIBLIOGRAFÍA

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso Nº 31-IP-95, relacionado con la marca DUNA, 13 de julio de 1997.

documentos de referencIa

GOANS, JUDY. Propiedad Intelectual, Principios y ejercicio. Bogotá. Nathan Associates Inc. Acuerdo USAID No. GEG-I-00-04-00002-0, SEGUIR MACRO II. 2009

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Guía para el trámite de solicitudes de marca en Colombia [en línea]. Disponible en Internet: http://www.sic.gov.co/es/c/document_library/get_file?uuid=e7294d3f-1295-44ba-9b9a-e05fc978bffb&groupId=10157

IPR HELPDESDK. European IPR Bulletin N°15, junio-julio 2004, [citado 20 de junio de 2012]. Disponible en: www.ipr-helpdesk.org/node/1047

enlaces de InterÉs Y referencIa

Clasificación Internacional de Niza www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.html

Comunidad Andina de Naciones CANwww.comunidadandina.org

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI/WIPO)www.wipo.int

Superintendencia de Industria y Comerciowww.sic.gov.co

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinawww.tribunalandino.org.ec

IBIBLIOGRAFÍA

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G GLOSARIO

Glosario

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AAbandono

Ante un requerimiento de la administración, si al momento de la expiración del término señalado, no se completan los requisitos indicados en el requerimiento, la solicitud de registro se considerará abandonada y se perderá prelación.

Acta de la Audiencia

Documento escrito en que consta lo sucedido o acordado en una Audiencia de Facilitación, en el que se consignan los compromisos adquiridos por las partes para que el signo pueda ser registrado.

Actividad Económica

Clasificación de la labor productiva desarrollada por una empresa para efectos de del control, y determinación de los impuestos y demás obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, administradas por la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Activos

Conjunto de todos los bienes y derechos con valor monetario, que son propiedad de una empresa,

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institución o individuo, y que se reflejan en su contabilidad. Estos se pueden representar en inmuebles, equipos de cómputo, maquinaria, vehículos, etc.,así como en bienes de propiedad industrial, tales como patentes y marcas.

Acto Administrativo

Son aquellos mediante los cuales la administración expresa o manifiesta su voluntad, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas de interés particular o general. La publicación de los primeros se realiza mediante la notificación y/o comunicación, y los segundos deben ser publicados en el Diario Oficial, o la Gaceta o Boletín que la administración haya destinado para tal efecto.

Acto Legislativo

Norma expedida por el Congreso de la República, que tiene por objeto modificar, reformar, adicionar o derogar los textos constitucionales; para su aprobación, se debe cumplir con el trámite señalado en la Constitución y en el Reglamento del Congreso de la República.

Afectaciones y Afectaciones Masivas

Cambios en la información consignada en la solicitud de registro de la marca, que debe ser reportada y actualizada permanentemente ante la Superintendencia de Industria y Comercio (cambio de nombre del titular o del solicitante, o de domicilio, etc.). En la reglamentación vigente, éstas requieren

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actuaciones independientes, de tal manera que si, por ejemplo, un titular de 50 marcas cambia de domicilio, es necesario presentar 50 solicitudes de inscripción de cambio de domicilio.

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)

Agencia estadounidense encargada de proporcionar asistencia económica y humanitaria para el desarrollo internacional en todo el mundo para apoyar los objetivos de política exterior de los Estados Unidos con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de los países en desarrollo.

Análisis de Confundibilidad

Examen realizado por la Superintendencia de Industria y Comercio, consistente en la contrastación de la marca solicitada, con los registros disponibles en sus bases de datos. En este análisis, sólo se consideran para registro, las marcas que distinguen los mismos productos o servicios, o productos o servicios relacionados, que buscan abarcar la marca solicitada.

Antecedente(s) Marcario(s)

Parecidos fonéticos de marcas registradas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, teniendo en cuenta la marca y la clase solicitadas por el usuario.

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Apoderado(a)

Mandatario o representante común. El solicitante o titular de un trámite de Propiedad Industrial actúa mediante un abogado debidamente inscrito en Colombia, que lo representa de manera general o especial en su trámite o trámites de propiedad industrial. Para que el apoderado pueda actuar ante la administración debe haber sido designado mediante poder, debidamente otorgado.

Arte final

Representación gráfica del signo distintivo que se pretende registrar, que deberá contener los elementos denominativos, gráficos o de color de los que se componga, tal y como se usará el signo en el mercado.

Audiencia de Facilitación

Es el escenario de participación pública en el cual las partes intervinientes pueden acordar la realización de ciertos actos con el fin de superar un obstáculo para el registro de la marca o cuando se presentan oposiciones a la solicitud de registro y la controversia respectiva se refiere a las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135, literales i), j) y k), 136 y 137, de la Decisión 486 (ver página 108).

Autenticación

Trámite de convalidación y de reconocimiento de documentos oficiales ante la figura de un notario

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público, con el fin de confirmar su idoneidad y existencia.

CCaducidad

Forma de terminación del derecho, mediante la cual la inacción del titular en un plazo produce la pérdida del derecho. La falta de renovación por parte del titular de una marca, durante el plazo previsto en la norma vigente, ocasiona la caducidad de la marca (ver Terminación de la Marca, página 72).

Cámaras de Comercio

Entidades de carácter privado sin ánimo de lucro, encargadas de suministrar servicios de asesoría para la creación y consolidación de pequeñas, medianas y grandes empresas en las diferentes regiones del país. Se ocupan también de llevar el Registro Mercantil en los niveles regional y local del país, además de servir de órgano consultor de los intereses generales del comercio ante el gobierno nacional y ante los comerciantes adscritos a ellas. En materia marcaria, tienen la función de orientar a los usuarios cuyo propósito es el de establecer una empresa de producción y/o comercialización de productos o prestación de servicios, en virtud del convenio establecido con la Superintendencia de Industria y Comercio.

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Cancelación

Extinción del derecho de marca mediante acto administrativo expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio. La cancelación posee tres modalidades: por falta de uso, por notoriedad y por vulgarización (ver páginas 73 y 74).

Capacitación

Conjunto de acciones metodológicas, practicas y teóricas, cuya finalidad es la de condicionar aptitudes, talentos o actividades para el desempeño de una labor. En el caso de la propiedad industrial, compromete el aprendizaje y puesta en práctica de los conceptos, usos y protección de los registros marcarios.

Causales de Irregistrabilidad

Situaciones que impiden que un signo, sea registrado como marca. Existen dos clases: las absolutas y las relativas. Estas situaciones, se encuentran consagradas en la Decisión 486 de la CAN (ver página 44).

Certificación de Marca

Es un documento por medio del cual la Superintendencia de Industria y Comercioasigna un número de registro consecutivo para cada marca que ha sido concedida, y el acto administrativo de concesión se encuentra ejecutoriado.

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Clase(s)

Es un término utilizado para referirse a un grupo de productos o servicios que guardan relación entre sí, agrupados de acuerdo con una clasificación aceptada internacionalmente denominada “Clasificación de Niza”. Una marca puede proteger más de una clase de productos y/o, caso en el que se les denomina “Multiclase”.

Clasificación de Niza

La Clasificación de Niza es una clasificación de los productos y servicios para el registro de las marcas de fábrica o de comercio, y las marcas de servicios. Para ello, se compone de unos títulos de las clases y de notas explicativas que, a su vez, incluyen exclusiones. Está complementada por un listado alfabético por producto o servicio (ver páginas 82 y 83).

Códigos Pantones

Sistema que sirve para identificar los colores dentro de un libro de muestras estandarizado y con forma de abanico, conocidas como pantoneras.

Coexistencia de Marcas Idénticas

Marcas de diferentes titulares que, aunque comparten el mismo nombre, representan diferentes productos en el mercado (ver página 57).

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Colores de Marca

Los colores de una marca, aunque se pueden proteger cuando el solicitante del registro expresamente lo señale, no se pueden registrar en los eventos en los que no se encuentren delimitados por una forma específica. Por el contrario, el nombre de un color puede ser registrado, siempre que no genere ninguna de las demás causales de irregistrabilidad (ver página 53).

Competitividad

Disponibilidad de los factores de producción para la comercialización de un bien o de un servicio, de acuerdo con las ventajas comparativas del mercado, las cuales se reflejan en el mayor grado de satisfacción del consumidor.

Concesión(es)

Acto administrativo mediante el cual la Superintendencia de Industria y Comercio, como oficina nacional competente, otorga el derecho exclusivo al uso de una marca en relación con unos productos o servicios.

Consumidor(es)

Persona(s) que compra(n) productos de consumo.

Convenio de París

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial es un acuerdo internacionalestablecido en el año de 1883 y que surgió como respuesta al

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interés de varios países de proteger sus invenciones y productos, los cuales eran exhibidos en las ferias internacionales.

Comunidad Andina de Naciones (CAN)

Es una comunidad internacional de países, integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, con el objetivo de alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, suramericana y latinoamericana.

DDecisión 486 del 2000, de la CAN

Régimen Común sobre Propiedad Industrial, de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones. Expedida el 14 de septiembre del año 2000.

Denominación de Origen

Es el nombre o indicación de un lugar geográfico, que puede ser un país o región determinada, que designa un producto que por ser originario de dicha región y por las costumbres de producción o trasformación de sus habitantes, tiene unas características y/o reputación que lo hacen diferente de los productos semejantes provenientes de otros lugares geográficos.

Descriptividad

Causal de irregistrabilidad que ocurre cuando se

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pide el registro de una expresión, que consiste, exclusivamente, en un signo que expresa alguna de las características del producto o servicio que busca distinguir.

Dirección de Signos Distintivos

Dependencia de la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, encargada de administrar y vigilar el registro o depósito de los signos distintivos.

Distintividad

La distintividad implica que el signo no sea genérico, ni descriptivo, ni similar en grado de confusión con una marca u otro signo distintivo (nombre comercial, enseña, etc.), registrado o usado previamente por un tercero. Es el elemento diferenciador de los productos o servicios que se encuentran en el mercado.

División de la Solicitud de Registro

Toda solicitud que enumere varios productos y/o servicios podrá ser dividida por el solicitante o a petición suya en dos o más solicitudes, distribuyendo entre estas últimas los productos y/o servicios enumerados en la solicitud inicial. Las solicitudes fraccionarias conservarán la fecha de presentación de la solicitud inicial y el beneficio del derecho de prioridad, si lo hubiere.

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EEmpresario(a)

Titular, propietario o directivo de una industria, negocio o empresa.

Engaño

Causal de irregistrabilidad, consistente en registrar como marca signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate. La finalidad de esta prohibición de registro es evitar que el consumidor, al enfrentarse a una marca, se lleve una idea errada del producto que la contiene.

Enseña Comercial

Es el signo o denominación que identifica el establecimiento de comercio. Se adquiere por el uso real, continúo, efectivo y público que del signo se haga en el mercado.

Estudio de Fondo

Una vez publicada la solicitud, se hayan o no presentado oposiciones, la División de Signos Distintivos realizará el estudio de fondo o de registrabilidad del signo solicitado, analizando el signo frente a cada una de las causales de irregistrabilidad contenidas en la norma vigente.

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Estudio de Forma

El estudio de forma consiste en la revisión de los requisitos formales y documentos que componen la solicitud, para efectos de que se pueda ordenar su publicación. En caso de que ésta se encuentre incompleta o no sea clara, la administración realizará un requerimiento para que se precise o complemente la información.

Expediente(s)

El conjunto de documentos correspondientes a una solicitud de marca o registro, de cualquier objeto de propiedad industrial.

FFecha de Presentación

Es la fecha en la que se radica o presenta la solicitud, es decir la de su recepción por parte de la oficina competente. Para la asignación de esta fecha, se debe haber realizado el pago de la tasa administrativa, y la solicitud de marca debe contener por lo menos el petitorio debidamente complementado con la siguiente información: la indicación que se solicita el registro de una marca; los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud y que permitan comunicarse con ella; la marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color; y la indicación

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expresa de los productos o servicios para los cuales desea proteger la marca.

Fijación en Lista

Publicación de notificaciones solicitadas por la Superintendencia de Industria y Comercio para la realización del examen de forma, de la solicitud de aquellos registros marcarios que no cumplen con los requisitos mínimos para la asignación de una fecha de expedición del trámite (ver página 100).

Funcionario(a)

Persona natural que desempeña contractualmente con el Estado. En contexto de este manual, es la persona natural que desempeña contractualmente con la Superintendencia de Industria y Comercio y las cámaras de comercio, funciones de asesoría y de orientación en los trámites de registro mercantil y/o de registro marcario.

GGeneridad

Causal de irregistrabilidad, consistente en una expresión compuesta por el mismo nombre del producto o servicio que se pretende distinguir.

Gaceta de Propiedad Industrial

Medio de publicación de una solicitud, con el fin de divulgarla, para que quién tenga legitimo interés

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pueda tener oposición fundamentada. Es una forma de darle publicidad al registro de la Propiedad Industrial. El documento de Gaceta publicalos extractos de las solicitudes y títulos otorgados en relación con: marcas, lemas, enseñas y nombres comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales.

HHolograma

Placa fotográfica de un signo que representa una marca. Puede estar compuesto por la imagen de un objeto que no cambia, y puede representar uno o varios objetos que cambian.

LLemas Comerciales

Los lemas comerciales, también llamados frases de propaganda, en otros países, son palabras, frases o leyendas que se usan como complemento de una marca. El lema comercial es accesorio a la marca y seguirá su suerte.

Licencia(s) de Uso

El contrato de licencia de uso de una marca puede definirse como el acuerdo por virtud del cual una persona natural o jurídica, llamada licenciante, se obliga para con otra, denominada licenciatario,

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a concederle el uso de la marca, reteniendo la propiedad, a cambio del pago de una remuneración (regalía) por parte de este último.

MMarca(s)

Es el signo perceptible y susceptible de representación gráfica, cuya finalidad es distinguir productos y/o servicios en el mercado. Las marcas se clasifican, por la forma del signo en: nominativas, figurativas, mixtas y tridimensionales; por la función del signo en: comerciales, colectivas y de certificación; y por su uso y difusión en: comunes y notorias (ver página 29).

Marcas Colectivas

Todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular.

Marcas Comunes

Son marcas cuya comercialización no es conocida ampliamente en el mercado pertinente, aún cuando mantiene una relación directa con el producto que representa. En principio, todas las marcas son comunes, en términos de su difusión. Esto quiere decir, que están referidas a uno o varios productos y/o servicios, catalogados de acuerdo con la Clasificación Internacional de Niza, y que tienen un conocimiento normal por parte del público al que van dirigidas.

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Marcas de Certificación

Signos destinados a ser aplicados a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca.

Marcas Figurativas

Marcas integradas únicamente por una figura o un signo visual, “logotipo”, que se caracteriza por su configuración o forma particular. La marca figurativa puede o no incluir un concepto en la gráfica, así, podría ser una manzana que lleva un concepto directamente vinculado, o podría ser un conjunto de líneas que no represente un concepto en particular.

Marcas Mixtas

Marcas que combinan uno o varios elementos denominativos o verbales, y uno o varios elementos gráficos de color o tridimensionales. Pueden limitarse a la presentación, denominaciones con un tipo especial de letra y/o color.

Marcas Nominativas

Marcas que identifican un producto o servicio, a través de más de una letra, dígito, número, palabra, frase o combinaciones de ellos, y que constituyen un conjunto legible y/o pronunciable.

Marcas Notorias

Son un tipo de marcas cuyo signo está catalogado por su uso y difusión. Son conocidas por la mayor

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parte del público consumidor de los productos y/o servicios que éstas distinguen, por poseer una intensa difusión dentro del mercado, de ahí que los consumidores la recuerden, la prefieran y la adquieran (ver página 61).

Marca Olfativa

Las marcas olfativas son aquellas cuya representatividad es notoria por su aroma y no por su forma. La reglamentación del uso sobre estos signos se encuentra estipulada en el Artículo 134 de la Decisión 486 del Tribunal de la Comunidad Andina de Naciones. Este tipo de signos no son aceptados por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, por considerar que no son íntegros, claros, precisos y comprensibles para la generalidad de los fabricantes y consumidores.

Marcas Renombradas

Son marcas notorias que, por su elevada dosis de prestigio, son conocidas por la mayor parte del público consumidor en general, en un país miembro de la Comunidad Andina de Naciones.

Marca Sonora

Las marcas sonoras se caracterizan por estar integradas por un sonido o una melodía que se asocia a su producto y que es totalmente distinta a la que pueda ser usada por un competidor. Las marcas sonoras deben ser representadas gráficamente, por intermedio de pentagrama, sonograma u onomatopeya, y acompañada de un archivo de sonido que soporte la grabación digital.

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Marcas Tridimensionales

Marcas consistentes en la forma de los productos. Sus envases o sus empaques con volumen, pueden ser percibidos por el sentido del tacto.

Materia Prima

Elementos necesarios para la elaboración de un producto, que se clasifican en naturales y artificiales de acuerdo con la procedencia u origen de su extracción o proceso de transformación.

Matrícula o Registro Mercantil

Es la obligación que tiene todo empresario o comerciante de registrar ante la cámara de comercio de su ciudad o región, la información referente a su existencia económica, financiera y profesional respecto a su actividad comercial.

Mercado

Conjunto de actividades de oferta y demanda realizadas libremente por los agentes económicos (familias y empresas), para la comercialización de bienes y de servicios. En la propiedad industrial estas actividades se regulan por el mercado marcario.

NNegación del Registro

Acto administrativo mediante el cual la Superintendencia de Industria y Comercio, como

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oficina nacional competente, deniega el derecho exclusivo al uso de una marca en relación con unos productos o servicios, por encontrar una causal de irregistrabilidad.

Nombre Comercial

Es el signo que identifica a un comerciante o a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirlo de otros comerciantes o empresas que desarrollan actividades idénticas o similares. Se adquiere por el uso real, continuo, efectivo y público que del signo se haga en el mercado.

Notificación

La notificación es el medio por el cual se busca poner en conocimiento del solicitante las decisiones que toma la Administración (Superintendencia de Industria y Comercio), a fin de que interponga los recursos que contra ella proceden, o acate su cumplimiento.

Nulidad de la Marca

La nulidad de una marca es declarada por el Consejo de Estado, en respuesta a una demanda que logre probar que fue erróneamente registrada por la Superintendencia de Industria y Comercio, por vicios de forma o por haberse concedido a pesar de alguna causal de irregistrabilidad.

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Número de Expediente o de Radicación

Número que se asigna por la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se radica una solicitud de registro de marca y cumple con los requisitos mínimos establecidos por la legislación vigente. Corresponde al año y un número consecutivo por año.

OOposición (trámite de)

Es un trámite, documento o petición fundamentada en una de las causales de irregistrabilidad, presentada por un tercero legítimamente interesado, dentro del término previsto en la norma vigente, contra una solicitud de registro de marca presentada ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

PPatente(s) de Invención

Título de protección jurídica de una invención, que otorga el Estado, a condición de que se hayan cumplido ciertos requisitos y se agote un trámite jurídico. El plazo de duración de la patente de invención es de 20 años contados, a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Perceptibilidad

Característica esencial del signo distintivo, que

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implica que el signo puede ser recibido por los sentidos.

Periodo de Gracia

Es el periodo que corresponde a los seis meses posteriores a la fecha del vencimiento de la marca, dentro de los cuales se podrá solicitar la renovación de la misma.

Petitorio

Formulario Único de Signos Distintivos (petitorio) que se adquiere de manera gratuita en las instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, o en la página Web (www.sic.gov.co). En el formulario se consignan los datos generales de identificación del solicitante y de la marca.

Posibilidad de Representación Gráfica

Cualidad esencial de un producto o servicio, que permite el desarrollo del arte gráfico del signo que lo representa, para su registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Si un signo no se puede representar gráficamente, se hace imposible su publicación y, por tanto, no podría cumplir con esta etapa procesal, exigida en la mayoría de legislaciones sobre la materia.

PYMES

Es la definición adoptada por el sector industrial, para referirse a las pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con la ley 590 de 2000 y la ley 905 de

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2004, la microempresa es toda unidad de explotación económica realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicio, rural o urbana con planta de personal hasta 10 trabajadores y activos de menos de 501 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Según la ley 905 de 2004, la pequeña empresa es aquella con una planta de personal entre 11 y 50 trabajadores o activos entre 501 y 5000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por último, la mediana empresa es aquella que cuenta con una planta de personal entre 51 y 200 trabajadores o activos, entre 5001 y 30000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Prioridad

Es un derecho que permite que, una vez se haya presentado una solicitud en un país miembro del Convenio de París, ésta se pueda presentar, hasta dentro de los seis meses siguientes, en otros países, de manera que se obtenga como fecha de presentación en el segundo país, la del primero.

Procedencia

Lugar u origen georeferencial al que pertenece un producto o un servicio y que conserva características propias que lo distinguen o diferencian de la demás regiones. Hace referencia a la denominación de origen.

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Producto(s)

Es cualquier cosa producida para el consumo y la inversión. También es todo lo que circule en el mercado o comercio. Este puede ser de diversa índole: consumo, industrial, técnico, agrícola, artesanal, entre otros.

Propiedad Industrial

Es un conjunto de derechos que puede poseer una persona, natural o jurídica, sobre una invención, modelo de utilidad, diseño industrial, marca, lema comercial, nombre comercial,enseña comercial, o denominación de origen.

Propiedad Intelectual

Es un conjunto de derechos que puede poseer una persona, natural o jurídica, sobre derechos de autor y propiedad industrial.

Prórroga

Tiempo adicional que amplía el término de respuesta de una petición, a solicitud del peticionario, o tomado por la entidad haciendo uso del artículo 6 del CCA. En materia marcaria se aplica a la ampliación del plazo para la presentación de los requisitos necesarios para el registro de la marca, cuando la Superintendencia de Industria y Comerciolo ha requerido.

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Protección Marcaria y Comercial

Es el conjunto de acciones, normas e instituciones de carácter público y privado, encargadas de proteger y vigilar los registros comerciales y marcarios de los productos y servicios ofrecidos al mercado por las empresas que poseen derechos sobre la propiedad industrial.

Publicación de la Solicitud

Mecanismo mediante el cual la Superintendencia de Industria y Comercio publica, en un documento denominado Gaceta de Propiedad Industrial, las solicitudes que cumplan con los requisitos formales para efectos de que sean conocidas por cualquier persona.

Publicación del Signo

Difusión del signo que se pretende registrar, comprende tanto el signo como la clase de productos, la identificación del peticionario y la descripción completa del signo distintivo.

RRegistro Mercantil (trámite de)

Documento oficial suministrado por las cámaras de comercio, cuyo fin es el de registrar la existencia financiera y jurídica de una empresa, de acuerdo con la actividad económica a la que se dedica.

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Registro Marcario (trámite de)

Trámite administrativo mediante el cual se inscriben ante la Superintendencia de Industria y Comercio, marcas de fábrica, nombres o enseñas comerciales, para obtener el amparo legal de los derechos concernientes a su producción y distribución (ver Existencia de la Marca, página 66).

Renovación (trámite de)

Procedimiento mediante el cual se solicita que se prorrogue o extienda la vigencia de un registro marcario cuando éste ha cumplido su término de vigencia de diez (10) años. La solicitud de renovación deberá tramitarse para el registro concreto, dentro de un plazo de seis (6) meses anteriores a la fecha de vigencia, o en un plazo de gracia de seis (6) meses posteriores a esta fecha (ver página 69).

Representación Gráfica

Característica esencial del signo distintivo, que implica que éste puede hacerse presente con palabras o figuras que la imaginación retiene. En el caso de que el signo no sea susceptible de representación gráfica, no puede ser considerado como marca.

Recurso(s)

Los recursos son una herramienta jurídica con la que cuentan los administrados para impugnar (ir en contra de) las decisiones que toman las entidades gubernamentales. En este contexto, si el solicitante

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o cualquier persona que sea parte, dentro del trámite relacionado con signos distintivos, no está de acuerdo con la decisión final de la administración, puede solicitar que la misma se revise, a través de los recursos de reposición y en subsidio de apelación.

Recurso de Apelación

Es la vía procesal que se interpone directamente, o en subsidio de apelación del recurso de reposición, ante el funcionario que profirió la decisión, para que se surta ante su inmediato superior, con el fin de que éste modifique, aclare o revoque tal decisión.

Reivindicación de la Prioridad

Recurso jurídico que un empresario puede invocar, cuando, para identificar una marca en cuanto al signo y a los productos o servicios, desee ampararse en una solicitud realizada dentro de los seis meses anteriores, en otro país miembro de la CAN, del Convenio de París o de la Organización Mundial del Comercio (ver página 92).

Requerimiento

Acto administrativo proferido por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el cual, como fruto de un examen de forma, se le comunica al solicitante de registro de marca, que su solicitud tiene algún defecto formal, y que dentro de un término establecido para ello debe ser completada o aclarada.

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Requisito(s)

Son las condiciones necesarias que se deben reunir para registrar una marca, producto o servicio. Estos son exigidos al momento de presentación de la solicitud de registro y se deben presentar en su totalidad ante la Superintendencia de Industria y Comercio. (Ver páginas 24 y 98).

SSector(es)

Se asocia al ámbito en el cual se desenvuelve el producto o servicio que se distingue con elsigno marcario y del cual pueden hacer parte una gran variedad de agentes, consumidores opersonas pertenecientes al mercado, quienes en razón de la función o papel que cumplendentro de él, son los llamados a dar claridad sobre el conocimiento que tienen de la marcanotoria.

Servicio(s)

Conjunto de actividades que buscan atender las necesidades de un cliente, de manera temporal o permanente.En la Clasificación internacional de Niza se define como las actividades identificables e intangibles, que son el objeto principal de una transacción ideada para brindar a los clientes satisfacción de deseos o necesidades.

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Signo(s)

Objeto, logotipo, olor, sonido o melodía que representa o distingue una marca, producto o servicio, es decir que cuenta con las características necesarias para identificar un origen empresarial determinado en el mercado. Los signos pueden ser visibles, olfativos o sonoros (ver páginas 28).

Signos Animados o de Multimedia

El signo animado debe ser representado gráficamente, mediante la secuencia de imágenes y la descripción correspondiente. De igual manera, se puede utilizar medios electrónicos en los que el signo quede representado en su integridad. Como en el caso de los hologramas, los signos animados no están excluidos de la normativa andina.

Signo(s) de Fantasía

Corresponde a un término creado por el solicitante para ser usado como marca, cuyo significado no existe con anterioridad. Tiene un alto grado de distintividad.

Signo(s) Evocativo(s)

Puede ser registrado como marca, no obstante, se considera débil, ya que sugiere una característica o cualidad del producto o servicio. Los signos evocativos son susceptibles de registrarse, porque no constituyen una indicación directa de dichas cualidades o características (lo que los haría descriptivos y por tanto irregistrables).

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Solicitante de Marca

Persona natural o jurídica, que representa jurídicamente un producto o servicio, y se encuentra interesada(o) en registrar una marca para figurar comercialmente en el mercado. Hace referencia al titular de marca.

Solicitud de Registro de Marca

Documento o expediente en el que el solicitante o apoderado solicita el registro de una marca. Contiene un petitorio que reúne toda la información de la marca y del solicitante, recibo de pago de la tasa correspondiente, y en algunos casos documentos legales (el documento de poder, el documento que acredite la existencia y representación legal de la persona jurídica y el documento de prioridad, entre otros).

Solicitud de Registro Multiclase

Documento o expediente en el que un empresario pretende registrar una marca en una o más clases determinadas por la Clasificación Internacional de Niza.

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)

Es la entidad pública encargada de vigilar y proteger la propiedad intelectual e industrial en Colombia y de administrar el Sistema Nacional de Normalización, certificación y metrología, con el fin de promover en los mercados la seguridad, la calidad y la competitividad del sector productivo o importador de bienes y servicios. Además es la encargada de proteger los derechos del consumidor y de vigilar las cámaras de comercio en las regiones del país.

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T Tasa Administrativa

Es el valor monetario fijado por la Superintendencia de Industria y Comercio en contraprestación a la administración y comercialización de los servicios de registro de las marcas.

Terceros Interesados

Son las empresas que, al reunir los requisitos exigidos en el Código Contencioso Administrativo, están legitimadas para ser parte en los procedimientos relativos al control de concentraciones empresariales. En materia marcaria, son aquellas personas naturales o jurídicas que tienen la posibilidad de interponer ante la Superintendencia de Industria y Comercio, un recurso de oposición de la marca como fundamento de las causales de irregistrabilidad.

Titular(es) de Marca

Persona natural o jurídica a la que pertenece el derecho exclusivo representado por el registro.

Traducción de Marca

Es una actividad que consiste en comprender el significado de un texto en un idioma, llamado texto origen, para producir un texto con significado equivalente, en otro idioma, llamado texto traducido.

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Glos

ario

Transliteración de la Marca

Proceso que se aplica a las marcas para representar los signos de un sistema de escritura con los signos de otro, de tal modo que el lector pueda recuperar la grafía original de una palabra, aunque se desconozca el idioma original.

Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT)

Documento legislativo adoptado en Ginebra, Suiza, el 27 de octubre de 1994, por los países miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, para formular los lineamientos sobre los cuales se registra una marca.

UUsuario(a)

Persona natural o jurídica que acude a las instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio para solicitar o recibir servicios de orientación y de asesoría para el registro mercantil o el registro de la marca que representa sus productos y/o servicios.

VVencimiento de Términos

Concepto utilizado en la jurisprudencia para indicar la fecha en la que expira un contrato, encomienda o posesión. En materia marcaria, la Decisión 486 de la CAN, dispone que la solicitud de renovación pueda ser presentada desde seis meses antes de su

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Glos

ario

vencimiento y hasta seis meses después, pagando una tasa suplementaria; lo cual indica que, en la práctica, la verdadera vigencia de la marca es de diez años y seis meses.