DECLARATORIA DE USO REAL Y EFECTIVO DE MARCA, RENOVACIÓN Y … · 2020-06-12 · con ciertas...
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Con fecha 10 de agosto de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) las Reformas y Adiciones a la Ley de Propiedad Industrial. Es importante mencionar que fue una reforma a la Ley muy ambiciosa, pero uno de los temas que han generado mayor confusión en fecha actual se centra en la nueva obligación respecto de la declaratoria de uso real y efectivo de marca. Dentro de los cambios más relevantes se encuentran los siguientes: La modificación del concepto de marca, para entenderse como: “todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”. Una marca puede estar conformada por denominaciones, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como por signos holográficos y formas tridimensionales. Podrán constituir una marca: los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, el nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado; los sonidos, los olores, y la combinación de todas las anteriores. Se incorpora el concepto y protección del “Trade Dress” es decir, el registro como marca de elementos de imagen (tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, la decoración o cualquier otro que, al combinarse, distinga productos o servicios en el mercado). Se incorpora la figura del “Secondary Meaning”, que es la posibilidad de registrar marcas genéricas y descriptivas, que por su uso en el mercado han adquirido distintividad. En el caso de las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas, se elimina el requisito de que éstas se encuentren previamente registradas; además de que se establece como causal de nulidad de un registro de marca, cuando éste se haya obtenido de mala fe. Se adicionan disposiciones para el registro de “marcas de certificación”, como signos que deben distinguir productos y servicios con ciertas cualidades y reglas de uso establecidas, con el fin de agregar mayor valor a la marca y generar más productos y servicios de calidad, a través de la competencia legal. Se implementa la obligación sobre la Declaración de Uso Real y Efectivo por parte de los titulares de registro de marcas en un plazo determinado. Esto significa que una marca puede caducar cuando se haya dejado de usar por 3 años consecutivos, por lo que se deberá presentar escrito libre ante el IMPI manifestando el uso real de la marca bajo protesta de decir verdad. El Decreto que contiene la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, si bien establece esta nueva obligación a los titulares de las marcas registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”), el mismo no hace referencia al momento en que las marcas registradas con anterioridad deban cumplir esta obligación. Si se obtuvo el registro de marca después del 10 de agosto de 2018, la declaración de uso real y efectivo de la misma se deberá presentar dentro de los 3 meses posteriores al cumplimiento de 3 años de haber sido otorgado el registro ante el IMPI. En caso haber obtenido el registro antes del 10 de agosto de 2018, la declaración de uso se deberá hacer junto con la renovación de la marca, es decir, a los 10 años de haber sido presentada la solicitud respectiva. DECLARATORIA DE USO REAL Y EFECTIVO DE MARCA, RENOVACIÓN Y DEMÁS MODIFICACIONES A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 2018. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. INSURGENTES SUR 1431, PISO 10, COLONIA INSURGENTE MIXCOAC, C.P. 03920, CIUDAD DE MÉXICO 88 52 27 27 [email protected]
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Con fecha 10 de agosto de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) las Reformasy Adiciones a la Ley de Propiedad Industrial.
Es importante mencionar que fue una reforma a la Ley muy ambiciosa, pero uno de los temas que han generado mayor confusión en fecha actual se centra en la nueva obligación respecto de la declaratoria de uso real y efectivo de marca.
Dentro de los cambios más relevantes se encuentran los siguientes:
La modificación del concepto de marca, para entenderse como: “todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”.
Una marca puede estar conformada por denominaciones, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como por signos holográficos y formas tridimensionales.
Podrán constituir una marca: los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, el nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado; los sonidos, los olores, y la combinación de todas las anteriores.
Se incorpora el concepto y protección del “Trade Dress” es decir, el registro como marca de elementos de imagen (tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, la decoración o cualquier otro que, al combinarse, distinga productos o servicios en el mercado).
Se incorpora la figura del “Secondary Meaning”, que es la posibilidad de registrar marcas genéricas y descriptivas, que por su uso en el mercado han adquirido distintividad.
En el caso de las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas, se elimina el requisito de que éstas se encuentren previamente registradas; además de que se establece como causal de nulidad de un registro de marca, cuando éste se haya obtenido de mala fe.
Se adicionan disposiciones para el registro de “marcas de certificación”, como signos que deben distinguir productos y servicios con ciertas cualidades y reglas de uso establecidas, con el fin de agregar mayor valor a la marca y generar más productos y servicios de calidad, a través de la competencia legal.
Se implementa la obligación sobre la Declaración de Uso Real y Efectivo por parte de los titulares de registro de marcas en un plazo determinado. Esto significa que una marca puede caducar cuando se haya dejado de usar por 3 años consecutivos, por lo que se deberá presentar escrito libre ante el IMPI manifestando el uso real de la marca bajo protesta de decir verdad.
El Decreto que contiene la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, si bien establece esta nueva obligación a los titulares de las marcas registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”), el mismo no hace referencia al momento en que las marcas registradas con anterioridad deban cumplir esta obligación.
Si se obtuvo el registro de marca después del 10 de agosto de 2018, la declaración de uso real y efectivo de la misma se deberá presentar dentro de los 3 meses posteriores al cumplimiento de 3 años de haber sido otorgado el registro ante el IMPI.
En caso haber obtenido el registro antes del 10 de agosto de 2018, la declaración de uso se deberá hacer junto con la renovación de la marca, es decir, a los 10 años de haber sido presentada la solicitud respectiva.
DECLARATORIA DE USO REAL Y EFECTIVODE MARCA, RENOVACIÓN Y DEMÁS MODIFICACIONES A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 2018.
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INSURGENTES SUR 1431, PISO 10, COLONIA INSURGENTE MIXCOAC, C.P. 03920, CIUDAD DE MÉXICO
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