Conflictos entre marcas e Indicaciones Geográficas · 2012-03-30 · CNCiv. y Com. Fed., ... Lo...
26
Conflictos entre marcas e Indicaciones Geográficas Centro de Propiedad Intelectual Universidad Austral 19 de marzo de 2012 Pablo Wegbrait – Estudio Kors Noviks
Transcript of Conflictos entre marcas e Indicaciones Geográficas · 2012-03-30 · CNCiv. y Com. Fed., ... Lo...
Conflictos entre marcas
e Indicaciones Geográficas
Centro de Propiedad Intelectual
Universidad Austral
19 de marzo de 2012
Pablo Wegbrait – Estudio Kors Noviks
S.R.L. Flandes c. Ministerio de Agricultura de Dinamarca
CSJN, 24/05/1957
La actora solicitó el registro de la marca LA
DANESA para distinguir sustancias alimenticias
o empleadas como ingredientes para la alimentación (antigua clase nacional 22).
Se opuso el Ministerio de Agricultura de
Dinamarca, con fundamento en su marca
registrada DANMARK 00, para artículos de la
misma clase.
S.R.L. Flandes c. Ministerio de Agricultura de Dinamarca
CSJN, 24/05/1957
Según la Corte, no existía obstáculo legal para la concesión de la
marca LA DANESA, ya que el art. 5 de la ley 3.975 establecía
que pueden emplearse como marcas los nombres de lugares o
pueblos, salvo que hubiesen pasado al uso general o se tratase de
signos que no presentasen caracteres de novedad y especialidad.
No había posibilidad de confusión, ya que la ley obliga a precisar
el origen de los productos estampando la expresión “Industria
Argentina” para los productos fabricados en el país.
Ley 3.975
Art. 5: los nombres de localidades de dominio privado sólo
podrán usarse como marcas por los propietarios de las mismas, a
menos que dichos nombres pertenezcan a la categoría de los
mencionados por el inc. 3º del art. 4º y se adopten las
especificaciones para evitar confusión. En estas mismas
condiciones podrán emplearse como marcas los nombres de
lugares o pueblos.
Art. 3, inc. 4: no se consideran como marcas de fábrica,
comercio o agricultura…4) los términos o locuciones que hayan
pasado al uso general, y los signos que no presenten caracteres
de novedad y especialidad.
Société Pommery y Greno y Otros c. S.A. Gutiérrez y de la
Fuente Ltda.
CSJN, 14/11/1960
Las actoras, productoras francesas de champagne, solicitaron se declare la nulidad de la marca MONT-REIMS, registrada por la demandada para cubrir un producto análogo fabricado en nuestro país.
La Corte expresó que el nombre MONT-REIMS no era evocativo del lugar de procedencia de los productos elaborados por la demandada.
Société Pommery y Greno y Otros c. S.A. Gutiérrez y de la
Fuente Ltda.
CSJN, 14/11/1960
Según la Corte, la marca MONT-REIMS no contenía
términos o locuciones que hubiesen pasado al uso
general, ni palabras que para la mayoría del público
estuviesen identificadas con el producto que designan.
La Corte expresó que designar determinados productos
con nombres extranjeros es corriente entre los
industriales argentinos, y en ello debe verse una
manifestación de prácticas comerciales lícitas y no una
tentativa de inducir a engaño al público consumidor.
Cycles Motors, S.A. c. Industrias Kaiser Argentina, S.A.
CNCiv. y Com. Fed., Sala II, 04/12/1970
La actora promovió demanda solicitando la nulidad de la marca TORINO (mixta), con fundamento en su marca TORINO (mixta), ambas de clase 12 (vehículos, entre otros productos).
La demandada había alegado que, al ser Torino un centro de producción de automóviles, nadie podía monopolizar el nombre geográfico, sino sólo su forma especial de presentación.
Cycles Motors, S.A. c. Industrias Kaiser Argentina, S.A.
CNCiv. y Com. Fed., Sala II, 04/12/1970
Al hacer lugar a la demanda, la Cámara expresó que, pese a que en Turín o Torino hubiese una gran cantidad de fábricas de automóviles, no había impedimento de inscribir la palabra como marca, ya que no existía una “coincidencia caracterizante” entre el vehículo automotor y el nombre de la urbe.
Lo cierto es que, entre el producto “automóvil” y el nombre “Torino” no existe una relación tipificante que implique “el pase a un uso general”, “que reste carácter novedoso o especial” o que indique “la naturaleza del producto o de la clase a la cual pertenece éste”.
Stabilisierungsfond für Wein c. Bodegas Esmeralda S.A.
CSJN, 10/04/1986
En primera y segunda instancia se había rechazado la acción de
nulidad de la marca KIEDRICH, para identificar todos los
productos de la clase 23 del nomenclador nacional (bebidas
alcohólicas y no alcohólicas).
Según la actora, la marca objetada coincidía con el nombre de
una antiquísima comarca vitivinícola situada en el valle del Rhin,
productora de vinos con características particulares y exclusivas,
por lo que constituía una denominación de origen no susceptible
de funcionar como marca.
Stabilisierungsfond für Wein c. Bodegas Esmeralda S.A.
CSJN, 10/04/1986
La Corte sostuvo que no existía impedimento legal para la concesión de la
marca KIEDRICH, ya que el art. 5 de la ley 3.975 establecía que pueden
emplearse como marcas los nombres de lugares o pueblos, salvo que hubiesen
pasado al uso general o se tratase de signos que no presentasen caracteres de
novedad y especialidad, circunstancia que no concurría en el caso con la
denominación KIEDRICH.
También correspondía descartar un eventual perjuicio a la industria
vitivinícola alemana, ya que la ley argentina establece la obligación de
identificar los productos o mercaderías fabricados en el país, a cuyo fin debe
figurar en los envases o envoltorios la expresión “industria argentina”.,
obligación que había sido cumplida por la demandada.
The Scotch Whisky Association y otro
c/ García, José Pablo
s/ cese de oposición al registro de marca
CNCiv. y Com. Fed., Sala II, 15/02/00
The Scotch Whisky Association y The Hiram Walker Group Limited promovieron demanda contra José Pablo García, a fin de que:
Se declarara procedente la oposición de The Scotch Whisky Association (en adelante, TSWA) al registro de la marca DUMBARTON (CON ESCUDO) solicitada por el demandado para distinguir los artículos de la clase 33; y
Se declarase la nulidad de la marca DUMBARTON, registrada por el Sr. García, también de clase 33 y, en subsidio, se decretase la caducidad de la marca aludida por falta de uso.
The Scotch Whisky Association y otro
c/ García, José Pablo
s/ cese de oposición al registro de marca
CNCiv. y Com. Fed., Sala II, 15/02/00
El Dr. Vocos Conesa pone de relieve que:
Hasta que le tocó entender en la causa, nunca había oído nombrar el condado
escocés de Dumbarton.
Las etiquetas agregadas en la causa (que indicaban su procedencia de
Dumbarton) se relacionaban con whiskeys prácticamente desconocidos en el
país, conforme indagaciones del propio juez (hechos de la experiencia).
Cabía reconocer difusión en la Argentina al whisky "Ballantine's", cuya
etiqueta incluía la leyenda "Dumbarton, Scotland".
The Scotch Whisky Association y otro
c/ García, José Pablo
s/ cese de oposición al registro de marca
CNCiv. y Com. Fed., Sala II, 15/02/00
La mención de Dumbarton en las etiquetas no era idónea para que
“Dumbarton” constituyera una “coincidencia caracterizante” entre el whisky
escocés y el nombre del condado.
Es decir, para la inmensa mayoría del público consumidor argentino, la voz
DUMBARTON aparecerá como una expresión de fantasía.
Los nombres geográficos pueden ser registrados como marcas, a menos que
sean "denominaciones de origen", "indicaciones engañosas" o "de uso
común", debiéndose tener presente que la registrabilidad es la regla y la no
registrabilidad la excepción (conforme Otamendi).
Se rechazó la demanda.
Gourmesa S.A. c. Chocosuisse Union des Fabricants Suisses de Chocolat
s/ cese de oposición al registro de marca
CNCiv. y Com. Fed., Sala II, 25/6/03
Gourmesa S.A. solicitó el registro de la marca "DELISWISS" en
la clase 30, con el siguiente diseño:
Gourmesa S.A. c. Chocosuisse Union des Fabricants Suisses de Chocolat
s/ cese de oposición al registro de marca
CNCiv. y Com. Fed., Sala II, 25/6/03
Se opuso la asociación "Chocosuisse Union des Fabricants Suisses de Chocolat" por estimar que la desinencia “swiss” resultaba sugestiva de un producto de procedencia helvética, confederación particularmente famosa por su industria alimenticia y de modo especial por la relacionada con el chocolate.
Si el consumidor tuviera alguna duda en cuanto al origen, puede disiparla de inmediato pues, al pie de la marca, está para ello la leyenda "industria argentina“, que es obligatoria para los productos fabricados en el país y los frutos nacionales cuando se comercialicen en el país, conforme al art. 2° de la Ley de Lealtad Comercial N° 22.802.
Gourmesa S.A. c. Chocosuisse Union des Fabricants Suisses de Chocolat
s/ cese de oposición al registro de marca
CNCiv. y Com. Fed., Sala II, 25/6/03
Designar determinados productos con nombres extranjeros es
corriente entre los industriales argentinos, no debiéndose ver en
ello una tentativa de inducir a engaño al público consumidor sino
una manifestación de prácticas comerciales lícitas.
El signo pretendido DELISWISS es perfectamente registrable en
la clase 30 por poseer capacidad distintiva intrínseca y extrínseca
y carecer totalmente de las notas de una “denominación de
origen”.
Gourmesa S.A. c. Chocosuisse Union des Fabricants Suisses de Chocolat
s/ cese de oposición al registro de marca
CNCiv. y Com. Fed., Sala II, 25/6/03
No es admisible ni razonable el argumento de que aquel signo
dice perceptiblemente "delicia suiza”, extremo que sólo sería
captable con un esfuerzo de imaginación excesivo, alejado del
modo de actuar del consumidor.
La Cámara consideró que DELISWISS era un "vocablo de
fantasía", mudo al intelecto humano, por lo que se imponía
concluir en que no le podía ser imputado el carácter de marca
engañosa.
Peters Hnos. Cía. Com. e Ind. S.A. c/ Institut National des Appellations
d’Origine (INAO), CNCiv. y Com. Fed., Sala I, 12/8/2010
Peters solicitó la marca MARTINIQUE (mixta) para identificar todos los productos de la clase 33 (vinos y bebidas espirituosas).
La marca LA MARTINIQUE había estado registrada a nombre de Peters hasta septiembre de 1996.
La nueva solicitud fue presentada en febrero de 2003.
El INAO se opuso a la nueva solicitud con fundamento en la denominación de origen MARTINIQUE reconocida por Francia mediante el Decreto 5/11/96, para distinguir rones obtenidos por destilación de jugo fresco fermentado de caña de azúcar.
Peters Hnos. Cía. Com. e Ind. S.A. c/ Institut National des Appellations
d’Origine (INAO), CNCiv. y Com. Fed., Sala I, 12/8/2010
Si bien la marca de Peters había estado registrada hasta 1996, en
el interín había entrado en vigencia el ADPIC.
Art. 22.3 ADPIC (se prohíbe registro de una marca que consista
en una IG si ello induce a error).
Peters Hnos. Cía. Com. e Ind. S.A. c/ Institut National des Appellations
d’Origine (INAO), CNCiv. y Com. Fed., Sala I, 12/8/2010
El fallo destacó la protección adicional que merecen las IG concernientes a vinos o bebidas espirituosas, resultando suficiente para denegar el registro de toda marca de fábrica o de comercio (que consista en una IG referente a vinos o bebidas espirituosas) -o para invalidarlo- que los vinos o bebidas espirituosas identificados no tengan el origen que corresponda a la IG (artículo 23, párrafo 2, ADPIC).
El fallo también citó el art. 24.5 del ADPIC, que prevé que cuando la marca haya sido solicitada o registrada o usada de buena fe -antes de la fecha de aplicación del ADPIC para dicho Miembro- o antes de que la IG estuviera registrada en su país de origen, el ADPIC no impedirá el uso o registro de dicha marca porque sea idéntica o similar a la IG.
Peters Hnos. Cía. Com. e Ind. S.A. c/ Institut National des Appellations
d’Origine (INAO), CNCiv. y Com. Fed., Sala I, 12/8/2010
El fallo centró el estudio de la marca en el período 1-1-1996 a 1-1-2000, ya que Argentina podía aplazar la aplicación del ADPIC hasta el 1-1-2000, es decir, había que analizar el uso de la marca MARTINIQUE por parte de Peters antes del 1-1-2000, que era la fecha a partir de la cual Argentina tenía que aplicar el ADPIC, y la Cámara concluyó que no había prueba confiable de uso en el período 1996-2000, que era precisamente cuando se necesitaba verificar la supuesta continuidad del uso como marca de hecho.
Como no se verificaba la excepción del art. 24.5 ADPIC, la Cámara consideró que la oposición era fundada.
Consejo Regulador Denominación Origen Calificada Rioja y otro c. EN –
Instituto de Vinicultura – Resol. C 32/02 y otro s/ proceso de
conocimiento, Juzg. Nac. Cont. Adm. Fed. Nº 4, 24/02/2011
La actora demandó al INV a efectos de impugnar la
Resolución C32, de fecha 14 de noviembre de 2002,
que incluía el término “La Rioja Argentina” en su
padrón básico de áreas geográficas.
Consejo Regulador Denominación Origen Calificada Rioja y otro c. EN –
Instituto de Vinicultura – Resol. C 32/02 y otro s/ proceso de
conocimiento, Juzg. Nac. Cont. Adm. Fed. Nº 4, 24/02/2011
La juez consideró que el INV había cumplido con las
disposiciones sobre homonimia del ADPIC (arts. 23.3 y 22.4),
cuyo objetivo -en caso de IG homónimas para vinos- es impedir
la confusión e impedir además que se dé a los consumidores una
idea falsa acerca del origen. Ello fue así, ya que la Resolución
cuestionada había usado el término Argentina como elemento
diferenciador de la D.O.C. Rioja -de España- salvaguardando el
derecho de la actora, como así los derechos de los consumidores,
evitando el engaño.
Consejo Regulador Denominación Origen Calificada Rioja y otro c. EN –
Instituto de Vinicultura – Resol. C 32/02 y otro s/ proceso de
conocimiento, Juzg. Nac. Cont. Adm. Fed. Nº 4, 24/02/2011
Contrariamente a lo esbozado por la actora, el
aditamento “Argentina”, no deja lugar a duda de que
“La Rioja Argentina” es un producto proveniente de la
Republica Argentina, diferenciándolo significativamente
de su homónimo español.
¿Qué dirá la Cámara?
Conclusión
Los nombres geográficos pueden registrarse
como marcas siempre y cuando no sean
engañosos ni se trate de denominaciones de
origen (cfr. Ley 22.362) o indicaciones
geográficas (ADPIC).
Muchas gracias.
