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Alberto Rabadán

EL DIA A DIA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL EN EL MERCADO

Clarke, Modet & Cº 2007

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MANERA DE CONSEGUIR UNA POSICION DE PRIVILEGIO

a) Registrando o creando “algo”.

b) Guardando ese “algo” en secreto.

Es decir, se consigue una posición de privilegio cuando una persona se reserva frente a sus competidores un uso o una explotación determinada y esos competidores no pueden llevar a cabo ese uso o explotación.

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• ORIGENES Y ANTECEDENTES HISTORICOS

• Antecedentes remotos. Marcas e inventos.•  • Edad Media.•  • Antecedentes modernos. •  • Privilegios de invención.•  • Marcas de fábrica o de comercio.•  • - Finales del siglo XIX y siglo XX

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• PRIVILEGIOS DE INVENCION•  • -        MOLINO HARINERO MECANICO (DE BRAZO) PARA

MOLER TRIGO. ROTACION VERTICAL (1826).•  • -        ALTO HORNO PARA FUNDIR Y REFUNDIR TODA CLASE

DE MINERALES Y CENIZAS U HORRURAS PROCEDENTES DE LAS DEMAS FUNDICIONES (1826).

•  • -        METODO DE DIRIGIR LA FERMENTACION DE LOS

MOSTOS PARA FABRICAR VINOS ESPUMOSOS AL ESTILO DEL CONOCIDO COMO CHAMPAÑA (1832).

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PRIVILEGIO

MONOPOLIO

EXCLUSIVIDAD

EXCEPCION AL PRINCIPIO DE LIBRE CIRCULACION DE MERCANCIAS DE LA UE.

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PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL COMO PROPIEDADES ESPECIALES.

Código Civil=> Propiedades especiales: 

- Aguas

- Minas

- Propiedad Intelectual

- Propiedad Industrial

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PROPIEDAD INDUSTRIAL

Concepto:

 

Se denomina propiedad industrial al derecho que, para su exclusiva explotación o utilización, tiene el inventor o creador (o adquirente) de procedimientos, modelos o dibujos industriales, o el que adopta determinados distintivos (marcas) industriales o comerciales.

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CARACTERISTICAS:

- Adquisición: mediante el registro.

-Otorgamiento de un derecho en exclusividad. Doble vertiente: positiva y negativa.

- Carácter territorial.

- Vigencia. Diferencias entre patentes y marcas:

* Vigencia limitada.

* Vigencia ilimitada si se renueva.

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DIFERENCIAS ENTRE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

- Derecho declarativo vs. Derecho constitutivo.

- Derecho territorial vs. Derecho extraterritorial.

- Duración en el tiempo.

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PRINCIPIO DEL REGISTRO

A través del registro se adquieren los derechos de propiedad sobre una marca o una patente

(el derecho de propiedad sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado –art. 2 Ley de Marcas)

Marcas: es posible usar y luego registrar a pesar de los riesgos que pudieran surgir.

Patentes: NO. Si se usa antes que se solicita la patente se produce la divulgación previa y el paso a dominio público.

Diseños: periodo de gracia de 1 año.

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REGISTRO = TERRITORIO

Las marcas y las patentes son un derecho territorial.

Allí donde no hay registro no hay, en principio, derecho sobre la marca.

Marcas españolas, comunitarias, internacionales, nacionales extranjeras.

Patentes nacionales, PCT, Patente Europea.

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REGISTRO = MAXIMA PROTECCION Y GARANTIAS

Posibilidad de actuar frente a terceros en diferentes niveles:

1. Oposición administrativa a una marca igual o semejante para, posteriormente, acudir a la JURISDICCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.

2. Acciones civiles ante los tribunales mercantiles. INFRACCION (posibilidad de actuar contra terceros que utilicen en el mercado una marca igual o semejante) y NULIDAD.

3. Acciones en el ámbito penal. Sólo el titular de una marca o patente registrada tendrá a su disposiciones los mecanismos penales que recoge el ordenamiento jurídico.

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REGISTRO = SEGURIDAD

El titular de un registro dispone de una doble faceta (el llamado ius prohibendi):

A) Exclusividad desde el punto de vista positivo como derecho a utilizar lo que su registro protege. Él y sólo él.

B) Exclusividad desde el punto de vista negativo entendida como posibilidad que tiene de prohibir a terceros usar o explotar algo igual o semejante a lo que tiene registrado.

Hoy en día cabe hablar de una tercera faceta punto de vista práctico:

C) No verse perturbado por terceros en su actividad empresarial (principalmente en el ámbito de los diseños industriales) = seguridad = acreditación de que se usa algo bajo el amparo de un registro

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PATENTES VS. SECRETOS INDUSTRIALES.

- Divulgación vs. No divulgación.

- Exclusividad.

- Acciones de la ley.

•Acciones por infracción vs. Competencia desleal.

•Delito contra la Propiedad Industrial vs. Violación de secretos.

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¿PARA QUÉ SIRVEN LAS MARCAS?

- Identifican un producto o un servicio. Funciones.

-Activos intangibles importantes del negocio empresarial.

- Identifican el negocio empresarial.

-Transmiten una calidad determinada

-Son portadores de un reconocimiento en el mercado.

- Posicionan a sus titulares en ventaja competitiva respecto de los competidores.

- Finalmente, contribuyen a formar el valor de la empresa.

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¿POR QUÉ PROTEGER LAS MARCAS?

A) Razones jurídicas

Forma de adquirir el derecho sobre la marca => REGISTRO.

- El registro otorga a su titular un derecho de EXCLUSIVIDAD que se manifiesta en una doble vertiente:

a) Vertiente positiva o derecho exclusivo a utilizar la marca en el tráfico económico.

b) Vertiente negativa o derecho de prohibir a terceros el uso de signos iguales o semejantes.

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B) Razones empresariales.

-Con el registro se obtiene la máxima protección legal, lo cual contribuye a revalorizar el valor de la marca y,

consecuentemente, incrementan el valor patrimonial de la Empresa.

- Forma de obtener recursos extraordinarios de financiación (créditos, hipotecas, avales...).

-Aportaciones no dinerarias en la constitución de sociedades.

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LICENCIATARIOS Y REPRESENTANTES

- CONTRATOS DE LICENCIAS. Alternativa a la explotación directa del titular de la marca o patente.

- DISTRIBUIDOR O AGENTE EN EN EL EXTRANJERO. Necesidad de registrar con anterioridad a la entrada del producto en país extranjero (incluso antes de entablar negociaciones con el posible distribuidor o agente). Planificación y estrategia de registro.

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REGISTRO MERCANTIL vs. OEPM

-Registros independientes con funciones diferentes.

-Otorgamiento de derechos distintos: denominación social frente a marca.

- Tradicional sistema de vulnerar derechos de terceros.

-Protección mínima de la denominación social en la OEPM para evitar situaciones no deseadas. “Más vale prevenir que curar”.

- Caso “DOMESTOS”.

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SUPUESTOS PRACTICOS

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SIGNOS QUE NO PUEDEN SER MARCAS

•Las que carezcan de carácter distintivo (signos genéricos, descriptivos)

•las que designan especie, procedencia, etc.

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Las que se compongan de indicaciones habituales para designar los productos o servicios solicitados

fast food

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Las compuestas exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto

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Las que sean contrarias a la Ley, el Orden Público y las buenas costumbres

23 - F Cualquier alusión al terrorismo

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Marca ESPETEC para salchichón

Marca registrada que fue declarada nula debido a su carácter genérico al significar producto cárnico elaborado con carne de cerdo.

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PUENTE AEREO para servicios de transporte aéreo

-Marca registrada por IBERIA en la época que tenía el monopolio de transporte aéreo.

-Declarada nula por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. Confirmada por el TS.

-No es una creación de IBERIA. Término usual en el tráfico aéreo.

-Significado: es un término que apareció en Berlín durante la guerra fría para abastecimiento o conexión.

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PROHIBICIONES RELATIVAS

•Las que sean idénticas o semejantes a una marca anterior y que designe productos o servicios idénticos.

•Que, por ser idénticas o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o semejantes los productos o servicios designados, exista un riesgo de confusión en el público.

•Las que sean idénticas a un nombre comercial anterior

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APROXIMACIÓN A LA IMAGEN DE MARCA

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APROXIMACIÓN A LA IMAGEN DE MARCA

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APROXIMACIÓN A LA IMAGEN DE MARCA

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Concedida sin oposición fue anulada por el Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona ya que:

-Es susceptible de inducir a errores en el tráfico mercantil y supone un aprovechamiento ilícito de la reputación de las marcas del F.C. BARCELONA

- Competencia desleal por ser contraria la solicitud y uso a las exigencias de la buena be.

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OBLIGACION DE USO

-Plazo: 5 años desde la publicación concesión.

- En relación con los productos o servicios registrados.

- USO REAL y EFECTIVO en España:

a)verdadero, existente; no simbólico;

b)Trascendente (introducción continuada en el tiempo);

c)público.

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CASO “EL CORDOBES”

Manuel Díaz González vs. Manuel Benítez Pérez.

-Manuel Díaz presenta demanda de caducidad por falta de uso de la marca “MANOLO EL CORDOBES”

-Manuel Benítez alega uso y a la vez presenta demanda por violación de dicha marca.

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Juzgado de Primera Instancia:

-Declara la no caducidad.

-Derecho exclusivo a favor de Manuel Benítez.

-Condena a Manuel Díaz a cesar en el uso del nombre artístico “EL Cordobés”.

-Audiencia Provincial de Granada:

Revoca la sentencia y declara la caducidad de la marca “MANOLO EL CORDOBES”.

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Tribunal Supremo:

Mantiene la caducidad de la marca en base a:

Las marcas protegen no sólo los intereses de sus titulares sino también de los consumidores

La marca no es sólo un derecho estático sino un hacer a través del uso obligatorio.

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-No es uso real y efectivo:

Intervención en 1988 en una corrida a favor de la Cruz Roja.

Conversaciones para participar en la corrida inaugural de la EXPO.

Aparición en prensa ya que lo hace como persona conocida y pública pero no como prestador de los servicios para los que la marca está registrada.

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VULGARIZACION DE LA MARCA

Cuando se haya convertido en el comercio en la designación usual del producto o servicio en relación con la cual la marca ha sido registrada

Monopoly, Singer, Aspirina

Donuts

Modo de evitarlo: ®

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IMPORTANCIA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

-Protege a los empresarios y a los consumidores.

-Da mayor solidez y valor a la empresa.

-Fomenta la competencia leal y lícita.

-Ayuda a fomentar la competitividad, el empleo y el desarrollo económico.