Bernabé Zea
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Propiedad industrial: El activo más importante de las empresas biotecnológicas Barcelona, 22 de octubre de 2010 Bernabé Zea
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Propiedad industrial:El activo más importante de las empresas
biotecnológicas
Barcelona, 22 de octubre de 2010Bernabé Zea
2La Vanguardia 2007-05-01
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El valor de lo intangible
Fuente: Stig Jorgensen (Medicon Valley)
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¿Dónde está el negocio?
La INVENCIÓN es un requisito indispensable, pero no el único para llegar a buen puerto una iniciativa empresarial
La ESENCIA del negocio es la protección frente a la imitación de la “información” asociada a una inversión económica (patentes y know-how)
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¿Qué proteger?
Una empresa quiere vender este bolígrafo y quiere proteger lo máximo posible
El estado de la técnica más próximo es la pluma y el lapicero
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Definición de la invención
• Estado técnica• A (10%)• B (30%)• C (5%)• D (5%)• E (10%)• F (25%)• G (14%)• H (1%)
• Invención• A (15%)• B’ (25%)• C (5%)• D (5%)• E (10%)• F (25%)• G’ (14%)
• Z (3%)
Soluciones preservadoras de órganos ¿Qué proteger?
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Sector Biotecnología
• Las patentes son cruciales para este sector• El sector farmacéutico clásico sería el modelo más cercano• La falta de recursos (comparado con farmacia) sería la principal limitación• Y el modelo de negocio puede ser muy diferente (subvenciones, transferencia…)• Se debe patentar y extender la protección a bastantes países (generalmente menos
que en farmacia por la falta de recursos)
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¿Cómo patentar? Una estrategia habitual
Después de una solicitud inicial, presentar una PCT (Patent Cooperation Treatry) para "ganar tiempo“ y más información
Loop PCT = “Para Comprar Tiempo”
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Cuánto cuesta patentar (EP prioritaria + PCT)
Primera solicitud EP
Fecha prioridad
0
Argentina…
Solicitud PCT
(o EP, US…)
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Solicitudes p. ej. EP, US, JP
30/31
Informe patentabilidad, redacción patente, etc. : 3000-6000
Tasas PCT aprox.: 2750
Opc. otros países aprox 3000/país
Trámite PCT: 1080
Publicación
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Trámite EP: 1080
Tasas aprox.: 1150
Opc. US prov. Aprox. 1500
Opc. FOO a partir de 2000 si simultáneo inf. patentabilidad
EESR
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Gastos dependiendode los países. Son los más importantes. Posteriormente tasasde mantenimiento
Precios aproximados de acuerdo con las tarifas de ZBM Patents
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Elección de los países
• Tamaño e importancia de sus mercados– Naturaleza de la invención patentada
¿Quema el sol de Noruega?• Países de implementación de los competidores (o compradores)• Nivel de protección y posibilidad de hacer valer los derechos de la patente
– En latinoamérica no se permiten las patente de uso y algunos países tampoco las patentes de microorganismos per se
• Precio de la solicitud– Tasas / Gastos de traducción / Vía de solicitud de la patente
• Modelo de negocio• Presupuesto disponible (valorar SIEMPRE los gastos en los años próximos)
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Mapamundi en función del PIB
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Patente europea (40 pág. + 5 pág. dibujos)
105029980522GB United Kingdom
100479347700FR France
16813114655348FI Finland
77616818943ES Spain
1108181752906EE Estonia
1137699881388DK Denmark
18925179051020DE Germany
13120102292891CZ Czech Republic
1176688842882CY Cyprus
78106936874CH Switzerland
15339118223517BG Bulgaria
1081072853525BE Belgium
965767072950BA Bosnia / Herzegovina
19690150254665AT Austria
107719930841AL Albania
TotalMaintenance (5-20 years)ValidationCountry
EP VALIDATIONS
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Patente europea (40 pág. + 5 pág. dibujos)
1239311560833NL Netherlands
78186972846MT Malta
57275118609MK Macedonia
758344143169ME Montenegro
68966280616MC Monaco
93288729599LV Latvia
58395405434LU Luxembourg
88908191699LT Lithuania
15667119853682IT Italy
824671091137IS Iceland
97158805910IE Ireland
17532127444788HU Hungary
1132710381946HR Croatia
15109117553354GR Greece
TotalMaintenance (5-20 years)ValidationCountry
EP VALIDATIONS
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Patente europea (40 pág. + 5 pág. dibujos)
45473336476989964Total
15228115493679TR Turkey
1273086704060SM San Marino
1180685893217SK Slovakia
1224111324917SI Slovenia
1019490211173SE Sweden
1230595382767RS Serbia
1244695602886RO Romania
14502106953807PT Portugal
873456293105PL Poland
17009102506759NO Norway
TotalMaintenance** (5-20 years)Validation*Country
EP VALIDATIONS
Se trata de una estimación, es imposible dar un presupuesto exacto para la consecución y mantenimiento de una patente Con estos costes ¿tiene sentido
ahorrar en los gastos iniciales?
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A quién encargar la protección y los análisis de libertad de operación (infracción)
• Formación en el campo de la técnica• Formación en patentes (Agente de Patentes Europeas, US Patent Attorneys…)
– Conocimiento del sistema español, europeo, y también US, CN…• Inteligencia e imaginación• Capacidad de búsqueda del estado de la técnica• Posibilidad de trabajar en inglés y castellano• Trato diferenciado de cada caso• Precios adecuados
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Valoración de un presupuesto
• Las facturas relacionadas con la tramitación de patentes suelen tener varios conceptos:
– Trabajo técnico (el más importante)– Tasas (inevitables)– Honorarios (deberían ser lo más claros posibles)– Traducciones (deben ser buenas)
• Entrada en fase nacional o regional• Validaciones de patente europea
En www.zbm-patents.eu se pueden bajar un listado de costes de honorarios y tasas oficiales
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Qué debe evitarse
• Ahorrar en el trabajo técnico que determina la protección posterior que se obtendrá en los diferentes países
• Comparar únicamente los honorarios correspondientes a la presentación de la solicitud
• Recibir por sorpresa facturas por muchos conceptos no contemplados en la solicitud de patente u otros gastos
• Entrar en países porque los gastos iniciales son asumibles para abandonar las solicitudes, o patentes concedidas, al poco tiempo
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Due Diligence
• Estudio pormenorizado que permite valorar, entre otras cosas, las carteras de patentes de una empresa
• Se realiza de forma habitual antes de la compra o licencia de patentes, o la adquisición o entrada en el capital de una empresa
• Durante su desarrollo se localizan las debilidades de las patentes y de la empresa en su gestión
¡Desde el momento de su creación una empresa biotecnológica debe pensar en “aprobar” este examen
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Due Diligence Check list - I
• Determine the appropriate scope of the intellectual property (IP) due diligence. • Identify the company’s IP assets that are most significant from a valuation
perspective.– Patents– Trade secrets– Know-how– Trademarks– Copyrights
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Due Diligence Check list - II
• Verify ownership of IP assets– Review assignments and other agreements affecting ownership. Determine if
there are liens, security interests or other encumbrances on the IP assets.– Ensure annuity, maintenance and licensing fees have been paid.
• Review file histories and other relevant documentation to determine the scope, territoriality, validity and enforceability of the company’s IP assets.
– To what extent can the IP assets be leveraged to create business opportunities for the company?
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Due Diligence Check list - III
• Determine if any of the company’s IP assets are involved in an opposition, reexamination, interference, litigation or like proceeding and review accordingly.
• Review ALL agreements dealing with the company’s IP assets, such as:– License agreements– Research agreements– Employment agreements– Consultant agreements– Technology transfer agreements– Joint venture/joint development agreements– Confidentiality agreements– Material transfer agreements
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Due Diligence Check list - IV
• Review record keeping practices• Identify 3rd party patents/patent applications that could threaten the
company’s ability to commercialize its products and/or services.– Review opinion letters and other documents in the company’s possession that
identify such patents/patent applications.– Identify pending or threatened infringement litigation.– Conduct patent searches.– Assess the risk
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Política de patentes en la empresa
• Ha de basarse en:– una buena información (interna y externa) como base para todo– una razonada toma de decisiones sobre qué, cómo, cuándo, dónde y para
qué... patentar, y sobre qué guardar como know how– una prudente actitud de prevención y defensa frente a las patentes de los
demás– una buena estrategia de licencias y acuerdos– si hay capacidad, una actitud activa contra la infracción de la propia cartera
de patentes
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¡Muchas instituciones, empresas e inventores no rentabilizan sus inversiones en patentes!
¡Muchas instituciones, empresas e inventores no rentabilizan sus invenciones por una mala o ausente política de patentes!
Las patentes sirven para ganar dinero pero… no sólo se tienen quetener patentes sino buenas patentes
