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Año XXXIV – Número 2975

Lima, 17 de marzo de 2017

SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

PROCESO 315-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2012-00271. Referencia: Signo involucrado: ALPINA GRUYERE (mixto) ........................................................................................ 2

PROCESO 318-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2009-00500. Referencia: Signos denominativos involucrados: GRISTAR y GRICAST .............................................................. 23

PROCESO 323-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2006-00110. Referencia: Signos involucrados: TOC TOC (denominativo) y TIC TAC (denominativo y mixto)................. 37

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 17 de febrero de 2017

Proceso: 315-JP-2016

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia

Expediente interno del Consultante:

Referencia:

Magistrada Ponente:

VISTOS:

2012-00271

Signo involucrado: ALPINA GRUYERE (mixto)

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

El Oficio 2677, recibido el 14 de junio de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 135 literales i) y 1) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00271; y,

El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el proceso interno

Demandante: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

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Demandado:

2. Hechos relevantes

Proceso 315-IP-2016

Superintendencia de Industria y Comercio, República de Colombia

2.1. El 23 de octubre de 2007, ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. (en adelante, "ALPINA") solicitó el registro de la marca ALPINA GRUYERE (mixta)1 para distinguir productos comprendidos en la Clase 292 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas ( en adelante, "la Clasificación Internacional de Niza").

2.2. El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial 584 de 31 de diciembre de 2007, sin que se hayan presentado oposiciones por parte de terceros.

2.3. El 28 de enero de 2011 , mediante Resolución 3135, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, "la SIC") denegó el registro del signo ALPINA GRUYERE (mixto), por incurrir en la prohibición contenida en el Artículo 135 literal i) de la Decisión 486.

2.4. Dentro del término legal correspondiente, ALPINA presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación3 en contra de la Resolución 3135.

2.5. El 15 de marzo de 2011, mediante Resolución 13133 la Directora de Signos Distintivos de la SIC al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 3135.

2.6. El 14 de marzo de 2012, mediante Resolución 14035 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 3135.

Expediente 07-111492.

Leche y productos lácteos, quesos; grasas comestibles.

De la revisión del expediente no se ha podido encontrar la fecha de presentación de los recursos.

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Proceso 315-IP-2016

2.7. El 31 de julio de 2012, ALPINA interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones 3135, 13133 y 14035.

2.8. El 1 O de mayo de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia suspendió el proceso y solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emita la Interpretación Prejudicial correspondiente.

3. Argumentos de la demanda de nulidad y restablecimiento delderecho presentada por parte de ALPINA

3.1. ALPINA es titular desde hace varias décadas de la familia de marcas ALPINA (denominativas y mixtas) y en particular de la marca ALPINA GRUYERE (mixta) en Colombia de acuerdo con la siguiente información:

Marca Reproducción/tipo Clase(s) Certificado

ALPINA (mixta) 29 141717

ALPINA DenominaUva 29 129076

ALPINA 29 279507

ALPINA 29 279506

3

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Proceso 315-IP-2016

Marca Reproducción/tipo Clase(s) Certificado

ALPINA 29 279508

ALPINA 29 289590

ALPINA 29 311395

ALPINA 29 360794

ALPINA 29 444811

ALPINA 30 112981

4

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Marca

ALPINA

ALPINA

ALPINA

ALPINA

ALPINA

ALPINA

b

Reproducción/tipo

Denominativa

-·"·-- · ��

Denominativa

amo -

Proceso 315-IP-2016

Clase{s) Certificado

30 86745

30 311396

32 264367

29 446879

32 86746

32 415375

5

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Marca

ALPINA ALPIN

ALPINA AREQUIPE

ALPINA ARTESANO

ALPINA AZUL

ALPINA BABY

ALPINA BOGGY

NUTRIMIX FRESA

Reproducción/tipo

Denominativa

a�ina' b--

Proceso 315-JP-2016

Clase(s) Certificado

29 399844

29 324315

29 372846

29 288442

29 415137

29 359169

6

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Proceso 315-IP-2016

Marca Reproducción/tipo Clase(s) Certificado

ALPINA BON YURT 29 279503

ALPINA CAMPESINO 29 359411

ALPINA CARDIOVITA Denominativa 29 385314

ALPINA CUCHAREABLE 29 392603

ALPINA DOBLE CREMA 29 278896

ALPINA FINESSE 29 280327

7

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Marca Reproducción/tipo Clase(s} Certificado

ALPINA FONDUE 29 288441

ALPINA GRUYERE 29 308466

3.2. El signo solicitado ALPINA GRUYERE (mixto) no es engañoso sino por el contrario, es distintivo al estar compuesto de la combinación de dos palabras que además están registradas a favor de ALPINA.

3.3. No induce a engaño al consumidor respecto de la procedencia geográfica como lo argumentó la SIC.

3.4. La SIC se enfrascó en el análisis de la palabra GRUYERE de manera aislada, sin considerar el efecto marcarlo que tiene el signo ALPINA GRUYERE en los consumidores colombianos.

3.5. No es cierto que sea de conocimiento público que la región suiza de Gruyere es famosa por sus especialidades gastronómicas, en especial por el queso que reúne determinadas características y que denomina "queso GRUYERE".

3.6. Del estudio de mercado que se presentó, tan sólo el 11,86% de los encuestados asoció la palabra GRUYERE con un producto alimenticio de origen europeo.

3.7. La expresión GRUYERE es evocativa de las características del producto que comercializa y que ella evoque a Europa en la mente de los consumidores no es reprochable, y que, si bien el producto fue concebido en Europa, ALPINA ha usado esa creación como referencia para desarrollar sus propios productos.

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Proceso 315-IP-2016

3.8. La línea de quesos maduros de ALPINA y en particular el producto que se distingue con la marca ALPINA GRUYERE no es un producto de consumo masivo, pese a que la SIC, le dio el tratamiento de un producto de esa naturaleza.

3.9. El perfil del consumidor de los quesos maduros no equivale al empleado por la SIC y conocido por la doctrina como consumidor medio.

3.1 O. El consumidor especializado si es capaz de asociar la expresión GRUYERE con las características del producto suizo, tan pronto vea la marca ALPINA GRUYERE, sabrá que la leche de la vaca no es suiza sino cundimarquensa y que ella no se alimentó con productos de la región de Suiza, sino de Colombia.

3.11. La expresión GRUYERE tampoco induce a error a los consumidores respecto de la procedencia geográfica.

3.12. En la Resolución 14035 que resolvió el Recurso de Apelación, se agregó una nueva causal de irregistrabilidad, que es el literal 1) del Artículo 135 de la Decisión 486, al considerar que se intentaba evitar que el consumidor se vea envuelto en error respecto de la creencia de la zona geográfica de la que provienen los productos.

3.13. La expresión GRUYERE no puede ser considerada como una Indicación de Procedencia, y la SIC por descarte concluyó que se trata de una Denominación de Origen y que, para ser protegida en Colombia, debe contar con una declaración previa emitida por la SIC de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 214 de la Decisión 486.

4. Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la SIC

4.1. Los actos acusados se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes.

4.2. Si bien el signo contiene la expresión ALPINA el elemento sobresaliente en la etiqueta es la palabra "GRUYERE" dado el tamaño de su letra y ubicación.

4.3. Gruyere además de ser un pueblo ubicado en Suiza, es el nombre de un reconocido queso originario de la región noroeste del país, por lo que, no cabe duda que el "queso gruyere" a nivel mundial iniciará su reconocimiento como denominación de origen.

4.4. El signo solicitado puede engañar a los medios comerciales y al público consumidor, especialmente sobre la procedencia geográfica de los productos que intenta identificar, llevando con ello a la creencia de que

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los productos identificados con el signo, poseen iguales características que las del queso suizo.

4.5. La oficina nacional competente, no tiene la obligación de conceder el registro de aquellas marcas que contengan un término que haga referencia a una indicación geográfica.

B.

1.

2.

c.

1.

2.

3.

4.

5.

D.

1.

'

5

NORMAS A SER INTERPRETADAS

El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 literales i) y 1) de la Decisión 4864 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación de las normas solicitadas.

De oficio se interpretará el Artículo 201 de la Decisión 4865 para analizar las diferencias entre denominación de origen e indicación geográfica.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

lrregistrabilidad de un signo por engañoso respecto de la procedencia geográfica. lrregistrabilidad de un signo por consistir en una indicación geográfica nacional o extranjera. Signos evocativos. Registrabilidad de un signo perteneciente a una familia de marcas. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones

ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

lrregistrabilidad de un signo por engañoso respecto de la procedencia geográfica

"Arllculo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( . . . ) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedenciageográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las caracteristicas, cualidades o aptitud parael empleo de los productos o servicios de que se trate;( . . . )/) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir aconfusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;( ... )"

"Articulo 201.• Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un pals, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos".

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1.1. La SIC dentro del proceso interno al efectuar el examen de registrabilidad, mediante Resolución 3135, decidió denegar de oficio el registro del signo ALPINA GRUYERE (mixto) por considerar que era irregistrable al ser un signo engañoso respecto a la procedencia geográfica de los productos que intenta identificar, en razón de lo cual se analizará en este acápite este tema, enfocado en la irregistabilidad de un signo por la procedencia geográfica en particular.

1.2. El impedimento de registro de los signos engañosos está contenido en el Artículo 135 literal i) de la Decisión 486, que indica lo siguiente:

"Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

(. . .)

i) puedan engañar a /os medios comercia/es o al público, enparticular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, elmodo de fabricación, las características, cualidades oaptitud para el empleo de /os productos o servicios de quese trate";

1.3. Este literal considera, entre las prohibiciones para el registro de marcas, el engaño a los medios comerciales o al público en general en cuanto a la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, etc. del producto, debiendo tenerse presente que la función principal de la marca es la de identificar y distinguir los productos y los servicios de un comerciante de los de otro.

1.4. Esta prohibición tiene como objeto resguardar el orden público amparando, por un lado, al consumidor, a través de la protección de su autonomía y de evitar que incurra en error al elegir y utilizar un determinado producto o servicio por estimar, equivocadamente, que adquiere uno de ciertas características o de determinada procedencia, cuando en realidad se hace de otro diferente que no tiene las especificidades deseadas o requeridas; y, por otro, protegiendo al productor, pues cuando se prohibe el registro de signos engañosos, se impide o evita el uso de prácticas desleales de comercio que menoscaben el legítimo posicionamiento que hayan logrado en el mercado productos identificados con marcas de las cuales éste es titular6.

1.5. Estas consideraciones de orden público en beneficio de la colectividad, son las que deben orientar el criterio de la Oficina Nacional Competente en el examen de registrabilidad de las marcas sometidas a

6 Proceso 91-IP-2013.

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Proceso 315-IP-2016

aprobación para registro, con miras a la protección del interés general del mercado de bienes y servicios, y de quienes intervienen en el mismo como productores y consumidores.7

1.6. De esta manera, a entender del Tribunal, se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando el conocimiento o prestigio de otra marca para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores.ª

1.7. Para que se configuren las prohibiciones del Artículo 135 literales i) y 1) debe contemplarse en el signo cuya registrabilidad es debatida, la indicación geográfica de procedencia del producto que pretende amparar, para lo cual será necesario que concurran los siguientes presupuestos:

1.7.1. Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que directa o indirectamente designe un lugar geográfico determinado;

1.7.2. Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el Jugar geográfico y éstos; y,

1.7.3. Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión.

1.8. Si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, la procedencia geográfica del producto, sin que existan otros elementos que lo conviertan en distintivo, no es registrable.

1.9. En el caso concreto se deberá analizar si en efecto el signo solicitado ALPINA GRUYERE (mixto) incurre en la causal del Artículo 135 literal i) de acuerdo con los parámetros antes citados.

2. lrregistrabilidad de un signo por consistir en una indicacióngeográfica nacional o extranjera

2.1. En la resolución que decidió el recurso de apelación presentado por ALPINA, la SIC incorporó como causal de irregistrabilidad el Artículo

7

e

Proceso 07-IP-95.

Proceso 65-IP-2001.

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Proceso 315-lP-2016

135 literal 1) de la Decisión 486, el cual enuncia como prohibición para el registro de una marca, aquellos signos que consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera, en razón de lo cual se abordará esta causal de irregistrabilidad.

2.2. En efecto, en caso de que se produzca un engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia de un producto, se debe tener en consideración la prohibición del Artículo 135 de la Decisión 486:

"Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

I) consistan en una indicación geográfica nacional oextranjera susceptible de inducir a confusión respecto a losproductos o servicios a los cuales se aplique·:·

2.3. La Decisión 486 no enuncia un concepto de lo que se entiende por indicación geográfica, en su Título XII se señala como tema general las Indicaciones Geográficas, para luego subdividir el título en dos capítulos que son: 1) las Denominaciones de Origen y 11) las Indicaciones de Procedencia.

2.4. Por tanto, se puede enunciar que el género son las Indicaciones Geográficas que pueden ser de dos tipos, Denominaciones de Origen y las Indicaciones de Procedencia.

2.5. A su vez el Artículo 201 de la Decisión 486, al describir qué se entiende por Denominación de Origen enuncia que:

''Artículo 201.- Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un Jugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos".

2.6. Las Denominaciones de Origen poseen las siguientes características:

2.6.1. Están constituidas por la denominación de un país, región o de un lugar determinado;

2.6.2. Pueden ser también una denominación que sin ser la de un país, región o lugar determinado, se refieren a una zona geográfica determinada;

2.6.3. Designan un producto como originario de la zona geográfica;

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Proceso 315-IP-2016

2.6.4. La calidad, reputación u otras características de los productos que identifican se deben exclusivamente a:

a) Medio geográfico;b) Factores naturales;c) Factores humanos.

2.7. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, la OMPI) ha manifestado que:

"Una indicación geográfica es un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y cuyas cualidades

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reputación y características se deben esencialmente a su lugar de origen. Por lo general, la indicación geográfica consiste en el nombre del lugar de origen de los productos. Un ejemplo típico son los productos agrícolas que poseen cualidades derivadas de su lugar de producción y están sometidos a factores geográficos específicos, como el clima y el terreno. '9

2.8. De igual manera, la OMPI ha enunciado la diferencia que existe entre una Denominación de Origen y una Indicación Geográfica en el siguiente sentido:

"Las denominaciones de origen son un tipo especial de indicación geográfica. Las indicaciones geográficas y /as denominaciones de origen requieren la existencia de un vínculo cualitativo entre el producto al que se refieren y su lugar de origen. Ambas informan a los consumidores sobre el origen geográfico de un producto y una cualidad o característica del producto vinculada a su lugar de origen. La diferencia fundamental entre los dos conceptos es que el vínculo con el lugar de origen debe ser más estrecho en el caso de una denominación de origen. La calidad o las características de un producto protegido por una denominación de origen deben ser exclusiva o esencialmente consecuencia de su origen geográfico. Por Jo general, ello significa que las materias primas deben proceder del lugar de origen y que la elaboración del producto también debería realizarse allí. En el caso de las indicaciones geográficast un único criterio atribuible a su origen geográfico es suficiente -ya sea una cualidad u otra característica del producto, o incluso solo su reputación"1º.

2.9. Para el tratadista José Carlos Tinaco Soares, "Indicaciones de procedencia y denominaciones de origen sirven, ambas, para identificar la procedencia o el origen de los productos o servicios para los cuales

9 Fuente: http://www.wipo.int/qeo indications/es/

1º Fuente: http://www.wipo.int/geo indications/es/fag geographicalindications.html

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son utilizadas. Las denominaciones de origen, sin embargo, tienen una función adicional. Mientras una indicación de procedencia muestra solamente de dónde proviene el producto, una denominación de origen indica, adicionalmente, que las cualidades características del producto están determinadas por el área geográfica de la cual proviene y a la cual la denominación se refiere, como Margaux o Montrachet. En estas condiciones, toda denominación de origen puede ser considerada como indicación de procedencia; pero en sentido contrario, las indicaciones de procedencia no pueden ser consideradas denominaciones de origen"11•

2.10. La Indicación Geográfica revela al consumidor el origen del producto, así como las características propias vinculadas a la región de donde proviene, mientras que la denominación de origen se destaca porque la calidad de sus productos se debe exclusivamente al medio geográfico, al factor natural y al factor humano.

2.11. Se debe tener siempre presente que la función principal de la marca es la de identificar y distinguir los productos y los servicios de un comerciante de los de otro.

2.12. Por tanto, para que se dé el supuesto enunciado en el Artículo 135 literal 1) de la Decisión 486, es necesario que concurran los siguientes presupuestos:

2.12.1.Que el signo solicitado consista en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique.

2.12.2.Que en su empleo pueda inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usa la marca.

2.13. Finalmente, es preciso tener en cuenta que basta que exista riesgo de inducir a error al público consumidor respecto a la procedencia del producto para no registrar el signo solicitado.

2.14. En el caso en análisis se deberá determinar si en efecto el signo solicitado ALPINA GRUYERE (mixto) consiste en una indicación geográfica nacional o extranjera y si su registro puede crear confusión al consumidor, respecto del origen, procedencia, cualidades o características de los productos, en este caso los de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

11 Tinaco Soares, José Canos, Tratato de Propiedad Industrial de las Américas, Marcas y Congéneres, Editorial LexisNexis, Buenos Aires Argentina, año 2006, pág. 486.

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Proceso 315-IP-2016

3. Signos evocativos

3.1. En el presente caso, ALPINA afirma que el término GRUYERE es evocativo de las características del producto que comercializa, por lo que se analizará a continuación los signos evocativos.

3.2. Los signos evocativos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto 12

•

3.3. Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su , es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio.13

3.4. Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto amparado por el signo 14•

3.5. El signo evocativo a diferencia del descriptivo cumple la función distintiva de la marca y es, por lo tanto, registrable. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer si ella se refiere a uno o a otro tipo 15•

3.6. En este mismo sentido, este Tribunal ha expresado que: "las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca. Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio" .16

12 Proceso 38-IP-2008.

13 Proceso 7-IP-2001.

14 Proceso 21-IP-2014.

15 Proceso 403-IP-2015.

16 Proceso 50-IP-2003.

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Proceso 315-IP-2016

3.7. Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc. En este sentido la doctrina coincide en la validez para registro de las marcas evocativas. 17

3.8. En este orden de ideas, si bien los signos evocativos pueden cumplir con la función distintiva de la marca y, por lo tanto ser registrables, no obstante, entre mayor sea la proximidad de este tipo de signo con el producto o servicio que pretende identificar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de marcas que en algún grado se le asemejen, sobre todo cuando contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no podría impedir que terceros utilicen estos elementos.

3.9. Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no existe un nivel ponderado de proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir, pues en esta hipótesis el consumidor tendrá que hacer un mayor esfuerzo intelectual para llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo de fantasía es marcadamente fuerte.

3.1 O. En este sentido, en el caso concreto y bajo los criterios esgrimidos, se deberá analizar si la palabra "GRUYERE" es una palabra evocativa o no, en relación con el producto que pretende distinguir.

4. Registrabilidad de un signo perteneciente a una familia demarcas

4.1. ALPINA afirma que es titular de la familia de marcas ALPINA, por lo que se analizará esta figura.

4.2. La familia de marcas como es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre si y las relaciona con un mismo origen empresarial18

.

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18

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 7-Vlll-95. Proceso 7-IP-95. Caso "COMODISIMOS·, G.0.A.C. 189 de 15-IX-95.

Proceso 80-IP-2006.

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Proceso 315-IP-2016

4.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión 19.

4.4. El fenómeno de la familia de marcas, se diferencia claramente de las marcas conformadas por una particula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario, sucede con la familia de marcas, cuyo titular si puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común20

•

4.5. En relación con lo anterior, se deberá determinar si el signo ALPINA establece una familia de marcas o si se trata de un elemento de uso común, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor.

5. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar susdecisiones

5.1. Afirma ALPINA que la SIC ya le ha concedido el registro de la marca ALPINA GRUYERE y de varias marcas que incorporan la expresión ALPINA, en razón de lo cual es necesario abordar el tema de la autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones.

5.2. En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en

19 Proceso 97-IP-2002.

20 Proceso 06-IP-2010.

18

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i

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consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marcas en los otros Países. O bien, si el registro de marcas ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro21

.

5.3. Un aspecto de especial importancia en relación a este tema es el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado22

•

5.4. La norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado23

•

5.5. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la- propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares24

•

5.6. Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga limites en su actuación y que no pueda utilizar como

21

22

23

24

Proceso 71-lP-2007.

Proceso 161-IP-2014.

lbldem.

lbldem.

19

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precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite2s.

5.7. Sobre la base del principio de la autonomía se faculta a que la oficina nacional competente evalúe conforme a las circunstancias de cada caso, sin que exista la obligación de fundamentar sus resoluciones en antecedentes de proceso, toda vez que la obligación de la autoridad administrativa es efectuar un análisis actual de cada solicitud de signo que admite o deniega2e .

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2012�00271, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con Jo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispu sto en el último párrafo

del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Cecilia }JL�s MAGISTRADA

25 Ibídem.

26 Ibídem.

\

Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO

Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO

20

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De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Cecilia L�{Jros PRESIDENTA

Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

21

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 17 de febrero de 2017

Proceso:

Asunto:

Consultante:

Expediente interno del Consultante:

Referencia:

Magistrada Ponente:

VISTOS:

318-IP-2016

Interpretación Prejudicial

Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia

2009-00500

Signos denominativos involucrados: GRISTAR y GRICAST

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

El Oficio 2662, recibido el 15 de junio de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, .ª fin de resolver el Proceso Interno 2009-00500; y,

El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el proceso interno

Demandante: LINCOLN GLOBAL, INC.

1

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Demandado:

Tercero interesado:

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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA.

SOLDADURAS MEGRIWELD S.A.S.

2. Hechos relevantes

2.1. El 27 de diciembre de 2007, SOLDADURAS MEGRIWELD S.A. (en adelante SOLDADURAS MEGRIWELD), solicitó el registro del signo GRISTAR (denominativa)1 para distinguir productos comprendidos en la Clase 92 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2.2. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 593, de 27 de junio de 2008, LINCOLN GLOBAL INC., (en adelante LINCOLN GLOBAL) presentó oposición con fundamento en el registro previo de la marca GRICAST (denominativa)3 para distinguir productos de la Clase 94 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.3. El 26 de enero de 2009, mediante Resolución 01558, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió declarar infundada la oposición presentada y conceder el registro del signo solicitado GRISTAR (denominativo).

2.4. Dentro del término legal, LINCOLN GLOBAL, interpuso Recurso de Reposición y en subsidio de Apelación, en contra de la Resolución 01558.

2.5. El 25 de marzo de 2009, mediante Resolución 12939, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) al resolver el recurso de reposición, confirmó la decisión contenida en la Resolución 01558.

2

3

4

Expediente Administrativo 07 136540.

Aparatos e instrumentos cientlficos náuticos, geodésicos fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de le electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido oimágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos ymecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipospara el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.

Certificado 128666.

Electrodos para soldadura.

2

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2.6. El 13 de abril de 2009, mediante Resolución 17193, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E), al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 01558 de 26 de enero de 2009.

2.7. El 04 de septiembre de 2009, LINCOLN GLOBAL INC., interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones 01158, 12939 y 17193 que concedieron el registro del signo solicitado.

2.8. El 05 de diciembre de 2011 la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) presentó escrito de contestación a la demanda.

2.9. En fecha 06 de diciembre de 2011, SOLDADURAS MEGRIWELD contesta la demanda.

2.1 O. A través de providencia de fecha 30 de marzo de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial correspondiente.

3. Argumentos de la demanda de nulidad formulada por LINCOLNGLOBAL.

3.1. La oposición presentada en contra de la solicitud de registro del signo GRISTAR, se fundamentó en el registro previo de la marca GRICAST, además de las siguientes marcas en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza;

MARCA CERTIFICADO GRICON 133919 GRIDUR 128587 GRITHERM 129048 GRI 190562 GRICU 336773 GRILOY 336769 GRJDUCT 363045 GRILUMIN 336771

3.2. En este sentido, se habría conformado una familia de marcas, sobre la base del prefijo "GRI" para identificar productos de la Clase 9 de la Clasificación I ntemacional.

3.3. La partícula "GRI" no es genérica, descriptiva, evocativa, ni indica de alguna manera los productos que se identifican con dichas marcas.

3.4. La SIC se limitó a comparar el signo solicitado GRISTAR con la marca registrada GRICAST, sin considerar la familia de marcas, factor que

3

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modifica sustancialmente las circunstancias de hecho que deben ser tomadas en cuenta en el presente caso.

3.5. La coexistencia del signo solicitado con las marcas previamente registradas, que comparten el término GRI, puede llegar a causar confusión indirecta, confundiendo el origen empresarial de los mismos.

3.6. El signo solicitado GRISTAR, pretende proteger todos los productos de la Clase 9 Internacional de Niza, dentro de los cuales se encuentran los electrodos, los alambres y las varillas para soldadura.

4. Argumentos de la contestación a la demanda de nulidad por partede la SIC

4.1. Tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión.

4.2. La distintividad es el requisito esencial que reviste el signo para ser registrable como marca pues únicamente sobre sólo la base de ella se podrá diferenciar un producto originario de un empresario, del producto o servicio de otro empresario, estableciendo la procedencia o el origenempresarial.

4.3. Teniendo en cuenta que los signos confrontados GRISTAR y GRICAST no presentan semejanzas susceptibles de acarrear riesgo de confusión, aunque éstos coincidan en algunas de sus letras, la estructura gramatical del signo solicitado GRIS/T AR. es diferenciable de la estructura gramatical de la marca registrada GRI/CAST.

4.4. Los productos que los signos protegen no son de consumo masivo y están dirigidos a un consumidor medio que demuestra una mayor diligencia en su actuar dentro del mercado, al momento de elegir un producto de su interés.

4.5. Por todo lo expuesto, los signos en conflicto podrían coexistir en el mercado, sin que se presente en el consumidor medio, riesgo de confusión o asociación.

5.

5.1.

Argumentos de la contestación a la demanda de nulidad por parte de SOLDADURAS MEGRIWELD

El signo solicitado GRISTAR goza de suficiente distintividad y novedad frente a la marca GRICAST y demás marcas que contienen el prefijo GRI por lo que no induciría a error al público consumidor sobre el origen de los productos o las características de los mismos.

4

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5.2. El prefijo GRI es de uso común, toda vez que existen varias marcas en el mercado que contiene la partícula GRI, registradas a nombre de distintos titulares, por lo tanto, LINCOLN GLOBAL no puede reclamar derechos exclusivos sobre este prefijo.

5.3. No estamos frente a una supuesta familia de marcas, sino ante signos conformados por una partícula que, como se ha demostrado, es de uso común para productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

5.4. Los productos que los signos en conflicto protegen son distintos, por lo que el consumidor especializado en temas de construcción no se vería confundido.

5.5. El nombre SOLDADURAS MEGRIWELD aparece en cada una de las piezas de publicidad de sus marcas, permitiéndole al público identificar la marca y relacionarla inmediatamente con su origen.

5.6.

B.

1.

5

El signo solicitado GRISTAR ha sido utilizado en el mercado desde el año 1997, por lo tanto, ha coexistido con la marca GRICAST desde hace más de 20 años, sin generar confusión o riesgo de asociación en el público consumidor.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a)5 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

"Articulo 134.-A efectos de este régimen consliluirá marca cualquier signo que sea apto para disUnguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) tas imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas,emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d} las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.�

"Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

5

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2. Procede únicamente la Interpretación Prejudicial del Articulo 136 literala), toda vez que en el presente caso no cabe referirse al concepto demarca ni a la falta del requisito de distintividad.

3. De oficio se interpretará el Artículo 135 literal g)6 de la Decisión 486referente a los términos de uso común.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica,ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo designos.

2. Comparación entre signos denominativos.3. Partículas de uso común en la conformación de una marca.4. Familia de marcas.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitudgráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar elcotejo de signos.

1.1. Se abordará el tema, en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo GRISTAR (denominativo), solicitado por SOLDADURAS MEGRIWELD, y la marca GRICAST (denominativa), registrada a favor de LINCOLN GLOBAL, sobre la base de la cual se formuló la oposición y, posteriormente, se interpuso la demanda de nulidad.

1.2. En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente:

6

''Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registradapor un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto delos cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( ... r

"Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

g) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual delproducto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pals;"

6

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a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormentesolicitada para registro o registrada por un tercero, para /os

mismos productos o servicios, o para productos o serviciosrespecto de los cuales el uso de la marca pueda causar unriesgo de confusión o de asociación;

(. .. )".

1.3. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor7

•

a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. Elprimero, riesgo de confusión directo, caracterizado por laposibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o serviciodeterminado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgode confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuyea dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origenempresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que elconsumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origenempresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor dedicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculacióneconómica.

1.4. Al resolver la controversia, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signosen conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otroselementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidenciaen las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse tambiénen cuenta las particularidades de cada caso, con el fin dedeterminar si existe la posibilidad real de confusión entre los signosconfrontadosª.

Véase, a modo referencial, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 325-IP-2015, pp. 9-10.

Véase, por ejemplo, las Interpretaciones Prejudiciales expedidas dentro de los Procesos 15-IP-2013, p. 5; y 519-IP-2015, p. 6.

7

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b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letrasde los signos en conflicto desde el punto de vista de suconfiguración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales,la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, olas terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cualespueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión seamás palpable u obvia9

•

c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementosgráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazosdel dibujo o el concepto que evocan10•

d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocanuna idea y/o valor idéntico y/o semejante 11.

1.5. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 12

9

10

11

12

a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementosque conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cadauno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuentasu unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo;esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No esprocedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidordifícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo haráen momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no lasdiferencias, pues es en las semejanzas en las que se puedepercibir el riesgo de confusión o asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar delconsumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómoel producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio delconsumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya queestamos frente a productos que se dirigen a la población engeneral.

Ibídem.

As!, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 519-IP-2015, pp. 11-12.

Ibídem.

Véase, por ejemplo, la Interpretación Prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015, p. 8.

8

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1.6.

1.7.

1.8.

13

14

15

l6

17

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En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria13

• Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles14

• Adicionalmente, su nivel de atenciónpuede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento15

•

Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor16

.

Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momentode analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primermomento determinar la existencia de identidad o similitud; y, en unsegundo momento, la correspondencia entre los productos o servicios quecada uno distingue o pretende distinguir17

• De tratarse de una simplesimilitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar

Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 129-IP-2014, p. 12; Proceso 14-IP-2009, p. 6; Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (T JCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00.

Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del T JCE de 12 de junio de 2007, OAMI e/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del T JUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Tennékgyártó és Kereskedelmi KFT e/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.

Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Sarilla e/ OHMI - Brauerei Schlosser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone e/ EUIPO - Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18. Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso "Mars·, asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del T JCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Laudar Cosmetics e/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas e/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Articulas 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento", en el cual el TJCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: "El Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas·.

Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 316-IP-2015.

En ese sentido, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 512-IP-2014 de 15 de julio de 2015.

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con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables18

•

1.9. En atención a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determine la existencia de similitudes entre los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para que de esta manera se pueda establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

2. Comparación entre signos denominativos

2.1. Tomando en cuenta que la controversia discutida en el proceso interno radica en parte en la posibilidad de confusión entre el signo solicitado GRISTAR (denominativo), y la marca registrada GRICAST (denominativa), y que se debe realizar un examen comparativo, teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto 19, se procede a tratar este tema.

2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias lingüísticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en:20

a) Sugestivos, que tienen una connotación conceptual que evocaciertas cualidades o funciones del producto identificado por elsigno; o,

b) Arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre susignificado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto queva a identificar.

2.3. En consideración a que la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos denominativos, en el caso concreto se debe verificar si

18

19

Así, la Interpretación Prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-IP-2015, ya citado.

Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 529-IP-2015 de 19 de mayo de 2016.

Ibídem.

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"

\

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la SIC realizó el examen comparativo teniendo en cuenta las siguientes reglas21

:

2.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

2.3.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

2.3.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

2.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

3. Partículas de uso común en la conformación de un signo

3.1. Uno de los temas que se discuten en este caso específico, es que el término "GRI" es de uso común y/o descriptivo respecto de los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. En el presente caso, es pertinente analizar el tema de las partículas de uso común en la conformación de marcas.

3.2. El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone:

"Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

( ... )

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en unadesignación común o usual del productos o servicios de que setrate en el lenguaje corriente en la usanza del país;( ... )"

3.3. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o

21 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan 1as siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 del Proceso 156-IP-2005; y la Interpretación Prejudicial del 22 de enero de 2014 dentro del Proceso 200-IP-2013.

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Proceso 318-IP-2016

partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.22

3.4. En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en las denominaciones de los signos en conflicto en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se encuentre provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

3.5. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

4. Familia de Marcas

4.1. LINCOLN GLOBAL sostiene que es titular de una familia de marcas, conformada por la partícula GRI, ya que es titular de varias marcas que contienen dicho término, registradas en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. Este Tribunal define a la familia de marcas como un conjunto de signos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre si y las relaciona con un mismo origen empresarial, entendiendo que provienen del mismo titular. 23

4.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este

22 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016.

Revisar Proceso 12-IP-2014.

12

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Proceso 318-IP-2016

elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante24•

4.4. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común25•

4.5. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión26•

4.6. Por otro lado, la familia de marcas, se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. 27

4. 7. Por tal razón, "el titular de una marca que contenga una partícula de usocomún no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario, sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común"28.

4.8. En relación con lo anterior, en el presente caso, se deberá determinar si LINCOLN GLOBAL es titular de una familia de marcas cuyo elemento común es la partícula GRI.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2009-00500, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la

24 Revisar Proceso 22-IP-2013.

2s Revisar Proceso 53-IP-2013.

26 Revisar Proceso 97-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 912 de 25 de marzo de 2003.

27 Revisar Proceso 88-IP-2015.

28 Proceso 06-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. N°. 1855 de 19 de julio de 2010, marca: TEXASSTATION denominativa.

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Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dis uesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

wJ-Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

MAGISTRADA Luis Rafael Vergara Quintero

MAGISTRADO

Hugo Ramiro omez Apac MAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Cecilia L�L�s PRESIDENTA

Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

14

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 17 de febrero de 2017

Proceso:

Asunto:

Consultante:

Expediente interno del Consultante:

Referencia:

Magistrada Ponente:

VISTOS:

323-IP-2016

1 nterpretación Prejudicial

Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia

2006-00110

Signos involucrados: TOC TOC (denominativo) y TIC TAC (denominativo y mixto)

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

El Oficio 2644, recibido el 15 de junio de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2006-00110; y,

El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el proceso interno

Demandante: FERRERO S.P.A.

1

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l

{;

Demandado:

Tercero Interesado:

Proceso 323-IP-2016

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA.

INDUSTRIAS PUROPOLLO S.A.

2. Hechos relevantes

2.1. El 26 de agosto de 2004, INDUSTRIAS PIMPOLLO DEL CARIBE S.A., solicitó el registro del signo TOC TOC (denominativo)1 para distinguir productos comprendidos en la Clase 292 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2.2. El 13 de mayo de 2005, se informó el cambio de nombre de INDUSTRIAS PIMPOLLO DEL CARIBE S.A., a INDUSTRIAS PUROPOLLO S.A. (en adelante INDUSTRIAS PUROPOLLO).

2.3. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 546, FERRERO S.P.A., (en adelante, FERRERO) presentó oposición fundamentada en el registro previo de las siguientes marcas:

2

MARCA TICTAC

TICTAC

TICTAC

Expediente Administrativo 04 083783.

C.I. CERTIFICADO PRODUCTOS 30 121695 Confitería

30 165442

30 114730

Productos químicos industriales

Pastillas confitadas comprimidos de diversos

Clase 29.- Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne; frutas y legumbms en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

2

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Proceso 323-IP-2016

1 colores ysabores

2.4. El 27 de junio de 2005, mediante Resolución 014948, el Jefe de la División de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió declarar infundada la oposición presentada y conceder el registro como marca del signo TOC TOC (denominativo) para proteger productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.5. Dentro del término legal, FERRERO interpuso Recurso de reposición en subsidio de apelación contra la Resolución 014948.

2.6. El 12 de octubre de 2005, mediante Resolución 026396, al resolver el Recurso de Reposición, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), confirmó la decisión contenida en la Resolución 014948.

2.7. El 25 de noviembre de 2005, mediante Resolución 31246, al resolver el Recurso de Apelación, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), resolvió confirmar la decisión contenida en la Resolución 014948 del 27 de junio de 2005

2.8. El 07 de abril de 2006, FERRERO presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las resoluciones 014948,026396 y 31246, a través de las cuales se concedió el registro del signo TOC TOC (denominativo) para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.9. Mediante providencia de fecha 26 de abril de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial correspondiente.

3. Argumentos de la demanda de nulidad formulada por FERRERO

3.1. El signo solicitado TOC TOC para proteger productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, es irregistrable como marca y por lo tanto su registro es nulo en virtud de que es confundiblemente similar con la marca TIC TAC registrada en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y por lo tanto carece de distintividad, induciendo al público consumidor a confusión y error.

3.2. Es tradicionalmente aceptado que dos marcas son confundibles cuando colocan al consumidor en la errada convicción de que una marca es otra marca, que ambas pertenecen al mismo propietario o que están siendo

3

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Proceso 323-IP-2016

utilizadas bajo licencia o en virtud de algún otro tipo de relación entre sus titulares o propietarios.

3.3. En el presente caso, debe tomarse en cuenta la impresión de los signos de manera conjunta y deben ser comparadas tal como serian percibidas por el consumidor promedio, es decir bastará con una mirada rápida a los elementos gráficos y fonéticos de los mismos.

3.4. Entre los signos en conflicto, existen similitudes fonéticas y gráficas.

3.5. Los signos TIC TAC y TOC TOC no tienen significado alguno, por lo tanto, no son signos arbitrarios ni sugestivos ni evocativos, son término de fantasía que por ende no admiten comparación desde el punto de vista ideológico.

3.6. Los productos que los signos en conflicto protegen están destinados al mismo sector de consumidores y utilizan los mismos canales de distribución, comercialización y mercadeo.

3.7. La marca TIC TAC es una marca notoria en el mercado nacional, debido a la amplia difusión publicitaria y al gran volumen de ventas en productos de confitería que se han realizado continua y masivamente bajo este signo.

4. Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la SIC

4.1 . Efectuado el examen comparativo de los signos enfrentados, TOC TOC (denominativo) Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y TIC TAC (denominativo y mixto) Clase 30 de la Clasificación de Niza, se concluye que no crean confusión, pues no presentan semejanzas, ya que cada uno de los signos en controversia, poseen elementos suficientemente distintivos.

4.2. Entre las expresiones TOC TOC y TIC TAC existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos bien diferenciados entre sí, por lo que el signo solicitado es suficientemente distintivo frente a los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado.

4.3. La percepción sonora o auditiva que los signos generan son completamente diferentes.

4.4. Entre los signos confrontados, no se presenta confusión directa o indirecta luego del primer impacto general, por cuanto las expresiones tienen significados conceptuales propios y distintos.

5. Argumentos de la contestación a la demanda por parte deINDUSTRIAS PUROPOLLO

4

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5.1. De la simple observación de los signos en conflicto, es fácil concluir que el impacto que tendría el público consumidor sería distinto.

5.2. Al comparar los signos fonética y auditivamente, al pronunciarlas sucesiva y alternativamente, se escuchan diferentes.

5.3. La sílaba que encabeza cada uno de los signos en controversia es distinta.

5.4.

5.5.

B.

1.

3

El signo TOC TOC ampara productos completamente diferentes a los productos que protege la marca TIC TAC y, por lo tanto, en ningún momento se le creará riesgo de confusión alguno al público consumidor que lo pueda inducir a error.

Respecto a la alegada notoriedad de la marca TIC TAC, dentro del proceso administrativo, no se alegó de manera oportuna tal calidad, por lo tanto, no es viable que se acredite como un nuevo hecho dentro del proceso de nulidad.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 1543 de la Decisión 486 de la Comisión de la

"Articulo 134.-A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas,emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) ras letras y los números;

e) un color delimitado por una fonna, o una combinación de colores;

f) la fonna de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores."

"Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a} sean idénticos o se asemejen, a una marca anterionnente solicitada para registro o registradapor un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto delos cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;( . .. }"

5

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Comunidad Andina. Procede únicamente la interpretación del Artículo 136 literal a), toda vez que, en el presente caso no es pertinente interpretar lo referente al concepto de marca ni el derecho al uso exclusivo de la marca registrada.

2. De oficio, se interpretarán los artículos 136 literal h), 224, 228 de laDecisión 486 de la Comunidad Andina, referente al carácter notorio delas marcas y su protección.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitudortográfica, gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusióndirecta, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo designos.

2. Comparación entre signos denominativos y denominativoscompuestos.

3. Comparación entre signos denominativos y mixtos.4. La marca notoriamente conocida y su prueba. lrregistrabilidad de

signos notoriamente conocidos por parte de terceros.5. Conexión competitiva entre las clases 29 y 30.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitudortográfica, gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusióndirecta, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo designos

1.1. Como en el proceso interno se discute si los signos TOC TOC (denominativo) y TIC TAC (denominativo y mixto) son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que:

"Artículo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormentesolicitada para registro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o para productos oservicios respecto de /os cuales el uso de la marca puedacausar un riesgo de confusión o de asociación; ( ... )"

"Articulo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

6

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1.2. Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así Jo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales4

•

1.3. En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro y, el segundo, cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee5

•

1.4. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica6

•

1.5. Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

4

5

6

1.5.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.

1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

1.5.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009.

Proceso 397-IP-2015.

Ibídem.

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1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante7

•

1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivosª:

1.7.

1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

1.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor especializado, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor especializado se le presume normalmente informado, razonablemente atento cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto.

En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

Ibídem.

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009.

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1.8. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos los productos y/o servicios amparados por los signos en conflicto.

2. Comparación entre signos denominativos

2.1. Como la controversia discutida en el proceso interno radica, por una parte, en la posibilidad de confusión entre el signo TOC TOC (denominativo), solicitado, con la marca denominativa registrada TIC TAC, es necesario que se proceda a compararlos, teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto9

•

2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias lingüísticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en:10

a) Sugestivos, que tienen una connotación conceptual que evocaciertas cualidades o funciones del producto identificado por elsigno: o,

b) Arbitrarios, que no manifiestan conex1on alguna entre susignificado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto queva a identificar.

2.3. En consideración a que la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos denominativos, en el caso concreto se debe verificar si la SIC procedió a compararlos teniendo en cuenta las siguientes reglas 11:

9

2.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante

Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 529-IP-2015 de 19 de mayo de 2016.

Ibídem.

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 del Proceso 156-IP-2005; y la Interpretación Prejudicial del 22 de enero de 2014 dentro del Proceso 200-IP-2013.

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tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

2.3.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

2.3.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

2.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Comparación entre signos denominativos compuestos

2.4. En el presente asunto, como el elemento denominativo de los signos en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcarlo, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros 12:

2.4.1. Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor.

2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor.

2.4.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.

2.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.

Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 en el Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 en el Proceso 26-IP-2015 e, lntefrpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 en el Proceso 250-IP-2015.

10

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2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes.

2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente:

2.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia.

2.4.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia.

2.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.

2.5. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, la autoridad deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el probable riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos TIC TAC y TOC TOC en conflicto.

3. Comparación entre signos denominativos y mixtos

3.1. De igual manera, en el presente caso, se debe comparar el signo TOC TOC (denominativo} y las marcas opositoras TIC TAC de naturaleza mixtas, por lo que es necesario que se analicen los parámetros de comparación.

3.2. Cuando se realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y mixtos, se deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o

11

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,

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evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto "JJ.

3.1. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, "en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es /a dimensión más característica que determina la impresión general que (. . .) suscita en el consumidor ( ... ) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en /os consumidores''14.

3.2. Sobre la base de estos criterios se deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente Interpretación Prejudicial. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo, no habría, en principio, riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos, de acuerdo a las reglas de comparación ya indicadas.

4. La marca notoriamente conocida y su prueba. lrregistrabilidad designos notoriamente conocidos por parte de terceros

4.1. En virtud de que en el proceso interno se discute el carácter notorio de las marcas TIC TAC registradas a favor de FERRERO, el Tribunal estima conveniente concluir analizando el presente tema.

4.2. Al respecto, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal h), cuyo tenor es el siguiente:

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14

''Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (. . .)

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción,transliteración o transcripción, total o parcial, de un signodistintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero,cualesquiera que sean los productos o servicios a /os que seaplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar

Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)).

Femández-Novoa, Carlos, "Fundamentos de Derecho de Marcas", Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239.

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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

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un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario."

Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal por el sector pertinente en cualquier País Miembro, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca.

Adicionalmente, cabe señalar que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella 15•

La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición16• Además, el reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos de forma no taxativa en el artículo previamente citado17•

Véase, a modo referencial, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 107-IP-2015, p. 15.

Véase, a modo referencial, las Interpretaciones Prejudiciales pronunciadas dentro de los Procesos 08-IP-95, p.18, 25-IP-2011, p. 15, y 107-IP-2015, p. 15.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

MArtfculo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquierPaís Miembro;

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4.7. Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca18•

4.8. En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, al resolver la presente controversia se debe tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar, de conformidad con los Artículos 136 literal h) y 226 literales a), b), y c) de la Decisión 486: 19

18

19

a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor aladquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusióndirecta), o que piense que dicho producto tiene un origenempresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor,que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origenempresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor dedicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculacióneconómica.

e) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otrossignos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísimacapacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquierPals Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquierPals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otroseventos de los productos o servicios. del establecimiento o de la actividad a los que seaplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento,actividad. productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuyanotoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pafs Miembro en elque se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;g) el valor contable del signo como activo empresarial;h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del

signo en determinado territorio; o,i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por

el titular del signo en el Pais Miembro en que se busca protección;j) los aspectos del comercio internacional; o.k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo

en el País Miembro o en el extranjero."

Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 66-IP-2015, p.17.

Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales emitidas dentro de los Procesos 35-IP-2008, pp. 15-16, y 386-IP-2015, pp. 20-21.

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en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que uncompetidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio delos signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realicesobre productos o servicios que no tengan ningún grado deconexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

5. Conexión competitiva entre las Clases 29 y 30

5.1. En el proceso interno, la demandante refiere que los productos que distinguen los signos en conflicto comparten el mismo público consumidor.

5.2. En la controversia planteada se advierte que el signo solicitado TOC TOC (denominativo} para proteger productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, es confundible con las marcas TIC TAC (denominativa y mixta} para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es preciso analizar este tema.

5.3. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Articulo 151 de la Decisión 486.2º

5.4. Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.21

20 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

21

MArtfculo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente."

{Subrayado agregado)

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 1 O de junio de 2016.

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5.5. Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios:

22

23

24

a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase dela Clasificación Internacional de Niza22

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y decomercialización, así como los medios de publicidadempleados para tales fines23

, la tecnología empleada, lafinalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza delos productos o servicios, la utilización de estos, entre otrosindicios o criterios

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud.

c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.24

El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor. Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13.

Véase, por ejemplo, Interpretación Prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13.

Esto es, tomando en cuenta las caracterlsticas, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios.

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5.6.

25

26

ó

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En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativa al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativa al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.25

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debetener en consideración que existe conexión competitiva cuando losproductos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonablespara el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno uotro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramentecuando un ligero incremento en el precio de un producto originauna mayor demanda en el otro26

• Para apreciar la conexióncompetitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener enconsideración los precios de dichos bienes, sus características, sufinalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o decomercialización, los medios de publicidad utilizados, etc.

Conforme los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por

De modo referencial ver. Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAW. Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400.

En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robín Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOMIA. MICROECONOMIN. [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es lavariación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituyeel bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto másbarato en términos relativos·. Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituiráel consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efectosustitución.Véase:<https://books.gooqle.com.ec/books?id=ld8l6BbW3eoC&pq=PA24 7 &dq=microeconomia+efecto+suslitucion&hl=es&sa=X&ved=OahUKEwjQmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXcQ6AEIJTAC#v=onepage&g=microeconomia%20efecto%20suslítucion&r-false> (visitado el 9 de mayo de 2016).

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ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva. 27

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2006-00110, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo di uesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

M� Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO MAGISTRADA

Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación P

ricial la Presidentae y el Seer ario

:

Cecilia L�l�ros PRESIDENTA

Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

27 Ver Interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 1 O de junio de 2016.

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